Vortrag von Prof. Dr. Annette Kur - GRUR

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Vortrag von Prof. Dr. Annette Kur - GRUR

Max-Planck-Institut

für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Die „Trade Mark Study“

Überblick und Vorschläge

Prof. Dr. Annette Kur

GRUR-Tagung Berlin 2011

Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Annette Kur / 15.09.2011

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Hintergrund, Daten

• Neuverteilung der vom HABM erwirtschafteten Überschüsse

• Ratsbeschluss von 2007: Verbindung der Gebührenfrage mit einer

grundlegenden Evaluierung des europäischen Markensystems

• 2009: Auftragsvergabe an das MPI

• 12. November 2009 - 15. Februar 2011: Durchführung der Studie (Verfassser:

Roland Knaak, Alexander v. Mühlendahl, Annette Kur)

• Seit März 2011 Veröffentlichung auf der Webseite des MPI

http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

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Durchführung

• „Fact Finding“

• Befragung und Anhörung von Verbänden

• Interviews mit Vertretern nationaler Ämter (z.T. durch Versendung von

Fragebögen)

• Nutzerumfrage durch IfD Allensbach

• Ökonomische Analyse (INNO-tec)

• Rechtliche Analyse

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Struktur der Studie

• Allgemeine Grundsätze (einheitliches Recht, unverfälschter Wettbewerb,

Koexistenz, Kohärenz…)

• Übergreifende Fragestellungen (GMV und MRRL)

• Funktionsweise des Gemeinschaftsmarkensystems

• Materielles Recht

• Verfahrensrecht

• Aufgaben und Kompetenzen des HABM

• Harmonisierung

• Innerhalb des von der MRRL gezogenen Rahmens (optionale Vorschriften)

• Jenseits der MRRL

• Koexistenz und Zusammenarbeit

• Ergebnisse

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Ergebnisse - Überblick

• Das europäische Markensystem hat sich bewährt

• Die Zufriedenheit der Nutzer – vor allem mit den Leistungen des HABM – ist

hoch; sie könnte jedoch noch gesteigert werden

• An einigen Stellen des System sind Justierungen angebracht

• Der Prozess der Harmonisierung sollte weiter vorangetrieben werden

• Die von der Studie gemachten Vorschläge haben evolutionären, nicht

revolutionären Charakter

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Nachfolgend angesprochene Themen

• Grundsatzfragen

• Das Prinzip der Koexistenz und seine (vermutete) Bedrohung

◦ „Verstopfung“ des Registers?

◦ Ernsthafte Benutzung von Gemeinschaftsmarken (mit Hinweisen auf sonstige

„territoriale“ Fragen)

• Übergreifende Themen: materielles Recht

• Umfang des Schutzes

• Schranken

• HABM

• Harmonisierung

• Innerhalb der MRRL

• Weitergehende Harmonisierung

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Grundsatzfragen

- Problem(wahrnehmung)

• Eine Reihe nationaler Ämter sind (in unterschiedlichem Maße) von einem

Rückgang der Anmeldezahlen betroffen

• Einige Ämter sehen sich dadurch – auf längere Sicht – in ihrer Existenz bedroht

• Befürchtung: die Gemeinschaftsmarke ist „zu attraktiv“; Gründe:

◦ Niedrige Gebühren

◦ Geringe Anforderungen an rechtserhaltende Benutzung

• Mögliche Auswirkungen auf das (Gemeinschafts)Markensystem: „Verstopfung“

des Registers; dadurch Behinderung der Anmeldung neuer (nationaler) Marken

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Grundsatzfragen

Koexistenz; Zukunft der nationalen Ämter

• Die Studie bekennt sich zum Grundsatz der Koexistenz

• Soweit sich (kleinere) Ämter in ihrer Existenz bedroht fühlen, ist Abhilfe vor

allem durch die Verteilung des Gebührenaufkommens zu erwarten

• Die zufließenden Gelder sind zur Aufrechterhaltung/Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen

• Besonders wichtig: Investitionen in nutzerfreundliche (digitale) Infrastrukturen

und verbesserte Kommunikation

• Angemessene Kontrollen und Zielvorgaben sind zu installieren

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Grundsatzfragen

„Cluttering“: Der Befund

• Die Verstopfung von Registern ist ein relatives, kein absolutes Problem

• Markendichte und daraus ggf. resultierende Schwierigkeiten hängen von

Branche und Art der Marke ab.

• Es gibt keinen belastbaren Nachweis dafür, dass derzeit ernsthafte

Beeinträchtigungen des Zugangs zu neuen Marken bestehen.

• Richtig ist, dass aufgrund der Besonderheiten des europäischen Markensystem

die aus dem Register ersichtlichen Markeneintragungen teilweise

sind.

• unbenutzt und/oder

• zu breit

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Grundsatzfragen

„Cluttering“: Lösungsvorschläge

• Die Studie macht keine „radikalen“ Lösungsvorschläge, empfiehlt jedoch, die

Entwicklung weiter zu beobachten

• Bei Auftreten ernsthafter Probleme sollte die Einführung einer

Benutzungserklärung nach Ablauf von 5 Jahren in Betracht gezogen werden

• Eine Reduzierung der Anzahl unbenutzter bzw. überbreiter Registrierungen

wird jedoch bereits von folgenden Maßnahmen erwartet:

• Abdeckung einer (statt drei) Klasse(n) durch die Eintragungsgebühr

• Präzisierung von Registereinträgen bei Benutzung von Oberbegriffen („class

headings“)

• Eine gewisse Rolle spielen auch die Gebühren, insbes. die Verlängerungsgebühr

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Grundsatzfragen

Rechtserhaltende Benutzung von Gemeinschaftsmarken

• Die Studie bekennt sich klar zum Grundsatz der Einheitlichkeit der

Gemeinschaftsmarke

• Politische Grenzen zwischen den Territorien der Mitgliedsstaaten dürfen daher

für die Frage der „ Benutzung in der Gemeinschaft“ keine Rolle spielen

• Das bedeutet jedoch nicht, dass an die rechtserhaltende Benutzung von

Gemeinschaftsmarken keine anderen (höheren) Anforderungen gestellt

werden dürfen als bei nationalen Marken

• Ausschlaggebend sind die Umstände des Einzelfalles, wobei auch der Grundsatz

der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist

• In Abwandlung des Verwirkungsgrundsatzes wird vorgeschlagen, dass bei

langjähriger (mehr als 15-jähriger) Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in

einem kleinen Teil der Gemeinschaft u.U. Koexistenz mit einer gutgläubig in

einem anderen, entfernten Teil der Gemeinschaft eingetragenen Marke eintritt

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Sonstige territoriale Fragen (Auswahl)

• Erwerb von Unterscheidungskraft:

• Bei Marken, denen in allen Teilen der Gemeinschaft die Unterscheidungskraft fehlt

(Formmarken, abstrakte Farbmarken) sollte es prima facie ausreichen, wenn anhaltende

und umfangreiche, unangefochtene Benutzung in einem überwiegenden Teil der Märkte

innerhalb der Gemeinschaft nachgewiesen sind und diese für die Gesamtheit der Märfte

in der EU repräsentativ sind.

• Territoriale Reichweite des Schutzes:

• Im Einklang mit der (nach Abschluss der Studie ergangenen) EUGH-Entscheidung C-

235/09 – DHL/Chronopost wird davon ausgegangen, dass die durch

Gemeinschaftsgerichte mit Zentralzuständigkeit erlassenen Entscheidungen prinzipiell

gemeinschaftsweit gelten, es sei denn, dass (auf Einwand des Beklagten hin) festgestellt

wird, dass die Voraussetzungen für ein Verbot in einem oder mehreren Mitgliedsländern

nicht vorliegen. Auf diese Weise lassen sich auch die Auswirkungen der PAGO-

Entscheidung widerspruchsfrei in das System einordnen.

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Übergreifende Themen: Materielles Recht

Inhalt u. Umfang des Schutzes

• Nach kritischer Durchsicht der EUGH-Rechtsprechung wird vorgeschlagen:

• Klarstellung in der Präambel, dass sich Art. 5(1)(a) MRRL* sowohl auf die Benutzung der

Marke zur Kennzeichnung eigener Waren und Dienstleistungen wie auch zur

Identifizierung der Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers bezieht

• Die Fälle sind jedoch in ihrer rechtlichen Handhabung klar zu trennen: Nur im ersten Fall

ist der Schutz „absolut“

• Von Art. 5(1)(a) und (b) erfasst ist nur die Benutzung von Marken zur Kennzeichnung

(eigener oder fremder) Waren oder Dienstleistungen

• Die Benutzung von Marken zu anderen Zwecken sollte ebenfalls in das Markenrecht fallen

(verpflichtende Umsetzung von Art. 5(5) MRRL)

• Bei Transitfällen sollte unter engen Voraussetzungen eine Verletzung angenommen

werden können

* Sämtliche Vorschläge gelten entsprechend für die GMV

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Übergreifende Themen: Materielles Recht

Schranken

• Der Namensschutz nach Art. 6(1)(a)* MRRL sollte – wie ursprünglich

beabsichtigt – auf den Schutz von Personennamen zurückgeführt werden

• Um einen angemessenen Ausgleich zu der prinzipiellen Einbeziehung

sämtlicher Formen der Markenbenutzung in den Schutzbereich des

Markenrechts herzustellen, ist eine explizite Vorschrift über die Gestattung

lauterer referierender Benutzung von Marken aufzunehmen.

• Auch die vergleichende Werbung stellt (bei Nennung der fremden Marke)

regelmäßig einen Fall referierender Benutzung dar. Da sich jedoch aus der

RLVglW ein eigener Schrankenkatalog ergibt, ist die Freistellung der (den

Zulässigkeitsvoraussetzungen genügenden) vergleichenden Werbung in den

Verbotstatbestand selbst aufzunehmen.

* Auch insoweit gilt Entsprechendes für die GMV

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HABM

Verfahren

• Die Arbeit des HABM wird im Allgemeinen positiv bewertet

• In der Regel spricht sich nur eine Minderheit von Nutzern für Änderungen des

Verfahrens vor dem HABM aus (Ausnahme: Prioritätsprüfung; ebenso – bei den

Inhabern – Amtsprüfung auf ältere Rechte(!))

• Eindeutig abgelehnt wird von den Nutzern eine Verkürzung der Fristen

(Zahlung der Eintragungsgebühr; Widerspruchsfrist)

• Keine Mehrheit findet sich ferner für die Abschaffung der Amtsrecherche

• Abgesehen von Fragen der Klassifizierung (s.o.) schlägt die Studie Änderungen

im Hinblick auf die Geltendmachung von Seniorität vor

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HABM

Aufgaben und Kompetenzen

• Das HABM sollte eine stärkere Rolle bei der Harmonisierung und Koordinierung

der rechtlichen Praxis spielen (Schaffung gemeinsamer Plattformen;

Konsultationen mit den nationalen Ämtern im Hinblick auf absolute und

relative Schutzhindernisse)

• Im Bereich der Rechtsdurchsetzung können ebenfalls weitere

Verantwortungen übernommen werden (zB als Sitz des „Observatory“); dies

betrifft jedoch nicht die direkte Einbindung in die Verfolgung und Ahndung von

Verstößen

• Weitere denkbare Tätigkeitsfelder:

• die Administration eines (ggf. neu zu schaffenden) Systems geographischer

Herkunftsangaben für andere Produkte als Nahrungsmittel und Agrarprodukte

• die Administration eines gemeinschaftsweiten Gütezeichensystems

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Harmonisierung

Innerhalb der MRRL

• Folgende optionale Vorschriften der MRRL sollten für verbindlich erklärt

werden

• Absolute Schutzhindernisse: bösgläubige Anmeldung; Art. 2 (d)

• Relative Schutzhindernisse:

◦ bekannte Marke Art. 4(4)(a); nicht eingetragene Marken und sonstige

geschäftliche Kennzeichen Art. 4(4)(b); sonstige ältere Rechte Art. 4(4)(c)

◦ Bindung der Ämter an die Zustimmung des Inhabers Art. 4(5)

• Art. 5(2) – erweiterter Schutz

• Art. 5(5) – Benutzung für andere Zwecke (s.o.)

• Art. 9(2) Verwirkung auch bei Rechten gem. Art. 4(4)(b)

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Harmonisierung

Weitergehende Angleichung der Rechtsordnungen

• Die Vorschriften der GMV zur Marke als Vermögensgegenstand sollten in die MRRL

aufgenommen und für verbindlich erklärt werden (mit Ausnahme der Drittwirkung von

Registereinträgen und der Überprüfung auf Täuschungsgefahr)

• Angleichung verfahrensrechtlicher Regelungen an die GMV: Klassifizierung; Ein-Klassen-

Gebühr

• Jeder Mitgliedsstaat sollte verpflichtet sein, ein (vor- oder nachgeschaltetes)

administratives Verfahren anzubieten, in dem ältere Kennzeichenrechte geltend

gemacht werden können; dabei muss der Anmelder Gelegenheit haben, sich auf den

Einwand der mangelnden Benutzung zu berufen

• Eine weitergehende Harmonisierung verfahrensrechtlicher Vorschriften sowie der

Vorschriften zum Rechtsschutz nicht eingetragener Marken und anderer geschäftlicher

Kennzeichen wird für wünschenswert erklärt, ohne dass konkrete Vorschläge dazu

unterbreitet werden.

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Zu weiteren Einzelheiten der Trade Mark Study s.

http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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