Guter Name oder Schall und Rauch? Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche Bezeichnungen

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Guter Name oder Schall und Rauch? Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche

Bezeichnungen

E-Book-Ausgabe 1.1 (vom 31.03.2018)

Verfasser und Herausgeber:

Frank Tyra

Rechtsanwalt

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz*

WürtenbergerKunze Rechtsanwälte

Maximiliansplatz 12b

80333 München

T: +49 (0) 89 2554379-0

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E: mail@wk-ip.eu

W: wk-ip.de

Frank Tyra im „ORHIDEAL ® IMAGE“-Magazin (Januar 2017, „Experte des Monats“-

Titelstory):

http://www.orhideal-image.com/_orhideal/pdf/IMAGE-Magazin-Orhideal-2017-01-H.pdf

(Achtung: Die dort angegebenen Kontaktdaten haben sich geändert!)

Coverfoto und -gestaltung (herzlichen Dank dafür):

Orhidea Briegel

Inh. Orhideal IMAGE Int.

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*Für die Berechtigung zur Führung dieser Bezeichnung sind eine anwaltsspezifische Fortbildung, schriftliche

Prüfungen und der Nachweis praktischer Erfahrungen erforderlich. Wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, muss

kalenderjährlich auf dem betreffenden Gebiet wissenschaftlich publizieren oder an fachspezifischen, der Aus- oder

Fortbildung dienenden Veranstaltungen hörend oder dozierend teilnehmen. Zu dem vom Verfasser insoweit

abgedeckten Fachgebiet „gewerblicher Rechtsschutz“ gehören über das in diesem Buch behandelte „Recht der

Marken und sonstigen Kennzeichen, einschließlich des Rechts der europäischen Marken“ hinaus u.a. auch seine

weiteren Tätigkeitsschwerpunkte, nämlich das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, Designrecht,

einschließlich des Rechts der europäischen Geschmacksmuster, und urheberrechtliche Bezüge des gewerblichen

Rechtsschutzes.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1. Welche Kennzeichen gibt es?

a) Marke – Was ist das?

b) Geschäftliche Bezeichnung – Was ist das?

ba) Unternehmenskennzeichen

bb) Werktitel

c) Identifikationsfunktion als Unterscheidungskriterium

d) Wechselseitiges Verletzungsrisiko für Marken und Unternehmenskennzeichen

e) Abgrenzung: Logo als Kennzeichen oder als Design

2. Was schützen Rechte an diesen Kennzeichen?

a) Marke

aa) Wortmarke

ab) Wort-/Bildmarke

ac) Bildmarke

ad) dreidimensionale Marke

ae) Kennfadenmarke

af) Farbmarke

ag) Hörmarke

ah) sonstige Markenform

b) Unternehmenskennzeichen

ba) Name oder Firma

(1) Was wird als Name/Firma geschützt?

(2) Besonderheit: Firmenschlagwort

bb) Besondere Bezeichnung des Geschäftsbetriebs/Unternehmens

bc) Geschäftsabzeichen und sonstige Unterscheidungszeichen mit Verkehrsgeltung

c) Werktitel

3. Wie entstehen Rechte an diesen Kennzeichen?

a) Marke

aa) Nationale Entstehung des Markenschutzes

ab) IR-Marke mit Benennung von DE oder EM

ac) EU-weiter Erwerb einer Unionsmarke

b) Unternehmenskennzeichen

4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

a) Was muss eine Marke haben?

aa) Grafische Darstellbarkeit

ab) Ausschlussgründe

ac) Beispiele aus der BGH-Rechtsprechung

(1) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

(a) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei Wortmarken

(b) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei Wort-/Bildmarken

(d) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei 3D-Marken

(e) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei abstrakten Farbmarken

(2) Bestehen eines Freihaltebedürfnisses

(3) Bestehen einer Täuschungseignung

(4) Verstoß gegen die guten Sitten

b) Was muss ein Unternehmenskennzeichen haben?

5. Wie komme ich zum ®?

a) Formale Erfordernisse der Markenanmeldung beim DPMA

aa) Wiedergabe der Marke ohne ®

ab) Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

b) DPMA-Verfahren zur Eintragung in das Markenregister

c) Exkurs: UWG-Abmahngefahr

6. Kostet die Veröffentlichung einer Markeneintragung etwas?

7. Gibt eine Markeneintragung (endgültige) Rechtssicherheit?

8. Kann ich zur Rechtssicherheit beitragen?

a) Professionelle Verfügbarkeitsrecherche als Obliegenheit vor Zeichenbenutzung und/oder

Markenanmeldung

b) Umfang einer Verfügbarkeitsrecherche

9. Wovor schützen Marken und Unternehmenskennzeichen?

a) Identitätsschutz

aa) Identitätsschutz für Marken

ab) Identitätsschutz für Unternehmenskennzeichen

b) Verwechslungsschutz

ba) Arten der Verwechslungsgefahr

bb) Beurteilungsmaßstab

(1) Zeichenähnlichkeit

(2) Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit

(3) Kennzeichnungskraft der älteren (Angriffs-)Marke

c) Bekanntheitsschutz

10. Wo schützen diese Kennzeichenrechte?

a) Wo schützen Marken?

b) Wo schützen Unternehmenskennzeichen?

11. Wie lange schützen diese Kennzeichenrechte?

a) Wie lange schützen Marken?

b) Wie lange schützen Unternehmenskennzeichen?

12. Wie kann ich mein Kennzeichenrecht verteidigen?

a) (Fremd-) Anmeldung als Marke

b) Drohende Benutzung (sog. Erstbegehungsgefahr)

c) Bereits begangene Rechtsverletzung (sog. Wiederholungsgefahr)

d) Archivierung von Benutzungsmaterial als Obliegenheit

da) Nachweis rechtserhaltender Benutzung für Registermarken

db) Nachweis gesteigerter Kennzeichnungskraft für Registermarken

dc) Nachweis der Entstehung von Unternehmenskennzeichenschutz

e) Kollisionsüberwachung als Obliegenheit

f) Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vermeiden

Guter Name oder Schall und Rauch? Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche

Bezeichnungen

Frank Tyra 1

Einleitung

Der allgemeine Sprachgebrauch in Deutschland legt nahe, dass Kennzeichnungen, die einem

im geschäftlichen Verkehr begegnen, immer eins sind: Marke. Begünstigt wird dieser Eindruck

dadurch, dass im Marketing oft ein weiter Markenbegriff benutzt wird, der über das hinausgeht,

was aus rechtlicher Sicht eine Marke ist. Demgegenüber legt im Markenrecht schon die

Bezeichnung des nationalen Regelwerks als „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen

Kennzeichen“ nahe, dass der Oberbegriff das „Kennzeichen“ ist und es im Kennzeichenrecht,

wie das Rechtsgebiet umfassender bezeichnet wird, nicht nur Marken gibt. 2 Die Grundzüge der

Entstehung und Durchsetzung der für die unternehmerische Tätigkeit in Deutschland

wichtigsten Kennzeichenrechte werden in diesem Buch anhand folgender Fragen dargestellt:

1. Welche Kennzeichen gibt es?

2. Was schützen Rechte an diesen Kennzeichen?

3. Wie entstehen Rechte an diesen Kennzeichen?

4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

5. Wie komme ich zum ®?

6. Kostet die Veröffentlichung einer Markeneintragung etwas?

7. Gibt eine Markeneintragung (endgültige) Rechtssicherheit?

8. Kann ich zur Rechtssicherheit beitragen?

9. Wovor schützen Marken und Unternehmenskennzeichen?

10. Wo schützen diese Kennzeichenrechte?

11. Wie lange schützen diese Kennzeichenrechte?

12. Wie kann ich mein Kennzeichenrecht verteidigen?

Der Autor ist Rechtsanwalt und zugleich Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bei WürtenbergerKunze

Rechtsanwälte, München. Das Buch vertieft seinen Impulsvortrag „Guter Name oder Schall und Rauch?

Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche Bezeichnungen“, der im Mai 2014 beim Unternehmerstammtisch

München-Laim Premiere hatte. Die Links in den Fußnoten sind mit Stand vom 31.03.2018.

Neben dem nationalen Markengesetz (MarkenG) gilt in Deutschland als EU-Mitgliedstatt auch die

Unionsmarkenverordnung (UMV), die am 23.03.2016 die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) ablöste.

Obwohl beide Markensysteme autonom nebeneinander stehen, sind sie insoweit einander angeglichen, dass deren

Grundlage die Markenrechtsrichtlinie (MRRL) ist, die sie jeweils umsetzen, also aktuell die Richtlinie (EU)

2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung).

1. Welche Kennzeichen gibt es?

Das deutsche MarkenG schützt drei Arten von Kennzeichen: Marken, geschäftliche

Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel) und geografische

Herkunftsangaben. 3 Davon werden im Folgenden nur eingetragene (Individual-) Marken und

Unternehmenskennzeichen (erste Alternative der geschäftlichen Bezeichnungen) eingehender

behandelt. 4 Werktitel (zweite Alternative der geschäftlichen Bezeichnungen) werden ihrer Art

und Funktion nach zwar vorgestellt, ohne aber anschließend auch hierfür noch auf die

Entstehung und Durchsetzung von Kennzeichenrechten einzugehen. 5

Nicht behandelt werden geografische Herkunftsangaben. 6 Nach dem Willen des Gesetzgebers

sind sie keine individuellen Schutzrechte, sondern von allen Unternehmen für solche Waren

oder Dienstleistungen zu benutzen, die aus dem gekennzeichneten Ort oder Gebiet stammen. 7

Um den damit verkörperten „kollektiven Goodwill“ geht es hier nicht, sondern darum, dass

individuelle Kennzeichen zur Unverwechselbarkeit eines Unternehmens und seiner Produkte

beitragen können, wenn daran bestehende Ausschließlichkeitsrechte sachgerecht behandelt und

verteidigt werden.

a) Marke – Was ist das?

Eine umfassende gesetzliche Definition des Rechtsbegriffs „Marke“ existiert nicht. Die für

Deutschland maßgeblichen Regelungswerke bestimmen aber, welche Zeichen als Marken

schutzfähig sein können. So bestimmt § 3 Abs. 1 MarkenG: Als Marke können alle Zeichen,

insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen,

Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer

Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und

Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen

Vgl. § 1 MarkenG.

Neben den sog. Individualmarken gibt es auch Kollektivmarken (vgl. §§ 97 ff. MarkenG und Art. 74 ff. UMV).

Die in der UMV (Art. 83 ff.) zusätzlich vorgesehenen (Unions-)Gewährleistungsmarken werden vermutlich bald

im MarkenG ebenfalls geregelt; vgl. §§ 106a ff. im Referentenentwurf für ein Markenrechtsmodernisierungsgesetz.

Zur Begründung vgl. unten: 2. c).

Nach § 126 Abs. 1 MarkenG sind das die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige

Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft von Waren

oder Dienstleistungen benutzt werden.

Vgl. BT-Drs. 12/6581, S. 116. Dementsprechend geht auch der Bundesgerichtshof (BGH) davon aus, dass

geografische Herkunftsangaben mangels Zuordnung zu einem bestimmten (ausschließlichen) Rechtsträger

grundsätzlich nicht mit individuellen Schutz- oder subjektiven Kennzeichenrechten verknüpft seien; vgl. S. 23 im

BGH-Urteil „Stich den Buben“ (I ZR 126/98) vom 10.08.2000.

eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 8 Das zeigt, dass

die Unterscheidungseignung für Waren oder Dienstleistungen zentral ist, und viele (äußere)

Erscheinungsformen denkbar sind. Dabei sind allerdings solche Formen dem Markenschutz

nicht zugänglich, die ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt oder zur Erreichung

einer technischen Wirkung erforderlich sind oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. 9

b) Geschäftliche Bezeichnung – Was ist das?

Als geschäftliche Bezeichnungen werden in Deutschland Unternehmenskennzeichen und

Werktitel geschützt. 10

ba) Unternehmenskennzeichen

Die deutsche Regelung der Unternehmenskennzeichen unterscheidet zwei Formen: Zeichen mit

Namensfunktion und solche ohne Namensfunktion. Diejenigen mit Namensfunktion werden im

geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines

Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt. 11 Zeichen ohne Namensfunktion können

als Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen

Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen geschützt werden, wenn sie innerhalb beteiligter

Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten 12 .

bb) Werktitel

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken,

Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. 13

Ähnlich heißt es in Art. 4 UMV: Unionsmarken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter,

einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der

Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Vgl. § 3 Abs. 2 MarkenG. Diese Schutzhindernisse haben den BGH im Herbst 2017 in gleich vier Verfahren

beschäftigt, je zwei Mal wegen der Löschung von quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade und

von dreidimensionalen Formmarken für Traubenzucker. Dabei wurde zum einen geltend gemacht, die in den

Marken gezeigten Verpackungen gäben typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade

wieder und zum anderen sei die Form der Traubenzuckertäfelchen zur Erreichung einer technischen Wirkung

erforderlich; vgl. Mitteilungen Nr. 162/2017 und 163/2017 der BGH-Pressestelle.

Vgl. § 5 Abs. 1 MarkenG. Der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen ist in der MRRL nicht geregelt und

dementsprechend auch nicht in der darauf basierenden UMV. Die EU-Mitgliedstaaten haben dazu ggf. jeweils

eigene Regelungen in ihren nationalen Rechtssystemen.

Vgl. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG.

Vgl. § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

§ 5 Abs. 3 MarkenG.

c) Identifikationsfunktion als Unterscheidungskriterium

Nach Vorstehendem können die hier interessierenden Kennzeichen anhand ihrer

Identifikationsfunktion unterschieden werden. Nur wenn ein Zeichen zur Unterscheidung für

eine (körperliche) Ware oder für eine (unkörperliche) Dienstleistung benutzt wird, ist es aus

rechtlicher Sicht eine Marke. Wird es hingegen zur Unterscheidung eines Geschäftsbetriebs

oder Unternehmens benutzt, ist es ein Unternehmenskennzeichen. 14 Unscharf oder sogar

missglückt ist es deshalb, wenn innerhalb einer Firma das Symbol ® benutzt wird, das den

Hinweis auf den Schutz durch eine eingetragene Marke symbolisiert, z.B. XY ® GmbH. 15 Wird

ein Zeichen schließlich zur Identifikation eines Werks benutzt, z.B. als Buch-, Musik- oder

Filmtitel, ist es ein Werktitel. Geistig geprägte Produkte werden dadurch primär nach deren

Inhalt individualisiert, der von deren betrieblicher Herkunft grundsätzlich unabhängig ist.

d) Wechselseitiges Verletzungsrisiko für Marken und Unternehmenskennzeichen

Trotz ihrer unterschiedlichen Identifikationsfunktionen besteht für Marken und

Unternehmenskennzeichen ein wechselseitiges Verletzungsrisiko. Dem liegt die Erwägung zu

Grunde, dass eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und

umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die Herkunft der aus dem

Betrieb stammenden Produkte kennzeichnet. Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch

dadurch verletzt werden, dass sie von einem Dritten als Marke verwendet wird, ebenso wie

umgekehrt eine Marke dadurch verletzt werden kann, dass ein Dritter, der ähnliche Waren oder

Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. 16 Die

Benutzung eines Unternehmenskennzeichens ist zugleich eine markenmäßige Benutzung, wenn

die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. Das ist der Fall, wenn

durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens – etwa durch die Anbringung auf den

Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen

beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts – der Verkehr zu der

Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen

Unternehmenskennzeichen und den vom Unternehmen angebotenen Waren oder erbrachten

Unternehmenskennzeichen individualisieren einen Betrieb und stehen damit den Marken nahe, die ebenfalls auf

die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen sollen, wenn man die rechtliche Hauptfunktion einer

Marke zu Grunde legt.

Auch wenn dem Symbol ® häufig der Hinweis auf eine eingetragene Marke entnommen wird, gilt das nicht,

wenn dieses Symbol innerhalb eines anderen Kennzeichens als einer Marke angebracht ist, z.B. innerhalb eines

Unternehmenskennzeichens. Trotz Verwendung des ® bei dem Wort „Voodoo“ innerhalb der Firma „Voodoo

Flyfishing Ltd.“ wurde deshalb die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke „VOODOO“ (EM 001911742)

verneint, vgl. Rn. 1 i.V.m. Rn. 47 im BGH-Urteil „VOODOO“ (I ZR 106/11) vom 06.02.2013.

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. S. 8 f. im BGH-Urteil „Leysieffer“ (I ZR 65/00) vom 09.10.2003.

Dienstleistungen besteht. 17 Zudem sind bekannte Marken auch dann gegen die Benutzung als

Unternehmenskennzeichen eines Dritten geschützt, wenn eine markenmäßige Benutzung zwar

nicht gegeben ist, aber eine der Funktionen einer Marke beeinträchtigt wird oder werden kann. 18

e) Abgrenzung: Logo als Kennzeichen oder als Design

Das Designrecht schützt die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses

oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben,

der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner

Verzierung ergibt. 19 Ein Logo kann als Marke (ebenso als Unternehmenskennzeichen) und

parallel als Design geschützt werden. Was davon in Frage kommt, hängt im Wesentlichen vom

beabsichtigten Einsatzzweck ab. Für ein Logo zur markenmäßigen Kennzeichnung von Waren

oder Dienstleistungen, die vom Unternehmen hergestellt oder angeboten werden, um die

Herkunft der Produkte aus genau diesem Unternehmen kenntlich zu machen, sollte der Erwerb

von Markenrechtsschutz erwogen werden. Demgegenüber sollte Designrechtsschutz erwogen

werden, wenn es in erster Linie darum geht, Erzeugnisse auf deren Oberfläche mit dem Logo

zu versehen, wie z.B. T-Shirts, Tassen oder Druckerzeugnisse, oder wenn es darum geht,

Verpackungen zu verzieren bzw. auszustatten. 20

2. Was schützen Rechte an diesen Kennzeichen?

Der Markenschutz erfasst (körperliche) Waren und/oder (unkörperliche) Dienstleistungen,

wohingegen geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel) jeweils

Unternehmen oder geistige Leistungen identifizieren und von anderen Unternehmen oder

geistigen Leistungen unterscheiden.

a) Marke

Beim Markenschutz für (körperliche) Waren und/oder (unkörperliche) Dienstleistungen besteht

aus rechtlicher Sicht die Hauptfunktion einer Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer

die betriebliche Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu

garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne

Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer betrieblicher Herkunft zu

Vgl. Rn. 45 im BGH-Urteil „Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke“ (I ZR 30/16) vom 02.03.2017.

Vgl. Leitsatz e) i.V.m. Rn. 80 im BGH-Urteil „Sparkassen-Rot/Santander-Rot“ (I ZR 78/14) vom 23.09.2015.

Erforderlich ist dafür, dass das Design neu ist und Eigenart hat.

Vgl. DPMA-Antwort auf die Frage „Ich habe ein ‚Logo‘ gestaltet. Wie kann ich es schützen? Kann ich ein

‚Logo‘ auch als Design anmelden?“.

unterscheiden. Demnach bietet eine Marke hauptsächlich Gewähr dafür, dass alle Waren oder

Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens

hergestellt oder erbracht worden sind, das für die Qualität der Ware oder Dienstleistung

verantwortlich gemacht werden kann. 21 Dabei können die Unterscheidungszeichen viele

Erscheinungsformen haben und insbesondere geschützt werden als Wortmarke,

Wort-/Bildmarke, Bildmarke, dreidimensionale Marke, Kennfadenmarke, Farbmarke,

Hörmarke und sonstige Markenform (z.B. Positionsmarke). Diese Markenformen lassen sich

dahingehend charakterisieren 22 , dass eine:

aa) Wortmarke ohne grafische Ausgestaltung oder Farben allein aus Wörtern, Buchstaben,

Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen besteht, die sich mit der vom Markenamt verwendeten

üblichen Druckschrift darstellen lassen;

ab) Wort-/Bildmarke aus einer Kombination von Wort- und Bildbestandteilen besteht, oder

aus Wörtern, die grafisch/bildlich gestaltet sind, z.B. farbig in einer besonderen Schriftart oder

in einer besonderen Anordnung der Buchstaben zueinander;

ac) Bildmarke aus Bildern, Bildelementen oder Abbildungen ohne Wortbestandteile besteht;

ad) dreidimensionale Marke aus einer dreidimensionalen Gestaltung besteht, z.B. der Form

der beanspruchten Ware oder deren Verpackung;

ae) Kennfadenmarke in der Regel aus farbigen Streifen oder Fäden besteht, die auf

bestimmten Produkten (meist Kabeln, Drähten oder Schläuchen) angebracht sind;

Vgl. Rn. 22 im BGH-Beschluss „FUSSBALL WM 2006“ (I ZB 96/05) vom 27.04.2006. Der dort mit seiner

Rechtsprechung in Bezug genommene Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat inzwischen die

Multifunktionalität einer Marke durch die Feststellung anerkannt, dass zu den rechtlich geschützten Funktionen

nicht nur die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion gehöre, sondern dazu auch andere Funktionen der Marke

gehörten, wie u.a. die Gewährleistung der Qualität einer Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-,

Investitions- oder Werbefunktionen. Vgl. dazu auch Schulte-Franzheim/Tyra, Das „L'Oréal“-Urteil des EuGH –

„Sternstunde“ oder „Sternschnuppe“ des Markenrechts?, FS Fezer, München, 2016, S. 509 ff.

Vgl. DPMA-Info über „Markenformen und deren Wiedergabe“ als „erforderliche Angaben für eine Anmeldung“

mit weiterführenden Links. Dort war bis Juli 2016 als Beispiel für eine „sonstige Markenform“ die „Farbmarke“

genannt, die inzwischen eigenständig behandelt ist. Am 24.06.2016 trat die Vierte Verordnung zur Änderung der

Markenverordnung (MarkenVO) in Kraft. Darin wird aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung die Farbmarke als

eigene Markenform in einem eigenständigen Paragraphen behandelt (§ 10a MarkenVO); vgl. DPMA-„Hinweis

zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung der Markenverordnung“.

af) Farbmarke aus einer konturlosen Farbe oder der Kombination mehrerer Farben besteht;

ag) Hörmarke aus Tönen, Tonfolgen, Melodien oder sonstigen Klängen und Geräuschen

besteht;

ah) sonstige Markenform vorliegt, wenn das Zeichen keiner der vorgenannten Markenformen

zugeordnet werden kann, z.B. als Positionsmarke, die eine besondere Art und Weise der

Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einer Ware oder einem Warenteil schützt.

b) Unternehmenskennzeichen

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen erfasst einen Geschäftsbetrieb oder ein

Unternehmen, entweder als Zeichen mit Namensfunktion (Name, Firma oder besondere

Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs/Unternehmens) oder als Zeichen ohne Namensfunktion

(Geschäftsabzeichen und sonstige Unterscheidungszeichen mit Verkehrsgeltung).

ba) Name oder Firma

Der MarkenG-Namensschutz erfasst den Namen des Unternehmensträgers und gilt nur im

geschäftlichen Verkehr. 23 Dort ist die Firma der Name des Kaufmanns. 24 Eine Differenzierung

zwischen den beiden Zeichenarten „Name“ und „Firma“ ist deshalb allenfalls nötig, wenn der

Name (im Sinne des § 12 BGB) des Unternehmensträgers nicht im Handelsregister eingetragen

ist und es deshalb an einer firmenmäßigen Geltung für ein Handelsgewerbe fehlt. 25

(1) Was wird als Name/Firma geschützt?

Als Name/Firma schützbar sind zunächst einmal Bezeichnungen natürlicher oder juristischer

Personen. Herkömmlicherweise mussten sie aussprechbar sein. 26 Inzwischen können auch nicht

als Wort aussprechbare Buchstabenfolgen Namensfunktion haben. 27 Trotz fehlender

Aussprechbarkeit ist sogar Namensschutz für Bildzeichen möglich, wenn sie z.B. als (Stadt-)

Vgl. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG.

Vgl. § 17 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Vgl. § 5 HGB.

Die frühere BGH-Auffassung, dass nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen von vornherein

die kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft fehle, wird nicht mehr aufrechterhalten seit dem BGH-Urteil „DB

Immobilienfonds“ (I ZR 166/98) vom 05.10.2000; vgl. dort S. 6.

Z.B. „MHO“ als Abkürzung für „Marienhospital Osnabrück“; vgl. S. 2 i.V.m. S. 5 im BGH-Urteil „mho.de“

(I ZR 65/02) vom 09.09.2004.

Wappen oder als Siegel individualisierende Unterscheidungskraft haben und sich damit zur

namensmäßigen Kennzeichnung eignen. 28

Dementsprechend können z.B. bürgerliche Namen natürlicher Personen (Vor- und Nachname)

und Nachnamen in Alleinstellung (ggf. auch in Kombination mit dem geschlechtsspezifischen

Artikel 29 ) als Unternehmenskennzeichen geschützt sein, wenn sie im geschäftlichen Verkehr

benutzt werden. 30 Vornamen in Alleinstellung werden dagegen meist nicht als Hinweis auf eine

bestimmte Person verstanden. 31 Sie sind deshalb nur geschützt, wenn der Gebrauch die

Erinnerung an einen bestimmten Namensträger weckt. 32 Das setzt eine entsprechende

Bekanntheit voraus, die auch erforderlich ist für den Schutz z.B. von Pseudonymen,

Künstlernamen oder Spitznamen. 33 Fehlt eine solche Bekanntheit, kommt ein eigenständiger

Schutz des Vornamens ausnahmsweise dann in Betracht, wenn dieser eine erhebliche

Kennzeichnungskraft hat. 34 Offen ist, ob und ggf. inwieweit der BGH von diesen Grundsätzen,

die er zum BGB-(Vor-)Namensschutz entwickelt hat, abzuweichen bereit ist, wenn es um den

MarkenG-Namensschutz geht. Ein Anlass dazu könnte sein, dass Vornamen natürlicher

Personen weiter verbreitet sind als es die Benennung von Unternehmen mit dem Vornamen des

Inhabers ist, weshalb einem Vornamen für ein Unternehmen (ggf. in Verbindung mit einem

dem Unternehmensgegenstand beschreibenden Zusatz) eher eine Eignung zur

Individualisierung zukommen kann als für natürliche Personen. 35

Der Name einer juristischen Person des öffentlichen oder des privaten Rechts kann ebenfalls

als Unternehmenskennzeichen geschützt sein, wenn er im geschäftlichen Verkehr benutzt wird,

z.B. für einen Verein. 36 Gleiches gilt für die Bezeichnung von Personengesellschaften wie

Vgl. zu § 12 BGB S. 9 im BGH-Urteil „Düsseldorfer Stadtwappen“ (I ZR 235/99) vom 28.03.2002.

Vgl. Rn. 34 im OLG Düsseldorf-Urteil „Der Wendler“ (I-20 U 67/12) vom 21.05.2013.

Vgl. Leitsatz a) im BGH-Urteil „shell.de“ (I ZR 138/99) vom 22.11.2001: „Der kennzeichenrechtliche Schutz

aus §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz aus § 12 BGB vor.“

Vgl. BGH-Urteil „Marlene Dietrich“ (I ZR 49/97) vom 01.12.1999 (GRUR 2000, 709, 715).

Vgl. zu § 12 BGB Rn. 12 im BGH-Urteil „Zerknitterte Zigarettenschachtel“ (I ZR 96/07) vom 05.06.2008.

Vgl. zu § 12 BGB Leitsatz b) im BGH-Urteil „maxem.de“ (I ZR 296/00) vom 26.06.2003: „Das Pseudonym ist

dem namensrechtlichen Schutz zugänglich, wenn der Verwender unter diesem Namen im Verkehr bekannt ist,

also mit diesem Namen Verkehrsgeltung besitzt.“ Das gilt gleichermaßen für Künstler- oder Spitznamen.

Im BGH-Urteil „raule.de“ (I ZR 11/06) vom 23.10.2008 wurde diese Voraussetzung für den weiblichen

Vornamen Raule bejaht (Rn. 12).

Vgl. Ziff. II.2.b) im OLG Frankfurt-Beschluss „Peter‘s Objektservice“ (6 U 27/16) vom 30.05.2016, bei dem

allerdings der Vorname von der Redaktion geändert wurde. Tatsächlich ging es offenbar um die Bezeichnung

„Holger‘s Objektservice“; vgl. BeckRS 2016, 11920.

Vgl. Leitsatz a) Satz 1 im BGH-Urteil „Haus & Grund I“ (I ZR 158/05) vom 31.07.2008: „Dem

unterscheidungskräftigen oder Verkehrsgeltung genießenden Namen eines Vereins kann als geschäftliche

Bezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Schutz zukommen.“

Gesellschaften bürgerlichen Rechts 37 , Gebietskörperschaften 38 , Rundfunkanstalten 39 ,

Religionsgemeinschaften bzw. kirchliche Einrichtungen und Veranstaltungen 40 oder

Wählervereinigungen 41 um hier nur einige weitere Beispiele zu nennen.

(2) Besonderheit: Firmenschlagwort

Obwohl dem deutschen Kennzeichenrecht ein sog. Elementenschutz grundsätzlich fremd ist,

kann an einem Firmenschlagwort ein Unternehmenskennzeichenrecht entstehen. Das gilt

gleichermaßen für einen Bestandteil einer Gesamtbezeichnung, ggf. sogar unabhängig von

einer Benutzung in Alleinstellung (z.B.: „ConText“ aus „ConText Communication“ 42 , „BCC“

aus „BCC Unternehmensberatung GmbH“ 43 , „Haus & Grund“ aus „Haus & Grund Deutschland

– Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V.“ 44 , „Seicom“

aus „Seicom Communication Systems GmbH“ 45 oder „defacto“ aus „defacto marketing

GmbH“ 46 ), und für eine von Bestandteilen der Gesamtbezeichnung abgeleitete Abkürzung (z.B.

„ahd“ für „ARGE hellweg data GmbH & Co. KG“ 47 ).

Für einen Teil einer Firma kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete

Schutz als Unternehmenskennzeichen beansprucht werden, sofern es sich um einen

unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den

übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis

auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob

die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet

worden ist und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat. 48

Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die

Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma

Vgl. S. 9 im BGH-Urteil „vossius.de“ (I ZR 317/99) vom 11.04.2002.

Vgl. zu § 12 BGB das BGH-Urteil „Düsseldorfer Stadtwappen“ (I ZR 235/99) vom 28.03.2002.

Vgl. zu § 12 BGB Rn. 11 im BGH-Urteil „sr.de“ (I ZR 153/12) vom 06.11.2013.

Vgl. zu § 12 BGB S. 7 im BGH-Urteil „Pro Fide Catholica“ (I ZR 92/02) vom 02.12.2004.

Vgl. zu § 12 BGB Rn. 12 im BGH-Urteil „Freie Wähler“ (I ZR 191/10) vom 28.09.2011.

Vgl. Rn. 21 im BGH-Urteil „ConText“ (I ZR 50/14) vom 05.11.2015.

Vgl. Rn. 1 i.V.m. Rn. 16 im BGH-Urteil „BCC“ (I ZR 10/09) vom 20.01.2011.

Vgl. Rn. 29 im BGH-Urteil „Haus & Grund III“ (I ZR 21/06) vom 31.07.2008.

Vgl. S. 3 i.V.m. S. 6 im BGH-Urteil „Seicom“ (I ZR 161/02) vom 24.02.2005.

Vgl. S. 5 f. im BGH-Urteil „defacto“ (I ZR 230/99) vom 21.02.2002.

Vgl. Rn. 1 im BGH-Urteil „ahd.de“ (I ZR 135/06) vom 19.02.2009 i.V.m. den Inhaberdaten der dortigen

Klagemarke „ahd“.

Vgl. S. 5 im BGH-Urteil „defacto“ (I ZR 230/99) vom 21.02.2002.

abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung. 49

bb) Besondere Bezeichnung des Geschäftsbetriebs/Unternehmens

Anders als der Name oder die Firma des Unternehmensträgers, die auf ihn als Rechtssubjekt

hinweisen, weist eine besondere Bezeichnung des Geschäftsbetriebs/Unternehmens auf ein

Rechtsobjekt hin. Das ist entweder die Gesamtheit der geschäftlichen Tätigkeit des

Unternehmensträgers (Objekt: Unternehmen) oder ein abgegrenzter Unternehmensteil mit

organisatorischer Selbstständigkeit (Objekt: Geschäftsbetrieb). Eine solche Bezeichnung

benennt mithin nicht die Person des Unternehmensinhabers, sondern das von ihm betriebene

Geschäft. Sie kann zusätzlich zur (davon verschiedenen) Firma des Unternehmers für ein

Unternehmen als Ganzes oder für einen bestimmten Geschäftsbetrieb geführt werden. Dabei

weist sie auf das Objekt als organisatorische Einheit hin, z.B. auf einen bestimmten

Geschäftszweig. Sie kann vom selben Unternehmen neben weiteren Geschäftsbezeichnungen

für voneinander getrennte Unternehmenseinheiten/Betriebe geführt werden z.B. als sog.

Etablissementbezeichnung für verschiedene Hotels einer gleichen Kette.

bc) Geschäftsabzeichen und sonstige Unterscheidungszeichen mit Verkehrsgeltung

Fehlt einem Zeichen von Haus aus die Namensfunktion, kann kennzeichenrechtlicher Schutz

dadurch entstehen, dass die beteiligten Verkehrskreise darin trotzdem einen Hinweis auf den

Zeichenverwender sehen und es deshalb dem Verkehr als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs

gilt, wenn also Verkehrsgeltung besteht. Dafür kommen dann alle Zeichen in Betracht, nicht

nur Wortzeichen, sondern z.B. auch Bildzeichen (Logos), Gebäude- oder

Geschäftsraumgestaltungen, Bekleidungsaufmachung von Mitarbeitern, Telefonnummern,

Werbesprüche, sog. Hausfarben eines Unternehmens oder eines Sportvereins. 50

c) Werktitel

Werktitel dienen als Namen oder besondere Bezeichnungen von eigenständigen geistigen

Leistungen grundsätzlich nur der Unterscheidung eines Werks von anderen. Sie weisen (im

Unterschied zur Hauptfunktion einer Marke) in der Regel nicht auf den Hersteller oder den

Inhaber des Werks hin und vermitteln nur unter bestimmten Voraussetzungen zugleich eine

Vorstellung über eine bestimmte betriebliche Herkunft. 51 Das ist zugleich der Grund, warum

Vgl. Rn. 17 im BGH-Urteil „ahd.de“ (I ZR 135/06) vom 19.02.2009.

Vgl. BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 5 Rn. 62; Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 31.

Vgl. S. 10 im BGH-Urteil „1, 2, 3 im Sauseschritt“ (I ZR 108/00) vom 06.06.2002.

im hier Folgenden nicht näher auf die Entstehung und etwaige Durchsetzung von Rechten an

solchen Kennzeichen eingegangen wird. Zuvor ist aber noch festzuhalten, dass abweichend

vom Normalfall z.B. der bekannte Titel einer regelmäßig im selben Verlag erscheinenden

periodischen Zeitschrift die Schlussfolgerung nahe legen kann, dass der Zeitschriftentitel auch

als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird. 52 Die dafür erforderliche

Bekanntheit des Titels wurde allerdings z.B. einer nur regional in Sachsen erscheinenden

Zeitschrift abgesprochen, die zunächst vierteljährlich und später lediglich halbjährlich über

Apotheken und Kinderärzte verteilt wurde. 53

Zu den Werkkategorien (Druckschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke oder sonstige

vergleichbare Werke) ist zudem noch festzuhalten, dass das Gesetz sie nur beispielhaft nennt,

wie die „sonstige“-Formulierung zeigt. Dementsprechend kann z.B. in der Verwendung eines

Domainnamens eine Benutzung als Werktitel liegen, wenn der Verkehr in dem Domainnamen

ein Zeichen zur Unterscheidung eines Werks von einem anderen sieht. 54 Neben Domainnamen

von Internetangeboten können auch Apps für Mobilgeräte titelschutzfähige Werke sein. 55

Bezeichnungen, unter denen Computerprogramme in den Handel kommen, sind ebenfalls

grundsätzlich dem Werktitelschutz zugänglich. 56 Und, um hier ein letztes Beispiel zu nennen,

für die Bezeichnung einer Veranstaltung ist nicht generell ausgeschlossen, dass Werktitelschutz

bestehen kann. 57

3. Wie entstehen Rechte an diesen Kennzeichen?

Rechte an Marken und an Unternehmenskennzeichen entstehen auf unterschiedliche Weisen.

a) Marke

Bei der Entstehung von Markenschutz für Deutschland ist danach zu unterscheiden, ob es um

eine deutsche Marke geht oder um eine internationale Markenregistrierung (IR-Marke) mit

Benennung von Deutschland (DE) bzw. der Europäischen Gemeinschaft (EM) oder um eine

Vgl. Rn. 29 im BGH-Urteil „test“ (I ZB 65/12) vom 17.10.2013.

Vgl. Rn. 23 im BGH-Urteil „Kinderstube“ (I ZR 254/14) vom 28.04.2016.

Vgl. Leitsatz b) i.V.m. Rn. 20 im BGH-Urteil „EIFEL-ZEITUNG“ (I ZR 47/07) vom 18.06.2009.

Die Titelschutzfähigkeit von Apps wurde im BGH-Urteil „wetter.de“ (I ZR 202/14) vom 28.01.2016 zwar

grundsätzlich anerkannt, der konkret zu beurteilenden Bezeichnung „wetter.de“ für eine Wetter-App aber die

erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen.

Vgl. Rn. 16 im BGH-Urteil „SmartKey“ (I ZR 109/03) vom 27.04.2006.

Vgl. Rn. 33 im BGH-Urteil „WM-Marken“ (I ZR 183/07) vom 12.11.2009, wo aber offen bleibt, unter welchen

besonderen Voraussetzungen die Bezeichnung einer Veranstaltung als sonstiges vergleichbares Werk i.S.d. § 5

Abs. 3 MarkenG Werktitelschutz erlangen kann.

Unionsmarke, die ebenso wie die IR-Marke mit EM-Benennung in allen EU-Mitgliedstaaten

gilt, also auch in Deutschland. 58

aa) Nationale Entstehung des Markenschutzes

Schutz für nationale Marken kann in Deutschland in dreierlei Weise entstehen. 59 Davon ist die

erste, die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) geführte Register, die vermutlich bekannteste. 60 Daneben kann Markenschutz aber

auch entstehen, wenn ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird und dadurch

innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erwirbt. 61 Der dritte

Entstehungstatbestand für nationalen Markenschutz ist die notorische Bekanntheit einer Marke,

die zwar in Deutschland bestehen, nicht aber das Ergebnis einer Markenbenutzung in

Deutschland sein muss.

ab) IR-Marke mit Benennung von DE oder EM

Im sog. Madrider System der internationalen Markenregistrierungen ist es dem Anmelder oder

Inhaber einer ausländischen (Basis-)Marke aus einem Teilnehmerland möglich, durch einen

Antrag bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) den Markenschutz auf die

Bundesrepublik Deutschland zu erstrecken, entweder als eigenständige DE-Benennung oder im

Rahmen einer EM-Benennung. 62 Das hat dieselbe Wirkung, wie wenn am Tag der

internationalen Registrierung oder der Eintragung einer nachträglichen Schutzerstreckung

entweder eine nationale Marke oder eine Unionsmarke angemeldet worden wäre. 63

ac) EU-weiter Erwerb einer Unionsmarke

Die Unionsmarke wird durch Eintragung beim Amt der Europäischen Union für geistiges

Eigentum (EUIPO) erworben. 64 Den Erwerb durch Verkehrsgeltung oder notorische

Wird für eine IR-Marke die Europäische Gemeinschaft als Schutzregion angegeben, ist die Abkürzung nicht

EU, sondern EM; vgl. WIPO-„Standard ST.3: Two-letter codes for the representation of states, other entities and

intergovernmental organizations“.

Vgl. § 4 MarkenG.

Auf die sog. Registermarke sind deshalb auch die folgenden Ausführungen zur Entstehung und Durchsetzung

von Markenrechten fokussiert.

Vgl. zur sog. Benutzungsmarke auch Schulte-Franzheim/Tyra, Benutzungsmarke ohne Benutzungshandlung des

Inhabers?, FS Samwer, München, 2008, S. 183 ff.

Vgl. WIPO-Liste der Länder und Regionen, die am IR-Markensystem teilnehmen.

Vgl. § 112 MarkenG und Art. 189 Abs. 1 UMV.

Vgl. Art. 6 UMV.

Bekanntheit sieht die UMV nicht vor. Nationale Rechte auf dieser Grundlage werden aber im

Rahmen der relativen Eintragungshindernisse berücksichtigt. 65

b) Unternehmenskennzeichen

Rechte an Unternehmenskennzeichen entstehen nicht durch den Formalakt einer Anmeldung

und Eintragung in ein Register, sondern formlos durch tatsächliche Handlungen im

geschäftlichen Verkehr. Erforderlich sind nach außen wirkende Benutzungshandlungen, die auf

den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lassen. 66 Dafür können

Vorbereitungshandlungen mit Außenwirkung genügen, wie z.B. die Anmietung eines

Geschäftslokals oder die Eintragung im Handels- oder Vereinsregister. 67 Wie bei der

Eintragung der Firma im Handelsregister liegt auch in der Eintragung eines Vereins in das

Vereinsregister eine Benutzung des Namens, die prioritätsbegründend wirkt. 68

Ansonsten ist bei den Arten der Benutzungsaufnahme danach zu unterscheiden, ob es um ein

Zeichen mit oder ohne Namensfunktion geht. Bei Zeichen ohne Namensfunktion genügt jede

Art der Benutzungsaufnahme, weil ein Schutzrecht ohnehin erst entsteht, wenn das Zeichen

innerhalb beteiligter Verkehrskreise Geltung als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs erlangt

hat. Demgegenüber müssen Zeichen mit Namensfunktion namens- bzw. kennzeichenmäßig

benutzt werden, dem gesetzlichen Wortlaut nach nämlich als Name, als Firma oder als

besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens. 69 Der

Unternehmenskennzeichenschutz entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen

Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im Inland im geschäftlichen Verkehr zur

Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs oder Unternehmens. 70

4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

Diese Frage nach den materiellen Schutzvoraussetzungen für Marken und

Unternehmenskennzeichen kann trotz struktureller Überschneidungen bei der

Vgl. Art. 8 Abs. 2 c) und Abs. 4 UMV.

Vgl. Rn. 34 im BGH-Urteil „Basler Haar-Kosmetik“ (I ZR 150/09) vom 09.11.2011.

Vgl. BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 5 Rn. 111 f.; Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 58.

Vgl. Rn. 31 im BGH-Urteil „Haus & Grund II“ (I ZR 171/05) vom 31.07.2008. Anders wird das aber zu sehen

sein, wenn zwischen der Registereintragung und dem tatsächlichen Beginn der Geschäftstätigkeit so viel Zeit

vergeht, dass vom Beginn der wirtschaftlichen Betätigung durch die bloße Registereintragung nicht die Rede sein

kann.

So auch BeckOK MarkenR/Weiler MarkenG § 5 Rn. 104 f.

Vgl. Rn. 34 im BGH-Urteil „Baumann“ (I ZR 93/12) vom 27.03.2013.

Unterscheidungskraft nicht einheitlich beantwortet werden. 71

a) Was muss eine Marke haben?

Zur Beantwortung dieser Frage wird hier nur die Registermarke berücksichtigt und dazu

ergangene nationale Rechtsprechung. Die bei in Deutschland sitzenden Anmeldern ziemlich

beliebte Unionsmarke folgt insoweit aber den gleichen Regeln, weil das für deutsche Marken

geltende MarkenG und die für Unionsmarken geltende UMV entsprechende Vorgaben der

MRRL umsetzen. 72 Dies vorausgeschickt ist die Frage nach den materiellen

Schutzvoraussetzungen einer (Register-)Marke weniger damit zu beantworten, was sie haben

muss, sondern vielmehr quasi umgekehrt damit, dass es „absolute Schutzhindernisse“ gibt, von

denen keins gegeben sein darf. Das wird bei jeder Markenanmeldung von Amts wegen geprüft.

Zentrale Vorschrift ist dabei § 8 MarkenG. 73

aa) Grafische Darstellbarkeit

Im Eintragungsverfahren soll der Beurteilung einer Markenanmeldung eine festgelegte Form

zu Grunde gelegt werden können, um die Eintragung ins Markenregister zu ermöglichen und

im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und deren

Schutzbereich zu veröffentlichen. 74 Dabei sind (derzeit noch) von der Eintragung als Marke

solche Zeichen ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen. 75 Dem liegt die

herkömmliche Vorstellung zu Grunde, dass nach der weiten Definition der eintragbaren

Zeichenformen etwa auch Hörzeichen oder dreidimensionale Gestaltungsformen in das

Sonogramm, durch Zeichnungen usw. grafisch dargestellt werden können. 76

Im Zuge der Umsetzung der EU-Markenrechtsreform 2016 wird das Erfordernis der grafischen

Darstellbarkeit aber spätestens zum 14.01.2019 wegfallen. Bis dahin hat Deutschland als

Statt von „Unterscheidungskraft“ ist oft auch von „Kennzeichnungskraft“ die Rede, was inhaltlich keinen

Unterschied machen dürfte. Andernfalls würde die BGH-Rechtsprechung nicht den Eindruck vermitteln, dass

beide Begriffe synonym verwendet werden; vgl. Ingerl/Rohnke MarkenG § 5 Rn. 35.

Vgl. Fn. 2, wo die Regelungswerke auch verlinkt sind.

Die weiteren Voraussetzungen für den Schutz von Marken durch Eintragung gemäß §§ 7-13 MarkenG werden

hier nicht behandelt. Die sog. relativen Schutzhindernisse werden im Folgenden aber noch bei den

Widerspruchsgründen erwähnt. Bei Unionsmarken ist Art. 7 UMV „Absolute Eintragungshindernisse“ die zentrale

Vorschrift. Durch beide Normen werden die Vorgaben von Art. 4 MRRL für „Absolute Eintragungshindernisse“

umgesetzt.

Vgl. Rn. 13 im BGH-Beschluss „Tastmarke“ (I ZB 73/05) vom 05.10.2006.

Vgl. § 8 Abs. 1 MarkenG. Ähnlich hieß es früher in Art. 4 UMV: Unionsmarken können alle Zeichen sein, die

sich grafisch darstellen lassen, (...).

Vgl. BT-Drs. 12/6581, S. 70.

EU-Mitgliedstaat die Neufassung der MRRL umzusetzen, wonach als Marke angemeldete

Zeichen geeignet sein müssen, in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die

zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten

Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. 77 Hierfür muss das Zeichen in eindeutiger,

präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und

objektiver Weise darstellbar sein. Dazu wird es künftig dann in jeder geeigneten Form unter

Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden dürfen und damit nicht

notwendigerweise mit grafischen Mitteln, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die

ausreichende Garantien bieten. 78 Das soll eine größere Flexibilität ermöglichen. 79

ab) Ausschlussgründe

Im deutschen Markensystem gibt es zehn Ausschlussgründe, die der Eintragung eines Zeichens

als Marke entgegenstehen können. 80 Diese sind jeweils für das konkret angemeldete Zeichen

bezogen auf die bei der Anmeldung konkret angegebenen Waren und/oder Dienstleistungen zu

prüfen, wobei der Prüfungsmaßstab bei allen Markenformen gleich ist.

Von der Eintragung als Marke sind solche Zeichen ausgeschlossen,

(1) denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

(2) die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung

der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen

Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen

oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen

können,

(3) die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen

Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur

Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,

(4) die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die

geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,

(5) die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen,

Vgl. Art. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 1 S. 1 MRRL. Für die Unionsmarke gilt die entsprechende Änderung von Art. 4

UMV seit dem 01.10.2017; vgl. Art. 1 Nr. 8 i.V.m. Art. 4 S. 2 Änderungsverordnung (EU) 2015/2424 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015.

Vgl. Erwägungsgrund (13) MRRL.

Vgl. Erwägungsgrund (9) ÄnderungsVO.

Vgl. § 8 Abs. 2 MarkenG.

(6) die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines

inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes

enthalten,

(7) die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) im Bundesgesetzblatt

von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

(8) die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler

zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des BMJV

im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

(9) deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse

untersagt werden kann, oder

(10) die bösgläubig angemeldet worden sind.

Die Ausschlussgründe Nr. (1)-(3) finden allerdings keine Anwendung, wenn die Marke sich

vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die

angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt

hat. 81

ac) Beispiele aus der BGH-Rechtsprechung

Zur Sensibilisierung für die in der Praxis am häufigsten vorkommenden absoluten

Schutzhindernisse hier einige Beispiele höchstrichterlicher Zurückweisungen von

Markenanmeldungen: 82

(1) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft 83

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als

Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder

Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese

damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet. Die

Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen

Maßstab auszugehen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das

Vgl. § 8 Abs. 3 MarkenG.

Soweit ersichtlich, waren noch nicht alle absoluten Schutzhindernisse Streitgegenstand in einem BGH-

Verfahren. Gleichwohl sind die hier ausgewählten Fallgruppen und Beispiele nicht abschließend.

Absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Schutzhindernis zu überwinden. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal

informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der

fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen. 84

„Originär“ oder „von Haus aus“ gegeben ist Unterscheidungskraft, wenn ein Zeichen geeignet

ist, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens und damit als Marke bei den beteiligten

Verkehrskreisen einzuprägen. 85 Zeichen, die diese Eignung nicht haben, können

Unterscheidungskraft dadurch erwerben, dass sie umfangreich im geschäftlichen Verkehr

benutzt werden. Führt das zu einer Verkehrsgeltung, steht der Markeneintragung das Fehlen

jeglicher Unterscheidungskraft nicht mehr entgegen. 86 Der Markenschutz, den die Eintragung

kraft Verkehrsdurchsetzung dem Markeninhaber vermittelt, ist nicht schwächer als der einer

Marke, die aufgrund originärer Unterscheidungskraft eingetragen worden ist. 87 Üblicherweise

besteht eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wobei eine Kennzeichnungsschwäche nur

bei Vorlage besonderer tatsächlicher Umstände angenommen werden kann. 88

(a) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei Wortmarken

Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für

die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als

solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen

Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Das gilt auch für Angaben, durch die ein

enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt

wird. Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu

unterscheiden, fehlt zudem solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen

Vgl. Rn. 11 im BGH-Beschluss „Pippi-Langstrumpf-Marke“ (I ZB 97/16) vom 05.10.2017.

Vgl. Rn. 31 im BGH-Beschluss „BioGourmet“ (I ZB 56/14) vom 14.01.2016.

Vgl. § 8 Abs. 3 MarkenG.

Insbesondere droht der wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke nicht die Löschung, wenn

nachträglich die Voraussetzungen für eine Eintragung als durchgesetztes Zeichen entfallen sind, weil ein solcher

Löschungsgrund nicht besteht; vgl. Rn. 9 im BGH-Beschluss „Porsche 911“ (I ZB 34/04) vom 15.12.2005.

Solche Umstände können bei einer Unionsmarke darin liegen, dass ein von Haus aus nicht

unterscheidungskräftiges Zeichen infolge Benutzung in einem Teil der EU eine Unterscheidungskraft erlangt hat,

diese im Eintragungsverfahren aber nicht für Deutschland nachgewiesen wurde. So kann für Deutschland eine

wenigstens durchschnittliche Kennzeichnungskraft eines originär nicht unterscheidungskräftigen Zeichens nicht

durch eine intensive Zeichenbenutzung im Vereinigten Königreich nachgewiesen werden. Zwar muss einer

solchen Unionsmarke auch in Deutschland wegen jedenfalls geringer Kennzeichnungskraft ein Schutz zugebilligt

werden. Um über eine nur geringe Kennzeichnungskraft seiner Marke hinauszukommen, muss der Inhaber aber

besondere Umstände vortragen; vgl. Leitsätze a) und b) i.V.m. Rn. 20-28 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford

Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017.

der deutschen Sprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel

verstanden werden. 89

Dementsprechend wurde z.B. diesen Wortmarkenanmeldungen jegliche Unterscheidungskraft

abgesprochen: „marktfrisch“ für Lebensmittel 90 ; „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ für

Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung

und Filmproduktion 91 ; „FUSSBAL WM 2006“ für mit einer Fußballweltmeisterschaft

üblicherweise verbundene Dienstleistungen, Medienprodukte und auf die mediale Auswertung

und Vermarktung derartiger Veranstaltungen ausgerichtete Dienstleistungen sowie bei der

Veranstaltung eingesetzte Hilfsmittel und Hilfsdienstleistungen 92 ; „Neuschwanstein“ als Name

einer Sehenswürdigkeit (Schloss Neuschwanstein) für Reiseandenken/-bedarf 93 .

Jedoch kann einem in der maßgeblichen Sprache nicht vorhandenen Fantasie- und Kunstwort

mit eigenschöpferischem Gehalt auch bei Bestehen eines beschreibenden Anklangs

grundsätzlich nicht jegliche Unterscheidungskraft versagt werden, z.B. „Microcotton“ für

Handtücher. 94 Vielmehr verhält es sich bei Marken mit beschreibendem Anklang nicht anders

als in Fällen, in denen nicht beschreibende Zeichen als Werbemittel etwa in Form von

Werbeslogans, Qualitätshinweisen oder Aufforderungen zum Kauf verwendet werden. Wenn

das Zeichen (auch) als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen

wahrgenommen wird, kann die Unterscheidungskraft nicht deshalb verneint werden, weil es

gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbemittel aufgefasst wird. 95

(b) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei Wort-/Bildmarken

Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft

von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob

die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die

Vgl. Rn. 19 im BGH-Beschluss „FUSSBALL WM 2006“ (I ZB 96/05) vom 27.04.2006.

Vgl. Leitsatz b) i.V.m. S. 6 ff. im BGH-Beschluss „marktfrisch“ (I ZB 42/98) vom 01.03.2001.

Vgl. Leitsatz i.V.m. S. 11 f. im BGH-Beschluss „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ (I ZB 60/98) vom 17.05.2001.

Vgl. Leitsätze a) und b) i.V.m. Rn. 32 im BGH-Beschluss „FUSSBALL WM 2006“ (I ZB 96/05) vom

27.04.2006.

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. Rn. 1 und 12 f. im BGH-Beschluss „Neuschwanstein“ (I ZB 13/11) vom 08.03.2012. Im

autonomen Unionsmarkensystem wurde das vom Gericht der Europäischen Union (EuG) anders beurteilt und

Unterscheidungskraft teilweise auch für solche Waren angenommen, die zuvor Gegenstand im BGH-

Löschungsverfahren waren; vgl. Rn. 3 i.V.m. Rn. 33-46 im EuG-Urteil „NEUSCHWANSTEIN“ (T-167/15) vom

05.07.2016, wo in Rn. 44 klargestellt ist, dass das EUIPO und ggf. der Unionsrichter nicht an eine

Eintragungsentscheidung gebunden sind, die in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland ergangen ist.

Vgl. Rn. 32 i.V.m. Rn. 2 im BGH-Teilurteil „MICRO COTTON“ (I ZR 101/15) vom 03.11.2016.

Vgl. Rn. 18 im BGH-Beschluss „Pippi-Langstrumpf-Marke“ (I ZB 97/16) vom 05.10.2017.

Unterscheidungskraft genügt. 96 Ist der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke nicht

unterscheidungskräftig, so kann das Zeichen in seiner Gesamtheit trotzdem

Unterscheidungskraft haben, wenn die Bildelemente ihrerseits charakteristische Merkmale

haben, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Einfache, werblich übliche grafische

Gestaltungen sind allerdings nicht hinreichend unterscheidungskräftig. 97

Dementsprechend wurde z.B. diesen Wort-/Bildmarkenanmeldungen jegliche

Unterscheidungskraft abgesprochen:

für Wasserenthärtungsmittel für Wasch- und Spülmaschinen 98 ;

Filmverleih 99 ;

für diverse Waren und Dienstleistungen, z.B. CDs, DVDs, Bekleidung,

Veranstalten, Durchführen von Messen 100 .

für einen Teil der angemeldeten Dienstleistungen, z.B. Planen,

Wer nur deshalb eine Wort-/Bildmarke im Auge hat, weil die Grafik dem schutzunfähigen

Wortbestandteil ins Register verhelfen soll, sieht daran beispielhaft, dass nicht alle Grafiken

geeignet sind, die Schutzschwäche von Wortbestandteilen zu überwinden. Vielmehr kann es

auch bei Wort-/Bildmarkenanmeldungen zur Beanstandung der absoluten Schutzunfähigkeit

kommen.

Einem Bildzeichen, das bloß die Ware abbildet, für die der Markenschutz beantragt ist, wird im

Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen. 101 Sie kann aber auch fehlen, wenn

Vgl. S. 5 im BGH-Beschluss „anti KALK“ (I ZB 58/98) vom 28.06.2001.

Vgl. Rn. 31 im BGH-Beschluss „BioGourmet“ (I ZB 56/14) vom 14.01.2016.

Vgl. S. 6 ff. im BGH-Beschluss „anti KALK“ (I ZB 58/98) vom 28.06.2001.

Vgl. Rn. 1 i.V.m. Rn. 13-17 im BGH-Beschluss „hey!“ (I ZB 32/09) vom 14.01.2010.

100

Vgl. Rn. 1 i.V.m. Rn. 7 im BGH-Beschluss „DüsseldorfCongress“ (I ZB 29/13) vom 15.05.2014.

101

Vgl. S. 6 f. im BGH-Beschluss „Zahnpastastrang“ (I ZB 3/98) vom 26.10.2000.

es nicht um die Abbildung der Ware selbst geht, sondern um einen Hinweis auf die Art oder

die Verwendungsweise der Ware, z.B. die Abbildung eines Hundekopfes im Zusammenhang

mit Hundefutter: 102

Auch für Bildzeichen, die als Marke die betriebliche Herkunft der angemeldeten

Dienstleistungen kennzeichnen sollen, ist zu fragen, ob das jeweilige Zeichen grafische

Gestaltungselemente enthält, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft

sieht. Denkbar ist demgegenüber auch, dass ein Zeichen in der Bildsprache die Dienstleistung

selbst oder einzelne ihrer Merkmale beschreibt. So kann z.B. der fotografischen Abbildung

eines Bürogebäudes für die Dienstleistung „Immobilienwesen“ jegliche Unterscheidungskraft

fehlen, weil das ein Gegenstand ist, mit dem sich das Immobiliengeschäft typischerweise

befasst: 103

Zudem könnte ein solches Bildzeichen lediglich als Hinweis auf das Gebäude aufgefasst

werden, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, das die angemeldeten Dienstleistungen

erbringt. Wäre von einem derartigen Verkehrsverständnis auszugehen, könnte dem Bildzeichen

als Beschreibung des Ortes, an dem die angemeldeten Dienstleistungen erbracht werden,

jegliche Unterscheidungskraft auch für Dienstleistungen abseits vom „Immobilienwesen“

fehlen. 104

102

Vgl. S. 6 f. im BGH-Beschluss „Westie-Kopf“ (I ZB 21/01) vom 03.07.2003.

103

Vgl. S. 6 f. im BGH-Beschluss „Bürogebäude“ (I ZB 1/04) vom 12.08.2004.

104

Vgl. S. 9 im BGH-Beschluss „Bürogebäude“ (I ZB 1/04) vom 12.08.2004 zur Prüfung der Unterscheidungskraft

für die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen;

Finanzwesen; Rechtsberatung und Vertretung“.

Zeigt darüber hinaus ein als Marke angemeldetes Bildzeichen eine dem Verkehr bekannte

Person, kann für solche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlen, bei

denen der Verkehr einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten

Person herstellt. Bezogen auf einige der angemeldeten Waren und Dienstleistungen wurde

deshalb z.B. bei diesem Bildzeichen die Unterscheidungskraft verneint: 105

(d) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei 3D-Marken

Die oben genannten Grundsätze zur Beurteilung von markenrechtlicher Unterscheidungskraft

gelten auch für 3D-Marken, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei

herkömmlichen Markenformen. Wie bei jeder anderen Markenform ist zu prüfen, ob der

Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis für die

angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht. Bei solchen 3D-Zeichen, die aus der Form

der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen, wird das oft nicht der Fall sein. Sie werden

nicht in gleicher Weise wahrgenommen wie Wort-, Wort-/Bild- oder Bildmarken, die vom

Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängige gesonderte Zeichen sind. Bei

3D-Markenanmeldungen ist deshalb stets zu prüfen, ob die Form lediglich einen im

Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert, z.B. Auto. Geht sie darüber

hinaus und zeichnet sie sich sogar durch besondere Gestaltungsmerkmale aus, ist zu prüfen, ob

der Verkehr darin nur bloße Gestaltungsmerkmale sieht oder aber einen betrieblichen

Herkunftshinweis. 106

Dabei müssen solche Gestaltungselemente außer Betracht bleiben, die durch die technische

Funktion bestimmt sind. Deshalb wurde z.B. bei diesem Uhrengehäuseträger die

Unterscheidungskraft verneint: 107

105

Vgl. zweiten Leitsatz i.V.m. Rn. 12-15 im BGH-Beschluss „Marlene-Dietrich-Bildnis“ (I ZB 21/06) vom

24.04.2008.

106

Vgl. Rn. 16 f. im BGH-Beschluss „Porsche Boxster“ (I ZB 33/04) vom 15.12.2005.

107

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. S. 9 f. im BGH-Beschluss „SWATCH“ (I ZB 27/98) vom 14.12.2000.

Insoweit wird auch bei 3D-Zeichen, die ein technisches Gerät darstellen, die äußere Gestaltung

der technischen Merkmale in erster Linie an der Funktion orientiert sein. Einen Hinweis auf die

betriebliche Herkunft der Geräte wird der Verkehr darin regelmäßig nicht sehen. Anderes kann

aber gelten, wenn im betreffenden Warengebiet eine Übung besteht, aufgrund derer der Verkehr

in technischen Formgebungen und Ausgestaltungen einen Herkunftshinweis sieht. Das war z.B.

bei Zurückweisung dieses Transformatorengehäuses jedoch nicht dargelegt: 108

Ist auf dem als Marke angemeldeten 3D-Zeichen zudem ein Schriftzug zu sehen, ist der Prüfung

auf absolute Schutzhindernisse nicht allein die 3D-Form zu Grunde zu legen, sondern die

Kombination von Form und Wort. 109 Es kommt dann der oben bei Wort-/Bildmarken bereits

erwähnte Grundsatz wieder zum Tragen: Besteht eine Marke aus schutzfähigen und

schutzunfähigen Bestandteilen, reicht es aus, dass der Verkehr in dem Gesamtzeichen, und sei

es auch nur aufgrund eines Elements, noch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht.

Die Frage, ob und inwieweit die Form oder das Wort den Gesamteindruck der

Kombinationsmarke prägt, stellt sich erst in einem Kollisionsfall. 110

(e) Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei abstrakten Farbmarken

Auch bei abstrakten Farbmarken ist kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen

Markenformen. Bei der Prüfung, ob der Verkehr in dem Anmeldezeichen einen betrieblichen

Herkunftshinweis für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht, ist aber zu

108

Vgl. Leitsatz b) i.V.m. S. 12 f. im BGH-Beschluss „Transformatorengehäuse“ (I ZB 48/98) vom 20.11.2003.

109

Vgl. Leitsatz i.V.m. S. 8 im BGH-Beschluss „Stabtaschenlampe MAGLITE“ (I ZB 19/01) vom 12.08.2004.

110

Vgl. S. 10 im BGH-Beschluss „Stabtaschenlampe MAGLITE“ (I ZB 19/01) vom 12.08.2004.

erücksichtigen, dass das bei der Farbe eines Produkts oft nicht der Fall ist (ebenso wenig wie

bei der Form der Ware oder ihrer Verpackung). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im

Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien

Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen.

Dementsprechend fehlt abstrakten Farbmarken im Allgemeinen die Unterscheidungskraft. Bei

ihnen ist deshalb stets zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die

Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig. Solche Umstände

können sein, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist,

sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist. 111

Vor diesem Hintergrund wurde z.B. dieser für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,

nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“ als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen abstrakten

Farbmarke in einem Löschungsverfahren die originäre Unterscheidungskraft abgesprochen: 112

(2) Bestehen eines Freihaltebedürfnisses 113

Das absolute Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses betrifft die Merkmale

der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, nämlich deren Art, Beschaffenheit, Menge,

Bestimmung, Wert, geografische Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung

der Dienstleistungen oder sonstige Merkmale. Damit wird das im Allgemeininteresse liegende

Ziel verfolgt, dass zur Beschreibung solcher Merkmale geeignete Zeichen oder Angaben von

allen Unternehmen verwendet werden können, um dieselben Eigenschaften ihrer eigenen

Produkte zu beschreiben. Dabei ist nicht entscheidend, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist,

die daran ein Interesse haben könnten. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren oder

Dienstleistungen, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird,

gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss solche Zeichen oder Angaben frei

nutzen dürfen. 114

111

Vgl. Rn. 10 f. im BGH-Beschluss „Nivea-Blau“ (I ZB 65/13) vom 09.07.2015.

112

Vgl. Rn. 13 und 16 im BGH-Beschluss „Nivea-Blau“ (I ZB 65/13) vom 09.07.2015. Zugleich wurde vom BGH

gebilligt, dass vom Bundespatentgericht (BPatG) als Vorinstanz ein Freihaltebedürfnis angenommen wurde (Rn.

17-21). Nicht gebilligt wurde hingegen die BPatG-Beurteilung, die beiden Schutzhindernisse seien nicht im Wege

der Verkehrsdurchsetzung überwunden. Die BPatG-Löschungsanordnung wurde deshalb aufgehoben und die

Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen (Rn. 22-37). Soweit ersichtlich,

steht die erneute Entscheidung noch aus.

113

Absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

114

Vgl. Rn. 35 im BGH-Beschluss „FUSSBALL WM 2006“ (I ZB 96/05) vom 27.04.2006.

Die gesetzliche Formulierung „dienen können“ zeigt, dass die bloße Eignung als

sachbeschreibende Angabe reicht. Die Markeneintragung ist deshalb auch dann zu versagen,

wenn die angemeldete Bezeichnung noch nicht als Sachangabe benutzt wird, eine solche

Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann. 115

Dabei setzt eine Charakterisierung als Sachangabe für die angemeldeten Waren oder

Dienstleistungen nicht voraus, dass die Bezeichnung bereits feste begriffliche Konturen erlangt

und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Sachbeschreibend kann

ein Markenwort auch sein, wenn es verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur

eine der möglichen Bedeutungen die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreibt.

So wurde z.B. „SPA“ für geeignet gehalten, den Verwendungszweck der Waren „Parfümerien,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und die Dienstleistungen „Betrieb von Bädern,

Schwimmbädern und Saunen“ ihrer Art nach zu beschreiben. 116

Dementsprechend steht es der Annahme einer beschreibenden Angabe auch nicht entgegen,

wenn es um eine Wortkombination geht, die lexikalisch nicht nachgewiesen ist. Werden solche

Bestandteile, die jeweils Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen

beschreiben, kombiniert, bleibt ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung (insbesondere

syntaktischer oder semantischer Art) die Kombination selbst für diese Merkmale beschreibend,

auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung ist. Dementsprechend erschöpft sich z.B. die

Wortkombination „Rheinpark-Center Neuss“ in der beschreibenden Angabe der geografischen

Herkunft der angemeldeten Dienstleistungen, nämlich des Ortes, an dem diese angeboten oder

erbracht werden können. 117

Weil es bei der Prüfung dieses absoluten Schutzhindernisses im Eintragungsverfahren nicht auf

eine bereits tatsächlich stattfindende Verwendung des Zeichens ankommt, kann ein rein

beschreibender Inhalt auch nicht z.B. damit in Abrede gestellt werden, das als

„Rheinpark-Center Neuss“ bezeichnete Einkaufszentrum befinde sich weder in unmittelbarer

Nähe des Rheins noch in einem Park. 118

115

Vgl. Rn. 12 im BGH-Beschluss „SPA II“ (I ZB 53/05) vom 13.03.2008.

116

Vgl. Leitsatz b) i.V.m. Rn. 15 f. im BGH-Beschluss „SPA II“ (I ZB 53/05) vom 13.03.2008.

117

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. Rn. 10-15 im BGH-Beschluss „Rheinpark-Center Neuss“ (I ZB 78/10) vom 22.06.2011.

118

Vgl. Rn. 16 f. im BGH-Beschluss „Rheinpark-Center Neuss“ (I ZB 78/10) vom 22.06.2011.

Zudem kann für Ortsnamen ein Freihaltebedürfnis auch bei abweichender Schreibweise

bestehen, wenn diese eine große Ähnlichkeit zum Ort der geografischen Herkunft der

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ergibt, wie z.B. „Lichtenstein“. 119

Sachbeschreibende Angaben können aber nicht allein durch Worte gemacht werden, sondern

auch dadurch, dass die äußere Form der Ware selbst abgebildet wird, wie z.B. beim „Porsche

Boxster“, dessen 3D-Markenanmeldung für „Kraftfahrzeuge“ als freihaltebedürftig beurteilt

wurde: 120

Für das Vorliegen dieses Schutzhindernisses kommt es übrigens nicht darauf an, ob der

Markenanmelder bereits über ein Namens- oder Kennzeichenrecht verfügt, mit dem er Dritte

von der Verwendung einer der Marke entsprechenden Angabe im Zusammenhang mit den

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ausschließen kann. Die Prüfung ist vielmehr

losgelöst von der Person des Anmelders, weil dieser mit der Eintragung des angemeldeten

Zeichens ein (weiteres) Recht erwirbt, das vom Fortbestehen seines Namens- oder

Kennzeichenrechts unabhängig ist und das er auf einen Dritten übertragen kann. 121

(3) Bestehen einer Täuschungseignung 122

Bei der Beurteilung, ob das Schutzhindernis der Täuschungseignung vorliegt, geht es um die

Täuschung durch den Zeicheninhalt selbst und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer

besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende

Vorstellungen zu wecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im Wesentlichen geprägt durch die

119

Vgl. Leitsatz c) i.V.m. S. 7 im BGH-Beschluss „Lichtenstein“ (I ZB 10/01) vom 17.07.2003.

120

Vgl. Rn. 20 f. im BGH-Beschluss „Porsche Boxster“ (I ZB 33/04) vom 15.12.2005. Die Markeneintragung

erfolgte dann wegen der vom BGH angenommenen Verkehrsdurchsetzung (Rn. 22-24). Nach Zurückverweisung

(Rn. 27) sah die Vorinstanz sich daran gebunden; vgl. S. 3 f. im BPatG-Beschluss „Porsche Boxer“ (28 W [pat]

102/00) vom 19.07.2006.

121

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. Rn. 17 im BGH-Beschluss „Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.“ (I ZB 70/10)

vom 17.08.2011.

122

Absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG.

angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. Ist hierfür eine Markenbenutzung möglich, bei der

keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt dieses absolute Schutzhindernis nicht vor. 123

In diesem Sinne kann eine Marke zur Täuschung geeignet sein, wenn sie das Symbol ® enthält

und dieses nur einem Bestandteil der Marke zugeordnet ist, für den kein gesonderter

markenrechtlicher Schutz besteht. So wurde z.B. diese Wort-/Bildmarkenanmeldung mit der

Begründung zurückgewiesen, dass das Symbol ® nur einem schutzunfähigen Teil der

angemeldeten Marke zugeordnet sei, nämlich dem Wortbestandteil „grill“ oder der

Wortkombination „grill meister“, und dadurch der Verkehr darüber getäuscht werde, dass für

diesen Zeichenbestandteil kein gesonderter markenrechtlicher Schutz bestehe: 124

Demgegenüber sind irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen,

die nicht aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich erst in

Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen des Markenanmelders ergeben,

grundsätzlich nicht zur Täuschung geeignet. Deshalb stand der Eintragung der Wortmarke

„Stadtwerke Bremen“ für Waren und Dienstleistungen eines Versorgungsunternehmens eine

Täuschungseignung nicht entgegen, obwohl die Stadt Bremen lediglich eine mittelbare

Minderheitsbeteiligung an der Markenanmelderin innehatte. Entscheidend sei die Möglichkeit,

dass die Stadt Bremen zukünftig einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der

Anmelderin gewinnt oder die Anmelderin die Marke an einen von der Stadt Bremen geführten

oder beherrschten Versorgungsbetrieb lizenziert oder überträgt. 125

123

Vgl. Rn. 21 f. im BGH-Beschluss „Stadtwerke Bremen“ (I ZB 43/15) vom 09.11.2016.

124

Vgl. Leitsatz b) i.V.m. Rn. 24 im BGH-Beschluss „grill meister“ (I ZB 11/13) vom 17.10.2013.

125

Vgl. Rn. 21 f. im BGH-Beschluss „Stadtwerke Bremen“ (I ZB 43/15) vom 09.11.2016.

(4) Verstoß gegen die guten Sitten 126

Das absolute Schutzhindernis eines Verstoßes gegen die guten Sitten liegt vor, wenn das

angemeldete Zeichen geeignet ist, das Empfinden der angesprochenen Verkehrskreise

erheblich zu verletzen, indem es etwa in sittlicher, politischer oder religiöser Hinsicht anstößig

oder herabwürdigend wirkt oder eine grobe Geschmacksverletzung darstellt. Dabei sind nicht

nur die Verkehrskreise zu berücksichtigen, an die sich die angemeldeten Waren oder

Dienstleistungen unmittelbar richten, sondern auch die Teile des Publikums, die dem Zeichen

im Alltag zufällig begegnen. Maßgeblich ist eine normal tolerante und durchschnittlich sensible

Sichtweise. Soweit eine Liberalisierung der Anschauungen des angesprochenen Verkehrs im

Hinblick auf die Verwendung vulgärer, obszöner oder beleidigender Worte stattgefunden hat,

muss ihr Rechnung getragen werden. Andererseits ist eine noch nicht eingetretene, sich nur in

Ansätzen abzeichnende Liberalisierung oder Banalisierung der Sichtweise grob anstößiger

Ausdrücke in der Eintragungspraxis nicht vorwegzunehmen.

Vor diesem Hintergrund werde das sittliche Empfinden breiter Bevölkerungskreise über

Gebühr dadurch verletzt, dass in dieser Wort-/Bildmarkenanmeldung die Wortfolge „READY

TO FUCK“ erkannt und mit „bereit zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs“ übersetzt

werde: 127

b) Was muss ein Unternehmenskennzeichen haben?

Zur vorstehenden Frage nach der Entstehung von Unternehmenskennzeichenrechten war

bereits festzuhalten, dass bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen der Schutz

mit der Aufnahme der Benutzung im inländischen Geschäftsverkehr zur Kennzeichnung des

Geschäftsbetriebs entsteht. Fehlt demgegenüber dem benutzten Zeichen die originäre

Unterscheidungskraft, kann daran ein Unternehmenskennzeichenrecht erst mit Erlangung von

126

Absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG. Als erste Handlungsalternative ist dort ein Verstoß

gegen die öffentliche Ordnung geregelt, der – soweit ersichtlich – unter Geltung des MarkenG noch nicht

Gegenstand der BGH-Rechtsprechung war.

127

Vgl. Rn. 9-11 im BGH-Beschluss „READY TO FUCK“ (I ZB 89/11) vom 02.10.2012. Im autonomen

Unionsmarkensystem wurde mit ähnlicher Begründung vom EuG die Wortmarkenanmeldung „Fack Ju Göhte“

zurückgewiesen; vgl. Rn. 11 ff. im EuG-Urteil „Fack Ju Göhte“ (T-69/17) vom 24.01.2018.

Verkehrsgeltung entstehen. Deshalb ist die Feststellung von Unterscheidungskraft für ein

Unternehmenskennzeichen von existenzieller Bedeutung.

Die Frage hiernach stellt sich auch bei im Handelsregister eingetragenen Firmen. Zwar muss

nach dem Handelsrecht die Firma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und

Unterscheidungskraft besitzen. 128 Diese Voraussetzung der handels(register)rechtlichen

Zulässigkeit muss aber nicht zwingend mit der kennzeichenrechtlichen Kennzeichnungskraft

übereinstimmen. Das gilt insbesondere für ältere Firmen aus der Zeit vor der Liberalisierung

des Firmenrechts durch das Inkrafttreten des Handelsrechtsreformgesetzes am 01.07.1998.

Seither erst sind auch Fantasiefirmen für alle Unternehmen zulässig. Bis dahin musste z.B. bei

Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Firma entweder als „Sachfirma“ von dem

Unternehmensgegenstand entlehnt sein oder als „Personenfirma“ den Namen wenigstens eines

der Gesellschafter aufweisen. 129

Insoweit kommt einem als Firma oder Firmenbestandteil benutzten Zeichen von Haus aus

kennzeichnungsrechtliche Unterscheidungskraft zu, wenn das Zeichen oder der

Zeichenbestandteil ohne Weiteres geeignet ist, bei einer Verwendung im Verkehr als Name

eines bestimmten Unternehmens zu wirken. 130

Das wird bei Fantasiefirmen in der Regel der Fall sein. 131 Gleiches gilt für Personenfirmen, seit

einigen Jahren sogar auch dann, wenn diese aus Allerweltsnamen bestehen oder diese

beinhalten. Aus Familiennamen gebildete geschäftliche Bezeichnungen sind unabhängig von

der Häufigkeit des Namens als Unternehmenskennzeichen geschützt. Die Häufigkeit des

Familiennamens beeinflusst nur die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzumfang der

Bezeichnung. Wird ein Familienname als – seiner Natur nach nicht beschreibender – Teil einer

Geschäftsbezeichnung verwendet, kann ihm trotz seiner Häufigkeit eine zur Begründung der

Schutzfähigkeit hinreichende, wenn auch – mangels einer besonderen Eigenart des Namens –

schwache Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. 132

128

Vgl. § 18 Abs. 1 HGB.

129

Vgl. BT-Drs. 13/8444, 35.

130

Vgl. Rn. 21 im BGH-Urteil „XVIII PLUS“ (I ZR 37/10) vom 02.10.2012.

131

Vgl. Rn. 12 im BGH-Urteil „hufeland.de“ (I ZR 288/02) vom 23.06.2005, wo „Hufeland“ als

Fantasiebezeichnung beurteilt und deshalb der Bezeichnung „Hufelandklinik“ originäre Unterscheidungskraft

zugesprochen wurde.

132

Vgl. Leitsatz i.V.m. Rn. 12-17 im BGH-Urteil „Hansen-Bau“ (I ZR 134/05) vom 30.01.2008 mit der

Abgrenzung von früheren BGH-Entscheidungen in Rn. 14: „Soweit Erwägungen in älteren Entscheidungen des

Senats (…) etwas anderes zu entnehmen sein sollte, wird daran nicht festgehalten.“

Demgegenüber kann bei Sachfirmen eher einmal die originäre Unterscheidungskraft fehlen. So

konnte z.B. an dem Firmenschlagwort „Telekom“ erst mit Verkehrsgeltung ein

Unternehmenskennzeichenrecht entstehen, weil der geläufigen Abkürzung des Begriffs

„Telekommunikation“ als Unternehmenskennzeichen die originäre Unterscheidungskraft

fehlte. 133 Eine solche Kennzeichnungsschwäche kann sich beim Versuch der

Rechtsdurchsetzung dadurch negativ auswirken, dass sie nicht gelingt. 134 Das gilt auch für

Wortkombinationen, wie z.B. „Star Entertainment“ als Bezeichnung für ein Unternehmen, das

als Gegenstand die Produktion, Durchführung, Vermittlung und Vermarktung von

Veranstaltungen der Unterhaltungsbranche hat. 135

5. Wie komme ich zum ®?

Diese Frage kann damit beantwortet werden: Durch Markenanmeldung beim zuständigen Amt

und Eintragung ins dort geführte Register. Insoweit erfolgt hier die Konzentration auf die

Anmeldung einer nationalen Marke beim DPMA, obwohl als Alternative dazu bei in

Deutschland sitzenden Anmeldern die Unionsmarke ziemlich beliebt ist. Zum einen gibt es

viele Unternehmen, die für ihre Geschäftstätigkeit einen über Deutschland hinaus wirkenden

Markenschutz nicht benötigen. Zum anderen dürfte für viele Anmelder mit internationalem

Geschäft eine nationale Markenanmeldung beim DPMA mit anschließender internationaler

Registrierung bei der WIPO (ggf. unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität) die

sachgerechtere Markenstrategie sein. Zwar locken bei der Unionsmarke die relativ geringen

Amtsgebühren, wodurch aber nicht der Blick auf etwaige Nachteile im Eintragungsverfahren

versperrt werden darf.

Das DPMA bezeichnet den Vorteil einer dort angemeldeten Marke als „geringere

Störungsanfälligkeit der nationalen Marke“. 136 Soweit dabei für das Widerspruchsverfahren

darauf hingewiesen ist, dass schon eine verwechselbar ähnliche ältere Marke in einem der 28

EU-Mitgliedstaaten ausreiche, um die gesamte Unionsmarke zu Fall zu bringen, ist das noch

zu kurz gesprungen. Widerspruch kann auch aus einem Unternehmenskennzeichen, z.B. aus

einer Firma erhoben werden. Umso mehr ist es deshalb möglich, dass aus einem

133

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. S. 6-8 im BGH-Urteil „Telekom“ (I ZR 79/01) vom 27.11.2003.

134

Laut einem Privatgutachten hatten 60% der befragten Personen den Firmenbestandteil „Telekom“ dem

Unternehmen der Klägerin als Bezeichnung zugeordnet. Diese (für Zeichen mit Verkehrsgeltung) „normale“

Kennzeichnungskraft reichte trotz Branchenidentität nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr durch „01051

Telecom“ anzunehmen; vgl. Leitsatz b) i.V.m. S. 9-11 im BGH-Urteil „Telekom“ (I ZR 79/01) vom 27.11.2003.

135

Vgl. Leitsatz i.V.m. S. 5 ff. im BGH-Urteil „Star Entertainment“ (I ZR 318/02) vom 21.07.2005.

136

Vgl. DPMA-Grund 4. im Infoblatt „Sechs gute Gründe für eine nationale Markenanmeldung“.

EU-Mitgliedstaat, an dem der Anmelder gar nicht interessiert ist, Widerspruch erhoben und

dadurch die Eintragung der Unionsmarke entweder dauerhaft verhindert oder erheblich

verzögert wird. Wer nicht, z.B. als „global player“, wirklich (weitgehend) flächendeckend im

EU-Wirtschaftsraum markenmäßig unterwegs sein wird, fährt deshalb mglw. besser damit, im

beschleunigten DPMA-Verfahren eine nationale Marke anzumelden und darauf basierend in

ausgesuchten Ländern international registrieren zu lassen, ggf. nicht nur in ausgesuchten

EU-Mitgliedstaaten, sondern auch andernorts, z.B. im Nachbarland Schweiz oder ggf. nach

dem Brexit in Großbritannien. 137

Über die etwaigen Nachteile im EUIPO-Eintragungsverfahren hinaus, sind seit Kurzem auch

Nachteile bei der gerichtlichen Rechtsverfolgung zu berücksichtigen, wenn der Verletzer einer

Unionsmarke ausschließlich vom Ausland aus handelt und nicht in Deutschland. Ende 2017 hat

der BGH nämlich klargestellt, dass die internationale Zuständigkeit eines deutschen Gerichts

nicht damit begründet werden könne, dass Deutschland ein Ort der Verwirklichung des

Schadenserfolgs einer Markenrechtsverletzung sei. Nach der insoweit maßgeblichen

UMV-Vorschrift sei Anknüpfungspunkt für die internationale Zuständigkeit der

EU-Mitgliedstaat, „in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“. Das

stelle auf ein aktives Verhalten des Verletzers ab und ziele auf den EU-Mitgliedstaat, in dem

sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet habe oder zu ereignen

drohe, und nicht auf den EU-Mitgliedstaat, in dem die Verletzung ihre Wirkungen entfalte.

Biete ein Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite, die sich an Abnehmer in anderen

EU-Mitgliedstaaten richte, unter Verletzung der Rechte aus einer Unionsmarke Waren zum

Kauf an, die auf dem Bildschirm betrachtet und über die Internetseite bestellt werden können,

sei für die internationale Zuständigkeit der Ort maßgeblich, an dem die Internetveröffentlichung

in Gang gesetzt worden sei, und nicht der Ort, an dem die Internetseite abgerufen werden könne.

Komme der Kontakt zu Abnehmern in anderen Mitgliedstaaten dadurch zustande, dass der

Händler Produkt- und Preislisten per E-Mail versende, sei der Ort des schadensbegründenden

Ereignisses der Ort, an dem die Versendung der E-Mail veranlasst werde. 138

137

Im beschleunigten DPMA-Verfahren erfolgt die Eintragung einer schutzfähigen Marke in weniger als sechs

Monaten nach der Anmeldung; vgl. DPMA-Antwort auf die Frage „Wie lange dauert das Eintragungsverfahren?“

Bestzeit des Autors: Eine Woche.

138

Vgl. Leitsatz b) i.V.m. Rn. 27 im BGH-Urteil „Parfummarken“ (I ZR 164/16) vom 09.11.2017. Wird also ein

Unionsmarkenrecht dadurch verletzt, dass im EU-Mitgliedstaat „A“ eine Ware verkauft und von dort aus geliefert

wird, und wird diese Ware anschließend durch den Erwerber im EU-Mitgliedstaat „B“ weiterverkauft, führt das

nicht zu einer internationalen Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats „B“ für Klagen gegen den

ursprünglichen Verkäufer aus dem Mitgliedstaat „A“, der in dem Mitgliedstaat „B“ selbst keine Handlung

vorgenommen hat.

Wer trotzdem die Anmeldung einer Unionsmarke beim EUIPO bevorzugt, kann hierfür seit

einiger Zeit ebenfalls ein beschleunigtes Verfahren nutzen, wenn bestimmte Voraussetzungen

erfüllt sind. 139 Für eine Unionsmarkenanmeldung sollte aber auch berücksichtigt werden, was

das DPMA zur geringeren Störungsanfälligkeit der nationalen Marke (dem Prüfungsablauf

entsprechend) als Erstes nennt: Besteht in nur einem der 28 Mitgliedstaaten der EU ein

absolutes Eintragungshindernis, kann die Unionsmarke nicht eingetragen werden. Besteht die

Marke z.B. aus der Bezeichnung der Ware in der Amtssprache eines EU-Mitgliedstaats, wird

die Unionsmarkenanmeldung zurückgewiesen. 140 Die Sprachen aller EU-Mitgliedstaaten sind

bei Zeichen, die aus Wörtern bestehen oder solche beinhalten, aber nicht nur zur Vermeidung

eines absoluten Eintragungshindernisses zu berücksichtigen, sondern auch zur Vermeidung

einer ungewollten Negativaussage. 141

a) Formale Erfordernisse der Markenanmeldung beim DPMA

Gesetzlich gefordert sind für eine Markenanmeldung Angaben zur Identität des Anmelders,

eine Wiedergabe der Marke und ein Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen, für die

die Markeneintragung beantragt wird. 142 Das DPMA informiert über diese formalen

Erfordernisse in seinem Internetauftritt. 143 Dazu zwei Anmerkungen, weil der

Schutzgegenstand einer Registermarke festgelegt wird durch die Wiedergabe der Marke und

das Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis:

aa) Wiedergabe der Marke ohne ®

Das DPMA weist darauf hin, dass ein ® der Markendarstellung nicht schon bei der Anmeldung

hinzugefügt werden sollte, da unter Umständen eine Zurückweisung wegen Täuschungsgefahr

in Betracht komme. 144 Hierzulande ist die Benutzung des Symbols ® nicht erforderlich, weder

zur Begründung des Rechts an einer eingetragenen Marke noch zu dessen Aufrechterhaltung.

139

Vgl. EUIPO-Info „Voraussetzungen für die Nutzung des Fast-Track-Verfahrens (beschleunigtes Verfahren)“.

Während das DPMA für den Antrag auf beschleunigte Prüfung einer nationalen Markenanmeldung eine

zusätzliche Gebühr von 200 € erhebt, ist „Fast Track“ ein kostenloser Dienst des EUIPO, der dazu geführt hat,

dass Veröffentlichungen solcher Unionsmarkenanmeldungen durchschnittlich innerhalb von sieben Tagen

erfolgen; vgl. EUIPO-Nachricht „Durchschnittlich sieben Tage für die Veröffentlichung einer Fast-Track-

Anmeldung“.

140

Vgl. EUIPO-Antwort auf Frage 1.18. „Wenn sich ein Eintragungshindernis nur auf einen Mitgliedstaat der

Europäischen Union bezieht, verhindert dies dann die gesamte Anmeldung?“

141

Vgl. dazu z.B. für die Autobranche: Wittich, Wenn Auto-Namen in die Hose gehen, „auto-motor-und-sport.de“-

Beitrag vom 21.03.2013.

142

Vgl. § 32 Abs. 2 MarkenG.

143

Vgl. DPMA-Info über „Erforderliche Angaben für eine Anmeldung“.

144

Vgl. Ziff. 4. bei der DPMA-Info „Fünf Punkte, die Sie wissen müssen“ zu „Markenformen und deren

Wiedergabe“. Seit Juni bzw. Juli 2016 stehen entsprechende Hinweise auch in den DPMA-Formularen „Antrag

auf Eintragung einer Marke in das Register“ (W 7005/3.18) und „Markenwiedergabe“ (W 7005.1/2.18).

Trotzdem gibt es viele Registermarken, deren grafische Wiedergaben dieses Symbol enthalten.

Bei DPMA-Anmeldungen sollte jedenfalls dann davon abgesehen werden, wenn man es mit

der Eintragung eilig hat. Andernfalls könnte etwas Zeit dadurch unnötig ins Land gehen, dass

das DPMA dem Anmelder einen Beanstandungsbescheid schickt, auf den entsprechend zu

reagieren wäre. 145

ab) Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

Bei DPMA-Markenanmeldungen sind (bislang noch) in der Anmeldegebühr drei

Waren- und/oder Dienstleistungsklassen enthalten. 146 Das kann Anmelder dazu verleiten,

Markenschutz auch für Waren und/oder Dienstleistungen zu beantragen, die nicht zum

Kernbereich der unter der Anmeldemarke geplanten Geschäftstätigkeit gehören. Von dieser

„Mitnahmemöglichkeit“ sollte aber nur nach markenstrategischer Abwägung Gebrauch

gemacht werden.

Einerseits ist es sinnvoll, über den Tellerrand hinaus nicht nur auf die im Zeitpunkt der

Markenanmeldung unmittelbar interessierenden Waren und/oder Dienstleistungen zu gucken,

sondern auch auf denkbare Erweiterungen in der Zukunft. Dabei kann ein mehrjähriges

Zeitfenster deshalb ins Auge gefasst werden, weil nach der Eintragung einer DE-Marke eine

sog. Benutzungsschonfrist von fünf Jahren gilt, in der es zu keinem Rechtsnachteil führt, wenn

die Marke nicht oder noch nicht für alle darunter eingetragenen Waren und/oder

Dienstleistungen benutzt wird. 147 Wer also aktuell z.B. Bonbons herstellt, in zwei oder fünf

Jahren vielleicht aber auch Speiseeis anbieten möchte, sollte das bereits bei der aktuellen

Markenanmeldung berücksichtigen. 148 Eine spätere Erweiterung des einmal angemeldeten

Klassenverzeichnisses ist nicht möglich, sodass für anfangs nicht berücksichtigte Waren

und/oder Dienstleistungen eine Neuanmeldung erforderlich wäre. Bis dahin hat vielleicht aber

145

Vgl. dazu auch Tyra, „grill meister“ lässt grüßen …, XING-Beitrag vom 18.02.2015 in der Gruppe

„Markenstärke & Markenimage – Emotionalität von Marken“.

146

Das war unter Geltung der GMV auch so bei der Grundgebühr für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen. Mit

Inkrafttreten der UMV am 23.03.2016 wurde dieses Gebührensystem aber auf eine „Zahlung pro Klasse“ geändert;

vgl. EUIPO-Info zu den geänderten „Gebühren“.

147

Die Benutzungsschonfrist ist der Zeitraum, der dem Markeninhaber zur Vorbereitung und Aufnahme der

Benutzung zur Verfügung steht. Dafür werden vom Gesetz fünf Jahre als ausreichend angesehen; vgl. Rn. 36 im

BGH-Beschluss „COHIBA“ (I ZB 100/05) vom 28.09.2006. In dieser Zeit kann der Markeninhaber gegenüber

Dritten sein Ausschließlichkeitsrecht in vollem Umfang geltend machen, auch wenn die Marke noch nicht benutzt

wird. Berechnet wird der Zeitraum grundsätzlich ab dem Tag der Eintragung; vgl. § 25 Abs. 1 MarkenG (ebenso

bei Unionsmarken; vgl. Art. 18 Abs. 1 UMV). An die Stelle des Eintragungstags tritt ggf. aber der Zeitpunkt des

Abschlusses des Widerspruchsverfahrens; vgl. § 26 Abs. 5 MarkenG.

148

Bsp. übernommen aus EUIPO-Info „Die Angabe der Waren und Dienstleistungen ist ein Balanceakt.“

schon ein Dritter diese oder eine ähnliche Marke in dem anfangs nicht berücksichtigten Bereich

angemeldet.

Andererseits vergrößert ein umfangreiches Klassenverzeichnis von Beginn an das Risiko,

mit älteren Rechten Dritter zu kollidieren, und nach Ablauf der Benutzungsschonfrist die

Möglichkeit von Rechtsnachteilen, wenn die Marke nicht oder nicht für alle darunter

eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird.

b) DPMA-Verfahren zur Eintragung in das Markenregister

Damit das DPMA sich inhaltlich mit der Markenanmeldung befasst, hat innerhalb von drei

Monaten ab dem Anmeldetag die Gebührenzahlung an das DPMA zu erfolgen. 149 Andernfalls

gilt die Markenanmeldung ganz oder teilweise als zurückgenommen. 150

Im Verfahren zur Eintragung einer Marke klärt das DPMA zunächst, ob alle erforderlichen

Angaben vorliegen. Die Markenstelle prüft dann, ob die angemeldete Marke wegen absoluter

Schutzhindernisse von der Eintragung ausgeschlossen ist. Dabei besteht selbst dann kein

Anspruch auf Eintragung, wenn eine solche oder ähnliche Marke bereits eingetragen wurde.

Die Entscheidung erfolgt in jedem Einzelfall allein auf Grundlage des MarkenG. Entspricht die

Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen und liegt kein absolutes Schutzhindernis vor, trägt

das DPMA die Marke ins Register ein. 151 Erst dann darf das Zeichen mit dem Zusatz ® benutzt

werden. 152

Der Anmelder bzw. nunmehr Inhaber erhält eine Urkunde über die Markeneintragung, die kurz

darauf im elektronischen Markenblatt veröffentlicht wird. Inhaber von älteren Marken oder

geschäftlichen Bezeichnungen haben dann drei Monate lang die Möglichkeit, Widerspruch

gegen die Neueintragung einzulegen. Das kann dazu führen, dass die neu eingetragene Marke

ganz oder teilweise wieder gelöscht wird. 153

149

Die DPMA-„Gebühren für Markenschutzrechte“.

150

Als teilweise Zurücknahme der Markenanmeldung gilt es, wenn die sog. Klassengebühren, die bei einer

Anmeldung von mehr als drei Klassen anfallen, nicht oder nicht vollständig gezahlt werden. Bei vollständiger

Zurücknahmefiktion steht im DPMAregister als Verfahrensstand des Anmeldeverfahrens: „Anmeldung gilt als

zurückgenommen“.

151

Vgl. DPMA-Info zum „Weg Ihrer Marke ins Register“.

152

International tätige Unternehmen sollten auch den EUIPO-Hinweis für „Marken nach der Eintragung“

beachten: „Verwenden Sie Symbol ® nicht mit Marken, die nicht eingetragen sind; dies ist in einigen Ländern

eine Straftat.“

153

Vgl. DPMA-Info zum „Weg Ihrer Marke ins Register“.

c) Exkurs: UWG-Abmahngefahr

Es kann nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) als irreführende Werbung

mit einer Schutzrechtsberühmung angreifbar sein, ein Zeichen mit dem Zusatz ® zu verwenden,

ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein. Der Verkehr entnimmt

dem Zusatz ® zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau dieses

Inhalts gibt. 154 Er erwartet, dass dieses oder ein nur geringfügig abweichendes Zeichen für den

Verwender als Marke eingetragen ist oder, dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat.

Wird dieser Eindruck der Wahrheit zuwider erweckt, liegt es auf der Hand, dass sich das

irreführend werbende Unternehmen hiervon einen Wettbewerbsvorteil verspricht. 155

6. Kostet die Veröffentlichung einer Markeneintragung etwas?

Diese mit „Nein.“ zu beantwortende Frage ist veranlasst, weil das DPMA im Zusammenhang

mit Schutzrechtsanmeldungen und -verlängerungen seit langem vor teilweise irreführenden

Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen warnt, die nicht vom DPMA stammen,

sondern von privaten Unternehmen. 156 Dabei bieten die Unternehmen (teilweise unter

behördenähnlicher Bezeichnung) die kostenpflichtige Veröffentlichung oder Eintragung von

Schutzrechten in nichtamtliche Register oder eine Verlängerung des Schutzrechts beim DPMA

an. Die Angebote, Zahlungsaufforderungen bzw. Rechnungen und Überweisungsträger dieser

Unternehmen erwecken teilweise den Anschein amtlicher Formulare. Gleiches gilt für das

EUIPO 157 und die WIPO 158 bezüglich der dort jeweils verwalteten Schutzrechte sowie für das

Justizportal des Bundes und der Länder 159 im Zusammenhang mit Onlinediensten und

Bekanntmachungen, z.B. handelsregister.de.

7. Gibt eine Markeneintragung (endgültige) Rechtssicherheit?

Auch diese Frage ist mit „Nein.“ zu beantworten. Im Anmeldeverfahren wird nicht geprüft, ob

ältere Kennzeichenrechte Dritter der Markeneintragung entgegenstehen. 160 In dem nach

Veröffentlichung der Markeneintragung möglichen DPMA-Widerspruchsverfahren kann

vielmehr von Dritten geltend gemacht werden, dass die Marke gelöscht werden muss wegen

154

Vgl. Rn. 26 im BGH-Beschluss „Dorzo“ (I ZB 6/16) vom 11.05.2017.

155

Vgl. Rn. 16 und 21 im BGH-Urteil „Thermoroll“ (I ZR 219/06) vom 26.02.2009.

156

Vgl. DPMA-„Warnung vor – teilweise irreführenden – Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen

im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen und -verlängerungen“.

157

Vgl. EUIPO-Hinweis auf „Irreführende Rechnungen“.

158

Vgl. WIPO-„Warning – Requests for Payment of Fees“.

159

Vgl. Justizportal des Bundes und der Länder-Warnung „vor – teilweise irreführenden – Angeboten,

Zahlungsaufforderungen und Rechnungen, die nicht von Justizbehörden stammen“.

160

Vgl. DPMA-Info zum „Weg Ihrer Marke ins Register“.

erstens einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang, zweitens einer

notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang, drittens ihrer Eintragung für einen Agenten

oder Vertreter des Markeninhabers und viertens einer nicht eingetragenen Benutzungsmarke

mit älterem Zeitrang oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang. 161

Hinzu kommt, dass nach Ablauf der dreimonatigen DPMA-Widerspruchsfrist die Nichtigkeit

wegen älterer Rechte noch vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden kann und

nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auch die Löschung wegen Verfalls. 162 Dabei kann die

Verfallslöschung von jeder Person geltend gemacht werden. 163

Darüber hinaus kann von jeder Person die Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse bei

einer „Fehleintragung“ mit einem Löschungsantrag beim DPMA (mit Möglichkeit der

Beschwerde zum BPatG und ggf. noch der Rechtsbeschwerde zum BGH) geltend gemacht

werden. 164 Dabei gilt die zeitliche Begrenzung durch das Erfordernis der Antragstellung

„innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung“ nicht einmal für alle

Schutzhindernisse, sondern nur für diejenigen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft, des

Bestehens eines Freihaltebedürfnisses und der üblich gewordenen Bezeichnungen. 165

8. Kann ich zur Rechtssicherheit beitragen?

Hierzu ein klares „Ja.“ und den ehemaligen Hinweis der IHK München und Oberbayern: Wer

mit einem eigenen Unternehmensnamen oder Produktnamen auf den Markt kommen will oder

eine Marke eintragen lassen will, muss nach bereits eingetragenen Marken und sonstigen

geschützten Geschäftsbezeichnungen recherchieren. 166

161

Vgl. § 42 Abs. 2 MarkenG.

162

Vgl. § 51 Abs. 1 i.V.m. § 55 MarkenG zur Nichtigkeitslöschungsklage wegen älterer Rechte und § 49 Abs. 1

und 2 i.V.m. § 53 oder § 55 MarkenG zur Verfallslöschung entweder im DPMA-Verfahren oder im zivilrechtlichen

Klageverfahren. Absolute Eintragungshindernisse und ältere Kennzeichenrechte können auch gegen die

Unionsmarke noch nach deren Eintragung geltend gemacht werden, entweder beim EUIPO oder auf Widerklage

im Verletzungsverfahren; vgl. Art. 59 und Art. 60 UMV.

163

Vgl. § 55 Abs. 2 Nr. 1 ggf. i.V.m. § 53 Abs. 1 MarkenG.

164

Vgl. § 50 Abs. 1 i.V.m. § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG.

165

Vgl. § 50 Abs. 2 MarkenG.

166

Der Hinweis war im Internetauftritt der IHK München und Oberbayern ursprünglich unter

„muenchen.ihk.de/de/recht/markenrecht/marken-namen-und-logos-schuetzen/Recherche-fuer-Marken-

Geschmacksmuster-Patente“ abrufbar. In der zweiten Junihälfte 2016 wurde der IHK-Internetauftritt aber geändert

und der Hinweis dabei entfernt. Mit Stand von Anfang 2013 ist er nur noch über die sog. Internetzeitmaschine

unter „archive.org“ abrufbar.

a) Professionelle Verfügbarkeitsrecherche als Obliegenheit vor Zeichenbenutzung

und/oder Markenanmeldung

Recherchiert werden sollte bereits bei Unternehmensgründung vor Eintritt in den

geschäftlichen Verkehr. Dort ist nämlich kein Unternehmen namenlos unterwegs, sondern jedes

heißt irgendwie. Der Name, unter dem man im kaufmännischen Verkehr seine Geschäfte

betreibt, kann als Unternehmenskennzeichen rechtlich geschützt sein. Das gilt auch bei

Allerweltsnamen und bringt bei Unternehmensgründung stets das Risiko mit sich, dass es ein

so oder ähnlich heißendes Unternehmen in derselben oder einer ähnlichen Branche bereits gibt,

dessen Rechte verletzt werden können.

Zudem kann ein auf die Löschung einer neu eingetragenen Marke gerichteter Widerspruch beim

DPMA auf ältere Kennzeichenrechte Dritter gestützt werden. Bei Begründetheit des

Widerspruchs wird die Neueintragung wieder gelöscht, was jedoch nicht so schwer wiegt, weil

es letztlich „nur“ die Registerlage betrifft. 167 Schwerer wiegt demgegenüber der zivilrechtliche

Aspekt, der beim administrativen Verfahren einer Markenanmeldung immer mit zu

berücksichtigen ist: Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist zu vermuten, dass

eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher

Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche

Benutzungsabsicht sprechen. 168

Das betrifft das Hauptproblem von Kennzeichenrechtsverletzungen, nämlich ihre

zivilrechtlichen Folgen, insbesondere die Ansprüche auf Unterlassung (der Benutzung des

eigenen Zeichens), Auskunft und Schadens- sowie Abmahnkostenersatz, ggf. auch auf

Warenrückruf/-vernichtung. Das ist in der Regel teurer als eine Vorabrecherche mit rechtlicher

Bewertung, insbesondere wenn das jüngere Zeichen bereits umfangreich benutzt wird, z.B. auf

Waren (inklusive Aufmachung und Verpackung), in Geschäftspapieren oder in der Werbung. 169

Dabei ist wegen der Kosten auch zu berücksichtigen, dass der BGH in 2017 seine

Rechtsprechung gefestigt hat, dass ein Unterlassungsschuldner nicht nur zum Unterlassen

weiterer Vertriebshandlungen verpflichtet ist, sondern zugleich dazu, aktiv Maßnahmen zu

ergreifen, die den Weitervertrieb der rechtsverletzend aufgemachten Produkte verhindern. Sind

also rechtsverletzend gekennzeichnete oder aufgemachte Produkte bereits weiter vertrieben

167

Ein Zeichen kann im geschäftlichen Verkehr auch als Marke benutzt werden, ohne als solche eingetragen zu

sein.

168

Vgl. Rn. 30 im BGH-Urteil „REAL-Chips“ (I ZR 71/12) vom 22.01.2014.

169

Für Unternehmensgründer, die in der Regel keine entsprechenden Rücklagen haben, kann das sogar bald schon

wieder das wirtschaftliche Aus bedeuten.

worden, beinhaltet die Unterlassungspflicht neben der Einstellung des weiteren Vertriebs

regelmäßig auch den Rückruf der bereits gelieferten Produkte. 170 Es kann also nicht nach dem

Motto „Was raus ist, ist raus.“ damit – im wahrsten Sinne des Wortes – gerechnet werden, dass

bereits in den Handel gelangte Ware abverkauft und dadurch das Kostenrisiko einer

Markenrechtsverletzung verringert werden kann.

Für IHK-Mitglieder kann es deshalb zwar nicht abschließend, aber zumindest für einen ersten

Überblick interessant sein, einmal bei der örtlichen IHK nachzufragen, ob ein Service, wie ihn

z.B. die IHK München und Oberbayern für Mitgliedsunternehmen kostenlos anbietet, auch dort

geboten wird: Recherchen nach identischen und ähnlichen Markeneintragungen in

Deutschland, der Schweiz, Europa (Unionsmarken) und international (IR-Marken). 171

Allerdings ersetzt solch ein Recherche-Service ggf. nicht die kennzeichenrechtliche

Fachberatung.

Noch weniger kann diese durch eigene Online-Recherchen ersetzt werden, selbst wenn

heutzutage die Online-Markenregister von DPMA 172 , EUIPO 173 und WIPO 174 kostenlos zur

Verfügung stehen. Ergänzend ist festzuhalten, dass im Handels-/Vereins-/

Genossenschaftsregister eingetragene Bezeichnungen ebenfalls (weitgehend) kostenlos online

abrufbar sind. 175 Zudem stehen nicht im jeweiligen Register eingetragene Unternehmen in der

Regel in öffentlichen Telekommunikationsverzeichnissen und fallen dann bei einer

Internetsuche an. 176 Auch die für Deutschland relevantesten Domains können kostenlos

recherchiert werden, zumindest soweit es um deren Verfügbarkeit geht. 177 Dem

kennzeichenrechtlichen Laien helfen Online-Register zur eigenen Recherche aber allenfalls

zum Ausschluss oder zur Feststellung von „Volltreffern“, also bei (weitgehender) Identität im

170

Vgl. zuletzt Rn. 17-20 im BGH-Beschluss „Produkte zur Wundversorgung“ (I ZB 96/16) vom 11.10.2017.

171

Vgl. Antwort auf FAQ „Wie recherchiert man nach älteren Namens- und Markenrechten oder geschäftlichen

Bezeichnungen?“ bei der IHK-Info zu „Namen und Logos schützen“.

172

Im DPMAregister können alle Registermarken recherchiert werden, die in Deutschland wirken, inzwischen

auch IR-Marken mit EM-Benennung, die in allen EU-Mitgliedstaaten wirken und damit auch in Deutschland; vgl.

„Internationale Daten“ bei der DPMAregister-Hilfe zu Marken. Bei Fertigstellung der Erstauflage waren IR-

Marken nur mit DE-Benennung recherchierbar; vgl. dazu noch DPMAregister-Flyer mit „Stand Juli 2016“.

173

In der „eSearch plus“-Datenbank können Unionsmarken und IR-Marken mit EM-Benennung recherchiert

werden.

174

In der „Madrid Monitor“-Datenbank können alle IR-Marken recherchiert werden, also auch die mit DE-

und/oder EM-Benennung.

175

Im gemeinsamen Registerportal der Länder, wo die Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister

sowie zum Teil die Vereinsregister aller Bundesländer und darüber hinaus die Registerbekanntmachungen

recherchierbar sind, sind die Recherche von Firmen und der Abruf von Registerbekanntmachungen kostenfrei.

176

Die Internetfassung solcher Verzeichnisse wird vermutlich von kaum einem Unternehmen abgewählt.

177

Z.B. über Portale von darauf spezialisierten Dienstleistern, wie etwa „Markonet“ der Schutz Marken Dienst

GmbH.

Zeichenvergleich und im Vergleich der Waren/Dienstleistungen bzw. Branchen. 178 Die

kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr kann von Laien dagegen nicht beurteilt werden.

Soweit darüber hinaus bei Empfehlung einer sachgerechten Verfügbarkeitsrecherche

manchmal zu hören ist, man habe bereits im Internet geguckt und keine ältere Marke gefunden,

ist das allein unergiebig, weil Registermarken eine Benutzungsschonfrist von mehreren Jahren

genießen. In dieser Zeit kann der Markeninhaber all seine Ansprüche geltend machen, auch

ohne Benutzung – ohne die seine Marke aber auch nicht mit einer Internetsuchmaschine

gefunden wird. Die Nutzung einer Internetsuchmaschine kann deshalb zur Bestimmung des

Risikos einer Markenrechtsverletzung allenfalls der zweite Schritt sein, nämlich um kursorisch

zu prüfen, ob eine prioritätsältere Registermarke benutzt wird, soweit sie benutzungspflichtig

ist oder bald wird. Demgegenüber kann der erste Schritt zur Bestimmung des Risikos einer

kennzeichenrechtlichen Kollision nur sein, bei einem darauf spezialisierten Unternehmen eine

Verfügbarkeitsrecherche zu beauftragen oder beauftragen zu lassen und die

Rechercheergebnisse fachkundig beurteilen zu lassen, z.B. durch einen kennzeichenrechtlich

erfahrenen Rechtsanwalt. 179

b) Umfang einer Verfügbarkeitsrecherche

Die Verfügbarkeitsrecherche sollte nicht bei einem auf Markeneintragungen beschränkten

Umfang halt machen. 180 Für Unternehmensgründer steht in der Regel zunächst die Benutzung

ihres Unternehmenskennzeichens an (insbesondere als Firma), was bereits die Recherche nach

Firmen veranlasst und nach Domains. 181 Das ist zusätzlich auch veranlasst, wenn es um die

Anmeldung und Benutzung eines Zeichens als Marke geht. Wenn sich das oben zur ersten Frage

erwähnte wechselseitige Verletzungsrisiko für Marken und Unternehmenskennzeichen

realisiert, kann das zivilrechtlich verfolgt werden. Zudem können gegen Neueintragungen im

178

Für Laien eignen sich Online-Register zudem nur zur Recherche nach Wörtern oder Wortbestandteilen und

nicht auch für Bildbestandteile von Marken. Um solche und reine Bildmarken suchen zu können, muss man die

„Wiener Klassifikation“ kennen; vgl. DPMA-Info zur „Klassifikation der Abbildungen von Marken“.

179

Ein solcher wird schon aus Haftungsgründen ein entsprechendes Vorgehen auch stets empfehlen, wohinter

Beratene aber manchmal nur ein Gebühreninteresse vermuten.

180

Insoweit ist der Recherche-Service der IHK München und Oberbayern ausbaufähig (Fn. 171). Trotz

Empfehlung, dass eine Recherche nicht nur Registermarken umfassen sollte, sondern auch geschäftliche

Bezeichnungen, sind diese nicht vom IHK-Service erfasst. Hierfür wird der Interessent vielmehr auf eigene

Internetrecherchen verwiesen.

181

Durch die Benutzung eines Domainnamens kann ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen entstehen; vgl.

Leitsatz a) i.V.m. S. 6 f. im BGH-Urteil „soco.de“ (I ZR 135/01) vom 22.07.2004.

markenamtlichen Widerspruchsverfahren auch ältere geschäftliche Bezeichnungen geltend

gemacht werden, um die jüngere Markeneintragung zu versagen. 182

Sollte es dann auch noch um ein Logo gehen, könnte (je nach Grafik) die Empfehlung einer

Bildmarken-Recherche hinzukommen und vorsorglich sogar die einer Design-Recherche. Als

Design werden mitunter Logos eingetragen, die eigentlich Wort-/Bildmarken und oft auch

parallel als solche eingetragen sind. Entsprechende Design-Schutzrechte können ebenfalls der

Eintragung von Marken entgegengehalten werden, hierzulande zwar nicht im

DPMA-Widerspruchsverfahren, wohl aber mit einer Nichtigkeitslöschungsklage vor den

ordentlichen Gerichten. 183

Berücksichtigt werden sollte darüber hinaus die Farbmarke, insbesondere wenn es um die Wahl

der „Hausfarbe“ eines Unternehmens geht.

9. Wovor schützen Marken und Unternehmenskennzeichen?

Der Erwerb von Markenschutz und von Unternehmenskennzeichenschutz gewähren dem

Inhaber jeweils ein ausschließliches Recht. 184 Dabei geht es jeweils um Identitäts-,

Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz.

a) Identitätsschutz

Während für Marken der Identitätsschutz gesondert geregelt ist, ist er bei

Unternehmenskennzeichen von dem Tatbestand zum Verwechslungsschutz umfasst. 185

aa) Identitätsschutz für Marken

Nach der hierfür maßgeblichen gesetzlichen Regelung ist es Dritten untersagt, ohne

Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches

Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für

182

Was seit jeher im Unionsmarkensystem gilt, ist seit Oktober 2009 auch beim DPMA möglich; vgl. DPMA-

„Informationen zu Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichenrechten und zum Sonderschutz einer

bekannten Marke“.

183

Vgl. §§ 51 Abs. 1, 13 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 55 MarkenG.

184

Vgl. §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 MarkenG.

185

Vgl. für Marken § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, wenn es um das relative

Schutzhindernis im Markeneintragungsverfahren geht, und für Unternehmenskennzeichen § 15 Abs. 2 MarkenG,

der die Zeichenidentität mit der Formulierung „die geschäftliche Bezeichnung“ in Bezug nimmt.

die die Marke Schutz genießt. 186 Es geht mithin um die sog. Doppelidentität, also die jeweilige

Identität zum einen der miteinander zu vergleichenden Zeichen und zum anderen der

miteinander zu vergleichenden Waren oder Dienstleistungen.

Dabei setzt die Zeichenidentität grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der

Vergleichszeichen voraus. Unschädlich sind aber so geringfügige Unterschiede zwischen den

Zeichen, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können. Heutzutage gilt das etwa

für unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung, z.B. von „ROLEX“ und „Rolex“ 187 , nicht aber

für Unterschiede in der Zusammen- oder Getrenntschreibung und deutliche Unterschiede in der

graphischen Gestaltung, z.B. „Kinderstube“ und „Kinder STUBE“ 188 .

Bei schwarz-weißen Marken wird der Identitätsbereich durch die Marke in der eingetragenen

schwarz-weißen Form bestimmt. Deshalb ist eine schwarz-weiße Marke nicht mit demselben

Zeichen in Farbe identisch, sofern die Farbunterschiede nicht unbedeutend sind, wie z.B. beim

Vergleich dieser beiden Zeichen angenommen: 189

Beim ebenfalls anzustellenden Vergleich der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen besteht

Identität auch dann, wenn ein (ggf. recht weiter) Oberbegriff eine bestimmte Ware oder

Dienstleistung erfasst, wie z.B. im Warenbereich bei „pharmazeutische Erzeugnisse“ und

„Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate“ 190 sowie „alkoholische Getränke

(ausgenommen Biere)“ und „Spirituosen mexikanischer Herkunft, nämlich Tequila“ 191 oder im

Dienstleistungsbereich bei „Erziehung“ und „Vermittlung erzieherischen Wissens durch

186

Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zudem kann unter den entsprechenden Voraussetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr.

1 MarkenG die Eintragung einer Marke gelöscht werden.

187

Vgl. Leitsatz c) i.V.m. Rn. 21 f. im BGH-Urteil „Uhrenankauf im Internet“ (I ZR 188/13) vom 12.03.2015.

Unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung führte früher aus der Zeichenidentität heraus und begründete „nur“

eine (ggf. hochgradige) Zeichenähnlichkeit, z.B. bei „POWER BALL“ und „power ball“ bzw. „Powerball“; vgl.

Rn. 19 i.V.m. Rn. 32 im BGH-Urteil „POWER BALL“ (I ZR 51/08) vom 04.02.2010.

188

Vgl. Leitsatz e) i.V.m. Rn. 61 im BGH-Urteil „Kinderstube“ (I ZR 254/14) vom 28.04.2016.

189

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. Rn. 15-17 im BGH-Urteil „BMW-Emblem“ (I ZR 153/14) vom 12.03.2015.

190

Vgl. Rn. 14 im BGH-Beschluss „Pantogast“ (I ZB 55/05) vom 29.05.2008.

191

Vgl. Rn. 11 im BGH-Beschluss „SIERRA ANTIGUO“ (I ZB 61/07) vom 03.04.2008.

Beratung und Information über Erziehung“ 192 sowie „Telekommunikation“ und „Übermittlung

von Nachrichten“ 193 oder „Transportwesen“ und „Personentransport einschließlich des

öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen“ 194 .

Voraussetzung für eine doppelidentische Markenrechtsverletzung ist zudem, dass die

Benutzung des angegriffenen Zeichens eine der Funktionen der älteren Marke beeinträchtigt

oder beeinträchtigen kann. Zu den insoweit geschützten Funktionen der Marke gehören neben

der Gewährleistung der betrieblichen Herkunft als Hauptfunktion auch ihre anderen

Funktionen, wie u.a. die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder

Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion. Dieser Schutz ist

somit weiter als derjenige vor Verwechslungsgefahr, der die Möglichkeit einer

Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt. Kann aber die Benutzung des mit

der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann ihr der

Markeninhaber auf der Grundlage von Identitätsschutz nicht entgegentreten. 195 Wann eine

solche Funktionsbeeinträchtigung vorliegen kann, wird hier mit Rücksicht darauf nicht vertieft,

dass dieses Buch lediglich in Grundzügen die Sensibilisierung für kennzeichenrechtliche

Kollisionen bezweckt. 196

ab) Identitätsschutz für Unternehmenskennzeichen

Nach der hierfür maßgeblichen gesetzlichen Regelung ist es Dritten untersagt, die geschäftliche

Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu

benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. 197

Dabei sind Fälle der Zeichenidentität durch die Formulierung „die geschäftliche Bezeichnung“

erfasst. Der Identitätsschutz ist aber (anders als bei der Marke) nicht absolut. Verlangt wird

vielmehr auch insoweit (wie bei der Benutzung eines ähnlichen Zeichens), dass eine

Verwechslungsgefahr besteht.

Die Identität der Zeichen beurteilt sich hier zwar nicht grundsätzlich anders als bei Marken. So

führen auch bei Unternehmenskennzeichen heutzutage Unterschiede in der Groß- oder

192

Vgl. Leitsatz c) i.V.m. Rn. 48 im BGH-Urteil „Kinderstube“ (I ZR 254/14) vom 28.04.2016.

193

Vgl. Rn. 64 im BGH-Urteil „airdsl“ (I ZR 231/06) vom 14.05.2009.

194

Vgl. Rn. 45 im BGH-Urteil „METROBUS“ (I ZR 167/06) vom 05.02.2009.

195

Vgl. Rn. 11 im BGH-Urteil „GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE“ (I ZR 33/10) vom 14.04.2011.

196

Zudem konnte der BGH noch nicht alle Fragen klären, die dadurch aufgeworfen sind, dass der EuGH in 2009

die Multifunktionalität einer Marke anerkannt hat (vgl. Fn. 21).

197

Vgl. § 15 Abs. 2 MarkenG.

Kleinschreibung noch nicht aus dem Identitätsbereich hinaus, wie z.B bei „ConText“ und

„Context“. 198 Bei der Prüfung der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit als eine Voraussetzung

von Verwechslungsgefahr sind aber mehrteilige Marken jeweils als Ganzes miteinander zu

vergleichen 199 , wohingegen bei mehrteiligen Unternehmenskennzeichen ggf. auf den Teil des

gesamten Zeichens abzustellen ist, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt. 200

Diesem unterschiedlichen Ansatz liegen die Annahmen zu Grunde, dass im Normalfall der

Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnehme, wohingegen der Verkehr dazu

neige, längere Firmenbezeichnungen auf den (ggf. allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil

zu verkürzen. Damit korrespondierend war oben zur zweiten Frage schon auf die Besonderheit

hinzuweisen, dass an einem Firmenschlagwort ein Unternehmenskennzeichenrecht entstehen

kann. Die praktische Bedeutung soll nun das Beispiel veranschaulichen, dass auf dieser Basis

aus „ConText Communication“ vorgegangen werden konnte gegen die „Context Gesellschaft

für Sprachen- und Mediendienste mbH“. 201

Soweit darüber hinaus auch der Identitätsschutz für Unternehmenskennzeichen voraussetzt,

dass eine Verwechslungsgefahr besteht, entspricht das dem Tatbestand des

Verwechslungsschutzes für Marken. 202 Dazu sogleich.

b) Verwechslungsschutz

Nach der für den markenrechtlichen Verwechslungsschutz maßgeblichen gesetzlichen

Regelung ist es Dritten untersagt, ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder

Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke

und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von

Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich

in Verbindung gebracht wird. 203

198

Vgl. Rn. 30 f. im BGH-Urteil „ConText“ (I ZR 50/14) vom 05.11.2015.

199

Vgl. Rn. 50 im BGH-Urteil „Culinaria/Villa Culinaria” (I ZR 85/11) vom 05.12.2012.

200

Vgl. Rn. 28 im BGH-Urteil „ConText“ (I ZR 50/14) vom 05.11.2015.

201

Vgl. Rn. 17 ff. im BGH-Urteil „ConText“ (I ZR 50/14) vom 05.11.2015.

202

Abzuwarten bleibt, ob die bei Marken erfolgte Ausweitung des Identitätsschutzes auch auf andere Funktionen

als der Herkunftsfunktion (vgl. Fn. 21) beim Unternehmenskennzeichenschutz noch nachvollzogen wird, obwohl

dieser auf autonomem nationalen Recht gründet und nicht auf der MRRL.

203

Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zudem kann unter den entsprechenden Voraussetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr.

2 MarkenG die Eintragung einer Marke gelöscht werden.

a) Arten der Verwechslungsgefahr

Soweit im Ergebnis für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehen muss, schließt

das die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens ein. Das ist keine Alternative zur

Verwechslungsgefahr, sondern nur eine genauere Bestimmung ihres Umfangs. 204 Abhängig

vom Grad der Verwechslungsgefahr kann deshalb entweder eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr vorliegen oder eine Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens.

Dabei besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr, wenn der angesprochene Verkehr das

angegriffene Zeichen für das Angriffszeichen hält. 205

Ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht festzustellen, kann eine Gefahr des

gedanklichen Inverbindungbringens unter verschiedenen Aspekten in Betracht kommen.

Mit Rücksicht darauf, dass dieses Buch lediglich in Grundzügen die Sensibilisierung für

kennzeichenrechtliche Kollisionen bezweckt, werden davon hier nur die beiden Fallgruppen

erwähnt, die – soweit ersichtlich – am häufigsten Gegenstand der jüngeren

BGH-Rechtsprechung waren, nämlich Serienzeichen und Kombinationszeichen mit

selbstständig kennzeichnendem Bestandteil.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des

gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die MRRL und das MarkenG gefunden. 206

Sie liegt vor, wenn miteinander nicht verwechselbare Zeichen in einem Bestandteil

übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht

und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen mit wesensgleichem Stamm demselben Inhaber

zuordnet. Dabei setzt das Vorliegen einer Zeichenserie die Benutzung mehrerer Marken mit

einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das

gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen. 207

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann zudem unter dem Gesichtspunkt einer

selbstständig kennzeichnenden Stellung eines übereinstimmenden Zeichenbestandteils

bestehen. Das setzt voraus, dass ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil

identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem

204

Vgl. BGH-Urteil „ECCO II“ (I ZB 36/95) vom 02.07.1998 (GRUR 1998, 1014, 1015).

205

Vgl. Rn. 43 im BGH-Urteil „Bounty“ (I ZR 23/14) vom 21.10.2015.

206

Vgl. Rn. 40 im BGH-Urteil „MIXI” (I ZR 142/07) vom 19.11.2009.

207

Vgl. Rn. 40 im BGH-Urteil „VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion“ (I ZR 214/11) vom 11.04.2013 unter Aufgabe

der früheren Annahme, dass ausnahmsweise auch in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen

gesehen werden könne.

Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung

behält. Zudem muss wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei

den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden, dass die fraglichen

Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen

stammen. 208 Zugleich setzt das voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände

überhaupt Veranlassung hat, dass zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als

einheitliche Bezeichnung aufzufassen. 209 Ist die Kennzeichnungskraft der älteren

(Angriffs-)Marke unterdurchschnittlich, sind strenge Anforderungen an das Vorliegen einer

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu stellen. 210

bb) Beurteilungsmaßstab

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist eine Rechtsfrage. 211 Deshalb ist nicht etwa die

Tatsachenfrage maßgeblich, ob die beteiligten Verkehrskreise wirklich einer Verwechslung

unterliegen. Vielmehr ist die rein rechtliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter

Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität

oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren

(Angriffs-)Marke. Deshalb kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine

erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. 212

(1) Zeichenähnlichkeit

Um die Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss u.a. festgestellt werden, ob und

inwieweit Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht.

Abzustellen ist dabei auf die eingetragene Form der Angriffsmarke und die konkrete Fassung

des Kollisionszeichens. 213 Das Ergebnis dieser Prüfung kann von Zeichenunähnlichkeit über

208

Vgl. Rn. 43 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017.

209

Vgl. Rn. 26 im BGH-Beschluss „Maalox/Melox-GRY“ (I ZB 52/09) vom 01.06.2011.

210

Vgl. Rn. 43 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017.

211

Vgl. Rn. 40 im BGH-Urteil „Bounty“ (I ZR 23/14) vom 21.10.2015.

212

Vgl. Rn. 9 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017. Beim

Verwechslungsschutz für Unternehmenskennzeichen besteht eine entsprechende Wechselwirkung zwischen dem

Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens

des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche; vgl. Rn. 23 im BGH-Urteil „ConText“ (I ZR 50/14) vom

05.11.2015.

213

Vgl. Rn. 31 im BGH-Urteil „VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion“ (I ZR 214/11) vom 11.04.2013.

Zeichenähnlichkeit bis zu Zeichenidentität reichen. 214 Fehlt es an Zeichenähnlichkeit scheidet

ein Verwechslungsschutz aus. 215 Liegt dagegen Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer

zu bestimmen. Dabei kann zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher

(überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und

sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden. 216

Jedoch kann eine Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in

schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden. 217 Dieser Grundsatz beruht auf der

Erwägung, dass einer Klage- oder Widerspruchsmarke allein aus schutzunfähigen

Bestandteilen kein Schutz erwachsen darf. 218 Dementsprechend kann z.B. eine

Übereinstimmung in einem beschreibenden Zeichenbestandteil eine Verwechslungsgefahr

nicht begründen. Vielmehr haben beschreibende Bestandteile beim Zeichenvergleich

grundsätzlich außer Betracht zu bleiben. 219

Dabei ist die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im

Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen

angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken

können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die

Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. 220 Es reicht daher, wenn die

Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind.

Allerdings kann eine (schrift-)bildliche und/oder klangliche Ähnlichkeit ausnahmsweise zu

verneinen sein, wenn zumindest eines der Vergleichszeichen einen klar erkennbaren

eindeutigen Sinngehalt hat. Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne

Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus, wofür es nicht ausreicht, wenn ein

Sinngehalt sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt. 221 Offen ist, ob eine nach dem Klang

zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit der Wortbestandteile auch durch Abweichungen im

214

Vgl. Rn. 49 im BGH-Urteil „IPS/ISP“ (I ZR 161/13) vom 05.03.2015.

215

Vgl. Rn. 32 im BGH-Urteil „Goldbären“ (I ZR 105/14) vom 23.09.2015.

216

Vgl. Rn. 49 im BGH-Urteil „IPS/ISP“ (I ZR 161/13) vom 05.03.2015.

217

Vgl. Rn. 37 im BGH-Beschluss „BioGourmet“ (I ZB 56/14) vom 14.01.2016.

218

Vgl. Rn. 18 im BGH-Beschluss „BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE“ (I ZB 16/14)

vom 09.07.2015, wo aber auch klargestellt ist, dass dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt gilt.

219

Vgl. Rn. 27 f. im BGH-Urteil „Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke“ (I ZR 30/16) vom 02.03.2017.

220

Vgl. Rn. 24 im BGH-Urteil „BMW-Emblem“ (I ZR 153/14) vom 12.03.2015.

221

Vgl. Rn. 27 im BGH-Urteil „Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke“ (I ZR 30/16) vom 02.03.2017. Zuvor war

in solchen Fällen vom „Neutralisieren“ bestehender Ähnlichkeiten die Rede, vgl. Rn. 32 im BGH-Urteil „Kappa“

(I ZR 31/09) vom 20.01.2011.

Bild in einem Maße neutralisiert werden kann, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine

Verwechslungsgefahr ausscheidet. 222

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen

hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre

unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. 223 Der

Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke

regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet. 224

Zudem ist davon auszugehen, dass der Verkehr die jeweiligen Zeichen regelmäßig nicht

gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht. In einem dementsprechend undeutlichen

Erinnerungseindruck fallen dann die übereinstimmenden Merkmale stärker ins Gewicht als die

Unterschiede. Auch kann der Gesamteindruck in Fachkreisen anders ausfallen als bei

Endverbrauchern, etwa weil die Fachkreise eine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der

Zeichen aufwenden und kleinere Unterschiede besser in Erinnerung behalten als die

Endverbraucher. 225

(2) Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit

Für die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit ist bei einer eingetragenen

(Angriffs-)Marke auf die Waren oder Dienstleistungen abzustellen, für die sie eingetragen

ist. 226 Eine Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen, wenn diese und die Waren oder

Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens einander nicht ähnlich sind. Eine absolute

Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht

durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren (Angriffs-)Marke ausgeglichen

werden. 227 Von einer solchen Unähnlichkeit kann nur ausgegangen werden, wenn trotz

(unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des

Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. 228

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen

Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den zu vergleichenden Waren oder

222

Vgl. Rn. 26 im BGH-Urteil „Duff Beer“ (I ZR 135/11) vom 05.12.2012, wo betont wird, dass dies zuvor im

„Kappa“-Urteil offengelassen wurde.

223

Vgl. Rn. 30 im BGH-Urteil „Culinaria/Villa Culinaria” (I ZR 85/11) vom 05.12.2012.

224

Vgl. Rn. 12 im BGH-Beschluss „Malteserkreuz II“ (I ZB 19/08) vom 25.02.2010.

225

Vgl. Rn. 23 und 29 im BGH-Urteil „IPS/ISP“ (I ZR 161/13) vom 05.03.2015.

226

Vgl. Rn. 28 im BGH-Urteil „Goldbären“ (I ZR 105/14) vom 23.09.2015.

227

Vgl. Rn. 10 im BGH-Beschluss „ZOOM/ZOOM“ (I ZB 77/13) vom 03.07.2014.

228

Vgl. Rn. 11 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017.

Dienstleistungen kennzeichnen. Das sind insbesondere die Art der Waren oder

Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander

konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung

einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen

oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb

Berührungspunkte aufweisen. 229

Bei körperlichen Waren kann ein solcher Berührungspunkt sein, dass sie in denselben

Verkaufsstätten angeboten werden. 230 Dem kommt unter Umständen aber nur ein geringeres

Gewicht zu. So wird z.B. daraus, dass in einer Verkaufsstätte wie etwa einem

Schreibwarengeschäft sowohl Zeitschriften, Zeitungen oder Bücher als auch Kopierpapier

erworben werden können, nicht auf eine mögliche Herkunft der unterschiedlichen Waren aus

demselben Betrieb oder von miteinander verbundenen Herstellern geschlossen werden

können. 231 Eine größere Rolle kann da schon der Verwendungszweck von Waren spielen,

insbesondere bei solchen, die einander ergänzen. Für den Verkehr liegt im Allgemeinen die

Annahme nahe, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der

Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen,

Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können. 232

Bei Dienstleistungen sind wegen der fehlenden Körperlichkeit in erster Linie deren Art und

Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen, sowie die Vorstellung des

Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht

werden. 233

(3) Kennzeichnungskraft der älteren (Angriffs-)Marke

Dieser Faktor zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist gesetzlich nicht geregelt, aber nach

ständiger Rechtsprechung für die Wechselbeziehung mit den beiden gesetzlichen

Voraussetzungen zu berücksichtigen. 234 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft einer

(Angriffs-)Marke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die

229

Vgl. Rn. 21 im BGH-Beschluss „BioGourmet“ (I ZB 56/14) vom 14.01.2016.

230

Vgl. Rn. 40 im BGH-Urteil „Gelbe Wörterbücher“ (I ZR 228/12) vom 18.09.2014.

231

Vgl. Rn. 28 im BGH-Beschluss „ZOOM/ZOOM“ (I ZB 77/13) vom 03.07.2014.

232

Vgl. Rn. 20 im BGH-Beschluss „ZOOM/ZOOM“ (I ZB 77/13) vom 03.07.2014.

233

Vgl. Rn. 11 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017.

234

Wie oben wiedergegeben, setzt der gesetzliche Wortlaut voraus, dass wegen der „Identität oder Ähnlichkeit des

Zeichens mit der Marke“ und der „Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren

oder Dienstleistungen“ eine Verwechslungsgefahr besteht.

Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil,

die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der

Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise

gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten

Unternehmen stammend erkennen. 235

Insoweit wird die originäre Kennzeichnungskraft bestimmt durch die Eignung der Marke, sich

unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die

Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 236

Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft

sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft

auszugehen. 237 Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre

Kennzeichnungskraft. 238 Sie kann durch umfangreiche und langjährige Benutzung gesteigert

werden. 239 Allerdings kann im Einzelfall angenommen werden, es handele sich um

naheliegende Markenbildungen mit geringer Kennzeichnungskraft, wenn für gleiche und

benachbarte Warengebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen eingetragen ist, ohne dass der

Markeninhaber dagegen eingeschritten ist. Insoweit kommt es ebenfalls nicht auf die

Benutzungslage an, sondern darauf, ob die Drittmarken der älteren (Angriffs-)Marke so

nahekommen, dass der Registerstand einen Rückschluss auf deren Kennzeichnungsschwäche

erlaubt. 240

Die Kennzeichnungskraft der älteren (Angriffs-)Marke ist zwar bezogen auf die konkret unter

ihr eingetragenen Waren oder Dienstleistungen zu bestimmen. Das schließt aber nicht aus, dass

eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft auch dann vorliegen kann, wenn das

betreffende Zeichen nicht nur als Marke benutzt wurde, sondern auch als

Unternehmenskennzeichen. Hierfür spricht, dass das Publikum in der Erinnerung nicht nach

der rechtlichen Art der Kennzeichen differenziert. Zudem gibt es Branchen, bei denen das

235

Vgl. Rn. 30 im BGH-Urteil „Stofffähnchen“ (I ZR 39/06) vom 05.11.2008.

236

Vgl. Rn. 31 im BGH-Beschluss „BioGourmet“ (I ZB 56/14) vom 14.01.2016.

237

Vgl. Rn. 10 im BGH-Beschluss „BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE“ (I ZB 16/14)

vom 09.07.2015.

238

Vgl. Rn. 10 im BGH-Beschluss „ISET/ISETsolar“ (I ZB 2/14) vom 02.04.2015.

239

Vgl. Rn. 22 im BGH-Urteil „BMW-Emblem“ (I ZR 153/14) vom 12.03.2015.

240

Vgl. Rn. 30 im BGH-Beschluss „OXFORD/Oxford Club“ (I ZB 45/16) vom 09.11.2017.

Publikum daran gewöhnt ist, dass Unternehmenskennzeichen regelmäßig auch zur

Kennzeichnung der vom betreffenden Unternehmen angebotenen Waren oder Dienstleistungen

benutzt werden, z.B. bei großen Handelsketten. 241

c) Bekanntheitsschutz

Nach der hierfür maßgeblichen gesetzlichen Regelung ist es Dritten untersagt, ohne

Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches

Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht

denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im

Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder

die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise

ausnutzt oder beeinträchtigt. 242 Die betreffende Vorschrift, deren Wortlaut die Unähnlichkeit

der zu vergleichenden Waren oder Dienstleistungen voraussetzt, ist bei Identität oder

Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen entsprechend anwendbar. 243

Der (erweiterte) Schutz einer bekannten Marke setzt nicht voraus, dass der Grad der Ähnlichkeit

zwischen der bekannten Marke und dem Kollisionszeichen so hoch ist, dass für die beteiligten

Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt vielmehr ein bestimmter Grad der

Zeichenähnlichkeit, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang

zwischen den beiden Kennzeichen sehen, d.h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen,

ohne sie jedoch zu verwechseln. 244

Für den Bekanntheitsschutz ist zudem erforderlich, dass die Benutzung des jüngeren

(Kollisions-)Zeichens durch einen Dritten eine Funktion der älteren (Angriffs-)Marke

beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Dabei genügt auch die Beeinträchtigung einer anderen

Funktion als der Herkunftsfunktion. Zu den weiteren Markenfunktionen gehören

u.a. die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung

sowie die Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion. 245

241

Vgl. Rn. 22 im BGH-Urteil „REAL-Chips“ (I ZR 71/12) vom 22.01.2014. Die BGH-Feststellung, dass das

Publikum in der Erinnerung nicht nach der rechtlichen Art der Kennzeichen differenziert, stützt zugleich die

hiesige Eingangsthese, dass im allgemeinen Sprachgebrauch alle Kennzeichnungen, die einem im geschäftlichen

Verkehr begegnen, immer eins sind: Marke.

242

Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Zudem kann unter den entsprechenden Voraussetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr.

3 MarkenG die Eintragung einer Marke gelöscht werden.

243

Vgl. Rn. 76 im BGH-Urteil „Sparkassen-Rot/Santander-Rot“ (I ZR 78/14) vom 23.09.2015.

244

Vgl. Rn. 29 im BGH-Urteil „Springender Pudel“ (I ZR 59/13) vom 02.04.2015.

245

Vgl. Rn. 80 im BGH-Urteil „Sparkassen-Rot/Santander-Rot“ (I ZR 78/14) vom 23.09.2015.

Von einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn

ein Dritter durch Benutzung eines ähnlichen Zeichens versucht, sich in den Bereich der

Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und

ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu

profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung

eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist. 246

Von einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen,

wenn die Eignung dieser Marke, als Hinweis auf die unter ihr eingetragenen und benutzten

Waren oder Dienstleistungen zu wirken, dadurch geschwächt wird, dass die Benutzung des

jüngeren Zeichens die Identität der älteren Marke und ihre Bekanntheit beim Publikum auflöst.

Das ist der Fall, wenn sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der

betreffenden Waren oder Dienstleistungen infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert

oder wenn jedenfalls die Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens besteht. 247

Die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft geschieht in unlauterer Weise

ohne rechtfertigenden Grund, wenn kein Grund für die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der

Unterscheidungskraft der bekannten Marke gegeben ist. 248

10. Wo schützen diese Kennzeichenrechte?

Für Rechte an Marken und Unternehmenskennzeichen gilt das sog. Territorialitätsprinzip. 249

a) Wo schützen Marken?

Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist der Schutz einer deutschen Marke auf das Gebiet der

Bundesrepublik Deutschland beschränkt. 250

246

Vgl. Rn. 38 im BGH-Urteil „Springender Pudel“ (I ZR 59/13) vom 02.04.2015.

247

Vgl. Rn. 60 im BGH-Urteil „VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion“ (I ZR 214/11) vom 11.04.2013.

248

Vgl. Rn. 42 im BGH-Urteil „OTTO CAP“ (I ZR 49/12) vom 31.10.2013.

249

Deshalb sind, wenn man dort nicht ebenfalls geschäftstätig ist, Domain-Angebote aus Asien oder sonstigen

Gebieten uninteressant, die oft mit der Begründung an deutsche Unternehmen gerichtet werden, dass die durch

oder für einen Dritten registrierte Domain mit der Marke oder der Firma des Adressaten übereinstimme.

250

Vgl. Rn. 37 im BGH-Urteil „Resistograph“ (I ZR 134/16) vom 09.11.2017. Entsprechend ist der Schutz einer

Unionsmarke territorial beschränkt auf das Gebiet der EU-Mitgliedstaaten und derjenige einer IR-Marke auf die

benannten Länder/Regionen.

) Wo schützen Unternehmenskennzeichen?

Der Schutz eines von Haus aus unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichens bezieht

sich regelmäßig auf das gesamte Bundesgebiet. 251 Dabei sind seit der Wiedervereinigung solche

Unternehmenskennzeichen, die keinen örtlichen oder regionalen Beschränkungen unterlagen,

auf das gesamte (neue) Bundesgebiet erstreckt und so zu behandeln, als hätte niemals eine

Trennung Deutschlands bestanden. 252

Bei nicht von Haus aus unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichen und insbesondere

den Zeichen ohne Namensfunktion, deren Schutz erst mit Verkehrsgeltung entsteht, kommt es

demgegenüber auf das regionale Wirtschaftsgebiet an, in dem das Zeichen Verkehrsgeltung als

Kennzeichen des Geschäftsbetriebs hat. Insoweit kann die Verkehrsgeltung regional begrenzt

sein und Schutz durch ein Unternehmenskennzeichen nur in einem bestimmten abgrenzbaren

Wirtschaftsraum bestehen. 253 Dementsprechend ist der Schutzbereich von

Unternehmenskennzeichen, die im Zeitpunkt der Wiedervereinigung lediglich örtliche oder

regionale Bedeutung hatten, durch die Wiedervereinigung nicht auf die alten Bundesländer

erstreckt worden. 254

Eine räumliche Schutzbeschränkung gilt aber auch für von Haus aus unterscheidungskräftige

Bezeichnungen von solchen Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder

regional tätig und nicht auf Expansion angelegt sind. Deren Schutz ist auf das jeweilige

räumliche Tätigkeitsfeld beschränkt, z.B. auf ein bestimmtes Bundesland. 255 Insoweit lässt sich

ein räumlich unbeschränkter Schutz nicht allein damit begründen, dass ein Unternehmen einen

Internetauftritt betreibe. Trotz des ubiquitären Charakters des Internets kann nicht allein daraus,

dass ein lokal oder regional tätiges Unternehmen sich und sein Angebot im Internet darstellt,

darauf geschlossen werden, der räumliche Tätigkeitsbereich des Unternehmens werde

entsprechend auf das gesamte Bundesgebiet oder darüber hinaus ausgedehnt. Es ist weithin

üblich, dass sich Unternehmen, die sich auf einen bestimmten räumlichen Wirkungskreis

beschränkt haben, im Internet darstellen, ohne dass damit eine räumliche Ausweitung des

Tätigkeitsbereichs verbunden ist. 256 So weisen z.B. ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant oder

251

Vgl. Rn. 29 im BGH-Urteil „Cambridge Institute“ (I ZR 49/04) vom 28.06.2007.

252

Vgl. Rn. 13 im BGH-Urteil „hufeland.de“ (I ZR 288/02) vom 23.06.2005.

253

Vgl. Rn. 8 im OLG Köln-Beschluss „4E“ (6 W 54/07) vom 07.05.2007.

254

Vgl. Rn. 15 in BGH-Urteil „hufeland.de“ (I ZR 288/02) vom 23.06.2005.

255

Vgl. Leitsatz a) i.V.m. Rn. 26-29 im BGH-Urteil „Cambridge Institute“ (I ZR 49/04) vom 28.06.2007, wo dem

Unternehmenskennzeichen einer Sprachschule ein über Bayern hinausreichender Schutz versagt wurde.

256

Vgl. Rn. 18 im BGH-Urteil „hufeland.de“ (I ZR 288/02) vom 23.06.2005.

ein Hotel, die sich auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränkt haben, mit ihrer Präsenz im

Internet nicht notwendig darauf hin, dass diese Beschränkung in Zukunft wegfallen solle. 257

11. Wie lange schützen diese Kennzeichenrechte?

Während für eine Registermarke die Schutzdauer und die Verlängerungsmöglichkeit gesetzlich

geregelt sind, kommt es für das Erlöschen von Rechten an Unternehmenskennzeichen auf die

tatsächliche Benutzungslage an.

a) Wie lange schützen Marken?

Die Schutzdauer einer beim DPMA eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und

endet nach zehn Jahren am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat

entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlängert

werden. 258

b) Wie lange schützen Unternehmenskennzeichen?

Das Erlöschen des Schutzes an einer geschäftlichen Bezeichnung ist im MarkenG nicht

ausdrücklich geregelt. Ähnlich wie bei der Entstehung des Kennzeichenschutzes ist bei der

Beurteilung der Frage, wann der Kennzeichenschutz erlischt, darauf abzustellen, ob die

geschäftliche Bezeichnung noch in einer Art und Weise verwendet wird, die der Verkehr als

Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ansieht. Schutzfähig ist nur die Bezeichnung eines

Unternehmens, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Dieser Schutz entfällt

mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten

Unternehmens aufgibt oder das Unternehmenskennzeichen in seiner charakteristischen

Eigenart ändert. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht

verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die

Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die

257

Vgl. S. 8 im BGH-Urteil „soco.de“ (I ZR 135/01) vom 22.07.2004.

258

Vgl. § 47 Abs. 1 und 2 MarkenG. Ähnlich regelt Art. 52 UMV: „Die Dauer der Eintragung der Unionsmarke

beträgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an. Die Eintragung kann gemäß Artikel 53 um jeweils zehn

Jahre verlängert werden.“ Für IR-Marken gilt entweder die 20-jährige Schutzdauer mit entsprechender

Verlängerungsmöglichkeit nach Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale

Registrierung von Marken (MMA) oder die 10-jährige Schutzdauer mit entsprechender Verlängerungsmöglichkeit

nach Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung

von Marken (PMMA). Dabei kann die Verlängerung aber auch bei einer Schutzdauer von 20 Jahren immer nur

für einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgen; vgl. S. 2 im DPMA-„Merkblatt Die internationale Registrierung von

Marken über das Madrider System“.

Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, sodass die

Stilllegung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint. 259

Erforderlich für das Erlöschen eines Unternehmenskennzeichenrechts ist hiernach eine

dauerhafte Benutzungsaufgabe. Eine solche kann z.B. durch Umfirmierung 260 oder auch

dadurch erfolgen, dass die betreffende Bezeichnung nicht mehr zur Kennzeichnung eines

Geschäftsbetriebs verwendet wird, sondern nur noch als Marke. 261

Wann die (Ausnahme-) Voraussetzungen einer nur vorübergehenden Unterbrechung des

Geschäftsbetriebs gegeben sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Von Bedeutung

für die Beurteilung sind der Zeitraum, der Umfang und die Umstände der vorherigen

Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der Grund der Unterbrechung. 262

Zudem endet bei Zeichen ohne Namensfunktion, deren Unternehmenskennzeichenschutz erst

mit Verkehrsgeltung entsteht, der Schutz mit dem Verlust der Verkehrsgeltung. 263

12. Wie kann ich mein Kennzeichenrecht verteidigen?

Die Verteidigung gegen Kennzeichenrechtsverletzungen beginnt nicht erst mit der Entdeckung

des Kollisionsfalls, sondern bereits mit Beginn der Zeichenbenutzung.

a) (Fremd-) Anmeldung als Marke

Wie oben zur siebten Frage erwähnt, kann gegen die neue Eintragung oder Anmeldung einer

Marke beim zuständigen Amt Widerspruch erhoben oder nach Ablauf der dreimonatigen

Widerspruchsfrist ein Nichtigkeitsantrag gestellt werden. 264 Zum gewünschten Ziel kann es

aber auch führen, rechtzeitig vor Ablauf der Widerspruchsfrist den Neuanmelder (ggf. über

dessen Vertreter, wenn einer im Markenregister steht) unter Hinweis auf das eigene ältere

Kennzeichenrecht zum (Teil-) Verzicht auf die Markeneintragung bzw. zur (Teil-)

259

Vgl. Rn. 29 im BGH-Urteil „Baumann“ (I ZR 93/12) vom 27.03.2013.

260

Vgl. S. 12 im BGH-Urteil „Seicom“ (I ZR 161/02) vom 24.02.2005.

261

Vgl. Rn. 30 im BGH-Urteil „Baumann“ (I ZR 93/12) vom 27.03.2013.

262

Vgl. S. 14 im BGH-Urteil „FROMMIA“ (I ZR 300/99) vom 02.05.2002.

263

Vgl. Rn. 33 im BGH-Urteil „Landgut Borsig“ (I ZR 188/09) vom 28.09.2011.

264

Während sich beim DPMA der Widerspruch gegen die bereits erfolgte Eintragung oder Schutzgewährung einer

Marke richtet und ggf. die Eintragung wieder gelöscht oder der Schutz verweigert wird, ist die Eintragung beim

EUIPO noch nicht erfolgt, sondern dem Widerspruchsverfahren nachgelagert. Dementsprechend bewirkt der

gegen eine Unionsmarkenanmeldung gerichtete Widerspruch ggf., dass die Eintragung gar nicht erst erfolgt. Beim

Widerspruch gegen eine IR-Marke mit EM-Benennung tritt die Schutzverweigerung an die Stelle der

Zurückweisung einer Unionsmarkenanmeldung.

Zurücknahme der Markenanmeldung aufzufordern und für den Fall, dass hierzu keine

Bereitschaft besteht, die Widerspruchserhebung in Aussicht zu stellen. Dabei ist ggf. eine Frist

zu setzen, die für den Fall der Weigerung noch genug Zeit lässt, um einen Widerspruch zu

erheben, wozu auch die rechtzeitige Zahlung der Widerspruchsgebühr an das jeweilige

Markenamt gehört.

b) Drohende Benutzung (sog. Erstbegehungsgefahr)

Gegen die drohende Benutzung eines rechtsverletzenden Kennzeichens kann unter dem

Gesichtspunkt einer sog. Erstbegehungsgefahr ein vorbeugender Unterlassungsanspruch per

Abmahnung geltend gemacht und ggf. gerichtlich weiterverfolgt werden. 265 Das ist

insbesondere bei Markenanmeldungen zu berücksichtigen. Aufgrund der Anmeldung eines

Zeichens als Marke ist zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen

Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände

vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen. In diesem Zusammenhang

kommt es nicht auf die Motivation bei der Markenanmeldung an. Deshalb ist es unerheblich,

ob es ggf. dem Markenanmelder allein darum ging, von den Registerinstanzen eine Bestätigung

für eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens zu erhalten. Das sagt nichts

darüber aus, ob er nach Zurückweisung der Markenanmeldung das Zeichen im geschäftlichen

Verkehr benutzen wird. 266 Auch droht die Benutzung einer angemeldeten oder eingetragenen

Marke nicht erst am Ende der Benutzungsschonfrist. Vielmehr muss schon vorher damit

gerechnet werden, dass der Markeninhaber sein registriertes Recht durch eigene

Benutzungshandlungen oder durch Lizenzierung in Gebrauch nimmt. 267

Trotz dieser parallel zur Verfügung stehenden Möglichkeit zur zivilrechtlichen Reaktion auf

eine störende Neuanmeldung/-eintragung beschränken sich viele Markeninhaber auf die

Einlegung eines Widerspruchs im administrativen Verfahren beim zuständigen Markenamt.

Dem dürfte vermutlich oft zu Grunde liegen, dass die patent- oder rechtsanwaltlichen Vertreter

der Markeninhaber dies als kostengünstige Möglichkeit preisen, eine Entscheidung über den

265

Zudem kann bei berechtigter Abmahnung auch Ersatz der hierfür aufgewandten Kosten geltend gemacht

werden, in der Regel aber wohl nicht auch weitere Ansprüche, z.B. auf Schadensersatz. Ohne bereits erfolgte

Zeichenbenutzung ist ein etwaiger Schaden ohne Weiteres nicht denkbar.

266

Vgl. Rn. 30 f. im BGH-Urteil „REAL-Chips“ (I ZR 71/12) vom 22.01.2014. Diese BGH-Feststellung stützt

zugleich die hiesige These, dass ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr auch als Marke benutzt werden kann, ohne

als solche eingetragen zu sein (Fn. 167).

267

Vgl. Rn. 70 im BGH-Urteil „METROBUS“ (I ZR 167/06) vom 05.02.2009 und zur Benutzungsschonfrist

hiesige Fn. 147.

geltend gemachten Markenschutz zu erreichen. 268 Einem Markeninhaber, der ernsthaft eine

Beeinträchtigung des Identitäts-, Verwechslungs- oder Bekanntheitsschutzes seiner Marke

befürchtet, kann das aber schon deshalb nicht reichen, weil das Widerspruchsverfahren

allenfalls Einfluss auf die Registerlage hat und zudem recht lange dauert. Wirtschaftlich

wahrnehmbare Störungen, die durch eine Benutzung des neuen Kollisionszeichens im

geschäftlichen Verkehr entstehen können, lassen sich dadurch jedoch nicht unterbinden, schon

gar nicht in der gebotenen Kürze der Zeit. Eine solche Benutzung als Marke oder nach Art einer

Marke ist vielmehr auch möglich, wenn die Neuanmeldung oder Neueintragung dem

markenamtlichen Widerspruchsverfahren (ggf. nach mehrjährigem Instanzenzug) nicht

standhält und deshalb entweder gar nicht erst eingetragen oder wieder gelöscht wird.

Hinzu kommt, dass ein Verletzungsgericht nicht an eine Entscheidung gebunden ist, die im

Marken-Widerspruchsverfahren ergeht. 269 Eine Bindungswirkung besteht nur mit der Folge,

dass der Verletzungsrichter einer eingetragenen Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf,

wenn er die Schutzfähigkeit anders beurteilt als die Registerinstanz. Durch die Beurteilung der

Registerinstanzen im Eintragungsverfahren ist der Verletzungsrichter aber nicht einmal beim

Grad der Kennzeichnungskraft präjudiziert, den er im Verletzungsverfahren selbstständig zu

bestimmen hat. 270 Erst recht gilt das dann für die weiteren Kriterien zur Beurteilung der

Verwechslungsgefahr und für die beiden anderen Verletzungstatbestände (Identitäts- und

Bekanntheitsschutz).

Geht man sachgerechterweise auch gegen die mit einer Markenanmeldung einhergehende

drohende Benutzung eines Zeichens als Marke zivilrechtlich vor, ist allerdings zu

berücksichtigen, dass ein ggf. zunächst per Abmahnung geltend gemachter vorbeugender

Unterlassungsanspruch schneller erlischt als ein solcher Unterlassungsanspruch, der wegen

bereits begangener Verletzungshandlung auf Wiederholungsgefahr gestützt ist. Ein aufgrund

einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch

268

Bei der Kostenfrage ist zu berücksichtigen, dass in deutschen Widerspruchs(beschwerde)verfahren selten

einmal einem Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, sondern in der Regel jeder Beteiligte seine

Kosten selbst trägt, auch wer in der Sache obsiegt. Das weicht vom zivilprozessualen Grundsatz ab, die Kosten

nach der Obsiegens- und Unterliegensquote aufzuerlegen, was bei 100-prozentigen Fällen bedeutet, dass der

Verlierer zahlt. In Widerspruchs(beschwerde)verfahren gegen Unionsmarken trägt zwar der Unterliegende u.a. die

dem anderen Beteiligten entstehenden Kosten der Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte, das aber nur im

Rahmen festgelegter Tarife. Was darüber hinausgeht, hat man auch dort selbst zu tragen, sogar als Gewinner. Der

gedeckelte Erstattungsbetrag (300 € im Widerspruchs- und 550 € im Beschwerdeverfahren) dürfte bei auf das

Markenrecht spezialisierten Rechts- oder Patentanwaltskanzleien nicht immer für die erste und kaum einmal noch

für die volle zweite Arbeitsstunde reichen, schon gar nicht bei Großkanzleien.

269

Vgl. Rn. 17 im BGH-Urteil „Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke“ (I ZR 30/16) vom 02.03.2017.

270

Vgl. Rn. 44 im BGH-Urteil „Gelbe Wörterbücher“ (I ZR 228/12) vom 18.09.2014.

erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dafür genügt ein „actus contrarius“, also ein der

Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten. Dementsprechend führt z.B. die

Zurücknahme der Markenanmeldung oder ein Verzicht auf die Eintragung der Marke

regelmäßig zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr. 271

c) Bereits begangene Rechtsverletzung (sog. Wiederholungsgefahr)

Wird ein Kennzeichenrecht durch bereits begangene Benutzungshandlungen verletzt, ist der

Hauptanspruch des betroffenen Rechtsinhabers darauf gerichtet, dass die rechtsverletzende

Zeichenbenutzung unterlassen wird. Oft kann das außergerichtlich dadurch erreicht werden,

dass auf eine Abmahnung hin der Verletzer eine Unterlassungsverpflichtung erklärt, die durch

das Versprechen einer angemessenen Vertragsstrafe für jeden Fall der (schuldhaften)

Zuwiderhandlung abgesichert ist. Im damit zu Stande kommenden Unterlassungsvertrag

werden regelmäßig auch die sog. Folgeansprüche des betroffenen Rechtsinhabers mitgeregelt,

insbesondere die auf Auskunft, Schadens- und Abmahnkostenersatz.

Kann der Rechtsstreit nicht außergerichtlich beigelegt werden, kann der Rechtsinhaber

gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine sofortige gerichtliche Inanspruchnahme ohne

vorherige Abmahnung ist im Regelfall nicht empfehlenswert, weil dabei die Gefahr besteht,

dass im Gerichtsverfahren vom Rechtsverletzer ein sofortiges Anerkenntnis erklärt wird und

der betroffene Rechtsinhaber dann die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, obwohl er in der

Sache selbst Recht hat. 272 Insoweit besteht eine Obliegenheit zur vorgerichtlichen Abmahnung.

Anderes kann nur gelten, wenn die Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich ist. Das ist z.B.

denkbar, wenn der Rechtsverletzer einen Bestand an rechtsverletzenden Waren hat und der

Rechtsinhaber zur Sicherung seines Folgeanspruchs auf Vernichtung im Eilverfahren die sog.

Sequestration beantragen möchte, also die Anordnung der Herausgabe der rechtsverletzenden

Waren zur Verwahrung an den Gerichtsvollzieher. In einem solchen Fall könnte die Besorgnis,

dass der Unterlassungsschuldner sich bei einer vorherigen Abmahnung um schnelle

Beseitigung eines etwa vorhandenen Warenbestands bemühen werde, die Unzumutbarkeit einer

Abmahnung begründen. 273

Bei der gerichtlichen (Weiter-)Verfolgung von Ansprüchen wegen einer

Kennzeichenrechtsverletzung ist der Weg einer zivilgerichtlichen Klage wegen seiner

271

Vgl. Rn. 33 und 35 im BGH-Urteil „REAL-Chips“ (I ZR 71/12) vom 22.01.2014.

272

Vgl. § 93 ZPO.

273

Vgl. Rn. 5 im KG-Beschluss (5 W 39/06) vom 25.04.2008.

Verfahrensdauer nicht von spontaner Effektivität. Wird heute Klage erhoben, kann die

mündliche Verhandlung mglw. erst in drei Monaten oder bei entsprechender Belastung des

angerufenen Gerichts sogar noch später terminiert werden. Effektiven Rechtsschutz können

Inhaber von Ausschließlichkeitsrechten an Marken und/oder an Unternehmenskennzeichen nur

im gerichtlichen Eilverfahren auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung erreichen,

soweit es um deren Hauptanspruch auf Unterlassung der rechtsverletzenden Benutzung geht

und ggf. um die Sequestration zur Sicherung des Folgeanspruchs auf Vernichtung. 274 Das setzt

u.a. voraus, dass die Angelegenheit im Rechtssinne „dringlich“ ist.

Der Dringlichkeit kann aber die eigene (Un-)Tätigkeit des betroffenen Rechtsinhabers

entgegenstehen, z.B. wenn er zu viel Zeit vergehen lässt, bis er seinen Verfügungsantrag zu

Gericht reicht. Wie viel Zeit er sich seit Kenntniserlangung von der Rechtsverletzung und vom

in Anspruch zu nehmenden Verletzer lassen darf, ist gesetzlich nicht geregelt und wird von den

zuständigen Fachgerichten bundesweit unterschiedlich beurteilt. So gilt z.B. im Bezirk des

OLG Köln eine Monatsfrist als Richtwert 275 , im (Nachbar-)Bezirk des OLG Düsseldorf

dagegen eine Frist von zwei Monaten 276 .

In einem solchen Eilverfahren findet gegen Urteile, durch die über die Anordnung, Abänderung

oder Aufhebung einer einstweiligen Verfügung entschieden worden ist, die Revision nicht statt

und auch nicht die Rechtsbeschwerde. 277 Letzte Instanz im einstweiligen Verfügungsverfahren

ist deshalb die Berufung.

Unabhängig davon, ob kennzeichenrechtliche Ansprüche im Eilverfahren geltend gemacht

werden oder im Klageverfahren, sind in erster Instanz ausschließlich die Landgerichte sachlich

zuständig. 278 Für die örtliche Zuständigkeit besteht in den Bundesländern mit mehreren

Landgerichtsbezirken jeweils eine sog. Zuständigkeitskonzentration. 279 Im Zuge dessen sind

Kennzeichen- und Unionsmarkenstreitsachen bei einem bestimmten Gericht konzentriert, z.B.

274

Folgeansprüche, z.B. auf Auskunft, Schadens- und Abmahnkostenersatz, können in einem solchen Eilverfahren

nicht geltend gemacht werden, sondern nur im Klageverfahren.

275

Vgl. Rn. 26 im OLG Köln-Urteil „L-Thyrox“ (6 U 197/13) vom 25.07.2014. Vgl. dazu auch Tyra,

Produktmanagement als unternehmerischer Wissensvertreter zur Kenntniserlangung von Markenrechtsverletzung,

XING-Beitrag vom 13.10.2014 in der Gruppe „Markenstärke & Markenimage – Emotionalität von Marken“.

276

Vgl. Rn. 10 im OLG Düsseldorf-Urteil (I-2 U 8/15) vom 28.05.2015, wo allerdings auch klargestellt ist, dass

ausnahmsweise die Dringlichkeit schon vor Ablauf von zwei Monaten widerlegt sein kann.

277

Vgl. Rn. 3 im BGH-Beschluss (I ZB 11/15) vom 17.03.2015.

278

Vgl. § 140 Abs. 1 MarkenG für Kennzeichenstreitsachen nach dem MarkenG und § 125e Abs. 1 MarkenG für

Unionsmarkenstreitsachen nach der UMV.

279

Vgl. „Gerichtszuständigkeiten“-Info des Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und

Urheberrecht e.V.

eim LG Bochum für die Landgerichtsbezirke Arnsberg, Bochum, Dortmund, Essen, Hagen

und Siegen. In funktioneller Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass Streitsachen, die sich auf den

Schutz der Marken und sonstigen Kennzeichen beziehen, Handelssachen sind. 280 Ist bei einem

Landgericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so ist diese an Stelle der Zivilkammern

zuständig. 281 Bei Gerichten, die für solche Streitsachen eine Kammer für Handelssachen und

eine Zivilkammer eingerichtet haben, was sich aus dem Geschäftsverteilungsplan ergibt, kann

das auf Antrag des (Verfügungs-)Beklagten zu einer Verweisung und entsprechenden

Verfahrensverzögerung führen, wenn der Verfügungs- oder Klageantrag bei der Zivilkammer

anhängig gemacht wird.

d) Archivierung von Benutzungsmaterial als Obliegenheit

Für die Verteidigung der Ausschließlichkeitsrechte an Marken und an

Unternehmenskennzeichen sollte vom Beginn der Zeichenbenutzung an ein Archiv mit

Benutzungsmaterial angelegt werden. Dort sollten Unterlagen, wie z.B. Verpackungen,

Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Werbeanzeigen, Fotografien von Messe- oder

sonstigen Präsentationen, jeweils mit Angaben zu Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung

kontinuierlich archiviert werden, um zu gegebener Zeit die Zeichenbenutzung nachweisen zu

können.

Für die Frage, was solche Unterlagen erkennbar machen sollen, können die gesetzlichen

Beispiele für die Benutzung einer Marke als Orientierungshilfe dienen. 282 Das sind

- die Anbringung der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder deren Verpackung,

- das Angebot, das Inverkehrbringen oder zu diesem Zweck der Besitz mit der Marke

gekennzeichneter Waren,

- die Einfuhr oder Ausfuhr mit der Marke gekennzeichneter Waren,

- das Angebot oder die Erbringung von Dienstleistungen unter der Marke sowie

- die Benutzung der Marke in Geschäftspapieren oder in der Werbung.

Die Pflege eines entsprechenden Archivs ist insbesondere aus folgenden Gründen veranlasst:

280

Vgl. § 95 Abs. 1 Nr. 4 c) GVG.

281

Vgl. § 94 GVG.

282

Vgl. § 14 Abs. 3 MarkenG. Diese Aufzählung von Benutzungsformen ist nicht abschließend. Insbesondere

können elektronische Formen des Geschäftsverkehrs und der Werbung durch die Anwendung der

Informationstechnik zu Benutzungshandlungen führen, die über diese Katalogbeispiele hinausgehen; vgl. Rn. 25

im BGH-Urteil „Parfummarken“ (I ZR 164/16) vom 09.11.2017 zur auf den dortigen Fall noch anwendbar

gewesenen Gemeinschaftsmarkenverordnung.

da) Nachweis rechtserhaltender Benutzung für Registermarken

Der Inhaber einer seit mehr als fünf Jahren eingetragenen Marke kann gegen Dritte wesentliche

Ansprüche (insbesondere auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft sowie ggf. auf

Vernichtung und Rückruf) nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf

Jahre vor der Geltendmachung der Ansprüche nicht ernsthaft in deren Geltungsbereich benutzt

worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. 283 Für den

uneingeschränkten Rechtserhalt kann es reichen, wenn die Benutzung erst kurz vor Ablauf des

Fünfjahreszeitraums aufgenommen wurde, soweit dabei die Kriterien erfüllt werden, die an eine

ernsthafte Benutzung gestellt werden. 284

Ernsthaft ist die Benutzung einer Marke, wenn sie verwendet wird, um für die unter ihr

eingetragenen Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern.

Die Ernsthaftigkeit ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die

wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen

insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. 285

Abzustellen ist dabei auf die Waren oder Dienstleistungen, auf die der Markeninhaber sich zur

Begründung seines Anspruchs beruft. Geht es um einen weiten Oberbegriff sind bei der Prüfung

der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nur die

darunter fallenden Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die der Anspruchsteller

eine rechtserhaltende Benutzung nachweisen kann. 286

db) Nachweis gesteigerter Kennzeichnungskraft für Registermarken

Bei der rein rechtlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr besteht die vorstehend bei der

neunten Frage erörterte Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren.

283

Vgl. § 25 Abs. 1 i.V.m. § 26 Abs. 1 MarkenG. Ähnlich unterliegt nach Art. 18 Abs. 1 S. 1 UMV die

Unionsmarke bestimmten Sanktionen, wenn sie innerhalb von fünf Jahren seit der Eintragung nicht ernsthaft in

der Union benutzt oder eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren

ausgesetzt wurde und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

284

Vgl. Rn. 40 im BGH-Urteil „VOODOO“ (I ZR 106/11) vom 06.02.2013.

285

Vgl. Rn. 37 im BGH-Urteil „VOODOO“ (I ZR 106/11) vom 06.02.2013.

286

Vgl. Rn. 34 im BGH-Urteil „VOODOO“ (I ZR 106/11) vom 06.02.2013. Dieser Grundsatz für das

Kollisionsverfahren gilt nicht auch für das Löschungsverfahren wegen Verfalls. Dort kann zwar ein weiter

Oberbegriff nicht nur deshalb uneingeschränkt im Klassenverzeichnis verbleiben, weil die tatsächlich benutzte

Ware oder Dienstleistung unter den weiten Oberbegriff fällt. Es sind aber auch die Waren oder Dienstleistungen

im Klassenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Bereich gehören; vgl. Rn. 32

im BGH-Urteil „LOTTOCARD“ (I ZR 167/05) vom 10.04.2008. Erforderlich ist insoweit eine weitgehende

Übereinstimmung in den Eigenschaften und in der Zweckbestimmung; vgl. Rn. 12 im BGH-Urteil „Probiotik“

(I ZR 38/13) vom 08.01.2014.

Deshalb kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen

höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der

älteren (Angriffs-)Marke ausgeglichen werden. Dementsprechend können Marken mit

gesteigerter Kennzeichnungskraft einen größeren Schutzumfang haben. Auch deshalb kann es

helfen, als Markeninhaber über hinreichend Benutzungsmaterial zu verfügen, mit dem die

gesteigerte Kennzeichnungskraft dargelegt und unter Beweis gestellt werden kann. Bei der

Bestimmung der Kennzeichnungskraft einer (Angriffs-)Marke sind schließlich alle relevanten

Umstände zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere auch der von der Marke gehaltene

Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der

Marke sowie der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke. 287 Für die Frage, was

Benutzungsunterlagen erkennbar machen sollen, kann das als weitere Orientierungshilfe

dienen.

dc) Nachweis der Entstehung von Unternehmenskennzeichenschutz

Unternehmenskennzeichen entstehen, wie vorstehend bei der dritten Frage erörtert, formlos

durch tatsächliche Handlungen im geschäftlichen Verkehr. Dafür sind nach außen wirkende

Benutzungshandlungen erforderlich, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen

Betätigung schließen lassen. Für die Geltendmachung des Ausschließlichkeitsrechts an einem

Unternehmenskennzeichen ist es deshalb umso mehr eine Obliegenheit, vom Beginn der

Zeichenbenutzung an ein Archiv mit Benutzungsmaterial anzulegen. Andernfalls wird die

Zeichenbenutzung als Grundvoraussetzung für den Unternehmenskennzeichenschutz nicht

oder nur unter erschwerten Bedingungen nachgewiesen werden können, insbesondere wenn ein

Kollisionsfall erst lange Zeit nach dem Benutzungsbeginn aufkommen sollte.

e) Kollisionsüberwachung als Obliegenheit

Wer im markenamtlichen Widerspruchsverfahren gegen eine störende Marke mit Wirkung in

Deutschland vorgehen möchte, hat innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der

Neueintragung oder der Schutzgewährung oder der Neuanmeldung entweder beim DPMA oder

beim EUIPO den Widerspruch zu erheben, je nachdem, ob es um die Eintragung einer

nationalen Marke bzw. die Schutzgewährung für eine IR-Marke mit Benennung von

Deutschland oder die Anmeldung einer Unionsmarke bzw. die Eintragung von internationalem

287

Vgl. Rn. 41 im BGH-Urteil „Culinaria/Villa Culinaria” (I ZR 85/11) vom 05.12.2012.

Markenschutz mit Benennung der Europäischen Union geht. 288 Um diesen befristeten Zeitraum

entsprechend nutzen zu können, ist eine Kollisionsüberwachung für die eigene Marke

unerlässlich. Dabei werden von einem darauf spezialisierten Unternehmen die

Veröffentlichungen in den jeweiligen Markenblättern dahingehend überwacht, ob mglw.

identische oder ähnliche neue Marken mitzuteilen sind. Systembedingt kann das zwar zu vielen

Mitteilungen führen, durch die nichts weiter veranlasst ist, weil der Identitäts-, Verwechslungsoder

Bekanntheitsschutz der überwachten Marken nicht in Gefahr ist. 289 Ohne eine

Kollisionsüberwachung erfährt man aber in der Regel nichts von solchen Neuheiten, schon gar

nicht wenn die betreffenden Marken so kurz nach der Anmeldung oder Eintragung noch nicht

benutzt werden.

f) Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vermeiden

Zur Vermeidung von Gegenansprüchen des Inanspruchgenommenen ist beim zivilrechtlichen

Vorgehen im Wege einer Abmahnung vorab sorgfältig zu prüfen, ob und inwieweit die

Abmahnung berechtigt ist. Das gilt insbesondere bei Marken mit beschreibenden Anklängen

und bei benutzungspflichtigen Marken, deren Tragfähigkeit im konkreten Fall schon einmal

zweifelhaft sein kann. Beim Bestehen solcher Zweifel kann es sachdienlicher sein, nur eine sog.

Berechtigungsanfrage an den Benutzer des störenden Zeichens zu richten. 290 Die unbegründete

Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann nämlich unter dem Gesichtspunkt eines

rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten

Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. 291

An der Vermeidung solcher Gegenansprüche sollte der vom Inhaber eines Kennzeichenrechts

ggf. beauftragte Rechts- oder Patentanwalt bereits ein eigenes Interesse haben, um nicht auch

288

Vgl. § 42 Abs. 1 MarkenG für nationale Marken, § 114 Abs. 2 MarkenG für IR-Marken nach dem MMA und

§ 124 i.V.m. § 114 Abs. 2 MarkenG für IR-Marken nach dem PMMA sowie Art. 46 UMV für Unionsmarken und

Art. 196 UMV für IR-Marken mit EM-Benennung.

289

Ob und ggf. inwieweit der Schutz der überwachten Marke betroffen sein kann, sollte von solchen Rechts- oder

Patentanwälten beurteilt werden, die hinreichende Erfahrung im Kennzeichenrecht haben. Weder bei

Patentanwälten noch bei solchen Rechtsanwälten, die zugleich Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz sind,

ist das selbstverständlich. Der jeweilige Berufsträger kann seinen Tätigkeitsschwerpunkt auch in einem anderen

Fachgebiet des gewerblichen Rechtsschutzes haben, z.B. bei den technischen Schutzrechten, den Patenten und

Gebrauchsmustern.

290

Mit einer Berechtigungsanfrage fordert der Schutzrechtsinhaber unter Hinweis auf sein Schutzrecht den

etwaigen Rechtsverletzer nur zur Stellungnahme über die Schutzrechtslage auf oder er fragt an, aus welchen

Gründen sich der Adressat zur Benutzung für berechtigt hält. Demgegenüber ist eine Schutzrechtsverwarnung ein

an eine bestimmte Person oder an einen bestimmbaren Personenkreis gerichtetes ernsthaftes und endgültiges

Verlangen, eine bestimmte als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung zu unterlassen; vgl. Rn. 40 im LG

Düsseldorf-Urteil „Schutzrechtsverwarnung“ (4a O 88/12) vom 11.02.2014.

291

Vgl. Rn. 13 i.V.m. Rn. 20 im BGH-Urteil „Verwarnung aus Kennzeichenrecht II“ (I ZR 98/02) vom 19.01.2006.

der Erwägung einen Raum zu geben, ob sogar er selbst vom Inanspruchgenommenen mit

entsprechenden Gegenansprüchen überzogen werden kann. Insoweit geht zumindest der beim

BGH u.a. für Patentstreitsachen zuständige X. Zivilsenat davon aus, dass den vom

Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten

Rechtsanwalt gegenüber dem später Verwarnten eine dahingehende Garantenpflicht treffe, den

Schutzrechtsinhaber nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschätzenden Weise über die

Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten. Gehe die unberechtigte

Schutzrechtsverwarnung auf eine fahrlässig unzutreffende Rechtsberatung des

Schutzrechtsinhabers durch einen Rechtsanwalt zurück, könne der Rechtsanwalt neben dem

Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs

in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet sein. 292

292

Vgl. Leitsätze a) und b) im BGH-Urteil „Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II“ (X ZR 170/12) vom

01.12.2015. Offen ist, wie der beim BGH u.a. für Kennzeichenstreitsachen zuständige I. Zivilsenat dazu steht.

Guter Name oder Schall und Rauch? Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche Bezeichnungen

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