Algunos casos de uso lícito de una marca - Gómez-Acebo & Pombo

ABRIL 2009
ALGUNOS CASOS DE USO LÍCITO DE UNA MARCA AJENA
1. La Audiencia Provincial de Madrid (Sección
28.ª) ha dictado una reciente sentencia, de
fecha 18 de septiembre del 2008, en la que
afronta la cuestión de la licitud del uso
descriptivo de una marca ajena. Como es
sabido, se habla de este tipo de uso para
referirse a aquellos casos en que un tercero
utiliza un signo igual o semejante a uno
ajeno, no para distinguir con él sus propios
productos o servicios, su actividad, etc.,
sino con el fin de describir estas realidades.
Dentro del concepto de uso con función
descriptiva se puede hacer una distinción
entre el uso descriptivo en sentido estricto y
el uso descriptivo en sentido amplio. En el
primer caso se usa propiamente el signo
ajeno. Es decir, se alude a una marca u otro
signo ajeno para referirse a la realidad
distinguida por ese signo, ya sean productos,
servicios, locales, etc. Aquí encajan por
ejemplo referencias del estilo «producto X
apto como recambio de Y», siendo Y una
marca ajena.
Por el contrario, en la hipótesis de uso
descriptivo en sentido amplio se usa un
signo igual o semejante al ajeno, pero con
este signo no se menciona la realidad
distinguida con la marca, el nombre comercial
o el rótulo ajenos. Tal sería el caso
de un sujeto que usara su nombre en el
tráfico económico, con la peculiaridad de
que ese nombre coincidiría con una marca
registrada por un tercero.
La licitud de este tipo de usos descriptivos
(o no distintivos) de una marca ajena se
reconoce expresamente en el artículo 37 de
COMO DESCRIPCIÓN
Ángel García Vidal
Profesor Titular de la Universidad de Santiago de Compostela y consejero académico de
Gómez-Acebo & Pombo
la Ley de Marcas del 2001, según el cual: «El
derecho conferido por la marca no permitirá
a su titular prohibir a terceros el uso en el
tráfico económico, siempre que ese uso se
haga conforme a las prácticas leales en
materia industrial o comercial: a) de su
nombre y de su dirección; b) de indicaciones
relativas a la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, procedencia geográfica,
época de obtención del producto o de
prestación del servicio u otras características
de éstos; c) de la marca, cuando sea
necesaria para indicar el destino de un
producto o de un servicio, en particular
como accesorios o recambios».
2. La sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid de 18 de septiembre del 2008
considera que, en abstracto, la utilización en
el embalaje de un juguete de una determinada
marca de la mención «Incluye dos
pistas de compatibilidad con Scalextric» (no
estando autorizado el fabricante del juguete
para usar la marca Scalextric), no necesariamente
habría que estimarla lesiva para el
derecho sobre tal marca, pues podría
cumplir la finalidad informativa que prevé el
artículo 37c de la Ley de Marcas en la
medida en que cabría acoplar, merced a
unos tramos especialmente adaptados para
ello, los circuitos de ambas marcas y solo
citando la ajena puede tener noticia el
consumidor de ello. Sin embargo, la
Audiencia Provincial considera que en el
caso concreto el uso de la marca Scalextric
no es lícito, porque se produce una cita
recurrente, remarcada y resaltada de la
marca ajena, de un modo tal que excede de
la finalidad informativa que persigue el
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artículo 37c de la Ley de Marcas y que
revela un aprovechamiento indebido de la
reputación ajena.
3. En cambio, sí se reconoce el carácter
descriptivo e informativo del uso de una
marca ajena en el supuesto resuelto por la
sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1
de Bilbao, de 12 de mayo del 2008. En este
caso, la entidad titular de las marcas TESA y
STS (registradas para distinguir cerraduras)
demanda a la titular de la marca AMIG
(registrada para distinguir llaves) por
entender que esta última viola sus marcas
al suministrar a profesionales de la
ferretería y cerrajería llaves en bruto de
producción propia, amparadas por la marca
AMIG, en cuyo reverso se hace constar la
inscripción TESA y STS para permitir la
identificación del fabricante del cilindro o
bombillo de las cerraduras y facilitar que se
tallen las copias de llaves que requiere el
consumidor final.
Pues bien, a juicio de la sentencia del
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao,
de 12 de mayo del 2008, «la demandada,
con su marca AMIG, ofrece a los profesionales
de la ferretería o cerrajería llaves en
bruto que sirven como recambio a las llaves
que se utilizan en las cerraduras amparadas
por las marcas TESA o STS. Nunca se han
pretendido ofrecer como productos originales
de TESA o STS, y menos aún ocultar,
pues se graba en la propia llave el origen,
que se han elaborado por AMIG. Son,
simplemente, repuestos o recambios que es
preciso identificar para permitir una rápida
localización por el profesional al que un
cliente final solicite la copia».
4. La jurisprudencia del TJCE también se ha
ocupado en varias ocasiones del uso lícito de
una marca ajena con finalidad descriptiva.
Cabe destacar entre los últimos pronunciamientos
la sentencia de 25 de enero del
2007 en el asunto C-48/05 (Adam Opel AG
y AuTec AG - Deutscher Verband der
Spielwaren-Industrie eV). El supuesto
de hecho que dio lugar a la cuestión
prejudicial ante el TJCE enfrentaba a
la sociedad Adam Opel AG (titular de la
conocida marca constituida por
la representación de un relámpago sobre un
círculo registrada en Alemania desde 1990
para distinguir distintos tipos de
productos, entre ellos, automóviles y juguetes)
y a la sociedad AuTec AG (que elabora y
comercializa modelos a escala reducida de
automóviles guiados por control remoto y los
distingue con la marca «Cartronic»). El
conflicto ente ambas sociedades surgió
porque entre los modelos a escala reducida
que fabrica AuTec AG se encuentra una
reproducción del Opel Astra V8 Coupé. En
dicho modelo se incluye en la calandra del
automóvil la marca protegida de Opel, en el
mismo lugar que en el modelo original
del vehículo de referencia. No obstante, en
la cara interior de las instrucciones de uso
que acompañan el modelo a escala se
indica «Cartronic ®» y en la posterior
«AUTEC ® AG» y «Autec Daimlerstrasse 61
D-90441 Nürnberg». Asimismo, en el mando
a distancia del coche teledirigido consta de
nuevo «Cartronic ®» y detrás «AUTEC ® AG
D 90441 Nürnberg».
Ante estos hechos la sociedad Adam Opel AG
demanda al fabricante de coches teledirigidos
por entender que al poner sobre ellos la
marca Opel lesiona su derecho de exclusiva.
En el marco de este proceso judicial, el
Landgericht Nürnberg-Fürth pregunta
al TJCE si se produce un uso de una marca
como tal marca cuando el fabricante de una
maqueta de automóvil reproduce a escala
reducida y comercializa una réplica de un
modelo existente en la realidad, remedando
la marca correspondiente al modelo original
registrada también para juguetes. En
respuesta a esta pregunta prejudicial el TJCE
afirma que si el órgano jurisdiccional remitente
entiende que el público pertinente no
percibe el signo idéntico al logo Opel que
figura sobre los modelos a escala reducida
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comercializados por AuTec como una
indicación de que estos productos proceden
de Adam Opel (o de una empresa relacionada
económicamente con ésta), entonces
«deberá constatar que el uso controvertido
en el asunto principal no vulnera la función
esencial del logo Opel como marca
registrada para juguetes».
Estaríamos por tanto ante un uso descriptivo
de la marca ajena para informar al público
del modelo de automóvil que se está
reproduciendo.
En España, el Tribunal Supremo ha analizado
un caso similar de uso de una marca ajena
en una reproducción a escala del producto
original distinguido con esa marca. Se trata
del caso resuelto por la Sala Primera del
Tribunal Supremo en su sentencia de 8
de marzo del 2004 (caso Harley-Davidson),
que puso fin a un proceso en el que se
discutía si el empresario que fabrica una
reproducción en juguete de la motocicleta de
la marca Harley-Davidson y utiliza ésta
sobre el juguete infringe o no el derecho de
exclusiva titularidad de la sociedad Harley-
Davidson, Inc. El alto tribunal español
consideró que existía riesgo de confusión
y por tanto infracción de la marca
Harley-Davidson. El Tribunal Supremo no
atiende a la existencia o no de un uso a título
de marca del signo Harley-Davidson sobre
los juguetes, de tal forma que los consumidores
puedan pensar que dicho signo indica
el origen empresarial de dichos juguetes.
Ése es el elemento clave en el cual el
Tribunal Supremo no se detiene,
centrándose, por el contrario, en el análisis
de la similitud o no entre las motocicletas
reales y las de juguete.
5. Otro tipo de supuesto que se ha presentado
en la jurisprudencia de manera recurrente es
aquel en que el fabricante de cabezales de
maquinilla de afeitar utiliza en su envase
marcas ajenas para describir su propio
producto. Así, por ejemplo, la sentencia de la
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Audiencia Provincial de Vizcaya de 1 de julio
de 1999 entendió que la indicación de que
un cabezal de una determinada marca fuera
«adaptable a maquinillas Sensor» y que
fuera «adaptable a maquinillas Gillette
Sensor, Gillette Sensor Excel» era lesiva de
las marcas citadas, porque cuando una
empresa fabrica cuchillas y a la vez la
sujeción o el mango, no le resulta necesario
mencionar una marca ajena de mangos de
maquinillas para indicar el destino de las
cuchillas propias. Además, según la
Audiencia Provincial de Vizcaya, la forma en
la que se mencionan las marcas ajenas
«puede inducir a confusión al consumidor
haciéndole creer que, o bien las cuchillas las
fabrica la actora, o bien que existe algún tipo
de acuerdo entre ambas empresas en la
comercialización del producto». En otras
palabras, las marcas ajenas no se utilizan
como distintivos de los productos ajenos,
sino para distinguir los productos propios, en
este caso los cabezales, lo cual origina un
riesgo de confusión del consumidor medio
sobre la procedencia empresarial.
Por el contrario, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 6 de marzo del 2001,
también a propósito de la utilización de la
marca Gillette para indicar el destino de unas
cuchillas de afeitar, entendió que el hecho de
fabricar mangos de cuchillas propios no
impide reconocer la necesidad de utilizar la
marca ajena para informar a los consumidores
de que las cuchillas que se fabrican
también son adaptables a mangos de otras
marcas. Y esta interpretación de la Audiencia
Provincial de Madrid es refrendada por la
sentencia del TJCE de 17 de marzo del 2005,
asunto C 228/03, The Gillette Company,
Gillette Group Finland Oy y LA-Laboratoires
Ltd Oy.
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