Het merkdepot te kwader trouw - Universiteit Leiden

Merken zijn onderscheidingstekens. Dankzij merken weet de consument wat hij krijgt en
welk product hij koopt. Maar daarvan wordt ook misbruik gemaakt. Zo komt naast merkenpiraterij
(het namaken van merkproducten), ook (de minder algemeen bekende) merkkaping
veelvuldig voor. Dan probeert iemand zich het recht op een door een ander gebruikt
merk toe te eigenen, door het op eigen naam te registreren. Om dit tegen te gaan,
bepalen veel merkenwetten dat een merkregistratie ontoelaatbaar is, indien het merkdepot
te kwader trouw is. Dat is echter een tamelijk vage norm. Over de vraag of een merk wel
of niet te kwader trouw is gedeponeerd, wordt dan ook veel geprocedeerd. Dit boek geeft
antwoorden aan de hand van uitvoerig onderzoek.
Naast het Benelux-merkenrecht wordt het Europese merkenrecht besproken. Zo passeren
de wortels van de Europese merkenwetgeving en de invulling van de Merkenrichtlijn 1989
de revue: niet alleen in de vijftien oude lidstaten, maar ook in de tien nieuwe lidstaten
van 2004.
Dit boek is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, merkengemachtigden, beleidsmakers,
studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in de juridische bescherming van
merken en merkproducten.
Alexander Tsoutsanis is advocaat te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit
Leiden.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers
Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Leiden.Dit boek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Geschilllenbeslechting’.
MI
103
TSOUTSANIS HET MERKDEPOT TE KWADER TROUW
Het merkdepot
te kwader trouw
redactie:
A.TSOUTSANIS

Stellingen behorende bij het proefschrift
Het merkdepot te kwader trouw
van Alexander Tsoutsanis
1. Weten van eerder conflicterend merkgebruik en toch dat merk op eigen
naam deponeren, is de kern van de merkenrechtelijke maatstaf van
kwade trouw. (Zie nrs. 526-532)
2. Het willens en wetens afkijken en deponeren van andermans eerder
in het buitenland gebruikte merkteken, kan niet via § 3-2D MRL worden
verboden, en geldt krachtens die bepaling niet als ‘te kwader trouw’.
Andersluidende opvattingen in de Benelux, Duitsland, Italië, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Spanje en Oostenrijk zijn daarom onjuist,
en in strijd met hun implementatiekeuze om alleen het territoriaal
bepaalde § 3-2D MRL en niet het extraterritoriale § 4-4G MRL te implementeren.
(Zie m.n. nrs. 25-30, 225-226, 258-260, 555-559)
3. Andersluidende nationale bepalingen die feitelijk overeenkomen met
het beoordelingskader en de ratio van § 3-2D en § 4-4G MRL zijn ontoelaatbaar.
Dergelijke nationale normconcurrenten zijn in strijd met de
(beoogde) limitatieve opsomming in de Merkenrichtlijn en moeten
worden afgeschaft; onder meer in Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Spanje, Finland en Zweden. (Zie m.n. nrs. 503, 590)
4. De Benelux moet § 4-6A en B BMW vervangen door een letterlijke
implementatie van § 3-2D en § 4-4G MRL. (Zie nrs. 591-597)
5. De typische Benelux opvatting in § 4-6A en B BMW om alleen ‘normaal
voorgebruik te goeder trouw’ in aanmerking te nemen bij de beoordeling
van kwade trouw, is onjuist, is onnodig beperkend en past niet
bij het in nr. 583 voorgestelde beoordelingskader van kwade trouw.
(Zie m.n. nrs. 532, 572, 583)
6. De in Winner Taco gewezen regel van het Benelux-Gerechtshof dat
deponerende voor-voorgebruikers nooit te kwader trouw kunnen zijn,
is onjuist. (Zie nr. 126)
7. Letterlijke implementatie van richtlijnen helpt implementatiegebreken
voorkomen, geeft alle betrokkenen duidelijkheid (what you see is what
you get) en garandeert in beginsel richtlijnconformiteit. (Zie nr. 500)
8. § 5 lid 5 Merkenrichtlijn verzuimt zich (ten onrechte) te beperken tot
inbreukmakend gebruik in het handelsverkeer. (Zie A. Tsoutsanis, Bijblad
bij de Industriële Eigendom 2003 p. 5-10 en European Intellectual
Property Review 2006/2 (te verschijnen)).
9. Nu het Tilburgse (studenten)bedrijf ‘Unigear’ de naam ‘Leiden University’
op 5 februari 2001 (te kwader trouw!?) als merk heeft gedeponeerd,
moet de Universiteit Leiden (uiterlijk) voor 5 februari 2006 een gerechtelijke
procedure tot nietigverklaring starten, bij gebreke waarvan haar
vordering mogelijk is verjaard en Tilburgers voortaan geld (kunnen)
verdienen aan de naam en faam van Leiden.
10. Waar de uitzondering de uitzondering blijft, blijft de regel als regel
de regel.