15.05.2014 Views

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong><br />

<strong>PROTOKOLL</strong><br />

<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7714<br />

Reg. nr. 226 123<br />

Varemerkesøknad nr. 2002 11953<br />

Søker / Innehaver: C-Store Holding AS, Oslo (tidl. Adriano Capoferro, Oslo)<br />

Fullmektig:<br />

Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, Oslo<br />

Innsiger:<br />

Dean & DeLuca Brands Inc, New York, New York, USA<br />

Fullmektig:<br />

Oslo Patentkontor AS, Oslo (tidl. Zacco Norway AS, Oslo)<br />

<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 1. april 2009<br />

Foreliggende sak gjelder en klage over <strong>Patentstyret</strong>s 1. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 24. oktober 2006,<br />

hvorved registreringen av ordmerket DELI DE LUCA ble besluttet opprettholdt mot innsigelse.<br />

Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato.<br />

Merket er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:<br />

Klasse 3:<br />

Klasse 9:<br />

Klasse 16:<br />

Klasse 29:<br />

Klasse 30:<br />

Klasse 31:<br />

Klasse 32:<br />

Klasse 34:<br />

Klasse 35:<br />

Hygieniske preparater.<br />

Telefoner, telekort.<br />

Aviser, ukeblader, fagblader.<br />

Meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper.<br />

Bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe; snacks; sauser; sjokolade, drops,<br />

pastiller, tyggegummi, konfekt.<br />

Frukt og grønnsaker.<br />

Mineralvann, juice, energidrikker.<br />

Sigaretter, tobakk, sigarer; lightere, fyrstikker.<br />

Salg av hygieniske preparater, telefoner, telefonkort, blader og aviser, næringsmidler,<br />

tobakk, sigaretter, sigarer, lightere og fyrstikker.<br />

Innsigelsen var begrunnet med at merket "DELI DE LUCA" er registrert i strid med<br />

bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7, jf. §§ 4 og 6, da innehaver var kjent med<br />

at "DEAN & DELUCA" allerede var tatt i bruk som varekjennetegn av en annen ved søknadens<br />

innlevering.<br />

Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse var begrunnet som følger:


2. avd. sak nr. 7714 2<br />

"For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven § 14 første ledd<br />

nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige<br />

omsetningskretsen, jf. varemerkeloven §§ 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk<br />

før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved<br />

innleveringen av sin søknad.<br />

Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der<br />

både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første ledd<br />

nr. 6, § 6 første ledd og § 1 tredje ledd.<br />

Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de<br />

varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at<br />

det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens<br />

avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999<br />

s. 641, Superlek og <strong>Patentstyret</strong>s 2. <strong>avdeling</strong> i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573,<br />

Nostalgie Istanbul Orient Express.<br />

Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer;<br />

salater; kylling; snacks; supper" i klasse 29, "bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe;<br />

snacks; sauser; sjokolade, drops, pastiller, tyggegummi, konfekt" i klasse 30, "mineralvann,<br />

juice, energidrikker" i klasse 32 og "salg av … næringsmidler" i klasse 35. Innsigers merke antas<br />

brukt for "salg av lekre varer, restaurant og kafétjenester". Det kan i denne sammenheng ikke<br />

legges vekt på hva som er konseptet bak partenes virksomhet. Det avgjørende er hva innsigers<br />

merke antas brukt for og hvilke varer det søkte merket er registrert for, jf. varefortegnelsen. Det<br />

foreligger således varelikartethet, jf. varemerkeloven § 6 første ledd. Faren for forveksling må<br />

vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som<br />

helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. <strong>Patentstyret</strong> er av den<br />

oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er<br />

"dagligvarer", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren".<br />

Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig<br />

oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.<br />

Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet,<br />

og eventuelt graden av denne.<br />

Innsigers fullmektig anfører at merkene er visuelt og fonetisk forvekselbare ved at DEAN og<br />

DELI er 50% like, og at DE LUCA og DELUCA er identiske.<br />

Søker anfører at merkene er visuelt og fonetisk forskjellige og viser til merkene slik de er brukt<br />

med logo.<br />

<strong>Patentstyret</strong> har følgende bemerkninger i forhold til merkelikheten. Det søkte merket kan ikke<br />

vurderes slik det brukes med logo, men slik det er søkt registrert, som et ordmerke. Verken søker<br />

eller innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon som gir et godt grunnlag for å vurdere<br />

hvordan innsigers merke er brukt. Søker har innlevert en gjengivelse av innsiger merke, der<br />

ordelementet er det mest fremtredende i merket. Innsiger anfører at merket i mange<br />

sammenhenger er brukt som et rent ordmerke, uten at dette er dokumentert. <strong>Patentstyret</strong> legger<br />

til grunn at det er to ordmerker som skal vurderes, DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA.


2. avd. sak nr. 7714 3<br />

Merkene ligner på hverandre ved at de avsluttende elementene i begge merkene består av de<br />

samme bokstavene, DE LUCA og DELUCA. Fonetisk vil denne delen av merkene være like.<br />

Det foreligger derimot en viss visuell forskjell på grunn av oppdelingen i søkers merke, som<br />

medfører at LUCA fremstår som et mer selvstendig merkeelement. Merkene skiller seg fra<br />

hverandre ved at det søkte merket har som første merkeelement, DELI, mens innsigers merke har<br />

DEAN som første merkeelement. Disse elementene fremstår som fonetisk og visuelt forskjellig,<br />

ved at det antas at de vil bli uttalt "deli" og "din". Den største forskjellen mellom disse<br />

merkeelementene består i at DELI vil bli oppfattet som "delikatesse" i kortform, mens DEAN vil<br />

bli oppfattet som et egennavn. Inntrykket av innsigers merke som to egennavn styrkes ved at det<br />

står "&" mellom navnene. Helhetsinntrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers<br />

merke, ved at det søkte merket vil bli oppfattet som "delikatesse fra Luca", mens innsigers merke<br />

vil bli oppfattet som to etternavn, "Dean og Deluca".<br />

Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har <strong>Patentstyret</strong> kommet til at det søkte merket ikke er<br />

egnet til å forveksles med innsigers merke DEAN & DELUCA.<br />

***<br />

<strong>Patentstyret</strong> har i denne saken kommet til at et av vilkårene ikke er oppfylt og innsigers merke<br />

vil av denne grunn ikke være registreringshindrende etter varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7.<br />

Av hensyn til god saksbehandling finner vi det likevel hensiktsmessig å vurdere de resterende<br />

vilkårene i bestemmelsen. Da det antas at innsigers merke var tatt i bruk før søknaden ble<br />

innlevert, blir spørsmålet om søker var vitende om denne bruken ved søknadens innlevering.<br />

Innsigers fullmektig baserer sin påstand om ond tro på en artikkel i Aftenposten av 2003.08.27,<br />

der det opplyses om at "mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den<br />

amerikanske kjeden "Dean &Deluca"".<br />

Søker anfører at han ikke var i ond tro ved søknadens inngivelse. Deluca er et svært vanlig<br />

personnavn i søkers hjemland, Italia og hele merket betyr "delikat mat fra Luca". Personene som<br />

det ble henvist til i artikkelen var ikke ansatt i selskapet da søknaden ble innlevert, for så vidt var<br />

selskapet ikke etablert.<br />

<strong>Patentstyret</strong> har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. Rekkevidden av<br />

varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7 begrenses ganske kraftig ved at det kreves at søker var<br />

vitende om den annens tidligere bruk, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 141. I<br />

<strong>Patentstyret</strong>s 2. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse nr. 6711, ENVIRO-CLEAN 2000, ble det lagt til grunn at<br />

det kreves "sikkerhet for viten, sannsynlighet for viten er ikke nok".<br />

I denne saken har innsiger tatt merket i bruk i utlandet og da særlig i USA. Da DEAN &<br />

DELUCA ikke synes å ha vært tatt i bruk i Europa, reduserer dette sannsynligheten for at søker<br />

kjente til bruken av merket. DEAN & DELUCA antas heller ikke på dette tidspunktet å være så<br />

velkjent at aktører i Europa måtte ha kjent til merket. <strong>Patentstyret</strong> har under tvil kommet til at vi<br />

ikke kan legge avgjørende vekt på artikkelen fra Aftenposten. I artikkelen henvises det til<br />

personer som ikke selv innleverte søknaden og som først senere ble ansatt i selskapet. Søknaden<br />

ble innlevert av en privatperson før selskapet ble opprettet. Søker har på sin side redegjort for<br />

bakgrunnen for valget av merket, der ønsket var at ordet "deli" skulle gi assosiasjoner til<br />

delikatesse og Luca skulle gi assosiasjoner til søkers hjemland Italia.<br />

Videre anfører innsigers fullmektig at det er sannsynlig at gründerne viste om DEAN &<br />

DELUCA da de hadde gått igjennom 40 konsepter i fem land. Som svar på denne anførselen<br />

hevder søker at dette forarbeidet ble gjennomført etter at selskapet ble opprettet, og da etter


2. avd. sak nr. 7714 4<br />

søknadens inngivelse. <strong>Patentstyret</strong> kan ikke spekulere i hvor sannsynlig det er at søker valgte<br />

varemerke før arbeidet med valget av konsept kom i gang. <strong>Patentstyret</strong> kan ikke legge vekt på at<br />

innsiger har registrert merket i Europa, da dette ikke viser bruk av merket. <strong>Patentstyret</strong> har på<br />

denne bakgrunn, under tvil, kommet til at innsiger ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at<br />

søker var vitende om bruken av innsigers merke.<br />

Konklusjon: <strong>Patentstyret</strong> har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er sannsynliggjort<br />

at søker på søknadstidspunktet ikke var i ond tro, og at det søkte merket dermed ikke kan nektes<br />

registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf.<br />

varemerkeloven § 21a annet ledd."<br />

Innsigers klage over 1. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse innkom den 15. desember 2006. Klageavgiften ble<br />

innbetalt den 5. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet<br />

rettidig.<br />

I klagen anfører innsigeren:<br />

"Klagen begrunnes med at <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong> har tatt feil når det har kommet til at det<br />

ikke foreligger er forvekselbar likhet mellom søkers og innsigers merker samt når det har<br />

kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for ond tro fra søkers side. Det skal fra søkers<br />

side hevdes at merke- og varelikheten er så vidt stor at merkene for det første er egnet til å<br />

forveksles i den alminnelige omsetning samt at det må anses tilstrekkelig sannsynliggjort at<br />

søkeren kjente til bruken av merket DEAN & DELUCA i utlandet før tidspunktet for søknad om<br />

innlevering til registrering for merket DELI DE LUCA, jfr. varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7,<br />

jfr. § 6.<br />

Historikk<br />

Helt siden Dean & DeLuca ble etablert i New York City in 1970 årene, har Dean & DeLuca etter<br />

hvert oppnådd en internasjonal berømmelse for å være et av verdens beste markeder for fersk og<br />

bearbeidet mat. Det er et hyppig turistmål for internasjonale besøkende og dets gode rykte har<br />

spredd seg verden over ved at de besøkende tar med seg til sitt hjemland minner og historier og<br />

deler disse med famielie og venner. New York City er en av de mest besøkte steder for turister i<br />

USA fra EU og Norden og Dean & DeLuca har lokaliteter i Manhattan området av NYC, så vel<br />

som utsalg i det øvre høyprismarkedet av Georgetown området av Washington D.C, US capitol,<br />

og 3 andre US byer. Den lange levetid for Dean & DeLuca’s aktiviteter (over 30 år) og det<br />

renommé som er knyttet til firmaets produkter og tjenester har som følge at matelskere verden<br />

over har hørt om Dean & DeLuca og assosierer dette med et marked for raffinert og god mat.<br />

Dean & DeLuca’s web side er tilgjengelig over hele verden. Firmaet gjør ikke noe spesielt for å<br />

markedsføre sine produkter i Europa. Likevel selges det mye til Europa. Vi vedlegger til<br />

illustrasjon kopier over salg til EU land, se vedlegg 1. Vi nevner også i denne forbindelse at alle<br />

som kjøper produkter fra Dean & DeLuca får tilsendt firmaets katalog.<br />

Vi vedlegger for ordens skyld også kopier fra innsigerens hjemmeside for å illustrere hvordan<br />

salget foregår, se vedlegg 2.<br />

Kravet til likhet i varer og tjenester § 6


2. avd. sak nr. 7714 5<br />

Så vel innsiger som søker driver salg av produkter særlig innenfor området for næringsmidler.<br />

Foran nevnte dokumentasjon fra innsigers hjemmeside samt vedlagte kopi av innsigers EU<br />

registrering og Madridprotokollsøknad viser at søkers og innsigers produkter og tjenester er<br />

overlappende, se vedlegg 3.. Kravet i § 6 er således oppfyllt.<br />

Likhet i merker<br />

Innsigeren er helt uenig med <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong> i at de to merkene DELI DE LUCA og<br />

DEAN & DELUCA ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning.<br />

Det skal hevdes at de to merker har så mange likhetspunkter så vel innledningsvis i merkene som<br />

avslutningsvis, at det ikke kan foreligge tvil om at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen<br />

kan komme til å tro at merkene har en felles kommersiell opprinnelse eller en kommersielt<br />

relatert opprinnelse.<br />

DELI er ikke et oppslagsord i det norske spåk og DEAN er for mange et fornavn (som i for<br />

eksempel Dean Martin), men er også faktisk et ord med en bestemt betydning på engelsk =<br />

domprost. Selv om DELI for noen kan gi assosasjoner til DELIKATESSE, er DELI et ord med<br />

en bestemt betydning, nemlig matvareforretning. Hvis man legger betydningen til grunn kan det<br />

ikke være tvil om at dette elementet i merket er særdeles svakt. De betydninger som er nevnt<br />

hører imidlertid ikke til de som er mest kjent hos den gjennomsnittlige norske omsetningskretsen<br />

og man må anta at en ikke uvesentlig del av denne rett og slett vil oppfatte ordene som<br />

fremmedord uten betydning eller uten å gi assosiasjoner. Uansett er likheten mellom DEAN og<br />

DELI er så vidt stor både visuelt og fonetisk at de forskjeller som finnes i merkeelementenes<br />

siste del ikke er tilstrekkelig til å gjøre helhetsinntrykket av merkene forskjellige. Her vil det ha<br />

stor betydning at hovedvekten av merkene DE LUCA og DELUCA er så og så identiske. Vi ser<br />

at <strong>Patentstyret</strong> har tillagt oppdelingen i dette merkeelementet vekt. Etter vår oppfatning vil<br />

oppdelingen ha liten vekt både visuelt og fonetisk. Det kan se ut som om <strong>Patentstyret</strong> har lagt til<br />

grunn at Luca i søkers merke vil oppfattes som navn (Vi regner med at <strong>Patentstyret</strong>s første<br />

<strong>avdeling</strong> ikke har siktet til et geografisk navn (i såfall vil vi nevne at stedsnavnet er Lucca og<br />

ikke Luca)). <strong>Patentstyret</strong> anfører at DE LUCA (familienavn) i søkers merke vil oppfattes som<br />

FRA LUCA, mens DELUCA i innsigerens merke vil oppfattes som etternavn. Det er riktig at DE<br />

LUCA eksisterer som familienavn i Italia, men det er vanskelig å få tak i hvilken forskjell<br />

<strong>Patentstyret</strong> mener det er mellom DE LUCA og DELUCA rent bortsett fra oppdelingen.<br />

Elementet DE betyr på italiensk ”av”, slik at både DE LUCA og DELUCA vil ha betydningen<br />

”av Luca” på italiensk. Vi vil også nevne at selv om DE LUCA eksisterer som familienavn i<br />

Italia er det neppe et velkjent familienavn i Norge. Det skal således fra innsigers side hevdes at<br />

DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA av den norske omsetningskretsen vil oppfattes som<br />

kjennetegn for salg av varer, mer enn noe annet. I den grad DELI vil oppfattes som beskrivende<br />

for matvarer, vil dette kun fremheve DE LUCA som merkedominanten og denne er så å si<br />

identisk med DELUCA i innsigerens merke.<br />

Poenget er at det er merkenes helhetsbilde som er bestemmende for om merkene vil bli<br />

forvekslet i den alminnelige omsetning og DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA har så<br />

mange likhetspunkter at det er overveiende sannsynlig at en ikke uvesentlig del av den norske<br />

omsetningskretsen lett vil kunne komme til å forveksle dem, spesielt om man er henvist til å<br />

gjenkalle merkene i erindringen. De små visuelle forskjeller i merkene vil lette forsvinne når<br />

man er henvist til å stole på sin hukommelse av merkene. Merkene har samme rytme, de består<br />

begge av fem stavelser. Hovedvekten av stavelsene (tre) er identiske. Merkene begynner likt<br />

(DE) og disse nevnte likhetstrekk har stor betydning for hvordan merkene vil huskes.<br />

Det er på denne bakgrunn at innsigeren ikke kan være enig i at merkene fremstår som<br />

forskjellige, når begge benyttes for produkter og salg av produkter av samme og lignende slag.


2. avd. sak nr. 7714 6<br />

Spørsmålet om ond tro<br />

Som nevnt har innsigeren tatt sitt merke i bruk lenge før søkeren. Det ble tatt i bruk i 1970 årene.<br />

Vi vedlegger for ordens skyld kopier lastet ned fra Internet som viser dette, se vedlegg 4.<br />

Spørsmålet er således om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at søkeren kjente til denne bruk før<br />

søknad om DELI DE LUCA ble innlevert den 12. desember 2002. Søkers firma ble ifølge<br />

Brønnøysundregistrene etablert den 1. januar 2003.<br />

Så vidt vites og som også beskrevet i artikkelen i aftenposten 27. august 2003, se vedlegg 5, skal<br />

det være 5 gründere bak konseptet og navnet Deli De Luca. Disse har alle en fortid hos<br />

konkurrenten 7- ELEVEN. En av gründerne Adriano Capoferro er daglig leder, mens en annen<br />

av gründerne Terje Bergh er produkt- og konseptansvarlig. Begge er i pressen blitt fremstilt som<br />

gründere av Deli de Luca, se eks. vedlagte kopi etter søk på Google, vedlegg 6. Terje Bergh har<br />

vært intervjuet så vidt vi kan se fra Internet flere ganger og flere ganger blitt fremstilt som<br />

gründer av Deli De Luca. Det ville ha vært naturlig av ham å ikke fremstille seg selv som<br />

gründer hvis så ikke var tilfelle. Terje Bergh er også en av gründerne som ble intervjuet i<br />

forbindelse med den artikkel i Aftenposten som er referert til ovenfor og der der fremgår som<br />

følger:<br />

”Mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den amerikanske kjeden<br />

”Dean & DeLuca” har alle en fortid hos konkurrenten 7-Eleven. Etter tre tusen bilder av førti<br />

konsepter i fem land sto de igjen med et rødfarget døgn-konsept som de selv mener er unikt selv<br />

i en døgnåpen by som London. Her hjemme har noen kalt dem ”butant”. En blanding av butikk<br />

og restaurant. Selv kaller de Deli de Luca et ultraurbant konsept.”<br />

Det er anført fra Daglig Leder Adriano Capoferro at personene det er vist til i artikkelen ikke var<br />

ansatt i selskapet da søknaden for registrering av varemerket ble innlevert, for så vidt var<br />

selskapet heller ikke etablert. Søknad ble innlevert den 12. desember 2002 og selskapet etablert<br />

den 1. januar 2003. Søknaden ble opprinnelig innlevert av Adriano Capoferro, men så vel<br />

Adriano Capoferro som Terje Bergh fremstiller seg selv som gründere av Deli De Luca. Det<br />

mest sansynlige er vel at gründere kjenner til bakgrunnen for navnevalget på den bedrift de er<br />

gründere for. Tidsperspektivet fra søknad om varemerke ble innlevert til firma ble etablert, er 19<br />

dager. Det er vel usannsynlig at kun en av gründerne bak firmaet foretok navnevalget alene 19<br />

dager før firmaet ble stiftet av gründerne. Det skal anføres at den andre personen som er omtalt i<br />

artikkelen i Aftenposten som en av gründerne, Thor Johansen, har styreplass i Deli De Luca<br />

Norge AS sammen med Adriano Capoferro.<br />

Det kan ligge andre grunner bak det forhold at det var Adriano Capoferro som ”startet ballet”,<br />

enn at han var alene om å starte det. Det siste er som nevnt tidligere lite sannsynlig ettersom for<br />

eksempel Terje Bergh i flere artikler både i Aftenposten og Dagens Næringsliv er fremstilt som<br />

gründer av Deli De Luca og det later ikke til at han har vært opptatt av å ”rette på” dette<br />

inntrykket. Det faktum at en av gründerne ”startet ballet” kan ha sin enkle årsak i det felles<br />

ansettelsesforholdet for gründerne i 7-Eleven. Adriano Capoferro nevner selv at 12. desember<br />

2002 var Terje Bergh fortsatt ansatt i 7-Eleven.<br />

<strong>Patentstyret</strong> har lagt til grunn at rekkevidden av varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7 begrenses<br />

kraftig ved at det kreves at søker var vitende om den tidligere bruk og det vises til Lassen<br />

Oversikt over Norsk varemerkerett s. 141 samt til en annen <strong>avdeling</strong>s avgjørelse nr. 6711<br />

ENVIRO-CLEAN, der 2. <strong>avdeling</strong> legger til grunn at det kreves ”sikkerhet for viten,<br />

sannsynlighet for viten er ikke nok”. Vi vil vise til hva Lassen også nevner på side 141:


2. avd. sak nr. 7714 7<br />

”Lovens krav om at ”søkeren var vitende” innebærer ikke i seg selv noe krav om kvalifisert<br />

sannsynlighetsovervekt. Etter alminnelige sivilprosessuelle prinsipper skulle det dermed være<br />

nok at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren hadde kunnskap om bruken. Derimot er det<br />

ikke nok at han burde hatt slik kunnskap.”<br />

Vi har ikke hevdet at søkeren burde hatt kjennskap til Dean & DeLuca. Vi har hevdet at det er<br />

mer enn 50 % sannsynlig at søker av varemerket DELI DE LUCA hadde kunnskap om<br />

varemerket Dean & Deluca da søknad om registrering av varemerket DELI DE LUCA ble<br />

innlevert til <strong>Patentstyret</strong> i desember 2002. Aftenpostens artikkel fremstiller et intervju med 2 av<br />

medgründerne av Deli De Luca, den ene av dem konsept- og produktansvarlig i Deli De Luca,<br />

Terje Bergh. Det at den ene av dem Terje Bergh er gründer av Deli De Luca fremkommer også<br />

av andre presseartikler. Aftenpostens artikkel nevner at gründerne har vært inspirert av Dean &<br />

DeLuca, at de har gått igjennom 40 konsepter før de falt ned på Deli De Luca konseptet. Man må<br />

spørre seg hvorfor skulle en journalist dikte opp dette? Det er for øvrig høyst normalt at den som<br />

blir intervjuet sørger for å få se intervjuet før det kommer på trykk, nettopp for å ha muligheten<br />

for å luke ut feilfremstillinger. Det er etter innsigers oppfatning mer enn 50 % sannsynlig at<br />

Terje Bergh og opprinnelig søker av varemerket DELI DE LUCA, Adriano Capoferro, som<br />

sammen var medgründere av Deli De Luca, den 12. desember 2002, 19 dager før fimaet Deli De<br />

Luca Norge AS ble stiftet i januar 2003, hadde valgt navnet på det firmaet de skulle grunnlegge<br />

sammen samt også valgt varemerket de skulle bruke for sitt firma sammen (Firmaet er registrert<br />

med formålet ”Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted”). Det er mer<br />

en 50 % sannsynlig at det forholder seg slik som fremstilt i Aftenpostens artikkel, nemlig at man<br />

var inspirert av den amerikanske kjeden Dean & DeLuca da man valgte navne DELI DE LUCA.<br />

Likheten mellom merkene og mellom konseptene er så stor at det ikke står til troende at<br />

gründerne ikke har kjent til det merket som var tatt i bruk tidligst. At man også har ønsket å<br />

finne en europeisk motvekt til en amerikansk konkurrent slik det påstås i søkers brev av 8. mai<br />

2006, kan selvfølgelig også være helt korrekt.<br />

Vårt poeng er at det fremstår som mer enn 50 % sannsynlig at Terje Bergh, en av de personer det<br />

henvises til i Aftenpostens artikkel er en like sentral gründer i etableringen av Deli De Luca og<br />

valget av varemerket Deli de Luca som Adriano Capoferro. Terje Berg er en av gründerne som<br />

skal ha uttalt at man har vært inspirert av Dean & DeLuca i valget av Deli De Luca. Det skal<br />

således hevdes at kravet om viten slik det fremgår av varemerkeloven er tilfredsstillt.<br />

<strong>Patentstyret</strong> har lagt vekt på at innsiger har tatt merket i bruk i utlandet, særlig i USA, men ikke i<br />

Europa. Det er et faktum at Dean & DeLuca har brukt sitt merke i Europa i hvert fall siden 1999<br />

og gjør det fremdeles, det foregår salg til for eksempel Sverige, Danmark og Finland og også<br />

salg til norske forbrukere, selv om det siste ikke dreier seg om masse salg. Dean & DeLuca har<br />

levert produkter til veldig mange land innenfor EU. Det kan se ut som om <strong>Patentstyret</strong> har lagt<br />

vekt på en antagelse om at innsigers merke ikke har vært benyttet i Europa i spørsmålet om ond<br />

tro. Vi kan ikke helt se hvilken betydning dette skulle ha all den grunn at merket vitterlig har<br />

vært i bruk i en årrekke i USA som nevnt under avsnittet Historikk. Vi vedlegger kopier fra<br />

Internett som viser hvor innsigeren har sine butikker og restauranter som vedlegg 7. Hvis det har<br />

betydning at søker har benyttet sitt merke i Europa, vil innsigeren ta det forbehold at man senere<br />

vil fremlegge bevis for bruk i Europa før søknad ble innlevert fra søkers side. Innsiger har hatt et<br />

utstrakt salg via sin hjemmeside.<br />

Det er på denne bakgrunn vi vil konkludere med at merkene er egnet til å forveksles med<br />

hverandre i den alminnelige omsetning samt at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren var i<br />

ond tro da søknaden om registrering av DELI DE LUCA ble innlevert.


2. avd. sak nr. 7714 8<br />

Vi anmoder således <strong>Patentstyret</strong>s annen <strong>avdeling</strong> om å ta klagen til følge og om å oppheve<br />

registreringen av DELI DE LUCA, jfr. varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7."<br />

Registreringshavers brev 30. mars 2007 inntas<br />

I nytt brev datert 7. mai 2007 uttaler innsigers fullmektig (Zacco Norway AS):<br />

"Det gjøres med dette oppmerksom på at vi som følge av at vi er blitt oppmerksom på at vi har<br />

en interessekonflikt i saken, har overlatt den videre behandling av klagen på vegne av innsigeren<br />

til Oslo Patentkontor AS, Per Andreas Martinsen."<br />

I brev av 4. juni 2007 uttaler innsigers nye fullmektig, Oslo Patentkontor AS:<br />

"Jeg viser til <strong>Annen</strong> Avdelings brev av 3. april 2007 med oversendelse av tilsvar fra søkerens<br />

fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, Oslo, datert 30. mars 2007, til den<br />

klage som var blitt inngitt 15. desember 2006 fra innsigerens daværende fullmektig, Zacco<br />

Norge AS, Oslo, over Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006. I <strong>Annen</strong> Avdelings brev<br />

er søkeren blitt gitt en frist frem til i dag, 4. juni 2007, for å innkomme med bemerkninger til<br />

dette tilsvar og eventuelle andre anførsler i saken til underbyggelse av klagen.<br />

Innsigerens opprinnelige fullmektig, Zacco Norge AS, Oslo, har pga. en interessekonflikt måtte<br />

fratre i saken, og innsigerens har anmodet vårt kontor, Oslo Patentkontor AS, Oslo, om å tre inn<br />

som ny fullmektig.<br />

På innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til tilsvaret av 30. mars 2007 fra søkerens<br />

fullmektig:<br />

INNLEDNING:<br />

Ett av hovedpunktene i denne sak er innsigerens påstand om at søkeren har inngitt denne<br />

foreliggende søknad i ond tro, jfr. varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7. Gjennom sin<br />

argumentasjon i denne sak og de øvrige momenter som foreligger, er det efter innsigerens<br />

oppfatning blitt klargjort at søkeren har en meget god oversikt over andre relevante restauranter<br />

osv. – spesielt i USA –, hvilke varemerker disse benytter og hvilke konsepter virksomhetene er<br />

basert på, bygget opp rundt og drives efter. Dette støtter alt opp under innsigerens påstand om at<br />

søkeren kjente innsigeren, dens virksomhet og varemerket DEAN & DELUCA, da det egne<br />

varemerket DELI DE LUCA ble valgt.<br />

Innsigeren har også merket seg at søkersiden i det tilsvar av 3. mars 2007 som nu foreligger ikke<br />

lenger opprettholder påstanden om at søkeren ikke kjente innsigeren, hans virksomhet og<br />

varemerke da DELI DE LUCA ble valgt og søkt registrert som varemerke.<br />

Innsigeren opprettholder påstanden om at det foreligger en forvekslingsfare, at søknaden om<br />

varemerkeregistrering ble inngitt i ”ond tro”, dvs. med kjennskap til innsigerens allerede


2. avd. sak nr. 7714 9<br />

eksisterende varemerke DEAN & DELUCA og at søknaden om registrering av og ibruktakelsen<br />

av kjennetegnet DELI DE LUCA representerer en handling som er i strid med god<br />

forretningsskikk, slik at den aktuelle bestemmelse (varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7)<br />

kommer til anvendelse.<br />

VARE-/BRANSJELIKHET<br />

Det synes ikke å foreligge noen uenighet mellom partene om det i dette tilfellet eksisterer en<br />

tilnærmet fullstendig vare- og bransjeidentitet. På innsigerens vegne skal vil det derfor her bare<br />

kort påpekes at vi står overfor to salgs- og serveringsbedrifter som begge tilbyr det samme i et<br />

bredt spekter av varer, herunder særskilt tilberedte matretter, kaker, andre delikatesseprodukter,<br />

kaffe, søtsaker, osv. Jeg viser her også til det som ble uttalt og dokumentert i klagen av 15.<br />

desember 2006.<br />

Det forhold at det foreligger enkelte detaljforskjeller mellom virksomhetenes totalgjennomføring<br />

av sine serverings- og salgstilbud, kan ikke tillegges noen vekt i denne sammenheng. Det er<br />

søkerens vare- og tjenestefortegnelse, slik den foreligger i søknaden, som skal danne grunnlaget<br />

for vurderingen. Første Avdelings avgjørelse er derfor korrekt på dette punkt da dette ble lagt til<br />

grunn der.<br />

KJENNETEGNSLIKHETEN<br />

En av grunnleggerne for søkerens virksomhet, og den opprinnelige søker i denne sak, bærer<br />

navnet Adriano Capoferro, og han har ingen påvist relasjon til det italienske navnet De Luca,<br />

eventuelt skrevet: Deluca. Det valgte navnet/kjenntegnet/varemerket DELI DE LUCA er derfor<br />

ikke bygget på et utspring i hans egen navn. Innsigeren mener det derfor er berettiget å reise<br />

spørsmålet om hvorfor grunnleggerne av virksomheten valgte nettopp DELI DE LUCA?<br />

Å velge LUCA eller DE LUCA skaper for den alminnelige, gjennomsnittlige norske<br />

omsetningskrets som søkerens virksomhet vender seg mot, ikke noe særlig sterk tilknytning til<br />

noe italiensk eller knyttet til Italia, slik som det synes å være hevdet fra søkersiden. Den<br />

eventuelle italienske tilknytning ville vært like sterk om grunnleggerne hadde byget varemerket<br />

på den opprinnelige søkers eget navn. Hvorfor ikke velge DELI DE ADRIANO? Navnevalget<br />

slik det ble – DELI DE LUCA – synes derfor efter innsigerens oppfatning å signalisere at det<br />

forelå et ønske om å utnytte en allerede etablert goodwill som ville være en god starthjelp.<br />

Som påpekt ovenfor, henvender søkeren seg til en norsk gjennomsnittskrets av kunder, dvs.<br />

kunder i alle aldre, med enhver bakgrunn og med sprogkunnskaper som sterkt varierer.<br />

Kunnskapene i italiensk vil generelt sett ikke være særlig gode hos denne krets; også fordi<br />

italienskkunnskaper ikke er sørlig godt utbredt i den norske befolkning.<br />

Selv om noen slike italienskkunnskaper skulle foreligge hos enkelte, og selv om engelskkunnskaper<br />

også vil foreligge i noe større grad hos denne omsetningskrets, vil dette ikke være<br />

omsetningskretsens førstesprog. Det sproget er norsk. Mindre fonetiske og semantiske forskjeller<br />

mellom to merker på et annet sprog vil da få klart mindre betydning i helhetsbildet ved merker<br />

på italiensk og/eller engelsk enn hvis merkene som vurderes har vært to norske merker. Dette vil<br />

eksempelvis medføre at forskjellen mellom ”DEAN” og ”DELI” ikke vil være så merkbar for


2. avd. sak nr. 7714 10<br />

den norske omsetningskrets som den eksempelvis ville vært for en engelsk/amerikansk<br />

omsetningskrets. Dette må tas i betraktning ved forvekselbarhetsvurderingen.<br />

Videre vil det fra innsigerens side understrekes at DE LUCA og DELUCA vil fremstå fonetisk<br />

helt identiske. Ingen vil ta noen pause DE og LUCA ved uttalen av et merke som inneholder DE<br />

LUCA uansett om dette førstesprog er norsk, engelsk eller italiensk. Og særlig fordi<br />

italienskkunnskapene vil være dårlige hos den aktuelle omsetningskrets, vil denne forskjell bli<br />

oversett og uansett straks glemt. Den distinksjon mellom et todelt og et enhetlig ord som<br />

søkersiden har forsøkt å fremstille, er derfor ikke eksisterende og blir et meningsløst element i<br />

forvekselbarhetsvurderingen.<br />

Søkerens varemerke er søkt registrert som et rent ordmerke og det er slik de skal bli vurdert i<br />

denne sak. Innsigerens varemerke må også i saken vurderes på samme måte som et rent<br />

ordmerke. Også på dette punkt er Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006 korrekt.<br />

Det faktum at søkeren også bruker en logoutforming av sitt merke, kan derfor ikke gis noen<br />

betydning i denne sak. Logoene som sådan er ikke distinktive, og i tillegg bruker søkeren<br />

forskjellige logoutforminger. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke legge noen vekt på<br />

logobruken, og saken må derfor i sin helhet konsentreres rundt ordene som sådan, dvs. hvordan<br />

de vil fremtre, oppfattes og erindres fonetisk og visuelt.<br />

Begge merker starter med samme to bokstavene – ”DE”. I henhold til praksis fra europeiske<br />

rettsinstanser, vil publikum/omsetningskretsen som hovedregel legge vekt på og erindre hvordan<br />

merkene innledes. Det kan her vises til de to avgjørelser av Førsteinstansretten T-88/05 MARS v<br />

NARS og T-353/05 EURON v CURON, begge avgjørelser av februar 2007. Det er dette<br />

hovedtrekk ved merkene som vil sitte igjen hos den aktuelle omsetningskrets og bære<br />

dominerende i erindringsbildet. Slik jeg vil komme tilbake til nedenfor må det også legges<br />

vesentlig vekt på at medlemmene i omsetningskretsen som regel aldri vi møte merkene samtidig.<br />

Erindringsbildet av merket vil derfor være det avgjørende.<br />

”DELI” er videre et beskrivende element som sådan for disse varer og tjenester, og dermed vil<br />

det være et svakt merkeelement i denne sammenheng. Omsetningskretsen vil ikke legge vekt på<br />

elementets betydningsinnhold, og de enkelte medlemmer i denne vil derfor ikke erindre at det er<br />

forskjellig fra ”DEAN”. Det som erindres er at det aktuelle ord starter med bokstavene ”DE”.<br />

Som nevnt vil begge merkene i praksis aldri foreligge samtidig for dette medlem av<br />

omsetningskretsen, og det vil ikke være noe anledning til å sammenligne dem og å vurdere<br />

eventuelle faktiske forskjeller på mindre punkter.<br />

Det i praksis identiske elementet ”DELUCA” vil derfor være dominerende. Da italienskkunnskapene<br />

hos den aktuelle omsetningskrets vil være meget svake eller helt manglende, vil<br />

den grammatiske betydning av ”DE” når det står alene, ikke være kjent. I erindringen vil de<br />

faktisk forekommende elementer i de to merker gli helt over i hverandre.<br />

Det forhold at innsigerens merke faktisk inneholder elementet ”&”, vil knapt bli oppfattet, og det<br />

vil efter innsigerens oppfatning umiddelbart være glemt. Et slikt sammenbindende element vil<br />

ikke bli tillagt noen selvstendig betydning.


2. avd. sak nr. 7714 11<br />

Ved forvekselbarhetsvurderingen er det merkene som helhet, dvs. slik de fremtrer som en helhet<br />

i erindringen fonetisk, visuelt og eventuelt betydningsmessig, som skal være det avgjørende.<br />

Små detaljforskjeller vil da ikke få noen avgjørende betydning. Jeg viser her til Birger Stuevold<br />

Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (<strong>Annen</strong> utgave –<br />

Revidert versjon) (2003) side 352 øverst som fremhever generelt om den<br />

forvekselbarhetsvurdering som skal foretas:<br />

”Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett, at det som skal<br />

sammenlignes, er det helhetsinntrykket merket gir – eller rettere: det helhetsinntrykket<br />

man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen, jfr. foran under I, samt EFdomstolens<br />

avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma, Sml. 1997 s-I-6191, premiss 23<br />

og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.”<br />

Her vil alle sider ved merkene telle med, men enkelte forhold vil kunne ha avgjørende<br />

betydning. Og særlig vil syns- og lydbildet være avgjørende. Jeg viser igjen til Stuevold<br />

Lassen/Stenvik, ibid. side 352 tredje avsnitt som uttaler:<br />

”Visuell eller fonetisk likhet vil ofte alene kunne medføre at man må konstatere at<br />

kjennetegnene er for like. […] Forstillingsbildet spiller ofte bare rollen som en<br />

«ledsagende omstendighet», som etter forholdende kan virke forsterkende eller<br />

avsvekkende på de likhetsforestillingene som dannes gjennom syns- eller hørselsbildet.”<br />

Jeg understreker i denne sammenheng at Stuevold Lassen og Stenvik likestiller den fonetiske og<br />

visuelle likhet, og fremholder at det er nok for å konstatere forvekselbarhet at én av disse<br />

likhetssituasjoner foreligger. Sml. formuleringen ”Visuell eller fonetisk likhet vil ofte alene …”<br />

(Uthevet her.)<br />

I dette tilfellet er særlig den fonetiske likhet stor. De små forskjeller som vil kunne konstateres i<br />

skriftbildet, vil forsvinne i helheten. Jeg vil her på innsigerens vegne trekke en parallell til de to<br />

merker MICRA SOFT og MICRO SOFT. Sett skrevet vil forskjellene kunne observeres, men<br />

uttalt vil de flyte helt over i hverandre. Følger man Stuevold Lassen og Stenviks anvisninger<br />

ovenfor, må det konstateres at merkene er forvekselbare i praksis.<br />

De forestillingsbilder, dvs. de betydningsinnhold, som merkene efterlater, vil bare i den grad de<br />

foreligger, kunne virke enten forsterkende eller avsvekkende på denne allerede konstaterte likhet<br />

enten visuelt eller fonetisk. I nærværende sak vil søkeren hevde at det ikke vil være noen<br />

særskilte forestillingsbilder knyttet til de to merker. Det således hevdes at Første Avdelings<br />

avgjørelse ikke er korrekt når det ved vurderingen er blitt lagt en avgjørende vekt på at merkene<br />

vil ha forskjellige forestillingsbilder knyttet til seg.<br />

Slik som fremhevet ovenfor, vil det dominerende element i begge merker være DELUCA, og det<br />

vil være til dette elementet som de eventuelle oppdukkende forestilingsbilder vil knytte seg.<br />

DELI vil – i den grad det mulige betydningsinnhold observeres – fremstå som rent beskrivende,<br />

og omsetningskretsen vil dermed ikke feste seg særskilt ved et slikt betydningsinnhold. For<br />

gjennomsnittsforbrukeren som vi ved disse merker står overfor, vil elementet DEAN ikke fremst<br />

med et særskilt betydningsinnhold. Engelskkunnskapene til denne gjennomsnittsforbruker vil<br />

være begrensede, og bruken av ordet som et (for)navn vil for en slik norsk forbruker ikke være<br />

særlig kjent.


2. avd. sak nr. 7714 12<br />

I den grad det bærende og dominerende element DELUCA skulle gi opphav til noen<br />

forestillingsbilder, vil dette bare knytte merkene sterkere til hverandre pga. av den identitet som<br />

foreligger.<br />

De avgjørelser fra EF-domstolen som søkerens fullmektig har trukket frem i tilsvaret<br />

(PICASSO/PICARO og STENINGE KERAMIKK/STENINGE SLOTT ), er derfor ikke<br />

relevante for vurderingen i denne foreliggende sak. Det er ingen slik betydningsmessig forskjell<br />

mellom merkene her.<br />

Det syn på forvekselbarhetsspørsmålet som det her er gitt uttrykk for, støttes efter innsigerens<br />

oppfatning av flere avgjørelser av EF-domstolen og Førsteinstansretten. På innsigerens vegne vil<br />

det her vises til to avgjørelser fra Førsteinstansretten hvor avgjørelsene er bygget på og hvor det<br />

er gjort en rekke henvisninger til avgjørelser av EF-domstolen. De to avgjørelser er T-169/02<br />

CerveceriaModelo, SA de CV v. Modelo Continente Hipermer-cados, SA av 15. februar 2005 og<br />

T-185/3 Vincenzo Fusco v. Antonio Fusco International SA Lussemburgo av 1. mars 2005.<br />

I den sistnevnte saken vedrørende den mulige forvekselbarhet mellom merkene ENZO FUSCO<br />

og ANTONIO FUSCO tar Førsteinstansretten utgangspunkt i at det skal skje en vurdering basert<br />

på merkenes helhetsinntrykk. Se premiss 46 som har en bred henvisning til tidligere avgjørelser<br />

av EF-domstolen.. Videre finner Førsteinstansretten at de to merker er forvekselbare som følge<br />

av det felles element FUSCO som i merket fremtrer som et etternavn, på tross av at de to<br />

foregående elementer i merkene (ENZO/ANTONIO) ikke oppviser noen likhetstrekk. Dette<br />

felles, avsluttende element vil bli tillagt størst vekt av omsetningskretsen. Se premiss 55 og 67. I<br />

denne sak trekker retten det forhold at hvis omsetningskretsen for de aktuelle varer vil være<br />

utpreget merkebevisst, vil dette kunne medføre at faren for forvekselbarhet minskes. Se premiss<br />

58 med henvisning til en tidligere avgjørelse av EF-domstolen, dog uten at dette fikk avgjørende<br />

betydning for den sak Førsteinstansretten behandlet.<br />

I sak T-169/02 baserer Førsteinstansretten seg på de samme vurderinger og legger avgjørende<br />

vekt på det forhold at det felles element (MODELO) er det sterke element i de to merker. Se<br />

premissene 35 – 38. På tross av de forskjeller som forelå mellom merkene, ville identiteten med<br />

hensyn til det felles element dominere helhetsinntrykket, og merkene måtte derfor anses<br />

forvekselbare. Se premiss 39 og 40. Det blir også lagt vesentlig vekt på at saken dreier seg om<br />

identiske varer. Se premiss 41 og 43. Retten fremhever også at det forhold at medlemmene av<br />

omsetningskretsen som regel ikke har anledning til å sammenligne merke, får betydning, idet<br />

disse medlemmer må stole og basere seg på et ”imperfect picture” av merkene. Se premiss 45<br />

med henvisning tidligere praksis fra EF-domstolen.<br />

Uttalelsene i disse to avgjørelser og den tidligere praksis fra EF-domstolen som de støtter seg på,<br />

underbygger efter innsigerens syn hans påstand om forvekselbarhet i denne sak. Vi står overfor<br />

identiske varer og tjenester. Vi står i den foreliggende sak til dels overfor varer hvor<br />

merkebevisstheten ikke er særlig skjerpet, idet det dreier seg om vanlige konsumvarer. Det<br />

dominerende element vil være det felles DELUCA som også vil kunne fremstå som et efternavn,<br />

og i en situasjon hvor omsetingskretsen ikke har anledning til sammenligne merkene, vil den<br />

forestilling oppstå at varemerkene ”are from the same undertaking or, at least, from<br />

economically-linked undertakings”. Se premiss 44 i avgjørelsen i T-169/02.


2. avd. sak nr. 7714 13<br />

Jeg viser for øvrig når det gjelder spørsmålet om forvekslingsfaren, til det som er blitt fremhold i<br />

klagen av 15. desember 2006 av innsigerens daværende norske fullmektig.<br />

Det fastholdes således fra innsigerens side at de to merker må anses å være forvekselbare i den<br />

alminnelige omsetning, og dette vilkår for å kunne kreve registreringen av søkers merke<br />

opphevet, er derfor tilstede.<br />

KJENNSKAP TIL MERKET/”OND TRO”<br />

Fra innsigerens side har det tidligere vært fremholdt og søkt dokumentert at grunnleggerne av<br />

den virksomhet som søkeren driver under det søkte merket, kjente til innsigeren, hans<br />

virksomhet og hans varemerke da varemerket ble valgt. Av den tidligere fremlagte artikkel fra<br />

Aftenposten fremgår det også et klart utsagn om at grunnleggerne var inspirert av innsigerens<br />

virksomhet i USA. Jeg viser her til det som er sagt i klagen av 15. desember 2006. De<br />

intervjuede avgir en uforbeholden uttalelse om denne ”inspirasjon” og innholdet og<br />

formuleringene i intervjuet har ikke senere blitt stanset eller til slutt forsøkt dementert. De tre<br />

som uttaler seg i artikkelen var grunnleggere av virksomheten sammen med den opprinnelige<br />

søker, og det har ingen betydning for saken at disse ikke hadde sluttet i den tidligere arbeidsplass<br />

– 7-ELEVEN – (hvor også den opprinnelige søker hadde vært ansatt sammen med dem) på<br />

tidspunktet for den foreliggende søknads inngivelse. Beslutningen om grunnleggelsen av<br />

selskapet og det aktuelle navn/varemerke var valgt mellom dem på søknadstidspunktet. Et<br />

selskap blir ikke grunnlagt og et varemerke blir ikke valgt ”helt ut av det blå”; det ligger som<br />

regel lange om omfattende overveielser og planer før selskapsdannelsen og varemerket besluttes.<br />

Tidligere har denne saksfremstilling og bakgrunnen for denne blitt bestridt fra søkerens side.<br />

Innsigeren merker seg nu at dette ikke lenger er tilfellet. Det er intet i tilsvaret som innebærer en<br />

bestridelse av at grunnleggerne var kjent med og var inspirert av innsigerens virksomhet og<br />

varemerke. I denne sammenheng blir det derfor uten særlig relevans om innsigerens virksomhet<br />

var kjent som sådan i de norske markedet. Bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr.<br />

7 er en ren subjektiv bestemmelse, idet den bare spør om søkerens kunnskaper på<br />

søknadstidspunktet. Kjente denne søker til tredjemanns allerede eksisterende merkebruk, er dette<br />

i utgangspunktet tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse og at nektelse av<br />

registrering kan skje.<br />

Søkerens norske fullmektig har i tilsvaret vist til avgjørelsen i Høyesterett av 23. november 2006<br />

(”VESTA”) hvor Høyesterett i lys av praksis fra OHIM la til grunn at bestemmelsens anvendelse<br />

forutsetter at registreringen med slik kunnskap om tredjemanns tidligere bruk hos søkeren ”vil<br />

representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk”.<br />

Det er gjennom klagen vist at innsigeren har en omfattende virksomhet utenfor USA, og det<br />

vises her bare generelt til dette, dog slik at det på ny understrekes at det skjer salg til norske<br />

forbrukere og til våre naboland. Innsigeren søkte sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert<br />

som EU-varemerke allerede i 1996, og registrering av merket fant sted i 1999 som CTM<br />

000422063. Jeg viser til vedlegg 3 til klagen av 15. desember 2006. Og endelig har innsigeren<br />

søkt sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert som internasjonalt varemerke hvor Norge også<br />

er utpekt.


2. avd. sak nr. 7714 14<br />

Alt dette underbygger at innsigeren har reelle markedsinteresser i Norge og Europa, og at han<br />

dermed har en legitim interesse av å beskytte sitt varemerke her. Dette gjelder også mot at andre<br />

får registrert et forvekselbart varemerke i Norge når søkeren erkjenner å ha kjent innsigerens<br />

virksomhet og er ”inspirert” denne. Det kan ikke være avgjørende for saken at innsigeren ikke<br />

har åpnet egne særskilte utsalg i Europa eller i Norge. I dagens omsetningsmarked hvor avtaler<br />

om salg inngås gjennom elektroniske medier, er ikke lokale <strong>avdeling</strong>er avgjørende for hva som<br />

skal anses som markedsområder eller interesse- og ekspansjonsområder.<br />

Innsigeren må anses å ha etablert goodwillbærende rettighet her i Norge på søknadstidspunktet<br />

gjennom sin virksomhet, og det må anses å representere et brudd på den alminnelig foreliggende<br />

standard for god forretningsskikk å søke å snylte på denne. Det er selvsagt tillatt å orientere seg i<br />

et marked og la seg generelt inspirere av andre næringsdrivendes virksomhet, men grensen for<br />

det tillatte er overtrådt når man bevisst ønsker å etterligne en annen næringsdrivendes særskilte<br />

forretningsdrift eller – som her – bevisst ønsker å etterligne den andre næringsdrivendes<br />

kjennetegn.<br />

Det forhold at innsigeren og innsigerens kjennetegn er nevnt særskilt i den tidligere omtalte<br />

artikkel i Aftenposten, viser en bevisst vilje til å etterligne én særskilt næringsdrivendes<br />

virksomhet og kjennetegn. Grunnleggere av søkerens selskap bekrefter her at man bevisst har<br />

søkt en efterlignelseshandling med åpne øyne med sikte på å dra nytte av de goodwill som<br />

innsigeren har opparbeidet seg.<br />

Det forhold at Aftenpostens journalist særlig trekker frem denne ”inspirasjon” hos grunnleggerne<br />

viser også at tilknytningen til innsigeren ansås som et viktig poeng, fordi innsigerens virksomhet<br />

allerede var kjent i Norge og for Aftenpostens lesere. Ingen journalist ville tatt med en<br />

henvisning til en amerikansk kjede som var helt ukjent for det norske publikum i en så kortfattet<br />

artikkel som dette.<br />

OPPSUMMERING<br />

Det foreligger således efter innsigerens oppfatning en forvekslingsfare mellom de to involverte<br />

kjennetegn, og søknaden er under de omstendigheter som er blitt klarlagt, inngitt med en viten<br />

om innsigerens virksomhet og varemerke, samt under omstendigheter som må sies å representere<br />

et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk. Søkeren ha bevisst søkt å<br />

efterligne søkerens kjennetegn for å dra nytte av den goodwill som var knyttet til dette<br />

kjennetegn også i Norge. Registrering av det søkte merket må derfor nektes i medhold av<br />

varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />

På innsigerens vegne fastholdes derfor påstanden om at Første Avdelings avgjørelse av 24.<br />

oktober 2006 må oppheves og registrering må nektes i medhold av den nevnte § 14 første ledd<br />

nr. 7."<br />

I innlegg av 20. august 2007 uttaler innehavers fullmektig:


2. avd. sak nr. 7714 15<br />

"1. Innledning<br />

Det vises til innsigers brev av 4. juni 2007 til <strong>Patentstyret</strong> 2. <strong>avdeling</strong>. C-Store Holding AS (”C-<br />

Store”) er i henhold til <strong>Patentstyret</strong>s brev av 8. august 2007 gitt frist til den 20. august 2007 for å<br />

inngi uttalelse/tilsvar. Nærværende tilsvar ansees derfor rettidig.<br />

Etter vårt syn tilfører innsigers omfattende supplering av argumenter og rettspraksis i brev av 4.<br />

juni 2007 lite nytt i forhold til den opprinnelige klagen. C-Store fastholder derfor anførslene i<br />

tilsvar av 30. mars 2007, og opprettholder at <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse er korrekt.<br />

Det bes derfor om at registreringen av varemerket DELI DE LUCA, reg. nr. 226 123, blir<br />

stående.<br />

2. Historikk<br />

På grunnlag av innsigers dels forvirrende og uriktige fremstilling av sakes faktum, finner vi det<br />

hensiktsmessig å innlede med en oppsummering av historikken rundt DELI DE LUCA og<br />

bakgrunnen for navnevalget.<br />

DELI DE LUCA-konseptet er en krysning mellom butikk og delikatesseforretning med fokus på<br />

god mat og måltidsløsninger. DELI DE LUCA-butikkene dekker publikums behov for direkte<br />

konsum og ”take away”. De aller fleste butikkene holder åpent 24 timer i døgnet. Kjeden har nå<br />

23 butikker i Oslo, og 1 i Bergen. I løpet av høsten skal det åpnes ytterligere 2 butikker i Bergen,<br />

og 1 i Oslo.<br />

Adriano Capoferro startet å utvikle ideen og navnet til konseptet i oktober 2002. Som Capoferro<br />

allerede har redegjort for i brev av 4. mai 2005 til Første <strong>avdeling</strong> ønsket han i utgangspunktet en<br />

motvekt til etablerte kjeder som 7 Eleven, Burger King, Mc Donalds, Pizza Hut og Subway. Alle<br />

disse kjedende har amerikansk opprinnelse, og Capoferro ønsket å etablere et konsept med<br />

inspirasjon fra land som Italia, Spania og Frankrike.<br />

Adriano Capoferro har bakgrunn fra kiosk kjeden 7- Eleven, men sluttet der i oktober 2002.<br />

Valget av elementet DELI ble valgt for å gi assosiasjoner til mat eller delikatesser.<br />

Da Capoferros far er italiensk, og bor i Roma, har Capoferro sterk tilknytning til Italia. Han har i<br />

alle år feriert der, og er derfor godt kjent med italienske utrykk, navn, og kultur. Valget hans falt<br />

derfor naturlig nok på et italiensk klingende navn.<br />

Capoferro ønsket imidlertid ikke å benytte deler av sitt eget navn som kjennetegn eller<br />

foretaksnavn. Dette fordi han ikke med visshet kunne forutse om han senere ville ønske å drive<br />

andre type virksomhet. Han anså det derfor uheldig å benytte sitt eget navn på virksomheten,<br />

fordi han da risikerte å bli assosiert med en virksomhet han senere kanskje ikke hadde noen<br />

forbindelse med eller til. Videre så han muligheten for å etter hvert selge virksomheten. I et slikt<br />

tilfelle ville Capoferro ikke lenger ha kontroll med bruken av navnet. Også på dette grunnlag<br />

anså han det uheldig å bruke sitt eget navn på virksomheten.<br />

Derfor falt valget på navnet LUCA, som er et vanlig personnavn, stedsnavn og vei og gatenavn i<br />

Italia. Vi viser i den forbindelse til Bilag 1, i vårt tilsvar av 30. mars 2007. Etter Capoferros<br />

vurdering klang videre navnet godt sammen med forstavelsen DELI.


2. avd. sak nr. 7714 16<br />

Navnet LUCA ble så bundet sammen med DELI av den italienske artikkelen DE, for å<br />

signalisere at det er ”Luca sin deli eller en deli på Luca sin måte”, jf. Capoferros redegjørelse i<br />

brev av 20. august 2005 til Første <strong>avdeling</strong>.<br />

Varemerkesøknaden ble som tidligere redegjort for innlevert av Capoferro personlig 12.<br />

desember 2002.<br />

I forkant og etterkant av varemerkesøknaden hadde Capoferro å løpende kontakt med mulige<br />

investorer. Terje Bergh og Thor Johansen, som i Aftenspostens artikkel av 27. august 2003 noe<br />

uriktig angis som ”gründere” av virksomheten, var på dette tidspunktet ikke involvert i<br />

planleggingen av virksomheten, herunder navnevalget, jf. Capoferros brev av 4. mai 2005.<br />

Capoferro tok kontakt med Bergh og Johansen vedrørende virksomheten i november 2002, da<br />

han ønsket å ansette Bergh og Johansen som henholdsvis markedssjef og driftssjef på et senere<br />

tidspunkt. Disse to jobbet imidlertid da i 7-Eleven. De deltok derfor ikke i arbeidet med å<br />

etablere virksomheten, skaffe investorer, eller bestemme navnet.<br />

For å knytte Bergh og Johansen til seg ble de tilbudt aksjeandeler i virksomheten, og både Bergh<br />

og Johansen er av den grunn sammen med blant annet Capoferro angitt som stifterne av<br />

selskapet C-Store 20. januar 2003. Som bevis fremlegges:<br />

Vedlegg 1: Stiftelsesprotokoll for C-Store Holding AS av 20. januar 2003<br />

Johansen og Berg tegnet pr. dette tidspunkt også henholdsvis 13.000 og 7.000 aksjer, mens<br />

Capoferro hadde 20.500 av totalt 100.000 aksjer i selskapet.<br />

Etter stiftelsen av C-Store og ansettelsen av Berg og Johansen – og frem til den første butikken<br />

ble åpnet i april 2003 – ble det gjennomført felles studieturer til diverse europeiske land for å<br />

hente inspirasjon til konseptet, jf. Capoferros brev av 4. mai 2005. Dette skjedde imidlertid etter<br />

navnevalget, og etter at varemerkesøknaden var inngitt. Og USA var ikke et av de landene som<br />

ble besøkt i den forbindelse, fordi man ikke ønsket innflytelse fra amerikanske konsepter.<br />

Varemerkesøknaden ble for øvrig først overført til C-Store høsten 2004, og som kjent registrert<br />

pr. den 18. mars 2005.<br />

3. Forvekslingsfare<br />

C-Store opprettholder at det ikke foreligger noen fare for at en ikke uvesentlig del av<br />

omsetningskretsen vil kunne forveksle kjennetegnet DELI DE LUCA med DEAN & DELUCA.<br />

Som et utgangspunkt vil omsetningskretsen både for DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA<br />

antas å være en alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker. Det må imidlertid i tillegg tas hensyn<br />

til at både DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA også vil henvende seg til en mer profesjonell<br />

omsetningskrets, i form av leverandører, utleiere og andre profesjonelle aktører. Disse vil ha en<br />

svært høy grad av merkebevissthet.<br />

3.1 Varelikhet<br />

I forhold til innsigers anførsler om varelikhet, opprettholdes det for så vidt at det som et<br />

utgangspunkt foreligger en viss overlapp mellom registreringens varefortegnelse, og de varer<br />

som DEAN & DELUCA etter det opplyste brukes for.


2. avd. sak nr. 7714 17<br />

Imidlertid er overlappet ikke fullstendig. Blant annet har innsiger ikke sannsynliggjort at DEAN<br />

& DELUCA brukes for hygieniske preparater, telefoner, telefonkort, aviser, ukeblader,<br />

fagblader, sigaretter, tobakk, sigarer, lightere og fyrstikker, herunder salg av slike varer, jf.<br />

klasse 3, 9 16, 34 og 35 som registreringen av DELI DE LUCA blant annet gjelder. I forhold til<br />

disse varer og tjenester bestrides det derfor at det foreligger varelikhet.<br />

I tillegg må det som anført i vårt tilsvar av 30. mars 2007 - for de varer hvor det foreligger et<br />

visst overlapp - legges vekt på at konseptene er vesensforskjellige. DEAN & DELUCA synes å<br />

markedsføre eksklusive varer som anti pasti, hors d’oeuvres, fersk kaviar og dyre oster, jf.<br />

vedlegg 2 til innsigers klage av 15. desember 2006, mens det i DELI DE LUCA’s utsalg selges<br />

alminnelige dagligvarer og rimelig ”take away”.<br />

C-Store har videre avstemt sitt vareutvalg med det som markedsføres på innsigers hjemmeside,<br />

og funnet et overlapp på like eller lignende varer på kun noen få prosent av hele C-Stores<br />

vareutvalg.<br />

3.2 Kjennetegnslikhet<br />

Når det gjelder innsigers omfattende anførsler om kjennetegnslikhet, opprettholdes det at det er<br />

store forskjeller mellom DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA, både fonetisk, visuelt og<br />

betydningsmessig. Vi opprettholder derfor det som er anført i vårt tilsvar av 30. mars 2007 på<br />

dette punkt. På en enkelte punkter ser vi det imidlertid nødvendig å imøtegå innsigers anførsler,<br />

og utdype enkelte av våre tidligere anførsler.<br />

Både DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA er kjennetegn som benyttes i omsetning av varer<br />

og tjenester i visuelle omsetningskanaler, som utsalg, butikker eller via internett, og ikke<br />

produkter eller tjenester som omsettes muntlig. Det må derfor legges større vekt på hvordan<br />

merkene oppfattes visuelt, enn fonetisk, ved vurderingen av forvekslbarhet. Dette er lagt til<br />

grunn av Førsteinstansdomstolen, blant annet i T-88/05, MARS – NARS, som innsiger selv<br />

påberoper, premiss 68 og 69, og T-194/03 BAINBRIGDE - BRIGDE, premiss 116.<br />

Og visuelt er kjennetegnene meget forskjellige. Vi viser her til hva som er anført i vårt tilsvar av<br />

30. mars, som opprettholdes Blant annet er DELI DE LUCA tredelt, mens DEAN & DELUCA<br />

er sammensatt av to ord gjennom bruk av & som konjunksjon. Dessuten fremstår endelsene DE<br />

LUCA og DELUCA som forskjellige.<br />

C-Store er ellers enig med innsiger i at omsetningskretsen vil legge særlig vekt på hvordan<br />

merkene innledes. Dette kan illustreres ved at DELI DE LUCA-kjeden på folkemunne gjerne<br />

omtales som DELI. DELI benyttes av samme grunn også av kjeden i sin markedsføring, blant<br />

annet på emballasje som kaffebeger, poser mv.<br />

Vedlegg 2: Bilde av emballasje – ”Deli tanke nr. 17, 20, 22, 25 og 26”<br />

Til forskjell fra de to Førsteinstansavgjørelsene innsiger viser til, T-88/05 MARS v NARS og T-<br />

353/05 EURON - CURON, er imidlertid DELI og DEAN så forskjellig – både visuelt, fonetisk<br />

og betydningsmessig - at det ikke kunne legges avgjørende vekt på forstavelsen ”DE” ved<br />

vurdering av forvekslingsfaren.<br />

Fonetisk har elementene DEAN og DELI en meget forskjellig uttale, henholdsvis [di:n] og [deli].<br />

Kun DELI utales likt med forstavelsen. Visuelt har de for så vidt den samme innledning, og<br />

det samme antall bokstaver, men endelsen – henholdsvis AN og LI er meget forskjelling.


2. avd. sak nr. 7714 18<br />

Det kan heller ikke være tvilsomt at den betydningsmessige forskjellen mellom DELI og DEAN<br />

vil oppfattes av den norske omsetningskrets. I motsetning til hva innsiger anfører besitter de<br />

fleste nordmenn gode engelskkunnskaper, blant annet gjennom engelskundervisning fra<br />

barneskolen av, samt engelskspråklige TV-serier, filmer og fjernsynskanaler. Videre vil den<br />

alminnelige opplyste nordmann være kjent med amerikanske navn som James Dean og Dean<br />

Martin. Omsetningskretsen vil derfor oppfatte DEAN som et personnavn, enten som et fornavn<br />

eller etternavn, med engelsk eller amerikansk opprinnelse.<br />

DELI derimot vil helt klart ikke bli oppfattet som et personnavn. Som tidligere redegjort for vil<br />

DELI heller gi assosiasjoner til mat eller delikatesse. Det er imidlertid ikke en utberedt<br />

oppfatning blant den aktuelle omsetningskrets i Norge at DELI faktisk betyr<br />

delikatesseforretning, slik innsiger synes å anføre. Det bestrides derfor at DELI er beskrivende.<br />

At elementet, uten å være beskrivende, setter omsetningskretsen på spor av en assosiasjon gjør i<br />

stedet DELI nettopp til et godt og distinktivt kjennetegn i Norge.<br />

At betydningen av merkene skal vektlegges er også lagt til grunn i Førsteinstansdomstolens<br />

avgjørelse i sak T-88/05, MARS – NARS, jf. innsigers referanse, samt i sak C-361/04 PICASSO<br />

– PICARO og T499/04 STENINGE KERAMIKK – STENINGE SLOTT.<br />

DEAN & DELUCA innholder som innsiger korrekt påpeker elementet ”&”. Tegnet ”&” – utalt<br />

[ænd] - er uvanlig og lite brukt i Norge. Det er derfor et distinktivt element i merket DEAN &<br />

DELUCA, og ikke ubetydelig, slik innsiger hevder. Både det visuelle, fonetiske og<br />

betydningsmessige inntrykk dette uvanlige elementet vil etterlate i omsetningskretsen, bidrar<br />

derfor også i betydelig grad til å skille merkene fra hverandre, og i samme grad redusere faren<br />

for en eventuell forveksling.<br />

I tillegg til at innledningen i merkene må anses som det dominerende i et merke, anfører<br />

imidlertid innsiger overraskende nok også at avslutningen i kjennetegnene må være<br />

dominerende. Søker finner dette både motstridende og uriktig. Den praksis fra<br />

Førsteinstansdomstolens som innsiger synes å påberope seg i den forbindelse, er heller ikke<br />

direkte relevant for vår sak.<br />

T-185/3, ENZO FUSCO – ANTONIO FUSCO, gjaldt to aktuelle merker hvor det ikke var<br />

bestridt av partene at begge måtte oppfattes som personnavn, hvorav det første elementet som et<br />

fornavn og det andre et etternavn. Videre la Førsteinstansdomstolen til grunn, da saken skulle<br />

begrenses til i Italia, at for omsetningskretsen i Italia ville et etternavn i et varemerke fremstå<br />

som det mest dominante og distinktive. Avgjørelsen gir imidlertid ikke en støtte for at dette er et<br />

generelt prinsipp, slik innsiger anfører, verken for varemerker som oppfattes som et personnavn<br />

eller andre merker. Hertil kommer at DELI DE LUCA som tidigere redegjort for ikke vil bli<br />

oppfattet som et personnavn.<br />

I T-169/02 forutsatte Førsteinstansdomstolen at MODELO var det distinktive element i merket<br />

NEGRA MODELA, siden NEGRA vil være en beskrivende komponent – og oppfattet av den<br />

alminnelige forbruker i Portugal som en beskrivelse for den brunt øl. Det var på dette grunnlag,<br />

og ikke fordi elementet kom sist i kjennetegnet, slik innsiger synes å anføre, at retten la til grunn<br />

at MODELO var det distinktive element. Uansett er DELI nettopp ikke et slikt beskrivende,<br />

ikke-distinktivt element.<br />

I tillegg er både DELUCA og LUCA er helt alminnelig italiensk navn som også inngår i en<br />

rekke kjennetegn, herunder kjennetegn i Norge og i Europa, hvilket er ikke bestrid av innsiger.


2. avd. sak nr. 7714 19<br />

Vi viser blant annet til vedlegg 4 til tilsvar av 30. mars 2007, hvor det fremgår det blant annet at<br />

merket DELUCA & TUCKER, reg. nr. 222 297, er registrert i Norge og i flere av de samme<br />

klassene som DELI DE LUCA, uten at dette er en registreringshindring. Det samme gjelder<br />

merket DELUCA & TUCKER’S YUMMIE THE HUNGERFIGHTER, reg. nr. 219 619, LUCA<br />

VENTURI, reg. nr. 0890283, CASA DI LUCA, reg. nr. 0864608, ZETA FERNANDO DI<br />

LUCA, reg. nr.0757866, LUCA D’ALTERI, reg. nr. 0910810, DA LUCA, reg. nr. 219 098, og<br />

LUCA RODA, reg. nr. 0907518.<br />

I Bilag 3 til tilsvaret av 30. mars 2007 er det fremlagt en rekke eksempler på hyppig bruk av<br />

DELUCA og LUCA som del av firmanavn og varekjennetegn. Vi viser blant annet til Bilag 3, på<br />

side 1 De LUCA’S MARKET, side 2 LIBRERIA DE LUCA Inc., side 3 DeLuca Liquor & Wine<br />

Ltd., side 5 Restaurant Deluca, side 7 Caffe DeLuca, side 8 De Luca’s, side 9 Deluca’s<br />

Restaurant og DeLucaspizza.com, side 10 DeLuca’s (Pittsburg), side 11 DELUCA (jeans), side<br />

12 Fred DeLuca, side 13 DeLuca MUSIC, side 14 DE LUCA MANAGEMENT, side 15 orri De<br />

Luca, side 16 DeLuca (Toyota), side 17 de luca, og side 18 LUCA.<br />

I tillegg til ovennevnte fremlegges ytterligere dokumentasjon på utstrakt bruk av DELUCA og<br />

LUCA som kjennetegn;<br />

Vedlegg 3: Utskrift fra nettsider<br />

Vedlegg 4: Liste over domene navn med DELUCA eller LUCA<br />

Vedlegg 5: Bilder av skilter og fasader med DELUCA eller LUCA<br />

Søker opprettholder derfor at DELUCA og LUCA ikke har særlig særpreg, og derfor ikke vil bli<br />

oppfattet som det distinktive element i DEAN & DELUCA.<br />

Når det gjelder innsigers innvendinger mot Capoferros begrunnelse for valg av navn, viser vi til<br />

redegjørelsen i pkt. 2 ovenfor. Valget av elementet LUCA var som det fremgår her, og som det<br />

tidligere er redegjort for, begrunnet i et ønske om å gi assosiasjoner til Italia, og ikke et ønske<br />

om å utnytte en påstått etablert goodwill fra DEAN & DELUCA som drahjelp, slik innsiger<br />

hevder. Det er et faktum, som ikke er motbevist av innsiger, at DEAN & DELUCA ikke er kjent<br />

og heller ikke nyter noen form for goodwill i Norge. Innsigernes anførsler på dette punkt faller<br />

derfor på sin egen urimelighet.<br />

Ønsket om assosiasjoner til Italia understøttes også av det faktum at interiøret i butikkene er<br />

levert av italienske produsenter, samtidig som DELI DE LUCA-butikkene selger flere produkter<br />

med italiensk opprinnelse, blant annet ”Calzone” (innbakt pizza), panini (sandwich), tiramisu<br />

(dessert) og ”Gelato” (italiensk iskrem). C-Store har videre opplevd at flere kunder spør om<br />

kjeden er italiensk.<br />

Det bestrides også at valget av LUCA i kombinasjon med DE ikke vil gi omsetningskretsen<br />

assosiasjoner til noe italiensk eller Italia. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil i relativt stor<br />

utstrekning ha kjennskap til Italia, herunder italienske begreper og ord. Blant annet er de<br />

italienske ordene pizza, pasta, og parmesan innarbeidet i det norske språk. Videre er Italia et<br />

yndet reisemål for mange nordmenn, og ca. 300.000 nordmenn reiste i 2005 til Italia med til<br />

sammen over 1 million overnattingsdøgn 1 [ 1 Fotnote: Jf. tall fra Det Italienske Turistkontor i<br />

Stockholm]. Hvert år settes det videre opp flere italienske filmer i Norge, og en rekke nordmenn<br />

vil også være kjent med operaer av de italienske komponistene Puccini og Verdi. Videre er hele<br />

1506 av Vinmonopolets rødvinsutvalg på totalt 4348 rødviner, italiensk viner. Gjennom reiser,


2. avd. sak nr. 7714 20<br />

mat, vin og kultur er nordmenn derfor kjent med Italia og det italienske språk og begreper. Det<br />

må derfor kunne legges til grunn at omsetningskretsen vil assosiere merket DELI DE LUCA og<br />

da særlig DE LUCA med Italia, slik Capoferros formål var.<br />

Avslutningsvis opprettholdes det at det er helhetsinntrykket av kjennetegnene DELI DE LUCA<br />

og DEAN & DELUCA som er avgjørende jf. Lassen/Stenvik, side 352. Det samme er lagt til<br />

grunn i T-88/05, MARS - NARS, som innsiger har påberopt, særlig premiss 66, 67 og 68.<br />

Enkelte likhetstrekk ved merkene er med andre ord ikke tilstrekkelig til å fastslå<br />

forvekslingsfare.<br />

Samtidig må det legges avgjørende vekt på forestillingsbildet merkene gir. Vi viser i den<br />

forbindelse til første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse, på side 3, hvor det korrekt ble lagt til grunn at<br />

”(h)elhetinnstrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers merke, ved at det søkte<br />

merke blir oppfattet som ”delikatesse fra Luca”, mens innsigers merke vil bli oppfattet som to<br />

etternavn ”Dean & Deluca”.<br />

Det opprettholdes derfor at det ikke foreligger forveklingsfare, og at første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse<br />

er korrekt.<br />

4. Kjennskap til merket<br />

Når det gjelder hvorvidt søker var vitende om bruken av DEAN & DELUCA ved<br />

søknadstidspunktet, vises det til Adriano Capoferros tidligere redegjørelse på dette punkt, jf. pkt.<br />

2 ovenfor, som selvsagt opprettholdes for <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>.<br />

Vi viser i den forbindelse særlig til det forhold at de to som uttalte seg til Aftenposten, Bergh og<br />

Johannsen ikke deltok i valg av navn eller innlevering av varemerkesøknaden. Og forarbeidet<br />

med gjennomgang av ulike konseptene ble gjort i etterkant av varemerkesøknaden, samtidig som<br />

USA ikke var et av de landende som ble besøkt.<br />

Aftenpostens artikkel innholder som redegjort for tidligere flere faktiske feil. Blant annet er den<br />

tredje personen som omtales i artikkelen en nattevakt ansatt i den aktuelle butikken, og absolutt<br />

ingen ”gründer”.<br />

Innsiger anfører i brev av 4. juni at det er ”klargjort at søker har meget god oversikt over andre<br />

restauranter, særlig i USA”, og synes med det å henvise til utskriftene fra nettet og referanser til<br />

restauranter og andre virksomheter som benytter navnet DELUCA eller DE LUCA. Disse<br />

utskriftene er imidlertid innhentet etter innsigers klage, og vi stiller oss derfor uforstående til<br />

innsigers argumentasjon på dette punkt.<br />

Det opprettholdes for øvrig at virksomheten til DEAN & DELUCA ikke er kjent i Norge. Det er<br />

ikke påvist noe kjøp av norske forbrukere, og kun begrenset omfang innenfor Europa, og da via<br />

nettesteder og ikke utsalg slik C-Store driver sin virksomhet.<br />

Innsiger har heller ikke sannsynliggjort annen bruk eller markedsføring av merket, verken i<br />

Norge eller resten av Europa, og for så vidt heller ikke i USA. Hertil kommer at navnene på<br />

kundene i Europa i hovedsak har engelske/amerikanske navn, jf. Vedlegg 1 i klagen. Kundene i<br />

Europa synes derfor å være amerikanere bosatt i Europa.<br />

På grunnlag av ovennevnte opprettholdes det at søker hadde kjennskap til bruken av merket<br />

DEAN & DELUCA ved søknadstidspunktet, noe innsiger heller ikke har sannsynliggjort.


2. avd. sak nr. 7714 21<br />

Subsidiært opprettholdes det, jf. tilsvar av 30. mars 2006, at Capoferro/C-Store uansett ikke har<br />

opptrådt i strid med god forretningsskikk, slik anvendelse av varemerkeloven § 14 første ledd nr.<br />

7 fordrer. Vi viser igjen til Høyesterett avgjørelse i Rt. 2006 s. 1473.<br />

Det opprettholdes i den forbindelse at DEAN & DELUCA ikke er kjent i Norge, jf. ovenfor,<br />

eller at DEAN & DELUCA skal ha reelle markedsinteresser i Norge. En varemerkeregistrering i<br />

EU fra 1999 – som ikke er brukt, og en internasjonal søknad med Norge som utpekt, men som<br />

ikke er avgjort, sannsynliggjør heller ikke slike interesser. Etter våre opplysninger er det pr. 6.<br />

februar 2007 også reist krav om slettelse av DEAN & DELUCAs varemerkeregistrering i EU fra<br />

ReiB, Sohn & Co. GmbH.<br />

Vedlegg 6: Utskrift fra OAMI online vedr. EU- registrering nr. 422 063<br />

Det faktum at DEAN & DELUCA har vært etablert i USA siden 1970 – det vil si i over tretti<br />

(30) år – og siden 1970 kun har ekspandert til Japan sannsynliggjør at DEAN & DELUCA ikke<br />

har planer om å etablere seg i Europa eller Norge. Det opprettholdes derfor at merket DEAN &<br />

DELUCA ikke har beskyttelseverdige markedsinteresser, verken i Norge eller andre steder i<br />

Europa.<br />

Videre er det fra søkers side sannsynliggjort at både DELUCA og LUCA hyppig brukes som del<br />

av firmanavn og varekjennetegn, både i Europa og resten av verden. Det å bruke eller søke<br />

registrert et merke innholdende et slik lite særpreget element og alminnelig italiensk navn, er<br />

ikke i strid med god forretningsskikk.<br />

Hertil kommer Capoferros begrunnelse for navnevalget, jf. pkt. 2 ovenfor, som var et ønske om<br />

et særpreget og italienskklingende kjennetegn.<br />

At det ikke foreligger noe ønske om utnyttelse av goodwill understøttes at utformingen av<br />

logoen til DELI DE LUCA. I logoen er DELI og LUCA de fremtredende elementene. Hadde<br />

søker hatt et ønske om å snylte på eventuelt renommé, ville søker valgt en annen utforming av<br />

logen som i større grad forsterket de to siste elementer i merket. Vi viser med samme<br />

begrunnelse også til bruken av elementet DELI, jf. Vedlegg 3 ovenfor.<br />

Det fastholdes derfor at Adriano Capoferro søknad om registrering av DELI DE LUCA under<br />

ingen omstendighet er en handling i strid med god forretningsskikk.<br />

Avslutningsvis opprettholdes anmodningen om at <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ikke tar klagen<br />

til følge, og at norsk varemerkeregistrering nr. 226 123 DELI DE LUCA blir stående."<br />

I et siste innlegg av 21. desember 2007 uttales følgende av innsigers fullmektig:<br />

"Jeg viser til <strong>Annen</strong> Avdelings brev av 21. august 2007 med oversendelse av innlegg av<br />

20. august 2007 fra søkerens fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, og med<br />

frist til 22. oktober 2007, for å inngi kommentarer til dette innlegg fra søkersiden, samt til <strong>Annen</strong><br />

Avdelings brev av 22. oktober 2007 med en forlengelse av denne frist inntil i dag, 21. desember<br />

2007.


2. avd. sak nr. 7714 22<br />

På innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til dette nye innlegg av 20. august 2007 fra<br />

søkerens fullmektig og jeg gjør her oppmerksom på at jeg har bygget denne uttalelse opp på<br />

samme måte som søkeren i dette innlegg av 20. august 2007:<br />

1. INNLEDNING<br />

Dette nye innlegg fra søkerens fullmektig bringer som sådan ikke særlig vesentlig nytt inn i<br />

saken i forhold til det som er fremkommet tidligere; det synes dog som om søkeren på ny<br />

forsøker å skape en bakgrunn for navnevalget som skal distansere det aktuelle kjennetegn fra<br />

innsigerens kjennetegn. Se om dette nedenfor. I all hovedsak fastholdes derfor de tidligere<br />

anførsler fra innsigerens side og det vil bli opprettholdt at søkeren har valgt sitt varemerke vel<br />

vitende om innsigerens kjennetegn, og at vi således står overfor en bruk og forsøk på registrering<br />

i ”ond tro”, jfr. varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />

2. HISTORIKK<br />

Det søkes her i det nye innlegg fra søkerens fullmektig å skapes et bilde av at søkeren valgte sitt<br />

varemerke ut fra sin italienske bakgrunn og uten noen tilknytningspunkter til innsigeren eller til<br />

USA. For innsigeren fremstår dette forsøk på å skape en slik forhistorie for navnevalget som lite<br />

overbevisende.<br />

Det forsøkes for det første gjort gjennom å skape et bilde av at grunnleggeren, Adriano<br />

Capoferro, ønsket å starte noe som skilte seg fra amerikanske forbilder, og i stedet skulle hente<br />

sin inspirasjon fra Italia, Spania og Frankrike. Besøker man imidlertid ett av søkers<br />

forretningssteder og for eksempel 7 Eleven – slik undertegnede har gjort for første gang i<br />

forbindelse med denne innsigelse – ses ingen særlige forskjeller. Den vanlige forbruker vil ikke<br />

se noe særlig som peker på en inspirasjon fra Søreuropeiske land ved søkers virksomhet.<br />

Forretningen ser ut som en hvilken som helst annen hurtigmatkjede, og den vil knyttes til USA<br />

som oppfattes som opprinnelsesstedet for slik virksomhet. Det er således intet ved søkerens<br />

virksomhet som vil lede tanke bort fra USA.<br />

Og igjen forsøkes det fortalt at varemerket ble valgt helt tilfeldig, fordi det kun var ønsket å<br />

opprette en tilknytning til Italia. Innsigeren kan forstå Adriano Capoferros ønske om ikke å<br />

bruke sitt eget navn ut fra de grunner som gis i dette siste innlegg fra søkerens fullmektig, men<br />

dette begrunner ikke valget av ”LUCA”. Når det i tillegg både i dette innlegg og i tidligere<br />

uttalelser fra søkersiden vises til LUCA er både et personnavn, stedsnavn, vei- og gatenavn i<br />

Italia, samtidig som det er vist til andre serveringsetablissementer som bærer navnet ”LUCA”,<br />

synes dette å være argumenter nettopp for å velge noe annet og mer originalt. Grunntanken bar<br />

valget av et varemerke er som hovedregel at man ønsker å skape noe som ikke vil forbindes med<br />

andre og andres virksomheter. Innsigeren vil derfor fastholde sitt spørsmål: Hvorfor velge<br />

”LUCA”? Og fremholde at søkeren ikke har klart å komme opp med noe fullgodt svar som<br />

overskygger oppfatningen at søkeren har ønsket å snylte på allerede etablerte rettigheter.<br />

Og når det gis uttrykk for at Capoferro også var av den oppfatning at ”navnet [klang] godt<br />

sammen med forstavelsen DELI”, beveger man seg efter innsigerens oppfatning meget nær å<br />

innrømme at man ønsket å ta i bruk noe som lå så tett opp til innsigerens kjennetegn at man<br />

kunne dra nytte av den goodwill som allerede var knyttet til dette.


2. avd. sak nr. 7714 23<br />

Mens det fra søkerens side i tilsvaret av 30. mars 2007 ikke var gjort forsøk på å benekte at<br />

søkersiden hadde hentet inspirasjon fra innsigeren og hans varemerke, benektes dette nå på ny.<br />

Det forsøkes i uttalelsen å oppkonstruere en adskillelse mellom Adriano Capoferro og to av de<br />

som uttalte seg i den aktuelle artikkel i Aftenposten 27. august 2003, Terje Bergh og Thor<br />

Johansen. Slik det har vært fremholdt flere ganger fra innsigerens side, uttaler nettopp Bergh og<br />

Johansen i denne avisartikkel at ”butikknavnet[..] er inspirert av den amerikanske kjeden ”Dean<br />

& De Luca”. Det søkes nu gjennom det nye innlegg ved hjelp av stiftelsesprotokoll for selskapet<br />

m.m. å skape det bildet at de to medarbeidere ikke hadde vært med på navnevalget, og dette<br />

fremstår efter innsigerens oppfatning overhodet ikke som overbevisende. Slik jeg påpekte i mitt<br />

innlegg av 4. juni 2007, blir et selskap ikke stiftet og et navnevalg ikke gjort uten nøye<br />

forhåndsvurderinger. Alle de aktuelle personer, herunder Adriano Capoferro, Terje Bergh og<br />

Thor Johansen kom fra 7 Eleven, og må antas å være bekjente derfra. Dette styrkes ved at<br />

Capoferro – som det fremheves i det foreliggende innlegg av 20. august 2007 – nettopp tok<br />

kontakt med de to andre for å få med dem på prosjektet. Han ville ikke ha kontaktet dem hvis<br />

han ikke kjente dem fra tidligere. Jeg peker også på at kontaktet med dem skal ha funnet sted i<br />

november 2002 mens varemerkesøknaden først ble inngitt 12. desember 2002. Kontakten<br />

mellom de tre fant altså sted før eiendomsretten til det aktuelle varemerke ble søkt etablert<br />

gjennom varemerkesøknaden.<br />

Det fremstår således som en avsporing av spørsmålene rundt denne problemstilling å trekke inn<br />

Berghs og Johansens andeler av selskapet eller understreke at de to teknisk sett ikke var eiere i<br />

selskapet da navnevalget ble truffet.<br />

Og selv om man antar at Bergh og Johansen ikke foretok navnevalget, tilsier den kontakt som<br />

forelå mellom de tre ovennevnte fra tiden i 7 Eleven og videre inn i stiftelsen av det nye selskap,<br />

at Bergh og Johansen kjente til bakgrunnen for navnevalget. Enhver som blir invitert for å delta i<br />

et selskap, vil selvsagt anmode om en klargjøring av hvor navnet på selskapet kommer fra.<br />

Uansett omstendighetene rundt navnevalget må det legges til grunn at Bergh og Johansen fortalte<br />

den riktige historien i den nevnte artikkel i Aftenposten.<br />

Det må derfor efter innsigerens oppfatning legges til grunn at ”DELI DE LUCA” ble valgt basert<br />

på kjennskap til innsigerens virksomhet og hans navn/varemerke, og at deltakere i selskapet<br />

knyttet meget nært til Adriano Capoferro direkte har bekreftet at man bygget på og var inspirert<br />

av innsigerens virksomhet. Dette er efter innsigerens oppfatning et klart eksempel på at Adriano<br />

Capoferro har søkt å registrere et varemerke i eget navn som er egnet til å forveksles med et<br />

varemerke som en annen hadde tatt i bruk før ham og at Adriano Capoferro var vitende om<br />

denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt, jfr. varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />

3. FORVEKSLINGSFARE<br />

Innsigeren vil opprettholde at det søkte merket er egnet til å forveksles med hans etablerte<br />

varemerke, idet omsetningskretsen for de aktuelle varer vil forveksle merkene i en slik grad at<br />

medlemmene i denne krets enten vil tro at det er samme selskap som står bak eller at det<br />

foreligger et økonomisk felleskap mellom de to produsenter.<br />

Det er i denne sammenheng uten relevans at søker og innsiger i tillegg til å henvende seg til<br />

gjennomsnittsforbrukeren og så henvender seg til en profesjonell omsetningskrets som må antas<br />

å ha en svært høy merkebevissthet. Det avgjørende vil her være hvordan


2. avd. sak nr. 7714 24<br />

gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are<br />

Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKRETT (<strong>Annen</strong> utgave – Revidert versjon)<br />

(2003) side 281- 282. Se særlig side 282 annet og tredje avsnitt hvor det drøftes om den norske<br />

formulering om at forvekslingsfare foreligger dersom det må regnes med at ”en ikke ubetydelig<br />

del av omsetningskretsen vil kunne ta feil” og EF-domstolens formulering hvor det avgjørende er<br />

”hvordan gennomsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse oppfatter<br />

varemærkene” (fra den dansksproglige versjon av EF-domstolense avgjørelse i sa C-251/95<br />

Sabel v. Puma) er sammenfallende. Det kon-stateres at dette må anses å være tilfellet.<br />

3.1 Varelikhet<br />

Det vil her fra innsigerens side fremholdes at det er helt uten betydning for saken at søkerens<br />

vare- og tjenestefortegnelse er noe videre enn det område som innsigerens virksomhet gjelder<br />

eller som innsigerens internasjonale varemerkeregistrering nr. 832898 hvor Norge er utpekt. Det<br />

avgjørende er et det foreligger en bred overlapping for varene i klassene 29 og 30 og tjenester i<br />

klasse 35 knyttet til næringsmidler.<br />

Videre er det uten betydning hvorvidt de varer som markedsføres av innsigeren skulle være mer<br />

eksklusive enn de varer som finnes hos søkerens utsalgssteder. Søkerens varefortegnelse dekker<br />

også slike ”eksklusive” varer. Det har således ingen relevans at søkeren har valgt bare å selge<br />

noen av de varer som varemerkesøknaden omfatter. Det er varemerkesøknaden slik den lyder,<br />

som skal legges til grunn for vurderingen.<br />

Det vil her dog tilføyes at noe av bakgrunnen for innsigelsen er at innsigeren ikke ønsker at<br />

søkerens produkter og virksomhet skal forveksles med den egne virksomhet. Når aktører som<br />

selger ordinære produkter kopierer varemerkene til andre, allerede etablerte aktører som har sitt<br />

virkefelt innenfor produkter av en annen, og kanskje mer eksklusiv, karakter, er nettopp<br />

hensikten å trekke fordeler av den etablerte aktørs oppnådde goodwill.<br />

På den annen side er det klart at både søkeren og innsigeren i stor utstrekning selger essensielt de<br />

samme varer og tilbyr de samme tjenester – ”take away”-mat og -drikkevarer. Dette er det<br />

overveiende flertall av produktene. ”Take-away”-mat utgjør en meget stor del av innsigerens<br />

virksomhet. Det forhold at innsigerens sandwiches inkluderer finere kjøttvarer, ost og brød fra<br />

forskjellige steder, mens søkerens produkter inneholder mer standardingredienser, er nettopp en<br />

av hovedårsakene bak innsigelsen. Med sine mer ordinære produkter har søkeren kopier<br />

innsigerens varemerke så nært som mulig ut fra ønsket om at omsetningskretsen skal forveksle<br />

virksomhetene og tro at de får produkter av innsigerens kvalitet for søkerens priser. Slik<br />

merkebruk kan ikke aksepteres uten at innsigeren på forhånd hadde gitt sitt samtykke til dette.<br />

Noe slikt vil ikke bli gitt, idet innsigeren ønsker å verne sitt varemerke mot en slik undergraving<br />

av goodwill.<br />

3.2 Kjennetegnslikhet<br />

Når det gjelder kjennetegnslikheten, fastholdes det fra innsigerens side at merkene som helhet vil<br />

fremstå så like at de vil bli forvekslet av omsetningskretsen. Det må ved forvekselbarhetsvurderingen<br />

legges vesentlig vekt på at vi står overfor identiske varer og tjenester. Ved slik<br />

identitet må det forlanges at merkeforskjellen er markert for å unngå at forvekslingsfare oppstår.


2. avd. sak nr. 7714 25<br />

Fra innsigerens side vises det på dette punkt til det som tidligere er blitt uttalt vedrørende dette<br />

spørsmål i uttalelsen av 4. juni 2007. Og det vil på ny understrekes at det er merkene slik de<br />

foreligger, som skal vurderes mot hverandre. Eventuelle figurutforminger av merkene må det ses<br />

bort fra. Jeg viser her til Stuevold Lassen/Stenvik ibid. side 347 hvor det uttales:<br />

”Tilsvarende må man, når et varemerke søkes registrert, i forhold til eldre<br />

kjennetegnsrettigheter vurdere det ut fra det som søkes registrert, og ikke ut fra<br />

antagelser om hvordan merket kanskje kan bli brukt.”<br />

De fremlagte eksempler på det søkte merket i figurmessige utforminger er således ikke av<br />

relevans for denne sak, idet det søkte merket er søkt registrert som rent ordmerke, og <strong>Annen</strong><br />

Avdeling må derfor se bort fra dette fremlagte materiale.<br />

Det mest fremtredende distinktive element i det søkte merket er ”DE LUCA”, og dette vil bli<br />

oppfattet og uttalt identisk med innsigerens ”DELUCA”. Slik det er blitt fremholdt tidligere fra<br />

innsigerens side, vil gjennomsnittsforbrukeren i den norske omsetningskrets ikke ha slike<br />

kunnskaper i eksempelvis italiensk at det vil legges noen særskilt vekt på delingen av<br />

elementene ”DE” og ”LUCA”; dette vil oppfattes som en enhet.<br />

<strong>Annen</strong> Avdeling må også se bort fra søkerens påstand om at søkerens kjede i praksis omtales<br />

som kun DELI. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for dette, og igjen vil det fra<br />

innsigerens side understrekes at det søkte merket må vurderes slik det er søkt registrert.<br />

Innsigeren vil også bestride at elementet ”&” er lite brukt og uvanlig i Norge. Dette<br />

sammenbindende element er hyppig brukt for eksempel i foretaksnavn, og det vil derfor ikke<br />

fremtre som et på en måte som gjør det særlig fremtredende i merket. Søkerens og innsigerens<br />

merker er typiske ”muntlige” merker, dvs. at omsetningskretsens medlemmer omtaler merkene<br />

for å anbefale disse til sine venner og bekjente. Det må derfor ved forvekselbarhetsvurderingen<br />

legges avgjørende vekt på den fonetiske likhet mellom merkene. Det vises her igjen til uttalelsen<br />

hos Stuevold Lassen/Stenvik ibid. side 352 tredje avsnitt hvor det fremholdes at det vil være<br />

tilstrekkelig for å konstatere forvekselbarhet at merkene er enten visuelt eller fonetisk like. De<br />

forskjeller som kan konstateres i skriftbildet for de to involverte merker, vil forsvinne i den<br />

fonetiske helhet.<br />

Fra innsigerens side vil det også fremholdes at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil se noe særskilt<br />

betydningsinnhold i de to merker utover at de fremtrer som navn. Det er ikke på noen måte gitt<br />

at ”DELI” vil oppfattes som en forkortelse for ”delikatesse”. Når de øvrige elementer i merket så<br />

klar fremtrer med et navnepreg, vil dette første element i det søkte merket like gjerne kunne<br />

oppfattes som et fornavn. Omsetningskretsens sprogkunnskaper vil generelt sett ikke være så<br />

sterke at merkets enkelte deler vil bli analysert og vurdert med sikte på å finne et særskilt<br />

betydningsinnhold. Jeg viser her til EF-domstolens avgjørelse i sak nr. C-342/97 Lloyd, Sml. 199<br />

I-3819, premissene 25 og 26 hvor det legges til grunn at ”Gennemsnitsforbrugeren oppfatter …<br />

normalt et varemærke som en helhed og undersøker ikke de forskellige detaljer. ... Der må tages<br />

hensyn til, at gennemsnitsforbrug-eren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte<br />

sammenligning mellom de for-skællige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i<br />

erindringen har af dem. Det må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens<br />

opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken katagori af varer eller tjenesteydelser der<br />

er tale om.” De varer og tjenester som denne saken dreier seg om, er nettopp slike hvor<br />

oppmerksomheten ikke er særskilt skjerpet.


2. avd. sak nr. 7714 26<br />

4. KJENNSKAP TIL MERKET<br />

Det vil fra innsigeren side fastholdes at innsigerens virksomhet og varemerke vil være kjent i<br />

Norge i en slik grad at innsigeren har slike etablerte rettigheter og en legitim interesse i å<br />

motsette seg at et slikt forvekselbart merke blir registrert i Norge. Det er også viktig å ha for øye<br />

at det avgjørende i forhold til varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7 er at søkeren har kjent til og<br />

kopiert innsigerens merke.<br />

Innsigeren er kjent i Norge og EU. Den vedlagte rapport over treff på innsigerens Internett-side<br />

viser at det siden mars 2007 har vært 587 treff fra enkeltpersoner i Norge. Salget i EU skjer via<br />

denne Internettside www.deandeluca.com og via kataloger. Mellom februar 2002 og februar<br />

2007 er det registrert et salg til EU på mer enn $ 75.000. Innsigeren hadde samtidig et innkjøp<br />

fra EU-området som oversteg $1,5 millioner.<br />

Innsigeren utvider stadig sin virksomhet i USA, EU og resten av Europa.. I den senere tid er 3<br />

ekstra forretninger i USA under bygging og en i Dubai. Av de 18 eksisterende forretninger i<br />

USA er 8 i New York på fremtredende steder så som Broadway, Rockefeller Center, Madison<br />

Avenue and Time Warner Center. Butikkene er således meget sterkt eksponert for turister i USA,<br />

herunder norske turister. Innsigeren er også i forhandlinger med sikte på åpning av forretninger<br />

innenfor EU i Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Videre innsigerens virksomhet hyppig<br />

omtalt i magasiner som også selges i Norge. Jeg vedlegger her en uttalelse fra Brad Serwin som<br />

er ansatt hos innsigeren. Denne uttalelse redegjør nærmere for innsigerens virksomhet.<br />

5 OPPSUMMERING<br />

Det fastholdes således at de to kjennetegn er forvekselbare og at søkeren tok sitt merke i bruk og<br />

søkte det registrert vel vitende om innsigeren og hans kjennetegn. Merket ble av søkeren tatt i<br />

bruk og søkt med sikte på å utnytte den goodwill som er knyttet til innsigerens merke og<br />

registrering må derfor nektes i medhold av varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6."<br />

I ytterligere innlegg av 3. mars 2007 uttaler innehavers / innsigers fullmektig:<br />

"Vi viser til innsigers brev av 21. desember 2007, samt <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s brev av<br />

3. januar 2008, hvor C-Store Holding AS (”C-Store”) er gitt frist til 3. mars 2008 med å komme<br />

med avsluttende kommentarer til innsigers siste uttalelse. Nærværende tilsvar er derfor rettidig.<br />

Heller ikke siste innlegg fra innsigers fullmektig tilfører etter vår vurdering særlig nytt i saken.<br />

På vegne av innsiger gjentas og vidløftiggjøres stort sett innsigers tidligere anførsler, samtidig<br />

som C-Stores anførsler søkes forvrengt. Vi skal derfor kommentere uttalelsen fra innsiger<br />

relativt kort. For øvrig henvises det til C-Stores anførsler i tidligere innlegg, som selvsagt<br />

opprettholdes.<br />

Historikk


2. avd. sak nr. 7714 27<br />

Forhistorien for navnevalget er tidligere redegjort for i detalj. Det at innsigers fullmektig ikke ser<br />

forskjell på Deli de Luca og 7-Eleven kan i den forbindelse i ikke tillegges vekt. Innsigers<br />

fullmektig har aldri vært i de nevnte butikkene tidligere, hvilket illustrerer hvem som er<br />

målgruppen og omsetningskretsen til Deli de Luca og for så vidt også 7-Eleven, nemlig unge<br />

mennesker i aktive jobber eller i den såkalte ”tidsklemma”. Disse har for øvrig en høy grad av<br />

merkebevissthet, og vil helt klart se forskjell på kjedene.<br />

Navnvalget var heller ikke tilfeldig, hvilket C-Store heller aldri har påstått. Det vises til hva som<br />

tidligere er redegjort for på dette punkt, og særlig fremheves at navnet skulle;<br />

• henspeile på mat – derav ”DELI” i forstavelsen som henspeiler på delikatesse,<br />

• henspeile på Italia – derav ”LUCA”,<br />

• være enkelt å uttale – ”DELI DE LUCA” som både er enkelt å si, samtidig som<br />

forkortelsen ”DELI” kan brukes,<br />

• ikke gi assosiasjoner til USA – derav ingen amerikanske ord, og<br />

• være litt ”fremmed” for å gjøre navnet noe mer sofistikert.<br />

Det er for øvrig på ingen måte erkjent at C-Store skal ha hentet inspirasjon fra innsiger i<br />

navnvalget, verken ved behandlingen i Første <strong>avdeling</strong>, i tilsvaret til <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> av 3. mars<br />

2007 eller senere innlegg – slik innsiger hevder. At tilsvaret til <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> kanskje ikke<br />

redegjør like tydelig og i detalj som C-Stores innlegg til Første <strong>avdeling</strong> at C-Store og Capoferro<br />

på ingen måte hadde den kjennskap til innsigers merke som anvendelse av § 14, første ledd nr. 7<br />

forutsetter, kan ikke tillegges vekt, da dette uansett er klargjort i senere innlegg.<br />

Når det gjelder innsigers påstander i forhold til forholdet mellom Capoferro, Bergh og Johansen,<br />

samt hvem som deltok i navnevalget vises det til vårt innlegg av 20. august 2007 under punkt 2,<br />

hvor det utførlig er redegjort for dette. Innsigers udokumenterte spekulasjoner på dette punkt får<br />

stå for innsigers regning.<br />

Forvekslingsfare<br />

Heller ikke under dette punkt tilfører innsigers innlegg noe nytt, men består hovedsakelig av<br />

gjentagelser fra innsigers tidligere innlegg. Det vises derfor i sin helhet til det som tidligere er<br />

anført av C-Store her.<br />

Kjennskap til merket<br />

Også her vises det til hva som tidligere er anført.<br />

Ellers er kun 587 internettreff i Norge på innsigers hjemmeside siden mars 2007, det vil si på<br />

nesten et (1) år, usedvanlig lite. Som illustrasjon kan det nevnes at norske nettsteder bare på en<br />

(1) uke har vesentlig høyere treff enn dette. Som bevis fremlegges:<br />

Bilag 1: Utskrift fra Norsk Gallups TNS Metrix Topplisten for uke 8 2008<br />

Som det fremgår hadde nettsteder som vg.no 2.729.583, gulesider.no 1.241.112, og finn.no<br />

1.453.624 unike brukere i uke 8, 2008.<br />

Det bes i denne forbindelse opplyst om de 587 treffene er fra unik brukere, eller om de<br />

presenterer alle treff, sml. nederst på side 3 i Bilag 2 ”user sessions”, det vil si eventuelle flere<br />

treff fra en og samme person. I den forbindelse kan det opplyses at undertegnede, enkelte<br />

fullmektiger på mitt kontor og representanter fra C-Store i forbindelse med denne saken må ha


2. avd. sak nr. 7714 28<br />

vært inne på internettsiden til innsiger minst 20 ganger siden mars 2007, jf. tallet fra Oslo på<br />

411.<br />

Et salg på USD 75.000 i hele EU i perioden februar 2002 til februar 2008 er også meget lite.<br />

Dette tilsvarer ca MNOK 400 på seks (6) år, det vil si NOK 80.000 i året. Til sammenligning har<br />

Deli de Luca butikkene en omsetning på NOK 6.000.000 i uken.<br />

Vi kan heller ikke se at det er dokumentert at innsigeren stadig utvider sin virksomhet, verken i<br />

USA, EU eller resten av Europa slik innsiger hevder. En uttalelse fra Brad Serwin i den<br />

forbindelse, som ikke er understøttet av noe annen dokumentasjon, kan ikke tillegges vekt.<br />

Avslutningsvis gjentas for ordens skyld anmodningen om at <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ikke<br />

tar klagen fra innsiger til følge, og at norsk varemerkeregistrering nr. 226 123 DELI DE LUCA<br />

blir stående."<br />

I ytterligere innlegg av 18. april 2008 uttaler innsigers fullmektig<br />

”Jeg viser til <strong>Annen</strong> Avdelings brev av 4. mars 2008 med oversendelse av et nytt innlegg i saken<br />

datert 3. mars 2008 fra søkerens fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, og<br />

med frist til 18. april 2008 for å inngi kommentarer til dette innlegg fra søkersiden. På<br />

innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til dette nye innlegg av 20. august 2007 fra<br />

søkerens fullmektig og liksom tidligere gjør jeg oppmerksom på at jeg har bygget denne uttalelse<br />

opp på omtrent tilsvarende måte som søkeren i det nevnte innlegg.<br />

1. INNLEDNING<br />

Heller ikke det nå mottatte, nye innlegg fra søkerens fullmektig bringer efter innesigerens<br />

oppfatning inn noe nytt i saken. I all hovedsak fastholdes derfor de tidligere anførsler fra<br />

innsigerens side og påstanden om at søkeren har valgt sitt varemerke vel vitende om innsigerens<br />

kjennetegn blir opprettholdt, slik at vi står overfor et forsøk på registrering i ”ond tro”, jfr.<br />

varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />

2. HISTORIKK<br />

Det søkes her i det nye innlegg fra søkerens fullmektig å skapes et bilde av at søkeren valgte sitt<br />

varemerke ut fra sin italienske bakgrunn og uten noen tilknytningspunkter til innsigeren eller til<br />

USA. For innsigeren fremstår dette forsøk på å skape en slik forhistorie for navnevalget fortsatt<br />

som lite overbevisende. Mer om dette nedenfor.<br />

Det fremheves i første avsnittet under overskriften ”Historikk” at omsetningskretsen for søkerens<br />

produkter og tjenester er «unge mennesker i aktive jobber eller i den såkalte ”tidsklemma”», og<br />

at disse at disse viser en høy grad av merkebevissthet, slik at de vil se forskjell mellom de<br />

aktuelle kjeder. Fra innsigerens side vil det særlig fremheves at slike ”mennesker på farten” ikke<br />

har tid til å studere kjennetegnene i detalj. Og enda viktigere: Denne unge kjøpergruppe er<br />

nettopp brukere av Internet og den vil derigjennom nettopp være kjent med innsigerens butikker,<br />

nettsider, navn og varemerke. Medlemmene i denne gruppe vil også være de som reiser mest; de<br />

vil i stor grad ha besøkt USA eller besøkt internasjonale butikker, og de vil da ha støtt på


2. avd. sak nr. 7714 29<br />

innsigerens varer og varemerke. Slike varer er – som tidligere fremhevet – til salgs i butikker i<br />

Europa i tillegg til salget over Internet. Det kan vises til at varene skal finnes hos Feinkost<br />

Kaefer i München (http://www. feinkost- kaefer.de/) og hos KaDeWe i Berlin<br />

(http://www.kadewe-berlin.de/ index2 engl.php). Begge steder vil man finne et bredt spekter av<br />

innsigerens varer i hyllene.<br />

Når så medlemmene i omsetningskretsen i sitt – etter søkerens opplysninger – høye livstempo<br />

svinger innom søkerens forretninger eller hører venner omtale søkerens virksomhet og<br />

kjennetegn, vil de ikke legge tid og vekt på å studere kjennetegnet i detalj. ”Deli de Luca”s store<br />

likhet med innsigerens kjennetegn vil da medføre at disse assosieres og koples til hverandre. Det<br />

vil oppfattes som en fortsettelse av innsigeres virksomhet til også å omfatte Norge.<br />

Den gjentatte forklaring fra søkersiden for navnevalget virker denne gang heller ikke mer<br />

overbevisende enn tidligere og sett hen til de opplysninger som faktisk foreligger. Det skulle<br />

ikke være nødvendig å gjennomgå dette i detaljer på ny, men det står fast at det i det tidligere<br />

fremtrukne avisintervju om oppstarten av søkerens virksomhet klart ble uttalt at man hadde søkt<br />

inspirasjon fra tilsvarende butikker i andre land og i søkerens forretningsnavn ”Dean & Deluca”.<br />

Hvorvidt de intervjuede selv hadde foretatt eller vært med på det endelige navnevalg, er i denne<br />

sammenheng uten avgjørende betydning. Så nært knyttet som disse var til oppstarten og til<br />

Adriano Capoferro, må det i hvert fall kunne legges til grunn at de kjente bakgrunnen for<br />

navnevalget i detalj. Søkeren har selv fremholdt at inspirasjon er hentet fra 3 land (Italia, Spania<br />

og Frankrike), mens det i den nevnte avisartikkel er nevnt 5 land. Det er naturlig å anta at USA<br />

er ett av de 2 øvrige, særlig når de intervjuede peker direkte på en inspirasjon fra innsigerens<br />

virksomhet. Det er ikke på noe punkt fra søkerens side påvist at disse tre intervjuede uttalte seg<br />

mot bedre vitende eller at den aktuelle journalist i Aftenposten har konstruert denne<br />

inspirasjonskilde ut fra eget hode uten grunnlag i hva de intervjuede hadde uttalt.<br />

Videre støtter de nå opplistede faktorer for søkerens valg av navn/kjennetegn ikke på noen måte<br />

valget av nettopp ”Deli de Luca”. Det er hundrevis av andre navn som ville oppfylle disse<br />

kriterier. Særlig er ikke valget av nettopp ”de Luca” sannsynliggjort. Hvorfor velge dette blant et<br />

mylder av andre italienskklingende navn? Alle omstendigheter i saken peker efter innsigerens<br />

oppfatning mot at søkeren i tråd med den inspirasjon som avisintervjuet forteller om, ønsket å<br />

assosieres med innsigerens navn/kjennetegn og den goodwill som innsigeren hadde opparbeidet<br />

seg.<br />

Som påpekt i et tidligere innlegg, vil medlemmene i den aktuelle omsetningskrets ikke se noen<br />

særlige trekk ved søkerens forretningssteder som peker på en særlig inspirasjon fra<br />

søreuropeiske land. Utsalgene ser ut som en hvilken som helst annen hurtigmatkjede, og den vil<br />

knyttes til USA som oppfattes som opprinnelsesstedet for slik virksomhet. Italienskklingende<br />

navn er jo også hyppig forekommende i USA og ikke minst innenfor serveringssteder.<br />

Innsigerens navn og de andre eksempler fra USA som tidligere er lagt frem i saken fra<br />

søkersiden, understreker dette. Innsigeren fastholder derfor at det således ikke er noe ved<br />

søkerens virksomhet som vil lede tankene bort fra USA og dermed fra innsigerens navn og<br />

virksomhet.<br />

3. FORVEKSLINGSFARE


2. avd. sak nr. 7714 30<br />

Dette siste innlegg fra søkersiden inneholder intet nytt på dette punkt og fra innsigerens side vil<br />

det derfor bare fastholdes det som tidligere er sagt om dette spørsmål. Særlig vises det til<br />

innlegget på innsigerens vegne av 21. desember 2007 hvor spørsmålene knyttet til varelikhet og<br />

kjennetegnslikhet er nærmere gjennomgått.<br />

Det konstateres bare at søkeren ikke lenger søker på bestride at en vare- og tjenesteidentitet og –<br />

likhet foreligger. Når det gjelder kjennetegnslikheten, vil innsigeren bare på ny understreke at<br />

det skal skje en helhetsvurdering hvor det må legges betydelig vekt på de sterke og dominerende<br />

elementer i merkene, og dette vil være elementet ”DI LUCA”/ ”DELUCA”. ”DELI” vil – i den<br />

grad medlemmene i omsetningskretsen reflekterer over det – bli oppfattet som en beskrivende<br />

betegnelse – ”delikatesse”<br />

4. KJENNSKAP TIL MERKET<br />

Det vil fra innsigeren side fastholdes at innsigerens virksomhet og varemerke vil være kjent i<br />

Norge i en slik grad at innsigeren har slike etablerte rettigheter og en legitim interesse i å<br />

motsette seg at et slikt forvekselbart merke blir registrert i Norge. Hoved-tyngden i<br />

bestemmelsen varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7 ligger på den ”onde tro”. Har en søker<br />

kjent til og søkt å snylte på den eldre rettighetshavers kjennetegn, må dette få avgjørende<br />

betydning når den eldre rettighetshaver sannsynliggjør at det foreligger et legitimt grunnlag for å<br />

motsette seg at registrering skjer.<br />

Jeg viser i denne sammenheng til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER<br />

NORSK VAREMERKERETT (<strong>Annen</strong> utgave – Revidert versjon) (2003) side 139 – 142, særlig<br />

side 140 petitavsnittet hvor det bl.a. uttales i første avsnitt, annen setning:<br />

”Man bør derfor ta denne bestemmelse på ordet, og ikke tolke inn i den begrensninger som hverken den<br />

selv eller forarbeidene antyder noe om, som f.eks. at bruk bare på svært fjerntliggende markeder ikke<br />

teller.”<br />

Den nærmere praksis rundt dette spørsmål blir deretter gjennomgått og blant avgjørelsene<br />

trekker forfatterne frem ”BUDWEISER”-avgjørelsen, både Borgarting lagmannsretts avgjørelse<br />

(NIR 1999 side 572) og Høyesteretts avgjørelse (Rt. 1998 side 1814, NIR 1999 side 571.<br />

Borgarting uttaler bl.a. at den ”heller ikke [kunne] se at loven kan tolkes begrensende, slik at<br />

registreringshindringens anvendelse må begrenses til tilfelle hvor Norge må anses som et<br />

naturlig ekspansjonsområde for førstebrukers virksomhet. Lovens forarbeider gir ikke<br />

holdepunkter for en slik innskrenkende tolkning … Lovens naturlige begrensning ligger i kravet<br />

om at registreringssøkeren må ha kjent til den annens tidligere bruk.”<br />

Som Stuevold Lassen/Stenvik påpeker i det følgende, tar heller ikke Høyesterett noe definitivt<br />

standpunkt til spørsmålet, men de uttalelser som foreligger ”er likevel avklarende” påpeker de to<br />

forfatterne. Høyesterett uttaler: ”Om loven må tolkes innskrenkende i helt spesielle tilfelle, som<br />

når den tidligere bruk er skjedd i et fjerntliggende land, og en registrering i Norge åpenbart vil<br />

være uten interesse for brukeren, tar jeg ikke standpunkt til. Det må antas at en eventuell slik<br />

reservasjon ville ha en svært begrenset praktisk betydning.” (Uthevelser som hos Stuevold<br />

Lassen/Stenvik)<br />

Hvis således <strong>Annen</strong> Avdeling kommer til at innsigerens tilstedeværelse i Norge foreløpig er av<br />

svært begrenset omfang, fordi innsigeren ikke har en virksomhet i Norge og her bare direkte kan


2. avd. sak nr. 7714 31<br />

nås gjennom Internethandel, kommer den aktuelle bestemmelse allikevel til anvendelse.<br />

Høyesterett har trukket opp meget snevre grenser for en innskrenkende fortolkning av loven. I<br />

den foreliggende sak har innsigeren klare kommersielle og økonomiske interesser i å ha sitt<br />

merke beskyttet i Norge mot en slik registreringssøknad i ond tro fra tredjemann.<br />

Den virksomhet fra innsigerens side som er dokumentert i denne sak, må klart tilfredsstille<br />

lovens krav. Innsigeren finner det derfor ikke nødvendig på ny å argumentere og dokumentere på<br />

en bred basis vedrørende denne spørsmål.<br />

Jeg finner dog å få bemerke at den treffliste for Internetbesøk som søkerens fullmektig har<br />

fremlagt som Bilag 1 til innlegget av 3. mars 2008, ikke har særlig relevans for denne sak.<br />

Søkerens fullmektig trekker frem nettsteder som vg.no, gulesider.no og finn.no. Dette er<br />

Internet-sider av en helt annen karakter, dvs. for en av de største avisene i Norge, for den<br />

samlede telefonkatalog for hele Norge og for den største side for salg av boliger, for ledige<br />

jobber, salg av gjenstander, osv. Innsigerens virksomhet er av en helt annen karakter. Og som<br />

fremhevet ovenfor, kreves det ingen omfattende virksomhet i Norge, eller rettet mot Norge<br />

spesielt, for at den aktuelle bestemmelse skal komme til anvendelse.<br />

Når det gjelder de 587 treff på søkerens hjemmeside som tidligere er dokumentert, uttaler<br />

innsigeren at dette representerer det totale antall treff. På den annen side vil et nytt besøk fra den<br />

samme bruker innen 30 minutter ikke bli registrert som et nytt treff.<br />

Søkeren har for øvrig utarbeidet noen ytterligere treffrapporter som viser det fortsatte besøk på<br />

innsigerens hjemmeside. Disse viser at det var 118 treff i perioden 12. mars 2008 til 13. mars<br />

2008, og 1.076 treff for perioden 12. februar 2007 til 13. mars 2008 fra Norge. Jeg viser også til<br />

at disse rapporter viser prosentsatsen av ”nye treff, og denne viser en prosentsats på 75,42 for<br />

den angitte måned og på 78,44 for den angitte årsperiode. Tilsvarende tall for Europa for de<br />

aktuelle perioder er 7.260 (75,07 % nye treff) og 72.210 (77,46 % nye treff). Dette viser at<br />

innsigerens virksomhet er aktuell for det norske og europeiske marked. Ytterligere kommentarer<br />

i lys av det som er sagt om bestemmelsens anvendelse, skulle ikke være nødvendig.<br />

Siden søkerens fullmektig i sitt sistnevnte innlegg har knyttet kommentarer til salgstallet på<br />

US$ 75.000,- i EU, vil det bare fra søkerens side presiseres at dette tall gjelder t.o.m. februar<br />

2007, og ikke februar 2008.<br />

5. OPPSUMMERING<br />

Under henvisning til det ovenstående og til det som tidligere er blitt hevdet på innsigerens vegn,<br />

fastholdes det at det søkte merket ble tatt i bruk og søkt registrert i en situasjon hvor søkeren var<br />

vel vitende om innsigeren og hans kjennetegn, og hvor sentrale representanter for søkeren uttalte<br />

at man var vel kjent med innsigerens virksomhet og hans navn/kjennetegn. Det ble endog uttalt<br />

direkte at man var inspirert av innsigerens virksomhet. Det må således kunne legges til grunn at<br />

det søkte merket ble tatt i bruk og søkt registrert med sikte på å utnytte den goodwill som er<br />

knyttet til innsigerens merke. Registrering må derfor nektes i medhold av varemerkelovens § 14<br />

første ledd nr. 7.”<br />

I et siste innlegg av 20. Juni 2008 uttaler søkers/innehavers fullmektig:


2. avd. sak nr. 7714 32<br />

”Vi viser til innsigers brev av 18. april 2008, samt <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s brev av<br />

22. april 2008, hvor C-Store Holding AS ("C-Store") er gitt frist til 20. juni 2008 med å komme<br />

med kommentarer til innsigers siste uttalelse. Nærværende tilsvar er derfor rettidig.<br />

Også i sitt nye innlegg, gjentar og vidløftiggjør innsiger stort sett tidligere anførsler. Videre<br />

fremstilles C-Stores anførsler på en rekke punkter uriktig og feilaktig av innsiger. Innsigeres<br />

siste uttalelse skal derfor kommenteres meget kort, og det vil stort sett bli henvist til C-Stores<br />

tidligere anførsler, som opprettholdes.<br />

Når det gjelder innsigers bemerkninger til omsetningskretsen, vises det til våre innlegg av<br />

3. mars 2008. Innsiger synes å hevde at omsetningskretsen til C-Stores butikker vil være kjent<br />

med innsigers varemerke. Dette verken søkt eller faktisk sannsynliggjort, og innsiger kan derfor<br />

ikke høres med en slik argumentasjon.<br />

Hva angår historikken og bakgrunnen for navnevalget er innsigers slutninger uriktige, og vi viser<br />

her til redegjørelser i tidligere innlegg, særlig vårt innlegg av 30. mars 2008 og 20. august 2007.<br />

De intervjuede i avisartikkelen i Aftenposten var ikke involvert i utformingen av navnet, og<br />

journalistens gjengivelse av deres uttalelser, som for øvrig ikke er korrekt fremstilt, nesten ett (1)<br />

ar etter at varemerkesøknaden ble sendt kan ikke tillegges vekt.<br />

C-Store opprettholder for øvrig alle tidligere fremsatte anførsler med hensyn til forvekslingsfare,<br />

både hva angår varelikhet og kjennetegnslikhet. Innsiger påstår her at C-Store ikke lenger<br />

bestrider at det foreligger varelikhet. Det er ikke korrekt, og vi viser særlig til vårt innlegg av<br />

20. august 2007 i den forbindelse.<br />

Som nevnt ovenfor har vi tidligere redegjort grundig for bakgrunnen for navnevalget og Adriano<br />

Capoferros vurderinger og inspirasjonskilder i den forbindelse. Det kan derfor ikke være<br />

tvilsomt at søkeren var i god tro ved tidspunkt for inngivelse av søknaden i desember 2002.<br />

Det bemerkes i den forbindelse at innsigers fremlagte dokumentasjon på treff på innsigers<br />

hjemmeide heller ikke knytter seg til dette tidspunktet.<br />

Innsigers gjengivelse av rettskildesituasjonen i forhold til varemerkeloven § 14, nr. 7 er<br />

heller ikke korrekt. Innsiger utelater Høyesterettsdom publisert i Rt. 2006 s. 1473, hvor<br />

Høyesterett avviker [fra] Rt. 1998 s. 1814 som er fremhevet av innsiger. Av Rt. 2006 s. 1473<br />

følger det at det i tillegg til å sannsynliggjøre kjennskap til bruken om det andre merket, også må<br />

foreligge et brudd på alminnelig god foretningskikk for at varemerkeloven § 14, nr. 7 skal<br />

komme til anvendelse. For en mer utførlig redegjørelse for dommen, og betydningen i denne<br />

sak viser vi til våre tidligere innlegg, og særlig vårt innlegg av 30. mars 2007.<br />

Ved vurderingen av om god forretningsskikk kan ansees overtrådt ved søkers søknad om<br />

registrering av DELI DE LUCA, vil blant annet sannsynligheten for at innsiger skal etablere seg<br />

i Norge, og hvor kjent innsigers merke er i Norge, tillegges vekt. Det opprettholdes i den<br />

forbindelse at innsiger verken har sannsynliggjort en eventuell etablering eller kjennskap til<br />

merket i Norge, og også på dette punkt viser vi til våre tidligere innlegg.<br />

I forhold til innsigers påstander om antall treff på innsigers og andre aktørers hjemmesider<br />

opprettholdes det at innsigers hjemmesider har meget få treff fra Norge. Ca. 1.000 på et helt<br />

år og 100 i løpet av en måned er veldig lite, særlig siden det ikke er unike brukere. Selv om<br />

enkelte av nettsidene angitt i TNS Metrx Topplisten har en noe annen karakter enn innsigers<br />

hjemmeside, viser oversikten hvilke treff kjente nettsider faktisk kan ha. Og for eksempel hadde


2. avd. sak nr. 7714 33<br />

internett butikk som QXL 157.373 unike brukere på en uke i uke 8 2008, jf. Bilag 1 til vårt<br />

innlegg av 3. mars 2008.<br />

Avslutningsvis opprettholdes anmodningen om at <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ikke tar klagen<br />

fra innsiger til følge, og at norsk varemerkeregistrering nr. 226 123 DELI DE LUCA blir<br />

stående.”<br />

Gjenpart av innehavers innlegg av 20. juni 2008 ble oversendt innsigers fullmektig den 27. juni<br />

2008. Fullmektigen ble samtidig orientert om at saken tas opp til behandling.<br />

<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> skal uttale:<br />

<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> er kommet til samme resultat som 1. <strong>avdeling</strong>, men med en noe annen<br />

begrunnelse.<br />

Nærværende sak gjelder en innsigelse mot opprettholdelse av registreringen av ordmerket DELI<br />

DE LUCA. Merket er registrert for ulike varer i klasse 3, 9, 26, 29, 30, 31, 32, 34 og 35 – i<br />

hovedsak for ulike kioskvarer, i tillegg til ulike matvarer mv. Innsigelsen er begrunnet med at<br />

DELI DE LUCA er registret i strid med varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7, da innhaver av<br />

det nevnte ordmerket angivelig var kjent med at innsigers merke DEAN & DELUCA allerede<br />

var tatt i bruk bl.a. i USA som varekjennetegn av en annen på tidspunktet for innlevering av<br />

søknaden.<br />

I varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7 sies det at et varemerke ikke kan registreres dersom det<br />

”er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og<br />

søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt”.<br />

Det er på det rene at merket DEAN & DELUCA var tatt i bruk på tidspunktet hvor søknad om<br />

registrering av merket DELI DE LUCA ble inngitt. Det kreves ikke at bruken er skjedd i Norge.<br />

Spørsmålet blir videre om søkeren var vitende om bruken av DEAN & DELUCA på tidspunktet<br />

for innlevering av søknaden. I følge alminnelige sivilprosessuelle prinsipper kreves<br />

sannsynlighetsovervekt for at søkeren ”var vitende” om bruken av merket. Det er ikke nok at<br />

søker ”må antas å ha kjent til” bruken, slik beviskravet er forslått formulert av


2. avd. sak nr. 7714 34<br />

Varemerkeutredningen II, jf. NOU 2001: 8 s. 79 og Stuevold Lassen og Stenvik i ”Oversikt over<br />

norsk varemerkerett”, 2. rev. utg. 2003, s. 141.<br />

På bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger i saken, finner 2. <strong>avdeling</strong> ikke å kunne<br />

legge til grunn som sannsynliggjort, at registreringsinnehaver positivt var kjent med<br />

merkenavnet DEAN & DELUCA på tidspunktet for innlevering av søknaden. Dette gjelder selv<br />

om man legger til grunn at det ikke kreves mer enn en alminnelig sannsynlighetsovervekt for at<br />

så var tilfelle.<br />

Ettersom det ikke er sannsynliggjort at registreringshaveren var vitende om bruken av det eldre<br />

merket, er det ikke nødvendig for 2. <strong>avdeling</strong> å ta stilling til om de to merkene er egnet til å<br />

forveksles i den alminnelige omsetning.<br />

Etter dette blir første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse å stadfeste.<br />

Det avsies slik<br />

kjennelse:<br />

Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse stadfestes.<br />

Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!