ação da suficiência descritiva, poisem reivindicações “Markush” muitoamplas, parte da reivindicação nãoé suportada no relatório descritivopelo modo de executar a invenção.A insuficiência de exemplos experimentaiscom relação ao processode preparação desses compostos,ou dados experimentais que comprovemsuas atividades biológicas,é uma característica desse tipo depatente. Sendo assim, é um fatorproblemático, uma vez que é inviávelfornecer esses dados experimentaispara “Markushs” que originammilhões de compostos, ou seja, osexemplos não cobrem todas as classesde compostos descritas na reivindicação.O manual de procedimentode exame de patentes do escritóriojaponês é bem enfático comrelação à falta de suficiência descritiva,e descreve que as reivindicações“Markush” violam a Lei de Patentesdo Japão quando o relatóriodescritivo da patente não possui suficiênciadescritiva. Tal manual descreveo seguinte exemplo:“Exemplo1: Quando uma reivindicaçãodescreve um processo de preparaçãode para-nitro benzeno substituídopor nitração, onde o gruposubstituinte do benzeno (X) é CH3,OH ou COOH. No relatório descritivoo material inicial usado é tolueno,onde X é CH3. Em nenhum momentoencontra-se descrito no relatóriodescritivo exemplos onde omaterial é ácido benzóico (paraX=COOH). Portanto, tendo em vistaa grande diferença entre CH3 eCOOH, os exemplos não cobremtodas as classes de compostos descritasna reivindicação.” (ExaminationGuideline for Patent and UtilityModel in Japan, Part. I, Cap. 1, p.24, 2001).FIGURA 2: “Fórmula Markush”, onde R = H ou alquila C 1-4; R1 = OH ou alcóxi C 1-4Devido à falta de suficiência descritiva,uma patente com uma “Markush”muito ampla pode dar origema novas patentes, ou seja, patentesde seleção, as quais selecionam compostospertencentes a uma “Markush”principal, os quais não foramexemplificados quanto ao seu processode preparação e à demonstraçãoda sua atividade biológica.Como exemplo, pode ser citada apatente EP 1 002 792, a qual deuorigem a patente de seleção EP 0627 406. A patente de seleção é umtipo de proteção amplamente utilizadopor detentores de patentes quequerem estender seu prazo de proteçãoalém da expiração da patenteoriginal. Dessa forma, tem-se o chamadoevergreening, através do qualas indústrias farmacêuticas tentamaumentar o prazo de proteção patentária(onde uma mesma moléculapode gerar dezenas de patentes)e construir, dessa forma, uma barreiraformada com relação ao monopóliodaquele produto. Entretanto,uma patente de seleção não necessariamenteé obtida pelo mesmoinventor da “Markush” principal, oque acaba dando margem a processosjudiciais.Além da suficiência descritiva, a unidadede invenção de uma patentetambém é um requisito de patenteabilidadeadotado não só pelo escritóriojaponês, como também pelosescritórios United States Patent Office(USPTO) e European Patent Office(EPO), para examinar reivindicações“Markush”. A unidade de invençãodo pedido de patente deinvenção se refere a uma únicainvenção, ou a um único grupo deinvenções inter-relacionadas demaneira a compreenderem umúnico conceito inventivo, ou seja,a resolução de um único problematécnico. Portanto, a unidade deinvenção de uma reivindicação“Markush” torna-se questionável, àmedida que, quando se tem umnúmero desproporcional de possíveiscompostos alternativos, nãose pode predizer que todos estespertencem ao mesmo grupo deinvenções e possuem o mesmoobjetivo proposto.A partir do dos problemas expostosacima se torna necessário estabelecercritérios para avaliar oescopo de proteção de uma reivindicação“Markush”.SOLUÇÕES PROPOSTASTendo em vista os manuais de examedos escritórios de patentes dosEstados Unidos (2001), Japão(2001) e EPO (2007), e com basenos requisitos de patenteabilidadedas Leis de Patente, foram traçadasalgumas propostas para soluçãodas dificuldades encontradasquanto ao escopo de proteção deuma reivindicação “Markush”.Primeiramente, deve ser estabelecidoo critério da unidade de invençãoque, de acordo com o presentetrabalho, descreve reivindicações“Markush” de compostosquímico-farmacêuticos. Esse conceitopode ser visto da seguinteforma:a. Todos os compostos originadosda fórmula principal devem possuirpropriedades em comum,além de terem que ser utilizadospara o mesmo fim, ou seja, conformeo exemplo de “Markush” naFigura 2, todos os compostos devempossuir o mesmo centro ativocom atividade analgésica.b. Todos os possíveis compostosoriginados de uma “Markush” terãoque apresentar uma estruturaprincipal comum a todos eles, ouseja, conforme demonstrado na62 <strong>Biotecnologia</strong> Ciência & <strong>Desenvolvimento</strong> - nº <strong>37</strong>
Figura 2, todos os compostos originadosdaquela “Markush” terão quepossuir o centro ativo analgésicocomo estrutura principal.Quando uma reivindicação “Markush”não apresenta unidade deinvenção, as buscas por anterioridadesse tornam muito amplas e,consequentemente, devem ser realizadascom base nos compostosexemplificados no relatório descritivo.Antes de dar prosseguimentoao exame, a requerente deve serinformada da falta de unidade deinvenção e, dessa forma, determinarquais grupos de compostos deverãoser examinados.Com relação à falta de suficiênciadescritiva, esta pode ser uma razãopara negar ou invalidar uma patente,principalmente na área farmacêutica,pois tal área tem interesseparticular nesse requerimento (nocaso da necessidade de uma licençacompulsória ou após a patenteexpirar para a reprodução de medicamentosgenéricos).Portanto, os exemplos experimentaissão requisitos essenciais paraavaliar a suficiência descritiva deuma patente com reivindicação“Markush”. Os exemplos experimentaisde processo de preparaçãoou de atividade biológica dos compostosdevem se estender a todasas classes de compostos alternativosda ‘Markush”, pois não se podepredizer ou extrapolar que diferentesclasses de compostos, dos possíveissubstituintes, possam ser obtidaspor uma mesma maneira depreparo, visto que a natureza dasreações é diferente (vide exemplo1). Seguindo a mesma linha de pensamento,não é evidente para umtécnico no assunto que os compostoscujas classes de possíveis substituintes- que não foram exemplificadassegundo sua ação - tenhama mesma atividade dos compostosexemplificados. Assim, devem estarexemplificados substituintes dasdiferentes classes, para que elesestejam revelados de forma clara eprecisa.De forma análoga, não é evidentepara um técnico no assunto que oscompostos, cujas classes de substituintesnão foram exemplificadas,tenham as mesmas características físico-químicasdos compostos exemplificados(equivalentes óbvios). Istoé, não se pode afirmar que a atividadefarmacológica dos compostos,com substituintes pertencentes aclasses distintas daquelas exemplificadas,seja uma decorrência óbviaa partir da observação da atividadefarmacológica dos compostosexemplificados.Ustinova e Chelisheva (1996) descrevemque não é possível obter ocontrole total nesse tipo de reivindicação,mas os dados experimentaisseriam requerimentos necessáriospara suportar as reivindicaçõese controlar a complexidade de estruturas“Markush”. Correa (2006),em seu artigo, também descreveque os escritórios de patente deveriamexigir dos requerentes informaçõestais como testes e experimentosque tornassem possível a reproduçãodestes.De acordo com os problemas apresentadoscom relação a uma amplaproteção tal como de uma reivindicação“Markush”, e as soluções propostas,a melhor opção seria estabelecercritérios mais consistentescom relação à patenteabilidade dessescompostos, exigindo que essasreivindicações sejam menos amplase devidamente suportadas porexemplos experimentais. Um outrofator relevante, para que uma reivindicação“Markush” esteja de formaclara e precisa, seria evitar termosque acarretam indefinição, taiscomo: aril, alquil, alquileno, etc, semespecificar o número de átomos decarbono.CONCLUSÕESDiante do exposto, vale ressaltarque, a partir de reivindicações devidamentesuportadas pelo relatóriodescritivo, não somente o pesquisador- como também os examinadoresde pedidos de patentes eprogramadores para busca por anterioridades–teriam melhor clarezae precisão para a avaliação dessasreivindicações. Estas característicastêm que ser levadas em consideraçãoquando do exame dos pedidos depatente de medicamentos, as quaisafetam grandemente a saúde públicacom relação ao acesso aos mesmos.Portanto, quando de tal exame, torna-senecessária a existência de regrasbaseadas, tanto nos conceitos fundamentaisda química e da farmacêutica,como nas respectivas Leis de Patentes.REFERÊNCIAS· Correa C. M. 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