Paul Maeyaert - IJE

Gebruik en misbruik van merken 

op het internet 

paul.maeyaert@altius.com 

1. AdWords en eBay: rechtspraak van het Hof 

van Justitie 

2. sociale media en merkinbreuken 

3. uitzonderingen op het exclusief merkenrecht 

4. territoriale bevoegdheid 

5. conclusie 

INDELING VAN DE UITEENZETTING 

1

1. AdWords & eBay – overzicht rechtspraak 

• AdWords 

- Google France / Louis Vuitton e.a. 23 maart 2010, 

C-236/08 t.e.m C-238/08 

- BergSpechte / trekking.at, 25 maart 2010, C-278/08 

- Eis.de/BBY, 26 maart 2010, C-91/09 

- Portakabin / Primakabin, 8 juli 2010, C-558/08 

- Interflora / Marks & Spencer, 22 september 2011, 

C-323/09 

- Wintersteiger, 19 april 2012, C-523/10 

• eBay 

- L’Oréal / eBay, 12 juli 2011, C-324/09 

1. AdWords & eBay – overzicht rechtspraak 

en ook: 

- Scarlet / Sabam e.a., 24 november 2011, C-70/10 

- Sabam / Netlog, 16 februari 2012, C-360/10 

2

1. AdWords – wat? 


• = advertentieprogramma van Google 

• adverteerder selecteert via het protaal 

zijn (combinatie van) trefwoorden 

(keywords) 

• adverteerder stelt een korte 

advertentietekst (link + tekst) op, die 

verschijnt wanneer internetgebruikers 

de (combinatie van) trefwoorden 

ingeven in de zoekbalk 

• adverteerder betaalt per klik door een 

internetgebruiker op zijn advertentie 

3


1. eBay – gesponsorde resultaten 

7 

4



5


1. facebook – advertenties 

6

1. facebook – advertenties 

1. internet en merken – wettelijk kader 

• relevante merkenrechtelijke bepalingen 

- artikel 5 (inbreuk), 6 (beperkingen) en 7 (uitputting). 

Merkenharmonisatierichtlijn 2008/95/EG (“MHR”) 

- artikel 2.20(1) (inbreuk) en 2.23 (beperkingen en uitputting) 

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) 

- artikel 9 (inbreuk), 12 (beperkingen) en 13 (uitputting) 

Verordening inzake het gemeenschapsmerk 207/2009 (“GMVo”) 

[hierna wordt gemakkelijkheidshalve verwezen naar de bepalingen 

van het BVIE] 

7

1. internet en merken– wettelijke bepalingen 

• toepassing van de bepalingen inzake merkinbreuk 

- algemeen: gebruik van het teken 

- specifiek 

• in het economisch verkeer (uitz. art 2.20(1)(d) BVIE) 

• voor waren en diensten (uitz. art 2.20(1)(d) BVIE) 

• art 2.20(1)(a) BVIE: dubbele identiteit + afbreuk aan een 

functie van het merk 

• art 2.20(1)(b) BVIE: niet bekend merk: verwarringsgevaar 

• art 2.20(1)(c) BVIE: bekend merk: aanhaken, verwatering 

of afbreken 

1. AdWords – begrip gebruik 

• gebruik door de adverteerder van een teken “in het economisch 

verkeer”? 

- JA (Google France / Louis Vuitton e.a., §49-52; BergSpechte, 

§18; Interflora, §30) 

- “aangezien het als trefwoord geselecteerde teken het middel is 

dat leidt tot weergave van de advertentie, kan niet worden 

betwist dat de adverteerder daarvan gebruik maakt in het kader 

van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer” 

8

1. AdWords – begrip gebruik 

• gebruik door de adverteerder van het teken “voor waren of 

diensten”? JA 

- adverteerder biedt zijn waren of diensten in principe aan als 

een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder 

(Google France / Louis Vuitton e.a., §68; Portakabin, §28; 

Interflora, §58) 

- indien adverteerder internetgebruikers wil doen geloven dat de 

waren of diensten die hij aanbiedt afkomstig zijn van de 

merkhouder = misleidend gebruik (Google France / Louis 

Vuitton, §72) 

- het is irrelevant of het als trefwoord geselecteerd teken al dan 

niet in de advertentie verschijnt (Google France / Louis Vuitton 

e.a., §65; BergSpechte , §19; Eis.de, §18; Interflora, §31) 

1. AdWords – gemiddelde consument 

• gebruik door de dienstverlener (i.e. Google) 

- NEEN (Google France / Louis Vuitton e.a., § 53-59) 

- “de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn 

klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk 

zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zélf van deze 

tekens gebruik te maken. (…) deze conclusie wordt niet op losse 

schroeven gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van 

de tekens door zijn klanten wordt vergoed.” 

- gebruik “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” 

in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE? 

9

1. AdWords – gemiddelde consument 

1. AdWords – voorbeeld 

“normaal geïnformeerde en 

redelijk oplettende 

internetgebruiker” 

(Google France / Louis Vuitton e.a, 

§ 84) 

• Interflora / Marks & Spencer: toepassing art 2.20(1)(a) en (c) BVIE 

₋ M&S heeft het merk “Interflora” als trefwoord geselecteerd; in de 

gesponsorde link verscheen (net vóór Valentijn) volgende advertentie: 

₋ “M&S Flowers Online 

www.marksandspencer.com/flowers 

Prachtige bloemen en verse planten 

Bestel tot 17 uur voor bezorgingen de dag nadien” 

₋ advertentie M&S vermeldt het merk/trefwoord ‘Interflora’ niet 

10



11

1. AdWords en artikel 2.20(1)(a) BVIE 

• afbreuk aan één van de functies van het merk (zie H.v.J., 18 juni 

2009, C-487/07, L’Oréal/Bellure, §60)? 

- geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk 

(Google France / Louis Vuitton e.a., § 91-98; BergSpechte, 

§ 33; Eis.de, § 22; Interflora, §57 en 66) 

onafgezien van het feit dat de merkhouder – door de selectie van 

zijn merk als trefwoord door een derde – verplicht wordt om 

grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van 

het merk bij de consument te behouden of te verhogen; in casu 

zal merkhouder eventueel hogere prijs per klik moeten betalen 

(Google France / Louis Vuitton e.a. §94; Interflora, §56) 


₋ afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk? 

• “wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en 

redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk 

maakt om te weten of de waren of diensten waarop de 

advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder 

of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, 

integendeel juist, van een derde” (Google France / Louis Vuitton 

e.a., §83-84; Portakabin §34; Interflora §44) 

12


• afhankelijk van de wijze waarop de advertentie [link+tekst] 

wordt gepresenteerd; er is afbreuk van de 

herkomstaanduidingsfunctie indien: 

₋ de advertentie de indruk wekt dat er een economische band 

met de merkhouder bestaat 

₋ de advertentie zo vaag is dat het onduidelijk is of er een 

economische band met de merkhouder bestaat (zie Google 

France / Louis Vuitton e.a. §89 en §90; Portakabin §35; 

Interflora §45) 


link toegelaten 

Tecteo (VOO en BE TV) / ADSL-Telecoms 

Vz. Kh. Brussel, 3 februari 2011 

link verboden 

Brainbox / Selfmatic 

Vz. Kh. Brussel, 12 januari 2011 

13


₋ afbreuk aan de investeringsfunctie van het (bekend) merk? 

• wanneer het gebruik door de adverteerder van een teken, gelijk 

aan het merk, van die aard is dat zij “het gebruik door de houder 

van zijn merk ter verwerving of behoud van de reputatie die 

consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk 

stoort” (Interflora §60 e.v.) 

1. AdWords en artikel 2.20(1)(c) BVIE 

• inbreuk op een bekend merk 

- “wanneer de adverteerder, na selectie van een trefwoord dat 

overeenstemt met het bekend merk, in de advertentie 

ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend 

vermogen of de reputatie van het merk (aanhaken), dan wel 

afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen (verwatering) of 

aan de reputatie (afbreken)” (Interflora §67 e.v.) 

- er is afbreuk aan het onderscheidend vermogen wanneer het 

gebruik ertoe bijdraagt dat dit merk (‘interflora’) verwordt tot 

een algemene term. 

14

1. AdWords en artikel 2.20(1)(c) BVIE 

- in geval van aantasting van de herkomstaanduidings- of 

investeringsfunctie van het merk (zie onder artikel 2.20(1)(a) 

(Interflora §44 e.v.) 

- geen inbreuk door het gebruik van een bekend merk als 

‘AdWord’ indien de advertentie een alternatief aanbiedt voor de 

waren of diensten van de houder van het bekende merk 

1. AdWords en artikel 2.20(1)(b) BVIE 

• verwarringsgevaar: 

- “wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en 

redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk 

maakt om te weten of de waren of diensten waarop de 

advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder 

of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, 

integendeel juist, van een derde” (BergSpechte, §39; Portakabin, 

§52) 

• zijn de inbreukcriteria sub. a en sub. b dan identiek? 

15

1. aansprakelijkheid van de dienstverlener 

• geen aansprakelijkheid indien de rol van de dienstverlener louter 

neutraal is (Google France / Louis Vuitton e.a., §106 e.v.) 

- Google: geen actieve rol in het kader van AdWords (cfr. Cass. Fr. 

25 september 2012: Google ook niet aansprakelijk op grond van 

art 1382 & 1383 BW, art 1384, 1 BW (als bewaarder van de 

technologie) en Franse equivalent van de WMPC) 

- eBay: wel actieve rol door de wijze waarop te koop aanbiedingen 

worden getoond of bevorderd (L’Oréal / eBay e.a. §84-97) 


• art 15 e-commerce-richtlijn: geen algemene 

verplichting voor de dienstverlener om toe te 

zien op de informatie die zij doorgeven of 

opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of 

omstandigheden die op onwettige activiteiten 

duiden 

• geen preventief filtersysteem (Scarlet / Sabam, §37 e.v; Sabam / 

Netlog, §33 e.v.) 

16


• dienstverlener is wel verplicht om, nadat hij kennis heeft gekregen 

van het onwettig karakter van de advertentie of van 

omstandigheden waaruit het onwettig karakter van de activiteiten 

van de adverteerder blijkt, deze gegevens prompt te verwijderen of 

de toegang daartoe onmogelijk te maken (Google France / Louis 

Vuitton e.a., §120; L’Oréal / eBay, § 106-124; Rb ‘s Gravenhage, 24 

oktober 2012) 


• merkinbreuk? 

1) zelfregulering: notice & take down procedures (online 

indienen van klacht) 

2) inbreukvordering instellen voor hoven en rechtbanken 

- burgerrechtelijk: stakingsvordering (zie o.a. Vz. Kh. 

Brussel, 19 oktober, IRDI 2012, 179 staking merkinbreuk 

o.a. op Facebook) 

- strafrechtelijk: klacht (met burgerlijke partijstelling) 

17

2. sociale media en merkinbreuken – Google (algemeen) 

• notice & take down 

2. sociale media en merkinbreuken – Facebook 


18

2. sociale media en merkinbreuken – Twitter 


2. sociale media en merkinbreuken – LinkedIn 


19


• “notice-and-action” procedures 

₋ Europese Commissie: 4 juni 2012: “public consultation on procedures 

for notifying and acting on illegal content hosted by online 

intermediaries” 

₋ zie ook: Commission staff working document van 11 januari 2012: 

“online services, including e-commerce, in the single market” p 39 e.v. 


• “name squatting”: Tony LA RUSSA 

anonieme gebruiker creëerde een Twitteraccount op naam van een manager van 

het honkbalteam “St Louis Cardinals”. 

20


• “name squatting”: Tanner FRIEDMAN 

anonieme gebruiker creëerde een Twitteraccount op naam van een bekend PRbureau. 

Laatstgenoemde diende klacht in en kwam er op uit dat de anonieme 

gebruiker een werknemer was van een rivaliserend bureau. Tanner Friedman 

deelde op 24 juni 2009 mee dat zij de controle over de account had herwonnen 


• “parody impersonation”: Nicolas Sarkozy Fake 

21


• #Apple / HP 

volgens een Nederlands merkenbureau zou HP de APPLE hashtag hebben 

“gekocht”. Als men dus als gebruiker iets wil zoeken over Apple en zoekt op #Apple 

dan verschijnt niet alleen Apple als eerste, maar wel de tweet van HP 


• cybersquatting 

22


• cybersquatting 


• cybersquatting: FB-pagina’s onder een licht gewijzigde (merk)naam. 

www.facebook.com/louiss.vuittonnn 

23


• verified accounts 

₋ doel: waarborgen bieden aan gebruikers omtrent de authenticiteit van 

bepaalde identiteiten (merken) op Twitter 

₋ middel: op de accounts die gecontroleerd werden, wordt de volgende 

badge aangebracht 


• voorbeeld Coca-Cola 

24


• fan page “Coca-Cola” 

₋ augustus 2008: twee personen starten Coca-Cola fan page 

₋ november 2008: nieuwe “Facebook policy” vereist dat alle ‘pages’ toegelaten 

worden door merkhouder 

₋ samenwerking met Coca-Cola 

₋ “This is your Fan Page and we encourage you to leave comments, photos, videos, and links here. 

However, we will review all comments and will remove any that are inappropriate or offensive. We 

will leave what you share that relates to the subjects covered on this Page. Please understand that 

comments posted to this Page do not represent the opinions of The Coca-Cola Company.” 


• 22 oktober 2012: class action ingesteld tegen Facebook, adSage Inc. en 

DHGate.com door verdelers van officiële National Football League 

merchandising artikelen voor een Federale Rechtbank in New Mexico wegens 

aanbod van namaak via sponsored ads op Facebook 

25


• HLN 15 oktober 2012: Colruyt dient klacht in tegen een bedrijf dat zich voordoet als 

Colruyt en zo cadeaubons uitdeelt via de socialenetwerksite Facebook. Klanten 

zouden een cadeaubon voor 1.000 euro ontvangen, maar moeten dan wel 

privégegevens prijsgeven. 

• www.colruyt.us: 


• www.colruyt.us: 

26


• www.coltrytfree.us en www.giftsandvouchers.us/colruyt 


• www.coltrytfree.us en www.giftsandvouchers.us/colruyt 

27

3. uitzonderingen op het exclusief merkenrecht 

• uitputting (art 2.23(3) BVIE) 

• beschrijvend of informatief gebruik (art 2.23(1) BVIE) 

• vrijheid van meningsuiting (art 10 EVRM – art 19 G.W) 

• vergelijkende reclame ( art 19 WMPC) 

3. uitputting 

• eens een product met toestemming op de Europese markt in de handel is gebracht: 

uitputting 

• ter beschikking stellen van gratis monsters van parfums ≠ in de handel brengen 

• enkel verzet tegen internetadvertenties mogelijk op basis van gegronde redenen: 

₋ ernstige schending van de reputatie van het merk of het imago van het product 

(Portakabin, §79) 

₋ = verwijdering buitenverpakking van parfums (L’Oréal / eBay, §83) 

₋ ≠ vermelden van ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ (Portakabin, §84) 

₋ adverteerder wekt indruk dat er een economische band bestaat met de 

merkhouder (Portakabin, §80) 

₋ ‘debranding’ waardoor afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het 

merk (Portakabin, §86) 

28

• 

3. uitputting 

3. beschrijvend of informatief gebruik van een merk 

• beschrijvend of informatief gebruik van een merk is toegestaan, bijvoorbeeld 

gebruik van een merk om de bestemming van waren “als accessoire of onderdeel” 

aan te geven 

• Vz. Kh. Brussel, 2 mei 2012, A/12/00567, onuitg. 

het gebruik van het teken O² als verwijzing naar het 

scheikundig symbool voor zuurstof in het kader van 

een maatschappelijk debat schendt de 

merkenrechten van de Britse telecomoperator O² 

Holdings Limited… 

29

3. recht op vrije meningsuiting 

• afweging van het merkenrecht t.o.v. de vrijheid van meningsuiting 

3. vrijheid van meningsuiting 

• BP Global PR 

een anonieme gebruiker creëerde een Twitteraccount waarbij aan BP verwijten 

werden gericht in verband met de olieramp in de Golf van Mexico 

30



31



32


• Weblog « dieterensucks »: 

“ Er zijn kennelijk een heleboel klanten die heel graag de 

Audi A5 willen en alles slikken wat D’Ieteren ze 

voorschotelt. Desnoods het oude model maar daar ben ik 

niet één van. Ik blijf liever met het openbaar vervoer 

reizen dan nog zaken te doen met deze beul. Ik wil dan 

ook mijn aanbetaling die ik als consument heb gedaan 

terug hebben…de acht dagen ultimatum om het betaalde 

bedrag op mijn rekening te storten zijn inmiddels 

verstreken…maar ik laat mij het oude model, waarvoor ik 

zelf ook nog eens de rekening mag voldoen en het verlies 

daarop mag lijden niet door de strot duwen ook niet door 

deze machtige AUDI Importeur! 

D’Ieteren YOU SUCK…….!!! 

Nathalie 

WORD VERVOLGT……………….” 

• D’Ieteren / Exciting in concepts 

[het bestelde voertuig had als bijzonder kenmerk dat de kleur van het interieur 

van de A5 ‘baby roze’ moest zijn] 


• inbreuk op art 2.20(1)(d) BVIE? 

₋ Kh Brussel, 7 maart 2012: NEEN 

₋ Brussel, 9 oktober 2012: JA 

• afbreuk aan de reputatie 

• vrijheid van meningsuiting als geldige reden? neen, gelet op 

duidelijk oogmerk om te schaden 

• staking van het gebruik van de domeinnaam « dieterensucks » 

• procedure voor WIPO tegen de registratie en het gebruik van de 

domeinnaam www.dieterensucks.com : panel heeft zicht niet 

uitgesproken gelet op de hangende procedure 

33


• reactie nà uitspraak: Tyranny Redux 2: Corruption Court Brussels 

₋ Posted on October 19, 2012 by Freevoice1960 

₋ D’Ieteren found some corrupt Judges in Brussel to rule in their favor and trample the right to 

freedom of speech and freedom of expression article 19 of the international declaration of 

human rights: 2012/AR/754 / Kamer 8 D’Ieteren N.V. / Exciting in Concepts BVBA. After my 

daughter was threatened in September 2011 with criminal and civil prosecution by lawyer 

Gregory Bruneel she stopped using dieterensucks.com. In March 2011 the Chamber of 

Commerce in Brussels ruled in her favor and D’Ieteren appealed the case and on October 9 

2012 they got what they wanted because the Appeals Court convicted my daughter in 

violation of the International Declaration of Human Rights. 

₋ 1. B. LYBEER, Raadsheer, ruled in favor of the bullies 

₋ 2. C. VAN SANDTVLIET, Raadsheer, ruled in favor of the bullies 

₋ 3. E. HERREGODTS, Raadsheer, ruled in favor of the bullies. 

₋ The shameful decision: ArrestHofvanBeroepBrussel-1092012 

₋ The word “SUCKS” is a trademark infringement in Belgium. This proves my case about the 

dictatorship of the ruling elite. They trample the rights of everyday people but they do it in 

their pants when it comes to the radical muslims who wage their holy jihad. 

3. parodie 

• Dick Bruna / Punt.nl BV 

• afbeeldingen op diverse websites waaronder www.terreurmutsie.punt.nl 

34

3. parodie 

3. parodie 

• Cat Fancy / Fake Cat Fancy 

• inbreuk op art 2.20(1)(d) BVIE? 

₋ Rb Amsterdam, 22 december 2009: JA, 

gebeurt niet in het kader van een 

maatschappelijk debat en gebeurt in een 

nodeloos grievende context 

₋ Hof Amsterdam, 13 september 2011: NEEN: 

toegelaten parodie 

een groep gebruikers creëerde een Twitteraccount vernoemd naar het 

gelijknamige tijdschrift voor liefhebbers van katten. Op de account werden 

satirische tweets omtrent katten gepost. Na een klacht van het tijdschrift werd de 

naam aangepast naar « Fake Cat Fancy » en werd uitdrukkelijk vermeld dat het om 

een « parody account » gaat 

35

3. vergelijkende reclame 

• in geval van het noemen van een merk in reclame op het internet 

1. eerst onderzoeken of er sprake is van onrechtmatige 

vergelijkende reclame 

2. niet onrechtmatig: geen merkinbreuk 

wel onrechtmatig: ook merkinbreuk 


• Wintersteiger-arrest van het Hof van Justitie, 19 april 2012 

₋ feiten 

• Wintersteiger = Oostenrijkse fabrikant van ski- en snowboardservice 

machines 

• Products 4U = Duitse concurrent 

• Products 4U registreert AdWord “Wintersteiger” op www.google.de ; bij 

klikken op advertentielink komt men op de website van Products 4U 

• Wintersteiger heeft een merkinschrijving in Oostenrijk, doch niet in 

Duitsland 

36


• welke rechter is bevoegd? 

₋ plaats waar de schade is veroorzaakt = plaats waar de 

advertenteerder is gevestigd 

₋ plaats waar de schade is ingetreden 

• L’Oréal / eBay: theorie van de bijzondere gerichtheid van de 

advertentie op een territorium waar het merk is ingeschreven 

• Wintersteiger: theorie van de toegankelijkheid van de website in 

een territorium waar het merk is ingeschreven 

forumshopping 

• [quid niet-EU verweerder? toepassing IPR wetboek ] 

5. conclusie 

• principes inzake merkinbreuk offline = online 

• AdWords & eBay rechtspraak van toepassing op 

sociale media 

• in het kader van sociale media: meer aandacht voor 

de exceptie van vrijheid van meningsuiting 

• weinig rechtspraak door ‘notice & take down’ 

procedures 

• forumshopping in geval van merkinbreuk op het 

internet 

37

Paul Maeyaert - IJE

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?