565 - Comunidad Andina - Intranet

Año XVI - Número 565
Lima, 12 de mayo del 2000
SUMARIO
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Proceso 33-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a)
y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de
Quito, con motivo de la acción de nulidad (proceso judicial interno N°
3259-851-96), interpuesta por la sociedad PACIFIC Cía. Ltda., contra el
acto administrativo denegatorio del registro de la marca “PACIFIC”, contenido
en la resolución Nº 44689 emitida por el Director Nacional de Propiedad
Industrial el 26 de junio de 1995. E interpretación de oficio del artículo
93, de la Disposición Final Única y de la Disposición Transitoria Primera
de la misma Decisión. ...............................................................................
Proceso 9-AI-98.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la
Comunidad contra el Gobierno de la República del Perú, por la falta de
aplicación de las Decisiones 378 y 379, contraviniendo el artículo 5º
(actual 4º) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, las Decisiones antes referidas y la Resolución 122 de la
Secretaría General ....................................................................................
Proceso 22-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 102,
146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y
artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo
de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Proceso Interno No. 5284. Actor: CARTONES Y
PAPELES DEL RISARALDA. Marca: “Hola” (mixta) .................................
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 33-IP-99
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a) y e), y
95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con motivo de la
acción de nulidad (proceso judicial interno N° 3259-851-96), interpuesta por la
sociedad PACIFIC Cía. Ltda., contra el acto administrativo denegatorio del
registro de la marca “PACIFIC”, contenido en la resolución Nº 44689 emitida
por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 26 de junio de 1995.
E interpretación de oficio del artículo 93, de la Disposición Final Única
y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión.
Quito, 22 de marzo del año 2000
Magistrado-Ponente: Luis Henrique Farías Mata
Para nosotros la Patria es América
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V I S T O S:
El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA
Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Distrito de Quito, ha requerido de este Tribunal
Andino, por intermedio de su Presidente
Doctor Augusto Maldonado Vásconez, la interpretación
prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo
h), 83 párrafos a) y e), y 95, todos de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena;
Que este Tribunal es competente para interpretar
las normas que conforman el ordenamiento
jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre
que la respectiva solicitud provenga de un
juez nacional también con competencia para
actuar como juez comunitario, que en el caso
lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto
se encuentra obligada a formular la consulta y
a acatar la interpretación que de las normas
supranacionales realiza este Tribunal Andino
en la presente sentencia, pero en tanto esas
normas resulten pertinentes para la resolución
del proceso interno;
Que la señalada solicitud se encuentra ajustada
a las prescripciones de los artículos 32 y 33
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, y del 61 del Estatuto
complementario de dicho Tratado, en razón
de lo cual fue admitida a trámite; y
Que la interpretación se plantea con motivo de
la demanda de nulidad introducida ante la jurisdicción
consultante por la sociedad PACIFIC
CIA. LTDA. contra la resolución Nº 0944689,
expedida por el Director Nacional de Propiedad
Industrial el 29 de mayo de 1995 dentro del
respectivo trámite administrativo Nº 30815-92,
y mediante la cual fue rechazada la solicitud de
registro del signo “PACIFIC”;
Que los hechos expuestos y los argumentos de
derecho alegados por las partes, son los siguientes:
a) Los hechos
1. PACIFIC CIA. LTDA., ahora demandante,
solicitó ante la Dirección Nacional de Propie-
dad Industrial el registro del signo “PACIFIC”,
para proteger productos comprendidos en la
Clase Internacional Nº 33;
2. CERVECERÍA DEL PACIFICO S.A., en fecha
1º de febrero de 1993, formuló observación
a la mencionada solicitud fundamentándola
en su derecho sobre la marca “PACIFI-
CO”, destinada a proteger productos de la
Clase Internacional Nº 32;
3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial
emitió pronunciamiento denegatorio de
la solicitud a través de la señalada resolución
944689 del 29 de mayo de 1995 (folio
02 del expediente remitido a este Tribunal);
4. Finalmente, la solicitante del registro denegado
introdujo el 16 de octubre de 1996 demanda
contencioso-administrativa (folio 07
del expediente de Secretaría llevado por este
Tribunal Andino), solicitando la declaratoria
de nulidad de la referida resolución denegatoría.
b) El escrito de demanda
La demandante esgrime los siguientes argumentos:
1. El hecho de haber tenido registrada con anterioridad
la marca, que luego caducara,
“PACIFIC”, para la Clase Internacional 33;
2. Que la razón social PACIFIC CIA. LTDA.
lleva más de 58 años en el mercado, y siendo
“la denominación PACIFIC,...el nombre
patronímico de la compañía...y habiéndose
registrado [también] en la Superintendencia
de Compañías, es propiedad inalienable de
ella, no susceptible de apropiación por parte
de terceros”;
3. Que el recurso presentado en vía gubernativa
contra la solicitud de registro del signo
“PACIFIC” es sui generis, por autocalificarse
como observación y oposición conjuntamente;
4. Y, finalmente,
La impugnante controvierte la “notoriedad”
que pretende atribuírsele a la marca “PACI-
FICO”.

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c) Contestación de la Demanda
Por el Ministerio de Industrias, Comercio,
Integración y Pesca:
Básicamente plantea las siguientes excepciones:
- “Legalidad y validez de la resolución impugnada.
La resolución impugnada, afirma, guarda
conformidad con la legislación vigente en
materia de propiedad industrial, por lo que
es plenamente válida;
- Niega “pura, simple, llana y absolutamente
los fundamentos de hecho y de derecho de
la demanda propuesta, por no estar apegada
a la Ley ni a la realidad.”
Por la Procuraduría General del Estado
En los siguientes términos:
- “... Negativa pura y simple de los fundamentos
de hecho y de derecho de la demanda”;
- Improcedencia de la misma por no reunir en
su opinión los requisitos contemplados en
los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa;
- “Falta de derecho del actor para proponer su
demanda, por carecer de fundamento sus
pretensiones”;
- “Caducidad del derecho de la parte actora y
prescripción de la acción.”
Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, pasa a absolver la consulta
de interpretación que le ha sido formulada,
C O N S I D E R A N D O:
Que de lo expuesto en la precedente narrativa
y del contenido de las normas respecto de las
cuales se solicita su interpretación, aparece
como fundamental para el consultante la resolución
de los puntos relativos a la “oposición” y
“observación” al registro marcario, al concepto
de marca y a los requisitos para que un signo
sea registrable y el relativo a la marca notoria,
por lo que estima el Tribunal su deber pronunciarse
acerca de ellos en función de las normas
supranacionales que regulan la materia.
Que de la copia del expediente judicial que le
ha sido remitida, surge también como de especial
interés en el caso de autos el tema relativo
al riesgo de confusión que pudiere existir entre
las marcas confrontadas, así como el que se
refiere a la legislación comunitaria andina que
deba ser aplicada al caso concreto en materia
de “oposiciones” y de “observaciones”, o
sea, la vigente para el momento en que fue
denegada la solicitud de registro; y,
Que, en consecuencia, las normas que van a
ser objeto de interpretación en el presente procedimiento
son las siguientes, unas a requerimiento
del juez consultante y otras aportadas
de oficio por el propio Tribunal Andino;
Decisión 344
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas
los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación
gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible
capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o comercializados
por una persona de los productos
o servicios idénticos o similares de
otra persona.”
“Artículo 82.- No podrán registrarse como
marcas los signos que:
(...)
“h) Puedan engañar a los medios comerciales
o al público, en particular sobre la procedencia,
la naturaleza, el modo de fabricación,
las características o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;”
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse
como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten
algunos de los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al público a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mimos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público a error;

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“(...)
“e) Sean similares hasta el punto de producir
confusión con una marca notoriamente conocida,
independientemente de la clase de
los productos o servicios para los cuales se
solicita el registro.”
“(...)”.
“Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la publicación, cualquier persona
que tenga legítimo interés, podrá presentar
observaciones al registro de la marca
solicitado.
“(...)”.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la
observación y no incurriendo ésta en las
causales del artículo anterior, la oficina nacional
competente notificará al peticionario
para que, dentro de los treinta días hábiles
contados a partir de la notificación, haga valer
sus alegatos, de estimarlo conveniente.”
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo,
la oficina nacional competente decidirá
sobre las observaciones y la concesión o
denegación del registro de marca, lo cual
notificará al peticionario mediante resolución
debidamente motivada.”
DISPOSICIÓN FINAL
“ÚNICA. Para los efectos de la presente Decisión,
entiéndase como Oficina Nacional
Competente, al órgano administrativo encargado
del registro de la Propiedad Industrial.
“Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional
Competente, al órgano designado al
efecto por la legislación sobre la materia”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
“PRIMERA. Todo derecho de propiedad industrial
válidamente concedido de conformidad
con la legislación existente con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Decisión subsistirá por el tiempo
en que fue concedido. En lo relativo a su
uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones
y prórrogas, se aplicarán las normas
contenidas en la presente Decisión”.
Finalmente, con fundamento en la vasta jurisprudencia
sentada por el Tribunal respecto de
los temas ya señalados, éste pasa a considerar
los temas indicados, siguiendo el siguiente
orden:
I. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO
En el asunto que nos ocupa, el demandante
hace referencia al régimen de la Decisión 85
en lo que tiene que ver con las “oposiciones”,
Decisión que no se encontraba vigente al momento
de expedirse la resolución ahora impugnada,
pero que el Tribunal, a los fines de esclarecer
ese complejo punto, considera conveniente
analizar los pertinentes artículos de la
referida Decisión 85; ésto, por cuanto “la finalidad
de la interpretación prejudicial ha de ser la
de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto
de materias pertinentes al caso controvertido,
adicionando o restringiendo, según el asunto
de que se trate, el acervo de las normas citadas
por el juez nacional a fin de lograr una
comprensión global del caso consultado”. Criterio
jurisprudencial que en esta oportunidad
se confirma. (Interpretación prejudicial No. 02-
IP-94, caso “NOEL”, de fecha 04 de Julio 1994,
e interpretación producida con motivo del caso
07-IP-97, de fecha 07 de julio de 1998, marca
“EBEL SPA”).
Al respecto, se permite esta jurisdicción comunitaria
verificar cómo la “observación” al registro
de la denominación “PACIFIC” fue presentada,
en la instancia administrativa, el 1º de
febrero de 1993, es decir, en vigencia de la
Decisión 313; y, tanto la resolución impugnada
(No. 0944689) que lleva fecha 29 de mayo de
1995, como la demanda contenciosa, de fecha
16 de octubre de 1996 (vto. folio 14), fueron
una emitida y la otra presentada, bajo la vigencia
de la Decisión 344. Esta, en virtud de lo
dispuesto por su Segunda Disposición Transitoria,
entró a regir en los Países Miembros a
partir del 01 de enero de 1994, pero en el bien
entendido de que, con arreglo a su también
transitoria Disposición Primera: “Todo derecho
de propiedad Industrial válidamente concedido
de conformidad con la legislación existente con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo
en que fue concedido”; y además, y por el
contrario, que: “En lo relativo a su uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas,
se aplicarán las normas contenidas en la
presente Decisión”.

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Por tanto, procede el Tribunal a referirse al
régimen de la Decisión 85 sólo a los fines explicativos
de lo que en aquel régimen se entendía
por “oposición” y “observación”, términos cuya
interpretación ha venido causando cierta dificultad
al momento de dictar sentencia definitiva
por parte de los jueces nacionales consultantes,
y que en el caso concreto se desprende
también, y principalmente, de los argumentos
expuestos por el actor en su demanda, entre
los cuales éste destaca:
II. OPOSICIÓN Y OBSERVACIONES
En efecto, el actor alega que la oficina nacional
competente tramitó erróneamente como “observación”
la que fue presentada ante el funcionario
administrativo como una “oposición” al
registro de la marca “PACIFIC” (folio 09), lo
que a su juicio invalida las actuaciones realizadas.
Como ya se adelantó en el capítulo anterior, el
juez nacional consultante tendrá que pronunciarse
necesariamente acerca de la normativa
aplicable al presente caso y sobre lo que en
ella se entiende por “observaciones” y “oposiciones”,
a los fines del análisis de los argumentos
de la parte actora, rebatidos por la demandada.
Por tanto, el Tribunal pasa a hacer breve referencia
al régimen que sobre la materia estableció
la Decisión 85:
a) El uso del calificativo de “observaciones”
estaba reservado para referirse a la competencia
conferida a la Administración por el artículo
63, para que ésta, con fundamento en la exigencia
de los requisitos contemplados en los
párrafos a), b) y c) del artículo 60, pudiera
ordenar de oficio al solicitante que procediera a
realizar las correcciones pertinentes;
b) Además, en el caso de incumplimiento de
los requisitos exigidos por los artículos 56, 58
y 59, el artículo 64 de la misma Decisión 85
atribuía a la oficina nacional competente la facultad
de decidir el “rechazo“ de la solicitud,
previa audiencia del solicitante; y, finalmente
c) Si la Administración, de oficio, no hubiere
formulado ”observaciones” o no hubiere exigido
la debida complementación, o de no haberse
producido el “rechazo” de la solicitud, es
cuando correspondía proceder a la publicación,
para que se abriera un plazo de treinta días
fijado por los artículos 65 y 66 a los fines de
que cualquier persona pudiera formular “oposición”
al registro de la marca, con lo cual las
primitivas “observaciones” en manos originariamente
sólo de la Administración, pasaban a
las de los particulares bajo la denominación de
“oposiciones”.
De lo anterior trasunta que las “observaciones”
a que se refería la Decisión 85 estaban
encomendadas de oficio a la Administración y
se referían exclusivamente al hecho de que
ésta, con motivo del examen de la solicitud que
se encontraba obligada a realizar, hubiere llegado
a la conclusión de que la misma no cumplía
con los requisitos formales establecidos
por el artículo 60; en cambio, el “rechazo” si
bien se producía también de oficio por la Administración,
operaba sólo como consecuencia
del incumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 56, 58 y 59 de la misma
Decisión 85. Consecuentemente, resulta asimismo
concluyente de esta interpretación que
en la normativa comunitaria -incluida la propia
Decisión 85- no cabe confusión entre las “observaciones”
de que hablaba la Decisión 85
en su artículo 65 y la figura bajo el mismo
nombre regulada por las posteriores Decisiones
Comunitarias 311 (artículo 82), 313 (artículo
82) y 344 (artículo 93), ya que más bien
se corresponden estas últimas, con el “rechazo”
(artículo 64) previsto en la primera de dichas
Decisiones.
III. DEFINICIÓN DE MARCA
El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión
344, ya transcrito, define marca como: “... todo
signo perceptible capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona, de los productos
o servicios idénticos o similares de otra
persona.”
Definición en perfecta coincidencia con la doctrina,
conforme a la cual:
“Se entiende generalmente que una marca
es un signo visible que permite distinguir los
bienes o servicios de una empresa, de los
bienes o servicios de otras empresas. Es un
bien incorporal cuyo principal valor reside en
el prestigio y en la reputación que determi-

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nada marca representa.” (Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel
de la Propiedad Industrial en la Protección
de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág.
13), o que es, conforme al pensamiento del
profesor OTAMENDI, “el signo que distingue
un producto de otro o un servicio de otro.”
(Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos
Aires, Argentina. 1989, pág. 7)
Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal ha
venido desarrollando prolijamente el referido
concepto, y al respecto se ha pronunciado en
el sentido de que marca es un bien inmaterial
destinado a distinguir un producto o servicio de
otros, representado por un signo, el que siendo
intangible requiere de medios sensibles o de la
perceptibilidad para que el consumidor pueda
apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo
que no pueda influir en el público consumidor
para que éste sea capaz de diferenciar un producto
o servicio de otro, ha expresado este
órgano jurisdiccional andino, no tendrá la capacidad
necesaria para ser distintivo. (También
véanse recientes sentencias de interpretación
prejudicial emitidas en los casos 31-IP-98, de
fecha 05 de marzo de 1999, marca “LOS AL-
PES”, publicada en G.O.A.C. Nº 450, del 21 de
junio de 1999 y 03-IP-99, del 14 de mayo de
1999, marca “LELLI (I)”, en G.O.A.C. No. 461,
del 22 de julio de 1999, entre otras).
IV. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIG-
NO PARA SU REGISTRO
Se desprenden incluso de la propia definición
legal de marca:
a) Distintividad
Considerada como ya se dijo la característica y
función primigenia que debe reunir todo signo
en el mercado para ser admitido a registro como
marca, este carácter distintivo alude principalmente
a la capacidad intrínseca y extrínseca
del signo:
La primera, se refiere a que él, en sí mismo,
sea capaz de individualizar los bienes sobre
los cuales va a plasmarse. Así pues, estarán
impedidos del acceso al registro aquellos signos
que designen el propio bien con el cual
deberían distinguirse, o que hagan referencia a
las cualidades o características esenciales de
éste, toda vez que, por una parte, su apropiación
exclusiva representaría un monopolio so-
bre términos o locuciones de necesario uso y,
por la otra, el consumidor no podría asociarlo
con una fuente empresarial determinada.
La segunda, hace referencia a que el signo
sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva
no accederá al registro si previamente ha
sido solicitado o registrado otro signo idéntico
o similar para distinguir bienes idénticos o análogos,
esto es, bienes sobre los cuales pueda
inducirse al público consumidor a error o confusión
sobre su origen o fuente empresarial.
Por tanto, con este requisito se pretende tutelar
no sólo el interés del titular del signo ya
registrado, quien ante tal requerimiento adquirirá
la certeza de que teniendo derechos exclusivos
sobre un signo, no será posible el acceso
al registro, de otros que induzcan a error respecto
de la fuente u origen empresarial de los
bienes respectivos sino, además, el interés del
consumidor, quien podrá identificar el origen
o fuente empresarial de los bienes que desea
adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos
fabricados por otros empresarios del mismo
sector económico.
b) Perceptibilidad
Siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente
para que pueda ser percibido o captado
por uno de los sentidos (vista, olfato, audición,
gusto y tacto) es indispensable su materialización
o exteriorización, que lo transforme
de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible
o identificable por aquellos.
En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia
a todo elemento, signo o indicación que
pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, penetre en la mente del
público, el cual aprehende y a la vez asimila
con facilidad el sonido de una palabra. Pero,
por cuanto para la recepción sensible o externa
de los signos se utiliza en forma más general
el sentido de la vista, han venido caracterizándose
preferentemente aquellos referidos a
una denominación, un conjunto de palabras,
una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.
De ahí que se exija así mismo la
c) Susceptibilidad de representación gráfica
Que tiene que ver con la necesidad de que la
marca pueda ser dada a conocer tanto al mo-

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mento de introducirse la solicitud de registro,
como para los fines de su publicación.
Al respecto ha señalado Marco Matías ALE-
MAN: “La representación gráfica del signo es
una descripción que permite formarse la idea
del signo objeto de la marca, valiéndose para
ello de palabras, figuras o signos, o cualquier
otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(“MARCAS”, Top Management. Bogotá.
Pág. 77).
De todo lo dicho en el presente capítulo, el juez
nacional consultante tendrá que determinar necesariamente
si en el presente caso el signo
solicitado en registro, “PACIFIC”, reúne los mencionados
requisitos de distintividad, perceptibilidad
y susceptibilidad de representación gráfica,
y si además, conforme se pasa a desarrollar
seguidamente, no se encuentra incurso en
las prohibiciones o restricciones contenidas en
los artículos 82, párrafo h) y 83 párrafos a) y e)
de la Decisión 344. De dicha determinación
podrá concluir en si la marca fue denegada con
apego a lo establecido en la Decisión andina,
o, si por el contrario, contraviene ésta, caso en
el cual procedería la nulidad de la resolución
impugnada.
V. CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS
El signo que se confunda con otro u otros, no
tiene acceso al registro tanto porque carece de
la fuerza distintiva requerida (condición sine
qua non para que sea considerado como marca)
como por que, de permitirse el registro, se
violentaría el interés del titular de un signo solicitado
o registrado y así mismo el de los consumidores.
La determinación de la confundibilidad responde
a una decisión unilateral de la administración
o, en su caso, del juzgador los que, alejándose
de un criterio arbitrario, han de determinarla
con base a reglas y principios que doctrina
y jurisprudencia de consuno han sugerido a
los efectos de precisar el grado de confundibilidad,
la que va del extremo de la identidad a la
semejanza, y que es “...un concepto jurídico
indeterminado en cuya ponderación o apreciación
ocupa un lugar preferente el criterio que
propugna una visión de conjunto, sintética, desde
los elementos integrantes de cada una de
las denominaciones confrontadas, sin descom-
poner su afinidad fonética y, en su caso, gráfica
donde la estructura prevalezca sobre sus
integrantes parciales, en una perspectiva especialmente
adecuada a cuestiones cuyo aspecto
más importante es el filológico”. (“Sección
de Derecho de la Propiedad Industrial Intelectual”,
dirigida por José Massager Fuentes,
Nº 648, Valencia - España 1998, Pág. 11161).
Al respecto, y tal como lo ha expresado este
mismo Tribunal, el examen para establecer la
confundibilidad requiere de:
“...un análisis global o de conjunto de los
signos, sin limitaciones en cuanto al número
de sílabas o sin minimizaciones de sus componentes
o análisis extensivos o técnicos en
otros campos, pues el examinador al colocarse
en el lugar del consumidor medio y
tratándose de productos de consumo masivo,
debe percibir o asimilar que éste no efectúa
en cuanto a marcas o signos un profundo
examen de los mismos, sino que se guía
por una imagen general, superficial y ligera
de las marcas, y lo que percibe y recuerda a
primera vista sería el elemento diferenciador
que le sirve para determinar o no la existencia
de confundibilidad”. (Sentencia de interpretación
prejudicial producida con motivo
del caso 43-IP-98, marca “FAIRBANKS”, de
fecha 19 de marzo de 1999. Publicada en
G.O.A.C. 490, del 04 de octubre de 1999).
Adicionalmente, observa el Tribunal, al lado de
la comparación entre signos, que puede darse
en el plano visual, fonético o auditivo e ideológico,
es preciso tomar en cuenta los bienes
que se pretende distinguir con los signos en
conflicto, toda vez que si se trata de unos entre
los cuales no exista conexión competitiva, el
riesgo de confusión desaparece; mientras que
si la comparación se establece entre signos
destinados a distinguir idénticos productos, ese
riesgo podría incrementarse. Situación la descrita,
que también en el presente caso toca
determinar al consultante.
En tal sentido, este Tribunal considera que, en
el caso objeto de la consulta, resulta conveniente
considerar y enfrentar la:
1. Similitud ideológica
Que se da entre signos que evocan la misma o
similares ideas. Señala OTAMENDI al respecto
que:

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“Es la que deriva del mismo parecido conceptual
de las marcas. Es la representación
o evocación [de] una misma cosa, característica
o idea la que impide al consumidor
distinguir una de otra. Así se han declarado
confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque
suscitan la idea de apellidos de origen
holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto
ambas evocan la idea de una común procedencia;
‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’
que tienen identidad ideológica dando lugar
a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador,
fascinador, asombroso, hechicero,
etc...”. (Derecho de Marcas. Ob. cit., pág.
152).
De modo que pueden ser considerados confundibles
signos que aunque visual o fonéticamente
no sean similares, pueden inducir a error al
público consumidor en cuanto a su procedencia
empresarial, si es que evocan la misma o
similar idea.
2. Similitud ortográfica
Se presenta por la coincidencia de letras entre
los segmentos a compararse, en los cuales la
secuencia de vocales, la longitud, el número de
sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes,
pueden inducir en mayor grado a que la
confusión sea más palpable y notoria.
3. Similitud fonética
Se da entre signos que al ser pronunciados
tienen una fonética similar. La determinación
de tal similitud depende de la identidad en la
sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces
o terminaciones, entre otros. Sinembargo, deben
tenerse en cuenta las particularidades que
conserva cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión.
Para el caso concreto, el examinador -en este
caso, juez consultante- al revisar la fonética de
las marcas en conflicto tomará en cuenta, tal
como se ha venido diciendo, la totalidad de las
sílabas que conforman las marcas “PACIFICO”
registrada, y la solicitada en registro “PACIFIC”.
De esta manera, le corresponderá al consultante
determinar, con base en los criterios precedentemente
expuestos, si de la comparación
entre las marcas confrontadas se desprende,
la posibilidad de confusión en un grado sufi-
ciente que pueda inducir a error al público consumidor,
decidiendo por tanto la jurisdicción
consultante, con apego a los términos del párrafo
a) del artículo 83 de la Decisión 344, si
procede la confirmatoria o revocatoria de la
resolución impugnada, en los términos de denegar
o conceder el registro de la marca
“PACIFIC”.
VI. LA MARCA NOTORIA
Finalmente, pasa el Tribunal a realizar un extracto
de la jurisprudencia que ha sentado en
materia de marca notoria, la que ha quedado
sintetizada de manera clara en algunas de sus
sentencias, y especialmente en la producida
con motivo de la interpretación prejudicial 07-
IP-97, marca “EBEL SPA”, sentencia de fecha
07 de julio de 1998 (G.O.A.C. 412, del 26 de
febrero de 1999), jurisprudencia conforme a la
cual:
La marca notoria “es aquella que reúne la calidad
de ser conocida por una colectividad de
individuos pertenecientes a un determinado grupo
de consumidores o usuarios del tipo de bienes
o de servicios a los que les es aplicable,
por que ha sido ampliamente difundida entre
dicho grupo”. (Sentencia del 29 de agosto de
1997, emitida en la interpretación prejudicial
No. 07-IP-96, caso “REMAVENCA”).
En cuanto a la protección especial de que, como
tal, goza la marca notoria, el Tribunal ha
dejado sentado:
“En la concepción proteccionista de la marca
notoria, ésta tiene esa clasificación para
efectos de otorgarle otros derechos que no
los tienen las marcas comunes, pero eso no
significa que la notoriedad surge de la marca
por sí sola, o que para su reconocimiento
legal no tengan que probarse las circunstancias
que precisamente han dado a la marca
ese status.
“El signo marcario que ampara la notoriedad,
como anota PACHON, sirve de base
para un derecho, cual es el de convertir a un
signo en notorio y cómo revestirlo de protección
judicial especial.
“La calificación de la notoriedad será la base
jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento
especial dentro del derecho

GACETA OFICIAL 12/05/2000 9.24
marcario, notoriedad, que como se expresa,
tiene antecedentes probatorios que dan origen
a una situación jurídica”.
También la marca notoria tiene que haber obtenido
ese carácter con anterioridad “a la nueva
marca por registrarse y al decirse notoria no
ha de ser únicamente como marca sino como
tal y además como notoria”, lo que presupone
en consecuencia que la notoriedad debe preceder
como requisito esencial para impugnar el
registro de una marca posterior y, a fin de que
surta así los efectos que la ley comunitaria
consagra al otorgar una protección especial a
las mismas. Por lo demás, y como se desprende
de lo expuesto, tal notoriedad debe ser probada
por quien la alega.
De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina,
C O N C L U Y E:
1. En materia de propiedad industrial, las normas
del ordenamiento jurídico comunitario
andino que se encontraren vigentes al momento
de adoptarse las resoluciones internas
que pongan fin a un procedimiento administrativo,
son las aplicables para juzgar la
legalidad del acto final producido durante la
vigencia de aquellas.
2. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, al recoger las normas sobre
observaciones a la solicitud de registro contenidas
en las Decisiones 311 y 313 que
regularon íntegramente la materia, derogó
las de la Decisión 85 sobre oposición a la
solicitud de registro de una marca. Por tanto
dentro del Régimen Común sobre Propiedad
Industrial establecido por la Decisión 344,
aplicable al caso concreto, la protección al
registro de una marca está dada por las normas
procedimentales sobre observaciones,
debiendo éstas ser decididas administrativamente
por la oficina nacional competente.
3. La marca, como signo perceptible capaz de
distinguir en el mercado los productos o
servicios provenientes de una persona, o comercializados
por ella, en relación con los
idénticos o similares producidos o comercializados
por otra, postula también, y por sí
misma, la concurrencia de las otras caracte-
rísticas de perceptibilidad y viabilidad de
representación gráfica del signo que pretende
identificar tales bienes, en razón de lo
cual el signo insuficientemente distintivo no
es registrable.
4. De ahí que la distintividad sea requisito
indispensable para la acreditación de dicho
signo como marca. Cuando el signo es incapaz
de diferenciar de otros, productos o servicios
de la misma clase, o de otra de la cual
pueda también desprenderse confusión, fabricados,
producidos o prestados por diferentes
empresarios, no puede reconocérsele
a ese signo la calidad de marca.
5. La determinación del riesgo de confusión entre
dos marcas es atribución del funcionario
de la administración (Oficina Nacional Competente)
o posteriormente del Juez nacional,
quienes procederán al examen comparativo,
teniendo en cuenta, dentro de su respectiva
competencia administrativa y judicial, los
parámetros señalados por la doctrina y que
han sido acogidos jurisprudencialmente, a
los cuales se ha hecho referencia en la parte
considerativa de esta providencia, dentro de
la que se destaca para el caso sub judice, el
examen sucesivo y de conjunto de las mismas.
6. No hay lugar al registro de marcas cuando
las que se pretenda inscribir como tales, sean
confundibles con otras notoriamente conocidas
en el país en el que se solicita el registro
o en el exterior, independientemente de la
clase de productos o servicios para los cuales
se hubiera solicitado dicho registro y siempre
que además de ser notoria, se encontrare
también registrada, así fuere en el exterior.
Tal notoriedad debe ser objeto de prueba
por quien pretende prevalerse de ella
El juez consultante, al emitir su respectivo fallo,
deberá adoptar la interpretación realizada en la
presente sentencia, respecto de las señaladas
normas del ordenamiento jurídico comunitario
Andino. Notifíquesele mediante copia certificada
y sellada de la presente decisión judicial.
Remítase asimismo copia de esta sentencia a
la Secretaría General de la Comunidad Andina
para su correspondiente publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 10.24
El Presidente,
Luis Henrique Farías Mata
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
PROCESO 9-AI-98
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de
incumplimiento interpuesta por la Secretaría General esa Comunidad contra el
Gobierno de la República del Perú, por la falta de aplicación de las Decisiones
378 y 379, contraviniendo el artículo 5º (actual 4º) del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones antes referidas
y, la Resolución 122 de la Secretaría General.
VISTOS:
Quito, 29 de marzo del 2000
El escrito SG/AJ/C 163-98 de 1 de diciembre
de 1998, mediante el cual la Secretaría General
de la Comunidad Andina presenta demanda en
Acción de Incumplimiento contra la República
del Perú, en torno a la falta de aplicación de las
Decisiones 378 y 379, conforme al artículo 1º
de la primera y a la Disposición Final de la
última, a fin de que el Tribunal disponga que
dicho País Miembro, proceda a dar aplicación
a las Decisiones citadas en plazo perentorio.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El Secretario General de la Comunidad Andina
deduce acción de incumplimiento por
falta de aplicación de las Decisiones 378 y
379 por parte del Gobierno del Perú, solicitando
al Tribunal de Justicia de la misma,
ordene a dicho País Miembro, cumplir con
las Decisiones citadas sobre régimen de Valoración
Aduanera.
1.1.1 Fundamentos de Hecho
El 19 de junio de 1995, la Comisión del Acuerdo
de Cartagena aprobó la Decisión 378 que
en su artículo 1º establece que “para los
efectos de Valoración Aduanera los Países
Miembros se regirán por la presente Decisión
y por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo
relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994” (Acuerdo del GATT
de 1994) que figura anexo a la presente Decisión”.
En la misma fecha, se aprobó la Decisión
379 que en su Disposición Final señala “La
presente Decisión entrará en vigencia a más
tardar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia,
Colombia, Perú y Venezuela y, a más
tardar el 30 de junio de 1996, para Ecuador”.
El 19 de junio de 1992, el Gobierno de Perú
expidió la Resolución Ministerial 243-92-EF-
66 que dispone en su art. 1º “para la determinación
del valor de las mercancías sujetas
al régimen de supervisión de importaciones
a que se refiere el Decreto Legislativo
Nº 659, y en tanto se adecúe la legislación

GACETA OFICIAL 12/05/2000 11.24
nacional al Código de Valoración del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio,
GATT, se considerará el método del
Precio Usual de Competencia”.
El 8 de diciembre de 1995, la Superintendencia
Nacional de Aduanas del Perú, emitió
la Resolución Nº 002610-95 mediante la
cual aprobó el formato del Documento de
Declaración Aduanera (DUI) con el respectivo
instructivo para el llenado del mismo con
tres ejemplares, uno de los cuales corresponde
al régimen definitivo de importación
(Declaración del Valor en Aduanas, basadas
en Reglas de Valoración de Bruselas).
El 25 de enero de 1996, dicha Superintendencia
emitió la Circular Nº 46-06-96 ADUA-
NAS/INTA, sobre instrucciones complementarias
para el llenado de Declaración del Valor
en Aduanas, formatos B 1 y B 2 del DUI.
El 18 de septiembre de 1997 por Decreto
Supremo Nº 119-97-EF, se aprueba el Arancel
de Aduanas que mantiene vigentes la
Regla de Bruselas.
El 02 de junio de 1998 se remitió al Gobierno
del Perú nota de observaciones, SG/DI/0813/
98, debido al incumplimiento de éste, en la
aplicación de las Decisiones 378 y 379, concediendo
el plazo de 30 días para responder
que el Perú no lo hizo.
El 03 de septiembre de 1998, la Secretaría
General, en uso de la atribución del art. 23
del Tratado de Creación del Tribunal, emitió
la Resolución 122 que contiene el Dictamen
de incumplimiento 30-98, publicado en la G.O.
370, del 7 de septiembre de 1998, sobre
incumplimiento de las Decisiones 378 y 379
sobre Valoración Aduanera y Declaración
Andina del Valor, y específicamente el art. 5º
del Tratado de Creación del Tribunal que
hasta que se instaura la demanda el Gobierno
del Perú, no ha cumplido con la aplicación
de las Decisiones 378 y 379 y la Resolución
122 de la Secretaría General.
1.1.2 Fundamentos de Derecho
En los aspectos adjetivos cita y transcribe el
art. 5º del Tratado que crea el Tribunal señalando
las obligaciones de “HACER” y de “NO
HACER” que tienen los Países Miembros en
relación con el Ordenamiento Jurídico Comunitario
haciendo mención a la Jurisprudencia
correspondiente, en especial la contenida
en los procesos Nº 06-IP-94, 1-AI-96.
Seguidamente se refiere al art. 39 del Estatuto
del Tribunal y a los trámites previos dentro
de la acción de incumplimiento, a lo señalado
en las sentencias de 19 de octubre
de 1987 y del 30 de octubre de 1996 conforme
a lo cual los tres momentos procesales
son a juicio del Tribunal los siguientes:
- Nota de observaciones;
- plazo concedido al Perú para responder,
lo que no lo hizo y
- el Dictamen 32-98.
En los aspectos sustantivos en el incumplimiento
del Perú, inicialmente se refiere al
art. 1º del la Decisión 378 que transcribe lo
señalado; luego los propósitos explícitos de
sus considerandos mas el Acuerdo del Valor
del GATT de 1994, adoptado por la Decisión
378.
Asimismo cita el art. 1º de la Resolución
Ministerial 243-92-EF que concluye mencionando
que se considerará que el método del
precio usual de Competencia, luego de mayores
fundamentos de la que el Perú no aplica
las reglas de valoración aduanera del Acuerdo
del Valor del GATT de 1994, vale decir el
incumplimiento de la Decisión 378 vulnerando
así el ordenamiento jurídico comunitario.
En relación a la Decisión 379 que regula la
Declaración Andina del Valor señalando su
disposición final que resulta evidente el incumplimiento
por omisión en la aplicación
de la reglamentación de la Decisión 379.
Con referencia a la Resolución 122 afirma
que también se ha incumplido cuyo art. 1º
dictaminó sobre el incumplimiento al no aplicar
las Decisiones 378 y 379.
Luego de señalar con énfasis la sentencia
del proceso 3-AI-96 en que el Tribunal dice
...“Constituyendo las Resoluciones de la Junta
del Acuerdo de Cartagena, actos administrativos
se encuentran revestidos o amparados
de las características de la presunción
de legalidad y ejecutoriedad”...; anota varios
criterios de doctrina sobre la presunción de

GACETA OFICIAL 12/05/2000 12.24
legalidad y concluye que el Gobierno del
Perú ha incurrido en incumplimiento de las
Decisiones 378 y 379 y la Resolución 122
que contiene el Dictamen de incumplimiento
30-98.
En cuanto a pruebas, solicita tener como
tales, las enumeradas en 10 puntos que consisten
en copias de las Decisiones 378 y
379; Resoluciones Ministeriales 243-92-EF
del Gobierno del Perú Nº 002610-95 de la
Superintendencia de Aduanas del Perú; copia
de Circular Nº 46-06-96 ADUANAS/INTA;
Decreto Supremo 119-97-EF; nota de observaciones
SG/DI/0813/98 y otras copias.
En su petitorio la Secretaría General solicita
al Tribunal el pronunciamiento conforme a lo
previsto al segundo párrafo del art. 23 de su
Tratado de Creación, por la falta de aplicación
de las Decisiones 378 y 379 por parte
del Perú, contraviniendo el art. 5º del mismo
Tratado y la Resolución 123 de la Secretaría
General, con expresa condena de costas para
la demandada.
1.2. Contestación de la demanda
La formula en los siguientes términos:
Para implementar las Decisiones 378 y 379
el Perú ha realizado serios y enormes esfuerzos
en materia de reforma aduanera, destacando
la profesionalización del personal,
la facilitación del comercio y automatización
de sus procedimientos que han sido reconocidos
internacionalmente, en los que recibe
asistencia técnica de diversas fuentes; no
obstante, no ha sido posible cumplir de manera
cabal los compromisos asumidos en
materia de valoración aduanera.
Sin embargo dio inicio a la implementación
de dichas Decisiones con sujeción a los compromisos
sobre soportes informáticos con
software; desde enero del 2000 aplicará disposiciones
del Acuerdo sobre Valoración Aduanera
de la OMC, conforme al programa de
trabajo a cargo de una Comisión de Seguimiento
y Evaluación.
La razón de la demora que generó el incumplimiento
se expresa que se debe a la
necesidad de adecuada implementación del
acuerdo que asegure permanente facilitación
de las operaciones de comercio que constituyen
tema bastante delicado y complejo que
requiere infraestructura adecuada y personal
capacitado en el manejo de aspectos
técnicos del Acuerdo de Valoración; anotando
que se han logrado avances en el sistema
para alcanzar tal objetivo, pero que resta
cumplir determinadas actividades específicas
que señala en tres puntos, cuales son:
adecuación de la legislación nacional a la
normativa andina; mejoramiento de la infraestructura
material, capacitación y difusión
del Acuerdo.
Dentro del petitorio de la contestación de
Demanda, solicita al Tribunal, se sirva tener
en cuenta las razones expuestas que sustentan
la demora en el cumplimiento de las
Decisiones 378 y 379, a fin de concluir con
el proceso de adecuación del sistema aduanero
peruano a las normas andinas.
1.3. Audiencia pública y alegato de conclusiones
El Tribunal convocó la audiencia pública
estatutaria con el fin de oír a las partes,
cumpliéndose ésta el 10 de febrero del 2000
a la cual el Perú no asistió, comunicando
mediante oficio 018200MITINCI/VMINCI de
fecha 08 de febrero en que expresa “que por
motivos de fuerza mayor nos será imposible
asistir a la Audiencia pública del referido proceso
convocado para el día 10 de febrero
del año 2000”.
En el mismo oficio se manifiesta que el Perú
ha venido cumpliendo con los compromisos
asumidos en el escrito de contestación, en
el que se menciona los esfuerzos que el
Perú viene realizando para implementar el
Acuerdo del GATT de 1994, en el plazo más
corto. Asimismo a manera de prueba remiten
documentos conteniendo 9 literales.
La Secretaría General de la Comunidad Andina
en sus conclusiones solicita al Tribunal,
declare el incumplimiento del Gobierno del
Perú de normas del ordenamiento jurídico
comunitario, específicamente de las Decisiones
378 y 379 y la Resolución 122, con
expresa condena en costas para la parte
demandada.
Los hechos que sirven de fundamento a la
demanda los resume en 8 puntos ya com-

GACETA OFICIAL 12/05/2000 13.24
prendidos en el respectivo memorial de la
Secretaría General con el cual se inicia la
acción.
Sobre el incumplimiento de las Decisiones
378 y 379 destaca los atributos propios de
preeminencia del ordenamiento jurídico andino,
o sea aplicación directa que produce
efectos inmediatos a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial.
Las Decisiones de la Comisión no requieren
de instrumento jurídico interno para su
implementación, tal como indica el art. 3º del
Tratado de Creación del Tribunal. En conclusión,
el Gobierno del Perú ha incurrido en
incumplimiento de las Decisiones citadas, al
no haberlas implementado oportunamente,
como lo ha reconocido en la contestación de
la demanda y en el escrito de 8 de febrero
2000.
Con referencia al incumplimiento de la Resolución
122 que dictaminó el incumplimiento
de las Decisiones 378 y 379 y el art. 5º del
Tratado de Creación del Tribunal, hace mención
el art. 15 del Reglamento de la Secretaría
General sobre la vigencia y efectos de
sus Resoluciones, señalando a su vez “se
encuentran revestidos o amparados de las
características de la presunción de legalidad
y ejecutoriedad”. En conclusión afirma
sobre el incumplimiento de la Resolución 122.
En el punto relativo a la contestación de la
demanda comenta sobre lo expuesto por el
Perú que “ha realizado serios y enormes esfuerzos
en materia de reforma aduanera” y
que no ha sido posible cumplir de manera
cabal aclarando que ya dio inicio a la
implementación de las Decisiones 378 y 379,
más otros antecedentes sobre dicho avance.
Seguidamente se refiere al escrito de 8 de
febrero 2000, como consecuencia de su
inasistencia a la Audiencia al cual adjunta
informe que menciona los esfuerzos del Perú
con la finalidad de implementar en el plazo
más corto el Acuerdo del Valor del GATT de
1994, previos los comentarios sobre dicho
informe que destaca que el Perú debe concluir
con esta implementación del programa
de trabajo al 31.03.2000, adoptando las medidas
para aplicación plena del Acuerdo del
Valor de la OMC. que debe realizarse a partir
del 01.04.2000.
En conclusión la Secretaría General afirma
un reconocimiento expreso del incumplimiento
del Gobierno del Perú, resaltando en este
punto “que a confesión de parte relevo de
prueba”.
En torno al criterio del Tribunal acerca de la
obligación que tienen los Países Miembros
de dar cumplimiento a las Decisiones 378 y
379, menciona las sentencias 6-AI-98 y 8-
AI-98, para corroborar la situación de incumplimiento
de la República del Perú.
En sus conclusiones confirma la Secretaría
General, el incumplimiento de las Decisiones
378 y 379 desde su entrada en vigencia,
hasta que el Perú materialice en actos que
dichas normas comunitarias prescriben; si
bien es cierto que se han adelantado labores
por el Gobierno del Perú, no existen razones
de tipo técnico o de conveniencia que
justifiquen el incumplimiento no siendo viable
“invocar el otorgamiento de plazos adicionales
por la OMC”.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia del Tribunal
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para conocer de la acción
planteada, al tenor de lo establecido por
los artículos 23 y 24 de su Tratado Constitutivo
y, en armonía con lo determinado por
el Capítulo I del Título Segundo del Estatuto
del Organismo, aprobado mediante Decisión
184 de la entonces Comisión del Acuerdo de
Cartagena, así como en concordancia con lo
previsto en el Capítulo V de su Reglamento
Interno.
Según se aprecia de autos, no se ha incurrido
en este proceso, en ninguna causal de
nulidad que invalide lo actuado, por lo que el
Tribunal procede a emitir sentencia, previas
las consideraciones siguientes.
2.2. Naturaleza, fines y trámite de la acción
de incumplimiento
El logro de los objetivos del Acuerdo de
Cartagena, Codificado, sólo estará garanti-

GACETA OFICIAL 12/05/2000 14.24
zado si es que en el respectivo proceso de
integración opera un eficaz control de la legalidad.
Dicho control le ha sido confiado de
manera expresa a este Organo Jurisdiccional,
en el propio Acuerdo y, específicamente
en el Tratado de su creación.
La acción de incumplimiento, que es parte
de las competencias del Tribunal, regulada
por la Sección Segunda de su Tratado
fundacional, constituye mecanismo básico
para que este Organo del Sistema Andino de
Integración, SAI, pueda ejecutar su misión
de velar por el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los socios andinos, de
no obstaculizar la aplicación de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico comunitario
y, por ese medio, de garantizar el
respeto de los derechos que al amparo de
éste corresponde a esos Países.
Este Tribunal se encuentra facultado para
conocer de acciones en materia de incumplimientos,
a instancias de la Secretaría General,
de los Países Miembros o, de las personas
naturales o jurídicas afectadas, por medio
de demanda propuesta por sus titulares,
según los casos.
El Tribunal a este respecto ha dejado sentado
por sentencia:
“En cuanto hace a la naturaleza de la acción
de incumplimiento, ésta es esencialmente
contenciosa y la sentencia que de
ella se derive no sólo es declarativa en el
sentido de limitarse a la mera declaración
de la existencia de un derecho o de una
obligación, sino que también está llamada
a imponer el cumplimiento de una prestación
de hacer o de no hacer (Couture).
Así se desprende claramente de lo dispuesto
en el artículo 25 del Tratado de
Creación del Tribunal, cuando establece
que la sentencia de incumplimiento implica
para el país cuya conducta ha sido
objeto de reclamo, la obligación de adoptar
las medidas necesarias para la ejecución
de la sentencia, dentro del plazo determinado
de tres meses, a partir de su
notificación”. 1
1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 30-IX-96. Proceso Nº 1-AI-96. En G.O.A.C.
Nº 234 de 21-IV-97.
De este pronunciamiento se desprende, que
de manera previa a los desarrollos de naturaleza
jurisdiccional, la Secretaría General
de la Comunidad Andina debe llevar a cabo
un procedimiento prejudicial que se constituye
de hecho en presupuesto procesal indispensable
para el ejercicio de la acción judicial
en este ámbito.
La referida instancia de carácter administrativo-comunitario,
comprende el derecho para
que el País Miembro involucrado en el desacato
pueda justificar o enmendar su conducta
a partir de la formulación de las respectivas
observaciones y, la obligación para
la Secretaría General de la Comunidad, de
emitir un dictamen de incumplimiento, en el
caso de que ésta concluya que la conducta
observada es contraria al orden jurídico andino.
Los presupuestos referidos, aprecia este Tribunal,
que han sido cumplidos a cabalidad
en este proceso por parte de la Secretaría
General, debiendo no obstante destacar, que
el Gobierno de la República del Perú, según
así se desprende de autos, se ha abstenido
en este caso de dar respuesta a la nota de
observaciones SG/DI/0813/98, de 2 de junio
de 1998 cuyo texto obra del expediente.
2.3. De la Decisión 378
La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó
la Decisión 378 el 19 de junio de 1995,
instrumento publicado en la Gaceta Oficial
Nº 183, de 27 de junio de 1995.
Las Decisiones de la Comisión, según el
artículo 3º del Tratado que crea este Tribunal,
son directamente aplicables en los Países
Miembros a partir de la fecha de su
publicación en la referida Gaceta, a menos
que las mismas señalen una fecha posterior.
En vista de que en el presente caso, la Decisión
378 no ha señalado tal fecha, su aplicación
por parte de la República del Perú debió
cumplirse desde el 27 de junio de 1995.
La Decisión en referencia determina en su
artículo 1º que “para los efectos de valoración
aduanera los Países Miembros se regirán
por la presente Decisión, y por lo dis-

GACETA OFICIAL 12/05/2000 15.24
puesto en el texto del ‘Acuerdo relativo a la
aplicación del Artículo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994’ (Acuerdo de Valor del GATT de
1994) que figura como Anexo a la presente
Decisión”.
Según lo anterior, la base para la determinación
del valor en aduanas será “el valor de
transacción, es decir, el precio realmente
pagado o por pagar por las mercaderías cuando
éstas se venden para su exportación al
país de importación”.
Esta definición, conocida como “criterio objetivo”,
difiere sustancialmente del concepto
cuya aplicación fuera dispuesta para ese
propósito por el Gobierno de la República
del Perú, al expedir la Resolución Ministerial
243-92-EF-66, por la cual, según el respectivo
artículo 1º, “para la determinación
del valor de las mercaderías sujetas al régimen
de supervisión de importaciones a que
se refiere el Decreto Legislativo Nº 659, y en
tanto se adecúe la legislación nacional al
Código de Valoración del Acuerdo General
de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT,
se considerará el método del PRECIO USUAL
DE COMPETENCIA”.
Debe tenerse en cuenta, además, que en la
Decisión 378 se ha explicitado en sus considerandos,
que uno de los propósitos de su
adopción tiene que ver con la conveniencia
de “disponer de un texto único que recoja
las disposiciones relativas a la determinación
del valor de aduanas de las mercancías
importadas por los Países Miembros”.
El Acuerdo del Valor del GATT de 1994,
adoptado por la Comunidad Andina mediante
la citada Decisión, por su lado, pone de
manifiesto en su preámbulo similar intención,
al señalar que los Países Miembros de
la Organización Mundial de Comercio, de la
cual forman parte individualmente todos los
Países Andinos, “reconociendo la importancia
de lo dispuesto en el Artículo VII del
GATT de 1994, y deseando elaborar normas
para su aplicación con objeto de conseguir a
este respecto una mayor uniformidad y certidumbre”.
Las situaciones expuestas llevan a este Tribunal
a concluir, que el Gobierno de la Re-
pública del Perú no ha procedido hasta el
momento, a aplicar la Decisión 378, vigente
para él desde el 27 de junio de 1995, manteniendo
en aplicación, contrariamente, Reglas
sobre valoración de las mercaderías
enmarcadas en la Definición del Valor de
Bruselas (DVB), las que difieren del método
establecido por dicha Decisión Comunitaria.
2.4. De la Decisión 379
Como complemento de la Decisión 378, la
Comisión de la Comunidad Andina aprobó,
también el 19 de junio de 1995, la Decisión
379, igualmente publicada en la Gaceta Oficial
183, de 27 de los mimos mes y año, por
medio de la cual se establece la “Declaración
Andina del Valor”, para su aplicación en
la subregión andina a partir del 31 de diciembre
del referido año para Bolivia, Colombia,
Perú y Venezuela.
El artículo 1º de esta Decisión determina
obligaciones para las administraciones aduaneras
de cada País Miembro y, concretamente
dispone que “...para la determinación
del valor en aduana de las mercaderías importadas,
las administraciones aduaneras de
los Países Miembros exigirán al importador,
la Declaración Andina del Valor (DAV)”, cuyo
formulario e instrucciones para su manejo
se fijan en anexo a dicha Decisión.
No obstante los compromisos consagrados
en la Decisión 379, aparece de autos que en
fecha 8 de diciembre de 1995, la Superintendencia
Nacional de Aduanas de la República
del Perú, ha emitido la Resolución
Nº 02610-95, publicada en el Diario Oficial
de 9 de esos mismos mes y año, por medio
de la cual ha aprobado el formato del documento
de declaración aduanera, con la denominación
de “Declaración Única de Importación
(DUI)”, con sus respectivos instructivos;
documento cuya estructura se
encuadra en las Reglas de Valoración de
Bruselas.
Ha podido constatar este Tribunal, que más
adelante, el 25 de enero de 1996, la misma
Dependencia ha emitido la Circular Nº 46-
06-96-ADUANAS/INTA, por la que se establecen
instrucciones complementarias para
el llenado de la antes aludida declaración
(DUI). En ese dispositivo la Administración

GACETA OFICIAL 12/05/2000 16.24
de Aduanas del Perú determina que para las
importaciones no sujetas al régimen de supervisión
de importaciones, debe utilizarse
los formatos de acuerdo a lo contemplado
en el Decreto Legislativo 659 y, aquellas sujetas
a esa supervisión, no deberán llenar lo
atinente a la determinación del valor de transacción,
con lo cual se confirma que el establecimiento
del valor aplicado por la Aduana
de la República del Perú se base en las
reglas de Valoración de Bruselas.
Finalmente, con fecha 18 de septiembre de
1997, ese País Miembro ha emitido el Decreto
Supremo Nº 119-97-EF, por el cual
aprueba su Arancel de Aduanas, instrumento
que mantiene vigente las referidas reglas
sobre Valoración de las mercaderías y, estado
que ha podido observarse que se mantiene
hasta el momento.
2.5. Falta de aplicación de las Decisiones
378 y 379
Las situaciones hasta aquí analizadas por
este Tribunal, le llevan a determinar, que la
Decisión 378 se encuentra en vigencia para
la República del Perú desde el 27 de junio
de 1995, fecha de su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº
183 y, que, por otro lado, la Decisión 379
entró a regir en ese País Miembro el 31 de
diciembre del indicado año; instrumentos los
dos que no requerían de acto específico del
respectivo Gobierno para su incorporación
al derecho interno y que, en consecuencia,
han sido desde las indicadas fechas, de aplicación
obligatoria en la República del Perú.
Por otra parte, a la luz de las situaciones
descritas y justificadas en el respectivo expediente,
el Tribunal puede concluir, no obstante,
que el Gobierno de la República del
Perú no ha demostrado el cumplimiento efectivo,
pleno y completo de las Decisiones 378
y 379 de la Comisión de la Comunidad Andina,
en la medida en que algunas de sus
normas han sido contrariadas por disposiciones
internas, conforme ha sido analizado
en puntos anteriores de esta sentencia.
Las explicaciones que la demandada ha puesto
de manifiesto en su escrito de contestación
a la demanda, relativas a las actuaciones
internas desarrolladas para “poder im-
plementar las Decisiones 378 y 379 de la
Comisión de la Comunidad Andina”, en especial
los esfuerzos que se afirma viene llevando
a cabo el Gobierno del Perú con la
finalidad de lograr una reforma aduanera en
ese País y “una adecuada implementación
del Acuerdo sobre Valoración Aduanera que
asegura la permanente facilitación de las operaciones
de comercio y la defensa del interés
fiscal”, no son a juicio de este Tribunal
justificaciones suficientes para la no aplicación
de las referidas Decisiones y, contrariamente,
tales aseveraciones se constituyen
en claro reconocimiento de parte del País
demandado, de la no aplicación en su territorio,
hasta el momento, de las Decisiones
378 y 379.
2.6. Preeminencia del Derecho Andino
El Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de
Cartagena prevalece en su aplicación sobre
las normas internas o nacionales de los Países
Miembros. Dicho ordenamiento tiene identidad
y autonomía propias, constituye un derecho
común y forma parte de los ordenamientos
jurídicos nacionales.
El orden jurídico comunitario, por otro lado,
prevalece, en el contexto de sus competencias,
sobre las normas nacionales, sin que
puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales
de los Países asociados.
Por otra parte, las Decisiones que impliquen
obligaciones para esos Países, entran en
vigor desde la fecha en que sean aprobadas
por la Comisión y, son directamente aplicables
a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos
que las mismas señalen una fecha posterior.
Sólo cuando su texto así lo disponga requerirán
de incorporación al derecho interno,
mediante acto expreso en el que se indique
la fecha de su entrada en vigencia; conceptos
estos que concuerdan plenamente con
lo establecido por el actual artículo 4 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
2.7. Incumplimiento del artículo 5 del Tratado
de Creación del Tribunal
El artículo 5º del Tratado Fundacional del
Tribunal Andino de Justicia, actual artículo

GACETA OFICIAL 12/05/2000 17.24
4º del mismo Instrumento, codificado mediante
Decisión 472 de la Comisión y, norma
primaria del Ordenamiento Jurídico Andino a
la letra dice:
“Artículo 5º- Los Países Miembros están
obligados a adoptar las medias que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento
de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Se comprometen asimismo, a no adoptar
ni emplear medida alguna que sea contraria
a dichas normas o que de algún modo
obstaculice su aplicación”
Esta disposición establece claramente obligaciones
positivas, esto es, de “HACER”
para los Países Miembros, en cuanto ellos
“están obligados a adoptar las medidas que
sean necesarias” para el cumplimiento del
ordenamiento jurídico, así como aquellas de
“NO HACER”, toda vez que los signatarios
del Acuerdo de Cartagena se comprometen
a no adoptar medidas contrarias a las normas
del Ordenamiento Jurídico o que de
algún modo obstaculicen su aplicación.
Este mandato de respeto obligatorio para
dichos Países, de aplicación en los dos sentidos
en el caso que se analiza, es claro
que no ha sido acogido por el Gobierno de
la República del Perú, al no haber puesto
en aplicación en su territorio las disposiciones
contenidas por las Decisiones 378 y 379
de la Comisión del entonces Acuerdo de
Cartagena, relativas a Valoración Aduanera
en el primer caso y, a la Declaración Andina
del Valor, en el segundo; dispositivos los
dos publicados en la Gaceta Oficial de dicho
Acuerdo, Nº 183, de 27 de junio de 1995.
2.8. Incumplimiento de la Resolución 122
de la Secretaría General de la Comunidad
Andina
La constatación por parte de la Secretaría
General de la Comunidad Andina, de los incumplimientos
en que ha incurrido la República
del Perú respecto de la aplicación de
las Decisiones 378 y 379, aseveración sobre
la cual ese País no se pronunciara dentro
del plazo que le fuera concedido para el efecto,
ha conducido a que ese Organo Comunitario
emita la Resolución 122, contentiva del
Dictamen de incumplimiento Nº 30-98; ac-
tuación publicada en la Gaceta Oficial Nº 30
de 7 de septiembre de 1998, por la cual ha
sido dictaminado que el Gobierno del Perú,
al no aplicar las Decisiones ya mencionadas
sobre Valoración Aduanera y Declaración
Andina del Valor, ha incumplido normas
emanadas del Ordenamiento Jurídico
de la Comunidad.
El hecho comprobado con la documentación
que obra del expediente organizado por este
Tribunal, de que ese estado de incumplimiento
se mantiene a la fecha, le permite
determinar que el Gobierno del mencionado
País Miembro ha desatendido, adicionalmente,
lo dictaminado por la Secretaría General
de la Comunidad Andina en su Resolución
122.
El estudio realizado de las piezas procesales
y de las actuaciones de las partes en
esta controversia, ámbito dentro del cual debe
observarse la inasistencia de representación
de la República del Perú a la Audiencia Pública
celebrada el 10 de febrero del año 2000
y, la consecuente inexistencia de su respectivo
escrito de conclusiones, le llevan a este
Tribunal a formarse la convicción de que en
este caso se configura el incumplimiento demandado,
razón por la cual y ante la inexistencia
de eximentes válidos respecto de dicha
conducta, la sentencia deberá necesariamente
acoger los términos de la demanda.
Con base en las consideraciones anteriores,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en ejercicio de las competencias
que le atribuyen los artículos 23 y 24 de su
Tratado de Creación,
DECIDE:
1. Declarar que la República del Perú ha incurrido
en incumplimiento de los artículos 3 y
4 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, codificado
mediante Decisión 472 de la Comisión,
así como de las Decisiones 378 y 379 del
mismo Organo Comunitario y, además, de
la Resolución 122 emitida por la Secretaría
General de la misma Comunidad el 3 de
septiembre de 1998.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 18.24
2. Que el Gobierno del mencionado País Miembro,
en consecuencia y en aplicación de lo
dispuesto por el artículo 27 del Tratado de
Creación de este Organo Jurisdiccional, debe
cesar en la conducta contraventora de las
normas comunitarias determinadas en el
punto anterior, para lo cual se le exhorta a
adoptar las medidas conducentes a la inmediata
y plena aplicación de las Decisiones
378 y 379.
3. Condenar a la parte demandada al pago de
las costas causadas por la presente acción
de incumplimiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento
Interno del Tribunal.
Léase la presente sentencia en audiencia
pública, previa convocatoria de las partes,
según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto
del Tribunal y remítase a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, copia certificada
de la misma para su publicación en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,
al tenor de lo previsto en el artículo 43 del
Tratado.
PROCESO 22-IP-2000
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 102, 146 y
147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 5
del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Proceso Interno No. 5284. Actor: CARTONES Y
PAPELES DEL RISARALDA. Marca: “Hola” (mixta).
Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito a los doce días del
mes de abril del año 2000, en la solicitud de
interpretación prejudicial formulada por el Magistrado
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en
oficio 321 de febrero 18 del 2000, recibido en el
Tribunal el 28 de febrero del 2000.
V I S T O S:
Que la consulta se tramita con observancia de
lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del
Tribunal y que por ello previamente fue admitida
a trámite.
Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-
1. ANTECEDENTES.
1.1 Partes
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
La parte demandante es la SOCIEDAD CAR-
TONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA.
y la demandada, la Superintendencia de Industria
de la República de Colombia.
1.2 Síntesis de la demanda.
Se presenta la demanda en acción de nulidad
y restablecimiento de derecho contra la
Resolución No. 1851 del 1 de julio de 1998,

GACETA OFICIAL 12/05/2000 19.24
expedida por el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio, con la cual
se concede el registro de la marca “HOLA”
(mixta) para productos de la clase 16 en
favor de la sociedad española del mismo
nombre y declarando infundadas las observaciones
presentadas por la demandante en
virtud de tener registrada la marca “OLA”
(mixta) para la misma clase. Fundamenta su
acción, en que la Resolución impugnada viola
al artículo 81 de la Decisión 344, porque el
signo impugnado no es distintivo al existir
otro idéntico o similar, “sobre lo anterior claramente
se aprecia que el signo registrado
por HOLA S.A. correspondiente a la marca
‘HOLA’ (Mixta) Clase 16 NO cumple con el
requisito de distintividad extrínseca, debido
al hecho de que apreciadas en su conjunto
son confundibles las marcas HOLA (Mixta)
Clase 16 y OLA (Mixta) Clase 16”.
Además invoca al artículo 83 literal a) del
referido cuerpo legal, ya que si bien los signos
impugnados no son idénticos existen
más similitudes que diferencias que pueden
ocasionar confusión en el público consumidor;
señala que existe similitud en el campo
ortográfico (por la secuencia de las vocales,
longitud, sílabas, raíces), fonético o auditivo
(pronunciación de las palabras o sonidos semejantes),
visual (similar forma de percibir
al signo). A los literales d) y e) del mismo
artículo, ya que la notoriedad de la marca
que se le ha reconocido en la Resolución
impugnada no ha sido probada en ningún
momento.
Finalmente señala que se ha violado al artículo
102, “La anterior violación de las normas
citadas se debe al hecho de que al
otorgar la Administración una marca como lo
es la marca ‘HOLA’ (Mixta) para todos los
productos de la clase 16, que como ya se
demostró es confundible con la marca ‘OLA’
(Mixta) Clase 16, se da un desconocimiento
de las normas citadas, debido a que se desconoce
el derecho exclusivo que tiene la
sociedad CARTONES Y PAPELES DEL
RISARALDA LTDA, para usar la marca ‘OLA’
(Mixta) Clase 16, para los productos que son
amparados con la misma, debido a que la
citada marca debe compartir el mercado con
la marca “HOLA” (Mixta) que se encuentre
registrada para amparar todos los productos
de la clase 16, lo que hace que la nueva
marca se encuentra en capacidad de interferir
el mercado de los productos que son comercializados
con la marca “OLA” (Mixta)
Clase 16, marca que como ya se enunció en
la presente demanda tiene mejores derecho
que la marca ‘HOLA’ (Mixta).....”
1.3 Contestación de la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio,
al contestar a la demanda solicita que
no se tome en cuenta las pretensiones de la
demandante al carecer de sustento de derecho
ya que se han cumplido con las normas
constitucionales y las contenidas en la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, en especial considera que la marca
“¡HOLA¡” (mixta) colocada entre signos
de interjección, no puede llevar a engaño a
los consumidores, los cuales pueden diferenciar
los productos. “Estudiada en sus detalles
la marca antes descrita y solicitada
para el registro por la Sociedad Hola S.A.,
se hace relevante el hecho de que está provista
de los suficientes elementos que le dan
fuerza distintiva y cumple en consecuencia
con los requisitos exigidos; además es evidente
que en el presente caso no se configuran
las causales de irregistrabilidad contenidas
en la norma comunitaria”. Considera
que la marca HOLA (mixta) es novedosa,
suficientemente distintiva y susceptible de
representación gráfica. Además que la Resolución
impugnada no se fundamentó en la
notoriedad de la marca “HOLA”.
La Sociedad española HOLA S.A., por su
parte expresa que no existe violación del
artículo 81, ya que el signo “¡HOLA¡” dentro
de un rectángulo de mayor base y menor
altura es suficientemente distintivo. No puede
existir confusión entre los signos enfrentados,
“ya que un signo puede contener letras
que integren otra marca anterior, sin
que por ello carezcan de distintividad”, y continúa
“Ahora bien, la marca solicitada en registro
consiste en una etiqueta bastante distintiva,
por lo tanto consideramos que ha
pesar de que tengan una pronunciación igual,
los consumidores no incurrirían en error, más
aún si tenemos en cuenta que la revista española
¡HOLA! ha adquirido a través de los
años bastante popularidad.....” Señala que
no se han violado los artículos 83 literales d)

GACETA OFICIAL 12/05/2000 20.24
y e) ni 102 de la Decisión 344 de la Comisión
Andina.
1.4 Resolución Impugnada.
En la Resolución 1851 del 1 de julio de 1998,
el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, considera que “En el caso en
estudio las marcas en confrontación HOLA
Y OLA, tienen una significación propia, en
efecto de acuerdo con el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española Hola
es ‘una interjección que se emplea para denotar
extrañeza placentera o desagradable
para llamar a los inferiores, o a modo de
salutación familiar’ y OLA significa: ‘Onda de
gran amplitud que se forma en la superficie
de las aguas......’ por lo tanto desde el punto
de vista conceptual son completamente diferentes.
Ahora bien la marca solicitada en
registro consiste en una etiqueta bastante
distintiva, por lo tanto consideramos que a
pesar de que tengan una pronunciación igual,
los consumidores no incurrirían en error, más
aún si tenemos en cuenta que la revista española
¡HOLA!, ha adquirido a través de los
años bastante popularidad, por lo tanto no lo
confundiría con otra. En consecuencia estas
marcas pueden coexistir en el mercado sin
generar confusión en el consumidor”.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
La competencia del Tribunal para interpretar
por la vía prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena,
con el fin de asegurar su aplicación uniforme
en el territorio de los Países Miembros,
deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado
de su creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETA-
CIÓN PREJUDICIAL.
De conformidad con la solicitud presentada por
el consultante, el Tribunal procede a interpretar
los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 102 de
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. No se interpretan los artículos 146
y 147 de la referida Decisión ni el artículo 5 del
Tratado de Creación del Tribunal, ya que como
se ha señalado en reiterada jurisprudencia, son
ajenas a la aplicación al caso concreto y constituyen
“compromisos que los países Miembros
del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la
entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales
compromisos, de carácter nacional, no pueden
ser invocados ni aplicados a los casos en que
los particulares participan con intereses individuales”
1 .
Artículo 81.
“Podrán registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente distintivos
y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible
capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados
por una persona de los productos
o servicios idénticos o similares de otra persona”
Artículo 83.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas
aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al público a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público a error;
“d) Constituyan la reproducción, la imitación,
la traducción o la transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido en el país en el que solicita el registro
o en el comercio subregional, o internacional
sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un tercero.
Dicha prohibición será aplicable, con independencia
de la clase, tanto en los casos
en los que el uso del signo se destine a los
mismos productos o servicios amparados por
la marca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a productos
o servicios distintos.
1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo VI, Proceso 26-IP-96, sentencia
del 30 de Julio de 1997, Marca: “SEFRITA”, Pág.
307.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 21.24
“Esta disposición no será aplicable cuando
el peticionario sea el legítimo titular de la
marca notoriamente conocida;
“e) Sean similares hasta el punto de producir
confusión con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase
de los productos o servicios para los cuales
se solicita el registro”.
Artículo 102.
“El derecho al uso exclusivo de una marca
se adquirirá por el registro de la misma ante
la respectiva oficina nacional competente”.
4. CONSIDERACIONES.
Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal
en esta interpretación son los que dicen
relación con los requisitos para el registro de
las marcas, irregistrabilidad de las marcas, reproducción
o imitación de signos notoriamente
conocidos, similitud o confusión y derechos conferidos
por la marca.
4.1. Los requisitos para el registro de marca.
De una manera uniforme este Tribunal, en
concordancia con el artículo 81 de la Decisión
344, ha señalado que un signo para
poder ser registrado como marca debe ser
distintivo, perceptible y susceptible de representación
gráfica.
La distintividad es la cualidad de un signo de
distinguir unos productos o servicios de otros
y de ser el medio que permite al consumidor
identificar el signo con el producto. Que un
signo sea distintivo implica que puede por si
solo, identificar un producto o servicio sin
que se pueda confundir con otro. Este Tribunal
al respecto ha manifestado:
“No basta con que la marca sea perceptible
y susceptible de representación gráfica, sino
que unido a ello deberá distinguir en el mercado
los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de aquellos
idénticos o similares de otra.” 2
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia
de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso
“EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de
13-VII-98.
El segundo elemento hace referencia a la
perceptibilidad, es decir la capacidad que
tiene un signo de poder ser captado por cualquiera
de los sentidos, este requisito se constituye
en la única manera para que el sujeto
identifique a la marca. Como tercer requisito,
la norma comunitaria exige que el signo
sea susceptible de representación gráfica,
“que es una ‘descripción que permite formarse
una idea del signo, objeto de la marca,
valiéndose para ello de palabras, figuras
o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo,
siempre que tenga la facultad expresiva
de los anteriormente señalados’ (Marco
Matías Alemán, “Marcas” Top Management,
Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito
hace relación a la materialización o factibilidad
externa para el registro, esto es la publicación
y el archivo” 3 .
4.2. Irregistrabilidad de las marcas.
La importancia de los requisitos del artículo
81, ha sido enfatizada reiteradamente por
este Tribunal, ya que un signo sólo puede
ser registrado como marca cuando se cumple
a cabalidad con estos requisitos. Pero
aún cuando un signo reúna estas características
no debe incurrir en ninguna de las
causales de irregistrabilidad señaladas en
los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Estas prohibiciones buscan la tutela del interés
general frente a las marcas que pueden
contrariar el orden público y las buenas costumbres
o pueden causar engaño al consumidor.
Al respecto el Tribunal Andino ha expresado
que:
“el orden público entra en juego en el análisis
de la registrabilidad de la marca, particularmente
en los artículos de las Decisiones
citadas que van dirigidos a la protección tanto
del consumidor como del productor en
interés general de la comunidad” 4 .
Se busca proteger al consumidor evitando
que pueda caer en error de hecho al mo-
3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.:
90.
4 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Pág.:
166.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 22.24
mento de elegir su mercadería, sin que exista
confusión en cuanto a la naturaleza, procedencia,
modo de fabricación o sobre cualquier
información que pueda tener. Además
se protege al productor de prácticas desleales
de comercio que menoscaban la legítima
posición que han logrado los productores y
distribuidores en un determinado mercado;
son estos parámetros los que deben orientar
a la Oficina Nacional Competente al efectuar
el examen de registrabilidad.
4.3. Reproducción o imitación de signos
notoriamente conocidos.
En los literales d) y e) del artículo 83, se
protegen a la marca y a los signos notoriamente
conocidos, protección que implica el
no poder conceder el registro de una marca
en desmedro del signo notoriamente conocido.
Esta notoriedad se obtiene gracias a una
gran difusión o conocimiento por los consumidores
de la clase de productos o servicios
que se trate. Esta calidad de la marca debe
ser probada a través de los medios probatorios
reconocidos por la legislación interna
por la parte que lo alega.
La notoriedad de los signos, como lo ha dicho
este Órgano Comunitario,:
“se refiere tanto a las marcas notorias como
a los otros signos distintivos notorios como
el nombre comercial, las denominaciones de
origen o lema comercial, pues la norma no
excluye a éstos ni se limita únicamente a las
marcas notorias....... Si la norma protege a
las marcas notorias en forma específica, no
hay razón de que no se extienda dicha protección
jurídica a otros signos de igual contenido
o categoría comercial, pues el fin que
persiguen la marca y el nombre comercial es
una protección general al consumidor, y éste
se resguardaría del error o confusión con el
reforzamiento proteccionista al nombre y la
marca notoria” 5 .
Esta confusión, tal como señala la sentencia
anterior, puede ser ocasionada por la reproducción,
imitación, traducción o transcripción
total o parcial del signo notoriamente conocido.
5 Proceso 20-IP-97, sentencia de febrero 13 de 1998,
Marca: “Manuelita.”
4.4. Similitud o confusión.
Antes de efectuar un análisis sobre este punto,
se hace necesario el referirnos al consumidor
medio, el cual es la persona que va adquirir
un determinado producto y a quien se
busca proteger a través de la marca.
Este Tribunal ha manifestado,:
“que el consumidor al que debe tomarse en
cuenta, tanto para determinar la notoriedad
de una marca como para establecer el posible
riesgo de confusión entre dos marcas, es
el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor
común y corriente de determinada
clase de productos, en quien debe suponerse
un conocimiento y capacidad de percepción
corrientes. Por supuesto que, en cuanto a
este fundamental punto de referencia, o sea
el público consumidor de determinada clase
de productos, debe distinguirse si se trata de
bienes o productos de consumo masivo o si
por el contrario son de consumo selectivo,
en el cual interviene definitivamente el nivel
de vida y la capacidad adquisitiva del grupo
humano involucrado o sea de aquel que suele
solicitar, usar o consumir determinado producto........”
6 .
Con esta aclaración previa nos referimos a
la confusión o la similitud; en párrafos anteriores
señalamos que uno de los requisitos
para que un signo sea registrado como marca
es la distintividad, es decir la cualidad de
un signo de identificar al producto o servicio
amparado por la marca, de otro signo. Si un
signo no es lo suficientemente distintivo es
decir es confundible no puede ser registrado,
ya que no se protege ni al consumidor ni
al productor y la marca no cumplirá con su
principal función.
Para poder establecer la similitud y por tanto
la existencia del riesgo de confusión este
Órgano Comunitario, ha destacado las siguientes
reglas:
“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión
de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse
sucesivamente y no simultáneamente.
6 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo I, Proceso 1-IP-87, pág. 117.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 23.24
“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe
colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza del producto.
“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existen
entre las marcas”. (Pedro C. Breuer Moreno,
“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio,
editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351
y ss).
“La primera regla y la que se ha considerado
de mayor importancia, es el cotejo en conjunto
de la marca, criterio que se adopta
para todo tipo o clase de marcas. Esta visión
general o de conjunto de la marca es la
impresión que el consumidor medio tiene sobre
la misma y que puede llevarle a confusión
frente a otras marcas semejantes que
se encuentren disponibles en el Comercio.
En la comparación marcaria y siguiendo otro
criterio, debe emplearse el método de un
cotejo sucesivo entre las marcas, esto es,
no cabe el análisis simultáneo, en razón de
que el consumidor no analiza simultáneamente
todas las marcas sino lo hace en forma
individualizada. Respecto a la cuarta regla,
el mencionado tratadista Breuer ha expresado
que ‘la similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintivos
que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposición
de esos elementos’” 7 .
La confusión puede presentarse en el campo
ideológico, es decir cuando el concepto o
la expresión ideológica de los signos es el
mismo, cuestión que en el presente caso no
se aplica ya que conceptualmente “HOLA” y
“OLA” tiene diferente significado, y en el campo
fonético, es decir si existe, lo que Jorge
Otamendi denomina confusión auditiva “Esta
confusión se da cuando la pronunciación de
las palabras tiene una fonética similar” 8 , si
esta similitud ocasiona riesgo de confusión
tomando en cuenta al consumidor y a los
productos que ampara la marca, el juez deberá
negar el registro.
7 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo VI, Proceso 27-IP-96, Pág.:
338.
8 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, pág,: 165. Ed.
Abeledo-Perrot, Segunda Edición.
4.5. Derechos conferidos por la marca.
Los derechos sobre la marca son adquiridos
por su titular, al momento de efectuar el
registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente. Esto se explica en
virtud del mandato del artículo 102 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. Al respecto Larraguibel Zavala
señala:
“La inscripción tiene por objeto dar a los
fabricantes o comerciantes una protección
contra los concurrentes que trataran de aprovecharse
de la notoriedad adquirida por otro,
creando confusión en el espíritu del público
y engañando con respecto de la procedencia
de los artículos que ofrece” 9 .
Los derechos sobre la marca otorgados a
través del registro consisten en la facultad
de su titular de usarla en forma exclusiva y
evitar que otros la usen. Además como ya lo
ha señalado este Tribunal implica además el
derecho accesorio de negociar la exclusividad
de uso a través de la transferencia o
concesión según lo establecido en la propia
Decisión Comunitaria.
“El registro de la marca tiene pues un valor
constitutivo ya que reconoce los derechos
de su titular desde el momento de la concesión
del registro” 10 .
Con fundamento en las consideraciones anteriores,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA
C O N C L U Y E:
Primero: Un signo para poder ser registrado
como marca debe ser perceptible,
distintivo y susceptible de representación
gráfica. Además no debe caer
en ninguna de las prohibiciones de
los artículos 82 y 83 de la Decisión
9 Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Santiago
Larraguibel Zavala, Ed. Jurídica de Chile, pág: 106.
Primera Edición.
10 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Tomo IV, Proceso 10-IP-94, Pág.:
67.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 24.24
344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, ya que de ser así el signo
no podrá ser registrado como
marca.
Segundo: No puede ser registrado como marca
un signo que sea similar a otro
notoriamente conocido. La notoriedad
del signo que es producto de la
gran difusión y al conocimiento que
tiene los consumidores de esos productos,
debe ser probada por la parte
que la alega.
Tercero: El juez nacional debe determinar si
existe riesgo de confusión entre los
signos enfrentados. Esta confusión
puede no sólo ser en el campo ideológico
sino también en el campo
fonético, bastando que se presente
en uno de estos campos para que
exista este riesgo.
El Consejo de Estado de la República de Colombia
deberá adoptar la presente interpretación
al dictar la sentencia dentro del proceso
interno Nº 5284, de conformidad con el artículo
35 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República
de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación oficial.
Rubén Herdoíza Mera
PRESIDENTE (E)
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú