Ars Aequi, april 2013, p. 271-279 - Ventoux

verdieping
Ars Aequi april 2013 271
arsaequi.nl/maandblad AA20130271
Grensoverschrijdend procederen in
IE-zaken: back to the future?
Dick van Engelen*
* Prof.mr. Th.C.J.A. van
Engelen is hoogleraar Industriële
Eigendom bij het
Centrum voor Intellectuele
Eigendomsrecht (CIER)/
Molengraaff Instituut van
de Universiteit Utrecht
en advocaat bij Ventoux te
Utrecht.
1 Hof Den Haag 23 april
1998, BIE 2002, 8, p. 25;
IER 1998, 30, p. 170,
m.nt. De Wit; NIPR 1998,
p. 317; IEPT19980423
(EGP v Boston Scientific).
Uitspraken met een IEPTvermelding
zijn gratis toegankelijk
op www.boek9.nl.
2 HvJ EG 13 juli 2006,
nr. C-539/03, BIE 2006,
72, p. 372; IER 2006,
76; IEPT20060713
( Roche v Primus cs).
3 HvJ EG 13 juli
2006, nr. C-4/03, BIE
2006, 73; IER 2006,
75; IEPT20060713
(GAT v LuK).
4 Zie: J.J. Brinkhof, ‘HvJ EG
Beperkt mogelijkheden
van grensoverschrijdende
verboden’, BIE 2006,
p. 219.
5 HvJ EU 17 oktober 2007,
nr. C-98/06, IEPT20071011
(Freeport v Arnoldson).
6 HvJ EU 25 oktober 2010¸
nr. C-509/09 en C-161/10,
IEPT20101025 (eDate
Advertising en MGN).
7 HvJ EU 1 december
2011, nr. C-145/10,
IEPT20111201
( Painer v Standard).
8 HvJ EU 19 april
2012, nr. C-523/10,
IEPT20120419 (Wintersteiger
v Products 4U).
9 HvJ EU 12 juli
2012, nr. C-616/10,
IEPT20120712
( Solvay v Honeywell).
De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de
Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde
destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale
octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden.
Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, 1 schroefde het
Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden
echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op
13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus 2 en Gat v LuK, 3
waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende
octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn. 4
Een oude operawijsheid luidt echter: ‘it ain’t
over ‘till the fat lady sings.’ Dat geldt ook voor
grensoverschrijdende jurisdictieperikelen.
Recente arresten van het Hof van Justitie
in een reeks van zaken, zoals Freeport, 5
eDate, 6 Painer, 7 Wintersteiger, 8 en Solvay v
Honeywell, 9 lijken de deur voor ‘cross-border
injunctions’ weer open te zetten. Alle reden
om aan de hand van de recentere jurisprudentie
de mogelijkheden tot grensoverschrijdend
optreden in kaart te brengen. De recente
wereldwijde schermutselingen tussen Apple
en Samsung over de iPhones, de iPads en de
Galaxy’s illustreren het praktisch belang van
een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en
onmogelijkheden op dit terrein.
1 Grensoverschrijdende verboden
Onder een grensoverschrijdend verbod verstaan
we een verbod van een nationale rechter
dat ziet op handelingen in het buitenland.
Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)
beschermen onlichamelijke voorwerpen, zoals
uitvindingen, merken of auteursrechtelijk
beschermde werken. De onstoffelijke aard
brengt met zich dat die immateriële voorwerpen
niet aan één locatie gebonden zijn. Lands-
grenzen staan de exploitatiemogelijkheden
dus niet in de weg. Voor de juridische handhaving
van die rechten ligt dat echter anders.
Internationaal gangbaar was de aanname dat
de zeggenschap – jurisdictie – van een rechter
niet verder gaat dan de eigen landsgrenzen.
Daarmee is het spanningsveld tussen de commerciële
realiteit van een ‘global economy’ en
nationaal afgebakende rechtsmacht gegeven.
Als men ervan uitgaat dat een
nationale rechter alleen een
verbod kan uitspreken dat ziet
op binnenlandse activiteiten,
dan moet bij een Europese
octrooi-inbreuk in 27 landen
een procedure gevoerd worden,
als men voor alle lidstaten van
de EU een verbod wil krijgen
Als men ervan uitgaat dat een nationale rechter
alleen een verbod kan uitspreken dat ziet
op binnenlandse activiteiten, dan moet bij een
Europese octrooi-inbreuk in 27 landen een
procedure gevoerd worden, als men voor alle

272 Ars Aequi april 2013 verdieping
arsaequi.nl/maandblad AA20130271
lidstaten van de Europese Unie een verbod
wil krijgen. Het mag duidelijk zijn dat 27 parallelle
procedures in 27 verschillende landen
voor de betrokken procespartijen een nachtmerrie
is. De kosten zijn hoog en het risico dat
de uitkomsten in de verschillende landen ook
verschillend uitpakken is verre van denkbeeldig.
Eenzelfde conflict kan op de met de EUmarkt
concurrerende markt in de Verenigde
Staten met één procedure worden afgedaan
en die leidt dan tot een uniforme uitkomst
voor alle 50 staten. ‘Weten waar je aan toe
bent’ hoort niet alleen bij rechtszekerheid,
maar is ook voor het ontwikkelen van een
marketing- en productontwikkelingsstrategie
van groot belang. De Europese pluriformiteit
– of beter gezegd: chaos – is dus ongewenst
als we binnen Europa een efficiënt functionerende
binnenmarkt willen realiseren, die
de vergelijking met de Verenigde Staten goed
kan doorstaan.
Een stap in de goede richting werd in
Nederland gezet met het Focus Veilig-arrest 10
van de Hoge Raad van 1989. Daar overwoog
de Hoge Raad in een merkenzaak dat er geen
reden is om aan te nemen dat er voor een veroordeling
geen plaats zou zijn, wanneer het
gaat om een verplichting die buiten Nederland
moet worden nagekomen:
‘Een meer beperkte opvatting [...] vindt geen steun in het recht
en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot
het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval
van onrechtmatige daden met een internationaal karakter –
zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde
mededinging in meer landen of grensoverschrijdende
milieuvervuiling – de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou
kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te
wenden.’
Klare taal, die er geen misverstand over laat
bestaan dat een grensoverschrijdend verbod
naar Nederlands procesrecht tot de mogelijkheden
behoort. Daarmee wordt tegemoet
gekomen aan de eisen die een toenemende
globalisering aan de rechtspraak stelt.
2 Toepassing buitenlands recht
Op activiteiten in het buitenland is uiteraard
wel het daar geldende buitenlandse recht
van toepassing, zodat de Nederlandse rechter
vreemd recht zal moeten toepassen als hij een
grensoverschrijdend verbod wil uitspreken.
Dat zal het enthousiasme van de rechter en
de procespartijen om die grensoverschrijdende
route te gaan bewandelen danig temperen. De
inhoudelijke behandeling blijft immers complex,
en dus kostbaar. Als je bovendien toch
buitenlands recht moet laten toepassen, is er
10 HR 24 november 1989,
BIE 1991, 23, p. 86; NJ
1992, 404, m.nt Verkade;
IEPT19891124 (Focus
Veilig v Lincoln Electric).

arsaequi.nl/maandblad AA20130271
verdieping
ook veel voor te zeggen om die vragen dan ook
maar gelijk door de daarin gespecialiseerde
buitenlandse rechter te laten behandelen.
Dergelijke praktische beslommeringen verklaren
waarom het aantal grensoverschrijdende
inbreukzaken buiten het octrooirecht beperkt
is gebleven.
Een Europees octrooi, dat onder het Europees
Octrooiverdrag (EOV) verleend wordt,
leidt tot nationale deeloctrooien voor één of
meer van de aangewezen verdragslanden.
Hoewel die nationale delen door het nationale
octrooirecht beheerst worden, is dat toepasselijke
nationale octrooirecht in vergaande
mate geharmoniseerd. Die onder het EOV
verleende nationale octrooien worden niet
alleen ‘Europese octrooien’ genoemd, maar
het Verdrag leert ook dat het nationale recht
daarop slechts van toepassing is voor wat betreft
die onderwerpen die niet in het EOV geregeld
worden (art. 2 EOV). Het verdrag geeft
vervolgens zowel de verleningsvereisten voor
een Europees octrooi als de criteria voor het
bepalen van de beschermingsomvang van dat
Europese octrooi. Daarmee zijn de voor een
inbreukprocedure meest relevante onderwerpen
– geldigheid en beschermingsomvang –
Europees geharmoniseerd, en resteren voor
het nationale recht vooral goederenrechtelijke
vragen. Dat is beperkt tot zaken als aan wie
de aanspraak op octrooi toekomt bij een uitvinding
in dienstverband: de uitvinder of diens
werkgever? Het gevolg van deze inhoudelijke
harmonisatie van het Europees octrooirecht
is dat het voor de Nederlandse rechter niet
uitmaakt of hij op inbreuk- en geldigheidsvragen
– formeel bezien – buitenlands octrooirecht
moet toepassen. De perceptie en uitleg
van techniek wordt bovendien niet verkleurd
door de gebruikte taal of de culturele bagage
van de waarnemer. Einsteins ‘E=mc 2 ’ geldt
overal ter wereld, zodat verschillende taal- en
cultuurgrenzen in het octrooirecht ook geen
obstakel vormen. Een grensoverschrijdend
verbod in een octrooizaak betekent voor de
behandelende rechter en advocaten dus weinig
extra werk. Dat verklaart de grote vlucht die
deze zaken in Nederland namen na het Focus
Veilig-arrest van de Hoge Raad van 1989.
3 Internationale jurisdictie
Wanneer duidelijk is dat de Nederlandse rechter
een grensoverschrijdend verbod kan opleggen
en dat de toepassing van vreemd recht in
een octrooizaak in grote mate ‘een formaliteit’
is, dan resteert in de praktijk vooral de vraag
of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om te
Ars Aequi april 2013 273
oordelen over een zich in het buitenland afspelend
geschil. De ontwikkeling van grensoverschrijdende
verboden in octrooizaken betekende
in de praktijk dan ook dat IE-advocaten en
-rechters zich tevens dienden te bekwamen in
internationale jurisdictievraagstukken.
De ontwikkeling van
grensoverschrijdende verboden
in octrooizaken betekende in de
praktijk dat IE-advocaten en
-rechters zich tevens dienden
te bekwamen in internationale
jurisdictievraagstukken
De bottleneck voor een grensoverschrijdend
verbod wordt dan gevormd door de vraag of de
Nederlandse rechter wel rechtsmacht heeft.
Dat is het domein van de Europese Verordening
van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken (‘Brussel I’ of ‘EEX-Vo’).
Die verving het nagenoeg gelijkluidende EEX-
Verdrag van 1968. De verordening is van toepassing
wanneer een verweerder zijn woonplaats
in een lidstaat heeft (art. 4(4) EEX-Vo).
In gevallen waarin een gedaagde niet in een
lidstaat woonachtig of gevestigd is, is de
internationale rechtsmacht van de rechter in
beginsel een zaak van diens nationale recht.
Dat zijn in Nederland de artikelen 1 t/m 10
Rv, waarin Brussel I echter is overgenomen,
zodat naar Nederlands recht de nationale en
internationale rechtsmachts bepalingen de
facto gelijk zijn.
Indien op basis van deze bevoegdheidsregels
duidelijk is dat de rechter rechtsmacht
– jurisdictie – ten opzichte van de gedaagde
toekomt, is het vervolgens primair een zaak
van het nationale (proces)recht van die rechter
of hij een grensoverschrijdende maatregel
kan treffen. Daaraan wordt echter wel een
grens gesteld voor zover uit de internationale
bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening
voortvloeit dat die bevoegdheid niet grensoverschrijdend
kan zijn.
4 Hoofdregel: een thuiswedstrijd voor de
gedaagde (art. 2 EEX-Vo)
De hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo is dat
inwoners van een Europese lidstaat, ongeacht
hun nationaliteit, worden opgeroepen voor
de rechter van die lidstaat. Indien eiser en

274 Ars Aequi april 2013 verdieping
arsaequi.nl/maandblad AA20130271
gedaagde dus niet in hetzelfde land wonen,
speelt de eiser als regel een uitwedstrijd. Anders
gezegd: ‘wie eist, die reist’, oftewel – voor
de fijnproevers – ‘actor sequitur forum rei’.
Een hoofdregel is geen hoofdregel wanneer
er geen uitzonderingen op zijn. De EEX-Verordening
kent die dan ook. De considerans van
de Verordening geeft vervolgens de context
voor het interpreteren van deze hoofdregel en
de uitzonderingen. Onder 11 is te lezen dat de
bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar
moeten zijn; vandaar het uitgangspunt dat de
bevoegdheid gegrond wordt op de woonplaats
van de verweerder. De considerans geeft aan
dat op die hoofdregel uitzonderingen kunnen
worden gemaakt ‘in een gering aantal duidelijk
omschreven gevallen waarin het voorwerp
van het geschil of de autonomie van de
partijen een ander aanknopingspunt wettigt.’
Onder 12 wordt verder opgemerkt dat ‘er
alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk
zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het
gerecht en de vordering of de noodzaak een
goede rechtsbedeling te vergemakkelijken.’
Voorspelbaarheid, een goede rechtsbedeling
en een band tussen de rechter en de vordering
zijn dus de drie ingrediënten die door de
rechter in zijn interpretatie verwerkt dienen
te worden.
In het Kalfelis-arrest van 1988 11 stelde
het Hof van Justitie ook nog voorop dat een
restrictieve uitleg van de reikwijdte van deze
uitzonderingen op de hoofdregel in beginsel
geboden is.
De hoofdregel van artikel 2
EEX-Vo is dat inwoners van
een Europese lidstaat, ongeacht
hun nationaliteit, worden
opgeroepen voor de rechter van
die lidstaat. Indien eiser en
gedaagde dus niet in hetzelfde
land wonen, speelt de eiser
als regel een uitwedstrijd
5 Bijzondere bevoegdheid: plaats van het
schadebrengende feit (art. 5(3) EEX-Vo)
Artikel 5(3) EEX-Vo geeft een bijzondere
bevoegdheidsregel voor verbintenissen uit
onrechtmatige daad. Daarvoor is naast de
rechter van de woonplaats van de gedaagde
ook de rechter ‘van de plaats waar het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan of
zich kan voordoen’ bevoegd. Een inbreuk op
een IE-recht is een onrechtmatige daad. De
consequentie van artikel 5(3) EEX-Vo is dan
dat bij een door een buitenlandse gedaagde in
Nederland gepleegde inbreuk, de Nederlandse
rechter altijd bevoegd is, omdat ‘het schadebrengende
feit’ zich in Nederland voordoet.
De IE-rechthebbende kan voor het handhaven
van zijn rechten dus kiezen tussen (i) de buitenlandse
rechter van de woonplaats van de
inbreukmaker, of (ii) de Nederlandse rechter
vanwege de in Nederland gepleegde inbreuk.
De vraag rijst vervolgens hoe de ‘plaats’
van een inbreuk bepaald kan worden. Met
name bij internetactiviteiten kan dat tot
vraagtekens leiden. Als een Zweedse onderneming,
via een op een server op de Caraïben
draaiende website, zonder toestemming van
de rechthebbende muziek aanbiedt, die door
in Nederland wonende consumenten gedownload
kan worden, is er dan sprake van een
inbreukmakende openbaarmaking door de
Zweedse aanbieder in Nederland? De rechtspraak
leert dat dit het geval is indien de
website op Nederland gericht is, 12 bijvoorbeeld
doordat sprake is van een Nederlandstalige
versie of doordat bestellingen vanuit Nederland
geaccepteerd en uitgeleverd worden.
Sinds het Bier-arrest 13 van het Hof van
Justitie, in een Nederlandse procedure van
Westlandse tuinders tegen Franse kalimijnen
over de door verzilting van de Rijn ontstane
schade, weten we dat een ‘schadebrengend
feit’ in de zin van artikel 5(3) EEX-Vo twee
locaties kan hebben. Dat is allereerst de
plaats van het schadeveroorzakende feit:
de locatie waar het zout in de Rijn gedumpt
wordt (Handlungsort). Dat is ten tweede
de plaats waar de schade geleden wordt: de
locatie waar het verzilte water schade aan de
Nederlandse tuinders toebracht (Erfolgsort).
In het Shevill-arrest 14 leerde het Hof, in een
procedure over een onrechtmatige perspublicatie
van de Engelse Fiona Shevill in het
Franse blad Paris Match, dat de rechter van
de plaats waar de schade geleden wordt (Erfolgsort)
– in die procedure Engeland – alleen
bevoegd is de in Engeland geleden schade toe
te kennen. De rechter van de plaats waar de
schade veroorzaakt wordt (Handlungsort) – in
die procedure Frankrijk – is echter volgens
het Hof wel grensoverschrijdend bevoegd en
kan de volledige schade, waar ook geleden,
behandelen. De plaats van het schadeveroorzakende
feit viel in deze procedure samen
met de woonplaats van de gedaagde uitgever,
zodat de vraag rees of deze grensoverschrijdende
bevoegdheid nu inderdaad behoort bij
het Handlungsort van artikel 5(3) of dat het
11 HvJ EG 27 september
1988, nr. C-189/87,
IEPT19980927 (Kalfelis).
12 Zie bijv. HR 7 december
2012, IEPT20121207
(H&M v G­Star).
13 HvJ EG 30 november 1976,
nr. C-21/76, IEPT19761130
(Bier).
14 HvJ EG 7 maart 1995,
nr. C-68/93, IEPT19950307
(Fiona Shevill).

arsaequi.nl/maandblad AA20130271
15 Art. 94(2) Gemeenschapsmerkenverordening,
art. 101(3) Gemeenschapskwekersrechtverordening,
en art. 83(2) Gemeenschapsmodellenverordening.
16 Zie: Th.C.J.A. van Engelen,
Intellectuele eigendom en
internationaal privaatrecht,
Den Haag: BJu 2007,
nr. 458.
17 HvJ EU 25 oktober
2010¸nr. C-509/09 en
C-161/10, IEPT20101025
(eDate Advertising en
MGN).
18 HvJ EU 19 april
2012, nr. C-523/10,
IEPT20120419 (Wintersteiger
v Products 4U).
verdieping
Hof misschien het oog had op het feit dat dit
ook de op grond van de woonplaats van artikel
2 bevoegde rechter was.
De grond voor die twijfel werd ook gevonden
in de omstandigheid dat in de drie Gemeenschaps-IE-verordeningen
– inzake Gemeenschapsmerken,
-modellen en -kwekersrechten
– de als Gemeenschapsrechter optredende nationale
rechter, die enkel bevoegd is vanwege
de plaats van inbreuk, geen grensoverschrijdende
bevoegdheid heeft. 15 Dat was voor de
Nederlandse rechter aanleiding om sinds het
eind van de jaren negentig aan te nemen dat
de op grond van artikel 5(3) bevoegde rechter
geen grensoverschrijdende bevoegdheid had. 16
In het eDate-arrest van 2010 17 maakte het
Hof echter duidelijk dat de grensoverschrijdende
bevoegdheid van de Franse rechter in
de Fiona Shevill-situatie primair gebaseerd
is op de plaats van het schadeveroorzakende
feit van artikel 5(3). In die zaak ging het Hof
vervolgens nog een stap verder. Anders dan
bij Fiona Shevill ging het nu om een internetpublicatie.
Het Hof overwoog daar dat het
feit dat een internetpublicatie in beginsel
wereldwijd is, een aanpassing van de Shevillregels
vereiste. De rechter van de lidstaat
waar alleen maar schade ondervonden wordt
( Erfolgsort) is alleen maar bevoegd ter zake
van zijn eigen lidstaat. De rechter van de
plaats van de uitgever is grensoverschrijdend
bevoegd, zoals in Shevill ook al aangegeven,
maar die grensoverschrijdende bevoegdheid
komt ook toe aan de rechter van de plaats
waar zich ‘het centrum van de belangen’ van
de gelaedeerde bevindt. Het Hof wil dus niet
van een al te restrictieve uitleg van de bevoegdheidsregels
weten en heeft daarbij uitdrukkelijk
oog voor de praktische consequenties
van een criterium en de voortschrijdende
internationalisering vanwege bijvoorbeeld
internet. Dat sluit aan bij wat de Hoge Raad
in het Focus Veilig-arrest ook voor ogen stond
bij het bevestigen van grensoverschrijdende
jurisdictie van de Nederlandse rechter.
In het Wintersteiger-arrest van 2012 18 trok
het Hof van Justitie deze ruimhartige benadering
van de op de plaats van inbreuk gegronde
bevoegdheid door. Daar oordeelde het Hof
dat een inbreuk op een Oostenrijks merk door
gebruik van een Google AdWord op een Duitse
website – een site met een .de-domeinnaam –
bij zowel de Oostenrijkse rechter als de Duitse
rechter aanhangig gemaakt kan worden. De
Oostenrijkse rechter als rechter van de lidstaat
van de inschrijving van het merk en de
Duitse rechter als de rechter van de lidstaat
van de plaats van vestiging.
Ars Aequi april 2013 275
Binnen de kaders van artikel 5(3) kent het
Hof dus grensoverschrijdende bevoegdheid toe
aan de rechter van het Handlungsort, maar
ook aan de rechter van het centrum van de
belangen van de gelaedeerde of de rechter van
de plaats van inschrijving van het geschonden
merkrecht. Om nu te zeggen dat de lijn in
deze rechtspraak helder is, gaat te ver, maar
wel geven deze arresten aan dat het Hof van
Justitie op zich het fenomeen van grensoverschrijdende
bevoegdheden van nationale
rechters zeker niet vijandig gezind is. Ook
niet wanneer die rechter zijn bevoegdheid niet
ontleent aan de woonplaats van de gedaagde
van artikel 2, maar aan de plaats van het
schadebrengende feit van artikel 5(3).
Binnen de kaders van
artikel 5(3) kent het Hof
dus grensoverschrijdende
bevoegdheid toe aan de rechter
van het Handlungsort, maar
ook aan de rechter van het
centrum van de belangen van
de gelaedeerde of de rechter
van de plaats van inschrijving
van het geschonden merkrecht
6 Bijzondere bevoegdheid: woonplaats
andere verweerder (art. 6(1) EEX-Vo)
Artikel 6(1) EEX-Vo geeft een tweede bijzondere
bevoegdheidsregel, die het mogelijk maakt
om bij meerdere potentiële gedaagden de zaak
tegen alle gedaagden te kunnen aanbrengen
bij één rechter. Dat dient dan een rechter te
zijn die bevoegd is vanwege de woonplaats van
één van die gedaagden (art. 2). Voorwaarde
is verder dat er ‘tussen de vorderingen een
zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling
vraagt om hun gelijktijdige behandeling
en berechting, teneinde te vermijden
dat bij afzonderlijke berechting van de zaken
onverenigbare beslissingen worden gegeven.’
Beslissend is dus (i) een nauwe band tussen
de vorderingen, en (ii) een risico van onverenigbare
beslissingen, indien de zaak tegen de
verschillende gedaagden door verschillende
gerechten behandeld wordt.
Voor onder het Europees Octrooiverdrag
verleende Europese octrooien geldt dat deze
na verlening door het nationale recht van de
aangewezen landen beheerst worden. Dat betekent
dat het Duitse octrooi dat als Europees

276 Ars Aequi april 2013 verdieping
arsaequi.nl/maandblad AA20130271
octrooi verleend is, in Duitsland nietig verklaard
kan worden, terwijl het corresponderende
Nederlandse octrooi gewoon geldig blijft
en door de Nederlandse rechter ook in stand
gelaten kan worden. Dit was voor het Hof
Den Haag reden om in zijn arrest in de zaak
EGP v Boston Scientific van 23 april 1998 19
te oordelen dat de enkele omstandigheid dat
in verschillende landen inbreuk gemaakt
werd op de nationale delen van een Europees
verleend octrooi niet voldoende was om van
een ‘nauwe band’ tussen de vorderingen te
kunnen spreken en de zaak ter zake van alle
op dat Europees verleende octrooi inbreukmakende
gedaagden voor één gerecht te kunnen
brengen. Dat lag volgens het Hof echter
wel anders indien de gedaagden (i) behoren
tot één concern, (ii) identieke producten op de
markt brengen, en (iii) handelen op basis van
een gemeenschappelijk plan. In dat geval was
het volgens het Haagse Hof wel mogelijk om
de zaak tegen alle gedaagden aan te brengen
bij één gerecht, zij het dat dit dan het gerecht
van de woonplaats van de ‘spin-in-het-web’
diende te zijn. Dat betekent in de praktijk dat
een procedure tegen de verschillende (dochter)vennootschappen
van een Nederlandse
multinational alleen voor de Nederlandse
rechter gebracht kan worden, en eenzelfde
procedure tegen de onderdelen van een Duitse
multinational alleen voor de Duitse rechter.
De vraag of de ‘spin-in-hetweb’-leer
van het Haagse
Hof in overeenstemming met
artikel 6(1) is, werd door het
Hof van Justitie uiteindelijk
beantwoord in het Rochearrest
van 13 juli 2006
De vraag of deze ‘spin-in-het-web’-leer van het
Haagse Hof in overeenstemming met artikel
6(1) is, werd door het Hof van Justitie uiteindelijk
beantwoord in het Roche-arrest van 13
juli 2006. 20 Het Hof overwoog daar dat voor
de toepasselijkheid van artikel 6(1) vereist
is ‘eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens’
ter zake van de verschillende gedaagden.
Aangezien een Europees verleend octrooi
na verlening uiteenvalt in een bundel van
nationale octrooien, was in de optiek van
het Hof geen sprake van ‘eenzelfde situatie,
rechtens’. Daarmee sneuvelde de mogelijkheid
om bij een inbreuk op de nationale delen
van een Europees verleend octrooi de zaak
tegen meerdere gedaagden, die ieder in hun
eigen land inbreuk plegen, voor één rechter
te concentreren. Daar staat echter tegenover
dat het arrest ook leerde dat dit wel kon
indien wel sprake is van ‘eenzelfde situatie,
rechtens’. Van die opening werd vervolgens
door het Haagse Hof gebruik gemaakt om
bij een inbreuk door meerdere gedaagden op
een Europees gemeenschapsmerk de ‘spinin-het-web’-leer
te handhaven. 21 Voor grensoverschrijdende
octrooizaken betekende het
Roche-arrest echter een drastische beperking
van de mogelijkheden om een grensoverschrijdend
verbod ter zake van een groep van
gedaagden aan één rechter voor te leggen.
Het op dezelfde dag gewezen arrest in de zaak
GAT v LuK deed daar vervolgens nog een
schep bovenop (zie hierna).
De latere rechtspraak van het Hof van Justitie
lijkt echter de vraag te rechtvaardigen of
het Roche-arrest wel stand zal houden. 22
De voorwaarde van ‘eenzelfde situatie,
rechtens’ van het Roche-arrest sluit aan bij de
overweging in het eerdere Réunion-arrest van
1998 23 dat de voor artikel 6 vereiste samenhang
ontbreekt, indien de vorderingen tegen
verschillende verweerders op verschillende
rechtsgronden berusten (wanprestatie in
plaats van onrechtmatige daad). In het op 11
oktober 2007 gewezen Freeport-arrest 24 kwam
het Hof daarop terug. Het Hof gaf aan dat
ook bij verschillende rechtsgronden sprake
kan zijn van voldoende samenhang tussen de
vorderingen en een risico van onverenigbare
beslissingen.
In het Painer-arrest van 2011 25 werd de
vraag voorgelegd of bij een grensoverschrijdende
inbreuk op auteursrechten op portretfoto’s
van het ontvoerde Oostenrijkse meisje
Natascha Kampusch het feit dat de vorderingen
op per lidstaat verschillende nationale
auteursrechtelijke grondslagen berusten, aan
toepassing van artikel 6(1) EEX-Vo in de weg
staat. Het Hof trok de in Freeport ingezette
lijn door en overwoog dat dit enkele feit de
toepassing van artikel 6(1) niet blokkeerde.
Het is slechts één van de elementen die de
rechter bij zijn antwoord op de vraag of er gevaar
voor onverenigbare beslissingen bestaat
dient mee te wegen.
In het Solvay-arrest van 2012 26 werd
een variant op de Roche-casus aan het Hof
voorgelegd. In Roche was de casus dat iedere
gedaagde alleen in zijn eigen lidstaat inbreuk
pleegde. Dat was reden om aan te nemen
dat de situatie noch feitelijk, noch rechtens
dezelfde was in al die landen, zodat er geen
gevaar voor onverenigbare beslissingen zou
19 Hof Den Haag 23 april
1998, IEPT19980423 (EGP
v Boston Scientific).
20 HvJ EG 13 juli 2006,
nr. C-539/03, BIE 2006,
72, p. 372; IER 2006,
76; IEPT20060713
( Roche v Primus cs).
21 Hof Den Haag 23 augustus
2007, IEPT20070823
(Bacardi v Mad Bat).
22 Th.M de Boer in zijn noot
onder HvJ EU 1 december
2011, nr. C-145/10, NJ
2013, 66, IEPT20111201
(Painer v Standard).
23 HvJ EG 27 oktober 1998,
nr. C-51/97, IEPT19981027
(Réunion).
24 HvJ EU 17 oktober 2007,
nr. C-98/06, IEPT20071011
(Freeport v Arnoldson).
25 HvJ EU 1 december
2011, nr. C-145/10,
IEPT20111201
( Painer v Standard).
26 HvJ EU 12 juli
2012, nr. C-616/10,
IEPT20120712
( Solvay v Honeywell).

arsaequi.nl/maandblad AA20130271
27 Th.M. de Boer in zijn noten
bij HvJ EU 1 december
2011, nr. C145/10, NJ
2013, 66; IEPT20111201
(Painer v Standard) en
HvJ EU 12 juli 2012,
nr. C-616/10, NJ 2013,
67, IEPT20120712
( Solvay v Honeywell).
28 Th.C.J.A. van Engelen
in zijn noot bij HR 25
mei 2012, NJ 2013,
68, IEPT20120525
(AGA v Occlutech).
29 HvJ EG 13 juli
2006, nr. C-4/03, BIE
2006, 73; IER 2006,
75; IEPT20060713
(GAT v LuK).
verdieping
zijn. In Solvay werden twee Belgische en één
Nederlandse Solvay-onderneming aangesproken,
die ervan beticht werden in dezelfde
landen met hetzelfde product inbreuk op het
nationale deel van een Europees octrooi te
maken. Daardoor is – anders dan in Roche
– in ieder geval sprake van in veel grotere
mate overeenstemmende feiten. Het Hof van
Justitie antwoordde op vragen van de Haagse
rechtbank dat hier wel sprake kan zijn van
onverenigbare beslissingen. Dat is aan de nationale
rechter om te beoordelen, waarbij hij
rekening dient te houden met – wat het Hof
noemde – ‘de dubbele omstandigheid dat verweersters
in het hoofdgeding ieder afzonderlijk
worden beschuldigd van dezelfde inbreuk
voor dezelfde producten en dat die inbreuken
zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat zij
dezelfde nationale delen van het betrokken
Europees octrooi schenden.’
De ruimhartige koers van
het Hof in Freeport, Painer
en Solvay lijkt niet goed te
rijmen met het Roche-arrest,
zodat de gedachte dat het Hof
misschien op zijn Roche-arrest
terug zal komen niet naïef lijkt
Zoals De Boer aangeeft lijkt deze ruimhartige
koers van het Hof in Freeport, Painer en Solvay
niet goed te rijmen met het Roche- arrest,
zodat de gedachte dat het Hof misschien op
zijn Roche-arrest terug zal komen niet naïef
lijkt. 27 Daar valt wat mij betreft veel voor te
zeggen. De nationale octrooirechten onder
een Europees verleend octrooi verschillen in
formeel opzicht niet van de nationale auteursrechten
in de Painer-zaak. Daar komt
vervolgens bij dat voor de nationale delen van
een Europees verleend octrooi weliswaar geldt
dat die onderworpen zijn aan nationaal recht,
maar artikel 2(2) van het Europees Octrooiverdrag
(EOV) leert dat dit alleen geldt ‘voor
zover dit verdrag niet anders bepaalt’. Het
Verdrag regelt niet alleen de door het Europees
Octrooibureau te hanteren verleningscriteria,
maar harmoniseert in artikel 69 EOV
ook de beschermingsomvang. Daarmee is het
nationale octrooirecht dat op Europese octrooien
van toepassing is dus op alle wezenlijke,
materiële onderwerpen geharmoniseerd. 28
De gedachte dringt zich zelfs op dat dit voor
het Haagse Hof in zijn EGP­arrest van 1998
voldoende had kunnen zijn om te concluderen
Ars Aequi april 2013 277
dat er in materieel opzicht sprake is van een
voldoende (i) nauwe band en het gevaar van
inhoudelijk (ii) onverenigbare beslissingen.
Dat zijn immers de enige twee vereisten van
artikel 6(1) EEX-Vo. Als het harmonisatieregime
van artikel 2(2) EOV met zich brengt
dat aan die materiële eisen voldaan kan
worden, zoals uit het Painer-arrest lijkt te
volgen, dan heeft de ‘spin-in-het-web’-leer een
onnodig additioneel vereiste ingevoerd.
7 Exclusieve bevoegdheid: nietigheid
geregistreerde IE-rechten (art. 22(4)
EEX-Vo)
Artikel 22(4) EEX-Vo bevat een exclusieve
jurisdictieregel, die afwijkt van de hoofdregel
van artikel 2 en de bijzondere bevoegdheidsregels
van artikel 5(3) en artikel 6(1). Als
het gaat om de registratie of geldigheid van
geregistreerde IE-rechten, zoals octrooien,
merken, modelrechten en kwekersrechten,
is alleen het gerecht van de lidstaat van de
registratie van dat recht bevoegd.
Wanneer een rechter op grond van de eerder
besproken gronden bevoegd is om over een
grensoverschrijdende inbreuk te oordelen,
rijst de vraag wat de impact van deze exclusieve
bevoegdheid inzake de nietigheid is. In
de inbreukprocedure zal de rechter zich ook
een oordeel moeten vormen over de geldigheid
van het geregistreerde IE-recht, al was het
maar omdat dit nodig is voor het bepalen van
de beschermingsomvang van het betreffende
IE-recht. Nietigheid kan ook terugwerkende
kracht hebben en dan is het duidelijk dat van
inbreuk op een vernietigd IE-recht met terugwerkende
kracht ook geen sprake kan zijn.
Het inroepen van de nietigheid
van een octrooi behoort tot
de pavlovreacties van iedere
‘beweerdelijke inbreukmaker’
De vraag rijst dan of als nietigheid van de
betreffende buitenlandse geregistreerde
IE-rechten als verweer wordt ingeroepen of
in reconventie wordt gevorderd, dat met zich
brengt dat de rechter in de inbreukprocedure
niet langer bevoegd is. Het op dezelfde dag
als het Roche-arrest gewezen arrest in de
zaak GAT v LuK, 29 dat zag op het aan artikel
22(4) EEX-Vo identieke artikel 16(4) van het
oudere EEX-Verdrag, leerde dat dit inderdaad
het geval is. Dat betekende destijds de
doodsteek voor menig grensoverschrijdende

278 Ars Aequi april 2013 verdieping
arsaequi.nl/maandblad AA20130271
octrooiprocedure. Het inroepen van de nietigheid
van een octrooi behoort tot de pavlovreacties
van iedere ‘beweerdelijke inbreukmaker’.
De statistieken leren bovendien dat
de kans van slagen van die nietigheidsverweren
zelfs groot is, zodat een dergelijk verweer
als regel ook niet als chicaneus aangemerkt
kan worden.
8 Voorlopige maatregelen (art. 31 EEX-Vo)
In reactie op het GAT-arrest oordeelde de
Haagse rechtbank dat de GAT-leer per saldo
zag op beslissingen in bodemprocedures, maar
dat dit niet afdeed aan de bevoegdheid tot het
nemen van voorlopige maatregelen. 30
Voor wat betreft de bevoegdheid van de
nationale rechter kan in dit verband gewezen
worden op de bijzondere bevoegdheidsgrond,
zoals te vinden in artikel 31 EEX-Vo. Dat
artikel bepaalt dat ook indien een gerecht van
een andere lidstaat op grond van de verordening
bevoegd is, dat er niet aan afdoet dat
bij een andere nationale rechter voorlopige
maatregelen kunnen worden gevraagd, indien
diens nationale recht in die mogelijkheid
voorziet.
Tegen die achtergrond legde de Rechtbank
Den Haag in het vonnis van 22 december
2010 in Solvay v Honeywell de prejudiciële
vraag voor aan het Hof van Justitie of dit
de mogelijkheid bood om een voorlopige
maat regel te treffen, ondanks dat een nietigheidsverweer
gevoerd werd waarvoor een
buitenlandse rechter exclusief bevoegd is conform
GAT v LuK op grond van artikel 22(4)
EEX-Vo. 31 Het Hof van Justitie beantwoordde
deze vraag bevestigend voor wat betreft de
omstandigheden zoals in deze zaak aan de
orde. Daarbij had het Hof oog op het feit dat
de rechter die een voorlopige voorziening geeft
‘geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het
ingeroepen octrooi, maar evalueert hoe de op grond van artikel
22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich
daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel
niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en
niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi
door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.’ 32
De praktische impact van het Solvay-arrest
blijkt bijvoorbeeld uit het vonnis van de
Rechtbank Utrecht van 15 augustus 2012 in
de zaak BI DE v Tevavan. 33 De Rechtbank
Utrecht werd daar gevraagd om een oordeel
over ‘onrechtmatige betrokkenheid’ bij octrooiinbreuken
in Portugal. Het verweer dat de
Portugese octrooien nietig zouden zijn, deed
er niet aan af dat de rechtbank zich – verwijzend
naar het Solvay-arrest – bevoegd achtte
een voorlopig verbod ter zake van betrokkenheid
bij inbreuk op Portugese octrooien uit te
spreken.
Ondertussen is ook duidelijk dat Solvay niet
alle vragen oplost. In zijn vonnis van 7 december
2012 in DeLaval v Boumatic 34 oordeelde
dat Haagse voorzieningenrechter dat hij waarschijnlijk
geen grensoverschrijdende bevoegdheid
aan artikel 31 EEX-Vo kon ontlenen in
een procedure tegen een Zweedse gedaagde
ter zake van inbreuk op (a) een Europees
octrooi in Nederland, Duitsland, Frankrijk en/
of Italië en (b) parallelle octrooien in Zweden,
de Verenigde Staten en Japan. De rechtbank
meende dat de enkele omstandigheid dat de
Zweedse gedaagde eventueel in Nederland
inbreuk pleegde onvoldoende aanknopingspunten
bood om een reële band aan te kunnen
nemen tussen de gevraagde verboden en de
enkel op die Nederlandse inbreuk gebaseerde
bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De
voorzieningenrechter gaf aan dat prejudiciële
vragen op zijn plaats waren, maar besliste dat
het spoed eisende karakter van de gevorderde
maatregelen zich daartegen verzet.
Het ‘slagveld’ overziend, kan
geconcludeerd worden dat de
recente reeks van arresten van
het Hof van Justitie leert dat de
mogelijkheden tot het treffen
van grensoverschrijdende
maatregelen bij nader
inzien aanzienlijk ruimer
zijn dan destijds verwacht
leek te mogen worden
9 De status quo
Het ‘slagveld’ overziend, kan geconcludeerd
worden dat de recente reeks van arresten van
het Hof van Justitie, van na Roche v Primus
en GAT v LuK uit 2006, leert dat de mogelijkheden
tot het treffen van grensoverschrijdende
maatregelen bij nader inzien aanzienlijk
ruimer zijn dan destijds verwacht leek
te mogen worden. Het grensoverschrijdend
verbod is dus niet ‘ter ziele’, maar lijkt aan
een tweede leven te beginnen. Daarbij lijkt
vooral ook sprake van ‘voortschrijdend inzicht’
van het Hof van Justitie, waardoor met name
in de lijn der verwachtingen ligt dat het Hof
mogelijk expliciet terug zal komen op het
oordeel in de Roche-zaak.
30 Vzr. Rb. Den Haag
21 september 2006,
IEPT20060921
( Bettacare v H3 Products).
31 Rb. Den Haag 22 december
2010, IEPT20101222
(Solvay v Honeywell).
32 HvJ EU 12 juli
2012, nr. C-616/10,
IEPT20120712,
( Solvay v Honeywell),
r.o. 49.
33 Rb. Utrecht 15 augustus
2012, IEPT20120815
(BI DE v Teva).
34 Vzr. Rb. Den Haag
7 december 2012,
IEPT20121207
( DeLaval v Boumatic).

arsaequi.nl/maandblad AA20130271
verdieping
Ondertussen is ook de conclusie op zijn plaats
dat het landschap nog steeds niet duidelijk
in kaart is gebracht. Zo heeft het Hof tot nu
toe weinig tot geen invulling gegeven aan
het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ en
andere subcriteria, die in de jurisprudentie
gehanteerd worden. Zoals De Boer in zijn noot
in de Nederlandse Jurisprudentie onder het
Ars Aequi april 2013 279
Solvay-arrest aangaf (NJ 2013, 67) is er nog
voldoende stof over voor een lange reeks van
prejudiciële beslissingen. Dat is slecht nieuws
voor de rechtspraktijk. Het goede nieuws is
dat er dus ook nog voldoende stof voor (diepgravend
analyserende en/of voorspellende)
scripties over is. Kortom, ‘elk nadeel heb z’n
voordeel’ om met Johan Cruijff te spreken.