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第五章 - 智慧財產權研究所 - 國立臺北科技大學

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發 明 專 利 審 查 基 準<br />

第 五 章 優 先 權 第 九 章 更 正<br />

報 告 人 : 王 耿 斌<br />

2012. 12.4<br />

國 立 臺 北 科 技 大 學<br />

智 慧 財 產 權 研 究 所 專 利 法 講 座


優 先 權<br />

2<br />

智 慧 財 產 法 院<br />

2


國 際 優 先 權<br />

智 慧 財 3 產 局


國 際 優 先 權 之 意 旨 及 效 果<br />

• 申 請 人 就 相 同 發 明 在 與 中 華 民 國 相 互 承 認 優 先 權 之 國 家 或 世 界 貿 易 組 織 會 員 第 一<br />

次 依 法 申 請 專 利 , 並 於 第 一 次 申 請 專 利 之 日 後 十 二 個 月 內 , 向 中 華 民 國 申 請 專 利<br />

者 , 得 主 張 優 先 權 。( 專 28.I)<br />

• 申 請 人 於 一 申 請 案 中 主 張 二 項 以 上 優 先 權 時 , 前 項 期 間 之 計 算 以 最 早 之 優 先 權 日<br />

為 準 。( 專 28.II)<br />

• 主 張 優 先 權 者 , 其 專 利 要 件 之 審 查 , 以 優 先 權 日 為 準 。( 專 28.IV)<br />

12 個 月<br />

基 礎 案 1<br />

( 優 先 權 日 )<br />

基 礎 案 2<br />

( 優 先 權 日 )<br />

後 申 請 案 (TW)<br />

之 申 請 日<br />

( 優 先 權 主 張 認 可 )<br />

後 申 請 案 (TW)<br />

之 申 請 日<br />

( 優 先 權 主 張 不 認 可 )<br />

有 效 前 案 ( 未 主 張 優 先 權 )<br />

有 效 前 案 ( 主 張 優 先 權 )<br />

基 礎 案 之 申 請 日<br />

( 優 先 權 日 )<br />

後 申 請 案 (TW) 之 申 請 日<br />

4<br />

智 慧 財 產 局


優 先 權 vs 喪 失 新 穎 性 或 進 步 性 之 例 外<br />

• 皆 需 在 申 請 時 聲 明<br />

• 專 22(III): 除 第 4 款 外 應 於 申 請 時 敘 明 ( 否 則 不 得 主 張 優 惠 )<br />

• 專 29: 申 請 時 未 聲 明 , 視 同 未 主 張 優 先 權<br />

• 優 先 權 (12 個 月 )<br />

• 避 免 他 人 或 自 己 之 先 前 技 術 使 申 請 案 喪 失 新 穎 性 、 進 步 性<br />

• 優 惠 期 (6 個 月 )<br />

• 避 免 發 明 人 自 己 的 相 同 發 明 使 申 請 案 喪 失 新 穎 性 、 進 步 性<br />

在 研 討 會<br />

發 表 技 術<br />

d2<br />

12 個 月 ( 優 先 權 )<br />

在 研 討 會<br />

發 表 技 術<br />

d4<br />

d1<br />

先 前 技 術<br />

優 先 權 日<br />

d3<br />

先 前 技 術<br />

6 個 月 ( 優 惠 期 )<br />

後 申 請 案<br />

之 申 請 日<br />

5<br />

智 慧 財 產 局


國 際 優 先 權 之 態 樣 (1)<br />

• 一 般 優 先 權 :<br />

• 後 申 請 案 申 請 專 利 範 圍 中 所 記 載 之 發 明 已 全 部 揭 露 於 一 件 申 請 人<br />

據 以 主 張 國 際 優 先 權 之 優 先 權 基 礎 案 , 而 該 後 申 請 案 僅 以 該 優 先<br />

權 基 礎 案 主 張 優 先 權 者 。<br />

基 礎 案<br />

說 明 書 、 申 請 專<br />

利 範 圍 及 圖 式<br />

基 礎 案<br />

(d1)<br />

後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍<br />

請 求 項 1<br />

請 求 項 2<br />

請 求 項 3<br />

請 求 項 4<br />

請 求 項 5<br />

6<br />

智 慧 財 產 局


國 際 優 先 權 之 態 樣 (2)<br />

• 複 數 優 先 權 :<br />

• 後 申 請 案 申 請 專 利 範 圍 中 所 記 載 之 複 數 個 發 明 已 全 部 揭 露 於 多 件<br />

優 先 權 基 礎 案 , 而 該 後 申 請 案 以 該 優 先 權 基 礎 案 主 張 優 先 權 者 。<br />

基 礎 案<br />

說 明 書 、 申 請 專<br />

利 範 圍 及 圖 式<br />

基 礎 案 1<br />

(d1)<br />

基 礎 案 2<br />

(d2)<br />

基 礎 案 3<br />

(d3)<br />

後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍<br />

請 求 項 1<br />

請 求 項 2<br />

請 求 項 3<br />

請 求 項 4<br />

請 求 項 5<br />

7<br />

智 慧 財 產 局


國 際 優 先 權 之 態 樣 (3)<br />

• 部 分 優 先 權 :<br />

• 後 申 請 案 申 請 專 利 範 圍 中 所 記 載 之 複 數 個 發 明 中 之 一 部 分 已 揭 露<br />

於 一 件 或 多 件 優 先 權 基 礎 案 , 而 該 後 申 請 案 以 該 優 先 權 基 礎 案 主<br />

張 優 先 權 者 , 稱 為 「 部 分 優 先 權 」。<br />

基 礎 案<br />

說 明 書 、 申 請 專<br />

利 範 圍 及 圖 式<br />

基 礎 案 1<br />

(d1)<br />

基 礎 案 2<br />

(d2)<br />

基 礎 案 3<br />

(d3)<br />

後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍<br />

請 求 項 1<br />

請 求 項 2<br />

請 求 項 3<br />

請 求 項 4<br />

請 求 項 5<br />

請 求 項 6<br />

8<br />

智 慧 財 產 局


形 式 要 件<br />

申 請 人<br />

申 請 人 所 屬 之 國 家 必 頇 為 WTO 會 員 或 互 惠 國 , 或 申 請 人<br />

在 WTO 會 員 或 互 惠 國 境 內 有 住 所 或 營 業 所 者 ( 即 準 國 民 )。<br />

優 先 權<br />

基 礎 案<br />

復 權 規 定<br />

優 先 權 基 礎 案 應 為 在 外 國 第 一 次 申 請 , 且 應 為 在 WTO 會<br />

員 或 互 惠 國 領 域 內 提 出 之 專 利 申 請 案 相 同 發 明 之 專 利 申<br />

請 案 。。<br />

申 請 人 非 因 故 意 , 未 於 申 請 專 利 同 時 主 張 優 先 權 者 , 或<br />

因 申 請 書 中 未 載 明 法 定 聲 明 事 項 或 未 檢 送 證 明 文 件 而 被<br />

視 為 未 主 張 優 先 權 者 , 得 於 最 早 優 先 權 日 後 十 六 個 月 內 ,<br />

申 請 回 復 優 先 權 主 張 。<br />

( 完 整 之 形 式 要 件 請 參 照 程 序 基 準 第 7 章 )<br />

9<br />

智 慧 財 產 局


相 同 發 明 之 判 斷<br />

優 先 權 基 礎 案<br />

說 明 書<br />

申 請 專 利 範 圍<br />

圖 式<br />

後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍<br />

請 求 項 1<br />

請 求 項 2<br />

請 求 項 3<br />

…<br />

( 即 請 求 專 利 之 發 明 ,<br />

CLAIMED INVENTION)<br />

不 得 以 優 先 權 基 礎 案 所 載 之 先 前 技 術 及 已 聲 明 排 除 之 內 容 為 判 斷 的 基<br />

礎<br />

相 同 發 明 之 判 斷 ( 下 列 兩 者 之 一 ):<br />

a. 兩 發 明 完 全 相 同 。<br />

b. 兩 發 明 之 差 異 屬 該 發 明 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常 知 識 者 所 能 直 接 且<br />

無 歧 異 得 知 者 。<br />

10<br />

智 慧 財 產 局


第 一 次 申 請 之 判 斷<br />

• 「 第 一 次 申 請 」 之 態 樣 :<br />

• 例 :<br />

• 美 國 全 部 連 續 申 請 案 (Continuation Application, CA):<br />

• 母 案 為 第 一 次 申 請 , 子 案 非 第 一 次 申 請<br />

• 美 國 部 分 連 續 申 請 案 (Continuation-in-Part, CIP)<br />

• 母 案 為 第 一 次 申 請 , 子 案 中 未 揭 露 於 母 案 的 部 分 為 第 一 次 申 請<br />

• 美 國 或 澳 洲 之 臨 時 申 請 案 (Provisional Patent Application,<br />

PPA)<br />

• 臨 時 申 請 案 所 揭 露 之 發 明 為 第 一 次 申 請 , 正 式 申 請 案<br />

(RPA,Regular Patent Application) 中 未 揭 露 於 臨 時 申 請 案 的<br />

部 分 為 第 一 次 申 請<br />

90.7.1<br />

母 案 P1<br />

A+B<br />

91.1.1<br />

基 礎 案 P2(CIP)<br />

claim1:A+B<br />

Claim2:A+B+C<br />

91.7.1<br />

公 知 文 獻 P<br />

A+B<br />

92.1.1<br />

後 申 請 案<br />

Claim1:A+B<br />

Claim2:A+B+C<br />

11<br />

智 慧 財 產 局


優 先 權 日 判 斷<br />

• 例 :( 部 份 優 先 權 )<br />

12 個 月<br />

優 先 權 日 :a<br />

基 礎 案 1<br />

一 種 取 代 基 R 之 碳 原<br />

子 數 為 1~4 之 化 學 式<br />

(I) 化 合 物 。<br />

優 先 權 日 :b<br />

基 礎 案 2<br />

一 種 取 代 基 R 之 碳<br />

原 子 數 為 7~10 之 化<br />

學 式 (I) 化 合 物 。<br />

後 申 請 案<br />

發 明 名 稱 :<br />

胺 磺 醯 基 苯 甲 酸 衍 生 物<br />

Claim:<br />

一 種 取 代 基 R 之 碳 原 子<br />

數 為 1~10 之 化 學 式 (I)<br />

化 合 物 。<br />

說 明 :<br />

1. 後 申 請 案 符 合 單 一 性 規 定 。<br />

2. 取 代 基 R 之 碳 原 子 數 為 1~10 得 主 張 複 數 優 先 權 ,<br />

碳 原 子 數 為 1~4 之 優 先 權 日 為 a, 碳 原 子 數 為 7~10<br />

之 優 先 權 日 為 b。<br />

12<br />

智 慧 財 產 局


國 內 優 先 權<br />

智 慧 財 13 產 局


國 內 優 先 權 之 意 旨 及 效 果<br />

• 申 請 人 基 於 其 在 中 華 民 國 先 申 請 之 發 明 或 新 型 專 利 案 再 提 出 專 利 之 申 請 者 , 得 就<br />

先 申 請 案 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 載 之 發 明 或 新 型 , 主 張 優 先 權 。<br />

( 專 30.I 前 段 )<br />

• 自 先 申 請 案 申 請 日 後 已 逾 12 個 月 , 不 得 主 張 。 ( 專 30.I(1))<br />

• 先 申 請 案 自 申 請 日 後 滿 十 五 個 月 , 視 為 撤 回 。( 專 30.II)<br />

• 主 張 優 先 權 者 , 其 專 利 要 件 之 審 查 , 以 優 先 權 日 為 準 。( 專 30.VI)<br />

• 鼓 勵 發 明 人 改 良 及 繼 續 研 發 。 使 申 請 人 得 就 先 申 請 案 , 再 提 出 修 正 或<br />

合 併 新 的 請 求 標 的 , 而 能 享 受 和 國 際 優 先 權 相 同 之 利 益 。<br />

12 個 月<br />

15 個 月 18 個 月<br />

先 申 請 案<br />

( 優 先 權 日 )<br />

後 申 請 案<br />

( 申 請 日 )<br />

先 申 請 案 視 為 撤 回<br />

智 慧 財 14 產 局 14


先 申 請 案 及 優 先 權 之 撤 回 (1)<br />

1 先 申 請 案 必 頇 為 在 我 國 申 請 且 取 得 申 請 日 之 發 明 或 新 型 申 請 案 。<br />

2 有 下 列 情 事 之 一 者 , 不 得 主 張 國 內 優 先 權 :<br />

a<br />

自 先 申 請 案 申 請 日 之 次 日 起 算 已 逾 十 二 個 月 者 。 主 張 複 數 優 先 權 者 , 則 以 其<br />

所 主 張 之 最 早 優 先 權 日 之 次 日 起 算 已 逾 十 二 個 月 者 。<br />

b<br />

先 申 請 案 中 所 記 載 之 發 明 或 新 型 曾 經 主 張 國 際 優 先 權 或 國 內 優 先 權 者 ( 禁 止<br />

累 積 主 張 優 先 權 原 則 )。<br />

c<br />

d<br />

申 請 分 割 或 改 請 者 , 其 分 割 案 或 改 請 案 不 得 作 為 主 張 國 內 優 先 權 之 基 礎 案 。<br />

但 分 割 後 存 續 之 原 申 請 案 仍 得 做 為 主 張 優 先 權 之 基 礎 案 ; 已 合 法 主 張 國 內 優<br />

先 權 之 後 申 請 案 仍 得 進 行 分 割 , 且 其 分 割 案 仍 可 援 用 原 優 先 權 日 。<br />

先 申 請 案 為 發 明 , 已 經 公 告 或 不 予 專 利 審 定 確 定 者 。<br />

e 先 申 請 案 為 新 型 , 已 經 公 告 或 不 予 專 利 處 分 確 定 者 。<br />

先 申 請 案 已 經 撤 回 , 或 經 本 局 處 分 不 受 理 者 , 因 後 申 請 案 主 張 國 內 優<br />

f<br />

先 權 失 所 附 麗 , 故 不 得 據 以 主 張 國 內 優 先 權 。<br />

15<br />

智 慧 財 產 局


先 申 請 案 及 優 先 權 之 撤 回 (2)<br />

3<br />

先 申 請 案 中 未 曾 被 主 張 優 先 權 之 發 明 或 新 型 , 仍 可 以 在 其 他 後 申<br />

請 案 中 被 主 張 優 先 權 。 但 相 同 的 發 明 或 新 型 不 能 被 複 數 後 申 請 案<br />

主 張 優 先 權 , 以 免 產 生 一 發 明 二 申 請 之 情 況 。<br />

4<br />

為 求 程 序 之 穩 定 性 , 主 張 國 內 優 先 權 之 後 申 請 案 , 自 先 申 請 案<br />

申 請 日 後 逾 十 五 個 月 , 不 得 撤 回 優 先 權 主 張 。 其 逾 前 述 期 限 撤<br />

回 優 先 權 主 張 之 申 請 , 則 不 予 受 理 。<br />

5<br />

主 張 國 內 優 先 權 之 後 申 請 案 , 於 先 申 請 案 申 請 日 後 滿 十 五 個 月 內<br />

撤 回 者 , 視 為 同 時 撤 回 優 先 權 主 張 。 後 申 請 案 如 於 先 申 請 案 申 請<br />

日 後 十 五 個 月 內 撤 回 者 , 應 准 予 撤 回 並 函 知 申 請 人 , 其 所 主 張 國<br />

內 優 先 權 應 視 為 同 時 撤 回 。 此 時 先 申 請 案 仍 應 續 行 審 查 。<br />

16<br />

( 完 整 之 形 式 要 件 請 參 照 程 序 基 準 第 7 章 )<br />

智 慧 財 產 局


禁 止 累 積 主 張 優 先 權 原 則<br />

先 申 請 案 中 所 記 載 之 發 明 或 新 型 曾 經 主 張 國 際 優 先 權 或 國 內 優 先 權<br />

者 , 不 得 主 張 國 內 優 先 權 。<br />

12 個 月<br />

先 申 請 案 I<br />

或 國 際 優 先 權 之 基 礎 案<br />

說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或<br />

圖 式 揭 露 技 術 為 A<br />

主 張 國 際 優 先 權<br />

或 國 內 優 先 權 之<br />

申 請 案<br />

= 先 申 請 案 II<br />

申 請 專 利 範 圍 :<br />

1.A<br />

2.A+B<br />

12 個 月<br />

就 先 申 請 案 II 主 張 國 內 優<br />

先 權 之 申 請 案 後 申 請 案<br />

= 後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍 :<br />

1.A<br />

2.A+B<br />

3.A+B+C<br />

17<br />

智 慧 財 產 局


主 張 國 內 優 先 權 之 態 樣 (1)<br />

(1) 就 先 申 請 案 原 發 明 主 張 優 先 權<br />

A<br />

A<br />

(101.1.1) (101.12.25)<br />

12 個 月<br />

專 利 權 年 限<br />

因 專 利 權 期 間 係 從 後 申 請 案 申 請 日 起 算 , 故 可 獲 得<br />

專 利 權 期 間 屆 滿 之 日 延 後 將 近 一 年 之 效 果<br />

18<br />

智 慧 財 產 局


主 張 國 內 優 先 權 之 態 樣 (2)<br />

(2) 實 施 例 補 充 型<br />

( 增 加 實 施 例 支 持 原 申 請 專 利 範 圍 )<br />

先 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍 A 0<br />

[ 實 施 例 α1]<br />

後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍 A 0<br />

[ 實 施 例 α1,α2]<br />

d1<br />

d2<br />

相 當 於 α1 的 部 分 以 d1 為 優 先 權 日 ,<br />

相 當 於 α2 仍 須 以 d2 申 請 日 為 基 準 來 審 查<br />

實 施 例 α1 無 法 充 分 支 持 申 請 專 利 範 圍 A0 , 藉 由 新 實 施 例<br />

α2 予 以 補 充 , 以 便 能 夠 維 持 原 提 申 請 專 利 範 圍 A0 的 範 圍<br />

19<br />

智 慧 財 產 局


主 張 國 內 優 先 權 之 態 樣 (3)<br />

(3) 上 位 概 念 抽 出 型<br />

先 申 請 案 I<br />

申 請 專 利 範 圍 A 1<br />

[ 實 施 例 α1]<br />

先 申 請 案 II<br />

申 請 專 利 範 圍 A 2<br />

[ 實 施 例 α2]<br />

後 申 請 案<br />

申 請 專 利 範 圍 A 0<br />

[ 實 施 例 α1,α2,α3]<br />

d1<br />

d2<br />

d3<br />

相 當 於 A1 的 部 分 以 d1 為 優 先 權 日 , 相 當<br />

於 A2 的 部 分 以 d2 為 優 先 權 日 , 其 餘 部 分<br />

係 以 d3 申 請 日 為 基 準 來 審 查<br />

申 請 人 根 據 先 後 完 成 的 實 施 例 先 後 分 別 提 出 申 請 , 例 如 先 申 請 案 Ⅰ 之 申 請 專 利 範<br />

圍 A1 揭 露 了 實 施 例 α1( 例 如 鹽 酸 ), 先 申 請 案 Ⅱ 的 申 請 專 利 範 圍 A2 揭 露 實 施 例<br />

α2( 例 如 硝 酸 )。 後 來 由 於 也 完 成 了 實 施 例 α3( 例 如 醋 酸 ), 從 而 瞭 解 到 其 發 明 並 不<br />

限 於 特 定 之 酸 , 故 可 提 出 申 請 案 Ⅲ, 申 請 專 利 範 圍 A0 可 就 上 位 概 念 的 「 酸 」 來 請<br />

求 , 從 而 可 涵 蓋 α1、α2 及 α3 之 實 施 例 。 如 此 便 可 取 得 較 廣 範 圍 的 權 利<br />

20<br />

智 慧 財 產 局


主 張 國 內 優 先 權 之 態 樣 (4)<br />

(4) 符 合 發 明 單 一 性 條 件 之 併 案 申 請 型<br />

先 申 請 案 I<br />

申 請 專 利 範 圍 A 1<br />

[ 實 施 例 α1]<br />

先 申 請 案 II<br />

申 請 專 利 範 圍 A 2<br />

[ 實 施 例 α2]<br />

後 申 請 案 III<br />

申 請 專 利 範 圍 :<br />

A 1 [ 對 應 之 實 施 例 α1]、<br />

A 2 [ 對 應 之 實 施 例 α2]<br />

d1<br />

d2<br />

d3<br />

申 請 專 利 範 圍 A1 以 d1 為 優 先 權 日 審 查 ,<br />

申 請 專 利 範 圍 A2 以 d2 為 優 先 權 日 審 查<br />

申 請 人 將 依 序 完 成 的 實 施 例 分 別 提 出 申 請 案 , 若 該 等 申 請 案 間 滿 足 專 利 法 第 33 條<br />

所 規 定 的 發 明 單 一 性 , 例 如 先 申 請 案 Ⅰ 中 的 實 施 例 α1 為 物 的 發 明 。 而 先 申 請 案 Ⅱ<br />

中 的 實 施 例 α2 為 生 產 該 物 的 方 法 發 明 時 , 可 將 兩 申 請 案 彙 總 為 後 申 請 案 Ⅲ 並 主 張<br />

優 先 權 。<br />

21<br />

智 慧 財 產 局


審 查 注 意 事 項<br />

1<br />

2<br />

主 張 國 內 優 先 權 時 , 先 申 請 案 自 申 請 日 後 滿 十 五 個 月 視 為 撤 回 , 縱 然 僅 就 先 申<br />

請 案 的 部 分 發 明 主 張 優 先 權 , 該 先 申 請 案 也 是 整 個 視 為 撤 回 。<br />

先 申 請 案 縱 然 曾 主 張 過 喪 失 新 穎 性 或 進 步 性 之 例 外 , 後 申 請 案 仍 然 可 自 先 申 請<br />

案 申 請 日 後 十 二 個 月 內 主 張 國 內 優 先 權 。<br />

6 個 月<br />

12 個 月<br />

在 研 討 會 發 表 技 術<br />

先 申 請 案<br />

後 申 請 案<br />

3<br />

被 主 張 國 內 優 先 權 之 先 申 請 案 , 在 被 視 為 撤 回 之 前 , 縱 有 修 正 本 提 出 , 於 判 斷<br />

優 先 權 是 否 認 可 , 亦 以 先 申 請 案 取 得 申 請 日 之 專 利 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖<br />

式 為 比 對 基 礎 。<br />

22<br />

智 慧 財 產 局


更 正<br />

23<br />

智 慧 財 產 法 院<br />

23


更 正 v. 修 正<br />

申<br />

請<br />

日<br />

審<br />

定<br />

書<br />

核<br />

准<br />

公<br />

告<br />

外<br />

文<br />

本<br />

中<br />

文<br />

本<br />

修 正 (§43) 更 正 (§67)<br />

修 正 除 誤 譯 訂 正 外 ,<br />

不 得 超 出 申 請 時 說 明<br />

書 、 申 請 專 利 範 圍 或<br />

圖 式 所 揭 露 之 範 圍 。<br />

1. 限 定 更 正 事 項 。<br />

2. 更 正 除 誤 譯 訂 正 外 , 不<br />

得 超 出 申 請 時 說 明 書 、<br />

申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所<br />

揭 露 之 範 圍 , 且 不 得 實<br />

質 擴 大 或 變 更 公 告 時 之<br />

申 請 專 利 範 圍 。<br />

智 慧 財 24 產 局<br />

24


更 正 之 時 機<br />

專 利 審 定 公 告 之 後 :<br />

• 專 利 權 人 主 動 申 請 更 正 包 括<br />

• 平 時 ( 專 67.I)<br />

• 應 舉 發 答 辯 ( 專 77.I)<br />

• 專 利 專 責 機 關 主 動 通 知 ( 新 法 已 無 )<br />

• 依 職 權 撤 銷 專 利 權 審 查 時 ( 現 行 專 72.II)<br />

• 舉 發 審 查 時 依 職 權 ( 現 行 專 71.I(3))<br />

智 慧 財 25 產 局<br />

25


修 正 及 更 正 之 效 果<br />

• 修 正 :<br />

說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 及 圖 式 經 准 予 修 正 者 , 視 同 申 請<br />

時 原 說 明 書 、 圖 式 所 揭 露 之 範 圍 , 其 後 之 實 體 審 查 應 依 修<br />

正 本 為 之 。<br />

• 更 正 :<br />

說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 及 圖 式 經 更 正 公 告 者 , 溯 自 申 請<br />

日 生 效 。<br />

智 慧 財 26 產 局<br />

26


更 正 之 事 項 及 限 制<br />

( 更 正 事 項 )<br />

• 發 明 專 利 權 人 申 請 更 正 專 利 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 , 僅 得 就 下<br />

列 事 項 為 之 :<br />

一 、 請 求 項 之 刪 除 。<br />

二 、 申 請 專 利 範 圍 之 減 縮 。<br />

三 、 誤 記 或 誤 譯 之 訂 正 。<br />

四 、 不 明 瞭 記 載 之 釋 明 。<br />

( 專 67.I)<br />

( 不 得 超 出 限 制 )<br />

• 更 正 , 除 誤 譯 之 訂 正 外 , 不 得 超 出 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖<br />

式 所 揭 露 之 範 圍 。<br />

• 誤 譯 之 訂 正 , 不 得 超 出 申 請 時 外 文 本 所 揭 露 之 範 圍 。<br />

( 專 67.Ⅱ)<br />

( 專 67.Ⅲ)<br />

( 不 得 實 質 擴 大 或 變 更 限 制 )<br />

• 更 正 , 不 得 實 質 擴 大 或 變 更 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 。<br />

( 專 67.Ⅳ)<br />

智 慧 財 27 產 局<br />

27


更 正 事 項<br />

28<br />

智 慧 財 產 局


請 求 項 之 刪 除<br />

• 請 求 項 之 刪 除 是 指 從 複 數 請 求 項 中 刪 除 一 項 或 多 項 請 求 項 。<br />

• 例 如 : 刪 除 與 先 前 技 術 相 同 的 請 求 項 , 而 保 留 其 餘 請 求 項<br />

。<br />

問 題 : 以 下 哪 個 說 法 正 確 ?<br />

• 將 附 屬 項 併 入 獨 立 項<br />

• 刪 除 獨 立 項 , 並 還 原 附 屬 項<br />

29<br />

智 慧 財 產 局


申 請 專 利 範 圍 之 減 縮 之 例 示<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

刪 除 擇 一 記 載 形 式 ( 或 馬 庫 西 形 式 ) 中 所 敘 述 的 一 個 選 項 。<br />

請 求 項 之 技 術 特 徵 置 換 為 說 明 書 中 所 對 應 記 載 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 。<br />

請 求 項 之 技 術 特 徵 置 換 為 說 明 書 中 就 該 技 術 特 徵 本 身 所 記 載 之 整 體 詳 細<br />

描 述 。<br />

例 如 : 請 求 項 記 載 「 廣 告 版 」 之 技 術 特 徵 , 原 說 明 書 針 對 該 廣 告 版 已 詳<br />

細 描 述 為 「 發 光 二 極 體 置 於 面 板 內 構 成 之 顯 示 幕 」, 將 請 求 項 之 「 廣 告<br />

版 」 置 換 為 「 發 光 二 極 體 置 於 面 板 內 構 成 之 顯 示 幕 」。<br />

請 求 項 內 容 藉 串 列 式 的 增 加 (serial addition) 技 術 特 徵 以 界 定 一 個 發<br />

明 。<br />

例 如 : 請 求 項 係 記 載 具 有 順 序 性 之 一 連 串 操 作 或 處 理 步 驟 之 技 術 特 徵 ,<br />

於 請 求 項 中 再 增 加 一 技 術 特 徵 。<br />

30<br />

智 慧 財 產 局


申 請 專 利 範 圍 之 減 縮 之 例 示<br />

5<br />

單 純 刪 減 所 引 用 或 依 附 之 部 分 請 求 項 數 者 。<br />

例 如 :「 一 種 空 調 裝 置 , 包 含 如 請 求 項 1 至 3 中 任 一 項 所 述 的 壓 縮 機 」 更<br />

正 為 「 一 種 空 調 裝 置 , 包 含 如 請 求 項 1 或 2 所 述 的 壓 縮 機 」。<br />

6<br />

7<br />

刪 減 所 引 用 或 依 附 之 部 分 請 求 項 , 並 分 項 敘 述 剩 餘 之 請 求 項 者 。<br />

例 如 :「 一 種 空 調 裝 置 , 包 含 如 請 求 項 1 至 3 中 任 一 項 所 述 的 壓 縮 機 」 更<br />

正 為 二 個 分 開 的 請 求 項 :「 一 種 空 調 裝 置 , 包 含 如 請 求 項 1 所 述 的<br />

壓 縮 機 」 及 「 一 種 空 調 裝 置 , 包 含 如 請 求 項 2 所 述 的 壓 縮 機 」。<br />

減 縮 請 求 項 記 載 之 數 值 限 定 範 圍 。<br />

例 如 : 原 核 准 公 告 之 請 求 項 記 載 「 聚 合 物 分 子 量 200~1000」, 且 說 明<br />

書 之 發 明 說 明 已 記 載 分 子 量 之 特 定 值 500, 將 請 求 項 更 正 為 「 聚 合<br />

物 分 子 量 500~1000」。<br />

31<br />

智 慧 財 產 局


誤 記 事 項 之 訂 正<br />

• 所 謂 誤 記 事 項 , 指 該 發 明 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常 知 識 者 依 據 其 申 請<br />

時 的 通 常 知 識 , 不 必 依 賴 外 部 文 件 即 可 直 接 由 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍<br />

或 圖 式 的 整 體 內 容 及 上 下 文 , 立 即 察 覺 有 明 顯 錯 誤 的 內 容 , 且 不 頇 多<br />

加 思 考 即 知 應 予 訂 正 及 如 何 訂 正 而 回 復 原 意 , 該 原 意 必 頇 是 說 明 書 或<br />

圖 式 已 明 顯 記 載 , 於 解 讀 時 不 致 影 響 原 來 實 質 內 容 者 。 因 此 , 誤 記 事<br />

項 經 訂 正 後 之 涵 義 , 應 與 訂 正 前 相 同 。<br />

• 誤 記 事 項 如 非 屬 任 何 明 顯 錯 誤 或 反 常 不 合 理 之 情 形 , 其 訂 正 仍 不 得<br />

實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範 圍 。<br />

• 例 1: 原 公 告 之 申 請 專 利 範 圍 記 載 :“ 鐵 合 金 之 淬 火 溫 度 為 700℃<br />

~8000℃”, 但 該 發 明 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常 知 識 者 均 瞭 解 鐵<br />

於 1600℃ 會 熔 化 , 於 3000℃ 會 氣 化 , 因 此 原 記 載 鐵 合 金 之 淬 火 溫<br />

度 為 700℃~8000℃” 應 屬 誤 記 事 項 。<br />

• 例 2: 某 混 合 物 沸 點 「700~90℃」 誤 繕 , 更 正 為 「70~90℃」?<br />

• 例 3:“A 是 帶 公 枝 的 烯 烴 基 ” 更 正 為 “A 是 帶 分 枝 的 烯 烴 基 ”<br />

智 慧 財 32 產 局<br />

32


誤 譯 之 訂 正<br />

• 「 誤 譯 」 係 指 外 文 之 語 詞 或 語 句 於 翻 譯 的 過 程 中 產 生 錯 誤 , 亦 即 外 文<br />

本 有 對 應 之 語 詞 或 語 句 , 但 中 文 本 未 正 確 或 完 整 翻 譯 者 。<br />

• 因 此 , 下 列 情 形 可 認 定 為 「 誤 譯 」:<br />

• (1) 語 詞 翻 譯 錯 誤 者 , 例 如 外 文 本 之 內 容 為 「16」, 中 文 本 之 對 應<br />

內 容 為 「60」; 或 外 文 本 之 內 容 為 「32℃」, 中 文 本 之 對 應 內 容 為<br />

「32℉」。<br />

• (2) 語 句 翻 譯 錯 誤 者 , 例 如 外 文 本 之 內 容 為 「…90℃ 以 上 …」, 中<br />

文 本 之 對 應 內 容 為 「…90℃…」; 或 外 文 本 之 內 容 為 「… 金 、 銀 、<br />

銅 、 鐵 …」, 中 文 本 之 對 應 內 容 為 「… 金 、 銀 、 銅 ……」。<br />

智 慧 財 33 產 局<br />

33


不 明 瞭 記 載 之 釋 明<br />

• 所 謂 不 明 瞭 記 載 , 指 核 准 公 告 專 利 之 說 明 書 、 申 請 專 利 範<br />

圍 或 圖 式 所 揭 露 之 內 容 因 為 敘 述 不 充 分 而 導 致 文 意 仍 不 明<br />

確 , 但 該 發 明 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常 知 識 者 自 說 明 書 、<br />

申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 記 載 之 內 容 能 明 顯 瞭 解 其 固 有 的 涵<br />

義 , 允 許 對 該 不 明 瞭 之 記 載 作 釋 明 , 藉 更 正 該 不 明 確 的 事<br />

項 , 使 其 原 意 明 確 , 俾 能 更 清 楚 瞭 解 原 發 明 之 內 容 而 不 生<br />

誤 解 者 。<br />

智 慧 財 34 產 局<br />

34


不 得 超 出 申 請 時<br />

所 揭 露 之 範 圍<br />

智 慧 財 35 產 局


超 出 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式<br />

所 揭 露 之 範 圍 的 判 斷<br />

• 不 得 增 加 新 事 項 (new matter)<br />

• 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 揭 露 之 範 圍 , 指 申 請 當 日 已 明<br />

確 記 載 ( 明 顯 呈 現 ) 於 原 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 ( 不 包 括 優 先<br />

權 證 明 文 件 ) 中 之 全 部 事 項 , 或 該 發 明 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常 知 識<br />

者 自 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 記 載 事 項 能 直 接 且 無 歧 異<br />

(directly and unambiguously) 得 知 者 , 因 此 並 不 侷 限 於 逐 字 逐 句<br />

解 釋 說 明 書 或 圖 式 所 記 載 之 文 字 意 思 。<br />

• 補 充 、 修 正 後 之 事 項 超 出 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 揭 露<br />

範 圍 者 , 包 括 非 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 明 確 記 載 之 事 項<br />

( 例 如 相 反 的 或 增 加 的 事 項 ), 以 及 該 發 明 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常<br />

知 識 者 不 能 自 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 記 載 之 事 項 直 接 且<br />

無 歧 異 得 知 者 , 即 可 判 斷 為 引 進 了 新 事 項 。<br />

• 例 : 申 請 時 說 明 說 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 記 載 為 「 金 屬 」, 修 正<br />

為 「 銅 」 ?<br />

36<br />

智 慧 財 產 局


不 得 實 質 擴 大 或<br />

變 更 公 告 時 之 申<br />

請 專 利 範 圍<br />

37<br />

智 慧 財 產 局


實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 之 判 斷<br />

1) 請 求 項 所 記 載 之 技 術 特 徵 以 較 廣 的 涵 義 用 語 取 代<br />

2) 請 求 項 減 少 限 定 條 件<br />

3) 請 求 項 增 加 申 請 標 的<br />

4) 於 發 明 說 明 中 恢 復 核 准 專 利 前 已 經 刪 除 或 聲 明 放<br />

棄 的 技 術 內 容<br />

38<br />

智 慧 財 產 局


實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 之 判 斷<br />

1) 請 求 項 所 記 載 之 技 術 特 徵 係 以 相 反 的 涵 義 用 語 置<br />

換<br />

2) 請 求 項 之 技 術 特 徵 改 變 為 實 質 不 同 意 義<br />

3) 請 求 項 變 更 申 請 標 的<br />

4) 請 求 項 更 正 後 引 進 非 屬 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 所 載<br />

技 術 特 徵 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一 步 界 定 之 技<br />

術 特 徵<br />

5) 申 請 專 利 之 發 明 的 產 業 利 用 領 域 或 發 明 所 欲 解 決<br />

之 問 題 與 更 正 前 不 同<br />

39<br />

智 慧 財 產 局


放 寬 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 之 判 斷 基 準<br />

將 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 未 包 含 但 發 明 說 明 或 圖 式 中 已 揭 露 之 技 術 特 徵 引 進 於 請<br />

求 項 內 , 若 非 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 所 載 技 術 特 徵 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一 步<br />

界 定 之 技 術 特 徵 , 將 導 致 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍<br />

a+B+C<br />

A+B+C<br />

a1+a2+B+<br />

C<br />

A+B+C+D<br />

申 請 專 利 之 發 明<br />

所 欲 解 決 問 題 與<br />

更 正 前 不 同<br />

40<br />

智 慧 財 產 局


實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範 圍 之 態 樣<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

請 求 項 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 更 正 為 上 位 概 念 技 術 特 徵 。( 實 質 擴 大 申<br />

請 專 利 範 圍 情 形 (1))<br />

擴 大 申 請 專 利 範 圍 所 記 載 之 數 值 範 圍 。( 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形<br />

(1))<br />

以 封 閉 式 連 接 詞 記 載 之 請 求 項 , 更 正 為 開 放 式 連 接 詞 記 載 者 。( 實 質<br />

擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (1))<br />

將 特 定 用 途 之 請 求 項 更 正 為 亦 可 適 合 於 其 他 用 途 之 請 求 項 。( 實 質 擴 大<br />

申 請 專 利 範 圍 情 形 (1))<br />

刪 除 請 求 項 之 部 分 技 術 特 徵 。( 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (2))<br />

41<br />

智 慧 財 產 局


6<br />

將 申 請 專 利 範 圍 之 結 構 、 材 料 或 動 作 等 技 術 特 徵 , 更 正 為 對 應 功 能 之<br />

手 段 功 能 用 語 或 步 驟 功 能 用 語 表 示 者 , 於 解 釋 申 請 專 利 範 圍 時 , 將 引<br />

進 發 明 說 明 所 記 載 之 均 等 範 圍 , 導 致 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 。( 實 質<br />

擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (1))<br />

反 之 , 將 申 請 專 利 範 圍 之 技 術 特 徵 由 手 段 功 能 用 語 或 步 驟 功 能 用 語 表<br />

示 , 更 正 為 發 明 說 明 中 所 敘 述 對 應 於 該 功 能 之 結 構 、 材 料 或 動 作 , 屬<br />

於 引 進 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 所 載 技 術 特 徵 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一<br />

步 界 定 之 技 術 特 徵 , 且 未 改 變 申 請 專 利 之 發 明 的 產 業 利 用 領 域 或 發 明<br />

所 欲 解 決 之 問 題 , 未 導 致 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 。<br />

一 般 界 定<br />

Means plus<br />

function<br />

Means plus<br />

function<br />

一 般 界 定<br />

42<br />

智 慧 財 產 局


7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

將 說 明 書 中 已 揭 露 但 核 准 公 告 之 申 請 專 利 範 圍 未 涵 蓋 的 技 術 內 容 ( 包<br />

括 實 施 方 式 或 實 施 例 ) 增 加 記 載 於 請 求 項 中 , 將 實 質 擴 大 申 請 專 利 範<br />

圍 。( 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (3))<br />

增 加 請 求 項 之 總 項 數 。( 惟 屬 多 項 引 用 之 獨 立 項 或 多 項 依 附 之 附 屬 項 ,<br />

若 刪 減 所 引 用 或 依 附 之 部 分 請 求 項 , 並 分 項 敘 述 其 餘 之 請 求 項 者 , 例<br />

外 允 許 增 加 請 求 項 之 總 項 數 。) ( 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (3))<br />

增 加 新 的 請 求 項 。 例 如 更 正 後 雖 未 增 加 請 求 項 之 總 項 數 , 但 更 正 後 請<br />

求 項 無 法 與 更 正 前 請 求 項 相 對 應 者 ; 或 更 正 後 導 致 複 數 請 求 項 與 更 正<br />

前 單 一 請 求 項 相 對 應 者 ( 惟 屬 上 述 之 態 樣 (8) 分 項 敘 述 其 餘 之 請 求 項 者 ,<br />

例 外 允 許 複 數 請 求 項 與 更 正 前 單 一 請 求 項 相 對 應 ); 或 恢 復 核 准 公 告<br />

前 已 經 刪 除 之 請 求 項 。( 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (3))<br />

對 於 擇 一 記 載 形 式 ( 或 馬 庫 西 形 式 ) 的 請 求 項 , 將 發 明 說 明 中 記 載 之 一<br />

個 選 項 增 加 至 請 求 項 中 。( 實 質 擴 大 申 請 專 利 範 圍 情 形 (3))<br />

43<br />

智 慧 財 產 局


11<br />

12<br />

13<br />

減 縮 申 請 專 利 範 圍 所 記 載 之 數 值 範 圍 , 該 數 值 範 圍 雖 屬 申 請 時 說 明 書<br />

或 圖 式 所 明 確 記 載 , 但 減 縮 後 所 代 表 之 涵 義 與 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 解<br />

釋 不 同 者 , 將 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 。( 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 情 形<br />

(2))<br />

申 請 專 利 範 圍 雖 未 更 正 , 而 說 明 書 或 圖 式 之 更 正 結 果 , 即 使 未 超 出 申<br />

請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 揭 露 之 範 圍 , 但 導 致 申 請 專 利 範<br />

圍 之 解 釋 與 核 准 公 告 之 申 請 專 利 範 圍 之 涵 義 不 同 者 。( 實 質 變 更 申 請<br />

專 利 範 圍 情 形 (2)<br />

變 更 請 求 項 之 發 明 範 疇 。 例 如 物 之 請 求 項 更 正 為 方 法 請 求 項 。( 實 質<br />

變 更 申 請 專 利 範 圍 情 形 (3))<br />

44<br />

智 慧 財 產 局


14<br />

(i)<br />

將 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 未 記 載 但 說 明 書 或 圖 式 中 已 揭 露 之 技 術 特 徵 引<br />

進 於 請 求 項 內 :<br />

若 非 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 所 載 技 術 特 徵 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一<br />

步 界 定 之 技 術 特 徵 , 將 導 致 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 。 ( 實 質 變 更 申<br />

請 專 利 範 圍 情 形 (4))<br />

(ii)<br />

即 使 為 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一 步 界 定 之 技 術 特 徵 , 若 更 正 後 改 變<br />

申 請 專 利 之 發 明 所 欲 解 決 之 問 題 , 仍 導 致 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 。<br />

( 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 情 形 (5))<br />

15<br />

16<br />

45<br />

變 更 附 屬 項 的 依 附 關 係 或 變 更 引 用 記 載 形 式 之 獨 立 項 的 引 用 關 係 , 通<br />

常 導 致 請 求 項 之 技 術 特 徵 的 改 變 , 若 非 引 進 更 正 前 申 請 專 利 範 圍 所 載<br />

技 術 特 徵 之 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一 步 界 定 之 技 術 特 徵 , 將 導 致 實 質<br />

變 更 申 請 專 利 範 圍 。 即 使 為 下 位 概 念 技 術 特 徵 或 進 一 步 界 定 之 技 術 特<br />

徵 , 若 改 變 申 請 專 利 之 發 明 所 欲 解 決 之 問 題 , 仍 導 致 實 質 變 更 申 請 專<br />

利 範 圍 。( 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍 情 形 (4)、(5))<br />

誤 記 或 誤 譯 事 項 之 訂 正 導 致 實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範 圍 者 。( 參 後 說<br />

明 )<br />

智 慧 財 產 局


誤 記 事 項 之 訂 正 導 致 實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範 圍 者<br />

• 例 如 :<br />

• 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 記 載 :「A 是 帶 分 枝 的 烯 烴 基 」, 專 利 權 人 雖 主 張<br />

其 為 「A 亦 可 是 帶 分 枝 的 烯 烴 基 」 的 誤 記 事 項 , 但 就 申 請 時 說 明 書 、 申 請<br />

專 利 範 圍 或 圖 式 內 容 而 言 並 無 明 顯 錯 誤 或 反 常 不 合 理 之 情 形 , 且 經 更 正<br />

後 其 涵 義 較 更 正 前 為 廣 , 已 實 質 擴 大 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 , 因 此 不 允<br />

許 更 正 。<br />

• 惟 若 專 利 權 人 主 張 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖 式 所 記 載 的 「 公 枝<br />

」 係 「 分 枝 」 之 誤 記 事 項 , 而 經 檢 視 申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖<br />

式 內 容 , 察 覺 其 原 意 應 是 指 「 分 枝 」, 且 「 分 枝 」 是 唯 一 的 解 釋 , 則 「<br />

公 枝 」 確 屬 明 顯 錯 誤 且 無 意 義 , 其 更 正 不 致 實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範<br />

圍 , 因 此 允 許 更 正 。<br />

• 又 例 如 : 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 記 載 某 種 光 纖 材 料 具 有 「-0.3% 之 折 射<br />

率 」, 而 說 明 書 中 記 載 為 「-0.3% 以 上 之 折 射 率 」, 專 利 權 人 雖 主 張 核<br />

准 公 告 之 申 請 專 利 範 圍 的 數 據 係 屬 誤 記 事 項 , 惟 就 申 請 時 說 明 書 、 申 請<br />

專 利 範 圍 或 圖 式 內 容 而 言 , 不 能 察 覺 申 請 專 利 範 圍 所 記 載 之 「-0.3% 之<br />

折 射 率 」 有 任 何 明 顯 錯 誤 或 反 常 不 合 理 之 情 形 , 且 經 更 正 後 其 涵 義 較 原<br />

來 為 廣 , 故 已 實 質 擴 大 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 , 因 此 不 允 許 更 正 。<br />

智 慧 財 46 產 局<br />

46


誤 譯 之 訂 正 導 致 實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範 圍 者<br />

例 如 : 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 記 載<br />

:「 由 1.5% 丙 烷 、… 等 組 成 之 氣<br />

體 燃 料 組 成 物 」, 專 利 權 人 雖 主 張<br />

其 中 「 丙 烷 」(propane) 係 申 請 時<br />

外 文 本 中 「propene」( 丙 烯 ) 之 誤<br />

譯 , 故 申 請 更 正 為 「 由 1.5% 丙 烯<br />

、… 等 組 成 之 氣 體 燃 料 組 成 物 」。<br />

惟 丙 烷 可 做 為 氣 體 燃 料 之 成 分 , 乃<br />

所 屬 技 術 領 域 中 之 通 常 知 識 , 並 就<br />

申 請 時 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 或 圖<br />

式 內 容 而 言 並 無 明 顯 錯 誤 或 反 常 不<br />

合 理 之 情 形 , 且 經 更 正 後 申 請 專 利<br />

範 圍 之 技 術 內 容 與 更 正 前 比 較 已 改<br />

變 為 實 質 不 同 意 義 , 故 已 實 質 變 更<br />

公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍 , 因 此 不 允<br />

許 更 正 。( 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍<br />

情 形 (2))<br />

惟 若 例 如 : 公 告 時 之 申 請 專 利 範 圍<br />

記 載 :「 其 中 之 A 樹 脂 係 乙 烯 及 丙<br />

烷 之 共 聚 物 」, 專 利 權 人 主 張 其 中<br />

「 丙 烷 」(propane) 係 申 請 時 外 文<br />

本 中 「propene」( 丙 烯 ) 之 誤 譯 ,<br />

故 申 請 更 正 為 為 「 其 中 之 A 樹 脂 係<br />

乙 烯 及 丙 烯 之 共 聚 物 」。 該 更 正 前<br />

後 實 質 內 容 雖 完 全 不 同 , 惟 丙 烷 係<br />

烷 類 , 並 無 不 飽 和 鍵 , 無 法 參 與 共<br />

聚 合 反 應 , 此 為 所 屬 技 術 領 域 中 之<br />

通 常 知 識 , 故 原 公 告 之 「 丙 烷 」 確<br />

屬 明 顯 錯 誤 且 無 意 義 , 其 更 正 不 致<br />

實 質 擴 大 或 變 更 公 告 時 之 申 請 專 利<br />

範 圍 , 因 此 允 許 更 正 。<br />

智 慧 財 47 產 局<br />

47


審 查 注 意 事 項 (1)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

若 更 正 內 容 非 屬 專 利 法 第 67 條 第 1 項 規 定 之 事 項 , 即 請 求 項 之 刪 除 、 申<br />

請 專 利 範 圍 之 減 縮 、 誤 記 或 誤 譯 之 訂 正 、 不 明 瞭 記 載 之 釋 明 等 , 應 不<br />

准 更 正 。 更 正 之 內 容 雖 屬 前 述 事 項 ( 不 包 括 誤 譯 之 訂 正 ), 惟 於 更 正 理 由<br />

所 載 之 適 用 款 次 有 誤 , 例 如 專 利 權 人 主 張 更 正 係 不 明 瞭 記 載 之 釋 明 ,<br />

但 經 專 利 專 責 機 關 審 酌 應 屬 申 請 專 利 範 圍 之 減 縮 , 專 利 專 責 機 關 得 逕<br />

依 正 確 之 更 正 事 項 審 酌 。<br />

專 利 權 人 提 出 之 更 正 內 容 , 有 部 分 不 准 予 更 正 者 , 專 利 專 責 機 關 應 敘 明<br />

理 由 通 知 專 利 權 人 於 指 定 期 間 內 重 新 提 出 更 正 。 屆 期 不 更 正 者 , 應 全 部<br />

不 准 更 正 。<br />

專 利 專 責 機 關 審 查 更 正 之 標 的 為 中 文 本 , 專 利 權 人 僅 更 正 外 文 本 , 未 同<br />

時 提 出 中 文 更 正 本 時 , 該 外 文 本 不 生 更 正 之 問 題 , 應 不 受 理 外 文 本 之 更<br />

正 。 惟 若 係 屬 明 顯 之 誤 記 事 項 , 專 利 專 責 機 關 對 於 申 請 更 正 外 文 本 一 事 ,<br />

得 以 准 予 備 查 之 用 語 函 覆 。<br />

48<br />

智 慧 財 產 局


審 查 注 意 事 項 (2)<br />

4<br />

將 二 段 式 撰 寫 形 式 之 請 求 項 改 寫 為 不 分 段 , 或 將 不 分 段 撰 寫 形 式 之 請<br />

求 項 改 寫 為 二 段 式 , 或 將 二 段 式 撰 寫 形 式 請 求 項 之 前 言 部 分 之 部 分 技<br />

術 特 徵 改 載 入 特 徵 部 分 , 或 將 特 徵 部 分 之 部 分 技 術 特 徵 改 載 入 前 言 部<br />

分 , 皆 屬 不 明 瞭 記 載 之 釋 明 , 且 未 實 質 擴 大 或 變 更 申 請 專 利 範 圍 。<br />

100.5.1<br />

修 正 前<br />

不 明 瞭 記<br />

載 之 釋 明<br />

非 屬 申 請 專 利 範 圍 之 減<br />

縮 、 誤 記 事 項 之 訂 正 或<br />

不 明 瞭 記 載 之 釋 明<br />

將 特 徵 部 分 之 部 分 技 術<br />

特 徵 改 載 入 前 言 部 分<br />

請 求 項 之 前 言<br />

部 分 之 部 分 技<br />

術 特 徵 改 載 入<br />

特 徵 部 分<br />

二 段 式 撰 寫 形<br />

式 之 請 求 項 改<br />

寫 為 不 分 段<br />

將 不 分 段 撰 寫<br />

形 式 之 請 求 項<br />

改 寫 為 二 段 式<br />

100.5.1<br />

修 正 後<br />

皆 屬 不 明 瞭 記 載 之 釋 明 ,<br />

且 未 實 質 擴 大 或 變 更 申<br />

請 專 利 範 圍<br />

49<br />

智 慧 財 產 局


審 查 注 意 事 項 (3)<br />

5<br />

6<br />

7<br />

專 利 案 經 公 告 後 , 其 各 請 求 項 之 項 號 及 圖 式 之 圖 號 即 不 得 再 予 變 動 ,<br />

故 更 正 申 請 專 利 範 圍 者 , 如 刪 除 部 分 請 求 項 , 不 得 變 更 其 他 請 求 項 之<br />

項 號 ; 更 正 圖 式 者 , 如 刪 除 部 分 圖 式 , 不 得 變 更 其 他 圖 之 圖 號 。 屬 多<br />

項 引 用 之 獨 立 項 或 多 項 依 附 之 附 屬 項 , 因 刪 減 所 引 用 或 依 附 之 部 分 請<br />

求 項 , 並 分 項 敘 述 其 餘 之 請 求 項 而 增 加 新 的 請 求 項 者 , 應 將 增 加 之 項<br />

次 依 序 列 於 已 公 告 之 最 後 一 項 請 求 項 之 後 。<br />

一 般 而 言 , 從 請 求 項 中 刪 除 與 先 前 技 術 重 疊 的 部 分 , 由 於 該 等 除 外 內<br />

容 並 非 由 原 說 明 書 、 申 請 專 利 範 圍 、 圖 式 所 能 直 接 無 歧 異 得 知 , 故 屬<br />

引 進 新 事 項 ; 惟 如 因 為 刪 除 該 重 疊 部 分 後 使 請 求 項 剩 餘 之 標 的 不 能 經<br />

由 正 面 的 表 現 方 式 明 確 、 簡 潔 地 界 定 時 , 得 以 排 除 (disclaimer) 與 先<br />

前 技 術 重 疊 部 分 的 負 面 表 現 方 式 記 載 , 此 時 在 更 正 後 之 請 求 項 雖 出 現<br />

了 申 請 時 說 明 書 所 未 揭 露 之 技 術 特 徵 , 得 例 外 視 為 未 引 進 新 事 項 。<br />

更 正 案 審 查 中 , 專 利 權 當 然 消 滅 者 , 仍 應 續 行 審 查 , 並 將 當 然 消 滅 之<br />

事 實 於 處 分 書 中 併 同 說 明 。<br />

50<br />

智 慧 財 產 局


更 正 案 例<br />

智 慧 財 51 產 局<br />

51


1. 未 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍<br />

— 更 正 申 請 專 利 範 圍 ( 引 進 進 一 步 界 定 之 技 術 特 徵 )<br />

1. 一 種 風 扇 扇 框 , 包 括 : 一 第 一 框 架 (<br />

31) 及 一 第 二 框 架 (32), 第 二 框 架<br />

設 有 一 接 合 槽 (321)……, 使 該 第<br />

一 框 架 (31) 與 該 第 二 框 架 (32) 相<br />

接 合 或 分 離 ……。<br />

2. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 ,<br />

其 中 該 接 合 槽 (321) 係 由 一 凹 形 槽<br />

道 、 一 長 條 狀 突 起 部 (3211) 及 一 扣<br />

件 所 組 成 , 長 條 狀 突 起 部 (3211) 設<br />

於 凹 形 槽 道 之 側 壁 ,……, 利 用 長 條<br />

狀 突 起 部 (3211) 提 高 二 框 架 間 之 緊<br />

配 度 。<br />

3. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 ,<br />

更 包 括 : 一 轉 子 (37),……。<br />

智 慧 財 52 產 局<br />

52


例 1. 未 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍<br />

— 更 正 申 請 專 利 範 圍 ( 引 進 進 一 步 界 定 之 技 術 特 徵 )<br />

更 正 前<br />

1. 一 種 風 扇 扇 框 , 包 括 : 一 第 一 框 架 (<br />

31) 及 一 第 二 框 架 (32), 第 二 框 架<br />

設 有 一 接 合 槽 (321)……, 使 該 第<br />

一 框 架 (31) 與 該 第 二 框 架 (32) 相<br />

接 合 或 分 離 ……。<br />

2. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 ,<br />

其 中 該 接 合 槽 (321) 係 由 一 凹 形 槽<br />

道 、 一 長 條 狀 突 起 部 (3211) 及 一 扣<br />

件 所 組 成 , 長 條 狀 突 起 部 (3211) 設<br />

於 凹 形 槽 道 之 側 壁 ,……, 利 用 長 條<br />

狀 突 起 部 (3211) 提 高 二 框 架 間 之 緊<br />

配 度 。<br />

3. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 ,<br />

更 包 括 : 一 轉 子 (37),……。<br />

更 正 後<br />

1. ( 刪 除 ) 一 種 風 扇 扇 框 , 包 括 : 一 第 一<br />

框 架 (31) 及 一 第 二 框 架 (32), 第<br />

二 框 架 設 有 一 接 合 槽 (321)……,<br />

使 該 第 一 框 架 (31) 與 該 第 二 框 架 (<br />

32) 相 接 合 或 分 離 ……。<br />

2. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 ,<br />

其 中 該 接 合 槽 (321) 係 由 一 凹 形 槽<br />

道 、 一 長 條 狀 突 起 部 (3211) 及 一 扣<br />

件 所 組 成 , 長 條 狀 突 起 部 (3211) 設<br />

於 凹 形 槽 道 之 側 壁 ,……, 利 用 長 條<br />

狀 突 起 部 (3211) 提 高 二 框 架 間 之 緊<br />

配 度 。<br />

3. 如 申 請 專 利 範 圍 第 2 項 之 風 扇 扇 框 ,<br />

更 包 括 : 一 轉 子 (37),……。<br />

智 慧 財 53 產 局<br />

53


例 2. 實 質 變 更 申 請 專 利 範 圍<br />

— 更 正 申 請 專 利 範 圍 ( 引 進 非 屬 進 一 步 界 定 之 技 術 特 徵 )<br />

更 正 前<br />

1. 一 種 風 扇 扇 框 , 包 括 : 一 第 一 框 架 (<br />

31) 及 一 第 二 框 架 (32), 第 二 框 架<br />

設 有 一 接 合 槽 (321)……, 使 該 第 一<br />

框 架 (31) 與 該 第 二 框 架 (32) 相 接<br />

合 或 分 離 ……。<br />

2. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 , 更<br />

包 括 : 一 轉 子 (37),……。<br />

3. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 , 其<br />

中 該 接 合 槽 (321) 係 由 一 凹 形 槽 道 、<br />

一 長 條 狀 突 起 部 (3211) 及 一 扣 件 所<br />

組 成 , 長 條 狀 突 起 部 (3211) 設 於 凹<br />

形 槽 道 之 側 壁 ,……, 利 用 長 條 狀 突<br />

起 部 (3211) 提 高 二 框 架 間 之 緊 配 度<br />

。<br />

更 正 後<br />

1. ( 刪 除 ) 一 種 風 扇 扇 框 , 包 括 : 一 第 一 框<br />

架 (31)、 一 第 二 框 架 (32), 第 二 框<br />

架 設 有 一 接 合 槽 (321)……, 使 該 第<br />

一 框 架 (31) 與 該 第 二 框 架 (32) 相 接<br />

合 或 分 離 ……。<br />

2. 如 申 請 專 利 範 圍 第 1 項 之 風 扇 扇 框 , 更<br />

包 括 : 一 轉 子 (37),……。<br />

3. 如 申 請 專 利 範 圍 第 2 項 之 風 扇 扇 框 , 其<br />

中 該 接 合 槽 (321) 係 由 一 凹 形 槽 道 、<br />

一 長 條 狀 突 起 部 (3211) 及 一 扣 件 所 組<br />

成 , 長 條 狀 突 起 部 (3211) 設 於 凹 形 槽<br />

道 之 側 壁 ,……, 利 用 長 條 狀 突 起 部 (<br />

3211) 提 高 二 框 架 間 之 緊 配 度 。<br />

智 慧 財 54 產 局<br />

54


報 告 完 畢<br />

敬 請 指 教 !<br />

王 耿 斌<br />

Tel: 2376-5424<br />

e-mail: wang30180@tipo.gov.tw<br />

55<br />

智 慧 財 產 局

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