cumulo di tutele/interferenze con normative parallele - Indicam

INDICAM
CONVEGNO
“DISEGNO EUROPEO, MARCHIO
TRIDIMENSIONALE
E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
EUROPEA DISEGNI E MODELLI”
Milano, 29 ottobre 2002
Disegni e Modelli: cumulo di tutele/interferenze
con normative parallele (invenzioni,
marchi, diritto d’autore, concorrenza)
A) Marchi
(testo provvisorio)
Geremia Casaburi, giudice del Tribunale di Napoli
1

SOMMARIO
Premessa
1) la forma del prodotto tra disegni, modelli e marchi di forma
2 a) l’orientamento maggioritario sul (negato) cumulo di tutela tra disegni, modelli
e marchi
2 b) i correttivi e l’interpretazione minoritaria
3) la novella del 2001
4) dallo speciale ornamento al carattere individuale
5) la nuova disciplina consente il cumulo di tutela? La tesi favorevole
6) l’esatta portata del (possibile?) cumulo di tutela
7) il giudizio di contraffazione
8) contro il cumulo di tutela: riflessioni critiche
premessa
Ringrazio in primo luogo INDICAM per avermi dato nuovamente la possibilità di
dialogare direttamente, senza la mediazione spesso deformante dei
procedimenti giurisdizionali, con un mondo – quello dell’imprenditoria – che
costituisce il principale soggetto della normativa industrialistica. Il confronto con
tale variegata realtà – insieme alla possibilità di approfondimento, non collegato
a questioni contingenti, di tematiche giuridiche nel loro aspetto operativo, è per
me sempre fonte di arricchimento culturale e professionale.
Di grande interesse ed attualità è evidentemente il tema del nostro Convegno;
l’argomento assegnato a me e all’avv. Borghese è poi davvero trasversale
all’intero assetto normativo disegnato dal D.lgs 95/2001, e consente riflessioni di
più ampio respiro sulla normativa in materia di proprietà intellettuale nel suo
complesso.
Nell’ambito di una necessaria divisione interna dei compiti, mi è spettato il tema
dei rapporti tra disciplina dei disegni e modelli e quella dei marchi, materia a me
congeniale anche perché in più di un provvedimento mi sono occupato dei
marchi di forma.
Le riflessioni che seguono non hanno pretesa di originalità.
2

Non posso però fare a meno di rilevare che il brillante titolo della relazione
(brillante perché non scelto da me) è parzialmente omissivo: ci occupiamo di
normative parallele che però – su sollecitazione non tanto dei giuristi, quanto
degli operatori economici – tendono a “convergere” ( così parafrasando una
ormai antica boutade sulla politica italiana).
Dicevo delle sollecitazioni degli operatori. In realtà da tempo quello che oggi
definiamo il mondo della moda e dell’industrial design (almeno sono questi i
settori più coinvolti) preme ad ogni livello, ed in ogni direzione, per ottenere il più
elevato riconoscimento possibile. Ambizione di per sé legittima, anche perché
qui è in gioco davvero una nuova “ricchezza della nazione” (parafrasando qui
una nota affermazione di GHIDINI).
Prima della ricostruzione giuridica, mi piace qui ricordare due esempi singolari,
apparentemente fuori tema, di tale “pulsione”: uno storico, l’altro di attualità.
Il primo: pochi sanno che tra i primissimi mecenati del cubismo, e in genere delle
tendenze più innovative dell’Arte del primo novecento, furono alcuni grandi sarti
(non ancora stilisti…) francesi, in particolare Jaques Doucet e Paul Poiret. Uno di
questi – non ricordo quale – nel corso di un incontro con personaggi del calibro di
Picasso e Braque orgogliosamente affermò di sentirsi allo stesso livello dei suoi
interlocutori (e beneficiati): anche la sua era una vera e propria arte; peraltro
suscitò la disapprovazione dei suoi pur “evoluti” interlocutori, al punto che
Apollinaire lo rimbeccò osservando che, se arte era, quella della sartoria era una
arte minore.
Il secondo episodio è invece tratto dalla cronaca; una prestigiosa stilista franco
– italiana delle calzature riunisce periodicamente in un grande albergo i suoi
affezionati clienti (non numerosi, dati i costi) in una sorta di Convivio misticocommerciale
durante il quale…si puliscono le griffatisime scarpe, anche con la
champagne (l’ultimo incontro ha avuto luogo a Napoli in questi giorni) . Che dire?
Provo una sorta di tenerezza per (i peraltro orgogliosissimi) acquirenti, ma
soprattutto ammirazione per la diabolica genialità di quella stilista, che fa
impallidire i guru della pubblicità e del marketing.
3

Conclusione: un mondo capace di competere da pari a pari con i giganti dell’arte
moderna (che anzi se ne sente parte) e che riesce a trasformare in soggetti da
manuale di psichiatria quelli che, per il resto, sono verosimilmente buoni padri di
famiglia ed eccellenti professionisti è ben in grado – più di qualsiasi lobby – di
determinare una produzione normativa che ne (iper) protegga gli interessi.
1) la forma del prodotto tra disegni, modelli e marchi di forma
La forma del prodotto trova in Italia la propria tradizionale collocazione giuridica
nell’ambito dei disegni e modelli, vale a dire le forme idonee a .
Già tale definizione, offerta dall’art. 5 (vecchio testo) del R.D. 25 agosto 1940, n.
1411, disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (d’ora in
avanti legge modelli), 1 evidenzia la possibilità di interferenza con gli altri istituti di
proprietà intellettuale, compresa la normativa sui marchi (R.D. 21 giugno 1942,
n. 929, d’ora in avanti legge marchi) 2 .
1 Pressochè negli stessi termini era formulato anche l’art. 2593 c.c.
La protezione di disegni e modelli industriali può ispirarsi a due diversi criteri normativi:
il copyright approach e il patent approach . Il primo– che si muove nell’area del diritto
d’autore – considera il disegno e il modello come una opera dell’ingegno umano
contigua a quelle delle opere d’arte figurativa, e richiede, ai fini della protezione, un certo
livello creativo. Tale è il sistema francese, ispirato al principio dell’unità dell’arte.
Il sistema italiano – almeno fino al D.lgs 95/2001 su cui v. infra – si ispira invece al
secondo sistema, vale a dire reputa più consona alla materia la disciplina dei diritti sulle
invenzioni; la protezione è subordinata allora ai requisiti della novità ed originalità. Ciò
trova conferma nella unificazione della disciplina dei modelli di utilità (concettualmente
vicini all’invenzione) e dei disegni e modelli ornamentali in una unica fonte, il R.D.
1411/1940 cit., v. DALLE VEDOVE, Dal modello ornamentale all’industrial design, rivista
dir. autore, 2001, 336.
Ed infatti l’art. 1 R.D. 1411/1940, peraltro non abrogato dal D.lgs 95/2001 – con
formulazione certo involuta - estende espressamente a disegni e modelli la disciplina
delle invenzioni, pur se in via sussidiaria e residuale , e sempre se applicabile.
2 Così MONDINI, La Direttiva Comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli,
Nuove leggi civ., 1999, 994:

L’attenzione si è focalizzata, inevitabilmente, sui marchi c.d. di forma,
espressamente previsti dalla legge (così l’ art. 16 legge marchi, nel testo
introdotto dal d. lgs 4 dicembre 1992, n. 480: ; v. anche l’art. 4 del Regolamento 40/94/CE sul marchio comunitario,
d’ora in avanti RMC).
D’altro canto la valida registrazione di una forma come marchio era ed è
esclusa, fra l'altro, nel caso di forma che dà un "valore sostanziale" al prodotto
(art. 18 n. 1 lett. c legge marchi, nel testo rinovellato nel 1992, e art. 7.1 RMC) 3 .
forma riceve tutela dall’ordinamento mediante il riconoscimento di un distinto diritto di
esclusiva, sono inevitabili i rischi di sovrapposizione tra le diverse esclusive>>:
3 Così l’art. 18 lett. c) cit: .
Il testo previgente dell’art. 18, I comma n.3, vietava la brevettabilità come marchio di
impresa delle .
VANZETTI GALLI, La nuova legge marchi, Milano 2001, 137, osservano che si tratta di
una delle più opportune revisioni della vecchia legge, atteso che solo .
La problematica dei marchi di forma fuoriesce dai limiti del presente lavoro, v. per un
primo orientamento SENA, il nuovo diritto dei marchi, Milano 2001, 30 ss.; L’autore
segnala anche che la categoria dei marchi di forma non coincide necessariamente con
quella dei marchi con oggetti tridimensionali (possono aversi marchi bidimensionali
intrinsecamente connessi al prodotto o al contrario forme tridimensionali costituenti
segni distintivi del tutto estrinseci al prodotto). In ogni caso l precetto dell’art. 18 lett. c)
trova applicazione, in via di interpretazione analogica o estensiva, anche ai marchi
bidimensionali, v. STELLA RICHTER JR, in AA VV Commento tematico della legge
marchi, Torino 1998, La non cumulabilità delle diverse tutele brevettuali, 187.
V anche SANDRI, RIZZO, I nuovi marchi, Milano 2002, 39 ss., con particolare
riferimento al marchio comunitario.
Quanto ai marchi di fatto, non registrati, la tutela – almeno per l’orientamento
maggioritario – è quello assicurato dall’art. 2598 n. 1 c.c.
In giurisprudenza, anche per profili innovativi, può richiamarsi Trib. Napoli, ord. 5
novembre 1998, GADI, 3841, sulle pasticche detersive per lavatrici (per le quali v.
anche Trib. di primo grado CE, 19 settembre 2001, riportata da SANDRI RIZZO, cit.,
202) nonché, per i marchi di forma di fatto, Trib. Napoli 26 luglio 2001, confermata in
sede di reclamo da id., 5 ottobre 2001 (caso Cipster), entrambe in riv. Dir. ind. 2002, II,
153 ss, con nota di GIUDICI.
5

La possibile collisione della disciplina di marchi di forma, disegni e modelli, istituti
tutti “di confine”, e ontologicamente non differenziabili, è così accentuata dalla
ambiguità delle norme di riferimento.
In particolare il sintagma “speciale ornamento” di cui all’art. 5 cit. ha dato luogo a
contrasti, in dottrina e in giurisprudenza, che non è qui il caso di ripercorrere
analiticamente 4 .
2 a) L’orientamento maggioritario sul (negato) cumulo di tutela tra disegni,
modelli e marchi
Va però segnalata la ormai risalente tendenza, via via più pressante, degli
operatori economici, titolari delle forme ornamentali, ad avvalersi delle regole del
diritto dei marchi e della concorrenza sleale, perché “più comode”: la relativa
tutela, infatti, è sostanzialmente svincolata da formalità e da controlli, e priva di
limiti temporali.
Tuttavia – si è ritenuto fino alle recenti riforme- il libero accesso delle forme
ornamentali ad una tale tutela frustrerebbe il carattere temporalmente limitato dei
diritti su disegni e modelli (tuttavia si tratta di un limite temporale ormai ampio,
sino a 25 anni, come disposto dal D.lgs 95/2001 su cui v. infra).
Di più: dottrina e giurisprudenza assolutamente maggioritarie hanno
costantemente affermato che il sistema brevettuale – cui disegni e modelli fanno
pur sempre capo 5 - ha l’obiettivo di stimolare la ricerca, che invece sarebbe
V. anche, con riferimento però alla normativa anteriore al 1992 – Cass. 29 maggio 1999
n. 5243, Giust. Civ. 1999, I, 3321, specie per i profili riguardanti i rapporti tra azione di
contraffazione e quella di concorrenza sleale (che esulano dalla presente trattazione).
4 Per una ricognizione degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza anteriormente alla
novella del 2001 adde, agli autori indicarti nella nota precedente, MARCHETTI
UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova 1997, 1045 ss.
DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, Milano, 2000, 244, rileva che il
sistema italiano, del tutto isolato nel panorama comparato, era di ispirazione crociana
(specie quanto ai profili inerenti al diritto d’autore).
5
BICHI, La tutela della forma del prodotto e le nuove prospettive introdotte dalla
direttiva comunitaria n. 71/98, in AAVV Segni e forme distintive, Milano, Giuffrè 2001,
239, rileva che la protezione offerta dalla legge modelli svolge la funzione tipica
6

depressa e ostacolata da una esclusiva potenzialmente perpetua (quale quella
assicurata dalla normativa sui marchi) sui risultati della ricerca stessa; di contro,
corrisponde all’interesse pubblico la “caduta” in pubblico dominio delle forme un
volta decorso il periodo di esclusiva (pur se non particolarmente breve, come già
rilevato) 6 .
Da qui l’esigenza di escludere la possibilità – come si è visto attivamente
“ricercata” dagli operatori - che forme ornamentali possano artatamente
superare il limite temporale della disciplina brevettuale 7 .
dell’istituto brevettuale, premiare una idea nuova attraverso il riconoscimento del diritto
di sfruttamento esclusivo dell’idea stessa.
L’autore rileva ancora – p. 244- che il sistema di tutela della forma, fino alla Direttiva sui
disegni e modelli, può essere ricondotto a questi canoni applicativi: . La giurisprudenza in tal modo .
6 In senso opposto si è però osservato che l’interesse alla libera imitabilità delle forme
che danno valore sostanziale al prodotto (salva l’esclusiva dovuta a brevetto) non è
necessariamente dominante rispetto all’interesse alla esclusiva sulle forme distintive. V.
nota a Commissione ricorsi all’UAMI 3 maggio 2000, GADI, 4198, ove si osserva ancora
che .
7 GIUDICI Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei
disegni e modelli (nota a Trib. Napoli 26 luglio e 5 ottobre 2001), Riv. Dir. ind. 2002, II,
174 rileva che

Così, in estrema sintesi, l’orientamento maggioritario ha negato la possibilità di
interferenza della disciplina dei marchi con quella di disegni e modelli, nel senso
che la tutela offerta dall’una è alternativa rispetto a quella offerta dall’altra.
Si tratta – in altri termini – di tutele incompatibili, quindi non cumulabili.
A tale risultato si è pervenuti – quanto alle norme applicabili – attraverso una
lettura della nozione di , di
cui all’art. 18 c) legge marchi cit. non ispirata alla disciplina delle invenzioni e
tanto meno a quella del diritto d’autore.
Piuttosto, alla forma sostanziale si è dato un significato equivalente a quella di
forma atta >,
di cui all’art. 5 legge modelli cit. 8
l’interpretazione delle norme in materia di marchi di forma tendente ad evitare ogni
possibile sovrapposizione o cumulo di tutela>>.
DI CATALDO Cit., 246 osserva peraltro che, in passato, la giurisprudenza non ha esitato
ad ammettere, senza limite alcuno, le forme ornamentali alla tutela ex art 2598 c.c., ciò
spinta dalla idea che il termine di efficacia del brevetto per modello ornamentale, allora
quadriennale, fosse troppo breve.
8 In termini – sostanzialmente – è Cass. 17 gennaio 1995 n. 484, GADI 3190, ove però
nulla viene detto sul problema della determinazione del livello minimo oltre il quale una
forma può aspirare alla tutela del brevetto per modello, e sotto il quale può al contrario
essere tutelata come marchio.
STELLA RICHTER JR, cit., 185, osserva che la non cumulabilità delle diverse tutele
brevettuali discende da una interpretazione delle norme positive fondata anche sulla
tradizione culturale e giurisprudenziale.
Richiama così VIVANTE; Trattato di diritto commerciale, Milano 1924: .
L’autore osserva ancora – quanto al legame tra l’art. 5 vecchio testo legge modelli e art.
18 lett c) legge marchi, che la forma che dà un valore sostanziale è quella che è idonea
ad arricchire il prodotto di un qualificato grado di funzionalità estetica; lo speciale
ornamento costituirebbe allora il parametro per distinguere funzionalità estetiche
rilevanti ed irrilevanti ai fini del divieto di cui all’art. 18 lett. c) cit.
SARTI , Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design,
in AAVV, Segni e forme distintive, cit., 250, osserva che l’allontanamento dalla “forma
sostanziale” dei requisiti di attività inventiva e di creatività implica l’adozione di un
criterio diverso,

Lo speciale ornamento sarebbe allora lo spartiacque tra le forme tutelabili come
marchio e le forme tutelabili come segno distintivo.
Pertanto non sarebbe registrabile come marchio la forma suscettibile di
brevettazione come modello.
E’ stato così possibile tracciare con una certa precisione il confine tra marchi da
un lato e disegni e modelli dall’altro.
Infatti è pressochè impossibile che un valido disegno ornamentale – il quale
conferisce ai prodotti lo speciale ornamento di cui all’art. 5 cit.- non realizzi anche
la fattispecie impeditiva di cui all’art. 18 let c.) cit. vale a dire quella del valore
sostanziale 9 .
Peraltro tale ricostruzione, a rigore, comporta che 10 .
2 b) i correttivi e l’interpretazione minoritaria
protezione dei modelli ornamentali ad un valore di mercato della forma tale da orientare
le scelte di acquisto significa reciprocamente escludere dalla tutela le caratteristiche
estetiche non decisive per questa scelta: e cioè proprio quegli elementi che non danno
all’utilizzatore un sostanziale vantaggio concorrenziale, e che possono essere protetti
come marchio un funzione dell’interesse alla distinzione della provenienza dei prodotti,
senza con ciò bloccare lo sviluppo di un mercato sostanzialmente competitivo>>
9 ALBERTINI, Il caso Burberrys: marchi di forma (anche se bidimensionali) e rapporto tra
azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale confusoria, nota a Cass. 29
maggio 1999, n. 5243, Giust. Civ., 1999, I,. 3326.
10 LIUZZO, Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce
della nuova disciplina, Dir. ind., 2002,213 ss.; l’autore sottolinea il carattere
irriducibilmente soggettivo della locuzione speciale ornamento, che dà adito a giudizi
soggettivi, quali quelli sulla bellezza di un bene, rischiando di trascinare i giudicanti dalla
loro immediata percezione della forma estetica assoggettandola al loro gusto o
addirittura alle mode momentanee>>. Giova ricordare che in dottrina si era anche giunti
ad affermare che solo le forme brutte, cioè non dotate di un aspetto particolarmente
gradevole ed accattivante, potessero essere tutelate come marchio, CARTELLA, marchi
di forma o marchi deformi, Riv. dir. ind. 1977, II, 39.
9

La dottrina e la giurisprudenza più avvedute hanno così tentato di assicurare
uno spazio reale di operatività per i marchi di forma: 11 in tale prospettiva si è teso
a restringere l’ambito delle forme suscettibili di brevettazione.
Pertanto, ai fini della tutela come disegno o modello, non è stato ritenuto
sufficiente che una forma fosse esteticamente gradevole: occorreva di contro che
la stessa fosse dotata di un (più o meno) consistente livello di valenza estetica. 12
In altri termini la protezione brevettuale
. 13
11 VANZETTI GALLI, cit., 138, osservano che tale spazio sarebbe inesistente . In termini anche VANZETTI DI CATALDO, Manuale
di diritto industriale, Milano 1993, 129.
12 La dottrina era però divisa specie con riferimento al gradiente estetico, vale a dire la
“soglia” estetica necessaria ai fini della brevettabilità di una forma come modello
ornamentale, v. GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di
disegni e modelli, Nuove leggi civ., 2001, 883 ss ; VANZETTI, I diversi livelli di tutela
delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind. 1994, I., 331. Quest’ultimo reputava
che fossero dotate di speciale ornamento le forme che, per la propria intrinseca
gradevolezza, fossero idonee a orientare le scelte di acquisto dei consumatori,
costituendo motivo di identificazione o di preferenza di un prodotto rispetto ad un altro
concorrente, o addirittura la ragione stessa per l’acquisto di un prodotto che, altrimenti,
non sarebbe stato acquistato. V. anche BICHI, cit., 240. Sulla teoria di VANZETTI v.
anche infra.
13 GALLI, cit., 885.. MONDINI, cit., 997 osserva a suffragio di tale tesi che

Tale impostazione consentiva la salvaguardia dei marchi di forma, senza
relegarli nell’ambito irreale delle forme “brutte”, e nello stesso tempo – però –
circoscrivendone l’operatività ad un piano, appunto quello delle forme di minore
gradevolezza estetica, rispetto alla quale la protezione perpetua era
“concorrenzialmente tollerabile” (e non in contraddizione col principio brevettuale
della tutela temporalmente limitata delle forme ornamentali). 14
In una prospettiva lievemente diversa sarebbero poi registrabili come marchi le
forme gradevoli ma autonome rispetto al prodotto vero e proprio (gli imballaggi),
e quelle non percepibili come gradevoli durante l’uso (le parti interne dei
macchinari), o che durante l’uso vengono addirittura distrutte (gli alimenti, i
dolciumi). 15
Le forme ornamentali non coperte, o non più coperte, da brevetto resterebbero,
infine, liberamente imitabili; tale principio trovava un limite in quello
l’interesse ala sua caduta in pubblico dominio e prevale, pertanto, l’interesse individuale
dell’imprenditore di evitare fenomeni di imitazione confusoria>>.
VANZETTI GALLI cit., 139 prendono in esame anche i modelli di utilità, richiamando
l’art. 2 legge modelli. Osservano – con ragionamento analogo a quello condotto per i
modelli - che sono suscettibili di brevettazione come modello industriale non tutte le
forme utili, ma solo quelle che rappresentano un nuovo concetto innovativo . Gli autori richiamano l’esempio del pallone da calcio, normalmente
bicromo (bianco e nero) al fine di renderlo più visibile; la bicromia costituisce il concetto
innovativo, ma la forma dei disegni che verranno colorati con i colori contrastanti è
indifferente al fine del conseguimento di utilità, sicchè tali disegni potranno brevettarsi
come marchio, ciascuno da un diverso imprenditore.
DI CATALDO, cit., 247, reputa che potrà consentirsi la registrazione come marchio solo
delle forme il cui valore ornamentale rimanga al di sotto dello speciale ornamento;
invece le forme che possono essere brevettate come modello, perché dotate di speciale
ornamento, potranno essere tutelate ai sensi dell’art. 2598 c.c. e registrate come
marchio solo se sono forme che ammettono varianti
14 SARTI, cit. 249
15 SARTI, La tutela dell’estetica del prodotto industriale, Milano 1990, 76.
11

giurisprudenziale delle c.d. varianti innocue, secondo cui l’imitatore ha comunque
l’onere di attivarsi per evitare la confondibilità sulla provenienza dei prodotti in
conflitto, impiegando gli opportuni accorgimenti (es. l’apposizione del proprio
marchio). 16
Tale interpretazione “correttiva” è stata “radicalizzata” dagli autori francamente
favorevoli ad un pur parziale cumulo di tutele.
Punto di partenza è il rifiuto della identificazione della forma che dà un valore
sostanziale al prodotto con qualsiasi forma ornamentale: 17
D’altronde – come si è già osservato- è ben possibile che una forma industriale
possegga sì una funzione estetica, tale da renderla brevettabile come modello,
ma anche una distintiva, ed essere così tutelata come marchio (di forma) 18 .
Di converso è possibile che 19
16 MONDINI, cit., 997 (n.).
17 SENA, Il nuovo diritto…32. Continua l’autore:
In termini PERUGINI, Il marchio di forma: dall’esclusione della forma utile od
ornamentale al criterio del valore sostanziale, Riv. Dir. ind., 1992, I, 96.
18 ALTAMURA. Cit., 273
19
SENA, Il nuovo diritto…cit., 33. Così, secondo l’autore, va ammessa la
se ed in quanto la forma svolga
12

Da qui l’affermazione della possibilità – in alcuni casi - di coesistenza tra
marchio e modello, da cui deriverebbe un indubbio vantaggio per regolare i
rapporti intersoggettivi . 20
In sostanza, per questo orientamento, la forma sostanziale , che esclude la tutela
come marchio, non coincide con tutte le forme che superano un dato gradiente
estetico, ma solo con quelle idonee, per la natura del prodotto cui ineriscono, a
incidere fortemente – direttamente - sull’apprezzamento, sul valore commerciale
del prodotto stesso.
La tesi non è priva di riferimenti normativi: in particolare si richiamavano le norme
che prevedono l’interferenza della privativa di marchio e quella d’autore o di
inventiva (v. art. 11 e art. 18 1° comma lett. f) legge marchi, art. 52 2° comma
RMC). Tali norme legittimano la coesistenza in capo a soggetti diversi delle due
tutele per uno stesso segno: sarebbe allora legittimo anche il cumulo di tutele in
capo allo stesso soggetto qualora, ad esempio, l’uno proceda ad acquisire l’altro
(cessione della privativa) diventando titolare di entrambe.
Né può trascurarsi – secondo l’orientamento in esame – lo stesso art.. 18 1°
comma lett. c legge marchi, che impedisce sì la registrazione delle forme
necessitate (in quanto imposta dalla natura, o necessaria per esigenze tecniche,
o infine attributiva di un valore sostanziale al prodotto), ma solo se
esclusivamente tali.
20 SENA, il nuovo diritto…cit., 35. Così anche FLORIDIA, Nuove forme di protezione per
l’industrial design, Dir. Ind. 1994, 821.
Per la giurisprudenza v. Trib. Udine 31 agosto 1998, GADI, 3836, relativa ad una
bottiglia per grappa, secondo cui - dopo la novella del 1992 alla legge marchi - .
Per ulteriori spunti, pur se non affronta la questione del rapporto marchi – modelli, v.
Trib. Napoli 26 luglio 2001, cit. Il tribunale ha ritenuto che anche una forma utile, nella
specie quella di snacks salati, può divenire marchio, anche di fatto, per il concreto
contesto di uso, con conseguente applicazione della relativa tutela.
13

Ne seguirebbe, al contrario, la registrabilità dei segni distintivi costituiti da una
forma che, oltre agli aspetti necessitati, presenti varianti indipendenti. 21
Va infine segnalato che il richiamo analitico agli orientamenti antecedenti al
D.lgs 95/2001 (su cui v. infra) non ha un significato solo storico- culturale (e
comunque, come si vedrà, orientamenti espressi con riferimento alla vecchia
disciplina sono stati ripresi per quella testè introdotta).
Infatti l’art. 26 del decreto cit. dispone per i brevetti già concessi che essi restino
assoggettati, in quanto alle cause di nullità (e quindi anche quanto ai requisiti di
validità) alla legge anteriore 22 .
3) la novella del 2001
L’ assetto normativo prima illustrato, pur ritenuto ancora di recente
estremamente coerente” 23 , è stato radicalmente innovato dal D.lgs. 2 febbraio
21 SENA, il Nuovo diritto…cit., 34; ulteriori fondamenti normativi erano rinvenuti negli
articoli 11 e 18 f) legge marchi, secondo cui il marchio non può né essere utilizzato in
modo da ledere un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o un altro diritto di terzi,
né comprendere segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di
proprietà industriale o un altro diritto di terzi. Da qui allora la possibilità di cumulo di
protezione anche allorchè i diritti appartengano tutti ad uno stesso titolare..
VANZETTI GALLI, cit., 140, nel criticare la tesi del SENA, osservano che quest’ultima è
influenzata dalla legge uniforme del Benelux del 1971
STELLA RICHTER JR cit., 185, osserva che comunque l’interpretazione del SENA non
è radicalmente contraria, ma solo lievemente correttiva, rispetto a quella maggioritaria.
ALBERTINI, cit., 3326, segnala la configurazione di un cumulo di tutele “apparente”: è il
caso del marchio costituito da un segno che da valore sostanziale al prodotto ma anche
da un altro segno, che non ha tale carattere (tanto è consentito dalla formulazione
dell’art. 18 lett. c. cit). Il cumulo qui è apparente in quanto .
22 GALLI, cit., 899; forti critiche, anche di costituzionalità, ha suscitato, sempre in
materia di di diritto transitorio, l’art. 25 bis. Introdotto con d.lgs 164/2001 , v. SENA,
Note critiche al d.lgs 12 aprile 2001 n. 164,Riv. Dir. ind., III, 225
23 GALLI, cit., 887. Esprime un giudizio favorevole sul sistema ora abrogato SARTI, cit.,
249
14

2001, n. 95 (integrato dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 164, quindi dal D.lgs 2 febbraio
2002, n. 26), di attuazione della Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 relativa
alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli 24 .
Il decreto legislativo in commento ha costruito l’istituto del disegno o modello
registrato, così sostituendo il brevetto per modello o disegno ornamentale
(mentre è rimasta invariata la disciplina dei modelli di utilità).
Alla norme surrichiamate si affianca ormai il Regolamento 6/2002/CE del 12
dicembre 2001 (d’ora in avanti: regolamento modelli) su disegni e modelli
comunitari (che ha introdotto, tra l’altro, una protezione distinta per disegni
modelli registrati e per quelli non registrati).
Il legislatore, comunitario prima, nazionale poi, è venuto così incontro alle
esigenze (o alle pressioni…) di settori del mondo imprenditoriale, che
lamentavano una insufficiente tutela specie del design industriale. Ciò oltretutto a
fronte della relativa facilità di contraffazione della forma dei prodotti.
24 Il legislatore ha adottato la tecnica della novellazione, così incisivamente modificando
il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 cit. (ma anche la legge sul diritto d’autore).
LA Direttiva era stata anticipata da un documento della Commissione CE, il Libro Verde
sulla tutela giuridica dei disegni industriali, v. DI CATALDO, SARTI, SPOLIDORO,
Riflessioni critiche sul libro verde della Commissione delle Comunità europee sulla tutela
giuridica dei disegni industriali, Riv. dir. ind., 1993, I, 49 ss.
Sulla normativa comunitaria v. FLORIDIA, La nuova direttiva sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli, Presentazione, Dir. ind. 1998, 284; nota redazionale alla
Direttiva 98/71/CE in Riv. Dir. ind. 1999,II,3; BICHI, cit., 239 ss, SARTI cit., 249 ss
Di SARTI si v. anche Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli, Contr. e
impresa “Europa, 1999, 751 ss.
Sul D.lgs 95/2001 v.; GIUDICI, La protezione giuridica dei disegni e dei modelli, riv.
Dir. ind. 2001, II, 60 ss , FITTANTE, La tutela giuridica dell’industrial design: il
recepimento della Direttiva 98/71/CE, Dir. Ind. 2001, 5; Riv. Dir. autore, 2001, 165 ss;
LIUZZO, cit.
Ho anche potuto consultare – grazie alla cortesia dell’illustre autore - un prezioso lavoro,
ancora inedito, di SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del
prodotto.
Per il diritto francese v. KAMINA , LA directive n. 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la
protection juridique des dessins ou modèles; id Le nouveau roit des dessins et modèles,
Le Dalloz, 2001, 40, 3258 ss.; POLLAUD- DULIAN, l’ordonnance du 25 juillet 2001 et la
réforme du droit des dessins et modèles, La semaine juridique, 42, 1921 ss. ; GREFE,
Ordonnance du 25 juillet 2001: transposition de la directive communautaire du 13
octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, ivi, 48, 1900 ss: Vers
una stratégie de dépot des dessins et modèles en Europe, Petites Affiches, 2002, 91, 4
ss.
15

Non è questa la sede per un esame dettagliato del D. lgs 95/2001.
Qui interessa osservare che la novella ha inciso, implicitamente ma
inevitabilmente, anche sulla relazione fra disegni e modelli ed i marchi di forma,
ciò nel senso di avvicinarne le discipline, al punto da renderne quasi possibile la
sovrapposizione.
In particolare – come sarà meglio illustrato in prosieguo – la legge modelli
sembra prendere ormai in considerazione la forma anche a tutela della sua
funzione distintiva, della capacità identificativa dell’imprenditore, lasciandone
quanto meno in secondo piano il pregio estetico.
Pertanto il sistema come ora rinnovato si è allontanato dal tradizionale modello
brevettuale 25 .
Ciò d’altronde è in linea con la più generale tendenza volta ad accreditare una
visione unitaria dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale. 26
Da qui però (come anche, beninteso, dall’”avvicinamento” del diritto dei modelli
a quello d’autore, e le sempre possibili interferenze con la normativa sulle
invenzioni e sulla concorrenza sleale) ancor più complesse questioni
interpretative e di coordinamento.
4) dallo speciale ornamento al carattere individuale
25 Parte minoritaria della dottrina ha svalutato il carattere innovativo del d. lgs 95/2001,
ritenendo che gli interventi siano stati puramente terminologici. Così PANUCCI, La
nuova disciplina italiana dell’”industrial design”, Dir. Ind. 2001: . ERCOLANI, Il disegno industriale
tra brevetto, registrazione e diritto d’autore, riv. Diritto autore 2001, 445, osserva che il
legislatore ha perduto l’occasione di una disciplina autonoma del disegno industriale.
Contra, sul carattere fortemente innovativo della novella v., tra gli altri, GIUDICI, cit., 61.
26
GIUDICI, Alcune riflessioni…cit., 179, ricorda che sia la legge marchi che il
Regolamento comunitario stabiliscono che il marchio non può essere utilizzato , né comprendere . Inoltre la stessa legge
modelli commina oggi la sanzione della nullità della registrazione
16

Il “punto di svolta” nel nuovo assetto dei rapporti tra disegni e modelli e marchi di
forma sta nell’abrogazione del requisito, per la registrazione, dello "speciale
ornamento”; inoltre è stata anche eliminata, dalla stessa definizione di disegni e
modelli, l’aggettivazione “ornamentali”.
Il legislatore italiano ha qui trasposto pressochè alla lettera quanto enunciato
dalla Direttiva (artt. 3- 5) 27 . Utilizza sostanzialmente le stesse espressioni anche
il Regolamento modelli (art. 4- 6).
Il nuovo art. 5 legge modelli prevede ora che 28 .
La definizione di novità e di carattere individuale è offerta dai successivi articoli 5
bis e 5 ter 29 .
27 Il legislatore francese, in sede di attuazione della Direttiva – con l’ord. 25.7 2001, che
ha novellato il code de la propriété intellectuelle , ha preferito trasporre l’espressione
caractère individuel in caractère propre.
La differenza non è solo formale; la nuova espressione esclude oggni apprezzamento di
ordineestetico e di creazione in senso artistico: la parola propre indica una
osservazione oggettiva della forma, senza alcun collegamento con la persona del suo
autore, mentre la parola individuel è più ambigua.
La legge francese ha anche sostituito all’ “utilisateur averti” il più generico “observateur
averti”. POLLAUD DULIAN, cit., 1923 , osserva che i termini non coincidono. Infati il
sociologo o lo storico della moda, come l’esperto in disegni e modelli, sono degli
osservatori informati, ma non necessariamente degli utilizzatori informati, quale invece è
l’industriale tessile o il commerciante.
V. .per note critiche sulla legge francese GREFFE, cit., 1901.
28 Disegno o modello, secondo la definizione offerta dall’art. 5.2 D.lgs 95/2001 – e negli
stessi termini già si esprimeva la Direttiva- è ; si tratta di una definizione esemplificativa, che non preclude la possibilità
di tutelare altri aspetti del disegno che, a rigore, non attengono alla forma
tridimensionale del prodotto, ma che possono essere tutelati quando la caratterizzano, v.
nota redazionale alla Direttiva 98/71/CE cit., 3.
29 L’art. 5 ter così dispone al 2° comma: Nell’accertare il carattere individuale di cui al
comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato
nel realizzare il disegno o modello.
GALLI, cit., 890, rileva che – con tale comma – il legislatore ha recepito la dottrina del
crowded art, secondo cui nei settori in cui convivono numerosi prodotti dalle forme
similari anche differenze modeste rispetto alle forme preesistenti possono dare luogo ad
un valido modello.
17

Il carattere individuale sussiste >.
I due requisiti , novità e individualità, sono intimamente collegati. La novità è
definita proprio in base al carattere individuale del disegno o modello, 30 che
rende il prodotto riconoscibile ed individuabile fra gli altri.
Qui è forse la maggiore divaricazione della nuova normativa da quella in tema di
brevetti per invenzione, che fa riferimento – nel qualificare l’attività inventiva –
alla non ovvietà per una persona esperta del ramo 31 .
Non sono quindi proteggibili i disegni o modelli che, pur differenziandosi rispetto
a quelli già noti, suscitano comunque nel consumatore informato, per le
somiglianze con questi, una sensazione di deja vu.
Il nuovo requisito del carattere individuale dei modelli e disegni – da valutarsi in
termini relativi e mai assoluti - si discosta dal “vecchio” speciale ornamento in
30 V. art. 5 Direttiva; art. 5 ter legge modelli; Art. 6 Regolamento modelli. D’altro canto la
previsione, accanto alla novità estrinseca, di un ulteriore requisito di registrabilità di
disegni e modelli (rappresentato, in molti casi, dalla presenza nella forma di un
apprezzabile apporto creativo) è comune a diversi ordinamenti, e ha lo scopo di
selezionare tra tutte le forme non identiche a quanto già divulgato solo quelle veramente
meritevoli di tutela, MONDINI, cit., 972.
31 PANUCCI, cit., 316, la quale osserva che la legge invenzioni considera sufficiente ad
integrare il requisito della attività inventiva un più basso livello di creatività rispetto a
quello richiesto ora, dalla novella, nel settore del design. Contra DALLE VEDOVE, cit.,
339 , secondo cui invece il rinvio all’utilizzatore informato è criterio non dissimile da
quello espresso dall’art. 16 legge invenzioni.
Kamina, LA directive..cit. osserva che in forza dell’art. 5 dir. non è ora possibile non
consentire la protezione a undisegno o modello nuovo e con carattere individuale che
però non sia originale, o che non porti l’impronta specifica del suo autore: in caso
contrario si aggiungerebbe alla protezione una condizione supplementare non prevista.
Si noti che Si noti che l’art. 25 dei TRPs prevede la tutela dei disegni industriali
18

quanto si tratta di una qualificazione che non contiene alcun riferimento al valore
estetico della forma 32 .
Tuttavia la novella non ha inteso tanto riconoscere la tutela come disegno o
modello all’aspetto di un prodotto pur totalmente privo di qualsiasi valore
estetico, come pure si è affermato.
In realtà il legislatore ha voluto solo adottare un criterio oggettivo (ma lo è
veramente?), per la tutela del valore commerciale della forma, o meglio del
prodotto avente una certa forma, 33 che si manifesta proprio nel carattere
individuale 34 .
32 KAMINA, LA directive…cit. assume invece che sia novità che carattere individuale
hanno carattere assoluto e non relativo..
33 Così nota redazionale a Dir. 98/71/CE cit., 3, ove si osserva che la visione
concorrenziale del design adottato dalla direttiva trova conferma anche nell’art. 1 lett. b
che, nel chiarire cosa debba intendersi per prodotto, ricomprende ogni prodotto
industriale o artigianale o una sua parte, ivi compreso il packaging, le soluzioni grafiche,
i caratteri tipografici impiegati.
PANUCCI, cit., 313 ha osservato che .
SENA, la diversa funzione…cit. segnala che la nuova disciplina si discosta dalla
precedente proprio perché ha radicalmente eliminato – con la soppressione dello
“speciale ornamento” ogni riferimento ad un qualsiasi apporto creativo:

Ciò potrebbe non escludere del tutto ogni giudizio sul livello estetico: questo però
va collegato al valore di mercato del modello. 35
Infatti la concessione del diritto di esclusiva costituisce l’attestazione del valore
sociale degli investimenti nella innovazione formale dei prodotti: e tali
investimenti – sotto una diversa prospettiva - devono ritenersi meritevoli di tutela,
con prevalenza su qualsiasi giudizio di meritevolezza sull’effettivo pregio estetico
apportato alla nuova forma.
Si realizza così la protezione della fase forse più delicata del processo
produttivo, quella finale, della commercializzazione e distribuzione al
consumatore finale.
36 .
35 Così LIUZZO, cit., 215. In termini GALLI, 887, il quale rileva che il concetto ci
carattere individuale in esame sembra pur sempre rimandare ad una differenza
qualificata rispetto all’altro requisito della novità.
DI CATALDO cit. 245, con riferimento alla interpretazione della Direttiva modelli, reputa
che, nel quadro della vigente costituzione economica, la presenza di fattori monopolistici
(quali sicuramente sono i diritti di privativa) deve avere una giustificazione in termini di
interesse generale ed è quindi da escludere che l’accesso alla privativa sull’arte
applicata all’industria possa del tutto prescindere da un gradiente minimo di creatività.
Si è ancora segnalato che l’ornamento è solo uno degli elementi che possono
concorrere, alternativamente, a determinare l’aspetto del disegno, v. nota redazionale
alla Dir. 98/71/CE cit., 3. Ancor più radicalmente si esprime BICHI, cit., 246, il quale
reputa – con riferimento alla Direttiva – che non può affatto escludersi la necessità della
meritevolezza della tutela anche per il pregio estetico della forma; il carattere individuale
implicherebbe un quid pluris creativo, di carattere estetico (e all’art. 17 della Dr. Sarebe
“sfuggito” ancora il termine originalità). L’individualità quindi andrebbe interpretata come
requisito espressivo del riflesso sul consumatore di una specifica nuova qualità estetica
che caratterizza il prodotto: la stessa soglia di accesso alla tutela presuppone un valore
estetico, altrimenti non potrebbe esservi alcun interesse dell’Ordinamento a riconoscere
posizioni monopolistiche.
36 BICHI, cit., 245. In termini SCORDAMAGLIA, La nozione di disegno e modello e i
requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria, riv. dir. ind.,
20

Quindi, in altri termini, rileva anche solo, semplicemente, la
> 37
La Direttiva ha infatti imposto agli Stati – e l’Italia si è conformata a tale
prescrizione – una soglia di accesso alla tutela non elevata 38 .
1995, I, 113 , il quale ricorda che l produttore che sviluppa un nuovo articolo fa entrare
nei suoi calcoli economici l’impatto che la forma potrà avere sul successo commerciale
del prodotto, quale collettore di clientela e – in caso di successo permanente – quale
elemento dell’avviamento.
37 GALLI, cit., 889 ; in termini MONDINI, cit., 973, il quale segnala che, in coerenza con
l’approccio “mercantilistico” è la previsione di un giudizio non analitico ma “a colpo
d’occhio”, in ossequio a quello che è, inevitabilmente, il comune approccio del
consumatore all’aspetto del prodotto.
38 Così anche MONDINI, cit., 975, che richiama i lavori preparatori della direttiva, e lo
stesso utilizzo, quale giudice del carattere individuale del disegno o del modello, non
dell’acquirente comune, ma dell’utilizzatore informato del prodotto in cui è incorporato il
disegno o modello.

Il Regolamento modelli, art. 6.1– che qui si discosta dalla Direttiva (e dalla
attuazione italiana) – aggiunge che la prima impressione generale deve differire
“in modo significativo” da quella prodotta dai modelli o disegni anteriori 39 .
5) la nuova disciplina consente il cumulo di tutele? La tesi favorevole
Non pochi tra i primi commentatori (la giurisprudenza non si è ancora
pronunciata, a quel che consta) hanno riconosciuto la possibilità di concorso, o
cumulo, delle due normative, nel senso che si potranno avere forme sia
registrabili come modello (già ornamentale) che come marchio.

egistrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza
sleale e la responsabilità civile>>. 41
In termini analoghi è formulato il Considerando 31 del Regolamento modelli.
Vi è poi l’art. 16 della Direttiva stessa, che però si limita ad affermare che sono
.
A favore del cumulo si richiama, sotto il profilo sistematico, la stessa nozione di
carattere individuale: questa in sostanza coinciderebbe con la nozione di
capacità distintiva richiesta per la protezione dei marchi di forma e contro
l’imitazione servile.
Da ciò – in radicale contrasto con la tradizione italiana – discenderebbe la
possibilità di cumulare la tutela del marchio con quella del modello; in tal senso
deporrebbe il già rilevato basso livello richiesto per la protezione del design, che
finisce appunto per coincidere con la capacità distintiva richiesta per la
protezione dei segni. 42
41 Il libro Verde del 1991 ammetteva senza problemi la duplicazione delle protezioni,
dandola anzi per presupposta, paventando che, in caso contrario, si sarebbe legittimata
l’appropriazione sleale, da parte dei concorrenti del titolare del disegno o modello,
dell’avviamento commerciale collegato ad un disegno di successo, il cui periodo di
tutela viene a scadere.
Nel diritto interno italiano il cumulo di tutela è espressamente previsto – in forza della
novella del 2001 – sia con riferimento al diritto d’autore che a quella sui modelli di utilità
(v. art. 8.1 R.D. 1411/1940 rinovellato: .
42 DALLE VEDOVE, cit. , 334. L’autore segnala che l’art. 5 cit, nel fissare il requisito del
carattere individuale, fa propria .
SARTI, Marchi di forma…cit., 251, osserva che l’espressione market value può avere
un duplice significato: da un lato può riferirsi alla capacità della forma di influenzare le
decisioni di acquisto del prodotto, dall’altro è la capacità della forma di caratterizzare agli
23

6) l’esatta portata del (possibile?) cumulo di tutele
Alla (discutibile e discussa) ammissione del cumulo delle tutele, non ne
consegue evidentemente l’affermazione che ogni forma (di prodotto) sia sempre
registrabile, come marchio e come modello.
Infatti resta in vigore il divieto di cui all’art. 18 legge marchi cit., come si è detto
non modificato dal D.lgs 95/2001: resta così fermo che non saranno mai
registrabili come marchio le forme che conferiscono valore sostanziale al
prodotto 43 .
occhi dell’utilizzatore il prodotto rispetto a quelli preesistenti, ancorchè la sua estetica
non acquisti rilievo sul piano delle decisioni di acquisto>>. Tale ultima lettura, secondo
l’autore, sarebbe quella preferibile, anche con riferimento ai lavori preparatori.
43 Particolare interesse ha la decisione Commissione di ricorso dell’Uami 3 maggio
2000 cit. , caso Ferragamo, che ha affermato la legittimità della registrazione come
marchio comunitario di una fibbia. La decisione muove all’art. 7.1 iii che esclude dalla
registrazione come marchio della forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
La ratio di tale norma – secondo la Commissione - è di evitare che un diritto esclusivo di
uso di un marchio si trasformi in un diritto di monopolio sulla fabbricazione e commercio
del prodotto contrassegnato da quel marchio.
Il divieto in parola presuppone che il segno sia costituito esclusivamente da un
ornamento che attribuisca al prodotto un valore sostanziale, non essendo sufficiente che
la forma sia gradevole o attrattiva per escludere la registrabilità. D’altronde se così non
fosse sarebbe di fatto inonfigurabile il marchio di forma, dato che nell’economia moderna
non vi è alcun prodotto di interesse industriale che non sia oggetto di studio e ricerca
prima immissione in commercio
D’altro canto perché una forma non necessaria, funzionale o ornamentale sia registrata
come marchio non è sufficiente che essa sia in qualche modo arbitraria fantasiosa o
gradevole, ma occorre che essa permetta ai consumatori di istituire un legame tra segno
e prodotto tale da consentire loro di distinguere prodotti identici o simili fra loro in
relazione all’impresa da cui provengono, così da orientare le scelte di acquisto sul
mercato. Le forme, in altri termini, per aspirare alla tutela dei marchi devono comunque
svolgere una funzione distintiva.
Secondo la Commissione la forma con valore sostanziale è quella che è determinante
nella scelta di acquisto (forma ornamentale).
Anche l’uso prolungato di una tale forma non può portare alla sanatoria dell’impedimento
alla concessione del marchio.
Nel caso di specie la Commissione ha reputato che

Tale concetto non potrà però più essere ricostruito con riferimento all’abrogato
speciale ornamento.
A ben vedere, qui è in gioco la stessa esatta individuazione del marchio di forma,
anche al fine di salvaguardarne l’autonomia concettuale e normativa rispetto ai
disegni e modelli.
Va allora ribadito che forma che costituisce un segno distintivo 44 non va confusa
la mera forma di un qualsiasi prodotto.
L’elemento di discrimine, in quanto caratterizzante tutti i marchi, è la funzione
distintiva (ed ancora più ampiamente: di strumento di comunicazione 45 ), che nei
marchi di forma viene realizzata, appunto, dalla forma del prodotto.
Ciò

prodotto alla forma distintiva, e sottolineare che la forma del prodotto o della sua
confezione può costituire un marchio solo in quanto svolga essenzialmente o
prevalentemente tale funzione>>. 46
Disegni e modelli non sono segni distintivi, in quanto non svolgono la funzione
distintiva – comunicativa che caratterizza il marchio di forma.
Ed allora il concetto di valore sostanziale, conserva il fondamentale ruolo di
individuare le forme che, in quanto prive di (prevalente) funzione distintivacomunicativa
non potranno mai (salvo in caso di secondarizzazione) diventare
marchio.
In concreto, al fine di individuare la forma che invece svolge tale funzione, e
quindi il marchio di forma - l’interprete dovrà tener conto delle modalità di
utilizzazione e di presentazione del prodotto, delle informazioni e delle
suggestioni trasmesse attraverso la pubblicità, della percezione che di quella
data forma ha il pubblico.
47 .
46 SENA, La diversa funzione…cit
.
47 Trib. Napoli, ord. 26 luglio 2001 cit.:

Una pregevole dottrina ha evidenziato – in sostanziale applicazione di tali
principi- che possono distinguersi tre categorie di forme registrabili come
modello, ma – appunto – non sempre come marchio:
a) forme tali da indurre il consumatore all’acquisto di un prodotto che, altrimenti,
non sarebbe stato acquistato. Per tale categoria è ammissibile unicamente la
tutela come modello, non anche come marchio.
Si tratta delle forme che – appunto –incidono in modo rilevante ed esclusivo sulla
sostanza del bene, quelle forma che non sono neppure idealmente, estranee al
prodotto 48 .
E’ in definitiva proprio il campo degli oggetti di industrial design.
b) forme che rappresentano un fattore, di per sé non decisivo, ma comunque
rilevante, nelle decisioni di acquisto del pubblico.
caratteristiche ontologiche della cosa) possono assolvere anche altre funzioni, vale a
dire quella di marchio.
Il principio di libera scelta e creazione dei marchi di impresa (salvo l’analogo diritto dei
terzi) è consustanziale a quello, costituzionale, di libertà dell’iniziativa economica (art.
41 Cost.). non è necessario anche solo accennare al ruolo fondamentale dei segni
distintivi nel mercato.
Ed allora ogni limitazione legislativa – in primo luogo quelle ex art. 18 cit - al primo
principio deve essere di stretta interpretazione, in quanto deroga ad opposto principio
costituzionale.
Pertanto, una volta affermato che la forma di un bene non è solo naturale o
tecnicamente necessaria, quella forma potrà costituire marchio d’impresa.
Ciò, beninteso, va ribadito, sempre che – nell’uso concreto, le funzioni proprie del
marchio facciano comunque aggio su quelle tecniche – pratiche (e tale valutazione di
fatto va rimessa al giudice)…..
(Il) carattere relazionale del marchio, di tutti i marchi, consente di affermare che anche le
forme tridimensionali, coincidenti con il prodotto stesso, possono essere riconosciute
come marchi.
Ciò in quanto quella forma non esprime tanto solo sé stessa (il che…è illogico e –
peggio ancora – opaco, “non comunicativo”), ma – appunto – un “fascio” di informazioni
(ma anche di valori, di suggestioni, di immagini ulteriori…) che gli sono “trasmessi” (ma
con cui interagisce, in un legame simbiotico e continuo) dal contesto di mercato in cui
opera (“formato” in primo luogo proprio dalla pubblicità)>>.
48 Ciò in applicazione del già richiamato principio di estraneità: il segno- forma, per
presentare una valenza significativa e distintiva, deve essere costituito da varianti
arbitrarie ed indipendenti dalla natura, funzione e sostanza del prodotto, che consentano
al consumatore di ricollegare quelle varianti di forma indipendenti ad una determinata
marca.
27

Qui la registrabilità come marchio va valutata caso per caso, in relazione alla
efficacia monopolistica di una tutela tendenzialmente perpetua 49 .
c) forme che non influenzano la decisione finale di acquisto, ma che per le loro
intrinseche caratteristiche di gradevolezza si imprimono nella mente del
pubblico, e favoriscono quindi la nascita di un primo contatto privilegiato fra
produttore ed acquirente. Tali forme, in definitiva, costituiscono uno
strumento promozionale e di comunicazione del prodotto al pubblico: è il caso
della forma dei contenitori, o dell’aspetto esterno di beni acquistati
essenzialmente per le loro caratteristiche tecnologiche, ma per i quali vi è
comunque l’interesse del fabbricante ad una caratterizzazione estetica tale da
restare impressa nella mente del consumatore (è il caso della forma di certi
modelli di computer).
Da qui quindi il carattere distintivo, se non attrattivo, proprio dei marchi.
D’altro canto neanche può negarsi a tali forme il carattere individuale – inteso
come presenza di elementi di caratterizzazione – richiesto dall’art. 5 legge
modelli nuovo testo.
E’ solo quest’ultima la categoria per la quale sarebbe senz’altro ammessa la
doppia registrazione 50 .
49 V. raccomandazione della Commissione giuridica per i diritti dei cittadini 15 ottobre
1997, per la seconda lettura concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in
vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli, Dir. Ind. 1998, 128 ss. Ivi si segnala che il
consumatore può essere attratto esclusivamente dall’aspetto di un prodotto ma anche –
ed è irrilevante ai fini della tutela – da altri elementi, quali il prezzo o la realizzazione
della funzione del prodotto, al momento di acquistarlo.
50 La tripartizione è di SARTI, marchi di forma…cit., 255 ss,, e prima ancora id. , la tutela
dell’estetica…cit., 118 ss. V. anche VANZETTI, cit., 330 ss.
In termini anche GALLI, cit., 890, il quale espressamente riconosce al riguardo, la
perdurante operatività del gradiente dello speciale ornamento. Questo concetto .
LIUZZO, cit., 215 - nel negare la possibilità di cumulo delle tutele – reputa che potranno
aversi prodotti o confezioni monopolizzabili come modello o come marchio; nel primo
caso occorre che

Va però rilevato che alcuni autori hanno segnalato che talora la forma è in
grado di influenzare le preferenze della clientela non solo per la propria
gradevolezza, ma anche per la capacità di identificare imprese particolarmente
note e prestigiose.
In questo secondo caso la forma svolge la funzione propria del marchio (di
rinomanza), sicchè non vi sono reali ostacoli alla relativa registrazione..
E’ il caso dei disegni di stilisti famosi riprodotti sul mercato per anni senza
significative variazioni, così vengono univocamente collegati agli
autori: 51 .
a quel prodotto piuttosto che ad un altro analogo, proprio per il suo valore estetico>>.
D’altro canto non sono tutelabili come marchio le forme che conferiscono valore
sostanziale al prodotto, nel senso che abbiano carattere individuale, inteso come
.
V anche Commissione Ricorsi 14 giugno 1999, GADI, 4187, ove si afferma (con
riferimento ad un marchio di forma consistente nella bordatura in gomma di una linea di
calzature) che va affermata la sola tutela brevettuale come modello sono dotati di quella forma; vale a dire che quella forma deve essere n
grado di posizionare, .
51 Così ALBERTINI, cit., che esamina il disegno del tessuto Burberrys, tanto noto che –
se ritenuto registrabile come marchio – dovrebbe considerarsi celebre. L’autore rileva
che allora dalla registrazione come marchio (esclusa da Cass. 5243/99) non
deriverebbe una rischiosa situazione di monopolio: . In altri termini, data la
celebrità della casa, l’induzione all’acquisto deriva . Quest’ultima circostanza nulla ha a che
vedere con il rischio di monopolizzazione di soluzioni estetiche originali, ma rappresenta
proprio la funzione distintiva, nel suo aspetto rinomato o celebre. In ultima analisi il
consumatore – la collettività – ha espresso un non sufficiente interesse per mantenere
l’innovazione in pubblico dominio.
In termini nota a Comm. Ricorsi 14 giugno 1999 cit., ove ancora si osserva:

Evidentemente è aperta la questione della (perdurante?) tutelabilità anche come
modello di tali forme.
Occorre infine segnalare che non manca chi reputa che il prodotto, registrato
come disegno o modello, potrà nel corso del tempo acquisire un significato
secondario (secondary meaning) e costituire quindi un valido marchio. Secondo
tale orientamento la novella,

Anche il titolare di un disegno o modello registrato ha sia la facoltà di uso
esclusivo, che quella di vietare ai terzi l’uso non consentito, secondo quanto
analiticamente indicato dall’art. 8 bis legge modelli, introdotto dalla novella (v.
anche art. 12 Direttiva e art. 19 Regolamento modelli).
Sia il titolare del marchio che quello del modello sono titolari dell’azione di
contraffazione, a fronte di illecite condotte dei terzi.
L’individuazione della contraffazione si fonda su parametri apparentemente
diversi.
Il marchio presuppone un pericolo di confusione o anche solo di associazione 53
per il pubblico ovvero, se si tratta di marchio di rinomanza, che la forma
dell’imitatore dia luogo anche ad un agganciamento parassitario al marchio di
forma imitato, o rechi pregiudizio alla sua distintività e rinomanza (v. artt. 1 e 11
legge marchi).
Invece il criterio per stabilire se la forma di un prodotto costituisca contraffazione
di altro prodotto registrato come modello va desunto dalla definizione di carattere
individuale di cui all’art. 5 ter legge modelli.
Infatti l’art. 8 ter legge modelli dispone che la contraffazione di un disegno o
modello sussiste quando l’impressione generale suscitata dalla forma del
prodotto dell’imitatore non differisce da quella suscitata dalla forma oggetto della
registrazione come disegno o modello, tenendo conto del margine di libertà
dell’autore.
In dottrina si è segnalato che le condizioni di tutelabilità contro le imitazioni (e
ancor prima di accesso alla privativa) di cui alla legge invenzioni non si
discostano dai criteri di confondibilità propri della disciplina in materia di marchi:
53 CASABURI, Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio, in AAVV, Segni e
forme distintive cit., 48 ss.. Alla stregua di un orientamento minoritario il rischio di
associazione comprende ogni ipotesi di collegamento, anche potenziale e psicologico,
tra due segni, indipendentemente da ogni confusione tra i prodotti e l’origine degli stessi

così l’impressione confusoria di cui alla legge modelli è proprio l’ordinario
parametro di riferimento usato per i marchi 54
Nell’uno e nell’altro caso la confusione è apprezzata con riferimento alle
rassomiglianze, e non alle differenze; l’esame dovrà trascurare modifiche o
ritocchi di elementi di dettaglio e concentrarsi sull’impressione di insieme. 55
Non mancano però i profili di discontinuità.
In primo luogo mentre per il marchio il parametro di riferimento è dato dal
consumatore di media alta attenzione (ma il livello di attenzione esigibile è
relativo, in quanto muta con riferimento ai prodotti di riferimento, per i modelli il
riferimento è all’utilizzatore informato. Il “grado” di attenzione di quest’ultimo,
come già rilevato, è notevolmente superiore alla media, e certo a quella del
consumatore di riferimento nel giudizio di contraffazione dei marchi.
D’altro canto in materia di disegni e modelli il giudice dispone poi di un ulteriore
elemento di valutazione, dovendosi tener conto del . 56
54 Così PANUCCI, cit., 316, che formula rilievi critici verso tale impostazione (la quale
annegherebbe il criterio della individualità in una prospettiva di confondibilità da
concorrenza sleale), che finisce per applicare ai disegni un requisito, la distintività,
propria dei marchi, da cui però i disegni si distinguono per la loro natura estetico
funzionale. Vi è anche una insuperabile contraddizione, in quanto la legge ammette il
cumulo con la tutela offerta dalla legge sul diritto d’autore, che prescinde dalla possibilità
di confusione.
V. per ulteriori valutazioni critiche anche GHIDINI, Prospettive protezionistiche nel
diritto industriale, Riv. dir. ind. 1995, I, 81; MAGNANI, Modello ornamentale e imitazione
servile, riv. di. Comm., 1996, I, 242 ss. MONDINI, cit., 999. Possono evidentemente
richiamarsi anche i presupposti richiesti per la tutela contro l’imitazione confusoria
55 V. ampiamente SENA, Il nuovo diritto…cit., 66 ss, anche con riferimento alla
formulazione del giudizio di confusione in concreto o in astratto e alla tutela del valore
attrattivo del marchio.
56 MONDINI, cit., 975, evidenzia che la norma si riferisce a settori attinenti a prodotti la
cui forma è vincolata da esigenze funzionali, ovvero a settori merceologici caratterizzati
da numerosissimi prodotti tutti simili tra loro. In tali ipotesi il carattere individuale dovrà
valutarsi con maggiore larghezza.
LIUZZO, cit., 214 osserva che affinchè si abbia una effettiva possibilità di confusione sul
mercato è necessario che il prodotto imitato goda, al momento della immissione sul
mercato del secondo prodotto, di una certa notorietà, di un consistente apprezzamento
da parte del pubblico dei consumatori, ottenibile anche attraverso una capillare
promozione pubblicitaria.
32

Inoltre, come già segnalato, la Direttiva ha imposto un abbassamento
significativo della soglia di protezione delle forme come modello; in altri termini il
diritto di esclusiva è garantito anche a forme con un basso gradiente di
differenziazione rispetto a forme già note.
Da qui però anche un restringimento dell’ ambito di protezione. Infatti il diritto
conferito sarà altrettanto limitato da nuove modeste variazioni create da terzi 57
(potrebbe forse richiamarsi la tutela meno intensa riconosciuta ai c.d. marchi
deboli).
8) Contro il cumulo di tutele: riflessioni critiche
Non deve ritenersi che la dottrina italiana, almeno quella che ha già avuto modo
di esprimersi sulla questione, sia unanime nell’ammettere – in forza del D.lgs
95/2001 il cumulo di tutela tra disegni/modelli e marchi.
D’altronde manca – lo si è visto – un espresso riconoscimento normativo di tale
cumulo.
I riferimenti normativi – sopra richiamati - sono almeno ambigui.
Così anche i Considerando della Direttiva (a loro volta non privi di ambiguità) non
possono far pendere la bilancia in favore del cumulo, atteso che – come è noto -
non hanno una portata normativa.
La Direttiva – e in particolare l’art. 16 cit., che ha lasciato impregiudicata
l’applicazione delle norme interne indicate- non può essere letta nel senso di
imporre ai destinatari, gli Stati membri, l’espressa previsione del cumulo di
tutele 58 .
57 SCORDAMAGLIA , cit., 113. In senso contrario MONDINI, cit., 998, afferma che il
requisito dell’art. 5 va interpretato con rigore, anche per lasciar spazio alla applicazione
delle tutele concorrenti. In tal senso deporrebbe il Considerando 13 della Direttiva, ove si
precisa che il carattere individuale presuppone > suscitata dai due disegni o modelli in conflitto.
58 MONDINI, cit., 994, il quale reputa “salomonica” la disposizione dell’art. 16 Dir.
33

Quando il legislatore comunitario ha voluto imporre un simile obbligo lo ha fatto
in maniera espressa: così l’art. 17 della Direttiva quanto al cumulo con la
normativa sul diritto d’autore.
Né da quest’ultima previsione può desumersi, in via interpretativa, la previsione
della possibilità di cumulo anche con riferimento alla normativa sui segni
distintivi.
Al contrario, il cumulo modelli/disegni con il diritto d’autore viene visto come
eccezionale per il nostro sistema: soprattutto mai la Direttiva – che assicura
comunque una ampio spazio di interpretazione – potrà letta nel senso di favorire
la formazione di nuovi monopoli sulle forme 59 .
Tantomeno elementi a favore del cumulo – per le stesse ragioni suesposte –
possono desumersi dalla legge italiana di attuazione.
Anzi, sul piano sistematico, va rilevato che la legge italiana (ma ancor prima la
Direttiva) ha conservato il paradigma brevettale – e quindi temporalmente
limitato - come paradigma privilegiato per la tutela del design
Il cumulo – infine – non è imposto (o anche solo consigliato) dagli accordi
TRIPs.: questi (artt. 25, 26) stabiliscono solo la misura minima dei diritti del
titolare del disegno industriale, guardandosi bene dal fornire delle indicazioni
sulla forma legale della protezione. 60
Tuttavia le obiezioni più calzanti al cumulo di tutele si fondano su riflessioni di più
ampio respiro, che coinvolgono lo stesso aspetto complessivo del diritto italiano
(e non solo) della proprietà intellettuale.
59 FLORIDIA, I problemi di recepimento della Direttiva in tema di industrial design
nell’ordinamento interno, atti del convegno SISPI – Università di Bologna tenuto a
Bologna il 30 ottobre 1999 sul tema “La nuova disciplina giuridica dell’industrial
design>>.
GREFFE , cit., 1902 riconosce che la Francia è il solo paese europeo a conoscere il
cumulo totale di tutela (diritto d’autore e disegni/modelli).
60 SANDRI, La nuova disciplina della proprietà intellettuale dopo i GATT-Trips Padova
1996, 77, reputa che spetta allora al diritto nazionale la scelta tecnica sul tipo di
protezione, anche con riferimento al cumulo; così (p. 72) .
34

Il punto di partenza è che “la stella polare” del sistema è il principio di libertà di
concorrenza, ciò nel senso che l’ordinamento tutela in primo luogo la fisionomia
concorrenziale del mercato.
Gli stessi istituti della proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti di privativa, 61
che in quanto tali soddisfano un interesse monopolistico del singolo, sono però
anche un mezzo per perseguire uno scopo di interesse generale e di rango
costituzionale, di stimolo dell’attività di ricerca: il riferimento è evidentemente
all’art. 9 Cost.
Tuttavia la successiva attività di produzione e commercializzazione dei frutti della
produzione si colloca in una cornice costituzionale ispirata al principio di libertà di
concorrenza: qui il richiamo è al fondamentale art. 41 Cost. 62
Così il brevetto incentiva la concorrenza fondata sulla innovazione (consentendo
il recupero dei costi, la remunerazione dell’attività di impresa e degli
investimenti). Di contro la limitatezza temporale del diritto influenza la futura
prospettiva di una concorrenza diretta nei confronti del titolare, nel senso che,
una volta scaduta la privativa, si potrà costantemente tener conto dei risultati da
altri raggiunti, e utilizzarli nelle attività commerciali.
61 GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano 2001, passim, e con specifico
riferimento all’industrial design 85 ss.
L’autore è particolarmente critico nei confronti delle riforme che, nell’ultimo decennio,
hanno inciso sul diritto italiano della proprietà intellettuale: in particolare sarebbe stato
alterato lo schema fondamentale della proprietà intellettuale, fondato sulla dualità tra un
modello brevettale (tutela invenzioni e creazioni di ordine utilitario) e diritto di autore per
la protezione delle creazioni destinate ad un godimento intellettuale
Ora invece si riconduce alla protezione del diritto d’autore espressioni fondamentali
delle moderne information tecnhnologies, come i programmi per elaboratore, e si
programma di farlo per le cd mappe genetiche
Ciò con pregiudizio per la fisionomia concorrenziale del mercato: vi è anche il rischio di
favorire un modello di concorrenza fondato più su richiami pubblicitari che sulla qualità e
la innovazione.
L’autore muove poi ampi rilievi alla Direttiva su disegni e modelli, ma anche alla
attuazione italiana, che >.
62 Per osservazioni sulle fondamenta costituzionali del diritto dei marchi – e le
conseguenti limitazioni – in termini con quanto riferito nel testo v. Trib. Napoli, 8 luglio
2002, giur. Nap., 2002, 323.
35

Del pari il marchio difende la capacità competitiva dell’impresa (ciò col
proteggerne l’ identità e con essa l’ avviamento commerciale).
Affinchè i diritti esclusivi delle singole imprese non si pongano in contraddizione
con la libertà (in primo luogo concorrenziale) del mercato, e ne costituiscano
anzi uno strumento di attuazione, occorre in primo luogo riconoscere che gli
stessi sono “in numero chiuso” (in quanto attributivi di diritti e poteri restrittivi
della concorrenza e formalmente eccezionali rispetto al principio costituzionale
della libertà di iniziativa economica).
Soprattutto l’interprete deve , e quindi deve
preferire una lettura delle norme in chiave pro concorrenziale, rispetto ad altre
letture pur testualmente possibili. In caso contrario vi è il rischio che il diritto
industriale, da strumento di innovazione e di sviluppo competitivo, si trasformi in
barriera protezionistica in favore delle imprese dominanti.
Tali rilievi valgono, in una certa misura, anche contro il legislatore, nazionale o
comunitario, il quale – innegabilmente – negli ultimi anni ha accentuato la tutela
delle posizioni individuali di monopolio, così alterando parzialmente l’equilibrio
tra tutela dei diritti esclusivi e quella degli interessi generali (e assecondando,
occorre pur dirlo, una certa tendenza oligopolistica del mercato).
E’ il caso del nuovo assetto del diritto dei marchi (dopo le riforme del 1992 e del
1996), e della stessa Direttiva su disegni e modelli, compresa l’attuazione italiana
in esame.
A ciascuno le sue responsabilità: l’interprete, in primo luogo il giudice dovrà pur
sempre orientare la sua “lettura” alla stregua dei parametri, espressioni di
interessi generali, prima indicati (e ciò pur se talora contro l’intenzione, più o
meno latente, del legislatore, se non tradotta in precisa prescrizione normativa).
Le osservazioni che precedono trovano un concreto campo di applicazione
proprio con riferimento alla nuova disciplina di disegni e modelli.
36

Si è potuto agevolmente ribadire che restano tuttora valide le ragioni,
corrispondenti ad interessi superiori, che hanno fino ad ora impedito il
riconoscimento del cumulo di tutela.
. 63
E’ evidente che . 64
Certo, la novella ha esteso e soprattutto ha inteso estendere la tutela della
forma, ma non fino al punto di coprirne tutti i suoi diversi livelli ed in tutte le sue
possibili funzioni, con conseguente applicabilità di ogni normativa di tutela.
Il cumulo di tutele, proposto nei termini prima illustrati, pregiudica in senso pro
monopolistico la fisionomia concorrenziale dl mercato dei prodotti industriali, ed
altera il significato giuridico di istituti pur sempre diversi (ciò specie a fronte di un
assetto già alterato dalle significative aperture del d.lgs 95/2001 in materia di
diritto d’autore).
Di più: il cumulo, se ammesso, finisce proprio per evidenziare una inconciliabile
contraddizione tra le due normative, o – ancor peggio – per delineare un ibrido
praeter legem (ed in violazione sostanziale del principio del numero chiuso).
D’altronde sia la novella italiana che la stessa Direttiva, per il non eccellente
livello di formulazione tecnica, hanno suscitato le critiche anche della dottrina
favorevole al cumulo di tutele. Si è così icasticamente osservato che

egole che concorrono nella disciplina di tale materia, sulla base di principi e
finalità non sempre coerenti.
Si potrebbe, in altre parole, osservare che la difficoltà dell'argomento deriva dalla
esigenza, o comunque dal desiderio, di costringere in un sistema razionale un
complesso normativo che del tutto razionale non è>> 65
Milano – Napoli 29 ottobre 2002
65 SENA, La diversa funzione…cit.
38