Znak towarowy w reklamie kontekstowej online - VaGla.pl Prawo i ...

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Izabela Kowalczuk
Nr albumu: 208 697
Znak towarowy
w reklamie kontekstowej online
Praca magisterska
na kierunku prawo
Praca wykonana pod kierunkiem
Dr. Rudolfa Ostrihansky‗ego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Prawa Międzynarodowego.
Katedra Prawa Europejskiego
Warszawa, czerwiec 2009
110110

Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i
stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie
tytułu zawodowego.
Data
Podpis kierującego pracą
Oświadczenie autora (autorów) pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została
napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.
Data
Podpis autora (autorów) pracy
2

Streszczenie
Celem pracy jest nakreślenie granic prawnych dozwolonego użycia cudzego
znaku towarowego przez reklamodawców i wyszukiwarki internetowe w reklamie
kontekstowej. Kwestia ta będzie niebawem przedmiotem rozstrzygnięcia Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości. Niniejsze opracowanie jest przede wszystkim próba
dokonania analizy wspólnotowego prawa znaków towarowych z uwzględnieniem prawa
polskiego. Ponadto, omówiono problematykę przypisania odpowiedzialności serwisom
wyszukiwawczym jako podmiotom świadczącym usługi drogą elektroniczną. W
charakterze prawnoporównawczym omówione są orzeczenia sądów amerykańskich i
europejskich. Przedmiotem opracowania jest również próba kwalifikacji prawnej
nieuprawnionego użycia cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na
gruncie polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cała analiza
skoncentrowana jest na wyważeniu interesu podmiotów wykorzystujących znak,
konsumentów i uprawnionych ze znaku.
Słowa kluczowe
reklama kontekstowa, linki sponsorowane, znak towarowy, nieuczciwa konkurencja,
naruszenie prawa ochronnego, Google, wyszukiwarka, reklamodawca, słowo kluczowe
Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)
10700
Tytuł pracy w języku angielskim
Trade Mark and Contextual Online Advertising
3

Spis treści
Wykaz skrótów 7
Wstęp 9
1. Reklama kontekstowa 12
1.1. Opis i przyczyny zjawiska 12
1.2. Linki sponsorowane 13
1.3. Reklama dopasowana do treści witryny 15
1.4. Reklama typu pop-up wynikająca z zainstalowania programów
rezydencyjnych 16
2. Ogólna charakterystyka znaków towarowych 17
2.1. Wstęp 17
2.2. Pojęcie znaku towarowego 17
2.3. Prawo ochronne na znak towarowy – zagadnienia podstawowe 18
2.4. Funkcje znaku towarowego 19
2.5. Wybrane rodzaje znaków towarowych 22
2.5.1. Znaki powszechnie znane i renomowane 22
2.5.1.1. Znaki powszechnie znane 23
2.5.1.2. Znaki renomowane 25
3. Naruszenie znaku towarowego w reklamie kontekstowej (linkach
sponsorowanych) 27
3.1. Wstęp 27
3.2. Reklama kontekstowa w prawie i orzecznictwie amerykańskim 29
3.2.1. Wstęp 29
3.2.2. Przesłanki naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w Lanham Act
30
3.2.3. Dozwolone użycie znaku towarowego w reklamie kontekstowej 32
3.2.4. Precedensy sądów amerykańskich 32
3.2.4.1. Rescuecom v Google 33
3.2.4.2. Hearts on Fire v Blue Nile 34
3.2.5. Podsumowanie 36
3.3. Naruszenie znaku towarowego w prawie w reklamie kontekstowej w prawie
i orzecznictwie europejskim 37
4

3.3.1. Przesłanki naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Unii
Europejskiej 37
3.3.1.1. Użycie znaku towarowego 39
3.3.1.1.1. Użycie w charakterze znaku towarowego 39
3.3.1.1.2. Dozwolony użytek znaku towarowego 44
3.3.1.2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia 46
3.3.1.3. Ochrona znaków renomowanych poza granicami podobieństwa 49
3.4. Dotychczasowe kierunki orzecznictwa w spawach o naruszenie znaków
towarowych w reklamie kontekstowej w poszczególnych krajach europejskich 50
3.4.1. Wstęp 50
3.4.2. Wielka Brytania 51
3.4.2.1. Reed v Reed 51
3.4.2.2. Wilson v Yahoo 52
3.4.3. Francja 55
3.4.3.1. Wstęp 55
3.4.3.2. Louis Vuitton Malletier v Google w orzecznictwie sądów niższych
instancji 56
3.4.3.3. Google v Viaticum, Luteciel w orzecznictwie sądów niższych instancji 58
3.4.3.4. Google v CNRRH i inni w orzecznictwie sądów niższych instancji 59
3.4.3.5. Google v Louis Vuitton, Google v Viaticum, Luteciel, Google v CNRRH
przed Cour de Cassation 60
3.4.3.6. Orzeczenia sądów francuskich uznające brak naruszenia prawa
ochronnego przez Google 61
3.4.4. Holandia 62
3.4.5. Republika Federalna Niemiec 64
3.4.6. Republika Austrii 65
3.4.7. Pytania prejudycjalne do ETS o dopuszczalność użycia znaków towarowych
w reklamie kontekstowej 66
3.4.8. Odpowiedzialności operatorów wyszukiwarki internetowej za używanie
cudzych znaków towarowych jako słów kluczowych 68
3.4.9. Odpowiedzialność reklamodawców za wykupienie słów kluczowych
odpowiadających cudzym znakom towarowym 71
5

3.4.10. Reklama kontekstowa z perspektywy prawa polskiego 74
4. Odpowiedzialność operatorów wyszukiwarek internetowych i reklamodawców
na innych podstawach niż prawo znaków towarowych 76
4.1. Wstęp 76
4.2. Wykorzystanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jako czyn
nieuczciwej konkurencji 77
4.2.1. Uwagi wstępne 77
4.2.2. Stosunek prawa przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i
regulacji zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwiej konkurencji 77
4.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji 78
4.2.4. Działanie w związku działalnością gospodarczą 79
4.2.5. Bezprawność działania 81
4.2.6. Naruszenie interesu 84
4.2.7. Wykorzystanie słów kluczowych stanowiących znak towarowy w reklamie
kontekstowej jako szczególne czyny nieuczciwej konkurencji 85
4.2.7.1. Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do tożsamości 86
4.2.7.2. Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do pochodzenia
towaru 87
4.2.7.3. Reklama wprowadzająca w błąd 87
4.2.7.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami 90
4.2.7.5. Ewentualna odpowiedzialność operatora wyszukiwarki na gruncie art. 17
u.z.n.k 90
4.3. Brak wyłączenia odpowiedzialności w świetle art. 14 dyrektywy 2000/31 i
art. 14 u.ś.u.d.e. 91
4.4. Odpowiedzialność wyszukiwarek internetowych na podstawie zasad
ogólnych ( art. 422 k.c.) 95
4.5. Uwagi końcowe 96
Podsumowanie 97
Bibliografia 100
6

Wykaz skrótów
1. BGH – Bundesgerichtshof (Niemiecki Sąd Najwyższy)
2. CTLR – Computer and Telecommunications Law Review
3. Dyrektywa 2000/31 – Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w
ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz.Urz. WE
L 178 z 17 lipca 2000)
4. Dyrektywa 2008/95 - Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 października
2008/95/WE mająca na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 299/25) weszła w życie
28 listopada 2008 zastępując Pierwszą Dyrektywe Rady 2008/95/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 40 z 11
lutego 1989 r.)
5. Dz.Urz. WE - Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
6. Dz.U. - Dziennik Ustaw
7. ETS, Trybunał - Europejski Trybunał Sprawiedliwości
8. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law
9. k.c. - Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr
16, poz. 93, z późn. zm.)
10. Konwencja Paryska - Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie
własności przemysłowej (ostania wersja, Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.).
Polska jest stroną Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 1975 r. (Dz.
U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
11. Lanham Act - Lanham Act tytuł 15, rozdział 22 Kodeksu Stanów
Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art. 32(1)(15 U.S.C para.
1114(1)) i 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)]
12. MoP – Monitor Prawniczy
13. OGH - Oberster Gerichtshof (Austryjacki Sąd Najwyższy)
7

14. p.w.p. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z późn. zm.)
15. Porozumienie TRIPS - Porozumienie dotyczącego handlowych aspektów
własności intelektualnej, załącznik 1 c do porozumienia ustanawiającego
Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15
kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od 1 stycznia 2000 r.
Porozumienie TRIPS obowiązuje Polskę w pełnym zakresie ( Dz. U. Z 1996 r.
Nr 32, poz. 143)
16. Rozporządzenie 40/94 - Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (DZ.Urz. WE L 11 z 14
lutego 1994)
17. RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
18. TGI - Tribunal de grande instance
19. UE - Unia Europejska
20. u.ś.d.e. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm )
21. u.z.n.k. - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993
r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503)
22. UCLA - University of California, Los Angeles
23. WE - Wspólnota Europejska
24. WIPO - Światowa Organizacja Własności Intlektualnej
25. ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8

Wstęp
Wraz z rozwojem Internetu, w powszechnym użyciu pojawiły się nowe
możliwości jego wykorzystania w branżach działających dotychczas poza globalną
siecią. Jedną z nich jest marketing. Ekspansja marketingu w Internecie jest o tyle
zrozumiała, że daje on nieograniczone możliwości reklamy niskobudżetowej,
dopasowanej do odbiorcy, jak również powszechnie dostępnej. Jednym z rodzajów
reklamy wykorzystywanej w Internecie jest reklama kontekstowa dopasowująca
przekaz reklamowy do treści przeszukiwanych stron. Reklama ta staje się coraz
efektywniejszą formą marketingu, na którą wydatki rokrocznie zwiększają się w tempie
geometrycznym.
Rosnące zainteresowanie reklamą kontekstową w Internecie pociąga za sobą
pojawienie się szeregu kwestii prawnych. Jedną z nich są granice dopuszczalności
użycia cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego przez wyszukiwarki
internetowe i reklamodawców w celu wywołania reklamy kontekstowej.
Przyczynkiem do napisania niniejszej pracy były pytania prejudycjalne,
skierowane do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, o wyznaczanie granic
dopuszczalności użycia cudzego znaku towarowego w systemie linków
sponsorowanych przez operatorów wyszukiwarek i reklamodawców.
Celem pracy jest nakreślenie ram prawnych dozwolonego użycia cudzego znaku
towarowego przez reklamodawców i wyszukiwarki internetowe w reklamie
kontekstowej. Dlatego też przedmiotem niniejszej pracy jest analiza prawna tego
zagadnienia, mająca na uwadze interes podmiotów wykorzystujących znak towarowy,
konsumentów i uprawnionych ze znaku towarowego.
Za podjęciem tej problematki przemawiał także brak, jak do tej pory,
kompleksowego omówienia tego zagadnienia w polskiej literaturze. Jedynie
wzmiankowo tematyka ta została poruszania w trzech pozycjach: A Kobylańskiej:
Ochrona znaków towarowych w Internecie 1 , M. Konrada: Ochrona znaków towarowych
1 Warszawa 2005.
9

przed naruszeniem w Internecie 2 , J.R. Antoniuk: Ochrona znaków towarowych w
Internecie 3 .
Układ pracy ma w założeniu prowadzić czytelnika od przybliżenia
charakterystyki reklamy kontekstowej oraz znaku towarowego, przez omówienie
orzeczeń europejskich i amerykańskich, ku możliwej kwalifikacji prawnej użycia
cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej na gruncie prawa znaków
towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji i innych reżimów prawnych. Praca kończy
się wnioskami podsumowującymi rozważania. Konsekwencją takiego spojrzenia na
tematykę był podział pracy na cztery rozdziały.
W rozdziale pierwszym opisuję sposób funkcjonowania reklamy kontekstowej i
jej trzy podstawowe formy: linki sponsorowane, reklamę dopasowaną do treści witryny
i reklamę typu pop-up.
W drugim rozdziale przedstawiłam pokrótce najważniejsze zagadnienia
odnośnie prawa znaków towarowych, koncertując się na rozważaniach dotyczących
definicji znaku renomowanego i powszechnie znanego, oraz funkcji znaku, gdyż
zagadnienia te stanowią oś rozważań w kwestii naruszenia prawa do znaku towarowego
w reklamie kontektowej.
W oczekiwaniu na stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w
rozdziale trzecim podjełam próbę dokonania analizy opisywanego zjawiska na tle
wspólnotowego prawa znaków towarowych 4 z uwzględnieniem polskiej ustawy prawo
własności przemysłowej 5 . Najwięcej uwagi poświęciłam rozważaniom dotyczącym
użycia znaku towarowego, jako przesłanki wyjściowej dla dalszego badania naruszania
prawa ochronnego na znak towarowy. W zakresie prawnoporównawczym
przedstawiłam przykłady orzeczeń sądów amerykańskich. Omówiłam także orzeczenia
wydane w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem analizy było przede
wszystkim wykazanie, że wykorzystanie cudzego znaku towarowego zarówno przez
2 Warszawa 2008.
3 Warszawa 2006.
4 Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 299/25)
weszła w życie 28 listopada 2008 zastępując Pierwsza Dyrektywę Rady 2008/95/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz.Urz.WE L 40 z 11 lutego 1989); Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).
5 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z
późn. zm).
10

eklamodawców jak i operatorów wyszukiwarek nie jest użyciem znaku towarowego w
charakterze znaku towarowego, czyli w granicach funkcji pochodzenia, a tym samym
(poza znakami renomowanymi) uprawniony nie może zakazać takiego użycia na
gruncie prawa znaków towarowych.
W rozdziale czwartym przeniosłam rozważania ewentualnej odpowiedzialności
serwisów wyszukiwawczych i reklamodawców na tło innych reżimów niż prawo
znaków towarowych. Podejęłam próbę zakwalifikowania użycia cudzych znaków
towarowych w reklamie kontekstowej jako czynu nieuczciwej konkurencji. Celem było
wykazanie, że na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 6 uprawniony
ma większą szansę skutecznego dochodzenia ochrony swoich praw niż na gruncie
prawa znaków towarowych. W tym samym rozdziale, starałam się wykazać, że operator
wyszukiwarki internetowej nie może być uznany za podmiot świadczący usługę
społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji w świetle
dyrektywy 2000/31 7 oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 8 . Najbardziej
prawdopodobnym może okazać się pociągnięcie powyższych podmiotów do
odpowiedzialności jako pomocników na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 9 .
Opracowanie zamyka krótkie podsumowanie rozważań, zawierające wnioski
końcowe oraz postulaty de lege lata i de lege ferenda.
Ze względu na tematykę i zasadniczy cel pracy, jakim jest wyznaczenie granic
odpowiedzialności operatorów i reklamodawców za użycie cudzego znaku towarowego,
w pracy w sposób zamierzony pominęłam problematykę prawa właściwego w
przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i popełnienia czynu
nieuczciwej konkurencji. Z tych samych przyczyn, celowo nie poruszyłam aspektów
właściwości sądów jako dziedziny prawa procesowego.
6 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503).
7 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym, (Dz. Urz. L 178 z
17 lipca 2000).
8 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.
1204, z późn. zm ).
9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
11

1. Reklama kontekstowa
1.1. Opis i przyczyny zjawiska
Głównymi czynnikami wpływającymi na popularność Internetu jako medium
marketingowego jest nie tylko stale wzrastająca liczba użytkowników i ich aktywność
w obszarze handlu elektronicznego, ale także możliwość dopasowanie gatunku i treści
komercyjnej do zainteresowań internautów oraz ich wpasowanie w tematykę stron
internetowych 10 . Celem reklamy kontekstowej jest połączenie treści reklamowych z
tematami wyszukiwanymi przez użytkowników, za czym idzie znaczne wzmocnienie
trafności przekazu marketingowego 11 . Zakłada się, że użytkownik wystawiony na
działanie tej formy reklamy zareaguje bardziej pozytywnie, niż w przypadku, gdy
reklama zawiera treści zupełnie dla niego nieinteresujące 12 . Z powyższych względów
reklama kontekstowa jest, co raz częściej wykorzystywaną formą marketingu online,
przynoszącą korzyści zarówno reklamodawcom, jak i wyszukiwarkom internetowym.
Najlepiej obrazuje to fakt, iż w 2008 roku polskie przedsiębiorstwa wydały na reklamę
kontekstową ponad 58% więcej niż w 2007 roku. Reklamy związane z treścią
przeglądanych stron i linki sponsorowane objęły łącznie 63 % rynku reklamy online 13 .
Internet nie był pierwszym medium wykorzystywanym na potrzeby reklamy
kontekstowej. Dopasowanie treści reklamowych do odbiorców miało i ma miejsce także
w mediach tradycyjnych, ale dopiero Internet przez swoją specyfikę stał się platformą
dla pełniejszego rozwoju tej formy reklamy.
Idąc za D. Kasprzyckim można zdefiniować reklamę kontekstową jako „formę
reklamy internetowej, której wywołanie i zawartość są związane z treścią
przeglądanych przez użytkownika informacji” 14 .
10 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy kontekstowej, [w:] J Barta, A. Matlak, (red.) Prawo własności
intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, ZNUJ nr 100, Warszawa 2007, s. 211.
11 K. Gienas: Reklama Kontekstowa – wybrane zagadnienia prawne, Kwartalnik Prawo Nowych
Technologii, Marketing w sieci, nr 3 /2008, s., J.L. Hernandez: A comprehensive solution for trademarktriggered
displays online, Journal of Technology Law and Policy, Grudzień 2008, s. 200.
12 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
13 Zob. http://www.iabpolska.pl/20090326237/iab-adex-creativeex-rekordowy-rok-reklamy.html, ostatnie
odwiedziny: 28.04.2009 r.
14 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy.., s. 212.
12

Można wyróżnić trzy postacie reklamy kontekstowej online:
1) przy użyciu słów kluczowych (keywords advertising) w wyszukiwarkach
internetowych prowadzące do wyświetlania linku sponsorowanego;
2) reklama dopasowana do treści witryny w postaci linków tekstów, grafiki,
animacji wyświetlanych obok treści strony internetowej 15 ;
3) reklama polegająca na śledzeniu użytkownika w sieci, z szczególnym
wyodrębnieniem reklamy typu pop-up.
1.2. Linki sponsorowane
13
Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony rodzaj reklamy kontekstowej. Jej
źródłem jest tzw. pozycjonowania stron (search engine optimization). Dysponent strony
powinien dążyć do osiągnięcia jak najwyższej pozycji pośród wyników wyszukiwania
dla danego zapytania. W przypadku reklamy przy użyciu słów kluczowych nie mamy
do czynienia z tzw. „naturalnymi‖ wynikami wyszukiwania, lecz odpłatnym
wywołaniem pierwszeństwa rezultatu pożądanego przez danego reklamodawcę w
specjalnie oznaczonym polu.
Z uwagi na fakt, że na rynku wyszukiwarek internetowych Google ma pozycję
quasi-monopolistyczną 16 , firma ta była stroną większości spraw sądowych dotyczących
reklamy z użyciem słów kluczowych; na przykładzie usługi Google AdWords będzie
prezentowane dalsze omówienie tego rodzaju reklamy kontekstowej 17 .
Program Google AdWords jest usługą pozwalającą na wykupywanie przez
właścicieli stron internetowych wybranych terminów zwanych słowami kluczowymi.
Za każdym razem, kiedy użytkownicy Google postawią zapytanie zawierające
odpowiednie słowo/a kluczowe, reklama usługobiorcy, który wykupił dane zapytanie,
pojawi się w wyróżnionym polu linków sponsorowanych oddzielonym od rezultatów
obiektywnych. Przykładowo, dealer samochodowy, aby stworzyć reklamę swoich
usług, może wykupić zapytanie „samochód, Warszawa‖. W ten sposób potencjalny
klient wpisując powyższe zapytanie, zobaczy reklamę salonu samochodowego pośród
15 Zob.http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
16 D. Kaznowski: Nowy marketing w Internecie, Difin sp. zoo, Warszawa 2007, s. 10.
17 Inne usługi to AdKontekst dostarczana przez Wirtualna Polska i NetSprint.pl, AdSearch dostarczana
przez ARBOmedia i Interia.pl, Yahoo!Search.

linków sponsorowanych. Ze strony prawnej zapytanie takie nie rodzi wątpliwości, gdyż
składa się z terminów rodzajowych. Problem pojawia się, jeśli słowo kluczowe jest
zarejestrowanym znakiem towarowym, a wykupujący słowo kluczowe nie jest
uprawnionym z prawa ochronnego do tego oznaczenia. Usługobiorca nie płaci za
wyświetlanie reklamy, lecz za kliknięcia generowane przez użytkowników (pay per
click-PPC).
W ramach omawianej usługi Google oferuje narzędzie propozycji słów
kluczowych, (keyword suggestion tool). Program ten podpowiada, przez pokazanie
statystyk, które słowa kluczowe byłyby najkorzystniejsze dla usługobiorcy. Opierając
się na powyższym przykładzie, dla dealera samochodów wyszukującego słów
kluczowych automatyczny program zasugerowałby „dealer samochodów, Warszawa‖.
Taki przypadek nie wywołuje żadnych prawnie istotnych kwestii, ale jeśli słowo
kluczowe jest jednocześnie znakiem towarowym (przykładowo „Opel‖, „Nissan‖), to
rodzi to pewne zastrzeżenia pod względem zgodności z prawem.
W maju 2008 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jak to już wcześniej miało
miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Google zmienił swoją politykę i zezwolił
reklamodawcom na wykupowanie słów kluczowych zawierających cudze znaki
towarowe 18 . Ostatnio, w maju 2009 roku Google zliberalizował swoją politykę w
dalszych 190 krajach. Obecnie tylko w krajach Unii Europejskiej, za wyjątkiem
Wielkiej Brytanii i Irlandii, właściciel znaku może domagać się zablokowania
wykorzystania takiego znaku towarowego użytego jako słowo kluczowe.
Zasady korzystania z usługi Adwords (AdWords Editorial Guidelines) w krajach
członkowskich Unii Europejskiej zalecają, aby reklamy były zgodne z prawem znaków
towarowych, a Wskazówki Dotyczące Znaków Towarowych (Trade Mark Guidelines)
mówią, że Google bardzo poważnie traktuje zarzuty naruszenia praw do znaków
towarowych i z dobrej woli rozpatruje kwestie podnoszone przez uprawnionych ze
znaków towarowych 19 . Z drugiej strony Google zastrzega, że „nie jest zobowiązany do
rozstrzygania sporów pomiędzy reklamodawcami a uprawnionymi‖. Reklamodawcy
sami są odpowiedzialni za wykupywanie słów kluczowych i treści reklam. Dlatego też
18 R.Wray: The Guardian, 5.04. 2008 r.: http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/05/google.google,
ostatnie odwiedziny: 16.04.2009 r.
19 AdWords Trademark Complaint Procedure, dostępne pod adresem:
http://www.google.com/tm_complaint_adwords/complaint.html, ostatnie odwiedziny: 20.04.2008 r.
14

Google zachęca uprawnionych do rozpatrywania sporów bezpośrednio z
reklamodawcami.
Należy jeszcze nadmienić, że usługa AdWords jest o tyle istotna dla
funkcjonowania Google, że generuje około 98 procent 20 dochodów spółki.
1.3. Reklama dopasowana do treści witryny
Oprócz linków sponsorowanych wywołanych wprowadzeniem odpowiednich
słów kluczowych, wyszukiwarki oferują także wyświetlanie reklam kontekstowych
dopasowanych do treści strony internetowej 21 . Najczęściej przybiera to formę
oddzielonej od treści strony listwy dolnej lub górnej, boksu albo panelu bocznego.
Powierzchnia reklamowa jest udostępniana przez właścicieli danych witryn
internetowych.
Usługa taka jest świadczona najczęściej na podstawie następującego schematu.
Reklamodawca zamawia reklamę i tworzy jej treść. W tym celu wykupuje odpowiednie
słowa kluczowe. Treść reklamowa pojawia się, jeśli w treści witryny, z której korzysta
użytkownik, występują wskazane słowa kluczowe. Reklamodawca najczęściej płaci za
samą emisję reklamy (pay per mille-PPM) czy za kliknięcie przez użytkownika (PPC)
lub w przypadku dokonania innej czynności przez użytkownika np. wypełnienie ankiety
(pay per action-PPA) 22 . Tak, jak w przypadku linków sponsorowanych, 88,8 % rynku
reklam dopasowanych do treści witryny należy do Google przez świadczenie usługi
Google AdSense 23 . Google, jak i inni usługodawcy 24 działają jak pośrednicy między
reklamodawcami a dysponentami stron. Chociaż teoretycznie każdy właściciel witryny
internetowej mógłby indywidualnie zawierać umowy z reklamodawcami o
udostępnienie powierzchni reklamowych, w praktyce byłoby to czasochłonne i
20 Blakeney S.: Adverse to AdWords? An overview od the recent cases relating to Google Adwords,
CTLR (83) 2007.
21
Potęga klików reklama
kontekstowa w wyszukiwarkach internetowych, Internet Standard,
http://www.internetstandard.pl/news/133930_3/Potega.klikow.reklama.w.wyszukiwarkach.internetowych
.html, ostatnie odwiedziny: 28.04.2008 r.
22 Potęga klików- reklama kontekstowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa, ostatnie
odwiedziny: 26.04.2009 r.
23 Ibidem.
24 Gazeta.pl świadczy usługę Boksy.Gazeta.pl, Money.pl świadczy usługę BusinessClick, Onet.pl
świadczy usługę OnetBoksy, Interia pl świadczy usługę SmartContent.
15

uciążliwe, gdyż samodzielnie musieliby wyszukiwać reklamodawców
zainteresowanych daną stroną internetową i osobno się z nimi rozliczać. Powyższa
forma reklamy eliminuje, ze swej natury, wiele prawnych wątpliwości, jeśli treści
marketingowe są odpowiednio i zauważalnie oddzielone od witryny internetowej, na
której się ukazują 25 . Dlatego też reklama dopasowana do treści witryny internetowej nie
będzie przedmiotem szerszych rozważań w niniejszym opracowaniu.
1.4. Reklama pop-up wynikająca z zainstalowania programów
rezydencyjnych
Reklama pop-up może być zamieszczona na danej stronie internetowej przez
dysponentów tej strony lub może być rezultatem działania programów śledzących
użytkownika w sieci 26 . W drugim przypadku, aplikacja, po zainstalowaniu na
komputerze internauty, zbiera informacje o zachowaniu i preferencjach użytkownika w
sposób niewidoczny dla niego w celu wywołania określonego zdarzenia. W tym
przypadku polega to na wywołaniu reklamy w odrębnym okienku przy przeglądaniu
określonych stron internetowych 27 . Jest to obecnie najmniej skuteczna forma reklamy
kontekstowej i to przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, większość przeglądarek
internetowych ma zainstalowaną domyślną blokadę przeciwdziałającą wyskakiwaniu
okienek. Po drugie, zainstalowanie programu rezydencjalnego wymaga zgody
użytkownika 28 . Po trzecie, - bezsprzecznie - ciągłe otwieranie i zamykanie się okienek
może być irytujące dla użytkownika.
Reklama pop-up rodzi dość duże kontrowersje na tle prawa reklamy, w
szczególności w zakresie reklamy uciążliwej, których omówienie wychodziłoby poza
ramy niniejszego opracowania.
25 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy..., s. 214.
26 S.J. Givan: Using Trademarks as location tools on the internet: use in commerce?, UCLA Journal of
Law & Technology, Spring 2005.
27 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy …, s. 214.
28 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyskakujące_okno, ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
16

2. Ogólna charakterystyka znaków towarowych
2.1. Wstęp
Prawo znaków towarowych pozwala przedsiębiorcom na stworzenie w oczach
konsumenta wyłącznego skojarzenia odróżniającego oznaczenia z towarami lub
usługami. Mechanizm ten z ekonomicznego punku widzenia jest niezwykle istotny.
Przez wyłączność przyznania prawa posługiwania się określonym oznaczeniem, prawo
znaków towarowych gwarantuje pewność niezbędną do podjęcia decyzji o inwestycji w
markę 29 .
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione tylko podstawowe zagadnienia
dotyczące prawa znaków towarowych, ze szczegółowym omówieniem funkcji znaku
towarowego, stanowiących oś rozważań użycia znaku towarowego i naruszenia prawa
znaków towarowych w reklamie kontekstowej w rozdziale następnym.
2.2. Pojęcie znaku towarowego
Pojęcie znaku towarowego zostało zdefiniowane zarówno w art. 2 dyrektywy
2008/95 zbliżającej ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (zwanej dalej dyrektywą 2008/95) 30 oraz w art. 120 stanowiącej jej
implementację ustawie o prawie własności przemysłowej (zwaną dalej p.w.p.) 31 .
Pojęcie wspólnotowego znaku towarowego znajdujemy w art. 4 rozporządzenia 40/94 o
wspólnotowym znaku towarowym (zwanego dalej rozporządzeniem 40/94) 32 . Znakiem
towarowym albo wspólnotowym znakiem towarowym może być każde oznaczanie
dające się przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do
odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego
29 M. Senftleben: The trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in international, US and EC
trademark law, IIC 2009, 40(1), 45-77.
30 (Dz. Urz. WE L 299/25) weszła w życie 28 listopada 2008 r. zastępując Pierwszą Dyrektywe Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw członkowskich
odnoszącą się do znaków towarowych ( Dz.Urz. WE L 40 z 11 lutego 1989).
31 ( Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 117 z późn. zm.).
32 (Dz.Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).
17

przedsiębiorstwa 33 . Z powyższej definicji wyraźnie można wskazać podstawową istotę
znaku towarowego, jaką jest zdolność oznaczenia źródła pochodzenia towarów
(usług) 34 . Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament,
kompozycja kolorystyczna, litera, cyfra, kształt towaru lub jego opakowania (art. 121
ust. 2 p.w.p., art. 2 dyrektywy 2008/95, art. 4 rozporządzenia 40/94). Niewyczerpujące
wyliczenie przedstawień graficznych sprawia, że znakiem towarowym mogą być także
nie wymienione tam formy, o ile mają zdolność odróżniającą 35 .
Z uwagi na temat niniejszej pracy, przedmiotem dalszych rozważań będą
znaki towarowe słowne, jak również znaki składające się z ciągu liter nie tworzących
słów lub z cyfr.
2.3. Prawo ochronne na znak towarowy – zagadnienia podstawowe
Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym wyłącznym, o
zasięgu terytorialnym i skuteczności czasowej. Wyłączność używania znaku
towarowego przyznaje się na określone towary lub usługi. W zakresie pozytywnie
określonej kompetencji wyłącznej mieści się używanie znaku towarowego w sposób
zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust.1
p.w.p.) lub w przypadku znaku wspólnotowego używanie w obrocie gospodarczym na
terytorium całej Wspólnoty (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 9 ust.1 rozporządzenia 40/94).
Monopol prawa jest ograniczony. Pojęcie używania znaku i szczegółowe
ograniczenie będą omówione w rozdziale następnym, gdyż jest to kwestia kluczowa dla
określenia, czy użycie słowa kluczowego będącego cudzym znakiem towarowym jest
użyciem w charakterze znaku towarowego w reklamie kontekstowej online.
Prawo wyłączne na znak towarowy ma charakter majątkowy, zbywalny i
podlega dziedziczeniu ( art. 162. ust. 1 p.w.p.).
33 Należy w tym miejscu nadmienić, że w świetle art. 120 ust. 3 lit. 3) p.w.p ilekroć w ustawie jest mowa
o znakach towarowych- rozumie się przez to znaki usługowe.
34 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, s. 187.
35 U. Promińska: Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Warszawa 1997, s.17; E. Nowińska, U.
Promińska, M. du Vall: Prawo własności..., s. 190-191; I. Wiszniewska: Znaki towarowe w prawie
własności przemysłowej, PPH 2001, nr 12, s. 6; Z. Mikański: Prawo własności przemysłowej, Komentarz,
Warszawa 2001, s. 163; A. Nowicka, M. Poźniak- Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska- Henzler:
Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004, s.198.
18

Okres trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku
towarowego w Urzędzie Patentowym (art. 153 ust. 2 p.w.p.). Ten sam okres jest
przewidziany dla znaku wspólnotowego, ale momentem, od którego przyznaje się
prawo ochronne jest publikacja zgłoszenia przez Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku
Wewnętrznego (art. 9 ust. 3 rozporządzenia 40/94). Na wniosek uprawnionego prawo
wyłączne na znak może zostać przedłużone o kolejne dziesięć lat na wszystkie lub
część wcześniej zastrzeżonych towarów.
2.4. Funkcje znaku towarowego
Funkcją znaku towarowego jest „opis wykorzystywania tych dóbr w obrocie‖ 36 i
wyznaczenie kierunku ochrony prawnej. R. Skubisz definiuje funkcję znaku
towarowego jako „całokształt typowych oddziaływań znaku towarowego na
konsumenta‖ 37 . Określenie funkcji znaku towarowego służy wyznaczaniu zakresu
prawa podmiotowego do znaku – zarówno jego strony pozytywnej jak i negatywnej 38 .
W literaturze polskiej jak i zagranicznej wyróżnia się cztery funkcje znaku towarowego:
oznaczenia pochodzenia, odróżniającą, jakościową (gwarancyjną) i reklamową. 39
Zasadniczą funkcja znaku towarowego, zdefiniowaną z punku widzenia
konsumenta, jest oznaczenie pochodzenia towarów i przeciwdziałanie wprowadzania
konsumenta w błąd 40 . Znak towarowy powinien dawać pewność i wzbudzać zaufanie
pochodzenia danego towaru od określonego przedsiębiorstwa 41 . Znak identyfikuję dany
produkt na rynku. Uprawniony przez oznaczenie swoich towarów znakiem towarowym
36
A. Tischner: Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa do znaku towarowego,
Warszawa 2008, s. 26.
37 R. Skubisz: Funkcje znaku towarowego (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia orzecznictwa
patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163.
38 Ibidem, s. 164.
39 W literaturze występuje także podział na trzy funkcje znaku towarowego: pochodzenia, reklamową i
gwarancyjną z uwagi na szerokie rozumienie funkcji pochodzenia w której zawiera się funkcja
odróżniająca, Por. K. Szczepanowska-Kozłowska: Wyczerpanie Praw Własności Przemysłowej: Patent i
prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 66-72, a także J. Piotrowska: Renomowane znaki
towarowej ich ochrona. Warszawa 2001, s. 5-7.
40 Wyrok ETS z 3 grudnia 1981 r. w sprawie C-1/81, Pfizer Inc. Eurim-Pharm Gmbh, ECR 2913 [1981];
Wyrok z 17 października 1981r. w sprawie Hag II C-10/89; Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie
C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR I-1017 [2007].
41 Wyrok Sądu I Instancji z 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00, Mag Instrument, ECR II-467 [2002].
19

zapewnia konsumenta, że ma kontrolę nad produkcją czy dostawą towaru a w
przypadku jakichkolwiek braków jakościowych jest podmiotem odpowiedzialnym 42 .
Obecnie akcentuje się w coraz większym stopniu funkcję odróżniającą znaku.
Funkcja ta jest nierozerwalnie związana z funkcją pochodzenia. Jak wskazuję R.
Skubisz odróżnienie towarów następuję na podstawie pochodzenia 43 . Znak przekazuje
konsumentowi informację pozwalającą mu na odróżnienie pochodzenia towarów lub
usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa 44 .
Oznaczenie pochodzenia, jakkolwiek stanowiące istotę znaku towarowego, przestaje w
niektórych przypadkach spełniać swoją zasadniczą funkcję. Zauważamy rozszczepienie
funkcji pochodzenia i motywacji konsumentów do zakupu określonych towarów.
Przykładowo, kibic piłki nożnej kupując oryginalny gadżet ze znakiem towarowym
Euro 2012 nie kieruje się pochodzeniem towarów, ale raczej zapewnieniem o ich
jakości i powiązaniem danego oznaczenia z wydarzeniem sportowym czy odwołaniem
się do określonego wizerunku czy sportowego stylu życia. Współczesny konsument
będąc pod wpływem działań marketingowych, w coraz mniejszym stopniu kieruje się
faktycznym pochodzeniem towarów, a w co raz większym wykreowanym
wyobrażeniem o ich jakości.
Funkcja jakościowa (gwarancyjna) z pozoru wydaje się być pochodną w
stosunku do pierwotnej funkcji oznaczenia pochodzenia. 45 Jednakże, funkcja jakościowa
dająca konsumentom gwarancję, że dany towar oznaczony znakiem towarowym jest
nośnikiem niezmiennej, stałej jakości, nie może być traktowana wyłącznie jako
pochodna funkcji pochodzenia. Źródło pochodzenia towaru nie jest czynnikiem stałym.
Zmiana podmiotu uprawnionego nie musi wiązać się automatycznie z obniżeniem lub
podwyższeniem jakości towaru. W interesie przedsiębiorcy jest dbałość o wysoką
42 Hag II, C- 10/89, C 9/93, ECR 1994, s. I 2789; Eurim-Pharm, C 71/94, C 72/94, C 73/94, ECR 1996,
s. I-3603; Paranova, C 427/93, C 429/93, C- 436/93, ECR 1996, s. I-3514 i C 39/97, ECR 1998, s. I-
5525.
43 R. Skubisz: Funkcje znaku..., s. 163.
44 M. Kondrat: Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w Internecie, Warszawa 2008 s. 25.
45 Funkcję jakościową jest traktowana jako pochodna przez J.R Lundsford: Consumer and Trademarks,
The Function of the Trademark in the Market Place, The Trademark Report 1974 vol 64, str 75; M.
Kępiński: Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979 s. 53-58, A. Szewc, G.
Jyż: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 100-101.
20

jakość towarów, ale ten sam przedsiębiorca ma też nieograniczone prawo do zmiany
modelu biznesowego w stosunku do danego produktu według potrzeb rynkowych. 46
Chociaż przedsiębiorcy tworzą określoną jakość produktu, to wyobrażenie
konsumentów o przedsiębiorcy i produktach od niego pochodzących stanowią o
nadaniu danemu oznaczeniu renomy. Ten rodzaj znaków jest najsilniej związany z
gwarancją jakości. Przejawem wzrastającego znaczenia funkcji gwarancyjnej towarów
jest rozszerzenie, ponad funkcję pochodzenia, ochrony przed tzw. rozwodnieniem
(dilution 47 ), czyli pogorszeniem co do wyobrażenia konsumentów o towarze i znaku.
Zakres ochrony wyznaczają art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95
i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94 48 .
Bezsprzecznie, przekonanie konsumenta o jakości produktu wynika nie tylko z
racjonalnej analizy właściwości produktu, ale przede wszystkim jest kształtowane przez
mechanizmy reklamy. Współcześnie co raz częściej zwraca się uwagę na walory
reklamowe znaku towarowego. Funkcja reklamowa może służyć pozyskiwaniu i
utrzymywaniu klienteli danego rodzaju produktów 49 jak i poszerzeniu oferty o nowe
produkty 50 . Przykładowo, Ferrari wykorzystuje siłę reklamową znaku do sprzedaży
czapeczek, koszulek, samochodzików miniaturowych modeli samochodów i innych
gadżetów. Oznaczenie kojarzone jest, nie tylko z jakością, ale przede wszystkim z
wizerunkiem marki, wysokim standardem życia i umiłowaniem do szybkich
samochodów.
Funkcja reklamowa znaku przejawia się w art. 154 p.w.p., art. 5 ust. 3 lit. d
dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 3 lit. d rozporządzenia 40/94 zgodnie, z którymi
używanie znaku towarowego polega między innymi na posługiwaniu się nim w celu
reklamy.
Siła reklamowa znaku towarowego jest szczególnie zauważalna w kontekście
wybierania przez nieuprawnionych, znaków słownych jako słów kluczowych w
46 A. Tischner: Odpowiedzialność odszkodowawcza..., s. 29.
47 Wywodzący się z prawa amerykańskiego koncept jest chroniony w Federal Trademark Dilution Act z
1995 r.
48 Więcej na temat ochrony znaków renomowanych w rozdziale 3.3.1.3.
49 A. Tischner: Odpowiedzialność odszkodowawcza..., s. 30.
50 Przez traktowanie produktów w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od grupy towarów, do których się
odnoszą.
21

eklamie kontekstowej. Nieuprawniony wykorzystuje popularność oznaczania lub jego
renomę do skierowania klientów konkurenta na swoją stronę internetową.
2.5. Wybrane rodzaje znaków towarowych
Ze względu na cel niniejszej pracy i późniejszą analizę naruszenia znaków
towarowych w reklamie kontekstowej, poniżej zostanie opisany tylko jeden z rodzajów
podziału znaków towarowych 51 . Jest to podział z uwagi kryterium znajomości
oznaczenia wśród odbiorców na: znaki na zwykłe, powszechnie znane i renomowane 52 .
Zakresy pojęć znaku powszechnie znanego i renomowanego mogą się przecinać lub
wykluczać. Przykładowo znak towarowy Chanel będzie uznawany za znak
renomowany i powszechnie znany. Pozostając przy przykładzie z sektora kosmetyków,
Nivea jest znakiem powszechnie znanym, ale nie jest atrybutem wysokiej jakości, więc
nie może być zakwalifikowany jako znak renomowany.
2.5.1. Znaki powszechnie znane i renomowane
Omówienie różnic pomiędzy znakami zwykłymi, powszechnie znanymi i
renomowanymi, a zwłaszcza zdefiniowanie znaku powszechnego i renomowanego jest
istotne ze względu na fakt, iż to tych ostatnich najczęściej dotyczą spory o użycie
cudzych znaków jako słów kluczowych w reklamie kontekstowej. Powyższe
rozróżnienie ma znaczenie dla zakresu ochrony przyznanej przez rozporządzenie 40/94,
dyrektywę 2008/95 i p.w.p. Akty te nie zawierają definicji legalnych dla
poszczególnych rodzajów znaków. To doktryna i orzecznictwo tworzą te pojęcia.
51 Można podzielić znaki ze względy na sposób percepcji znaku: znaki słowne, obrazowe, plastyczne,
dźwiękowe i kombinowane, a także z uwagi na kryterium przedmiotu identyfikowanego przez ten znak
na znaki usługowe i towarowe. Bliżej: U. Promińska: Ustawa o znakach..., s.17; E. Nowińska, U.
Promińska, M. du Vall: Prawo własności..., s. 1198; R. Skubisz: Prawo znaków... s. 34; A. Szewc, G.
Jyż: Prawo własności... s. 102-103.
52 W zakresie znaku renomowanego przyjmuje się także kryterium jakościowe.
22

2.5.1.1. Znaki powszechnie znane
Aby wyjaśnić, czym właściwie jest znak powszechnie znany należy w
pierwszej kolejności zdefiniować znak zwykły. Znakami zwykłymi są wszystkie
oznaczenia mające pierwotną zdolność odróżniającą wskazującą na pochodzenie od
określonego przedsiębiorcy 53 , niebędące znakami powszechnie znanymi lub
renomowanymi.
Większą trudność sprawia zdefiniowanie powszechniej znajomości znaku.
Wyrażenie ‖powszechnie znany‖ zostało po raz pierwszy użyte w prawie
międzynarodowym w Konwencji Paryskiej. W świetle art. 6 bis Konwencji Paryskiej 54 i
będącym dopełnieniem tego przepisu art. 16 ust. 2 Porozumienia dotyczącego
handlowych aspektów własności intelektualnej (zwane dalej Porozumieniem TRIPS 55 ),
przy ustalaniu powszechności znaku należy wziąć pod uwagę znajomość znaku
(knowlegde) w kręgu odbiorców, włączając stopień jego znajomości powstały w wyniku
promocji. Próbą doprecyzowania czynników wpływających na ocenę powszechności
znaku było wydanie w 1999 roku przez WIPO Rekomendacji dotyczących ochrony
znaków powszechnie znanych 56 . Wskazano, że przy ocenie powszechnej znajomości
znaku właściwe organy powinny wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności używania
znaku, w szczególności:
a) poziom znajomości danego znaku w kręgu odbiorców;
b) czas, zakres i obszar geograficzny używania znaku;
c) czas, zakres i obszar promocji znaku;
d) czas i zakres terytorialny przyznanej ochrony;
e) stopień posiadanej i nabytej zdolności odróżniającej;
53 A. Szewc, G. Jyż: Prawo własności …, s. 103; J. Piotrowska: Renomowane znaki ..., s. 21.
54
Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (ostania wersja,
Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest stroną Konwencji (tekst sztokholmski) od dnia 24 marca
1975 r. (Dz. U. Z 1975 r. Nr 9, poz. 51).
55
Ang. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in
Counterfeit Goods, załącznik 1 c do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu
(WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z 1995 r. Nr 98 poz. 483), Od
1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowiązuje Polskę w pełnym zakresie ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 32,
poz. 143).
56
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Przejęte przez
zgromadzenie WIPO 29 września 1999r., dostępne pod adresem: http://www.wipo.int/aboutip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf.
23

f) rodzaj towarów i kanały ich dystrybucji;
g) stopień kojarzenia towaru ze znakiem.
Powyższe wyznaczniki są połączeniem czynników o charakterze jakościowym i
ilościowym, zbliżając się, jak by się mogło wydawać do znaku renomowanego w
znaczeniu dyrektywy i rozporządzenia. Jednakże, w wydanym w tym samym czasie
(wrzesień 1999 r.) przez ETS orzeczeniu Chevy 57 (o czym niżej) Trybunał podkreśla, że
znak renomowany jest inną kategorią znaku niż znak powszechnie znany w rozumieniu
art. 6 bis Konwencji Paryskiej i dla ustalenia renomy nie potrzebna jest większościowa
znajomość znaku wśród relewantnych odbiorców.
W polskiej literaturze przedmiotu brane są pod uwagę czynniki bezwzględne, a
nie względne jak w Rekomendacji WIPO. Są to:
a) stopień znajomości znaku na danym terytorium;
b) powszechna znajomość wśród nabywców, do których jest adresowany 58 ;
c) długotrwałość kojarzenia znaku 59 .
Przymiot „znany‖ nie implikuje jakości, tak jak w przypadku przymiotu
„renomowany‖. Dlatego też, w badaniu czy dany znak jest znakiem powszechnie
znanym nie jest brane pod uwagę wyobrażenie o wysokiej jakości wyrobów
opatrzonych znakiem 60 . Większość doktryny opowiada się za przyjęciem 50% progu
znajomości znaku wśród potencjalnych odbiorców 61 .
Znaki powszechnie znane to znaki niezarejestrowane (art. 120 ust. 3 p.w.p, art. 8
ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94, art. 3 ust.1 lit. h dyrektywy 2008/95). Status znaku
powszechnie znanego stanowi przeszkodę rejestracji znaku identycznego lub
podobnego dla towarów identycznych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p i art. 8
ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94) i odmowę przyznania prawa wyłącznego dla
57 Wyrok z 14 września 1999r. w sprawie C-375/97, „Chevy‖, General Motors v Yplon, ECR I-5421
[1999].
58 E. Wojcieszko-Głuszko: Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim
na tle prawnoporównawczym, ZNUJ 1995, z. 68, s. 95; U. Promińska: Ustawa o znakach..., s. 193, R.
Skubisz: Prawo znaków..., s. 193, F.W Monster: Famous and Well Known Marks, London 1997.
59 M. Kępiński: Znak towarowy..., s. 200-201.
60 R.Skubisz: Prawo znaków..., s.193.
61 Ibidem, s. 193, I. Wiszniewska: Znaki towarowe...s. 3, E. Wojcieszko-Głuszko: Ochrona prawna ..., s.
95, M. Kępiński: Znak towarowy..., s. 201, 202.
24

jakichkolwiek towarów (art. 132 ust. 2 p.w.p., art. 3 ust.1 pkt. c rozporządzenia 40/94).
Jest chroniony przed ryzykiem pomyłki i pasożytnictwa tak jak znaki renomowane (art.
301 w zw. z art. 296 ust. 2 p.w.p). Przepisy te są dopełnieniem zobowiązań
międzynarodowych wynikających z Konwencji Paryskiej (art. 6 bis) a także
Porozumienia TRIPS (art. 16).
2.5.1.2. Znaki renomowane
W doktrynie podnosi się, że przy badaniu statutu znaku jako znaku
renomowanego należy wziąć pod uwagę nie tylko kryterium ilościowe, jak w
przypadku znaków powszechnie znanych, ale także kryterium jakościowe 62 . Nie
wystarcza, więc fakt, iż znak jest znany większości odbiorców. J. Piotrowska zwraca
uwagę, że istotnymi wyznacznikami są: siła nabywcza znaku, wartość reklamowa znaku
oraz ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych wyrobach. Znaki takie
są oznaczeniami ofensywnymi, reklamującymi, wpływającymi na popyt, kształtującymi
gusty i upodobania nabywców. Są to oznaczenia, które zdobyły szacunek wśród
klienteli 63 . W tym kontekście, pojęcie renomowanego znaku towarowego pozostaje w
ścisłym związku z reklamową funkcją oznaczenia.
Jednakże, wykazanie kryteriów jakościowych mogłoby być niezmiernie trudne,
zważywszy na fakt, iż badanie byłoby przeprowadzone z punku widzenia przeciętnego
odbiorcy. Tak też stwierdził ETS w sprawie Chevy 64 pomijając kryterium jakościowe,
skupił się na czynnikach ilościowych. Trybunał wskazał, że aby znak cieszył się renomą
nie musi być znany przez określoną procentowo grupę odbiorców, przy czym
wystarczające jest wskazanie większości odbiorców (significant part), zarówno
odbiorców w szerokim rozumieniu jak i w wąskim z określonego sektora. Orzekając o
renomie znaku sąd powinien rozważyć wszystkie istotne elementy, w szczególności:
zakres terytorialny i czasowy używania znaku, jego intensywność, nakłady poniesione
na wypromowanie znaku i udział towarów oznaczonych tym znakiem w rynku.
62 J. Piotrowska: Renomowane znaki …, s. 24.
63 Ibidem, s. 25.
64 Wyrok z 14 września 1999r. w sprawie C-375/97, „Chevy‖, General Motors v Yplon, ECR I-5421
[1999].
25

Można się pokusić o stwierdzenie, że Trybunał w sprawie Chevy wskazując na
wszystkie istotne elementy sprawy, nie miał zamiaru ograniczyć badania tylko do
elementów ilościowych, ale także zawrzeć możliwość brania pod uwagę elementów
jakościowych. To właśnie te ostatnie odróżniają znaki renomowane od znaków
powszechnie znanych. Celem wprowadzenia do dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia
40/94 specjalnego reżimu dla znaków renomowanych była ochrona ich atrybutu
kojarzącego się z wysoką jakością. Świadczą o tym też tłumaczenia polskiego
odpowiednika znaku renomowanego na poszczególne języki: angielski (having
reputation), francuski (jouit d'une renommée), wersje te na poziomie semantycznym
wskazują na kryterium jakościowe 65 .
Podobnie jak w przypadku znaków powszechnie znanych, zakwalifikowanie
oznaczenia jako cieszącego się renomą będzie miało fundamentalne znaczenie dla
ochrony przyznanej w przypadku użycia znaków poza granicami specyfikacji, które
zostaną omówione w rozdziale następnym (art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94).
65 J. Piotrowska: Renomowane znaki..., s. 13.
26

3. Naruszenie znaku towarowego w reklamie kontekstowej
(linkach sponsorowanych)
3.1. Wstęp
27
Ze względu na kontrowersje i różnorodność problemów prawnych, przeważająca
część niniejszego rozdziału poświęcona jest rozważaniom problematyki użycia słów
kluczowych w usłudze linków sponsorowanych. W typowym przypadku keywords
advertising można zauważyć istnienie trzech podmiotów. Uprawniony do znaku
towarowego jest stroną, która posiada prawo do oznaczenia słownego wykorzystanego
jako słowo kluczowe. Wyszukiwarka internetowa (np. Google), czyli przedsiębiorca
dostarcza użytkownikom usługi bezpłatnego wyszukiwania w zasobach internetowych
określonych informacji na podstawie zapytań złożonych przez użytkowników.
Reklamodawca jest związany z wyszukiwarką internetową umową obligacyjną, której
istotą jest rezerwacja wybranych przez reklamodawcę słów lub zestawień słów. Po
wpisaniu przez użytkownika tych określonych słów wyświetlają się linki promujące
reklamodawcę. W niżej omówionych sprawach, w celu ochrony swoich praw
uprawniony pozywał reklamodawcę albo operatora wyszukiwarki internetowej lub oba
te podmioty 66 .
Jak dotychczas najwięcej kontrowersji budzi kwestia odpowiedzialności
wyszukiwarek internetowych za generowanie reklam podmiotów wykorzystujących
znaki towarowe swoich konkurentów z uwagi na aktywne zaangażowanie
wyszukiwarek internetowych w ten proces i czerpanie z niego dużych zysków.
Najsilniejszym argumentem przemawiającym za nałożeniem odpowiedzialności na
wyszukiwarki internetowe wydaje się fakt, że powyższe podmioty sprzedając
nieuprawnionym słowa kluczowe będące jednocześnie znakami towarowym, sprawiają
wrażenie, że zostały do tej czynności upoważnione co może być uznane za wkroczenie
w sferę pozytywnych uprawnień do znaku towarowego 67 . Ale czy rzeczywiście operator
wyszukiwarki internetowej używa znaku towarowego w zakresie podstawowej funkcji
66 Z. Efroni: Case comment Keywording in search engines as trademark infringement- issues arising from
Martim Li v Crazy Line, IIC 2007.
67 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy ..., s. 214.

pochodzenia? Z drugiej strony czy podmiot wykupujący słowo kluczowe będące
znakiem towarowym używa tego znaku w charakterze znaku towarowego? Czy w
związku z tym oba te podmioty mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na
gruncie prawa znaków towarowych? Czy bardziej właściwa byłaby ewentualna ochrona
przyznana na gruncie innych reżimów, na przykład nieuczciwej konkurencji?
Na dzień dzisiejszy nie ma jednej odpowiedzi na powyższe pytania. Stanowiska
sądów za Oceanem i w Europie różnią się. Co więcej, pomimo, wydawałoby się, daleko
posuniętej unijnej harmonizacji przepisów dotyczących znaków towarowych i
stworzenia systemu ochrony wspólnotowego znaku towarowego, sądy w krajach
członkowskich dochodzą do odmiennych wniosków. Do tej pory, w krajach Unii
Europejskiej wydano ponad 70 orzeczeń w tzw. sprawach Google Adwords, z czego
ponad 30 we Francji 68 . Podczas gdy sądy w Wielkiej Brytanii prezentują raczej
liberalne stanowisko, a sądy we Francji uznają odpowiedzialność wyszukiwarki i
reklamodawców za naruszenie prawa ochronnego, sądy niemieckie nie mówią jednym
głosem i wydają sprzeczne orzeczenia. Ze względu na niejasną wykładnię prawa
wspólnotowego i wagę tej kwestii, sądy najwyższych instancji krajów członkowskich
zaczęły kierować pytania prejudycjalne do ETS. Francuski Court de Cassation w
czerwcu 2008 r. skierował do ETS pytania prejudycjalne w trzech tzw. „łączonych
sprawach Google‖ 69 . Podobnie postąpił holenderski Hoge Raad 70 , austriacki Oberster
Gerichtshof 71 . i ostatnio niemiecki Bundesgerichtshof 72 . Niniejszy rozdział będzie próbą
nakreślenia możliwych scenariuszy wykładni europejskiego prawa znaków
towarowych, także w zakresie prawnoporównawczym poprzez analizę podejścia do
zagadnienia sądów poszczególnych państw członkowskich i sądów amerykańskich. W
poniższych rozważaniach, szczególną uwagę poświęciłam omówieniu przesłanki użycia
68 Zob. wpis na blogu, European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!, dostępny pod
adresem:http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwords-lawsuit.htm,
ostatnie wejście 05.05.2009 r.
69 Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier, C-236/08; Google France v Viaticum, Luteciel,
C-237/08, CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca „Unicis”, C-238/08;
pytania prejudycjalne dostępne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.
70 Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV, C-558/08, pytanie prejudycjalne dostępne pod
adresem: www.eur-lex.europa.eu.
71 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at
Reisen GmbH, C-278/08, pytanie prejudycjalne dostępne pod adresem: www. eur-lex.europa.eu.
72 Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft GmbH, C-91/09, pytanie prejudycjalne dostępne pod
adresem www. eur-lex.europa.eu.
28

znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jako przesłanki
wyjściowej przy badaniu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Celem
rozdziału jest przede wszystkim wykazanie, iż użycie cudzego znaku w reklamie
kontekstowej online nie jest użyciem w powyższym rozumieniu.
3.2. Reklama kontekstowa w prawie i orzecznictwie amerykańskim
3.2.1. Wstęp
W Stanach Zjednoczonych najwcześniej pojawiły się wyszukiwarki internetowe,
a wraz z nimi kontrowersje prawne związane z reklamą kontekstową online 73 . Tam też
sądy jako pierwsze zaczęły wydawać orzeczenia w tej kwestii. Ze względu na fakt, iż
problem ten pojawił się stosunkowo niedawno, linia orzecznictwa nie jest do tej pory
jednolita. Sądy amerykańskie wydawały orzeczenia niestwierdzające naruszenia praw
do znaków towarowych przez wykorzystanie ich do wygenerowania wyszukiwania, z
drugiej strony, pojawiły się także orzeczenia skłaniające się w przeciwnym kierunku 74 .
Z uwagi na ramy ilościowe niniejszego opracowania i jego główny cel, jakim
jest omówienie problematyki użycia cudzych znaków towarowych w reklamie
kontekstowej z punktu widzenia prawa europejskiego a nie amerykańskiego,
najważniejsze zagadnienia prawa amerykańskiego w powyższym zakresie zostaną
przedstawione skrótowo. W pierwszej kolejności, omówiłam przesłanki niezbędne do
wykazania naruszenia, dozwolone użycie, a następnie dwa orzeczenia wydane w maju
2009 roku, nadające, moim zdaniem, mniej liberalny z punktu widzenia operatorów
wyszukiwarek i reklamodawców kierunek rozwoju amerykańskiego orzecznictwa.
73 Przykładowo orzeczenie: Playboy Enterprises, Inc. v Netscape-Communications Corp., 55 F. Supp. 2D
1070 (9 th Cir.1999).
74 Przykładowo orzeczenie: Government Employees Insurance Co. v Google, Inc., No. 1:04cv507 (E.D.
Va. 2005).
29

3.2.2. Przesłanki naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w
Lanham Act
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy uregulowane jest w Lanham
Act 75 . Ustawa ta zawiera przepisy chroniące zarówno znaki zarejestrowane jak i
niezarejestrowane 76 . Dla stwierdzenia naruszenia obydwu powyższych kategorii znaku
niezbędne jest wykazanie: użycia repliki lub imitacji znaku, użycia w handlu (use in
trade) w powiązaniu z usługami/towarami oraz prawdopodobieństwa konfuzji
(likelihood of confusion).
Przesłanka użycia przez jednych komentatorów uważana jest za przesłankę
wyjściową, badaną przez sądy jako pierwszą i niezbędną do wykazania naruszenia
znaku na podstawie Lanham Act 77 . Dla innych znawców doktryny ta sama przesłanka
nie może być rozpatrywana w oderwaniu od zbadania prawdopodobieństwa konfuzji,
gdyż sąd ustalając użycie znaku towarowego powinien zbadać czy użycie znaku
towarowego przez pozwanego stanowi dla konsumenta oznaczenie pochodzenia
produktu lub usługi 78 . Normatywne pojęcie „handlu‖ jest interpretowane niezwykle
szeroko 79 . W jego zakres wchodzą wszystkie rodzaje aktywności handlowej, które
mogą być regulowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych 80 . Użycie w handlu jest
użyciem znaku w dobrej wierze w obrocie handlowym 81 , w szczególności przez:
umieszczenie oznaczenia na opakowaniach, produktach, na dokumentach handlowych,
pokazanie znaku w powiązaniu z produktami. Co do zasady, użycie powinno być
widoczne dla konsumenta 82 , ale w sprawach o naruszenie znaku w reklamie
75 Lanham Act tytuł 15, rozdział 22 Kodu Stanów Zjednoczonych (United States Code) z 1995 r. art.
32(1)(15 U.S.C para. 1114(1)) i 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para 1125(a)(1)(A)].
76 Naruszenie znaku niezarejestrowanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
77 J. Thomas McCarthy: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 23:11.50 (4th ed. 2008), M.P.
McKenna: Trademark Use and the Problem of Source in Trademark Law, University of Illinois Law
Review, No.3, 2009.
78 Ibidem.
79 J.R. Antoniuk: Ochrona Znaków Towarowych w Internecie w amerykańskim prawie federalnym,
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol.II, AD
MMIV, s. 44, opracowanie dostępne pod adresem: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/107
_0dc5_038-072_antoniuk.pdf.
80 Lanham Act art. 45 (15 U.S.C. § 1127).
81 Lanham Act (15 U.S.C. §1127).
82 Prezentacja prof. Erica Goldmana dostępna pod adresem:
http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf, ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.
30

kontekstowej i w metatagach 83 sądy, pomimo tzw. niewidocznego użycia znaku
orzekały na korzyść uprawnionych ze znaku.
W myśl współczesnej amerykańskiej myśli prawa znaków towarowych
przesłanka użycia dla celów zastosowania Lanham Act powinna być oceniana
nierozerwalnie z badaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do
pochodzenia towarów i usług. O ile tradycyjny test prawdopodobieństwa konfuzji 84
powinien znajdować zastosowanie w sporach o naruszenie znaku w reklamie
kontekstowej, to sądy amerykańskie coraz częściej powołują się na tzw. „wstępne
wywołanie konfuzji‖ (initial interest confusion) 85 . Wstępne wywołanie konfuzji polega
na krótkotrwałej dezorientacji konsumenta co do pochodzenia towarów przez
przyciągnięcie jego uwagi do podmiotu używającego bez zgody właściciela cudzego
znaku towarowego, a nie do uprawnionego ze znaku towarowego. Mylne przekonanie
konsumenta szybko ustaje, gdy orientuje się on, że podmiot używający znak nie może
być jego właścicielem. Pomimo, wydawałoby się, znikomej szkodliwości i konkurencji
dla znaku, sądy amerykańskie stosują, choć bardzo restrykcyjnie, niniejszą formę
wprowadzenia w błąd jako przesłankę ustalającą naruszenie 86 . Sądy używają różnych
testów na wstępne wywołanie konfuzji w ocenie naruszenia znaku towarowego przez
operatorów wyszukiwarek internetowych 87 . Należy jednak zauważyć, że sądy stosują
wąską interpretację wstępnego wywołania konfuzji, ograniczając się do sytuacji
zaistnienia stosunku ścisłej konkurencji 88 .
83 Metatag - kod słowny zapisany w języku HTML (Hyper Text Markup Language) służy do opisu
zawartości strony internetowej. Jest on niewidoczny dla użytkownika.
84 Sądy wypracowały testy składające się z różnych kryteriów. J.Th. McCarthy, sprowadza w swoim
komentarzu: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, wszystkie czynniki do sześciu
najważniejszych: (a.) podobieństwa znaków, (b.) podobieństwa sposobów dystrybucji, (c.)
doświadczenia i rozwagi odbiorców, (d.) domniemanego zamiaru naruszenia prawa do znaku
towarowego, (e.) w przypadku niekonkurencyjnych towarów/usług, stopień oczekiwania kupującego, że
uprawniony rozszerzy swoją działalność na dziedziną działalności potencjalnego naruszyciela prawa do
znaku towarowego i (f.) dowodu rzeczywistej konfuzji.
85 Prezentowaną przesłankę można porównać z nieakceptowanym przez ETS pośredniego wprowadzenia
w błąd.
86
Orzeczeniami stwierdzającym naruszenie prawa do znaku towarowego opierającymi swoje
argumentacje na wstępnym wywołaniu konfuzji odnoszącym się do metatgów było orzeczenie w sprawie
Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp, 174 F. 3d 1036 (9th Cir.1999); oraz
Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles, 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998); Komentatorzy podkreślają, że
wstępne wprowadzenie w błąd może mieć też zastosowanie do używania słów kluczowych, por. M.S.
Bains: The Search Engine Economy's achilles Heel? Addressing online parallel imports resulting from
keyword and metatag misuse. Stanford Technology Law Review 2006.
87 J. R Antoniuk: Ochrona znaków..., s.46.
88 Ibidem, s. 46.
31

3.2.3. Dozwolone użycie znaku towarowego w reklamie
kontekstowej
Użycie cudzego znaku towarowego będzie legitymowane, jeśli będzie ono
mieścić się w trzech wyjątkach dozwolonego użycia 89 .
Pierwszym przypadkiem jest użycie nominatywne (nominative fair use) 90 , tj.
sytuacja, kiedy treść strony internetowej lub sam link dotyczy produktów (usług)
opatrzonych znakiem towarowym w związku ze sprzedażą tych produktów (usług) lub
innymi relacjami handlowymi z uprawnionym do tego znaku. Takie użycie ma też
miejsce w przypadku krytycznej wypowiedzi konsumenckiej o produkcie czy
uprawnionego użycia w reklamie porównawczej. Drugim typem dozwolonego użycia
jest użycie opisowe (descriptive use), które dotyczy przypadków użycia słowa (znaku)
w jego znaczeniu deskryptywnym, jeśli nie odnosi się jednocześnie do uprawnionego ze
znaku lub do towarów (usług) dla niego zarejestrowanych. Trzecim rodzajem jest tzw.
uprawnione użycie znaku (legitimate fair use) 91 . Ma ono miejsce w przypadku, kiedy
dwa podmioty posiadają tytuł prawny do identycznego znaku słownego, ale
zarejestrowanego dla innej kategorii towarów, lub w przypadku, gdy posługują się
oznaczeniem tylko na określonym terytorium, np. jednego stanu.
3.2.4. Precedensy sądów amerykańskich
Powyższa niejasność interpretacji przesłanki użycia w handlu i
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przekłada się bezpośrednio na różne
stanowiska sądów amerykańskich w zakresie ustalenia naruszenia w sporach wokół
znaków towarowych i linków sponsorowanych. W większości przypadków sądy
stwierdzały, zarówno w sporze z reklamodawcami jak i wyszukiwarkami, że ma
89 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy ..., s. 219.
90 G.R. Ferrera: The Search Advertising..., s. 251.
91 Ibidem, s. 252.
32

miejsce użycie w handlu 92 . Powyższe stwierdzenia potwierdzają ostatnio wydane
orzeczenia wstępne w sprawie Rescuecom v Google 93 i Hearts on Fire v Blue Nile 94 .
3.2.4.1. Rescuecom v Google
Orzeczenie w sprawie Rescuecom v Google 95 było przez długi czas cytowanym
przykładem sprawy precedensowej, w której sąd nie uznał użycia znaku towarowego w
handlu przez wyszukiwarkę Google. Jednakże, w wyniku apelacji Sąd Drugiego Okręgu
w orzeczeniu wstępnym dopatrzył się użycia znaku towarowego. Stan faktyczny w
niniejszej sprawie kształtuje się typowo dla sporów wokół linków sponsorowanych:
Google zostaje pozwany przez właściciela znaku towarowego Rescuecom o naruszenie
prawa do znaku towarowego przez sprzedawanie oznaczenia powoda jako słowa
kluczowego.
Sąd Drugiego Okręgu rozróżnił sytuację w niniejszym sporze od postawy
faktycznej w sprawie 1-800 v WhenU 96 . W tej sprawie powód dostarczał programy
pozwalające na wywołanie reklam pop-up i w tym celu wykorzystywał m.in. adres
strony www.1800contacts.com, na której były wyświetlane reklamy konkurentów. W
związku z powyższymi praktykami, 1-800 Contacts, jako uprawniony ze znaku, pozwał
WhenU o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Sąd stwierdził brak
używania znaku towarowego w handlu, a tym samym brak naruszenia, gdyż: strona 1-
800 Contacts pozostawała niezmieniona i była wyraźnie oddzielona od reklam, nie
92 Zestawienie amerykańskich orzeczeń sądowych pod kątem stwierdzenia użycia w handlu prezentuję na
blogu prof. Santa Clara University, School of Law E. Goldman, dostępne pod adresem:
http://www.ericgoldman.org/Resources/keywordlaw.pdf, ostatnie wejście 20.05.2008 r.
93 Rescuecom Corp. v Google Inc., 2009 WL 875447 (2d Cir. 2009), por. wpis na blogu prof. Erica
Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie wejście
20.05.2008 r.
94
Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., 2009 WL 794482 (D. Mass., 2009), dostępne pod
adresem:http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/margreth_barret.htm por. wpis na blogu prof.
Erica Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie
wejście 20.05.2008 r.
95 Rescuecom Corp. v Google Inc., No. 5:04-CV-1055(N.D.N.Y. , 2006), por. wpis na blogu prof. Erica
Goldmana: http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm, ostatnie wejście
20.05.2008 r.
96 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., Docket Nos. 04-0026-cv, 04-0446-cv (2d Cir. 2005).
33

dochodziło do sprzedaży słów kluczowych, znak towarowy był niewidoczny dla
użytkownika do momentu wejścia użytkownika na stronę powoda 97 .
Powracając do argumentacji przytoczonej w sprawie Rescuecom v Google
należy zauważyć, że Sądu Drugiego Okręgu porównując ją ze sprawą 1-800 v WhenU
stwierdził, iż omawiane przypadki różnią się z dwóch powodów. Po pierwsze, w
przeciwieństwie do 1-800 v WhenU, w której to sąd podkreślił, że nie było w ogóle
użycia znaku towarowego, w niniejszej sprawie Google poleca i sprzedaje
reklamodawcom znak towarowy Rescuecom. Po drugie, w przeciwieństwie do stanu
faktycznego w sprawie 1-800 v WhenU pozwany nie używał ani nie wyświetlał znaku
towarowego dla reklamodawców. W sprawie Rescuecom v Google Google czyni to,
choćby przez wyświetlanie oznaczenia w narzędziu propozycji słów kluczowych.
Orzeczenie Rescuecom v Google omawia także sposób oznaczenia linków
sponsorowanych i odróżnia je od wyodrębnionych od tekstu strony reklam pop-up w
sprawie 1-800 v WhenU. Sąd przychylił się do zarzutów powoda, że umieszczenie
wyników sponsorowanych ponad rezultatami naturalnymi, może prowadzić
konsumentów do uznania linków za naturalne. W 1-800 v WhenU, reklamy pop-up
ukazywały się w oddzielonym od strony przeglądanej przez użytkownika oknie
wyszukiwarki, nie było więc ryzyka konfuzji co do istoty pop-up jako reklamy, ani co
do faktu, że pozwany i właściciel znaku nie byli odpowiedzialni za wyświetlanie
reklamy, w rezultacie wyszukiwań przez odpowiednie zapytanie.
Wydaje się, że po orzeczeniu Rescuecom v Google sądy będą ograniczać
powoływanie się na precedens 1-800 v WhenU do ściśle określonych stanów
faktycznych. Ponadto niniejszy wyrok, choć jeszcze wydany jako wstępny, przełamuje
linię orzeczniczą opartą na Rescuecom v Google i stwierdza, że sprzedawanie słów
kluczowych jest użyciem znaku towarowego w handlu.
3.2.4.2. Hearts on Fire v Blue Nile
Niniejsza sprawa zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na
przeprowadzoną przez sąd analizę wstępnego ryzyka konfuzji i prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd.
97 J.L.Hernandez: A comprehensive solution..., s. 214.
34

35
Powód jest szlifierzem diamentów sprzedającym swoje produkty pod nazwą
„Hearts on Fire”. Powód nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej, lecz przez sieć
dealerów. Pozwany jest dealerem diamentów w Internecie, ale nie sprzedaje kamieni
powoda. Powód pozwał Blue Nile o wykupienie słowa kluczowego „hearts on fire‖.
Sąd w Massachusetts, pomimo niewidocznego wykorzystania słowa
kluczowego, stwierdził w orzeczeniu wstępnym, iż powyższe zachowanie pozwanego
stanowi użycie znaku towarowego w handlu. Ale co jest istotniejsze, przyznał także, że
może istnieć ryzyko wstępnej konfuzji wśród konsumentów. Sąd posłużył się jednym z
wielu testów:
„[…] klasycznym przykładem [ryzyka wstępnej konfuzji] jest sytuacja, w której
konsument wpisuje w pole wyszukiwania znak towarowy w celu znalezienia
konkretnego produktu i zamiast zostać skierowany na stronę z towarami oznaczonymi
tym znakiem, „zbacza z drogi‖ będąc pokierowany na stronę lub reklamę konkurenta.
W takiej sytuacji, użytkownik nigdy nie jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia
towaru przez niego kupowanego, ale dokonał powyższej czynności w wyniku celowego
przekierowania (misdirection, redirection). W rezultacie wstępnego ryzyka konfuzji
dochodzi do odwrócenia uwagi konsumenta od jednego towaru oznaczonego znakiem
towarowym i nakierowaniem jej na towary konkurencyjne, nawet, jeśli konsument nie
jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia produktu, ostatecznie rozważa zakup
produktu lub go kupuje.‖ 98
Wadą powyższego subiektywnego testu jest niemożność stwierdzenia, kiedy
konsument „zbacza z drogi‖ 99 .
Interesujący jest fakt, że sąd przeprowadził alternatywnie analizę także pełnego
testu ryzyka konfuzji na podstawie obiektywnych potencjalnych odczuć konsumenta:
„W niniejszej sprawie, ustalenie ryzyka wprowadzenia w błąd sprowadza się do
określenia, co konsument widział na ekranie i racjonalnie zakładał (odczuwał) w danym
kontekście. Na kontekst i treść składają się:
1) ogólny mechanizm działania oprogramowania, dostępu do sieci i nawigacji
internetowej, w której konsument może z łatwością „zboczyć z kursu‖;
2) sposób działania, określonego zapytania konsumenta;
98 Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., in fine.
99 Wpis na blogu prof. Erika Goldmana, podstępny pod adresem:http://blog.ericgoldman.org/archives/
2009/04/ catching_up_on_keyword.htm, ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.

3) treść stron internetowych będących wynikami wyszukiwań naturalnych i
sztucznych;
4) zawartość strony pozwanego, w tym odniesienia mogące powodować
konfuzję;
5) znajomość funkcjonowania Internetu i doświadczenie w posługiwaniu się
Internetem przez grupy potencjalnych konsumentów pozwanego;
6) określoną sytuację, w której konsument, który świadomie poszukuje w
Internecie strony szlifierza markowych diamentów, znajduje jedynie
sponsorowany link dealera diamentów oraz
7) czas trwania stanu konfuzji.‖ 100
Powyższy test, choć ma cechy analizy obiektywnej i z pewnością eliminuje
subiektywne odczucia sędziów czy powodów co do wprowadzenia w błąd konsumenta,
będzie niezwykle trudny do przeprowadzenia przez właścicieli znaku.
3.2.5. Podsumowanie
Jak do tej pory, wydawało się, że linia orzecznicza sądów amerykańskich szła w
kierunku pro-konkurencyjnego podejścia, według którego do naruszenia znaku
dochodziło w przypadku, gdy znak jest widoczny dla odbiorcy 101 . Jednak, orzeczenia,
choć będące jedynie orzeczeniami wstępnymi (summary judgement), takie jak w
sprawie Rescuecom v Google, ustalające użycie znaku w handlu oraz w sprawie Hearts
on Fire v Blue Nile, w których sąd zaznaczył możliwość przywołania testu wstępnego
wywołania konfuzji i pełnego wielostopniowego testu ryzyka wprowadzenia w błąd,
zachęcają uprawnionych ze znaków towarowych do pozywania operatorów
wyszukiwarek. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż, w maju 2009 roku, właściciele
znaków towarowych ze stanu Teksas wnieśli pozew zbiorowy przeciwko Google o
naruszenie ich prawa ochronnego 102 .
100 Hearts on Fire Co. v Blue Nile, Inc., in fine.
101 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy..., s. 218.
102 Zob. https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=144298, ostatnie odwiedziny:
16.05.2009.r.
36

Sądy Stanów Zjednoczonych z pewnością nie powiedziały jeszcze ostatniego
słowa w kwestii legalności wykupowania i sprzedawania słów odzwierciedlających
cudze znaki towarowe w reklamie kontekstowej i możemy spodziewać się nowych
precedensów w tej kwestii.
3.3. Naruszenie znaku towarowego w prawie w reklamie kontekstowej
w prawie i orzecznictwie europejskim
3.3.1. Przesłanki naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w Unii
Europejskiej
W doktrynie dosyć jednoznacznie przyjmuje się, że naruszenie prawa do znaku
jest wkroczeniem w sferę prawa podmiotowego wyłącznego nabytego w wyniku
rejestracji 103 . Ze względu na ochronę określonej funkcji znaku naruszenie prawa
ochronnego można podzielić na dwa rodzaje: naruszenie bezpośrednie i pośrednie 104 .
Pierwszy typ naruszenia obejmuję grupę przepisów chroniących wyłącznie
funkcję pochodzenia 105 (art. 5 ust.1 pkt a i lit. b dyrektywy 2008/95 106 , art. 296 ust. 2
p.w.p 107 , art. 9 ust.1 pkt. a i lit. b rozporządzenia 40/94 108 ). Można wyodrębnić dwa
przypadki naruszenia bezpośredniego: przez reprodukcję lub imitację 109 . Reprodukcja
103 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności…, s. 243.
104 Ibidem, s. 244; R. Skubisz, Prawo znaków..., s. 167.
105 A. Tichner: Odpowiedzialność majątkowa..., s. 43.
106 Art. 5. ust. 1 dyrektywy brzmi następująco: Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi
wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim,
które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: a)oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku
towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i
to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej;
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym.
107 Art. 296 ust. 2 p.w.p., ust. 2 brzmi następująco: Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:1) znaku identycznego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; 2) znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd, które obejmuje w szczelności ryzyko skojarzenia znaku
ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
108 Art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 40/94 pokrywa się z dyspozycją normy z art. 5 ust. 1 lit. a i b
dyrektywy 2008/95
109 E. Nowińska: U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności …, s.244.
37

oznacza wierne odzwierciedlenie 110 , wręcz skopiowanie znaku i używanie go w
stosunku do identycznych towarów. Aby wykazać naruszenie należy udowodnić:
używanie znaku, jego bezprawność, używanie identycznego znaku towarowego w
odniesieniu do identycznych towarów. Nie jest zaś konieczne udowodnienie
wprowadzenia w błąd, gdyż zakłada się, że w przypadku tzw. podwójnej identyczności
jest ono oczywiste 111 . Imitacja polega na bezprawnym używaniu znaków podobnych lub
identycznych przez nieuprawnionego w odniesieniu do towarów (usług) identycznych
lub podobnych. Aby doszło do naruszenia powinny być spełnione następujące
przesłanki: używanie znaku towarowego, bezprawność takiego używania w charakterze
gospodarczym, w odniesieniu do znaków identycznych lub też podobnych lub
produktów identycznych lub podobnych. Zachowanie to musi przede wszystkim
wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów (usług).
Drugim typem jest naruszenie pośrednie. Jak wskazuje art. 5 ust. 2 dyrektywy
2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz art. 9 ust. 1 c rozporządzenia 40/94, aby wystąpiło
naruszenie należy wykazać: renomę znaku, bezprawne użycie tego znaku w charakterze
gospodarczym, i że użycie to może przynieść nieuprawnionemu nienależną korzyść
i/lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. Powyższe
przepisy chronią znak przed ryzykiem pasożytnictwa i rozwodnieniem. Należy
zaznaczyć, że ochrona ta jest przyznana poza granicami podobieństwa, dlatego też nie
jest wymagane wykazania identyczności/podobieństwa znaku czy towarów (usług) a
także ryzyka wprowadzenia w błąd.
W następnych podrozdziałach zostaną omówione przesłanki szczególnie istotne
i sprawiające najwięcej problemów interpretacyjnych w kontekście użycia cudzego
znaku towarowego w celu wywołania linku sponsorowanego, a także niezbędne do
późniejszej próby analizy pytań prejudycjalnych postawionych Europejskiemu
Trybunałowi Sprawiedliwości (patrz. rozdział 3.4.7).
110 R. Skubisz: Prawo znaków..., s. 165.
111 Jednakże należy zauważyć, że art. 16 TRIPS przyjmuje domniemanie pomyłki w przypadku
reprodukcji.
38

3.3.1.1. Użycie znaku towarowego
Podstawowym uprawnieniem uzyskanym w wyniku przyznania prawa z
rejestracji jest wyłączne używanie znaku towarowego, a tym samym zakazanie
wkroczenia w sferę pozytywnych uprawnień właściciela znaku. Art. 5 ust. 3 dyrektywy
2008/95 wymienia następujące przykładowe formy używania: umieszczenie oznaczenia
na towarach lub ich opakowaniach, oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu
lub ich magazynowanie w tym celu, pod takim oznaczaniem lub oferowanie i
świadczenie usług pod tym oznaczeniem, przywóz lub wywóz pod takim oznaczeniem,
używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. Podobne wyliczenie
zawiera art. 9 ust. 2 rozporządzenia 40/94 i art. 154 p.w.p. Powyższe formy użycia są
pełnym odzwierciedleniem funkcji oznaczenia pochodzenia znaku.
Oczywiście żaden z powyższych rodzajów używania nie wskazuje expressis
verbis na posługiwanie się znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. Należałoby
się jednak zastanowić czy jeśli ustalimy, że użyciem znaku towarowego jest
wykorzystanie cudzego znaku przez reklamodawcę wykupującego słowo kluczowe to
czy nie byłoby to użycie w reklamie, w tym w reklamie kontekstowej. Wydaje się, że
odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna, gdyż użycie znaku towarowego w
reklamie wiąże się z widocznym dla odbiorcy wykorzystaniem cudzego oznaczenia. W
większości stanów faktycznych w sporach o naruszenie znaków w reklamie
kontekstowej cudzy znak był niewidoczny. Dlatego też, moim zdaniem, nie można
stwierdzić, że spotykamy się tutaj z rodzajem używania znaku w reklamie.
3.3.1.1.1. Użycie w charakterze znaku towarowego
Rozważając kwestię naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w
reklamie kontekstowej należy w pierwszej kolejności zadać pytanie, czy takie użycie
stanowi użycie cudzego znaku towarowego w charakterze znaku towarowego, czyli w
granicach oznaczenia funkcji pochodzenia? Jak wyżej zostało wskazane przesłanka
użycia jest wspólna dla wykazania naruszenia tradycyjnego i poza granicami
podobieństwa. W niniejszym podrozdziale przedstawiłam linię orzeczniczą ETS w
39

zakresie przesłanki użycia, kluczową dla dalszych rozważań potencjalnego naruszenia
znaku towarowego w reklamie kontekstowej.
Choć linia orzecznicza ETS wydaje się nie w pełni jednolita, w przeważającej
większości spraw Trybunał uznał, że użycie znaku towarowego w celu zastosowania
art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 95/2008, jest użyciem w granicach funkcji oznaczenia
pochodzenia. W niektórych jednak przypadkach odnosił się do funkcji w liczbie
mnogiej, co sugerowałoby zakwalifikowanie użycia znaku w charakterze znaku
towarowego także w granicach funkcji reklamowej i gwarancyjnej. W tym miejscu
pokrótce zostaną omówione najważniejsze orzeczenia ETS w powyższym zakresie.
W sprawie Opel v Autec 112 pozwany używał logo powoda na samochodzikach
będących miniaturową imitacją samochodów Opel. ETS stwierdził, że jeśli:
„[...] właściwy krąg odbiorców nie postrzega oznaczenia identycznego z logiem
Opla zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach
redukcyjnych jako wskazówki pochodzenia tych towarów od firmy Adam Opel lub
przedsiębiorstwa gospodarczo powiązanego z tym ostatnim, to do [sądu krajowego]
należy, zatem stwierdzenie, że będące przedmiotem postępowania przed sądem
krajowym używanie nie naraża na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, które
występuje w charakterze zarejestrowanego dla zabawek znaku towarowego.‖ 113
Trybunał uznał, zatem, że zachodzi tu użycie znaku towarowego, ale jest ono
dozwolone, gdyż na samochodziku a nie na opakowaniu widniało logo Opel. Tym
samym konsument dokonując wyboru produktu brał pod uwagę znak towarowy Autec
widniejący na opakowaniu, co sugerowało mu, że zabawka nie może pochodzić od
Opla. ETS stwierdził, że uprawniony może zabronić osobie trzeciej użycia znaku, tylko
jeśli takie użycie wpływa na funkcje znaku, przynosi nieuzasadnioną korzyść i szkodzi
odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku (art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95). Jak
T. Pinto, słusznie zauważył, można zabronić użycia znaku tylko, gdy ma ono wpływ na
funkcję znaku. W niniejszej sprawie nie została narażona żadna funkcja znaku, a mimo
to Trybunał stwierdził, że ma tu miejsce użycie znaku 114 .
112 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR I-1017 [2007].
113 Ibidem, [24].
114 E. Traple: Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego,[w:] J. Barta,
A. Matlak: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Prawo własności Intelektualnej wczoraj,
dziś i jutro, zeszyt nr 100,Warszawa 2007, s. 555.
40

Także w orzeczeniu Céline Sarl v Céline SA 115 Trybunał podkreślił, że użycie
znaku towarowego dla celów art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 jest użyciem w
granicach funkcji pochodzenia. W tej sprawie Céline SA pozwał Céline Sarl o
naruszenie znaku powoda „Céline‖. Pozwany używał identycznego oznaczenia co znak
towarowy powoda jako nazwy handlowej i szyldu, ale nie w odniesieniu do swoich
produktów. ETS stwierdził, iż użycie cudzego znaku towarowego jako nazwy
handlowej lub szyldu sklepu nie może mieć samo w sobie na celu odróżniania
produktów i usług. Jednakże, ETS podkreślił, że ma miejsce używanie znaku „dla
produktów i usług‖ w celu zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, o ile osoba
trzecia używa oznaczenia w taki sposób, że stwarza to związek pomiędzy znakiem, pod
którym ta osoba prowadzi działalność a towarami lub usługami dostarczanymi przez tę
osobę.
Z kolei w orzeczeniu Adidas v Marca Mode 116 , ETS stwierdził, że
odpowiedzialność za naruszenie istnieje nawet, jeśli oznaczenie używane jest dla celów
ozdobnych, a nie w charakterze znaku towarowego. W tej sprawie, właściciel znaku
Adidas twierdził, że pozwany naruszył jego znak towarowy składający się z trzech
równoległych pasków przez wprowadzanie na rynek odzieży, na której widniały dwa
równoległe paski. ETS stwierdził, że:
„ […] postrzeganie danego oznaczenia przez odbiorców jako oznaczenia
ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzielonej w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy,
jeśli – mimo swojego dekoracyjnego charakteru – oznaczenie to wykazuje
podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego, w związku, z czym dany krąg
odbiorców może dojść do przekonania, że dane towary pochodzą z tego samego
przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie.‖ 117
115 Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline, ECR. I-7041 [2007].
116 Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, Adidas AG v Marca Mode CV, ECR 1-4861
[2008]. W sprawie tej, Trybunał powołał się w uzasadnieniu na orzeczenie BMW v Deenik, w którym
stwierdził, że nie jest koniecznie stwierdzenie użycia znaku towarowego w funkcji oznaczenia
pochodzenia dla ustalenia naruszenie na podstawie dyrektywy 20008/95. W tej sprawie, pan Deenik
świadczący usługi serwisowe samochodów BMW, używał bez zezwolenia tego oznaczenia w reklamie w
stosunku do towarów BMW, dlatego też sąd stwierdził, że nastąpiło naruszenie. Wyrok ETS z 23 lutego
1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald
Karel Deenik, ECR I-905 [1999].
117 Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, Adidas AG v Marca Mode CV, ECR 1-4861
[2008].
41

Przykładem orzeczenia, w którym ETS nie sprecyzował czy art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95 powinien mieć zastosowanie tylko w podstawowej funkcji czy
także funkcji pomocniczych, jest Arsenal v Reed 118 . Stan faktyczny
przedstawiał się następująco: klub piłkarski Arsenal oskarżył Pana Reed'a o
sprzedawanie pamiątek i innych towarów związanych z piłką nożną oznaczonych
znakiem „Arsenal‖. Pan Reed zaprzeczał naruszeniu, argumentując, że znaki użyte na
jego produktach nie były użyte w charakterze oznaczenia pochodzenia, ale jako wyraz
lojalności dla klubu Arsenal. Ponadto towary były sprzedawane na stoisku, na którym
widniała wyraźna informacja, że gadżety nie są produktami oficjalnymi Arsenal. Mimo
to, Trybunał uznał, że niektórzy konsumenci (zwłaszcza Ci, którzy natkną się na towary
poza stoiskiem) mogą błędnie założyć, że są to oficjalne pamiątki klubu Arsenal. ETS
powiedział, że „wykonywanie praw wyłącznych powinno być zastrzeżone dla
przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią może narażać na
szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcję znaku towarowego, a w
szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką jest gwarantowanie konsumentom
pochodzenia danego towaru.‖ 119 Sformułowanie „[...] w szczególności jego zasadniczą
funkcję [...]‖ użyte przez ETS, wydaje się sugerować możliwość rozszerzenia
zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 na użycie oznaczenia wyłącznie funkcji
reklamowej i gwarancyjnej 120 .
Z kolei, w sprawie Holterhoff v Freiesleben 121 , podczas ustnych negocjacji
handlowych między jubilerami, jeden z nich nazwał charakterystyczne cięcie
szlachetnych kamieni Spirit Sun, będące zastrzeżonym znakiem towarowym. Nie użył
jednak znaku w odniesieniu do towarów uprawnionego. ETS stwierdził, że to użycie nie
podpada w ogóle pod prawo znaków towarowych, gdyż znak towarowy jako oznaczenie
pochodzenia nie może być badany w odniesieniu do potencjalnego konsumenta.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za faktem, iż użycie znaku
towarowego w granicach art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 95/2008 powinno być badane tylko
118 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, ECR I-10273
[2002].
119 Ibidem, [20].
120 M. Senftleben, The trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in international, US and EC
trademark law, IIC 2009, 40(1), 45-77.
121 Wyrok ETS z 14 maja 2004 r. w sprawie C-2/00, Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut,
ECR I-4187 [2002].
42

w ramach zasadniczej funkcji, jest wprowadzenie przepisów chroniących znak poza
zasadniczą funkcją pochodzenia 122 . ETS podkreślił to twierdzenie między innymi w
orzeczeniach BMW v Deenik 123 , Arsenal v Reed 124 , czy Celine Sarl v Celine SA 125 . W
tym ostatnim ETS zaznaczył, że:
„Z systematyki art. 5 dyrektywy wynika, że używanie oznaczenia dla towarów
lub usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy ma na celu odróżnienie
wspomnianych towarów lub usług, podczas gdy art. 5 ust. 5 dyrektywy odnosi się do
„używani[a] oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług‖.
W świetle art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95 państwa członkowskie mogą
wprowadzić przepisy dotyczące ochrony przez używaniem oznaczenia w celach innych
niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli użycie tego oznaczenia bez właściwego
powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego
charakteru lub renomy danego znaku towarowego.
Powyższe rozwiązanie zostało zaczerpnięte z prawa znaków towarowych
Beneluksu. Artykuł 2.20 pkt. d Konwencji Beneluksu dotyczącej własności
intelektualnej przewiduje, że uprawniony ze znaku może zakazać jakiegokolwiek
użycia w obrocie handlowym znaku identycznego lub podobnego, bez jego zgody,
jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłyby nieuzasadnioną
korzyść lub byłyby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku 126 .
Polska jak do tej pory nie wprowadziła podobnych rozwiązań.
W większości orzeczeń, Trybunał zaznaczył, że aby zakazać użycia znaku
towarowego przez osobę trzecią, użycie znaku musi mieścić się w granicach oznaczenia
pochodzenia towarów. Tylko w orzeczeniu Arsenal Trybunał pozostawił jak się wydaje
„furtkę‖ dla użycia tylko w pozostałych dwóch funkcjach: gwarancyjnej i reklamowej.
Należy także zauważyć, że w żadnym orzeczeniu Trybunał nie zakwalifikował
122 Po Jen Yap, Case comment: Essentaial Function of a trade mark: from BMW to O2, EIPR. 2009,
31(2), 81-87.
123 Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW
Nederland BV v Ronald Karel Deenik, ECR I-905 [1999].
124 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, ECR I-10273
[2002].
125 Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline, ECR. I-7041 [2007].
126 Konwencja Beneluksu dotycząca własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe,
wzory użytkowe) z 1 grudnia 2006 r.
43

wykorzystania znaku jako użycia znaku, którego uprawniony może zabronić, jeśli było
ono niewidoczne dla odbiorcy.
Dyskusja o zakres ochrony prawa do znaku ustalony w art. 5 ust. 1 i 2
dyrektywy przekłada się bezpośrednio na niepewność, co do rozstrzygnięcia kwestii
użycia cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego, co szerzej zostało opisane
w rozdziale 3.4.8.
3.3.1.1.2. Dozwolony użytek znaku towarowego
Nie sposób wyobrazić sobie prawa ochronnego mającego charakter
własnościowy bez wyjątków przewidzianych dla uzasadnionego używania przedmiotu
własności przez osoby trzecie. Wyłączność uprawnionego nie może stać na
przeszkodzie w swobodnej działalności gospodarczej wykonywanej przez inne
podmioty, w zachowaniu konkurencji rynkowej, jak i zagwarantowanych
konstytucyjnie praw podstawowych jak swoboda wypowiedzi. Używanie znaku
towarowego przez uprawnionego lub za jego zgodą powinno sprowadzać się do
wykorzystania znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia (odróżniającej), a także w
przypadku znaków renomowanych w funkcji reklamowej i gwarancyjnej 127 . Wszelkie
użycie poza tym zakresem powinno wchodzić w sferę tzw. dozwolonego użytku 128 .
Konstrukcja prawna przyjęta przez ustawodawcę unijnego i polskiego polega na
enumeratywnym wyliczeniu przypadków, kiedy użycie cudzego znaku w obrocie
handlowym może być dozwolone. Należy tu zaznaczyć, że określenie „użycie w
obrocie handlowym‖ nie jest równoznaczne z użyciem znaku w charakterze znaku
towarowego 129 . W myśl art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/95 osoba trzecia może używać
znaku towarowego w obrocie handlowym:
127 Pomijam tu dyskusję nad kwestią zamierzonej dysproporcji w korelacji pomiędzy sferą uprawnień
pozytywnych, która rozciąga się także na znaki i towary podobne, a w przypadku znaków renomowanych
na wszystkie znaki, a sferą uprawnień negatywnych.
128 Choć nie jest to termin ustawowo zdefiniowany, zostało przyjęte w doktrynie, że „dozwolony użytek
można rozciągnąć na całość praw na dobrach niematerialnych i objąć nim wszystkie sytuacje, kiedy
osoba inna niż podmiot uprawniony może korzystać z określonego z określonego dobra niematerialnego‖,
zob. G.J Pacek: Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym) [w:] J.
Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ, Prawo Własności Intelektualnej Wczoraj ,
Dziś i Jutro, zeszyt nr 100, Warszawa 2007, s. 179 i cytowana tam literatura.
129 E. Traple. Używanie cudzego..., s. 567.
44

a) gdy jest to jej własne nazwisko lub adres,
b) jako wskazówki dotyczącej rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego
przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów
lub świadczenia
usług lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług, znaku
towarowego,
c) jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub
usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych 130 .
Wszystkie powyższe sytuacje są dozwolone pod warunkiem, że osoba ta używa
znak towarowy zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle 131 . Także art. 12
rozporządzenia 40/94 wymaga, w podobnych przypadkach, używania znaku
wspólnotowego zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi.
W orzeczeniu Budejovicky Budvar 132 zostały określone trzy kryteria, które
powinny być brane pod uwagę w celu stwierdzenia czy użycie jest zgodne z uczciwymi
praktykami w przemyśle i handlu. Są to:
a) możliwy zakres skojarzenia istnienia powiązania,
b) zakres świadomości podmiotu używającego cudzy znak,
c) istnienie i ewentualny zakres renomy znaku, z której podmiot może skorzystać.
Trybunał wielokrotnie podkreślał możliwość informacyjnego wykorzystania
cudzego znaku m.in. w orzeczeniu BMW v Deenik 133 oraz wykorzystania znaku przez
wskazanie przeznaczenia sprzedawanych przez siebie towarów (np. akcesoriów) w
130 W tym miejscu pomijam omówienie innych ograniczeń skutków znaków towarowych tj. w przypadku
używania uprzedniego (art. 6 ust. 2 dyrektyw).
131
Implementacją powyższego artykułu do p.w.p. jest art. 156, który jednak nakazuje badania czy
użycie odpowiada, nie wiadomo dlaczego, „usprawiedliwionym potrzebom używającego‖. Art. 156.
ust.1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez
inne osoby w obrocie:1) ich nazwisk lub adresu;2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i
charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub
okres przydatności;3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne
dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub
usługi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby
wynika z innych przepisów ustawy. Ust. 2 Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko
wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i jednocześnie jest zgodne z
uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.
132 Wyrok ETS z 22 maja 2003 r. w sprawie C-216/01, Budejovicky Budvar v Rudolf Emmersin, ECR I-
10989 [2004].
133
Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW
Nederland BV v Ronald Karel Deenik, ECR I-905 [1999].
45

orzeczeniu Gillette v LA Labotories 134 , pod warunkiem, że stoi to w zgodności z
uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
Innym ograniczeniem prawa wyłącznego jest wyczerpanie prawa ochronnego.
Jest to wyraz swego rodzaju kompromisu pomiędzy monopolem właścicielskim a
dalszą odsprzedażą 135 . Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może
zakazać używania swojego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które zostały
wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, odpowiednio na terytorium Polski, pod jego
znakiem towarowym przez niego lub za jego zgodą (art. 12 rozporządzenia 40/94, art. 7
dyrektywy 2008/95 art. 155 i nast. p.w.p) 136 . Dzięki tej teorii możliwy jest swobodny
obrót towarami oznaczonymi znakiem towarowym po wprowadzeniu towaru na rynek
wspólnotowy (odpowiednio w Polsce) przez samego uprawnionego lub w wyniku jego
zgody. Jednakże, uprawniony może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarowemu,
jeśli ma prawnie uzasadnione powody, w szczególności, jeżeli stan towarów ulega
zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.
W dalszej części niniejszego rozdziału rozważam w jakich sytuacjach
dozwolony jest użytek cudzego znaku towarowego przez osobę trzecią w reklamie
kontekstowej.
3.3.1.2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia
O ile przyjmuje się, że nie ma potrzeby badania przesłanki ryzyka
wprowadzenia w błąd w przypadku tzw. podwójnej identyczności, to w sytuacji
nieuprawnionego użycia cudzego znaku (identycznego lub podobnego) i w stosunku do
produktów (podobnych lub identycznych) wykazanie ryzyka wprowadzenia w błąd jest
niezbędne dla ustalenia naruszenia 137 . Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy właściciel
jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania znaku towarowego
w obrocie handlowym bez jego zgody, gdy oznaczenia osób trzecich są identyczne albo
134
Wyrok ETS z 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03, The Gillette Company i Gillette Group Finland
Oy v LA-Laboratories Ltd Oy. ECR 1-2337 [2005].
135 J.R. Antoniuk, Ochrona znaków...s. 44 i cytowana tam literatura.
136 Więcej na ten temat, K. Szczepanowka-Kozłowska, Wyczerpanie prawa...
137 art. 5 ust.1 pkt. a i lit. b dyrektywy 2008/95, art. 296 ust. 2 p.w.p oraz art. 9 ust.1 pkt. a i lit. b
rozporządzenia 40/94.
46

podobne do znaków towarowych uprawnionego lub używane są do oznaczenia
identycznych albo podobnych towarów (usług), które opatrzone są znakiem towarowym
uprawnionego. Jednocześnie musi istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia
odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, które obejmuje prawdopodobieństwo
skojarzenia.
Trybunał wielokrotnie w swych orzeczeniach wypowiadał się na temat
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W sprawie SABEL v Puma 138 ETS
stwierdził, że prawdopodobieństwo skojarzenia jest tylko elementem
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i nie może być traktowane tylko jako
alternatywa. W Cannon v Canon 139 Trybunał potwierdził, że wykazanie wyłącznie
prawdopodobieństwa skojarzenia nie jest wystarczające, aby stwierdzić naruszenie.
Zostało to potwierdzone w dyrektywie 2008/95 będącej ujednoliconą wersją dyrektywy
89/104. W art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 wyodrębniono w oddzielnym zdaniu,
stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje
prawdopodobieństwo skojarzenia 140 .
Także w stosunku do znaków renomowanych, uważa się, że istnienie
prawdopodobieństwa skojarzenia nie może być wystarczające dla stwierdzenia
naruszenia 141 . J. Piotrowska odmiennie przyjmuje, na podstawie dyrektywy 89/104,
relację między prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd i skojarzenia. Autorka
podnosi, że z uwagi na rozciągnięcie przez ustawodawcę ochrony znaków
renomowanych poza granicę specyfikacji, tym bardziej należy przyjmować rozszerzoną
ochronę przy badaniu podobieństwa znaków i towarów w granicach specyfikacji.
Dlatego też, dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaków mogących być uznanymi za
renomowane, wystarczające powinno być samo prawdopodobieństwo skojarzenia
między konfrontowanymi oznaczeniami, prowadzące do zakłócenia procesu
decyzyjnego 142 .
138 Wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/96, Sabel v Puma, ECR 1-6191 [1997].
139 Wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-
Mayer Inc., ECR I-5507 [1998].
140 E. Jaroszyńska-Kozłowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”, MoP
01/2008.
141 Wyrok ETS z 22 czerwca 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG Adidas Benelux BV, ECR 1-
486 [2000].
142 J. Piotrowska, Ochrona znaków...s.32.
47

Przesłankę wprowadzenia w błąd należy rozważać w myśl preambuły dyrektywy
2008/95. Zgodnie z motywem dziesiątym ocena występowania prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd „zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności
znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub
zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem,
między określonymi towarami lub usługami‖. Istnienie prawdopodobieństwa
wprowadzenia odbiorców w błąd podlega zatem całościowej ocenie, przy
uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie. Należy
zauważyć, że nie bez znaczenia jest tu ustalenie renomy danego oznaczenia. Znak
cieszący się renomą sprzyja większej rozpoznawalności, szybszemu kojarzeniu i
przyciąga uwagę odbiorcy 143 .
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd bada się niejako na dwóch
płaszczyznach: porównując podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń. Trybunał
wielokrotnie podkreślił, że punktem wyjścia dla analizy podobieństwa znaków i
towarów powinna być całościowa ocena dokonana z punktu widzenia konsumenta
(global appreciation) 144 .
Ocena wprowadzenia w błąd powinna być dokonana z punktu widzenia
przeciętnego konsumenta dla danej kategorii produktów 145 . Konsument ten powinien
być stosunkowo dobrze poinformowany, ostrożny i spostrzegawczy. Przy czym,
przeciętny poziom spostrzegawczości konsumenta może różnić się w zależności od
kategorii odbiorców.
Także w przypadku wykorzystania znaków towarowych w reklamie
kontekstowej (przy założeniu, że jest to użycie z zakresie dyrektywy), należy podążyć
dotychczasową linią orzeczniczą ETS w zakresie oceniania prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd (patrz. rozdział 3.4.7).
143 Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd v Klijse Handel, ECR I-3819 [1999].
144 J. Piotrowska, Ochrona znaków..., s.33.
145 Ibidem, s. 34.
48

3.3.1.3. Ochrona znaków renomowanych poza granicami podobieństwa
Poszczególne państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy chroniące
przed używaniem znaku w stosunku do towarów lub usług, które nie są podobne do
tych, dla których zarejestrowano znak, gdy cieszy się on renomą, i gdy używanie tego
oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego
odróżniającego charakteru lub renomy, lub jest dla nich szkodliwe (art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95). Tak więc dyrektywa pozwala na wprowadzenie przepisów
chroniących funkcję gwarancyjną i reklamową w stosunku do znaku renomowanego 146 .
Analogiczna regulacja znajduje się w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94, zaś
implementacja powyższego przepisu znajduje się w art. 296 ust. 1 pkt. 3 p.w.p.
Jak już wcześniej było wspomniane znaki renomowane są chronione zarówno w
granicach specyfikacji jak i poza granicami podobieństwa. Ta ostatnia ochrona
przyznana jest, gdy:
a) ma miejsce użycie w handlu;
b) użycie nastąpiło bez ważnego powodu;
c) naruszyciel otrzymuje nienależną korzyść lub używanie jest szkodliwe dla
odróżniającego charakteru lub renomy znaku.
Przesłanką wyłączającą dochodzenie naruszenia są ważne powody użycia
renomowanego znaku towarowego. W doktrynie podnosi się, że ważnymi powodami,
nawet, jeśli godzą w renomę znaku, mogą być, w szczególności wolność słowa czy
prawo konsumenta do informacji 147 .
Omawiany przepis dyrektywy chroni przed pasożytnictwem i rozwodnieniem
znaku w następujących sytuacjach:
a) renoma znaku zostaje nadszarpnięta przez wykorzystanie cudzego znaku
towarowego dla promocji towarów niepochodzących od uprawnionego;
b) odróżniający charakter znaku może ulec rozwodnieniu;
146 E. Traple: Używanie cudzego znaku ..., s. 555.
147 J. Piotrkowska: Ochrona znaków.., s. 41 i cytowana tam literatura.
49

c) nieuprawniony posługuję się renomą znaku w taki sposób, że może to wywołać
negatywne skojarzenia wśród odbiorców i prowadzić do osłabienia renomy
znaku 148 .
Wydaje się, że ze względu na fakt, iż renomowane znaki towarowe są także
chronione w ramach funkcji reklamowej i gwarancyjnej znaku, uprawnionemu z takiego
znaku w przypadku użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w reklamie
kontekstowej, najłatwiej będzie wykazać naruszenie prawa ochronnego [szerzej.
rozdział 3.4.8 ].
3.4. Dotychczasowe kierunki orzecznictwa w spawach o naruszenie
znaków towarowych w reklamie kontekstowej w poszczególnych
krajach europejskich
3.4.1. Wstęp
Podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, tak i w Europie, pomimo zdawałoby
się głębokiej harmonizacji prawa znaków towarowych, sądy krajowe zajmowały różne
stanowiska w przedmiocie dopuszczalności użycia cudzych znaków towarowych
wykupionych i sprzedawanych w usłudze linków sponsorowanych. W niniejszym
rozdziale zostaną zaprezentowane dotychczasowe, moim zdaniem najistotniejsze,
orzeczenia wydawane w państwach członkowskich z wyszczególnieniem spraw, które
zainspirowały sądy najwyższe Austrii, Holandii, Francji i Niemiec do skierowania
pytań prejudycjalnych do ETS 149 .
148 Ibidem
149 Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier,(C-236/08); Google France v Viaticum,
Luteciel,. (C-237/08); CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca
„Unicis”, (C-238/08); Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v
Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH, (C-278/08), Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft mbH, (C-
91/09); Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV, (C-558/08).
50

3.4.2. Wielka Brytania
3.4.2.1. Reed v Reed
Orzeczenie sądu apelacyjnego Reed v Reed 150 jako pierwsze w Wielkiej Brytanii
poruszyło, choć pośrednio w obiter dictum, kwestie wykupywania słów kluczowych
będących znakami towarowymi przez osoby trzecie w celu wywołania banerów
reklamowych. Sprawa ta dotyczyła głównie innych zagadnień, które wykraczają poza
ramy pracy. Dla celów niniejszych rozważań, wystarczające jest zaznaczenie, że część
sporu dotyczyła użycia słów kluczowych przez Reed Business Information w celu
wywołania baneru reklamowego strony zawierające ogłoszenia pracy (totaljobs.com) za
pomocą wyszukiwarki Yahoo! i ustalenia, czy owe praktyki mogą stanowić naruszenie
prawa do znaku towarowego. Powód, Reed Employment, był wyłącznie uprawniony do
oznaczenia „Reed‖ zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii dla usług pośrednika pracy
(klasa nr 35). Jednym z wykupionych przez pozwanego słów kluczowych był termin
„Reed‖. Sąd zauważył, że użycie dotyczyło podobnych a nie identycznych usług,
dlatego też kwalifikacja zachowania powinna opierać się na przesłankach art. 5 ust. 1
lit. b, który wymaga zbadania ryzyka wprowadzenia w błąd. W tym zakresie sąd ustalił,
co następuje:
„Użytkownicy Internetu wiedzą, że różnego rodzaju banery reklamowe na
stronie internetowej mogą być lub są wywołane przez wpisanie czegoś w pole
zapytania. Użytkownik zauważa także, że wyszukania mogą czasami prowadzić do
zaśmieconych wyników. Absurdem jest stwierdzenie, że wyszukanie za pomocą słowa
„Reed‖ powoduje przekonanie o jakimkolwiek powiązaniu handlowym pomiędzy
banerem reklamowym totaljobs nie zawierającym słowa „Reed‖ i „Reed Employment‖.
Nie można więc wykazać ryzyka wprowadzenia w błąd.‖ 151
Należałoby się jednak zastanowić, czy sąd nie doszedłby do innej konkluzji,
gdyby zastosował art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95, który to przepis nie wymaga
udowodnienia ryzyka wprowadzenia w błąd 152 . W takiej hipotetycznej sytuacji
150 Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159.
151 Ibidem [140].
152 N. Shemtov: Searching for the Right Balance: Google Keywords Advertising and Trade Mark Use,
EIPR 2008, 30 (11), s. 470-474.
51

należałoby się zastanowić czy użycie to jest użyciem w obrocie handlowym. Sędzia
Jacobs, z pewną rezerwą, podkreślił, że:
„(…) tego rodzaju niewidzialne użycie znaku towarowego nie może być w ogóle
użyciem w rozumieniu prawa znaków towarowych, komputery „czytające‖ zbitki słów
właściwie „szukają‖ tylko odpowiedniego zestawienia zer i jedynek – bez przekazania
jakiegokolwiek znaczenia dla nikogo, więc nie mamy tu do czynienia z żadnym
oznaczeniem słownym.‖ 153
Dalsza opinia sądu, choć wypowiedziana jedynie przy okazji sprawy, odnośnie
ustalenia czy użycie znaku towarowego jako słowa kluczowego jest „użyciem w
obrocie gospodarczym‖, może być wyinterpretowana z analizy kwestii użycia
metatagów 154 . Sędzia Jacobs podkreślił, że kwestia „użycia‖ nie jest tylko istotna w celu
ustalenia naruszenia, ale także w przypadku „braku użycia‖. Powstaje pytanie, czy
udowodnienie użycia w celu zastosowania prawa znaków towarowych jest
wystarczające, aby odeprzeć zarzut „nie używania‖.
Sąd dał do zrozumienia, że nawet w przypadku, gdy słowa kluczowe są tylko
podobne do cudzego znaku towarowego i są wykupowane w celu wyświetlenia reklamy
identycznych produktów lub usług naruszenie nie występuje. Sytuacja pozostawała
jednak wciąż niejasna, ponieważ sąd przeprowadził analizę w zakresie obiter dictum, a
nie w sentencji orzeczenia głównego.
3.4.2.2. Wilson v Yahoo
W lutym 2009, Brytyjski Sąd Najwyższy (High Court of Justice), w sprawie
Wilson v Yahoo 155 formalnie potwierdził stanowisko sądu przedstawioną w Reed v Reed
i uściślił kwestie odpowiedzialności operatora wyszukiwarki za używanie cudzego
znaku towarowego w usłudze linków sponsorowanych.
Powód, Pan Wilson, prowadził działalność polegającą na sprzedawaniu
azjatyckich i karaibskich przysmaków na londyńskich festynach pod wspólnotowym
znakiem towarowym „Mr Spicy‖ (zarejestrowany m.in. w klasie 42 dla produktów
153 Reed v Reed [142].
154 N. Shemtov: Searching for the Right..., s. 470-474.
155 Wilson v Yahoo! UK ltd, High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property Division
[20.02.2008], EWHC 361(Ch).
52

spożywczych i napojów oraz w usłudze ich dostawy). Pozwanymi były dwie spółki
zależne Yahoo!: Overture Service Ltd, jeden z liderów technologii wyszukiwarek
internetowych oraz Yahoo! Wielka Brytania, spółka dostarczająca m.in. usługi
wyszukiwania w Internecie.
Wilson zarzucił, iż po wpisaniu w pole wyszukiwarki Yahoo! słowa „Mr Spicy‖,
wśród tzw. linków sponsorowanych pojawiały się linki do stron Sainsbury i
Pricegrabber [spółki prowadziły działalność pod oznaczeniem Sainsbury i Pricegrabber
m.in. w nr klasie 42, produkty spożywcze i napoje oraz usługi ich dostawy]. Wilson
twierdził, że takie praktyki prowadzą do używania identycznego znaku towarowego
odnośnie do identycznych towarów i usług i stanowi to naruszenie prawa ochronnego
na wspólnotowy znak towarowy na podstawie art. 9 ust.1 lit. a rozporządzenia 40/94.
Pozwani złożyli wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego (summary
judgement), argumentując następująco. Po pierwsze, to nie pozwani, lecz użytkownik
wpisujący zapytanie „Mr Spicy‖ w pole wyszukiwania używał znak towarowy powoda.
Po drugie, nie było to użycie znaku towarowego dla ustalenia naruszenia na podstawie
rozporządzenia 40/94. Po trzecie, jeśli nawet sąd stwierdziłby użycie znaku to nie było
ono w odniesieniu do towarów i usług, dla których znak był zarejestrowany.
W odniesieniu do pierwszego twierdzenia, sąd przyznał rację pozwanemu,
przyznając, że to użytkownik wpisujący termin „Mr Spicy‖ używa znaku towarowego.
Yahoo! nigdy nie proponował wykupienia zapytania „Mr Spicy‖, ale opisowego słowa
„spicy‖ oznaczające w języku angielskim „ostry, pikantny‖, a tylko wskutek sposobu
działania wyszukiwarki linki sponsorowane były wywołane także terminem „Mr
Spicy‖.
Pomimo powyższych ustaleń, sąd hipotetycznie założył użycie znaku
towarowego w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia 40/94, jeśliby pozwani
oferowali znak towarowy jako słowo kluczowe. Sąd powołał się na orzeczenie ETS w
sprawie Arsenal v Reed. W tej sprawie ETS stwierdził, że używaniem znaku następuje
tylko w zakresie określenia pochodzenia towarów, więc:
„(...) właściciel nie może zabronić używania oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym dla towarów identycznych, dla których znak towarowy jest
53

zarejestrowany, jeśli używanie nie ma wpływu na interes uprawnionego w zakresie
funkcji znaku.‖ 156
Tak więc, sąd stwierdził, że jeśli zachowanie pozwanych równałoby się z
użyciem znaku towarowego, to użycie nie miałoby szkodliwego wpływu na
wspólnotowy znak towarowy „Mr Spicy‖, a pan Wilson nie może się sprzeciwić jego
użyciu. Sąd uzasadnił powyższą konkluzję faktem, iż rezultaty wyszukiwania nie
dawały do zrozumienia, że towary sprzedawane w tych sklepach internetowych
pochodziły od powoda a oznaczenie „Mr Spicy‖ nie widniało w tekście strony. Kiedy
zapytanie „Mr Spicy‖ było wpisane w pole wyszukiwania, wyświetlały się wyłącznie
linki do stron Sainsbury i Pricegrabber.
Sąd poruszył także kwestie użycia przez pozwanych wspólnotowego znaku
towarowego w odniesieniu to usług/towarów identycznych i podobnych do tych, które
są chronione przez znak „Mr Spicy‖ na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia
40/94. W tym zakresie pan Wilson powołał się na naruszenie znaku towarowego przez
umieszczanie reklam lub proponowaniu usług pod oznaczeniem „Mr Spicy‖ i znakami
podobnymi. Podstawą tego argumentu był fakt, że jeśli wyszukanie jest dokonane za
pomocą słowa „Mr Spicy‖ na stronie Yahoo!, to usługi reklamowe Yahoo! są
oferowane użytkownikom, w tym przez link sponsorowany. Sąd stwierdził, że
oferowanie usług reklamowych dla użytkowników w ten sposób, że wykupowane słowa
kluczowe wywołujące reklamę wyświetlającą się po wpisaniu konkretnego zapytania,
są „miliony lat świetlnych‖ (milion miles away) od usług, które mogą być uznane za
identyczne lub podobne to tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.
Dlatego też nie można stwierdzić naruszania w niniejszej sprawie 157 .
Co ciekawe, sąd nie odniósł się w żaden sposób do obiter dictum z Reed v Reed
dotyczącej niewidzialnego użycia jako użycia w zakresie rozporządzenia 40/95, ani do
orzeczenia ETS w sprawie Opel v Autec dotyczącego przesłanki użycia w obrocie
gospodarczym 158 . Powołał się tylko na użycie w charakterze znaku towarowego,
opierając się na orzeczeniu Arsenal v Reed.
156 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, [19], ECR I-
10273 [2002].
157
S. Blakeney: Keyword Advertising: Will the ECJ Provide an Answer, CTLR 2008, 14 (8), 209-212.
158 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474.
54

Orzeczenie w omawianej sprawie zostało wydane na podstawie faktów
szczególnie sprzyjających operatorom wyszukiwarki. Mimo, że sąd odniósł się w
kwestii użycia w zakresie art. 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 40/94 na dzień dzisiejszy
trudno jest określić, jakie stanowisko przyjmą angielskie sądy, zwłaszcza po
odpowiedzi ETS na pytania prejudycjalne.
Jednakże nadal, pomimo wielu niejasności, po wydaniu orzeczenia Wilson v
Yahoo, Google zmienił swoją politykę usługi Google Adwords w Wielkiej Brytanii i
Irlandii na wzór amerykańskiego i kanadyjskiego 159 . Od maja 2008, w odpowiedzi na
zgłoszenie naruszenia znaku towarowego wykupionego przez reklamodawcę Google
nie zablokuje używania tego słowa kluczowego 160 . W pozostałych krajach
członkowskich, jak dotąd, właściciel znaku może domagać się zablokowania używania
takiego znaku towarowego użytego jako słowo kluczowe. Wydaje się, że taka decyzja
biznesowa, z prawnego punktu widzenia, może być pochopna. Sąd w Wilson v Yahoo
nie odniósł się przecież w żaden sposób w kwestii użycia renomowanych znaków
towarowych, czy przypadku, kiedy słowo kluczowe prowadzi do strony prezentującej
podrobione towary. Wyszukiwarki internetowe mogą być zmuszone do ponownej
zmiany swojej polityki, jeśli ETS wypowie się na korzyść uprawnionych do znaku.
3.4.3. Francja
3.4.3.1. Wstęp
55
Tradycyjnie już własność intelektualna we Francji jest silnie chroniona, co
przejawia się także w podejściu sądów francuskich do naruszenia znaków towarowych
w reklamie kontekstowej. Judykatura francuska nie patrzyła przychylnie na programy
typu Adwords i Adsense. W szczególności, Sądy Okręgowe w Paryżu, w Nanterre i Sąd
Apelacyjny w Wersalu stwierdziły, między innymi, naruszenie prawa ochronnego do
znaku towarowego przez Google i Overture Service. Nie jest celowe omówianie
159 Porządek prawny Wielkiej Brytanii nie zawiera regulacji dotyczącej zwalczającej nieuczciwej
konkurencji. Naruszenie znaku towarowego jest oceniane tylko i wyłącznie z punktu wiedzenia prawa
znaków towarowych co mogło także mieć wpływ na niniejszą decyzję.
160 Zob. http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policy-in-the-uk/,
ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.

wszystkich 30 161 orzeczeń dotyczących odpowiedzialności za naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy wydanych w ostatnich latach we Francji. Dlatego też, w
tej części opracowania, skoncentruję się tylko na tych sprawach, które zawisły w Court
de Cassation, i w których sąd ten wystosował pytania prejudycjalne do ETS 162 oraz na
wydanych w ostatnim czasie orzeczeniach sadów apelacyjnych.
3.4.3.2. Louis Vuitton Malletier v Google w orzecznictwie sądów
niższych instancji
Niniejsza sprawa stała się bodźcem dla Court de Cassation do skierowania pytań
prejudycjalnych do ETS. Louis Vuitton oskarżył Google o używanie w programie
Adwords znaków towarowych: Louis Vuitton i LV. Powód dopatrywał się naruszenia
prawa, gdyż w przypadku wpisania znaku towarowego powoda w pole zapytania, wśród
wyników wyszukiwania pojawiał się link sponsorowany prowadzący do strony
oferującej podrobione produkty Louis Vuitton. Louis Vuitton pozwał Google za
naruszenie znaku towarowego, czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki
reklamowe.
We Francuskim Kodeksie Własności Intelektualnej 163 , zawierającym m.in.
przepisy chroniące prawo wyłączne na znak towarowy, w art. L 713-3 czytamy:
„Zabroniona jest, bez zgody uprawnionego, przy wystąpieniu
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorcy: (a) reprodukcja, używanie,
umieszczenie znaku na towarach lub używanie identycznego znaku towarowego dla
towarów i usług, które są identyczne, dla których znak jest zarejestrowany; (b) imitacja,
i użycie imitacji znaku dla towarów i usług podobnych i identycznych, dla których znak
jest zarejestrowany.‖ 164
161 Zob. wpis na blogu: European Court of Justice will hear Google Adwords lawsuit!, dostępny pod
adresem: http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwords-lawsuit.htm,
ostatnie wejście: 05.05.2009 r.
162 Google v Louis Vuitton, (C-236/08); Google v CNRRH (C-238/08) Google France v Viaticum,
Luteciel, (C-237/08).
163 Le code de la propriété intellectuelle z 1 czerwca 1992 r.
164 Code de la propriété intellectuelle, article L713-3: Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il
peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition
d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux
désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des
produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
56

Należy podkreślić, że według przytoczonego artykułu naruszenie następuje także
w przypadku reprodukcji i imitacji znaku w jakikolwiek sposób, niekoniecznie
związanej z użyciem handlowym znaku 165 , co miało z pewnością wpływ na szeroką
interpretację naruszenia w omawianej sprawie.
Google argumentował, że sprzedawanie znaków towarowych nie kwalifikuje się,
jako użycie znaków towarowych w celu stwierdzenia naruszenia na podstawie
powyższego artykułu, gdyż znaki towarowe nie były używane jako oznaczenia produktu
czy usług. Co więcej, Google nie był ani autorem ani współautorem reklamy, dla
wywołania której używano cudzych znaków towarowych. To raczej właściciele stron
internetowych powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za używanie znaków
towarowych w swoich reklamach, a Google nie może być odpowiedzialny za czynności
osób trzecich. Podobnie, w odniesieniu do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji,
Google zaznaczył, że nie może być odpowiedzialny za reklamę podmiotów trzecich,
ponieważ Google był wyłącznie pośrednikiem oferującym usługi, podczas gdy to
reklamodawcy wybierali odpowiadające im słowo kluczowe.
W pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w Paryżu 166 odrzucił argumentację
Google, pociągając Google do odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy z następujących przyczyn:
a) Google używał znaków Louis Vuitton i LV, promując w ten sposób produkty
podrobione, otrzymując za to wynagrodzenie;
b) Narzędzie propozycji słów kluczowych sugerowało wybieranie znaków
towarowych jako słowa kluczowe. W szczególności, po wpisaniu słowa
„imitacja‖, narzędzie podpowiadało wybranie zestawienia słów ‖imitacja Louis
Vuitton‖. Podobnie, kiedy wpisano słowo „Vuitton‖ narzędzie sugerowało:
„Louis Vuitton podróbki‖, ‖Louis Vuitton imitacje‖, „kopie toreb Louis Vuitton‖;
c) Google oferował usługi reklamowe pozwalające na skojarzenie słów: podróbka,
kopia, imitacja‖ ze znakiem towarowym powoda;
d) Google pozwalał na używanie znaku towarowego nieuprawnionym;
165 Brak autora, Case Comment France: Intellectual Property Code, arts. l. 713-2, l. 713-3 - "Google v
Louis Vuitton, IIC 2007, 38(1), 116-119.
166 Louis Vuitton Malletier v Google, TGI Paris, [4.02 2005].
57

e) Pomimo tego, że to sam reklamodawca wybierał słowo kluczowe, Google
aktywnie uczestniczył w sugerowaniu słów kluczowych zawierających
oznaczenie Louis Vuitton;
f) Google otrzymywał zapłatę za używanie znaku towarowego jako słowo
kluczowe i dlatego też Google oferował usługi marketingowe i reklamowe dla
podmiotów, a nie był wyłącznie wyszukiwarką dla użytkowników.
Sąd stwierdził także, że zachowanie Google stanowiło naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji oraz reklamę
wprowadzającą w błąd.
Pomimo próby odwołania się od powyższej decyzji Sąd Apelacyjny w Paryżu 167
przyznał racje sądom niższych instancji.
Sprawa Louis Vuitton stała się „precedensem‖, za którym zaczęły podążać inne
francuskie sądy. W oparciu o podobne argumenty, także przyznając rację właścicielom
znaków towarowych, pociągały do odpowiedzialności wyszukiwarki internetowe i
reklamodawców.
3.4.3.3. Google v Viaticum, Luteciel w orzecznictwie sądów niższych
instancji
Chociaż w tej sprawie, w przeciwieństwie do sprawy Louis Vuitton v Google,
oznaczeniem służącym jako słowo kluczowe nie był znak cieszący się renomą, Sąd
Okręgowy w Wersalu 168 stwierdził naruszenie znaku towarowego.
Orzeczenie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego: Viaticum i
Luteciel prowadziły agencję podróży pod zarejestrowani znakami towarowym: "bourse
de voyages" (giełda podróży), "bourse de vols" (giełda lotów) and "bdv". Google
sprzedawał reprodukcje powyższych oznaczeń jako słowa kluczowe konkurentom
powodów.
167 Google v Louis Vuitton, (Cour d'Appel,), [28 .06.2006], Case Comment France: Intellectual Property
Code, arts. l. 713-2, l. 713-3 - IIC 2007, 38(1), 116-119.
168 Google v Viaticum, Luteciel, Versailles, (Cour d'Appel,), [10.03. 2005].
58

Sąd dopatrzył się naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym
sprawa została rozstrzygnięta na podstawie przepisów tzw. podwójnej identyczności
towarów i usług, mimo, że Google dostarcza usługi nieidentyczne, a co najwyżej
podobne, i mimo że sprzedawane słowa miały charakter deskryptywny bez zdolności
odróżniającej.
W uzasadnieniu orzeczenia, sąd zaznaczył, że Google nie ma obowiązku
monitorowania wyborów słów kluczowych przez reklamodawców, lecz powinien być w
stanie zakazać używania słów kluczowych naruszających prawo ochronne. W niniejszej
sprawie Google był lub powinien być świadomy, że słowa kluczowe są znakami
towarowymi. Lecz nawet, jeśli Google o tym nie wiedział to był poinformowany o
niedozwolonym użyciu przez uprawnionych i miał obowiązek natychmiastowego i
całkowitego zaprzestania naruszenia.
Po tak niezrozumiałym i niejasnym uzasadnieniu decyzja Google o wniesienie
kasacji do Cour de Cassation, nie była zaskoczeniem.
3.4.3.4. Google v CNRRH i inni w orzecznictwie sądów niższych instancji
Niniejsza sprawa, jest jedynym sporem, który stał u podstawy złożenia pytania
prejudycjalnego odnośnie odpowiedzialności, nie tylko operatora wyszukiwarki, ale
także reklamodawców wykupujących słowa kluczowe w Google Adwords.
Właściciel znaku „Eurochallenges‖ Pierre Alexis T oraz licencjobiorca tego
znaku CNRRH prowadzący serwis randkowy online pozwali Google oraz Tiger et
Monsieur R (konkurenta) o naruszenie prawa do znaku towarowego.
Sąd Apelacyjny w Wersalu 169 , potwierdzając orzeczenie Sądu w Nanterre,
stwierdził naruszenie, ale co ciekawe, nie zbadał prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd. Sąd orzekł, że reklamodawcy są odpowiedzialni za naruszenie prawa ochronnego
na znak towarowy oraz za czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto, Google przez
sprzedawanie słowa kluczowego będącego znakiem towarowym naruszał znak, mimo iż
nie używał znaku w stosunku do towarów ani podobnych ani identycznych. Google
wniósł kasację do Cour de Cassation.
169 Orzeczenie dostępne pod adresem: http://www.juriscom.net/documents/tclille20060601.pdf, ostatnie
odwiedziny: 20.05.2009 r.
59

To orzeczenie potwierdza, że sądy francuskie, nie mają wątpliwości, do co
bezprawności używania oznaczeń przez reklamodawców znaków towarowych
konkurentów. Powyższą tezę odzwierciedla pytanie prejudycjalne, w którym Cour de
Cassation z góry zakłada spełnienie przesłanki używania formułując pytanie, czy
powyższe praktyki „stanowią same w sobie naruszenie prawa wyłącznego‖. 170
3.4.3.5. Google v Louis Vuitton 171 , Google v Viaticum, Luteciel 172 , Google
v CNRRH. 173 przed Cour de Cassation
Google złożył kasację we wszystkich trzech sprawach do Cour de Cassation,
który w obliczu niejednolitej linii orzeczniczej zadał szereg pytań prejudycjalnych czy
użycie słowa kluczowego jest użyciem znaku towarowego (zwykłego lub
renomowanego) w zakresie art. 5. ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, i czy operator
wyszukiwarki może skorzystać z „bezpiecznego portu‖ wyłączenia odpowiedzialności
przewidzianej w dyrektywie o handlu elektronicznym 174 .
Cour de Cassation poczynił wiele obserwacji, opartych na dotychczasowej
wykładni ETS. Przede wszystkim, sąd zauważył, iż słowo kluczowe jest wprowadzane
przez reklamodawcę, ale to operator wyszukiwarki dostarcza odpowiednich narządzi w
celu wyświetlenia reklamy w postaci linku sponsorowanego i połączenia go ze słowem
kluczowym. Operator wyszukiwarki nie używa słowa kluczowego, które może być
identyczne lub podobne do znaku w celu oznaczenia produktów lub usług. W tym
zakresie sąd uznał, że wykładnia przesłanki użycia wynikająca z orzeczeń Opel v
Autec 175 ani Céline Sarl v Céline SA 176 nie może być bezpośrednio zastosowana ze
względu na inne stany faktyczne.
170 Czy zastrzeżenie przez przedsiębiorcę w umowie o odpłatnym odsyłaniu w Internecie słowa
kluczowego, które— wpisane w zapytaniu — powoduje wyświetlenie się linku proponującego połączenie
się ze stroną prowadzoną przez ten podmiot, na której oferuje on sprzedaż towarów lub świadczenie usług
i na której odnaleźć można oznaczenie odtwarzające lub imitujące znak towarowy zarejestrowany na
rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towarów identycznych lub podobnych, bez zgody uprawnionego do
tego znaku, stanowi samo w sobie naruszenie prawa wyłącznego przyznanego temu ostatniemu przez art.
5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (1)?
171 Google v Louis Vuitton, (C-236/08).
172 Google v CNRRH (C-238/08) .
173 Google France v Viaticum, Luteciel, (C-237/08).
174 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474.
175 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECR I-1017 [2007].
176 Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline SA, ECR. I-7041 [2007].
60

W 80% spraw przed sądami francuskimi dostawca usługi linków
sponsorowanych był pozwanym lub współpozwanym. Cour de Cassaton, w
przeciwieństwie do sądów najwyższych holenderskiego i niemieckiego, zwrócił się do
ETS przede wszystkim z pytaniem o odpowiedzialności podmiotów takich jak Google.
3.4.3.6. Orzeczenia sądów francuskich uznające brak naruszenia prawa
ochronnego przez Google
Jednakże, nie istniała pełna zgodność pomiędzy francuskimi sądami. W
nielicznych sprawach, między innymi: Kerel 177 , Citadines 178 , Laurent C. 179 , Atrya 180 ,
Gifam 181 , wytoczonych przed Sądami Okręgowymi w Strasburgu i Paryżu operatorzy
wyszukiwarki nie byli uznani odpowiedzialnymi za naruszenie prawa ochronnego.
W sprawie Kertel, powód chciał zakazać swojemu konkurentowi – Certophone
używania znaku towarowego „Kertel‖ jako słowa kluczowego w celu wywołania
reklamy w Google Adwords. Znak był zarejestrowany dla usług w klasie nr 35 i 38
(usługi telekomunikacyjne, telefoniczne). Google nie został pociągnięty do
odpowiedzialności, gdyż użycie nastąpiło w stosunku to innych usług niż
zarejestrowane. Bazując na tej samej argumentacji sąd stwierdził brak
odpowiedzialności na podstawie przepisów o nieuczciwej konkurencji. Co ciekawe,
Google został pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych (art. 1382
Francuskiego Kodeksu Cywilnego) 182 za umożliwienie nieuprawnionym używania
cudzego znaku towarowego jako słowa kluczowego, bez zastosowania żadnych
środków badających czy prawo ochronne może być tu naruszone, ułatwiając tym
samym naruszenie.
Do podobnych konkluzji doszedł Sąd Okręgowy w Paryżu, w sprawie
Citadines 183 i Laurent C. 184 stwierdzając brak naruszenia przez Google. Sąd uznał, że to
177 Kertel v Google i Cartophone, TGI Paris, [8.12. 2005].
178 Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10. 2006].
179 Laurent C. v Google France, TGI Paris , [13.02 2007].
180 Atrya v Google France i inni; TGI Strasbourg, [ 20.07 2007].
181 Gifam i inni v Google France, TGI Paris, [12.06. 2006].
182 Code Civil dostępny pod adresem:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=2009052
5, ostatnie wejście: 26.05.2009 r.
183
Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10.2006].
184
Laurent C. v Google France, TGI Paris, [13.02 2007].
61

eklamodawca wybierając znak towarowy w narzędziu, używa oznaczenia bez zgody
uprawnionego ze znaku. Choć w tej sprawie, Google nie został pociągnięty do
odpowiedzialności na zasadach ogólnych to sąd wskazał, że Google powinien
wprowadzić narzędzia umożliwiające dostęp do informacji o znakach zastrzeżonych.
W sprawie Laurent C., podobnie jak w Kertel sąd stwierdził, że Google używa
znaku zastrzeżonego, ale nie w stosunku do usług, dla których jest on zastrzeżony,
dlatego więc nie narusza prawa ochronnego 185 .
3.4.4. Holandia
W przeciwieństwie do wyżej wymienionych orzeczeń francuskich, przed Sądem
Apelacyjnym w Amsterdamie w sprawie Portakabin v Primakabin 186 postawiono
pytanie o odpowiedzialność odsprzedawcy za naruszenie prawa ochronnego ze znaku
towarowego zarejestrowanego dla towarów, które sprzedawał, w celu nakierowania
konsumentów na jego stronę internetową. Portakabin (producent budynków
modułowych i przenośnych i właściciel znaku „Portakabin‖) wniósł o zaprzestanie
przez Primakabin (odsprzedawcę budynków modułowych) używania znaku
towarowego powoda.
Sąd Apelacyjny orzekł, iż w niniejszej sprawie reklamodawca może używać
znaku towarowego (i jego wariacji) jako słów kluczowych. Po pierwsze, reklamodawca
miał uzasadniony powód dla takiego użycia. Po drugie, Primakabin nie czerpał
nieusprawiedliwionych korzyści z reklam. Sąd oparł swoje wnioski na fakcie, iż 50 %
obrotu reklamodawcy pochodziło ze sprzedaży używanych produktów Portakabin,
wprowadzonych do obrotu za zgodą lub przez uprawnionego. Reklamodawca był więc
uprawiony do używania znaku towarowego „Portakabin‖ (i jego wariacji) w związku z
odprzedażą towarów, i korzyść w postaci przyciągnięcia zainteresowanych
użytkowników była usprawiedliwiona. Co więcej, sąd nie uznał za uzasadnione
(relewantne) rozróżnienie pomiędzy użyciem znaku identycznego i jego wariacji.
185 N. Shemtov: Searching for..., s. 470-474.
186 Niepublikowane orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie w sprawie Portakabin v Primakabin z
14 grudnia 2008 r., Komentarz do orzeczenia: M. Schrijvers: Case Comment Netherlands: Trade Marks-
Infrigiment, Use as Adwords on the Internet Search Engine, EIPR 2007, 29(6), N81-82, Ch. Gielen:
Netherlands: Trade Marks – use of Awords in Internet Search Engine, EIPR 2008, 30(5), N 33-34.
62

Uzasadniając powyższe, funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych, jako że
drobne błędy w pisowni mogą nie doprowadzić do wyszukania zamierzonego rezultatu.
Jednakże, w pewnym zakresie, sąd ograniczył sposób używania znaku
towarowego (jak i jego wariancji) jako słowa kluczowego. Powyższe użycie mogło być
uzasadnione tylko w związku z odsprzedażą towarów oznaczonych tym znakiem, a
słowo kluczowe mogło prowadzić tylko bezpośrednio do podstrony, na której
sprzedawany był produkt oznaczony znakiem towarowym.
Powyższe orzeczenia zostało wydane w trybie postępowania wstępnego. Pełne
postępowanie do co meritum toczyło się przed Sądem Okręgowym w Hadze. Sąd ten
wydał orzeczenie zgodnie z wytycznymi Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie,
formułując trzy warunki niezbędne dla dozwolonego użycia oznaczenia jako słowa
kluczowego przez odsprzedawcę towarów, gdy:
a) dane towary są regularnie odsprzedawane;
b) towar został wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej przez
uprawnionego lub za jego zgodą;
c) słowo kluczowe jest użyte w związku ze sprzedażą produktu.
Następuje, więc wyczerpanie prawa wyłącznego uprawnionego (art. 7
dyrektywy 2008/95). W przeciwieństwie do orzeczenia Sądu Apelacyjnego, Sąd w
Hadze nie uznał za niezbędne skierowanie użytkownika (deeplinking) do podstrony
odsprzedawcy, na której są sprzedawane towary oznaczone znakiem towarowym, lecz
dozwolone jest też skierowanie na stronę główną.
Portakabin wniósł kasację od wyroku sądu apelacyjnego do Sądu Najwyższego
(Hoge Raad). Ten zaś, skierował szereg bardzo szczegółowych pytań prejudycjalnych
do ETS, zainspirowanych stanem faktycznym w niniejszej sprawie, precyzując tym
samym, pytania skierowane przez francuski Court de Cassation. Między innym, Sąd
holenderski wysunął pytania dotyczące wyjątków użycia cudzego znaku towarowego
zawartych w art. 6 dyrektywy, jak również wyczerpania prawa wyłącznego
uniemożliwiającego uprawnionemu zabronienia użycia znaku towarowego jako słowa
kluczowego przy sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek przez uprawnionego i
za jego zgodą [patrz. rozdział 3.4.7]
63

3.4.5. Republika Federalna Niemiec
Do niedawna sądy niemieckie niższych instancji były podzielone w kwestii
użycia znaków towarowych w reklamie kontekstowej 187 . Długo oczekiwana decyzja
niemieckiego Bundesgerichtschof (dalej zwanego „BGH‖) 188 miała przynieść jednolite
stanowisko. W styczniu 2009 roku BGH wydał orzeczenia 189 w następujących
sprawach: Bananabay 190 , PBC 191 , Beta Layout 192 . We wszystkich trzech sprawach
pozwany wykupował jako słowa kluczowe znaki towarowe/firmy powoda. Jednak,
żadna z reklam nie zawierała oznaczenia powoda, ani nie odnosiła się do produktów,
czy usług powoda.
W pierwszej sprawie Bananabay, strony były konkurencyjnymi podmiotami
sprzedającymi produkty dla dorosłych. BGH uznał, iż użycie cudzego znaku
towarowego jako słowa kluczowego odnośnie identycznych towarów i usług, wymaga
wyjaśnienia ze strony ETS. Zawieszenie postępowania w sprawie i skierowanie pytania
prejudycjalnego na podstawie 234 Traktatu, nie jest zaskakujące. BGH postąpił tak jak
wiele innych sądów w podobnej sytuacji faktycznej 193 .
W drugiej sprawie PCB powód i pozwany, także będący w stosunku
konkurencji, działali w sektorze „płytek z obwodem drukowanym‖(ang. printed circuit
board, w skrócie pcb). Pozwany był właścicielem zarejestrowanego znaku „PCB-
POOL‖ a powód używał słowa „pcb‖ jako słowa kluczowego. BGH stwierdził, że
przeciętny konsument dla tej kategorii produktów, zrozumiałby akronim „pcb‖ jako
skrót „płytek z obwodem drukowanym‖ i orzekł, że uprawniony nie może zabronić
używania słowa opisowego, nawet, jeśli ten znak jest używany jako znak towarowy i
nawet jeśli istniało ryzyko wprowadzenia w błąd z oznaczeniem zarejestrowanym 194 .
187 N. Shemtov: Searching for...s. 472.
188 Oświadczenie prasowe BGH, w języku niemieckim dostępne pod adresem: http://juris.Bundes gericht
shof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2009&S ort= 3&nr =4668
7&pos=0&anz=17, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.
189 Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases
.html, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.
190 Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie Bananabay, syg. I ZR 125/07.
191 Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie PBC, syg. I ZR 139/07.
192 Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie Beta Layout, syg. I ZR 30/07.
193 Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases
.html, ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.
194 Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: http://ipkitten.blogspot.com/2009/01/bgh-refers-main-adw
ord-question-to-ecj.html,ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.
64

Wydaje się, że sprawa mogłaby być oceniona przez sąd inaczej, jeśli to wyrażeniem
wykupionym byłoby „pcb-pool‖, a nie rodzajowy skrót „pcb‖.
Trzecia sprawa Beta Layout, różni się od wyżej przedstawionych o tyle, że
dotyczy użycia nazwy przedsiębiorstwa a nie znaku towarowego jako słowa
kluczowego. Stronami sporu były te same podmioty co w sprawie PCB. Pozwany
używał firmy powoda „Beta Layout‖ jako słowo kluczowe. Sąd uznał, że takie działanie
jest zgodne z prawem, motywując to faktem, że użytkownicy internetowi nawet nie
założyliby, że link, który jest wyraźnie odróżniony od naturalnych rezultatów
wyszukiwania pochodził od powoda 195 .
Decyzje wydane przez BGH prowadzą do wniosku, że obecnie użycie firmy
konkurenta jest per se dopuszczalne, zaś użycie znaku towarowego tylko w przypadku,
gdy oznaczenie ma charakter opisowy.
3.4.6. Republika Austrii
Austriacką sprawą, która wywołała niejasności interpretacyjne na gruncie art. 5
ust. a dyrektywy 2008/95 w zakresie użycia cudzych znaków towarowych w usłudze
linków sponsorowanych była sprawa Die BergSpechte 196 .
Powód był właścicielem znaku towarowego „Die BergSpechte Outdoor Reisen
und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH‖ (w klasie towarów nr 25, 39, 41) i domeny
internetowej www.bergspechte.at. Drugi z pozwanych, Trekking, podobnie jak powód,
organizuje rowerowe i wspinaczkowe wycieczki górskie. Pierwszy z pozwanych,
Günter Guni, jest prezesem zarządu Trekking 197 . Drugi z pozwanych jest właścicielem
domen www.trecking.at. Na skutek wpisania w pole wyszukiwania słów: „Edi
Koblmüller― lub „Die BergSpechte‖ operator Google wyświetlał reklamę w linkach
195
Zob. wpis na blogu dostępny pod adresem: http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adwordcases.html,
ostatnie odwiedziny: 15.05.2008.r.
196 Sprawa przed OGH Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v
Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH, syg. 17Ob3/08b, Pytania prejudycjalne do ETS wraz z
wyjaśnieniem OGH są dostępne pod adresem: http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&
Dokumentnummer=JJT_20080520_OGH0002_0170OB00003_08B0000_000, ostatnie odwiedziny:
15.05.2008.r.
197 Zob. Google AdWords - OGH Entscheidung Bergspechte, kwiecień 2009, http://www.rechtsfreund.
at/news/index.php?/archives/387-Google-AdWords-OGH-Entscheidung-Bergspechte.html, ostatnie
odwiedziny: 20.05.2009 r.
65

sponsorowanych drugiego pozwanego „Trekking and Naturreisen” bezpośrednio nad
naturalnymi wynikami wyszukiwania i po prawej ich stronie 198 .
Powód wniósł o naruszenie znaku towarowego przez pozwanego, twierdząc, że
wprowadza on konsumentów w błąd co do pochodzenia strony internetowej od powoda,
gdyż nie wyróżniała się ona znacząco od pozostałych rezultatów wyszukiwania. Sądy
niższych instancji przyznały rację powodowi. Sprawa stanęła przed Austriacki Sądem
Najwyższym, który zawiesił postępowanie i skierował pytania prejudycjalne do ETS.
3.4.7. Pytania prejudycjalne do ETS o dopuszczalność użycia znaków
towarowych w reklamie kontekstowej
Powyższe wątpliwości, do co odpowiedzialności za naruszenie prawa do znaku
towarowego zarówno przez operatora wyszukiwarki jak i reklamodawcę wykupującego
słowa kluczowe zostały skierowane przez sądy najwyższe Francji, Austrii, Holandii i
Niemiec do ETS.
W tym miejscu należy podsumować wszystkie pytania w powyższych sprawach,
gdyż odzwierciedlają najistotniejsze problemy prawne.
W zakresie odpowiedzialności operatorów wyszukiwarki internetowej, Cour de
Cassation, w sprawach: Google v Louis Vuitton, Google v CNRRH, Google France v
Viaticum, Luteciel skierowano następujące pytania:
Czy oferowanie i sprzedawanie przez operatora wyszukiwarki „słów
kluczowych‖ imitujących lub będących reprodukcją znaków towarowych w celu
skierowania użytkownika, wpisującego te słowo kluczowe w zapytaniu, na link
podmiotu wykupującego, gdzie oferowane są produkty identyczne podobne lub
podrobione jest używaniem znaku towarowego w rozumieniu art. 5 lit. a i b
dyrektywy 2008/95 i 9 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia?
Czy w przypadku, gdy znaki towarowe są znakami cieszącymi się renomą,
uprawniony może sprzeciwić się takiemu używaniu na podstawie art. 5 ust. 2
dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 40/94?
Czy w przypadku, gdy powyższe zachowanie operatora wyszukiwarki nie może
być zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to można operator
198 Ibidem.
66

może być uznany za świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego
polegający na przechowywaniu informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31? 199
Ze względu na inną kwalifikację prawną ostatniego pytania, będzie ono
omawiane w rozdziale następnym.
W zakresie odpowiedzialności reklamodawców, w sprawach: Portakabin v
Primakabin, Bananabay, Die BergSpechte v Günter Guni i trekking.at i Google v
CNRRH zostały skierowane następujące pytania:
1. Czy podmiot wykupujący słowa kluczowe będące reprodukcją lub imitacją
znaku towarowego, w sposób niewidoczny dla użytkownika w celu
wyświetlenia linku, który oferuje podobne, identyczne lub podrobione produkty
narusza prawo wyłączne uprawnionego do tego znaku?
2. Czy stanowi przy tym różnicę:
1) czy ten link jest wymieniony na ogólnej liście znalezionych stron, lub
2) w części ogłoszeń oznaczonej jako taka?
3. Czy stanowi przy tym różnicę:
1) czy autor ogłoszenia już przy informacji o odniesieniu na stronie
internetowej operatora wyszukiwarki faktycznie oferuje towary lub usługi,
które są identyczne z towarami lub usługami, dla których jest zarejestrowany
znak towarowy, lub
2) czy autor ogłoszenia na własnej stronie internetowej, na którą może być
przekierowany (hiperłącze) użytkownik internetowy faktycznie oferuje
towary lub usługi, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których
jest zarejestrowany znak towarowy?
4. Czy jeśli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi używanie znaku
towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b i
c może wtedy prowadzić do tego, że właściciel znaku towarowego nie może
zakazać używania, o którym mowa w pytaniu pierwszym, a jeżeli tak, to w
jakich okolicznościach?
199 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), (Dz.Urz.WE L
178, 17/07/2000).
67

5. Czy jeśli proceder opisany w pytaniu pierwszym stanowi używanie znaku
towarowego to czy art. 6 dyrektywy 2008/95 to art. 7 dyrektywy 2008/95 ma
zastosowanie, gdy oferta autora ogłoszenia dotyczy, jak opisano w pytaniu
pierwszym, towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium
Wspólnoty pod opisanym w pytaniu pierwszym znakiem towarowym
właściciela znaku lub za jego zgodą?
6. Czy odpowiedzi udzielone na powyższe pytania dotyczą także zarejestrowanych
przez reklamodawcę słów kluczowych, o których mowa w pytaniu pierwszym,
w których ten znak towarowy jest świadomie podawany z drobnymi błędami w
pisowni, przez co możliwości wyszukiwania przez społeczność korzystającą z
Internetu stają się bardziej celowe, gdy się przyjmie, że znak towarowy na
stronie internetowej klienta jest podawany prawidłowo?
7. Jeżeli i w zakresie w jakim odpowiedź na powyższe pytania prowadzi do tego,
że nie ma miejsca używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95: czy państwa członkowskie mogą wówczas w odniesieniu
do używania haseł takich, jakie są przedmiotem tej sprawy, na podstawie art. 5
ust. 5 dyrektywy 2008/95 według przepisów obowiązujących w tych państwach
w zakresie ochrony przed korzystaniem ze znaku w innych celach niż
odróżnianie towarów lub usług, przyznać ochronę przed korzystaniem z tego
znaku, przez co zdaniem sądów tych państw członkowskich charakter
odróżniający lub renoma znaku towarowego byłyby w niedozwolony sposób
wykorzystywane lub naruszone, czy też w tym przypadku sądy krajowe
obowiązują ograniczenia prawa wspólnotowego związanie z odpowiedziami na
powyższe pytania.
3.4.8. Odpowiedzialności operatorów wyszukiwarki internetowej za używanie
cudzych znaków towarowych jako słów kluczowych
Pytanie wyjściowe zadane w powyższych sprawach dotyczyło użycia znaku w
handlu w świetle art. 5 ust 1 a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust 1 lit. a i b.
rozporządzenia 40/94. Jak już zostało zaznaczone poprzednio w rozdziale 3.3.1.1, ETS
nie odpowiedział do tej pory jednoznacznie na pytanie czy użycie znaku mieści się
68

tylko w zakresie funkcji określenia pochodzenia czy może być rozszerzone na pozostałe
funkcje: gwarancyjną i reklamową.
Z jednej strony, wyrok w sprawie Opel v Autec 200 wydaje się sugerować, że
tylko użycie, które jest przez odbiorców odbierane jako oznaczenie pochodzenia jest
użyciem w rozumieniu art. 5 ust. 1 a i b dyrektywy 2008/95. Moim zadaniem, o ile link
sponsorowany nie odnosi się w tekście lub innej formie do cudzego znaku, a
użytkownik nie kojarzy treści reklamowej ze znakiem towarowym i nie wywołuje to
powiązania handlowego pomiędzy reklamą a właścicielem znaku, to użycie nie ma
nawet potencjalnego wpływu na podstawową funkcję znaku.
Z drugiej strony ciekawe jest, jakie będzie stanowisko ETS, jeśli przyjmie on
szerszą koncepcję, biorąc pod uwagę także inne funkcje niż funkcja oznaczenia
pochodzenia. Przecież, w wyroku Arsenal v Reed ETS wypowiadając się o zakresie
interesu uprawnionego ze znaku towarowego, stwierdził iż:
„[...] wyłączne prawa zostały przyznane po to, aby umożliwić właścicielowi
znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn.
zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje.
Wykonywanie tychże praw winno być zatem zastrzeżone dla przypadków, w których
używanie oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub
potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję,
jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru‖ 201 .
Innymi słowy Trybunał dał do zrozumienia, że funkcja oznaczenia pochodzenia
jest tylko jedną z funkcji chronionych prawem znaków towarowych. Przy takiej
interpretacji Trybunał może stwierdzić, że użycie znaku towarowego w reklamie
kontekstowej jest użyciem w rozumieniu art. 5 ust 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9
ust 1 lit. a i b. rozporządzenia 40/94.
W tym samym orzeczeniu ETS zaznaczył, że ochrona w pozostałych funkcjach
zależy między innymi od tego, czy poszczególne państwa członkowskie
implementowały do swoich ustawodawstw krajowych art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95
(ochrona poza funkcją pochodzenia). Możliwe jest więc stanowisko Trybunału
200 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, [24], ECR I-1017
[2007].
201 Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v Reed, [51], ECR I-
10273 [2002].
69

dozwalające na zakazanie nieuprawnionym używania znaku towarowego jako słowa
kluczowego, jeśli zostanie wykazana szkoda dla odróżniającego charakteru znaku lub
jego renomy. Ochrona ta mogłaby być przyznana tylko w tych państwach, które
przyjęły powyższe rozwiązanie do swoich ustawodawstw (np. państwa Beneluksu).
Analizując przesłankę użycia znaku, Trybunał prawdopodobnie będzie brał pod
uwagę także fakt, że cały proceder sprzedawania słów kluczowych jest niewidoczny dla
odbiorcy. W poprzednich orzeczeniach Célline Sarl v Célline SA 202 i Holterhoff v
Freiesleben 203 Trybunał ustalił, że wykorzystanie znaku musi być widoczne dla
odbiorców, którzy tylko w ten sposób mogą utożsamić go z towarem lub usługą.
Jeszcze bardziej przemawia to za faktem, że omawiany proceder nie może być uznany
za użycie znaku w świetle art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95. Tym samym
operatorom nie można zarzucić naruszenia znaku na powyższej podstawie.
Zastosowanie art. 5 ust 1 lit. a i b wymaga używania podobnego lub identycznego
oznaczenia innego przedsiębiorcy w stosunku do towarów i usług podobnych lub
identycznych do tych, dla których zarejestrowany jest znak uprawnionego. Google jak i
inne serwisy wyszukiwawcze, w przeciwieństwie do reklamodawców, nie prowadzą
działalności podobnej lub identycznej w stosunku do działalności uprawnionego, jak i
nie opatrują towarów (usług) cudzym znakiem. Dlatego też działanie operatora
wyszukiwarki nie może być tożsame z naruszeniem prawa ochronnego na znak
towarowy.
Powstaje jednak pytanie, czy użycie słów kluczowych odzwierciedlających
renomowane znaki towarowe, tak jak ma to miejsce w sprawie Google v Luis Vuittion,
może naruszyć funkcję oznaczenia pochodzenia obok funkcji reklamowej i jakościowej
na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95?
Niektórzy autorzy słusznie podnoszą 204 , podpierając swoje tezy orzeczeniami
ETS np. w sprawie Adidas v Marca Mode 205 , Opel v Autec 206 a także Célline Sarl v
202 Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline [80], ECR I-7041
[2007].
203 Wyrok ETS z 14 mają 2004 r. w sprawie C-2/00, Holterhoff v Freiesleben; Split & Sun Context Cut,
ECR I-4187 [2002].
204 Po Jen Yap, Case comment: Essential..., s. 81-87.
205 Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, Adidas AG v Marca Mode CV, ECR 1-4861
[2008].
206 Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, [24], ECR I-1017
[2007].
70

Célline SA 207 , że także przy badaniu naruszenia na podstawie art. 5 ust 2 dyrektywy
2008/95 niezbędne jest wykazanie użycia znaku w granicach funkcji pochodzenia (obok
funkcji reklamowej lub gwarancyjnej). Idąc za tym stanowiskiem, także w tym
przypadku nie ma miejsca użycie w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Jeśli
jednak przyjmiemy bardziej liberalną koncepcję, zakładającą, iż znak renomowany
powinien być użyty tylko w granicach funkcji reklamowej lub gwarancyjnej, to da to
podstawę do dalszej analizy potencjalnego naruszenia. Znaki renomowan są chronione
poza granicami podobieństwa, także fakt, iż Google prowadzi działalność zupełnie inną
niż uprawniony, nie jest wykluczającą przesłanką dla stwierdzenie naruszenie. Ponadto,
Sąd Apelacyjny w Paryżu w sprawie Google v Luis Vuittion ustalił już renomę znaku
Luis Vuittion. Tak więc, o ile zostanie wykazane, że użycie oznaczenia powoduje
nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku lub jego
renomy, co jest bardzo możliwe, gdyż link sponsorowany odnosił się w tej sprawie do
produktów podrobionych, to moim zdaniem, w tym jednym przypadku operatorowi
wyszukiwarki może być przypisana odpowiedzialność za użycie słów kluczowych
będących znakami towarowymi.
3.4.9. Odpowiedzialność reklamodawców za wykupienie słów kluczowych
odpowiadających cudzym znakom towarowym
Powyższe rozważania w kwestii użycia znaku można przenieść na grunt analizy
odpowiedzialności reklamodawców wykupujących słowa kluczowe. Moim zdaniem,
także w tym przypadku nie dochodzi do użycia znaku towarowego przez reklamodawcę
w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust.1 lit. a i b
rozporządzenia 40/94, o ile znak nie jest widoczny w treści linka sponsorowanego lub
przy informacji o odniesieniu. Także powyższą analizę odnośnie znaków
renomowanych można odpowiednio przełożyć na grunt odpowiedzialności
reklamodawców.
Jeśli jednak Trybunał uzna, że przesłanka użycia jest spełniona to w przypadku
tzw. podwójnej identyczności ETS może stwierdzić naruszenie prawa ochronnego na
207 Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline [80], ECR. I-7041
[2007].
71

znak towarowy, gdyż w tym przypadku nie trzeba wykazywać prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd. Reklamodawcy, w większości omówionych powyżej spraw,
prowadząc działalność konkurencyjną w stosunku do uprawnionego wykupują słowa
kluczowe identyczne ze znakiem uprawnionego.
Możliwa jest także sytuacja, gdy zachowanie reklamodawcy można podać pod
dyspozycje art. 5 ust 1 lit. b dyrektywy 2008/95, wymagającego spełnienia przesłanki
wprowadzenia w błąd. Należy się więc zastanowić, czy zachowanie reklamodawcy
może wprowadzić w błąd konsumenta spostrzegawczego, ostrożnego i należycie
poinformowanego 208 .
Ocena wprowadzenia w błąd może być o tyle trudna, że przy zidentyfikowaniu
grupy odbiorców należy wziąć pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, tradycyjnie
określenie danej kategorii odbiorców dla produktów i usług. Po drugie, wśród
powyższej kategorii, należy wziąć pod uwagę sprawność poruszania się po Internecie i
wiedzę o funkcjonowaniu wyszukiwarek internetowych, w szczególności wiedzę, że
linki sponsorowane nie są częścią wyników naturalnych, ale rezultatem odpłatnego
działania.
W mojej opinii, przy ocenie całościowej, użytkownik ostrożny, poinformowany
i spostrzegawczy może co najwyżej skojarzyć związek pomiędzy przedsiębiorstwami,
co jak zostało już wyjaśnione, nie jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia. Ale
taki konsument nie powinien być wprowadzony w błąd co do pochodzenia, o ile:
a) linki sponsorowane są w wystarczająco klarowny sposób wyróżnione od
pozostałych rezultatów przy czym, wydaje się, że nie ma różnicy, czy link jest
wymieniony na ogólnej liście odesłań czy obok wyników wyszukiwania;
b) ani link sponsorowany ani treść strony w sposób zwodniczy nie wskazuje na
powiązanie z uprawnionym.
Można, jednakże pokusić się o stwierdzenie, że ma tu miejsce pośrednie
wprowadzenie w błąd polegające na krótkotrwałym skierowaniu odbiorcy na inną
stronę niż ta, na której miał zamiar się znaleźć. Teoria ta, jak do tej pory, nie jest
akceptowana przez ETS 209 .
208 Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd v Klijse Handel, ECR I-3819 [1999].
209 D. Kasprzycki, Problematyka reklamy..., s. 219.
72

O ile Trybunał uzna taki proceder za używanie znaku towarowego, to będzie
rozważał także dopuszczalność użycia cudzego znaku towarowego w celach
informacyjnych lub w celu wskazania przeznaczenia towarów jakie ma miejsce na
gruncie art. 6 ust. 1 lit. b i c dyrektywy 2008/95. Użycie cudzego znaku towarowego w
reklamie w celu promowania swoich usług, towarów jest dopuszczalne, o ile nie
zagraża interesowi uprawnionego, jest zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu, nie
wprowadza w konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru (usługi) 210 . Wydaje się,
że użycie znaku towarowego będzie dozwolone, o ile:
a) link lub strona internetowa wykupującego słowo kluczowe, odzwierciedlające
cudzy znak towarowy, w dostateczny sposób odnosi się do produktu
opatrywanego tym znakiem, bez stworzenia prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd konsumenta co do pochodzenia danej strony od
uprawnionego ze znaku;
b) znak cieszący się renomą jest wykorzystywany w taki sposób, że nie przynosi to
szkody dla renomy znaku;
c) podmiot używa znaku w celach informacyjnych lub w celu wskazania
przeznaczenia towarów (brana jest pod uwagę świadomość wykorzystującego
znak).
Powyższe sytuacje powinny być jednakże badane ad casu.
W dalszej kolejności należy rozważyć możliwość powołania się
wykorzystującego znak towarowy na wyczerpanie prawa ochronnego (art. 7 dyrektywy
2008/95). Uprawniony nie może zakazać używania znaku towarowego w doniesieniu do
towarów, wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego lub w wyniku jego zgody.
Daje to nabywcy towaru możliwość dalszej odsprzedaży towarów, a co istotniejsze dla
omawianego procederu, także prawo reklamowania towaru oznaczonego znakiem.
Wydaje się więc, że jest to nawet w interesie uprawnionego, żeby towary oznaczone
jego znakiem były promowane w jak najefektywniejszy sposób, przykładowo przez
linki sponsorowane, co może zwiększyć sprzedaż towaru opatrzonego znakiem
uprawnionego. Jednakże, należy pamiętać, że uprawniony może sprzeciwić się
210 Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW
Nederland BV v Ronald Karel Deenik, ECR I-905 [1999]; Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie
C-17/06 Célline Sarl v Célline, [80], ECR. I-7041 [2007].
73

dalszemu obrotowi towarowemu, jeśli ma prawnie uzasadnione powody, w
szczególności, jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu
do obrotu.
Wydaje się, że nie ma wpływu na powyższe rozważania fakt, iż znak
towarowy jako słowo kluczowe świadomie podawany jest z drobnymi błędami w
pisowni, gdy przyjmie się, że znak towarowy na stronie internetowej klienta podawany
jest prawidłowo. Jest zjawiskiem powszechnym, że użytkownik Internetu wpisujący w
pole wyszukiwarki zapytanie, może dokonać drobnych pomyłek pisarskich, zwłaszcza
gdy słowo jest skomplikowane. Dzięki temu zwiększa się trafność wyszukania przez
użytkownika Internetu.
Największe szanse przyznania ochrony przed omawianym procederem mają,
moim zdaniem, uprawnieni dochodzący ochrony w państwach, które wprowadziły
przepisy na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy zakresie ochrony przed korzystaniem ze
znaku w innych celach niż odróżnianie towarów lub usług. W państwach Beneluksu,
nawet jeśli Trybunał uzna, że nie ma miejsca na używanie znaku towarowego w
rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, ochrona taka utrzyma się na mocy
przepisu implementującego art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95. Takie użycie powinno być
oceniane poza funkcją pochodzenia jak wskazują poprzednie orzeczenia ETS 211 .
Istotna jest także odpowiedź na pytanie, kto w omawianym procederze używa
znaku towarowego w charakterze znaku towarowego. Moim zdaniem, to nie operator
ani reklamodawca lecz konsument, wprowadzając w pole wyszukiwania termin
odzwierciedlający znak towarowy. Oczywiście, jako że, powyższe użycie jest użyciem
w ramach wolności słowa, nie może być zabronione przez uprawnionego.
3.4.10. Reklama kontekstowa z perspektywy prawa polskiego
Dotychczas sądy polskie nie miały okazji zająć stanowiska w kwestii
opisywanego procederu. W braku polskiego orzecznictwa, trudno jest więc formułować
jakiekolwiek wnioski co do potencjalnego ustosunkowania się sądów polskich do tej
211 Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline,[80], ECR. I-7041
[2007]; Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG,[24], ECR I-
1017 [2007].
74

kwestii. Wydaje się, że w przypadku pojawienia się sprawy o nieuprawnione użycie
znaku towarowego w reklamie kontekstowej sądy będą kierować się wytycznymi
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zwłaszcza, że jak się jednogłośnie
podkreśla w polskiej doktrynie 212 , art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. chroni funkcje
pochodzenia a art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. zapewnia ochronę poza funkcją pochodzenia.
Ponadto, podczas gdy w europejskim prawie znaków towarowych przy ocenie renomy
znaku przyjmuje się kryterium ilościowe, w polskiej literaturze i orzecznictwie, bierze
się pod uwagę także kryterium jakościowe, co może prowadzić do różnej ochrony
prawnej. Należy jednak zauważyć, że z pewnością nie zostanie przyznana ochrona
przed używaniem w celach innych niż odróżnienie oznaczeń, gdyż jak do tej pory
Polska nie implementowała art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/95.
212 E. Nowińska, U. Promińska , M. du Vall: Prawo własności..., s. 248.
75

4. Odpowiedzialność operatorów wyszukiwarek
internetowych i reklamodawców na innych podstawach
niż prawo znaków towarowych
4.1. Wstęp
W większości przypadków wykorzystania cudzego znaku towarowego bez
zgody uprawnionego w reklamie kontekstowej (za wyjątkiem użycia znaku
renomowanego) problematyczne będzie wykazanie naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy na gruncie prawa własności przemysłowej lub rozporządzenia 40/94,
przy przyjęciu interpretacji prounijnej. Należy w dalszej kolejności zastanowić się, czy
na podstawie innych przepisów ochrona przed nielegitymowanym użyciem mogłaby
być przyznana. Wydaje się, że uprawniony ze znaku może mieć większe szanse
uzyskania ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej
zwanej u.z.n.k.) 213 . W dalszej kolejności, przeprowadzona jest analiza wyłączenia
odpowiedzialności operatorów przez nieuznanie ich za podmioty świadczące usługi
społeczeństwa informacyjnego polegające na przechowywaniu informacji na gruncie
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwanej u.ś.u.d.e.) 214 , będącej
implementacją dyrektywy 2000/31. Problematyka ta jest przedmiotem jednego z pytań
postawionych Trybunałowi w tzw. „łączonych sprawach Google‖. Ponadto, należy
rozważyć czy i w jakich przypadkach uprawniony może mieć roszczenie przeciwko
operatorom wyszukiwarki także na gruncie kodeksu cywilnego 215 .
213 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Tekst jedn.: Dz. U. 03 Nr153
poz. 1503. Niniejsza ustawa dokonuję w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/55/WE z dnia
6 października 1997 zmieniającej dyrektywę 84/450/EWG dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd w
celu włączenia do niej reklamy porównawczej (Dz. Urz. WE L 290 z 23.11.1997), tekst ujednolicony:
Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona), Dz. Urz. WE L 376/21.
214 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.
1204, z późn. zm ).
215 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
76

4.2. Wykorzystanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej jako
czyn nieuczciwej konkurencji
4.2.1. Uwagi wstępne
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją służy uczciwemu i niezafałszowanemu
funkcjonowaniu rynku i zachowaniu poprawnego mechanizmu gospodarki rynkowej 216 .
Przepisy zwalczające nieuczciwą konkurencję mają za zadanie chronić nie tylko
konkurentów, ale także ich klientów.
Reklama kontekstowa w formie linków sponsorowanych może być korzystna
zarówno dla klientów jak i reklamodawców, nie oznacza to jednak, że jest słuszna i
uczciwa z punktu widzenia uprawnionego do znaku towarowego 217 . W jakich więc
sytuacjach wykorzystanie słowa kluczowego przez reklamodawcę lub operatora będzie
zagrażać interesowi uprawnionego przedsiębiorcy lub klienta? Niniejszy podrozdział
jest próbą odpowiedzi na powyższe pytanie przez dokonanie kwalifikacji omawianych
zachowań jako deliktów nieuczciwej konkurencji na gruncie u.z.n.k.
4.2.2. Stosunek prawa przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i
regulacji zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
W świetle art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy tej ustawy nie uchybiają, m.in. przepisom
przewidzianym dla ochrony znaków towarowych w innych ustawach. Ustawodawca
polski przyjął więc zasadę kumulacji ochrony znaków towarowych na podstawie
przepisów p.w.p. i u.z.n.k. 218 Oznacza to, że w sytuacji, gdy dane zachowanie wypełnia
dyspozycję norm zarówno przepisów u.z.n.k jak i p.w.p. ochrona przed naruszeniem
216 Z. Okoń [w:] E. Traple, J. Adamczyk, P. Barta, X. Konarski, W. Kulis, P. Litwiński, Z. Okoń, M.
Ożóg, P. Podrecki, G.Sibiga, M, Świerczyński, T. Targosz: Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007,
s. 623.
217 GR. Ferrera: The Search Engine Advertising market – lucrative space or trade mark liability?, Texas
Intellectual Property Journal, Winter 2009.
218 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa
2007, s. 34.
77

znaku towarowego jest dopuszczalna zarówno na postawie pojedyńczo każdej z nich jak
i na gruncie obu ustaw 219 .
Także w przypadku nieuprawnionego użycia słów kluczowych będących
zarejestrowanym oznaczeniem konkurenta w reklamie kontekstowej, uprawnieni ze
znaku mogą dochodzić swoich praw na podstawie obu ustaw. Jednakże, w przypadku
znaków zwykłych uprawnieni mogą mieć problem z udowodnieniem przesłanek użycia
w handlu i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na gruncie p.w.p. i
rozporządzenia 40/94. W takiej sytuacji jedyną alternatywą ochrony może być
dochodzenie roszczeń na gruncie u.z.n.k.
4.2.3. Czyn nieuczciwej konkurencji
O zakresie przedmiotowym u.z.n.k. mówi przepis artykułu 1, który wskazuje, że
ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności
gospodarczej w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.
Omawiana ustawa zawiera klauzulę generalną, określającą czyn nieuczciwej
konkurencji oraz wymienia stypizowane delikty 220 . Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. definiuje
klauzulę generalną czynu nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub
klienta. Następny ustęp tego samego artykułu wymienia szczególne typy deliktów
nieuczciwej konkurencji, które zostały ujęte w rozdziale drugim ustawy, w artykułach
7-17 lit. e u.z.n.k. Każdy z tych deliktów stanowi „samodzielny‖ 221 czyn nieuczciwej
konkurencji, konkretyzujący sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz naruszenie
interesu przedsiębiorcy lub klienta.
W tym miejscu należy pokrótce omówić relację pomiędzy klauzulą generalną a
stypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji. Klauzula generalna w stosunku do
nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji pełni dwie funkcję: uzupełniającą i
219 A. Kobylańska: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2005, s. 84.
220 J. Szwaja, [w:] A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R.
Skubisz, S. Sołtysiński I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz,
Warszawa 2006, s. 16.
221 Z. Okoń [w:] Prawo Reklamy..., s. 624.
78

korygującą 222 . Pierwsza z nich polega na kwalifikacji działań jako czynów nieuczciwej
konkurencji, innych niż wymienione explicite w ustawie. Funkcja korygująca dotyczy
sytuacji, w której, choć dane zachowanie wypełnia dyspozycję jednej z norm
określonych w artykułach 7 – 17 lit. e u.z.n.k., to nie może być uznane za czyn
nieuczciwej konkurencji, gdyż dane działanie nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami
lub nie narusza interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. W doktrynie i orzecznictwie
podkreśla się jednak, że taka kwalifikacja jest możliwa tylko w wyjątkowym
sytuacjach 223 .
Aby stwierdzić, że dane działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji należy
wykazać:
1) że działanie podjęte zostało w związku z działalnością gospodarczą (art. 1
u.z.n.k);
2) zachodzi bezprawność działania będącego sprzecznym z prawem lub dobrymi
obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k);
3) istnieje zagrożenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1
u.z.n.k) 224 .
4.2.4. Działanie w związku działalnością gospodarczą
Pojęcie działalności gospodarczej nie jest zdefiniowane w u.z.n.k. Artykuł 1
ustawy tylko szczegółowo wymienia rodzaje działalności gospodarczej: produkcję
przemysłową, rolną, budownictwo i usługi. Ustawa nie obejmuje działalności
politycznej, charytatywnej, religijnej czy kulturalnej 225 .
Czyn nieuczciwej konkurencji może być popełniony przez przedsiębiorców oraz
wyjątkowo przez inne podmioty, o ile ustawa na to wskazuje 226 . Przedsiębiorcami, w
rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
222 M. Modrzejewska [w;] J. Okolski, M. Safjan, W. Opalski, M. Modrzejewska, J. Modrzejewski, M.
Litwińska- Werner, Ł. Gasiński, J. Krauss, C. Wiśniewski: Prawo handlowe, Warszawa 2008.
223 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 138 i nas., E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s.
45; B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.),
ZNUJ PwiOWI 2003, s. 115.
224 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s., 54; J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,s. 138, s.
11.
225 J.P Antoniuk.: Ochrona znaków..., s. 202; E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 34.
226 M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 42.
79

niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność
zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej (art. 2 u.z.n.k.).
Należy zauważyć, że ustawa ma także zastosowanie bez względu na to czy działalność
jest legalna oraz czy została wpisana do właściwego rejestru 227 .
Ustawa generalnie nie wymaga istnienia stosunku konkurencji między sprawcą a
pokrzywdzonym przedsiębiorcą 228 , choć jak podkreśla M. du Vall 229 , niektóre
stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwa reklama porównawcza)
wymagają istnienia takiego stosunku. Zaistnienie czynu nieuczciwej konkurencji jest
możliwe między podmiotami prowadzącymi inny rodzaj działalności 230 . Wystarczające
jest, aby sprawca działał na szkodę pokrzywdzonego 231 , przykładowo przez uzyskanie
korzyści z renomy znaku towarowego, co może prowadzić do tzw. rozwodnienia
znaku 232 .
Niezaprzeczalnie działanie polegające na sprzedawaniu przez operatorów
wyszukiwarki słów kluczowych w celu wywołania reklamy kontekstowej mieści się w
ramach działalności gospodarczej. Należy także przyjąć, że reklamodawca wykupujący
słowa-klucze w celu reklamowym z zasady będzie prowadzić działalność gospodarczą
w rozumieniu ustawy. Jak zostało wykazane w rozdziale 3.4., w większości
dotychczasowych sporów pomiędzy uprawnionym ze znaku towarowego a
reklamodawcami, obie strony były przedsiębiorcami, a ponadto istniał między nimi
stosunek konkurencji 233 . Intencją wykupujących słowa kluczowe odpowiadające
znakom towarowym jest właśnie przyciągnięcie na stronę internetową klienteli
konkurenta. Należy jednak pamiętać, że jeśli słowa kluczowe są wykupowane przez
podmioty zajmujące się działalnością charytatywną, polityczną, religijną, czy kulturalną
dla zaspokajanie ich celów statutowych to ustawa nie będzie miała tu zastosowania.
Podkreśla się, że użycie cudzego oznaczenia w działalności gospodarczej w
świetle u.z.n.k. nie musi być użyciem w charakterze znaku, czyli w ramach funkcji
227 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu, 2000, s.76.
228 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 42; J. Szwaja, [w]: Ustawa o zwalczaniu, s.103,
229 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 35.
230 J.R Antoniuk: Ochrona znaków..., s. 203 i cytowana tam literatura.
231 Ibidem, s. 203.
232 R. Kasprzycki, B. Pietrzak: Abstrakcyjny stosunek konkurencji, „Palestra‖ 1994, nr 11, s. 2.
233 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at
Reisen GmbH, (C-278/08); Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 125/07; Orzeczenie BGH z
22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 30/07; Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r. syg. I ZR 139/07; Reed
Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal, [3.03.2004] EWCA civ 159.
80

oznaczenia pochodzenia tak jak ma to miejsce w p.w.p. 234 . Dlatego też, o ile
kwalifikacja powyższego zachowania jako używanie znaku towarowego w charakterze
znaku nastręcza trudności na gruncie prawa znaków towarowych, to wykupywanie lub
sprzedawnie słowa kluczowego odpowiadającego znakowi towarowemu osoby trzeciej,
będzie można uznać za użycie znaku w działalności gospodarczej w rozumieniu u.z.n.k.
4.2.5. Bezprawność działania
Bezprawność działania sprawcy może polegać na sprzeczności z prawem lub
dobrymi obyczajami. Świadomość i wina sprawcy nie są warunkami bezprawności.
Sprzeczność z prawem należy rozumieć jako naruszenie obowiązującej normy
prawnej 235 .
Wobec powyższego, uznaje się za czyn nieuczciwej konkurencji działanie
sprzeczne z prawem polegające na używaniu cudzych znaków towarowych przez
reklamodawców w reklamie kontekstowej, a więc wkroczenie w sferę pozytywnych
praw uprawnionego, o ile to działanie wypełnia dyspozycję norm zawartych w p.w.p. -
art. 296 ust. 2 oraz w rozporządzeniu 40/94 - art. 9 ust. 1, chyba że działanie stanowi
jedną z form ograniczenia prawa ochronnego (155-158 lub 160 p.w.p., art. 12 i 13
rozporządzenia 40/94).
Należy nadmienić, że M. Kępiński uznaje, iż art 3 u.z.n.k. stosuje się również,
gdy naruszenie przepisów daje naruszycielowi przewagę konkurencyjną nad innymi
podmiotami 236 .
Bezprawność może polegać także na sprzeczności z dobrymi obyczajami.
Niezdefiniowane w u.z.n.k., normatywne pojęcie dobrych obyczajów jest przesłanką
ocenną, która jak dotąd nie została jednoznacznie określona przez orzecznictwo ani
doktrynę. Podkreśla się, że przy interpretacji pojęcia dobrych obyczajów należy
stosować podejście ekonomiczno-funkcjonalne 237 . Przyjmuje się, że dobre obyczaje nie
są normami prawnymi, lecz normami postępowania, tak jak zasady współżycia
234 J.R Antoniuk: Ochrona znaków..., s. 204.
235 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 47.
236 M. Kępiński: Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS1994, nr 2.
237 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,s. 3.
81

społecznego oraz ustalone zwyczaje 238 . Określenie dobrych obyczajów, w tym
ustalonych zwyczajów 239 , powinno być zawężone do zachowań przedsiębiorców w
działalności gospodarczej, nie wykluczając jednocześnie całkowicie ocen
aksjologicznych. Zarówno w przypadku problematyki zwyczaju jak i dobrych
obyczajów mamy do czynienia z powszechnymi standardami postępowania w danym
środowisku 240 . Przy czym norma prawa zwyczajowego powinna być potwierdzona w
akcie sądowym lub administracyjnym jak też przez wykształcenie się przekonania, że
powstała praktyka jest obowiązującym prawem lub standardem postępowania 241 .
Do tej pory żaden sąd polski nie zmierzył się ze zdefiniowaniem pojęcia
dobrych obyczajów w stosunku do używania słów kluczowych będących cudzym
znakiem towarowym w reklamie kontekstowej. Należałoby zbadać, czy omawiany
proceder wykupowania lub sprzedawania cudzych oznaczeń jako słów kluczowych
może prowadzić do naruszenia ustalonych zwyczajów w sieci. Przy określeniu, czy
dane działanie mieści się w zakresie dobrych obyczajów należy wziąć pod uwagę ogół
okoliczności faktyczne danej sprawy 242 . Z jednej strony, nie możemy stwierdzić, że
niezgodne z normami postępowania jest wykupowanie słów kluczowych zawierających
terminy deskryptywne, mogące odnieść się do różnych kategorii towarów, np. „apple‖.
Z drugiej zaś strony, w przypadku wykorzystania renomy znaku dla przyciągnięcia
klienteli uprawnionego z tego znaku lub pasożytniczego wykorzystania znaku w celu
skierowania uwagi klienta na towary naruszyciela, bezsprzecznie można stwierdzić, że
narusza to pewne ustalone zwyczaje. Wydaje się także, że użycie znaku zwykłego
(nierenomowanego), w złej wierze tj. dla odciągnięcia klientów od konkurenta jest
naruszeniem przyjętych norm postępowania przez uczestników handlu elektronicznego.
O ile powyższe rozważania znajdują potwierdzenie w polityce operatorów
wyszukiwarek, którzy swoje usługi kierują na terytorium Polski lub Unii Europejskiej
(za wyjątkiem Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii), to nie utwierdza nas w tym
przekonaniu polityka Google w państwach poza Unią Europejską. Google ostatnio
238 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 53, i cytowana tam literatura.
239
Ustawa z 1926 roku posługiwała się pojęciem „ustalonych zwyczajów‖ i „zasad współżycia
społecznego‖ Terminy te nie zostały jednak przyjęte w u.z.n.k., zob. J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu...,
s. 58.
240 P.P. Polański: Prawne problemy spamdexingu, Kwartalnik Prawa Nowych Technologii 2008 3/2008,
s. 8.
241 Ibidem, s. 9.
242
E.Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy.., s. 48.
82

zezwolił na posługiwanie się cudzymi znakami towarowymi w ich systemie reklamy
kontekstowej w ponad 190 krajach. Według tej polityki, Google nie monitoruje użycia
znaków towarowych przez usługobiorców. Tylko w wyjątkowych okolicznościach, w
wyniku skargi uprawnionego uniemożliwia użycie znaku przez reklamodawców (np. w
przypadku umieszczenie znaku towarowego w linku sponsorowanym) 243 . Powyższa
polityka nie dotyczy jednak państw Unii Europejskich (oprócz Wielkiej Brytanii i
Irlandii), Google przegląda system pod kątem użycia znaku jako słowa kluczowego
przy otrzymaniu skargi od uprawnionego. W przypadku nieuprawnionego użycia znaku
towarowego, Google żąda usuniecia znaku i uniemożliwia reklamodawcy wykupienie
go w przyszłości 244 .
Bardziej rygorystyczną politykę przyjęła wyszukiwarka Yahoo!. Zasady Yahoo!
Search Markteing 245 wymagają od reklamodawców na całym świecie zobowiązania się,
że ich słowa kluczowe, treść reklamy, opis i zawartość stron internetowych nie
naruszają praw wyłącznych do znaków towarowych osób trzecich. Yahoo! pozwala na
wykorzystanie znaku towarowego tylko, gdy: (1) strona internetowa odnosi się do
znaku towarowego uprawnionego ze znaku lub produktu oznaczonego znakiem w
dozwolony sposób bez stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
konsumenta, przykładowo, reklama porównawcza, sprzedawanie towarów oznaczonych
znakiem towarowym, komentarz, krytyka i inne dopuszczalne informacje na temat
uprawnionego ze znaku i jego towarach, lub (2) jest to terminu opisowy lub generyczny.
Pomimo tego, że obaj operatorzy zwracają uwagę na problem użycia słów
kluczowych w reklamie kontekstowej, to jednak wyraźnie widać, że nie ma konsensusu,
co do jednakowej praktyki postępowania w niniejszym zakresie, na podstawie, której
można by było uznać, że wyłonił się zwyczaj określonego postępowania w skali
globalnej. Ale warto zauważyć, że standardem panującym w polityce operatorów
wyszukiwarek w Europie, w tym w Polsce, jest jednak nieużywanie cudzych znaków
towarowych w celu wywołania reklamy kontekstowej. Dlatego też należy przyjąć, że
243 What is Google's U.S. trademark policy?, dostępne pod adresem: http://adwords.google.com /support/
bin /ans wer.py?answer=145626, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
244 Zasady reklamowe programu Adwords, dostępne pod adresem: http://adwords.google.com/support/ bi
n/static.py?page=guideli nes.cs&topic=9274&subtopic=9295&answer =47 165, ostatnie odwiedziny:
26.05.2009 r.
245 Raising Trademark Concerns about Sponsored SearchTM Listings, dostępne pod adresem:
http://searchmarketing.yahoo.com/legal/trademarks.php, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
83

użycie cudzego znaku towarowego (poza wyjątkami dozwolonymi przez prawo) może
prowadzić do naruszenia dobrych obyczajów przez wyszukiwarki internetowe i
reklamodawców, gdyż stoi to w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji w handlu
elektronicznym i potwierdzają to polityki przjęte przez operatorów w Unii Europejskiej.
4.2.6. Naruszenie interesu
Aby działanie można było uznać za czyn nieuczciwej konkurencji musi ono
naruszać lub zagrażać interesowi publicznemu, klientów lub innego przedsiębiorcy.
Interes w rozumieniu ustawy powinien być utożsamiany z interesem gospodarczym 246 .
Naruszenie lub zagrożenie interesu ma miejsce, gdy jeden przedsiębiorca, swoim
działaniem, godzi w dobra materialne lub niematerialne innego przedsiębiorcy. Szkoda
może mieć wymiar rzeczywisty lub prawdopodobny, ale zawsze realny. Przy badaniu
prawdopodobieństwa powstania szkody należy wziąć pod uwagę kryteria obiektywne, a
nie subiektywne odczucia przedsiębiorcy.
Nieuprawnione używanie znaku towarowego w reklamie kontekstowej może
godzić w interesy uprawnionego z kilku względów. Po pierwsze, użytkownicy Internetu
w poszukiwaniu strony internetowej uprawnionego mogą być odciągnięci od jego
strony i skierowani na stronę konkurenta. Uprawniony może utracić w ten sposób swoją
klientelę, co może być odzwierciedlone w obniżeniu wartości sprzedaży. Po drugie,
bezprawne notoryczne użycie znaku renomowanego, może przyczyniać się do
deprecjacji znaku, a tym samym do pomniejszenia majątku niematerialnego
przedsiębiorcy. Po trzecie, powyższe działanie może utrudniać kontakt uprawnionego z
klientelą, gdyż linki sponsorowane wyświetlają się tuż nad wynikami naturalnymi. Z
drugiej strony można uznać, że wyświetlanie linków sponsorowanych jest działaniem
na korzyść konsumentów. Użytkownik poszukując towaru czy usługi przez
wyświetlanie się reklam może skorzystać z bardziej korzystnej oferty, przez co także
minimalizuje czas przeznaczony na poszukiwanie interesującego go produktu.
Obrazowym przykładem naruszenia interesu przedsiębiorcy w przypadku użycia
cudzego oznaczenia dla wywołania reklamy dopasowanej do treści strony internetowej
246 E. Nowińska: M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 47.
84

jest sprawa American Airlines v Yahoo! 247 . W sprawie tej, pozwany wykorzystywał
znak towarowy powoda (znanych linii lotniczych) dla wywołania w linkach
sponsorowanych odesłań do stron konkurentów. Z jednej strony takie działanie może
być uznane za naruszeniem interesu American Airlines, gdyż klienci szukający
połączeń lotniczych powoda, wybierali połączenia oferowane przez konkurencyjnych
przewoźników. Z drugiej strony, należałoby się zastanowić czy takie zestawienie ofert
nie prowadzi do zwiększenie konkurencyjności, na której korzysta klient, a także czy
jest ono formą dozwolonej reklamy porównawczej. Sprawa American Airlines v Yahoo!
nie jest jeszcze rozstrzygnięta.
4.2.7. Wykorzystanie słów kluczowych stanowiących znak towarowy w
reklamie kontekstowej jako szczególne czyny nieuczciwej konkurencji
Omawiana ustawa typizuje czyny nieuczciwej konkurencji 248 . W celu
kwalifikacji prawnej działania polegającego na wykupie słów kluczowych, działanie to
musi w pierwszej kolejności wypełniać dyspozycję przepisów art. 5-17 e u.z.n.k,, a
dopiero później należy oceniać dopuszczalność tego zachowania pod kątem klauzuli
generalnej (art. 3 u.z.n.k.).
Poniżej zostaną omówione tylko te przepisy, których dyspozycja może być,
moim zdaniem wypełniona, przy badanu procederu wykupowania słów kluczowych
będących cudzymi znakami towarowymi. Pod tym kątem zostaną omówione
następujące delikty nazwane: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (art.
5 u.z.n.k.), wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k.),
reklama wprowadzająca w błąd (art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.), reklama sprzeczna z
dobrymi obyczajami (art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.).
247 Pozew w sprawie American Airlines v Yahoo! Z 17 października 2008 ( 9th Okręg), Pozew dostępny
na stronie: http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/texas/txndce/4:2008cv00626/181052/1/,
ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.
248 Według art. 2 Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów
albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub
nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a
także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie
lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.
85

Odpowiedzialnośc serwisów wyszukiwawczych rozpatrywana jest w tym
podrozdziale tylko na gruncie art. 17 u.z.n.k., co najmniej z trzech względów. Po
pierwsze, moim zdaniem, nie można im przypisać odpowiedzialności za reklamę osób
trzecich. Po drugie, serwisy wyszukiwawcze mogą być uznane co najwyżej za
pośredników oferujących usługi, gdyż to reklamodawcy, a nie operatorzy wybierają
odpowiadające im słowa kluczowe. Po trzecie, w przypadku reklamy i wprowadzenia w
błąd co do tożsamości i pochodzenia towarów omawiany mechanizm jest niewidoczny
dla odbiorcy, a odbiorca powinien mieć możliwość percepcji przekazów kierowanych
do niego 249 .
4.2.7.1. Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do
tożsamości
Proceder użycia znaków towarowych jako słów kluczowych można rozważać w
zakresie zgodności takiego działania z art. 5 u.z.n.k. Przepis ten wskazuje, iż czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może
wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie m.in. znaku
towarowego wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego
przedsiębiorstwa.
Przesłanka wprowadzenia w błąd jest interpretowana szerzej niż na gruncie
p.w.p. W u.z.n.k. wprowadzenie błąd zachodzi nawet, jeśli zaistniała tylko możliwość
takiego oddziaływania, chociażby skutek rzeczywiście nie nastąpił lub nigdy nie
nastąpi 250 . Można tu pokusić się o porównanie powyższego rozumienia omawianej
przesłanki do wstępnego wprowadzenia w błąd, nieaprobowanego na gruncie prawa
znaków towarowych przez ETS. Powstaje także pytanie, czy klient uprawnionego ze
znaku towarowego po wpisaniu terminu zakłada, że linki sponsorowane mogą
pochodzić od przedsiębiorcy, którego oznaczenie zostało użyte jako zapytanie.
Omawiana przesłanka musi być jednak interpretowana z punktu widzenia
przedstawiciela danej grupy klientów przedsiębiorcy, klienta dostatecznie rozważnego i
249 D. Kasprzycki: Problematyka reklamy..., s. 224.
250 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 46.
86

poinformowanego 251 . Wydaje się, że przeciętny użytkownik danej grupy towarów i
usług nie widzi procederu wykupywania znaków towarowych jako słów kluczowych, a
może nie być nawet świadomy powiązania wpisanego zapytania z wyświetlaną reklamą
kontekstową. Linki sponsorowane jak i reklama dopasowana do treści strony, jeśli są w
sposób wystarczający wyróżnione nie mogą wprowadzić klienta w błąd co do
tożsamości przedsiębiorcy, o ile ani strona ani link nie zawierają wprowadzających w
błąd informacji, że pochodzą od uprawnionego ze znaku towarowego.
4.2.7.2. Użycie cudzych oznaczeń wprowadzających w błąd co do
pochodzenia towaru
O ile powyżej komentowany czyn nieuczciwej konkurencji chroni przed
wprowadzeniem w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy to art. 10 u.z.n.k. dotyczy
oznaczeń towarów lub usług. Zakresy obu przepisów mogą się wzajemnie przecinać,
gdyż częstą praktyką w obrocie jest nadawanie takich samych oznaczeń przedsiębiorcy
i pochodzącym od niego produktom. Dlatego rozważania z rozdziału poprzedniego
można przenieść na grunt art. 10 u.z.n.k.
4.2.7.3. Reklama wprowadzająca w błąd
Wydaje się, że art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. (reklama wprowadzająca w błąd) 252
może być także poddany analizie pod kątem procederu wykupywania słów kluczowych
odpowiadających znakom towarowym osoby trzeciej. Czynem nieuczciwej konkurencji
jest reklama wprowadzająca w błąd klienta i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję,
co do nabycia towaru lub usługi. Należy, więc wykazać, że dany przekaz jest reklamą,
wprowadza w błąd i rzeczywiście może wpłynąć na decyzję o zakupie towaru.
Zakwalifikowanie linków sponsorowanych czy baneru reklamowego jako reklamy nie
251 Pkt. 18 i 19 Preambuły do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.
252 Reklama wprowadzająca w błąd została uregulowana na poziomie europejskim przez Dyrektywa
2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy
wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona),Dz. Urz. WE L 376/21 oraz w
dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych.
87

powinno budzić wątpliwości 253 . Omawiane działanie ma na celu promowanie
przedsiębiorcy i zachęcenie użytkowników do zapoznania się z jego stroną internetową.
W drugiej kolejności należy rozważyć, czy w takiej sytuacji ma miejsce wprowadzenie
w błąd klienta i wpłynięcie na decyzje, co do nabycia towaru lub usługi. Analiza
powinna być przeprowadzana z punktu widzenia klienta należycie poinformowanego,
odpowiednio ostrożnego i uważnego 254 . Reklama wprowadzająca w błąd występuje,
gdy powstaje w oczach konsumenta wyobrażenie o towarze i usłudze niezgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy 255 . Wydaje się, że szansę uprawnionego na skuteczne
powołanie się na art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k. są dość nieznaczne w sytuacji, gdy
reklamodawca wykupuje słowo kluczowe będące znakiem towarowym, jeśli weźmiemy
pod uwagę standard przeciętnie poinformowanego klienta.
W tym miejscu należałoby poczynić uwagę na temat sposobu badania przez sąd
reklamy wprowadzającej w błąd odbiorców. Istnieją dwie metody. Pierwsza z nich tzw.
normatywna koncertuje się na wzorcu przeciętnego, rozważnego, dostatecznie
poinformowanego konsumenta przy ocenianiu konkretnego przekazu reklamowego 256 .
Druga, tzw. empiryczna polega na badaniu opinii publicznej lub posłużeniu się
dowodem z opinii biegłego. Jak już zostało wskazane powyżej, w prawie
wspólnotowym jednoznacznie przyjmuje się zastosowanie normatywnej koncepcji, zaś
metoda empiryczna ma jedynie zastosowanie pomocnicze. W sprawie Gut
Springenheide 257 , ETS wskazał, że w pierwszej kolejności sąd krajowy musi założyć
domniemanie przeciętnego, należycie poformowanego, uważnego i racjonalnego
konsumenta. Dopiero, jeśli nastręcza to trudności to powinien zlecić przeprowadzenie
badania opinii publicznej lub opinii biegłego. Przy rozstrzyganiu o wprowadzeniu
odbiorców linków sponsorowanych w błąd sąd może pomocniczo skorzystać z metody
empirycznej. Ważnym jest, aby przyszłe orzeczenia wydane w sprawie użycia cudzego
253 D. Kasprzycki: Problematyka reklam..., s. 225.
254 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku
wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych‖), Dz. Urz. WE L 149/22,
preambuła pkt.18 i 19.
255 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 458.
256 J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu…, s. 698.
257 Wyrok ETS z 16 lipca 1998 r.w sprawie C-210/96, Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, ECR I-4657 [1998].
88

oznaczenia w reklamie kontekstowej, były wydawane według powyższych zasad, czyli
były oparte na odbiorze opisywanego procederu z punku widzenia klientów, a nie
subiektywnej ocenie sędziego.
W jedynym, jak do tej pory, wydanym w Polsce orzeczeniu w sprawie
metatagów 258 , kwalifikującym zachowanie polegające na umieszczaniu w niewidocznej
dla użytkownika treści witryny cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego,
sąd stwierdził, że działania te są reklamą wprowadzającą w błąd. Proceder użycia
metatagów prowadzi do wypchnięcia określonych stron internetowych na najwyższe
pozycje w Internecie, i jako naturalny rezultat wyszukiwania może prowadzić w błąd
konsumenta. Należy jednak z ostrożnością podchodzić do powyższego orzeczenia i nie
stosować go automatycznie, a nawet analogicznie w odniesieniu po procederu
wykupywania słów kluczowych. W przeciwieństwie do użycia cudzego znaku
towarowego w metatagach, prowadzącego do zniekształcenia rezultatów naturalnych,
efektem użycia cudzego znaku towarowego w systemie linków sponsorowanych jest
reklama w większości przypadków wyraźnie wyodrębniona od rezultatów naturalnych.
Moim zdaniem, użytkownik sieci wpisujący w pole wyszukiwania zapytanie będące
cudzym znakiem towarowym jest na tyle rozsądny, przeciętnie poinformowany i
rozważny, że widząc link sponsorowany kierujcy do strony nieuprawnionego w
oddzielnym od wyników naturalnych wyraźnie oznaczonym polu, nie zostaje
wprowadzony w błąd.
Drugą przesłanką niezbędną do stwierdzenia omawianego czynu nieuczciwej
konkurencji jest wykazanie wpływu na decyzję klienta co do nabycia towaru lub
usługi 259 . Wydaje się że, o ile reklama w postaci linków sponsorowanych nie może
prowadzić do wprowadzenia w błąd klienta (jeśli jest należycie wyodrębniona i nie
wskazuje na pochodzenie od uprawnionego ze znaku), to może zmienić decyzje
konsumenta co do zakupu towaru od konkurenta. Spełnienie jednak tylko ostatniej
przesłanki nie może prowadzić do stwierdzenia zaistnienia czynu nieuczciwej
konkurencji.
258 Sąd okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, X GC 210/03/2 27 października 2004 r.,
niepublikowane.
259 E. Nowińska, M. du Vall: Komentarz do ustawy..., s. 46.
89

4.2.7.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami
W świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji w
zakresie reklamy jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub
uchybiająca godności człowieka. Zakwalifikowanie linków sponsorowanych jako formy
reklamy nie budzi wątpliwości. I jak zostało wykazane w rozdziale 4.2.6, reklama
kontekstowa może być sprzeczna z przepisami prawa jak i dobrymi obyczajami.
Powstaje pytanie, czy można także stwierdzić, że omawiana forma reklamy może być
niezgodna z dobrymi obyczajami także w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Pomijając
w tym miejscu dyskusję dotyczącą relacji art. 3 u.z.n.k. i art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w
zakresie interpretacji przesłanki dobrych obyczajów na gruncie tych dwóch
przepisów 260 i przyjmując szerokie znaczenie klauzuli dobrych obyczajów (tj. takie jak
na w świetle art. 3 u.z.n.k.) na gruncie art. 16, można stwierdzić, że wykorzystanie
cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej online jest niezgodne z dobrymi
obyczajami.
4.2.7.5. Ewentualna odpowiedzialność operatora wyszukiwarki na gruncie
art. 17 u.z.n.k.
Art. 17 u.z.n.k. mówi, że sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie
reklamy jest także agencja reklamowa oraz przedsiębiorca, który reklamę opracował. Z
uwagi na proceder sprzedawania słów kluczowych przez serwisy wyszukiwawcze,
zwłaszcza przy użyciu narzędzia propozycji słów kluczowych, należy się zastanowić,
czy operator może być uznany za takiego przedsiębiorcę lub agencję reklamową.
Moim zdaniem, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Sensem niniejszego
uregulowania jest pociągnięcie do odpowiedzialności, oprócz sprawcy czynu
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, także podmiotu, który opracował,
przygotował koncepcję reklamy i podjął działania polegające na wprowadzeniu na jej
rynek 261 . Wydaje się, że operator wyszukiwarki nie uczestniczy w tworzeniu treści
reklamy, która jest opracowywana przez reklamodawcę. Jak podkreśla M.
260 Z. Okoń [w:] Prawo reklamy …, s. 669.
261 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 239.
90

Romanowski 262 , nie można rozciągnąć odpowiedzialności za czyn nieuczciwej
konkurencji, na podmioty które „uczestniczą w jej rozpowszechnianiu poprzez
planowanie i zakup na zlecenie reklamodawcy [...] przestrzeni reklamowej‖ 263 . Google
oraz inne podmioty oferujące usługę linków sponsorowanych udostępniają przestrzeń
reklamową na swojej stronie internetowej ponad lub z boku naturalnych rezultatów
wyszukiwania. Z drugiej strony, jak argumentuje R. Skubisz 264 , nie ma przeszkód, aby
interpretować pojęcie „agencja reklamowa‖(przedsiębiorca, który reklamę opracował)
szeroko. W zakres pojęcia wchodzą także podmioty zajmujące się tylko
rozpowszechnianiem, a nie wpływem na treść reklamy. Przyjmując taki zakres
działalności agencji reklamowej można by bronić stanowiska, że operator wyszukiwarki
internetowej może być legitymowany biernie. Należy także podkreślić, że czyn
nieuczciwej konkurencji określony w art. 17 u.z.n.k. jest czynem samodzielnym,
występującym niezależnie od tego, czy reklamodawca popełnił czyn nieuczciwej
reklamy (art. 16 u.z.n.k.). Konsekwencją uznania, że działaność operatorów
wyszukiwarek jest czynem własnym, jest możliwość samodzielnego ich pozwania 265 .
4.3. Brak wyłączenia odpowiedzialności w świetle art. 14 dyrektywy
2000/31 i art. 14 u.ś.u.d.e.
Alternatywnym pytaniem skierowanym przed ETS w stosunku do
odpowiedzialności serwisu wyszukiwawczego na gruncie znaków towarowych w tzw.
łączonych sprawach Google 266 , było pytanie o skorzystanie przez operatora z
„bezpiecznego portu‖ wyłączenia odpowiedzialności na postawie dyrektywy 2000/31,
które brzmiało następująco:
„Czy w przypadku, gdy powyższe zachowanie operatora wyszukiwarki nie może
być zakazane przez uprawnionego ze znaku towarowego to operator może być uznany
262 M. Romanowski: Legitymacja procesowa agencji reklamowej, PPH 2001, nr 7, s. 22.
263 Ibidem, s. 22.
264 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 762.
265 Ibidem, s. 763
266 Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier, (C-236/08); Google France v. Viaticum,
Luteciel,(C-237/08); CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i Tiger, franchisingobiorca
„Unicis”,(C-238/08); pytania prejudycjalne dostępne pod adresem: www.eur-lex.europa.eu.
91

za świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego polegające na przechowywaniu
informacji w rozumieniu dyrektywy 2000/31 art. 14.‖
Podejmując próbę odpowiedzi na powyższe pytanie należy w pierwszej
kolejności zbadać, czy usługi typu Adwords świadczone przez operatora są usługami
społeczeństwa informacyjnego w świetle dyrektywy 2000/31, a następnie należy
zastanowić się, czy usługa ta polega na przechowywaniu informacji (art. 14. dyrektywy
2000/31). Analiza powyższych zagadnień będzie miała na celu wykazanie, że operator
nie będzie mógł skorzystać wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14
dyrektywy 2000/31.
W świetle dyrektywy 2000/31 usługi społeczeństwa informacyjnego muszą być
usługami świadczonymi za wynagrodzeniem, na odległość i drogą elektroniczną 267 a
jednocześnie nie zostały wyraźnie przez prawodawcę unijnego wykluczone spod
zastosowania dyrektywy 268 . Wyszukiwarki internetowe oferujące usługę linków
sponsorowanych czy reklamy dopasowanej do treści witryny mogą być bezsprzecznie
uznane za podmiot świadczący usługę społeczeństwa informacyjnego.
Dyrektywa 2000/31 nie posługuje się pojęciem reklamy lecz informacji
handlowej. Art. 2 lit. f stanowi, że „informacja handlowa" to każda forma informacji
przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub
wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany―. Przy czym informacje
umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa i te odnoszące się
do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, opracowywane niezależnie same w
sobie nie stanowią infomacji handlowych. Wyszukiwarki internetowe oferujące usługę
linków sponsorowane czy reklamy dopasowanej do treści witryny mogą być
bezsprzecznie uznane za podmioty świadczące usługi reklamowe (informacji
267 Definicja usługi społeczeństwa informacyjnego znajduje się w art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą
procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, Dz. U. UE L 217/18., Usługa
świadczona: „na odległość‖ oznacza usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron; „drogą
elektroniczną‖ oznacza, iż usługa jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za
pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) oraz przechowywania
danych, i która jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika
radiowego, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych; „na indywidualne żądanie
odbiorcy usług‖ oznacza, że usługa świadczona jest poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądani.
268 Załącznik V dyrektywy 98/48/WE zawiera wykaz usług nieobjętych art. 1 pkt 2:
92

handlowej) 269 , gdyż mają one na celu promowanie usług, towarów czy przedsiębiorców.
W dalszej kolejności należy rozważyć, czy omawiana usługa reklamowa stanowi
usługę polegającą na przechowywaniu informacji w myśl art. 14 dyrektywy 2000/31
(hosting). Powstaje pytanie, czy Google w ogóle przechowuje informacje dostarczane
przez użytkownika. Wydaje się, że odpowiedź powinna być negatywna, gdyż
usługobiorca nie przekazuje usługodawcy żadnych informacji na przechowanie, lecz
używa mechanizmu umożliwiającego wywołanie reklamy. Z drugiej strony, można
twierdzić, choć argumentacja nie jest moim zdaniem przekonywująca, że informacją
przechowywaną przez usługodawcę jest termin słowa kluczowego i treść reklamy.
Jeśli jednak uznamy, że omawiany proceder reklamowy jest przechowywaniem
informacji to należy się zastanowić czy operator może uchylić się od odpowiedzialności
na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31. Przepis ten daje następujące podstawy
wyłączenia:
a) brak wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności
lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych — brak
wiedzy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób
oczywisty świadczą o tej bezprawności; lub
b) niezwłoczne podjęcie odpowiedniego działania w celu usunięcia lub
uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy usługodawca uzyska takie
wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na pkt 42 preambuły do
dyrektywy który stanowi:
„Wyłączenia w dziedzinie odpowiedzialności ustanowione w niniejszej
dyrektywie obejmują jedynie przypadki, w których działalność podmiotu świadczącego
usługi społeczeństwa informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu obsługi
i udzielania dostępu do sieci komunikacyjnej, w której informacje udostępniane przez
osoby trzecie są przekazywane lub przechowywane czasowo, w celu poprawienia
skuteczności przekazu; działanie takie przybiera charakter czysto techniczny,
automatyczny i bierny, który zakłada, że podmiot świadczący usługi społeczeństwa
269 P.P. Polański: Spam, spamdexing and regulation of internet advertising, Int. J. Intellectual Property
Management, Vol. x, No. x, 200x, s. 141.
93

informacyjnego nie posiada wiedzy o informacjach przekazywanych lub
przechowywanych ani kontroli nad nimi.‖
Z powyższego punktu wynika, że wyłączenie odpowiedzialności ma miejsce
tylko, jeśli działanie ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Działanie
usługodawcy Google jest wprost przeciwne, gdyż operator aktywnie świadczy swoje
usługi reklamowe, za które otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie uzależnione od
pojawienia się linku reklamowego i kliknięcia na niego przez użytkownika. Nie jest to
„czysto techniczny‖ przekaz. Operator sam oferował usługi reklamowe i miał
świadomość rozwiązań technicznych przyjętych w systemie.
W licznych procesach wytoczonych we Francji przeciwko Google, operator
próbował uwolnić się od odpowiedzialności jako dostawca usługi hostingu.
Kontrargumentacja pozwanego opierała się przede wszystkim na fakcie, iż usługa jest
świadczona na żądanie usługobiorcy, na podstawie obliczanych komputerowo
statystyk 270 . Jednak w żadnym ze sporów sądy francuskie nie przyznały racji powodom.
Należy także podkreślić, że artykuł 14 dyrektywy 2000/31 jest wyjątkiem
wyłączającym odpowiedzialność od reguły ogólnej i zgodnie z zasadą, że wyjątki
powinny być interpretowane ściśle, to jego interpretacja nie powinna być
rozszerzana 271 .
Można także argumentować, że operator wyszukiwarki nie może skorzystać z
tzw. „wyspy bezkarności‖ z innego powodu niż omówiony powyżej. Mianowicie,
prawodawca unijny nigdy nie przewidział stosowania art. 14 dyrektywy 2000/31 do
operatorów wyszukiwarek internetowych (przy założeniu, że usługę typu Adwords i
Adsense zaliczymy do usługi systemu wyszukiwawczego). W przeciwieństwie do
Digital Millenium Copyright Act 272 , który przewiduje wyłączenie odpowiedzialności za
naruszenie prawa autorskiego pod pewnymi warunkami 273 . Prawodawca europejski nie
270 GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et Google Inc, CA
Paris,[1.02.2008], wyrok dostępny pod adresem: http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1021, oraz
omawiane w rodz 4.3 następujące orzeczenia: Kertel v Google i Cartophone, TGI Paris, [8.12. 2005],
Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10.2006], Laurent C. v Google France, TGI Paris, [13.02
2007], Atrya v Google France i inni; TGI Strasbourg, [ 20.07 2007].
271 J. Barta, R. Markiewicz: Handel elektroniczny: prawne problemy, Warszawa 2007, s. 469.
272
Digital Millenium Copyright Act z 20 października 1998.
273
Są to następujące warunki: brak po stronie systemu wyszukiwawczego świadomości co do
bezprawności strony z odesłaniem, brak jakichkolwiek bezpośrednich korzyści z tytułu odsyłania do
takich stron, zablokowanie dostępu lub usunięcia bezprawnych materiałów po otrzymaniu stosownego
zawiadomienia. Należy nadmienić, prawdopodobnie także, iż w tym wypadku Google będzie pociągnięty
94

przyjął powyższego rozwiązania, choć wskazał, że w ciągu trzech lat od uchwalenia
dyrektywy, będzie rozważona kwestia odpowiedzialności 274 . Niektóre państwa Unii
Europejskiej przyjęły regulację na wzór amerykański. Przykładowo ustawodawca
austriacki dokonując implementacji dyrektywy, wprowadził oddzielne uregulowanie
wyłączenia odpowiedzialności za linki i systemy wyszukiwawcze 275 .
Podsumowując, obie z powyżej przedstawionych lini argumentacji powadzą do
wniosku, że operator wyszukiwarki internetowej nie będzie mógł być uznany za
podmiot świadczący usługę społeczeństwa informacyjnego, polegającą na
przechowywaniu informacji w świetle art. 14 dyrektywy 2000/31.Ponadto, wydaje się,
że analogiczną interpretację art. 14 dyrektywy 2000/31 w stosunku do procederu
reklamy kontekstowej należy przyjąć na gruncie art. 14 u.ś.u.d.e., będącego
implementacją art. 14 dyrektywy 2000/31.
4.4. Odpowiedzialność wyszukiwarek internetowych na podstawie zasad
ogólnych (art. 422 k.c.)
95
Brak wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 u.ś.d.e. lub art. 14
dyrektywy 2000/31 ani możliwe przypisanie odpowiedzialności na gruncie art. 17
u.z.n.k. 276 , nie przekreśla rozważań o ewentualnej odpowiedzialności operatora
wyszukiwarki na zasadach ogólnych za pomocnictwo (art. 422 k.c.). W doktrynie
podnosi się, że określone działanie można zakwalifikować jako pomocnictwo, jeśli ma
charakter czysto pasywny, co stanowi element odróżniający je od sprawstwa 277 . Według
art. 422 k.c. za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten kto wyrządził szkodę, lecz
także ten kto pomagał w jej wyrządzeniu, nakłaniał do niej i świadomie z niej
do odpowiedzialności ponieważ czerpie bezpośrednie korzyści z tytułu odsyłania do linków
sponsorowanych.
274 Artykuł 21 ust. 2. Sprawozdanie, w celu zbadania konieczności dostosowania niniejszej
dyrektywy, analizuje w szczególności konieczność przedstawienia propozycji odnoszących się do
odpowiedzialności usługodawców zapewniających łącza hipertekstowe oraz świadczących usługi
narzędzi lokalizacyjnych, procedur powiadamiania i usuwania oraz odpowiedzialności po usunięciu
treści. Sprawozdanie analizuje także konieczność warunków dodatkowych zwolnienia od
odpowiedzialności, przewidzianego w art. 12 i 13, biorąc pod uwagę rozwój techniczny [..].
275 . J. Barta, R. Markiewicz: Handel elektroniczny ..., s. 470.
276 J. Szwaja: Ustawa o zwalczaniu..., s. 764.
277 R. Markiewicz: Stosowanie prawa autorskiego, Wykład w ramach konferencji organizowanej przez
Koło Naukowe UW WPIA „IP‖, Zarządzanie prawami własności intelektualnej. Korzystanie z praw
autorskich, marzec 2009.

skorzystał. Istnieją dwa rodzaje pomocnictwa: w ujęciu wąskim i szerokim. Przy
wąskim ujęciu pomocnictwa (pomocnitwo w czystej postaci i podżeganie), podmiot jest
odpowiedzialny, jeśli wiedział o naruszeniu i godził się na nie 278 . Operator
wyszukiwarki często nie wie, ani nie jest świadomy naruszenia, więc nie można mu
przypisać odpowiedzialności na tej podstawie. Jeśli jednak przyjmiemy, że możliwa jest
odpowiedzialność pomocnika w przypadku każdego rodzaju niedbalstwa 279 , to
wystarczy, że operator z łatwością mógł się dowiedzieć o naruszeniu prawa
wyłącznego. Sama wiedza o naruszeniu nie jest przesłanką konieczną. W takim ujęciu
na operatorze jako na podmiocie profesionalnym spoczywa obowiązek dochowania
należytej staranności (355 k.c.), a więc monitorowania procesu wykupywania słów
kluczowych oraz dostarczania narzędzi, które wykluczałyby proceder używania
cudzych znaków towarowych. W powyższym rozumieniu pomocnictwa możliwe jest
pociągnięcie operatora do odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
W zakres szerokiego ujęcia pomocnictwa wchodzi paserstwo (uzyskanie
korzyści z czynu) i poplecznictwo (udzielenie jakiejś formy pomocy po dokonaniu
czynu) 280 . W powyższym znaczaniu pomocnictwa wiedza o naruszeniu nie zawsze jest
konieczna. Operator, nie wiedząc o użyciu cudzego znaku towarowego przez
reklamodawcę następczo może odnieść z takiego czynu korzyść (niekoniecznie
majątkową) i być pociągnięty do odpowiedzialności.
Jak dotąd tylko sądy francuskie przypisały odpowiedzialność operatorowi
wyszukiwarki na zasadach ogólnych 281 , co ciekawe, jako sprawcy czynu
niedozwolonego (art. 1384 Francuskiego Kodeksu Cywilnego), a nie jako
pomocnikowi, uzasadniając taką kwalifikację faktem iż, pozwani czynnie uczestniczyli
w procederze sprzedawania znaków jako słów kluczowych, sugerując za pomocą
narzędzi propozycji słów kluczowych znaki towarowe.
4.5. Uwagi końcowe
278 G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga Trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2002, s. 318.
279 Wyrok Sądy Najwyższego z 19 sierpnia, (R 909/57), RPEiS 1959/3, s. 340.
280 G.J. Pacek, P. Wasilewski, Pełnomocnictwo (pomocnictwo) w ujęciu cywilistycznym a
odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – drugłos w sprawie, PPH lipiec 2008, s. 28.
281 Orzeczenia te zostały omówione w rozdziale 3.3.
96

W świetle powyższej analizy przypisów prawa mogących być podstawą ochrony
uprawnionego ze znaku towarowego, można wysunąć wniosek, iż podobnie jak w
przypadku dochodzenia ochrony na gruncie prawa znaków towarowych, łatwiej jest
pociągnąć do odpowiedzialności konkurentów wykorzystujących znak towarowy w
reklamie kontekstowej niż operatorów wyszukiwarki. Jednakże, w braku orzecznictwa
sądów polskich w omawianym przedmiocie nie można wysunąć ostatecznych
wniosków. Wydaje się, że o ile, dyspozycje stypizowanych czynów nieuczciwej
konkurencji nie zawsze będą wypełnione, to klauzula generalna przez jej szerokie
sformułowanie może być wykorzystana do skutecznego dochodzenia roszczeń przez
uprawnionego ze znaku towarowego przeciwko operatorom i reklamodawcom.
Możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności reklamodawców na podstawie
art. 16 ust. 1 pkt 1, zaś operatorów na podstawie art. 17 u.z.n.k.
Jak wynika z powyższego uzasadnienia, operatorzy wyszukiwarki nie będą
mogli korzystać z tzw. „wysp bezkarności― (art. 14 dyrektywy 2000/31 i 14 u.ś.d.e.).
Prawdopodobnym wydaje się przypisanie odpowiedzialności operatorom jako
pomocnikom (w ujęciu szerokim) na podstawie 422 k.c.
97

Podsumowanie
W braku orzecznictwa sądów polskich i w oczekiwaniu na orzeczenia
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie można formułować jednoznacznych
wniosków w zakresie granic dozwolonego użycia cudzych znaków towarowych w
reklamie kontekstowej. Uważam, jednakże, że dokonana w niniejszym opracowaniu
interpretacja obowiązujących przepisów pod kątem omawianego procederu w sposób
zbalansowany wyważa interesy uprawnionego i innych podmiotów korzystających ze
znaku, a także konsumentów. Należy pamiętać, że zasadniczym celem prawa znaków
towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stworzenie
przyjaznego przedsiębiorcom i konkurencyjnego środowiska gospodarczego,
chroniącego konsumentów.
Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że na gruncie obecnego stanu
prawnego inaczej rozkłada się odpowiedzialność operatorów wyszukiwarek i
reklamodawców. Wydaje się, że to właśnie tym ostatnim łatwiej będzie przypisać
odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Reklamodawca
świadomie wybiera słowo kluczowe odzwierciedlające znak towarowy konkurenta w
celu przyciągnięcia jego klienteli. Moim zdaniem, w świetle prawa znaków
towarowych reklamodawca nie będzie naruszycielem cudzego znaku towarowego (za
wyjątkiem znaków renomowanych), gdyż nie używa tego znaku w charakterze znaku
towarowego. Jakkolwiek, dokonana przez Trbunał wykładnia przesłanki użycia, która
jest kluczowa dla stwierdzenia naruszenia, pozostawia wątpliwości interpretacyjne.
Miejmy nadzieje, że oczekiwane orzeczenia ETS przyczynią się do jednoznacznej
wykładni przesłanki użycia znaku w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95.
Na podstawie u.z.n.k. uprawniony ma większe szanse na uzyskanie ochrony
niż na gruncie prawa znaków towarowych. Jak zostało wykazane, działanie
reklamodawcy może wypełniać dyspozycje norm art. 3 oraz 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.
Z kolei dysponentom wyszukiwarek internatowych o wiele trudniej będzie,
moim zdaniem, przypisać odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego
(za wyjątkiem znaków renomowanych) na podstawie obecnego stanu prawnego.
98

Przemawiają za tym co najmniej trzy względy. Po pierwsze, nie używają oni znaku
towarowego w jego podstawowej funkcji pochodzenia w stosunku do podobnych czy
identycznych towarów (usług). Po drugie, nie mają oni świadomości naruszenia znaku
przez nieuprawnionych. Po trzecie, nałożenie odpowiedzialności monitorowania
wykupu słów kluczowych będących jednocześnie znakami towarowymi, wiązałoby się
z ograniczeniem skuteczności tej korzystnej dla użytkowników formy reklamy, która
prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i rozpowszechnianiu informacji o dobrach i
usługach. Inna interpretacja rozciągnęłaby zbyt daleko idącą ochronę uprawnionych ze
znaku towarowego i pozostawałaby w sprzeczności z podstawową funkcją jaką ma
pełnić znak towarowy, a mianowicie funkcją oznaczenia pochodzenia danego towaru od
przedsiębiorcy.
Także na gruncie u.z.n.k. uprawniony ze znaku towarowego będzie miał
wątpliwą szansę na skuteczne dochodzenie roszczeń przeciwko operatorom. Dzięki
szerokiemu sformułowaniu klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) może ona mieć
zastosowanie w tym wypadku. W niektórych sytuacjach uprawniony mógłby powołać
się również na art. 17 u.z.n.k. Prawdopodobnym wydaje się pociądgnięcie do
odpowiedzialności operatorów jako pomocników na zasadach ogólnych (art. 422 k.c.).
Nie jest jasne, jak należy prawnie zakwalifikować usługę linków
sponsorowanych. Działalność usługodawców zapewniających łącza hipertekstowe oraz
świadczących usługi narzędzi lokalizacyjnych (w tym operatorów wyszukiwarek)
została explicite wyłączona spod zastosowania dyrektywy 2000/31. Powstaje pytanie,
czy usługa linków sponsorowanych również podlega temu wyłączeniu, czy też należy
uznać ją za usługę świadczoną drogą elektroniczną w świetle dyrektywy 2000/31. W
myśl art. 14 tej dyrektywy operator wyszukiwarki nie może być uznany za podmiot
świadczący usługę hostingu, a tym samym jego odpowiedzialność nie może zostać
wyłączona. Należałoby w tym miejscu wysunąć postulat, że działalność operatorów
wyszukiwarek powinna zostać uregulowana prawnie zarówno w prawie polskim jak i na
poziomie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Ze względu na brak pewności prawnej i co
raz szersze zastosowanie przeglądarek internetowych, wydaje się koniecznym
wprowadzenie przepisów harmonizujących odpowiedzialności wyszukiwarek
internetowych za naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw ochronnych na
znak towarowy.
99

Bibliografia
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
I. Źródła prawa polskiego
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.
93, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z
2003 r. Nr 119 poz. 117).
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2002r. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm).
4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
(Dz.U. 03 Nr 153 poz. 1503).
II. Źródła prawa europejskiego
1. Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 22 października 2008/95/WE mająca na
celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 299/25) weszła w życie 28 listopada 2008
zastępując Pierwszą Dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw członkowskich odnoszących się
do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 40/1 z 11 lutego 1989).
2. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja
2005r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca
dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach
handlowych‖), (Dz. Urz. WE L 149/22).
3. Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej
(wersja ujednolicona), (Dz. Urz. WE L 376/21).
100

4. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku
wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym―), (Dz. Urz.WE L 178 z 17
lipca 2000).
5. Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego, (DZ. Urz. WE L 11 z 14 lutego 1994).
6. Konwencja Beneluksu dotycząca własności intelektualnej (znaki towarowe,
wzory przemysłowe, wzory użytkowe) z 1 grudnia 2006 r.
III. Źródła prawa amerykańskiego
1. Digital Millenium Copyright Act z 1998.
2. Lanham Act tytuł 15, rozdział 22 Kodu Stanów Zjednoczonych (United States
Code) z 1995 r. art. 32(1)(15 U.S.C para. 1114(1)) i 43(a)(1)(A)[15 U.S.C para
1125(a)(1)(A)].
3. Federal Trademark Dilution Act z 1995 r.
IV. Źródła prawa francuskiego
1. Le code de la propriété intellectuelle z 1 czerwca 1992 r.
V. Źródła prawa międzynarodowego
5. Konwencja Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej
(ostania wersja, Sztokholm, dnia 14 lipca 1967 r.). Polska jest stroną Konwencji
(tekst sztokholmski) od dnia 24 marca 1975 r. (Dz. U. Z 1975 r. Nr 9, poz. 51).
6. Porozumienie dotyczącego handlowych aspektów własności intelektualnej,
załącznik 1 c do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu
(WTO), sporządzonego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. Z
1995 r. Nr 98 poz. 483), od 1 stycznia 2000 r. Porozumienie TRIPS obowiązuje
Polskę w pełnym zakresie ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 32, poz. 143).
7. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks, Przyjęte przez zgromadzenie WIPO w 29 września 1999 r., dostępne pod
adresem: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf.
101

WYKAZ LITERATURY POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ
1. Antoniuk J. R.: Ochrona Znaków Towarowych w internecie w amerykańskim
prawie federalnym, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego,
Europejskiego i Porównawczego, vol. II, AD MMIV, opracowanie dostępne pod
adresem:http://www.europeistyka.uj.edu.pl/upload/107_0dc5_038-072_antoniuk
.pdf.
2. Antoniuk J. R: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006.
3. Bains M.S.: The Search Engine Economy's achilles Heel? Addressing online
parallel imports resulting from keyword and metatag misuse. Stanford
Technology Law Review 2006.
4. Blakeney S.: Keyword Advertising: Will the ECJ Provide an Answer, CTLR
2008, 14 (8), 209-212.
5. Blakeney S.: Adverse to AdWords? An overview od the recent cases relating to
Google Adwords, CTLR (83) 2007.
6. Barta J., Markiewicz R.: Handel elektroniczny: prawne problemy, Warszawa
2007.
7. Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga Trzecia. Zobowiązania,
Warszawa 2002, s. 318
8. Efroni Z.: Case comment Keywording in search engines as trademark
infringement- issues arising from Martim Li v Crazy Line, IIC 2007.
9. Ferrera GR.: The Search Engine Advertising market – lucrative space or trade
mark liability?, Texas Intellectual Property Journal, winter 2009.
10. Gielen Ch.: Netherlands: Trade Marks – use of Awords in Internet Search
Engine, EIPR 2008, 30(5), N 33-34.
11. Gienas K.: Reklama Kontekstowa- wybrane zagadnienia prawne, Kwartalnik
Prawo Nowych Technologii, Marketing w sieci, nr 3 /2008.
12. Givan S.J.: Using Trademarks as location tools on the internet: use in
commerce?, UCLA Journal of Law & Technology, spring 2005.
13. Gadek. B.: Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej
konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), ZNUJ PwiOWI 2003, s. 115.
14. Hernandez J.L.: A comprehensive solution for trademark- triggered displays
online, Journal of Technology Law and Policy, Grudzień 2008.
102

15. Jaroszyńska-Kozłowska E., Trzebiatowski M.: Dyrektywa o znakach
towarowych po „liftingu”, MoP 01/2008.
16. Kasprzycki D.: Problematyka reklamy kontekstowej, [w:] J Barta, A. Matlak,
(red.) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, ZNUJ nr 100,
Warszawa 2007, s. 211.
17. Kaznowski D.: Nowy marketing w Internecie, Warszawa 2007.
18. Kępiński M.: Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, RPEiS 1994, nr 2.
19. Kondrat M.: Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w Internecie,
Warszawa 2008.
20. Kobylańska A.: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2005.
21. Lundsford J.R: Consumer and Trademarks, The Function of the Trademark in
the Market Place, The Trademark Report 1974 vol 64, s. 75.
22. Matlak A.: Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ, Prawo Własności
Intelektualnej Wczoraj, Dziś i Jutro, zeszyt nr 100, Warszawa 2007.
23. Mikański Z.: Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Warszawa 2001.
24. Okolski J., Safjan M., Opalski W., Modrzejewska M., Modrzejewska J.,
Modrzejewski J., Litwińska- Werner M., Gasiński Ł., Krauss J., Wiśniewski
C.: Prawo handlowe, Warszawa 2008.
25. Monster F.W.: Famous and Well Known Marks, London 1997.
26. Nowicka A., Poźniak- Niedzielska M., Promińska U., Żakowska-Henzler H.:
Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004.
27. Nowińska E., Promińska U., du Vall M.: Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2005.
28. Pacek G.J: Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle
porównawczym) [w:] J. Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Własności
Intelektualnej UJ, Prawo Własności Intelektualnej Wczoraj, Dziś i Jutro, z. nr
100, Warszawa 2007.
29. Pacek G.J., Wasilewski P., Pełnomocnictwo (pomocnictwo) w ujęciu
cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – drugłos w
sprawie, PPH lipiec 2008, s. 28.
30. Piotrowska J.: Renomowane znaki towarowej ich ochrona. Warszawa 2001.
103

31. Polański P.P.: Spam, spamdexing and regulation of internet advertising, Int. J.
Intellectual Property Management, Vol. x, No. x, 200x.
32. Polański P.P.: Prawne problemy spamdexingu, Kwartalnik Prawa Nowych
Technologii 2008 3/2008.
33. Promińska U.: Ustawa o znakach towarowych, Komentarz, Warszawa 1997.
34. Romanowski M.: Legitymacja Procesowa agencji reklamowej, PPH 2001, nr 7.
35. Schrijvers M.: Case Comment Netherlands: Trade Marks- Infrigiment, Use as
Adwords on the Internet Search Engine, EIPR 2007, 29(6), N81-82,
36. Senftleben M.: The trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in
international, US and EC trademark law, IIC 2009, 40(1), 45-77.
37. Shemtov N.: Searching for the Right Balance: Google Keywords Advertising
and Trade Mark Use, EIPR 2008, 30 (11).
38. Skubisz R., Funkcje znaku towarowego (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-
lecia orzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.
39. Szczepanowska-Kozłowska K.: Wyczerpanie Praw Własności Przemysłowej:
Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003.
40. Szwaja J., [w:] Jakubecki A., Kępiński M., Mozgawa M., Poźniak-Niedzielska
M., Skoczny T., Skubisz R., Sołtysiński S., Wiszniewska I., Ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2006.
41. Tischner A.: Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa do znaku
towarowego, Warszawa 2008.
42. Traple E.: Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku
towarowego,[w:] J. Barta, A. Matlak: Prace Instytutu Prawa Własności
Intelektualnej UJ, Prawo własności Intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, zeszyt
nr 100, Warszawa 2007.
43. Wiszniewska I.: Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, PPH 2001,
nr 12.
44. Wojcieszko-Głuszko E.: Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie
znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZNUJ 1995, z. 68.
104

ADRESY INTERNETOWE
1. R. Wray, The Guardian, 05. 04 2008 r.:
http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/05/google.google,
ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama_kontekstowa,
ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
3. http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwordslawsuit.htm,
ostatnie odwiedziny: 05.05.2009 r.
4. http://www.iabpolska.pl/20090326237/iab-adex-creativeex-rekordowy-rokreklamy.html,
ostatnie odwiedziny: 28.04.2009 r.
5. http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policyin-the-uk/,
ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.
6. http://www.google.com/tm_complaint_adwords/complaint.html,
ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.
7. Potęga klików reklama kontekstowa w wyszukiwarkach internetowych, Internet
Standard,
http://www.internetstandard.pl/news/133930_3/Potega.klikow.reklama.w.wyszu
kiwarkach.internetowych.html,ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
8. http://www.linksandlaw.com/news-update57-europian-court-justice-adwordslawsuit.htm,
ostatnie odwiedziny: 05.05.2009 r.
9. What is Google's U.S. trademark policy? Dostępne pod adresem:
http://adwords.google.com/support/bin /ans wer.py?answer=145626, ostatnie
odwiedziny: 26.05.2009 r.
10. Wpis na blogu prof. Erika Goldmana, podstępny pod adresem:
http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_ keyword.htm ,
ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.
11. Wpis na blogu prof. Erica Goldmana:
http://blog.ericgoldman.org/archives/2009/04/catching_up_on_keyword.htm,
ostatnie wejście 20.05.2008 r.
12. Zestawienie amerykańskich orzeczeń sądowych pod kątem stwierdzenia użycia
w handlu prezentuję na blogu prof. Santa Clara University, School of Law E.
105

Goldman, dostępne pod adresem: http://www.ericgoldman.org/Resources/key
wordlaw.pdf, ostatnie wejście: 20.05.2008 r.
13. https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=144298, ostatnie
odwiedziny: 16.05.2009 r.
14. http://www.ppcblog.co.uk/google-adwords/google-changing-trademark-policyin-the-uk/,
ostatnie odwiedziny: 11.05.2008 r.
15. Zob. wpis na blogu: European Court of Justice will hear Google Adwords
lawsuit!, dostępny pod adresem: http://www.linksandlaw.com/news-update57-
europian-court-justice-adwords-lawsuit.htm, ostatnie odwiedziny: 05.05.2009 r.
16. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060707
21&dateTexte=20090525, ostatnie odwiedziny: 26.05.2009 r.
17. Oświadczenie prasowe BGH, w języku niemieckim dostępne pod adresem:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=
bgh&Art=pm&Datum=2009&Sort=3&nr=46687&pos=0&anz=17,ostatnie
odwiedziny: 15.05.2008 r.
18. http://class46.eu/2009/01/bgh-decides-in-adword-cases.html,
ostatnie odwiedziny: 15.05.2008 r.
19. http://ipkitten.blogspot.com/2009/01/bgh-refers-main-adword-question-toecj.html,ostatnie
odwiedziny: 15.05.2008 r.
20. Google AdWords - OGH Entscheidung Bergspechte, kwiecień 2009r.,
http://www.rechtsfreund.at/news/index.php?/archives/387-Google-AdWords-
OGH-Entscheidung-Bergspechte.html, ostatnie odwiedziny: 20.05.2009 r.
21. What is Google's U.S. trademark policy?, dostępne pod adresem:
http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=145626,
odwiedziny: 26.05.2009 r.
ostatnie
22. Raising Trademark Concerns about Sponsored SearchTM Listings, dostępne
pod adresem: http://searchmarketing.yahoo.com/legal/trademarks.php, ostatnie
odwiedziny: 26.05.2009 r.
23. Pozew w sprawie American Airlines v Yahoo! z 17 października 2008 (9th Cir),
Pozew dostępny na stronie: http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/
texas/tx ndce/4:2008cv00626/181052/1/, ostatnie odwiedziny: 25.05.2008 r.
106

ORZECZNICTWO:
I. Wyroki ETS:
1. Wyrok ETS z 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03, The Gillette Company i
Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy. ECR 1-2337 [2005].
2. Wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/96, Sabel v Puma, ECR 1-
6191 [1997].
3. Wyrok ETS z 3 grudnia 1981 r. w sprawie C-1/81, Pfizer Inc. Eurim-Pharm
Gmbh, ECR 2913 [1981].
4. Wyrok ETS z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha
v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ECR I-5507 [1998].
5. Wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06, Célline Sarl v Célline,
ECR. I-7041 [2007].
6. Wyrok ETS z 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05, Adam Opel AG v Autec
AG, ECR I-1017 [2007].
7. Wyrok ETS z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, Adidas AG v Marca
Mode CV, ECR. I-00000 [2008]
8. Wyrok ETS z 22 czerwca 2000, C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG
Adidas Benelux BV, ECR 1-486 [2000].
9. Wyrok ETS z 14 mają 2004 r. w sprawie C-2/00, Holterhoff v Freiesleben; Split
& Sun Context Cut, ECR I-4187 [2002].
10. Wyrok ETS z 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club v
Reed, ECR I-10273 [2002].
11. Wyrok ETS z 22 maja 2003 r. w sprawie C-216/01, Budejovicky Budvar v
Rudolf Emmersin, ECR I-10989 [2004].
12. Wyrok Sądu I Instancji z 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00, Mag Instrument,
ECR II-467 [2002].
13. Wyrok ETS z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke
AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik, ECR I-905 [1999].
14. Wyrok z 14 września 1999r. w sprawie C-375/97, „Chevy‖, General Motors v
Yplon, ECR I-5421 [1999].
107

15. Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd v Klijse Handel,
ECR I-3819 [1999].
16. Wyrok ETS z 16 lipca 1998 w sprawie C-210/96, Gut Springenheide GmbH
and Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für
Lebensmittelüberwachung, ECR I-4657 [1998].
II. Pytania prejudycjalne
1. Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH v
Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH, (C-278/08).
2. Eis.de GmbH v BBY Vertriebsgesellschaft mbH, (C-91/09).
3. Portakabin Limited i Portakabin BV v Primakabin BV, (C-558/08).
4. Google France, Google Inc. v Louis Vuitton Malletier, (C-236/08).
5. Google France v Viaticum, Luteciel, (C-237/08).
6. Google France, Google Inc. v CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin i
Tiger, franchisingobiorca „Unicis”, (C-238/08).
III. Orzeczenia niemieckie
1. Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie Bananabay, syg. I ZR 125/07.
2. Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie PBC, syg. I ZR 139/07.
3. Orzeczenie BGH z 22 stycznia 2009 r., w sprawie Beta Layout, syg. I ZR 30/07.
IV. Orzeczenia austriackie
Sprawa przed OGH Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi
Kolblmüller GmbH v Günter Guni i trekking.at Reisen GmbH, (17Ob3/08b).
V. Orzeczenia Zjednoczonego Królestwa
1. Reed Executive Plc v Reed Business Information Ltd, Court of Appeal,
[3.03.2004] EWCA civ 159.
2. Wilson v Yahoo! UK ltd, High Court of Justice Chancery Division Intellectual
Property Division [20.02.2008], EWHC 361(Ch).
VI. Orzeczenia amerykańskie
108

1. Playboy Enterprises, Inc. v Netscape-Communications Corp., 55 F. Supp. 2D
1070 (9 th Cir.1999).
2. Government Employees Insurance Co. v Google, Inc., No. 1:04cv507 (E.D. Va.
Aug. 8, 2005).
3. Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp, 174 F. 3d
1036 (9th Cir.1999).
4. Playboy Eneterprises, Inc. v. Welles, 7 F. Supp. 2d 1098 (D. Cal. 1998).
5. Rescuecom Corp. v Google Inc., No. 5:04-CV-1055 (N.D.N.Y. 2006).
6. Rescuecom Corp. v Google Inc., 2009 WL 875447 (2d Cir. 2009).
7. 800 Contacts, Inc. v WhenU.com, Inc., Docket Nos. 04-0026-cv and 04-0446-cv
(2d Cir. 2005).
VII. Orzeczenia holenderskie
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie
v Primakabin z 14 grudnia 2008.
w sprawie Portakabin
VIII. Orzeczenia francuskie
1. Louis Vuitton Malletier v Google, TGI Paris, [4.02 2005].
2. Google v Viaticum, Luteciel, Versailles(Cour d'Appel), [10.03. 2005].
3. Google v Louis Vuitton, Paris (Cour d'Appel,), [28 .06.2006].
4. Kertel v Google i Cartophone, TGI Paris, [8.12. 2005].
5. Citadines v Google France, TGI Paris, [11.10.2006].
6. Laurent C. v Google France, TGI Paris, [13.02 2007]
7. Atrya v Google France i inni; TGI Strasbourg, [ 20.07 2007].
8. GIFAM, De Dietrich, Electrolux, Hoover, Calor, SEB et a. c/ Google France et
Google Inc, CA Paris, [1.02.2008].
XIX. Orzeczenia polskie
1. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, X GC
210/03/2 27 października 2004 r., niepublikowane.
2. Wyrok Sądy Najwyższego z 19 sierpnia, (R 909/57), RPEiS 1959/3, s 340.
109

110