Jahresbericht 2011 - Bundespatentgericht

2011 

Bundespatentgericht 

Jahresbericht

BPatG Jahresbericht 2011 Impressum 

Impressum 

Herausgeber 

Die Präsidentin des Bundespatentgerichts 

Referat für Öffentlichkeitsarbeit und 

internationale Angelegenheiten 

Postfach 90 02 53, 81502 München 

Redaktion 

Richterin am Bundespatentgericht 

Dr. Ariane Mittenberger-Huber, München 

E-Mail: pressestelle@bpatg.bund.de 

Gestaltung 

Grafikbüro Ehlers + Kaplan GbR, Mainz 

www.grafikbuero.com 

Fotos 

Bundespatentgericht, München 

Monika Wrba, Unterhaching 

Druck 

Deutsches Patent- und Markenamt, München 

Bestellungen 

schriftlich an den Herausgeber oder per 

Tel.: +49 (0) 89 69937 - 231 

Fax: +49 (0) 89 69937 - 5231 

E-Mail: pressestelle@bpatg.bund.de 

Internet: http://www.bpatg.de 

München 2012 

© BPatG

Vorwort BPatG Jahresbericht 2011 

Vorwort 

©deraether 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie in gewohnter 

Weise über die wichtigsten Entscheidungen 

des Bundespatentgerichts in den Bereichen Patent-, 

Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Markenrecht. 

Ferner enthält er einen Überblick zur Geschäftslage 

des Gerichts im Berichtszeitraum 2011. 

Im Bereich der Marken-Beschwerdesenate ist das 

Geschäftsaufkommen im Jahr 2011 leicht zurückgegangen. 

Auch die Anzahl der Patentbeschwerden ist 

im Jahresergebnis rückläufig. Dies führen wir derzeit 

allerdings – vor allem – auf die Anlaufschwierigkeiten 

nach der Einführung von ElSA, der Elektronischen 

Schutzrechtsakte, beim Deutschen Patent- und Markenamt 

zurück. Es mangelt dadurch derzeit an einem 

kontinuierlichen Eingang an neuen Verfahren. Der 

Bestand an Verfahren in den Technischen Beschwerdesenaten 

garantiert jedoch – auch durch die immer 

noch abzuarbeitenden Einspruchsverfahren – weiter 

eine ausreichende Beschäftigung für alle Kolleginnen 

und Kollegen. Die Zahl der Nichtigkeitsverfahren hat 

sich – im Vergleich zu den Anfängen des Gerichts im 

Jahr 1961/62 – dagegen fast verdoppelt und liegt bei 

297 Neueingängen im Jahr 2011. Bei anhaltendem Aufwärtstrend 

wird die 300er-Marke im Jahr 2012 wohl 

überschritten werden. Insgesamt verzeichnete das 

Gericht 1931 Neueingänge, denen – erfreulicherweise – 

2291 Erledigungen gegenüber standen. 

Wäre das Bundespatentgericht ein marktwirtschaftlich 

orientiertes Unternehmen, hätte es im 50. Jahr seines 

Bestehens seinen größten Triumph gefeiert, nämlich 

eine Verdreifachung seiner Einnahmen. Im Jahr 

2011 wurden 12,6 Millionen Euro an Gerichtsgebühren 

eingenommen, ein um das dreifache höherer Betrag 

als im Vorjahr 2010. 

Dass unsere Erledigungszahlen bei den Marken nicht 

ganz an die Ergebnisse früherer Jahre heranreichten, 

ist auf den Umstand zurückzuführen, dass Nachbesetzungen 

bei den Juristischen Mitgliedern unverhältnismäßig 

lange dauerten und Stellen daher zum Teil über 

Monate hinweg nicht besetzt werden konnten. Seit 

Anfang 2012 sind den Markensenaten jedoch einige 

neue, hoch motivierte rechtskundige Mitglieder zugewiesen, 

so dass wir optimistisch in die Zukunft blicken. 

In der inneren Organisation unseres Hauses gab es im 

Jahr 2011 weitere wichtige personelle Veränderungen. 

Es wurden vier neue Vorsitzende, zwei im juristischen 

und zwei im technischen Bereich, ernannt. Ferner haben 

zwölf neue technische Kolleginnen und Kollegen 

ihren Dienst als Richter kraft Auftrags am Bundespatentgericht 

aufgenommen. Drei abgeordnete Kolleginnen 

wurden an das Bundespatentgericht versetzt, eine 

weitere rechtskundige Richterin zu uns abgeordnet. 

Im Jahr 2011 sind wir in Bezug auf die elektronische 

Bearbeitung unserer Gerichtsakten einen Schritt vorangekommen. 

Im November wurden die beiden neuen 

„Elektronischen Gerichtssäle“ unter großem Interesse 

der beteiligten Kreise eingeweiht. Alles Wissenswerte 

zum Thema können Sie auf unserer Homepage unter 

dem Stichwort „Elektronischer Rechtsverkehr“ „Elektronischer 

Gerichtssaal“ erfahren. 

Das Jahr 2011 stand auch im Zeichen der Diskussionen 

um den Gewerblichen Rechtsschutz in Europa und das 

Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. Nach 

einer dynamischen Entwicklung ist wieder eine Phase 

des Stillstands eingetreten. Das Bundespatentgericht 

wird daher – in Erwartung einer Entscheidung zum zukünftigen 

Standort des Europäischen Patentgerichts – 

sicher noch vielfach Gelegenheit haben, den Rechteinhabern 

durch qualitativ hochwertige Entscheidungen 

in angemessener Zeit zu beweisen, dass das System 

des technischen Richters, wie es im Bundespatentgericht 

verwirklicht ist, ihren Interessen optimal dient. 

Das besondere Highlight des Jahres 2011 war natürlich 

der Festakt zum 50. Gründungstag des Gerichts am 

1. Juli 2011, den wir mit vielen Ehrengästen gemeinsam 

feiern durften. Besonders gefreut hat mich, dass auch 

hoch betagte Kollegen zugegen waren, die dem Gericht 

bereits am Gründungstag angehörten. 

Ich danke auf diesem Wege allen – den beteiligten 

Kreisen wie den Angehörigen des Gerichts –, die unsere 

Arbeit im vergangenen Jahr unterstützt und so zu 

unserer erfolgreichen Jahresbilanz beigetragen haben. 

Ich wünsche eine interessante Lektüre. 

Beate Schmidt 

Präsidentin 

1

BPatG Jahresbericht 2011 Inhalt 

Inhalt 

Vorwort 1 

Organigramm 4 

aus der rechtsprechung des bundespatentgerichts 2011 6 

patentrecht 7 

I. Patentfähigkeit 7 

1. Technische Lehre zum Handeln 

und Erfindungsbegriff 7 

- Technische Problemstellung/Lösung 7 

- Programme für Datenverarbeitungsanlagen 8 

- Gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten 8 

- Mathematische Methoden 9 

- Technischer Beitrag zur erfinderischen 

Tätigkeit 9 

2. Patentierungsausschlüsse bei 

medizinischen Verfahren 11 

3. Stand der Technik und öffentliche 

Zugänglichkeit 12 

4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit 14 

- Neuheit 14 

- Erfinderische Tätigkeit 14 

- Durchschnittsfachmann 17 

II. Ergänzende Schutzzertifikate 18 

III. Verfahren vor dem DPMA 19 

1. Anmeldetag 19 

2. Teilung der Anmeldung 19 

3. Fassung der Unterlagen, Offenbarung 20 

4. Patentkategorie 21 

5. Umschreibung, Rechtsnachfolge 21 

6. Wiedereinsetzung 23 

7. Verfahrensfehler, Rückzahlung der 

Beschwerdegebühr 24 

- Anhörung, rechtliches Gehör 24 

- Begründungspflicht 27 

- Verfahrensfehler 27 

8. Wirksamkeit des Beschlusses 28 

9. Verfahrenskostenhilfe 29 

10. Sonstiges 30 

IV. Einspruchsverfahren 31 

1. Verfahrensgrundsätze 31 

2. Inlandsvertreter und Vollmacht 32 

3. Zulässigkeit des Einspruchs 32 

4. Auslegung 34 

5. Prüfung der Widerrufsgründe 35 

- Ausführbarkeit, vollständige und deutliche 

Lehre 35 

- Unzulässige Erweiterung des 

Anmeldungsgegenstands, Disclaimer 36 

6. Erledigung des Einspruchverfahrens 37 

7. Bindung an die Anträge 39 

8. Beitritt 40 

V. Beschwerdeverfahren 40 

1. Statthaftigkeit der Beschwerde 40 

2. Zulässigkeit der Beschwerde 41 

3. Kostenfragen 42 

4. Rechtsbeschwerde 42 


VI. Nichtigkeitsverfahren 43 

1. Zulässigkeit der Klage 43 

2. Nichtigkeitsgründe 45 

3. Kostenfragen 46 

4. Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren 49 


- Akteneinsicht 49 

- Vertretungsfiktion 50 

- Beweisaufnahme 50 

- Verbindung 51 

- Klageänderung, Verspätung 51 

- Ausschließung 52 

gebrauchsmusterrecht 52 

geschmacksmusterrecht 53 

markenrecht 54 

I. Nichtkonventionelle Markenformen 54 

1. Abstrakte Farbmarken 54 

2. Dreidimensionale Marken 55 

3. Sonstige Markenformen 56 

2

Inhalt BPatG Jahresbericht 2011 

II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken 57 

1. Fremdsprachige Begriffe 57 

2. Buchstabenfolgen 57 

3. Wortzusammensetzungen 58 

4. Slogans 62 

5. Wortfolgen mit geografischen 

Herkunftsangaben 63 

6. Etablissementbezeichnungen 64 

7. Personennamen 65 

8. Wort-/Bildmarken 65 

9. Bildmarken 67 

10. Geografische Angaben nach der 

Verordnung (EG) Nr. 520/2006 des Rates 

vom 20. März 2006 zum Schutz von 

geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen 

für Agrarerzeugnisse 

und Lebensmittel 68 


III. Löschungsverfahren 69 

1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 

i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG 69 

2. Wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50 

Abs. 1, 2 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1-9, 54 MarkenG 71 

IV. Kollisionsverfahren 74 

1. Warenähnlichkeit 74 

2. Rechtserhaltende Benutzung 74 

3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr 74 

4. Mittelbare Verwechslungsgefahr 77 

5. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 78 

V. Verfahrensfragen 78 

1. Vertreterbestellung 78 

2. Kosten und Gebühren 78 

3. Zurückverweisung an das DPMA wegen 

eines wesentlichen Verfahrensmangels 

(§ 70 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) 79 


geschäftsbericht 2011 80 

geschäftsentwicklung 81 

I. Übersicht 81 

II. Statistiken 82 

III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des 

Bundespatentgerichts 86 

personal 87 

ausbildung der patentanwaltsbewerberinnen 

und -bewerber 88 

dokumentation und bibliothek 89 

I. Dokumentationsstelle 89 

II. Bibliothek 90 

elektronischer rechtsverkehr 91 

I. Elektronischer Rechtsverkehr/eJustice 91 

II. Informationstechnik 91 

III. Elektronischer Gerichtssaal 92 

öffentlichkeitsarbeit und 

internationale angelegenheiten 93 

english summary 94 

3

BPatG Jahresbericht 2011 Organigramm 

Organigramm 

Stand 1. Januar 2012 

präsidentin: beate schmidt 

vizepräsident: dr. klaus strößner 

RECHTSPRECHUNG 

Nichtigkeitssenate 

Juristischer 

Beschwerdesenat 

Technische 

Beschwerdesenate 

Marken- 


Gebrauchsmuster- 



für Sortenschutz 

1. Senat 

Präsidentin 

Beate Schmidt 

2. Senat 

VRin Vivian Sredl 

3. Senat 

VRi Walter 

Schramm 

4. Senat 

VRi Rainer Engels 

5. Senat 

VRi Wolfgang 

Gutermuth 

10. Senat 

VRi Joachim Rauch 

10. Senat 

VRi Joachim Rauch 

6. Senat 

VRi Dr. Norbert 

Lischke 

7. Senat 

VRi Walter Höppler 

8. Senat 

VRi Dr. Stefan 

Zehendner 

9. Senat 

VRi Viktor Pontzen 

11. Senat 

VRi Dr. Volker 

Hartung 

12. Senat 

VRi Klaus-Ludger 

Schneider 

14. Senat 

VRi Dr. Friedrich 

Feuerlein 

15. Senat 


Feuerlein 

17. Senat 

VRi Dr. Hans 

Erhard Fritsch 

24. Senat 

VRin Susanne 

Werner 

25. Senat 

VRi Helmut Knoll 

26. Senat 

VRi Dr. Georg 

Fuchs-Wissemann 

27. Senat 


Albrecht 

28. Senat 

VRin Elisabeth 

Klante 

29. Senat 

VRin Marianne 

Grabrucker 

30. Senat 

VRi Prof. Dr. Franz 

Hacker 

33. Senat 

VRi Achim Bender 

35. Senat 

VRi Thomas 

Baumgärtner 

36. Senat 

VRi Thomas 

Baumgärtner 

19. Senat 

VRi Werner Bertl 

20. Senat 


Mayer 

21. Senat 

VRi Dr. Volker 

Winterfeldt 

23. Senat 

Vizepräsident 

Dr. Klaus Strößner 

4

Organigramm BPatG Jahresbericht 2011 

GERICHTSVERWALTUNG 

Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 

Personal richterlicher 

Dienst, 

Fortbildung und 

Dienstreisen 

Zentrale 

Vergabestelle 

Patentanwaltsangelegenheiten 

Justiziariat 

Haushalt 

Organisation 

IT- Grundsatzfragen 

Personal 

nichtrichterlicher 

Dienst 

Bezüge, 

Entgelte, 

Nebenleistungen 

Aus- und 

Fortbildung, 

Dienstreisen 

Informationstechnik 

(IT-Planung u. 

-Entwicklung, 

IT-Betrieb) 

Pressesprecher(in), 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Internationale 

Angelegenheiten, 

Informationsdienste 

Bibliothek 

Dokumentation 

Juris 

Geschäftsstelle 

Innerer Dienst 

Ri Thomas Voit 

Rin Regina 

Kortge 

(Justiziariat) 

VRi Walter 

Schramm 

Ri Dr. Carsten 

Kortbein 


Mayer 

Rin Dr. Ariane 

Mittenberger- 

Huber 

VRi Walter 

Schramm 

(für Juris) 

Ri Thomas 

Kleinschmidt 

Gremien: 

Präsidium 

Vorsitz: Präsidentin Beate Schmidt 

Präsidialrat 

Vorsitz: Präsidentin Beate Schmidt 

Richterrat 

Vorsitz: Rin Irmgard Kirschneck 

Personalrat 

Vorsitz: JOAR Thomas Kappl 

Vertreter: 

Vertrauensperson 

für den richterlichen Dienst 

Ri Jürgen Schell 

Vertrauensperson 

für den nichtrichterlichen Dienst 

JHW Maurizio Lucchetta 

Jugend- und 

Auszubildenden vertreterin 

Jasmin Schulz 

Beauftragte: 

Haushaltsbeauftragter 

VRi Walter Schramm 

Gleichstellungsbeauftragte 

Rin Karin Friehe 

Geheimschutzbeauftragte 

ARin Katja Maßenberg 

Korruptionsbeauftragter 

Ri Rüdiger Kätker 

Datenschutzbeauftragter 

Ri Thomas Kleinschmidt 

Beschwerden nach dem AGG 

Ri Jürgen Schell 

IT- Sicherheitsbeauftragter 

OI Matthias Schüller 

5

Aus der Rechtsprechung 

des Bundespatentgerichts 2011 

6

Patentrecht BPatG Jahresbericht 2011 

Patentrecht, 

Gebrauchsmusterrecht und 

Geschmacksmusterrecht 

Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen 

des Bundespatentgerichts aus den Bereichen 

Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster 

im Berichtszeitraum 2011 nach thematischen Schwerpunkten 

gegliedert diejenigen dar, die sich auf neu entstandene 

oder strittige Fragestellungen beziehen, die 

Rspr. weiterbilden oder auch unter Berücksichtigung 

neuerer Entwicklungen bestätigen. Um das Auffinden 

bestimmter Themenschwerpunkte zu erleichtern, 

wird z. B. der Komplex „Erfinderische Tätigkeit“ ausschließlich 

im allgemeinen Abschnitt I (Patentfähigkeit) 

und nicht noch einmal ergänzend im Abschnitt VI 

(Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Entsprechend wird 

die Auslegung von Patentansprüchen und die Prüfung 

der weiteren Einspruchs-/Nichtigkeitsgründe im Abschnitt 

IV (Einspruchsverfahren) behandelt. 

Patentrecht 

I. Patentfähigkeit 

1. Technische Lehre zum Handeln und 

Erfindungsbegriff 

Eine Erfindung i. S. des Patentrechts ist eine Lehre 

zum planmäßigen Handeln, deren beanspruchter Gegenstand 

technischer Natur, realisierbar und wiederholbar 

ist und die Lösung einer Aufgabe durch technische 

Überlegungen darstellt. Hieraus folgt, dass 

Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet 

der Technik gewährt wird. 1 Allerdings hat sich nach 

der neueren Rspr. des BGH 2 , insb. auch zum Bereich 

„Computerimplementierte Erfindungen“ und dem 

Patentierungsverbot des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG, die Prüfung 

der Patentfähigkeit in Anlehnung an die Rspr. 

der Beschwerdekammern des EPA deutlich insoweit 

verlagert, als die nach früherer Rspr. 3 im Vordergrund 

stehende, oftmals verneinte Frage der erforderlichen 

technischen Problemstellung oder fehlenden Lösung 

mit technischen Mitteln nunmehr deutlich großzügiger 

beantwortet 4 und zurückgedrängt wird und sich 

die Prüfung auf die im Rahmen der Neuheit und erfinderischen 

Tätigkeit gebotene Gesamtbetrachtung der 

Lösung verlagert hat. 

Technische Problemstellung/Lösung 

Ein Patentanspruch, der lediglich beansprucht, die nach 

medizinischen Gesichtspunkten bisher von einem Arzt 

vorgenommene Prüfung von mehreren Verschreibungen 

auf ihre physiologische Unbedenklichkeit zu automatisieren 

– insbesondere im Hinblick auf mögliche 

Nebenwirkungen und Kreuzreaktionen mit anderen 

Medikamenten – und dazu keine über den Einsatz von 

Mitteln zur Datenverarbeitung hinausgehenden Hinweise 

enthält, ist nicht als eine Erfindung auf technischem 

Gebiet gemäß § 1 PatG anzusehen. Der 17. Senat 5 

führt aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 

weder in Hinsicht auf die Gestaltung der Vorrichtung 

selbst noch auf die von der Vorrichtung ausgeführten 

(Programm-) Routinen Anweisungen enthält, die 

der Lösung eines konkreten technischen Problems 

mit technischen Mitteln dienen. Die Bewertung des 

1 BGH, GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen; BGH, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGH, GRUR 2000, 1007 – 

Sprachanalyseeinrichtung. 

2 BGH, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer 

Informationen. 

3 Vgl. BGH, GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer; BGH, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGH, GRUR 2002, 143 = GRUR Int 2002, 323 – 

Suche fehlerhafter Zeichenketten. 

4 BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung. 

5 BPatG, Beschl. v. 1.12.2010 – 17 W (pat) 104/05. 

7

BPatG Jahresbericht 2011 Patentrecht 

„Mischungsverhältnisses“ von mehreren Medikamenten 

als unbedenklich für einen Patienten unterliegt 

allein medizinischen und physiologischen und nicht 

technischen Gesichtspunkten und stellt keine technische 

Aufgabenstellung dar. 

Programme für Datenverarbeitungsanlagen 

Ein Anwenderinterface (Software), mit dem ein Anwender 

im Dialog mit einem Onlineladen ein Computersystem 

konfigurieren kann und das die vom 

Anwender ausgewählten Komponenten des Computersystems 

auf Kompatibilität überprüft, ist gemäß 

§ 1 Abs. 3, Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen, 

da es keine Anweisungen enthält, die der 

Lösung eines konkreten technischen Problems mit 

technischen Mitteln dienen. 6 Das beanspruchte Online-Anwenderinterface 

weist zwar die nach § 1 Abs. 1 

PatG erforderliche Technizität schon deshalb auf, weil 

es die datenverarbeitungsmäßige Abarbeitung von 

Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen 

Geräten vorschlägt, nämlich in dem Computer 

des Anwenders und in dem damit über das Internet 

verbundenen Onlineladen. Dabei handelt es sich um 

typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und 

Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte. 

7 Den mit dem Anspruch vorgeschlagenen Einsatz 

eines Konfigurators und eines Validierungsmoduls 

mit verbundener Datenbank versteht der Datenverarbeitungsfachmann 

mangels konkreter technischer 

Anweisungen deshalb lediglich als Anregung, eine 

bisher unter Ausnutzung des Wissens eines fachkundigen 

Verkäufers vorgenommene Überprüfung der 

Optionen eines Computersystems auf Kompatibilität 

mit Mitteln der Datenverarbeitung durchzuführen. 

Allein in der Absicht, eine bisher durch eine menschliche 

Person erbrachte Dienstleistung mit Mitteln 

der Datenverarbeitung zu automatisieren, kann aber 

noch keine konkrete technische Problemstellung erkannt 

werden. Die Lösung besteht gerade nicht darin, 

ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, 

dass es auf die technischen Gegebenheiten der 

Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt. 8 

Bei einem Verfahren zur Verwaltung von Plattenspeicher-Arrays 

in Großrechenanlagen, dem das technische 

Problem zugrunde liegt, bei einer Datenspeicherung 

den Speicher wieder schneller für ein Anwendungsprogramm 

zur Verfügung zu stellen, stellt ein neuer 

Abtrenn-Befehl für Spiegelspeicher keine Lösung des 

Problems mit technischen Mitteln dar, sondern eine 

Umstrukturierungsmaßnahme eines Computerprogramms, 

die von einem Programmierer vorgenommen 

wird, ohne dass technisches Fachwissen nötig wäre. 

Nach Überzeugung des 17. Senats 9 können Maßnahmen 

des Strukturierens von Computerprogrammen 

und der Festlegung einer Reihenfolge von Unterprogrammaufrufen 

nicht als technische Mittel verstanden 

werden, die darauf gerichtet sind, bestimmte Teilschritte 

zusammenzufassen. 

Gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten 

Der 17. Senat 10 hatte über ein Verfahren zur rechnergestützten 

Konstruktion von Bauteilen und Bauteilsystemen 

zu befinden, durch welches am Bildschirm eines 

CAD-Systems Komponenten so in ein Bauteilsystem 

eingefügt werden, dass ihre Abmessungen und ihre 

Anordnung entsprechend den äußeren Abmessungen 

der sie umgebenden Komponente gesteuert werden. 

Als wesentliches Lösungselement wird eine geometrische 

Referenzfigur vorgeschlagen, die Größe und Form 

der jeweiligen Komponente steuern soll. Der Senat 

befand, dass der Vorschlag, ein CAD-System um eine 

(Form- und Größen-) Steuerungsfunktion für Komponenten 

zu erweitern und hierfür ein Konstrukt in Form 

einer Referenzfigur einzuführen, nicht auf technischer 

Leistung beruht, sondern lediglich ein gedankliches 

Konzept darstellt und damit die beanspruchte Lehre 

nicht als Erfindung auf technischem Gebiet anzusehen 

ist (§ 1 Abs. 3 und 4 PatG). Eine andere Bewertung 

6 BPatG, Beschl. v. 28.6.2011 – 17 W (pat) 166/05. 

7 Siehe BGH, GRUR 2011, 610, Rdnr. 16 – Webseitenanzeige. 

8 Siehe BGH, GRUR 2011, 610, Rdnr. 21 – Webseitenanzeige. 



8


ist auch in Hinsicht auf die Ausführungen des BGH 

in seiner aktuellen Rspr. 11 nicht geboten, wonach die 

Erfindung bereits dann auf technischem Gebiet liegt 

und nicht vom Patentschutz ausgeschlossen ist, wenn 

lediglich ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches 

Problem bewältigt. 

Mathematische Methoden 

Ein Verfahren zum Simulieren eines Piezo-Aktuators, 

das ein mathematisches Modell vorschlägt, mit dem 

der zeitliche Verlauf der axialen Länge des Stapels der 

Piezo-Elemente unter Vorgabe von bestimmten Werten 

und der Herleitung einer Differentialgleichung aus 

zwei Euler-Lagrange-Gleichungen berechnet werden 

soll, betrifft eine mathematische Methode als solche 

und ist daher nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 4 PatG vom 

Patentschutz ausgeschlossen. Dass das beanspruchte 

Verfahren rechnergestützt gelöst, d. h. berechnet wird, 

eröffnet noch keine konkrete technische Problemstellung 

und ist trivial. Deshalb kann hierin auch kein 

Teilaspekt der unter Schutz gestellten Lehre gesehen 

werden, der ein technisches Problem bewältigt und 

deshalb unter Berücksichtigung der Rspr. des BGH 12 

dem Patentierungsausschluss entgegensteht, so der 

17. Senat. 13 

Technischer Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit 

Nach der geltenden Rspr. 14 sind „bei der Prüfung der 

Erfindung auf erfinderische Tätigkeit“ nur diejenigen 

Anweisungen zu berücksichtigen, welche die Lösung 

des technischen Problems mit technischen Mitteln 

bestimmen oder zumindest beeinflussen. Welches 

technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, 

ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung 

tatsächlich leistet. 15 Bei einem Verfahren zur Benutzerführung 

in einem menügesteuerten System mit 

„Softkeys“ auf einer berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung 

in einem Kraftfahrzeug, z. B. bei einem 

Navigationssystem, bleiben Merkmale, welche ausschließlich 

die Gestaltung der Bedienoberfläche durch 

ein oder zwei zusätzliche „Softkeys“ betreffen, bei der 

Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt. 16 

Dass sie die Lösung des technischen Problems, wie sich 

„Softkeys“ auf einer Anzeigeeinheit darstellen lassen 

und wie eine Benutzereingabe zu erfassen und auszuwerten 

ist, in irgendeiner Weise beeinflussen oder gar 

bestimmen würden, ist nicht erkennbar. Eine „auf die 

Bedürfnisse und Fähigkeiten der Bedienperson zugeschnittene 

Gestaltung der (Bedien-) Schnittstelle zwischen 

Mensch und technischer Einrichtung“ 17 ist nicht 

dem Bereich der Technik zuzuordnen. 

Ein Verfahren zur Prüfung verschiedener Medikamente 

auf ihre gesundheitliche Interaktion unter Einsatz 

technischer Mittel im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitungsanlage 

ist technischer Natur und 

deshalb nicht vom Patentschutz nach § 1 Abs. 3 Satz 3 

PatG ausgeschlossen, so der 17. Senat. 18 Bei der Prüfung 

auf erfinderische Tätigkeit sind allerdings die Merkmale, 

die den konzeptuellen Ansatz einer Prüfung der 

Interaktion zwischen den Medikamenten betreffen, 

um Schaden von dem Patienten abzuwenden, nicht zu 

berücksichtigen, da sie nicht auf technischem Gebiet 

liegen. Die verbleibenden Merkmale, die sich mit der 

Erzeugung eines Datenbestandes für eine Rezeptdaten-Datenbank 

befassen, können eine erfinderische 

Tätigkeit nicht begründen. 

Der 17. Senat 19 entschied auch über eine Anordnung zur 

Erstellung eines Produktionsplans für wiederaufbereitbare 

medizinische Produkte, d. h. Instrumente und 

Geräte, die vor erneuter Benutzung desinfiziert und 

nach einer bestimmten Anzahl von Durchläufen durch 

die Wiederaufarbeitung z. B. aufgrund Beschädigung 

ausgesondert werden müssen. Um diese Produktionsplanung 

auf eine verlässlichere Basis zu stellen, schlägt 

die Anmeldung vor, im Rahmen der Wiederaufbereitung 

zu jedem einzelnen Produkt einen Zählerstand 

und/oder Messwerte abzuspeichern, die durch Vergleich 

mit Referenzwerten als Indikator dafür dienen, 

11 BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen. 

12 BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen. 


14 Vgl. zuletzt BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen. 

15 Siehe BGH, BlPMZ 2005, 77 – Anbieten interaktiver Hilfe. 


17 Vgl. BPatG, BlPMZ 2007, 214 – Bedienoberfläche. 

18 BPatG, Beschl. v. 22.2.2011 – 17 W (pat) 149/05, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung. 


9


dass das Produkt in absehbarer Zeit zu ersetzen sein 

wird. Der Senat verneint die Patentfähigkeit. Denn ist 

der Gegenstand der beanspruchten Lehre hinsichtlich 

der technischen Merkmale vorbekannt und beruht die 

Lehre im Übrigen auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen, 

so kann dies das Vorliegen einer erfinderischen 

Tätigkeit nicht begründen. 20 

In einer weiteren Entscheidung des 17. Senats 21 wurde 

ein Verfahren zur Unterstützung der Vernetzung von 

medizin-technischen Geräten beansprucht, bei dem 

Konfigurationsdaten in einer zentralen Datenbank 

eingetragen und Servicetechnikern über ein Kommunikationsnetz 

zur Verfügung gestellt werden. Bei der 

Prüfung auf erfinderische Tätigkeit wurde lediglich der 

Verfahrensschritt der Abrufbarkeit der Konfigurationsdaten 

über ein Kommunikationsnetz als technisches 

Merkmal berücksichtigt. 

Ein weiterer Fall betraf ein Verfahren zum Aufladen 

von Mobilfunk-Prepaid-Konten, bei dem die Höhe eines 

gewünschten Aufladebetrags an eine zentrale 

Steuereinheit übermittelt wird, diese zentrale Steuereinheit 

Voucherdaten bereitstellt und diese Voucherdaten 

dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

Der Aufladevorgang ist dadurch initiierbar, dass telefonisch 

eine den Voucherdaten entnehmbare individuelle 

Aufladerufnummer von einem dem Mobilfunkkonto 

zugeordneten Mobiltelefon gewählt wird. Die 

dem Mobiltelefon zugeordnete Kundenrufnummer 

wird beim Anwählen der Aufladerufnummer mithilfe 

einer Erkennungseinrichtung selbsttätig erfasst und 

an die zentrale Steuereinheit selbsttätig übermittelt. 

Diese prüft die Gültigkeit der Aufladerufnummer und 

im Erfolgsfall wird ein dem Kunden zugeordnetes Prepaid-Konto 

zumindest mit einem Teil des Aufladebetrags 

aufgeladen. Das technische Problem beschränkte 

sich auf die objektive Aufgabe, beim Aufladen eines 

Prepaid-Kontos mit Hilfe von Voucherdaten mit dem 

Kundenmobiltelefon dessen zugehöriges Konto aufzuladen 

ist, eine automatische Kundenerkennung zu 

ermöglichen und wurde dadurch gelöst, dass eine 

selbsttätige Erkennung der rufenden Mobilfunknummer 

mit einer Erkennungseinrichtung erfolgt. Bei der 

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit war daher nur 

dieses Merkmal zu berücksichtigen. 22 

Zu einem Verfahren für die Anzeige der Verfügbarkeit 

oder Nichtverfügbarkeit verschiedener Funktionen 

eines Selbstbedienungsgerätes für Banken führt der 

19. Senat 23 aus, dass die Entscheidung darüber, welche 

Informationen zu welchem Zeitpunkt angezeigt werden, 

auf nichttechnischer Ebene anhand psychologischer 

Kriterien getroffen wird und die Umsetzung der 

getroffenen Entscheidung in das tatsächliche Betriebsprogramm 

des Selbstbedienungsgeräts ein Programmierer 

im Rahmen seiner routinemäßigen Tätigkeit 

vornimmt, das Verfahren deshalb mangels erfinderischer 

Tätigkeit i. S. v. § 4 PatG nicht gewährbar ist. 

Entsprechendes gilt für ein Verfahren zur Durchführung 

einer Sprachkommunikation für eine Experten- 

Hotline, bei dem eine Datenbank über das Internet von 

Anrufern für die Vermittlung eines Experten abgefragt 

werden kann und die Bezahlung der Beratungskosten 

kundenfreundlich erfolgen soll. Beansprucht war u. a., 

die Kosten für die Sprachkommunikation auf das Konto 

des ausgewählten Kommunikationspartners anteilig 

gutzuschreiben. Der 20. Senat 24 führt aus, dass die 

Frage, wem die Kosten für die Sprachkommunikation 

gutgeschrieben werden und insbesondere die Festlegung 

auf einen entsprechenden Teilbetrag, ohne diesen 

in der Höhe zu bestimmen („anteilig“), eine rein 

wirtschaftliche Entscheidung in Form der Auswahl eines 

von vielen möglichen Geschäftsmodellen ist. Eine 

solche Auswahl leistet keinen Beitrag zur technischen 

Lösung des zugrunde liegenden technischen Problems, 

so dass sie bei der Beurteilung der erfinderischen 

Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist. 

Bei einem Mikroprozessor mit einem Kern zur Ausführung 

von Befehlen zur Durchführung von mathemati- 

20 BGH, GRUR 2011, 125, LS 2 – Wiedergabe topografischer Informationen. 





10


schen Rechenoperationen kann das Ausdenken neuer 

Prozessorbefehle nicht als Leistung auf dem Gebiet 

der Technik anerkannt werden, wenn keine auf technischen 

Überlegungen beruhenden Erkenntnisse zugrunde 

liegen und auch die Auswahl der Befehle nicht 

durch technische Aspekte beeinflusst wird. Daher 

können Details im Anspruch, die allein auf mathematischen 

Überlegungen zur Berechnung des Produktes 

zweier komplexer Zahlen beruhen, bei der Prüfung der 

erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. 25 

Was die Anmeldung tatsächlich leistet 26 , besteht darin, 

die Anzahl benötigter Computerbefehle für ein 

Programm zur Multiplikation zweier komplexer Zahlen 

zu reduzieren. Das „objektive Problem“ ist somit 

darin zu sehen, derartige Programme durch spezielle 

neue Befehle kürzer und überschaubarer machen zu 

können. Dieses ist aber kein technisches Problem, so 

der 17. Senat. 27 

2. Patentierungsausschlüsse bei 

medizinischen Verfahren 

Der 3. Senat 28 hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, 

ob der im Streitpatent angegriffene Verfahrensanspruch 

als ein nicht dem Patentschutz zugängliches 

Diagnostizierverfahren gem. Art. 53 lit. c EPÜ nichtig zu 

erklären war. Der Anspruch war gerichtet auf ein „Verfahren 

zur Verwendung bei der Diagnose von Entzündungsleiden 

in den Luftwegen beim Menschen, wobei 

bei Bedarf an einer Anzeige des Zustands der unteren 

Luftwege die Person durch den Mund einatmet und 

der NO-Wert in oral ausgeatmeter Luft bestimmt, 

der bestimmte Wert mit für Gesunde typischen Werten 

verglichen und ein gegenüber typischen Werten 

höherer Wert als Anzeige für ein Entzündungsleiden 

in den unteren Luftwegen betrachtet wird.“ Der Senat 

führt zunächst aus, dass ein am menschlichen 

oder tierischen Körper vorgenommenes, Art. 53 lit. c 

EPÜ unterfallendes Diagnostizierverfahren nach der 

Spruchpraxis des EPA, der sich der BGH angeschlossen 

hat 29 , nur vorliegt, wenn es als Verfahrensschritte die 

Untersuchungsphase mit der Sammlung von Daten 

(Schritt i), den Vergleich dieser Daten mit Normwerten 

(Schritt ii), die Feststellung einer signifikanten Abweichung 

(Schritt iii) und die Zuordnung der Abweichung 

zu einem bestimmten Krankheitsbild (Schritt iv, 

Diagnose) umfasst. Art. 53 lit. c EPÜ ist als den Patentschutz 

einschränkende Ausnahmeregelung eng 

auszulegen. Ein Verfahren, das nur für die Diagnose 

relevante Zwischenergebnisse liefert, ist danach kein 

Diagnostizierverfahren und daher vom Patentschutz 

nicht ausgeschlossen. Ferner greift der Ausschluss 

nur dann, wenn sämtliche Schritte des Verfahrens am 

menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen 

werden, einschließlich des Verfahrensschritts, der sich 

auf die deduktive human- oder veterinärmedizinische 

Entscheidungsphase bezieht, d. h. auf die Diagnose 

im strengen Sinne als rein geistige Tätigkeit. 30 Diese 

Voraussetzungen sah der Senat nicht als erfüllt an, 

wenn wie vorliegend der Gegenstand des Anspruchs 

lediglich einen EDV-gestützten Datenvergleich zweier 

durch Messungen gewonnener Datensätze betrifft; 

nämlich denjenigen der NO-Werte der Patienten mit 

Datensätzen gesunder Kontrollpersonen bzw. denjenigen 

der jeweiligen Patienten zu einem anderen Zeit- 

25 Vgl. BPatG, BlPMZ 2009, 499 – Druckvorlagenerstellung. 

26 Vgl. BGH, BlPMZ 2005, 77 – Anbieten interaktiver Hilfe. 


28 BPatG, Urt. v. 1.2.2011 – 3 Ni 17/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 88/11]. 

29 EPA, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, insb. Gliederungspunkte 5 und 6.2.2 der Begründung; BGH, GRUR 2010, 1081-1083 f. – Kein Patentierungsausschluss 

für Therapie unterstützendes Verfahren; vgl. auch BPatG, GRUR 2008, 981 – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung. 

30 EPA, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, Gliederungspunkte 6.2.3 und 6.4.4; abweichend BPatG, Urt. v. 28.6.2011 

– 4 Ni 47/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 107/11]; BPatG, GRUR 2008, 981 – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung. 

11


punkt, wobei ein erhöhter NO-Wert ein Anzeichen für 

eine akute Entzündung ist. Das streitgegenständliche 

Verfahren liefert damit durch bloßen Datenvergleich 

lediglich Hinweise auf eine (möglicherweise) durch 

eine Entzündung beeinträchtigte Lungenfunktion, 

nicht aber die konkrete Diagnose, und es werden nicht 

sämtliche Verfahrensschritte am menschlichen Körper 

vorgenommen, weil die Bestimmung der NO-Werte in 

den Atemluftproben und der Datenvergleich nicht am 

menschlichen Körper erfolgt. 

Abweichend von der Rechtsauffassung des 3. Senats 

und der Großen Beschwerdekammer ist nach Auffassung 

des 4. Senats 31 die Diagnose eines krankhaften 

Zustands gemäß Schritt iv bereits gegeben, wenn 

durch das Verfahren aufgrund der erhobenen Daten 

ein nicht normaler Zustand im Sinne von „nicht gesund“ 

gegenüber den Normwerten dargestellt wird. 

Die Beteiligung eines Arztes ist nicht erforderlich, so 

dass auch automatisch ablaufende Verfahren oder 

Verfahren zur Selbstdiagnose unter das Patentierungsverbot 

fallen können. 

3. Stand der Technik und öffentliche 

Zugänglichkeit 

Der 3. Senat 32 hatte sich mit der Frage der Einbeziehung 

eines gattungsfremden StdT bei einem Streitpatent 

zu befassen, mit dem ein Verfahren zum Beschichten 

zweier Seiten einer einzelnen Glasscheibe 

oder Glasplatte in einem einzigen Durchgang durch 

eine Beschichtungsvorrichtung beansprucht war. Das 

zu lösende Problem bestand insb. darin, eine Transportmöglichkeit 

für ein frisch beschichtetes schweres 

Glassubstrat mit erheblichen Abmessungen zu 

finden, wobei vermieden werden sollte, dass die an 

der Unterseite der Glasplatte frisch aufgesputterte 

Beschichtung zerkratzt wird. Der Senat beschied, dass 

der angesprochene Fachmann, hier ein Diplomingenieur 

oder Diplomphysiker, der langjährige Erfahrung in 

der Beschichtungstechnik insbesondere von Glassubstraten 

hat und über besondere Kenntnisse hinsichtlich 

der Anwendung von Sputterprozessen verfügt, in 

seine Recherche auch solchen gattungsfremden StdT 

einbezieht, bei dem nach Art der sich dort stellenden 

Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, 

wie er sie benötigt. 33 Er berücksichtigt deshalb als gattungsfremden 

StdT auch eine Druckschrift, die sich auf 

eine Glastransportlinie bei der Flachglasherstellung 

bezieht, obwohl sich diese auf das symmetrische Abschrecken 

von Glasplatten, die auf Walzen gefördert 

werden, und nicht auf die beidseitige Beschichtung 

bezieht. 

Nach st. Rspr. wird eine Vorrichtung bereits dadurch 

offenkundig, dass eine vorbehaltlose Lieferung der 

Vorrichtung an einen Dritten erfolgt. Denn wenn keine 

Geheimhaltungspflicht vereinbart und eine Geheimhaltung 

auch sonst nicht zu erwarten ist, ist in 

der Regel davon auszugehen, dass mit der Lieferung 

die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit 

preisgegeben und die jedenfalls nicht fern liegende 

Möglichkeit geschaffen worden ist, dass beliebige 

Dritte – hier Mitarbeiter und Besucher der Werkstätten 

– von ihr Kenntnis nehmen konnten. 34 Nichts anderes 

kann nach Auffassung des 4. Senats 35 gelten, wenn 

statt der Vorrichtung ein Service-Handbuch geliefert 

wird, das die Beschreibung sämtlicher Details der Vorrichtung 

enthält. Nach dem in § 93 Abs. 1 Satz 1 PatG 

enthaltenen Grundsatz der freien Beweiswürdigung 

entscheidet das Patentgericht „nach seiner freien, aus 

dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen 

Überzeugung“. Der Senat hatte sich insoweit mit der 

Frage der Beweiskraft mangelbehafteter Urkunden zu 

befassen. Diese sind nach § 419 ZPO der freien Beweiswürdigung 

unterstellt. Vorliegend sprach die Beklagte 

dem im Rahmen der Beweisaufnahme vorgelegten 

Original des Service-Handbuchs jegliche Beweiskraft 

ab, weil dieses teilweise aufgetrennt war und somit 

die theoretische Möglichkeit bestand, dass Seiten entnommen, 

hinzugefügt oder ausgetauscht sein könnten. 

Der Senat verwies jedoch darauf, dass das Gericht 

31 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 4 Ni 47/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 107/11]. 


33 BGH, GRUR 2010, 992 – Ziehmaschinenzugeinheit II. 

34 BGH, GRUR 1996, 747 ff. – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem. 

35 BPatG, Urt. v 3.5.2011 – 4 Ni 55/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 81/11]. 

12


nach freier Überzeugung zu entscheiden hat, welche 

Auswirkungen diese äußeren Mängel der Urkunde auf 

die Beweiskraft haben. Danach kam der Senat aufgrund 

des Ergebnisses der Beweisaufnahme und der 

Zeugenvernehmung zu der festen Überzeugung, dass 

das noch zusammenhängende Service-Handbuch erst 

während des Verfahrens zur besseren Kopierbarkeit 

teilweise aufgetrennt worden war und bereits im Jahr 

1991 als – hier neuheitsschädlicher – StdT offenkundig 

geworden war. 

Der 3. Senat 36 hatte die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung 

durch Vertrieb eines pharmazeutischen 

Erzeugnisses zu klären, hier eine solche für die orale 

Verabreichung in Form einer Hart- oder Weichgelatinekapsel 

oder einer Flüssigkeit, umfassend Eukalyptusöl 

und Orangenöl in kombinierter Form. Zum StdT zählte 

ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff eines Mischdestillats 

aus Eukalyptusöl, Orangenschalenöl, Myrtenöl 

und Zitronenöl. Der Senat führt aus, dass das In-Verkehr-Bringen 

eines pharmazeutischen Erzeugnisses 

nicht nur den Stoff als solchen, sondern auch dessen 

Zusammensetzung und Struktur der Öffentlichkeit zugänglich 

macht, sofern grundsätzlich die Möglichkeit 

einer Analyse besteht. Hierbei kann man in aller Regel 

davon ausgehen, dass analysierbare Erzeugnisse, die 

ohne Angabe ihrer Struktur auf dem Markt sind, auch 

analysiert werden, weil Dritte sich dafür interessieren, 

selbst wenn die Analyse einigen Aufwand erfordert. 37 

Dies gilt auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet 

auch dann, wenn die Analyse zwar umfangreiche zeitund 

arbeitsaufwändige qualitative und quantitative 

Untersuchungen erfordert, für den Fachmann aber 

unter Zuhilfenahme der standardmäßig eingesetzten 

Methoden nach intensiveren Überlegungen ohne 

übermäßige, das durchschnittliche Können übersteigende 

Schwierigkeiten möglich ist. 

Bei einer geltend gemachten Vorbenutzung eines 

Leichtbau-Motorblocks im Rahmen eines durch die 

Bayerische Forschungsstiftung unterstützten Forschungsprojektes 

sagt allein die Tatsache, dass diese 

Stiftung das Projekt unterstützt hat, über die Zugänglichkeit 

der Ergebnisse für die Öffentlichkeit nichts 

aus. Der Einwand der fehlenden Neuheit infolge der 

offenkundigen Vorbenutzung konnte somit im Einspruchsverfahren 

vor dem 20. Senat 38 nicht durchgreifen, 

zumal die Einsprechende auch offen ließ, ob ein 

von ihr dazu vorgelegter Sachbericht lediglich ein interner 

Bericht war. 

Der 21. Senat 39 führt aus, dass es für die Beurteilung 

der Schutzfähigkeit einer Erfindung unschädlich ist, 

wenn in der Beschreibung der Patentanmeldung irrtümlich 

ein StdT als vorbekannt bezeichnet wird, welcher 

druckschriftlich nicht belegt ist und nach Aussage 

der Anmelderin internen StdT darstellt. Für die 

Beurteilung der Schutzfähigkeit ist nach st. Rspr. die 

tatsächliche Sach- und Rechtslage, insbesondere der 

StdT nach der objektiven Sachlage, und nicht die vom 

Erfinder zum Ausdruck gebrachte vermeintliche Lage 

entscheidend. 40 


37 BGH, GRUR 1986, 372 – Thrombozytenzählung; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 3 Rdnr. 127 m. w. N. 



40 Vgl. BGH, GRUR 1973, 263 – Rotterdam-Geräte, GRUR 1994, 357 – Muffelofen. 

13


4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit 

Neuheit 

Ein „Verfahren zur Bestimmung des Bindeverhaltens 

von an Ziel-Molekülen spezifisch an mindestens eine 

Bindungsstelle bindenden Liganden“ ist über funktionelle, 

austauschbare Begriffe von gattungsgemäßen 

Verfahren nach dem StdT nicht abgrenzbar. Die verwendeten 

funktionellen Begriffe „Liganden, Marker, Inhibitoren 

und Referenzsubstanzen“ für chemische Verbindungen, 

die sämtlich an die gleichen Ziel-Moleküle 

binden, sind im Wortsinn des Verfahrens austauschbare 

Begriffe, die eine stoffliche Unterscheidung nicht 

ermöglichen, so der 15. Senat. 41 

Erfinderische Tätigkeit 

Welches technische Problem durch eine Erfindung 

– hier ein Aufzugssystem – gelöst wird und ob eine 

beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruht, ist allein objektiv danach zu bestimmen, 

was die in den Patentansprüchen beanspruchte Erfindung 

gegenüber dem StdT tatsächlich leistet 42 

und was Niederschlag in den Merkmalen des Patentanspruchs 

gefunden hat, so der 1. Senat. 43 Für die 

Beurteilung können verschiedene Ausgangspunkte 

in Betracht zu ziehen sein. 44 Vermag die beanspruchte 

Lösung tatsächlich lediglich das Problem der Abnutzung 

und Verbesserung der Haltbarkeit des Seils 

bei unmittelbar auf der Treibscheibe aufliegenden 

Stahlseilen gegenüber dem StdT zu lösen, erschöpft 

sich die beanspruchte Lehre in dieser Optimierung 

des Aufzugssystems. Weitere, hiermit verbundene 

Verbesserungsmöglichkeiten – wie eine effektive 

Nutzung des zur Verfügung stehenden Platzes über 

einen breiten Bereich von Aufzugsanwendungen – 

waren nicht gegenständlich durch die Merkmale des 

Patentanspruchs angesprochen und blieben deshalb 

unberücksichtigt. Da nur eine Aggregation bekannter 

Komponenten für die Komplexe „Aufzug“, „Seil“ und 

„Maschine“ vorlag, verneinte der Senat eine Kombinationserfindung 

und stellte darauf ab, dass es sich 

um eine naheliegende Optimierung handelte. 

Auch wenn die Aufgabe in der Patentschrift als „neu“ 

bezeichnet ist, rechtfertigt dies keine andere Bewertung: 

Zwar kann das als Aufgabe der Erfindung in der 

Patentschrift bezeichnete einen Hinweis auf das richtige 

Verständnis der beanspruchten technischen Lehre 

geben 45 und Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven 

technischen Problems sein. 46 Auch kann eine erfinderische 

Leistung der beanspruchten Lehre durchaus 

bereits bei der Erkenntnis der Ursache der Nachteile 

des Standes der Technik einsetzen. 47 Welches technische 

Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist 

aber allein objektiv zu bestimmen, so der 1. Senat in 

einer weiteren Entscheidung. 48 

Sieht der StdT zwei Möglichkeiten vor, Verpackungen 

(Chargen) zu Schichten mit unterschiedlichen Lagenbildern 

zusammenzustellen und dann auf einer 

Palette zu stapeln, so kommt es für die Beurteilung 

41 B PatG, Beschl. v. 13.12.2010 – 15 W (pat) 15/06. 

42 BGH, GRUR 2010, 602, 605, Tz. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2010, 607, 608, Tz. 18 – Fettsäurezusammensetzung; 

BGH, GRUR 2007, 1055, Tz. 28 – Papiermaschinengewebe. 

43 B PatG, Urt. v. 1.2.2011 – 1 Ni 11/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 74/11], unter Hinweis auf 

BGH, BlPMZ 1979, 151 – Etikettiergerät II, GRUR 1981, 732 – First- und Gratabdeckung; Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl. (2006), 

§ 1 Rdnr. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 1 Rdnr. 101; ferner BPatG, Urt. v. 29.3.2011 – 1 Ni 12/09 (EU), Berufung eingelegt 

[Az: X ZR 72/11]; BPatG, Urt. v. 1.3.2011 – 1 Ni 19/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 96/11]. 

44 BGH, GRUR 2009, 1039, Tz. 20 – Fischbissanzeiger; BGH, GRUR 2009, 382, Tz. 51 – Olanzapin; 

BPatG, GRUR 2004, 317, 319 – Programmartmitteilung. 

45 BGH, GRUR 2010, 602, 605, Tz. 27 – Gelenkanordnung. 

14


erfinderischer Tätigkeit nicht darauf an, ob das beanspruchte 

Verfahren über die Aufgabe einer homogenen 

Palettierung zusätzlich auch die Lösung weiterer 

objektiver Problemstellungen beinhaltet, so eine mit 

der erfindungsgemäßen Lösung verbundene größere 

Arbeitsgeschwindigkeit, wenn auch unter diesem Aspekt 

der StdT keine Anregung vermittelt, die ein Naheliegen 

des beanspruchten Verfahrens begründen und 

deshalb die Patentfähigkeit in Frage stellen könnte. 49 

Eine derartige Veranlassung fehlte vorliegend, so der 

1. Senat. 50 

Liegt die Kombination von Arzneimittelwirkstoffen 

– hier Taxol bzw. Taxotere und ihren Analoga 

und therapeutisch nützlichen Substanzen zur Behandlung 

neoplastischer Erkrankungen – für den 

Fachmann nahe, kann auch der von der Beklagten 

geltend gemachte synergistische Effekt nichts zur 

Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen, 

so der 3. Senat. 51 Dem Einwand der Beklagten, der 

Fachmann habe derartige Kombinationen mit Taxotere 

mangels Zulassung von Taxotere und Angaben 

hierzu im StdT nicht in Erwägung gezogen, entgegnete 

der Senat, dass bereits Kombinationen von Taxotere 

mit weiteren Zytostatika vor dem Prioritätstag 

des Streitpatentes an transplantierten Tumoren 

bei Mäusen untersucht worden sind. Dies zeigt, dass 

die Fachwelt den noch nicht zugelassenen und bis 

dahin lediglich in der klinischen Phase I untersuchten 

Wirkstoff Taxotere für Kombinationen mit weiteren 

Zytostatika sehr wohl bereits in Betracht gezogen 

hat. Die Austestung eines Wirkstoffes unter 

verschiedenen Bedingungen im Labor, bevor weitere, 

aufwändige, teuere und mit einem hohen Risiko 

behafteten Studien an Menschen folgen, entspricht 

zudem üblicher Vorgehensweise im Zusammenhang 

mit der Suche nach geeigneten Arzneimitteln. 

Der 1. Senat 52 hatte die Patentfähigkeit einer Vorrichtung 

zu beurteilen, die mit einem Schlitz zum Entfernen 

einer Zecke aus der Haut eines Menschen oder Tieres 

versehen und wie abgebildet in den Abmessungen 

einer Kreditkarte (Länge 85 mm, Breite 54 mm, Dicke 

4 mm) ausgestaltet ist. Nach Angaben der Streitpatentschrift 

liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde 

eine Vorrichtung zu schaffen, die eine Person einfach 

mit sich tragen kann und die erfindungsgemäß „aus einem 

relativ steifen Material“ hergestellt ist. Ausgehend 

von einem StdT, der aus einem aus Kunststoff oder Metall 

bestehenden Blatt (12) besteht, aber abweichende 

Abmessungen (Länge 57 mm, Breite 12,7 mm, Dicke 

0,3 mm) aufweist und als Anhängsel oder integraler Teil 

einer anderen Vorrichtung, wie abgebildet, auszubilden 

ist, wie z. B. eines Taschenmessers oder eines Nagelschneiders, 

sah der Senat die erfindungsgemäße Lehre 

nicht als nahegelegt. Der Fachmann war aufgrund 

dieses StdT vielmehr davon abgehalten, die Lösung des 

Problems auf dem erfindungsgemäßen Weg zu suchen 

und die Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergrößern, 

nämlich in den Abmessungen einer Kredit- 

46 BGH, GRUR 2005, 141, 142 – Anbieten interaktiver Hilfe, m. w. N. 

47 BGH, GRUR 1985, 369 – Körperstativ. 

48 B PatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09. 

49 BGH, GRUR 2003, 693, 695 – Hochdruckreiniger. 

50 B PatG, Urt. v. 24.5.2011 – 1 Ni 1/10, Berufung eingelegt [Az: X ZR 143/11]. 

51 B PatG, Urt. v. 7.12.2010 – 3 Ni 52/08 (EU) verb. mit 3 Ni 14/09 (EU), unter Hinweis auf BGH, GRUR 2003, 317 LS 

– Kosmetisches Sonnenschutzmittel, sowie BGH, GRUR 2010, 607, 612 – Fettsäurezusammensetzung. 

52 B PatG, Urt. v. 29.3.2011 – 1 Ni 12/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 72/11]. 

15


karte, und statt einer Integration in eine andere Vorrichtung 

einen eigenständigen Gegenstand zu schaffen, 

den der Benutzer einfach mit sich tragen kann, so dass 

er stets verfügbar ist. Auch ein zum StdT zählender 

Eiskratzer in Scheckkartengröße gab dem Fachmann 

keine Anregung, die abgebildete Vorrichtung in ihren 

Abmessungen zu verändern, sondern gerät erst rückschauend 

in Kenntnis der erfindungsgemäßen Lösung 

in den Blick des Fachmanns. Der Senat bejahte deshalb 

die erfinderische Tätigkeit und wies die Klage ab. 

Für die Prüfung, ob es sich bei der wegen fehlender erfinderischer 

Tätigkeit angegriffenen Lehre – hier einer 

mit weiteren Merkmalen ausgebildeten Vorrichtung 

zum elektrisch leitenden Verbinden von mindestens 

zwei elektrischen Geräten – um eine Kombinationserfindung 

oder um eine bloße Aggregation ohne erfinderische 

Qualität handelt, ist nicht darauf abzustellen, dass 

jedes Merkmal von den anderen Merkmalen abhängt. 53 

Relevantes Kriterium ist nach einer Entscheidung des 

4. Senats 54 vielmehr, ob die Einzelmerkmale sich gegenseitig 

beeinflussend, fördernd und ergänzend auf das 

Ziel hin wirken, ob sich also durch das funktionale Zusammenwirken 

der verschiedenen Merkmale eine über 

die bloße Addition hinausgehende Wirkung einstellt. 

Der Senat führte weiter aus, dass sich der Fachmann 

– ausgehend von der Problemstellung, die im StdT bekannten 

Vorrichtungen so zu gestalten, dass elektrische 

Geräte einfacher und sicherer miteinander verbunden 

werden können – gedanklich zunächst von den bereits 

vorhandenen Lösungen für seine spezielle Aufgabe befreien 

und sich auf dem gesamten Gebiet der elektrischen 

Verbindungsvorrichtungen umschauen musste, 

um als Ausgangspunkt eine geeignete Verteiler- oder 

Anschlussdose zu wählen und im nächsten Schritt die 

Montagefreundlichkeit erfindungsgemäß zu optimieren. 

Der Senat wies die Nichtigkeitsklage ab. 

Ein Naheliegen kann auch auf die Kombination von 

drei Druckschriften gestützt werden, auch wenn ausgehend 

vom objektiv gelösten Problem des Streitpatents 

dessen Bewältigung ohne die Kenntnis eines 

durch zwei Druckschriften nachgewiesenen Standes 

der Technik als Ausgangspunkt nicht möglich ist. Eine 

angeregte Rechtsbeschwerde ließ der Senat nicht zu, 

da eine formale Einschränkung des Standes der Technik 

auf eine bestimmte Anzahl von Druckschriften 

zum Nachweis des Naheliegens einer Erfindung gesetzlich 

nicht vorgesehen ist. 55 

Der 9. Senat 56 sieht ein Sitzpolster bei einem Fahrzeugsitz 

durch die Zusammenschau zweier Druckschriften 

nahegelegt, auch wenn zwischen den jeweiligen Veröffentlichungen 

ein Zeitraum von 30 Jahren liegt. Da 

das Patentgesetz eine qualitative Abstufung bei der 

Berücksichtigung des Standes der Technik nicht kennt, 

kann das Alter einer Druckschrift allenfalls als Beweisanzeichen 

gewertet werden. 57 Im vorliegenden Fall 

verkörperte aber die ältere Druckschrift unbestritten 

den Ausgangspunkt der Erfindung und das dort angesprochene 

Problem der Durchblutungsstörungen in 

Beinen durch ungeeignete Sitzpolster wurde von den 

Erkenntnissen und Materialien der jüngeren Druckschrift 

gelöst. 

Die Merkmale eines flammenlosen Brenners mit den 

Merkmalen eines Flammenbrenners zu kombinieren 

liegt nahe, wenn der flammenlose Brenner in einer 

Druckschrift ausdrücklich als Weiterentwicklung eines 

Flammenbrenners gemäß einer anderen Druckschrift 

bezeichnet wird und darüber hinaus sowohl 

mit als auch ohne Flamme betrieben werden kann, 

was nach der jüngeren Druckschrift nicht vom Design 

des Brenners, sondern lediglich von den eingestellten 

Betriebsparametern abhängt. 58 

53 BGH, BlPMZ 1979, 151 – Etikettiergerät II. 

54 B PatG, Urt. v. 1.12.2010 – 4 Ni 60/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 28/11]; siehe hierzu auch BPatG, Urt. v. 24.5.2011 – 1 Ni 1/10, 

Berufung eingelegt [Az: X ZR 143/11]; BPatG, Urt. v. 1.2.2011 – 1 Ni 11/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 74/11]. 

55 B PatG, Beschl. v. 27.7.2011 – 9 W (pat) 314/06. 


57 Siehe Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 4 Rdnrn. 135-137. 

58 B PatG, Beschl. v. 12.10.2010 – 12 W (pat) 313/06. 

16


Der 17. Senat 59 hatte in einem Verfahren zur dynamischen 

Generierung strukturierter Dokumente keine 

patentfähige Erfindung i. S. d. § 1 Abs. 1 PatG gesehen, 

der BGH 60 hatte auf die zugelassene Rechtsbeschwerde 

den angegriffenen Beschluss aufgehoben und dem 

beanspruchten Verfahren sowohl technische Natur 

zugebilligt als auch festgestellt, dass es nicht als Programm 

für Datenverarbeitungsanlagen nach § 1 Abs. 3 

Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 vom Patentschutz ausgeschlossen ist. 

Der 17. Senat 61 hatte sich deshalb erneut mit der Sache 

zur weiteren Prüfung der Patentfähigkeit zu befassen. 

Danach wird das technische Problem, auf einem Vermittlungsrechner 

mit beschränkten Ressourcen ein 

von einem Client angefordertes strukturiertes Dokument 

dynamisch zu generieren, dadurch gelöst, dass 

anstelle einer Java virtuell Machine eine weniger rechen- 

und speicherplatzaufwändige spezielle „schlankere 

Softwareimplementierung“ zum Einsatz kommt. 

Der 17. Senat erkennt an, dass alle Merkmale des umfangreichen 

Anspruchs 1 zur Lösung der technischen 

Problemstellung beitragen und daher auch bei der 

Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu 

berücksichtigen sind. Das Verfahren ist dennoch nahe 

gelegt. 

Durchschnittsfachmann 

Der maßgebliche Fachmann ist derjenige, dem üblicherweise 

die Lösung der gestellten Aufgabe übertragen 

wird. 62 Deshalb ist als Fachmann nach Auffassung 

des 3. Senats 63 im Hinblick auf die Lehre des Streitpatents, 

welche ein Bügeleisen mit einer metallischen 

Sohlenplatte und einer reibungsmindernden Schicht 

(anti-friction layer) betrifft, ein berufserfahrener Verfahrensingenieur 

oder ein Chemiker im Bereich der 

Beschichtungstechnologie anzusehen, der bei der Entwicklung 

von Bügeleisen in einem Team aus mehreren 

Fachleuten zusammenarbeitet. Nicht maßgeblich ist ein 

Hochschul- oder Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung 

Maschinenbau, da dieser lediglich die Anforderungen 

bestimmt, die von dem vorgenannten Fachmann 

technisch umzusetzen sind. 64 Den von der Beklagten zu 

ihrer gegenteiligen Auffassung angebotenen Beweisen 

war nicht nachzugehen, da es sich bei der Bestimmung 

des zuständigen Fachmanns im Wesentlichen um eine 

vom Gericht zu beurteilende Rechtsfrage handelt, die 

der Klärung durch Zeugenbeweis nicht zugänglich ist. 65 

Zwar muss die Bestimmung des Fachmanns stets auf 

tatsächlichen Feststellungen beruhen. 66 Der mit fachkundigen 

Mitgliedern besetzte Senat besitzt jedoch 

selbst die erforderliche Sachkunde für die Beurteilung 

der Frage, wer am Prioritätstag üblicherweise in der 

gewerblichen Praxis – und losgelöst von den unter Beweis 

gestellten tatsächlichen Verhältnissen bei der Beklagten 

– mit der Entwicklung und Weiterentwicklung 

patentgemäßer Gegenstände befasst war bzw. auf dem 

hier einschlägigen technischen Gebiet über die Kompetenz 

verfügte, um mit der Lösung der patentgemäßen 

Aufgabenstellung beauftragt zu werden. Der Einholung 

des angebotenen Sachverständigengutachtens bedurfte 

es deshalb nicht. 

Als Durchschnittsfachmann für ein Fahrzeug im Automobil-Rennsport 

sieht der 9. Senat 67 einen Dipl.‐Ing. 

(FH) der Fachrichtung Fahrzeugtechnik, der in der 

Fahrzeugkonstruktion tätig ist. Aufgrund seines nachgewiesenen 

Fachwissens strebt er bei der konstruktiven 

Auslegung eines Fahrzeugs für den Automobil- 

Rennsport eine Schwerpunktlage an, die mit einem 

„Massenschwerpunkt“ in Mitte des Radstandes die 

physikalische Voraussetzung dafür ist, dass maximale 

Kurvengeschwindigkeiten möglich sind. Der Fachmann 

berücksichtigt dabei auch sich ständig verändernde 

Massen, wie z. B. den Tankinhalt, der einen 

erheblichen Teil des Gesamtgewichts eines Rennwa- 


60 BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung. 


62 BGH, GRUR 78, 37 – Börsenbügel; BGH, GRUR 1962, 290 – Brieftaubenreisekabine II; 

vgl. Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 4 Rdnr. 48. 

63 BPatG, Urt. v. 14.7.2011 – 3 Ni 1/11 (EP). 

64 BGH, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger. 

65 BGH, GRUR 2006, 663, Rdnr. 28 – Vorausbezahlte Telefongespräche. 

66 BGH, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung. 


17


gens ausmacht. Den Gesamtschwerpunkt unter Berücksichtigung 

des Tankinhalts durch geeignete konstruktive 

Maßnahmen in der Mitte des Radstandes zu 

halten, ist daher für den Durchschnittsfachmann eine 

bei sachgerechter Anwendung seines einschlägigen 

Fachwissens naheliegende Maßnahme. 

Als zuständiger Fachmann für die Aufgabe der Verbesserung 

pharmazeutischer Zusammensetzungen 

für die Krebstherapie ist ein Team aus zumindest einem 

Pharmakologen und einem auf dem Gebiet der 

Onkologie forschenden Mediziner mit langjähriger Erfahrung 

auf dem Gebiet der Krebstherapie bzw. in der 

Entwicklung von onkologischen Arzneimitteln anzusehen, 

so der 3. Senat. 68 

Die Zuziehung eines Experten oder sonst besser qualifizierten 

Fachmanns oder die Einholung von entsprechenden 

Erkundigungen kann vom zuständigen 

Fachmann erwartet werden, wenn er aufgrund seiner 

eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er die 

Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann, so der 

Nach Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über 

das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (im 

folgenden VO) i. V. m. § 49 a Abs. 2 PatG ist ein Zertifikat 

zu erteilen, wenn die Anmeldung und das gegenständliche 

Erzeugnis die in der Verordnung genannten 

Voraussetzungen erfüllen. Art. 4 der VO beschreibt den 

Schutzgegenstand des Schutzzertifikates für Arzneimittel. 

Danach erstreckt sich der durch das Zertifikat 

gewährte Schutz allein auf das Erzeugnis i. S. v. Art. 1 (b) 

der VO, das von der Genehmigung für das Inverkehrbringen 

als Arzneimittel erfasst wird, d. h. auf den 

Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines 

Arzneimittels in den Grenzen des durch das Grundpatent 

gewährten Schutzes. 70 Nach Art. 3 (a) der VO 

ist ferner Voraussetzung, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung 

das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches 

Grundpatent geschützt ist. Bei der Prüfung, ob dies der 

Fall ist, ist auf den gesamten Schutzbereich des Grundpatents 

abzustellen und nicht allein auf dessen Gegenstand. 

71 Entsprechend hat der BGH auf den jeweils 

geltenden Schutzbereich des Grundpatents abgestellt, 

also für deutsche Grundpatente auf § 14 PatG und für 

europäische Grundpatente auf Art. 69 EPÜ in Verbindung 

mit dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ. 72 In 

einem Fall des 15. Senats 73 waren danach das zugelassene 

Erzeugnis Tenofovir Disoproxil und dessen Salze, 

insb. das Fumarat, Hydrate, Tautomere und Solvate, in 

Kombination mit weiteren therapeutischen Bestandteilen 

durch das in Kraft befindliche Grundpatent geschützt, 

Art. 3 (a) der VO, so dass das Schutzzertifikat 

zu erteilen war. 

Das von der Klägerin mit der Nichtigkeitsklage angegriffene 

Streitzertifikat für „Escitalopram oder dessen 

nicht-toxische Säure-Additionssalze, einschließlich 

10. Senat. 69 II. Ergänzende Schutzzertifikate 

68 B PatG, Urt. v. 7.12.2010 – 3 Ni 52/08 (EU) verbunden mit 3 Ni 14/09 (EU), unter Hinweis auf BGH, GRUR 2010, 

607, 611, Tz. 70 – Fettsäurezusammensetzung; GRUR 2010, 123, 125, Tz. 27 – Escitalopram; GRUR 2007, 

404, 406, Tz. 26 – Carvedilol II; ebenso Urt. v. 28.10.2010 – 3 Ni 50/08 (EU) verbunden mit 3 Ni 10/09 (EU). 

69 B PatG, Urt. v. 16.9.2010 – 10 Ni 13/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 26/11] unter Hinweis auf BGH, GRUR 1986, 

798, 799 – Abfördereinrichtung für Schüttgut; GRUR 2010, 41, 43 – Diodenbeleuchtung. 

70 Benkard/Grabinski, PatG, 10. Aufl. (2006), § 16 a Rdnr. 10. 

71 EuGH, C-392/97, GRUR Int. 2000, 69 – Farmitalia, Rdnr. 22; Schennen, Die Verlängerung der Patentlaufzeit 

für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, 1. Aufl. (1993), Seite 68, Ziffer 7, Seite 57, Ziffer 1-4. 

72 BGH, GRUR 2000, 683 – Idarubicin II, GRUR 2002, 523 – Custodiol I; Benkard/Grabinski, PatG, 10. Aufl. (2006), 

§ 16 a Rdnr. 18; Busse/Hacker, PatG, 6. Aufl. (2003), Anh. zu § 16a Rdnr. 24. 


18


Escitalo pramoxalat“ war bereits in einem früheren 

Klage verfahren ohne Beteiligung der Klägerin wegen 

Verstoßes gegen Art. 3 Buchst. d) AMVO erfolglos angegriffen 

worden. Der BGH hatte in seiner Entscheidung 

„Escitalopram“ 74 die entsprechende Klage mit der Begründung 

zurückgewiesen, dass das im Razemat Citalopram 

enthaltene R-Enantiomer Escitalopram als Stoff 

mit arzneilicher Wirkung weder eine Verunreinigung 75 

noch einen Hilfs- oder Zusatzstoff 76 des Razemats 

darstellt, sondern ein anderer Wirkstoff ist, jedenfalls 

aber eine andere Wirkstoffzusammensetzung. Damit 

handelt es sich bei dem Enantiomer und dem Razemat 

um zwei unterschiedliche Erzeugnisse im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, so dass auch die 

arzneimittelrechtliche Genehmigung für ein Arzneimittel, 

das als Wirkstoff eine chemische Verbindung 

als Razemat enthält, der Erteilung eines ergänzenden 

Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das als Wirkstoff 

ein Enantiomer der Verbindung enthält und Gegenstand 

einer späteren arzneimittelrechtlichen Genehmigung 

sowie eines eigenen Stoffpatents ist, nicht 

entgegensteht. Die Klägerin hatte dagegen geltend 

gemacht, das Enantiomer Escitalopram besitze gegenüber 

dem Razemat keine eigenständige arzneiliche 

Wirksamkeit, weshalb es sich bei beiden um dasselbe 

Erzeugnis i. S. v. Art. 1 Buchst. b) AMVO handele und 

auch für das Enantiomer Escitalopram auf die erste 

Genehmigung für das Inverkehrbringen des Razemats 

Citalopram aus dem Jahr 1996 abzustellen sei. Die Beklagte 

hatte sich u. a. auf neue Fakten zur arzneilichen 

Wirkung von Escitalopram und Citalopram gestützt. 

Der 3. Senat 77 folgte dem nicht und wies die Klage als 

unbegründet zurück. Aus der Gesamtschau der im Verfahren 

befindlichen Druckschriften und Dokumente 

konnte der Senat nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit 

erkennen, dass die in den betreffenden Zulassungen 

als pharmakologisch aktive bzw. als arzneilich 

wirksam bezeichneten Bestandteile Escitalopram und 

Citalopram die gleiche therapeutische Wirkung besitzen, 

dass es sich also um das gleiche Erzeugnis i. S. d. 

Art. 1 Buchst. b) AMVO handelt. Der Senat folgte auch 

nicht der Anregung der Klägerin, das Verfahren gemäß 

Art. 267 AEUV auszusetzen und im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens 

dem Europäischen Gerichtshof 

vorzulegen, da er keine ungeklärten Fragen zur Auslegung 

der AMVO erkennen konnte. 

III. Verfahren vor dem DPMA 

1. Anmeldetag 

Für den Anmeldetag ist nach § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

PatG der Zeitpunkt maßgeblich, an dem die Anmeldeunterlagen 

beim DPMA eingegangen sind und nicht 

derjenige, an dem sie vom Anmelder abgesandt wurden. 

In einem Fall des 7. Senats 78 wies das Faxgerät des 

DPMA einen Eingangszeitpunkt nach Mitternacht aus, 

während die Anmelderin angab, den OK-Status über 

die vollständige Übertragung der übersandten Seiten 

vom Faxgerät des DPMA vor Mitternacht erhalten zu 

haben. Die Anmelderin konnte allerdings den Gegenbeweis 

durch einen glaubwürdigen Zeugen erbringen, 

der den Zeitpunkt der Übersendung des OK-Status 

vom Faxgerät des DPMA anhand einer Funkuhr und 

zusätzlich anhand der Atomzeituhr der Physikalisch- 

Technischen Bundesanstalt im Internet festgestellt 

hatte. 

2. Teilung der Anmeldung 

Es liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, 

wenn eine verfahrensgegenständliche Teilanmeldung, 

deren Unterlagen mit den ursprünglichen Unterlagen 

74 BGH, GRUR 2010, 123 – Escitalopram. 

75 Hierzu EuGH, Slg. 2001, 3643 Rdnr. 29 = GRUR Int 2001, 754 – BASF/Bureau voor de Industriële Eigendom 

[Chloridazon]. 

76 Hierzu EuGH, Slg. 2006, I-4107 Rdnr. 23 = GRUR 2006, 694 = EuZW 2006, 408 – Massachusetts Institute of 

Technology [Polifeprosan]. 

77 BPatG, Urt. v. 29.3.2011 – 3 Ni 22/10 – Escitalopram II. 


19


keiner Wiederholung 80 , soweit sie den Gegenstand 

der Trennanmeldung betreffen und die Prüfungsstelle 

davon ausgehen konnte, dass der Anmelder den gerügten 

Mangel der Trennanmeldung zuordnet 81 , so der 

19. Senat. 82 

der Stammanmeldung vollständig übereinstimmen, 

ohne einen vorausgehenden Prüfungsbescheid durch 

Beschluss zurückgewiesen wird, nachdem im Verfahren 

über die Stammanmeldung bereits durch Prüfungsbescheid 

die Patentansprüche als nicht patentfähig 

beanstandet wurden. Zwar ist die abgetrennte 

Anmeldung nach Beendigung des Schwebezustandes 

nach § 39 Abs. 3 PatG zu einer eigenständigen, von der 

Stammanmeldung unabhängigen Patentanmeldung 

erstarkt. Auch sind dem Patentsucher gemäß § 48 

Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG vor der Zurückweisung 

seiner Anmeldung die Umstände mitzuteilen, auf 

welche die Zurückweisung gestützt werden soll. Eines 

vorausgehenden Prüfungsbescheides bedurfte es aber 

dennoch nicht. Denn das Verfahren der Teilanmeldung 

ist nach der Beendigung des Schwebezustandes in 

der Verfahrenslage weiterzubehandeln, in der sich die 

Stammanmeldung vor der Teilung befand. 79 Bis zur 

Teilungserklärung ergangene Verwaltungsakte im Verfahren 

der Stammanmeldung und somit Prüfungsbescheide 

des Patentamts gelten danach grundsätzlich 

auch im Verfahren der Teilanmeldung und bedürfen 

Anders als in den Verfahren über Teilungs- oder Ausscheidungsanmeldungen 

haben Bescheide und Verwaltungsakte 

des DPMA, die vor Einreichung einer 

Zusatzanmeldung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG in 

Bezug auf die Hauptanmeldung ergangen sind, keine 

Geltung für das Verfahren über die Zusatzanmeldung. 

Das folgt aus dem notwendigen materiellen Unterschied 

zwischen Haupt- und Zusatzanmeldung, die 

einen späteren Anmeldetag aufweist und ihrer Natur 

nach jedenfalls als eine teilweise andere Erfindung 

angelegt ist, während die Teil- und Ausscheidungsanmeldungen 

rechtlich als Fortsetzung des bereits 

anhängigen Erteilungsverfahrens über die Stammanmeldung 

behandelt werden. 83 Es verletzt daher den 

Anspruch des Zusatzanmelders auf rechtliches Gehör, 

wenn die Prüfungsstelle die Zusatzanmeldung zurückweist, 

ohne dem Anmelder – sei es im Wege eines 

Prüfungsbescheides gemäß § 45 PatG, sei es im Wege 

einer Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 PatG – Gelegenheit 

zu geben, sich zu den Beanstandungen zu äußern, mit 

denen die Zurückweisung begründet wird. Das gilt 

auch dann, wenn die Zusatzanmeldung aus denselben 

Gründen zurückgewiesen wird, aus denen bereits die 

Hauptanmeldung beanstandet worden war, so der 

20. Senat. 84 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr 

nach § 80 Abs. 3 wurde deshalb angeordnet. 

3. Fassung der Unterlagen, Offenbarung 

Aussagen in der Beschreibung, wonach eine Kombination 

von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche 

auch abweichend von den gewählten Rückbeziehungen 

der Patentansprüche möglich ist, sind keine 

79 Vgl. amtl. Begr. zum GPatG, BlPMZ 1979, 284; BGH, GRUR 1986, 877, 879 – Kraftfahrzeugsgetriebe (für die Ausscheidung). 

80 Vgl. Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 39 Rdnrn. 51, 52. 

81 BPatG, Beschl. v. 20.6.2006 – 8 W (pat) 4/04; BPatGE 43, 159 – Akustisches Oberflächenwellenfilter. 


83 BGH, GRUR 1971, 565, 567 – Funkpfeiler. 


20


Widersprüche zwischen den Patentansprüchen und 

der Beschreibung, die dazu führen, dass unklar ist, was 

als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll und 

die eine Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen 

könnten. Der 12. Senat 85 führt aus, dass die Anmelderin 

auch weitere Merkmale aus der Beschreibung in den 

Patentanspruch 1 aufnehmen kann, wenn dadurch 

die Lehre des Anspruchs auf eine engere Lehre eingeschränkt 

wird, und die weiteren Merkmale in der 

Beschreibung als zur beanspruchten Erfindung gehörend 

zu erkennen waren. 86 Dies ist völlig ohne Rückgriff 

auf die Unteransprüche und somit auch abweichend 

von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche 

möglich. 

Patentansprüche, die eine Speicherschaltungskomponente 

(DRAM-Vorrichtung) beanspruchen, sind unzulässig, 

wenn damit ein Merkmal beansprucht wird, 

welches nach der ursprünglichen Offenbarung der 

Anmeldung Merkmal eines gesamten Bussystems, 

nicht aber Merkmal der Speicherschaltungskomponente 

ist. Das Merkmal betraf Eingangsschaltkreise 

zum Empfangen von Daten und eines Empfangstaktes 

und Sendeschaltkreise zur Übertragung von Lesedaten. 

Ein auf ein System aus Bus und DRAM-Vorrichtung 

gerichteter Anspruch war danach zulässig, aber 

nicht patentfähig. 87 

In einem Fall des 19. Senats 88 war fraglich, ob in einer 

Zeichnung eines Rotationslinearantriebes Sensoren 

erkennbar waren. Der Senat verneinte dies, da die 

Zeichnung keinerlei zeichnerisch dargestellte Details 

aufwies und der Fachmann ohne einen erläuternden 

Text die Merkmale nicht unmittelbar und eindeutig 

erkennen konnte. 89 

In einem weiteren Fall des 19. Senats 90 , der bei einem 

elektrischen Widerstandsheizelement Wabenkörper 

mit gleichbleibendem Kanalquerschnitt betraf, wurde 

dieses Merkmal als erfindungswesentlich offenbart 

angesehen, da die zeichnerische Darstellung die 

Beschreibung der wesentlichen Herstellungsschritte 

ergänzt und es wegen der Gleichwertigkeit von Beschreibung 

und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen 

als Offenbarungsmittel 91 unschädlich ist, wenn die Beschreibung 

den Effekt eines sich aus dem offenbarten 

Herstellungsverfahren ergebenden gleichbleibenden 

Kanalquerschnitts nicht ausdrücklich erwähnt. 

4. Patentkategorie 

Bei einem „Verfahren zur Mikrowellen-Ablenkung mit 

Miniatur-Dipolen eines frequenten Energiefeldes“ 

sind Merkmale für die Beurteilung der Patentfähigkeit 

unbeachtlich, die sich auf Wirkungen beziehen, die 

jedem Dipol immanent sind und die dem Fachmann 

keine Anweisungen zur Ausgestaltung des Verfahrens 

geben. Das Verfahren ist daher nicht neu, so der 

20. Senat. 92 Eine andere Beurteilung ergibt sich auch 

dann nicht, wenn man von der Beanspruchung einer 

Vorrichtung zur Durchführung des mit dem Patentanspruch 

1 gelehrten Verfahrens ausgeht. Auch in diesem 

Fall ist die an den Fachmann gerichtete Lehre reduziert 

auf einen beliebigen Dipol, der in seiner räumlichkörperlichen 

Ausbildung nicht weiter eingeschränkt 

ist. Bei Annahme einer Verwendung lässt sich der 

Wirkzusammenhang zwischen Dipol und frequentem 

Energiefeld nicht erschließen und der Fachmann kann 

nicht feststellen, ob damit die erfindungsgemäße Aufgabe 

(Richtungsänderung der Wellen-Energie bzw. 

Hervorrufen einer neutralen Zone) gelöst ist. 93 Die Lehre 

ist danach nicht ausführbar i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG. 

5. Umschreibung, Rechtsnachfolge 

Die bisher am Verfahren vor dem DPMA beteiligte Anmelderin, 

deren Rechtspersönlichkeit nach formwechselnder 

Umwandlung (vgl. § 202 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) 


86 BGH, GRUR 1991, 307 – Bodenwalze. 



89 Vgl. BGH, GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument. 


91 Vgl. BGH, GRUR 2010, 599, 601 – Formteil. 


93 BPatG, Urt. v 18.3.1999 – 3 Ni 18/98 (EU), BPatGE 41, 120 – Kernmaterial. 

21


unverändert ist, und die deshalb als bisher Beteiligte 

zulässig Beschwerde nach § 74 PatG eingelegt hat, 

bleibt auch nach späterer Umschreibung des Registers 

auf den Rechtsnachfolger am Verfahren beteiligt, da 

§ 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch im Anmeldebeschwerdeverfahren 

entsprechend anwendbar ist, so der 21. Senat. 

94 § 265 Abs. 2 ZPO dient nämlich nicht nur dem 

Schutz des Gegners der Partei, auf deren Seite eine 

Änderung der sachlichen Legitimation eintritt, sondern 

auch der Ökonomie des Verfahrens 95 , so dass dieses 

unbeeinflusst von einer materiellen Änderung der 

Inhaberschaft an dem streitbefangenen Gegenstand 

mit dem bisherigen Beteiligten fortgesetzt werden 

kann. Auch in dem nicht als Streitverfahren ausgestalteten 

patentrechtlichen Eintragungs- und Anmeldebeschwerdeverfahren 

findet § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO 

deshalb entsprechende Anwendung. Es entspricht 

der Verfahrensvereinfachung, wenn die mit dem Beschwerdeverfahren 

bereits vertraute Anmelderin das 

Verfahren weiterführen kann, obwohl im Patentregister 

bereits die Rechtsnachfolgerin eingetragen ist, zumal 

die Anmelderin auch nach dem Rechtsübergang 

an der Weiterführung des Eintragungsverfahrens ein 

besonderes Interesse haben kann. 

Der 35. Senat 96 hatte sich mit einer Beschwerde zu 

befassen, mit der die Aufhebung einer „Umschreibungs-Mitteilung“ 

der Gebrauchsmusterstelle und 

die Rückgängigmachung einer Umschreibung eines 

Gebrauchsmusters geltend gemacht wurden. Diese 

sei zu Unrecht erfolgt. Ein Rechtsübergang habe nicht 

stattgefunden. Zudem sei gegen wesentliche Regelungen 

der patentamtlichen Umschreibungsrichtlinien 

verstoßen worden. Die Gebrauchsmusterstelle des 

DPMA hatte auf dieses als „Widerspruch gegen die 

Umschreibung“ bezeichnete Begehren zunächst mit 

einem Bescheid einer Beamtin im gehobenen Dienst 

darauf verwiesen, es sei nichts zu veranlassen, da es 

zur beantragten Rückumschreibung der Vorlage einer 

Umschreibungsbewilligung des gegenwärtigen 

als Inhaber eingetragenen Antragsgegners oder eines 

rechtskräftigen „Urteils zur Rückübertragung“ bedürfe. 

Nachdem die Beschwerdeführerin auf Anfrage des 

DPMA mitgeteilt hatte, dass ihr „Widerspruch“ als 

„Beschwerde“ anzusehen sei, verfügte die Leitung der 

Gebrauchsmusterstelle die Vorlage der Akten an das 

BPatG. Der 35. Senat äußerte zunächst Bedenken, dass 

es sich bei der „Umschreibungs-Mitteilung“ der Gebrauchsmusterstelle 

oder der ihr zugrunde liegenden 

Umschreibungsverfügung um einen Beschluss handelt, 

gegen den die vorliegende Beschwerde in statthafter 

Weise gerichtet werden kann. 97 So ist auch eine 

auf Rückumschreibung der Umschreibung gerichtete 

Eingabe regelmäßig als Antrag auszulegen, zu dessen 

Bearbeitung dieselbe Stelle oder Abteilung des DPMA 

berufen ist, die die beanstandete Umschreibung vorgenommen 

hat und nicht als Beschwerde. Hierfür finden 

sich auch zahlreiche Belege aus der einschlägigen 

Rspr. 98 Der Senat sah deshalb den Bescheid der Beamtin 

im gehobenen Dienst als den maßgeblichen angefochtenen 

Beschluss im materiellen Sinne, da er eine abschließende 

Regelung einer Stelle des DPMA darstellt, 

mit der in (Verfahrens-) Rechte der Verfahrensbeteiligten 

eingegriffen wird. 99 Die Beschwerde führte gemäß 

§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG zur Aufhebung 

des angefochtenen Bescheides (Beschlusses) 

und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA, 

da dieses entgegen §§ 8 Abs. 4, 10 Abs. 1 GebrMG noch 

nicht in der Sache selbst entschieden hat. Der Senat 

wies darauf hin, dass von der Gebrauchsmusterstelle 

jene Voraussetzungen für eine Rückumschreibung 

zu prüfen sind, wie sie der BGH in seiner „Marpin“- 

Entscheidung 100 skizziert hat, wonach die Rückgängigmachung 

einer Umschreibung in Betracht kommt, 

wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die 

Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege 

einer Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigt wer- 

94 BPatG, Beschl. v. 13.1.2011 – 21 W (pat) 16/09, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2000, 892 – MTS. 

95 BGH, GRUR 2008, 87 ff. – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren. 


97 A. A. wohl: Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 8 Rdnr. 92; BPatG, BlPMZ 2006, 67 ff. 

98 BGH, GRUR 1969, 43 – Marpin; BPatGE 46, 92 – Umschreibung einer Marke; BPatGE 50, 54 – Markenumschreibung. 

99 BPatGE 26, 152, 153; BPatGE 50, 1, 3 – Mischvorrichtung; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 47 Rdnr. 4. 

100 BGH, GRUR 1969, 43 – Marpin. 

22


den könnte. 101 Gleichzeitig wies der Senat aber auch 

darauf hin, dass der Rahmen der rechtlichen Nachprüfung 

durch die Gebrauchsmusterstelle – anders als im 

Rahmen einer Umschreibungsbewilligungsklage vor 

den ordentlichen Gerichten – nicht allzu weit zu ziehen 

ist, da auch für den Antrag auf Rückumschreibung 

eine umfassende Prüfung nicht dem Wesen eines Registerverfahrens 

entspräche. Der Senat sah von einer 

Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens 

aus Gründen der Billigkeit ab (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG 

i. V. m. § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG) und ordnete zugleich die 

Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 18 Abs. 2 

Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG ebenfalls aus 

Gründen der Billigkeit an, weil die Gebrauchsmusterstelle 

unter Verstoß gegen einschlägige, von der Rspr. 

entwickelte Verfahrensgrundsätze eine Entscheidung 

in der Sache selbst verweigert und hierdurch die Antragstellerin 

in ungerechtfertigter Weise zur Einlegung 

der Beschwerde bestimmt hat. 

6. Wiedereinsetzung 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann eine Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand nur gewährt werden, wenn 

ein Antragsteller glaubhaft darlegt, dass weder er 

noch sein anwaltlicher Vertreter (§ 85 Abs. 2 ZPO) in 

schuldhafter Weise verhindert waren, eine gesetzliche 

Frist einzuhalten, deren Versäumung einen Rechtsnachteil 

zur Folge hat. Ein Anwalt muss seine Kanzlei 

nicht nur so organisieren, dass Fristversäumnisse unter 

normalen Umständen nicht vorkommen. Darüber 

hinaus muss er auch für den Fall hinreichend Vorsorge 

treffen, dass er wegen Krankheit ausfällt; andernfalls 

entspricht sein Verhalten nicht der gebotenen Sorgfalt, 

so der 10. Senat. 102 In diesem Zusammenhang hat 

der Vertreter der Antragstellerin mit dem Wiedereinsetzungsantrag 

lediglich vorgetragen, dass er infolge 

Krankheit erst am 3.6.2008 in der Lage gewesen sei, 

den Prüfungsantrag zu stellen. 

Bereits bei Niederlegung der Vertretung im Innenverhältnis 

scheidet eine Zurechnung von Kenntnissen 

nach § 85 Abs. 2 ZPO aus. Auf allgemeine organisatorische 

Vorkehrungen und Anweisungen für die Fristwahrung 

in einer Anwaltskanzlei kommt es nach der 

Rspr. des BGH zwar dann nicht an, wenn der Anwalt 

einer Kanzleikraft, die sich bisher als zuverlässig erwiesen 

hat, eine konkrete Einzelanweisung erteilt, 

welche bei Befolgung die Fristwahrung gewährleistet 

hätte. Betrifft die Anweisung aber einen so 

wichtigen Vorgang wie die Eintragung einer Rechtsmittelfrist 

und wird sie nur mündlich erteilt, genügt 

der Anwalt seiner Sorgfaltspflicht nur dann, wenn in 

seiner Kanzlei ausreichende organisatorische Vorkehrungen 

dafür getroffen sind, dass eine korrekte Fristeneintragung 

erfolgt, so der 10. Senat. 103 Die Frist zur 

Zahlung einer Jahresgebühr ist in ihrer Bedeutung 

der einer Rechtsmittelfrist gleichzustellen, da ihre 

Versäumung unmittelbar zum Rechtsverlust führt. 

Fehlt jeder Vortrag dazu, ob die Weisung schriftlich 

oder mündlich erteilt wurde und wie die im Falle nur 

mündlicher Weisung erforderlichen organisatorischen 

Vorkehrungen in der Kanzlei getroffen waren, 

so bedeutet das Fehlen jeder Sicherung einen entscheidenden 

Organisationsmangel. 

Gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist für alle Angelegenheiten, 

die die erteilten Patente betreffen, die Patentabteilung 

zuständig. In einem Fall, den der 10. Senat 104 

zu entscheiden hatte, war der Beschluss über den 

Wiedereinsetzungsantrag in die Frist zur Einreichung 

einer deutschen Übersetzung der Patentschrift nach 

Art. II § 3 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG und zur Zahlung der 

Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift (§ 2 

Abs. 1 PatKostG i. V. m. Gebührenverzeichnis Nr. 313 820) 

von einem Prüfer unter der Angabe „Prüfungsstelle 

für Klasse (IPC)“ unterschrieben. Der 10. Senat führte 

aus, dass zwar gemäß § 27 Abs. 4 PatG alle Angelegenheiten 

der Patentabteilung, mit Ausnahme u. a. der 

101 Vgl. auch: Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 30 Rdnr. 22. 

102 BPatG, Beschl. v. 27.6.2011 – 10 W (pat) 45/08, unter Hinweis auf BGH, NJW 2008, 3571; NJW 2006, 2412. 

103 BPatG, Beschl. v. 18.5.2011 – 10 W (pat) 28/06, unter Hinweis auf BGH, VersR 1992, 764; VersR 2005, 94; 

VersR 2009, 281; BGH, Beschl. v. 8.2.2010 – II ZB 10/09, Rz. 9. 


23


Beschlussfassung über die Aufrechterhaltung, den 

Widerruf oder die Beschränkung des Patents, vom Vorsitzenden 

der Patentabteilung allein bearbeitet oder 

einem technischen Mitglied der Abteilung übertragen 

werden können, mithin auch die Entscheidung über 

den Wiedereinsetzungsantrag zu einem erteilten Patent. 

Auch wenn eine solche Übertragung erfolgt ist, 

ändert dies aber nichts daran, dass die Entscheidung 

durch die „Patentabteilung“ zu erfolgen hat, was bei 

der Bezeichnung des Spruchkörpers zum Ausdruck 

kommen muss. Die Entscheidung war deshalb durch 

einen unzuständigen Spruchkörper erfolgt. Der 10. Senat 

sah angesichts der Entscheidungsreife der Sache 

von einer Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 

PatG ab und führte in der Sache aus, dass grundsätzlich 

die Kenntnis des Vertreters der Kenntnis der Partei 

gleichsteht. Im Falle versäumter Jahresgebührenzahlungen 

gilt dies aber nur für den Vertreter, der auch mit 

der Überwachung und Zahlung von Jahresgebühren 

beauftragt ist. 105 Es ist deshalb nicht auf die Kenntnis 

des Inlandsvertreters abzustellen, wenn dieser hiermit 

nicht beauftragt ist. Ein vergleichbarer Fall liegt vor, 

wenn der Inlandsvertreter zwar früher Kenntnis von 

der Fristversäumung hätten erlangen können, der Auftrag 

für die Einreichung der Übersetzung und die Zahlung 

der Gebühr für deren Veröffentlichung aber nicht 

an die Inlandsvertreter weitergegeben worden ist, so 

der 10. Senat. 

Bei der Beurteilung des Verschuldens ist von einer üblichen, 

im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt auszugehen, 

so der 10. Senat. 106 Das Maß der Sorgfalt richtet sich 

somit nach den persönlichen Fähigkeiten des Säumigen. 

107 Deshalb ist hier zu berücksichtigen, dass der Antragsteller 

sowohl Ingenieur als auch Geschäftsführer 

eines Unternehmens ist. Ein solcher Patentinhaber 

darf nicht darauf vertrauen, dass ihm die Gebührenmitteilungen 

des DPMA regelmäßig und lückenlos 

zugesandt werden, und er kann daher aus dem Ausbleiben 

einer Gebührenmitteilung keine Rechte herleiten. 

108 Dies gilt umso mehr, als der Verlust von Briefsendungen 

im Bereich der Deutschen Post AG heutzutage 

weder unvorhersehbar noch ungewöhnlich ist. 109 

7. Verfahrensfehler, Rückzahlung 

der Beschwerdegebühr 

Anhörung, rechtliches Gehör 

Eine einmalige Anhörung ist im Prüfungsverfahren 

grundsätzlich sachdienlich, auch wenn lediglich die 

Ausführbarkeit der Erfindung umstritten ist, so der 

19. Senat. 110 Denn die Frage, ob die Erfindung in der 

Anmeldung ausführbar offenbart ist (§ 34 Abs. 4 PatG), 

umfasst nicht nur die Feststellung von Offenbarungslücken, 

sondern auch die Frage, über welche Kenntnisse 

der Fachmann diesbezüglich verfügt, und ob er 

damit die Offenbarungslücken schließen kann. Eine 

Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der 

Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen 

Leser so viel an technischer Information 

vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem 

Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich 

auszuführen. 111 Zur Erörterung solcher Fragen, 

insbesondere der Feststellung des Fachwissens, ist 

eine Anhörung durchaus sachdienlich. Die Rückzahlung 

der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG ist 

veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände 

der Billigkeit widerspricht, die Gebühr einzubehalten. 

Solche besonderen Umstände können u. a. auch in 

einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, 

soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die 

Beschwerdeeinlegung war. 112 Trotz des vorliegenden 

Verfahrensfehlers einer unterlassenen Anhörung sah 

105 BPatGE 13, 87; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 123 Rdnr. 54. 

106 BPatG, Beschl. v. 9.6.2011 – 10 W (pat) 37/08, unter Hinweis auf BGH, NJW 1985, 1709, 1710; BPatGE 24, 127, 129; 

BPatGE 24, 140, 142; Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 123 Rdnr. 78 m. w. N. 

107 BPatGE 24, 140, 142. 


109 VG des Saarlandes, Urt. v. 31.3.2010 – Az. 11 K 700/08 . 


111 BGH, BlPMZ 2011, 21, 22 f. – Klammernahtgerät. 

112 Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 73 Rdnrn. 132 ff.; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 80 

Rdnrn. 23 und 28; BPatG, BlPMZ 2006, 372, 374 – Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 – Mikroprozessor; 

BPatGE 49, 154, 161 – Tragbares Gerät; BPatG, Mitt 2010, 41, 43 – Mobilfunknetzwerk. 

24


der Senat keine Veranlassung zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr, 

da die Beschwerdeführerin durch die 

unterlassene Anhörung nicht in ihrem Anspruch auf 

rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt worden 

sei, so der 19. Senat. 113 

In einem weiteren Beschluss führt der 19. Senat 114 aus, 

dass das Argument gefestigter gegensätzlicher Auffassungen 

allenfalls dann geeignet ist, eine – einmalige 

– Anhörung im Prüfungsverfahren als nicht sachdienlich 

zu beurteilen, wenn triftige Gründe vorliegen, 

insbesondere die Anhörung zu einer überflüssigen 

Verfahrensverzögerung führen würde. Dies gilt etwa 

in einfach gelagerten aussichtslosen Fällen oder wenn 

der Anmelder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine 

als notwendig erachtete Anpassung der Patentansprüche 

vorzunehmen 115 oder wenn der Anmelder und 

der Prüfer ihre jeweiligen Argumente im schriftlichen 

Verfahren bereits wiederholt dargelegt haben und 

daher eine Anhörung nur einen erneuten – mündlichen 

– Austausch derselben unterschiedlichen Auffassungen 

erwarten ließe. Dies ist nicht der Fall, wenn 

der Anmelder auf einen ersten Prüfungsbescheid 

erstmalig der Auffassung des Prüfers entgegengetreten 

ist und dies näher dargelegt hat. Es ist dann nicht 

auszuschließen, dass durch eine Anhörung, in welcher 

der Anmelder seinen Standpunkt nochmals mündlich 

ausführen und mit dem Prüfer die Sach- und Rechtslage 

eingehend erörtern kann, eine Meinungsänderung 

auf der einen oder der anderen Seite bewirkt 

wird oder, falls es sich nicht um ganz einfache klare 

Sachverhalte handelt, bisher nicht erkannte Aspekte 

der Erfindung oder zum StdT zu Tage treten. Da die 

fehlerhafte Verfahrensführung ursächlich für die Einlegung 

der Beschwerde war, wurde gemäß § 80 Abs. 3 

PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen 

angeordnet. 

Ein Telefonat zwischen einem Prüfer und einem Anmeldevertreter 

im Prüfungsverfahren ersetzt keine 

Anhörung. Darüber hinaus ist eine beantragte Anhörung 

grundsätzlich einmal sachdienlich, insbesondere 

wenn die Anmelderin ihre Ansprüche entsprechend 

den Vorgaben der Prüfungsstelle anpasst und damit 

ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zeigt. Unter diesen Umständen 

kann das Argument einer Prüfungsstelle, dass 

sie eine Anhörung nicht für sachdienlich halte, weil die 

wesentlichen Argumente bereits ausgetauscht worden 

seien, nur so verstanden werden, dass sie ihrerseits 

bereits ein abschließendes Urteil gefasst hat, an dem 

auch (neue) Argumente der Anmelderin nichts mehr 

hätten ändern können. Zweck einer Anhörung aber ist 

es, Inhalt und rechtliche Probleme in einem offenen 

Meinungsaustausch zu erörtern und so die Sache zu 

fördern. Einer Anhörung noch vor deren Durchführung 

von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen, 

konterkariert daher dieses gesetzlich verankerte 

Instrument. 116 Ausgehend davon, dass bei der Nachprüfung 

der Sachdienlichkeit der Anhörung der Senat 

unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen 

auf eine Rechtskontrolle 117 beschränkt ist, kam der Senat 

zu dem Ergebnis, dass bei verständiger Würdigung 

nicht auszuschließen war, dass die Entscheidung ohne 

den Verfahrensfehler anders ausgefallen und die Einlegung 

der Beschwerde entbehrlich gewesen wäre. 

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 

Abs. 3 PatG wurde deshalb angeordnet. 

Eine Anhörung im Prüfungsverfahren ist auch nach 

dem Erlassen von fünf Prüfungsbescheiden sachdienlich, 

wenn die Anmelderin auf jeden dieser Bescheide 

reagiert und eine Anpassung ihrer Ansprüche vorgenommen 

hat. Der 17. Senat 118 führt aus, dass allein die 

große Anzahl von Prüfungsbescheiden für die Sachdienlichkeit 

einer Anhörung spricht. Die im schriftli- 

113 Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 11.4.2011 – 19 W (pat) 61/06. 


115 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 46 Rdnrn. 8-9 m.w.N.; BPatG, Beschl. v. 10.12.2008 – 17 W (pat) 58/08. 


117 Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44. 


25


Auch der 23. Senat 119 bestätigte, dass die Ablehnung eines 

Antrags auf Durchführung einer Anhörung gemäß 

§ 46 Abs. 1 PatG nur in Ausnahmefällen in Betracht 

kommt. Die Prüfungsstelle hatte bereits mehrere Bescheide 

erlassen und die beantragte Anhörung abgelehnt. 

Diese Auffassung teilte der Senat nicht. Wenn 

die Anmelderin substantiiert dargelegt hat, warum sie 

sich dem Anspruchsvorschlag der Prüfungsstelle nicht 

anschließen kann und sich in sachgerechter Weise mit 

den Darlegungen der Prüfungsstelle auseinandergesetzt 

hat, besteht aber keinerlei Anlass für die Annahme, 

eine Diskussion der strittigen Punkte in einer 

Anhörung habe von vorneherein keinen Sinn, weil die 

Anmelderin sich fundierten Gegenargumenten der 

Prüfungsstelle verschließen werde. Die Beschwerdegebühr 

war nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen. 

chen Verfahren oft nur mit großem Aufwand mögliche 

Darstellung von Beanstandungen technischer 

Ausführungen ist im Gespräch nämlich oftmals leichter 

und prägnanter und ermöglicht eine unmittelbare 

Reaktion und ein zielgerichtetes Handeln. Eine frühzeitige 

Reaktion auf die Gesuche der Anmelderin auf 

Anhörung hätte das Verfahren zudem deutlich straffen 

und verkürzen können. Im Übrigen sind gerade das 

Bestehen unterschiedlicher Auffassungen über einen 

so langen Zeitraum und das beständige Bemühen der 

Anmelderin um Klärung ein deutlicher Hinweis auf die 

Notwendigkeit wenigstens einer Anhörung. Die Rückzahlung 

der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG 

wurde angeordnet, da aus der Sicht des verständigen 

Beschwerdeführers nicht auszuschließen war, dass 

die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen 

wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig 

erachten durfte. 

Die Zurückweisung einer Anmeldung durch die Prüfungsstelle 

des DPMA ohne Durchführung der hilfsweise 

beantragten vorherigen „telefonischen Anhörung“ 

stellt kein Verfahrensverstoß dar, da im PatG 

hierfür keine Anspruchsgrundlage existiert. Das PatG 

sieht nur eine förmliche Anhörung mit Ladung und 

Niederschrift gemäß § 46 vor. Ein telefonisches Gespräch 

mag zwar im Einzelfall verfahrensförderlich 

sein, ist aber mit der gesetzlich geregelten förmlichen 

Anhörung schon deswegen nicht gleichzusetzen, weil 

etwaige Anträge oder Verfahrenserklärungen zwingend 

der Schriftform bedürfen, also nicht telefonisch 

erfolgen können, so der 19. Senat. 120 Wird der Grund 

für eine spätere Zurückweisung der Anmeldung nicht 

zuvor in der gebotenen Deutlichkeit mitgeteilt, liegt 

hierin eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 

Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) durch die Prüfungsstelle. Von 

einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 

Abs. 3 PatG war mangels Ursächlichkeit des Verstoßes 

für die Beschwerdeeinlegung abzusehen. 

Die Verweigerung einer zweiten Anhörung im Prüfungsverfahren 

verletzt den Grundsatz des rechtlichen 

Gehörs, wenn nach einer ersten Anhörung neue Ablehnungsgründe 

vorgebracht werden. Es reicht grundsätzlich 

für die Ablehnung einer Anhörung nicht aus, 

119 BPatG, Beschl. v. 16.12.2010 – 23 W (pat) 15/09, siehe auch BPatG, Beschl. v. 15.2.2011 – 23 W (pat) 17/09. 


26


wenn es nach Ansicht des Prüfers nicht mehr zu erwarten 

war, dass die Anmelderin ihre Meinung ändern 

könnte. Eine Anhörung bezweckt u. a. die Erörterung 

unterschiedlicher Standpunkte 121 ; es steht nicht im Widerspruch 

zum geltenden Recht, auch die Möglichkeit 

in Betracht zu ziehen, dass statt der Anmelderin der 

Prüfer seinen Standpunkt ändern könnte. 122 

Begründungspflicht 

Das patentamtliche Verfahren leidet an schweren Verfahrensfehlern 

i. S. v. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, wenn 

entgegen § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG die Prüfungsstelle im 

angefochtenen Beschluss die Anmeldung lediglich 

unter pauschaler Nennung einer Entgegenhaltung 

wegen fehlender Neuheit oder fehlender erfinderischer 

Tätigkeit zurückweist. Für die ausreichende 

Begründung einer die Anmeldung zurückweisenden 

Entscheidung ist es erforderlich, dass der konkrete gesetzliche 

Zurückweisungsgrund benannt und unter 

vollständiger Darlegung der tragenden Erwägungen 

in logischer Gedankenführung dargelegt wird, aus 

welchen konkreten sachlichen Gründen dieser Zurückweisungsgrund 

gegeben ist; hier weshalb die angemeldete 

Lehre auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht 

oder warum sie nicht als neu gelten kann, so der 

20. Senat. 123 Der Senat ordnete gem. § 80 Abs. 3 PatG 

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an. 

Verfahrensfehler 

Die Prüfungsstelle hatte eine Anmeldung nach Ablauf 

der Äußerungsfrist auf einen Prüfungsbescheid 

zurückgewiesen. Eine fristgerechte Eingabe des Anmelders 

war zunächst nicht zur Akte der vorliegenden 

Patentanmeldung gelangt, da der Anmelder sich 

fälschlicherweise auf ein anderes Anmeldeverfahren 

mit einem anderen Aktenzeichen bezogen hatte. Der 

8. Senat 124 sieht darin objektiv auch einen Verfahrensfehler 

i. S. d. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, da eine sich 

inhaltlich auf die vorliegende Anmeldung beziehende 

Bescheidserwiderung mit neuen Ansprüchen vor Ablauf 

der Äußerungsfrist beim Patentamt eingegangen, 

bei Erlass des Zurückweisungsbeschlusses aber nicht 

berücksichtigt worden ist, so dass der Anspruch des 

Anmelders auf Gewährung rechtlichen Gehörs versagt 

wurde. 

Mehrere Anmelder sind als notwendige Streitgenossen 

i. S. v. § 99 Abs. 1 PatG, § 62 ZPO jeder für sich beschwerdeberechtigt, 

die Beschwerde wirkt auch für 

die anderen. Der 9. Senat 125 führt aus, dass deshalb 

auch der nicht beschwerdeführende Anmelder Beteiligter 

des Beschwerdeverfahrens ist und eine Sachentscheidung 

über eine gemeinsame Patentanmeldung 

als unteilbarer Verfahrensgegenstand nicht durch eine 

Teilentscheidung nur gegen einen Streitgenossen 126 erfolgen 

kann. 127 

Nachveröffentlichte Druckschriften mit älterem 

Zeitrang gemäß § 3 Abs. 2 PatG sind bei der Beurteilung 

der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu 

ziehen (§ 4 Satz 2 PatG). Die Zurückweisung einer Patentanmeldung 

mangels erfinderischer Tätigkeit mit 

einer solchen Druckschrift ist daher rechtsfehlerhaft 

und führt zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr, 

so der 9. Senat. 128 

In einer weiterem Fall des 9. Senats 129 hatte der Anmelder 

bemängelt, dass die Prüfungsstelle das Prüfungsverfahren 

sehr langwierig betrieben (3 Bescheide) und 

in der abschließenden Anhörung keine zielführende 

Lösung angestrebt habe. Dies rechtfertigt keine Rückzahlung 

der Beschwerdegebühr. Weder liegt eine unsachgemäße 

Behandlung vor noch bietet eine nach 

Meinung des Anmelders unrichtige Beurteilung der 

Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle, wie zur Zulässigkeit 

von Patentansprüchen oder zu anderen entscheidungserheblichen 

Fragen, einen Grund für eine 

Rückzahlung der Beschwerdegebühr. 

121 Vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 46 Rdnrn. 2, 6. 





126 BGH, NJW 2000, 292. 

127 BPatGE 40, 276 – Verstelleinrichtung, BPatGE 49, 219 – Überwachungssystem, Schulte/Rudloff-Schäffer, 

PatG, 8. Aufl. (2008), § 34 Rdnr. 16. 



27


Eine Teilentscheidung nur über einen Hauptantrag 

und die Zurückstellung eines Hilfsantrags im Prüfungsverfahren 

ist unzulässig und stellt einen wesentlichen 

Verfahrensfehler dar, wenn der jeweilige technische 

und patentrechtliche Sachverhalt sowohl des 

Haupt- als auch des Hilfsantrags bereits geprüft worden 

sind und die Sache entscheidungsreif ist. Demgegenüber 

betraf die von der Prüfungsstelle zitierte 

BGH-Entscheidung 130 „Mikroprozessor“ eine Vorabentscheidung 

über die Frage der Zulässigkeit einer Anspruchsfassung 

nach dem Hauptantrag, ohne dass der 

technische Sachverhalt bereits geprüft war. Die Tatsache, 

dass das Verfahrensrecht an sich die Möglichkeit 

einer Teilentscheidung ermöglicht, darf nicht ohne 

triftigen Grund dafür benutzt werden, den Anmelder 

mit einer Vielzahl von Beschlüssen zu überziehen und 

ihn somit zu mehrfachen Beschwerden zu zwingen 131 , 

so der 15. Senat. 132 Die Beschwerdegebühr war deshalb 

nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuerstatten. 

Eine Zurückweisung der Anmeldung mangels Ausführbarkeit 

einer Erfindung gem. § 34 Abs. 4 PatG durch 

die Prüfungsstelle des DPMA ist wegen Verstoßes gegen 

die in § 79 Abs. 3 Satz 2 PatG bestimmte Bindungswirkung 

unzulässig, wenn das Verfahren zuvor durch 

das BPatG gem. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG zurückverwiesen 

wurde und der erkennende Senat festgestellt 

hatte, dass die Erfindung für den Fachmann in der Anmeldung 

ausführbar offenbart ist. 133 Die Beschwerdegebühr 

war nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen. 

8. Wirksamkeit des Beschlusses 

Ein Beschluss einer Prüfungsstelle des DPMA ist nach 

§ 47 Abs. 1 S. 1 PatG schriftlich auszufertigen und den 

Beteiligten zuzustellen. Zur schriftlichen Ausfertigung 

gehört die Unterschrift der Prüfungsstelle. Wenn ein 

(handschriftlich verfasster) Beschluss am Ende lediglich 

eine handschriftliche Namenswiedergabe trägt, 

die von der Originalunterschrift des Prüfers eindeutig 

abweicht, ist der Beschluss wegen der fehlenden 

Unterschrift unwirksam. 134 Die Unwirksamkeit des 

Beschlusses war deshalb festzustellen, um auf diese 

Weise den durch die Zustellung entstandenen äußeren 

Anschein eines wirksamen Beschlusses zu beseitigen; 

die Beschwerdegebühr war zurückzuzahlen (§ 80 

Abs. 3 PatG). 

Bei mehreren Beteiligten, die einen Zustellungsbevollmächtigten 

bestimmt haben, genügt die Zustellung 

an ihn, jedoch sind für alle Beteiligten nach § 7 

Abs. 2 VwZG beglaubigte Beschlussausfertigungen 

oder Abschriften beizufügen. Erfolgt dies nicht, ist die 

Zustellung unwirksam. Ein Verstoß gegen § 7 Abs. 2 

VwZG macht nach st. Rspr. des BPatG die Zustellung 

unwirksam. 135 Eine Heilung nach § 8 VwZG ist nicht eingetreten, 

da es an dem für eine Heilung erforderlichen 

Zustellungswillen an beide Beteiligte fehlte. 136 Die einmonatige 

Beschwerdefrist wurde deshalb vorliegend 

nicht in Gang gesetzt. 137 

Ein formlos, unter Verstoß gegen die Regelung 

des § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG übersandter Beschluss 

– hier der Gebrauchsmusterstelle – kann die Beschwerdefrist 

nicht in Lauf setzen. 138 Eine Heilung 

dieses Zustellungsmangels i. S. v. § 21 Abs. 1 GebrMG, 

§ 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 8 Satz 1 VwZG kommt nicht in 

Betracht, da § 8 Satz 1 VwZG aufgrund der fehlenden 

Anordnung der förmlichen Zustellung des Beschlusses 

und damit des Fehlens eines Zustellungswillens nicht 

anwendbar ist. Die Heilung von Zustellungsmängeln 

setzt nämlich stets voraus, dass die Zustellung eines 

130 BGH, GRUR 2006, 748 – Mikroprozessor. 

131 Vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 48 Rdnr. 12; BPatG, Beschl. v. 18.7.2008 – 17 W (pat) 28/08 m. w. N., 

Beschl. v. 28.4.2008 – 17 W (pat) 87/07. 

132 BPatG, Beschl. v. 8.3.2011 – 15 W (pat) 11/07; siehe auch BPatG, Beschl. v. 19.1.2011 – 17 W (pat) 104/07; 

Hövelmann, GRUR 2009, 718. 



135 BPatGE 45, 159 ff. – Verkleidungsplatten; BPatG, Beschl. v. 9.12.2004 – 10 W (pat) 40/04; 

Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 7. Aufl., § 7 Rdnr. 9. 

136 Schulte/Rudloff-Schäffer, 8. Aufl. (2008), § 127 Rdnr. 116; BPatG, Beschl. v. 9.12.2004 – 10 W (pat) 40/04; 

Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 7. Aufl., § 8 Rdnr. 3. 


138 BGH, NJW 2003, 1192, 1193. 

28


Dokuments beabsichtigt, mindestens angeordnet und 

in die Wege geleitet sein muss; es genügt somit nicht, 

dass die formlose Mitteilung des zuzustellenden Dokuments 

veranlasst worden war 139 , so der 35. Senat. 140 

9. Verfahrenskostenhilfe 

Nach § 130 Abs. 1 PatG erhält ein Anmelder in Verfahren 

zur Erteilung eines Patents Verfahrenskostenhilfe, 

wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents 

besteht, d. h. wenn es nicht ausgeschlossen ist, 

dass sich ein erteiltes Patentbegehren formulieren 

lässt, auch wenn einzelne Merkmale der Anmeldung 

aus dem StdT bekannt sind. In einem Fall des 19. Senats 

141 war die Anmeldung außerdem in sehr schwer 

verständlichem Deutsch abgefasst und es waren teils 

unübliche Begriffe, teils übliche Begriffe in falscher 

Bedeutung verwendet worden. Trotzdem gelangte der 

Senat zu der Auffassung, dass ein Fachmann – hier 

ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik 

mit Erfahrung in der Entwicklung von Regelschaltungen 

für Transformatoren und Kenntnissen in 

der Regeltechnik – den Gesamtunterlagen eine in sich 

widerspruchsfreie Lehre entnehmen kann. 

Keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents 

besteht aber, wenn vom Anmelder lediglich eine 

„Zusammenfassung“ eingereicht wurde und damit 

eine ordnungsgemäße Anmeldung gem. § 34 Abs. 3 

PatG nicht vorliegt, welche die Mindesterfordernisse 

für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. § 35 

Abs. 2 Satz 1 erfüllt. 142 

Für die Entscheidung über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe 

(VKH) für das Patenterteilungsverfahren 

ist gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 PatG die Vorschrift des 

§ 114 ZPO entsprechend anzuwenden. Danach muss 

die mit dem Antrag auf VKH beabsichtigte Rechtsverfolgung 

oder -verteidigung Erfolg versprechend sein 

und darf nicht mutwillig erscheinen. Diese Einschränkungen 

sind erforderlich, um den Einsatz öffentlicher 

Mittel zur Verfahrensführung nur in rechtlich und 

wirtschaftlich sinnvollen Fällen zu gewährleisten, so 

der 21. Senat. 143 Denn das im Grundgesetz verankerte 

Rechtsstaatsprinzip gebietet es nur, die Situation von 

Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung 

des Rechtsschutzes einander anzunähern. Eine 

vollständige Gleichstellung ist verfassungsrechtlich 

nicht geboten, sondern nur eine weitgehende Angleichung. 

Wirtschaftlich schwache Personen sollen nicht 

allein aufgrund ihrer Vermögensverhältnisse von der 

Verwirklichung des Rechtsschutzes ausgeschlossen 

werden. Vor diesem Hintergrund kann für die Frage der 

Mutwilligkeit nicht allein darauf abgestellt werden, ob 

der Beschwerdeführer, wenn er über die erforderlichen 

finanziellen Mittel verfügen würde, die Aufrechterhaltungsgebühren 

bezahlen würde. Mutwilligkeit ist 

danach ein unbestimmter Rechtsbegriff, der nicht von 

einem fest umrissenen Sachverhalt ausgefüllt wird, 

sondern stets fallbezogen wertend überprüft werden 

muss. Maßgeblich ist, ob auch eine nicht bedürftige 

Person bei verständiger Würdigung der Sach- und 

Rechtslage ihr Recht im Verfahren in derselben Weise 

wahrnehmen würde, wie der Beschwerdeführer. 144 

Kann auf Grund der vorliegenden Tatsachen nicht 

angenommen werden, dass ein vermögender Patentanmelder 

wie der Beschwerdeführer handeln würde, 

ist in wertender Erkenntnis auf das Vorliegen mutwilligen 

Verhaltens zu schließen. Ein exakter Nachweis 

ist dabei nicht erforderlich, wie sich aus der gesetzlichen 

Formulierung „nicht mutwillig erscheint“ ergibt. 

Ein Antrag auf VKH erscheint danach mutwillig, wenn 

139 Zum sog. Zustellungswillen: BPatGE 50, 275, 279 – Brennstoffe; BGH, NJW 2003, 1192, 1193; 

Schulte/Rudloff-Schäffer, 8. Aufl. (2008), § 127 Rdnr. 116; Engelhardt/App/Schlatmann, VwVG/VwZG, 8. Aufl., § 8 VwZG Rdnr. 2; 

ebenso zu § 189 ZPO: Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Aufl., § 189 Rdnr. 7; VG Bremen, Beschl. v. 11.2.2010 – 2 K 1351/09. 





144 Busse/Baumgärtner, PatG, 6. Aufl. (2003), § 130 Rdnr. 34 m. w. N.; Schulte/Moufang, PatG, 7. Aufl. (2005), 

§ 130 Rdnr. 53; vgl. auch BPatG, BlPMZ 1997, 443 m. w. N.; hierzu auch BPatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 13/10. 

29


der Antragsteller bisher nicht ernsthaft versucht hat, 

seine Erfindung wirtschaftlich zu verwerten, so wenn 

er diese bei verschiedenen Stellen anbietet und als 

Antwort lediglich unverbindliche Interessensbekundungen 

erhält. Der Senat kam zu dem Schluss, dass 

der Beschwerdeführer nicht davon ausgehen konnte, 

die vorliegend angemeldete Erfindung zu einem wirtschaftlichen 

Erfolg zu führen. Auch ein vermögender 

Anmelder würde daher bei verständiger Würdigung 

der Sach- und Rechtslage keine Mittel einsetzen, um 

die Anmeldung aufrecht zu erhalten, da er erkennen 

müsste, dass die insoweit eingesetzten Gelder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit verlorene Kosten sein würden, 

für einen wirtschaftlichen Erfolg allenfalls eine 

vage Hoffnung bestünde. Auch zu zahlreichen weiteren 

Schutzrechten konnte er ebenfalls keine konkreten 

Verwertungserfolge vortragen. 

Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen sind 

gebührenfrei (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Abschnitt 

B. I. - a. E.). Der 35. Senat 145 sah eine gegen die 

Zurückweisung von VKH gerichtete Beschwerde als 

begründet an, weil der angegriffene Beschluss unter 

Verstoß gegen wesentliche Verfahrensgrundsätze ergangen 

und auch die Begründung nicht zu rechtfertigen 

war. Diese war darauf gestützt, die Unterlagen 

seien „teilweise unleserlich“ und böten keine hinreichende 

Aussicht auf Eintragung eines Gebrauchsmusters. 

Dies verletzt den Antragsteller in seinen 

Rechten, da die insoweit von § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. 

§ 130 Abs. 1 Satz 1 PatG gesetzten Voraussetzungen 

mit Rück sicht auf das Rechtsstaatsprinzip, das eine 

unangemessene Behinderung der Rechtsverfolgung 

ausschließt, eng gezogen sind. 146 Für diese Feststellung 

hätten die Anmeldeunterlagen deshalb so „unleserlich“ 

sein müssen, dass ihnen keinerlei für den 

Fachmann verständliche und ausführbare technische 

Lehre hätte entnommen werden können 147 , wobei es 

unzulässig ist, solche Mängel der Unterlagen im VKH- 

Verfahren zu beanstanden, wenn sie behebbar sind. 

Eine mangelnde Erfolgsaussicht setzt ein nicht behebbares 

Eintragungshindernis voraus. 148 Das traf jedoch 

auf die vorliegenden Anmeldeunterlagen nicht zu, so 

dass der 35. Senat den angefochtenen Beschluss mit 

der kritischen Bemerkung aufhob, dass das Verfahren 

sich nicht nur durch die vorstehend genannten, zahlreichen, 

schweren Mängel auszeichne, sondern insgesamt 

durch eine nachlässige Bearbeitung. 

10. Sonstiges 

Ist durch das Patentamt zu Unrecht der Anmeldetag 

einer Anmeldung nicht zuerkannt und der zurückweisende 

Beschluss aufgehoben worden, so kann eine 

nach § 3 Abs. 1 PatKostG fällige und gezahlte zweite 

Prüfungsantragsgebühr für eine Nachanmeldung 

nicht zurückgefordert werden, da die in § 10 Abs. 1 

Satz 1 PatKostG geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten 

nicht vorliegen. Auch eine Rückzahlung auf der 

Grundlage des allgemeinen öffentlich-rechtlichen 

Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich 

im Wesentlichen nach den Bereicherungsansprüchen 

der §§ 812 ff. BGB bestimmen, kommt ebenfalls nicht in 

Betracht. 149 Eine Erstattung aus Billigkeitsgründen, wie 

sie etwa für die Beschwerdegebühr in § 80 Abs. 3 PatG 

vorgesehen ist, ist für die Prüfungsgebühr weder im 

Patentgesetz noch im Patentkostengesetz vorgesehen. 

Sie kommt daher nicht in Betracht, weil die im Patentkostengesetz 

aufgeführten und durch die Anwendung 

der Grundsätze des allgemeinen öffentlich-rechtlichen 

Erstattungsanspruchs ergänzten Erstattungsregelungen 

abschließend sind. 

Der 10. Senat 150 hatte Anlass, die Grundsätze zur Akteneinsicht 

in die Erfindernennung zusammenzufassen. 

Nach § 31 Abs. 4 PatG kann in entsprechender Anwen- 


146 BGH, NJW 2003, 1192. 

147 BPatGE 39, 260, 261. 

148 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 130 Rdnr. 41; Bühring, GebrMG, 7. Aufl., § 21 Rdnr. 137. 

149 BPatG, Beschl. v. 17.3.2011 – 10 W (pat) 11/10, Rechtsbeschw. zugelassen, aber nicht eingelegt. 


30


dung von § 31 Abs. 1 Satz 1 PatG, sofern – wie hier – der 

benannte Erfinder gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 PatG seine 

Nichtnennung beantragt hat, ohne Zustimmung des 

Patentinhabers Akteneinsicht in die Erfinderbenennung 

einer Patentakte nur dann gewährt werden, 

wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft 

gemacht wird. 151 Ein berechtigtes Interesse ist im Allgemeinen 

dann gegeben, wenn die Kenntnis von der 

Person des benannten Erfinders den Antragsteller in 

die Lage versetzen kann, Maßnahmen zu ergreifen, die 

er im Falle der Unkenntnis nicht ergreifen könnte, und 

diese Kenntnis des Antragstellers höher zu bewerten 

ist als das Geheimhaltungsinteresse des Erfinders. 152 

Die Möglichkeit, dass die Akteneinsicht die Rechtsposition 

des Antragstellers beeinflussen könnte, ist 

grundsätzlich ausreichend 153 , so insbesondere, wenn 

hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das 

streitige Patent für eine Erfindung erteilt wurde, zu 

deren Inanspruchnahme der Antragsteller als ehemaliger 

Arbeitgeber des Erfinders nach den Vorschriften 

des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen berechtigt 

gewesen wäre. 154 Ein solcher Fall war hier gegeben. 

IV. Einspruchsverfahren 

1. Verfahrensgrundsätze 

Der 8. Senat 155 konkretisierte wichtige Verfahrensgrundsätze 

im Einspruchsverfahren für die Prüfung 

geänderter Patentansprüche. Unter Hinweis auf die 

Rspr. des BGH in „Polymermasse“ 156 zur Verteidigung 

eines Patents in veränderter Fassung im Einspruchsund 

Einspruchsbeschwerdeverfahren, wonach die Zulässigkeit 

dieser Fassung ohne Beschränkung auf die 

Widerrufsgründe zu prüfen ist, hob der Senat hervor, 

dass dies auch die formalrechtliche Zulässigkeit der 

geänderten Fassung mit einschließt. Es kann deshalb 

erforderlich sein, neben zulässig eingeschränkten 

Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die 

Zeichnungen, mit anzupassen, um eine gewährbare 

Fassung des Patents zu erhalten. Dabei kann unter Berücksichtigung 

des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2 

Satz 2 PatG und 61 Abs. 4 PatG im Wege der Analogie 

auf formalrechtliche Anmeldebestimmungen zurückgegriffen 

werden, welche für die Bestimmung des 

Schutzbereichs relevant sein können, wie das Verbot 

der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung 

der Erfindung notwendigen Angaben in die Beschreibung 

(§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und die Unzulässigkeit 

von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere 

Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6 

Satz 1 PatV). Der Senat grenzte sich damit von der Auffassung 

des 7. Senats 157 ab, wonach im Falle der Verteidigung 

des Patents mit beschränkten Ansprüchen auf 

die Anpassung der Beschreibung und/oder Zeichnungen 

verzichtet werden kann, wenn dies zur Auslegung 

bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht zwingend 

erforderlich ist. Eine solche Regel ist nach Auffassung 

des 8. Senats dem Gesetz nicht zu entnehmen. Auch 

§ 21 Abs. 2 S. 2 PatG bestimmt ausdrücklich, dass eine 

Beschränkung des Patents in Form einer Änderung der 

Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen 

vorgenommen werden kann und in solchen 

Fällen nach § 61 Abs. 4 PatG eine neue Patentschrift herauszugeben 

ist. Es erscheint deshalb wenig nachvollziehbar, 

wenn die Beschränkung eines Patents mit der 

Herausgabe einer mangelhaften Patentschrift und der 

Wiedergabe einer formalrechtlich unzulässigen Patentfassung 

verbunden sein könnte. Im konkreten Fall 

war deshalb die mit einem Hilfsantrag verteidigte Fassung 

des Patents formalrechtlich nicht gewährbar, da 

die Ansprüche untereinander und im Verhältnis zu Teilen 

der Beschreibung und Zeichnungen widersprüchlich 

waren und die Beschreibung Angaben enthielt, 

151 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 31 Rdnr. 35. 

152 BPatGE 40, 33, 35. 

153 BGH, BlPMZ 1994, 121, 122, re. Sp. – Akteneinsicht XIII. 

154 BPatGE 23, 278, 279; vgl. auch BPatG, Beschl. v. 20.2.2003 – 10 W (pat) 34/02. 


156 BGH, GRUR 1998, 901 – Polymermasse. 

157 B PatG, Beschl. v. 26.3.1997 – 7 W (pat) 64/95 (Anm. Danach soll von einer Änderung (Anpassung) der 

Beschreibung bei geänderten Patentansprüchen abgesehen werden, wenn dies – zur Auslegung der 

neugefassten Patentansprüche – nicht zwingend erforderlich ist, da jede Änderung (insbesondere Streichung) 

von Unterlagen die Gefahr einer unzulässigen Erweiterung des Schutzumfangs des Patents in sich birgt). 

31


die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht 

notwendig waren. Hinzu kam, dass entgegen § 9 Abs. 6 

Satz 1 PatV ein Unteranspruch aufgestellt worden war, 

der sich nicht auf eine besondere Ausführungsart der 

Erfindung bezog. Dies führte zum Widerruf des Streitpatents, 

da der – von dem in der mündlichen Verhandlung 

nicht anwesenden Patentinhaber – schriftlich gestellte 

Antrag auf eine nicht gewährbare Fassung des 

Patents gerichtet war. 

2. Inlandsvertreter und Vollmacht 

Nach Auffassung des 21. Senats 158 ist eine Beschwerde 

unzulässig, wenn die wirksame Bestellung eines 

Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG nicht durch 

Vorlage einer entsprechenden Originalvollmacht 

nachgewiesen wird oder wenn die Vollmacht den gesetzlichen 

Mindestumfang unterschreitet. Es handelt 

sich um eine verfahrensrechtliche Voraussetzung für 

den sachlichen Fortgang des Verfahrens. Deren Fehlen 

stellt ein behebbares Verfahrenshindernis dar, so 

dass der Auswärtige daher zunächst aufgefordert 

wird, den Mangel zu beheben. Wenn er – wie hier – 

dieser Aufforderung binnen der ihm gesetzten Frist 

nicht nachkommt, wird im Beschwerdeverfahren seine 

Beschwerde verworfen. 159 § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG 

ist auf den Inlandsvertreter nicht anwendbar. Das 

Gesetz spricht vom Bevollmächtigten und nicht vom 

Vertreter oder vom Inlandsvertreter. § 97 Abs. 6 Satz 2 

PatG bezieht sich nur auf die allgemeine Prozessvollmacht, 

nicht auf die als Verfahrensvoraussetzung 

ausgestaltete und damit jederzeit von Amts wegen 

zu prüfende Bestellung des Inlandsvertreters, von der 

es abhängt, ob der Beteiligte ohne (Wohn-)Sitz oder 

Niederlassung im Inland am Verfahren überhaupt 

teilnehmen kann. 160 

Ein am BPatG anhängig gewordener Einspruch ist unzulässig, 

wenn für den Vertreter der Einsprechenden 

lediglich eine hinterlegte Vollmacht für das DPMA 

vorliegt, da diese keine Vertretungshandlungen 

vor dem BPatG betrifft, so der 20. Senat. 161 Da auch 

bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung eine 

Vollmacht für die Vertretung vor dem BPatG nicht 

nachgereicht wurde, kam auch keine nachträgliche 

Genehmigung in Betracht. 162 Der – zwischenzeitlich 

zurückgenommene – Einspruch wurde im fortgesetzten 

einseitigen Verfahren (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG) als 

unzulässig verworfen. 

3. Zulässigkeit des Einspruchs verneint 

Zur Zulässigkeit eines auf eine offenkundige Vorbenutzung 

gestützten Einspruchs müssen die dazu 

vorgetragenen Tatsachen auch diejenigen konkreten 

Umstände erkennen lassen, aus denen sich die behauptete 

Benutzung hinsichtlich ihres öffentlichen 

Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG 

ergeben soll. Der 9. Senat 163 sieht dies bei einer vorbehaltlosen 

Lieferung eines Getriebes für eine Windenergieanlage 

als nicht gegeben an, wenn daraus nicht 

ohne Weiteres auch die öffentliche Kenntnisnahme 

der Getriebeausgestaltung abgeleitet werden kann. 

Die Getriebe wurden lediglich 17 Tage vor dem Anmeldetag 

des Streitpatents ausgeliefert und nach der 

praktischen Lebenserfahrung ist es als ausgeschlossen 

anzusehen, dass die Getriebe in diesem Zeitraum geöffnet 

wurden und damit ihre innere Beschaffenheit 

öffentlich zugänglich wurde. 

Zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung einer Schaltvorrichtung 

für ein Kraftfahrzeuggetriebe verwies 

eine Einsprechende auf die implizite Lieferung laut 

zwei vorgelegten Rechnungen. Hieraus ergebe sich 

die vorbehaltlose Lieferung von Gebergeräten, die außerdem 

nach Kenntnis der Einsprechenden hunderttausendfach 

ausgeliefert worden seien. Der 9. Senat 164 

sah diese Einspruchsbegründung als unsubstantiiert 

an, da die Rechnungen lediglich die Auslieferung von 

17 Stück belegten. Diese geringe Stückzahl vermittelt 

158 BPatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 21 W (pat) 1/07, ebenso Beschl. v. 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08. 

159 Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 25, Rdnr. 45. 

160 Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 25 Rdnr. 29; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 28 Rdnr. 34. 

161 B PatG, Beschl. v. 22.12.2010 – 20 W (pat) 357/05; vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 21 W (pat) 1/07; 

BPatG, Beschl. v. 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08. 

162 Hierzu BGHZ 128, 280 – Aluminium-Trihydroxid. 



32


eher den Eindruck, dass lediglich Probeexemplare 

und Gebergeräte für eine Applikation oder eine Prototypenentwicklung 

geliefert worden sind, während 

Serienlieferungen im Bereich der Kraftfahrzeugherstellung 

in der Größenordnung von hunderttausend 

Stück liegen. Ohne erläuternde Angaben, bspw. zur 

Rechnungserstellungspraxis bei vorbehaltloser Lieferung 

oder zur Deklaration der Gebergeräte als von 

beliebigen Dritten zu bestellende Katalogware, und 

allein mit dem Tatsachenvortrag im Einspruchsschriftsatz 

sieht sich der Senat jedenfalls außerstande, ohne 

eigene Ermittlungen überprüfen und feststellen zu 

können, ob die behauptete Lieferung der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht worden ist. 

Ein Einspruch, der sich auf eine offenkundige Vorbenutzung 

beruft, ist unzulässig, wenn für die öffentliche 

Zugänglichkeit eines Flüssigwasserstoff-Speicherbehälters 

lediglich auf eine feierliche Eröffnung einer 

Wasserstoff-Tankstelle hingewiesen wird, ohne dass 

sich daraus ergibt, wie die Besucher den Speicherbehälter, 

die Absperrventile und deren Funktionsweise 

überhaupt sehen konnten. Der 11. Senat 165 führt aus, 

dass bei solchen Anlässen ein Empfang mit Reden 

und Sekt stattfindet, aber keine technische Vorführung 

der gesamten Anlage, zumal Flüssigwasserstoff- 

Anlagen wegen Feuer- und Explosionsgefahr hohen 

Sicherheitsanforderungen unterliegen und nicht frei 

zugänglich sein dürfen. 

Ein Einspruch ist unzulässig, der bloß auf einen Tagungsbericht 

hinweist, der zwar eine Angabe des Zeitraums 

der Tagung enthält, nicht aber das Datum der 

Veröffentlichung, so der 12. Senat 166 in einem Fall, in 

dem der Anmeldetag des Patents nur wenige Wochen 

nach dem Zeitraum der Tagung lag. Tagungsberichte 

werden nach der Lebenserfahrung oft erst erhebliche 

Zeit nach der Tagung gedruckt. Die von der Einsprechenden 

nach Ablauf der Einspruchsfrist gemachte 

Aussage, der Tagungsbericht sei auf der Tagung an die 

Teilnehmer verteilt worden, kann die Zulässigkeit des 

Einspruchs nicht nachträglich begründen. 

Zur Substantiierung des Widerrufsgrundes der unzureichenden 

Offenbarung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG 

genügt es nicht, auf Lücken, Unklarheiten oder Widersprüche 

in den ursprünglichen Unterlagen oder der 

Patentschrift hinzuweisen. Vielmehr ist auch aufgrund 

angeblich nicht verständlicher Begrifflichkeiten im 

Anspruch zumindest in knapper Form darzulegen, warum 

der Fachmann trotz Kenntnis aller maßgeblichen 

Textstellen in der Patentschrift 167 nicht in der Lage sein 

soll, die Lehre auszuführen. 168 Der 19. Senat 169 verwarf 

deshalb einen Einspruch als unzulässig, weil der Vortrag 

der Einsprechenden unvollständig war und dieser 

sich zu einem als unverständlich bemängelten Begriff 

lediglich mit einem Absatz der Beschreibung befasst 

hatte und zahlreiche weitere Textstellen zu diesem Begriff 

außer Acht ließ. 

Ein Einspruch, der unter dem Widerrufsgrund der fehlenden 

Neuheit die Merkmale eines Patentanspruchs 1 

anhand mehrerer Druckschriften analysiert, ist unzu- 



167 BGH, BlPMZ 1988, 250 – Epoxidation. 

168 BGH, BlPMZ 1993, 439 – Tetraploide Kamille. 


33


lässig, so der 20. Senat. 170 Die Erwägung, dass die Einsprechende 

möglicherweise beabsichtigte, zur erfinderischen 

Tätigkeit vorzutragen, führte nicht weiter. 

Denn der so verstandene Vortrag ließ gleichfalls offen, 

was den Fachmann veranlasst haben könnte, die Lehren 

der Druckschriften zu kombinieren, und war deshalb 

nicht hinreichend substantiiert. 

4. Auslegung 

Der 5. Senat 171 hatte Anlass, die Grundsätze zur Auslegung 

des Gegenstandes eines Patentanspruchs zusammenzufassen. 

Danach ist maßgebend, was sich 

aus der Sicht des Fachmanns aus den Merkmalen des 

Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit 

als Lehre zum technischen Handeln ergibt. 172 Eine 

einschränkende Auslegung unterhalb des Wortlauts 

(im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) 

der Patentansprüche ist nach st. Rspr. dann nicht zulässig, 

wenn der Fachmann, wie im vorliegenden Fall, 

der Anspruchsfassung bereits einen klar und eindeutig 

definierten Gegenstand entnehmen kann. 173 Aus 

§ 14 PatG und Artikel 69 EPÜ folgt gleichermaßen, dass 

nur der Gegenstand, der in den Patentansprüchen genannt 

ist, zum Schutzbegehren gehört und nicht auch 

solche Gegenstände, die in der Beschreibung zwar erwähnt, 

aber von den Patentansprüchen nicht umfasst 

sind. Der Grundsatz, dass ein Patent nicht unter dem 

Wortlaut seiner Ansprüche auszulegen ist, gilt insbesondere 

dann, wenn der Beschreibung eine Schutzbegrenzung 

auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu 

entnehmen ist. 174 

So führte auch der 3. Senat 175 aus, dass ein im konkreten 

Fall hinsichtlich der Ausführbarkeit umstrittenes 

Merkmal „Lösungsmittel für die Wirkstoffbase“ nach 

dem Gesamtinhalt der Patentschrift 176 , die insoweit 

ihr eigenes Lexikon darstellt 177 , nicht auf solche mit 

mindestens einer sauren Gruppe bzw. die in der Beschreibung 

angesprochenen Säuren einschränkend 

zu verstehen ist, auch wenn die Beschreibung und die 

Ausführungsbeispiele des Patents sich insoweit ausschließlich 

auf bestimmte Ausführungsformen bzw. 

Beispiele beziehen. 178 

Auch der 1. Senat 179 führte aus, dass trotz einer am Gesamtzusammenhang 

orientierten Betrachtung 180 eine 

einschränkende Auslegung von Patentansprüchen unterhalb 

des Wortlauts des Patentanspruchs unzulässig 

ist, insbesondere auf einen die Ausführungsbeispiele 

beschränkenden Sinngehalt, wenn der Beschreibung 

eine entsprechende Schutzbereichsbeschränkung 

nicht zu entnehmen ist. 181 Jedoch gilt der Vorrang des 

Patentanspruchs auch insoweit gegenüber dem übrigen 

Inhalt der Patentschrift. 

Nach den Ausführungen des 1. Senats 182 steht dies einem 

eingeschränkten Verständnis des Fachmanns 

allerdings dann nicht entgegen, wenn er aufgrund 

seines Grundlagenwissens – hier über die geometrischen 

Gesetzmäßigkeiten eines „mechanischen 

Spiegels“ und dessen technische Implikationen – unmittelbar 

und eindeutig dem Offenbarungsgehalt der 

ursprünglichen Unterlagen ohne weiteres Nachdenken 

die Erkenntnis entnimmt, dass die beanspruchte 

Lehre nur unter diesen bestimmten geometrischen 

Voraussetzungen realisiert werden kann, er deshalb 

die unabdingbaren Randbedingungen der offenbarten 

Lehre „mitliest“ und technisch inkompatible Abwandlungen 

von vornherein gedanklich ausschließt. Der 

angesprochene Fachmann wird bei der Auslegung von 

Patentansprüchen erkennbare Fehler einschließlich 


171 B PatG, Urt. v. 1.12.2010 – 5 Ni 67/09 (EU) führend verb. mit 5 Ni 77/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 35/11]. 

172 BGHZ 172, 298 Tz. 38 – Zerfallszeitmessgerät. 

173 B PatG, Beschl. v. 26.1.2000 – 20 W (pat) 20/99, BPatGE 42, 204 – Veränderbare Daten; 

BGH, Urt. v. 7.9.2004 – X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung. 

174 BGH, GRUR 2007, 309, Rdnr. 17 – Schussfädentransport. 

175 BPatG, Urt. v. 23.11.2010 – 3 Ni 47/08, Berufung eingelegt [Az: X ZR 39/11], = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster. 

176 BGH, GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher. 

177 BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; Mitt 2000, 105, 106 – Extrusionskopf. 

178 BGH, GRUR 2007, 309, 311 – Schussfädentransport; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung. 

179 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09. 

180 St. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung, m. w. N. 

181 BGH, Mitt 2000, S. 105 – Extrusionskopf; BGH, GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport. 

182 B PatG, Urt. v. 15.3.2011 – 1 Ni 10/09 (EU); vgl auch Urt. v. 1.2.2011 – 1 Ni 11/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 74/11]. 

34


ihm ersichtliche problematische Anweisungen oder 

sprachliche Formulierungen in einer dem Zweck der 

offenbarten Lösung entsprechenden Weise aufzulösen 

versuchen und davon ausgehen, dass der Vorschlag der 

Patentschrift auf eine sinnvolle Anwendung gerichtet 

ist. 183 In einem Fall des 15. Senats 184 verstand der Fachmann 

daher unter Heranziehung der Beschreibung im 

Anspruch unter dem Begriff „Silikon“ „Silikonharz“ und 

eine unklare Formulierung einer Aufzählung von Komponenten 

als „oder“-Verknüpfung der Komponenten. 

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben als Bestandteile 

eines Patentanspruchs können zwar dessen Gegenstand 

mit abgrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, 

auf das sie sich beziehen, so definieren, dass 

es die betreffende Funktion erfüllen kann. 185 Zweckangaben 

haben in einem Sachanspruch regelmäßig die 

Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand 

dahin zu definieren, dass er nicht nur die im 

Patentanspruch genannten räumlich-körperlichen 

Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein 

muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen 

Zweck verwendbar ist. 186 Allerdings ergeben sich nach 

den Ausführungen des 1. Senats 187 aus der bloßen Begrifflichkeit 

der Wortschöpfung „Heizleitungsmatte“ 

auch im Zusammenhang mit dem genannten Anwendungszweck 

„für eine Bodenheizung“ keine zwingenden 

Implikationen hinsichtlich der Größe und sonstigen 

Ausgestaltung der beanspruchten Vorrichtung. 

Auch der 17. Senat 188 sah ausgehend von diesem Verständnis 

von Zweckangaben bei einem Fernglas mit 

einer Prismenanordnung und einer Durchlassöffnung 

„zum Anlegen eines Vakuums zum Justieren der Prismenanordnung 

und zum Halten derselben“ durch 

dieses Merkmal lediglich ein Fernglas beansprucht, 

das mit einer Durchlassöffnung zum Anlegen eines 

Unterdrucks ausgebildet ist und keine weiteren gegenständlichen 

Merkmale einer speziellen Prismenhalterung 

aufweist. Die erfinderische Tätigkeit war zu 

verneinen, da aus dem StdT Ferngläser mit Durchlassöffnungen 

für Gasspülungen bzw. Gasfüllungen bekannt 

sind, die grundsätzlich auch geeignet sind, Unterdruck 

an das Gehäuseinnere anzulegen und somit 

die gegenständlichen Merkmale der beanspruchten 

Durchlassöffnung aufweisen. 

5. Prüfung der Widerrufsgründe 

Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre 

Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung i. S. v. 

§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist zu verneinen, wenn 

der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch 

eine generalisierende Formulierung über die dem 

Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen oder 

durch sein Fachwissen an die Hand gegebene Lösung 

hinaus so weit verallgemeinert ist, dass der Patentschutz 

über den Beitrag der Erfindung zum StdT 

hinausgeht, so der 3. Senat. 189 Der Senat stellte fest, 

dass der Fachmann hinsichtlich des umstrittenen 

Merkmals „Lösungsmittel für die Wirkstoffbase“ aus 

der Streitpatentschrift keinen Hinweis darauf erhält, 

welche Mittel er außer Lösungsmitteln verwenden 

kann. Er wäre also hinsichtlich der Eignung einer unüberschaubaren 

Vielzahl von möglichen Verbindungen, 

die keine saure Gruppe aufweisen, ohne weitere 

Anleitung im Streitpatent allein auf das Prinzip Versuch 

und Irrtum angewiesen und müsste in aufwändigen 

Versuchen überprüfen, ob die ausgewählten 

Verbindungen Buprenorphin in ausreichendem Maße 

lösen, ohne dass es zu einer vollständigen Salzbildung 

183 Vgl. BGH, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I m. w. N.; BGH, Mitt 2002, 176, 177 II.2.aa) – Gegensprechanlage; 

BGH, GRUR 1999, 909, 2. Leitsatz, 911 III.3.a) – Spannschraube. 


185 BGH, GRUR 2006, 923 Tz. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage. 

186 BGH, GRUR 2009, 827 – Bauschalungsstütze. 



189 B PatG, Urt. v. 23.11.2010 – 3 Ni 47/08 = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster; die Entscheidung ist wirkungslos. 

Die Klage ist zurückgenommen worden; vgl. auch Anmerkung von Schoenen in GRURPrax 2011, 270. 

35


kommt. Dies aber rechtfertigt nach Ansicht des Senats 

nicht die Annahme einer ausführbaren Erfindung. 

Dem steht nicht entgegen, dass es für die Annahme 

einer ausführbaren Lehre nach einhelliger Auffassung 

ausreichend ist, wenn zumindest ein nacharbeitbarer 

Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung 

offenbart worden ist 190 und darüber hinaus nach st. 

Rspr. des BGH jedenfalls in Verfahren, die erteilte Patente 

betreffen, auch nicht grundsätzlich erforderlich 

ist, dass alle denkbaren, unter den Wortlaut des 

Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt 

werden können bzw. die Ausführbarkeit in 

der gesamten Anspruchsbreite offenbart ist. 191 Denn 

angesichts der Vielzahl und erst durch das Prinzip 

Versuch und Irrtum aufzufindenden geeigneten „Lösungsmittel“ 

wird vorliegend Patentschutz für eine 

derart verallgemeinerte Lehre beansprucht, die sich 

als „Erfindungsauftrag“ bzw. „Aufforderung zu einem 

Forschungsprogramm“ erweist. Der gewährte Patentschutz 

geht deshalb über den Beitrag der Erfindung 

zum StdT hinaus. 192 Wenn auch eine „unangemessene 

Anspruchsbreite“ für sich gesehen einen gesetzlichen 

Nichtigkeitsgrund nicht ausfüllt 193 , so steht dies jedoch 

unter dem Vorbehalt dessen, was der Fachmann 

dem Patentanspruch unter Berücksichtigung seines 

Fachwissens und der Beschreibung in seiner allgemeinsten 

Form als technische Lehre tatsächlich entnehmen 

kann. 194 

Unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands, 

Disclaimer 

Bei dem für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung 

des Inhalts der Anmeldung gebotenen 

Vergleich des Gegenstands des erteilten Patents mit 

dem Inhalt der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen 

ist entscheidend, ob die ursprüngliche Offenbarung 

für den Fachmann erkennen ließ, dass der 

geschützte Lösungsvorschlag von vornherein von dem 

Schutzbegehren mit umfasst werden sollte 195 und den 

ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten 

Erfindung gehörig zu entnehmen ist. 196 Ausgehend 

hiervon hob der 1. Senat hervor, dass hierzu allerdings 

nur das gehört, was den ursprünglich eingereichten 

Unterlagen objektiv „unmittelbar und eindeutig” zu 

entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende 

Erkenntnis, zu welcher der Fachmann auf Grund seines 

allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung 

der offenbarten Lehre gelangen kann. 197 Auch die 

subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders 

198 oder die spätere Interpretation der Patentinhaberin 

sind nicht maßgeblich. Die Patentinhaberin ist 

allerdings nicht gehindert, wie im vorliegenden Fall, 

im Anmeldeverfahren eine Merkmalsgruppe in den 

erteilten Patentanspruch aufzunehmen, die sich als 

bloße Einschränkung des ursprünglich eingereichten 

Patentanspruchs erweist, auch wenn diese nicht alle 

fördernden Merkmale eines Ausführungsbeispiels 

enthält und insoweit eine Verallgemeinerung darstellt. 

Denn dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels 

genannte Merkmale der näheren 

Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, 

die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung 

erreichten Erfolg fördern, dann hat es der Patentinhaber 

in der Hand, ob er sein Patent durch die 

Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale 

beschränkt, so der 1. Senat. 199 

190 BGH, GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; GRUR 2010, 414 – Sicherheitssystem; 

GRUR 2001, 813 – Taxol; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003) § 34 Rdnr. 278; zur Rspr. der Beschwerdekammern des 

Europäischen Patentamts; vgl. dort 6. Aufl. 2010 II.A.3.b. 

191 Zu Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ: BGH, GRUR 2010, 414, 415 – Thermoplastische Zusammensetzung; 

GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II; GRUR 2001, 813 – Taxol; 

Art. 83 EPÜ einbeziehend: BGH, GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; 

a. A. die st. Rspr. der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts; zu Art. 100 lit. b EPÜ: EPA, ABlEPA 1995, 

188 = GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/UNILEVER; GRUR Int. 1997, 918 – Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN; 

a. A. ferner Schulte/Moufang, PatG. 8. Aufl. (2008), § 21 Rdnr. 29. 

192 Zu Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ: BGH, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; 

zu Art. 83 EPÜ: EPA, GRUR Int. 2010, 158 – Durchgriffsanspruch/BAYER SCHERING PHARMA AG; zu Art. 100 lit. b EPÜ: EPA, 

GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/UNILEVER. 

193 BGH, GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I. 

194 Meier-Beck in: Festschr. f. Ullmann, 2006, S. 495, 502. 

195 BGH, GRUR 2010, 509, Tz. 28 – Hubgliedertor I. 

196 Vgl. BGH, GRUR 2010, 513 Tz. 29 – Hubgliedertor II; BGHZ 110, 123, 125 = GRUR 1990, 432, 433– Spleißkammer. 

36


Nach der Zurückverweisung durch den BGH 200 hatte 

der 19. Senat 201 zu prüfen, ob ein in den ursprünglichen 

Unterlagen nicht offenbartes Merkmal zu einer Konkretisierung 

oder zu einer unzulässigen Änderung des 

ursprünglich offenbarten Patentgegenstandes (Aliud) 

geführt hatte. Das Patent wurde mit einem Hinweis 

in der Beschreibung auf die ursprünglich nicht offenbarten 

Merkmale (Disclaimer) aufrechterhalten, da 

die ursprünglich nicht offenbarten Merkmale den beanspruchten 

Winkelsensor hinsichtlich der Gestaltung 

seines Gehäuses konkretisieren und kein Aliud des 

Winkelsensors darstellen. 

In einem weiteren Verfahren, die Stammanmeldung 

zu der im zuvor dargestellten Beschluss abgehandelten 

Trennanmeldung betreffend, wurde ein Winkelsensor 

mit einem Gehäuse mit einer an einem axialen 

Ende des Gehäuses stirnseitig mit einem Deckel 

verschließbaren Öffnung beansprucht. Dabei ist die 

Lageangabe „stirnseitig“ in den ursprünglichen Unterlagen 

nicht als zur Erfindung gehörend offenbart, 

die den ursprünglich offenbarten Gegenstand der Erfindung 

einschränkt und kann somit nicht gestrichen 

werden, da dies zu einer unzulässigen Erweiterung 

des Schutzbereichs führen würde. Da diese Angabe 

aber die ursprünglich offenbarte Lage der Öffnung „an 

einem axialen Ende des Gehäuses“ konkretisiert und 

kein Aliud darstellt, kann sie im Anspruch verbleiben 

und ist bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht 

zu lassen. 202 

Eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung 

liegt vor, wenn bei einem Leistungsbauelement 

mit drei Metallisierungsschichten und darunter liegenden 

Isolierschichten eine Durchkontaktierung von 

der dritten zur ersten Metallisierungsschicht durch 

die zweite und dritte Isolierschicht ohne Kontaktierung 

der mittleren, zweiten Metallisierungsschicht 

beansprucht wird und in der ursprünglichen Anmeldung 

lediglich Durchkontaktierungen von der dritten 

zur zweiten und von der zweiten zur ersten Metallisierungsschicht 

offenbart sind. Falls die ursprünglich 

nicht offenbarten Merkmale bezüglich der Durchkontaktierung 

eine Beschränkung darstellen, deren 

Streichung eine Schutzbereichserweiterung zur Folge 

hätte, können die nicht offenbarten Merkmale in den 

Ansprüchen ohne Disclaimer verbleiben, sofern diese 

eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisieren, 

die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen 

als zur Erfindung gehörend offenbart ist. 203 Da 

dieses Merkmal im vorliegenden Fall aber ein nicht offenbartes 

Aliud unter Schutz stellt, ist eine Disclaimer- 

Lösung hier nicht möglich, so der 23. Senat. 204 

6. Erledigung des Einspruchsverfahrens 

Auch nach Ansicht des 7. Senats 205 finden die Grundsätze 

über die Erledigung auf das patentamtliche bzw. patentgerichtliche 

Einspruchsverfahren wie auch das Beschwerdeverfahren 

Anwendung. Eine Erledigung der 

Hauptsache tritt danach auch ein, wenn der Einspruch 

allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen 

Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) gestützt wird und der 

Einsprechende seinen Einspruch zurücknimmt. Dem 

steht § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht entgegen, demzufolge 

das Einspruchsverfahren nach Einspruchsrücknahme 

von Amts wegen fortzusetzen ist. Fraglich ist 

197 BGH, GRUR 2010, 910, Tz. 62 – Fälschungssicheres Dokument. 

198 BGH, GRUR 2009, 933, Tz. 23 – Druckmaschinen-Temperierungssystem II. 

199 B PatG, Urt. v. 15.3.2011 1 Ni 19/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 96/11], unter Hinweis auf BGH, GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer; 

GRUR 2006, 316, Tz. 22 – Koksofentür; ferner BPatG, Urt. v. 29.3.2011 – 1 Ni 12/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 72/11] 

und BPatG, Beschl. v. 13.07.2011– 19 W (pat) 5/08. 

200 BGH, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; Vorentscheidung BPatGE 51, 271. 


202 B PatG, Beschl. v. 13.7.2011 – 19 W (pat) 4/08; siehe auch BPatG, Urt. v. 16.12.2010 – 4 Ni 43/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 12/11]. 

203 BGH, GRUR 2011, 40 - 44, Abs. [22] – Winkelmesseinrichtung. 


205 BPatG, Beschl. v. 17.8.2011 – 7 W (pat) 130/11, unter Hinweis auf BPatG, GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten. 

37


herangezogenen – Widerrufsgrund, etwa wegen mangelnder 

Patentfähigkeit widerrufen würde. Dem weiteren 

Amtsverfahren ist vielmehr jegliche Grundlage 

für eine weitere Sachprüfung entzogen. Ungeachtet 

dessen scheidet ein Widerruf aus sonstigem Grund 

nach der zutreffenden Rspr. des BGH 209 im Einspruchsbeschwerdeverfahren 

vor dem BPatG ohnehin aus. 

nach Auffassung des Senats bereits, ob diese dem Allgemeininteresse 

dienende Vorschrift auf den Fall eines 

allein auf § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gestützten Einspruchs 

nach dessen Rücknahme überhaupt anwendbar ist. 

Ungeachtet dessen scheidet eine Sachprüfung der widerrechtlichen 

Entnahme nach Rücknahme des allein 

hierauf gestützten Einspruchs auch dann aus 206 , wenn 

das Streitpatent nicht auf den Einsprechenden übergegangen 

ist wie auch die Prüfung sonstiger Widerrufsgründe 

ausgeschlossen ist. 207 Denn anders als im 

Falle von Widerrufsgründen, die als Popularrechtsbehelfe 

im Interesse der Allgemeinheit eine umfassende 

Prüfung der Patentfähigkeit verfolgen 208 , steht der Einspruch 

wegen einer widerrechtlichen Entnahme nur 

dem Verletzten zu. Es wäre aber mit dem (Individual-) 

Antrag des Verletzten, mit dem dieser sein Erfinderrecht 

verfolgt, unvereinbar und ginge auch über dessen 

Rechtsschutzbegehren unzulässig hinaus, wenn 

in diesem Fall aus einem anderen – von Amts wegen 

Ein Beschluss einer Patentabteilung im Einspruchsverfahren 

über die Aufrechterhaltung eines Zusatzpatents 

ist aufzuheben, wenn im Zeitpunkt des 

Beschlusses das Hauptpatent und damit auch das 

Zusatzpatent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr 

bereits erloschen war. Das Einspruchsverfahren war 

vielmehr bereits erledigt, da die Einsprechende auch 

kein Rechtschutzinteresse für die Vergangenheit geltend 

gemacht hat, so der 12. Senat. 210 Dem nunmehr 

nur noch als Anregung geäußerten Wunsch der Beschwerdeführerin, 

festzustellen, dass das Patent erloschen 

ist, folgte der Senat nicht. Das Erlöschen des 

Zusatzpatents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr 

für das Hauptpatent ist nicht der eigentliche Streitgegenstand 

des Einspruchsverfahrens. Das Erlöschen des 

Zusatzpatents ist lediglich die Begründung dafür, dass 

das Einspruchsverfahren sich erledigt hat bzw. die 

Patentabteilung ihren Beschluss nicht hätte erlassen 

dürfen. 

Wenn ein Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen 

ist und die frühere Patentinhaberin alle von dem Patent 

Betroffenen von Ansprüchen aus der Vergangenheit 

ausdrücklich freigestellt hat, so dass solche möglichen 

Ansprüche aus dem angemeldeten und erteilten 

Patent nach § 362 BGB ebenfalls erloschen sind, ist 

das Einspruchsverfahren in der Hauptsache vollständig 

erledigt, so der 7. Senat. 211 Nach Ansicht des 21. Se- 

206 Im Anschluss an BPatGE 36, 213. 

207 Entgegen BPatGE 47, 141, 143 f. – Aktivkohlefilter. 

208 Hierzu BGH, GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid. 

209 Vgl. BGH, GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid, ebenso BPatGE 36, 213 f. 



38


nats 212 ist das Einspruchsverfahren bereits erledigt, 

wenn das Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden 

entfallen ist, und nach Meinung des 20. Senats 213 wird 

der Einspruch ohne besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse 

der Einsprechenden für die Fortsetzung des 

Einspruchsverfahrens nachträglich unzulässig und ist 

daher zu verwerfen. 

Der 21. Senat 214 hatte in einem Fall erneut Gelegenheit 

über die Rechtsfolgen eines wegen Nichtzahlung der 

Jahresgebühr erloschen Patents für das anhängige 

Einspruchsverfahren zu entscheiden und führte seine 

Rspr. 215 zu dieser in Rspr. und Lit. kontrovers diskutierten 

Frage insbesondere in Abgrenzung zu der Auffassung 

des 7. Senats 216 weiter. Die Einsprechende hatte 

auf die Anfrage des Senats nach einem Rechtsschutzinteresse 

an der Fortführung des Verfahrens gegen 

das zwischenzeitlich erloschene Patent nicht geantwortet. 

Der Senat stellte heraus, dass das Einspruchsverfahren 

nicht nachträglich unzulässig geworden ist, 

sondern eine vollständige Erledigung der Hauptsache 

eingetreten ist 217 , was durch Beschluss festzustellen 

ist. 218 Die Entscheidung des 7. Senats, der die Annahme 

einer vollständigen Erledigung der Hauptsache nicht 

davon abhängig machen will, dass der Einsprechende 

ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis oder ein besonderes 

Interesse analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO geltend 

macht und ein fortwirkendes Allgemeininteresse mit 

der Folge einer nur teilweisen Erledigung annimmt, 

erfordert es nach Auffassung des 21. Senats nicht, von 

seiner bisherigen Rspr. abzurücken. Der Annahme einer 

vollständigen Erledigung steht insbesondere nicht 

entgegen, dass das Patent nicht mit Wirkung für die 

Vergangenheit widerrufen worden ist und damit das 

Ziel des Einspruchsverfahrens (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG) 

nicht erreicht und der Erteilungsbeschluss nicht mit 

Wirkung ex tunc beseitigt worden wäre. Denn der 

Bestand des Erteilungsbeschlusses hat für die Frage 

der Erledigung des Einspruchs keine Bedeutung, da 

sich der Einspruch nicht hiergegen richtet (arg § 61 

Abs. 1 Satz 1 PatG). 219 Der Charakter des Einspruchs 

als Popularrechtsbehelf hat nicht zur Folge, dass das 

Einspruchsverfahren nach Erlöschen des Patents auch 

ohne ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden 

fortzusetzen ist. Es kommt deshalb nicht darauf an, 

dass im Falle des Erlöschens nicht feststellbar ist, ob 

oder inwieweit Dritte von dem Patent betroffen waren 

oder ob und inwieweit Dritte an zukünftigen (freien 

oder beschränkten) Benutzungen interessiert sind, 

oder ob diese die Frage der Schutz(un)fähigkeit für 

eine bereits erfolgte Benutzung in der Vergangenheit 

geklärt wissen wollen. Es ist deshalb auch nicht erforderlich, 

dass der Patentinhaber gegenüber der Allgemeinheit 

eine Freistellungserklärung abgibt, wie es 

der 7. Senat fordert, da diese vom rechtsgestaltenden 

oder bestätigenden Ergebnis des Einspruchsverfahrens 

nur reflexartig betroffen ist. 

7. Bindung an die Anträge 

Verteidigt die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren 

das Patent mit Haupt- und Hilfsantrag in beschränktem 

Umfang, so sind nach Auffassung des 9. Senats 220 

diese Anträge maßgeblich und rechtfertigen grundsätzlich 

den Widerruf des Patents, wenn sich auch 

nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem 

verteidigten – sämtlich abhängige Patentansprüche 

umfassenden – Anspruchssatz als nicht patentfähig 

erweist. Die Grundsätze der BGH-Entscheidung Informationsübermittlungsverfahren 

II 221 zu selbstständigen 

Patentansprüchen sind nicht auf nicht selbstständige 

Ansprüche auszuweiten. Der Senat führte 

212 BPatGE 51, 128 = GRUR 2010, 363 – Radauswuchtmaschine. 

213 BPatG, GRUR 2009, 612 – Auslösevorrichtung. 

214 B PatG, Beschl. v. 13.4.2011 – 21 W (pat) 308/08 = BlPMZ 2011, 384 – Optische Inspektion von Rohrleitungen, 

Rechtsbeschwerde zugelassen. 


216 BPatG, Beschl. v. 20.10.2010 – 7 W (pat) 333/06 = GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten. 

217 BGH, GRUR 1999, 571 ff. – künstliche Atmosphäre; GRUR 1997, 615 ff. – Vornapf. 

218 So schon BPatGE 51, 128 ff. – Radauswuchtmaschine. 

219 Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 59, Rdnr. 191; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59 Rdnr. 171; 

BGH, GRUR 1999, 571 ff. – künstliche Atmosphäre. 


221 BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II. 

39


ergänzend aus, dass im Hinblick auf die rechnerischen 

Kombinationsmöglichkeiten von 10 Patentansprüchen 

mit 512 Anspruchskombinationen eine Begründung 

für sämtliche Kombinationen praktisch mit den vorhandenen 

Ressourcen nicht durchführbar ist. 

8. Beitritt 

Die erst im Beschwerdeverfahren nach Ablauf der Beschwerdefrist 

Beigetretene hatte schriftsätzlich den 

„Beitritt zum Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren“ 

erklärt und zugleich eine „Beschwerdegebühr“ 

in Höhe von 500 E durch Erteilung einer 

Einzugsermächtigung entrichtet. Der 8. Senat 222 sah 

hier zwei Fragenkomplexe zur Zulässigkeit des Beitritts 

angesprochen. Er führte aus, dass entgegen dem 

Wortlaut des § 59 Abs. 2 PatG der Beitritt zu einem 

Einspruchsverfahren auch dann zulässig ist, wenn 

noch keine Klage wegen Verletzung des Patents, sondern 

nur eine einstweilige Verfügung vorliegt. Der 

Senat sieht diese erweiterte Auslegung durch den 

Sinn dieser Vorschrift gedeckt und verweist auch auf 

die Rspr. der Beschwerdekammern zum EPÜ 223 zu der 

englischen Fassung des Art. 105 Abs. 1 a) EPÜ „proceedings 

for infringement“. Denn auch durch eine einstweilige 

Verfügung wird der Patentverletzer wegen 

Patentverletzung „in Anspruch genommen“ und sogar, 

wie vorliegend, frühzeitig und ohne Möglichkeit 

der Aussetzung des Verletzungsverfahrens mit einem 

vollstreckbaren Titel konfrontiert. Unter diesen Umständen 

kann vom Patentverletzer nicht verlangt werden, 

dass er zuwartet, bis entweder der Patentinhaber 

(wenn überhaupt) die Klage im Hauptsacheverfahren 

erhebt oder das Einspruchsverfahren rechtskräftig 

beendet wird. Der Zulässigkeit eines Beitritts steht 

nach Ansicht des Senats auch nicht entgegen, dass 

statt einer Einspruchs- bzw. Beitrittsgebühr von 200 E 

(Nr. 313 600) eine „Beschwerdegebühr“ von 500 E 

(Nr. 401 100) entrichtet wurde. Denn analog § 140 

BGB ist hier eine Umdeutung in die Zahlung einer 

Einspruchsgebühr möglich. 224 Auch ist für den erst im 

Zuge eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens 

erfolgenden Beitritt keine Beschwerdegebühr 

zu entrichten. 225 Nur dann, wenn die Beschwerdefrist 

noch läuft, kann der Beitretende auch gesondert eine 

Beschwerdegebühr zahlen, so dass er neben dem 

ursprünglich Einsprechenden ebenfalls Beschwerdeführer 

wird und seine Beteiligung also nicht vom 

Weiterbestand der Beschwerde des Einsprechenden 

abhängt. 226 

V. Beschwerdeverfahren 

1. Statthaftigkeit der Beschwerde 

Der 10. Senat 227 hatte eine Entscheidung zu treffen in 

einem Fall, in dem eine ursprünglich gegen die BRD 

beim Verwaltungsgericht München eingereichte 

„Klage“ an das BPatG verwiesen worden war. Erreicht 

werden sollte hiermit die Streichung einzelner, als 

herabwürdigend angesehener Textstellen aus einer 

deutschen Patentschrift. Der Senat legte die „Klage“ 

als Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss aus 

und verwarf diese als unzulässig nach § 74 PatG, weil 

die Beschwerdeführerin nicht formell am Patenterteilungsverfahren 

beteiligt gewesen war und eine Beschwerdeberechtigung 

auch aus sonstigen Gründen 

nicht angenommen werden konnte. Denn Beteiligter 

im Patenterteilungsverfahren ist grundsätzlich nur 


223 EPA, T 0452/05, ABl. 2007, Sonderausgabe Nr. 6, 65, zitiert in Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59, Rdnr. 265. 

224 Vgl. Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 339; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 70, Rdnr. 3 

unter Verweis auf BGH, NJW 2001, 1217. 

225 St. Rspr. u. h. M., vgl. BPatGE 29, 194, 2. LS u. S. 197; BPatGE 30, 109, 110; Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59, Rdnr. 272; 

Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 59, Rdnr. 42; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 59, Rdnr. 125. 

226 Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59, Rdnr. 271; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 59, Rdnr. 126. 

227 B PatG, Beschl. v. 20.1.2011 – 10 W (pat) 21/06 = BPatGE 52, 256 – Aufreißdeckel; Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt. 

40


der Anmelder, der die Anmeldung eingereicht hat und 

der durch die Eintragung im Register nach § 30 PatG 

legitimiert ist. Der Ausschluss von Dritten vom Verfahren 

ist auch mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, insbesondere 

Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes vereinbar. In 

besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen ein 

sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden 

Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung 

nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch 

sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen, 

kann eine Beschwerdeberechtigung des nicht 

am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten gegen den 

Erteilungsbeschluss zu bejahen sein. 228 Ein solcher Fall 

lag hier aber nicht vor. 

2. Zulässigkeit der Beschwerde 

Eine Beschwerde ist unzulässig, wenn der Beschwerdeschriftsatz 

lediglich eine Kopie einer Unterschrift 

aufweist, da sie entgegen § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht 

schriftlich eingelegt worden ist, so der 8. Senat. 229 Das 

aus dieser Vorschrift folgende Schriftformerfordernis 

verlangt eine eigenhändige Unterschrift. 230 Dies 

entspricht dem Gebot der Rechtssicherheit. Denn die 

eigenhändige Unterschrift stellt klar, dass die Verfahrenshandlung 

prozessual gewollt ist und dass 

der Unterzeichnende für ihren gesamten Inhalt die 

Verantwortung übernimmt. 231 Kopierer ermöglichen 

unendliche Reproduktionen, so dass ähnlich wie bei 

faksimilierten oder druckschriftlichen Namenszügen 

nicht erkennbar ist, ob der Unterzeichner für den Inhalt 

des Schriftstücks die Verantwortung übernehmen 

und die Verfahrenshandlung vornehmen will und ob 

das Schriftstück mit Wissen und Wollen des Berechtigten 

an den Empfänger zugeleitet worden ist. 

Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, 

dass sie einen Tag vor Zustellung des angefochtenen 

Beschlusses eingelegt worden ist, so der 10. Senat. 232 

Denn der Beschluss war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls 

schon rechtlich existent. Eine im schriftlichen 

Verfahren ergangene Entscheidung ist mit ihrer Herausgabe 

durch die Geschäftsstelle an die interne 

Postabfertigungsstelle erlassen. 233 Dies war hier einen 

Tag vor der Zustellung der Fall. Die für die Zulässigkeit 

einer Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG erforderliche 

beschwerdefähige Entscheidung war somit schon bei 

Beschwerdeeinlegung gegeben. Während vor Erlass 

einer Entscheidung grundsätzlich keine Beschwerde 

eingelegt werden kann, ist dies vor Beginn der Frist zur 

Beschwerdeeinlegung möglich. 234 Auch eine Untätigkeitsbeschwerde 

oder ein sonstiges Rechtsmittel oder 

Rechtsbehelf wegen Untätigkeit der Ausgangsinstanz 

ist im Übrigen im Patentgesetz nicht geregelt und 

grundsätzlich unstatthaft. 235 

Nach der Rspr. des BGH 236 muss das Rechtsmittel der 

Beschwerde die Person des Rechtsmittelführers eindeutig 

erkennen lassen, wobei für die Ermittlung der 

Person auf die vorinstanzlichen Akten zurückgegriffen 

werden kann. Wird ein Beschwerdeführer in einem 

Beschwerdeschriftsatz nicht genannt, so ist die Beschwerde 

deshalb dennoch zulässig, wenn anhand 

des zutreffenden Aktenzeichens im Betreff der Schriftsatz 

ohne Weiteres dem richtigen Verfahren zugeordnet 

werden kann, so der 20. Senat. 237 

Hierzu kann auch die Angabe der Arbeitsstelle genügen, 

wenn diese sowie der Zustellungsempfänger 

und dessen dortige Funktion so konkret und genau 

bezeichnet werden, dass von der ernsthaften Möglich- 

228 Im Anschluss an BGH, GRUR 2010, 253 – Fischdosendeckel. 

229 B PatG, Beschl. v. 26.8.2011 – 8 W (pat) 24/11, unter Hinweis auf BPatG, BlPMZ, 2005, 183, 184 li. Sp.; 

BPatGE 25, 41, 43; Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 73, Rdnr. 57, Einl., Rdnr. 309; 

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), vor § 34, Rdnr. 61; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), 

§ 73, Rdnr. 25; ders. vor § 34, Rdnr. 23. 

230 Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 73, Rdnr. 57. 

231 Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl., Rdnr. 302. 

232 BPatG, Beschl. v. 9.9.2010 – 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten, Rechtsbeschw. zugelassen und eingelegt [Az: X ZB 2/11]. 

233 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl.(2008), § 47 Rdnr. 14. 

234 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl.(2003), § 73 Rdnr. 88. 

235 BPatG, Beschl. v. 21.4.2005 – 10 W (pat) 47/04; zu evtl. Ausnahmen Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl.(2008), § 73 Rdnr. 12. 

236 BGH, GRUR 1977, 508 – Abfangeinrichtung. 


41


keit auszugehen ist, die Zustellung durch Übergabe 

werde gelingen 238 , so der 1. Senat. 239 

Das Rechtsschutzinteresse ist Voraussetzung für jede 

Rechtsverfolgung. 240 Fehlt es für die Einlegung einer 

Beschwerde, so ist diese nicht zulässig. Kann nicht 

festgestellt werden, welches schützenswerte Interesse 

der Antragsteller mit seiner Beschwerde verfolgt, 

so ist wegen der offensichtlich nicht schutzwürdigen 

Rechtsverfolgung das Bedürfnis nach Rechtsschutz 

abzusprechen. Niemand ist befugt, Behörden 

und Gerichte unnütz in Anspruch zu nehmen, so der 

10. Senat. 241 Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in 

dem weder der Antragsteller und Beschwerdeführer 

noch ein Dritter innerhalb der siebenjährigen Frist des 

§ 44 Abs. 2 Satz 1 PatG Prüfungsantrag gestellt hatte. 

Die Anmeldung war mit dem fruchtlosen Ablauf der 

Prüfungsantragsfrist gemäß der in § 58 Abs. 3 PatG geregelten 

Rücknahmefiktion unwiederbringlich untergegangen. 

Der Antragssteller verfolgte aber dennoch 

einen Wiedereinsetzungsantrag in die verspätete Zahlung 

der Jahresgebühr weiter. Der Senat wies darauf 

hin, dass die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags 

nicht dadurch gehemmt wird, dass die Anmeldung 

mangels Zahlung einer Jahresgebühr zunächst – vorbehaltlich 

einer späteren Wiedereinsetzung – als zurückgenommen 

gilt. 242 Damit erwiesen sich aber das 

Wiedereinsetzungsverfahren und das Beschwerdeverfahren 

als sinnlos. 

3. Kostenfragen 

Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG trägt jeder 

Beteiligte seine Kosten selbst. Von diesem Grundsatz 

kann aus Billigkeitsgründen abgewichen werden (§ 80 

Abs. 1 PatG). In einem Fall des 20. Senats 243 wurden die 

Kosten für eine erste, ergebnislose mündliche Verhandlung 

in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren 

der Einsprechenden auferlegt, da ihre Existenz und 

Identität nicht in der mündlichen Verhandlung geklärt 

werden konnte und dazu eine zweite Verhandlung 

notwendig war. 

In einem Erinnerungsverfahren, das die Erstattung der 

Kosten nach dem Vertretergebührenerstattungsgesetz 

für das Beschwerdeverfahren betraf, wies der 10. Senat 

244 darauf hin, dass gemäß § 7 VertrGebErstG i. V. m. 

§ 134 Abs. 1 Satz 1 BRAGO die Vergütung nach bisherigem 

Recht zu berechnen ist, wenn der unbedingte Auftrag 

zur Erledigung derselben Angelegenheit i. S. d. § 13 

BRAGO vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung 

erteilt oder der Rechtsanwalt vor diesem Zeitpunkt 

gerichtlich bestellt oder beigeordnet worden ist. Auch 

im Falle eines beigeordneten Vertreters ist nicht stets 

allein auf den Zeitpunkt der Beiordnung abzustellen, 

sondern auch auf den Zeitpunkt der Auftragserteilung, 

wenn für das Mandatsverhältnis – so wie in Fällen der 

Prozesskostenhilfe – neben der Beiordnung auch eine 

Beauftragung durch die Partei erforderlich ist. 

4. Rechtsbeschwerde 

In einem Fall des 20. Senats 245 hat eine Patentinhaberin 

beantragt, einen bestandskräftig gewordenen 

Beschluss nachträglich durch eine Erklärung der Zulassung 

der Rechtsbeschwerde zu ergänzen. Dies ist 

nicht möglich 246 , selbst wenn – was vorliegend nicht 

der Fall war – die Zulassung nur versehentlich unterblieben 

sein sollte. 247 Hat keine Partei die Zulassung 

angeregt, ist eine ausdrückliche Entscheidung ent- 

238 BGHZ 145, 358 = NJW 2001, 885. 

239 BPatG, Urt. v. 17.5.2011 – 1 Ni 1/09 (EU), zur Nichtigkeitsklage, Berufung eingelegt [Az: X ZR 98/11]. 

240 BGH, BlPMZ 1995, 442 – Tafelförmige Elemente. 

241 B PatG, Beschl. v. 9.5.2011 – 10 W (pat) 16/08, unter Hinweis auf Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl.(2008), Einl., Rdnr. 274. 

242 BGH, GRUR 1995, 45 – Prüfungsantrag. 




246 Siehe BGH, BGHZ 44, 395 und NJW 2004, 779. 

247 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 100 Rdnr. 14. 

42


behrlich. Schweigen im Beschluss bedeutet Nichtzulassung. 

Eine nachträgliche Zulassung würde nicht, 

wie in § 321 ZPO vorausgesetzt, eine unterbliebene 

Ent scheidung nachholen, sondern entgegen § 318 ZPO 

der bereits getroffenen Entscheidung widersprechen 

und sie abändern. Diese Erwägungen gelten nach den 

Ausführungen des BGH 248 auch für § 543 ZPO n. F. und 

den vergleichbaren Fall der Zulassung der Rechtsbeschwerde 

durch Ergänzungsbeschluss. Nichts anderes 

kann daher für die Zulassung der Rechtsbeschwerde 

nach dem Patentgesetz gelten. 

5. Sonstiges 

Der 10. Senat 249 hatte über eine Beschwerde zu entscheiden, 

welche gegen die Zurückweisung des Antrags 

auf Rückzahlung der Veröffentlichungsgebühr 

(Nr. 313 820) für die Übersetzung eines europäischen 

Patents gerichtet war. Er beschied, dass die Beschwerde 

unbegründet war. Denn die Gebühr war im August 

2008 mit Rechtsgrund entrichtet worden, da nach 

Art. XI § 4 IntPatÜG für europäische Patente, für die der 

Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen 

Patentblatt veröffentlicht worden ist, u. a. 

Art. II § 3 IntPatÜG und § 2 Abs. 1 PatKostG jeweils in 

den Fassungen anwendbar sind, die im Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des Hinweises gegolten haben. Für 

europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung 

vor dem 1. Mai 2008, dem Zeitpunkt des Inkrafttreten 

des Londoner Übereinkommens, veröffentlicht 

worden ist, bleibt nach der Übergangsregelung des 

Art. XI § 4 IntPatÜG das Übersetzungserfordernis nicht 

nur für die Patentschrift bei Patenterteilung bestehen, 

sondern auch bei einer späteren geänderten Aufrechterhaltung 

im europäischen Einspruchsverfahren. 

VI. Nichtigkeitsverfahren 

1. Zulässigkeit der Klage 

Eine Nichtigkeitsklage, die entgegen § 81 Abs. 1 Satz 2 

PatG gegen die nicht im deutschen Patentregister eingetragene 

Beklagte gerichtet ist, ist zulässig und gegen 

die richtige Beklagte gerichtet, wenn diese durch 

gesellschaftsrechtliche Umwandlung und Verschmelzung 

gebildet wurde. 250 

Eine Klage auf Nichtigerklärung ist zulässig, auch 

wenn ein Patent zwischenzeitlich nach Rechtshängigkeit 

aufgrund Zeitablaufs erloschen ist, wenn aufgrund 

der Inanspruchnahme wegen Patentverletzung 

durch die Lizenznehmerin der Patentinhaberin für die 

Klägerin ein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden 

Vernichtung des Streitpatents besteht. 251 

Der 1. Senat 252 beschied, dass auch im Hinblick auf die 

durch Erlöschen des Streitpatents nicht rückwirkend 

beseitigten Rechtswirkungen der Patenterteilung 253 

der Antrag auf Nichtigerklärung und nicht auf Feststellung 

der Nichtigkeit zu richten ist. 254 

Der 4. Senat 255 hatte über die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage 

unter dem rechtlichen Aspekt entgegenstehender 

Rechtskraft nach § 325 Abs. 1 ZPO zu 

entscheiden. Die Klägerin hatte das Streitpatent mit 

der Klage uneingeschränkt wegen fehlender Patentfähigkeit 

angegriffen, allerdings in einem früheren 

Verfahren bereits Klage auf Teilnichtigkeit einzelner 

Patentansprüche wegen fehlender Patentfähigkeit 

erhoben. Diese Klage war rechtskräftig als unbegründet 

abgewiesen worden. Der Senat führte aus, dass 

vorliegend das Sachurteil im vorangegangenen Verfahren 

einer Entscheidung über die dort behandelten 

248 BGH, NJW 2004, 779. 

249 B PatG, Beschl. v. 9.9.2010 – 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten, Rechtsbeschw. zugelassen und eingelegt [Az: X ZB 2/11]. 

250 B PatG, Urt. v. 8.2.2011 – 4 Ni 38/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 37/11], unter Hinweis auf Keukenschrijver, 

Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2010), Rdnr. 140. 

251 BGH, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 2008, 90 – Verpackungsmaschine; GRUR 1965, 231 – Zierfalten. 

252 B PatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09; ebenso BPatG, GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster unter Hinweis auf BGH, 

GRUR 1974, 146 – Schraubennahtrohr; vgl. auch Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286 Fn. 40 – zur abweichenden Auffassung. 

253 Zur Abgrenzung der – unberührten – Wirksamkeit des Erteilungsbeschlusses als Verwaltungsakt BGH, GRUR 1997, 615, 616 

– Vornapf; BPatGE 46, 134 – gerichtliches Einspruchsverfahren; BPatG, Beschl. v. 13.4.2011 – 21 W (pat) 308/08 – Optische Inspektion 

von Rohrleitungen; Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286 Fn. 40; a.A. BPatG, GRUR 2011 657, 662 – Vorrichtung zum Heißluftnieten. 

254 BGH, GRUR 1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr. 

255 B PatG, Urt. v. 14.12.2010 – 4 Ni 24/09; aufgehoben und zurückverwiesen von BGH, Urt. v. 29.11. 2011 – X ZR 23/11 – Rohrreinigungsdüse, 

Berufung eingelegt [Az: X ZR 23/11]. 

43


Patentansprüche entgegensteht, da einer auf denselben 

Nichtigkeitsgrund gestützten Klage im Umfang 

des im früheren Verfahren gestellten Antrags gegen 

dasselbe Patent und zwischen denselben Parteien die 

Rechtskraft entgegensteht, selbst dann, wenn – wie 

vorliegend – neues Material genannt wird. 256 Der Senat 

vertrat die Auffassung, dass die klagende GmbH, 

die als juristische Person nicht mit derjenigen der seinerzeit 

klagenden Einzelfirma identisch ist, sich entgegenhalten 

lassen muss, dass ihr Geschäftsführer 

als Inhaber der seinerzeit klagenden Einzelfirma nicht 

nur einer der Geschäftsführer der jetzigen Klägerin ist, 

sondern inzwischen zugleich deren alleiniger Gesellschafter. 

Gesellschaft und Gesellschafter sind trotz der 

Trennung der Rechtspersönlichkeiten und trotz aller 

Unterschiede in einem solchen Fall bei wirtschaftlicher 

Betrachtung als eine Person anzusehen. Eine den 

Alleingesellschafter treffende Rechtskraftwirkung gemäß 

§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 325 Abs. 1 ZPO wäre obsolet, 

könnte sie ohne Weiteres durch die von ihm allein 

bestimmte Gesellschaft umgangen werden. Die Klage 

wurde deshalb teilweise als unzulässig abgewiesen, 

soweit sie gegen identische Ansprüche gerichtet war. 

Auch der 5. Senat 257 hatte sich mit der Frage einer 

Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO und einer 

darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage 

zu beschäftigen. Erhebt ein konzernverbundenes Unternehmen 

eine Nichtigkeitsklage, obwohl über eine 

frühere Nichtigkeitsklage eines zu demselben Konzern 

gehörenden anderen Unternehmens bereits rechtskräftig 

entschieden wurde, reicht für die Annahme 

einer Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO bzw. 

einer darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren 

Klage nicht aus, dass beide Unternehmen für den 

Vertrieb bestimmter Waren in Deutschland zuständig 

sind bzw. waren. Außer vielleicht einer allgemeinen 

Tendenz der höchstrichterlichen Rspr. zur Ausdehnung 

der Rechtskraftwirkung lässt sich für den vorliegenden 

anders gelagerten Fall aus der Entscheidung „Sammelhefter 

II“ des BGH 258 keine andere Lösung entnehmen. 

Auch kann das die spätere Klage erhebende Vertriebsunternehmen 

nicht als Strohmann des nicht mehr aktiven 

übergeordneten Konzernunternehmens angesehen 

werden. 

In der Rspr. ist anerkannt, dass ein Nichtigkeitskläger 

sich der Nichtangriffspflicht nicht durch Vorschieben 

eines „Strohmanns“ entziehen kann, der äußerlich 

im eigenen Namen, der Sache nach aber im Interesse 

seines „Hintermanns“ und auf dessen Weisungen 

hin das Nichtigkeitsverfahren betreibt, ohne dass ein 

eigenes, ins Gewicht fallendes gewerbliches Interesse 

an der Vernichtung des Patents besteht. 259 Dies gilt 

trotz der vorhandenen rechtlichen Selbständigkeit 

von Kläger und der durch eine Nichtangriffsabrede 

verpflichteten dritten Rechtspersönlichkeit insbesondere 

auch dann, wenn beide bei wirtschaftlicher 

Betrachtung ein und dieselbe Person sind, und es wegen 

der wirtschaftlichen Identität dem Kläger ohne 

Weiteres zumutbar ist, die dem Dritten gesetzten 

Grenzen wirtschaftlichen Handelns zu beachten, so 

für das Verhältnis einer GmbH zu ihrem Alleingesellschafter 

und umgekehrt 260 , nicht aber für eine 

Konzernverbundenheit 261 , es sei denn, die Tochtergesellschaft 

wird von der Konzernmutter zu 100 % beherrscht 

und nimmt die wirtschaftlichen Interessen 

der Konzernmutter als ihr verlängerter Arm wahr. 262 

Allein ein Agieren als „Hintermann“ durch ein dritte 

Person, die – hier als Beirat oder Berater – weder 

256 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2003), § 22, Rdnr. 95; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 21 Rdnr. 117; 

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 40, 44; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2010), Rdnr. 284. 

257 B PatG, Urt. v. 19.1.2011 – 5 Ni 103/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 36/11], = BPatGE 52, 245 = Mitt 2011, 236 

– Tintenpatrone , im Anschluss an BPatGE 27, 55. 

258 BGH, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II. 

259 BGH, GRUR 1963, 253, 254 – Bürovorsteher; BPatG, Urt. v. 03.12.2009 – 10 Ni 8/08. 

260 BGH, GRUR 1987, 900, 903 – Entwässerungsanlage; GRUR 1957, 482, 485 – Chenillefäden; 

Benkard Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 22 Rdnr. 44; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 81 Rdnr. 67. 

261 BPatGE 27, 55. 

262 BPatGE 43, 125, 127 – Gatterfeldlogik. 

44


durch ihre Funktion als Geschäftsführer noch als Alleingesellschafter 

rechtlich in der Lage ist, eine beherrschende 

Funktion auszuüben, reicht hierzu nach 

den ausgeführten Grundsätzen nicht aus, so der 1. Senat. 

263 Ebenso wenig reicht aus, dass zwischen zwei 

Unternehmen eine wirtschaftliche Verflechtung als 

Herstellungs- und Vertriebsfirma besteht, auch wenn 

letztere weder Produktionsanlagen noch Räumlichkeiten 

oder Aktiva besitzt. Für die insoweit maßgeblichen 

weiteren Tatsachenbehauptungen, welche eine 

wirtschaftliche Identität und Strohmanneigenschaft 

begründen könnten, ist der Beklagte nach allgemeinen 

Grundsätzen beweispflichtig. 264 Der maßgebende 

Zeitpunkt für die Beurteilung der behaupteten 

Strohmanneigenschaft ist – wie auch bei den übrigen 

Prozessvoraussetzungen 265 – der Schluss der 

letzten mündlichen Verhandlung, wobei zeitlich vorgelagerte 

Umstände nur heranzuziehen sind, sofern 

sie durchgreifende Rückschlüsse auf die Verhältnisse 

zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

zulassen. 

Dass die frühere Klägerin zur Vereitelung einer Vollstreckung 

„dormant“ gestellt wurde und die jetzige 

Klägerin fehlende formale Rechtsnachfolge zu einem 

neuen Angriff auf das Streitpatent nützt, könnte allenfalls 

über eine Anwendung von § 242 BGB (Treu und 

Glauben), dessen Anwendung auch im Prozessrecht 

nicht ausgeschlossen ist, zur Unzulässigkeit der Klage 

führen. Insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass die 

Rechtsverhältnisse bzw. Streitverhältnisse zwischen 

den Parteien des vorliegenden Verfahrens nicht auf 

vertraglichen Beziehungen beruhen, sondern gesetzlich 

bestehende Rechte durchgesetzt bzw. abgewehrt 

werden sollen, so der 5. Senat. 266 

2. Nichtigkeitsgründe 

Der 1. Senat 267 wies zu der umstrittenen Frage einer 

unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung, 

hier einer Teilanmeldung, nach Art. II § 6 Abs. 1 

Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ darauf 

hin, dass nach der Rspr. der Großen Beschwerdekammer 

268 die hierfür maßgebliche Beurteilung bei einer 

Kette von Teilanmeldungen nach § 76 Abs. 1 EPÜ nur 

dann erfüllt ist, wenn der in der letzten Teilanmeldung 

beanspruchte Gegenstand in jeder der vorangehenden 

Teilanmeldungen und in der Stammanmeldung 

ursprünglich offenbart ist. 269 Art. 76 EPÜ 

i. V. m. Regel 36 AOEPÜ stellt insoweit auch von seinem 

Regelungsgehalt – anders als die Teilungserklärung 

nach § 39 PatG 270 – auf die Einreichung einer 

Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen 

Patentanmeldung ab. Der Senat sprach sich 

deshalb dafür aus, dass bei einem EP-Patent nicht nur 

263 BPatG, Urt. v. 17.5.2011 – 1 Ni 1/09 (EP), Berufung eingelegt [Az: X ZR 98/11]. 

264 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 81 Rdnr. 9, zur Beweislast Rdnr. 160. 

265 Thomas/Putzo-Reichhold, ZPO, 31. Aufl. (2010), Vorb. zu § 253 ZPO, Rdnr. 11 m. w. N.. 

266 BPatG, Urt. v. 19.1.2011 – 5 Ni 103/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 36/11] = BPatGE 52, 245 = Mitt 2011, 236 – Tintenpatrone. 


268 EPA, G 1/06, ABl 2008, 307 – Ketten von Teilanmeldungen; G 1/05, ABl 2008, 271. 

269 Singer/Stauder/Teschemacher, EPÜ, 5. Aufl. (2010), Art. 76 Rdnr. 12. 

270 BGH, GRUR 2000, 688 – Graustufenbild; Melullis, GRUR 2001, 971, 975. 

45


die eingereichte europäische Teilanmeldung nach 

Art. 76 EPÜ eine weitere inhaltliche Schranke für den 

Offenbarungsgehalt bildet 271 , sondern ebenso jede 

vorangegangene Teilanmeldung als deren Grundlage, 

und dass deshalb der Rspr. der Großen Beschwerdekammer 

zu folgen ist. 

3. Kostenfragen 

Der 3. Senat 272 trat der Auffassung bei 273 , wonach die 

Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren 

typischerweise – wegen des Abstimmungsbedarfs 

– jedenfalls dann notwendig i. S. v. §§ 84 Abs. 2 

Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist, wenn zeitgleich mit 

dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes 

Verletzungsverfahren anhängig ist. Bei einem 

deutlichen Abweichen vom Regelfall kann die Erstattung 

von Doppelvertretungskosten allerdings auch 

ausgeschlossen sein. 274 Dagegen erscheint nach Auffassung 

des Senats eine Abgrenzung im Einzelfall danach, 

ob eine verfahrensrelevante Rechtsfrage von einem 

Patentanwalt bewältigt werden kann bzw. wann 

es hierzu der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedarf, 

als wenig geeignet, um die Notwendigkeit der Hinzuziehung 

eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren 

zu beurteilen. Denn ob ein Patentanwalt kraft seiner 

Ausbildung zur Lösung der im konkreten Verfahrensverlauf 

aufgetretenen Rechtsprobleme und damit zur 

alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens befähigt 

war oder nicht, bleibt von vornherein eine im 

Grunde rein hypothetische Frage, die sich nicht mit 

der erforderlichen Rechtssicherheit beantworten lässt, 

sondern nahezu zwangsläufig eine uneinheitliche Einzelfallrechtsprechung 

zur Folge hätte. 

Der 3. Senat 275 führte in einem weiteren Verfahren 

seine eigene Rspr. in der Konstellation fort, dass die 

Klage im Verletzungsverfahren durch die Lizenznehmerin 

des Patentinhabers erhoben worden war. Insoweit 

ist nicht rein formal auf die Parteiidentität in 

beiden Prozessen abzustellen. Vielmehr kommt es 

maßgeblich darauf an, ob die Verletzungsklage auf 

Basis des mit der anschließenden Nichtigkeitsklage 

angegriffenen Streitpatents erhoben wurde. Er folgte 

damit der bereits vom 4. Senat insoweit geäußerten 

Rechtsauffassung. 276 

Auch der 5. Senat 277 bestätigte diese Auffassung. 

Trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung darf die 

im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten 

als geboten anzusehende typisierende 

Betrachtungsweise 278 bei der Beurteilung der 

Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren 

nicht durch eine übermäßige Differenzierung 

der Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit 

de facto außer Kraft besetzt werden. Auch 

wenn es bei der Beurteilung der Notwendigkeit von 

Kosten auslösenden Maßnahmen auf den Zeitpunkt 

ihrer Veranlassung ankommt, ist diese ex-ante-Sichtweise 

bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer 

Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht 

uneingeschränkt anwendbar. Der tatsächliche Verfahrensverlauf 

kann vielmehr als Indiz für die Beurteilung 

der Frage herangezogen werden, ob die entsprechende 

Vorgehensweise einer Partei zur vollen 

Wahrnehmung ihrer Belange letztlich erforderlich 

war oder nicht. 

271 So auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 39 Rdnr. 63. 

272 B PatG; Beschl. v. 24.2.2011 – 3 ZA (pat) 29/10 zu 3 Ni 21/07 (EU) hinzuverbunden 3 Ni 22/07 (EU), 3 Ni 26/07 (EU) 

– Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; vgl. auch BPatG, Beschl. v. 18.5.2010 – 3 ZA (pat) 1/09 zu 3 Ni 51/05 (EU). 

273 BPatGE 51, 225 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III; vgl. BPatG, Beschl. v. 18.1.2011 – 5 ZA (pat) 20/10 

– Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV. 

274 Hierzu etwa BPatG, GRUR 2008, 735. 

275 BPatG, Beschl. v. 26.7.2011 – 3 ZA (pat) 21/10 zu 3 Ni 42/06 (EU) = BPatGE 52, 233 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI. 

276 BPatG, Beschl. v. 26.10. 2010 – 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II. 

277 BPatG, 5 ZA (pat) 20/10 zu 5 Ni 84/09 (EU) Beschl. v. 18.1.2011 = BPatGE 52, 154 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV. 

278 BGH, GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V. 

46


Der 4. Senat 279 wies darauf hin, dass die nach § 91 ZPO 

zu erstattenden Kosten für die Doppelvertretung im 

Nichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem BGH notwendig 

und mithin erstattungsfähig sind. Auch die 

nachträgliche (ergänzende) Geltendmachung des Kostenansatzes 

einer Doppelvertretung im Kostenfestsetzungsverfahren 

ist nicht ausgeschlossen, wenn zuvor 

die Erstattungsfähigkeit auf Hinweis der Rechtspflegerin 

im Erinnerungsverfahren gestrichen und deshalb 

im Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin 

nicht berücksichtigt worden war. Denn eine Nachliquidation 

ist grundsätzlich zulässig, sofern ein Posten 

im ersten Gesuch nicht enthalten war oder versehentlich 

übergangen wurde. 280 Demgegenüber kann ein 

Verzicht nur angenommen werden, wenn der Erinnerungsgegner 

eindeutig zu erkennen gegeben hätte, er 

wolle auf die Geltendmachung der betreffenden Kosten 

ein für allemal verzichten. Dies gilt auch unter dem 

Gesichtspunkt von Treu und Glauben nach § 242 BGB. 

Denn es besteht kein Vertrauensschutz darauf, dass 

der Kostengläubiger, auch wenn er den Kostenansatz 

hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten zwischenzeitlich 

nicht mehr geltend gemacht hatte, endgültig davon 

absehen würde. 281 Es ist auch kein widersprüchliches 

Verhalten darin zu sehen, dass er nach Erlangung der 

Kenntnis von einer für ihn günstigen Entscheidung 

des Gerichts den Anspruch erneut geltend macht. 

Auch der 10. Senat 282 knüpfte an seine bisherige Rspr. 

zur Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten 

an 283 , wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts 

im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann als notwendig 

anzusehen ist, wenn zeitgleich ein das Streitpatent 

betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, und 

betonte, dass der überwiegenden Rechtsauffassung 

der Senate des BPatG folgend 284 bei der Prüfung der 

Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungsoder 

Rechtsverteidigungsmaßnahme eine typisierende 

Betrachtungsweise geboten ist. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, 

der bei einer übermäßig differenzierenden 

Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in 

keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, 

wenn in nahezu jedem Einzelfall – wie hier – mit 

Fug darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten 

einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme 

zu erstatten sind oder nicht. 

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend 

für erledigt erklärt hatten, hatte der 1. Senat 285 

unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und 

Streitstandes nur noch über die Kosten des Verfah- 

279 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 4 ZA (pat) 58/10 zu 4 Ni 59/04 (EU) – Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren. 

280 Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Aufl. (2010), § 103 Rdnr. 18. 

281 Pfeiffer, jurisPK-BGB, 5. Aufl. 2010, § 242 BGB, Rdnr. 58. 

282 BPatG, Beschl. v. 22.9.2011 – 10 ZA (pat) 5/11 zu 10 Ni 6/09 = BlPMZ 2012, 33 

283 BPatGE 51, 225 = BlPMZ 2010, 371 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III; vgl auch Winterfeldt/Engels GRUR 2009, 

613, 614; Engels/Morawek GRUR 2010, 465, 476; Engels/Morawek GRUR 2011, 561, 585-587, auch zur abweichenden Rspr. des 

35. Senats BPatGE 51, 81 Medizinisches Instrument 

284 BPatGE 51, 67; 51, 72 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II (1. Senat); BPatGE 52, 154, 157 – Doppelvertretungskosten 

im Nichtigkeitsverfahren IV (5. Senat); BPatGE 52, 159, 163 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V (3. Senat); 

differenzierend BPatGE 51, 76, – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren und BPatGE 52, 146, – Mitwirkender Rechtsanwalt II 

(4. Senat); auf den Einzelfall abstellend BPatGE 50, 85, – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren (2. Senat); 

vgl. bereits zur typisierenden ex ante Betrachtung BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkendenRechtsanwalts (3. Senat). 

285 B PatG, Beschl. v. 4.5.2011 – 1 Ni 9/09 – Klageveranlassung bei EP-Patent; ebenfalls zur Anwendung von 

§ 91a ZPO: BPatG, Beschl. v. 28.6.2011 – 1 Ni 5/09. 

47


rens nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 84 

Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO), wobei der 

auch im Nichtigkeitsverfahren anzuwendende Rechtsgedanke 

des § 93 ZPO zu berücksichtigen ist. 286 Danach 

hat ein Beklagter keine Kosten zu tragen, wenn 

er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben 

und den Klageanspruch sofort anerkannt hat. 287 Im 

Patentnichtigkeitsverfahren besteht eine Klageveranlassung 

grundsätzlich erst, wenn der Kläger den 

Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend 

gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener 

Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das 

Schutzrecht aufgefordert hat. 288 Eine solche vorherige 

Verzichtsaufforderung ist nur entbehrlich, wenn aufgrund 

des Verhaltens des Patentinhabers oder sonstiger 

besonderer Umstände eine solche Abmahnung als 

aussichtslos oder unzumutbar erscheint. 289 Diese Voraussetzungen 

sah der Senat bei einem EP-Patent nicht 

als erfüllt an. Nach seiner Auffassung lagen keine konkreten 

Umstände vor, welche die Annahme rechtfertigen, 

dass der Patentinhaber ohne weitere Vorwarnung 

mit einer den deutschen Teil des EP-Patents betreffenden 

Nichtigkeitsklage rechnen musste. Er unterstellte 

hierbei, dass die vorliegende Aufforderung zum Verzicht 

auf Geltendmachung von Ansprüchen aus dem 

Schutzrecht mit dem Verzicht auf das Schutzrecht 

gleichzusetzen ist. 290 

Der 1. Senat 291 hatte sich mit der Frage einer beantragten 

Aufhebung eines vollstreckten Ordnungsgeldbeschlusses 

aus einem gerichtlichen Vergleich zu beschäftigen. 

Die Schuldnerin hatte geltend gemacht, 

dass in entsprechender Anwendung der §§ 775 Nr. 1, 

776 ZPO der Beschluss aufzuheben sei, da zwischenzeitlich 

das verfahrensgegenständliche Streitpatent 

in einem Parallelverfahren nichtig erklärt worden war. 

Der Senat wies den Antrag zurück, weil der maßgebliche 

Vergleich ausdrücklich im Falle der Vernichtung 

des Streitpatents nur die Beendigung der Unterlassungsverpflichtung 

der Schuldnerin für die Zukunft 

beinhaltete. Der Vergleich war damit nicht unter der 

auflösenden Bedingung gemäß § 158 Abs. 2 BGB einer 

Nichtigerklärung geschlossen, so dass auch die darin 

enthaltenen Verpflichtungen nicht rückwirkend entfallen 

waren. Die Frage, ob mit der überwiegenden 

Rechtsauffassung 292 bei einer bereits abgeschlossen 

Vollstreckung nach § 890 Abs. 1 ZPO aus einer Unterlassungsverpflichtung 

entsprechend §§ 775 Nr. 1, 776 

ZPO mit rückwirkendem Wegfall des Vollstreckungstitels 

auch die Vollstreckungsmaßnahme aufzuheben 

ist, konnte deshalb offen bleiben. 

Im Falle einer Selbstbeschränkung des mit der Nichtigkeitsklage 

angegriffenen Streitpatents und anschließender 

Teilrücknahme der Klage können nach neuerer 

Rspr. unter Berücksichtigung der Wertung der §§ 296 

Abs. 2 Satz 2 und 92 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG 

der Beklagten die gesamten Kosten des Rechtsstreits 

auferlegt werden. 293 Beruhen die beschränkte Verteidigung 

und die Klagerücknahme auf einem außergerichtlichen 

Vergleich, so ist nach einer Entscheidung 

des 3. Senats 294 eine Abweichung von dieser Regel gerechtfertigt, 

was im vorliegenden Fall zu einer Kostenaufhebung 

führte. 

286 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 37. 

287 BGH, GRUR 1984, 272, 276 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; 

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 18. 

288 B PatG, GRUR-RR 2009, 325, 326 – Kostenauferlegung bei Verzicht auf das Streitpatent; zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: 

BPatGE 26, 139, 140; 21, 38, 39; ferner Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 18 und Rdnr. 24; 

Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; Goebel/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 17 GebrMG Rdnr. 22; 

differenzierend und teilweise zusätzlich Androhung eines Löschungsverfahrens fordernd: BPatGE 21, 38, 39. 

289 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 82 Rdnr. 18. 

290 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; einschränkend BPatG, Mitt 1978, 177, 178: bei gleichzeitiger Androhung des 

Löschungsverfahrens; Benkard/Goebel,PatG 10. Aufl. (2006), § 17 GebrMG Rdnr. 22; 

zweifelnd BPatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 21/09, zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. 

291 BPatG, Beschl. v. 25.11.2011 – 1 Ni 22/98. 

292 Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., Bd. 8, § 890 Rdnr. 46; Stöber/Zöller, ZPO, 28. Aufl., § 890 Rdnr. 25; Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., 

§ 890 Rdnr. 35; OLG Hamm, GRUR 1990, 306; KG Berlin, NJW-RR 2000, 1523; zur Gegenauffassung Hees, GRUR 1999, 128, 129. 

293 B PatG, GRUR 2009, 46, 50 – Ionenaustauschverfahren; BPatG, GRUR 2009, 1195; anders noch BPatG, Urt. v. 19.12.1996 – 2 Ni 29/95. 


48


4. Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren 

Der 3. Senat 295 hatte über die Prüfungsreihenfolge 

der vom Patentinhaber antragsgemäß vorgegebenen 

Nummerierung der Anspruchsfassungen des verteidigten 

Streitpatents zu befinden. Die Patentansprüche 

gemäß den Hilfsanträgen betrafen die gleiche 

Anspruchskategorie, mit Patentanspruch 1 gemäß 

Hilfsantrag 6 war die Verwendung von Kombinationen 

des Arzneimittelwirkstoffs Taxotere mit nicht weiter 

definierten Wirkstoffen beansprucht, während bei den 

Patentansprüchen 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 5 

konkrete Wirkstoffe in einer Kombination mit Taxotere 

genannt waren. Der Senat führte aus, dass mit der 

Nummerierung der von der Patentinhaberin verteidigten 

Fassungen der Patentansprüche dem Gericht 

grundsätzlich keine bindende Prüfungsreihenfolge 

vorgegeben wird und der st. Rspr. folgend regelmäßig 

unabhängig von der Nummerierung zunächst die am 

wenigsten beschränkte Fassung zu prüfen ist. Deshalb 

waren nach Auffassung des Senats die Patentansprüche 

gemäß Hilfsantrag 6 vor den jeweiligen Patentansprüchen 

1 bis 3 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 5 zu 

prüfen. 296 

Der 4. Senat 297 schloss sich in einem Fall, in dem die 

Beklagte im Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent 

im angegriffenen Umfang im Wege der zulässigen 

Selbstbeschränkung nicht mehr verteidigte, der Rspr. 

des 3. Nichtigkeitssenats des BPatG 298 an, wonach das 

Streitpatent aufgrund einer „Selbstbeschränkung auf 

Null“ ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären ist, da 

eine sachliche Überprüfung nur im Rahmen der von 

den Streitparteien gesetzten Grenzen zu erfolgen hat. 

Der 4. Senat führte aus, dass danach in dieser Einlassung 

eine faktisch dem Anerkenntnis des Klageantrags 

i. S. v. § 307 ZPO vergleichbare Erklärung zu sehen ist, 

die eine Nichtigerklärung des Streitpatents unter Befreiung 

von der Sachprüfung ebenso rechtfertigt, wie 

auch bei dem Fallenlassen eines Patentanspruchs eine 

teilweise Nichtigerklärung ohne Sachprüfung erfolgt. 

5. Sonstiges 

Akteneinsicht 

Nach der gesetzlichen Regelung des § 99 Abs. 3 Satz 3 

PatG ist Dritten die Einsicht in „Akten von Verfahren 

wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents“ grundsätzlich 

eröffnet. 299 Insoweit ist nach Auffassung des 

3. Senats 300 zunächst festzuhalten, dass diese Regelung 

nicht zwischen dem Akteninhalt eines bloßen 

„Vorverfahrens“ bis zur Gebührenzahlung und Zustellung 

der Klage einerseits und dem Akteninhalt nach 

Übermittlung der Klageschrift an die Patentinhaberin 

andererseits unterscheidet. Auch wenn sich aufgrund 

der unterbliebenen Gebührenzahlung kein streitiges 

Gerichtsverfahren entwickelt hat, bleiben die angelegten 

Akten dennoch als Teil eines „Verfahrens wegen Erklärung 

der Nichtigkeit des Patents“ im weiteren Sinne 

existent. 301 Eine Verfahrensakte im Sinne von § 99 

Abs. 3 PatG liegt auch vor, wenn wegen der auf kostenrechtliche 

Aspekte gerichteten Nichtvornahmefiktion 

des § 6 Abs. 2 PatKostG die Klage als nicht erhoben gilt. 

Denn durch diese Norm soll das Allgemeininteresse 

295 BPatG, Urt. v. 28.10.2010 – 3 Ni 50/08 (EU) verbunden mit 3 Ni 10/09 (EU). 

296 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 81 Rdnr. 136, BPatGE 34, 230; BPatG, GRUR 2008, 892 – Memantin; 

BPatG, Urt. v. 14.9.1995 – 2 Ni 29/94 – Wirbelplatzhalter. 


298 BPatG, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin. 

299 Vgl. Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2010 Teil II: Patentrecht 

und Gebrauchsmusterrecht in GRUR 2011, 561, 587. 

300 BPatG, Beschl. v. 12.7.2011 – 3 ZA (pat) 14/11 zu 3 Ni 41/10 (EP); ferner 3 ZA (pat) 29/11 zu 3 Ni 41/10 (EP). 

301 So bereits BPatGE 26, 165. 

49


an der Beseitigung zu Unrecht erteilter Schutzrechte 

abgesichert werden. 302 Dementsprechend umfasst § 31 

PatG – auf den in § 99 Abs. 3 Satz 1 PatG ausdrücklich 

verwiesen wird – auch grundsätzlich die Einsicht in 

Akten von Patentanmeldungen, die als zurückgenommen 

gelten. 303 

Vertretungsfiktion 

Die für Prozesshandlungen geltende Vertretungsfiktion 

des § 62 Abs. 1 ZPO – hier für die in der mündlichen 

Verhandlung nicht erschienene Patentmitinhaberin 

als gemeinsam Beklagte im Nichtigkeitsverfahren – 

umfasst auch eine beschränkte Verteidigung des 

Streitpatents durch die weiteren, erschienenen Patentmitinhaber 

als notwendige Streitgenossen mittels 

abweichender Anträge, so der 3. Senat. 304 Mehrere 

Patentmitinhaber – die im Zweifel eine Bruchteilsgemeinschaft 

i. S. v. §§ 741 ff BGB bilden – sind notwendige 

Streitgenossen aus materiell-rechtlichen Gründen 

i. S. v. § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO, so dass grundsätzlich nur 

eine gemeinschaftliche Prozessführungsbefugnis besteht. 

305 Im vorliegenden Fall war ein Patentmitinhaber, 

wie angekündigt, in der mündlichen Verhandlung 

nicht erschienen und vertreten, so dass sich die Frage 

stellte, ob die anwesenden Mitinhaber abweichend 

von den schriftlich gestellten Anträgen das Patent beschränkt 

mit Wirkung für den Abwesenden verteidigen 

durften. Der Senat beschied, dass die nach § 99 Abs. 1 

PatG i. V. m. § 62 Abs. 1 ZPO geltende Vertretungsfiktion 

bei Termin- oder Fristversäumnis das gesamte mündliche 

Vorbringen und alle Prozesserklärungen der anwesenden 

Streitgenossen (Gesamtwirkung) umfasst, 

mögen dieses Vorbringen und die Anträge dem Abwesenden 

günstig sein oder nicht. 306 Anders als etwa der 

Verzicht, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, ist die beschränkte Verteidigung 

des Patents auch keine rechtsgestaltende 

Erklärung von sachlich-rechtlicher Bedeutung 307 , sondern 

ausschließlich eine auf Begrenzung des Prozessstoffs 

gerichtete Erklärung rein prozessualer Natur 308 

und deshalb von der Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1 

ZPO umfasst. Der Senat stellte ergänzend darauf ab, 

dass die anwesenden Patentmitinhaber kraft des ihnen 

nach § 744 Abs. 2 BGB zustehenden Notgeschäftsführungsrechts 

als Mitberechtigte des Streitpatents 

zugleich auch materiell-rechtlich zur Verfahrensführung 

und beschränkten Verteidigung des Streitpatents 

im eigenen Namen mit Wirkung auch für die nicht 

Anwesenden berechtigt waren. 309 Dem Urteil waren 

deshalb die in der mündlichen Verhandlung gestellten 

Anträge zugrunde zu legen. 

Beweisaufnahme 

Ein Antrag auf Vernehmung eines Zeugen – hier zum 

Nachweis der Vorbenutzung durch Auslieferung 

und abweichenden Ausgestaltung einer Tintenkartusche 

–, der als Beweisangebot „ins Blaue hinein“ 

auf Ausforschung von Tatsachen gerichtet ist, ist als 

Beweisermittlungsantrag bzw. Ausforschungsbeweisangebot 

unzulässig. Der Senat wies den Antrag 

auf schriftliche Stellungnahme zum Beweisergebnis 

zurück. § 370 Abs. 1 ZPO sieht als üblichen Ablauf nach 

durchgeführter Beweisaufnahme eine Verhandlung 

über deren Ergebnis nach § 285 Abs. 1 ZPO vor. Ein 

Recht auf Einräumung einer Schriftsatzfrist besteht 

insoweit nicht generell, sondern nur dann, wenn ansonsten 

aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls 

keine ausreichende Gewährung rechtlichen 

Gehörs erfolgen würde. 310 

302 BGH, GRUR 2007, 628, 629, Rdnr. 14 – MOON, m. w. N., zur entsprechenden Regelung im Markengesetz. 

303 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 31 Rdnr. 40, m. w. N. 

304 BPatG, Urt. v. 9.11.2010 – 3 Ni 2/09 – Lysimeterstation. 

305 Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl. (2004), § 62 Rdnr. 16; BGH, GRUR 1967, 655 – Altix. 

306 Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl. (2004), § 62 Rdnr. 27; Rosenberg/Schwab, ZPO, 17. Aufl. (2010), § 49 Rdnr. 47. 

307 BGH, GRUR 2009, 42 – Multiplexsystem; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 20 Rdnr. 8; 

Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 20 Rdnr. 1, § 34 Rdnr. 405; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl.(2009), S. 573. 

308 BGH, BGHZ 21, 8 = GRUR 1956, 409 – Spritzgussmaschine I; GRUR 1965, 480, 482 – Harnstoff; zum 

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BGH, GRUR 1995, 210 – Lüfterklappe; a. A. Hövelmann, Mitt 1999, 129, 132. 

309 Zum Nichtigkeitsberufungsverfahren: RGZ 76, 298, 299; zu Mitanmeldern: BPatGE 21, 212 = GRUR 1979, 696 – Notwendige Streitgenossen; 

zur Teilungserklärung: BPatG, Beschl. v.11.3.2004 – 15 W (pat) 54/03; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl. (2006), § 6 Rdnr. 35; 

zur Klageerhebung ferner: BGHZ 94, 117; zur Anmeldung: Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 6 Rdnr. 44, 

zur Verletzungsklage Rdnr. 43. 

310 BPatG, Urt. v. 19.1.2011 – 5 Ni 103/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 36/11] = BPatGE 52, 245 = Mitt 2011, 236 – Tintenpatrone. 

50


Verbindung 

Nach Auffassung des 5. Senats 311 scheidet eine Verbindung 

von Patentnichtigkeitsverfahren nach § 147 ZPO 

nicht dadurch aus, dass sowohl vor dem Inkrafttreten 

des geänderten § 83 Abs. 1 PatG am 1. Oktober 2009 

eingegangene als auch danach eingegangene Klagen 

betroffen sind. Eine unzulässige Verkürzung des 

rechtlichen Gehörs könnte allenfalls dann vorliegen, 

wenn einer dieser Parteien gegenüber eine Präklusion 

nach § 83 Abs. 4 PatG n. F. angewendet würde, was 

vorliegend schon wegen des Fehlens eines Hinweises 

und einer Fristsetzung nach den Absätzen 1 und 2 ausschied. 

Klageänderung, Verspätung 

Der 4. Senat 312 hatte sich mit der Frage der Zurückweisung 

verspäteten Vorbringens im Patentnichtigkeitsverfahren 

zu befassen. In der seit 1.10.2009 geltenden 

Fassung des § 83 PatG ist dem Patentgericht nach § 83 

Abs. 1 PatG die Verpflichtung zum Erlass eines qualifizierten 

Hinweises auferlegt, der die Parteien so früh 

wie möglich auf Gesichtspunkte hinweisen soll, die für 

die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung 

sein werden oder der Konzentration der Verhandlung 

auf die für die Entscheidung wesentlichen 

Fragen dienlich sind. Nach § 83 Abs. 2 PatG kann das 

Patentgericht den Parteien hinsichtlich der möglichen 

Stellungnahme eine Frist setzen, binnen welcher diese 

zu dem Hinweis nach Absatz 1 durch sachdienliche Anträge 

oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch 

im Übrigen abschließend Stellung nehmen können. 

§ 83 Abs. 4 PatG ermöglicht in diesem Zusammenhang 

– sofern über die Folgen einer Fristversäumung belehrt 

worden ist – die Zurückweisung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln 

einer Partei oder einer Klageänderung 

oder einer Verteidigung des Beklagten mit einer 

geänderten Fassung des Patents, die erst nach Fristablauf 

vorgebracht werden. Voraussetzung hierzu ist, 

dass die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung 

des bereits anberaumten Termins zur mündlichen 

Verhandlung erforderlich machen würde und 

die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend 

entschuldigt. Der 4. Senat wies danach die Einführung 

einer Druckschrift nach § 83 Abs. 4 PatG zurück, welche 

die Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung 

in das Verfahren einführen wollte, weil die Vorlage dieses 

Angriffsmittels trotz Belehrung unentschuldigt 

verspätet erfolgte und die Beklagte erklärte, sie könne 

sich in diesem Termin und ohne eigene Ermittlungen 

und Abstimmung nicht zu dieser Druckschrift äußern. 

Danach wäre eine Vertagung unumgänglich gewesen. 

313 Auch konnte als Entschuldigungsgrund nicht 

anerkannt werden, dass die Klägerin das verspätete 

Vorbringen nur damit zu erklären vermochte, sie sei 

erst vor wenigen Tagen auf das Dokument gestoßen. 

Die Beklagte hatte in eine erstmalig in der mündlichen 

Verhandlung geltend gemachte Erweiterung der Nichtigkeitsklage 

auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen 

Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nicht 

eingewilligt. Der 4. Senat 314 hielt die Klageerweiterung 

selbst bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs 

315 wegen der ansonsten erforderlichen Vertagung 

der mündlichen Verhandlung und der damit einhergehenden 

zeitlichen Verzögerung nicht für sachdienlich, 

§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO. 316 Denn bis zur mündlichen 

Verhandlung hatten die erforderlichen Unterlagen 

in Form der Stammanmeldung nicht vorgelegen 

311 BPatG, Urt. v. 17.10.2010 – 5 Ni 137/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 6/11], = BPatGE 52, 187 – Kommunikationsverfahren. 


313 BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug. 


315 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 83 Rdnr. 9. 

316 BGH, GRUR 2010, 901 – Polymerisierbare Zementmischung, Abschnitte 27 f. 

51

BPatG Jahresbericht 2011 Gebrauchsmusterrecht 

und die Beklagte hatte zuvor keine Gelegenheit, sich 

mit diesem Argument auseinanderzusetzen. 

Erklärt eine Prozesspartei zu Beginn einer mündlichen 

Verhandlung, das Fehlen eines Hinweises nach § 83 

Abs. 1 PatG werde nicht als Verfahrensfehler gerügt 

und will zur Sache verhandeln, ist diese Erklärung nach 

der erfolgten Einführung in den Sach- und Streitstand 

und mehrstündiger Verhandlung nicht mehr rückholbar, 

vielmehr muss sich die Klägerin an dieser Erklärung 

festhalten lassen. 317 

Ausschließung 

Gem. § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG ist im Nichtigkeitsverfahren 

von der Ausübung des Amtes als Richter ausgeschlossen, 

wer bei dem Verfahren vor dem Patentamt oder 

dem Patentgericht über die Erteilung des Patents oder 

den Einspruch mitgewirkt hat. Dies umfasst jedoch 

nicht den Fall einer Mitwirkung an einem anderen 

Verfahren mit weitgehend demselben Patentgegenstand 

(hier ein deutsches Patent im Beschwerdeverfahren, 

welches als Priorität für ein EP-Patent im 

Nichtigkeitsverfahren beansprucht ist). Auch eine 

analoge Anwendung des § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG bzw. 

des ihm weitgehend entsprechenden § 41 Nr. 6 ZPO 

kommt nicht in Betracht. Da § 86 PatG und § 41 ZPO 

das durch Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG garantierte Recht 

auf den gesetzlichen Richter betreffen, ist eine enge 

Auslegung dieser Vorschriften geboten. 318 Die die Richterausschließung 

betreffenden Gesetzesvorschriften 

sind als eine Regelung von Ausnahmetatbeständen, 

die dieses Grundrecht einschränkend ausgestalten, 

weder einer extensiven Auslegung noch einer analogen 

Anwendung zugänglich. 319 Es ist daher anerkannt, 

dass eine Ausdehnung auf die Mitwirkung eines Richters 

in verschiedenen Verfahren mit unterschiedlichen 

Verfahrensgegenständen bei gleicher Rechtsfrage 

nicht zulässig ist 320 , so der 3. Senat. 321 

Gebrauchsmusterrecht 

Der 35. Senat 322 stellte anlässlich einer Kostenbeschwerde 

fest, dass es sich bei dem Löschungsverfahren 

vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA trotz 

seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren 

handelt. 323 Die für die Vertretung 

im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr 

richtet sich deshalb nach Nr. 2300 VV RVG. Eine weitere 

Gebühr nach Nr. 3104 VV RVG für die Teilnahme 

an einer mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung 

wird dabei nicht verdient. 

Der 35. Senat hatte in mehreren Verfahren Gelegenheit, 

zu den Voraussetzungen des sofortigen Anerkenntnisses 

im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren 

Stellung zu nehmen. Um § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren 

entsprechend anwenden zu 

können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, nämlich 

a) dass der Gebrauchsmusterinhaber den gegen 

ihn gemäß §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nrn. 1 oder 3 GebrMG 

geltend gemachten Löschungsanspruch sofort anerkennt 

und b) dass er keine Veranlassung zur Einreichung 

des Löschungsantrags gegeben hat. 324 Hat der 

Beschwerdeführer die Widerspruchsfrist des § 17 Abs. 1 

S. 1 GebrMG verstreichen lassen, ohne Widerspruch einzulegen, 

so liegt darin ein sofortiges Anerkenntnis des 

Löschungsanspruchs i. S. v. § 93 ZPO. Ausnahms weise 

kann trotz Widerspruchs ein Anerkenntnis unter Umständen 

noch sofort sein, wenn eine Antragsänderung 

317 BPatG, Urt. v. 17.10.2010 – 5 Ni 137/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 6/11], = BPatGE 52, 187 – Kommunikationsverfahren. 

318 BGH, GRUR 1993, 466 – Preprint-Versendung; BGH, NJW 1991, 425; BGH, BlPMZ 1976, 192 –Textilreiniger; 

Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 86 Rdnr. 5. 

319 BPatGE 30, 258. 

320 BGH, GRUR 1965, 50 – Schrankbett; BPatGE 30, 258; Thomas-Putzo, ZPO, 32. Aufl. (2011), § 41 Rdnr. 7. 



323 BVerfG, GRUR 2003, 723 – Rechtsprechungstätigkeit; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 26 Rdnrn. 4, 5. 

324 BPatG, Beschl. v. 29.10.2010 – 35 W (pat) 21/09; BPatG, Beschl. v. 2.9.2011 – 35 W (pat) 20/10; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), 

§ 17 Rdnr. 62 m. w. N.; BPatGE 8, 47, 50. 

52

Geschmacksmusterrecht BPatG Jahresbericht 2011 

erfolgt und sich der Gebrauchsmusterinhaber dem 

neuen Löschungsgrund etwa durch Rücknahme des 

Widerspruchs sofort unterwirft 325 . Veranlassung gibt 

ein Verhalten, das vernünftigerweise den Schluss auf 

die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens rechtfertigt. 

Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Gebrauchsmusterinhaber 

einer angemessen befristeten 

und mit Gründen – d.h. auch mit nachprüfbaren Fakten, 

aus denen die Schutzunfähigkeit herleitet wird 326 

– versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe 

des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen 

Aufforderung nicht gefolgt ist. 327 Von einer vorherigen 

Löschungsaufforderung kann ohne Kostenrisiko dann 

allerdings abgesehen werden, wenn der Löschungsantragsteller 

vom Gebrauchsmusterinhaber mit einer 

Verletzungsklage überzogen worden 328 oder ein Verfügungsverfahren 

angedroht worden ist. 329 Ein schlichtes 

Bestreiten, dass Maßnahmen des Eilrechtsschutzes 

angedroht wurden, reicht jedoch nicht, es besteht vielmehr 

insoweit für die nach § 93 ZPO günstige „negative 

Tatsache“ eine eingeschränkte Darlegungslast. 330 

Geschmacksmusterrecht 

Der 10. Senat 331 hatte über die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung eines Anmeldetags einer Geschmacksmusteranmeldung 

zu entscheiden. Die Anmelderin 

hatte auf dem Formblatt R 5703 ein Geschmacksmuster 

angemeldet, allerdings die darin enthaltene Rubrik 

„Angabe der Erzeugnisse“ nicht ausgefüllt und auch 

sonst keine näheren Angaben über das Erzeugnis gemacht. 

Die Geschmacksmusterstelle des Patentamts 

wies auf das Fehlen der Erzeugnisangabe und die 

Konsequenzen einer Nachholung für den Anmeldetag 

hin und erkannte schließlich, nachdem die Anmelderin 

die Erzeugnisangabe nachgeholt hatte, durch 

Beschluss auf den späteren Anmeldetag. Auf die Beschwerde 

der Anmelderin bestätigte der 10. Senat die 

Rechtsauffassung der Geschmacksmusterstelle unter 

Hinweis auf §§ 11, 13, 16 Abs. 5 GeschmMG. Nach § 11 

Abs. 2 Nr. 4 GeschmMG muss die Anmeldung eine Erzeugnisangabe 

enthalten. Diese Vorschrift verbietet 

dem Amt, eine Anmeldung in das Geschmacksmusterregister 

unter einer bestimmten Warenklasse einzutragen, 

ohne dass das Erzeugnis vom Anmelder benannt 

wurde. Dadurch sollen falsche Registereinträge 

vermieden werden. 332 Die verspätete Angabe hat nach 

§ 16 Abs. 5 GeschmMG zur Folge, dass der Anmeldetag 

i. S. v. § 13 Abs. 1 GeschmMG der Tag ist, an dem 

die Angabe des Erzeugnisses nachgeholt wird. Es ist 

für die Bestimmung des Anmeldetages auch unerheblich, 

dass es sich wegen § 11 Abs. 5 GeschmMG bei 

der Erzeugnisangabe um eine Formvorschrift handelt, 

deren Angabe keinen Einfluss auf den Schutzumfang 

des Geschmacksmusters hat. Die Rechtsfolge der 

Nichtangabe des Erzeugnisses ist in den §§ 11 und 16 

i. V. m. § 13 GeschmMG eindeutig dahin bestimmt, dass 

eine verspätete Erzeugnisangabe auch zu einer späteren 

Festlegung des Anmeldetages durch das Amt 

führen muss. Auch der Umstand, dass die Anmelderin 

die Klassifizierung „03-03“ angegeben hatte, sah der 

Senat nicht als ausreichend an, da unter dieser Warenklasse 

mehrere Erzeugnisse angegeben sind. 

Rainer Engels*, Dr. Wolfgang Morawek** 

325 BPatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 16/09 unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17 Rdnr. 64. 

326 B PatG, Beschl. v. 2.9.2011 – 35 W (pat) 20/10 unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 8. Aufl. (2011), § 17 Rdnrn. 91 ff. m. w. N., Loth, 

GbmG, 2001, § 17 Rdnr. 60. 


328 BPatG, Beschl. v. 29.10.2010 – 35 W (pat) 21/09, unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17, Rdnr. 84. 

329 BPatG, Beschl. v. 7.2.2011 – 35 W (pat) 8/09 unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17, Rdnr. 85; Benkard/Goebel, PatG, 

10. Aufl. (2006), Rdnr. 23 zu § 17 GebrMG; vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren: BPatG, GRUR-RR 2009, 325, 326. 

330 BPatG, Beschl. v. 7.2.2011 – 35 W (pat) 8/09 unter Hinweis auf OLG Frankfurt, NJW-RR 1996, 62 – Darlegungs- und Beweislast bei 

der Kostenbeschwerde; LG Rostock, WRP 2009, 1314 (LS); BGH, GRUR 2007, 629, 630; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17, Rdnr. 84. 


332 Eichenmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 4. Aufl., § 11, Rdnrn. 62 f. 

* Vorsitzender Richter am BPatG, München 

** Richter am BPatG, München 

53

BPatG Jahresbericht 2011 Markenrecht 

Markenrecht 

Grundlegende Änderungen in der Rechtsprechung 

der Senate gegenüber dem Vorjahr sind für den 

Berichtszeitraum nicht festzustellen. Allerdings 

hat sich die Rechtsprechung des BGH zu „Marlene- 

Dietrich- Bildnis II“ (BGHZ 185, 152 = GRUR 2010, 

825) und „TOOOR!“ (GRUR 2010, 1100) zur Frage der 

Schutzfähigkeit von Zeichen aufgrund praktisch bedeutsamer 

und naheliegender Anbringungs- und 

Verwendungsmöglichkeiten auf die Entscheidungspraxis 

des BPatG weiter ausgewirkt [s. II. 3. a) aa), 4. 

b), 6. a), 8. b), 9. a), 11.; III. 2. a) und b)] und ist sogar 

weiterentwickelt worden [s. IV. 2.]. Auch die Entscheidung 

„Kappa“ des BGH (GRUR 2011, 824), wonach bei 

regelmäßig auf Sicht gekauften Waren eine klangliche 

Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen 

durch Abweichungen im Bild neutralisiert werden 

könnten, wird für Kollisionsverfahren von maßgeblicher 

Relevanz sein. Im Löschungsverfahren der 

Wort-/Bildmarke Krystallpalast (Beschl. v. 1.2.2010 

– 27 W (pat) 87/09; Jahresbericht BPatG 2010, GRUR 

2011, 273 ff., 282) hat der BGH im Beschluss vom 

17. August 2011 (I ZB 75/10) 

den Einwand des Markeninhabers, 

die Nutzung des 

Wort-/Bildzeichens durch 

die Löschungsantragstellerin 

habe sein Urheberrecht 

verletzt, für geeignet gehalten, 

eine bösgläubige 

Markenanmeldung auszuschließen. 

Im Berichtszeitraum 

sind insgesamt 

13 Rechtsbeschwerden (jeweils gekennzeichnet in der 

Fußnote) von fünf verschiedenen Marken-Beschwerdesenaten 

zugelassen worden, von denen aber nur 

fünf eingelegt worden sind. 

I. Nichtkonventionelle 

Markenformen 

1. Abstrakte Farbmarken 

Die Zahl der Verfahren zu abstrakten Farbmarken hat 

weiter abgenommen. Nach wie vor ist von der bisherigen 

Prüfungsreihenfolge auszugehen. 1 

Grafische Darstellbarkeit 

Die für „Energy Drinks“ angemeldete Farbkombination 

„Blau (Pantone 2747C)/Silber (Pantone 877C)“ 2 im 

von der Beschwerdeführerin wörtlich beschriebenen 

Verhältnis „von ungefähr 50 zu 50“ ist vom 26. Senat 

mangels grafischer Darstellbarkeit i. S. 

v. § 8 Abs. 1, 3 MarkenG von Haus aus 

nicht für schutzfähig erachtet worden. 

Mangels einer konkreten Verhältnisangabe 

komme eine unbestimmte Vielzahl 

verschiedener Farbzusammenstellungen 

in Betracht. Bei einer konturlosen Farbzusammenstellung 

erfordere die grafische Darstellbarkeit aber in der 

wörtlichen Beschreibung neben einer eindeutigen Angabe 

der beanspruchten Farben durch ein international 

anerkanntes Farbklassifikationssystem und deren 

räumlicher Anordnung konkrete Festlegungen zum 

quantitativen Verhältnis. Dieses Schutzhindernis lasse 

sich nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung heilen. 

Die im Beschwerdeverfahren hilfsweise vorgenommene 

Festlegung des beanspruchten Verhältnisses 

beider Farben zueinander auf „47,65 % (Blau) zu 52,35 % 

(Silber)“ sei als nachträgliche Änderung des angemeldeten 

Zeichens unzulässig. 

Unterscheidungskraft 

Die Beschwerde im Löschungsverfahren betreffend 

das für Trinkwasserrohre aus Polypropylen angemeldete 

Farbzeichen „Grün“ (RAL 1506040) 3 war hingegen 

wegen fehlender Unterscheidungskraft erfolglos, weil 

zahlreiche verschiedene Herstellerbetriebe und als 

1 Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2008 und 2007, GRUR 2009, 429 u. GRUR 2008, 371. 


3 B PatG, Beschl. v. 30.3.2011 für „Rohre und Rohrverbindungsstücke (Fittings) aus Polypropylen für die Trinkwasserversorgung 

in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden“. 

54

Markenrecht BPatG Jahresbericht 2011 

Abnehmer sowohl Baufachleute als 

auch der heimwerkende, im Baumarkt 

einkaufende Endverbraucher 

in Betracht kämen, so dass es an einem 

spezifischen eingeschränkten 

Markt mit nur wenigen Anbietern 

und überschaubarem Abnehmerkreis fehle. Eine Überwindung 

dieses Schutzhindernisses durch Verkehrsdurchsetzung 

sei weder ausreichend dargelegt noch 

glaubhaft gemacht worden. 

2. Dreidimensionale Marken 

Grafische Darstellbarkeit 

In dem – bereits im Jahresbericht 2010 4 erwähnten – 

Verfahren betreffend die für „Kakao, Schoko lade 

und Schokoladewaren“ registrierte dreidimensionale 

IR-Marke „Schokoladenstäbchen“ 5 hat der 25. Senat 

nunmehr entschieden, dass die bildliche Darstellung 

nicht hinreichend eindeutig bestimmt sei, weil sie 

ein ganzes Bündel unterschiedlicher dreidimensionaler 

Gestaltungs varianten zulasse. Der eingereichten 

Wieder gabe könne weder die genaue Form noch die 

Struktur des Stäbchens entnommen werden. Auch die 

erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form 

des Zweigs eines Weinstockes, einer Wein rebe oder einer 

Weinranke darstelle, sei für die eindeutige Bestimmung 

des Schutzgegenstandes unzureichend, weil 

Weinpflanzen naturgemäß unterschiedlich gestaltet 

seien. Zur Klärung der grundsätzlichen Fragen, ob bei 

einer (komplexen) dreidimensionalen Gestaltung alle 

Seiten dargestellt sein müssten 

oder eine Seitenansicht 

ausreiche, und ob die eindeutige 

grafische Darstellung 

des Zeichens Bestandteil des 

deutschen und europäischen ordre public im Sinne 

von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ sei, wurde die Rechtsbeschwerde 

zugelassen. 

Dreidimensionale Formmarken 

Für nicht schutzfähig erachtete der 26. Senat das 

dreidimensionale Zeichen „Gestell“ 6 , weil es sich in 

der Wiedergabe der beanspruchten Waren, wie z. B. 

Dekorationsartikel, Figuren (Statuetten), Kunstgegenstände, 

(Leuchter-)Gestelle, Pyramidengestelle, 

alle aus Holz und/oder 

Kunststoff, erschöpfe. Die Kombination 

von drei nach oben zusammenlaufenden, 

gedrechselten Beinen 

lehne sich eng an bekannte Elemente 

an und weiche vom umfangreichen 

Formenschatz nicht deutlich 

genug ab. 

Der 26. Senat bestätigte die Löschungsentscheidung 

des DPMA 

hinsichtlich der registrierten dreidimensionalen 

IR-Marke „Ringelement“ 

7 für Stühle und Lehnstühle 

(mit Fußbank). Sie bestehe nur aus 

dem Erscheinungsbild des Untergestells 

eines Ruhesessels in Form eines Ringes mit zwei 

innen befestigten, s-förmig gebogenen und sich gegenüber 

stehenden Seitenholmen zur Abfederung von 

Sitzflächenbelastungen, wie es am Markt zahlreich 

erhältlich sei. Die überdurchschnittliche Aufmerksamkeit 

von Möbelkäufern richte sich in erster Linie 

auf den Sitz- und Liegekomfort und 

deutlich weniger auf den Möbelfuß. 

Entsprechend entschied der vorgenannte 

Senat auch bei der dreidimensionalen 

für „Sessel“ eingetragenen 

Marke 8 . Zwar sei sie abstrakt 

markenfähig gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 

MarkenG, weil die konkrete Form 

nicht durch die Art der Ware selbst 

bedingt sei. Da Nutzen und Verwendungszweck als 

Sitzmöbel und nicht der ästhetische Wert im Vorder- 

4 GRUR 2011, 273 ff., 274. 

5 B PatG, Beschl. v. 21.7.2011 – 25 W (pat) 8/09. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 56/11. 




55


grund stünden, bestehe das Zeichen auch nicht ausschließlich 

aus einer Form, die der Ware einen wesentlichen 

Wert verleihe (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Aber die 

Marke stelle nur eine weitere Sesselgestaltung dar, die 

nicht erheblich von der vorbekannten, großen Sitzmöbelvielfalt 

abweiche. 

Für nicht schutzfähig erachtete der 

25. Senat das u. a. für Eiscreme, Geleefrüchte, 

Schokolade sowie Süß- u. Zuckerwaren 

angemeldete dreidimensionale 

Zeichen „Schokoladenpraline mit 

hell-dunkler Füllung“ 9 . Die Kugelform mit 

abgeflachter Bodenfläche und vertikal 

geteilter hell-dunkler Füllung reihe sich 

als weitere ästhetische Gestaltungsvariante 

in den vorhandenen Formenschatz 

der Schokoladen- und Süßwarenbranche ein. Für die 

Verkehrsdurchsetzung der bloßen Wiedergabe einer 

Warenform werde ein deutlich höherer Durchsetzungsgrad 

als 50 % verlangt. Die vorgelegte Verkehrsbefragung 

sei mit zahlreichen Mängeln behaftet. Sie 

habe bundesweit nur einen Bekanntheitsgrad von 

45,2 % ermittelt und keine Aussagen zum Kennzeichnungs- 

und Zuordnungsgrad getroffen. 

3. Sonstige Markenformen 

Graphische Darstellbarkeit 

Mit der Bestätigung der Schutzunfähigkeit der als 

sonstige Markenform angemeldeten, sog. variablen 

Bildmarke „violett-purpurfarben gefüllten, rechteckähnlichen 

geometrischen Figur“ 10 folgte der 29. Senat 

der „Dyson“-Entscheidung des EuGH. 11 Die bildliche 

Darstellung zeige drei mögliche Erscheinungsformen 

des Zeichens, wobei gemäß der beigefügten Beschreibung 

das variable Verhältnis der Länge 

zur Breite der Figur zwischen 1:2 

und 10:1 liege. Gleichbleibend seien 

nur die Farbgebung und die abstrakten 

Merkmale (zwei parallele gerade 

Begrenzungslinien in einer Längsrichtung 

sowie eine gerade Begrenzungslinie 

und eine sich nach außen 

verwölbende kreisbogenförmige Begrenzungslinie in 

einer zur Längsrichtung rechtwinkligen Querrichtung). 

Aufgrund der Variabilität des Längen- und Breitenverhältnisses 

könne das Zeichen in einer Vielzahl von Größenverhältnissen 

in Erscheinung treten. Damit werde 

nicht ein ganz bestimmtes Zeichen, sondern eine 

Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen beansprucht, 

was zur fehlenden grafischen Darstellbarkeit 

und damit zur Erfolglosigkeit der Beschwerde führe. 

Der 28. Senat bestätigte die Zurückweisung der als 

sonstige Markenform für „Fahrzeuge und deren Teile, 

soweit in Klasse 12 enthalten“ angemeldeten „bestimmten 

geometrischen Struktur mit einer goldenen 

Farbgebung“ 12 wegen fehlender Unterscheidungskraft. 

Als Muster einer Oberflächen- bzw. Strukturgestaltung 

stimme das Zeichen mit dem äußeren 

Erscheinungsbild der Ware 

überein. Da der Fahrzeugsektor 

durch eine unüberschaubare 

Vielfalt an Oberflächengestaltungsvarianten 

– auch goldfarben 

oder strukturiert – geprägt 

sei, liege keine erhebliche Abweichung 

von der Norm vor. 13 

9 B PatG, Beschl. v. 15.9.2011 – 25 W (pat) 522/11. Dies ist die Abbildung der seit 1952 von der Anmelderin in Halle produzierten 

„Original Halloren-Kugel“, deren Form sich an den Silberknöpfen der Tracht der „Halloren-Bruderschaft“, der Zunft der in Halle 

ansässigen Salzwirker, orientiert. 

10 BPatG, Beschl. v. 14.11.2011 – 29 W (pat) 173/10, für zahlreiche Waren und Dienstleistungen fast aller Klassen. 

11 GRUR 2007, 231, 233 Rdnr. 37; vgl. auch die Entscheidung des Senats GRUR 2008, 416, 418 f. – Variabler Strichcode u. Beschl. v. 

10.12.2008 – 26 W (pat) 60/08 – Variable Bildmarke (fast identische Markenanmeldung). 

12 BPatG, Beschl. v. 16.2.2011. 

13 Diese Rechtsprechung, die zu dreidimensionalen Marken entwickelt wurde, welche aus dem Erscheinungsbild der Ware 

selbst oder deren Verpackung bestehen, ist auch bei „anderen“ Marken anzuwenden, die aus dem besonderen Aussehen der 

Oberfläche der Verpackung eines flüssigen Produkts bestehen (EuGH, WRP 2011, 1566, 1570 – Freixenet). 

56


II. Wortmarken, Wort-/ 

Bildmarken, Bildmarken 

1. Fremdsprachige Begriffe 

Schutzfähig 

„THALASSA“ 14 sei angelehnt an die Fachbezeichnung 

„Thalasso“ für eine spezielle Therapie zur Behandlung 

von Krankheiten mit Meerwasser, Sonne, Algen etc. 

Aufgrund des deutlichen klanglichen und schriftbildlichen 

Unterschieds der Endung „A“ gegenüber „o“ würden 

auch Fachkreise der IR-Marke eine herkunftshinweisende 

Eigenart beimessen; der allgemeine Verkehr 

verstehe den Begriff als Fantasiewort. 

„Cayenne“ 15 bezeichne nicht nur eine bestimmte Pfefferart, 

sondern zugleich die den inländischen Fachkreisen 

und Verbrauchern weitgehend unbekannte 

Hauptstadt von Französisch-Guayana, aus der keine 

Getränkeexporte feststellbar seien. Cayenne sei zudem 

bei Fruchtsäften und Mineralwasser kein zulässiger 

Inhaltsstoff. 

Weder Fachkreise noch der Durchschnittsverbraucher 

kenne die japanische Bezeichnung „kuro“ 16 für 

„schwarz“, da Japanisch weder eine geläufige Fremd-, 

noch eine Fachsprache auf dem Gebiet der Textilindustrie 

sei; „kuro“ werde demnach eher als Fantasiewort 

aufgefasst. 

„BOA“. 17 In Bezug auf Waren werde das portugiesische 

Wort für „gut“ zumindest von Fachkreisen als 

Qualitätshinweis verstanden. Auf dem einschlägigen 

Dienstleistungsgebiet sei Portugiesisch keine Fachsprache. 

Fremdsprachige Leistungsbeschreibungen 

und werbemäßige Anpreisungen seien meist in englischer 

Sprache gehalten. 

Nicht schutzfähig 

„ALMOND“ 18 (engl. für „hellbeige“) sei nachweislich 

eine Farbangabe für Bekleidungsstücke und Schuhe. 

Der Disclaimer „unter Ausschluss von Waren mit einem 

hellen beigen Farbton“ sei unzulässig, weil durch 

diese Beschränkung im Hinblick auf die farbliche Gestaltung 

keine abgrenzbaren Waren ausgeschlossen 

würden. 

Der englische Begriff „Cone“ 19 mit der Bedeutung 

„Kegel, Konus“ beschreibe die Form von Sitzmöbeln, 

z. B. Hocker in der Form eines auf die Spitze gestellten 

Kegels. Auch zu Planungsdienstleistungen bestehe 

ein enger, sachlich beschreibender Bezug, 

weil Kegel sowohl bei der Innenraum-, als auch bei 

der Möbelgestaltung als geometrische Grundform 

dienten. 

2. Buchstabenfolgen 

Schutzfähig 

„QE“ 20 , das die Beschwerdeführerin selbst als Akronym 

für „Quantum Entrainment“, eine von Dr. Kinslow 

entwickelte Heilmethode, verwende, sei keine im einschlägigen 

Markt gebräuchliche gattungsmäßige 

Bezeichnung und kürze eine Vielzahl verschiedener 

Begriffe ab (z. B. „quod est“). Selbst wenn für einen 

Begriff bereits Entwicklungen in Richtung Gattungsbezeichnung 

nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG festzustellen 

seien, könne der Markeninhaber dem durch eine 

„kämpferische Markenpflege“ erfolgreich entgegentreten. 

Die Beschwerdeführerin habe nämlich dargetan, 

dass sie eine Verwendung in markenmäßiger 

Form in angemessener Zeit angemahnt und durchgesetzt 

habe. Dies müsse auch bei der Prüfung nach § 8 

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Berücksichtigung finden. 

14 BPatG, Beschl. v. 21.7.2011 – 30 W (pat) 34/10, für Dienstleistungen der Kl. 43, 44. 

15 BPatG, Beschl. v. 6.7.2011 – 26 W (pat) 546/10, schutzfähig für „Fruchtsäfte; Mineralwässer“, nicht schutzfähig u. a. für „Biere; 

alkoholische Getränke“. 

16 BPatG, Beschl. v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 536/10, für „Bekleidungsstücke“. 

17 B PatG, Beschl. v. 10.5.2011 – 28 W (pat) 502/11, schutzfähig u. a. für „Bauwesen; Reparaturwesen; Verpackung und Lagerung 

von Waren; Vermietung von Fahrzeugen“, nicht schutzfähig u. a. für „Fahrzeuge sowie deren Teile und Zubehör“. 

18 BPatG, Beschl. v. 15.2.2011 – 27 W (pat) 568/10, u. a. für „Bekleidungsstücke; Sportschuhe“. 

19 BPatG, Beschl. v. 23.2.2011 – 26 W (pat) 512/10, u. a. für „Möbel; Dienstleistungen eines Innenarchitekten. 

20 BPatG, Beschl. v. 18.7.2011 – 27 W (pat) 162/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 41. 

57


„B & P“ 21 : Es sei nicht sicher feststellbar, dass es sich 

um eine gebräuchliche Abkürzung für „Business & 

Professional“ oder „Budgetary and Planning“ handele. 

Die Verwendung des „&‐Zeichens“ vermittele vielmehr 

den Eindruck einer Firmenangabe in abgekürzter 

Form, z. B. für Namensangaben oder Tätigkeitsfelder 

der Firma. 

„LCM“ 22 sei zwar laut Wikipedia die englische Abkürzung 

von „liquid crystal monitor“; diese sei aber nachweislich 

weder üblich, noch werde sie verwendet. Für 

eine Interpretation von „LCM“ als „LCD-Monitor“ gebe 

es keinen Anlass, da insoweit ausschließlich die Abkürzung 

„LCD“ für „liquid crystal device monitor“ gebräuchlich 

sei. 


23 

sei eine Stei gerung 

der aus dem Bekleidungssektor 

stammenden 

Konfektionsgrößenangabe 

„XXL“ und habe sich in der Werbung als 

Hinweis auf ein großes Angebot vielfältiger Dienstleistungen 

oder auf eine gewisse Sonderstellung eines 

Produkts oder einer Dienstleistung entwickelt. Bei 

Werbeaussagen komme eine Verkehrsdurchsetzung 

nur dann in Betracht, wenn aus Sicht der beteiligten 

Verkehrskreise die betriebliche Herkunftsfunktion im 

Vordergrund stehe. Dies sei nicht der Fall, wenn ein 

Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren 

vertreibe, das Zeichen auf den Außenflächen seiner 

Filialen oder in der Eigenwerbung ohne einen konkreten 

Bezug zu den Waren benutze. Die Grafik reiche 

als Betriebskennzeichen nicht aus. 

3. Wortzusammensetzungen 

Einwortmarken 

Schutzfähig 

„Putzlust“ 24 : drücke ein bloß subjektives Werturteil 

hinsichtlich der zum Verputzen dienenden Waren 

aus, bezeichne aber nicht deren unmittelbare Eigenschaften. 

25 

„Feierbiest“ 26 : Die vom ehemaligen Trainer des FC 

Bayern, Louis van Gaal, geprägte Bezeichnung für jemanden, 

der gerne und ausgiebig feiere, werde zwar 

bereits in zahlreichen Kontexten verwendet, sei aber 

sprachunüblich zusammengesetzt und daher nicht 

beschreibend. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass 

das Zeichen auf den beanspruchten Waren aufgrund 

seiner Platzierung als Marke verstanden werde (z. B. 

auf Etiketten oder Aufnähern). 

„Mediascore“ 27 werde als Medienwirksamkeit, ermittelt 

durch ein Punktesystem, verstanden und stelle keinen 

Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen 

her. Hinsichtlich der Waren der Klasse 16 

und der Dienstleistung „Erziehung“ sei keine Inhalts-, 

Themen- oder Gegenstandsangabe gegeben. Zu „Tonund 

Bildempfangsgeräte; Rechenmaschinen“ fehle ein 

hinreichend enger beschreibender Bezug. Schließlich 

stelle „Mediascore“ auch nicht den Tätigkeitsschwerpunkt 

der Dienstleistung „Geschäftsführung“ dar. 

„OpenVirtue“ 28 sei mit „offene Tugend“ zu übersetzen. 

Auch wenn man „open“ die im Computerbereich gängige 

Bedeutung von „frei zugänglich“ zuordne, ergebe 

die Verbindung mit der menschlichen Eigenschaft 

„virtue“ keinen vernünftigen Sinn. 

21 B PatG, Beschl. v. 20.10.2011 – 30 W (pat) 513/11, u.a für „Dienstleistungen von Patentanwälten, insbesondere …; 

Dienstleistungen von Rechtsanwälten, insbesondere …“. 

22 BPatG, Beschl. v. 14.11.2011 – 28 W (pat) 47/11, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 7, 40, 42. 

23 B PatG, Beschl. v. 12.1.2011 – 26 W (pat) 21/10, u. a. für „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Reise- und Handkoffer; 

Möbel; Webstoffe und Textilwaren; Bekleidungsstücke; Teppiche, Werbung für Dritte“. 

24 B PatG, Beschl. v. 31.3.2011 – 28 W (pat) 587/10, u. a. für „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; 

Farben, Lacke; Baumaterialien (nicht aus Metall)“. 

25 Vgl. hierzu auch BPatG 29 W (pat) 29/07 – LandLust (veröffentlicht auf PAVIS proma) – anders BPatG 29 W (pat) 30/07 – Gartenlust 

(veröffentlicht auf PAVIS proma). Dort ging es nicht um ein subjektives Werturteil, sondern um die Bezeichnung eines objektiven 

Merkmals, nämlich des möglichen Inhalts von Druckereierzeugnissen. 

26 BPatG, Beschl. v. 18.8.2011 – 27 W (pat) 512/11, für Waren der Kl. 24, 25. 

27 B PatG, Beschl. v. 17.10.2011 – 30 W (pat) 28/10, u. a. für „Ton- und Bildempfangsgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen 

Materialien …; Geschäftsführung; Erziehung“. 

28 B PatG, Beschl. v. 17.2.2011 – 30 W (pat) 110/09, u. a. für „Computer; Entwicklung, Design und Erstellung von Computerprogrammen 

und Software“. 

58



29 

werde da hingehend 

verstan den, dass Sanierungsmaßnahmen 

von Sanierungsexperten erbracht würden. Durch 

die Verkürzung werde der beschreibende Sinngehalt 

der Wortneuschöpfung nicht verändert. Abkürzungen 

seien daher schutzunfähig, wenn sie verständlich seien 

und ebenso wie die vollständige Beschaffenheitsan 

gabe eingesetzt werden könnten. 

„iNanny“ 30 : Angesichts der festgestellten Gewöhnung 

der Verkehrskreise an die Verwendung des Begriffs 

„Kindermädchen“ für Kommunikationsgeräte 

und -software weise das angemeldete Zeichen in 

der Bedeutung „Internetnanny“ darauf hin, dass die 

beanspruchten Geräte, Programme und Dienstleistungen 

zur Bestimmung des Aufenthaltsorts einer 

Person und zu ihrer Überwachung unter Einsatz des 

Internets die Aufgabe eines Kindermädchens übernehmen 

könnten. 

„MULTITUBO“ 31 : Die aus dem gebräuchlichen Präfix 

„MULTI“ und dem spanischen Begriff „TUBO“ für 

„Rohr“ bestehende IR-Marke sei sprachüblich gebildet. 

Der inländische Fachverkehr verstehe „TUBO“ auch 

wegen seiner sprachlichen Nähe zu den entsprechenden 

englischen und französischen Ausdrücken. 

würden Einladungen heutzutage typischerweise mit 

Hilfe von Kommunikationsdienstleistungen versandt. 

33 

: Zwar habe ein sprachwissenschaftliches 

Gutachten 

verneint, dass 

sich der Begriff „Euroshop“ 

bereits eingebürgert habe. Jedoch stellten 

zahlreiche Recherchebelege im Internet zumindest 

ein starkes Indiz dafür dar, dass „Euroshop“ als Oberbegriff 

für eine semantische Untergruppenbildung 

von ständig zunehmenden Billigdiscountern, die Produkte 

im untersten Preissegment, etwa zwischen 0 

und 10 € anböten, verstanden werde. 34 

„Produktwal“ 35 sei mit „Produktwahl“ gleichzusetzen. 

Die geringe Abweichung, die weder ungewöhnlich sei 

noch zu einer anderen Aussprache führe, werde entweder 

nicht bemerkt, für einen Druckfehler gehalten 

oder bewusst als Abwandlung des Fachbegriffs erkannt. 

Derartige Wortspielereien seien in der Reklame 

üblich. 

„nanoLine“ 36 weise u. a. nur auf eine „Nano(technologie)produktlinie“ 

hin. Auch die positive Formulierung 

des Disclaimers „… im Mikrometerbereich oder größer“ 

sei unzulässig, weil nicht ein bestimmtes Merkmal 

ausgenommen werden dürfe. 

„Lakeparty“ 32 : Zwar sei die Benennung von Werbedienstleistungen 

nach einem zu bewerbenden Ereignis 

einer „Seeparty“ nicht branchenüblich. Allerdings 

organisierten Werbegemeinschaften lokaler Einzelhändler 

häufig Straßenfeste mit dem vorrangigen Ziel, 

für das eigene Handelsunternehmen zu werben. Auch 

29 BPatG, Beschl. v. 18.8.2011 – 33 W (pat) 537/10, für Dienstleistungen der Kl. 37. 


31 BPatG, Beschl. v. 26.1.2011 – 28 W (pat) 38/10, für Waren der Kl. 6, 17, 19. 



34 Der 29. Senat hat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, da die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die 

Anforderungen an die grafische Ausgestaltung des Wort-/Bildzeichens geringer anzusetzen seien, wenn die Schutzfähigkeit des 

Wortelements aufgrund einer Prognoseentscheidung verneint werde, sei keine Rechts-, sondern eine der Rechtsbeschwerde 

nicht zugängliche Tatfrage. 

35 B PatG, Beschl. v. 21.9.2011 – 29 W (pat) 107/10, nicht schutzfähig u. a. für „Werbung; Marketing; Unternehmensberatung …; 

Telekommunikation; Beratung für Telekommunikationstechnik“, schutzfähig u. a. für „Personalmanagementberatung; 

E-Mail-Dienste; Serveradministration“. 


59


Mehrwortmarken 

Schutzfähig 

Der 29. Senat erachtete in bislang 19 37 Beschwerdeverfahren 

Wort-/Bildmarken mit dem Bestandteil „Volks-“ 

nebst einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung 

für schutzfähig. Die Verfahren ließen sich im Wesentlichen 

in zwei Gruppen einteilen: 

– Zeichen, bei denen schon 

die Wortverbindung unterscheidungskräftig 

sei, 

z. B. „VolksHähnchen“ 38 : Das Wortelement „Volks-“ 

in Verbindung mit einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung 

bedeute nicht, dass es sich um eine 

besonders preisgünstige Ware oder Dienstleistung 

handele. „Volks-“ habe lediglich den Sinngehalt „für 

alle, jedermann“. Nach den Kennzeichnungsgewohnheiten 

in der betreffenden Branche richteten 

sich Angebote für Geflügel schon aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht an bestimmte soziologische 

Zielgruppen (Ober-/Mittel-/Unterschicht); 

– Zeichen, bei denen der Wortverbindung zwar ein 

bestimmter Sachhinweis entnommen werden könne, 

die aber aufgrund der grafischen Ausgestaltung 

unterscheidungskräftig seien, 

z. B. „VolksGolfen“ 39 . Für die Beschwerdeführerin 

seien bereits 

62 Wort-/Bildmarken aus der „Volks“-Markenfamilie 

in entsprechender Zusammensetzung und Gestaltung 

eingetragen, die mit umfangreichen Aktionen 

beworben worden seien. Es bestehe eine enge Verwandtschaft 

zur Stammmarke „Bild.de“. Ferner sei 

die Grafik für sich allein bereits als Bildmarke eingetragen. 

40 

„SCAR-BLADE“ 41 lasse sich der Aussagegehalt „(Messer-)Klinge 

für Narben“ zuordnen, der in Zusammenhang 

mit Hochfrequenz-Chirurgie-Instrumenten keinen 

relevanten Produktbezug aufweise, da es keine 

speziellen Klingen für Narben gebe. Der Sinngehalt 

eines „narbenfreien Arbeitens“ erschließe sich erst 

nach weitergehenden Überlegungen und Schlussfolgerungen. 

„Dry Speed“ 42 : Der Bedeutungsgehalt „trockene Geschwindigkeit“ 

begründe aufgrund des ungewöhnlichen, 

fantasievollen Wortspiels eine schutzbegründende 

Eigenständigkeit. 

Die Beschwerde war ebenfalls erfolgreich in folgenden 

Fällen: 

„go-collect“ 43 : Selbst wenn geringe Teile des Verkehrs 

die Bedeutung von „collect“ für die Vornahme von Inkasso 

verstünden, erhalte das Zeichen durch den vorangestellten, 

durch Bindestrich verbundenen Begriff 

37 In jeweils identischer grafischer Ausgestaltung BPatG, Beschlüsse v. 24.3.2011 – 29 W (pat) 195/10 – Volks-Tippschein; 

29 W (pat) 203/10 – Volks-T-Shirt; 29 W (pat) 204/10 – Volks-Winterrad; 29 W (pat) 211/10 – Volks-Wäsche; 29 W (pat) 212/10 

– Volks-Winterreifen; 29 W (pat) 216/10 – Volks-Rabatt; 29 W (pat) 4/11 – Volks-Sandwich; 

BPatG, Beschlüsse v. 4.4.2011 – 29 W (pat) 13/11 – Volks-Ratgeber; 29 W (pat) 19/11 – Volks-Milch; 29 W (pat) 20/11 

– Volks-Milchreis; 29 W (pat) 21/11 – Volks-Aktion; 29 W (pat) 29/11 – Volks-Fernbedienung; 

BPatG, Beschlüsse v. 18.5.2011 – 29 W (pat) 35/11 – Volks-Multispray; 29 W (pat) 44/11 – Volks-Frühstück; 29 W (pat) 46/11 

– Volks-Rasierer; 29 W (pat) 52/11 – Volks-Wanderschuh. 

Die Löschung wurde abgelehnt hinsichtlich BPatG, Beschl. v. 21.12.2011 – 29 W (pat) 99/11 – Volks-Inspektion. 



40 In Abweichung von den 19 Entscheidungen des 29. Senats hat der 26. Senat in zwei weiteren parallelen Beschwerdeverfahren mit 

Beschlüssen vom 11.5.2011 eine Schutzfähigkeit der Zeichen „Volks-Kredit“ (26 W (pat) 83/10) und „Volks-Plasma-TV“ (26 W (pat) 

102/10) wegen fehlender Unterscheidungskraft insgesamt bzw. überwiegend verneint. Die Rechtsbeschwerde wurde in beiden 

Fällen nicht zugelassen. 

41 BPatG, Beschl. v. 16.8.2011 – 28 W (pat) 20/11, für „Hochfrequenz(HF)-Chirurgie-Instrumente“. 

42 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 28 W (pat) 581/10, u. a. für „Elektrowerkzeuge“. 

43 BPatG, Beschl. v. 18.1.2011 – 33 W (pat) 136/09, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 36, 38, 42, 45. 

60


„go“ eine so ungewöhnliche Struktur, dass sich ein unmittelbares 

Sinnverständnis nur durch umfangreiche, 

gedankliche Zwischenschritte erschließe. 

„Stern-Tours“ 44 verbinde den deutschen Begriff „Stern“ 

statt mit dem deutschen Pluralwort „Touren“ mit dem 

englischen bzw. französischen Wort „Tours“ zu einem 

neuen, ungewöhnlichen Gesamtbegriff. 


45 

: Das Zeichen entspreche den in 

Deutschland verbreiteten Güte-, 

Unternehmens- und Verbandszeichen 

sowie Amtssiegeln. Die Einbindung 

des Begriffs „Deutsches 

Hygienezertifikat“ in eine Internet- 

Adresse weise nur auf die Informationsquelle 

hin. Wegen der zentralen 

Bedeutung der Hygiene bei der medizinischen 

Versorgung sei der als Symbol für die Heilkunde bekannte 

Äskulapstab auch ein sinnfälliges Emblem für 

ein Hygienezertifikat. 

„Der Klartext-Experte“ 46 weise darauf hin, dass die 

beanspruchten Druckereierzeugnisse, Videoproduktionen, 

Präsentationen und Werbetexte von einem 

Fachmann angeboten würden, der – auch im Computerbereich 

– Klartext verstehe, spreche oder lehre, also 

undurchschaubare Sachverhalte verständlich mache. 

Auch die Wiederholung der Buchstaben „ex“ in beiden 

Wörtern, die erst bei analysierender Betrachtungsweise 

auffalle, weise keine Originalität auf. 

„signals for motion“ 47 werde wegen der sprachüblichen 

Wortbildung ohne Weiteres mit „Signale für Bewegung“ 

übersetzt und sei nicht interpretationsbedürftig, 

da es verschiedene Therapieformen gebe, bei 

denen magnetische und elektrische Signale eingesetzt 

würden, um gezielt Teile des Bewegungsapparates zu 

behandeln und die Beweglichkeit zu fördern. 

„BLACK-STYLE“ 48 werde im Bedeutungsgehalt 

„schwar zer Stil, Style“ als produktbeschreibende Farbund 

Stilangabe aufgefasst, der allenfalls eine mehr 

oder weniger intensive Werbe-, aber keine Herkunftsfunktion 

beigemessen werde. Eine Heranführung der 

Verbraucher an eine herkunftshinweisende Funktion 

unmittelbar beschreibender Farb- und Stilangaben im 

Kraftfahrzeugbereich über einen längeren Zeitraum 

hinweg sei weder vorgetragen noch ersichtlich. 

„Venustas-Immobilien“ 49 : Das lateinische Wort „Venustas“ 

bedeute „Schönheit, Anmut“ als eines der drei Prinzipien 

der Architektur nach dem römischen Architekten 

Vitruv und werde im Baugewerbe und in der Architektur 

beschreibend verwendet. Der beschreibende Charakter 

sei – auch bei Wörtern toter Sprachen – relevant, 

wenn er nur inländischen Fachkreisen bekannt sei. 50 

44 BPatG, Beschl. v. 28.9.2011 – 26 W (pat) 543/10, für Dienstleistungen der Kl. 39, 41, 42. 

45 B PatG, Beschl. v. 9.8.2011 – 24 W (pat) 34/09, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 38, 41, 42, 44 und 45. Die Rechtsbeschwerde 

wurde nicht zugelassen. Der Zurückweisungsbeschluss werfe keine Fragen i. S. v. Art. 267 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union) zur Auslegung der Markenrichtlinie als vom EG- Vertrag abgeleiteten Gemeinschaftsrecht auf, weshalb keine 

Verpflichtung zur Vorlage an den EuGH bestehe. Der Beschluss beruhe auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und bewege sich im Rahmen der 

Rechtsprechung des EuGH zur Unterscheidungskraft i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Markenrichtlinie. Diese Regelung sei durchgehend 

eindeutig und vollständig wie auch deren Umsetzung in das deutsche Markenrecht. 


47 B PatG, Beschl. v. 7.4. 2011 – 30 W (pat) 88/09, u. a. für „Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Apparate und Instrumente; Lehrund 

Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckereierzeugnisse; alle der vorgenannten Waren nicht im Zusammenhang mit 

Zahnwurzel- und Zahnfleischbehandlungen ….“ 

48 B PatG, Beschl. v. 16.2.2011 – 28 W (pat) 563/10, nicht schutzfähig u. a. für „Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 

enthalten; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör“, 

schutzfähig u. a. für „Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen; Reparatur, Demontage von 

Kraftfahrzeugen“. 

49 B PatG, Beschl. v. 2.11.2011 – 29 W (pat) 206/10, u. a. für „Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich …; Bauwesen“. 

50 Für schutzfähig wurde hingegen erachtet „CANTUS VERLAG“,vgl. BPatG, Beschl. v. 24.11.2011 – 30 W (pat) 539/10, für Waren und Dienstleistungen 

der Kl. 16, 35, 41 und 45. Bei den angesprochenen Fachhändlern und beim durchschnittlichen allgemeinen Endverbraucher 

könnten Lateinkenntnisse nicht vorausgesetzt werden. Auch sei das Wort „Cantus“ weder in den allgemeinen deutschen Sprachschatz 

übergegangen, noch stelle es einen gebräuchlichen Fachbegriff für den vorliegenden Waren- und Dienstleistungsbereich dar. 

61


4. Slogans 

Schutzfähig 

„Wir machen morgen möglich“ 51 : Der beschreibende 

Aussagekern, Waren und Dienstleistungen im Computerbereich 

orientierten sich an zukünftigen Entwicklungen 

und Fortschritt, müsse für Mitbewerber nicht 

frei verfügbar sein, da es sich nicht um eine feststehende 

Redewendung handele. 

„fit für fit“ 52 : Bei dem nachgestellten Wort „fit“ handele 

es sich nicht um ein Substantiv, sondern um ein 

Adjektiv. Da die Wortfolge grammatikalischen Grundregeln 

der deutschen Sprache widerspreche, ordne ihr 

der Verkehr keine bestimmte Bedeutung zu. „fit“ werde 

auch nicht ohne weiteres Nachdenken spontan als 

Akronym für „Fitness/fitness“ verstanden. 

„VIVA LA MONEY“ 53 : Mit dem Sinngehalt „Es lebe das 

Geld“ werde insgesamt lediglich angedeutet, dass 

Geld eine besondere Rolle spiele, aber keine konkrete 

Eigenschaft einer Finanzdienstleistung bezeichnet. 

54 

: Durch die Bezugnahme 

des Wortes 

„WIR“ auf das vorangegangene 

Wort 

„Weingärten“ würden 

Wein anbauflächen als 

Winzer definiert, weshalb die Verbindung der Wortelemente 

ungewöhnlich sei. Auch die grafische Ausgestaltung 

mit der mehrfarbigen Wellenform und der 

Art der Verbindung der einzelnen Wortelemente sei 

unterscheidungskräftig. 


„Wir sind die Guten“ 55 : Es könne dahinstehen, ob der 

Slogan als Hinweis auf fachlich qualifizierte Anbieter 

der betreffenden Dienstleistungen oder deren gute 

Qualität gesehen werde. Sogar wenn der leicht selbstironische 

Charakter der Wortfolge überwiegend erkannt 

werde, fehle diesem bereits in den verschiedensten 

Waren- und Dienstleistungssektoren verwendeten 

Spruch die Eignung als Herkunftshinweis. 

„Im richtigen Kino bist Du nie im falschen Film“ 56 vermittele 

als sprachüblich aufgebaute Aussage, dass 

man in einem guten Kino eine gute Zeit verbringen und 

keine unliebsamen Überraschungen erleben werde. Es 

liege nur eine gewöhnliche, keine einen schutzbegründenden 

Denkprozess auslösende Werbeaussage vor. 

„Zeit für den Augenblick“ 57 : Die Verwendung ähnlich 

gebildeter Wortfolgen in der Werbung stelle ein gewichtiges 

Indiz dafür dar, dass sich die Bezeichnung als 

werbewirksame Anpreisung eines Angebots, das dem 

Verbraucher einen Genuss im Hier und Jetzt ermögliche, 

aufgefasst werde. 

„Deutschlands schönste Seiten“ 58 : Der beschreibende 

Begriffsgehalt betreffe nicht nur die beanspruchten 

Verlagserzeugnisse, sondern auch die Dienstleistungen, 

mittels derer die Werke entstünden, veröffentlicht 

und verbreitet würden, obwohl ein Verlagshaus 

sich nicht nur einem Themenkreis widme. 

„ICK BIN *NE JUTE“ 59 : Soweit die Waren aus Jute hergestellt 

seien, handele es sich um eine Angabe zum 

Material, die in jeder Verwendungsform beschrei- 

51 B PatG, Beschl. v. 19.5.2011 – 30 W (pat) 501/11, u. a. für „Datenprozessoren; Computer-Software und -hardware für drahtlose Netzkommunikation; 

Ausbildungsdienstleistungen für Netzwerk-Hardware und -Software; Beratungsdienstleistungen im Bereich Computer 

und drahtlose Datenübertragung“. 

52 B PatG, Beschl. v. 31.3.2011 – 28 W (pat) 98/10, u. a. für „Fleisch und Fleischzubereitungen; Eier, Milch und Milchprodukte; 

feine Backwaren und Konditorwaren; Gewürze; Kühleis“. 


54 BPatG, Beschl. v. 7.9.2011 – 26 W (pat) 507/10, für „Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere“. 


56 BPatG, Beschl. v. 29.3.2011 – 27 W (pat) 574/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 41, 43. 


58 B PatG, Beschl. v. 1.9.2011 – 27 W (pat) 131/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 41. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der 

bisher umstrittenen Frage, ob Verlagsdienstleistungen im weitesten Sinn durch einen produktbezogenen Begriffsinhalt beschrieben 

werden könnten, wurde eingelegt: I ZB 68/11. 

59 B PatG, Beschl. v. 19.9.2011 – 27 W (pat) 534/10, nicht schutzfähig für „Taschen, nämlich Aktentaschen, Badetaschen … aus textilem 

Material, auch Jute; Bekleidung; Kopfbedeckungen, Schuhe, auch aus Papier, …, Jute und anderen Naturprodukten, schutzfähig für 

„Verpackungsmaterial, -hüllen und -taschen aus Leder, Regenschirme und Sonnenschirme“. 

62


bend sei. Dies gelte jedoch nicht bei 

Verpackungen aus Leder oder bei 

Schirmen. 

„Der überraschende Teil Bayerns“ 60 lenke die Aufmerksamkeit 

auf Dienstleistungen, die einen Bezug 

zu einem wenig bekannten, unvermuteten Bereich des 

Bundeslandes aufwiesen und werde als reine Werbeaussage 

aufgefasst, die einfach gehalten, aber nicht 

mehrdeutig oder originell sei. 

„Colour your life“ 61 werde auch im Inland nur als beschreibende 

Aufforderung verstanden, dem Leben Farbe 

zu verleihen. 

„Sweeter Than Love!“ 62 weise mit der Bedeutung „süßer 

als Liebe“ als sloganartige Sachangabe auf die 

geschmacklichen und optischen Eigenschaften der 

beanspruchten Fleisch-, Obst- und Gemüsewaren hin. 

Die Doppelbedeutung von „süß“ sowohl im gustatorischen 

(süßer Geschmack) wie auch im optischen Sinn 

(süßes Aussehen) ergebe keine schutzbegründende 

Mehrdeutigkeit. 

5. Wortfolgen mit geografischen 

Herkunftsangaben 

Schutzfähig 

„Salva“ 63 sei der Name einer in Nordsiebenbürgen 

(Rumänien) gelegenen Ortschaft mit 2000 bis 5000 

Einwohnern, die bis 1944 überwiegend von Deutschen 

bewohnt worden, aber im Inland auch bei den aus 

Rumänien eingewanderten Deutschen weitgehend 

unbekannt sei. Ebenso unbekannt sei der lateinische 

Begriff „Salva“ für „gesund, wohlbehalten, unversehrt“, 

weshalb das Zeichen nicht zur Täuschung geeignet sei. 

64 

: Gröhnwohld sei der Name 

eines knapp 1.350 Einwohner 

zählenden, in Schleswig-Holstein gelegenen Dorfes, 

in dem ein Gewerbegebiet weder ausgewiesen 

noch geplant sei und auch kein Hopfen- oder Fruchtanbau 

betrieben werde. Wegen der geringen Größe und 

der geringen wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes sei 

auch in Zukunft nicht mit nennenswerter wirtschaftlicher 

Entwicklung zu rechnen. 

65 

: Da in Deutschland nur ein 

Kloster dieses Namens existiere, 

bestehe eine Monopolstellung 

für die Produktion 

von Waren unter unternehmerischer 

Verantwortung des 

Klosters an diesem Ort. Dass nicht das Kloster Beuerberg 

oder sein Träger Markenanmelder sei und bisher 

auch keine Anhaltspunkte für dessen Berechtigung 

vorlägen, begründe kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 

Nr. 2 MarkenG. 


„Niedersachsen Ports“ 66 : weise nur darauf hin, dass 

die jeweiligen Dienstleistungen für Hafeneinrichtungen 

in Niedersachsen bestimmt seien oder dort 

erbracht würden. „Port“ („Hafen“) werde mit beschreibender 

Inhaltsaussage (z. B. Port-Police) und 

in zahlreichen Fachbegriffen bereits verwendet (z. B. 

„ISPS-Code“ = International Ship and Port Facility 

Security Code). 


61 B PatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 26 W (pat) 518/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45. 

62 B PatG, Beschl. v. 11.3.2011 – 28 W (pat) 2/09, schutzfähig für „Fisch; Eier; Speisefette; forstwirtschaftliche Erzeugnisse“, nicht schutzfähig 

u. a. für „Geflügel und Wild; Konfitüren; Milch- und Milchprodukte; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Blumen“. 



65 BPatG, Beschl. v. 5.10.2011 – 26 W (pat) 501/11, u. a. für „alkoholische Getränke“. 

66 BPatG, Beschl. v. 5.4.2011 – 33 W (pat) 18/10, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 37, 39. 

63


„Cajun“ 67 : Das ländliche, von Sumpfland geprägte 

Cajun-Country im Mississippi-Delta weise keine Bedeutung 

im Zusammenhang mit Automobilthemen 

oder mit dem inländischen Medienbereich auf. Soweit 

„Cajun“ als Bezeichnung einer Volksgruppe in den USA, 

ihres Dialekts, ihrer Musik oder Küche bekannt sei, 

liege eine fantasievolle Übertragung eines ethnischgeografischen 

Begriffs in den Bereich der Automobilliteratur 

bzw. vergleichbarer Medien vor, die sich mit 

Automobilthemen beschäftigten. 

„Madrid“ 68 : Bei wirtschaftlich bedeutenden Orten wie 

der spanischen Hauptstadt bestehe eine grundsätzliche 

Vermutung für die Notwendigkeit der freien Verwendung 

für nahezu alle Waren/Dienstleistungen. 69 

6. Etablissementbezeichnungen 

Schutzfähig 

„Stadion An der Alten Försterei“ 70 sei wie ein üblicher 

und als Kennzeichen verstandener Etablissementname 

gebildet, den das Publikum in der Regel als betrieblichen 

Herkunftshinweis ansehe. 71 Das Zeichen 

könne auch auf typischen Souvenirartikeln in einer 

herkunftshinweisenden Form angebracht sein. 72 Etablissementbezeichnungen 

seien zudem für Dienstleistungen 

auf Veranstaltungen, die dort nur im 

Einverständnis mit dem Betreiber stattfinden könnten, 

nicht freihaltebedürftig. Hinsichtlich der Waren 

„Druckereierzeugnisse, Fotografien; Waren aus Papier 

und Pappe“ liege hingegen eine schutzunfähige Inhaltsangabe 

vor. 73 

„Nordhessenhalle“ 74 sei nicht allgemein sprachüblich 

gebildet. Umgangssprachlich beschreibend wären 

„Halle in Nordhessen“ oder „nordhessische Halle“. Es 

habe sich z. B. bei Veranstaltungsstätten die Übung herausgebildet, 

Kennzeichen zu verwenden, die sich aus 

dem Namen einer Region oder Kommune und einer 

Einrichtungsbezeichnung (z. B. Stadion, Arena) zusammensetzten. 


„Orthopaedicum“ 7 5 lasse sich nach den allgemeinen 

Sprachregeln die ausschließlich beschreibende Bedeutung 

„orthopädisches Institut mit wissenschaftlichem 

Anspruch“ – nicht zuletzt wegen zahlreicher ähnlich 

gebildeter Begriffe wie z. B. Gynäkologicum, Implantologicum 

etc. – entnehmen. 76 

„Haarschmiede“ 77 sei inzwischen eine geläufige Etablissementbezeichnung 

für einen Friseursalon. 

„gewerbezentrale“ 78 : Der Bedeutungsgehalt des Gesamtbegriffs 

sei vergleichbar mit einem Dachverband 

als zentrale Stelle, welche die Funktion der Leitung, 

Verwaltung, Koordination etc. im Hinblick auf produzierende 

Betriebe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe 

sowie Handelsunternehmen innehabe. 

67 B PatG, Beschl. v. 10.3.2011 – 33 W (pat) 503/11, u. a. für „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; mit Programmen versehene Datenträger, 

Computerspiele, vorgenannte Waren der Klasse 9 ausschließlich mit Inhalten aus dem Automobilbereich; Druckereierzeugnisse; 

…, vorgenannte Waren der Klasse 16 ausschließlich mit Inhalten aus dem Automobilbereich“. 


69 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 17.2.2011 – 27 W (pat) 517/10 – „Gizeh“, für Waren der Kl. 10 und 25 sowie Dienstleistungen der Kl. 35. 

„Gizeh“ sei die drittgrößte Stadt in Ägypten und vor allem auch für seine Pyramiden bekannt. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass 

die Verbraucher eine Verbindung zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen – unter Umständen auch durch positiv besetzte 

Vorstellungen – herstellen könnten. 

70 B PatG, Beschl. v. 18.1.2011 – 27 W (pat) 158/10, schutzfähig u. a. für „Papier; Schreibwaren; Bekleidungsstücke; Werbung, Erziehung; 

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“, nicht schutzfähig für „Druckereierzeugnisse; Photographien; Waren aus Papier 

und Pappe“. 

71 Vgl. BPatG, Beschl. v. 30.5.2001 – 32 W (pat) 11/01 – Bodensee-Arena; Beschl. v. 15.11.2010 – 27 W (pat) 218/09 – Ruhrstadion. 

72 A.A. BPatG, Beschl. v. 4.11.2010 – 25 W (pat) 182/09 – Neuschwanstein. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 13/11. 

73 Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, inwieweit Bezeichnungen, die für andere Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig 

seien, als inhaltsbezogene Aussagen für Medien deshalb schutzunfähig sein könnten, weil die Marke selbst sowie die 

darunter angebotenen Waren/Dienstleistungen Gegenstand medialer Berichterstattung sein könnten, wurde nicht eingelegt. 

74 B PatG, Beschl. v. 22.3.2011 – 27 W (pat) 16/11, u. a. für „Werbung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften für 

Werbezwecke; Organisation und Durchführung von kulturellen, politischen und sportlichen Veranstaltungen; Beherbergung und 

Verpflegung von Gästen“. 

64


79 

werde als ein beschreibender 

Hinweis auf ein in 

Deutschland ansässiges 

bzw. in deutscher Trägerschaft 

stehendes Institut aufgefasst, das sich mit dem 

Thema „Menschenrechte“ beschäftige. 

„Medienwerkstatt Coburg“ 80 : „Medienwerkstatt“ bezeichne 

nachweislich Plattformen für Lehr- und Unterrichtsmaterialien 

oder auch Verkaufsplattformen und 

werde weder hoheitlich noch wie ein sonstiges Angebot 

der öffentlichen Hand verstanden. 81 

7. Personennamen 

Die Beschwerden waren erfolgreich in folgenden Fällen: 

„Fürst von Metternich“ 82 : Der Name des Leiters des 

Wiener Kongresses eigne sich nach den Kennzeichnungsgewohnheiten 

der betreffenden Branchen nicht 

als Inhaltsangabe. Mit dem Namen würden nur politische 

Ereignisse assoziiert, jedoch gebe es keine Verbindungen 

zur Ess- und Weinkultur, zu Zeitungen oder 

zu einem bestimmten Tanz-, Musik- oder Kleidungsstil. 

„Dürer-Hotel“ 83 Die beschreibende Etablissementbezeichnung 

„Hotel“ verlange eine nähere Spezifizierung, 

die durch den kennzeichnungskräftigen Personennamen 

„Dürer“ erfolge. Solche Bezeichnungen seien 

schutzfähig, soweit der Name die Dienstleistung nicht 

unmittelbar beschreibe. Hotels widmeten sich in der 

Regel nicht nur dem Leben und Werk eines Künstlers. 

„Hugo Sinzheimer Institut“ 84 : Der Rechtswissenschaftler 

und Sozialdemokrat, der als Vater des Arbeitsrechts 

gelte, gehöre nicht zu den berühmten 

Personen des Weltkulturerbes, wie z. B. Leonardo da 

Vinci, deren Namen in jedem Fall für die Allgemeinheit 

freizuhalten seien. Denn Hugo Sinzheimer sei 

nur deutschen, im Arbeitsrecht spezialisierten Fachleuten 

bekannt. Die Bezeichnung habe sich auch 

nicht zu einem beschreibenden Fachbegriff für eine 

bestimmte Art von Institutseinrichtungen oder Lehrmethoden 

entwickelt. 

8. Wort-/Bildmarken 

Schutzfähig 

In folgenden Fällen waren die Beschwerden erfolgreich 

aufgrund der grafischen Ausgestaltung: 

85 

Das Wortelement „Wissen 

und Handeln für die Erde“ weise 

darauf hin, dass die Gesamtheit 

der Erkenntnisse für das 

Wohl der Welt eingesetzt und 

Verhalten sowie Tätigwerden 

daran orientiert sein sollten. 

Dieser nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt des 

nur im linken Randbereich sichtbaren Wortbestand- 

75 B PatG, Beschl. v. 27.6.2011 – 28 W (pat) 46/10, nicht schutzfähig für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 41, 42; 

schutzfähig für Waren und Dienstleistungen der Kl. 5, 10, 35, 39, 41. 

76 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 29.9.2011 – 30 W (pat) 518/10 – CARDIOLOGICUM HAMBURG (Wort-/ Bild-Zeichen), für „Werbung 

und Geschäftsführung, wissenschaftliche Forschung, ärztliche Versorgung“. 

77 B PatG, Beschl. v. 12.5.2011 – 30 W (pat) 554/10, u. a. für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Dienstleistungen eines Friseursalons“. 


79 B PatG, Beschl. v. 22.7.2011 – 24 W (pat) 43/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 35, 36, 41, 42. 

Da die Frage der Markenschutzfähigkeit von (beschreibenden) Institutsbezeichnungen und Vereinsnamen noch nicht abschließend 

als höchstrichterlich geklärt anzusehen sei, wurde die Rechtsbeschwerde zugelassen, jedoch nicht eingelegt. 


81 Vgl. hierzu „Stadtwerke Dachau“, Kopacek/Kortge, Jahresbericht BPatG 2010, GRUR 2010, 369 (377). 

82 B PatG, Beschl. v. 18.5.2011 – 29 W (pat) 158/10, u. a. für „Bücher, nämlich …; Zeitungen“ und „Veröffentlichung und Herausgabe von 

Büchern, nämlich …; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Kultur, nämlich …“. 

83 BPatG, Beschl. v. 9.3.2011 – 27 W (pat) 160/10, für Dienstleistungen der Kl. 41, 43. 

84 BPatG, Beschl. v. 31.10.2011 – 29 W (pat) 542/11, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45. 


65


teils werde durch das – auch größenmäßige – Hervortreten 

des Bildelements in Form einer ungewöhnlichen 

Globusdarstellung (willkürlicher Helligkeitsverlauf bei 

den Kontinenten, nicht an die Pole angeschlossener 

Meridian), so weit überlagert, dass insgesamt eine 

Schutzfähigkeit gegeben sei. 

86 

: Da der Umriss des Bildelements 

als Staatsgrenze auch 

den Fachverkehrskreisen im 

Transport- und Logistiksektor 

weitgehend unbekannt sei, 

verleihe der eigentümliche grafische Gesamteindruck 

dem Zeichen die Schutzfähigkeit. Aufgrund der blasser 

werdenden Rotfärbung handele es sich auch nicht um 

ein Hoheitszeichen, hier die Staatsflagge Georgiens. 

87 

: Der Markentext erschöpfe 

sich im Sachhinweis auf erstklassige, 

hochwertige Zutaten, 

die weltweit bezogen 

oder angeboten würden. Die 

einzelnen Bildelemente seien zwar werbeüblich, vermittelten 

aber in ihrer konkreten Kombination einen 

unverwechselbaren charakteristischen Gesamteindruck. 

88 

: Die IR-Marke enthalte nur einen allgemeinen 

Sachhinweis, dass eine Internationale 

Vereinigung Saatgut fair und 

einheitlich teste. Der bildlichen Gesamtdarstellung 

liege trotz der Üblichkeit 

siegelartiger Darstellungen als Gütehinweise 

eine aufwändige Gestaltung zugrunde, 

die in der konkreten Verbindung 

der einzelnen für sich genommen (werbe-)üblichen 

Darstellungsmittel der Bildmarke das erforderliche 

Mindestmaß an Unterscheidungskraft noch vermittele. 

89 

: Der Aussagegehalt „ein Mehr 

an Fairness“ sei sinnlos, weil 

Fairness bzw. Gerechtigkeit entweder 

gegeben seien oder nicht. 

Auch weitere Bedeutungen wie 

„ein Mehr am Markt“ oder „Messe 

und Mehr“ wiesen keinen sinnvollen Aussagegehalt 

auf. Die einzelnen Bildelemente – die Anordnung 

der Wortbestandteile in unterschiedlicher Größe und 

Farbgebung, die skizzenhaft angedeutete Weltkugel – 

seien zwar für sich gesehen werbeüblich, bildeten 

aber einen in sich geschlossenen charakteristischen 

Gesamteindruck. 

Die durch grafische Gestaltungs elemente hervorgehobene 

Auffor derung 90 zur Auswahl und Buchung 

von Pauschalreisen, Flügen und anderen Reisedienstleistungen 

bei einem Internet-Reisebüro beschreibe 

weder die Art, 

Bestimmung, Beschaffenheit 

noch 

sonstige Merkmale 

der vorwiegend 

an Geschäftskunden gerichteten Dienstleistungen, 

noch weise sie einen engen Bezug zu ihnen auf. 


Erfolglos war hingegen 

die Beschwerde 

im Fall 

„Woche aktuell“ 91 

Der schutzunfähige Wortbestandteil stehe im Vordergrund 

des Gesamtzeichens. Bei Presseartikeln, insbesondere 

Tageszeitungen, Wochen- und Monatszeitschriften 

sei die Anordnung von in weißer Schrift gehaltenen 

Wortbestandteilen in einem roten Rechteck ein werbeübliches 

dekoratives Gestaltungsmittel. 92 


87 B PatG, Beschl. v. 12.1.2011 – 29 W (pat) 157/10, für „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Zutaten, Aromen sowie 

Düfte für die Nahrungsmittel- und pharmazeutische Industrie“. 


89 BPatG, Beschl. v. 26.9.2011 – 29 W (pat) 144/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38. 


91 BPatG, Beschl. v. 26.1.2011 – 29 W (pat) 167/10, u. a. für „Druckereierzeugnisse; Werbung; Unterhaltung“. 

92 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 21.12.2011 – 29 W (pat) 182/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 41 

– neue Gesundheit (Wort-/Bildzeichen). 

93 BPatG, Beschl. v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 144/10, für Waren der Kl. 25. 

66


93 

: Die grafische 

Gestaltung der 

werbeüblich anpreisenden 

Wortbestandteile 

sei 

weder besonders eigentümlich noch überraschend 

kreativ und unterscheide sich insbesondere von den 

aufwändigen und einfallsreichen Tatoo-Marken der 

Hardy-Life LLC. Eine Anbringung in herkunftshinweisender 

Form liege nicht vor. 94 

9. Bildmarken 

Schutzfähig 

95 

: Für Druckereierzeugnisse 

und Zeichnungen 

auf den Gebieten 

der Architektur 

und des Bauingenieurswesens 

sei die 

deutlich erkennbare 

grafische Darstellung eines Bibers nicht unmittelbar 

beschreibend. Außer Betracht zu bleiben habe, dass 

der Familienname des Anmelders phonetisch dem Gegenstand 

der Abbildung entspreche. Der Disclaimer 

„alle … Waren … nur für Publikationen auf dem Gebiet 

der Architektur und des Bauingenieurwesens“ sei zulässig, 

weil der Produktbereich positiv formuliert sei. 

96 

: Als schutzfähig sah der 27. Senat die sechs zweidimensionalen 

für „Schuhwaren“ beanspruchten Bildzeichen 

an. Diese gäben nicht nur schmückende 

Details von Schuhen wieder. Deren grafische Ausgestaltung 

verfüge vielmehr über begriffliche Inhalte, 

nämlich die römischen Ziffern „XI“, „IX“, „V“, „X“, die 

Kombination aus „I“, „X“ u. „I“ oder den Buchstaben 

N, wobei eine markenmäßige Verwendung im Sinne 

der – eingangs erwähnten – BGH-Rechtsprechung zu 

„Marlene-Dietrich-Bildnis II“ und „TOOOR!“ unterstellt 

werde. 


Die Verbindung der beiden glatt 

beschreibenden Symbole für 

Medizin und Recht in der vorliegenden 

piktogrammartigen 

Form 97 schaffe keine durch weitere 

Verfremdung neue eigentümliche 

Gestaltung, vielmehr 

blieben beide Symbole in ihrer 

Bedeutung erkennbar und bildeten 

keine neue fantasievolle Einheit. 

Die Abbildung 98 beschränke sich auf die Sachaussage, 

dass es sich bei den betreffenden Lebensmitteln 

um heimische Milch- bzw. 

Rindfleischprodukte handele, 

was nicht für Kakaobohnen 

und -pulver gelte, 

so dass das Zeichen insoweit 

schutzfähig sei. Die 

konkrete Tierdarstellung 

unterscheide sich von einer 

naturalistischen Wiedergabe 

nur durch die gestreifte 

Farbgebung, die vom Publikum als die Farben 

der Bundesrepublik Deutschland und damit als geografischer 

Herkunftshinweis gesehen würden. 

94 Vgl. BGH GRUR 2010, 825, Rn. 22 – Marlene Dietrich Bildnis II. 


96 B PatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 27 W (pat) 278/09 sowie 279/09 bis 283/09, jeweils vom 1.2.2011 für „Schuhwaren“. 

97 B PatG, Beschl. v. 24.2.1011 – 30 W (pat) 47/10, u. a. für „Vorträge, Seminare und Praktika eines Rechtsmediziners, eines forensischen 

Psychiaters, auch zum Medizinrecht, ärztlichen Standesrecht und zu medizinethischen Fragen“. 

98 B PatG, Beschl. v. 26.10.2011 – 28 W (pat) 544/10, nicht schutzfähig für zahlreiche Waren der Kl. 29, 30, 32, schutzfähig für „Kakao“. 

67


10. Geografische Herkunftsangaben nach 

der Verordnung (EG) Nr. 520/2006 des 

Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von 

geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen 

für Agrarerzeugnisse und 

Lebensmittel 

„Bayerischer Obazda, Obazda, Bayerischer Obazter und 

Obazter“ 99 : Der Antrag eines Herstellers von Obazdem 

aus Baden-Württemberg auf Zurückweisung des Eintragungsantrags 

einer Schutzgemeinschaft hatte Erfolg. 

Die Bezeichnungen seien keine Gattungsbezeichnungen 

im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der VO (EG) 510/2006, 

sondern bezeichneten ein Lebensmittel, bei dem sich 

das Ansehen aus dem geografischen Ursprung ergebe 

und das in einem abgegrenzten geografischen Gebiet 

hergestellt werde. Eine Produktion außerhalb Bayerns 

im größeren Umfang sei nicht nachgewiesen. Das 

DPMA müsse u. a. prüfen, ob bei der heute auch üblichen 

industriellen Herstellung das Verbot von Konservierungsstoffen 

eine sachgerechte Beschränkung sei. 

Die Sache wurde daher zurückverwiesen. 

Die Markenabteilung des DPMA hatte den Antrag auf 

Eintragung von „Hiffenmark“ und „Fränkisches Hiffenmark“ 

100 , das dialekt-fränkische Wort für „Hagenbuttenkonfitüre“, 

als geografische Angabe in das von 

der Kommission geführte Verzeichnis als unzulässig 

verworfen, weil die Beschwerdeführerin nur Einzelherstellerin, 

keine Vereinigung und mangels Nachweises 

eines abgrenzbaren geografischen Gebietes dieser 

auch nicht gleichzustellen sei. Der 30. Senat hat die Sache 

an das DPMA zurückverwiesen, da das Vorbringen 

der Beschwerdeführerin, das Erzeugnis „(Fränkisches) 

Hiffenmark“ verfüge über einen „guten Ruf“ und Ansehen, 

nicht gewürdigt worden sei. Auch das Ansehen 

könne eine herkunftsbezogene Eigenschaft begründen, 

was vorliegend durch die Stellungnahmen mehrerer 

Verbände und Behörden nachgewiesen sei. 

„Schwarzwälder Schinken“ 101 : Der Schutzverband 

der Schwarzwälder Schinkenhersteller hatte beantragt, 

die Benutzungsbedingungen der geschützten 

geografischen Angabe dahingehend zu ändern, dass 

Schwarzwälder Schinken im Schwarzwald geschnitten 

und verpackt werden müsse. Hiergegen hatte u. a. 

ein Fleischverarbeitungsbetrieb Beschwerde erhoben, 

der seinen im Schwarzwald produzierten Schinken in 

Norddeutschland schneide und verpacke. Der 30. Senat 

entschied, dass die Echtheit von geschnittenem 

und verpacktem Schwarzwälder Schinken nur dann 

hinreichend gewährleistet sei, wenn die genannten 

Verarbeitungsschritte im Schwarzwald durchgeführt 

würden und dies vor Ort kontrolliert werden könne. 

11. Sonstiges 

Die nachfolgenden Entscheidungen betreffen § 8 Abs. 2 

Nr. 5 MarkenG: 

102 

: Die Beschwerde war erfolglos, 

da das angemeldete 

Zeichen gegen § 8 Abs. 2 Nr. 5 

MarkenG verstoße. Die Buchstabenfolge 

sei als Abkürzung 

für „reconquista“ auch 

in Deutschland bekannt für 

die Rückeroberung der von 

Muslimen beherrschten Iberischen Halbinsel durch 

die Christen. „RCQT“ stehe im heutigen Sprachgebrauch 

für islamfeindliche Botschaften. Auch die Grafik 

wirke fremdenfeindlich und militant. 

99 BPatG, Beschl. v. 22.9.2011 – 30 W (pat) 9/10, für „Käsezubereitung“. 

100 BPatG, Beschl. v. 14.7.2011 – 30 W (pat) 76/09, für „Konfitüre“. 

101 BPatG, Beschl. v. 13.10.2011 – 30 W (pat) 33/09, für „Fleischerzeugnisse“. 


68


Als mit § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG vereinbar wurde das angemeldete 

Wortzeichen „Berliner Reichstagsbrand“ 103 

angesehen: Der Durchschnittsverbraucher werde das 

Ereignis zwar mit dem Ende der Weimarer Republik 

und dem Übergang zur Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

in Verbindung bringen. Aber im Zusammenhang 

mit Spirituosen werde das Publikum 

mit dem Wort „Brand“ – dem klanglichen Doppelsinn 

entsprechend – ein gebranntes alkoholisches Getränk 

wie Branntwein verbinden. Eine politisch unerträgliche 

und deshalb sittlich anstößige Verhöhnung der 

Opfer des Nationalsozialismus sei nicht gegeben. 

FICKEN 104 : Aufgrund der fortschreitenden Liberalisierung 

liege kein unerträglicher Verstoß gegen das sittliche 

Empfinden der Allgemeinheit vor. Die derbe Bezeichnung 

für den Vollzug des Geschlechtsverkehrs sei 

in ihrem Aussagegehalt geschlechtsneutral und damit 

nicht einseitig herabsetzend. 105 Dem der Vulgärsprache 

entstammenden Wort bedienten sich verschiedene 

gesellschaftliche Schichten und Altersklassen, wie 

z. B. Titel von Bühnenstücken, Filmen und Büchern. 106 

Zudem könne es sich im betroffenen Modebereich 

auch um einen Nachnamen handeln (67 deutsche Telefonbucheinträge), 

der als Einnähetikett markenmäßig 

verwendet werde. 

Anderer Ansicht war der 27. Senat hinsichtlich des 

Zeichens „Ready to Faak!“ 107 Obwohl das Wort “Fuck” 

durchgestrichen sei, bleibe 

es lesbar und erfahre gerade 

deswegen Aufmerksamkeit. 

Der vulgäre Ausdruck 

„Fuck“ für die Ausübung von 

Geschlechtsverkehr in Verbindung 

mit „ready to“ (bereit 

für) errege sittlichen Anstoß. Daran ändere auch 

dessen zahlreiche Verwendung in Filmen, in der Literatur 

und in den Medien nichts. Die Verwendung von 

Vulgärsprache habe nichts mit Liberalisierung zu tun, 

zumal in der Erziehung auf deren Vermeidung hingewirkt 

werde. Die Anlehnung an die farbliche Gestaltung 

einer bekannten Motorradmarke reiche nicht 

aus, einen Bezug zum Motorradtreffen am Faaker See 

herzustellen. 

III. Löschungsverfahren 

1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 

i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG 

Bejahung von Bösgläubigkeit 

Die Rechtsprechung des BPatG erfuhr keine Änderungen. 

108 

Nach Ansicht des 28. Senats 

handelte die Inhaberin der 

u. a. für Fleisch- und Wurstwaren 

2006 angemeldeten und seit 2007 registrierten 

Bildmarke 109 bösgläubig, weil sie seit 2004 von der Benutzung 

für eine Salami durch ihre österreichischen 

Konkurrentinnen im Inland gewusst habe. Da es sich 

um ein spezifisches Marktsegment mit vergleichsweise 

wenigen Anbietern handele, könne auch deren 

Kenntnis vom Umfang dieser Benutzung unterstellt 

werden. Eine Förderung der eigenen Marktposition, die 

den Eingriff in den schutzwürdigen Besitzstand ihrer 

Mitbewerberinnen gerechtfertigt hätte, sei zu verneinen, 

weil sie eine Benutzung ihrer Marke nicht belegt 

und unmittelbar nach Erlangung des Markenschutzes 

mit einer Berechtigungsanfrage und Abmahnungen 

103 BPatG, Beschl. v. 14.9.2011 – 26 W (pat) 502/11, für „Spirituosen“. 


105 anders hierzu BPatG, Beschl. v. 26.9.2011 – 26 W (pat) 8/11 – Schlumpfwichse. Die Marke verletze aufgrund der Wortkombination 

eines derben Ausdrucks für Ejakulat und einer bei Kindern beliebten Comicfigur sowie als Aufforderung zum Spermatrinken im 

übertragenen Sinn das Sittlichkeitsgefühl eines erheblichen, zu respektierenden Personenkreises. Mit ähnlicher Argumentation 

vgl. BPatG, Beschlüsse v. 9.2.2011 – 26 W (pat) 31/10 – ARSCHLECKEN24 und 36/10 – Wort-/Bildzeichen mit gleichem Wortlaut. 

106 So auch: BPatG, Beschl. v. 28.9.2011 – 26 W (pat) 44/10 – Wort-/Bildzeichen „FICKEN Liquors“, für Waren der Kl. 25, 32, 33. 

107 B PatG, Beschl. v. 20.9.2011 – 27 W (pat) 138/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 41. Die zugelassene Rechtsbeschwerde 

zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung bei sexuell anzüglichen Wörtern wurde eingelegt: Aktenzeichen I ZB 89/11. 

108 Zu den Grundsätzen vgl. Grabrucker, Mitt 2008, 532 ff. 

109 B PatG, Beschl. v. 3.8.2011 – 28 W (pat) 40/10. Die in kyrillischen Buchstaben geschriebene Bezeichnung wird in lateinischer Schreibweise 

mit „Berjozka“ wiedergegeben, was im Russischen „Birke“ heißt. 

69


gegen diese vorgegangen sei. Die Löschungsentscheidung 

des DPMA wurde daher bestätigt. 

Für die in Klasse 33 eingetragenen „alkoholischen Getränke 

(ausgenommen Biere), insbesondere Weine, 

Schaumweine, Sekte, weinhaltige Getränke“ stellte 

der 26. Senat bei der Inhaberin der Wortmarke 

„Marsecco“ 110 Bösgläubigkeit fest. Der schutzwürdige 

Besitzstand des Antragstellers ergebe sich aus dem 

seit 2005 getätigten Absatz von mit „MARSECCO“ 

etikettierten Schaumweinflaschen sowie aus dessen 

Präsenz in mehreren Online-Verkaufsportalen. Davon 

habe die Markeninhaberin u. a. als langjährige Kundin 

Kenntnis gehabt. Zudem habe sie die Marke sofort an 

den früheren Vertriebspartner des Antragstellers lizenziert, 

der inzwischen als dessen Konkurrent Schaumweine 

unter der Marke anbiete. Die übrigen Waren 111 

lägen weder im engen Ähnlichkeitsbereich, noch sei 

insoweit ein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers 

behauptet worden. 

Verneinung von Bösgläubigkeit 

Die Frage, ob die Anmeldung der u. a. für Kraftfahrzeuge 

eingetragenen Wortmarke „Simca“ 112 bösgläubig 

sei, wenn die für die Antragstellerin international 

und in Frankreich eingetragene Marke „SIMCA“ auch 

im Ausland schon lange vor der Anmeldung des angegriffenen 

Zeichens nicht mehr benutzt worden sei, 

verneinte der 28. Senat in Übereinstimmung mit dem 

DPMA. Die „Wiederbelebung“ einer ehemals verwendeten 

Bezeichnung könne nicht als rechtsmissbräuchlich 

angesehen werden, weil das Markenrecht keine 

eigenständige schöpferische Leistung verlange. 

In dem Verfahren gegen die Wort-/Bildmarke 

„Pit LANE24“ 113 hob der 29. Senat die Löschungsentscheidung 

des DPMA auf, weil deren Anmeldung nicht 

mit hinreichender Sicherheit als bösgläubig eingestuft 

werden könne. Mangels geschäftlicher Betätigung 

der von den Geschäftsführern der Markeninhaberin 

mit dem Antragsteller gegründeten 

PitLANE-Unternehmen 

habe kein schutzwürdiger Besitzstand 

entstehen können. 

Aus der Anmeldung der Marke 

ohne vorherige Absprache mit den Mitgesellschaftern 

der PitLANE-Unternehmen könne noch nicht auf eine 

Behinderungsabsicht geschlossen werden. Denn aufgrund 

des ursprünglich gemeinsamen Interesses der 

Parteien an der Verwirklichung der vom Antragsteller 

entwickelten Geschäftsidee und der bevorstehenden 

Internetpräsenz von „PitLANE24.de“ Anfang April 2007 

habe ein tatsächliches und dringendes Bedürfnis für 

die Markenanmeldung am 2. April 2007 bestanden, 

welche die PitLANE-Unternehmen mangels finanzieller 

Ausstattung nicht selbst hätten vornehmen können. 

Hinzu komme die tatsächliche Benutzung der 

Marke durch ein PitLANE-Unternehmen ab April 2007 

mit Billigung der Markeninhaberin. 

Nach Ansicht des 27. Senats 

lag bei der Wort-/Bildmarke 

„LIMES LOGISTIK“ 114 keine bösgläubige 

Markenanmeldung vor, so dass die Beschwerde 

des Markeninhabers Erfolg hatte. Typische Gründungsaktivitäten 

vor der Anmeldung am 21. März 2005, 

wie die Beschaffung von Domainnamen, Bestellung 

von Visitenkarten, Briefbögen etc. sowie die Verschickung 

eines Rundbriefes, könnten keinen schutzwürdigen 

Besitzstand der Antragstellerin begründen. Keinem 

der beiden Wettbewerber auf dem Gebiet der Logistikdienstleistungen 

für die Durchführung von Veranstaltungen 

habe vor der Anmeldung ein nachweisbar eigenständiges 

Recht an der Bezeichnung zugestanden. 

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Markeninhaber, 

der seit 1996 im Logistikbereich tätig gewesen 

und dessen Wettbewerbsverbot Ende 2005 ausgelaufen 

sei, die Streitmarke tatsächlich für seine eigene 

geschäftliche Betätigung habe nutzen wollen. 


111 Der Kl. 3, 5, 21: u. a. „Mittel zur Körper- u. Schönheitspflege; pharmazeutische Erzeugnisse; Glaswaren“. 


113 BPatG, Beschl. v. 20.7.2011 – 29 W (pat) 95/10 für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41, 42. 

114 BPatG, Beschl. v. 19.7.2011 – 27 W (pat) 164/10 für Waren und Dienstleistungen der Kl. 6, 19, 35, 37, 39, 41, 43, 44. 

70


Der 29. Senat verneinte in Übereinstimmung mit dem 

DPMA die Löschung der u. a. für feine Back- und Konditorwaren 

registrierten Wortmarke „Kaupmann“ 115 wegen 

Bösgläubigkeit. Es fehle schon an einem schutzwürdigen 

Besitzstand der Antragstellerin, weil sie die 

Bezeichnung nur für den Betrieb einer Großbäckerei 

in Bielefeld benutzt habe und zum Anmeldezeitpunkt 

keine Ausdehnungstendenzen ersichtlich gewesen 

seien. Da das Recht zur Führung des Namens „Bäckerei 

Kaupmann“ laut Kaufvertrag ohne die schriftliche 

Zustimmung des Markeninhabers nicht auf die Antragstellerin 

habe übergehen sollen, sei dieser im guten 

Glauben gewesen, ihm stehe auch nach der Veräußerung 

wesentlicher Betriebsteile seines früheren 

Unternehmens mangels Zustimmung das Recht an 

der Bezeichnung zu. Er sei überfordert gewesen, die 

verschiedenen rechtlichen Ebenen (Firma, Unternehmenskennzeichen, 

Marke) auseinander zu halten, und 

daher einem Rechtsirrtum unterlegen, der eine Behinderungsabsicht 

ausschließe. 

Bösgläubigkeit wurde auch im Löschungsverfahren 

betreffend die am 7. Juni 2005 angemeldete Wortmarke 

„Entertainer.de“ 116 verneint. Durch die im 

Jahre 2002 erfolgte Eintragung der Internet-Domain 

„entertainer.de“ bei der zentralen Registrierungsstelle 

DENIC e. G. habe der Antragsteller nur ein Nutzungsrecht, 

aber kein dinglich wirkendes Kennzeichenrecht 

erworben. Ob das Parken auf der Domain-Parking- 

Plattform des Unternehmens Sedo eine markenmäßige 

Verwendung des Domainnamens darstelle, 

könne dahingestellt bleiben. Der Antragsteller habe 

diese Nutzungsform erst mehr als ein halbes Jahr 

nach der Markenanmeldung aufgenommen. Gegen 

eine Behinderungsabsicht spreche, dass die Markeninhaberin 

als größter deutscher Fachverlag der Entertainment-Branche 

mit registrierten acht Domains 

ihre aus acht Marken mit dem Bestandteil „entertainer“ 

bestehende Markenfamilie habe fortschreiben 

wollen. Zusätzlich seien die Verhandlungen über den 

Erwerb bzw. die Anmietung der identisch lautenden 

Internet-Domain des Antragstellers durch die Markeninhaberin 

zum Anmeldezeitpunkt noch nicht 

endgültig abgeschlossen gewesen. 

Der 27. Senat hielt es nicht für bösgläubig, dass der 

Inhaber die Wortmarke „BEFA“ 117 am 9. Januar 2007 

für dieselben Dienstleistungen anmeldete, die auch 

die Antragstellerin anbot, nämlich Beratung, Planung 

und Vorführung von Schweiß-, Schneid- und Gasversorgungsanlagen. 

Da er am 29. Dezember 2006 

ein Unternehmen erworben habe, das selbst einen 

schutzwürdigen Besitzstand an dem Unternehmenskennzeichen 

„BEFA“ erlangt habe, habe er mit der 

Markenanmeldung in erster Linie den eigenen Besitzstand 

sichern wollen. Die kennzeichenrechtliche 

Gleichgewichtslage der Beteiligten sei nicht zum 

Nachteil der Antragstellerin verändert worden, nachdem 

eine gleichlautende andere Wortmarke bereits 

2004 von einer der vier namensgleichen Konkurrenten 

angemeldet worden sei. 

2. Wegen absoluter Schutzhindernisse 

nach §§ 50 Abs. 1, 2 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 – 9, 

54 MarkenG 

Gelöscht wurden 

„Querdenker“ 118 : Ein Querdenker sei eine Person, die 

Problemstellungen mit innovativen, unorthodoxen 

und themenübergreifenden Gedanken fernab der 

eingefahrenen Muster zu lösen imstande sei. Da die 

Marke sich in einer Sachaussage über den Inhalt der 

Druckereierzeugnisse sowie die Art und Weise der 

Werbe- bzw. Beratungsdienstleistungen erschöpfe, 

könnten auch naheliegende markenmäßige Verwendungsmöglichkeiten 

ihr nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen. 

119 

115 B PatG, Beschl. v. 8.7.2011 – 29 W (pat) 30/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 30, 35, 42. Die Rechtsbeschwerde wurde 

zugelassen zur Klärung der Voraussetzungen, wann ein – nicht widerlegbarer – Rechtsirrtum die Bösgläubigkeit ausschließt. 

Sie wurde nicht eingelegt. 

116 BPatG, Beschl. v. 26.9.2011 – 29 W (pat) 169/10, für Waren der Kl. 9, 16. 

117 BPatG, Beschl. v. 5.9.2011 – 27 W (pat) 72/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 6, 9, 16, 37, 40, 41, 42. 

118 B PatG, Beschl. v. 9.2.2011 – 29 W (pat) 208/10, löschungsreif für „Druckereierzeugnisse; Werbung, Unternehmensberatung, 

Marketingberatung; Seminare, Ausbildungs- und Fortbildungsberatung“. 

119 Vgl. die eingangs erwähnte BGH-Rechtsprechung zu „Marlene-Dietrich-Bildnis II“ und „TOOOR!“. 

71


„18 +“ 120 : weise darauf hin, dass die Waren und Dienstleistungen 

für die Altersgruppe der „über 18-Jährigen“ 

bestimmt oder geeignet seien, oder dass deren Erwerb 

bzw. Inanspruchnahme an die Volljährigkeit der Konsumenten 

geknüpft sei. Die Kombination einer Zahl 

mit „Plus“ oder „+“ zur Beschreibung einer Altersgruppe 

werde in den verschiedensten Bereichen bereits benutzt 

(50plus; 30 Plus; 40 Plus). 

„Kaleido“ 121 : werde für die vom eingetragenen Warenoberbegriff 

„Spielzeug“ umfassten „Kaleidoskope“ 

nur als eine verkürzte Beschreibung der Ware selbst 

verstanden. Nach den linguistischen Erkenntnissen 

der sog. Assoziations- oder Prototypentheorie würden 

lückenhafte Wörter in allgemein verständlicher Weise 

ergänzt. 

„EXPAT“ 122 als Kurzform des englischen Wortes „expatriate“ 

(„Ausgebürgerter, im Exil Lebender“) habe 

sich zu einem Fachbegriff für ins Ausland entsandte 

Arbeitskräfte entwickelt, so dass die Marke nur die Bestimmung 

und Eignung der Dienstleistungen angebe, 

auch wenn nur ein kleiner Teil des Gesamtverkehrs den 

Fachbegriff kenne. 

Der griechische Begriff „Meso“ 123 bedeute „in der Mitte“ 

und sei bereits zum Eintragungszeitpunkt 2007 

für Geräte und Apparate eine gängige physikalische 

Angabe für mittlere Leitungsstärke gewesen. Ferner 

werde er als Abkürzung für Mesotherapie, eine in der 

Schönheits- und Kosmetikbranche bekannte Behandlungsmethode, 

verwendet, auf die sich die in diesem 

Bereich angesiedelten Waren und Dienstleistungen 

beziehen könnten. 

„escapulario.com“ 124 : Escapulario sei ein als Glücksbringer 

fungierendes Andachtsbändchen für die Hand 

oder den Hals, das aus zwei an einer Schnur befestigten, 

medaillonförmigen Heiligenbildern bestehe. Es sei 

im Schmuckbereich eine Gattungsbezeichnung, während 

die Top-Level-Domain keine eigenständige Bedeutung 

habe. Der Disclaimer „alle ausgenommen zwei an 

einer Schnur befestigte, medaillonförmige Heiligenbilder“ 

sei aus Gründen der Rechtssicherheit 125 seit der 

Postkantoor-Entscheidung des EuGH 126 unzulässig. 

Mit „Löss“ 127 werde eine sehr fruchtbare, gut durchlüftete 

und leicht zu bearbeitende Bodenart bezeichnet, 

die sich auch in den Weinanbaugebieten Rheinhessens, 

der Pfalz und des Rheingaus finde und auf den 

Geschmack eines Weins auswirke. Als wichtige Angabe 

über die geologische Herkunft handele es sich daher 

um ein sonstiges Merkmal für die vom eingetragenen 

Warenoberbegriff „Alkoholische Getränke (ausgenommen 

Biere)“ mitumfassten Weine. 

„has Antep“ 128 : „has“ bedeute „eigentümlich, echt, 

rein“. „Antep“ sei die Kurzfassung der türkischen Provinz 

„Gaziantep“, die kulinarische Spezialitäten hervorbringe, 

so dass nur auf die geografische Herkunft 

der Waren hingewiesen werde. Diese beschreibende 

Bedeutung sei im Hinblick auf den Im- und Export 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Türkei auch 

für den inländischen Verbraucher erkennbar. 

120 B PatG, Beschl. v. 18.8.2011 – 25 W (pat) 10/11, löschungsreif u. a. für „Datenträger aller Art ...; Computer und Computersoftware 

und -hardware ...; Telekommunikation ...; pharmazeutische Erzeugnisse ...; belichtete Filme ..., Tonfilme, ... CDs, ...; 

Druckschriften ...; Filmverleih ...; Sexualhilfsmittel ...; ... Schmuckwaren; Bekleidungsstücke ...“. 

121 B PatG, Beschl. v. 21.9.2011 – 29 W (pat) 40/09. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zur grundsätzlichen Frage der Einbeziehbarkeit 

linguistischer Erkenntnisse in die Sachverhaltsermittlung wurde eingelegt: I ZB 72/11. 

122 B PatG, Beschl. v. 8.2.2011 – 33 W (pat) 42/09, löschungsreif für „Versicherungs-, Finanzwesen; Rechts- und Steuerberatung.“ 

123 B PatG, Beschl. v. 31.5.2011 – 27 W (pat) 73/10 i. V. m. ergänzendem Beschl. v. 27.9.2011, löschungsreif für Einrichtungen für Kosmetikinstitute, 

nämlich Kosmetikkabinen; Massage- und Behandlungsliegen, Massage- und Behandlungsstühle, Rolltische; kosmetische 

Geräte und Apparate, insbesondere handbetätigte Porations-, Iontophorese-, Sono-, Dermabrasions- und Massagegeräte/-apparate, 

soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Veranstaltung von Schulungen ...; Gesundheits- und Schönheitspflege ...“. 

124 B PatG, Beschl. v. 26.7.2011 – 27 W (pat) 35/10, löschungsreif u. a. für „Edelmetalle; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; 

Schmuck aus Leder und/oder Stein, Lederbändchen; alle ausgenommen zwei an einer Schnur befestigte, medaillonförmige 

Heiligenbilder“. 

125 Vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 f. – Postkantoor. 

126 GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 – 117; inzwischen gefestigte Rechtsprechung des BPatG. 

127 BPatG, Beschl. v. 3.8.2011 – 26 W (pat) 164/09, löschungsreif für Kl. 33. 

128 B PatG, Beschl. v. 14.11.2011 – 28 W (pat) 138/10, löschungsreif für Waren der Kl. 29, 30, vorwiegend Obst, Gemüse, Wurstwaren 

und Gewürze. 

72


„D A K I N I“ 129 : (sanskrit: Himmelstänzerin) sei ein 

weibliches (erleuchtetes) engels- oder gottgleiches 

Wesen, dem als transzendenter (buddhistischer) Figur 

in religiöser Theorie und Praxis Respekt oder Wertschätzung 

entgegengebracht werde. Eine Kommerzialisierung 

werde von den praktizierenden Buddhisten 

in Deutschland als anstößig empfunden (§ 8 Abs. 2 

Nr. 5 MarkenG). Die Leerzeichen zwischen den Buchstaben 

würden nicht bemerkt. 

130 

: stimme mit den Kernelementen 

der heraldischen Beschreibung 

der Europaratsflagge überein („Auf 

blauem Grund Kranz von 12 fünfzackigen 

Sternen, deren Spitzen sich 

nicht berühren.“) und weise als 

unberechtigte heraldische Nachahmung 

(§ 8 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 4 MarkenG) 

auf ein europäisches Pfandsystem oder auf einen 

europäischen Auftrag zum Lebensmitteltransport 

und somit auf eine Verbindung zur EU hin. 

131 

: Auch hier liege eine verbotene 

Nachahmung vor. Der 13. Stern stelle 

nur eine geringfügige Abweichung 

von den heraldischen Kernelementen 

der Europaratsflagge dar, die 

zudem keine bestimmte Form für 

die Grundfläche vorgäben. Die Waren 

und Dienstleistungen „Koch- und Kühlgeräte; 

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung 

von Gästen“ hätten Bezug zu Tätigkeitsbereichen der 

EU im Bereich der Geräte- und Lebensmittelsicherheit 

sowie auf dem Gebiet umweltorientierter Beherbergungsbetriebe. 

Die Elemente „EURO“ und die stilisierte 

Abbildung Europas verstärkten den Eindruck einer 

entsprechenden Verbindung. 

Nicht gelöscht wurden 

„ORDU-Döner“ 132 : Weder die türkische Stadt noch die 

Region „Ordu“ seien bislang im Zusammenhang mit 

der Produktion oder Herkunft von Lebensmitteln für 

den deutschen Markt in Erscheinung getreten. Da im 

Inland ein umfassendes Importverbot für Fleischprodukte 

aus der Türkei bestehe, müsse auch nicht mit einer 

Entwicklung zur geografischen Herkunftsangabe 

gerechnet werden. 

„BEAUTY WALKER“ 133 : Es könne nicht mit der für eine 

Löschung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, 

dass schon im Eintragungszeitpunkt Mai 2000 

unter einem „Walker“ ein „(Lauf)Schuh, Treter“ und 

damit die Ware selbst im Sinne von „schönen Schuhen 

für Wanderer“ verstanden worden sei. 

134 

: Die Bildmarke sei in Bezug auf 

die registrierten Waren aus Metall, 

insbesondere Blechschilder 

und -postkarten, nicht schon deshalb 

löschungsreif, weil sie das 

früher in der DDR gebräuchliche 

sog. Fußgänger-Ampelmännchen 

wiedergebe, das seine rechtliche 

129 BPatG, Beschl. v. 10.5.2011 – 27 W (pat) 50/10, löschungsreif für „Durchführung von Aroma-Massagen“. 

130 B PatG, Beschl. v. 11.8.2011 – 26 W (pat) 62/10, löschungsreif für u. a. „Container nicht aus Metall, insbesondere für Lagerung 

u. Transport von Lebensmitteln; Reinigung, Instandhaltung, Instandsetzung von Containern; Transportwesen ...; 

Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere von Lebensmitteln und Lebensmittelresten in Containern“. 


132 B PatG, Beschl. v. 22.6.2011 – 28 W (pat) 132/10, u. a. für „Fleisch, Wurstwaren ... , Gerichte aus vorstehenden Waren; ... Verpflegung von 

Gästen ...“; so auch BPatG, Beschl. v. 22.6.2011 – 28 W (pat) 133/10 – AKSARAY-Döner für identische Waren und Dienstleistungen. 

133 BPatG, Beschl. v. 5.7.2011 – 27 W (pat) 67/10, für „Schuhwaren“. 


73


Bedeutung als Verkehrszeichen mit der Wiedervereinigung 

verloren habe. Ferner seien Verwendungsformen 

denkbar und naheliegend, bei denen das Zeichen ausschließlich 

als Herkunftshinweis verstanden werde. 

„il Punto“ 135 : Es habe nicht belegt werden können, dass 

die mit „Der Treff(punkt)“ zu übersetzende italienische 

Wortfolge ein Synonym für eine Gaststättenbezeichnung 

sei. 

„BULLI“ 136 : Sei nicht als herstellerunabhängige Bezeichnung 

für „motorgetriebene Radfahrzeuge“ üblich 

geworden (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Nur die von der 

Markeninhaberin, der VW AG, und damit von einem 

bestimmten Unternehmen hergestellten Kleintransporter 

würden „BULLI“ genannt. 

IV. Kollisionsverfahren 

1. Warenähnlichkeit 

„Pfeffi“ ./. „Pfeffi“ 137 : Zwischen den Vergleichswaren 

„Weißweinen, Rotweinen, Glühwein“ und „Bonbons, 

Pefferminzkomprimaten“ fehle es an einer relevanten 

Ähnlichkeit, da letztere nicht in Verbindung mit 

alkoholischen Getränken konsumiert würden. Dass 

es Zuckerwaren mit alkoholischer Füllung gebe, ändere 

nichts an der Andersartigkeit von Beschaffenheit 

und Verwendungszweck. Gleiche Vertriebswege 

aufgrund gleicher Verkaufsstätten spielten bei Massenprodukten 

des täglichen Bedarfs keine Rolle, ansonsten 

würde der Begriff der Warenähnlichkeit völlig 

unscharf. 

2. Rechtserhaltende Benutzung 

./. „SCORPIONS“ 138 : Bei Merchandise- 

Bekleidungswaren in der Musikbranche 

werde häufig mit deutlich 

sichtbaren Aufdrucken, z. B. dem Bandnamen 

als Werbe- und Imagebotschaft, 

im Brust- oder Rückenbereich 

von Oberbekleidung, wie z. B. T‐Shirts, 

auf die Herkunft der Ware hingewiesen. 

Konzertorte und -namen fasse das Publikum als 

austauschbare sachliche Hinweise auf. Der 33. Senat 

nahm eine Verwechslungsgefahr an, da die Wortelemente 

„BUDO´S FINEST“ beschreibend auf eine 

asiatische Kampfsportart und eine gute Qualität der 

Waren hinwiesen sowie optisch untergeordnet seien. 

Die Bilddarstellung eines Skorpions illustriere nur den 

Wortbegriff. 

./. „TOMTEC“ 139 : Die Benutzung einer 

Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat (hier: 

Deutschland) reiche aus. Eine klangliche Ähnlichkeit 

sei gegeben, weil die Konsonantenabweichung (L/M) 

in der Wortmitte zu gering sei. 140 

3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr 

Bejahung von Verwechslungsgefahr 

„46“ ./. 

141 

: Selbst bei geringem Schutzumfang 

bestehe eine Verwechslungsgefahr angesichts 

der Waren- und (klanglichen) Zeichenidentität. Um 

eine uferlose Ausdehnung des Ähnlichkeitsbereichs 

zwischen Waren und Dienstleistungen im Bereich der 

135 B PatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 6/11, für „Werbung; Unterhaltung; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung 

von Gästen“. 


137 B PatG, Beschl. v. 14.7.2011 – 25 W (pat) 51/10. Die angegriffene Marke ist u. a. eingetragen für „Weißweine, Rotweine, Glühwein“, 

die Widerspruchsmarke für „Bonbons, Pfefferminzkomprimate“. 

138 BPatG, Beschl. v. 23.8.2011 – 33 W (pat) 526/10. Beide Marken sind u. a. jeweils für Waren der Kl. 25 eingetragen. 

139 B PatG, Beschl. v. 14.4.2011 – 30 W (pat) 1/10. Die angegriffene Marke ist u. a. eingetragen für „Mikrobildmessgeräte“, die Widerspruchsmarke 

für „auf Datenträger gespeicherte Softwareprogramm“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, 

ob die Benutzung einer Marke in einem Mitgliedstaat ausreiche, wurde nicht eingelegt. 

140 B PatG, Beschl. v. 20.10.2011 – 30 W (pat) 4/10 – Epican ./. EPIGRAN. Eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft i. S. v. Art. 15 

GMV sei bei der Benutzung allein auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der größten Volkswirtschaft in Europa 

gemessen am Bruttoinlandsprodukt, gegeben. Entscheidend sei allein, ob die in der Gemeinschaft erfolgte Benutzung 

insgesamt als ernsthaft einzustufen sei. 

141 B PatG, Beschl. v. 11.5.2011 – 24 W (pat) 30/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen 

der Kl. 25, 38, 42, die Widerspruchmarke für Waren der Kl. 9, 25. 

74


Informationsvermittlung, Telekommunikation und des 

Internets zu vermeiden, sei zwischen Dienstleistungen 

auf technischem Gebiet und solchen inhaltlicher Art 

zu differenzieren. 

„TEFLEXAN“ ./. „TEFLON“ 142 : Selbst wenn die beiden 

Marken aufgrund der Mittelsilbe „(F)LEX“ in der jüngeren 

Marke über einen beachtlichen klanglichen und 

schriftbildlichen Unterschied verfügten, der aufgrund 

des Sinnanklangs an „flexibel“ und die damit verbundene 

Verlängerung der jüngeren Marke verstärkt 

werde, nähere sich die jüngere Marke gerade wegen 

des charakteristischen Wortanfangs „TEFL“ an, der 

Zweidrittel der Widerspruchsmarke ausmache. Die 

Buchstabenfolgen „TEF“ oder „TEFL“ seien auch keine 

Fachabkürzungen für „Tetrafluorethylen“. 

143 

„Knut“ ./. 

: Die klangliche Verwechslungsgefahr 

werde nicht durch auffällig verschiedene 

Sinngehalte der Vergleichswörter ausgeglichen. Weder 

„KNUT“ noch „KLUTH“ seien geeignet, einen inneren 

Zusammenhang zu Lebensmitteln des täglichen 

Bedarfs herzustellen. Die Bekanntheit von „KNUT“ beziehe 

sich auf den berühmten Eisbären und nicht auf 

die markenmäßige Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

Zudem könne nur ein deutlich anderer Sinngehalt in 

der jüngeren Marke einer Verwechslungsgefahr 

entgegenwirken. 

./. „SOFTLAN“ 144 : Die Bezeichnungen „SOFT 

LINE“ und „SOFTLAN“ seien unabhängig 

von der Betonung klanglich hochgradig 

ähnlich. Einem kennzeichnungsschwachen 

– oder gar schutzunfähigen – Wortelement 

in der jüngeren Marke könne (anders als in der älteren 

Marke) eine prägende Stellung zugemessen werden, 

wenn gerade dieser Bestandteil – wie hier „SOFT 

LINE“ – durch die Gestaltung der Gesamtmarke kennzeichenmäßig 

herausgestellt werde. 

./. „Silhouette“ 145 : Der Gesamteindruck 

der angegriffenen 

Marke werde allein 

durch „SILHOUETTE“ geprägt, 

„PERFECT“ trete als werbeübliche Anpreisung 

in den Hintergrund. Die jüngere Marke sei auch keine 

begriffliche Einheit, weil die zwischen diesen beiden 

Wörtern angeordnete Grafik eine Trennung bewirke. 

146 

: Beide Marken 

enthielten 

eine stilisierte 

./. 

Abbildung eines 

Rinderkopfes, 

flankiert von 

den beiden Griffen eines geöffneten Klauenschneiders 

und zwei weiteren Werkzeugen zur Klauenpflege. Den 

Rahmen bilde jeweils eine Umrandung in Form eines 

Wappens, so dass beide Marken den Eindruck eines 

Zunftzeichens erweckten. 

Verneinung von Verwechslungsgefahr 

147 

: Es bestehe eine Originalitätsschwäche 

wegen einer Vielzahl 

./. 

eingetragener „M“-Marken auf 

dem betreffenden Dienstleistungsgebiet. 

Eine (schrift-) bildliche Ähnlichkeit sei 

wegen des verschiedenen bildlichen Gesamteindrucks 

142 BPatG, Beschl. v. 8.2.2011 – 33 W (pat) 45/09, jeweils eingetragen für Waren der Kl. 1. 

143 BPatG, Beschl. v. 10.5.2011 – 27 W (pat) 143/10, u. a. jeweils eingetragen für Waren der Kl. 29, 30. 

144 B PatG, Beschl. v. 22.3.2011 – 24 W (pat) 47/10. Die IR-Marke erstrebt Schutz in Deutschland für Klasse 3, die Widerspruchsmarke 

ist eingetragen u. a. für „Waschmittel“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt. 

145 B PatG Beschl. v. 24.2.2011 – 30 W (pat) 502/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 3, 5, die Widerspruchsmarke 

für „Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Haarwaschmittel, Haarpflegemittel“. 

146 BPatG, Beschl. v. 3.3.2011 – 30 W (pat) 105/09, u. a. jeweils für „Gesundheits- und Schönheitspflege für Tiere“. 

147 B PatG, Beschl. v. 2.3.2011 – 26 W (pat) 504/10. Die angegriffene Marken ist eingetragen u. a. für „Durchführung von kulturellen und 

sportlichen Aktivitäten; Verpflegung und Beherbergung von Gästen“, die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 41, 42. 

75


zu verneinen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr 

scheide aus, weil das Publikum zur Benennung weitere 

Markenelemente bezeichnen werde, wie z. B. „weißes 

M auf rotem Grund“, selbst wenn es sich um gängige 

und eher bedeutungslose Zutaten oder Verzierungen 

handele. 

„Simon Weber“ ./. „WEBER“ 148 : Eine Prägung des Gesamteindrucks 

der angegriffenen Marke allein durch 

den Familiennamen „Weber“ sowie dessen selbstständig 

kennzeichnende Stellung seien zu verneinen, da 

„Weber“ ein in Deutschland – vor allem auch auf dem 

Weinsektor – äußerst häufig vorkommender Nachname 

sei, der erst durch einen Vornamen seine Individualisierung 

erlange. 

„ROCCO MILES“ ./. „MILES“ 149 : Gegen eine prägende 

oder selbstständig kollisionsbegründende Stellung von 

„MILES“ spreche, dass es sich nicht um einen typischen 

oder einprägsamen Namen handele. „Rocco“ genüge 

als Vorname nicht zur Identifizierung einer Person und 

sei auch nicht beschreibend. Selbst wenn das Publikum 

darin ein Unternehmenskennzeichen sähe, komme 

ihm zumindest eine mitkennzeichnende Stellung zu. 

„SANKT VITALIS“ ./. „VITALIS“ 150 : Die angegriffene 

Marke weise als einheitlicher Gesamtbegriff auf 

eine heilige Person oder einen fiktiven heiligen Ort 

hin. „Sankt“ ergebe als Namenszusatz erst in Ergänzung 

mit einem Personen- oder Ortsnamen einen 

Sinn. Da es sich zudem nicht um einen berühmten, 

der Allgemeinheit bekannten Heiligen handele, werde 

das vorangestellte Wort „Sankt“ nicht vernachlässigt. 

Zwei Bezeichnungsbeispiele mit „Sankt“ 

im Warensegment nahrungsergänzender Produkte 

reichten nicht zum Nachweis einer Bezeichnungsgewohnheit 

aus. 

„SCHWEFAL“ ./. „SCHWEDOKAL“ 151 : Die Wortanfänge 

beider Zeichen würden aufgrund ihrer Anlehnung an 

den beschreibenden Begriff „Schwefel“ von den angesprochenen 

Verkehrskreisen trotz des Erfahrungssatzes, 

dass Wortanfängen stärkere Aufmerksamkeit 

zukomme, weniger beachtet. Auch die Endsilbe „al“, 

die als Lautfolge in zahlreichen chemischen Bezeichnungen 

bzw. Substanzen verwendet werde, sei kennzeichnungsschwach. 

Die Mittelsilbe „DO(K)“ trete im 

Gesamteindruck hinreichend deutlich hervor. Da es 

sich um Fantasiebegriffe handele, komme auch eine 

unterschiedliche Betonung in Betracht. 

„Panprazol“ ./. „PANTOZOL“ 152 : Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, 

weil der Schutzumfang der Widerspruchsmarke 

„PANTOZOL“ wegen der deutlich 

erkennbaren Annäherung an die einschlägige Wirkstoffangabe 

„Pantoprazol“ eingeschränkt sei und 

sich die jüngere Marke „Panprazol“ ebenfalls an diese 

Wirkstoffbezeichnung annähere. Abweichend von 

der BGH-Rechtsprechung zu HEITEC 153 werde der eingeschränkte 

Schutzumfang durch beiderseitige Annäherung 

an eine Sachangabe nicht relativiert oder 

erweitert. 154 

148 B PatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 26 W (pat) 87/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 33, die Widerspruchsmarke 

für „Weine“. 

149 B PaG, Beschl. v. 25.1.2011 – 27 W (pat) 533/10, jeweils eingetragen u. a. für Waren der Kl. 18, 25. Der 27. Senat hat die Rechtsbeschwerde 

zu der Frage zugelassen, inwieweit bei einem aus Vor- und Nachnamen erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende 

Bestandteil der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung nicht unmittelbar als Nachname verstanden werde, in einem zusammengesetzten 

Zeichen eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitze. Sie wurde jedoch 

nicht eingelegt. 

150 B PatG, Beschl. v. 19.10.2011 – 29 W (pat) 523/10, jeweils eingetragen für Waren der Kl. 3, 5; vgl. BPatG, Beschl. v. 19.1.2011 – 30 W (pat) 

5/10 – vitalis APOTHEKE IM ELSTER FORUM (Wort-/Bildzeichen) ./.VITALIS. Dort wurde teilweise Verwechslungsgefahr angenommen, 

weil der glatt beschreibende Zusatz, der auch räumlich und größenmäßig deutlich untergeordnet sei, in der angegriffenen 

Marke zurücktrete. 

151 BPatG, Beschl. v. 12.4.2011 – 33 W (pat) 57/10, u. a. jeweils eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 44. 

152 B PatG, Beschl. v. 17.3.2011 – 25 W (pat) 516/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Verschreibungspflichtige Arzneimittel 

zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen mit dem Wirkstoff Pantoprazol“, die Widerspruchsmarke für „Magen-Darm- 

Therapeutika für humanmedizinische Zwecke“. 

153 GRUR 2008, 803 Rdnr. 22 – HEITEC. 

154 Die zugelassene Rechtsbeschwerde wegen der Abweichung von der Rechtsprechung des BGH ist nicht eingelegt worden. 

76


„Bunte Zeit“ ./. „BUNTE“ 155 : Das Adjektiv „Bunte“ verbinde 

sich mit dem nachfolgenden Nomen „Zeit“ zu 

einem ohne Weiteres erkennbaren Gesamtbegriff. 

./. „Die grüne Post.“ 156 : Bei gleichermaßen 

kennzeichnungsschwachen 

Bestandteilen sei 

selbst bei größenmäßiger 

Hervorhebung eines Bestandteils keiner von ihnen prägend. 

Aufgrund der äußerst geringen Kennzeichnungskraft 

des Wortbestandteils „Die grüne Post“ als Hinweis 

auf umweltverträgliche, klimabewusste Transport- und 

Logistikdienstleistungen komme der bildlichen Darstellung 

eines Posthorns in der angegriffenen Marke trotz 

dessen geringer Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck 

mitbestimmende Bedeutung zu. 157 

./. „POST“ 158 : Der Nachweis der 

Verkehrsdurchsetzung begründe 

keinen erhöhten Schutzumfang 

der Widerspruchsmarke, 

da dies einer doppelten Belohnung 

gleichkäme. Der Wortbestandteil „POST“ verbinde 

sich mit „CITI“ zu einem Gesamtbegriff. 159 

4. Mittelbare Verwechslungsgefahr 

Bejahung von Verwechslungsgefahr 

./. 

160 

: Selbst wenn 

der Tempeldarstellung 

in der angegriffenen 

Marke eine prägende oder sonst selbständig 

kennzeichnende Stellung zukomme, unterschieden 

sich die beiden Tempel deutlich (4 statt 5 Säulen, die 

beiden mittleren Säulen nach hinten versetzt statt 

nebeneinander; orangefarbener Schein über dem 

Dach; quadratischer statt rechteckiger Eindruck). Da 

es sich um ein beliebtes Motiv handele, werde es 

nicht mit einem bestimmten Anbieter assoziiert. 

./. „Mc DONALDS“ 161 : 

Da nach einer Verkehrsbefragung 

Zweidrittel 

der Bevölkerung die 

Buchstabenfolge „Mc“ spontan zu „McDonald‘s“ ergänzten, 

der gemeinsame Wortanfang eine hohe 

Signalwirkung habe und die Widersprechende über 

weitere Marken mit diesem Stammbestandteil verfüge 

(z. B. McRIB, McCafé etc.), würden die Vergleichsmarken 

gedanklich in Verbindung gebracht. 

Con4Soft ./. 

162 

: 

Das Vorhandensein einer 

Zeichenserie sei nicht zwingende 

Voraussetzung für die 

Annahme einer Verwechslungsgefahr 

durch gedankliches 

In-Verbindung-Bringen. 

Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei 

auch in der jüngeren Marke identisch enthalten; er 

werde lediglich durch die Zahl 4 getrennt. 

155 B PatG, Beschl. v. 19.1.2011 – 26 W (pat) 61/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 38, 39 und 43, die 

Widerspruchsmarke für „Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften“. 

156 B PatG, Beschl. v. 26.4.2011 – 26 W (pat) 193/09. Die angegriffene Marke ist u. a. eingetragen für „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus 

diesen Materialien, soweit in Kl. 16 enthalten; Telekommunikation; Beförderung von Gütern, Postgut“, die Widerspruchsmarke für 

Dienstleistungen der Kl. 35, 39, 40, 42. 

157 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 26.3.2011 – 26 W (pat) 20/10 – Die grüne Post/Die grüne Post.“: Angesichts der äußerst geringen 

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke komme bei Markenidentität eine Verwechslungsgefahr nach der Wechselwirkungstheorie 

allenfalls für identische Dienstleistungen in Betracht. 

158 BPatG, Beschl. v. 18.4.2011 – 26 W (pat) 30/07, u. a. jeweils für Dienstleistungen der Klasse 39. 

159 Ebenso wurde die Verwechslungsgefahr jeweils mit gleichgelagerter Begründung verneint bei BPatG, Beschl. v. 7.4.2011 – 26 W (pat) 

50/04 – MORGENPOST (Wort-/Bild-Marke)/POST und BPatG, Beschl. v. 8.4.2011 – 26 W (pat) 65/04 – Geo Post (Wort-/Bild-Marke)/ 

POST und Deutsche Post (Wort-/Bild-Marke). 

160 BPatG, Besch. v. 22.2.2011 – 27 W (pat) 254/09, jeweils u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 41, 44. 

161 BPatG, Beschl. v. 7.12.2011 – 28 W (pat) 25/10, jeweils u. a. für „Fisch, Verpflegung von Gästen (in Selbstbedienungsrestaurants)“. 

162 BPatG, Beschl. v. 1.2.2011 – 24 W (pat) 31/10, u. a. jeweils für Dienstleistungen der Kl. 35, 42. 

77


Verneinung der Verwechslungsgefahr 

V. Verfahrensfragen 

1. Vertreterbestellung 

163 

./. und 

: Der 

F-förmige 

Streifen auf dem Schuh präge den Gesamteindruck 

der jüngeren Marke nicht, da noch andere Elemente, wie 

z. B. die Schnürung oder der Knöchelausschnitt etc. (mit) 

prägende Funktion einnähmen. Selbst wenn die Widerspruchspositionsmarke 

eine erhöhte Kennzeichnungskraft 

hätte, reichten die grafischen Unterschiede aus, 

um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Ferner weise 

die Streifendarstellung beider Widerspruchsmarken 

eine weiche, nach hinten gerichtete Linienführung auf, 

während der Streifen im jüngeren Zeichen eher eckig 

und wie ein spiegelverkehrtes „F“ wirke. Mit diesem 

F-förmigen Streifen füge sich die angegriffene Marke 

nicht in die Markenserie der Widersprechenden ein. 

„Märchenwein“ ./. ROTKÄPPCHEN 164 : Es fehle an einer 

ähnlichen Markenbildung. Während die Widerspruchsmarke 

nur aus dem Namen eines einzelnen Märchens 

bestehe, verbinde die jüngere Marke den Oberbegriff 

„Märchen“ mit der Warenbezeichnung „Wein“ zu einem 

Gesamtbegriff. 

5. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 

„Mito TAD“ ./. „MitoExtra“ 165 : Aufgrund der Übereinstimmung 

des allein produktkennzeichnenden Bestandteils 

„Mito“ in beiden Vergleichsmarken – „TAD“ 

trete als Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der 

jüngeren Marke und „Extra“ als rein beschreibende Angabe 

zurück – werde angenommen, dass die Produkte 

aus demselben Betrieb oder wenigstens aus wirtschaftlich 

verbundenen Unternehmen stammten. 

Die Zustellung der Unterrichtung über die Einleitung 

eines Löschungsverfahrens dürfe bei ausländischen 

Markeninhabern ohne Inlandsvertreter nicht durch 

Aufgabe zur Post erfolgen, wenn die Schutzerteilung 

ursprünglich unbeanstandet geblieben sei. Denn in 

diesem Fall sei die Bestellung eines Inlandsvertreters 

nicht notwendig gewesen. Daran habe die Neufassung 

des § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zum 1.10.2009 nichts 

geändert. 166 

2. Kosten und Gebühren 

a) Die in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verankerte Unterliegenshaftung 

gehöre zu dem in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgten 

Justizgewährungsanspruch, so dass es verfassungsrechtlich 

geboten sei, den Verfahrensausgang im Rahmen 

der Billigkeitsentscheidung des § 71 Abs. 1 MarkenG 

zu berücksichtigen. Es widerspreche Art. 3 Abs. 1 

GG, einem erfolgreich Beteiligten in einem zweiseitigen 

Verfahren generell oder im Großteil der Fälle die 

Erstattung seiner Kosten zu versagen. 167 

b) Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts 

neben einem Rechtsanwalt in einem markenrechtlichen 

Löschungsverfahren vor dem DPMA seien nur 

erstattungsfähig, wenn die Doppelvertretung zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung gemäß §§ 63 

Abs. 3, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 91 ZPO notwendig 

gewesen sei. Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 

MarkenG finde hier keine analoge Anwendung, weil 

der Begriff „Kennzeichenstreitsachen“ lediglich markenrechtliche 

Klageverfahren vor den ordentlichen 

Gerichten erfasse. 168 

163 B PatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 68/10. Die Vergleichsmarken sind jeweils für „Schuhwaren“ eingetragen. Die hinsichtlich der 

Kostenentscheidung zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt. 

164 B PatG, Beschl. v. 28.9.2011 – 26 W (pat) 553/10, jeweils u. a. für alkoholische und alkoholfreie Getränke; ebenso BPatG, Beschl. v. 

28.9.2011 – 26 W (pat) 93/10 – Schneeflittchen und die 7 lieben … Lustzwerge/Schneewittchen. 

165 B PatG, Beschl. v. 7.11.2011 – 30 W (pat) 32/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Humanarzneimittel“, die Widerspruchsmarke 

für „Pharmazeutische Präparate“. 

166 BPatG, Beschl. v. 11.5.2011 – CHISTALINO JAIME SERRA. 

167 B PatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 68/10 – Fotografierter Schuh. Die gegen die Kostenentscheidung zugelassene Rechtsbeschwerde 

wurde nicht eingelegt. 


78


c) Ein auf einer Einzugsermächtigung angegebener, 

zahlenmäßig bestimmter Geldbetrag – hier 150 € 

statt der erforderlichen Beschwerdegebühr in Höhe 

von 200 € – sei nicht auslegungsfähig. Eine „automatische“ 

Korrektur durch das DPMA wäre systemwidrig. 

Eine Hinweispflicht würde die den Markeninhaber 

treffende Verantwortung für die korrekte Zahlung auf 

das Amt verlagern. 169 

d) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens seien dem 

Antragsteller aufzuerlegen, wenn schon die Markenabteilung 

die im Löschungsantrag vorgebrachten 

Gründe ausführlich behandelt und als nicht ausreichend 

belegt bezeichnet habe und im Beschwerdeverfahren 

keine neuen Argumente und Nachweise vorgebracht 

worden seien. 170 

e) Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren betrage 

der Regelgegenstandswert einer im Inland noch 

unbenutzten Marke 50.000,– €. 171 Für eine von der 

Gegenstandswertfestsetzung des BGH im Rechtsbeschwerdeverfahren 

172 abweichende, deutlich niedrigere 

Wert festsetzung bestehe schon deshalb keine 

Veranlas sung, weil das wirtschaftliche Interesse an 

der Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke 

sich allein durch die Einlegung der Rechtsbeschwerde 

im Allgemeinen nicht ändere, also auch nicht erhöhe. 

3. Zurückverweisung an das DPMA wegen 

eines wesentlichen Verfahrensmangels 

(§ 70 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) 

a) Wenn die Markenstelle nicht auf die unzulässige 

Erweiterung eines Verzeichnisses durch einen den 

Schutzbereich des angemeldeten Zeichens ändernden 

Austausch der Waren hingewiesen, sondern die Schutzfähigkeit 

in Bezug auf das unzulässige Warenverzeichnis 

geprüft habe, liege ein wesentlicher Verfahrensmangel 

vor, der die Zurückverweisung rechtfertige. 173 

b) Auch eine ungenügend zwischen den einzelnen 

Dienst leistungen differenzierende Begründung des Amtes 

stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. 174 

4. Sonstiges 

a) Das Zeichen „Frankfurt-Hahn“ könne für den „Betrieb 

eines Flughafens“ nicht angemeldet werden, 

weil die beanspruchte Dienstleistung eine Vielzahl von 

Einzeldienstleistungen umfasse, die gesondert aufgeführt 

werden müssten. Die Anmeldung entspreche 

daher nicht den Erfordernissen der Einteilung von Waren 

und Dienstleistungen i. S. d. Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 

MarkenV. 175 

b) Die bloße Mitteilung des DPMA, dass eine Anmeldung 

nur bei ersichtlicher Bösgläubigkeit (§ 37 Abs. 3 

MarkenG) zurückgewiesen werden könne, sei keine 

beschwerdefähige Entscheidung. Sie habe keinen verfahrensbeendenden 

Charakter und gebe nur eine kraft 

Gesetzes eingetretene Rechtsfolge wieder. Am Eintragungsverfahren 

sei außer dem Anmelder kein Dritter 

beteiligt, so dass letzterer auch nicht beschwerdeberechtigt 

sei. 176 

c) Da der Markeninhaber gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 

PatKostG die Verlängerungsgebühr noch bis zum Ablauf 

der ersten sechs Monate nach Ablauf der zehnjährigen 

Schutzdauer mit verlängernder Wirkung zahlen 

könne, beginne die eine Wiedereinsetzung ausschließende 

Jahresfrist gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG erst danach. 

177 

Ingrid Kopacek* und Regina Kortge** 


170 BPatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 6/11 – il Punto. 

171 B PatG, Beschl. v. 30.11.2011 – 26 W (pat) 47/10; so auch 27 W (pat) 75/08, 27 W (pat) 516/11; a. A: 20.000,-- #: 24 W (pat) 18/10; 

GRUR 2007, 176, 25 W (pat) 29/10 und 16/10; 28 W (pat) 52/09; 30 W (pat) 108/05 und 159/06; 33 W (pat) 100/09. 

172 GRUR 2006, 704 – Markenwert. 

173 BPatG, Beschl. v. 9.12.2011 – 27 W (pat) 69/10 – SpunFil. 

174 BPatG, Beschl. v. 13.7.2011 – 29 W (pat) 541/10 – Tv.de, vgl. auch Beschl. v. 15.12.2010 – 29 W (pat) 551/10 - arztrente. 


176 BPatG, Beschl.v. 9.6.2011 – 27 W (pat) 516/11 – BILD-OSGAR. 


* Die Abschn. II und IV sind bearbeitet von Richterin am BPatG Kopacek. 

** Die Abschn. I, III und V sind bearbeitet von Richterin am BPatG Kortge. 

79


Geschäftsbericht 2011 

80

Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2011 

Geschäftsentwicklung 

I. Übersicht 

Beim Bundespatentgericht sind im Jahr 2011 insgesamt 

2.464 Verfahren neu eingegangen; im Jahr 2010 

lag die Zahl der Neueingänge bei 3.019. Die Eingänge 

verteilen sich auf 1.937 Hauptverfahren (2010: 2.440) 

und 527 Nebenverfahren, z. B. Akteneinsichtsgesuche 

und Erinnerungen (2010: 579). Im Berichtsjahr wurden 

2.858 Verfahren erledigt (2010: 3.190). 

Die Dauer der Hauptverfahren konnte im Bereich der 

Markensenate auf dem Vorjahresniveau von rund 14 

Monaten gehalten werden. Dagegen ist im Bereich der 

Technischen Beschwerdesenate eine Verlängerung der 

Bearbeitungszeit von 50 auf 54 Monate zu verzeichnen. 

Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass 

diese Senate immer noch Einspruchsverfahren zu erledigen 

haben, die aufgrund einer Gesetzesänderung 

in den Jahren 2002 bis 2004 in besonders hoher Zahl 

eingegangen sind. Die Zahl der noch anhängigen Einspruchsverfahren 

bei den Technischen Beschwerdesenaten 

konnte erneut halbiert werden (von 486 Ende 

2010 auf 233 Ende 2011). 

Bei den sechs Nichtigkeitssenaten (1.– 5. und 10. Senat) 

sind die Eingangszahlen 2011 auf 297 Hauptverfahren 

(2010: 255) weiter gestiegen. Erledigt wurden 276 Verfahren 

(2010: 242); zum Ende des Berichtsjahrs waren 

noch 423 Verfahren (2010: 402) anhängig. Im Juristischen 

Beschwerdesenat (10. Senat) wurden bei 19 

eingegangenen Beschwerden (2010: 58) 40 Verfahren 

erledigt (2010: 30), so dass Ende 2011 noch 91 Verfahren 

anhängig waren (2010: 112). 

Die Zahl der Eingänge bei den 13 Technischen Beschwerdesenaten 

(6.– 9., 11., 12., 14., 15., 17., 19.– 21. und 

23. Senat) belief sich auf 287 Hauptverfahren (2010: 

606), von denen 261 Verfahren im 1. Halbjahr 2011, vor 

der Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte 

im DPMA, eingingen. Am Jahresende 2011 waren noch 

2.181 Verfahren anhängig (2010: 2.684). 

Bei den 8 Marken-Beschwerdesenaten (24.– 30. und 33. 

Senat) gingen im Berichtsjahr 1.303 Beschwerden ein 

(2010: 1.465). Zum Jahresende 2011 waren 1.591 Verfahren 

anhängig (2010: 1.421). 

Bei dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) 

ging 2011 die Zahl der Neueingänge auf 31 Hauptverfahren 

(2010: 55) weiter zurück, anhängig waren 

zum Jahresende 92 Verfahren. 

81

BPatG Jahresbericht 2011 Geschäftsbericht 

II. Statistiken 

Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2007 – 2011 

Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren – Hauptverfahren 


Juristischer 


Technische 


Marken- 


Gebrauchs- 

muster- 



für 

Sortenschutz 

Verfahren 

insgesamt 

Beschwerdeverfahren 

Einspruchsverfahren 

(Spalten 

1-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 

eingegangen 

erledigt 

noch anhängig 

234 

235 

350 

48 

54 

77 

588 

563 

1.978 

6 

435 

1.740 

1.044 

1.704 

1.784 

87 

79 

99 

- 

- 

- 

2.007 

3.070 

6.028 

2008 

eingegangen 

erledigt 


275 

237 

388 

47 

44 

80 

750 

610 

2.118 

1 

452 

1.289 

961 

1.471 

1.274 

113 

85 

127 

- 

- 

- 

2.147 

2.899 

5.276 

2009 

eingegangen 

erledigt 


228 

227 

389 

61 

57 

84 

683 

549 

2.252 

9 

464 

834 

1.068 

1.190 

1.152 

141 

83 

185 

- 

- 

- 

2.190 

2.570 

4.896 

2010 

eingegangen 

erledigt 


255 

242 

402 

58 

30 

112 

598 

652 

2.198 

8 

356 

486 

1.465 

1.196 

1.421 

55 

121 

119 

1 

0 

1 

2.440 

2.597 

4.739 


eingegangen 

erledigt 


297 

276 

423 

19 

40 

91 

287 

537 

1.948 

0 

253 

233 

1.303 

1.133 

1.591 

31 

58 

92 

0 

0 

1 

1.937 

2.297 

4.379 

82


Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren – Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens 

(ZA (pat) Verfahren) 


Juristischer 


Technische 


Marken- 


Gebrauchs- 

muster- 



für 

Sortenschutz 

Verfahren 

insgesamt 

Beschwerdeverfahren 

Einspruchsverfahren 

(Spalten 

1-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 

eingegangen 

erledigt 


308 

314 

44 

9 

9 

0 

140 

138 

6 

217 

221 

2 

46 

50 

2 

21 

20 

3 

- 

- 

- 

741 

752 

57 

2008 

eingegangen 

erledigt 


354 

344 

54 

9 

7 

2 

140 

136 

10 

135 

135 

2 

36 

36 

2 

44 

45 

2 

- 

- 

- 

718 

703 

72 

2009 

eingegangen 

erledigt 


412 

362 

104 

1 

3 

0 

175 

182 

3 

109 

110 

1 

30 

30 

2 

40 

40 

2 

- 

- 

- 

767 

727 

112 

2010 

eingegangen 

erledigt 


290 

309 

85 

8 

4 

4 

160 

162 

1 

49 

50 

0 

34 

35 

1 

38 

33 

7 

- 

- 

- 

579 

593 

98 


eingegangen 

erledigt 


311 

347 

49 

0 

4 

0 

127 

122 

6 

41 

41 

0 

25 

22 

4 

23 

25 

5 

- 

- 

- 

527 

561 

64 

83


Geschäftsentwicklung im Jahr 2011 im Bereich der Hauptverfahren 

Bestand: 

1. 1. 2011 

Neueingänge Erledigungen Bestand: 

31.12. 2011 

Nichtigkeitssenate 402 297 276 423 

Juristischer Beschwerdesenat 112 19 40 91 

Technische Beschwerdesenate insg. 2.684 287 790 2.181 

davon Beschwerdeverfahren 2.198 287 537 1.948 

Einspruchsverfahren 486 0 253 233 

Marken-Beschwerdesenate 

(einschl. Beschwerdeverfahren 

gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG) 

1.421 1.303 1.133 1.591 

Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat 119 31 58 92 

Beschwerdesenat für Sortenschutz 1 0 0 1 

gesamt 4.739 1.937 2.297 4.379 

84


Verfahrensdauer bei den Senaten 2007 bis 2011 in Monaten 

60 

50 

46,09 

49,65 

54,42 

40 

35,2 

40,4 

38,50 

30 

20 

10 

21,7 

16,17 

24,87 

18,15 

21,51 

12,81 

21,35 

22,91 

21,26 

16,65 

19,01 

25,61 

21,77 

17,86 

14,08 

21,91 

24,19 

24,23 

13,75 

0 

2007 

2008 

2009 

2010 



Technische Beschwerdesenate 

Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate 

Marken-Beschwerdesenate 

Juristischer Beschwerdesenat 

2007 2008 2009 2010 2011 

Nichtigkeitssenate 21,70 21,51 21,26 21,77 24,19 

Technische Beschwerdesenate 35,20 40,40 46,09 49,65 54,42 

Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate 16,17 12,81 16,65 17,86 24,23 

Marken-Beschwerdesenate 24,87 21,53 19,01 14,08 13,75 

Juristischer Beschwerdesenat 18,15 22,91 25,61 21,91 38,50 

85


III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts 

Patentnichtigkeitsverfahren 

Im Jahr 2011 wurde gegen 78 der 115 Urteile des Bundespatentgerichts 

Berufung eingelegt (2010: 85 von 

112 Fällen). Von 92 beim BGH anhängigen Berufungsverfahren 

wurden 39 durch Urteil abgeschlossen, davon 

in 23 Fällen die erstinstanzlichen Entscheidungen 

des Bundespatentgerichts bestätigt. In 16 Fällen kam 

es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung. Die übrigen 53 Verfahren 

erledigten sich auf sonstige Weise (beispielsweise 

durch Vergleich oder Rücknahme der Berufung). Bezogen 

auf die Gesamtzahl aller Erledigungsarten kam 

es damit in 17 % der Berufungen zu einer Abänderung 

bzw. Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils des 

Bundespatentgerichts durch den Bundesgerichtshof 

(2010: 26 %). 

Rechtsbeschwerdeverfahren zum 

Bundesgerichtshof im Jahr 2011 

Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2011 in 18 Fällen 

die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, 

die sich wie folgt verteilen: 3 Verfahren in den 

Technischen Beschwerdesenaten, 12 Verfahren in den 

Marken-Beschwerdesenaten, 1 Gebrauchsmuster-Beschwerdeverfahren 

sowie 2 Verfahren im Juristischen 


In 8 Verfahren (davon in 1 Verfahren in einem Technischen 

Beschwerdesenat, in 5 Verfahren in Marken-Beschwerdesenaten, 

in 1 Verfahren im Gebrauchsmuster- 

Beschwerdesenat und in 1 Verfahren im Juristischen 

Beschwerdesenat) haben die Verfahrensbeteiligten 

Rechtsbeschwerde eingelegt. 

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde in 11 Fällen 

(in 2 Verfahren in einem Technischen Beschwerdesenat 

und in 9 Verfahren in den Marken-Beschwerdesenaten) 

erhoben. 

Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs 

über zugelassene und zulassungsfreie 

Rechtsbeschwerden im Jahr 2011 

Im Berichtsjahr entschied der Bundesgerichtshof insgesamt 

über 10 zugelassene Rechtsbeschwerden des 

Bundespatentgerichts, denen in 1 Fall stattgegeben 

wurde, während in 6 Verfahren eine Zurückweisung 

erfolgte. In den übrigen 3 Verfahren hat die Rechtsbeschwerde 

aus anderen Gründen ihre Erledigung gefunden. 

Der Bundesgerichtshof erledigte 18 zulassungsfreie 

Rechtsbeschwerden, die in 4 Fällen erfolgreich waren 

und in 6 Verfahren zurückgewiesen wurde. Die übrigen 

8 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise. 

86


Personal 

Zum 31. Dezember 2011 umfasste die Richterschaft 

des Bundespatentgerichts insgesamt 112 Mitglieder 

i. S. v. § 65 Abs. 2 PatG (2010: 110). Diese Gruppe setzte 

sich zusammen aus 30 Richterinnen und 82 Richtern 

(2010: 26 Richterinnen und 84 Richter), wovon 65 eine 

technische und 47 eine juristische Ausbildung haben 

(2010: 61 technische und 49 juristische Mitglieder). 

11 Stellen waren wegen laufender Besetzungsverfahren 

unbesetzt. 

Im Berichtsjahr konnten am Bundespatentgericht die 

3 Vorsitzendenstellen des 11., 12., und 35./36. Senats neu 

besetzt werden. Bis zur Neubesetzung hat der Vorsitzende 

des 15. Senats vorübergehend den Vorsitz des 14. 

Senats mit übernommen. 

Von den 112 Richterinnen und Richtern des Gerichts 

war jeweils eine Juristin (im Austausch gegen einen 

Richter dieses Gerichts) an das Landgericht München 

I, und an den Bundesgerichtshof abgeordnet, 

ein weiterer Richter an das Bundesministerium der 

Justiz. An das Deutsche Patent- und Markenamt waren 

eine technische Richterin und zwei technische 

Richter abgeordnet. Eine Richterin ist beurlaubt, um 

Aufgaben beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 

wahrzunehmen, vier weitere juristische 

Mitglieder – darunter der vormalige Präsident des 

Bundespatentgerichts – sind beurlaubt, um Aufgaben 

beim Europäischen Patentamt wahrzunehmen. 

Eine Vorsitzende Richterin vom Landgericht Potsdam 

(mit dem Ziel der Versetzung) und ein Richter vom OLG 

Zweibrücken (zu 20 %) sind an das Bundespatentgericht 

abgeordnet. 

Zum 31. Dezember 2011 gehörten dem Bundespatentgericht 

126 nichtrichterliche Bedienstete an (2010: 

128), drei davon waren beurlaubt, davon eine Bedienstete 

aufgrund von Elternzeit. Die nichtrichterlichen Bediensteten 

setzen sich zusammen aus 90 Frauen und 

36 Männern. 

Das Bundespatentgericht bildete im Jahr 2011 insgesamt 

sechs junge Menschen aus, davon vier zu Kauffrauen 

für Bürokommunikation und zwei zu Fachangestellten 

für Medien- und Informationsdienste. Mit 

dieser Ausbildungsleistung erfüllt das Bundespatentgericht 

die von der Bundesregierung in ihrer Ausbildungsoffensive 

vorgesehene Ausbildungsquote von 

7 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. 

87


Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen 

und -bewerber 

Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber werden 

während ihrer Ausbildung jeweils für sechs Monate 

dem Bundespatentgericht zugewiesen. Federführend 

für diese Ausbildung ist das Deutsche Patent- und 

Markenamt. In den Jahren bis 2001 hatte sich die Zahl 

der Patentanwaltskandidaten, die jährlich ihre Ausbildung 

beim Bundespatentgericht durchlaufen, zwischen 

90 und 110 bewegt, von 2003 bis 2009 waren es 

durchschnittlich knapp 150 Kandidaten pro Jahr gewesen. 

Nach einem abrupten Anstieg an zugewiesenen 

Bewerbern im Jahr 2010 (238) ging diese Zahl im Jahr 

2011 auf 181 zurück. 

Bei der derzeitigen Bewerberzahl wird dem Bundespatentgericht 

alle 4 Monate jeweils eine neue Gruppe 

von ca. 50 bis 60 Bewerberinnen und Bewerbern zugeteilt, 

die in kleinen Gruppen den verschiedenen Senaten 

zur Ausbildung zugewiesen werden. Gleichzeitig 

unterrichten Richterinnen und Richter beim Bundespatentgericht 

jede Bewerbergruppe in einer Vielzahl 

von Arbeitsgemeinschaften. 

Von den 196 Prüfungsteilnehmern (2010: 168) haben 

im Berichtsjahr 189 Kandidatinnen und Kandidaten, 

also 96,4 %, die Patentanwaltsprüfung bestanden 

(2010: 167 = 99,4 %). 

Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen 

und -bewerber 2001 bis 2011 

240 

238 

220 

200 

180 

186 

181 

160 

140 

141 

158 

153 155 

147 

140 138 

120 

110 

100 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 


88


Dokumentation und Bibliothek 

I. Dokumentationsstelle 

Auf der Webseite des Gerichts (www.bpatg.de) wurden 

unter dem Menüpunkt „Entscheidungen“ alle 

verfahrensabschließenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts 

im Berichtsjahr frei zugänglich im 

Internet veröffentlicht. Insgesamt stehen dort alle 

Entscheidungen der Markensenate, der Patentnichtigkeitssenate, 

des Gebrauchsmustersenats und des Juristischen 

Beschwerdesenats ab dem Entscheidungsjahr 

2000 zur Verfügung. Dieser Dienst kann für alle 

nicht kommerziellen Zwecke kostenfrei in Anspruch 

genommen werden 

Ferner waren im Jahr 2011 insgesamt 32 Eilunterrichtungen 

über wichtige Entscheidungen des Bundespatentgerichts 

im Internet verfügbar (www.bpatg. 

de). Nach Ablauf eines halben Jahres nach Veröffentlichung 

werden ältere Einträge jedoch wieder gelöscht, 

da zwischenzeitlich von einer Veröffentlichung in der 

Fachpresse ausgegangen werden kann. 

In der Sammlung „Entscheidungen des Bundespatentgerichts 

2011“ (BPatGE 2011), die vom Verein der 

Richter am Bundespatentgericht herausgegeben wird, 

wurden insgesamt 42 ausgewählte Entscheidungen 

veröffentlicht. Der einschlägigen Fachpresse wurden 

62 von den Senaten zur Veröffentlichung bestimmte 

Entscheidungen zugeleitet. 

In den hausinternen Dokumentationsdatenbanken 

stehen die Entscheidungen des Juristischen Beschwerdesenats 

ab dem Jahr 1995 und die Entscheidungen 

der Markenbeschwerdesenate online zur Verfügung. 

Aus dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden 

für den Bereich der Markenbeschwerdesenate im Berichtszeitraum 

1274 Akten an das Gericht übersandt. 

Die dort enthaltenen Entscheidungen, ebenso wie 

600 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate, 

wurden für die hauseigene Marken-Dokumentation 

ausgewertet. Ergänzend fielen 537 sonstige Erledigungen 

(Rücknahmen, Formalbeschlüsse etc.) an, die 

in den Datenbanken der Markenentscheidungen entsprechend 

nachgeführt wurden. Zusätzlich wurden 

für die Warenähnlichkeits-Datenbank im Berichtsjahr 

31 einschlägige Entscheidungen ausgewertet und dokumentarisch 

erschlossen. Ferner wurden für die in die 

bestehenden Dokumentationsdatenbanken integrierte 

„hausinterne“ Rechtsprechungsdokumentation 36 

von den Senaten ausgewählte Entscheidungen mit 

zusätzlichen dokumentarischen Informationsdaten 

versehen und bereitgestellt. 

Die Datenbank juris bietet neben den von den Senaten 

dazu bestimmten Entscheidungen Zugriff auf alle Entscheidungen, 

gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen 

oder eingelegt ist, die in den Jahresberichten seit 1995 

zitiert sind sowie auf alle Entscheidungen des Bundespatentgerichts, 

die in den mehr als 600 von juris 

ausgewerteten Printmedien im Laufe des Jahres veröffentlicht 

wurden. Diese Entscheidungen werden u. a. 

durch eine Verschlagwortung dokumentarisch aufbereitet. 

Im Jahr 2011 wurden von der Dokumentationsstelle 

in dieser Weise 801 Entscheidungen der Senate in die 

juris-Datenbank eingestellt, was überschlägig einen 

Anteil von 30 % aller Entscheidungen ausmacht. Dazu 

wurden 388 Fundstellen von Entscheidungen des Gerichts 

in der einschlägigen Zeitschriftenliteratur ergänzt. 

Um einen vollständigen Nachweis der Entscheidungen 

des Bundespatentgerichts in der juris-Datenbank 

bieten zu können, werden, so auch im Berichtsjahr, 

alle Entscheidungen, soweit sie in der Entscheidungssammlung 

des Gerichts auf der Homepage veröffentlicht 

und nicht schon anderweitig für die juris- 

Datenbank dokumentiert wurden, im Volltext an die 

Datenbank abgegeben. Diese Entscheidungen sind 

dokumentarisch nur einfach erschlossen. 

89


II. Bibliothek 

Die Gerichtsbibliothek dient der Informationsversorgung 

aller Gerichtsangehörigen. Der Buchbestand 

der Bibliothek ist im vergangenen Jahr auf ca. 20.000 

Titel angewachsen. Das Informationsangebot ergänzend 

werden, teilweise in Mehrfachbezug, 101 fortlaufende 

Sammelwerke (Loseblattwerke, Jahrbücher 

etc.) und 190 Zeitschriften geführt. Die seit einigen 

Jahren aufgebaute Sondersammlung „Produktkataloge“ 

umfasst derzeit ca. 5.600 Kataloge und Produktverzeichnisse 

aller Art. Darüber hinaus ist die 

Gerichtsbibliothek für die Versorgung der Mitarbeiter 

der im gleichen Gebäude untergebrachten Hauptabteilung 

3 (Markenabteilung) mit allen bibliothekarischen 

Dienstleistungen zuständig. 

Eine deutliche Verbesserung des Informationsangebots 

der Bibliothek wurde im Berichtsjahr der Richterschaft 

und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

in der Gerichtsverwaltung durch den Zugang zur 

juristischen Datenbank „Beck online“ eröffnet. Bei 

„Beck online“ handelt es sich um eine der größten 

juristischen Fachdatenbanken in Deutschland, in der 

neben Entscheidungen auch bei Beck veröffentlichte 

Kommentare und Zeitschriften zur Verfügung gestellt 

werden. Alle veröffentlichten Entscheidungen 

des Bundespatentgerichts werden auch in diese Datenbank 

aktuell fortlaufend eingepflegt. 

Die Bibliothek gibt im monatlichen Turnus einen gerichtsinternen 

Pressespiegel heraus, der in Tageszeitungen 

und Onlinediensten veröffentlichte Nachrichten 

aus den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz, 

Patent- und Markenwesen, Marketing und Werbung 

sammelt und darstellt. Zur aktuellen Information 

über alle Neuzugänge im Bibliotheksbestand – Monographien 

vollständig und Zeitschriften in Auswahl – 

präsentiert die Bibliothek monatlich erscheinende 

Übersichtslisten online im Hausnetz. 

Fast 500 Zeitschriften gelangen über den Austausch 

mit dem Deutschen Patent- und Markenamt in den 

gerichtsinternen Umlauf. Eine Kurzzeitauslage aller 

in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts 

eingehenden Zeitschriftenhefte ermöglicht, 

sich ganz aktuell über den Inhalt von ca. 1.000 Zeitschriftentiteln 

zu informieren. 

90


Elektronischer Rechtsverkehr 

Elektronischer Rechtsverkehr/ 

eJustice 

Der elektronische Rechtsverkehr betrifft einerseits die 

sichere, rechtsverbindliche, bidirektionale elektronische 

Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten 

und den Gerichten und umfasst andererseits 

die elektronische Aktenführung, die gerichtsinterne 

elektronische Sachbehandlung (Vorgangsbearbeitung) 

sowie die elektronische Archivierung. Anforderungen 

des elektronischen Rechtsverkehrs sind nicht 

nur die Möglichkeit eines rechtssicheren Austauschs 

von Dokumenten (z. B. Anträge, Klageschriften, gerichtliche 

Entscheidungen), sondern auch die Aktenverständlichkeit, 

Aktenwahrheit, Aktenvollständigkeit 

und Aktenbeständigkeit bei der elektronischen 

Aktenführung. 

Ziel ist es, zukünftig nicht nur den Schriftverkehr erheblich 

zu beschleunigen, sondern eine medienbruchfreie 

Bearbeitung auch innerhalb des Bundespatentgerichts 

zu ermöglichen. Die aufwändige Erstellung von 

Papierunterlagen, der Versand, die Posteingangsbearbeitung 

und die Postverteilung werden durch einen 

unmittelbaren Dokumentenaustausch zwischen den 

IT-Systemen der Beteiligten ersetzt. Einen Überblick 

über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für das 

Bundespatentgericht gelten, sind in der „Festschrift 

50 Jahre Bundespatentgericht“ zusammengestellt 

(vgl. Carl Heymanns Verlag 2011, Dr. Norbert Mayer, 

Thomas Kleinschmidt „Elektronischer Rechtsverkehr 

beim Bundespatentgericht“ – 1. Teil: Rechtliche Rahmenbedingungen, 

S. 1001–1013). 

Informationstechnik 

Als Vorstufe zur Führung elektronischer Gerichtsakten 

hat das Bundespatentgericht 2009 mit Hilfe des Vorgangsbearbeitungssystems 

VISkompakt seine Verwaltung 

auf eine elektronische Aktenführung umgestellt, 

wodurch eine medienbruchfreie, referatsübergreifende 

Abwicklung von Verwaltungsvorgängen ermöglicht 

wird. 

Das Bundespatentgericht hat zur Durchführung des 

elektronischen Rechtsverkehrs unter Einbeziehung 

elektronischer Gerichtsakten seine Informationstechnik 

entsprechend weiterentwickelt. Im Rechtsprechungsbereich 

steht als Basis das Justizfachsystem 

GO§A (Datenerfassung, Schreibauftragstechnik, Kalender, 

Statistik) zur Verfügung, mit dem der gerichtliche 

Verfahrensablauf von der Aktenanlage durch die 

Zentrale Eingangsstelle bis zur Schlussbehandlung 

durch die Geschäftsstelle elektronisch unterstützt 

wird. Die Verfahrensdaten der Beschwerden bzw. Klagen 

werden erfasst und verwaltet. Das Fachsystem 

wird derzeit umfassend modernisiert, insbesondere 

werden Statistik, das Formularsystem für die Schreibauftragstechnik 

und einige andere Funktionalitäten, 

wie die elektronische ‚Karteikarte‘, an die Notwendigkeiten 

der elektronischen Aktenführung angepasst. 

Das Justizfachsystem ist gekoppelt mit dem Vorgangsbearbeitungssystem 

VISkompakt, das in der 

Gerichtsverwaltung im Praxiseinsatz verwendet wird. 

91


Elektronisch eingehende Schriftsätze können ohne 

Medienbruch (elektronisches Dokument/Papierdokument) 

weiterverarbeitet werden. In Papier eingehende 

Dokumente können mit Hilfe verschiedener Scan-Verfahren 

in die elektronische Akte übernommen werden. 

Die elektronische Gerichtsakte wird derzeit in verschiedenen 

(Technischen) Beschwerdesenaten in der Praxis 

(auch im Rahmen von mündlichen Verhandlungen) erprobt. 

Sie wird ergänzt durch eine sog. pdf-Zweitakte, 

die von den Richtern für die inhaltliche Fallbearbeitung 

verwendet wird. Details der informationstechnischen 

Lösung sind ebenfalls in der Festschrift „50 Jahre Bundespatentgericht“ 

zusammengestellt (Carl Heymanns 

Verlag 2011, Dr. Norbert Mayer „Elektronischer Rechtsverkehr 

beim Bundespatentgericht“ – 2. Teil: Entwicklung 

der Informationstechnik, S. 1015 bis 1026). 

Elektronischer Gerichtssaal 

Die mündliche Verhandlung bildet den zentralen Bestandteil 

eines jeden gerichtlichen Verfahrens. Als direkte 

Konsequenz des Elektronischen Rechtsverkehrs 

bzw. von eJustice muss deshalb der gesamte elektronische 

Akteninhalt, auch der der Vorinstanz, nämlich die 

elektronische Schutzrechtsakte (ElSA) des Deutschen 

Patent- und Markenamts, auch in der Verhandlung 

verfügbar sein. Die Verfügbarkeit der elektronischen 

Akte bzw. das Suchen am Bildschirm darf jedoch die 

mündliche Verhandlung nicht beeinträchtigen. Die Erfahrung 

zeigt, dass es hierfür nicht ausreicht, lediglich 

Notebooks oder Bildschirme im Gerichtssaal aufzustellen, 

hinter denen die Richter „versteckt“ scheinen. 

Die neuen Informationstechniken bieten innovative, 

bisher nicht genutzte Möglichkeiten der „Informationsverteilung“ 

während der mündlichen Verhandlung. 

Mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung 

hat das Bundespatentgericht im Rahmen 

des Projekts „Elektronischer Gerichtssaal“ zwei Gerichtssäle 

nebst Beratungszimmern umgebaut, neu 

möbliert und mit der notwendigen IT-Infrastruktur 

ausgestattet. Die Arbeitsplätze der Richter, der Protokollführung 

und der Verfahrensbeteiligten sind mit 

Bildschirmen und Zugriff auf die PC Arbeitsplätze 

ausgestattet. Ferner sind eine Projektionsmöglichkeit 

und eine elektronische Dokumentenkamera realisiert. 

Über eine Steuerschaltung zwischen diesen informationstechnischen 

Komponenten ergeben sich im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung neue zusätzliche 

Möglichkeiten der Einbindung aller Beteiligten. 

Z. B. können die Richter und die Verfahrensbeteiligten 

gestellte Anträge, zu Protokoll gegebene Erklärungen 

oder eingereichte neue Anspruchsfassungen am Bildschirm 

mitlesen (vgl. Dr. Norbert Mayer: „Innovative 

Informations- und Kommunikationstechnik im Gerichtssaal 

des Bundespatentgerichts“, Mitteilungen 

der deutschen Patentanwälte, Heft 7-8/2011, S. 349 

– 355). Die Ausstattung weiterer Gerichtssäle mit der 

innovativen IT-Infrastruktur ist geplant. 

Das Projekt „Elektronischer Gerichtssaal“ hat als Pilotprojekt 

in der deutschen Gerichtslandschaft bereits 

viel Beachtung gefunden. Zur besseren Verständlichkeit 

bzw. Bedienbarkeit der eingesetzten Technik 

durch die Verfahrensbeteiligten sind auf der Internetseite 

des Bundespatentgerichts (www.bpatg.de) Informationsfilme 

abrufbar. 

92


Öffentlichkeitsarbeit und internationale Angelegenheiten 

Termine: 

20. Januar 2011 

Rund 200 geladene Gäste folgten der Einladung des 

Vizepräsidenten Dr. Klaus Strößner zum traditionellen 

Neujahrsempfang im Foyer vor den Gerichtssälen des 

Bundespatentgerichts. 

11. bis 15. April 2011 

Das Bundespatentgericht organisierte zum wiederholten 

Mal in Kooperation mit dem Europäischen Patentamt 

ein gemeinsames Seminar in München für Richterinnen 

und Richter aus dem europäischen Ausland, 

diesmal aus Albanien, Serbien und Mazedonien. 

14. April 2011 

Seit 2007 nimmt das Bundespatentgericht alljährlich 

mit einem eigenen Aktionsprogramm am bundesweiten 

„Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag“ teil. Im Vordergrund 

des Programms im Bundespatentgericht stand 

2011 wie schon in den Vorjahren der Beruf der technischen 

Richterin: zehn Gymnasiastinnen im Alter von 14 

bis 16 Jahren informierten sich einen Tag lang über das 

Bundespatentgericht, nahmen als Besucherinnen an 

einer mündlichen Verhandlung teil und konnten aus 

„erster Hand“, nämlich von technischen Richterinnen 

des Gerichts, viel Wissenswertes über diesen abwechslungsreichen 

Beruf erfahren. 

3. Mai 2011 

Mit einem Festakt hat Frau Bundesministerin der 

Justiz Sabine Leutheusser-Schnarrenberger den bisherigen 

Präsidenten des Bundespatentgerichts Herrn 

Raimund Lutz verabschiedet und Frau Beate Schmidt 

als neue Präsidentin des Bundespatentgerichts in ihr 

Amt eingeführt. 

30. Juni 2011 

Das Bundespatentgericht hat in den Räumen der Residenz 

in München zum dritten Mal ein internationales 

Symposium veranstaltet. Das Thema lautete 2011 „Die 

nationale Patentgerichtsbarkeit in Europa“. Rund 250 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa, die 

als Richter, Anwälte, Vertreter der Wirtschaft und der 

Wissenschaft, aber auch in den Regierungen der EU- 

Mitgliedstaaten und in der EU-Kommission mit diesem 

Thema befasst sind, nutzten das Symposium zum 

Informations- und Meinungsaustausch. 

Im Anschluss an das Symposium lud die Bayerische 

Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz 

Dr. Beate Merk im Namen der Bayerischen Staatsregierung 

zu einem Empfang in den Kaisersaal der Residenz 

München ein. Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung 

sowie den Tagungsband „Symposium 2011“ 

als Download finden sich auf der Homepage des Gerichts 

(www.bpatg.de). 

93


1. Juli 2011 

Mit einem Festakt feierte das Bundespatentgericht 

in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München 

den 50. Jahrestag seiner Errichtung. Bundespräsident 

Christian Wulff und Bundesjustizministerin Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger würdigten in ihren Reden 

das Bundespatentgericht. Den Festvortrag hielt 

der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier. Den Redenband mit 

allen Reden und zahlreichen Bildern finden Sie auf der 

Homepage des Gerichts (www.bpatg.de). 

Aus Anlass des Jubiläums ist im Carl Heymanns Verlag 

eine Festschrift mit dem Titel „50 Jahre Bundespatentgericht“ 

erschienen, an der über 100 Autorinnen und 

Autoren aus dem In- und Ausland mitgewirkt haben. 

8. – 15. Oktober 2011 

Aus Anlass der 30-jährigen Zusammenarbeit des 

DPMA mit dem Staatlichen Amt für Geistiges Eigentum 

der VR China (SIPO) waren namhafte Vertreter aus 

Ämtern und Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft 

zu zwei Fachsymposien in Peking und Shanghai eingeladen. 

Seitens des BPatG nahmen Frau Präsidentin 

Schmidt und Herr Richter am BPatG Günter Hubert an 

den interessanten Veranstaltungen im Rahmen einer 

Dienstreise vom 8. bis 15. Oktober 2011 teil. Ein besonderes 

Highlight stellte u.a. die Vorführung der elektronischen 

Einrichtungen des High People’s Court dar, wie 

sich zeigte, ein hochmodernes Gericht. Von dem Präsidenten 

der SIPO und der Präsidentin des DPMA wurden 

ein „Memorandum of Understanding“ sowie ein aktuelles 

Arbeitsprogramm zur künftigen Zusammenarbeit 

der beiden Institutionen unterzeichnet. Wie bereits 

auch schon bei früheren Reisen hatten die Gastgeber 

ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet und 

begleiteten die Delegation des DPMA und des BPatG 

mit größter Aufmerksamkeit und Großzügigkeit. 

17. November 2011 

Unter Leitung von Frau Präsidentin Beate Schmidt 

fand im Bundespatentgericht die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe 

Europäische Patentgerichtsbarkeit statt, 

die sich mit den anstehenden Fragen zum Europäischen 

Patentgericht und den aktuellen Entwicklungen 

während der polnischen Ratspräsidentschaft befasste. 

18. November 2011 

Mit einer kleinen Feier wurden dem Fachpublikum, 

darunter zahlreichen Vertretern der Anwaltschaft und 

der Wirtschaft, die beiden neuen elektronischen Verhandlungssäle 

vorgestellt. 

94


Besuche aus dem Ausland: 

Auch im Jahr 2011 empfing das Bundespatentgericht 

zahlreiche Delegationen aus dem Ausland, und zwar 

aus China, Vietnam, Japan, Südkorea, Frankreich, 

Schweden, der Türkei, Serbien, Moldawien, Usbekistan, 

Georgien und Saudi-Arabien. Die regionalen Schwerpunkte 

der Zusammenarbeit mit Einrichtungen des 

gewerblichen Rechtsschutzes im Ausland liegen dabei 

weiterhin im russischen und asiatischen Raum. 

Das Bundespatentgericht arbeitet bei der Organisation 

von Fachseminaren für ausländische Delegationen 

eng mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem 

Europäischen Patentamt aber auch mit der Deutschen 

Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit 

e.V. (IRZ-Stiftung) oder der Deutschen Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zusammen. 

Pressearbeit: 

Die Pressestelle des Bundespatentgerichts veröffentlichte 

2011 mehrere Pressemitteilungen, die auf der 

Homepage des Gerichts (www.bpatg.de) einsehbar 

sind. Besonderes Medieninteresse fanden im Berichtsjahr 

die Entscheidungen des 30. Marken-Beschwerdesenats 

zu den Herkunftsbezeichnungen. 

Danach bleibt die Herkunftsbezeichnung „Obazda“ 

(Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom 

22.09.2011) einstweilen ungeschützt. Was im Obazdn 

drin ist und woher er kommt, wird vorerst nicht vorgeschrieben. 

Die Landesvereinigung der Bayerischen 

Milchwirtschaft würde gern die Käsespezialität 

Obazda als geographische Angabe schützen lassen. 

Ein Allgäuer Hersteller hat sich dagegen gewehrt. Das 

Gericht hält den Käse durchaus für schützenswert, 

zweifelt aber an der Frage der Haltbarmachung, weshalb 

das Verfahren zur weiteren Sachverhaltsaufklärung 

an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen 

wurde. 

Ebenfalls mediales Interesse erfuhr der „Schwarzwälder 

Schinken“ (Pressemitteilung des Bundespatentgerichts 

vom 13.10.2011). Die regionalen Hersteller erzielten 

einen Sieg. „Schwarzwälder Schinken“ muss 

danach nicht nur im Schwarzwald hergestellt, sondern 

dort auch geschnitten und verpackt werden. Mit 

dieser Entscheidung verschärfte das Bundespatentgericht 

die Kriterien für die geschützte Bezeichnung. 

Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ließ das 

Gericht nicht zu, nun muss die EU-Kommission die 

neuen Bedingungen noch absegnen. 

Zum „Düsseldorfer Senf“ (Pressemitteilung des Bundespatentgerichts 

vom 10.11.2011) entschied das Gericht, 

dass der Antrag der Schutzgemeinschaft Düsseldorfer 

Senf grundsätzlich zulässig ist. Diese, hinter 

der im Wesentlichen die Düsseldorfer Löwensenf 

GmbH steht, hat beim Deutschen Patent- und Markenamt 

beantragt, die Bezeichnung Düsseldorfer Senf 

als geographische Angabe unter Schutz zu stellen. 

Damit verbunden sind nähere Vorgaben für die Herstellung 

von Düsseldorfer Senf. Gegen diesen Antrag 

war von Seiten der Nestlé Deutschland AG, die im benachbarten 

Neuss ein Senfwerk betreibt, Einspruch 

erhoben worden. Insoweit war unter anderem geltend 

gemacht worden, dass verschiedene Vorgaben zum 

Herstellungsverfahren von Düsseldorfer Senf zu einschränkend 

und zu unbestimmt gefasst seien. In dem 

Verfahren vor dem 30. Senat hat die Schutzgemeinschaft 

die Bedingungen für die Benutzung der Bezeichnung 

Düsseldorfer Senf in einem für den Rechtsstreit 

wesentlichen Punkt, der die Verwendung von 

Branntweinessig bei der Senfherstellung betraf, geändert. 

Daraufhin hat die Nestlé Deutschland AG ihre 

Beschwerde zurückgenommen, sodass das Schutzverfahren 

nunmehr bei der EU-Kommission seinen Fortgang 

nehmen kann. 

95

From the Case Law of the 

Federal Patent Court in 2011 

English Summary 

96 96

Foreword BPatG Annual Report 2011 

©deraether 

Foreword 

Dear Reader, 

This annual report will inform you of the major decisions 

reached by the Federal Patent Court in the fields 

of patent, utility model, design and trade mark law in 

the manner you have become accustomed to. It also 

includes an overview of the Court’s business in the 

year under review. 

The volume of business processed by the trade mark 

boards declined marginally in 2011. Appeals in patent 

cases also dropped in number. We currently believe 

that this is primarily due to the difficulties initially 

faced following the introduction of EISA, the electronic 

IP file, at the German Patent and Trade Mark Office. 

This presently stands in the way of a constant inflow 

of new proceedings. However, the proceedings in hand 

before the technical boards of appeal guarantee that 

the entire staff has a sufficient workload, which is in 

part due to the opposition proceedings that remain to 

be handled. The number of nullity suits nearly doubled 

to 297 new entries in 2011 compared to the Court’s early 

days in 1961/62. If the upward trend persists, the 300 

new-entry mark will probably be surpassed in 2012. 

Overall, the Court recorded 1,931 new entries which – 

fortunately – were contrasted by 2,291 closures. 

If the Federal Patent Court were a market-oriented 

company, it would have celebrated the biggest victory 

in its 50th year of existence: a three-fold increase in 

revenues. We received 12.6 million euros in court fees 

in 2011 – triple the amount recorded in 2010. 

The fact that the number of trade mark closures fell 

just short of the results achieved in earlier years is 

due to the fact that it took an unusually long time to 

replace legally qualified members, leaving some positions 

vacant for months. However, the trade mark 

boards have been assigned several new, highly motivated 

legally qualified members since the beginning 

of 2012, which makes us optimistic about the future. 

Further major personnel-related changes occurred 

within our organisation in 2011. Four new chairpersons 

were nominated: two in both the legal and technical 

fields. Furthermore, twelve new technically qualified 

colleagues took office as judges at the Federal Patent 

Court by virtue of their mandates. Three delegated fe- 

male colleagues were transferred to the Federal Patent 

Court, and a further legally qualified female judge was 

delegated to us. 

We made progress in the electronic processing of our 

court files in 2011. In November, the two new “electronic 

courtrooms” were inaugurated, drawing keen interest 

from the stakeholders. You can obtain valuable knowledge 

on this topic from our homepage under the 

heading “Electronic Legal Transactions” “Electronic 

Courtroom”. 

Last year was also dominated by the debate on intellectual 

property rights in Europe and by the European 

Patent, which would take uniform effect. Following a 

dynamic development, these issues have returned to 

a standstill. Therefore, as it waits for a decision to be 

made concerning the location of the European Patent 

Court, the Federal Patent Court will definitely continue 

to have ample opportunity to capitalise on its highquality 

rulings to prove to the rights holders within 

a reasonable period of time that the system building 

on technically qualified judges, which has been implemented 

at the Federal Patent Court, serves its interests 

perfectly. 

It goes without saying that the highlight of 2011 was 

the celebratory event commemorating the Court’s 

50th anniversary on 1 July 2011, which we had the pleasure 

to celebrate with numerous guests of honour. I was 

especially pleased that the audience included some of 

our more elderly colleagues, who were members of 

the Court back on the day of its inception. I would like 

to take this opportunity to express my gratitude to all 

those who supported our work last year and contributed 

to our successful performance – the stakeholders 

involved and the members of the Court alike. 

I wish you have an enjoyable read. 

Beate Schmidt 

President of the Federal Patent Court 

97

BPatG Annual Report 2011 Contents 

Table of Contents 

Foreword 97 

patent law 100 

I. Patentability 100 

1. Technical teaching on procedure 

and definition of invention 100 

- Technical problem/solution 100 

- Programs for data processing systems 100 

- Notional or commercial activities 101 

- Mathematical methods 101 

- Technical contribution to inventive step 101 

2. Exclusion of patentability of medical 

processes 103 

3. Prior art and public availability 104 

4. Novelty and inventive step 105 

- Novelty 105 

- Inventive step 105 

- Average person skilled in the art 107 

II. Supplementary Protection Certificates 108 

III. Proceedings before the German 

Patent and Trade Mark Office 110 

1. Application date 110 

2. Division of the application 110 

3. Version of the documents, disclosure 111 

4. Patent category 111 

5. Transfer, legal succession 111 

IV. Opposition Proceedings 112 

1. Procedural principles 112 

2. Domestic representative and power 

of attorney 112 

3. Admissibility of the opposition 113 

4. Interpretation 114 

5. Examination of grounds for revocation 116 

- Enablement, complete and clear teaching 116 

- Inadmissible extension of the subject 

matter of the application, disclaimer 117 

6. Termination of the opposition proceedings 118 

7. Binding effect of the requests 119 

8. Intervention 119 

V. Appeal Proceedings 120 

1. Eligibility of the appeal 120 

2. Admissibility of the appeal 120 

3. Cost-related issues 121 

4. Appeal on points of law 121 

VI. Nullity Proceedings 121 

1. Admissibility of the action 121 

2. Grounds for nullity 123 

3. Binding effect of requests in 

nullity proceedings 124 

utility model law 124 

design law 125 

trade mark law 126 

I. Unconventional Trade Mark Forms 126 

1. Graphical representability 126 

2. Abstract colour trade marks 127 

3. Three-dimensional trade marks 127 

4. Other types of trade marks 128 

II. Word Marks, Word/Figurative Marks 

and Figurative Marks 128 

1. Terms in foreign languages 128 

2. Letter/numeral trade marks 128 

3. Word combinations 129 

4. Slogans 130 

5. Word sequences with geographic 

indication of origin 131 

6. Designations of establishment 131 

7. Names of individuals 131 

8. Word marks/figurative marks 133 

9. Figurative marks 133 

10. Geographical indications of origin pursuant 

to EC Council Directive No. 520/2006 dated 

20 March 2006 for the protection of geographical 

indications and designations of origin for 

agricultural products and foodstuffs 134 

98

Contents BPatG Annual Report 2011 

11. Violation of public policy or accepted 

principles of morality (Sec. 8, Para. 2, No. 5 

of the German Trade Mark Act) 135 

12. Ban on the abuse of public national emblems 

for commercial purposes (Sec. 8, Para. 2, 

Nos. 6 and 8 of the German Trade Mark Act) 136 

13. Eligibility for protection based on possible 

options for use as a trade mark 136 

III. Cancellation Proceedings 137 

1. Due to bad faith pursuant to Sec. 50, Para. 1 

in conjunction with Sec. 8, Para. 2, No. 10 

of the German Trade Mark Act 137 

2. Absolute obstacles to protection according 

to Art. 50 para. 1, 2 in conjunction with 

Art. 8 para. 2 No. 1 – 9, 54 Trade Mark Act 138 

IV. Opposition Proceedings 138 

1. Genuine use 138 

2. Direct likelihood of confusion 139 

3. Indirect likelihood of confusion 139 

business report 2011 142 

business development 142 

I. Overview 142 

II. Statistics 147 

III. Appeals against Rulings 

of the Federal Patent Court 147 

staffing 148 

training of candidate 

patent attorneys 148 

documentation and the library 149 

I. Documentation 149 

II. The Library 149 

electronic legal transactions 150 

public relations work and 

international affairs 151

BPatG Annual Report 2011 Patent Law 

Patent Law, Utility Model Law 

and Design Law 

Of the abundance of rulings handed down by the Federal 

Patent Court on patents, utility models and designs 

in the period under review, this report presents 

those which relate to new or contentious issues as 

well as update or confirm the case law in the light of 

new trends, categorised by thematic key points. 

Patent Law 

I. Patentability 

1. Technical teaching for action and 

definition of invention 

An invention as defined by patent law is a teaching 

for plan-conformant action, the claimed technical 

subject matter of which can be reduced to practice, 

is repeatable, and represents a solution to a problem 

based on technical considerations. In consequence, 

patent protection is only granted for inventions in 

the field of technology. 1 However, according to the 

more recent case law of the Federal Court of Justice 2 , 

in line with the case law of the Boards of Appeal of 

the European Patent Office, in particular in the field of 

“computer-implemented inventions” and the exclusion 

from patentability pursuant to Sec. 1, Para. 3, No. 3 

of the German Patent Act, the focus of the examination 

of patentability has clearly shifted. As a result, the 

requirement of formulating a technical problem and 

providing a solution by technical means, which was 

often not complied with and was the point of focus 

according to earlier case law 3 , is now addressed much 

more liberally 4 and less important, whereas the focus 

of examination has shifted to the overall consideration 

of the solution necessary within the context of novelty 

and inventive step. 

Technical problem/solution 

According to the 17 th Board, a patent claim merely 

claiming the automation of the examination of multiple 

prescriptions for physiological harmlessness based 

on medical considerations, which has been conducted 

by a physician thus far – in particular with regard to 

potential side-effects and cross reactions with other 

drugs – without containing information going beyond 

the use of data processing means, cannot be considered 

an invention in a technical field in accordance 

with Sec. 1 of the German Patent Act. 5 

Programs for data processing systems 

A user interface (software) with which a user can 

configure a computer system in dialog with an online 

store and which checks the computer system components 

selected by the user for compatibility is excluded 

from patentability pursuant to Sec. 1, Paras. 3 

and 4 of the German Patent Act, because it does not 

contain any instructions leading to the solution of a 

specific technical problem by technical means. 6 The 

claimed online user interface included the technical 

properties required by Sec. 1, Para. 1 of the German 

Patent Act if only because it suggests taking a series 

of method steps in network-connected devices by 

processing data, namely in the computer of the user 

and in the online store connected to it via the Internet. 

These are typical steps of processing, storing and 

transmitting data via technical devices. 7 However, the 

present solution specifically does not consist of de- 

1 Federal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen; 

Federal Court of Justice, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation;Federal Court of Justice, 

GRUR 2000, 1007 – Sprachanalyseeinrichtung. 

2 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; 

Federal Court of Justice, GRUR [2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen. 

3 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer; Federal Court of Justice, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; 

Federal Court of Justice, GRUR 2002, 143 = GRUR Int. 2002, 323 – Suche fehlerhafter Zeichenketten. 

4 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung. 

5 Federal Patent Court, ruling dated 22 March 2011 – 24 W (pat) 104/05. 

6 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 17 W (pat) 166/05. 

7 See Federal Court of Justice, GRUR 2011, Margin No. 16 – Webseitenanzeige. 

100

Patent Law BPatG Annual Report 2011 

signing a data processing program to make it consider 

the technical circumstances surrounding the data 

processing system. 8 

Notional or commercial activities 

The 17 th Board 9 had been called upon to decide on a 

method for the computer-aided design of components 

and component systems, with which components 

could be integrated into a component system on the 

display of a CAD system so that their dimensions and 

arrangement could be controlled in accordance with 

the dimensions of the component surrounding them. 

The key element of the solution proposed is a geometric 

reference figure that is to control the size and shape 

of the respective component. The Board found that the 

suggestion of expanding a CAD system by a (shape 

and size) control function for components and introducing 

a construct in the form of a reference figure 

for this purpose was not a technical feat and instead 

merely a notional concept, keeping the claimed teaching 

from being classified as an invention in a technical 

field (Sec. 1, Paras. 3 and 4 of the German Patent Act). 

Mathematical methods 

A method for simulating a piezo actuator that proposes 

a mathematical model for calculating the chronological 

progression of the axial length of the stack of 

piezo elements on the basis of specific values and the 

derivation of a differential equation from two Euler- 

Lagrange equations relates to a mathematical method 

per se and is thus excluded from patentability pursuant 

to Sec. 1, Para. 3, No. 1 in conjunction with Para. 4 

of the German Patent Act. The fact that the claimed 

method is computer-assisted, i.e. calculated, does not 

give rise to a specific technical problem and is trivial. 

The 17 th Board found that therefore, not even a partial 

aspect of the protected teaching can be found to solve 

a technical problem and that in consequence, it is excluded 

from patentability in line with the case law of 

10 11 

the Federal Court of Justice. 

Technical contribution to inventive step 

Based on established case law 12 , “when examining the 

invention for inventive step” only those instructions 

may be considered that lead to the solution of the 

technical problem by technical means or at least influence 

it. The technical problem solved by an invention 

is to be determined based on what the invention actually 

achieves. 13 In a method for guiding a user through 

a menu-controlled system using soft keys on a touchsensitive 

display device in a motor vehicle, e.g. a navigation 

system, features which solely relate to the design 

of the user interface via one or two additional soft 

keys are disregarded when assessing inventive step. 14 

A “design of the (user) interface between a human being 

and a technical device tailored to the needs and 

capabilities of the operator” 15 does not belong to the 

field of technology. 

8 See Federal Court of Justice, GRUR 2011, Margin No. 21 – Webseitenanzeige. 

9 Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 17 W (pat) 99/05. 

10 Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen. 


12 Cf. most recently Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen. 

13 See Federal Court of Justice, BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2005, 77 – Anbieten interaktiver Hilfe. 


15 Cf. Federal Patent Court, BlPMZ 2007, 214 – Bedienoberfläche. 

101


According to the 17 th Board, a method for examining 

various drugs for healthy interaction by technical 

means in connection with a data processing system 

is of technical nature and thus not excluded from patentability 

pursuant to Sec. 1, Para. 3, Sentence 3 of the 

German Patent Act. 16 When assessing inventive step, 

features relating to the conceptual approach of an 

examination of the interaction between the drugs in 

order to avoid harming the patient may not be considered 

as they do not belong to a technical field. The 

remaining features, which are concerned with the 

generation of a data pool for a prescription database, 

cannot substantiate an inventive step. 

The 17 th Board 17 also ruled on an order to set up a production 

schedule for medical products that can be reconditioned, 

i.e. instruments and devices that must be 

disinfected before re-use and disposed of after having 

been subjected to a certain number of reconditioning 

passes, e.g. because they are damaged. To establish a 

more reliable basis for this production schedule, the 

application suggests saving a meter reading and/or 

measurement values for every single product that is 

reconditioned, and comparing the saved information 

with reference values to obtain an indication that the 

product will have to be replaced in a foreseeable period 

of time. The Board denied patentability because if 

the subject matter of the claimed teaching in terms of 

the technical features is known from the prior art and 

the teaching is based on microeconomic considerations, 

it cannot substantiate an inventive step. 18 

A further case related to a method for topping up prepaid 

mobile communication accounts involving the amount 

of the desired top-up being transmitted to a central 

control unit, said central control unit providing voucher 

data, and this voucher data being made available to the 

customer. The top-up procedure can be initiated by dialing 

a unique top-up number that can be obtained from 

the voucher data using a mobile phone assigned to the 

mobile communications account. The subscriber phone 

number assigned to the mobile phone is automatically 

detected via a detection device when the top-up number 

is dialed and automatically transmitted to the central 

control unit. The latter subjects the top-up telephone 

number to a validity check, and if its validity is verified, 

a prepaid account assigned to the subscriber is topped 

up with at least part of the top-up amount. The technical 

problem was limited to the objective task of enabling 

the automatic detection of a subscriber using his or her 

mobile phone to top up the prepaid account assigned to 

it using voucher data and was solved through the automatic 

detection of the calling mobile phone number via 

a detection device. Therefore, only this feature was to be 

considered when assessing inventive step. 19 

Another method that was not found to be inventive 

was directed to the implementation of voice communications 

for an expert hotline wherein a database 

can be queried by callers via the Internet to place 

an expert and the consulting costs can be paid in a 

customer-friendly manner. Part of the subject matter 

claimed involved crediting the account of the selected 

contact person with a prorated amount of the costs. 

The 20th Board 20 states that the determination of the 

individual to whom the costs of the voice communication 

are credited and, in particular, the determination 

of a corresponding partial sum without determining 

its amount (“prorated”) was a purely commercial decision 

in the form of a selection of one of many potential 

business models. 

16 Federal Patent Court, ruling dated 22 February 2011 – 17 W (pat) 149/05 making reference to Federal Court of Justice, GRUR 2010, 

613 – Dynamische Dokumentengenerierung. 

17 Federal Patent Court, ruling dated 19 April 2011 – 17 W (pat) 16/07; also cf. Federal Patent Court, ruling dated 26 July 2011 – 17 W (pat) 60/07. 

18 Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125, Headnote 2 – Wiedergabe topografischer Informationen. 

19 Federal Patent Court, ruling dated 14 July 2011 – 17 W (pat) 63/06. 

20 Federal Patent Court, ruling dated 28 March 2011 – 20 W (pat) 103/05; also cf. Federal Patent Court, ruling dated 16 February 2011 

– 19 W (pat) 55/09. 

102


The conception of new processor instructions for a microprocessor 

with a core for executing instructions in 

order to perform mathematical computer operations 

cannot be recognised as an achievement in the technical 

field if such conception is not based on knowledge 

supported by technical considerations and the selection 

of the instructions is not influenced by technical 

aspects. Therefore, details included in the claim, which 

are solely based on mathematical considerations for 

calculating the product of two complex numbers may 

not be considered when assessing inventive step. 21 In 

the case in point, they relate to the “objective task” of 

making programs of this kind smaller and more manageable 

through special, new instructions. The 17 th 

Board holds that this is not a technical problem. 22 

2. Exclusion of patentability of medical 

processes 

The 3 rd Board 23 had been called upon to determine 

whether the method claim under attack in the patent 

in suit was to be deemed null and void because it was 

a diagnostic method excluded from patentability pursuant 

to Art. 53 (c) of the EPC. The claim was directed 

to “a method for use in diagnosing inflammations of 

human respiratory tracts wherein, when it is necessary 

to obtain an indication of the condition of the 

lower respiratory tracts, the person inhales through 

the mouth and the NO value in the orally exhaled air 

is determined, the determined value is compared to 

the value typical of healthy individuals and a value 

that is higher than typical values is considered an indication 

of an inflammation of the lower respiratory 

tracts.” The Board started by stating that, according 

to the case law of the European Patent Office, which 

has been adopted by the Federal Court of Justice 24 , a 

diagnostic method applied to a human or animal body 

covered by Art. 53 (c) of the European Patent Convention 

is only on hand if it contains as method steps the 

examination phase including the collection of data 

(step i), the comparison of this data with reference 

data (step ii), the determination of a significant deviation 

(step iii) and the attribution of the deviation to 

a specific clinical picture (step iv – diagnosis). Accordingly, 

a method that merely delivers the interim results 

relevant to the diagnosis is not a diagnostic method 

and thus not excluded from patentability. Furthermore, 

the exclusion only takes effect if all the steps of 

the method are applied to a human or animal body, 

including the method step relating to the deductive 

human or veterinary medicine decision-making phase, 

i.e. to the diagnosis in the strict sense of the word as 

a purely intellectual activity. 25 The Board found that 

these prerequisites are not fulfilled if, as in the case in 

point, the subject matter of the claim merely relates 

to a computerised comparison of datasets obtained 

through measurements, namely those of the NO values 

of the patient to the datasets of healthy control 

subjects or of the respective patient at another point 

in time, wherein an elevated NO value is an indication 

of a severe inflammation. The method in dispute thus 

does not provide a specific diagnosis, and not all of the 

method steps are applied to a human body, because 

the determination of the NO values in the respiratory 

air samples and the data comparison are not conducted 

on the human body. 

In deviation from the legal opinion of the 3 rd Board 

and the Enlarged Board of Appeal, the 4 th Board 26 is of 

the opinion that a diagnosis of a condition in accord- 

21 Cf. Federal Patent Court, BlPMZ 2009, 499 – Druckvorlagenerstellung. 

22 Federal Patent Court, ruling dated 30 November 2011 – 17 W (pat) 122/06. 

23 Federal Patent Court, ruling dated 1 February 2011 – 3 Ni 17/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 88/11]. 

24 European Patent Office, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, in particular Items 5 and 6.2.2 of the reasoned decision; Federal Court of Justice, 

GRUR 2010 1081–1083 et seq. – Kein Patentierungsausschluss für Therapie unterstützendes Verfahren; also cf. Federal Patent Court, 

GRUR 2008, 981 – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung. 

25 European Patent Office, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, Items 6.2.3 and 6.4.4; dissenting opinion: Federal Patent Court, ruling dated 

28 June 2011 – 4 Ni 47/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 107/11]; Federal Patent Court, GRUR 2008, 981 Verfahren 

zur gesundheitlichen Orientierung. 

26 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 4 Ni 47/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 107/11]. 

103


According to established case law, an apparatus is rendered 

obvious simply if the apparatus is delivered to a 

third party unconditionally. After all, if the parties do 

not agree to maintain confidentiality and confidentiality 

cannot be expected to be maintained otherwise, 

it can generally be assumed that the delivery equates 

to the exposure of the knowledge of the invention to 

the public and that it is self-evident that the possibility 

has been created for any third party (employees and 

factory visitors in this case) to gain knowledge of it. 29 

Based on the view taken by the 4 th Board 30 , the same 

holds true if a service manual including a description 

of all the details of the apparatus is delivered instead 

of the apparatus itself. 

ance with step iv is on hand simply if an abnormal, i.e. 

“not healthy” state relative to the reference values is 

displayed as a result of the method based on the collected 

data. Since there is no need for a physician to be 

involved, automatic methods or self-diagnostic methods 

can also be subject to the ban on patentability. 

3. Prior art and public availability 

The 3 rd Board 27 had been called upon to concern itself 

with the consideration of prior art not belonging to 

the field of a patent in suit, through which a method 

for coating two sides of a single pane of glass in a single 

pass using a coating device was claimed. The Board 

found that whenever necessary, the relevant person 

of skill in the art considers in his or her research prior 

art belonging to a different field which could in principle 

be expected to provide solutions given the type of 

problems faced. 28 

The 3 rd Board 31 had been called upon to clarify an issue 

relating to a public prior use through the sale of 

a pharmaceutical product which in the case in point 

was intended for oral administration as a hard or soft 

gelatin capsule or as a liquid comprising a combination 

of eucalyptus oil and orange oil. The state of the 

art included a drug with an active ingredient consisting 

of eucalyptus oil, orange peel oil, myrtle oil and 

lemon oil. The Board states that putting a pharmaceutical 

product into circulation made not only the substance 

as such but also its composition and structure 

available to the public as long as it was possible to 

analyse it. In this context, one can generally assume 

that analysable products on the market that does not 

bear an indication of their structure are indeed analysed, 

because this is of interest to third parties even 

if the analysis takes some effort and produces costs. 32 

This applies to the chemical/pharmaceutical field also 

if the analysis involves extensive time-consuming and 

laborious qualitative and quantitative examinations 

which, however, can be performed by a person of skill 

27 Federal Patent Court, ruling dated 9 August 2011 – 4 Ni 19/08, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 123/11]. 

28 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 992 – Ziehmaschinenzugeinheit II. 

29 Federal Court of Justice, GRUR 1996, 747 et seqq. – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem. 

30 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 4 Ni 55/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 81/11]. 

31 Federal Patent Court, ruling dated 26 July 2011 – 3 Ni 7/10, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 120/11]. 

32 Federal Court of Justice, GRUR 1986, 372 – Thrombozytenzählung; Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6 th Edition (2003), 

Sec. 3 Margin No. 127 with evidence. 

33 Federal Patent Court, ruling dated 6 April 2011 – 20 W (pat) 379/05. 

34 Federal Patent Court, ruling dated 4 November 2010 – 21 W (pat) 8/08. 

104


in the art using standard methods upon intense deliberation 

without running into undue difficulties exceeding 

his or her average skill. 

Having regard to the prior use of a lightweight engine 

block within the scope of a research project supported 

by the Bavarian Research Foundation, the simple fact 

that this foundation supported the project is irrelevant 

concerning the availability of the results to the public. 

The objection for lack of novelty due to public prior use 

therefore failed in the opposition proceedings before 

the 20th Board 33 , in particular because the opponent 

did not clarify whether a factual report it submitted 

thereon was merely an internal report or not. 

The 21 st Board 34 states that prior art that is erroneously 

cited as such in the description of a patent application, 

is not substantiated by a publication, and represents 

internal state of the art according to the applicant is 

not detrimental to the assessment of the patentability 

of the invention. According to established case law, the 

prevailing circumstances, legal provisions and in particular 

the state of the art based on the objective circumstances 

are decisive when assessing patentability, 

and not the circumstances alleged by the inventor. 35 

4. Novelty and inventive step 

Novelty 

A “method for determining the binding behaviour of 

ligands specifically binding to target molecules at at 

least one binding site” cannot be delineated from the 

state of the art via functional, interchangeable terms 

for methods in the relevant technical field. The 15 th 

Board finds that the functional terms “ligands, markers, 

inhibitors and reference substances” used for 

chemical compounds, all of which bind to the same 

target molecules, are exchangeable terms given the 

literal meaning of the method and thus cannot be 

used to make a distinction between substances. 36 

Inventive step 

According to the 1 st Board, objectively, one can only 

determine the technical problem solved by an invention 

(an elevator system in this case) and whether a 

claimed solution is based on an inventive step based 

on what the invention claimed in the claims of the 

patent actually accomplishes 37 compared to the state 

of the art and on what is reflected in the features of 

the claims. 38 Various starting points may be considered 

in making this assessment. 39 If the claimed solution 

actually merely solves the problem of improving 

the wear and tear and durability of the cable vis-à-vis 

the state of the art in cases in which steel cables lie 

directly on the traction sheave, the claimed teaching 

is limited to this optimisation of the elevator system. 

35 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 1973, 263 – Rotterdam-Geräte, GRUR 1994, 357 – Muffelofen. 

36 Federal Patent Court, ruling dated 13 December 2010 – 15 W (pat) 15/06. 

37 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 602, 605, Para. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2010, 607, 608, Para. 18 – Fettsäurezusammensetzung; 

Federal Court of Justice, GRUR 2007, 1055, Para. 28 – Papiermaschinengewebe. 

38 Federal Patent Court, ruling dated 1 February 2011 – 1 Ni 11/09 (EU), appeal on points of law lodged 

[case no.: X ZR 74/11], making reference to the Federal Court of Justice, BlPMZ 1979, 151– Etikettiergerät II, GRUR 1981, 732 – First- und 

Gratabdeckung; Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 1, Margin No. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition 

(2003), Sec. 1, Margin No. 101; and Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 1 Ni 12/09 (EU), appeal on points of law lodged 

[case no.: X ZR 72/11]; Federal Patent Court, ruling dated 1 March 2011 – 1 Ni 19/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 96/11]. 

39 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 1039, Para. 20 – Fischbissanzeiger; Federal Court of Justice, GRUR 2009, 382, Para. 51 – Olanzapin; 

Federal Patent Court, GRUR 2004, 317, 319 – Programmartmitteilung. 

105


Even if the problem addressed by the patent specification 

is deemed “novel”, this does not justify a different 

assessment: What is deemed the problem addressed 

by the invention in the patent specification may provide 

an indication of how the claimed technical teaching 

should be understood 40 and the aides for determining 

the objective technical problem. 41 An inventive 

step of the technical teaching may be given simply 

upon recognition of the cause of the disadvantages of 

the state of the art. 42 However, the 1 st Board also ruled 

that the problem solved by the invention had to be determined 

objectively alone. 43 

If the state of the art envisages two ways of stacking 

packagings (batches), assembling them with varying 

layer patterns, and then stacking them on a pallet, it is 

irrelevant to the assessment of inventive step whether 

the claimed method performs more than the task of 

homogeneous palleting, also solving further objective 

problems such as a higher operating speed associated 

with the solution according to the invention, even if 

the state of the art does not include a motivation to 

this effect, which could substantiate the obviousness 

of the claimed method and could thus call its patentability 

into question. 44 The 1 st Board found that there 

was no such motivation. 45 

According to the 3 rd Board, if a combination of active 

ingredients in drugs – in this case Taxol or Taxotere and 

their analogues as well as therapeutically effective 

substances for treating neoplastic diseases – is obvious 

to the person skilled in the art, a synergistic effect 

claimed by the defendant cannot serve to substantiate 

an inventive step. 46 The objection raised by the 

defendant, alleging that the person skilled in the art 

had not considered including Taxotere in such combinations 

because Taxotere had not been approved 

and the prior art lacked information to this effect was 

countered by the Board, which held that combinations 

of Taxotere and other cytostatics had been tested on 

tumors in mice before the priority date of the patent in 

suit. This demonstrates that experts indeed had considered 

Taxotere, which had not been approved and 

had merely been subjected to phase 1 clinical trials by 

then, for inclusion in combinations with further cytostatics. 

Moreover, testing an active ingredient under 

various conditions in a laboratory before carrying out 

further, elaborate, expensive and extremely risky studies 

on humans is common practice when searching for 

suitable drugs. 

The 1 st Board 47 had been called upon to asses the patentability 

of a device having a slit for removing a tick 

from the skin of a human being or animal and the dimensions 

of a credit card (85 mm x 54 mm x 4 mm) 

as depicted. According to statements made in the patent 

in suit, the invention aims to solve the problem of 

creating a device that a person can easily carry around 

and is made of a “relatively stiff material” as per the 

invention. Starting from a state of the art consisting 

of a sheet of plastic or metal (12) albeit with different 

dimensions (length: 57 mm, width: 12.7 mm, thickness: 

0.3 mm) formed as an add-on or integral part of another 

device as depicted, e.g. a pocket knife or a nail 

clipper, the Board found that the teaching pursuant 

to the invention had not been rendered obvious. Instead, 

due to this prior art, the person of skill in the 

art was prevented from looking for a solution to the 

problem in line with the invention and significantly 

increasing the dimensions of the device, namely to ob- 

40 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 602, 605, Para. 27 – Gelenkanordnung. 

41 Federal Court of Justice, GRUR 2005, 141, 142 – Anbieten interaktiver Hilfe, with further evidence. 

42 Federal Court of Justice, GRUR 1985, 369 – Körperstativ [Stabilizer]. 

43 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 1 Ni 6/09. 

44 Federal Court of Justice, GRUR 2003, 693, 695 – Hochdruckreiniger. 


46 Federal Patent Court, ruling dated 7 December 2010 – 3 Ni 52/08 (EU) in conjunction with 3 Ni 14/09 (EU), making reference to 

Federal Court of Justice, GRUR 2003, 317 headnote – Kosmetisches Sonnenschutzmittel, and 

Federal Court of Justice, GRUR 2010, 607, 612 – Fettsäurezusammensetzung. 

47 Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 1 Ni 12/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 72/11]. 

106


tain the dimensions of a credit card, and creating an 

independent article that could easily be carried around 

by the user, making it constantly available, instead of 

integrating it into another device. A credit card-sized 

prior-art ice scraper also failed to motivate the person 

of skill in the art to modify the dimensions of the depicted 

device and would only have been considered by 

the person skilled in the art in hindsight, after having 

gained knowledge of the solution according to the invention. 

The Board thus affirmed inventive step and 

dismissed the suit. 

Obviousness may also be supported by the combination 

of three documents even if, starting from the 

problem objectively solved by the patent in suit, it 

would be impossible to solve it without having knowledge 

of prior art evidenced by two documents as a 

starting point. The Board did not allow a suggested 

appeal on points of law since a formal limitation of 

the state of the art to a certain number of documents 

furnishing proof of the obviousness of an invention is 

not permitted by law. 48 

The 9 th Board 49 finds that the seat cushion in a vehicle 

seat is rendered obvious by the combination of two 

documents even if there is a period of 30 years between 

the publications. Since the German Patent Act 

does not include a provision for qualitatively downgrading 

a source when considering the state of the art, 

the age of a document may be at best considered an 

indication of evidence. 50 In the case in point, however, 

the older publication was undoubtedly the starting 

point of the invention and the problem of circulatory 

disorder in the legs caused by unsuitable seat cushions 

was solved by the findings and materials of the 

younger publication. 

Average person skilled in the art 

The relevant person of skill in the art is one who is 

normally charged with solving the problem posed. 51 

Therefore, the 3 rd Board 52 is of the opinion that a person 

skilled in the art with respect to the teaching of 

the patent in suit, which is directed to an iron with a 

metal baseplate and an anti-friction layer, is a process 

engineer or chemist with professional experience in 

the field of coating technology, who works in a team of 

several experts in developing irons. An engineer with 

a degree in mechanical engineering from a college or 

university of applied sciences is immaterial, because 

he merely determines the requirements that are to be 

implemented by the aforementioned person skilled in 

the art. 53 There was no reason to examine the evidence 

offered by the defendant to the contrary, because the 

definition of the relevant person skilled in the art is essentially 

a legal issue that must be evaluated by the 

court and may not be clarified by calling witnesses. 54 

The definition of the person skilled in the art must 

always be based on factual findings. 55 However, the 

Board, which is staffed with technical members, has 

the expertise required to establish who was normally 

involved in developing and refining subject matter according 

to the patent as part of commercial practice 

and independently of the defendant’s proven actual 

circumstances and who had the skills in the technical 

field of relevance in the case in point to be commissioned 

with solving the problem addressed by the patent. 

There was thus no need to commission the expert 

opinion offered. 

The 3 rd Board defined the person skilled in the art concerning 

the improvement of pharmaceutical compositions 

for cancer therapy as a team of at least one 



50 See Schulte/Moufang, PatG, 8 th Edition (2008), § 4 Margin No. 135-137. 

51 Federal Court of Justice, GRUR 78, 37 – Börsenbügel; Federal Court of Justice, GRUR 1962, 290 – Brieftaubenreisekabine II; 

cf. Schulte/Moufang, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 4, Margin No. 48. 

52 Federal Patent Court, ruling dated 14 July 2011 – 3 Ni 1/11 (EP). 

53 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger. 

54 Federal Court of Justice, GRUR 2006, 663, Margin No. 28 – Vorausbezahlte Telefongespräche. 

55 Federal Court of Justice, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung. 

107


pharmacologist and at least one medical expert conducting 

research in the field of oncology with several 

years of experience in the field of cancer therapy or the 

development of oncological drugs. 56 

The 10th Board found that the relevant person of skill 

in the art can be expected to consult with an expert or 

a person skilled in the art with better qualifications or 

procure information to the same effect if he recognises 

based on his expertise that he can find the solution 

in a different field. 57 

II. Supplementary Protection 

Certificates 

Pursuant to Art. 10 of Regulation (EC) No. 469/2009 on 

supplementary protection certificates for drugs (referred 

to as “the Regulation” hereinafter) in conjunction 

with Sec. 49 a, Para. 2 of the German Patent Act, a 

certificate must be granted if the application and the 

product in question meet the requirements set out 

in the Regulation. Art. 4 of the Regulation describes 

the subject matter protected by the drug protection 

certificate. Accordingly, the protection conferred by 

the certificate solely covers the product as defined by 

Art. 1 (b) of the Regulation, which is covered by the approval 

for the introduction into circulation of the product 

as a drug, i.e. the active ingredient or the composition 

of active ingredients of a drug within the limits of 

the protection granted by the basic patent. 58 Pursuant 

to Art. 3 (a) of the Regulation, a further prerequisite is 

that the product is protected by a basic patent in force 

at the application date. The assessment of whether 

this is the case must be based on the basic patent’s 

entire scope of protection and not solely on its subject 

matter. 59 Accordingly, the Federal Court of Justice 

based its finding on the valid scope of protection of the 

basic patent, i.e. on Sec. 14 of the German Patent Act 

for German basic patents and on Art. 69 of the European 

Patent Convention in conjunction with the interpretation 

protocol on Art. 69 of the EPC for European 

basic patents. 60 In a case prosecuted by the 15 th Board 61 , 

based on the foregoing, the approved product Tenofovir 

Disoproxil and its salts – especially the fumarate, 

hydrates, tautomers and solvates – were protected by 

the basic patent in force in combination with further 

therapeutic components in accordance with Art. 3 (a) 

of the Regulation, and therefore, a protection certificate 

was issued. 

The certificate in suit for “Escitalopram or its non-toxic 

acid-addition salts, including escitalopram oxalate” 

attacked by the plaintiff filing the nullity action had 

already been subject to an unsuccessful attack in an 

earlier lawsuit without the involvement of the plaintiff 

due to an infringement of Art. 3 (d) of the German 

Work Appliance Directive. In its ruling on the escitalopram 

case 62 , the Federal Court of Justice had dismissed 

the suit on grounds that, as a substance having a medical 

effect, the r-enantiomer escitalopram contained 

in the racemate citalopram was neither a contamination 

63, an auxiliary nor an additive 64 of the racemate, 

but instead a different active ingredient and in any 

case a different composition of active ingredients. The 

56 Federal Patent Court, ruling dated 7 December 2010 – 3 Ni 52/08 (EU) in conjunction with 3 Ni 14/09 (EU), making reference to Federal 

Court of Justice, GRUR 2010, 607, 611, Para. 70 – Fettsäurezusammensetzung; GRUR 2010, 123, 125, Para. 27 – Escitalopram; GRUR 2007, 

404, 406, Para. 26 – Carvedilol II; and ruling dated 28 October 2010 – 3 Ni 50/08 (EU) in conjunction with 3 Ni 10/09 (EU). 

57 Federal Patent Court, ruling dated 16 September 2010 – 10 Ni 13/09, appeal on points of law lodged 

[case no.: X ZR 26/11] making reference to Federal Court of Justice, GRUR 1986, 798, 799 

– Abfördereinrichtung für Schüttgut; GRUR 2010, 41, 43 – Diodenbeleuchtung. 

58 Benkard/Grabinski, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 16 a, Margin No. 10. 

59 European Court of Justice, C-392/97, GRUR Int. 2000, 69 – Farmitalia, Margin No. 22; Schennen, Die Verlängerung der Patentlaufzeit 

für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, 1 st Edition (1993), page 68, item 7, page 57, items 1 – 4. 

60 Federal Court of Justice, GRUR 2000, 683 – Idarubicin II, GRUR 2002, 523 – Custodiol I; Benkard/Grabinski, PatG, 10th Edition (2006), 

Sec. 16 a, Margin No. 18; Busse/Hacker, PatG, 6 th Edition (2003), annexed to Sec. 16a, Margin No. 24. 

61 Federal Patent Court, ruling dated 12 May 2011 – 15 W (pat) 24/07. 

62 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 123 – Escitalopram. 

108


enantiomer and the racemate are thus two different 

products pursuant to Regulation (EC) No. 469/2009 

and in consequence, the approval issued in compliance 

with pharmaceutical law for a drug containing 

a chemical compound such as racemate as an active 

ingredient is not an obstacle to the grant of a supplementary 

protection certificate for a drug containing 

an enantiomer as an active ingredient that receives 

approval under pharmaceutical law and becomes the 

subject matter of a dedicated product patent later on. 

Conversely, the plaintiff had claimed that the enantiomer 

escitalopram had no independent pharmaceutical 

effect compared to the racemate, making the two 

substances one and the same product as defined by 

Art. 1 (b) of the German Work Appliance Directive, and 

that the first approval for putting the racemate citalopram 

into circulation, which was issued in 1996, should 

also apply to the enantiomer escitalopram. The defendant 

had based its pleading inter alia on new facts 

regarding the pharmaceutical effect of escitalopram 

and citalopram. The 3 rd Board 65 did not concur and dismissed 

the action as unfounded. Having considered 

all the publications and documents on file, the Board 

could not deduce with the required degree of clarity 

and unambiguity that the components escitalopram 

and citalopram designated as being pharmaceutically 

active or pharmaceutically effective in the relevant approvals 

had the same therapeutic effect, making them 

one and the same product as defined by Art. 1 (b) of the 

German Work Appliance Directive. The Board did not 

act on the plaintiff‘s suggestion to stay the lawsuit in 

accordance with Art. 27 of the Treaty on the Functioning 

of the European Union and to refer the case to the 

European Court of Justice to obtain a preliminary ruling 

because it could not identify any unresolved issues 

concerning the interpretation of the German Work Appliance 

Directive. 

III. Proceedings before the German 

Patent and Trade Mark Office 

1. Application date 

Pursuant to Sec. 35, Para. 2, Sentence 1, No. 1 of the German 

Patent Act, the decisive point in time is the date 

on which the application documents are received by 

the German Patent and Trade Mark Office and not the 

date on which they are sent by the applicant. In a case 

over which the 7 th Board 66 presided, the German Patent 

and Trade Mark Office‘s fax machine showed a time of 

receipt after midnight, whereas the applicant stated 

that it had received a message from the German Patent 

and Trade Mark Office‘s fax machine indicating the 

“OK” status confirming the complete transmission of 

the pages sent before midnight. However, the applicant 

provided counter-evidence by presenting a credible 

witness, who had recorded the time at which the 

transmission of the “OK” status by the German Patent 

and Trade Mark Office‘s fax machine had occurred using 

a radio-controlled clock and based on the atomic 

clock of the German Institute of Physics and Technology 

on the Internet. 

63 In this context European Court of Justice, 2001 Collection, 3643, Margin No. 29 = GRUR Int. 2001, 754 – BASF/Bureau voor de 

Industriële Eigendom [BASF/Intellectual Property Authority]. 

64 Reference: European Court of Justice, 2006 Collection, I-4107, Margin No. 23 = GRUR 2006, 694 = EuZW [European Commercial Law 

Magazine] 2006, 408 – Massachusetts Institute of Technology [Polifeprosan]. 

65 Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 3 Ni 22/10 – Escitalopram II. 


109


2. Division of the application 

The legal right to be heard is not infringed if a divisional 

application in dispute, the documents of which 

are identical to the original documents of the parent 

application, is rejected via a resolution without an 

advance official communication from the Examining 

Board after the claims of the patent have been objected 

to in an official communication from the Examining 

Board on grounds of non-patentability in the 

procedure relating to the parent application. At the 

end of the suspensory state pursuant to Sec. 29, Para. 3 

of the German Patent Act, the divisional application 

becomes an autonomous patent application, which 

is not dependent on the parent application. Furthermore, 

according to Sec. 48, Sentence 2 in conjunction 

with Sec. 42, Para. 3, Sentence 2 of the German Patent 

Act, the patent filer must be informed of the circumstances 

forming the basis for the rejection before the 

application is rejected. However, there was no need for 

a preceding official communication from the Examining 

Board nevertheless, because the procedure relating 

to the divisional application must be continued on 

conclusion of the suspensory state in which the parent 

application found itself before the Board. 67 According 

to the 19 th Board, administrative actions that have 

taken place in the procedure relating to the parent application 

– including official communications from the 

Examining Board – before the declaration of the Board 

do not need to be repeated 68 insofar as they concern 

the subject matter of the divisional application and 

the Examining Board could assume that the applicant 

assigns the reported deficiency to the divisional application. 

69 70 

Unlike in the procedures concerning divisional applications, 

communications and administrative actions 

of the German Patent and Trade Mark Office relating 

to the parent application before the submission of an 

application of addition pursuant to Sec. 16, Para. 1, Sentence 

2 of the German Patent Act do not apply to the 

procedure relating to the application of addition. This 

follows from the necessary differences in substance 

between the main application and the application of 

addition, which has a later application date and by nature 

relates to an invention that is partially different, 

whereas the divisional applications are legally treated 

as a continuation of the grant procedure relating to 

the parent application that is already pending. 71 Therefore, 

if the Examining Board rejects the application of 

addition without affording the applicant of the patent 

of addition an opportunity to respond to the objections 

forming the basis of the rejection – be it by 

way of an official communication from the Examining 

Board in accordance with Sec. 45 of the German Patent 

Act, or a hearing in accordance with Sec. 46, Para. 1 

of the German Patent Act – it violates the right of the 

applicant filing the application for addition to due process 

of law. According to the 20th Board, this is also 

the case if the application of addition is rejected for 

the reasons for which the parent application had been 

objected to. 72 Therefore, the refund of the appeal fee 

pursuant to Sec. 80, Para. 3 was ordered. 

3. Version of the documents, disclosure 

Statements made in the description, according to 

which a combination of features from various claims 

is possible even if this deviates from the selected references 

between the claims, are not contradictions 

between the claims and the description making it unclear 

for which subject matter patent protection is being 

sought or justifying a rejection of the application. 

The 12th Board 73 states that the applicant can include 

additional features from the description in claim 1 if 

this causes the teaching of the claim to be limited to 

67 Cf. official explanatory statements concerning the Federal Patent Court, BlPMZ 1979, 284; 

Federal Court of Justice, GRUR 1986, 877, 879 – Kraftfahrzeugsgetriebe (for exclusion). 

68 Cf. Schulte/Moufang, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 39, Margin Nos. 51 and 52. 

69 Federal Patent Court, ruling dated 20 June 2006 – 8 W (pat) 4/04; 

BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 43, 159 – Akustisches Oberflächenwellenfilter. 


71 Federal Court of Justice, GRUR 1971, 565, 567 – Funkpfeiler. 


110


a narrower teaching and the additional features in the 

description were understood to belong to the claimed 

invention. 74 

4. Patent category 

Having regard to a “method for deflecting microwaves 

with miniature dipoles of a high-frequency energy 

field” the features of relevance to the assessment of 

patentability relating to effects that are inherent in 

every dipole and do not give the person skilled in the 

art an instruction on how to design the method are 

irrelevant. Therefore, the 20th Board found that the 

method was not novel. 75 One does not reach a different 

assessment even on the basis of the disclosure of 

an apparatus for implementing the method taught in 

claim 1. Even if one uses this as a starting point, the 

teaching addressing the person skilled in the art is reduced 

to any dipole that is not limited any further in 

terms of its spatial and physical design. If one bases 

the assessment on the disclosure of a use, it is impossible 

to identify the cause-and-effect relationship between 

the dipole and the high-frequency energy field 

and the person skilled in the art cannot determine 

whether this solves the problem addressed by the invention 

(change of the direction of the wave energy 

or creation of a neutral zone). 76 In consequence, the 

teaching cannot be reduced to practice as defined by 

Sec. 34, Para. 4 of the German Patent Act. 

5. Transfer, legal succession 

According to the 21 st Board, the applicant, the legal 

entity of which has remained unchanged following 

the transformation of its legal form (cf. Sec. 202, 

Para. 1, No. 1 of the German Company Transformation 

Act) and has hitherto been a party to the proceedings 

before the German Patent and Trade Mark Office, has 

thus filed an admissible appeal pursuant to Sec. 74 of 

the German Patent Act as an existing party remains 

a party to the proceedings although the register was 

updated later on to reflect its transformation into its 

legal successor, because Sec. 263, Para. 2, Sentence 1 

of the German Code of Civil Procedure also applies 

analogously to the application appeal proceedings. 77 

Sec. 265, Para. 2 of the German Code of Civil Procedure 

provides protection for the opponent of the party subjected 

to a change in factual legitimisation as well 

as for procedural economy 78 so that the proceedings 

can be continued with the existing parties unaffected 

by a substantive change in the ownership of the 

subject matter in dispute. Therefore, Sec. 265, Para. 2, 

Sentence 1 of the German Code of Civil Procedure also 

applies to the registration and application appeal procedure 

in compliance with patent law that is not conducted 

as an adversary proceedings. The proceedings 

is simplified if the applicant who is already familiar 

with the appeal proceedings can continue the proceedings 

although its legal successor has already been 

entered into the patent register, especially since the 

applicant may be particularly interested in continuing 

the registration procedure after the transfer of rights. 

IV. Opposition proceedings 

1. Procedural principles 

The 8 th Board 79 specified important procedural principles 

in opposition proceedings for the assessment 

of modified claims. Making reference to the case law 

of the Federal Court of Justice in the “Polymermasse” 

[Polymer Substance] 80 case for the defense of a patent 

in amended form in opposition and opposition-appeal 

proceedings, according to which the admissibility of 

this version must be assessed without limiting one- 


74 Federal Court of Justice, GRUR 1991, 307 – Bodenwalze. 


76 Federal Patent Court, ruling dated 18 March 1999 – 3 Ni 18/98 (EU) BPatGE – Kernmaterial. 

77 Federal Patent Court, ruling dated 13 January 2011 – 21 W (pat) 16/09 making reference to Federal Court of Justice, GRUR 2000, 892 – MTS. 

78 Federal Court of Justice, GRUR 2008, 87 et seqq. – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren. 


80 Federal Court of Justice, GRUR 1998, 901 – Polymermasse. 

111


self to the grounds for revocation, the Board emphasised 

that this also covered the formal admissibility of 

the amended version. Therefore, it may be necessary 

to adapt both the admissibly limited claims as well 

as the description and possibly the drawings as well, 

in order to obtain an allowable version of the patent. 

The Board thus took a view that differed from that of 

the 7 th Board 81 , according to which the adaptation of 

the description and/or drawings can be renounced for 

patents defended with limited claims if this is not absolutely 

necessary in order to interpret or determine 

the scope of protection. In the opinion of the 8 th Board, 

this rule cannot be derived from the law. Sec. 21, Para. 2, 

Sentence 2 of the German Patent Act also expressly 

stipulates that a limitation of the patent achieved by 

amending the claims, description or drawings is permissible 

and that in such cases, a new patent specification 

is to be issued in accordance with Sec. 61, Para. 4 

of the German Patent Act. It thus appears to be fairly 

illogical that the limitation of a patent could be connected 

to the issuance of a deficient patent specification 

and the reproduction of a version of a patent that 

is not formally allowable. For this reason, in the case in 

point, the version of the patent defended with an auxiliary 

request was not formally allowable because the 

claims were in contradiction to each other and to parts 

of the description and drawings and the description 

contained statements that were obviously unnecessary 

for illustrating the invention. In addition, in violation 

of Sec. 9, Para. 6, Sentence 1 of the German Patent 

Directive, a dependent claim had been drafted, which 

did not relate to a special embodiment of the invention. 

This resulted in the revocation of the patent in suit 

as the written request made by the patent proprietor, 

who did not attend the oral proceedings, was directed 

to a version of the patent that was not allowable. 

2. Domestic representative and power of 

attorney 

In the opinion of the 21 st Board 82 , an appeal is inadmissible 

if the effective appointment of a domestic 

representative pursuant to Sec. 25, Para. 1 of the German 

Patent Act is not proven by submitting the original 

power of attorney or if the power of attorney falls 

short of the minimal scope it is allowed to have by law. 

This is a prerequisite of procedural law for the objective 

continuation of proceedings. A lack thereof is a procedural 

obstacle that can be overcome, and therefore the 

foreigner is first requested to remedy the deficiency. If, 

as in this case, he fails to comply with this request before 

the statutory deadline, the appeal he has lodged is 

dismissed in the appeal proceedings. 83 Sec. 97, Para. 6, 

Sentence 2 of the German Patent Act does not apply 

to domestic representatives. The law speaks of the individual 

vested with power of attorney and not of the 

representative or domestic representative. Sec. 97, Para. 

6, Sentence 2 of the German Patent Act only relates to 

the general power of attorney for a lawsuit and not to 

the appointment of the domestic representative, which 

is conducted as a prerequisite for the proceedings and 

must thus be verified ex officio at all times and which 

determines whether the party that does not have a domestic 

place of residence or business is at all entitled to 

participate in the proceedings. 84 

The 20th Board found that an opposition pending before 

the Federal Patent Court is inadmissible if only 

a power of attorney has been filed with the German 

Patent and Trade Mark Office for the opponent‘s representative, 

as it is not related to acts of representation. 85 

Since a power of attorney for representation before the 

Federal Patent Court had not been filed subsequently 

81 Federal Patent Court, ruling dated 26 March 1997 – 7 W (pat) 64/95 (comment: this ruling stipulates that the amendment (adaptation) 

of the description may be renounced if the claims have been amended if this is not absolutely necessary for interpreting the 

new version of the claims as any amendment (especially deletion) made to the documents gives rise to the risk of inadmissibly 

extending the scope of protection conferred by the patent). 

82 Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 21 W (pat) 1/07 and ruling dated 16 November 2010 – 21 W (pat) 10/08. 

83 Busse/Schwendy, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 25, Margin No. 45. 

84 Busse/Schwendy, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 25, Margin No. 45; Bühring, GebrMG [German Utility Model Act], 7 th Edition. (2007), 

Sec. 28, Margin No. 34. 

85 Federal Patent Court, ruling dated 22 December 2010 – 20 W (pat) 357/05; also cf. Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 

– 21 W (pat) 1/07; Federal Patent Court, ruling dated 16 November 2010 – 21 W (pat) 10/08. 

112


by the end of the oral proceedings, a subsequent authorisation 

was not considered. 86 The opposition, which 

has been withdrawn in the meantime, was rejected as 

inadmissible in the continued single-party proceedings 

(Sec. 61, Para. 1, Sentence 2 of the German Patent Act). 

3. Admissibility of the opposition 

In order for an opposition on the grounds of public 

prior use to be admissible, the facts and findings submitted 

in support of it must reveal the circumstances 

resulting in the alleged use with regard to it becoming 

available to the public pursuant to Sec. 3, Para. 1, Sentence 

2 of the German Patent Act. The 9 th Board 87 finds 

that this requirement is not met by the unconditional 

delivery of a gear mechanism for a wind power plant 

if one cannot directly conclude from this that the design 

of the gear mechanism was in the public domain. 

The gear mechanisms shipped a mere 17 days before 

the application date of the patent in suit and one can 

rule out based on practical experience that the gear 

mechanisms were opened, allowing for their internal 

configuration to be made available to the public. 

An opposition founded on public prior use is inadmissible 

if the only fact referred to in support of the public 

availability of a liquid hydrogen storage container is 

the festive opening of a hydrogen service station without 

this providing any information on how the visitors 

could see the storage container, the cut-off valves and 

how they worked. The 11 th Board 88 finds that on such 

occasions, a reception is hosted during which speeches 

are held and sparkling wine is served, without there 

being a technical demonstration of the entire facility, 

especially since liquid hydrogen plants are subject to 

strict safety standards given the risk of fire and explosion 

and may not be freely accessible. 

An opposition is inadmissible if it is merely founded 

on a conference proceedings that includes an indication 

of the period during which the conference took 

place, but lacks the date of its publication. This was the 

view taken by the 12th Board 89 in a case in which the 

application date of the patent was only a few weeks 

before the period in which the conference was held. 

Experience shows that conference proceedings are 

often printed much later than the conference. The 

statement made by the opponent after the opposition 

period had expired, alleging that the conference 

proceedings had been distributed to the participants 

during the conference fails to substantiate the admissibility 

of the opposition retroactively. 

References to gaps, a lack of clarity or contradictions 

in the application as originally filed or in the patent 

specification are insufficient for substantiating insufficiency 

of disclosure as a ground for opposition in 

accordance with Sec. 21, Para. 1, No. 2 of the German 

Patent Act. Instead, it must be demonstrated why the 

person skilled in the art cannot implement the teaching 

due to allegedly incomprehensible terms used in a 

claim, despite having knowledge of all the salient passages 

of the patent specification. 90 91 The 19 th Board 92 

thus rejected an opposition as inadmissible because 

the submissions made by the opponent were incomplete 

and it had only referenced a single paragraph in 

the description regarding a term it held to be incomprehensible, 

disregarding numerous other passages 

relating to the term. 

According to the 20th Board 93 , an opposition basing 

the analysis of the features of claim 1 of a patent on 

the ground for revocation of lack of novelty on several 

publications is inadmissible. The consideration that 

the opponent might have intended to submit on in- 

86 Further reference: BGHZ [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Court of Justice in Civil Suits] – Aluminium-Trihydroxid. 


88 Federal Patent Court, ruling dated 22 September 2011 – 11 W (pat) 310/11. 


90 Federal Court of Justice, BlPMZ, 1988, 250 – Epoxidation. 

91 Federal Court of Justice, BlPMZ, 1993, 439 – Tetraploide Kamille . 



113


ventive step was inconsequential because the submission 

understood as set out above likewise failed to establish 

what could have motivated the person skilled 

in the art to combine the teachings of the publications 

and was thus insufficiently substantiated. 

4. Interpretation 

The 5 th Board 94 had reason to summarise the principles 

applicable to the interpretation of the subject matter 

of a claim. They stipulate that the decisive aspect 

is what a person skilled in the art derives from the 

features of the claim in particular and as a technical 

teaching in general. 95 According to established case 

law, a limiting interpretation that is narrower than the 

wording (an interpretation that is narrower than the 

content) of the claims is not permissible if the person 

skilled in the art, as in the case in point, can derive clear 

and unambiguous subject matter from the relevant 

version of the claims. 96 Analogously, Sec. 14 of the German 

Patent Act and Art. 69 of the European Patent 

Convention prescribe that only the subject matter set 

out in the claims is covered by the protection sought 

and that this does not apply to subject matter that is 

mentioned in the description but not covered by the 

claims. The principle according to which a patent may 

not be interpreted more narrowly than the wording of 

its claims applies especially if it is impossible to determine 

from the description the extent to which protection 

is limited to specific embodiments. 97 

The 3 rd Board 98 also found that having regard to the 

feature “solvent for the active agent base” that was in 

dispute regarding its reduction to practice in the case 

in point, the full content of the patent specification 99 , 

which serves as its own dictionary 100 , does not set out 

that the feature is limited to solvents with at least one 

acid group or the acids mentioned in the description, 

although the description and the embodiments of the 

patent solely related to specific embodiments or examples. 

101 

The 1 st Board 102 also found that despite the consideration 

of the overall context 103 , a limited interpretation of 

claims that is narrower than the wording of the claims 

is not permissible especially if this limits the claims 

to a content that limits the embodiments if a corresponding 

limitation in the scope of protection cannot 

be derived from the description. 104 However, the claim 

also has priority over the rest of the content of the patent 

specification in such an event as well. 

Based on statements made by the 1 st Board 105 , this 

does not conflict with a limited understanding of the 

person skilled in the art if, based on his basic knowledge 

(in this case about the geometric principles of 

a “mechanical mirror” and its technical implications) 

and without further reflection, he clearly and unambiguously 

derives from the disclosure of the application 

as originally filed that the claimed teaching can 

only be reduced to practice if these very geometric 

requirements are met, he thus reads the indispensa- 

94 Federal Patent Court, ruling dated 1 December 2010 – 5 Ni 67/09 (EU) as main reference, in conjunction with 5 Ni 77/09 (EU), 

appeal on points of law lodged [Az: X ZR 35/11]. 

95 BGHZ 172, 298, Para. 38 – Zerfallszeitmessgerät [Decay-Time Measuring Device]. 

96 Federal Patent Court, ruling dated 26 January 2000 – 20 W (pat) 20/99, BPatGE 42, 204 – Veränderbare Daten; 

Federal Court of Justice, ruling dated 7 September 2004 – X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung. 

97 Federal Court of Justice, GRUR 2007, 309, Margin No. 17 – Schussfädentransport. 

98 Federal Patent Court, ruling dated 23 November 2010 – 3 Ni 47/08, appeal on points of law lodged 

[case no.: X ZR 39/11], = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster. 

99 Federal Court of Justice, GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher. 

100 Federal Court of Justice, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; Communication 2000, 105, 106. 

101 Federal Court of Justice, GRUR 2007, 309, 311 – Schussfädentransport; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung. 


103 Established case law, cf. Federal Court of Justice, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung, 

with further references. 

104 Federal Court of Justice, Communication 2000, p. 105 – Extrusionskopf; Federal Court of Justice, GRUR 2007, 309 

– Schussfäden transport. 

114


ble framework conditions onto the disclosed teaching, 

and conceptually rules out technically incompatible 

variations from the beginning. 

In interpreting claims, the person skilled in the art 

addressed will attempt to mentally correct identifiable 

mistakes, instructions he realises are problematic 

and linguistic wordings in a manner amenable 

to the object of the disclosed solution and assume 

that the suggestion made in the patent specification 

is directed to a sensible application. 106 In a case tried 

before the 15 th Board 107 , based on the description, the 

person skilled in the art thus understood the term 

“silicone” to mean “silicone resin” and an unclear 

wording used to list components to mean that they 

were linked by “or”. 

Statements of purpose, effect and function that are 

components of a claim may contribute to delineating 

its subject matter if they define the apparatus 

element to which they refer in such a way that it can 

exercise the function in question. 108 Statements of 

purpose in a product claim are usually intended to 

define the subject matter protected by the patent 

in such a manner that the subject matter realises 

the spatial/physical features mentioned in the claim 

and that it must be designed in order to be usable 

for the purpose stated in the claim. 109 According to 

the statements of the 1 st Board 110 , the concept of the 

neologism “heat transfer mat” alone does not have 

clear implications with respect to the size or other 

design characteristics of the claimed apparatus, even 

when viewed in combination with the statement of 

purpose, namely “for floor heating”. 

Based on this understanding of statements of purpose, 

the 17 th Board 111 also found that the feature “for 

establishing a vacuum for setting the prism assembly 

and for retaining the same” of a telescope with 

a prism assembly and an outlet opening merely 

claimed a telescope having an outlet opening for 

establishing a vacuum without any further physical 

features of a specific prism retainer. The Board found 

that inventive step had to be denied because telescopes 

with outlet openings for flushing and filling 

gas, which are in principle also suitable for creating a 

105 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 1 Ni 10/09 (EU) also cf. ruling dated 1 February 2011 – 1 Ni 11/09 (EU), appeal on 

points of law lodged [Az: X ZR 74/11]. 

106 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I with further references; Federal Court of Justice, 

Communication 2002, 176, 177 II.2.aa) – Gegensprechanlage; Federal Court of Justice, GRUR 1999, 909, 2 nd headnote, 911 III.3.a) 

– Spannschraube. 


108 Federal Court of Justice, GRUR 2006, 923, Para. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage. 

109 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 827 – Bauschalungsstütze. 



115


vacuum in the interior of the housing and thus have 

the physical features of the claimed outlet opening, 

are known from the prior art. 

5. Examination of grounds for revocation 

Enablement, complete and clear teaching 

According to the 3 rd Board 112 , an enabling disclosure of 

the invention as defined by Sec. 22, Para. 1 and Sec. 21, 

Para. 1, No. 2 of the German Patent Act is denied if the 

subject matter protected in the claim contains wording 

that is so general that it generalises it beyond the 

solution presented to the person skilled in the art by 

the documents on the whole or his expert knowledge 

to such an extent that the protection conferred by the 

patent goes above and beyond the contribution made 

by the invention to the state of the art. The Board 

found that with respect to the contested feature “solvent 

for the active ingredient base” in the patent under 

attack, the person skilled in the art is not given an indication 

of the agents he can use other than solvents. 

Given the suitability of an indefinite number of potential 

compounds that do not have an acid group, barring 

further instruction in the patent in suit, he would 

thus have to rely solely on trial and error, conducting 

elaborate experiments, in order to verify whether the 

selected compounds dissolved buprenorphine enough 

without this resulting in a complete formation of salt. 

In the Boards opinion, however, this does not justify 

the assumption that the invention is enabling. 

This does not contradict the unanimous view that a 

teaching is deemed enabling if at least one enabling 

way of reducing the claimed invention to practice has 

been disclosed 113 or that according to the established 

case law of the Federal Court of Justice, in principle it 

is not necessary for methods that relate to granted 

patents to be enabling for all conceivable embodiments 

covered by the wording of the claim or for the 

enabling teaching disclosed to cover the entire ambit 

of the claim. 114 After all, in view of the host of suitable 

means for implementing the solution that can only be 

discovered by applying the principle of trial and error, 

the present patent protection claimed covers such a 

general teaching that it must be considered an “invitation 

to produce an invention” or a “request to launch a 

research programme”. The patent protection granted 

thus extends beyond the contribution made by the 

invention to the state of the art. 115 Although an “inappropriate 

breadth of a claim” as such does not provide 

legal justification to declare the patent null and void 116 , 

this is subject to the technical teaching that a person 

of skill in the art can actually derive from the claim 

building on his expert knowledge and the description 

in its most general form. 117 

112 Federal Patent Court, ruling dated 23 November 2010 – 3 Ni 47/08 = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster; the decision is noneffective. 

The action was withdrawn; also cf. comments by Schoenen in GRURPrax [Intellectual Property and Copyright Journal – 

Intangible Asset and Antitrust Law Practices] 2011, 270. 

113 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; GRUR 2010, 414 – Sicherheitssystem; GRUR 2001, 

813 – Taxol; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003) Sec. 34, Margin No. 278; regarding the case law of the Boards of Appeal of 

the European Patent Office; cf. supra, 6 th Edition 2010, II.A.3.b. 

114 Regarding Art. II, Sec. 6, Para. 2, No. 2 of the Law on International Patent Conventions in conjunction with Art. 138, Para. 1 (b) of the 

European Patent Convention: Federal Court of Justice, GRUR 2010, 414, 415 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2003, 223 

– Kupplungsvorrichtung II; GRUR 2001, 813 – Taxol; Art. 83 of the European Patent Convention incorporating: Federal Court of Justice, 

GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; the established case law of the Boards of Appeal of the European Patent 

Office is of a dissenting opinion; regarding Art. 100 (b) of the European Patent Convention: European Patent Office, ABlEPA 1995, 

188 = GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/UNILEVER; GRUR Int. 1997, 918 – Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN; 

also of a dissenting opinion is Schulte/Moufang, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 21 Margin No. 29. 

115 Regarding Art. II, Sec. 6, Para. 2, No. 2 of the Law on International Patent Conventions in conjunction with Art. 138, Para. 1 (b) of the 

European Patent Convention: Federal Court of Justice, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; regarding Art. 83 of 

the European Patent Convention: European Patent Office, GRUR Int. 2010, 158 – Durchgriffsanspruch/BAYER SCHERING PHARMA 

AG; regarding Art. 100 (b) of the European Patent Convention: European Patent Office, GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/ 

UNILEVER. 

116 Federal Court of Justice, GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I. 

116


Inadmissible extension of the subject matter of the 

application, disclaimer 

When comparing the subject matter of the granted 

patent to the content of the application as originally 

filed, which is the standard applied when assessing 

an inadmissible extension of the scope of protection 

granted by the application, it is decisive whether the 

original disclosure allowed the person skilled in the 

art to recognise that the proposed solution under 

protection was supposed to have been covered 118 by 

the protection sought from the beginning and that 

it is derivable from the application as originally filed 

that it is part of the invention. 119 On this basis, the 

1 st Board emphasised that this only includes what 

is objectively “clearly and unambiguously” derivable 

from the application as originally filed and excludes 

the deeper knowledge obtainable by the person of 

skill in the art by virtue of his general common knowledge 

or by modifying the disclosed teaching. 120 The 

subjective ideas of the inventor or applicant 121 and the 

ex-post-facto interpretation of the patent proprietor 

are irrelevant. The 1 st Board is of the opinion that despite 

this, the patent proprietor cannot be prevented 

from including a set of features in the granted claim 

during the application procedure which proves to be 

a mere restriction of the claim as originally filed, even 

if the set of features does not contain all of the supportive 

features of an embodiment and thus constitutes 

a generalisation. 122 

6. Termination of the opposition 

proceedings 

According to the 7 th Board, if a patent has expired in accordance 

with Sec. 20, Para. 1, No. 3 of the German Patent 

Act and the former patent proprietor has expressly 

waived its rights to all the past claims affected by the 

patent, causing all potential rights arising from the 

patent for which an application was filed and which 

was granted pursuant to Sec. 362 of the German Civil 

Code to expire as well, the opposition proceedings is 

completely terminated as there is no need to adjudicate. 

123 The 21 st Board 124 takes the view that the opposition 

proceedings is already terminated once the opponent 

no longer desires to obtain legal protection, and 

the 20th Board 125 is of the opinion that if the opponent 

does not have a specific interest in obtaining legal protection, 

the opposition becomes retroactively inadmissible 

with regard to the continuance of the opposition 

proceedings and must thus be rejected. 

The 21 st Board 126 was again afforded the opportunity 

to rule on the legal consequences of the expiry of a 

patent due to failure to pay the annual fee in a case 

117 Meier-Beck in: Festschr. f. Ullmann, 2006, p. 495, 502. 

118 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 509, Para. 28 – Hubgliedertor I. 

119 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 2010, 513, Para. 29 – Hubgliedertor II; BGHZ 110, 123, 125 = GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer. 

120 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 910, Para. 62 – Fälschungssicheres Dokument. 

121 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 933, Para. 23 – Druckmaschinen-Temperierungssystem II. 

122 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 1 Ni 19/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 96/11], making 

reference to Federal Court of Justice, GRUR1990, 432, 433 – Spleißkammer; GRUR 2006, 316, Para. 22 – Koksofentür; furthermore: 

Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 1 Ni 12/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 72/11] and 

Federal Patent Court, ruling dated 13 July 2011 – 19 W (pat) 5/08. 



125 Federal Patent Court, GRUR 2009, 612 – Auslösevorrichtung. 

126 Federal Patent Court, ruling dated 13 April 2011 – 21 W (pat) 308/08 = BlPMZ 2011, 384 – Optische Inspektion von Rohrleitungen, 

appeal on points of law allowed. 

117


regarding the pending opposition proceedings and 

confirmed its jurisprudence 127 concerning this issue, 

which is the subject of controversial debate in both 

case law and literature, most importantly as it differs 

from the opinion of the 7 th Board. 128 The opponent had 

not responded to the Board‘s inquiry with respect to 

its interest in obtaining legal protection by continuing 

the proceedings against the patent, which had 

expired in the interim. The Board pointed out that 

the opposition proceedings had not become inadmissible 

retrospectively, but that a complete termination 

had occurred because there was no need to 

adjudicate 129 , which must be established by way of a 

ruling. 130 It is not necessary for the patent proprietor 

to issue a declaration of exemption to the public as 

required by the 7 th Board, because it is only affected 

by the law-shaping or affirmative outcome of the opposition 

proceedings. 

The 7 th Board 131 takes the view that the proceedings is 

also terminated because there is no need to adjudicate 

if the opposition is based on misappropriation as 

the sole ground for revocation (Sec. 21, Para. 1, No. 3 of 

the German Patent Act) and the opponent withdraws 

its opposition. After all, unlike grounds for revocation 

used as an aid to assert the rights of the people 

in the interest of the general public and aiming for a 

comprehensive assessment of patentability 132 , an opposition 

occasioned by misappropriation may only be 

filed by the injured party. However, this would be irreconcilable 

with the (individual) request of the injured 

party with which it is asserting its rights as inventor 

and would go inadmissibly beyond its desire to obtain 

legal protection if in this case, the patent was revoked 

on another ground for revocation raised ex officio, for 

example due to a lack of patentability. 

7. Binding effect of the requests 

The 9 th Board 133 is of the opinion that if the patentee 

defends the patent in an opposition proceedings 

by limiting its scope in a main and auxiliary request, 

these requests are authoritative and generally justify 

the revocation of the patent if only the subject matter 

of a claim comprising all of the dependent claims in 

the defended set of claims proves to be unpatentable. 

The principles underlying the Federal Court of Justice 

ruling on the Informationsübermittlungsverfahren II 134 

case concerning independent claims does not apply 

to dependent claims. The Board further stated that in 

practical terms, there was no justification for all of the 

512 combinations theoretically possible on the basis of 

10 claims using existing resources. 

8. Intervention 

The intervener who became a party to the appeal 

proceedings after the expiry of the appeal period had 

substantiated the “intervention in an opposition and 

opposition appeal proceedings” in writing and paid 

an “appeal fee” of €500 by submitting a direct debit 

authorisation. The 8 th Board 135 found that two issues 

concerning the admissibility of the intervention had 

been addressed. It stated that contrary to the wording 

of Sec. 59, Para. 2 of the German Patent Act, the 


128 Federal Patent Court, ruling dated 20 October 2010 – 7 W (pat) 333/06 = GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten. 

129 Federal Court of Justice, GRUR 1999, 571 et seqq. – künstliche Atmosphäre; GRUR 1997, 615 et seqq. – Vornapf [Pre-Bowl]. 

130 Earlier reference to the same effect: BPatGE 51, 128 et seqq. – Radauswuchtmaschine. 

131 Federal Patent Court, ruling dated 17 August 2011 – 7 W (pat) 130/11, making reference to Federal Patent Court, GRUR 2011, 657 

– Vorrichtung zum Heißluftnieten. 

132 Federal Court of Justice, GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid. 


134 Federal Court of Justice, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II. 


136 European Patent Office, T 0452/05, Official Journal 2007, Special Edition No. 6, 65, quoted in Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), 


118


intervention in an opposition proceedings is admissible 

even if a suit for infringement of the patent has 

not yet been filed and there was only a preliminary 

injunction. The Board finds that this broadened interpretation 

is covered by the purpose of this regulation 

and also makes reference to the case law of the 

Boards of Appeal on the European Patent Convention 

136 , citing the English version of Art. 105, Para. 1 (a) 

of the EPC “proceedings for infringement”. This is 

because a preliminary injunction also puts the patent 

infringer under pressure on the ground of patent 

infringement and, as in the case in point, confronts 

the infringer with an enforcement order early on, 

without the possibility of staying the infringement 

proceedings. Under these circumstances, the patent 

infringer cannot be required to wait until the patent 

proprietor files a suit in the main proceedings (if at 

all) or the opposition proceedings is ended with legal 

effect. The Board takes the view that the admissibility 

of an intervention is not jeopardised by the fact 

that an “appeal fee” of €500 (No. 401 100) was paid 

instead of an opposition or intervention fee of €200 

(No. 313 600). After all, analogously to Sec. 140 of the 

German Civil Code, the fee paid can be reinterpreted 

as an opposition fee. 137 In addition, an intervention 

made during the course of a pending opposition appeal 

proceedings does not require an appeal fee to be 

paid. 138 Only if the appeal period is still underway can 

the intervener pay a separate appeal fee, making it an 

appellant alongside the original opponent and keeping 

its participation from depending on the continuation 

of the appeal lodged by the opponent. 139 

V. Appeal Proceedings 

1. Eligibility of the appeal 

The 10th Board 140 had to hand down a ruling in a case 

in which a “suit” originally filed against the Federal Republic 

of Germany with the German Administrative 

Court had been referred to the Federal Patent Court. 

The objective was to delete certain passages from a 

German patent specification which were deemed derogatory. 

The Board classified the “suit” as an appeal 

against the decision to grant the patent and rejected 

it as inadmissible pursuant to Sec. 74 of the German 

Patent Act because the appellant had not formally 

been a party to the grant procedure and there was 

no other reason to justify an appeal. In special exceptional 

cases, in which no factual relationship of the 

statements in the description affecting the third party 

can be identified, the statements are obviously false or 

they prove to be an inadmissible taunt, the third party 

that was not involved in the grant procedure may be 

entitled to lodge an appeal against the decision to the 

grant the patent. 141 However, this did not apply to the 

case in point. 

2. Admissibility of the appeal 

The 8 th Board 142 is of the opinion that an appeal is 

inadmissible if the appeal brief only has a copy of a 

signature as it has thus not been filed in writing, contravening 

Sec. 73, Para. 2, Sentence 1 of the German 

Patent Act. The written form requirement stipulated 

137Cf. Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), Introduction, Margin No. 339; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9 th Edition, Sec. 70, 

Margin No. 3 making reference to Federal Court of Justice, NJW 2001, 1217. 

138 Established case law, middle of the lower half, cf. BPatGE 29, 194, 2 nd headnote and p. 197; BPatGE 30, 109, 110; 

Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 59, Margin No. 272; Benkard/Schäfers, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 59, Margin No. 42; 

Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 59, Margin No. 125. 

139 Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 59, Margin No. 271; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 59, 

Margin No. 126. 

140 Federal Patent Court, ruling dated 20 January 2011 – 10 W (pat) 21/06 = BPatGE 52, 256 – Aufreißdeckel; appeal on points of law 

allowed, but not lodged. 

141 Following Federal Court of Justice, GRUR 2010, 253 – Fischdosendeckel. 

142 Federal Patent Court, ruling dated 26 August 2011 – 8 W (pat) 24/11, making reference to Federal Patent Court, BlPMZ 2005, 183, 184, 

left-hand column.; BPatGE 25, 41, 43; Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 73, Margin No. 57, Introduction, Margin No. 309; 

Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003), before Sec. 34, Margin No. 61; Benkard/Schäfers, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 73, 

Margin No. 25; same reference, before Sec. 34, Margin No. 23. 

119


by this provision demands an original signature. 143 

This is in line with the imperative of legal certainty 

because an original signature ensures that the procedural 

step is intended to be related to the proceedings 

and that the signatory assumes responsibility 

for its entire content. 144 Photocopiers enable infinite 

reproduction so that, similar to facsimile and printed 

signatures, it impossible to determine whether the 

signatory intends to assume responsibility for the 

content of the writ and take the procedural step and 

whether the writ has been delivered to the recipient 

with the knowledge and consent of the authorised 

representative. 

According to the 10th Board, the admissibility of the 

appeal is not opposed by the fact that it was filed one 

day before the service of the impugned decision 145 because 

the decision definitely existed from a legal point 

of view at that point in time. A decision made in the 

written procedure is issued as soon as it has been released 

to the internal mail handling department by 

the office. 146 In this case, this happened one day before 

the service. The appealable decision required for the 

admissibility of an appeal pursuant to Sec. 73, Para. 1 

of the German Patent Act had thus been issued before 

the appeal was lodged. Whereas in principle, an appeal 

may not be filed before a decision has been issued, this 

can be done before the beginning of the appeal period. 

147 Furthermore, the Patent Act does not include a 

provision for an appeal on the ground of inaction or any 

other form of legal recourse or remedy due to inactivity 

of the first instance, and these are impermissible. 148 

Interest in obtaining legal protection is the prerequisite 

for litigation. 149 If this is lacking when an appeal 

is lodged, the appeal is inadmissible. If the interest 

that the plaintiff intends to protect with the appeal 

cannot be identified, the need for legal protection 

must be denied because the litigation does not merit 

protection. According to the 10th Board 150 , no one has 

the right to call on authorities or courts unnecessarily, 

as exemplified by a case in which the restitutio in 

integrum and appeal proceedings opposing the late 

payment of the annual fee proved useless, because 

the application had irretrievably ceased to exist due 

to the fruitless expiry of the period for applying for an 

examination in accordance with Sec. 58, Para. 3 of the 

German Patent Act. 

3. Cost-related issues 

All parties to appeal proceedings before the Federal 

Patent Court bear their respective costs. This principle 

may be deviated from for reasons of equitability 

(Sec. 80, Para. 1 of the German Patent Act). In a case 

handled by the 20th Board 151 , the costs of a first oral 

hearing that did not provide an outcome in an opposition 

appeal proceedings were charged to the opponent, 

because its existence and identity could not 

be clarified during the oral hearing, making a second 

hearing necessary. 

4. Appeal on points of law 

In a case handled by the 20th Board 152 , a patent proprietor 

filed a motion for a definitive resolution to be 

143 Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 73, Margin No. 57. 

144 Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), Introduction, Margin No. 302. 

145 Federal Patent Court, ruling dated 9 September 2010 – 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten, appeal on points of law 

allowed and lodged [case no.: X ZB 2/11]. 

146 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 47, Margin No. 14. 

147 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 73, Margin No. 88. 

148 Federal Patent Court, ruling dated 21 April 2005 – 10 W (pat) 47/04; on potential exceptions: Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), 


149 Federal Court of Justice, BlPMZ 1995, 442 – Tafelförmige Elemente. 

150 Federal Patent Court, ruling dated 9 May 2011 – 10 W (pat) 16/08, making reference to: Schulte/Schulte, PatG, 8 th Edition (2008), 

Introduction, Margin No. 274. 


152 Federal Patent Court, ruling dated 9 February 2011 – 20 W (pat) 352/05. 

153 See Federal Court of Justice, BGHZ 44, 395 and NJW 2004, 779. 

120


supplemented retroactively with a declaration of the 

admission of the appeal on points of law. This cannot 

be done 153 even if (unlike in the case in point) the admissibility 

may have been denied by mistake. 154 If none 

of the parties has requested the admissibility, an express 

decision is dispensable. Silence on this issue in 

the ruling equates to an inadmissibility. A retrospective 

admissibility would not equate to the handing 

down of an omitted ruling as required by Sec. 321 of 

the German Code of Civil Procedure, instead contravening 

Sec. 318 of the German Code of Civil Procedure 

by contradicting and changing the ruling that was 

handed down. 

VI. Nullity Proceedings 

1. Admissibility of the action 

A nullity action contravening Sec. 81, Para. 1, Sentence 2 

of the German Patent Act by being brought against a 

defendant that does not have an entry in the German 

Patent Register is admissible and is brought against 

the right defendant if the defendant was formed as a 

result of a transformation and merger under corporate 

law. 155 

A nullity suit is admissible even if a patent has lapsed 

after the commencement of the proceedings due to 

the expiry of its term in the interim if the plaintiff has 

a legal interest in the retroactive destruction of the 

patent in suit due to the claims asserted by the patentee 

against the licensee for having infringed the 

patent. 156 The 1 st Board 157 found that the motion should 

be for a declaration of invalidity and not for a determination 

of invalidity – even in light of the fact that the 

legal effects of the grant of the patent 158 could not be 

reversed. 159 

The 5 th Board 160 was called upon to address a matter of 

extension of legal effectiveness pursuant to Sec. 325 of 

the German Code of Civil Procedure and the inadmissibility 

of the subsequent action based thereupon. If an 

affiliated group company files a nullity suit although a 

legally effective ruling has already been handed down 

in a nullity suit filed earlier by another company belonging 

to the same group, one cannot assume an 

extension of legal effectiveness pursuant to Sec. 325 

of the German Code of Civil Procedure or an inadmis- 

154 Schulte/Kühnen, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 100, Margin No. 14. 

155 Federal Patent Court, ruling dated 8 February 2011 – 4 Ni 38/09 – appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 37/11], 

making reference to Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4 th Edition (2010), Margin No. 140. 

156 Federal Court of Justice, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 2008, 90 – Verpackungsmaschine; GRUR 1965, 231 – Zierfalten. 

157 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 1 Ni 6/09; likewise Federal Patent Court, GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster, 

making reference to Federal Court of Justice, GRUR 1974, 146 

– Schraubennahtrohr; also cf. Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286, see footnote 40 for a dissenting opinion. 

158 Regarding the delimitation of the (unaffected) effectiveness of the decision to grant the patent as an administrative act: 

Federal Court of Justice, GRUR 1997, 615, 616 – Vornapf; BPatGE 46, 134 – gerichtliches Einspruchsverfahren; 

Federal Patent Court, ruling dated 13 April 2011 – 21 W (pat) 308/08– Optische Inspektion von Rohrleitungen; 

Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286, footnote 40; dissenting opinion: Federal Patent Court, GRUR 2011 657, 662 – Vorrichtung zum 

Heißluftnieten. 

159 Federal Court of Justice, GRUR [1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr. 

160 Federal Patent Court, ruling dated 19 January 2011 – 5 Ni 103/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 36/11] = 

BPatGE 52, 245 = Communication 2011, 236 – Tintenpatrone, following BPatGE 27,55. 

121


sibility of a subsequent action based thereupon simply 

because the two companies are or were in charge of 

selling certain goods in Germany. With the possible exception 

of a general trend in the case law at the highest 

judicial level towards extending legal effectiveness, 

the ruling on the Sammelhefter II case by the Federal 

Court of Justice 161 does not provide a different solution 

for the case in point, the facts and findings of which 

were different. The sales company filing the later action 

cannot be deemed the straw man of the superordinate 

group company that is no longer active. 

The 4 th Board 162 took a different decision and was of 

the opinion that a German limited liability company 

which files a suit and is not the same legal entity as 

the company that filed the suit earlier must accept 

the objection that its managing director, who was the 

owner of the company that filed the earlier suit, is now 

both a managing director of the current plaintiff and 

its sole partner. The Federal Court of Justice set this 

decision aside and referred the matter back to the Federal 

Patent Court. 163 

Jurisprudence acknowledges that a plaintiff in a nullity 

suit cannot extricate itself from its obligation not 

to attack by advancing a “straw man”, who appears 

to act on his own behalf in the nullity suit, but is in 

fact acting in his “backer’s” interest and based on his 

instructions, without having his own material commercial 

interest in the destruction of the patent. 164 

This applies despite the legal autonomy of the plaintiff 

and of the third-party legal entity commissioned 

via a non-aggression agreement especially if the two 

are one and the same entity from a commercial point 

of view and, due to the plaintiff‘s commercial identity, 

it does not place an undue burden on the plaintiff to 

observe the limits of commercial activity imposed on 

the third party as is the case with the relationship 

between a German limited liability company and its 

sole partner and vice-versa. 165 However, this does not 

apply to an affiliation with a group of companies 166 , 

unless the subsidiary is fully controlled by the parent 

and safeguards the commercial interests of the latter 

as its extended arm 167 . The 1 st Board holds that the 

“backer” activity of a third person who –I n this case 

as an advisory board or consultant – is not in a legal 

position to exercise control in its capacity as managing 

director or as sole partner is insufficient pursuant 

to the principles set out. 168 It is equally insufficient for 

two companies to have a commercially interlocking 

relationship as manufacturing and sales company 

even if the latter does not own production facilities, 

office space or assets. Based on generally accepted 

principles, the burden of proof is on the defendant 

with regard to the material allegations of fact, which 

might substantiate commercial identity and straw 

man characteristics. 169 The point in time that is decisive 

for the assessment of the alleged straw man 

characteristics is the same as regards the other procedural 

requirements 170 , namely the end of the last 

oral proceedings. Prior existing circumstances may 

only be taken into account if they allow one to draw 

drastic conclusions concerning the circumstances 

during the last oral proceedings. 

161 Federal Court of Justice, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II. 

162 Federal Patent Court, ruling dated 14 December 2010 – 4 Ni 24/09. 

163 Federal Court of Justice, ruling dated 29 November 2011 – X ZR 23/11 – Rohrreinigungsdüse. 

164 Federal Court of Justice, GRUR 1963, 253, 254 – Bürovorsteher; Federal Patent Court, ruling dated 3 December 2009 – 10 Ni 8/08. 

165 Federal Court of Justice, GRUR 1987, 900, 903 – Entwässerungsanlage, GRUR 1957, 482 – Custodiol I; 

Benkard/Rogge, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 22, Margin No. 44; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 81, Margin No. 67. 

166 BPatGE 27, 55. 

167 BPatGE 43, 125, 127 – Gatterfeldlogik. 

168 Federal Patent Court, ruling dated 17 May 2011 – 1 Ni 1/09 (EP), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 98/11]. 

169 Schulte/Kühnen, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 81, Margin No. 9, regarding the burden of proof: Margin No. 160. 

170 Thomas/Putzo-Reichhold, ZPO [German Code of Civil Procedure], 31 st Edition (2010), preparation for Sec. 253 of the German Code of 

Civil Procedure, Margin No. 11 with further references. 

122


2. Grounds for nullity 

Regarding the contentious issue of inadmissible 

extension of the contents of the application 

(a divisional application in this case), the 1 st Board 171 

pointed out according to Art. II, Sec. 6, Para. 1, No. 3 

of the International Patent Convention in conjunction 

with Art. 138, Para. 1 (c) of the European Patent 

Convention that, based on the case law of the Enlarged 

Board of Appeal 172 , the decisive assessment 

in the event of a series of divisional applications has 

only been made in compliance with Sec. 76, Para. 1 

of the European Patent Convention if the subject 

matter claimed in the last divisional application was 

originally disclosed in all of the preceding divisional 

applications and in the parent application. 173 Unlike 

the declaration of division pursuant to Sec. 39 of the 

German Patent Act 174 , Art. 76 of the European Patent 

Convention in conjunction with Rule 36 of the Regulations 

of the European Patent Convention requires 

that a divisional application be filed for an earlier 

pending European patent application. The Board was 

thus of the opinion that the European divisional application 

filed pursuant to Art. 76 of the European 

Patent Convention for a European patent constitutes 

a further hurdle for the disclosure 175 , as does every 

other preceding divisional application forming a basis 

for it, and that the case law of the Enlarged Board 

of Appeal had to be adhered to. 

3. Binding effect of requests in nullity 

proceedings 

The 3 rd Board 176 had been called upon to rule on the 

sequence in which the various versions of the claims 

of the patent in suit being defended, which had been 

numbered by the patentee in its request, were to be 

reviewed. The claims according to the auxiliary requests 

were of the same claim category. Claim 1 of 

auxiliary request 6 claimed the use of combinations 

of the active pharmaceutical ingredient Taxotere and 

active ingredients that were not defined any further, 

whereas claim 1 of auxiliary requests 2 to 5 mentioned 

specific active ingredients in a combination 

with Taxotere. The Board stated that in principle, the 

court was not bound to reviewing the versions of the 

claims defended by the patentee based on the numbering 

selected by the patentee and that, irrespective 

of the numbering and in line with established case 

law, the version that was limited the least was usually 

the first to be reviewed. Therefore, the Board was 

of the opinion that the claims according to auxiliary 

request 6 should be reviewed before claims 1 to 3 of 

auxiliary requests 2 to 5. 177 

In a case in which the defendant in a nullity suit 

stopped defending the patent in suit in the scope under 

attack by introducing an admissible voluntary limitation, 

the 4 th Board 178 adhered to the jurisprudence of 

the 3 rd Nullity Board of the Federal Patent Court 179 , according 

to which a patent in suit that has been “voluntarily 

limited to zero” must be declared null and void 


172 European Patent Office, G 1/06, Official Journal 2008, 307 – Ketten von Teilanmeldungen; G 1/05, Official Journal 2008, 271. 

173 Singer/Stauder/Teschemacher, European Patent Convention, 5 th Edition (2010), Art. 76, Margin No. 12. 

174 Federal Court of Justice, GRUR 2000, 688 – Graustufenbild; Melullis, GRUR 2001, 971, 975. 

175 Concurred by Busse/Keukenschrijver, PatG, 6 th Edition (2003), Sec. 39, Margin No. 63. 

176 Federal Patent Court, ruling dated 28 October 2010 – 3 Ni 50/08 in conjunction with 3 Ni 10/09 (EU). 

177 Schulte/Kühnen, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 81, Margin No. 136, BPatGE 34, 230; Federal Patent Court, GRUR 2008, 892 – Memantin; 

Federal Patent Court, ruling dated 14 September 1995 – 2 Ni 29/94– Wirbelplatzhalter. 

178 Federal Patent Court, ruling dated 19 October 2011 – 4 Ni 73/09. 

179 Federal Patent Court, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin. 

123

BPatG Annual Report 2011 Utility Model Law 

without factual review, because a factual review may 

only be conducted within the limits set by the litigating 

parties. The 4 th Board stated that accordingly, this 

submission was to be considered a declaration similar 

to the acknowledgment of the plaintiffs motion 

as defined by Sec. 307 of the German Code of Civil 

Procedure which justifies declaring the patent in suit 

null and void while being exempt from the obligation 

to subject it to a factual review as is the case when a 

claim is dropped, which justifies declaring the patent 

partially null and void without subjecting it to a factual 

review. 

Utility Model Law 

On the occasion of an appeal lodged on cost-related 

issues, the 35 th Board 180 found that the cancellation 

proceedings before the Utility Model Department of 

the German Patent and Trade Mark Office was an administrative 

proceedings although it was similar to a 

court. 181 The administration fee due for representation 

in administration proceedings must thus comply with 

No. 2300 of German Attorney Remuneration Act. There 

is no justification for a further fee pursuant to No. 3104 

of the German Attorney Remuneration Act for attending 

an oral proceedings before the Utility Model Department. 

The 35 th Board had the opportunity in several proceedings 

to present its view on the prerequisites for 

immediate acknowledgment in utility model cancellation 

proceedings. Two conditions have to be met 

in order to be able to apply Sec. 93 of the German 

Code of Civil procedure in utility model cancellation 

proceedings, namely a) the utility model holder must 

immediately acknowledge the cancellation claim 

raised against him in accordance with Sec. 13, Para. 1 

and Sec. 15, Para. 1, Nos. 1 or 3 of the German Utility 

Model Act and b) the utility model holder did not occasion 

the filing of a cancellation request. 182 If the appellant 

has allowed the period for raising objections 

pursuant to Sec. 17, Para. 1, Sentence 1 of the German 

Utility Model Act to lapse without raising an objection, 

this is deemed an immediate acknowledgment 

of the claim for cancellation as set out in Sec. 93 of 

the German Code of Civil Procedure. In exceptional 

cases, acknowledgment may also be deemed immediate 

despite an opposition if the request is changed 

and the utility model holder immediately submits 

to the new ground for cancellation for example by 

withdrawing its objection. 183 This can be occasioned 

by behaviour that reasonably justifies the conclusion 

that a cancellation proceedings is necessary. 

This is generally the case if the utility model holder 

has failed to comply with a request for the voluntary 

surrender of the utility model or a request of similar 

nature, which has a reasonable time limit and is substantiated, 

i.e. with verifiable facts from which the 

lack of protectability has been deduced. 184 185 However, 

a previous cancellation request may be abandoned 

without the risk of incurring costs if the cancellation 

requester has been faced with an infringement suit 

filed by the utility model holder 186 or injunction pro- 


181 Federal Constitutional Court, GRUR 2003, 723 – Rechtsprechungstätigkeit; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8 th Edition (2008), Sec. 26 

Margin Nos. 4 and 5. 

182 Federal Patent Court, ruling dated 29 October 2010 – 35 W (pat) 21/09; Federal Patent Court, ruling dated 2 September 2011 

– 35 W (pat) 20/10; Bühring, GebrMG, 7 th Edition (2007), Sec. 17 Margin No. 62 with further evidence; BPatGE 8, 47, 50. 

183 Federal Patent Court, ruling dated 29 November 2010 – 35 W (pat) 16/09; referring to Bühring, GebrMG, 7 th Edition (2007), Sec. 17, 


184 Federal Patent Court, ruling dated 2 September 2011 – 35 W (pat) 20/10 making reference to Bühring, GebrMG, 8 th Edition. (2011), 

Sec. 17, Margin Nos. 91 et seqq. with further evidence, Loth, GbmG, 2001, Sec. 17, Margin No. 60. 

185 Federal Patent Court, ruling dated 29 October 2010 – 35 W (pat) 21/09. 

186 Federal Patent Court, ruling dated 29 November 2010 – 35 W (pat) 21/09; referring to Bühring, GebrMG, 7 th Edition (2007), Sec. 17, 


124

Design Patent Law BPatG Annual Report 2011 

ceedings have been threatened. 187 However, it does 

not suffice to simply contest that summary protection 

measures have been threatened. 188 

Design Law 

The 10th Board 189 had been called upon to rule on the 

prerequisites for granting the application date of a 

utility model application. The applicant had applied 

for a utility model on Form R 5703, but had failed to 

complete the section headed “Indication of Products” 

or provide more detailed information on the product. 

The Utility Model Department of the Patent Office 

pointed to the missing indication of product and the 

consequences of a subsequent indication of product 

for the application date and ruled – after the applicant 

had subsequently provided the indication of product – 

that the later application date was granted. Having 

regard to the appeal filed by the applicant, the 10th 

Board confirmed the legal opinion of the Utility Model 

Department, making reference to Secs. 11, 13 and 16, 

Para. 5 of the German Utility Model Act. Pursuant to 

Sec. 11, Para. 2, No. 4 of the German Utility Model Act, 

the application must contain an indication of product. 

This formal requirement, the statement of which does 

not affect the scope of protection of the utility model, 

forbids the office from entering an application in the 

Utility Model Register under a certain product class 

without the applicant having indicated it. The objective 

is to prevent false register entries. 190 According to 

Sec. 16, Para. 5 of the German Utility Model Act, the 

consequence of the late indication is that the application 

date as defined by Sec. 13, Para. 1 of the German 

Utility Model Act is the date on which the late indication 

of product is made. The Board found that the 

fact that the applicant had indicated the “03-03” classification 

did not suffice because this class of goods 

includes several products. 

Rainer Engels*, Dr. Wolfgang Morawek** 

187 Federal Patent Court, ruling dated 7 February 2011 – 35 W (pat) 8/09, making reference to Bühring, GebrMG, 7 th Edition. (2007), 

Sec. 17, Margin No. 85; Benkard/Goebel, PatG, 10th Edition (2006), Margin No. 23 regarding Sec. 17 of the German Utility Model Act; 

for the patent nullity proceedings, cf.: Federal Patent Court, GRUR-RR 2009, 325, 326. 

188 Federal Patent Court, ruling dated 7 February 2011 – 35 W (pat) 8/09, making reference to Frankfurt Higher Regional Court, 

NJW-RR1996, 62 – Darlegungs- und Beweislast bei der Kostenbeschwerde; Rostock Regional Court, WRP [Competition and Legal 

Practice Journal] 2009, 1314 (headnote); Federal Court of Justice, GRUR 2007, 629, 630; Bühring, GebrMG, 7 th Edition (2007), Sec. 17, 



190 Eichenmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 4 th Edition, Sec. 11, Margin Nos. 62 et seq. 

* Presiding Judge at the Federal Patent Court, Munich. 

** Judge at the Federal Patent Court, Munich. 

125

BPatG BPatG Annual Annual Report Report 2011 2011 Trade Trade Mark Mark Law Law 

Trade Mark Law 

I. Unconventional Trade Mark 

Forms 

1. Graphical representability 

Abstract colour trade marks 

The “blue (Pantone 2747C)/silver (Pantone 

877C)” 1 colour combination in a ratio 

described by the appellant as being 

“approximately 50 to 50” for which an 

application was filed for energy drinks 

was found by the 26 th Board to be inherently 

ineligible for protection because it 

lacked graphical representability as defined 

by Sec. 8, Paras. 1 and 3 of the German Trade Mark 

Act. Failure to specify a precise ratio allowed for an indefinite 

number of colour combinations to be covered. 

The graphical representability of a contour-free colour 

combination required the literal description to include 

not only a clear specification of the claimed colours by 

way of an internationally recognised colour classification 

system and of the spatial arrangement of the colours, 

but also precise specifications of their quantitative 

ratios. This protection hurdle could not be taken by 

virtue of acquired distinctiveness. The 47.65 % (blue) to 

52.35 % (silver) ratio specified for the two colours in an 

auxiliary request filed during the appeal proceedings 

was an inadmissible amendment to the trade mark for 

which an application had been filed. 

Three-dimensional trade marks 

In the proceedings concerning the three-dimensional 

“chocolate sticks” international trade mark registered 

for “cocoa, chocolate and chocolate goods” 2 , the 25 th 

Board ruled that the pictorial representation was not 

unambiguous enough because it allowed for a large 

variety of three-dimensional design variants. It was 

impossible to derive the stick’s precise shape or structure 

from the image filed. The 

explanatory description according 

to which the trade 

mark represented the shape of 

a branch or a shoot of a vine was also insufficient for 

the unambiguous determination of the subject matter 

for which protection was sought, because grapevines 

may naturally differ in structure. An appeal on 

points of law was allowed in order to obtain clarity on 

the fundamental issues of whether, when dealing with 

(complex) three-dimensional designs, all sides had to 

be shown, or whether it sufficed to present a side view, 

and whether the unambiguous graphical representation 

of the sign was part of European ordre public as 

defined by Sec. 6 quinquies B, No. 3 of the Paris Convention 

for the Protection of Intellectual Property. 

Other types of trade marks 

By confirming the ineligibility for protection of what 

is known as the “rectangle-like geometrical shape 

filed with a violet-purple colour” variable pictorial 

trade mark classified under other types of trade 

marks 3 , the 29 th Board was in line with the decision 

reached by the European Court of Justice on the “Dyson” 

case. 4 The pictorial representation showed three 

possible manifestations of the sign, and the annexed 

description specified that the figure’s variable lengthto-width 

ratio was between 1:2 

and 10:1. The only elements remaining 

unchanged were the colour 

scheme and the abstract features 

(two straight parallel border 

lines in longitudinal direction and 

a straight border line as well as 

an outwardly arching curved border 

line transversely perpendicular 

to the longitudinal direction). 

Given the variability of the length-to-width ratio, the 

sign could be manifested in a plurality of proportions. 

What was thus claimed was not just one specific sign, 


2 Federal Patent Court, ruling dated 21 July 2011 – 25 W (pat) 8/09. The allowed appeal on points of law was filed: I ZB 56/11. 

3 Federal Patent Court, ruling dated 14 November 2011 – 29W (pat) 173/10 for numerous goods and services of nearly all classes. 

4 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2007, 231, 233, margin no. 37; also cf. the decision of the Board, GRUR 2008, 416, 418 

et seq. – Variabler Strichcode and the ruling dated 10 December 2008 – 26 W (pat) 60/08 – Variable Bildmarke (nearly identical trade 

mark application). 

126

Trade Mark Law BPatG Annual Report 2011 

but a plurality of different manifestations, resulting 

in a lack of graphical representability and in turn the 

failure of the appeal. 

2. Abstract colour trade marks 

The number of proceedings concerning abstract colour 

trade marks continued to decrease. Abstract colour 

trade marks often lack distinctive character because 

consumers are not accustomed to deduce the origin of 

goods or services solely based on colour. They are only 

eligible for protection under extraordinary circumstances, 

namely in cases in which the goods or services 

are limited and the relevant market is very specific. 

Otherwise, protection may be obtained through 

acquired distinctiveness. 

The appeal lodged in the cancellation proceedings 

concerning the “green” (RAL 1506040) colour trade 

mark for which an application was filed for polypropylene 

drinking water pipes 5 was rejected due to a lack 

of distinctiveness because it targeted a large number 

of manufacturing operations and – as buyers – both 

construction professionals as well as handymen endconsumers 

who conduct their purchases 

in DIY outlets, which meant 

that there was no specific, limited 

market with a few suppliers and a 

manageable clientele. The appellant 

had failed to prove sufficiently or 

plead convincingly that this obstacle to eligibility for 

protection had been taken through acquired distinctiveness. 

3. Three-dimensional trade marks 

Three-dimensional signs lack distinctiveness in cases 

in which they are only a natural rendition of the product, 

the manifestation of central conceptual content, 

or simple, aesthetic design features. They are only eligible 

for protection if they have characteristic features 

that substantially deviate from the norm or what is 

customary in the relevant sector. 

The 26 th Board found that the latter did not apply 

to the three-dimensional trade 

mark registered for “armchairs” 

[armchair]. 6 It was eligible to be 

registered as a trade mark in accordance 

with Sec. 3, Para. 2, No. 1 

of the German Trade Mark Act in 

abstract terms, because its shape 

was not determined by the type 

of product in itself. Since use and 

purpose as a piece of seating furniture 

were at the fore instead of 

aesthetic value, the mark did not merely consist of a 

shape that imparted major value to the product (Sec. 3, 

Para. 2, No. 3 of the German Trade Mark Act). However, 

the trade mark merely represented another variation 

on armchair design, which did not differ significantly 

from the wide variety of seating furniture known in 

the art. 

The 25 th Board also found that the 

three-dimensional mark “chocolate 

praline with a light/dark filling” for 

which an application was filed for ice 

cream, jellied fruit, chocolate and confectionery 

was not eligible for protection. 

The spherical shape 7 with a flattened 

bottom and vertically split light/ 

dark filling was a further aesthetic 

design variation on the shapes already 

known in the chocolate and confectionery sector. The 

degree of distinctiveness required to obtain acquired 

distinctiveness for the mere reproduction of the shape 

of an article is much higher than 50 %. The consumer 

survey was found to suffer from numerous deficiencies. 

It revealed a level of familiarity of a mere 45.2 % 

and did not draw any conclusions regarding the degree 

of identification or attribution. 

5 Federal Patent Court, ruling dated 30 March 2011 – 28 W (pat) 65/10 for “polypropylene pipes and pipe fittings for supplying drinking 

water in residential, office and industrial buildings”. 


7 Federal Patent Court, ruling dated 15 September 2011 – 25 W (pat) 522/11. This is the image of the “original Halloren sphere” manufactured 

by the applicant in Halle, the shape of which is modelled on the silver buttons of the traditional costume of the “Halloren 

Brotherhood”, the guild of the salt knitters domiciled in Halle. 

127

BPatG Annual Report 2011 Trade Mark Law 

4. Other types of trade marks 

The 28 th Board confirmed the 

rejection of the “specific geometric 

structure with golden 

colouring” 8 applied for as another 

type of trade mark for 

“vehicles and their parts in 

so far as they belong to class 

12” on the ground of a lack of 

distinctiveness. The mark reflected 

the image of the article as a pattern of a surface 

or structural design. Since the automotive sector 

had a manageable variety of surface design variants 

– including gold coloured and structured alternatives 

– there was no substantial deviation from the norm. 

II. Word Marks, Word/Figurative 

Marks and Figurative Marks 

1. Terms in foreign languages 

Eligible for protection 

“THALASSA” 9 was etymologically related to the technical 

term “thalasso” designating a therapy for treating 

diseases with sea water, the sun, algae, etc. In view of 

the significant difference in terms of tone and typeface 

between the “a” and “o” ending, international 

trade mark experts would accord it a property allowing 

one to deduce its origin, and the average consumer 

would understand that the term was a fictitious word. 

Neither the expert community, nor the average consumer 

would be familiar with the Japanese term 

“kuro” 10 for “black”, as Japanese is neither a common 

foreign language nor a language used by experts in 

the textile industry; “kuro” was thus perceived as a fictitious 

word. 

Not eligible for protection 

“ALMOND” 11 was demonstrably a colour designation 

used for garments and shoes. The disclaimer “excluding 

light beige articles” was inadmissible because it 

did not exclude delimitable articles on the basis of 

their colour scheme. 

The term “cone” 12 described the shape of sitting furniture 

such as stools, the shape of which resembled a 

cone placed on its tip. There was also a close objective 

descriptive relation with respect to planning services 

because cones were considered a basic geometric 

shape in both interior and furniture design. 

2. Letter/numeral trade marks 

Single letters and combinations of letters lack distinctiveness 

in cases in which they represent factual 

acronyms or are considered standard type, serial or 

technical designations due to the branch of industry in 

which they are used. Numbers are generally not eligible 

for protection when they are used as quantifiers or 

as abbreviations or synonyms, e.g. “24” for “around the 

clock”, “2” for “to” or “4” for “for”. However, making this 

determination strongly depends on the circumstances 

prevailing in the sector in question. 

Registration procedures 


“QE” 13 , which the appellant itself used as an acronym 

for “Quantum Entertainment”, a cure developed by Dr. 

Kinslow, was not a commonly used generic designation 

in the relevant market and abbreviated a plurality 

of terms (e.g. “quod est”). Even if a term was apparently 

turning into a generic designation pursuant to 

Sec. 8, Para. 2, No. 3 of the German Trade Mark Act, the 

trade mark proprietor could counter this development 

successfully by “managing the brand aggressively”. 

8 Federal Patent Court, ruling dated 16 February 2011 – 28 W (pat) 551/10. 

9 Federal Patent Court, ruling dated 21 July 2011 – 30 W (pat) 34/10 for class 43 and 44 services. 

10 Federal Patent Court, ruling dated 17 May 2011 – 27 W (pat) 536/10, for “garments”. 

11 Federal Patent Court, ruling dated 15 February 2011 – 27 W (pat) 568/10, inter alia for “garments; sneakers”. 

12 Federal Patent Court, ruling dated 23 February 2011 – 26 W (pat) 512/10, inter alia for “garments; interior decorator services”. 

13 Federal Patent Court, ruling dated 18 July 2011 – 27 W (pat) 162/10 for class 9, 16, 35 and 41 goods and services. 

14 Federal Patent Court, ruling dated 14 November 2011 – 28 W (pat) 47/11 for class 7, 40 and 42 goods and services. 

15 Federal Patent Court, ruling dated 1 January 2011 – 26 W (pat) inter alia for “paper, cardboard (carton) and articles made of these materials; 

suitcases and carry-on luggage; furniture; woven material and textile goods; garments; carpets, advertising for third parties”. 

128


After all, the appellant had demonstrated that it had 

announced and implemented its use as a trade mark 

in due course. This should also be taken into account 

when making an assessment in accordance with 

Sec. 8, Para. 2, No. 1 of the German Trade Mark Act. 

“LCM” 14 may be the English acronym for “liquid crystal 

monitor” according to Wikipedia, but this was demonstrably 

neither common, nor used. There was no 

reason to interpret “LCM” as “LCD monitor”, since “LCD” 

alone was the customary abbreviation for “liquid crystal 

device monitor”. 


15 

was the ruling handed 

down on the superlative 

of the “XXL” size designation 

used in the clothing 

sector, which in addition was found to have originated 

from advertisements in which it was used to 

describe a wide range of diverse services or to highlight 

the stand-out position of a product or service. 

Advertising messages would only be found to have 

acquired distinctiveness if their intent to serve as a 

commercial origin identifier took centre stage from 

the perspective of the relevant consumer circles. This 

was not the case if a retailer selling a large number 

of goods affixed the mark to the external areas of its 

outlets or in its own advertisements without making 

specific reference to the goods. The graphic was insufficient 

to act as a business indicator. 

“18 +” 16 indicated that the goods and services targeted 

or were suitable for the “over 18” age group or that 

their acquisition or usage required the consumer to 

be of age. The combination of a number and “plus” or 

“+” to describe an age group was already widely used 

(50plus; 30 plus; 40 plus). The cancellation of this trade 

mark was thus confirmed. 

Opposition proceedings 

17 

: The large number of registered 

“M” trade marks in the affected 

vs. services sector resulted in a low 

degree of uniqueness. There was 

no similarity in terms of typeface 

or image due to the differences in general visual impression. 

There was no likelihood of one being mistaken 

for the other because the target group would mention 

further elements of the trade marks, e.g. “white M 

against a red backdrop” even when referring to common 

and fairly insignificant ingredients or ornaments. 

“46” vs. 

18 

: Even if the scope of protection 

were small, there was a likelihood of one being 

mistaken for the other because the goods are identical 

and the marks are identical phonetically. A distinction 

had to be made between services in the technical field 

and content-related services in order to prevent goods 

and services in the fields of the dissemination of information, 

telecommunications and the Internet from 

becoming infinitely similar. 

3. Word combinations 


“go-collect” 19 : Even if a few consumers were to understand 

what “collect” meant in German, the “go” prefix 

connected to the second word with a hyphen gave the 

mark a structure that was so unusual that one could 

only deduce what it meant by drawing a series of major 

logical conclusions. 

The subject of no less than 19 appeal proceedings thus 

far were word/figurative marks including the element 

“Volks-” [people’s] alongside the designation of a product 

or service. The 29 th Board found it eligible for protection. 

The lawsuits could basically be subdivided into 

two categories: 

16 Federal Patent Court, ruling dated 18 August 2011 – 25 W (pat), liable to be cancelled inter alia for “all types of data carriers ...; 

computers as well as computer software and hardware ...; telecommunications ...; pharmaceuticals ...; exposed films ..., audio films, ... 

CDs, ...; printed matter ...; video rentals ...; sex aides ...; ... jewellery; garments ...”. 

17 Federal Patent Court, ruling dated 2 March 2011 – 26 W (pat) 504/10. The trade mark in suit is registered inter alia for the “the conduct 

of cultural and sports activities; room and board”, whereas the opposing trade mark is registered for class 41 and 42 services. 

18 Federal Patent Court, ruling dated 11 May 2011 – 26 W (pat) 30/10. The trade mark in suit is registered for class 25, 38 and 42 goods and 

services, whereas the opposing trade mark is registered for class 9 and 25 goods. 

19 Federal Patent Court, ruling dated 18 January 2011 – 33 W (pat) 136/09 for class 9, 36, 38, 42 and 45 goods and services. 

129


- Marks consisting of combinations 

of words, the 

connection of which alone 

make them distinctive, e.g. “VolksHähnchen” 20 : The 

word element “Volks-” in connection with the designation 

of a product or service did not mean that it was a 

particularly well-priced product or service. “Volks-” only 

meant “for all” or “for everyone”. Based on the marking 

customs of the relevant sector, poultry put on sale did 

not target specific sociological groups (upper, middle 

or lower class) even if for economic reasons alone. 

- Marks consisting of word 

combinations providing a certain 

indication of the subject 

matter that are distinctive due to their graphical design, 

e.g. VolksGolfen 21 . The appellant had already registered 

62 word/figurative marks of the “Volks-” category 

with corresponding compositions and designs, 

which had been advertised through extensive campaigns. 

They were closely related to the standard mark 

“Bild.de”. In addition, the image in itself had already 

been registered as a figurative mark. 22 


“iNanny” 23 : In view of the observed habit acquired by 

consumer circles to use the term “nanny” for communications 

devices and software, when taken to mean 

“Internet nanny”, the registered mark indicated that 

the claimed devices, programmes and services used to 

locate and monitor individuals via the Internet were 

capable of fulfilling the tasks of a nanny. 

24 

: A linguistic expert opinion 

found that the term 

“Euroshop” had not yet 

been vernacularised. However, there was ample proof 

of research on the Internet providing strong evidence 

of the fact that “Euroshop” was understood to be 

the generic term for the formation of semantic subgroups 

of a constantly rising number of bargain discount 

stores offering products in the lowest price segment, 

namely between f 0 and f 10. 

4. Slogans 

The Federal Patent Court’s established case law, according 

to which slogans are eligible for protection if 

they have a certain degree of brevity, originality and 

conciseness, was complied with. 


“Wir machen morgen möglich” 25 : The descriptive core 

of the statement specifying that goods and services in 

the computer sector were oriented to future developments 

and progress did not have to be freely available 

to competitors because it was not a figure of speech. 

“VIVA LA MONEY” 26 : In sum, the meaning of “Long live 

money” merely hinted at the fact that money played a 

significant role, but did not designate a specific aspect 

of a financial service. 


“Wir sind die Guten” 27 : It was irrelevant whether the 

slogan was deemed an indication of the technically 

20 Federal Patent Court, ruling dated 28 March 2011 – 29 W (pat) 5/11 for class 30, 35, 38 and 43 goods and services. 

21 Federal Patent Court, ruling dated 24 March 2011 – 29 W (pat) 215/10 for class 30, 35, 38 and 43 goods and services. 

22 Dissenting opinion: 26 W (pat) 83/10 – Volks-Kredit and 26 W (pat) 102/10 – Volks-Plasma-TV. 

23 Federal Patent Court, ruling dated 31 May 2011 – 28 W (pat) 23/10 for class 9, 38 and 45 goods and services. 

24 Federal Patent Court, ruling dated 14 December 2011 – 29 W (pat) 3/11 for class 16, 21 and 35 goods and services. 

25 Federal Patent Court, ruling dated 19 May 2011 – 30 W (pat) 501/11 inter alia for “data processors; computer software and hardware for 

wireless communications; network hardware and software training services; consulting services in the computer and wireless data 

transmission sectors”. 

26 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 30 W (pat) 507/10 for class 36 services. 

27 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 24 W (pat) 21/10 for class 35, 38 and 42 services. 

28 Federal Patent Court, ruling dated 30 March 2011 – 26 W (pat) 518/10 for class 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42 and 45 

goods and services. 

130


qualified suppliers of the relevant services or of their 

good quality. Even if the slightly self-deprecating nature 

of the sequence of words were recognised by 

most, this slogan, which is already being used in the 

most diverse product and service sectors, was not suitable 

to function as proof of origin. 

“Colour your life” 28 was also understood in Germany 

to be nothing but a descriptive call to make life colourful. 

5. Word sequences with geographic 

indication of origin 


“Cajun” 29 : Rural Cajun County in the Mississippi Delta, 

which has an abundance of swampland had no meaning 

with respect to automotive issues or the domestic 

media sector. Those who were familiar with the term 

“Cajun” designating an ethnic group in the USA as well 

as its dialect, music and cuisine, would imaginatively 

apply this ethnic-geographic term to the field of automotive 

literature or comparable media dealing with 

automotive issues. 

“ORDU-Döner” 30 : Neither the Turkish town nor the 

region of “Ordu” had been associated with the production 

or origin of foodstuffs for the German market. 

Since there was a domestic ban on importing 

meat products from Turkey, the word sequence was 

not expected to turn into a geographic indication of 

origin. 


“Madrid” 31 : In cases concerning places of economic 

importance such as the Spanish capital, one would 

generally assume that it was necessary to be able to 

use the name of the place freely for nearly all goods/ 

services. 32 

“has Antep” 33 : “has” meant “idiosyncratic, real, pure”. 

“Antep” was the abbreviation of the Turkish province 

of “Gaziantep” which produced culinary specialties 

and in consequence, reference was merely made to the 

geographic origin of the goods. This descriptive significance 

was also discernible to domestic consumers 

with respect to the import and export of agricultural 

goods from Turkey. 

6. Designations of establishment 


“Stadion An der Alten Försterei” 34 had been formed 

as the name of an establishment perceived both as 

such and as a mark, which the public generally regarded 

as a commercial origin identifier. 35 The mark 

could also be applied to typical souvenirs in a manner 

that indicated their origin. 36 Furthermore, designations 

of establishments were not required to 

remain in the public domain for services at events, 

which could only be rendered there with the operator’s 

approval. In contrast, the statement of contents 

was not eligible for protection with respect to “printed 

matter, photographs; paper and cardboard goods”. 

29 Federal Patent Court, ruling dated 10 March 2011 – 33 W (pat) 503/11 inter alia for “magnetic recording media, gramophone records; 

data carriers including programmes, computer games, the aforementioned class 9 goods only with content from the automotive 

sector; printed matter; ..., the aforementioned class 16 goods only with content from the automotive sector”. 

30 Federal Patent Court, ruling dated 22 June 2011 – 28 W (pat) 132/10, inter alia for “meat, sausage products ... , dishes prepared with the 

aforementioned goods; ... guest catering ...;” in line with: Federal Patent Court, ruling dated 22 June 2011 – 28 W (pat) 133/10 

– AKSARAY doner for the same goods and services. 

31 Federal Patent Court, ruling dated 17 February 2011 – 27 W (pat) 518/10 for class 10, 25 and 35 goods and services. 

32 Also cf. Federal Patent Court, ruling dated 17 February 2011 – 27 W (pat) 517/10 – “Gizeh” for class 10 and 25 goods as well as class 35 

services. 

33 Federal Patent Court, ruling dated 14 November 2011 – 28 W (pat) 138/10 liable to be cancelled for class 29 and 30 goods–mainly fruit, 

vegetable, sausage products and spices. 

34 Federal Patent Court, ruling dated 18 January 2011 – 27 W (pat) 158/10, eligible for protection inter alia for “paper; stationery; garments; 

advertising, education; entertainment; sports and cultural activities,” not eligible for protection for “printed matter; photographs; 

paper and cardboard goods”. 

35 Cf. Federal Patent Court, ruling dated 30 May 2011 – 32W (pat) 11/01 – Bodensee-Arena; ruling dated 15 November 2010 

– 27W (pat) 218/09 – Ruhrstadion. 

36 Dissenting opinion: Federal Patent Court, ruling dated 4 November 2010 – 25 W (pat) 182/09 – Neuschwanstein. The allowed appeal 

on points of law was filed: I ZB 13/11. 

131


“Nordhessenhalle” 37 : It had become customary to use 

distinguishing marks designating venues made up of 

the name of a region or municipality and the type of 

establishment (e.g. stadium or arena). 


Basic linguistic rules enabled one to deduce the 

merely descriptive meaning of “Orthopaedicum” 38 , 

namely “an orthopaedic institute with scientific ambitions” 

– not least due to the large number of terms 

formed in a similar manner, e.g. Gynäkologicum or 

Implantologicum. 

39 

was perceived as a 

descriptive indication 

of an institute domiciled 

in Germany or 

funded by a German entity, dedicated to the field of 

“human rights”. 

7. Names of individuals 


Names of individuals are distinctive by nature. However, 

the names of famous historical figures, e.g. Leonardo 

da Vinci 40 are part of general cultural heritage and 

can thus not be protected as distinguishing marks. 

The appeals filed in the following cases were successful: 

“Fürst von Metternich“ 41 : Given the practices applied 

to create distinguishing marks in the affected branches 

of industry, the name of the head of the Congress 

of Vienna was not suitable to be used as a statement 

of content. The name was only associated with political 

events and was not related to gastronomic or 

wine culture, newspapers, or a specific dance, music or 

clothing style. 

“Hugo Sinzheimer Institut” 42 : The legal scholar and 

social democrat who was considered the father of 

abour law did not rank among the famous figures 

of the world’s cultural heritage, the names of which 

should remain in the public domain in any event. After 

all, Hugo Sinzheimer was only known to German 

experts specialised in the field of labour law. Moreover, 

the designation had not turned into a descriptive specialist 

term for a certain kind of institutional establishment 

or method of instruction. 


A likelihood of confusion was denied in the following 

cases: 

“Simon Weber” vs. “WEBER” 43 : It was impossible to 

characterise the overall impression made by the trade 

mark in suit with the last name “Weber” alone and it 

was found that it did not have independently distinctive 

status because “Weber” was a common name in 

Germany – especially in the wine sector – which obtained 

an individual character only if it was combined 

with a first name. 

“ROCCO MILES” vs. “MILES” 44 : An argument against 

“MILES” being deemed distinctive or capable of causing 

confusion on its own was that it was not a name 

that was typical or easy to remember. The first name 

“Rocco” was insufficient to identify an individual and 

was not descriptive. Even if the public were to perceive 

it as a business identifier, it would at least contribute 

to providing an identifying effect. 

37 Federal Patent Court, ruling dated 22 March 2011 – 27 W (pat) 16/11 inter alia for “advertising; publication and issuance of printed matter 

for advertising purposes; organisation and hosting of cultural, political and sports events; room and board”. 

38 Federal Patent Court, ruling dated 27 June 2011 – 28 W (pat) 46/10, not eligible for protection for class 16, 35, 41 or 42 goods and services; 

eligible for protection for class 5, 10, 35, 39 and 41 goods and services. 

39 Federal Patent Court, ruling dated 22 July 2011 – 24 W (pat) 43/10 for class 9, 35, 36, 41 and 42 goods and services. 

40 Federal Patent Court, MarkenR [Trade Mark Law] 2008, 33. 

41 Federal Patent Court, ruling dated 18 May 2011–29 W (pat) 158/10 inter alia for “books, namely ...; newspapers” and “publication and 

issuance of books, namely ...; organisation and hosting of cultural events, namely ...”. 

42 Federal Patent Court, ruling dated 31 October 2011 – 29 W (pat) 542/11 for class 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 and 45 goods and services. 

43 Federal Patent Court, ruling dated 30 March 2011 – 26 W (pat) 87/10. The trade mark in suit is registered for class 33 goods, whereas 

the opposing trade mark is registered for “wines”. 

44 Federal Patent Court, ruling dated 25 January 2011 – 27 W (pat) 533/10 both registered for class 18 and 25 goods. 

132


8. Word marks/figurative marks 


The following appeals were successful for reasons relating 

to graphic design: 

45 

: The meaning of “ein Mehr an Fairness” 

did not make any sense because 

one was either fair or just or 

not. Furthermore, other such combinations 

such as “ein Mehr am Markt” 

and “Messe und Mehr” did not have 

a sensible meaning. The image’s elements, namely the 

arrangement of the word components of varying size 

and colour and the globe hinted at by the sketch, were 

customary for advertising purposes in themselves, but 

created a cohesive, characteristic overall impression. 

46 

: The international trade mark 

merely contained a general indication 

of the fact that an international 

association tested seed 

both fairly and uniformly. Despite 

the habitualness of seal-like representations, 

the overall figurative 

representation was based 

on a sophisticated design, which still conveyed the 

required minimum degree of distinctiveness as a result 

of the specific connection of the figurative mark’s 

means of representation, each of which is customary 

in the field of advertising. 


The seal 47 corresponded to widespread quality, company 

and association marks as well as official seals 

in Germany. The inclusion of the term “Deutsches Hygienezertifikat” 

in an Internet address 

merely indicated the source 

of information. Given the central 

importance of hygiene in the field 

of health care, the Rod of Asclepius 

known as a symbol of alternative 

medicine was also a manifest emblem 

for a certificate of hygiene. 

48 

: The graphical design 

of word components 

of promotional 

character customary 

in advertising was 

neither particularly idiosyncratic nor surprisingly creative 

and differed above all from the sophisticated and 

imaginative tattoo marks of Hardy-Life LLC. It was not 

affixed in a manner in which it served as an indication 

of origin. 49 

9. Figurative marks 


The principles applicable to figurative marks are the 

same as those applicable to three-dimensional marks. 50 


51 

: The clearly discernible 

graphical representation 

of a beaver 

was not directly descriptive 

of printed 

matter and drawings 

in the fields of architecture 

and construction engineering. It should be disregarded 

that the applicant’s last name corresponded 

45 Federal Patent Court, ruling dated 26 September 2011 – 29 W (pat) 144/10 for class 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35 and 38 

goods and services. 

46 Federal Patent Court, ruling dated 29 July 2011 – 28 W (pat) 37/11 for class 16, 31, 42 and 42 goods and services. 

47 Federal Patent Court, ruling dated 9 August 2011 – 24 W (pat) 34/09 for class 16, 35, 38, 41, 42, 44 and 45 goods and services. 

48 Federal Patent Court, ruling dated 17 May 2011 – 27 W (pat) 144/10 for class 25 goods. 

49 See item II. 13 

50 See item I. 3. 

51 Federal Patent Court, ruling dated 1 March 2011 – 24 W (pat) 18/10 for class 16, 36 and 42 goods and services. 

133


phonetically to the image’s motif. The disclaimer “all ... 

goods ... only for publications in the field of architecture 

and construction engineering” was admissible because 

the product category was expressed positively. 

The 27 th Board found that the six two-dimensional 

figurative marks claimed for “footwear” 52 were eligible 

for protection. They did not merely reproduce the ornamental 

details of shoes. In fact, their graphical embodiment 

encompassed representational content, namely 

the roman numerals “XI”, “IX”, “V”, “X”, a combination of 

“I”, “X” and “I” or the letter “N”, whereby they were assumed 

to be used as a trade mark. 53 


54 

: The connection of the two purely 

descriptive symbols for medicine 

and the law in the present 

pictogram-like form did not create 

a new idiosyncratic design through 

further transmutation, allowing 

for the two symbols to remain discernible 

in terms of their significance 

and preventing them from 

forming a new imaginative unit. 

The figure 55 was limited to the factual statement according 

to which the foodstuffs affected were domestic 

dairy and beef products, which did not apply to 

cocoa beans or powder, making the mark eligible for 

protection. The specific representation differed from 

the natural reproduction only in terms of the striped 

colour scheme, which was 

recognised by the public as 

the colours of the Federal 

Republic of Germany and 

thus as a geographical indication 

of origin. 


56 

: Both of the 

marks included 

a stylised figure 

vs. 

of the head of a 

bovine, flanked 

by the two handles 

of an open 

claw cutter and two further claw-care tools. The frame 

was a border in the shape of a coat of arms, making 

the two marks appear as seals of a guild. 

10. Geographical indications of origin 

pursuant to EC Council Directive No. 

520/2006 dated 20 March 2006 for the 

protection of geographical indications 

and designations of origin for agricultural 

products and foodstuffs 

“Bayerischer Obazda, Obazda, Bayerischer Obazter 

und Obazter” (savoury cheese spread typical of Bavaria) 

57 : The request filed by a manufacturer of obazda 

from the state of Baden-Württemberg to reject the 

application for registration filed by a protective association 

was granted. The designations were not generic 

designations as defined by Art. 3, Para. 1 of EC Directive 

No. 510/2006 and instead designated a foodstuff, the 

52 Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 27 W (pat) 278/09 and 279/09 to 283/09, each dated 1 February 2011 

for “footwear”. 

53 See item II. 13. 

54 Federal Patent Court, ruling dated 24 February 2011 – 30 W (pat) 47/10 inter alia for “presentations, seminars and internships 

of a coroner or forensic psychiatrist, also relating to medical law, the code of conduct of the medical profession and ethical issues 

in the field of medicine”. 

55 Federal Patent Court, ruling dated 26 October 2011 – 28 W (pat) 544/10, not eligible for protection for numerous class 29, 30 and 32 

goods, but eligible for protection for “cocoa”. 

56 Federal Patent Court, ruling dated 3 March 2011 – 30 W (pat) 105/09, inter alia for “animal health and beauty care”. 

57 Federal Patent Court, ruling dated 22 September 2011 – 30 W (pat) 9/10, for “cheese preparation”. 

134


reputation of which stemmed from its geographical 

origin, and which was produced in a delimited geographical 

area. It had not been proven that substantial 

amounts of the foodstuff were produced outside Bavaria. 

The German Patent and Trade Mark Office had 

to verify, inter alia, whether the ban on preservatives in 

modern-day common industrial production practices 

represented an appropriate limitation. The case was 

thus remitted. 

“Schwarzwälder Schinken” 58 : The Association for the 

Protection of the Black Forest Ham Producers had requested 

that the conditions for using the protected 

geographical indication be changed so that they require 

Black Forest ham to be cut and packaged in the 

Black Forest. A meat processing factory, among others, 

which cuts and packages the ham it produces in the 

Black Forest, had lodged an appeal against this. The 

30 th Board ruled that the authenticity of cut and packaged 

Black Forest ham was ensured only if the aforementioned 

processing steps were carried out in the 

Black Forest and this could be verified on site. 

11. Violation of public policy or accepted 

principles of morality (Sec. 8, Para. 2, No. 5 

of the German Trade Mark Act) 

FICKEN 59 : In the first half of 2011, the applicant was 

publicly reprimanded by the Advertising Council, the 

German advertising industry’s self-monitoring body, 

for making use of this designation on a bottle of 

schnapps for advertising purposes. However, the 26 th 

Board allowed this word mark to be entered into the 

trade mark register. In light of progressive liberalisation, 

this was not an intolerable contravention of accepted 

principles of morality. The lewd reference to 

sexual intercourse was gender-neutral in terms of its 

meaningfulness and thus not one-sidedly derogatory. 

The word, which originated from gutter language, was 

used by various social strata and age groups, e.g. in titles 

of plays, films and books. Furthermore, in the fashion 

segment affected, it could be a surname (67 entries 

in the German telephone directory) which was used as 

a trade mark in a sewn-in label. 

The 27 th Board was of a 

different opinion with respect 

to the sign “READY 

TO FAAK” 60 : Although 

the word “fuck” had been 

crossed out, it remained 

legible, drawing attention 

to itself for this very reason. 

The vulgar expression “fuck” designating the conduct 

of sexual intercourse in connection with “ready 

to” was indecent. Its frequent use in movies, literature 

and the media did not take away from that. The use 

of gutter language had nothing to do with liberalisation 

because attempts to prevent it were made when 

raising children. The fact that the colour scheme was 

based on that of a well-known motorcycle brand did 

not suffice to make a reference to the biker meeting 

at Lake Faak. 

“D A K I N I” 61 (Sanskrit for sky dancer) was also found 

to be in violation of accepted principles of morality. It 

related to a female (enlightened) angelic or God-like 

being which was a respected or esteemed transcendental 

(Buddhist) figure in religious theory and practice. 

Practicing Buddhists in Germany regarded its 

commercialisation offensive. The space between the 

letters would not be perceived. 

58 Federal Patent Court, ruling dated 13 October 2011 – 30 W (pat) 33/09, for “meat products”. 

59 Federal Patent Court, ruling dated 3 August 2011 – 26 W (pat) 116/10 for class 25, 32 and 33 goods. 

60 Federal Patent Court, ruling dated 20 September 2011 – 27 W (pat) 138/10 for class 25 and 41 goods and services. The following allowed 

appeal on legal points for ensuring uniform jurisdiction regarding sexually explicit words was lodged: case number I ZB 89/11. 

61 Federal Patent Court, ruling dated 10 May 2011 – 27 W (pat) 50/10, liable to be cancelled for the “administration of aroma massages”. 

135


12. Ban on the abuse of public national 

emblems for commercial purposes 

(Sec. 8, Para. 2, Nos. 6 and 8 of the German 

Trade Mark Act) 

There is a ban on signs exclusively consisting of national 

emblems and containing national emblems 

as well as on heraldic imitations and the use of parts 

thereof and of the stylised representation. However, 

the use or imitation of national emblems of international 

organisations is only permissible if the trade 

mark is capable of creating the unfounded impression 

of a connection to them (Sec. 8, Para. 4, Sentence 4 of 

the German Trade Mark Act). 


62 

: Since the contour of the 

image element representing 

the borders of Georgia 

was largely unfamiliar 

in expert consumer circles, the idiosyncratic overall 

graphical impression made the sign eligible for protection. 

Furthermore, given the fading red colour, it was 

not a national emblem, i.e. not the Georgian flag. 


63 

: included the core elements of 

the heraldic description of the 

flag of the European Council (“a 

wreath of 12 five-point stars, the 

points of which do not touch 

each other, against a blue backdrop”) 

and referred – as an unauthorised 

heraldic imitation (Sec. 8, Para. 2, No. 8 and 

Para. 4 of the German Trade Mark Act) – to a European 

deposit system or a European foodstuff transportation 

assignment and thus to a connection to the EU. 

13. Eligibility for protection based on 

possible options for use as a trade mark 

A mark’s eligibility for protection partially depends 

on whether there are practically important and obvious 

ways of affixing or making use of it, allowing the 

sign to be perceived as a commercial origin identifier 64 , 

which pure statements of content are incapable of 

(e.g. a label bearing the inscription “cotton” on a T-shirt 

made of said material). The assessment depends on 

the marking habits of the sector in question. 

a) Registration procedures 


“Feierbiest” [word-for-word translation of “party animal”] 

65 : The term coined by Louis van Gaal, the former 

coach of the German first division soccer club Bayern 

München, for someone who likes to party extensively 

was already used in many contexts, but was composed 

in an unusual linguistic manner and thus not descriptive. 

Furthermore, it could not be ruled out that the 

mark be understood as a trade mark due to its placement 

on the claimed goods (e.g. on labels or patches). 

66 

: The figurative mark intended 

for goods made of metal 

– in particular sheet metal 

signs and postcards – was not 

liable for cancellation simply 

because it depicted the little 

lamp man of the old East German 

crossing signal which had 

lost its legal significance as a 

traffic sign upon German reunification. In addition, usage 

options based on which the mark would solely be 

perceived as an indication of origin were both conceivable 

and obvious. 

62 Federal Patent Court, ruling dated 29 June 2011 – 26 W (pat) 551/10 for class 39 services. 

63 Federal Patent Court, ruling dated 11 August 2011 – 26 W (pat) 62/10, liable for cancellation inter alia for “containers not made of 

metal, in particular for the storage and transportation of food; the cleaning, maintenance and repair of containers; 

the transportation sector ...; packaging and storage of goods, in particular food and leftovers in containers”. 

64 Federal Patent Court: 27 W (pat) 250/09 – In Kölle jebore; Federal Court of Justice GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 

GRUR 2010, 1100 – TOOOR!. 

65 Federal Patent Court, ruling dated 18 August 2011 – 27 W (pat) 512/11 for class 24 and 25 goods. 

66 Federal Patent Court, ruling dated 4 August 2011 – 28 W (pat) 29/11. 

136



“Querdenker” 67 : A person who thinks outside the box 

was someone who was capable of solving problems 

with innovative, unorthodox and cross-disciplinary 

concepts far removed from established thinking patterns. 

Since the trade mark was solely a factual statement 

of the contents of the printed matter and of the 

type of advertising and consulting services, obvious 

ways of using it as a trade mark could not make it eligible 

for protection. 

68 

: If the goods were made of jute fibre, 

it was a statement concerning 

the material, which was descriptive 

for all uses. However, this did not apply 

to packaging made of leather or 

to umbrellas. 

b) Opposition proceedings 

vs. “SCORPIONS” 69 : In cases in which 

the name of the band was affixed to 

the chest or back area of outerwear 

merchandising apparel in the music 

industry, e.g. T-shirts, it was perceived 

as an indication of the origin 

of the goods and thus as a trade 

mark. The 33 rd Board found that 

there was a likelihood of confusion 

as the word elements “BUDO’S FIN- 

EST” were a descriptive reference to 

an Asian martial arts discipline and the goods’ good 

quality and were visually subordinated. The figurative 

representation of a scorpion merely illustrated 

the term. 

III. Cancellation Proceedings 

1. Due to bad faith pursuant to Sec. 50, 

Para. 1 in conjunction with Sec. 8, Para. 2, 

No. 10 of the German Trade Mark Act 

Affirmation of bad faith 

A designation holder is deemed to be acting in bad 

faith if it takes advantage of the legal position it has 

formally without the will to use a mark while abusing 

its rights in order to prevent third parties from competing. 

This can be done by applying for what are known 

as blocking marks in order to block usage to third parties, 

by applying for what are known as ambush and 

speculative marks in order to claim money from third 

parties, by unjustifiably intruding on a domestic prior 

user’s known vested rights that are eligible for protection 

or by fraudulently obtaining a trade mark. 

The 28 th Board was of 

the opinion that the 

proprietor of the figurative 

mark 70 for which 

an application was filed inter alia for meat and sausage 

products in 2006 and was registered since 2007 

acted in bad faith because it had known about its use 

by its Austrian domestic competitors for a salami since 

2004. Since it was a specific segment of the market 

with a relatively small number of suppliers, one could 

also assume that the proprietor had knowledge of the 

scope of said use. It was also found that it was not 

promoting its position on the market in a way that 

would have justified intruding on the vested rights of 

its competitors which were eligible for protection, because 

it had failed to furnish evidence of the use of its 

trade mark and had started taking action against its 

competitors immediately after having obtained pro- 

67 Federal Patent Court, ruling dated 9 February 2011 – 29 W (pat) 208/10, liable for cancellation for “printed matter; advertisements, 

business consulting, marketing consulting; seminars, basic and advanced training consulting”. 

68 Federal Patent Court, ruling dated 19 September 2011 – 27 W (pat) 534/10, not eligible for protection for “bags, namely briefcases, 

beach bags ... made of textile material, including jute fibre; clothing; headgear, shoes, including those made of paper, ..., jute and 

other natural products”, eligible for protection for “packaging material, packaging wrappers and packaging bags made of leather, 

umbrellas and sunshades”. 

69 Federal Patent Court, ruling dated 23 August 2011 – 33 W (pat) 526/10. The two trade marks are registered inter alia for class 25 goods. 

70 Federal Patent Court, ruling dated 3 August 2011 – 28 W (pat) 40/10. The designation, which was written in Cyrillic letters, equates to 

“berjozka” in Latin notation, which means “birch” in Russian. 

137


tection for the trade mark by launching an authorisation 

inquiry and warning its competitors. The decision 

of the German Patent and Trade Mark Office to cancel 

the mark was thus confirmed. 

Denial of bad faith 

In agreement with the German Patent and Trade Mark 

Office, the 28 th Board found that the application filed 

for the word mark “Simca” 71 registered inter alia for 

motor vehicles was not an act of bad faith if the trade 

mark “SIMCA” registered for the applicant internationally 

and in France had stopped being used long before 

the application was filed for the mark in dispute both 

in France and abroad. The “resuscitation” of a designation 

used in the past could not be deemed an abuse 

of legal rights because trade mark law did not require 

independent creative activity. 

2. Absolute obstacles to protection 

according to Art. 50 para. 1, 2 

in conjunction with Art. 8 para. 2 

No. 1 – 9, 54 Trade Mark Act 

Cancellations 

“Kaleido:” 72 was merely understood to be an abbreviated 

description of the product “kaleidoscope” belonging 

to the registered generic product term “toy”. Based 

on linguistic findings in the field of associative and 

prototype theory, gaps in words were filled in a generally 

understandable manner. 

“EXPAT” 73 , the abbreviation for “expatriate” had become 

a technical term used in Germany for employees 

on foreign assignment, which meant that the trade 

mark merely indicated the designation and suitability 

of the services, even if only a small part of the overall 

consumer circle was familiar with the term. 

Non-cancellations 

“BEAUTY WALKER” 74 : It was impossible to establish 

with the degree of certainty required for a cancellation 

that a “walker” was understood to be a “shoe” when it 

was registered in May 2000, resulting in the product 

itself being perceived as an “elegant shoe for hikers”. 

“BULLI” 75 had not become the customary manufacturer-independent 

designation for “motor-powered 

wheeled vehicles” (Sec. 8, Para. 2, No. 3 of the German 

Trade Mark Act). Only the pickup trucks of the trade 

mark proprietor VW AG, which were manufactured by 

a certain company, were called “BULLI”. 

IV. Opposition Proceedings 

1. Genuine use 

The genuine use of a 

Community trade mark is 

not absolutely essential 

throughout the EU, but it 

is debatable whether it occurs in just one member state. 

Pursuant to a judgement dated 30 November 2010 76 , 

the Dutch Court of Justice in the Hague, which tends 

to take an affirmative stance on the issue, referred it to 

the European Court of Justice to obtain a preliminary 

ruling. 77 Having regard to the request for a preliminary 

ruling, the 30 th Board, which also found that the use 

of a Community trade mark in just one member state 


72 Federal Patent Court, ruling dated 21 September 2011 – 29 W (pat) 40/09. The following allowed appeal on points of law concerning 

the fundamental question of whether linguistic findings could be considered in determining subject matter was filed: I ZB 72/11. 

73 Federal Patent Court, ruling dated 8 February 2011 – 33 W (pat) 42/09, liable to be cancelled for “insurance, finance, legal and tax 

consulting”. 

74 Federal Patent Court, ruling dated 5 July 2011 – 27 W (pat) 67/10, for “footwear”. 


76 LJN [Law Journal Newsletters]: BO6451, BeckRS [Beck Case Law] 2011, 18778 – “Lenco Merken vs. Hagelkruis Beher”. 

77 The action is pending before the European Court of Justice as legal case C-149/11. 

138


(Germany) was sufficient in the °TolTec”vs. “TOMTEC” 78 

case, allowed for an appeal on points of law to be filed 

which, however, was not lodged. The likelihood of confusion 

due to phonetic similarities was affirmed because 

the difference in consonants (L/M) in the middle 

of the word was too small. 79 

2. Direct likelihood of confusion 

Affirmation of a likelihood of confusion 

“TEFLEXAN” vs. “TEFLON” 80 : Although the two trade 

marks differed significantly in terms of both phonetics 

and typeface owing to the middle syllable “(F)LEX” 

of the younger trade mark, with this difference being 

amplified due to the semantic similarity of the middle 

syllable to “flexible” and the extension of the younger 

trade mark associated with this, the younger trade 

mark approximated the older one especially given 

the characteristic beginning of the two words “TEFL”, 

which accounted for two thirds of the opposing trade 

mark. The letter sequences “TEF” and “TEFL” were not 

technical abbreviations for “tetrafluoroethylene”. 

vs. “SOFTLAN” 81 : The designations “SOFT- 

LINE” and “SOFTLAN” were of great phonetic 

similarity despite the emphasis placed 

on each of them. Unlike the older trade 

mark, a word element of little distinguishing 

character or even lacking eligibility for 

protection of the younger trade mark could 

be accorded a formative position especially 

if said component (“SOFT LINE” in this case) 

was highlighted in a distinguishing manner by the design 

of the trade mark as a whole. 

Denial of a likelihood of confusion 

“Panprazol” vs. “PANTOZOL” 82 : There was no likelihood 

of confusion because the scope of protection conferred 

on the opposing trade mark “PANTOZOL” was limited 

in view of the discernible approximation of the statement 

of the relevant active ingredient designation 

“Pantoprazol” and because the younger trade mark 

“Panprazol” was also an approximation of this active 

ingredient designation. In deviation from the case law 

of the Federal Court of Justice regarding HEITEC83, the 

limited scope of protection was neither modified nor 

extended through the mutual approximation of a factual 

statement.84 

vs. “POST” 85: Proof of the 

acquired distinctiveness 

of the word mark “POST” 

for conveyance and delivery 

services, which has 

attained legal validity86, did not substantiate an enlarged 

scope of protection for the opposing trade mark 

since this would equate to a double reward. The word 

component “POST” formed a generic term when combined 

with “CITI”. 

3. Indirect likelihood of confusion 

Affirmation of a likelihood of confusion 

vs. 

87 

: Even if the 

depiction of a 

temple in the 

trade mark 

in suit could 

be accorded 

78 Federal Patent Court, ruling dated 14 April 2011 – 30 W (pat) 1/10. The trade mark in dispute is registered inter alia for “micrograph 

measurement devices”, whereas the opposing trade mark is registered for “software programmes stored on data carriers”. 

79 Federal Patent Court, ruling dated 20 October 2011 – 30 W (pat) 4/10 – Epican vs. EPIGRAN. 

80 Federal Patent Court, ruling dated 8 February 2011 – 33 W (pat) 45/09, both registered for class 1 goods. 

81 Federal Patent Court, ruling dated 22 March 2011 – 24 W (pat) 47/10. The international trade mark is seeking protection for class 3 in 

Germany, whereas the opposing trade mark is registered inter alia for “detergents”. 

82 Federal Patent Court, ruling dated 17 March 2011 – 25 W (pat) 516/10. The trade mark in dispute is registered for “prescription drugs 

for treating gastrointestinal diseases with the active ingredient Pantoprazole”, whereas the opposing trade mark is registered for 

“gastrointestinal therapies for human medical purposes”. 

83 GRUR 2008, 803, Margin No. 22 – HEITEC. 

84 The appeal on points of law, which was allowable due to the deviation from the case law of the Federal Court of Justice, was not lodged. 

85 Federal Patent Court, ruling dated 18 April 2011 – 26 W (pat) 30/07 in both cases for class 39 services. 

86 Federal Court of Justice, ruling dated 19 October 2011 – I ZB 90/10, BeckRS [Beck Case Law] 2012, 05511 and – I ZB 91/10, BeckRS 2012, 05512. 

87 Federal Patent Court, ruling dated 22 February 2011 – 27 W (pat) 254/09, both registered for class 41 and 44 services. 

139


distinguishing or independently characterising status, 

the two temples differed from each other significantly 

(4 instead of 5 columns, the middle column shifted to 

the back instead of being side by side, the orange-coloured 

sheen over the roof and the square vs. rectangular 

impression). Since it was a popular motif, it was not 

associated with a specific supplier. 

vs. “Mc DONALDS” 88 : Since 

a consumer survey revealed 

that two thirds of the population 

automatically completed 

the letter sequence “Mc” to form “McDonald’s”, 

the shared beginning of the word had a pronounced 

signalling effect and the opponent was the proprietor 

of further trade marks including this root word component 

(McRIB, McCafé, etc.), an association would be 

made with the trade marks being compared. 

Denial of a likelihood of confusion 

./. und 

the ankle also contributed to the characterising effect. 

Even if the opposing trade mark had a significant distinguishing 

effect, the graphical differences were sufficient 

to deny a likelihood of confusion. Furthermore, 

the striped representation of the two opposing trade 

marks featured lines with a soft rearward orientation, 

whereas the stripes of the younger trade mark were 

more angular and looked like the mirror image of an 

“F”. The trade mark in suit did not fit in the opponent’s 

series of trade marks due to these F-shaped stripes. 

“Märchenwein” vs. ROTKÄPPCHEN 90 : There was no 

similarity in the formation of the two trade marks. 

Whereas the opposing trade mark merely consisted of 

the name of a fairytale, the younger trade mark linked 

the generic term “fairytale” with the product designation 

“wine” to form a coherent term. 

For further examples of the case law of the Federal 

Patent Court established in 2011, reference is made to 

the May edition of the GRUR journal. 

Ingrid Kopacek* and Regina Kortge** 

89 

: The F-shaped stripe on the shoe did not characterise 

the overall impression of the younger trade mark 

as other elements, e.g. the lacing and the cut-out for 

88 Federal Patent Court, ruling dated 7 December 2011 – 28 W (pat) 25/10, both inter alia for “fish, guest catering (in self-service 

restaurants)”. 

89 Federal Patent Court, ruling dated 8 November 2011 – 27 W (pat) 68/10. The two trade marks being compared are registered 

for “footwear”. 

90 Federal Patent Court, ruling dated 28 September 2011 – 26 W (pat) 553/10, for “alcoholic an non-alcoholic beverages”. 

* Chapters II and IV are edited by Judge at the Federal Patent Court Ingrid Kopacek 

** Chapters I, III and V are edited by Judge at the Federal Patent Court Regina Kortge 

140


Business Report 2011 

141

BPatG Annual Report 2011 Business Report 

Business Development 

I. Overview 

A total of 2,464 new sets of proceedings were received 

by the Federal Patent Court in 2011 (2010: 3,019), comprising 

1,937 main sets of proceedings (2010: 2,440) 

and 527 sets of ancillary proceedings e.g. file access 

requests and reminders (2010: 579). In the year under 

review, 2,858 sets of proceedings were adjudicated 

(2010: 3,190). 

The duration of the main proceedings before the Trade 

Mark Boards was on par with the previous year’s level 

of about 14 months. In contrast, the processing time 

posted by the Technical Appeal Boards was 54 months 

as opposed to 50. However, this is due to the fact that 

the boards still have to process appeals, which increased 

in number substantially between 2002 and 

2004 due to changes in legislation. Overall, the number 

of main proceedings pending was almost halved 

again (from 486 at the end of 2010 to 233 at the end 

of 2011). 

The number of entries recorded by the six Nullity 

Boards (1 st to 5th and 10 th Boards) rose to 297 main 

proceedings in 2011 (2010: 255). By the end of the year 

under review, 276 cases (2010: 242) had been closed 

and 423 cases (2010: 402) were still pending. Out of 19 

appeals received by the Juridical Board of Appeal (10 th 

Board) (2010: 58), 40 cases were processed (2010: 30), 

leaving 91 cases pending at the end of 2011 (2010: 112). 

The number of new entries recorded by the 13 Technical 

Boards (6 th to 9 th , 11 th , 12 th , 14 th , 15 th , 17 th , 19 th to 21 st and 

23 rd Boards) totalled 287 main proceedings (2010: 606), 

of which 261 were filed in the first half of 2011, prior to 

the introduction of the electronic IP file at the German 

Patent and Trade Mark Office. At the end of 2011, there 

were 2,181 cases pending (2010: 2,684). 

In 2011, 1,303 complaints were received for the eight 

Trade Mark Boards (24th to 30 th and 33 rd Boards) (2010: 

1,465). At the end of the year, there were still 1,591 cases 

pending (2010: 1,421). 

The number of new entries dropped to 31 main proceedings 

(2010: 55) as regards the Board of Appeal for 

Utility Models (35 th board), and there were 92 cases 

pending at the end of the year under review (2010: 55). 

142

Business Report BPatG Annual Report 2011 

II. Statistics 

Business Development in 2011 in the Field of Main Proceedings 

Cases in hand: 

1 Jan 2011 

New cases 

Prosecuted 

cases 

Cases in hand: 

31 Dec 2011 

Nullity Boards 402 297 276 423 

Juridical Board of Appeal 112 19 40 91 

Technical Boards of Appeal total 2,684 287 790 2.181 

of which appeal proceedings 2,198 287 537 1.948 

opposition proceedings 486 0 253 233 

Boards of Appeal for Trade Marks 

(including appeal proceedings pursuant to Art. 165, Paras. 4 

and 5 of the Trade Mark Act) 

1,421 1,303 1,133 1,591 

Board of Appeal for Utility Models 119 31 58 92 

Board of Appeal in Plant Variety Cases 1 0 0 1 

Total 4,739 1,937 2,297 4,379 

143


Overall Statistics on the Activities of the Federal Patent Court in 2007 – 2011 

Nullity, Appeal and Opposition Proceedings – Main Proceedings 

Nullity 

Boards 

Juridical 

Board of 

Appeal 

Technical Boards 

of Appeal 

Boards of 

Appeal for 

Trade Marks 

Board of 

Appeal for 

Utility 

Models 

Board of 

Appeal for 

Plant Variety 

Cases 

Total sets of 

proceedings 

Appeal 

proceedings 

Opposition 

proceedings 

(Columns 

1-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 

Received 

Closed 

Still pending 

234 

235 

350 

48 

54 

77 

588 

563 

1,978 

6 

435 

1,740 

1,044 

1,704 

1,784 

87 

79 

99 

- 

- 

- 

2,007 

3,070 

6,028 

2008 

Received 

Closed 

Still pending 

275 

237 

388 

47 

44 

80 

750 

610 

2,118 

1 

452 

1,289 

961 

1,471 

1,274 

113 

85 

127 

- 

- 

- 

2,147 

2,899 

5,276 

2009 

Received 

Closed 

Still pending 

228 

227 

389 

61 

57 

84 

683 

549 

2,252 

9 

464 

834 

1,068 

1,190 

1,152 

141 

83 

185 

- 

- 

- 

2,190 

2,570 

4,896 

2010 

Received 

Closed 

Still pending 

297 

276 

423 

58 

30 

112 

598 

652 

2,198 

8 

356 

486 

1,465 

1,196 

1,421 

55 

121 

119 

1 

0 

1 

2,440 

2,597 

4,739 


Received 

Closed 

Still pending 

297 

276 

423 

19 

40 

91 

287 

537 

1,948 

0 

253 

233 

1,303 

1,133 

1,591 

31 

58 

92 

0 

0 

1 

1,937 

2,297 

4,379 

144


Nullity, Appeal and Opposition Proceedings – Proceedings Outside Main Proceedings (ZA (pat) Proceedings) 

Nullity 

Boards 

Juridical 

Board of 

Appeal 


of Appeal 

Boards of 

Appeal for 

Trade Marks 

Board of 

Appeal for 

Utility 

Models 

Board of 

Appeal for 

Plant Variety 

Cases 

Total sets of 

proceedings 

Appeal 

proceedings 

Opposition 

proceedings 

(Columns 

1-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 

Received 

Closed 

Still pending 

308 

314 

44 

9 

9 

0 

140 

138 

6 

217 

221 

2 

46 

50 

2 

21 

20 

3 

- 

- 

- 

741 

752 

57 

2008 

Received 

Closed 

Still pending 

354 

344 

54 

9 

7 

2 

140 

136 

10 

135 

135 

2 

36 

36 

2 

44 

45 

2 

- 

- 

- 

718 

703 

72 

2009 

Received 

Closed 

Still pending 

412 

362 

104 

1 

3 

0 

175 

182 

3 

109 

110 

1 

30 

30 

2 

40 

40 

2 

- 

- 

- 

767 

727 

112 

2010 

Received 

Closed 

Still pending 

290 

309 

85 

8 

4 

4 

160 

162 

1 

49 

50 

0 

34 

35 

1 

38 

33 

7 

- 

- 

- 

579 

593 

98 


Received 

Closed 

Still pending 

311 

347 

49 

0 

4 

0 

127 

122 

6 

41 

41 

0 

25 

22 

4 

23 

25 

5 

- 

- 

- 

527 

561 

64 

145


Overall Statistics of Duration of Proceedings 2007 – 2011 in Months 

60 

50 

46.09 

49.65 

54.42 

40 

35.2 

40.4 

38.50 

30 

20 

10 

21.7 

16.17 

24.87 

18.15 

21.51 

12.81 

21.35 

22.91 

21.26 

16.65 

19.01 

25.61 

21.77 

17.86 

14.08 

21.91 

24.19 

24.23 

13.75 

0 

2007 

2008 

2009 

2010 


Nullity Boards 


Utility Models 

Trade Marks 

Juridical Board 

2007 2008 2009 2010 2011 

Nullity Boards 21.70 21.51 21.26 21.77 24.19 

Technical Boards of Appeal 35.20 40.40 46.09 49.65 54.42 

Board of Appeal for Utility Models 16.17 12.81 16.65 17.86 24.23 

Boards of Appeal for Trade Marks 24.87 21.53 19.01 14.08 13.75 

Juridical Board of Appeal 18.15 22.91 25.61 21.91 38.50 

146


III. Appeals against Rulings of the Federal Patent Court 

Patent Nullity Proceedings 

An appeal was lodged against 78 of the 115 judgements 

issued by the Federal Patent Court in 2011 (2010: 

85 of 112 cases). Of the 92 appeals pending before the 

Federal Court of Justice, 39 were concluded by judgement, 

in 23 cases of which the first-instance rulings of 

the Federal Patent Court were upheld. In 16 cases, the 

impugned decision was modified or set aside. The remaining 

53 proceedings ended otherwise (for instance 

through a settlement or a withdrawal of the appeal). 

Relative to the total number of completions, 17 % of 

the appeals resulted in the Federal Court of Justice 

amending or overturning the first-instance judgment 

of the Federal Court of Justice (2010: 26 %). 

Further Appeal Proceedings to the 

Federal Court of Justice 

In 2011, the Federal Patent Court allowed appeals to 

the Federal Court of Justice in 18 cases, broken down 

as follows: three proceedings before the Technical 

Boards of Appeal, 12 proceedings before the Boards 

of Appeal for Trade Marks, one utility model appeal 

proceedings and two proceedings before the Juridical 

Board of Appeal. 

The parties to the proceedings lodged appeals in eight 

proceedings (of which one was before the Technical 

Board of Appeal, five were before the Boards of Appeal 

for Trade Marks, one was before the Board of Appeal 

for Utility Models and one was before the Juridical 

Board of Appeal). 

An appeal not requiring admission was lodged in 11 

cases (in two proceedings before a Technical Board of 

Appeal and in nine proceedings before the Board of 

Appeal for Trade Marks). 

Decisions of the Federal Court of Justice on 

admitted Appeals and Appeals not requiring 

Admission in 2011 

In the year under review, the Federal Court of Justice 

ruled on a total of ten admitted appeals of the Federal 

Patent Court, in one case of which the appeal was 

granted, whereas in six cases, it was rejected. In the 

three remaining proceedings, the appeal was concluded 

in another manner. 

The Federal Court of Justice adjudicated 18 appeals 

not requiring admission, which were successful in four 

cases and were rejected in six proceedings. The eight 

remaining proceedings were concluded in another 

manner. 

147


Staffing 

As of 31 December 2011, the Federal Patent Court had 

a total of 112 judges as defined by Sec. 65, Para. 2 of 

the German Patent Act (2010: 110). They included 30 

female and 82 male judges (2010: 26 female and 84 

male judges), 65 and 47 of whom were technically and 

legally qualified members, respectively (2010: 61 technically 

and 49 legally qualified members). Eleven positions 

were vacant due to ongoing staffing processes. 

In the year being reviewed, the three chairmanship 

positions of the 11 th , 12 th and 35 th /36 th Boards were restaffed. 

The Chairman of the 15 th Board acted as Interim 

Chairman of the 14 th Board until the latter position 

was re-staffed. 

Of the 112 female and male judges of the court, one 

female judge was seconded to the Munich I Regional 

Court (in exchange for a male judge from that court) 

another female judge was seconded to the Federal 

Court of Justice, and a male judge was seconded to 

the Federal Ministry of Justice. One technically qualified 

female judge and two technically qualified male 

judges were seconded to the German Patent and Trade 

Mark Office. One female judge is on leave to perform 

tasks at the Office for Harmonization in the Internal 

Market, and four additional legally qualified members 

– including the former President of the Federal Patent 

Court – are on leave to perform tasks at the European 

Patent Office. 

A female judge presiding over the Potsdam Regional 

Court (aiming to be transferred) and a judge from the 

Zweibrücken Higher Regional Court (20%) were seconded 

to the Federal Patent Court. 

As of 31 December 2011, the Federal Patent Court had 

126 non-judicial staff members, (2010: 128), three of 

whom were on leave, of which one female employee 

was on parental leave. Non-judicial personnel consisted 

of 90 women and 36 men. 

In 2011, the Federal Patent Court trained a total of six 

young adults, four women of whom to become office 

clerks and two to become media and information services 

professionals. By virtue of these traineeships, the 

Federal Patent Court complied with the government’s 

training campaign, which envisages a trainee ratio of 

7 % relative to all employees subject to social security 

contributions. 

Training of Candidate Patent Attorneys 

Candidate patent attorneys are assigned to the Federal 

Patent Court for a six-months training period. Overall 

responsibility for this training lies with the German 

Patent and Trade Mark Office. Before 2001, between 90 

and 110 candidate patent attorneys were trained at the 

Federal Patent Court every year. From 2003 to 2009, 

this figure averaged just under 150 candidates per annum. 

Following a sudden rise in assigned candidates 

in 2011 (238) this figure dropped to 181 in 2011. 

In view of the current number of candidates, a group 

of approximately 50 to 60 candidates will be assigned 

to the Federal Patent Court every four months. They 

will be placed in small groups and allocated to the various 

boards. Furthermore, judges at the Federal Patent 

Court provide each candidate group with instruction 

in numerous study groups. 

Of the 196 exam participants (2010: 168) 189 candidates, 

or 96.4 %, passed the patent attorney exam in 

the year being reviewed (2010: 99.4 %). 

148


Documentation and the Library 

I. Documentation 

All of the final rulings handed down by the Federal Patent 

Court in the year being reviewed were published in 

the “Judgements” section of the court’s website (www. 

bpatg.de) where they were freely accessible. This section 

includes all of the rulings handed down by the 

Trade Mark Boards, the Patent Nullity Boards, the Utility 

Model Board and the Juridical Appeal Board from 

2,000 onwards. This service can be used free of charge 

for all non-commercial purposes. 

The juris database includes the rulings handed down 

by the boards intended for it as well as access to all of 

the rulings against which an appeal on points of law 

has been admitted or lodged and have been cited in 

the annual reports since 1995 as well as to all of the 

rulings handed down by the Federal Patent Court, 

which were published in more than 600 print media 

evaluated by juris over the course of the year. These 

rulings are made more reader-friendly by being indexed, 

among other things. 

In 2011, the Archive Department included 801 rulings 

handed down by the boards in the juris database in 

this manner, accounting for about 30 % of all rulings. 

In addition, 388 passages in the court’s rulings in relevant 

periodicals were supplemented. 

II. The library 

The court library allows all court staff to conduct 

research. The library’s stock of books grew to some 

20,000 titles last year. To supplement the information 

offering, 101 regular collections (loose-leaf collections, 

annuals, etc.) and 190 periodicals are kept, 

some of them in several copies. The special collection 

of product catalogues which has been compiled 

for several years currently comprises approximately 

5,600 catalogues and product lists of all kinds. 

the judges as well as the court administration staff 

access to the “Beck online” legal database. “Beck online” 

is one of the largest professional legal databases 

in Germany, which includes rulings as well as commentary 

and magazines published by Beck. All of the 

published rulings of the Federal Patent Court are also 

constantly added to this database. 

The library issues a monthly in-court press review, 

which is a collection and presentation of news from 

the fields of intellectual property, patents, trade 

marks, marketing and advertising published in dailies 

and online services. The library posts monthly overviews 

of all new additions to the library’s stock in the 

intranet, including a full list of new monographs and 

a selection of magazines. 

In the year being reviewed, the information offered 

by the library was improved considerably by granting 

149


Electronic Legal Transactions 

Electronic legal transactions/eJustice 

“Electronic legal transactions” is the term used to 

designate the secure legally binding electronic communication 

between parties to proceedings and 

the courts and covers electronic file management, 

the court’s internal electronic processing (workflow 

management), as well as electronic archiving. The 

requirements necessary to effect electronic legal 

transactions are the possibility of the legally secure 

exchange of documents (e.g. motions, complaints 

and court decisions) as well as the clarity, integrity, 

completeness and consistency of files maintained 

electronically. 

The objective is to speed up correspondence significantly 

and to enable files to be processed without 

a discontinuity in media within the Federal Patent 

Court as well. The time-consuming and costly creation 

of paper documents and their delivery, as well as 

incoming mail processing and distribution are being 

replaced by the immediate exchange of documents 

between the IT systems of the parties involved. The 

“Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht” [Ceremonial 

Publication on 50 Years of the German Patent 

Court] (cf. Carl Heymanns Verlag 2011, Dr Norbert 

Mayer, Thomas Kleinschmidt “Elektronischer Rechtsverkehr 

beim Bundespatentgericht”– 1. Teil: Rechtliche 

Rahmenbedingungen [Electronic Legal Transactions 

at the Federal Patent Court – Part 1: Legal Framework 

Conditions], p. 1001 to 1013) provides an overview of 

the legal framework conditions applicable to the Federal 

Patent Court. 

IT 

In 2009, the Federal Patent Court switched its administration 

to electronic file management using the 

VISkompakt workflow management system as a precursor 

to managing electronic court files, enabling 

the processing of administrative transactions without 

media discontinuity and across all departments. 

Details on this IT solution have also been summarised 

in the ceremonial publication entitled “50 Jahre 

Bundespatentgericht” [50 Years of the German Patent 

Court] (Carl Heymanns Verlag 2011, Dr Norbert Mayer 

“Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht”– 

2. Teil: Entwicklung der Informationstechnik 

[Electronic Legal Transactions at the Federal Patent 

Court – Part 2: IT Developments], p. 1015 to 1026). 

Electronic courtroom 

Oral hearings are the core element of every court 

proceedings. A direct consequence of electronic legal 

transactions and eJustice is thus the need for all electronic 

file contents – including those of the court of 

lower instance – namely the electronic case file (EISA) 

of the German Patent and Trade Mark Office to be 

available in hearings. However, the availability of the 

electronic file and on-screen searches may not interfere 

with the oral proceedings. Experience has shown 

that for this purpose, it is not sufficient to set up notebooks 

or monitors in the courtroom, behind which the 

judges appear to be “hidden”. 

New information technologies open the door to innovative 

ways of distributing information at oral hearings 

that have not been made use of thus far (cf. Dr 

Norbert Mayer: “Innovative Informations- und Kommunikationstechnik 

im Gerichtssaal des Bundespatentgerichts”, 

Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 

[“Innovative Information and Communication 

Technology in the Courtroom of the Federal Patent 

Court”, Notifications of German Patent Attorneys] Issue 

7-8/2011, p. 349 to 355). Plans are in place to equip 

further courtrooms with innovative IT infrastructure. 

The “Electronic Courtroom” project is a pilot of the 

German court landscape that has already drawn huge 

attention. Informational video clips making the technology 

employed clearer to and easier to use by parties 

to proceedings can be accessed on the Federal 

Patent Court’s website (www.bpatg.de). 

150


Public Relations Work and International Affairs 

20 January 2011 

Some 200 guests accepted the invitation of Vice President 

Dr Klaus Strößner to the traditional New Year Reception 

hosted in the foyer in front of the courtrooms 

of the Federal Patent Court. 

11 to 15 April 2011 

Once again, the Federal Patent Court joined forces with 

the European Patent Office to organise a joint seminar 

in Munich for judges from other European countries. 

This year, the countries represented were Albania, Serbia 

and Macedonia. 

14 April 2011 

The Federal Patent Court has been participating in the 

nationwide “Girl‘s Day” every year since 2007. As in the 

preceding years, the programme‘s focus in the Federal 

Patent Court in 2011 was the profession of the technically 

qualified female judge: ten high school girls aged 

14 to 16 spent a day informing themselves about the 

Federal Patent Court, experiencing an oral hearing as 

visitors and gaining a lot of valuable insight into this 

diverse profession first hand, namely from the court‘s 

technically qualified female judges. 

3 May 2011 

At a ceremonial event, the German Minister of Justice 

Ms Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bade 

farewell to the former President of the Federal Patent 

Court Mr Raimund Lutz and inaugurated the 

new President of the Federal Patent Court Ms Beate 

Schmidt. 

30 June 2011 

The Federal Patent Court hosted its third international 

symposium at the Munich Residence. The topical issue 

in 2011 was “National Patent Jurisdiction in Europe”. 

Some 250 participants attended from throughout Europe, 

all of whom are concerned with this issue, be it as 

judges, lawyers, representatives of industry, commerce 

and the sciences or officials of the governments of EU 

member states and the EU Commission, taking advantage 

of the symposium to share information and 

opinions. 

Following the symposium, the Bavarian Minister of 

Justice and Consumer Protection Dr Beate Merk invited 

the attendees on behalf of the Bavarian state government 

to a reception in the Emperor‘s Room of the 

Munich Residence. 

More detailed information on this event as well as the 

conference proceedings entitled “2011 Symposium” 

can be downloaded from the court‘s homepage (www. 

bpatg.de). 

1 July 2011 

The Federal Patent Court commemorated the 50th anniversary 

of its establishment with a celebratory event 

held in the Allerheiligen-Hofkirche [All Saints Court 

151


Church]. The former President of the Federal Republic 

of Germany Christian Wulff and the Federal Minister 

of Justice Sabine Leutheusser-Schnarrenberger held 

speeches in honour of the Federal Patent Court. The 

testimonial speech was given by the former President 

of the Federal Constitutional Court Prof Hans-Jürgen 

Papier. The full collection of speeches including numerous 

pictures can be found on the court‘s homepage 

(www.bpatg.de). 

Occasioned by the anniversary, a commemorative 

book entitled “50 Jahre Bundespatentgericht” [50 

Years of the Federal Patent Court], a collaborative effort 

of more than 100 authors from Germany and 

abroad, was published by Carl Heymanns Verlag. 

8 – 15 October 2011 

On the occasion of the long–lasting 30 years cooperation 

between the German Patent and Trade Mark Office 

and the State Intellectual Property Office of the 

People’s Republic of China (SIPO), famous representatives 

from authorities and institutions, science and 

industry were invited to two symposia held in Peking 

and Shanghai. On the part of the Federal Patent Court, 

President Ms Beate Schmidt, and Judge at the Federal 

Patent Court, Mr. Günter Hubert, took part in the very 

interesting events which took place from 8 – 15 October 

2012. A special highlight was inter alia the presentation 

of the electronic facilities of the High People’s Court, a 

really ultra-modern court. The President of SIPO and 

the President of the DPMA signed a “Memorandum 

of Understanding” as well as an ongoing work programme 

for future cooperation of the two institutions. 

As already for previous visits, the host institution had 

prepared a wide social and cultural programme and attended 

the delegation of DPMA and BPatG attentively 

and generously. 

17 November 2011 

Chaired by President Beate Schmidt, the 11 th session of 

the European Patent Jurisdiction Task Force was held 

at the Federal Patent Court. The topics addressed were 

unresolved matters relating to the European Patent 

Court and the developments during the Polish council 

presidency. 

18 November 2011 

A small ceremony way held to present two new courtrooms 

to the audience of experts, including numerous 

representatives of the lawyer’s profession, industry and 

commerce. 

Visits from Abroad 

In 2011, the Federal Patent Court again received numerous 

delegations from abroad, namely from China, Vietnam, 

Japan, South Korea, France, Sweden, Turkey, Serbia, 

Moldavia, Uzbekistan, Georgia and Saudi Arabia. As 

before, the regional points of focus of cooperation with 

intellectual property establishments abroad are Russia 

and Asia. 

152

Bundespatentgericht 

Federal Patent Court 

Cincinnatistraße 64 

D - 81549 München 

bundespatentgericht@bpatg.bund.de 

www.bpatg.de

Jahresbericht 2011 - Bundespatentgericht

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?