Überblick über die Rechtsprechung der Eidg. Rekurskommission für ...

BERICHTE / RAPPORTS
Überblick über die Rechtsprechung der
Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum
(RKGE) im Jahre 2003
MARTIN SCHNEIDER*
I. Einleitung
II. Markenrecht
1. Absolute Ausschlussgründe
2. Relative Ausschlussgründe
3. Weitere Fragen
III. Übrige Rechtsgebiete
I. Einleitung
Die folgenden Ausführungen bezwecken
die Darstellung der Rechtsprechung
der eidgenössischen Rekurskommission
für geistiges Eigentum
(RKGE) im Jahre 2003. Insgesamt
sind 103 Beschwerden eingegangen,
was im Vergleich zum Rekord des
Vorjahres (93) erneut einen Anstieg
bedeutet. Die Zahl der Erledigungen
beträgt 86 (62 im Vorjahr). Einmal
mehr 1 standen die markenrechtlichen
Entscheide – und hier diejenigen
in Widerspruchssachen – ganz
überwiegend im Vordergrund 2 . In
den übrigen Rechtsgebieten, in denen
die RKGE zuständig ist, hatte
sich diese gerade einmal mit einer
patent- und einer sortenschutzrechtlichen
Angelegenheit zu beschäftigen,
wobei beide Fälle durch Nichteintreten
erledigt wurden. Im Design-
und Urheberrecht bzw. in
Handelsregistersachen waren im Berichtsjahr
weder Eingänge noch Erledigungen
zu verzeichnen.
* Dr. iur., Rechtskonsulent, juristischer
Sekretär der RKGE, Zürich und Bern.
sic! 9/2004
II. Markenrecht
1. Absolute Ausschlussgründe
a) Freihaltebedürfnis und fehlende
Unterscheidungskraft
Im Zusammenhang mit den Anforderungen
an die Verkehrsdurchsetzung
setzt sich die RKGE im
Entscheid Grimselstrom3 auf grundsätzliche
Art mit der doppelten Funktion
des Gemeinguts auseinander.
Die RKGE wörtlich: «Zeichen, die
wegen eines Freihaltebedürfnisses
nicht eingetragen werden, können
unter Umständen überhaupt nie (bei
absoluter Freihaltebedürftigkeit) oder
nur nach langem und im Wesentlichen
unbestritten gebliebenem
Alleingebrauch (relative Freihaltebedürftigkeit)
eingetragen werden
… Demgegenüber lässt sich die fehlende
Unterscheidungskraft durch
intensive Benutzung relativ leicht
überwinden; insbesondere können
sich auch primitive Zeichen oder
Herkunftsangaben ohne weiteres im
Verkehr durchsetzen (vgl. etwa BGE
117 II 322).» Im Ergebnis versagt die
RKGE der Marke die Eintragung ins
Markenregister nicht wegen eines
Freihaltebedürfnisses, sondern wegen
fehlender Unterscheidungskraft, da
ein hypothetisches Freihaltebedürfnis
nicht zu berücksichtigen sei und es
aufgrund der langjährigen faktischen
«Alleinherrschaft» der Markenanmelderin
(infolge ihrer Eigenschaft als
Grundeigentümerin im fraglichen
Gebiet) auch in Zukunft nicht möglich
sein werde, dass ein Anbieter
alternativer Energieformen dies unter
dem Namen Grimselstrom tun würde.
Die RKGE hält abschliessend fest,
dass im Falle einer Neuanmeldung
der Art des Zurückweisungsgrundes
bei der Festsetzung der Anforderungen
an die Verkehrsdurchsetzung
Rechnung getragen werden müsse.
b) Anpreisende und direkt
beschreibende Angaben
Der Slogan we keep our promises
(Klassen 3 und 5) ist anpreisender
Natur und deshalb nicht schutzfähig4
. U.a. aus demselben Grund
wurden auch die Marken Fitness
(Klassen 29, 30, 32) 5 , PrimePower
(Datenverarbeitungsgeräte) 6 und Royal
Comfort (Klassen 3, 5, 16) 7 zurückgewiesen.
Die RKGE hält im Einklang
mit den Entscheidungen der Vorinstanz
folgende Marken für direkt
beschreibend und damit nicht schutzfähig:
SMart (Klasse 13) 8 , smartModule
bzw. smartCore (je Hardware
u.ä.) 9 , Proroot (zahnärztliche Präparate)
10 , Finanzoptimierer (Klasse
36) 11 , BahnCard (u.a. Finanz-, Transport-
und Beherbergungsdienstleistungen)
12 und Swiss Business Hub
(Dienstleistungen im Bereich der
Exportförderung) 13 . Im Fall SMart
lehnt die RKGE das Mehrdeutigkeits-Argument
der Beschwerdeführerin
ab, bei SMArt handle es sich
auch um die Abkürzung für «Sensor
fuzed Munition for the Artillery».
Das relevante Fachpublikum werde
darin den Begriff «smart» erkennen
und ohne weiteres die Gedankenverbindung
zu sog. intelligenten
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MARTIN SCHNEIDER
Waffen oder intelligenter Munition
herstellen, zumal im mündlichen
Verkehr die Differenzierung in der
Schreibweise nicht erkennbar sei.
Die Marke Discovery Travel & Adventure
Channel schliesslich ist u.a.
für Unterhaltungsdienstleistungen
(Klasse 41), nicht aber für technischeÜbermittlungsdienstleistungen
im Bereich der Telekommunikation
(Klasse 38) beschreibend 14 .
c) Unbestimmte oder mehrdeutige
Begriffe
Die Marke Fitmore für chirurgische
Instrumente u.ä. ist u.a. deshalb
schutzfähig, weil der Bestandteil
«Fit» sowohl auf «Fitness» als auch
«fit» im Sinne von «geeignet, passend»
hindeuten kann15 . Die Verkehrskreise
bringen die Marke Silk-
Writer für Schreibgeräte nur unter
Zuhilfenahme von Phantasie mit
weichen Schreibeigenschaften in
Verbindung, da die vordergründige
Übersetzung mit Seiden-Schreiber
für die meisten keinen direkt erkennbaren
Sinn ergibt und deshalb
weitere Gedankengänge notwendig
werden16 . Die Marke Procheck (Klassen
9, 10, 38, 42) ist unbestimmt
und damit schutzfähig, da dieser
Ausdruck – wenn überhaupt – eine
nur entfernte, sehr allgemeine Andeutung
beinhaltet, dass es sich um
Geräte oder Apparate handelt, mit
denen Untersuchungen vorgenommen
werden. Welcher Art diese
Untersuchungen sind, wird durch
das Wort «Procheck» indessen nicht
beschrieben17 . Die Marke Preton für
Baumaterialien ist unbestimmt und
verfügt deshalb über einen normalen
Schutzumfang18 . Darauf ist bei der
Besprechung der relativen Ausschlussgründe
zurückzukommen. Man kann
auch die Marke Ipublish für
u.a. Software, Onlinedienstleistungen
eines Verlags und Internetdienstleistungen
aller Art wie z.B.
Archivierung von Information für
unbestimmt oder mehrdeutig (z.B.
I publish oder Internet-Publishing)
ansehen. Die RKGE geht stattdessen
den Weg über eine genügende
sprachliche Verfremdung und das
Gleichbehandlungsgebot und kommt
zum selben Ergebnis 19 .
d) Mutilation
Die RKGE stellt fest, dass die Marke
Ipublish sprachlich nicht korrekt gebildet
ist. Nach englischen Sprachregeln
müsste bei einer derartigen
Wortverbindung das Verb nicht in
der Grund-, sondern in der Partizipform
erscheinen (publishing). Ein
Verstoss gegen den Sprachgebrauch
oder die Regeln der Sprachbildung
kann die Verständlichkeit eines neu
gebildeten Wortes erschweren und
es unterscheidungskräftig machen.
Die RKGE hält Ipublish für eine
Mutilation des Begriffs «Internet
Publishing» und erkennt auf Schutzfähigkeit.
Die Marken SmartCore
bzw. SmartModule sind dagegen in
sprachlicher Hinsicht korrekt gebildet,
weshalb das «Mutilations-Argument»
nicht verfängt20 .
e) Zahlwörter und Farbangaben
Angesichts nicht einheitlicher Präjudizen
und Lehrmeinungen sieht die
mit der Frage der Schutzfähigkeit
von Zahlwörtern befasste RKGE
keinen Anlass, für den Begriff
«seven» ein Freihaltebedürfnis anzunehmen
und ihm jegliche Unterscheidungskraft
abzusprechen. Sie
beurteilt das Zahlwort «seven» als
schutzfähig und spricht ihm einen
normalen Schutzumfang zu, zumal
es für die konkret beanspruchten
Waren auch nicht beschreibend ist21 .
In einem anderen Widerspruchsfall
befasst sich die RKGE mit der
Schutzfähigkeit von Farbangaben.
Im Einklang mit dem bundesgerichtlichen
Präjudiz Red & White
(BGE 103 Ib 268) hält die RKGE
die Marke Red für knapp schutzfähig22
.
f) Formmarken
Im Unterschied zu den bisherigen
Waschtabletten betreffenden Formmarken23
beurteilt die RKGE eine
rechteckige Waschtablette, die bestimmte
Farben beansprucht und
aus deren Oberfläche eine perlmutterfarbene
Kugel halb herausragt, als
schutzfähig24 . Für schutzfähig wird
auch die spezielle und verschiedene
Farben beanspruchende Form eines
Eiskuchens gehalten25 . Bei beiden
Fällen ist entscheidend, dass die im
Einzelnen banalen Gestaltungselemente
in ihrer Kombination einen
unterscheidungskräftigen Gesamteindruck
erwecken. Im Einklang mit den
Entscheidungen der Vorinstanz werden
dagegen die Formen von Zahnpasta-Strängen26
, des Traggriffs einer
Handtasche27 und des Scharniers eines
Uhrarmbandes für nicht unterscheidungskräftig
gehalten. Die gegen
diesen letzteren Entscheid gerichtete
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans
BGer wird von diesem abgewiesen28 .
g) Herkunftsangaben
Das Wortzeichen Phoenix ist als
direkte geographische Herkunftsangabe
zu qualifizieren und nicht
schutzfähig, da die Abnehmer von
Körper- und Schönheitspflegemittel
darin primär den geographischen
Hinweis auf die Hauptstadt des USamerikanischen
Bundesstaates Arizona
erkennen. Zwar dürfte einem
Teil der Konsumenten auch die Redewendung
«wie Phoenix aus der
Asche» bekannt sein, doch sind die
damit verbundenen Vorstellungen
verschwommen und vermögen die
Dominanz der geographischen Bedeutung
nicht zu verdrängen29 .
h) Verkehrsdurchsetzung
Erneut30 sind Entscheide zu verzeichnen,
welche demoskopische
Umfragen als Mittel der Beweisführung
im Markenrecht als geeig-
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ÜBERBLICK ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG DER EIDG. REKURSKOMMISSION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (RKGE) IM JAHRE 2003
net ansehen oder sie sogar fordern.
Es scheint sich eine Tendenz herauszuschälen,
dass dies vor allem da zutrifft,
wo die Zurückweisung der
Marke aufgrund eines (hohen) Freihaltebedürfnisses
erfolgt ist. Im Entscheid
«Uhrarmband» verneint die
RKGE den Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung
aufgrund eines mehr
als zehnjährigen Gebrauchs und hält
fest: «Es ist offenkundig, dass für
einen derartigen Nachweis eine demoskopische
Umfrage das beste Beweismittel
ist.» Die gegen diesen
Entscheid gerichtete Beschwerde wird
vom BGer mit Entscheid vom 24.
Februar 2004 abgewiesen. Interessant
(und zustimmungswürdig) erscheint
der Satz, wonach «bundesrechtlich
nicht zu beanstanden [ist], dass das
IGE umso höhere Anforderungen an
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
stellt, je banaler das
Zeichen erscheint 31 ». Zu Recht geht
das BGer dabei davon aus, dass die
Abnehmerkreise in einer Warenform
grundsätzlich die Gestaltung der
Ware selber und nicht einen betrieblichen
Herkunftshinweis» sähen.
Die langjährige Verwendung einer gemeingebräuchlichen
Form der Ware
werde deshalb in der Regel weniger
als ein Wort oder ein Bild als Kennzeichen
wahrgenommen.
In den Fällen «Zahnpasta-
Strang» werden die ins Recht gelegten
Umfragen zurückgewiesen, weil
sie den Anforderungen an die Beweisführung
im Markenrecht nicht
genügen 32 . Interessant sind die Erwägungen
der RKGE zu den Anforderungen
an den Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung
im Fall Grimselstrom.
Es kann diesbezüglich auf die
Ausführungen zu Beginn des Abschnitts
zu den absoluten Schutzausschliessgründen
verwiesen werden.
i) Gleichbehandlung
(Voreintragungen)
Die schweizerischen Markenanmelder
sowie insbesondere deren Ver-
sic! 9/2004
treter wissen, dass die Argumentation
mit dem Gleichbehandlungsgebot
ein vielfach dornenvoller und
wenig aussichtsreicher Weg ist. Beispielsweise
sind die Marken «We
keep your promises» und «We keep
our promises» nicht vergleichbar,
weshalb der Berufung des Anmelders
der Letzteren auf die (eingetragene)
erstgenannte Marke kein Erfolg
beschieden war 33 . Nicht erfolgreich
ist auch die Berufung der
Anmelderin der Marke Swiss Business
Hub auf die ihrer Ansicht nach
vergleichbaren Marken Swiss Direct
Bank und Swissôtel. Gemäss der
RKGE ist in diesem Zusammenhang
zu beachten, dass ein vereinzeltes
Abweichen bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft von Marken
nicht zur Richtschnur für eine weitere
(falsche) Eintragungspraxis werden
darf. Eine abweichende Behandlung
im Unrecht ist zulässig, sofern sie nur
in vereinzelten Fällen erfolgt und die
Behörde zu erkennen gibt, dass sie
diese Praxis nicht beibehalten will.
Die RKGE stellt weiter fest, dass es
sich bei den erwähnten Voreintragungen
lediglich um vereinzelte und zudem
schon seit langer Zeit eingetragene
Marken handelt, weshalb der
Gleichbehandlungsgrundsatz durch
eine vereinzelte abweichende Behandlung
nicht verletzt wird 34 .
Eine seltene Ausnahme betrifft
den bereits erwähnten Entscheid
Ipublish 35/36 . Die RKGE hält die
gleich gebildeten und für identische
oder ähnliche Waren und Dienstleistungen
eingetragenen Marken
iDocument (Klassen 9, 39, 42),
iProject (Klassen 9, 42), Idiary
(Klasse 9), Ifast (Klassen 9, 16, 35,
36, 42) und I-Sight (Klassen 9 und
35) für relevant und vergleichbar.
Da die Vorinstanz nicht behauptet
habe, dass diese Eintragungsentscheide
irrtümlich erfolgt seien,
lasse sich eine Ungleichbehandlung
der Beschwerdeführerin in Bezug
auf ihre Marke Ipublish nicht rechtfertigen.
2. Relative Ausschlussgründe
a) Verwechslungsgefahr bei
Wortmarken im Allgemeinen
Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich
gemäss ständiger Praxis nach dem
Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden
Zeichen. Dieser Grundsatz
kommt häufig bei Marken mit
mehreren Bestandteilen zur Anwendung.
Aus gemeinsamen, nicht prägenden
Bestandteilen lässt sich in
der Regel keine Zeichenähnlichkeit
herleiten. Aus diesem Grund sind
die Marken Ô de Lancôme und Oh!
John Ray nicht ähnlich – der gemeinsame
Bestandteil Ô bzw. Oh! ist
nicht prägend 37 . Die Marken seven
bzw. 7seven auf der einen und Seven-
Pictures bzw. go seven auf der anderen
Seite sind sich dagegen ähnlich, da
das im beurteilten Fall nicht beschreibende
Zahlwort «seven» über
einen normalen Schutzumfang verfügt
und den Gesamteindruck der
in Frage stehenden Marken prägt 38 .
Vergleichbare Überlegungen in Bezug
auf das prägende Hauptelement
«Bull» führen zur Bejahung der Verwechselbarkeit
der Marken Red Bull
und Bluebull (je für Finanzdienstleistungen)
39 . Die Marke Hexal wird von
den Verkehrskreisen als Einheit wahrgenommen
und nicht in «Hexa» und
«L» aufgespalten. Schon aus diesem
Grund besteht zwischen Hexal und Infanrix
Hexa keine Ähnlichkeit 40 . Aus
der gleichen Überlegung wird die Verwechselbarkeit
zwischen den Marken
Mobilat und Mobigel bejaht. Es gibt
keinen Grund zur Annahme, dass die
Verkehrskreise die Widerspruchsmarke
in die Bestandteile «Mobil» und
«at» aufspalten würden, zumal «Mobil»
im Zusammenhang mit Pharmazeutika
keine auf der Hand liegende
Bedeutung zukommt. Dementsprechend
stimmen die Marken in dem
den Gesamteindruck prägenden Wortanfang
überein 41 .
Gemäss Lehre und Rechtsprechung
ergibt sich die Ähnlichkeit
von Wortmarken (bzw. von Wort-/
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MARTIN SCHNEIDER
Bildmarken, bei denen das Wortelement
den Gesamteindruck bestimmt),
aufgrund ihrer Übereinstimmung
entweder im Wortklang,
im Schriftbild oder im Sinngehalt.
Bekanntlich kann eine bestehende
Ähnlichkeit im Wortklang und /
oder Schriftbild durch einen unterschiedlichen
Sinngehalt nur aufgehoben
werden, wenn ein solcher
unwillkürlich und für den Abnehmer
ohne weiteres Nachdenken zu
Tage tritt 42 . Die Sinngehalte der
Marken Baguettine und Baghetti sind
in diesem Sinne nicht derart unterschiedlich,
dass die im (zumindest
französischen) Wortklang bestehende
Ähnlichkeit kompensiert werden
könnte 43 . Unbestimmt und damit
nicht unterschiedlich sind auch die
Sinngehalte der Marken Preton und
Prebeton; angesichts der Ähnlichkeit
auch im Wortklang besteht deshalb
Verwechslungsgefahr 44 . Die Marken
Rivotril und Rimostil sind aufgrund
ihrer Übereinstimmung im Wortklang
und Schriftbild ähnlich 45 . Infolge
klanglicher und schriftbildlicher
Unterschiede besteht dagegen
keine Zeichenähnlichkeit zwischen
den Marken Ixense und Axense 46 sowie
Seropram und Citopram 47 .
b) Übernahme der Widerspruchsmarke
Die vollständige und unveränderte
Übernahme der Widerspruchsmarke
in die jüngere Marke begründet
grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr,
wie die RKGE in den Fällen
Younet / Y Younet 48 und Cartoon / Cartoon
Network 49 erneut 50 festhält. Eine
Verwechslungsgefahr besteht auch
dann, wenn dem prägnanten Hauptelement
einer anderen Marke ein Zusatz
beigefügt wird, welcher nicht geeignet
ist, den sich aus der Marke
ergebenden Gesamteindruck im Wesentlichen
zu bestimmen 51 . In diesem
Sinne sind sich die Marken Red Bull
und Bluebull ähnlich, da in den Farbangaben
«Red» bzw. «Blue» beschrei-
bende Zusätze zum prägnanten
Hauptelement «Bull» zu sehen sind 52 .
c) Unmittelbare und mittelbare
Verwechselbarkeit
In der Berichtsperiode spielt das Kriterium
der mittelbaren Verwechselbarkeit
eine nicht unerhebliche Rolle
bei der Bejahung der Zeichenähnlichkeit.
Nach Lehre und Rechtsprechung
ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr
zu bejahen, wenn die
Abnehmerkreise zwar die Unterschiede
zwischen zwei Marken erkennen,
aber infolge bestehender
Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge
vermuten53 . In der Praxis wird
häufig auf das Konzept der mittelbaren
Verwechselbarkeit zurückgegriffen,
wenn eine unmittelbare
nicht zweifelsfrei feststeht oder eine
ergänzende Begründung angebracht
wird. Dies lässt sich am bereits
erwähnten Fall Cartoon / Cartoon
Network illustrieren. Die RKGE
wörtlich: «Die Beschwerdeführerin
übernimmt die Marke der Beschwerdegegnerin
in identischer
Schreibweise … Dadurch wird eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr
geschaffen, die auch durch das figurative
Element der Marke Cartoon
Network nicht beseitigt wird. Gleichzeitig
ist auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr
zu befürchten, denn
die identische Übernahme der
Marke Cartoon könnte den Eindruck
erwecken, es bestünden zwischen
den beiden Marken Zusammenhänge
etwa in der Art von Serienzeichen54
.»
d) Schutzumfang
Bekanntlich stellt die Markenstärke
bzw. -schwäche ein Kriterium für die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr
dar. Die für identische Waren
der Klasse 25 eingetragenen Marken
M (fig.) und M (fig.) sind verwechselbar,
obwohl der Buchstabe M
grundsätzlich Gemeingut darstellt.
Da die Widerspruchsmarke jedoch
als durchgesetzte Marke eingetragen
ist, kommt ihr ein zumindest normaler
Schutzumfang zu 55 . In einem
anderen Fall, welcher ebenfalls die
M-Marken der Migros betrifft,
spricht die RKGE dem «Migros-M»
infolge seiner Bekanntheit bei den
schweizerischen Verkehrskreisen einen
erhöhten Schutzumfang sowie das
Bestehen einer Serie auf der Basis der
Marke M zu. Die angegriffene
Marke M-Cell ist deshalb mit den
Wortmarken M bzw. M Electronics
(je für Waren der Klasse 9 registriert)
verwechselbar 56 . Trotz eher eingeschränktem
Schutzumfang infolge
inhärenter Zeichenschwäche sind auch
die aus einem Buchstaben und einer
Zahl gebildeten Marken N 24 / M24
verwechselbar 57 . Die Marke Preton
für Baumaterialien ist in ihrem Aussagegehalt
nicht genügend bestimmt,
um eine Ähnlichkeit im Sinngehalt
mit der Marke Prebeton auszuschliessen.
Sie verfügt über einen
normalen Schutzumfang und setzt
sich daher gegenüber Prebeton durch 58 .
Die RKGE verweist dabei auf ihren
früheren Entscheid Creaton / Creabeton,
in welchem entgegen der
späteren Auffassung des BGer ebenfalls
auf Verwechselbarkeit erkannt
wurde 59 .
Der Begriff «Caixa» in der
Marke Caixa Geral de Depositos wird
von den inländischen Bankkunden,
auch wenn sie nicht portugiesisch
sprechen, unschwer als Hinweis auf
Sparkasse verstanden. Es handelt
sich daher um einen nicht unterscheidungskräftigen
Sachbegriff, weshalb
keine Verwechselbarkeit mit der
angegriffenen Marke Caixanova besteht
60 . Anhand zweier ein Strichmännchen
darstellenden Marken
bestätigt die RKGE die Rechtsprechung,
wonach Bildmarken grundsätzlich
keinen Motivschutz geniessen
61 . Je banaler das Motiv sei, desto
weniger sei es möglich, eine Ähnlichkeit
zweier Bildmarken auf der
Grundlage ihres Motivs anzuneh-
698 sic! 9/2004

ÜBERBLICK ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG DER EIDG. REKURSKOMMISSION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (RKGE) IM JAHRE 2003
men. Aus dem Entscheid wird klar,
dass die Verneinung des Markenschutzes
nicht nur für das Bild eines
Strichmännchens gilt, sondern auch
für die gemeinsamen Motive «Dynamismus»
und «Lebensfreude», welche
beide Strichmännchen übereinstimmend
ausstrahlen.
e) Besonderheiten bei
«Pharma-Marken»
Pharma-Marken geben immer wieder
– nicht nur in der Schweiz – Anlass für
besondere Problemstellungen. Insbesondere
ist nicht oder jedenfalls nicht
eindeutig geklärt, ob die Rezeptpflicht
der involvierten Produkte eine Rolle
bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit
spielt. Die im Berichtsjahr ergangenen
Entscheide vermögen diese
Frage weiterhin nicht abschliessend zu
beantworten. Im Fall «Rivotril/Rimostil»
heisst es zunächst: «Wie die Rekurskommission
im Entscheid «Tasmar
/ Tasocar» betont hat, lässt sich die
früher postulierte mildere Beurteilung
der Verwechslungsgefahr bei Pharmamarken
heute nicht mehr rechtfertigen,
da sich auch Pharmamarken letztlich
an die Endverbraucher richten
(L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz,
2. Aufl., Basel 1999,
MSchG 3 N 14). Die Verwechslungsgefahr
ist jedenfalls im Widerspruchsverfahren
nach den im Markenrecht
allgemein üblichen Grundsätzen zu
beurteilen (sic! 2000, 608)» 62 . In dem
ein gutes halbes Jahr später ergangenen
Entscheid «Seropram» / «Citopram»
heisst es allerdings relativierend:
«Andererseits ist zu beachten, dass
Pharmazeutika in der Regel auch
heute noch mit grösserer Aufmerksamkeit
erworben werden als alltägliche
Gebrauchsgegenstände (RKGE, sic!
2000, 608, ‹Tasmar / Tasocar›)» 63 .
Zur Frage der Gleichartigkeit von
Pharmamarken mit unterschiedlichen
Indikationen hält die RKGE fest, dass
jene nicht generell verneint werden
kann, sondern zu prüfen ist, ob die
Abnehmer Fehlzuordnungen ausgesetzt
sic! 9/2004
sind, weil die Produkte enge Berührungspunkte
haben. Konkret wird dies
für Antiepileptika auf der einen und
Präparate zur Behandlung kardio-vaskulärer
Krankheiten und der Osteoporose
auf der anderen Seite bejaht 64 .
f) Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
Wie schon im Vorjahr hatte sich die
RKGE in vielen Fällen mit dem Problem
der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
auseinander zusetzen.
Als Knackpunkt erweisen
sich dabei immer wieder Marken,
welche Software beanspruchen. Entsprechend
dem weiten Einsatzgebiet
von Software versuchen die Inhaber
von Widerspruchsmarken häufig,
die Gleichartigkeit über die Berührungspunkte,
welche Software mit
Waren- und Dienstleistungsangeboten
verschiedenster Art besitzt,
herzuleiten. Im Spannungsfeld zwischen
Schutz des Markeninhabers
und Nichtbehinderung des freien
Wirtschaftsverkehrs macht es sich
die RKGE zur Aufgabe, entsprechend
dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip
eine vernünftige Begrenzung
des Ausschliesslichkeitsbereichs
einer Marke zu finden65 . Dies
ist nicht immer einfach.
Beispielsweise besteht keine
Gleichartigkeit zwischen Bankdienstleistungen
und Computerprogrammen
bzw. Konzeptionierung von
Geschäftsführungssoftware, und zwar
auch dann nicht, wenn die Software
wie im referierten Fall ausschliesslich
für Banken bestimmt ist66 . Andererseits
besteht zwischen Software bzw.
der Herstellung von Software und
den Dienstleistungen von Internet
Providern (Kl. 38 und 42) Gleichartigkeit,
weil «Softwarehersteller
und Internet Service Providers namentlich
mit eigenen Internetportalen
im Internet präsent sind und
dort eine Vielzahl von Dienstleistungen,
einschliesslich Programme zum
Herunterladen sowie E-Mail-Diens-
te, anbieten» 67 . Gemäss der RKGE
ordnet der Abnehmer derartige
Dienstleistungen ohne weiteres auch
einem Programmhersteller zu, sodass
sich daraus eine Gleichartigkeit der
betreffenden Waren und Dienstleistungen
ergibt. Eine einschränkendere
Sichtweise nimmt die RKGE dagegen
ein, wenn sie es ablehnt, auf der
Grundlage des «umfassenden und
wenig konkreten» Oberbegriffs «Telekommunikation»
alle konkret bezeichneten
Waren und Dienstleistungen
zu sperren, «die (entfernt)
etwas mit Telekommunikation zu
tun haben.» Entsprechend wird eine
Gleichartigkeit zwischen Telekommunikation
und Software verneint 68 .
Auch im folgenden Beispiel ist
der Zusammenhang zwischen den
in Frage stehenden Waren und
Dienstleistungen zu lose, um Gleichartigkeit
annehmen zu können:
Elektrische Haushaltsapparate, Beleuchtungskörper
und Installationsmaterialien
sind ungleichartig mit
Dienstleistungen, die mit der Versorgung
von Energie und Wasser zusammenhängen
69 .
Die RKGE bestätigt ihre frühere
Rechtsprechung, wonach zwischen
Rohstoffen und daraus gefertigten
Fertigprodukten in der Regel
70 keine Gleichartigkeit besteht 71 .
Zwischen Kunststoffen im Rohzustand
und Kunststofffolien für
Verpackungszwecke besteht deshalb
keine Gleichartigkeit 72 . Bestätigt
wird auch die Praxis, dass sich aus
Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen
kein Schutz herleiten lässt 73 . Insofern
besteht keine Gleichartigkeit
zwischen Automobilen und ihren
Bestandteilen (Kl. 12) auf der einen
und Werbung, insbesondere im Bereich
der Automobile (Kl. 35), auf
der anderen Seite. Entsprechend verfängt
für die RKGE das Argument
der Widersprechenden, wonach Automobilhersteller
ihren autorisierten
Händlern im Interesse eines einheitlichen
Werbeauftrittes entsprechende
Werbekampagnen und Wer-
699

MARTIN SCHNEIDER
bemittel zur Verfügung stellen,
nicht, da derartige Dienstleistungen
einzig zum Zweck des Absatzes der
Hauptwaren erbracht werden 74 .
In den folgenden Fällen konnten
sich dagegen die Inhaber der
Widerspruchsmarken durchsetzen.
In Bestätigung ihrer Praxis erkennt
die RKGE auf Gleichartigkeit zwischen
Finanz- und Versicherungswesen
auf der einen und Immobilienwesen
auf der anderen Seite 75 .
Aufgrund einer in der Modebranche
immer stärker feststellbaren Tendenz
zur Diversifikation besteht auch
Gleichartigkeit zwischen Modeaccessoires,
wie etwa Taschen (Kl. 18),
und Bekleidungsstücken (Kl. 25) 76 .
Einer Praxis seit 1995 folgend
besteht auch Gleichartigkeit zwischen
Musikunterhaltung und Tonträgern
77 . Gleichartigkeit besteht
schliesslich auch zwischen Hefe- und
Feingebäck auf der einen und Verpflegung
auf der anderen Seite 78 .
g) Gebrauchszwang
In verschiedenen Fällen hatte die
RKGE Gelegenheit, sich mit Fragen
des Gebrauchszwangs zu beschäftigen.
Bestätigt wurde etwa die in
Lehre und Rechtsprechung unbestrittene
Auffassung, dass der Markeninhaber
sich den Gebrauch einer
Marke durch Vertriebspartner und
Lizenznehmer anrechnen lassen
kann79 . In einem anderen Fall hält
die RKGE unter Berufung auf BGE
124 III 277 fest, dass wer in
Deutschland über keinen Geschäftssitz
verfügt, sich nicht auf den einschlägigen
Staatsvertrag von 1892
zwischen der Schweiz und Deutschland
berufen kann 80 . Der von der
Widersprechenden geltend gemachte
direkte Gebrauch in der Schweiz
wird von der RKGE als nicht glaubhaft
angesehen, da die ins Recht gelegten
Zigarettenpakete und Tabakbeutel
nicht die von der Schweizer
Tabakverordnung vorgeschriebene
Gesundheitswarnung enthielten. Ein
Inverkehrbringen in der Schweiz war
deshalb unwahrscheinlich 81 . In zwei
weiteren Fällen beschäftigt sich die
RKGE mit der Frage des Markengebrauchs
in einer vom Registereintrag
abweichenden Form. Die RKGE
hält fest, dass die registrierte Wortmarke
Seiko Rivoli, die auf den Uhren
der Markeninhaberin überhaupt
nicht und im Verkaufskatalog nur in
der Weise dargestellt wird, dass Seiko
oben links und Rivoli in Kleinschrift
unten rechts auf den jeweiligen Katalogseiten
abgedruckt ist, nicht
rechtsgenügend gebraucht wird, da
für das Publikum durch die auseinander
liegende Platzierung der beiden
Markenbestandteile und die
unterschiedliche Schrift der Eindruck
entsteht, dass es sich nicht um
eine, sondern um zwei Marken handelt
82 . Demgegenüber schadet es
einer registrierten Marke nicht,
wenn sie bei ihrer Anbringung auf
Waren oder Warenverpackungen mit
weiteren, markenrechtlich nicht geschützten
Ausschmückungen oder
Beiwörtern versehen wird. Dasselbe
gilt, wenn das Zeichen mit zusätzlichen,
markenrechtlich schutzfähigen
Elementen kombiniert wird, solange
der Eindruck besteht, dass es
sich um zwei selbstständige Teile
handelt, die miteinander kombiniert
verwendet werden. In casu schadete
deshalb der registrierten (Produkt-)
Marke Kiss ihre Verwendung in
Kombination mit der Hausmarke
Trolli nicht 83 .
3. Weitere Fragen
a) Zeitpunkt des Einreichens von
Gebrauchsbelegen
Die RKGE hält fest, dass während
des Widerspruchsverfahrens eingereichte
Gebrauchsbelege während
des Beschwerdeverfahrens ergänzt
werden können, da den Entscheidungen
der Rekurskommission derjenige
Sachverhalt zugrunde zu legen
ist, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung
verwirklicht84 .
III. Übrige Rechtsgebiete
Wie eingangs erwähnt, waren im Berichtsjahr
in den übrigen Rechtsgebieten,
in denen die Rekurskommission
Rekursinstanz ist, keine Fälle
materiell-rechtlich zu entscheiden.
700 sic! 9/2004

ÜBERBLICK ÜBER DIE RECHTSPRECHUNG DER EIDG. REKURSKOMMISSION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (RKGE) IM JAHRE 2003
Markensachen:
Absolute Ausschlussgründe 30 31 7 20 0 3 30 31
Widerspruchssachen 55 67 5 31 0 16 52 70
1 Vgl. auch die Berichte des Verfassers in
sic! 1999, 321 ff., sic! 2000, 324 ff., sic!
2001, 345 ff. und sic! 2002, 446 ff.; sic!
2003, 523 ff. Die hier vertretenen Meinungsäusserungen
geben die persönliche
Ansicht des Verfassers wieder.
2 Vgl. die Statistik im Anhang.
3 RKGE, sic! 2004, 216.
4 RKGE, sic! 2003, 802.
5 RKGE, sic! 2003, 800.
6 RKGE, sic! 9/2004, 668.
7 RKGE, sic! 2003, 495.
8 RKGE, sic! 2003, 806.
9 RKGE, sic! 2004, 220.
10 RKGE, sic! 2003, 903.
11 RKGE, sic! 2004, 403. .
12 BGer, sic! 2004, 500. Das BGer weist die
gegen den Entscheid der RKGE gerichtete
Beschwerde ab.
13 RKGE, sic! 7/8 2004, 573.
14 BGer, sic! 2004, 400. Das BGer weist die
gegen den Entscheid der RKGE gerichtete
Beschwerde in Bezug auf Klasse 38
gut, in der Hauptsache (Kl. 41) jedoch
ab.
15 RKGE, sic! 2004, 27.
16 RKGE, sic! 2004, 503.
17 RKGE, sic! 2004, 93.
18 RKGE, sic! 2003, 971, «Preton/Prebeton».
19 RKGE, sic! 2004, 95.
20 RKGE, sic! 2004, 220.
21 RKGE, sic! 2003, 905 , «seven (fig.)»; /go
seven (fig.). sic! 2003, 904 – «7seven
(fig.) / seven pictures (fig.).
sic! 9/2004
Hängige
Beschwerden
am 1.1.2003
Übrige Registersachen 2 2 1 0 1 0 2 2
Patentsachen 2 2 0 0 1 0 1 3
Designschutz 0 0 0 0 0 0 0 0
Urheberrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
Handelsregistersachen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sortenschutz 0 1 0 0 1 0 1 0
Total 89 103 13 51 3 19 86 106
* einschliesslich Rückweisungen an die Vorinstanz
Eingänge Erledigungen Hängige
Beschwerden
am
31.12.2003
Gutgeheissen
(ganz oder
teilweise)*
Abgewiesen Nicht
eingetreten
22 RKGE, sic! 2004, 237, «Redd bzw. Red
Lights /RED (fig.)»
23 Vgl. RKGE, sic! 2000, 286; sic! 2003,
498;
24 RKGE, sic! 2004, 405.
25 RKGE, sic! 2004, 502.
26 RKGE, sic! 2003, 804.
27 RKGE, sic! 2004, 98.
28 BGer, sic! 7/8 2004, 569.
29 RKGE, 2004, 428.
30 Vgl. etwa RKGE, sic! 2002, 242, «Postgelb»;
BGer, sic! 1999, 132 ff.; BGer, sic!
2002, 851, «Appenzeller».
31 BGer sic! 7/8 2004, 569.
32 RKGE, sic! 2003, 804, 805.
33 RKGE, sic! 2003, 802, 803.
34 RKGE, sic! 7/8 2004, 573.
35 RKGE, sic! 2004, 95.
36 Vgl. auch RKGE, sic! 2001, 131, Squality
und Entscheid der RKGE MA-AA
01/95 vom 17.Oktober.1995, Sure Shot
(unveröffentlicht).
37 RKGE, sic! 2004, 29.
38 RKGE, sic! 2003, 904.
39 RKGE, sic! 2003, 815.
40 RKGE, sic! 7/8 2004, 575.
41 RKGE, sic! 2003, 345.
42 Vgl. etwa RKGE sic! 2000, 383, «Merkur/Markus
Kaffee».
43 RKGE, sic! 2004, 504.
44 RKGE, sic! 2003, 971.
45 RKGE, sic! 2003, 500.
46 RKGE, sic! 2004, 100.
47
RKGE, sic! 2003, 973.
48 RKGE, sic! 2003, 714.
Aus anderen
Gründen als
erledigt
abgeschrieben
Erledigungen
Total
49 RKGE, sic! 2003, 906.
50 RKGE, sic! 2002, 520, «Visa /Jet-Set
Visa»; RKGE, sic! 2002, 524, «Joker /
Swisscom Joker»; RKGE, sic! 2001, 813,
«Viva / Coop Viva»; RKGE, sic! 2000,
509, «DK / dk Daniel Kramer»; RKGE,
sic! 2000, 511, «Mac Discount (fig.)»;
RKGE, sic! 2000, 109, «Windows NT /
ETV for Windows».
51 RKGE, sic! 2000, 607, «Red Bull /Energy
Bull Dog».
52 RKGE, sic! 2003, 815, «Redbull /Blue
Bull».
53 Vgl. statt vieler RKGE, sic! 1999, 648,
«Wave Rave / theWave».
54 RKGE, sic! 2003, 906, «Cartoon /Cartoon
Network».
55 RKGE, sic! 2004, 239.
56 RKGE, sic! 2003, 813.
57 RKGE, sic! 2004, 27.
58 RKGE, sic! 2003, 971.
59 Vgl. RKGE, SMI 1996, 472 sowie BGer,
sic! 2000, 590, mit Anm. von Michael
Ritscher.
60 RKGE sic!, 2004, 232.
61 RKGE sic!, 2003, 969, «Strichmännchen».
62 RKGE, sic! 2003, 500, «Rivotril /Rimostil».
63 RKGE, sic! 2003, 973, «Seropram /Citopram».
64 RKGE, sic! 2003, 500, «Rivotril /Rimostil».
65 RKGE, sic! 2003, 714 (E. 6. i.f.), «Younet
/Y Younet».
701

MARTIN SCHNEIDER
66 RKGE, sic! 2004, 102, «Thaler /Banque
Thaler».
67 RKGE, sic! 2003, 714, «Younet/Y Younet».
68 RKGE, sic! 2004, 229, «TNT/TNT».
69 RKGE, sic! 2004, 235, «ED/ED Energiedienst».
70 Entgegen dieser Regel besteht zwischen
Mehl und Broten Gleichartigkeit
(RKGE, sic! 2004, 504, «Baguettine /
Baghetti».)
71 RKGE, sic! 1997, 568, «Birko Tex /Biotex»;
vgl. RKGE, sic! 2003, 341, «Montego
/Montega».
72 RKGE, sic! 2004, 418, «Resinex /Resinex».
73 RKGE, sic! 2002, 758, «Le Meridien /
Meridiani»; RKGE, sic! 2001, 412,
«Targa / Targa».
74 RKGE, sic! 2003, 709, «Targa /Targa».
75 RKGE, sic! 2004, 232, «Caixa /Caixanuova»;
vgl. auch RKGE, sic! 2002, 529,
«Arc/Arcstar» und RKGE, sic! 2000,
797, «Kiss/K.i.s.s.».
76 RKGE, sic! 2003, 906, «Cartoon /Cartoon
Network».
77 RKGE, sic! 2004, 103, «Montreux Jazz
Festival»; vgl. auch SMI, 1996, 354.
78 RKGE, sic! 2004, 224, «Vialetto».
79 RKGE, sic! 2004, 38, «Bosca /Luigi
Bosca»; RKGE sic! 2003, 906, «Cartoon /
Cartoon Network».
80 RKGE, sic! 2004, 420, «Sopinae /Sobranie».
81 RKGE, sic! 2004, 420, «Sopinae /Sobranie».
82 RKGE, sic! 2004, 106, «Seiko Rivoli /R
Rivoli».
83 RKGE, sic! 2003, 907, «Kiss /Soft Kiss».
84 RKGE, sic! 2004, 38, «Bosca /Luigi
Bosca».
702 sic! 9/2004