PRESENTAZIONE CONFINDUSTRIA.odp - Confindustria Genova

➲ Confindustria, Genova 17 Aprile 2012“made in” e contraffazione: quadro normativo,esperienze pratiche, problemi applicativi equalche suggerimento ...a cura di Federico Pepè, Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane diGenovafederico.pepe@agenziadogane.it

In via generale, l'apposizione sui prodotti importatidell'indicazione del paese di origine èobbligatoriamente prevista solamente dalle norme dialcuni paesi (es. Giappone, USA), i qualiconseguentemente dispongono di regole precise perl'attribuzione dell'origine ai fini della marchiatura delprodotto; laddove invece non sussista in merito unospecifico obbligo – come è il caso allo stato attualead oggi nell'U.E. - apporre o meno l'indicazione diorigine sui prodotti è una libera scelta, da doversieffettuare necessariamente in maniera ponderata edoculata ... vediamo come e perché …

perchè…. il contesto normativo di riferimentocomposto da norme a tutela della correttainformazione dell'acquirente, che reprimonola frode nell'esercizio del commercio, chepuniscono le importazioni o le introduzioninel territorio comunitario di prodotti consegni mendaci (e tale è l'origine dellamerce), che puniscono l'utilizzo maliziosodel proprio marchio ... fino a quelle chesono poste a tutela della concorrenza sleale… non sempre rendono facile l’applicazionedel MADE IN …

Infatti...➲ Il quadro normativo in materia di made incontempla:➲ art. 4 comma 49 Legge 350 del 24/12/2003,➲ Art. 4 comma 49 bis. L. 24 del 24/12/2003come integrato dall'art. 16 del D.L. 25/09/2009e 49 ter,➲ Codice del Consumo D. leg. 206 2006 art.. 6(contenuto minimo delle informazioni alconsumatore), art. 18, 20 e ss. ,➲ C.D.C., regole sull'origine non preferenzialeartt. 22 e ss.➲ e, N.B. Art. 517 C.P. (violazione penale)➲ Oltre ad una serie di circolari e note …

Legge del 24 dicembre 2003 n. 350"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria2004)". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2003 -supplemento ordinarioArticolo 449. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero a commercializzazione ola commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recantifalse o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 delcodice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e mercinon originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallaceindicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o lamerce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi delladisciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi dellanormativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese odel loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasierrore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione deiprodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla venditaal dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo conl'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro inducaa ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sullaprovenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esattaindicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaciindicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando iprodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

I COMMI 49bis e 49 ter SONO STATI INSERITI NELL’ART. 4 DELLA LEGGE 350 DEL 2003DOPO IL COMMA 49 DALL’ART. 16 COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE DEL 25 SETTEMBRE2009 N. 135Decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 135 (Legge di conversione n.166 del 20/11/2009)Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze dellaCorte di giustizia delle Comunità europeeArticolo 16 - Made in Italy e prodotti interamente italiani49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o dellicenziatario, conmodalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origineitalianaai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati daindicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti adevitarequalsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senzaessereaccompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circaleinformazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettivaorigineestera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro10.000 ad euro 250.000.49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui alcomma49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o dellicenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti dicorredoper il consumatore.

Codice del Consumo D. lgs. 2062006art 18: "pratiche commerciali tra professionisti econsumatori“: qualsiasi azione, omissione, condotta odichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa lapubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta inessere da un professionista, in relazione alla promozione,vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;art. 20: “pratiche commerciali scorrette, una praticacommerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenzaprofessionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misuraapprezzabile il comportamento economico, in relazione alprodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o alquale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora lapratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo diconsumatori;

Art. 22.Omissioni ingannevoli CODICE AL CONSUMO1. E' considerata ingannevole una praticacommerciale che nella fattispecie concreta, tenutoconto di tutte le caratteristiche e circostanze delcaso, nonche' dei limiti del mezzo dicomunicazione impiegato, omette informazionirilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno intale contesto per prendere una decisioneconsapevole di natura commerciale e induce o e'idonea ad indurre in tal modo il consumatoremedio ad assumere una decisione di naturacommerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Del resto …➲ Il marchio di origine assolve più funzioni:➲ A) quella di fornire al consumatoreun'informazione aggiuntiva sul prodotto cheintende acquistare (in questo casocostituisce uno strumento indiretto dipromozione delle vendite qualora iconsumatori colleghino l'origine da undeterminato paese a caratteristiche dimiglior qualità),➲ B) quella di prevenire pratiche fraudolenteda parte di produttori ed importatori,

➲ La dicitura made in ha l'obiettivo di informare ilconsumatore circa l'origine del prodotto, ma taleindicazione di origine si riferisce al luogo doveavviene la produzione o dove risiede il titolare delmarchio? Ed inoltre, tutte le merci sono uguali aifini della valutazione circa la corretta apposizionedel made in?➲ Le novellazioni in materia ed il contributogiurisprudenziale non sempre hanno dato luogoad un quadro giuridico-applicativo ben chiaro ... sispazia dall' origine doganale a quella che lagiurisprudenza definisce origine imprenditoriale …e da ultimo i rilievi più problematci sono sortirelativamente al comma 49 bis

Art 49 bisPertanto, pur volendo mantenere una finalità ditutela del prodotto italiano, il legislatore ha intesomuoversi in un‘ottica di depenalizzazionelimitando le ipotesi di reato a tutti quei casi la cuicondotta attiva o omissiva lasci evincere un chiarointento fraudolento, relegando le ipotesi di minorevalenza decettiva al ben differente contestodell’illecito amministrativo.

considerato che la novella dell’art. 49 bis, riguardantel’utilizzo fallace del marchio come in oggetto interpretata,non può per ovvie ragioni di carattere logico sistematiconon riflettersi sui casi di fallace indicazione di origine exart. 49 cit. sin’ora oggetto di contestazione da parte diquest’Ufficio e sulle interpretazioni che tale normativaaveva subito nel tempo da parte della Direzione CentraleAntifrode (vedi tra le altre la nota 20/d del 13/05/05 chechiariva l’obbligo di procedere alla contestazione del reatodi cui al 517 C.P. a fronte al rinvenimento di tutti queiprodotti recanti la scritta “Italy” o il nome di una cittàitaliana), è opportuno rivedere il quadro di insieme per nonincorrere nelle contestazioni doganali

Consiglio di strategiaInnanzi tutto in via generale un corretto approccioall’accertamento doganale con riferimento al particolare aspettodella fallace indicazione non può prescindere da unavalutazione di tutti gli indici sintomatici di una possibilevolontà’ fraudolenta quali ad esempio, la presenza di bandierineo emblemi invocanti l’Italia, dimensioni della dicitura ritenutafallace e quanto altro possa indurre al meccanismo associativotra il prodotto e l’Italia ritenuto fraudolento e malizioso chevada oltre il legittimo diritto da parte dell’importatore odistributore della merce all’apposizione delle proprie generalitào costituisca addirittura adempimento di obbligo di legge; latipologia di bene assume assoluta rilevanza in tale senso(parlare di made in in relazione ad un prodotto di pelletetria nonassume la stessa valenza qualora la medesima dicitura siaapposta su un tombino..)

In conclusione con il nuovo 49 bisRimangono fuori dall’ambito applicativo della normativapenale a vantaggio di quella amministrativa lecontestazioni ex art. 49 bis aventi ad oggetto il fallaceutilizzo dei marchi registrati e non (senza la specifica delluogo di produzione della merce o della dicitura “importatoda”) unitamente a tutta la casistica avente ad oggettol’indicazione della ragione sociale dell’aziendadistributrice o importatrice compreso l’ indirizzo dellastessa sede o delle sedi delle ramificazioni societarie inItalia. È appena il caso di sottolineare che il marchiounitamente all’indirizzo, o anche l’indirizzo isolatamenteconsiderato, nulla aggiungono o tolgono ai fini dellaqualifica come illecito amministrativo dei casi de quibus lecui modalità operative di regolarizzazione sono disciplinatedalla circolare 2534/RI del 11/02/2010 dell’Area Verifichee Controlli e Attività Antifrode.

Consiglio di strategiaIn sostanza, la condotta penalmente rilevante idonea adintegrare l’ipotesi di fallace indicazione di origine o di usofallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplinasulle cd pratiche ingannevoli sarà quella connotata da un quidpluris che attribuisca (come del resto chiarito dalla nota prot.n.155971/RU del 30.11.2009 della Dir. Centrale GT) allalacunosa indicazione sull’origine estera del prodotto, inpresenza del marchio italiano o della ragione sociale conannesso indirizzo o meno, quel carattere malizioso di artifizio oraggiro finalizzato ad ingenerare nel consumatore –volutamente – l’erronea convinzione dell’origine italiana delprodotto

Consiglio di strategiaRimane inteso che l’utilizzo del solo marchio noncostituisce neanche illecito amministrativo richiedendola norma un uso fallace o fuorviante dello stessoChe fare allora in caso di dubbio?

Suggerimenti:➲ IMPORTATORI:• dare istruzioni chiare al proprio (affidabile) fornitore; infatti leistruzioni fornite per iscritto relative ad una corretta etichettaturadel prodotto datate precedentemente allo sdogamento sonosintomatiche della mancanza di una volontà fraudolenta,• controbilanciare in maniera proporzionata (compatibilmente conle caratteristiche della tipologia di merce e degli imballaggi) lapresenza di scritte richiamanti l'italianità del prodotto od altre, conle diciture made in Cina o con “la dicitura importato da ...”• considerare che le valutazioni dei casi problematici tengonoconto necessariamente della tipologia del prodotto di interesse: lavalutazione di una determinata dicitura dubbia in relazione ad unprodotto tessile o calzaturiero verrà effettuata in maniera piùrigorosa da parte della Dogana vista la “PRIMAZIA” che l'Italia hanel mondo nei settori di interesse• tenere in debita considerazione che le indicazioni ditracciabilità obbligatorie per alcune tipologie dil prodotto (indirizzoe ragione sociale del produttore – importatore) non sostituisconoquelle all'origine della merce, ma si giustappongono alle medesime

➲➲➲In generale rimane poi fermo il principio per cuiqualora sussistano dubbi sull'attribuzione dell'origine ad unprodotto per le trasformazioni subite in Italia o in un paesedell'Unione Europea è possibile chiedere una I.V.O.,”INFORMATIVA VINCOLANTE SULL'ORIGINE” AGLI UFFICIODOGANALICOMPETENTI(dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it)L’ufficio delle Dogane di Genova è a disposizione per qualunquechiarimento

Operatori in dogana:A) in caso di dubbio fare uso dell'istituto della visita preventiva in manieratale da visionare la merce antecedentemente al momentogiuridicamente vincolante della procedura doganale per formalizzare(se del caso) la propria volontà di regolarizzazione della merce,B) effettuare un reale contradditorio al momento dell'accertamentoantecedentemente alla verbalizzazione della contestazione da partedel Funzionario che sta procedendo all'accertamento (ad es.documentare la natura di bene composito del prodotto sottoposto avalutazione, documentare con copie di contratti la destinazione finaledel prodotto se destinato non al consumatore finale ma ad altri tipi dimercati ecc...C) informarsi all'U.R.P. della Dogana o presso l'Ufficio Antifrode o pressole Sezioni Doganali competenti per l’operazione di interessein viapreventiva

LOTTA alla CONTRAFFAZIONE

Nei controlli per il contrasto ai traffici illeciti i funzionaridell’Ufficio delle Dogane di Genova hanno effettuato nel2011, , anche in collaborazione con i militari della Guardia diFinanza, sequestri per oltre 630.000 articoli contraffatti deipiù svariati prodotti, in gran parte effettuati attraverso ilcontrollo dei flussi di traffico provenienti dall’EstremoOriente.

sequestri di 18.000 borse con marchi contraffatti (L.V. e G.) e di24.000 pezzi di prodotti marcati A. M. e B.;

Sequestro di 14.980 pannelli solari con marchio contraffatto“…”, , per un valore di mercato pari a € 4.688.662, che vannoad inserirsi nelle frodi, in aumento, inerenti prodotti perl’utilizzo delle energie rinnovabili;

violazione sul modello coperto da brevetto per n° n 182 moto scooter;fermati articoli religiosi con effigi di pontefici portati all’attenzione attenzione delsoggetto vaticano titolare dei diritti di P.I. con recupero dei «royalties»inserite nel valore imponibile.presso la Sezione Operativa di Rivalta Scrivia, l’attivitlattività antifrode haportato alla scoperta di 14 casi di contraffazione di merce variariconducibili a svariati marchi noti.

Fino ad importare quanto necessario aradicare la struttura criminosa direttamentenel nostro territorio …

Il termine contraffazione viene usato, nel linguaggio comune, perindicare tutte quelle merci che – in generale – sono considerate “nongenuine” o pericolose, o che non rispondono ai requisiti minimi previstiper la tipologia alla quale appartengono, ovvero che recano segni oelementi distintivi falsi o mendaci.Una merce è contraffatta quando - ai sensi del Regolamento CEn.1383/2003 – alla stessa“ è stato apposto senza autorizzazione unmarchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamenteregistrato o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali datale marchio di fabbrica o di commercio” .Il fenomeno della contraffazione ha gravi ripercussioni sull’economia del nostroPaese e dell’Unione europea e interessa tutti i settori merceologici: farmaci,prodotti alimentari, sigarette, giocattoli, abbigliamento e prodottielettronici sono i prodotti che maggiormente, e quasi giornalmente, vengonosequestrati in Italia perché importati in violazione di un diritto di proprietàintellettuale.

Alcune note sulla contraffazione …Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali daingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno deiconsumatori.L’alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non suglistrumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l’eliminazione ol’aggiunta di elementi costitutivi marginali.Secondo un consolidato orientamento dottrinale si ha contraffazione quando il marchio altrui vengariprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato. Integra l’alterazionela manomissione, rara nella prassi, del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurrei consumatori a confondere la provenienza del prodotto.In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 può essere pregiudicata solo dacondotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di"caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza diuna imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.Integrano la fattispecie in esame, dunque, solo le imitazioni che possono essere rilevate mediante lacomparazione tra marchio genuino e marchio "copiato" (diversamente che nell'art. 517 c.p. in cuiè sufficiente che il pericolo di confusione avvenga nel corso dei consueti traffici commerciali),sicché basta una somiglianza generica e superficiale (Cass., V, 26 giugno 1996; V, 7 aprile 1995).Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o serviziidentici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno nondistinguendo beni provenienti da fonti diverse.L’elaborazione civilistica individua l’affinità tra prodotti quando in concreto sussistano le condizioni per cui ilpubblico possa ritenere che il prodotto con il marchio imitato provenga dalla stessa impresa di quelloregistrato, con il superamento, dunque, di comparazioni strettamente merceologiche.In sintesi, in dottrina si ritiene che la valutazione in questione debba essere condotta sulla base di un esamesintetico che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi ma, soprattutto,dell'impressione di insieme e della specifica categoria di consumatori a cui il prodotto è destinato.

Col “regolamento di base” Reg.(CE)1383/2003 la normativa comunitaria dibase ha inteso rafforzare il contrasto alcommercio illegale, sul piano internazionale,di merci contraffatte e/o usurpative,precisando le misure da adottare allefrontiere esterne dell’Unione Europea nelquadro degli accordi a tutela dei diritti sullaproprietà intellettuale e sui prodotti originali.

➲➲➲➲➲Che cos’è FALSTAFF?Il progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall’Agenzia delleDogane, si concretizza nella predisposizione di un portale webinformativo a disposizione di personale interno dell’Agenzia e deiconsumatori.Il portale è alimentato direttamente dalle associazioni di categoriaper quanto concerne gli aspetti legati agli standard di qualità e disicurezza e dai titolari di diritti di proprietà intellettuale per quantoconcerne gli aspetti legati alla contraffazione di prodotti.Il progetto tiene conto della regolamentazione comunitaria inmateria ed ha una propria base giuridica a livello nazionale, nellalegge finanziaria 350/2003 che ha previsto all'articolo 4, comma54, la realizzazione di una banca dati multimediale, per la raccoltadei dati caratteristici, idonei a contraddistinguere i prodotti datutelare nei confronti dei prodotti sospettati di contraffazioneAd esempio con una sola domanda si possono coprire tutti i paesidell’Unione Europea, relativamente a qualunque forma di brevetto,ritrovato vegetale …ecc…

Esistono strumenti specifici di tutela per i titolari di dirittidi proprietà intellettuale?Sì, la base giuridica per l’intervento dell’Autorità doganale sifonda sul Regolamento (CE) del Consiglio n.1383/2003 del22 luglio 2003, entrato in vigore nell’Unione europea il 1°luglio 2004. A tale strumento si è aggiunto il Regolamento(CE) della Commissione n.1891/2004 del 21 ottobre 2004,che ha dettato le modalità di attuazione dello strumentonormativo di base. A fronte della suddetta normativacomunitaria, l’Agenzia delle Dogane ha poi impartito leistruzioni operative per gli Uffici con circolare n. 32/D del 23giugno 2004 e con circolare n.74/D del 3 dicembre 2004.

In ogni caso,Sul sito dell’ Agenzia delle Dogane sonodisponibili tutte le informazioni necessarie perbeneficiare del servizio;Altre iniziative di carattere europeo, peresempio il PIANO D’AZIONE DOGANALEEURO-CINESE

PIANO D’AZIONE DOGANALE EURO-CINESE in materia di diritti sullaProprieta’ Intellettuale: la Dogana italianava all’attacco …K.A. 1 nello scambio trimestrale di dati tra U.E. e Cina,K.A. 2 nella creazione di una piattaforma - cd network -di porti ed aeroporti cinesi ed europei attraverso cuiscambiarsi dati inerenti a prodotti coperti da I.P.R.K.A. 3 nello sistematico scambio dei dati relativi aisequestri effettuati, anche con il contributo deiRightholders (formazione, “sharing best practise”,scambio di funzionari ecc…) con le Autorità internead ogni stato membroK.A. 4 ed infine, in ipotesi di partnerariato tra Cina edEuropa (presenti alcuni rappresentanti Indicam)

È importante registrare il marchio in Cinaaffinchè la Dogana cinese possa effettuare inesportazione i sequestri della merce il cuimarchio è registrato; n.b. la legge cinese nonpermette che la Dogana possa sequestrareprodotti che non siano stati registrati in Cina

Il caso A. M.: usurpazione del marchiopunita non con il 474 cp ma con il 517ter cp …Tra il 474 ed il 517 ter del C.C. …FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATIUSURPANDO TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALEL’art. 517-ter c.p. prevede la punibilità, a querela della personaoffesa, con la reclusione fino a due anni e la multa fino a €20.000, di chiunque fabbrica, adopera industrialmente, introducenel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita omette in circolazione beni realizzati usurpando un titolo diproprietà industriale o in violazione dello stesso fatte salve lefattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove ilreato “usurpativo” sia commesso in modo sistematico oattraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, èprevista l’applicazione della confisca (art. 474-bis c.p.), dellecircostanze aggravanti (artt. 474-ter, comma 2 e 517-bis, comma2, c.p.) nonché l’applicazione delle attenuanti (art. 517-quinquesc.p.) se il colpevole si adopera per aiutare concretamentel’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto.

L’addentellato normativoDel resto il 517 ter rinvia alla violazione delleipotesi di proprietà industriale chericomprende, come noto, e come conferma ilcodice della proprietà industriale, anche ladisciplina dei marchi.Probabilmente è quello l’addentellatonormativo che permette l’applicazione del517 ter alle ipotesi di usurpazione dimarchio.

Le due norme …IMPORTAZIONEOCOMMERCIALIZZAZIONE DIPRODOTTI CON FALSE EFALLACI INDICAZIONI E TUTELADEL MADE IN ITALY – L’art. 474c.p. punisce:- la detenzione per la vendita, lavendita e la messa in circolazione diprodotti con marchi o segni distintivicontraffatti o alterati- l’introduzione nel territorio delloStato, al fine di trarne profitto, diprodotti con marchi o segni distintivicontraffatti o alteratiUSURPAZIONE DI UN TITOLODI PROPRIETA’ INDUSTRIALEIl nuovo art. 517-ter c.p. prevedela punibilità con la reclusione fino adue anni di chiunque fabbrica oimporta o pone in vendita benirealizzati usurpando un titolo diproprietà industriale o in violazionedello stesso, salvo che ciò noncomporti la contraffazione ol’alterazione di marchi o brevetti, disegni, distintivi o modelli industrialisanzionabili ai sensi degli artt. 473 e474 c.p.

L’art 517 ter scatta quindi: a) sicuramentenei casi di usurpazione illegittima dibrevetto, ma anche nei casi di … b)… concorrenza sleale per imitazione servile cioèquella che pur non potendo essere ascritta allacontraffazione tout court, è in grado di generareconfusione nel pubblico circa la “provenienzaimprenditoriale” dei prodotti imitatiL’imitazione deve cadere sulla forma del prodotto odella sua confezione (contorni, colori, superfici,layout/caratterizzazione grafica) in maniera tale da“comunicare” la provenienza da un’impresa delprodotto stesso (c.d. forma distintiva oindividualizzante, come il marchio di forma)

Gli estremi della condotta illecita descrittanell’art 517 cod. pen. si ravvisano nellaimitazione anche generica purchè idonea adeterminare l’effetto tipico in tale normaprevista, consistente nella idoneità a trarre ininganno il compratore sull’origine,provenienza o qualità del prodotto

Il principio stabilito dalla Cassazione èchiaro, e sembra voler avvantaggiare i titolaridi quei prodotti che pur non essendosufficientemente imitati in maniera tale dapoter essere definiti contraffatti, subiscono ilpregiudizio derivane da forme diparassitismo che in maniera subdoladeterminano in inganno il compratoresull'origine del prodotto

Gli articoli appaiono composti da un tessuto plasticoriproducente una cartina geografica stilizzata, riportanteparte del globo terrestre su sfondo maculato … alcuniparticolari del prodotto (presenza di meridiani e paralleli,presenza di una vela ecc..) seppur riprodotti in manieradifferente integrano ipotesi usurpativa in quanto: i colorisono comunque simili a quelli originali, l’effetto maculato èquello tipicamente riconducibile ai prodotti di A.M., ci sono imeridiani e paralleli, inoltre gli elementi decorativiriscontrati sui prodotti supposti essere usurpativi (presenzadi piccoli fregi) essendo poco visibili, non sono idonei adescludere ogni rischio di confusione del prodotto

In sostanza (ed in senso atecnico) è un‘ ipotesi piùsfumata di contraffazione, vedi clausola disussidiarietà: contraffarre significa riprodurre unmarchio, anche figurativo, nei suoi elementiessenziali, con l’effetto di confondere l’acquirente;per cui anche se il prodotto tecnicamente non puòdirsi contraffatto in quanto CONRONTANTOl’originale con il falso non si raggiunge un grado diconfondibilità sufficiente a poterlo definirecontraffatto, l’effetto confusione è comunquegarantito …

L’esemplare vero …

quello usurpativo …

Nuovo prodotto lancio A.M. ?In sostanza, nel caso del prodotto AlvieroMartini oggetto di usurpazione, ilconsumatore avrebbe potuto ritenere ditrovarsi di fronte ad una nuova linea diprodotti lanciata dalla A.M. …

Il caso T. … l’esemplare usurpativo

La fantasia di quello vero …

La tutela del Diritto di Autore .L’arte grafica di S.L. è il risultato di una fusione di elementiorientali ed occidentali, prevalentemente ispirata da una forma diespressione stilistica giapponese composta da figure femminilifatte conuno stile piatto e morbido come nelle tradizionali stampe giapponesi,dafigure di fiori sorridenti, di stelle luccicanti, di ragazze riservate edappassionate, di colori dell’arcobaleno, di bambini, da una serie disingolipersonaggi od oggetti stilisticamente ben caratterizzati e di moltealtreuniche ed incredibili visioni artistiche che popolano il mondo di T.L’originalità ed il buon gusto di detta forma espressiva, chetrasmetteun senso di ottimismo e serenità, sono stati apprezzati epercepitidal gran pubblico che ne ha determinato il successo in tutto ilmondo.

Innanzi tutto il Tribunale di Milano ha riconosciuto a T. laprotezione da parte della legge sul Diritto di Autore al paridi ogni altra opera dell’ingegno appartenente ad uno deilinguaggi o generi artistici noti alla tradizioneoccidentale, purchè frutto di creazione originale;conseguentemente a T. deve essere riconosciuto il dirittoesclusivo di utilizzare economicamente lo stile grafico,stile grafico che grazie al suo pregio estetico della creativitàed individualità gode della doppia tutela della legge n. 633del 1941 e dell’art. 239 del D.Lgs n. 30 del 10/02/2005;ma anche del 2577 C.C. che recita “l’autore ha dirittoesclusivo di pubblicare l’opera e utilizzarla economicamentee al secondo comma specifica che l’autore anche dopo l’eventuale cessione di questi diritti può rivendicare lacessione e opporsi a qualsiasi deformazione omodificazione dell’opera che pregiudichi il suo onore o lasua reputazione”.

l’usurpazione …Questo è il classico caso di merce usurpativa, inquanto, senza il consenso del titolare del diritto diautore o dei diritti connessi o del titolare dei dirittirelativi al disegno o modello registrato o meno, siimportano prodotti che ad una semplice immediatacomparazione con gli originali appaiono fortementecaratterizzati da uno stile grafico comune, e glielementi di dettaglio del prodotto usurpativo importatooltre che non permettere la distinzione tra il prodottovero e quello falso non si può dire neanche possanoessere ritenuti frutto di apporto creativo … infatti nelcaso de quo, i personaggi T. apparivano riportati sulleborse false che quindi, difficilmente le si può definirecontraffatte, ma usurpative sicuramente si.

Il principio riecheggia in altre pronunce…“…costituisce un rischio di confusione lapossibilità che il pubblico creda che i prodotti oi servizi in questione provengano dalla stessaimpresa o, eventualmente, da impreseeconomicamente collegate (sentenza delTribunale…” )

O ancora, di …contraffazione cd evolutiva, in tutti queicasi in cui il terzo apporti all'idea inventivadei miglioramenti … anche in questo casoegli incorre nella sanzione prevista per unatto di contraffazione che si sostanzia in unaaggiunta di particolari insufficiente rispettoall’idea di base che viene di fatto sfruttata …

Visiting W.c.o. site per I.P.M. tool

Grazie per l’attenzionefederico.pepe@agenziadogane.it