geuren, kleuren en klanken als merk - Open Universiteit Nederland

GEUREN, KLEUREN EN KLANKEN ALS MERK
Een kritische beschouwing van de “Sieckmann-criteria” in de arresten van
het Europees Hof van Justitie van de EG in de zaken Sieckmann, Libertel en
Shield Mark
Eindscriptie op het gebied van Intellectuele Eigendom van
Jolande van Cooten
Zonnebos 7
5263 EX Vught
073-6563472
e-mail: j.ham@planet.nl
studentnummer: 834592903

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding ............................................................................................................................. 4
2. Theoretisch kader ............................................................................................................... 6
2.1. Inleiding. ..................................................................................................................... 6
2.2. Wat is een merk en wat is de functie van het merk? ................................................... 7
2.3. Wat is de functie van het merkenrecht? ...................................................................... 7
2.4. De grondslag van de bescherming. ............................................................................. 8
2.5. De internationale context. ........................................................................................... 9
2.6. De inschrijvingsprocedure......................................................................................... 10
2.7. Handhaving. .............................................................................................................. 12
2.8. Het Unieverdrag. ....................................................................................................... 14
2.9. De rol van het Europees Hof van Justitie van de EG. ............................................... 15
2.10. Afronding. ............................................................................................................... 16
3. Een korte voorgeschiedenis.............................................................................................. 18
3.1. Inleiding. ................................................................................................................... 18
3.2. Een beknopte geschiedenis van het merkenrecht in Nederland. ............................... 18
3.3. Kleurmerken.............................................................................................................. 19
3.4. Geurmerken............................................................................................................... 21
3.5. Klankmerken. ............................................................................................................ 24
3.6. Afronding. ................................................................................................................. 26
4. De zaak Sieckmann en het vervolg daarop ...................................................................... 27
4.1. Inleiding .................................................................................................................... 27
4.2. De casus..................................................................................................................... 27
4.3. De conclusie van de A-G .......................................................................................... 29
4.4. Hoe oordeelde het Hof?............................................................................................. 30
4.5. Hoe is in de literatuur op het Sieckmann arrest gereageerd? .................................... 32
4.6. Rechtspraak ná “Sieckmann”. ................................................................................... 33
4.7. Afronding. ................................................................................................................. 34
5. De zaak Libertel en het vervolg daarop ........................................................................... 36
5.2. De casus..................................................................................................................... 36
5.3. De conclusie van de A-G. ......................................................................................... 37
5.4. Het oordeel van het Hof. ........................................................................................... 38
5.5. De reacties in de literatuur. ....................................................................................... 39
5.6. Enige zaken ná “Libertel”. ........................................................................................ 42
5.7. Afronding. ................................................................................................................. 43
6. De zaak Shield Mark en het vervolg daarop .................................................................... 45
6.1. Inleiding .................................................................................................................... 45
6.2. De casus..................................................................................................................... 45
6.3. De conclusie van de A-G .......................................................................................... 47
6.4. Hoe oordeelde het Hof?............................................................................................. 47
6.5. De reacties in de literatuur. ....................................................................................... 50
6.6. Afronding. ................................................................................................................. 50
7. Beschouwingen bij de drie arresten ................................................................................. 52
7.1. Inleiding. ................................................................................................................... 52
2

7.2. Hanteert het Hof zijn criteria consistent?.................................................................. 52
7.3. Zijn de criteria terecht zo streng?.............................................................................. 55
7.4. Wat is de invloed van het Unieverdrag? .................................................................. 57
7.5. Nog een aantal opmerkingen terzijde........................................................................ 62
7.6. Het antwoord op de onderzoeksvraag. ...................................................................... 63
8. Conclusie.......................................................................................................................... 64
Literatuurlijst........................................................................................................................ 66
Lijst van jurisprudentie......................................................................................................... 68
Bezochte websites ................................................................................................................ 70
3

1. Inleiding
Deze scriptie heeft als onderwerp: merkenrecht en meer in het bijzonder
geuren, kleuren en klanken als merk. Het uitgangspunt van deze scriptie wordt
gevormd door drie belangwekkende arresten, die het Europees Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschap (hierna: het Hof) in 2002 en 2003 heeft gewezen.
Deze arresten zijn gewezen naar aanleiding van vragen van uitleg aangaande
zogenaamde niet-traditionele merken. 1 Het betreft respectievelijk een geurmerk
(HvJ EG 12 december 2002, zaaknummer C-273/00 (Sieckmann)), een kleurmerk
(HvJ EG 6 mei 2003, zaaknummer C-104/01 (Libertel)) en diverse klankmerken
(HvJ EG 27 november 2003, zaaknummer C-283/01 (Shield Mark)). Deze drie
arresten zijn sterk aan elkaar verwant, niet enkel omdat zij niet-traditionele
merken betreffen, maar ook omdat het Hof in deze drie arresten dezelfde criteria
heeft geformuleerd, waaraan de grafische voorstelling, dit is de weergave op
papier, van een teken moet voldoen wil het teken als merk kunnen worden
ingeschreven in het daartoe bestemde register. Die criteria houden in dat de
grafische voorstelling “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk
toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief” moet zijn. Omdat de zaak
Sieckmann de eerste zaak is, waarin het Hof uitspraak deed, zal ik de criteria in
het vervolg ook wel aanduiden als de “Sieckmann-criteria”. Het was voor het eerst
dat het Hof uitspraak deed over de mogelijkheid van inschrijving van
respectievelijk een geur, een enkele kleur of klanken als merk.
Nadere bestudering van de drie arresten, mede aan de hand van de reacties
in de literatuur, leert dat de drie arresten niet geheel consistent zijn. Bovendien
zijn de criteria zo streng, dat de EU-lidstaten een stap achteruit gaan ten opzichte
van eerder wel toegestane inschrijvingen. Daarbij komt dat de EU-lidstaten een
achterstand lijken op te lopen ten opzichte van andere landen, waar het betreft de
mogelijkheid om met name niet-traditionele merken in te schrijven. In hoofdstuk
7 ga ik daar nader op in. Mijn onderzoeksvraag is dan ook: Zijn de door het Hof
1 Voor een uitleg van dit begrip zie hoofdstuk 3.
4

geformuleerde criteria waaraan de grafische voorstelling van een merk moet
voldoen en de wijze waarop het Hof deze criteria hanteert, houdbaar?
In hoofdstuk 2 schets ik eerst het theoretisch kader. Hoofdstuk 3 handelt
over de voorgeschiedenis van de drie arresten. Ik schets daarin in het kort de
ontwikkeling van traditionele naar niet-traditionele merken. Daarna onderzoek ik
hoe in de Nederlandse literatuur werd gedacht over de mogelijkheid om geuren,
kleuren of klanken als merk te gebruiken.Voorts laat ik de schaarse rechtspraak
terzake de revue passeren. In hoofdstuk 4 behandel ik als eerste de zaak
Sieckmann: hoe verliep deze zaak, hoe is er op deze uitspraak gereageerd in de
Nederlandse literatuur en is er al rechtspraak van ná deze zaak. In de afronding
van hoofdstuk 4 ga ik kort in op de gevolgen van het arrest. In hoofdstuk 5
behandel ik de zaak Libertel op dezelfde wijze. De prejudiciële vragen in die zaak
hadden geen betrekking op de vatbaarheid voor grafische voorstelling, maar op
het onderscheidend vermogen van een enkele kleur als merk en op de vraag of er
mogelijk een algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde kleuren bestaat. Toch
ging het Hof ook in op de vatbaarheid voor grafische voorstelling van een enkele
kleur. Omdat ik me uitdrukkelijk wil beperken tot de “Sieckmann-criteria” ga ik
niet in op de overwegingen van het Hof met betrekking tot het onderscheidend
vermogen en de monopolisering van kleuren. In hoofdstuk 6 behandel ik de zaak
Shield Mark op dezelfde wijze als de twee andere zaken. In hoofdstuk 7
onderzoek ik, mede aan de hand van de diverse standpunten, of de drie arresten
consistent zijn ten opzichte van elkaar. Daarna onderzoek ik aan de hand van een
ander arrest van het Hof of de criteria terecht zo streng zijn. Vervolgens
onderzoek ik welke invloed van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de
industriële eigendom (het Unieverdrag) mogelijk heeft op de concurrentiepositie
van onderdanen van niet-EU-lidstaten ten opzichte van die van de EU-lidstaten.
Daarna zal ik de onderzoeksvraag beantwoorden. In hoofdstuk 8 (conclusie) vat ik
mijn bevindingen samen.
5

2. Theoretisch kader
2.1. Inleiding.
Voor een goed begrip van het merkenrecht is het nodig om inzicht te hebben
in wat een merk is, wat de functie van het merk is, wat de functie van het
merkenrecht is en wat de grondslag is van de bescherming die het merkenrecht
biedt. In de drie te bespreken arresten en de bijbehorende conclusies van de
Advocaten-Generaal is daarnaar steeds verwezen. Ik zal daar eerst op ingaan.
Daarna zal ik de voor deze scriptie relevante wettelijke en verdragsrechtelijke
bepalingen weergeven.
Om te begrijpen waarom een uitspraak van het Hof van belang is, is het nodig de
rol van het Hof te kennen. Ik zal daarom ook die rol kort weergeven, evenals de
rol van de Advocaat-Generaal (A-G).
Voor wat betreft het materiële recht speelt de Eerste richtlijn van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten (89/104/EEG, hierna: de Richtlijn) een belangrijke rol. Ingevolge artikel 16
van de Richtlijn dienen alle EU-lidstaten hun wetgeving inmiddels aan de
Richtlijn te hebben aangepast. Ik zal in het vervolg telkens de relevante artikelen
van de Richtlijn noemen, om aan te geven dat het gestelde geldt voor alle EUlidstaten,
dus niet alleen voor Nederland (de Benelux). De drie arresten die ik
behandel betreffen bovendien vragen van uitleg omtrent de Richtlijn, dus ook
daarom acht ik het van belang de bepalingen van de Richtlijn te noemen. In de
voetnoten vermeld ik dan de overeenkomstige artikelen van de Eenvormige
Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) en de Verordening (EG) nr. 40/EG van
de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de
Verordening).
De term “merkenrecht” wordt gewoonlijk gebruikt voor het objectieve recht,
het geheel van regels. Het subjectieve recht van de rechthebbende, de
6

merkhouder, wordt gewoonlijk aangeduid met de term “merkrecht”. 2 Ik zal mij bij
deze gebruikelijke terminologie aansluiten.
2.2. Wat is een merk en wat is de functie van het merk?
Een merk is een teken dat kan dienen om de waren en/of diensten van een
onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 3 Dit teken kan
ingevolge artikel 2 van de Richtlijn 4 worden gevormd door alle tekens die vatbaar
zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van
personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits
deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Deze
opsomming van tekens is niet limitatief. 5 Artikel 1 BMW noemt bijvoorbeeld ook
nog afdrukken en stempels.
Dat het merk dient om te onderscheiden houdt in dat het merk een
identificatiefunctie heeft. De consument die gebruik maakt van het gemerkte
product, weet dat de producten afkomstig zijn van één en dezelfde onderneming.
Dit is de herkomstfunctie van het merk. Het is niet noodzakelijk dat de consument
weet wélke onderneming de producent is; lang niet iedereen weet dat het merk
Calvé voor pindakaas door Unilever, de fabrikant, wordt gebruikt. De consument
vertrouwt erop dat de gemerkte producten van dezelfde kwaliteit zullen zijn. Dit is
de kwaliteitsfunctie van het merk. Een andere functie van het merk is de
reclamefunctie. Het merk is een geschikt middel om een bepaald product in onder
meer reclamecampagnes onder de aandacht te brengen en het merk vormt dan ook
een belangrijk communicatiemiddel tussen producent en consument. 6
2.3. Wat is de functie van het merkenrecht?
Het merkenrecht beoogt de rechten van de gebruiker van een merk te
beschermen. Als een merk is ingeschreven bij één van de daartoe aangewezen
merkenbureaus, heeft de houder van het merk het alleenrecht het merk te
2 Gielen 2005, (T & C IE), Benelux-Merkenwet, Inleidende opmerkingen 2.c.
3 Zesde overweging van de considerans van de Richtlijn.
4 BMW, artikel 1, Verordening, artikel 4.
5 Zesde overweging van de considerans van de Richtlijn.
6 Van der Kooij en Mulder 2005, p. 121.
7

gebruiken binnen het territoir waarvoor de inschrijving geldt. Hij kan iedere
derde, die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een
teken in het economisch verkeer binnen dat territoir verbieden, wanneer dat teken
gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is. 7
Merkenrechtelijke bescherming is nodig om duidelijkheid te scheppen ín en
voor het goed functioneren van de markt. Oneerlijke concurrentie wordt door het
merkenrecht voorkomen. Anderen zouden, indien er geen merkenrechtelijke
bescherming bestond, zonder zelf veel te hoeven investeren, kunnen profiteren
van de bekendheid van een bepaald merk voor één of meer producten, waarvan de
ontwikkeling voor de merkhouder gepaard is gegaan met hoge kosten of voor de
bekendheid waarvan de merkhouder hoge reclamekosten heeft gemaakt. Ook voor
de consument is het merkenrecht van belang. De consument moet erop kunnen
vertrouwen dat hetgeen hij, afgaand op het merk, koopt, aan zijn verwachtingen
voldoet. 8
2.4. De grondslag van de bescherming.
Het gevaar van verwarring vormt de grondslag voor de bescherming. 9 Van
gevaar van verwarring is sprake wanneer het publiek zich kan vergissen in de
herkomst van de betrokken waren of diensten. 10 De door het ingeschreven merk
verleende bescherming is absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de
waren of diensten dezelfde zijn. 11 Dit gelijkheidscriterium moet volgens het Hof
strikt worden uitgelegd met het oog op de absolute bescherming die aan de houder
van het merk ten opzichte van gelijke tekens wordt verleend. Voor deze
bescherming hoeft geen verwarringsgevaar te worden bewezen. 12 Deze absolute
bescherming is neergelegd in artikel 13A, lid 1 onder a, BMW respectievelijk
artikel 9, lid 1 onder a, Verordening.
7 Richtlijn, artikel 5, lid 1, BMW, artikel 13A, Verordening, artikel 9.
8 Van der Kooij en Mulder 2005, p. 121.
9 Achtste overweging van de considerans van de Richtlijn.
10 HvJEG 29 september 1998, zaaknummer C-39/97 (Canon/Cannon), r.o. 26.
11 Achtste overweging van de considerans van de Richtlijn.
12 HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00 (LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet), r.o. 49 en 50.
8

De bescherming geldt ook wanneer het merk overeenstemt met het teken en
de waren of diensten soortgelijk zijn, waarbij het begrip overeenstemming moet
worden uitgelegd in samenhang met het gevaar van verwarring. 13 Voor deze
bescherming moet het bestaan van verwarringsgevaar wel worden bewezen. Deze
bescherming is neergelegd in artikel 13A, lid 1 onder b, BMW respectievelijk
artikel 9, lid 1 onder b, Verordening.
2.5. De internationale context.
Het merkenrecht in Nederland is ingebed in een internationale context. Ten
eerste geldt sinds 1 januari 1971 de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken
(thans Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) geheten). Deze wet is
gelijkelijk van toepassing in België, Nederland en Luxemburg en deze drie landen
worden voor de toepassing van het merkenrecht beschouwd als één land. 14
In 1988 is de Richtlijn afgekondigd. Met de Richtlijn is beoogd de
merkenwetgeving in de Lidstaten zodanig aan te passen dat de verschillen in
wetgeving werden opgeheven die het vrije verkeer van goederen en het vrij
verrichten van diensten zouden kunnen belemmeren en de
mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt zouden kunnen
vervalsen. 15 Nationale wetgeving dient inmiddels aan de Richtlijn te zijn
aangepast. Uitleg van aan de Richtlijn aangepaste bepalingen dient
richtlijnconform te geschieden.
Verder is in 1994 de Verordening (EG) nr. 40/EG van de Raad van 20
december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Verordening) in werking
getreden. Deze Verordening regelt de verkrijging van een merk dat in alle
Lidstaten van de EU geldig is. Materieelrechtelijk is de Verordening gelijk aan de
Richtlijn. 16
Ook zijn de Lidstaten van de EU aangesloten bij een aantal mondiale
verdragen, die (mede) betrekking hebben op het merkenrecht. 17 In paragraaf 2.8.
13 Achtste overweging van de considerans van de Richtlijn.
14 WWW .
15 Eerste overweging van de considerans van de Richtlijn.
16 Van der Kooij en Mulder 2005, p. 120 en 121.
17 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (het TRIPS-Verdrag), het Verdrag
van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (het Unieverdrag), het Verdrag tot oprichting van de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (het WIPO-Verdrag).
9

ga ik op één van deze verdragen verder in: het Verdrag van Parijs tot bescherming
van de industriële eigendom (het Unieverdrag).
2.6. De inschrijvingsprocedure.
In de Benelux en de andere lidstaten van de EU ontstaat het merkrecht door
inschrijving. Dit is het zogenaamde attributief stelsel. 18 Er zijn ook landen waar
het merkrecht ontstaat door het eerste gebruik van een merk (het zogenaamde
declaratieve stelsel).
In de EU-lidstaten is de eerste handeling die dient te worden verricht om
bescherming te verkrijgen, het verzoek tot inschrijving, ook wel depot genaamd.
Iedere lidstaat van de Europese gemeenschap heeft voor dit doel een nationale
dienst voor de registratie van merken. Voor de Benelux is dat het Benelux
Merkenbureau (hierna: BMB), gevestigd te ’s-Gravenhage. Nederland, België en
Luxemburg hebben daarnaast ieder ook nog een eigen nationale dienst. Het
nationale bureau dat in Nederland eveneens bevoegd is tot het in ontvangst nemen
van depots is het Octrooicentrum Nederland. 19 Ingevolge artikel 2 van de
Verordening is het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (hierna:
BHIM) opgericht. Het BHIM is gevestigd in Alicante (Spanje). Hier kunnen
gemeenschapsmerken, die gelden in de hele EU, worden ingeschreven. In Genève
(Zwitserland) is het Internationaal Bureau voor de bescherming van industriële
eigendom van de World Intellectual Property Organisation (hierna: WIPO-bureau)
gevestigd. Hier worden internationale merken ingeschreven. Om niet te veel uit te
weiden ga ik op deze internationale merken niet verder in.
Het verzoek tot inschrijving dient te worden ingediend bij de
merkenrechtelijke instantie van de eigen lidstaat (voor Nederland: het BMB of het
Octrooicentrum) of bij het BHIM (voor een gemeenschapsmerk). De aanvrager
van een gemeenschapsmerk kan kiezen of hij de aanvraag indient via de nationale
instantie of direct bij het BHIM (artikel 25, lid 1, Verordening).
18 Van der Kooij en Mulder 2005, p. 130.
19 Hagemans en Folmer 2005, (T & C IE), artikel 6 Benelux-Merkenwet, aant. 2.
10

Procedureregels worden in de Richtlijn niet gegeven. Iedere lidstaat is vrij
de inschrijvingsprocedure zelf te bepalen. 20 De BMW regelt de procedure voor de
Benelux. Nadere invulling aan de procedureregels wordt nog gegeven in het
Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna:
Uitvoeringsreglement). De procedureregels inzake de verkrijging van een
Gemeenschapsmerk worden gegeven in de Verordening.
Als het depot is verricht wordt door de merkenrechtelijke instantie onder
meer onderzocht of er oudere merken of oudere aanvragen om inschrijving
bestaan, die aan de inschrijving van het aangevraagde merk zouden kunnen
worden tegengeworpen. Indien dat het geval is, wordt de deposant daarvan op de
hoogte gesteld. 21 In de Benelux kan de deposant ingevolge artikel 6, onder B,
BMW het onderzoek ook zelf doen verrichten. Het depot wordt bovendien
gepubliceerd. 22 Deze publicatie is noodzakelijk, in verband met de mogelijkheid
van oppositie voordat het merk wordt ingeschreven. 23
De merkenrechtelijke instanties van de lidstaten hebben de bevoegdheid een
inschrijving te weigeren. De inschrijving kan worden geweigerd op absolute
gronden en op relatieve gronden.
Weigering op absolute gronden houdt in dat de inschrijving wordt
geweigerd, omdat het merk beantwoordt aan één of meer absolute
weigeringsgronden. Deze weigeringsgronden staan vermeld in artikel 3 van de
Richtlijn. 24 Een absolute weigeringsgrond is onder andere het niet zijn van een
merk in de zin van artikel 2 van de Richtlijn. 25 Dit artikel noemt de eis van
vatbaarheid voor grafische voorstelling van de tekens om als merk te kunnen
worden beschouwd. Grafisch voorstellen betekent iets beschrijven met symbolen
die men op papier kan zetten. 26 De BMW kent deze eis overigens pas sinds 1
januari 2004. Op die datum traden de Protocollen houdende wijziging van de
BMW van 7 augustus 1996 en van 11 december 2001 in werking. 27
20 Vijfde overweging van de considerans van de Richtlijn.
21 BMW artikel 6, onder B en C, Verordening, artikel 39.
22 BMW artikel 6, onder A, lid 5, Verordening, artikel 40.
23 Hagemans en Folmer 2005 (T & C IE), art. 6 BMW, aant. 5.
24 BMW artikel 6bis, lid 1, Verordening, artikel 7.
25 BMW, artikel 1, Verordening, artikel 4.
26 Conclusie A-G bij HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckmann) onder 37.
27 Gielen 2005, (T & C IE), BMW, Inleidende opmerkingen, aant. 3.
11

De belangrijkste andere absolute weigeringsgrond is het gemis van elk
onderscheidend vermogen. 28 Het begrip onderscheidend vermogen van het merk
betekent dat het merk zich leent om de waar of dienst, waarop het merk
betrekking heeft, als van een bepaalde onderneming afkomstig te identificeren en
dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te
onderscheiden. 29
Weigering op relatieve gronden houdt in dat de inschrijving wordt
geweigerd nadat oppositie is ingesteld door de houder van een ouder merk en deze
oppositie gegrond bevonden wordt. In de BMW is deze procedure geregeld in de
artikelen 6quater tot en met 6septies. In de Verordening is deze procedure
geregeld in de artikelen 42 en 43.
Tegen de weigering van de inschrijving staat beroep open. Een onderdaan
van een Beneluxland kan zich wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het
Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg met het verzoek
het Merkenbureau te bevelen tot inschrijving over te gaan (artikel 6ter, lid 1,
BMW). Tegen de beslissing van de appèlrechter staat beroep in cassatie open
(artikel 6ter, lid 4, BMW). De deposant van een geweigerde Gemeenschapsmerkinschrijving
kan zich wenden tot de interne kamer van beroep van het BHIM.
Tegen uitspraken van de kamer van beroep kan hoger beroep worden ingesteld bij
Gerecht van eerste aanleg (hierna: GvEA), het aan het Hof toegevoegde
rechtsprekende orgaan, met eventueel nog een mogelijkheid tot hoger beroep bij
het Hof. 30
Als het merk eenmaal is ingeschreven, geldt de inschrijving voor tien jaar
vanaf de datum van depot. De inschrijving kan telkens voor tien jaar worden
vernieuwd. Dit geldt zowel voor het Beneluxmerk als voor het
Gemeenschapsmerk. 31
2.7. Handhaving.
Artikel 5, lid 1, van de Richtlijn bepaalt dat het ingeschreven merk de
houder een uitsluitend recht geeft. Dit recht houdt in dat de houder van het merk
28
Richtlijn artikel 3, lid 1 onder b, BMW artikel 6bis, lid 1 onder b, Verordening artikel 7, lid 1 onder b.
29
HvJ EG 4 mei 1999, IER 1999, 30 (Chiemsee), dictum onder 2.
30
Van Zimmeren 2005, p. 256.
12

iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken
in het economisch verkeer kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk
en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk
ingeschreven is. 32 Ook kan de houder het gebruik van een gelijk of
overeenstemmend teken verbieden, wanneer dat voor dezelfde of soortgelijke
waren of diensten wordt gebruikt en daardoor bij het publiek verwarring kan
ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 33
De Richtlijn heeft de EU-lidstaten bovendien de mogelijkheid geboden te bepalen
dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het
gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die
waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Lidstaat en door
het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel
getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk. 34 In de BMW is gebruik gemaakt van deze laatste
mogelijkheid in artikel 13A, lid 1 aanhef onder c. en d.
Het verbod kan worden gevorderd in een kort geding of in een bodemprocedure. 35
In de BMW is bovendien voorzien in schadevergoeding en winstafdracht. 36
Ook kan de merkhouder de zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt
gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn
eigendom opvorderen dan wel de vernietiging of onbruikbaarmaking vorderen. 37
Overigens bestaat inmiddels ook een richtlijn met betrekking tot de
handhaving van intellectuele eigendomsrechten (waaronder merkrechten):
Richtlijn 2004/48/EC van het Europese Parlement en van de Commissie van 29
april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze
richtlijn moet ingevolge artikel 20, lid 1, van deze richtlijn op 29 april 2006 door
de Lidstaten zijn uitgevoerd. Deze richtlijn voorziet onder andere in maatregelen
ter bescherming van bewijsmateriaal, het recht om informatie te vorderen van de
inbreukmaker, corrigerende maatregelen en schadevergoeding. In Nederland zal
31
BMW, artikel 10, Verordening, artikel 46.
32
Richtlijn artikel 5, lid 1 onder a, BMW artikel 13A, lid 1 onder a, Verordening artikel 9, lid 1 onder a.
33
Richtlijn artikel 5, lid 1 onder b, BMW artikel 13A, lid 1 onder b, Verordening artikel 9, lid 1 onder b.
34
Richtlijn, artikel 5, lid 2.
35
Van der Kooij en Mulder 2005, p. 161.
36
BMW artikel 13A, lid 4 en 5.
37
BMW, artikel 13bis, lid 1.
13

onder andere het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan deze richtlijn
worden aangepast.
2.8. Het Unieverdrag.
In de tiende overweging van de considerans van de Richtlijn wordt
overwogen dat de Richtlijn de verplichtingen van de lidstaten die voortvloeien uit
het Unieverdrag onverkort laat. De bepalingen van het Unieverdrag hebben
derhalve voorrang boven die van de Richtlijn.
Artikel 2, lid 1, van het Unieverdrag bepaalt dat de onderdanen van elk van
de landen der Unie in alle andere landen der Unie, wat betreft de bescherming van
de industriële eigendom, de voordelen genieten, welke de onderscheiden wetten
aan de eigen onderdanen toekennen, dit alles onverminderd de rechten, welke
door het Unieverdrag in het bijzonder worden toegekend. 38 Artikel 6quinquiesA,
lid 1, van het Unieverdrag bepaalt dat elk fabrieks- of handelsmerk, dat op
regelmatige wijze in het land van oorsprong is ingeschreven, in de andere landen
van de Unie tot het depot toegelaten en als zodanig beschermd wordt (onder de in
hetzelfde artikel onder B genoemde voorbehouden). Uit de redactie van artikel
6quinquiesA, lid 1, volgt dat op dit artikel een rechtstreeks beroep kan worden
gedaan. 39
Als land van oorsprong wordt beschouwd het land der Unie, waar de
aanvrager een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel
heeft en, als hij een dergelijke inrichting in de Unie niet heeft, het land van de
Unie, waar hij zijn woonplaats heeft en, als hij geen woonplaats heeft in een
Unieland, het land van zijn nationaliteit, als dat een Unieland is. 40 Bij het
Unieverdrag zijn 169 staten aangesloten, waaronder alle lidstaten van de EU, de
Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.
Behalve onderdanen van EU-lidstaten, kunnen derhalve onderdanen van alle
andere staten die zijn aangesloten bij het Unieverdrag, fabrieks- of handelsmerken
doen inschrijven in één of meer EU-lidstaten. Het merk moet worden beschermd,
38 Mijn cursivering (J. van Cooten).
39 Wichers Hoeth/Gielen en Hagemans 2000, p. 6.
40 Unieverdrag, artikel 6quinquiesA, lid 2.
14

zoals het is ingeschreven in het land van oorsprong. Dit is de “telle quelle-
regel”. 41
De landen van de Unie zijn ingevolge artikel 6sexies van het Unieverdrag
niet gehouden de inschrijving van dienstmerken te regelen, maar zij dienen deze
merken wel te beschermen. Voor wat betreft dienstmerken kan, naar het mij
voorkomt, geen rechtstreeks beroep worden gedaan op artikel 6quinquiesA, lid 1.
2.9. De rol van het Europees Hof van Justitie van de EG.
Het Hof oefent volgens artikel 7, lid 1, van het EG-Verdrag het rechterlijk
toezicht in de EU uit. De belangrijkste bevoegdheid van het Hof is het geven van
prejudiciële beslissingen. Een prejudiciële beslissing behelst een uitspraak over de
uitlegging van de Verdragsbepalingen en over de geldigheid en de uitlegging van
de door de instellingen van de Gemeenschap verrichte handelingen (art. 234 EG-
Verdrag). 42 Onder door de instellingen van de Gemeenschap verrichte
handelingen vallen onder meer de door de Raad van Europa op de voet van artikel
94 EG-Verdrag vastgestelde richtlijnen.
Indien een vraag van uitleg van een richtlijn wordt opgeworpen voor een
nationale rechterlijke instantie, kán deze instantie, indien zij een beslissing op dit
punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof verzoeken over
deze vraag een uitspraak te doen. Indien een vraag te dien aanzien wordt
opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan
de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep
(zoals in Nederland de Hoge Raad), is deze instantie verplicht zich tot het Hof te
wenden (artikel 234 EG-Verdrag). Ook het Benelux Gerechtshof, dat ingevolge
artikel 10 van het Benelux Verdrag inzake de Warenmerken is ingesteld om
vragen van uitleg betreffende de BMW te beantwoorden, is gehouden vragen van
uitleg aan het Hof te stellen, waar het de uitleg van bepalingen van de Richtlijn
betreft. 43 Het Hof heeft derhalve het laatste woord waar het deze uitleg betreft.
Het Hof wordt bijgestaan door een aantal Advocaten-Generaal. De
Advocaat-Generaal (A-G) heeft tot taak om in het openbaar in volkomen
41 Gielen 2005, (T & C IE), BMW, Inleidende opmerkingen, aant. 5.a.
42 Lauwaars en Timmermans 1999, p. 78-79.
43 Wichers Hoeth/Gielen en Hagemans 2000, p. 139.
15

onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen
aangaande zaken welke aan het Hof zijn voorgelegd (artikel 222 EG-Verdrag). De
conclusies van de A-G’s worden tezamen met de arresten van het Hof
gepubliceerd. De conclusie van de A-G kan laten zien dat er ook een ander
antwoord op een bepaalde rechtsvraag denkbaar was en kan ook het antwoord op
een rechtsvraag bevatten die in het arrest niet aan de orde komt. 44
De nationale rechter is gebonden aan de prejudiciële uitspraak. De uitleg die
het Hof heeft gegeven van een bepaalde bepaling geldt vanaf het moment dat deze
bepaling in werking is getreden of zijn rechtsgevolg heeft ontplooid. Strikt
formeel geldt het bindende effect van een interpretatie van het gemeenschapsrecht
alleen voor de rechter die de vraag heeft gesteld. Andere rechters mogen over
dezelfde kwestie nogmaals vragen tot het Hof richten. Het praktisch effect van
arresten waarin het gemeenschapsrecht wordt geïnterpreteerd is evenwel dat
daardoor precedenten worden geschapen die ook voor de toekomst een
uniformerende werking gaan uitoefenen. Het Hof is echter niet gebonden aan zijn
eigen rechtspraak. Het is mogelijk dat eerder gegeven interpretaties van het
gemeenschapsrecht worden herzien. Dit is een enkele maal ook voorgekomen. 45
2.10. Afronding.
Centraal in het Europees merkenrecht staat de inschrijving van het merk in
het daartoe bestemde register. De inschrijving van het merk verleent de houder
daarvan een absoluut recht. Anderen moeten het register kunnen raadplegen,
onder andere om te kunnen weten of het merk dat zijzelf willen inschrijven al
door een ander is ingeschreven of misschien teveel lijkt op een reeds ingeschreven
merk. Inschrijving van het merk kan worden geweigerd op absolute en relatieve
gronden. De absolute weigeringsgrond die in deze scriptie centraal staat is de
vatbaarheid voor grafische voorstelling.
Op Europees niveau speelt de Richtlijn een belangrijke rol. Op mondiaal
niveau speelt onder andere het Unieverdrag een belangrijke rol. De Richtlijn komt
in de volgende hoofdstukken telkens terug. Op het Unieverdrag zal ik in
hoofdstuk 7 terugkomen.
44 Lauwaars en Timmermans 1999, p. 77.
45 Barents en Brinkhorst 2003, p. 244-245.
16

arresten.
Ik het volgende hoofdstuk behandel ik de voorgeschiedenis van de drie
17

3. Een korte voorgeschiedenis
3.1. Inleiding.
Om de positie van geur-, kleur- en klankmerken binnen het merkenrecht te
kunnen duiden, is het zinvol om de geschiedenis van de ontwikkeling van
beeldmerk naar “niet-traditionele” merken te kennen. Ik zal daarom heel beknopt
de ontwikkeling in Nederland van beeldmerken naar “niet-traditionele merken”
weergeven, zoals die door Spoor in diens noot bij Sieckmann is beschreven.
Daarna onderzoek ik hoe er in de Nederlandse literatuur werd gedacht over de
mogelijkheid om geuren, kleuren of klanken als merk te gebruiken voordat de drie
arresten werden gewezen. De schaarse rechtspraak terzake laat ik ook de revue
passeren.
De “traditionele merken” zijn de beeld- en/of woordmerken. Een belangrijk
kenmerk van deze merken is dat ze eenvoudig en direct, zonder “vertaalslag” op
papier zijn weer te geven. Daarom zijn er waarschijnlijk nooit vragen gesteld
omtrent de vatbaarheid voor grafische voorstelling van die merken. Waar ik in het
vervolg de term “niet-traditionele merken” gebruik, bedoel ik alle andere merken,
waaronder met name geur- kleur- en klankmerken. Geuren en klanken zijn niet
visueel waarneembaar. Om een geur- of klankmerk op papier te kunnen
weergeven, is dan ook een “vertaalslag” nodig. Een enkele kleur als merk kent
andere problemen, waarvan een aantal in het navolgende nog aan de orde zullen
komen.
3.2. Een beknopte geschiedenis van het merkenrecht in Nederland.
De Nederlandse Merkenwet van 1880 kende alleen beeldmerken;
woordmerken werden expliciet uitgesloten. In de Merkenwet van 1893 werd “een
duidelijke afbeelding van het merk” verlangd en in het midden gelaten of
hieronder woordmerken vielen. In 1911 besliste de Hoge Raad in de zaak Sodex
(HR 28 april 1911, W. 9172) dat ook woordmerken bescherming konden genieten.
18

In 1971 is de BMW ingevoerd. Daarin is het merkbegrip fundamenteel verruimd.
Artikel 1 BMW geeft een open definitie: alle tekens, die dienen om de waren van
een onderneming te onderscheiden worden als merk beschouwd, ook niet met
name genoemde tekens.
Volgens Spoor heeft de definitie van artikel 1 BMW haar sporen nagelaten
in de Richtlijn, met als belangrijk verschil dat de Richtlijn expliciet de eis stelt dat
het teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling, een eis die de BMW tot 1
januari 2004 niet expliciet stelde. Die eis was volgens Spoor overigens wel
impliciet te vinden in het Uitvoeringsreglement van de BMW. 46
3.3. Kleurmerken.
De eerste in de Nederlandse literatuur bekende zaak met betrekking tot een
“niet-traditioneel merk” is de zaak Application des Gaz SA (hierna: ADG) tegen
Machinefabriek Leeferink BV (hierna: Leeferink). ADG bracht al jarenlang de
vooral bij het kamperen gebruikte Camping Gaz gastankjes en –toestelletjes,
uitgevoerd in een speciale lichtblauwe tint, op de markt. Leeferink begon dezelfde
soort kookapparaatjes in precies dezelfde kleur op de markt te brengen. Hiermee
werd geprofiteerd van de door ADG opgebouwde bekendheid en reputatie. Onder
de oude Nederlandse merkenwet van vóór 1971 kon een kleur op zich geen merk
zijn. Toen de BMW was ingevoerd deponeerde ADG de kleur lichtblauw als merk
voor gastoestellen en toebehoren. 47 Het Gerechtshof te Arnhem oordeelde in 1973
in kort geding (in hoger beroep) dat het niet de bedoeling van de wetgever was om
de mogelijkheid in het leven te roepen dat een kleur door een onderneming zou
worden gemonopoliseerd. 48 ADG begon een bodemprocedure en nu besloot het
Arnhemse hof vragen van uitleg te stellen aan het BenGH. Op de vragen van het
Arnhemse hof dienaangaande antwoordde het BenGH dat een kleur of een
specifieke tint van een kleur op zichzelf - onder omstandigheden - een teken kan
zijn in de zin van art. 1, lid 1, BMW. Het BenGH was van oordeel dat een teken
eerder zou kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden als
de kleur dan wel de specifieke kleurentint zou worden gevoerd voor een
46
Noot van Spoor bij HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003, 600 (Sieckmann).
47
Visser 1993, p. 21-22.
48
Hof Arnhem, 23 mei 1973, BIE 1973, 40, (Camping Gaz)
19

“specifieke warengroep”, dan wanneer die kleur of kleurentint zou worden
gebruikt ter onderscheiding van een groot aantal waren. Voor beantwoording van
de vraag of het teken onderscheidend vermogen heeft achtte het BenGH verder
van belang dat een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende
een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die
kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de producten van een bepaalde
onderneming kenmerkende kleur. 49
Gielen en Wichers Hoeth waren van mening dat het oordeel van het BenGH
dat de BMW een kleur als merk niet uitsluit, moest worden toegejuicht, omdat zij
van mening waren dat kleuren onderscheidend werken, zoals bijvoorbeeld de
kleuren van benzinepompen. Zij namen echter aan dat dit zich niet zeer vaak zou
voordoen en waren, net als het BenGH, van mening dat voor onderscheidende
werking nodig zou zijn dat een onderneming lange tijd als enige voor een
specifieke waar dezelfde kleur of kleurentint zou gebruiken. 50
Sinds de uitspraak van het BenGH in 1977 zijn nog diverse uitspraken
gedaan in kwesties met betrekking tot een enkele kleur als merk. 51 Ik ga hier op
nog één zaak in, die interessant is in verband met de gebruikte kleurencodes en
vanwege het oordeel van de president met betrekking tot de “overeenstemmende
tekens”. Het betreft het kort geding dat KPN in 1996 aanspande tegen het
telecommunicatiebedrijf Lacis. Lacis had advertenties gepubliceerd in een kleur
groen die veel leek op de bekende kleur groen van KPN. KPN had al in 1989 een
vierkant van groene kleur gedeponeerd als beeldmerk voor de exploitatie van een
winkelketen op het gebied van onder andere telecommunicatie-apparatuur en
diensten in relatie tot telecommunicatie. In 1994 had KPN hetzelfde merk
gedeponeerd, met de toevoeging: “een deel van het merk is driedimensionaal en
bestaat uit de vorm van de waar”. Volgens de president van de rechtbank te
Arnhem, die oordeelde in het kort geding, beantwoordde de kleur aan kleur 369
uit de in brede kring bekende “Pantone-kleurenwaaier”. Lacis gebruikte in de
advertenties twee groentinten, die als PMS 355 en 362 worden aangeduid, aldus
de president. Lacis betoogde onder andere dat, zo het kleurmerk al geldig te
achten zou zijn, het zo zwak was dat de beschermingsomvang daarvan zich niet
49 BenGH 9 maart 1977, BIE 1977, 60, en NJ 1978, 416, (Camping Gaz).
50 Gielen en Wichers Hoeth 1992, p. 379.
20

verder uitstrekte dan tot de gedeponeerde kleur PMS 369 en dat zij met de
toepassing van de kleuren PMS 355 en 362 in haar advertenties geen inbreuk
maakte op het merk van KPN. De president was het niet met Lacis eens. De
president overwoog dat de merkhouder zich niet alleen kan verzetten tegen het
gebruik (voor dezelfde of soortgelijke waren) van het teken zoals het gedeponeerd
is, maar ook tegen het gebruik van een overeenstemmend teken. De president was
van oordeel dat KPN zich daarom niet alleen kon verzetten tegen het gebruik als
onderscheidingsteken voor waren en diensten op het gebied van de
telecommunicatie van de kleur PMS 369, doch ook van andere tinten (groen) die -
naar de geldende maatstaven - met PMS 369 overeenstemmen. De president vond
de in de advertenties van Lacis gehanteerde groentinten PMS 355 en 362 zo dicht
tegen de gedeponeerde kleur PMS 369 liggen, dat bij het in aanmerking komende
publiek - een breed, zeker niet uit louter deskundigen bestaand publiek - dat met
de door Lacis gehanteerde tinten zou worden geconfronteerd, gemakkelijk
verwarring of associatie kon worden gewekt met het 'PTT-groen'. De president
concludeerde dan ook dat Lacis inbreuk had gemaakt op het merk van KPN. 52
3.4. Geurmerken.
In 1991 signaleerde Gielen een uitspraak van de Trademark Trial and
Appeal Board van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (hierna: het Appeal
Board). Deze instantie had de inschrijving aanvaard van een geurmerk voor
naaigaren en borduurdraad, nadat de aanvraag tot inschrijving in eerste instantie
was geweigerd. De aanvraagster (Celia Clarke, handelend onder de naam Clarke’s
Osewez) had in haar aanvraag de volgende verbale omschrijving van het merk
gegeven: “… a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria
blossoms 53 ”. De aanvraag was geweigerd omdat de geur niet in staat zou zijn de
waren van de aanvraagster te identificeren of te onderscheiden. De onderzoeker
vond namelijk dat de consument niet gewoon is een geur te ervaren als
identificatiemiddel. De aanvraagster had echter volgens het Appeal Board
aangetoond dat klanten, verkopers en distributeurs haar geparfumeerde garens als
51 Onder andere Rechtbank Arnhem 13 juli 1989, IER 1989, 94 (gele shampoofles van Zwitsal), Hof van Beroep
Brussel 28 september 1999, IER 2000, 18 (kleur turquoise van Belgacom).
52 Pres. rechtbank ’s-Gravenhage 28 juni 1996, IER 1996/24 (KPN/Lacis).
21

van haar afkomstig herkenden en aldus dat de geur van haar producten wel
degelijk functioneerde als merk voor haar garens. Het Appeal Board zag dan ook
niet in waarom een geur niet als merk zou kunnen fungeren. Het Appeal Board
vernietigde de beslissing tot weigering van de inschrijving en bepaalde dat de
door de aanvraagster gegeven verbale omschrijving in het inschrijvingsbewijs
54 55
diende te worden opgenomen.
Gielen vroeg zich naar aanleiding van deze uitspraak af of geurmerken
onder het systeem van de BMW ook zouden kunnen worden erkend en
ingeschreven. Hij was van mening dat de ruime definitie van artikel 1 BMW
geuren als merk toeliet. Volgens hem leerde de Amerikaanse zaak dat het niet
eens zo moeilijk is om gegevens over de geur in het register op te nemen. Gielen
meende dat het BMB de vrijheid had ook beschrijvingen van geuren te
aanvaarden, maar dat het depotformulier daarvoor waarschijnlijk zou moeten
worden gewijzigd. Het probleem zat hem in artikel 1 van het
Uitvoeringsreglement, dat een uitputtende opsomming leek te geven van de
56 57
gegevens die op de depot-formulieren dienden voor te komen, aldus Gielen.
Gielen en Wichers Hoeth merkten op 58 dat bij de totstandkoming van de
BMW de vraag aan de orde was geweest of geurmerken onder artikel 1 vallen.
Volgens hen werd dit afgewezen, omdat geurmerken moeilijk konden worden
gedeponeerd en gepubliceerd. Het zag er volgens hen niet naar uit dat men doende
was naar een oplossing te streven. 59
Op 19 juli 1996 werd echter toch “de geur van vers gemaaid gras”
gedeponeerd in de Benelux ter onderscheiding van tennisballen. Hierna wilde de
merkhouder dit merk inschrijven als Gemeenschapsmerk. Door de BHIMonderzoeker
werd deze inschrijving op 25 juli 1998 geweigerd, omdat de woorden
“de geur van vers gemaaid gras” geen grafische voorstelling van het geurmerk
53 Mimosa.
54 Ontleend aan: Gielen 1991, IER 1991, p. 3-4.
55 In Amerika moet het teken niet alleen onderscheidend vermogen hebben, voordat het als handelsmerk kan
worden ingeschreven, maar moet het bestaan van deze eigenschap ook in de praktijk worden aangetoond door
het exclusieve en onafgebroken gebruik gedurende een bepaalde periode, aldus de A-G in punt 31 van zijn
conclusie in de zaak Sieckmann (zaak C-273/00).
56 Gielen 1991, p. 4.
57 Het depotformulier is in 1996 gewijzigd. Kist meende dat deze wijziging (de mogelijkheid bij het depot een
beschrijving van de onderscheidende kenmerken van het merk te geven) de weg vrijmaakte voor allerlei
onderscheidingstekens die eerder niet voor merkbescherming in aanmerking kwamen. Hij noemde als voorbeeld
klank- geur- en tastmerken (Kist 1997, p. 215).
58 In hun boek “Merkenrecht” van 1992.
22

zouden vormen, maar alleen een beschrijving zouden zijn. De onderzoeker wees
erop dat het merk bovendien niet in een of andere vorm was afgebeeld op het
aanvraagformulier. De aanvrager ging echter in beroep. 60 Op 11 februari 1999
vernietigde de Kamer van Beroep van het BHIM de weigering. De Kamer van
Beroep overwoog onder meer dat de geur van vers gemaaid gras een duidelijke
geur is, die iedereen onmiddellijk uit ervaring herkent. De Kamer was ervan
overtuigd dat de omschrijving van het geurmerk waarvan de inschrijving was
aangevraagd voor tennisballen geschikt was en voldeed aan het vereiste van
grafische voorstelling in artikel 4 van de Verordening. 61
Visser reageerde destijds met de constatering dat een Europees geurmerk
erg eenvoudig kan worden geregistreerd. 62
Glas wist te melden dat het BHIM zich verrast toonde door de beslissing
van de Kamer van Beroep en dat het BHIM in een persbericht meldde dat zij,
behoudens extreme gevallen, zou blijven eisen dat niet-woordmerken in hun depot
grafisch voorgesteld dienden te worden en dat een loutere beschrijving geen
valabel substituut zou zijn voor een dergelijke grafische voorstelling. Glas was
van mening dat het BHIM de beslissing van de Kamer van Beroep te snel en te
gemakkelijk aan de kant schoof. De doelgerichte of teleologische interpretatie die
de Kamer van Beroep had gegeven aan het begrip “grafische voorstelling” leek
hem de juiste zijn. Glas stelde dat het vereiste van “grafische voorstelling” als
doel had derden kennis te laten nemen van een merkinschrijving en hen een
duidelijk beeld te geven van het voorwerp ervan. Zijns inziens was meteen
voldaan aan de vereiste van “grafische voorstelling”, indien de loutere
beschrijving in woorden of tekens van een geur- of klankmerk die toegang
mogelijk maakt en duidelijkheid verschaft. Meer lezen in het vereiste van
“grafische voorstelling” zou dit vereiste een eigen leven geven als administratieve
hindernis los van het doel waarvoor ze in de Verordening en de Richtlijn werd
geschreven, aldus Glas. 63
Kist maakte in 1998 in zijn boek “Merkenmisser” melding van het depot
door de Britse onderneming Unicorn van “the strong smell of bitter beer” voor
59
Gielen en Wichers Hoeth 1992, p. 131-132.
60
Glas 1999, p. 174.
61
Tweede Kamer van Beroep 11 februari 1999 R156/1998-2, BMM Bulletin 1999 p. 143 (The smell of fresh cut
grass).
62
Visser 2000, p. 561.
23

dartpijltjes. Kennelijk was de verkoop van dartpijltjes, voorzien van (kunstmatige)
bierlucht een succes. Aanvankelijk bestond er in Engeland niet de mogelijkheid
om een geur als merk te deponeren, aldus Kist. Toen in Engeland de wetgeving
moest worden aangepast aan de Richtlijn, betekende de bepaling in de Richtlijn
dat alle tekens die vatbaar zijn voor grafische weergave als merk beschermd
kunnen worden, dan ook een uitbreiding van de registratiemogelijkheden. De
beschrijving van een geur in woorden op papier is een grafische weergave, zo
meende Unicorn kennelijk. Unicorn vroeg dan ook registratie aan van “the strong
smell of bitter beer” voor haar pijltjes. Volgens Kist was de aanvraag anno 1998
nog steeds in behandeling bij het Britse Merkenbureau. 64 Uit de website van het
UK Patent Office blijkt echter dat het merk op 3 mei 1996 is ingeschreven onder
nummer 2000234 en dat de inschrijving op 27 augustus 2004 is verlengd tot
2014. 65 Kist maakte verder melding van het depot van een bloemengeur voor
autobanden in Engeland. 66
Kist vroeg zich in zijn boek en in een eerder artikel af of de
registratiemogelijkheden in Nederland ook al toe waren aan dit soort exotische
merken. Hij vermoedde van wel, omdat de BMW sinds 1996 (althans het
Uitvoeringsreglement) voorzag in de mogelijkheid van een toelichting in 50
woorden bij het depot. Zo zou volgens Kist apart vermeld kunnen worden dat het
om bijvoorbeeld een klank- of geurmerk gaat. 67
3.5. Klankmerken.
Over klankmerken in de EU is, behalve de zaak Shield Mark, weinig
bekend. Kist, directeur en mede-eigenaar van Shield Mark, 68 maakte in 1998 in
zijn boek “Merkenmisser” melding van een aantal aanvragen van klankmerken in
Engeland. Hij noemde “The composion ‘Air on a G-string’ by J.S. Bach” als merk
voor tabak en een depot van een notenbalk als grafische weergave van een
bepaalde reclametune ter onderscheiding van financiële dienstverlening. Kist
vermeldde niet hoe het met die kwesties was afgelopen.
63
Glas 1999, p. 175.
64
Kist 1998, p. 42-43.
65
WWW .
66
Kist 1998, p. 43.
67
Kist 1998, p. 45, en Kist 1997, p. 212-217.
24

Kist wees erop dat in Amerika klankmerken al veel langer bekend zijn. Hij
noemde als voorbeeld het klankmerk “a lion roaring”, door filmmaatschappij
MGM ingeschreven als merk voor haar filmproducties. Een ander voorbeeld was
de inschrijving van het merk het merk “the sound of a creacking door” van een
producent van een radioprogramma, waarvan elke uitzending begint met een
piepende deur. Ook noemde hij de North-western Bank of Commerce die een
gecombineerd klank- en beeldmerk voor financiële dienstverlening had
ingeschreven: “The mark consists of the audio and visual representation of a coin
spinning on a hard surface.” 69 Zoals hiervoor bij de geurmerken al vermeld, vroeg
Kist zich af of dergelijke merken in Nederland ook geregistreerd zouden kunnen
worden. Hij kondigde aan dat begin 1999 voor het eerst een proces gevoerd zou
gaan worden over een klankmerk: de klanken van “Für Elise”. 70 Die zaak is
uiteindelijk uitgemond in het Shield Mark-arrest.
In 1999 maakte ook Glas melding van een aantal klankmerken in Amerika,
waaronder het hiervoor al genoemde gebrul van de leeuw van MGM. Ook
bedrijven als NBC, AT & T en Beneficial en het Harlem Globetrotters basketball-
team konden volgens Glas beschikken over klankmerken. Glas vond dat
klankmerken ook in de Benelux voor inschrijving in aanmerking zouden moeten
kunnen komen. Hij was van mening dat een notenbalk, maar ook een voldoende
duidelijke omschrijving van het gedeponeerde geluid als grafische voorstelling
moest kunnen dienen. Vervolgens maakte Glas ook melding van de klankmerken
van Shield Mark en liet blijken dat hij het niet eens was met het toen recente
oordeel van het Gerechtshof ’s-Gravenhage in die zaak, dat de depots van de
klankmerken van Shield Mark ondeugdelijk waren. Glas meende dat wie als derde
kennisneemt van het depot met de omschrijving “het gekraai van een haan” of “de
eerste negen noten van Für Elise”, met de toevoeging “klankmerk, het merk wordt
gevormd door het beschreven geluid” voldoende duidelijk is ingelicht en dat deze
omschrijving geen aanleiding geeft tot verwarring. 71
68 Zie achterpagina van Kist 1998.
69 Kist 1998, p. 42-44.
70 Idem, p. 45.
71 Glas 1999, p. 172-174.
25

3.6. Afronding.
Voordat de BMW werd ingevoerd was het in Nederland slechts mogelijk een
woord- en/of beeldmerk te laten registeren. Door de ruime definitie van artikel 1
BMW was het sinds 1971 mogelijk ook andere merken te laten registreren, al
werden de mogelijkheden daartoe aanvankelijk beperkt door het
Uitvoeringsreglement. De Richtlijn van 1988 kent dezelfde ruime definitie als de
BMW. Sinds de uitspraak van het BenGH in 1977 in de zaak ADG/Leeferink
stond eigenlijk wel vast dat een enkele kleur als merk geregistreerd kon worden.
De discussie speelde zich alleen af rond de vraag of een kleur gemonopoliseerd
mocht worden en of een kleur onderscheidend vermogen had, dezelfde vragen die
in de zaak Libertel weer naar voren kwamen, zoals zal blijken. Over de vraag hoé
de kleur moest worden gedeponeerd bestond, voor zover ik kan nagaan, geen
discussie.
Voor wat betreft geuren en klanken heeft het nog lang geduurd, voordat zij
hun intrede deden in het Europese merkenrecht en dan nog slechts mondjesmaat.
In de literatuur werd al wel betoogd dat het mogelijk zou moeten zijn geuren en
klanken als merk in te schrijven.
Hoewel muziek en andere klanken veelvuldig worden gebruikt in reclameuitingen,
heb ik geen enkele uitspraak met betrekking tot klankmerken in de EU
kunnen vinden, behalve de zaak Shield Mark. Over geuren, die anders dan
klanken niet via de tv of radio kunnen worden overgebracht, is meer bekend. In
1996 accepteerde het BMB een verbale omschrijving van een geur. Ook het
BHIM diende deze omschrijving te accepteren. In Engeland zijn geurmerken al
iets vaker voorgekomen. Het was ook een geurmerk, waarover het Hof het eerste
van de drie arresten, het Sieckmann-arrest, wees. Daarover met name handelt het
volgende hoofdstuk.
26

4. De zaak Sieckmann en het vervolg daarop
4.1. Inleiding.
In het arrest in de zaak Sieckmann heeft het Hof voor het eerst uitspraak
gedaan over een “niet-traditioneel merk” en de criteria geformuleerd, waaraan een
grafische voorstelling van een teken moet voldoen, wil het teken als merk kunnen
worden ingeschreven.
Ik begin met de casus, waarna ik de voornaamste punten uit de conclusie
van de A-G weergeef. Vervolgens geef ik de belangrijkste overwegingen van het
Hof weer, alsmede de beslissing. Daarna laat ik zien welke reacties er in de
Nederlandse literatuur zijn gekomen op het Sieckmann-arrest. Ook vermeld ik een
arrest dat in oktober 2005 omtrent een geurmerk is gewezen door het GvEA.
Vervolgens kom ik weer tot een afronding.
4.2. De casus.
Sieckmann, een octrooigemachtigde te Düsseldorf, 72 vroeg (onbekend is
wanneer) bij het Deutsche Patent- und Markenamt de inschrijving aan van een
merk voor onder andere reclame en beheer van commerciële zaken. 73 In de in het
aanvraagformulier opgenomen rubriek “Weergave van het merk” verwees
Sieckmann naar een bij zijn merkaanvraag gevoegde beschrijving, die als volgt
luidde: “Merkenrechtelijke bescherming wordt aangevraagd voor het bij het
Deutsche Patent- und Markenamt gedeponeerde olfactorische merk van de
scheikundig zuivere stof methylcinnamaat (kaneelzuurmethylester), waarvan de
structuurformule hieronder staat afgebeeld. Monsters van dit olfactorische merk
zijn ook verkrijgbaar via de plaatselijke laboratoria, te vinden in de gele gids van
Deutsche Telekom AG, of onder meer via de firma E. Merck in Darmstadt.
72 Aldus Spoor in diens annotatie bij HvJ EG 12 december 2002, zaaknummer C-273/00 (Sieckmann) in NJ
2003, 600. Volgens Spoor bleek niet dat Sieckmann de geur daadwerkelijk gebruikte, maar was het hem er
waarschijnlijk vooral om te doen een uitspraak van het Hof te krijgen.
73 HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckmann), r.o. 10.
27

74 Idem, r.o. 11.
75 Idem, r.o. 12.
76 Idem, r.o. 13.
77 Idem, r.o. 14.
78 Idem, r.o. 15.
79 Idem, r.o. 17.
80 Idem, r.o. 19.
C6H5-CH = CHCOOCH3” 74
Hieraan had Sieckmann toegevoegd dat hij ermee instemde dat inzage zou worden
verleend in de stukken met betrekking tot het gedeponeerde olfactorische merk. 75
Sieckmann had voorts bij zijn aanvraag een houder met daarin een geurmonster
gevoegd en verklaard dat de geur gewoonlijk wordt omschreven als
“balsemachtig-fruitig met een zweem van kaneel”. 76
Volgens het Deutsche Patent- und Markenamt hoefde de vraag of het
aangevraagde merk vatbaar was voor grafische voorstelling niet te worden
beantwoord, omdat het teken elk onderscheidend vermogen miste en daarom niet
kon worden ingeschreven. De aanvraag werd dan ook afgewezen. 77
Sieckmann kwam tegen deze afwijzende beslissing op bij het
Bundespatentgericht. Volgens het Bundespatentgericht zouden geuren theoretisch
kunnen dienen ter onderscheiding van ondernemingen. 78 Volgens het
Bundespatentgericht was het echter onzeker of een olfactorisch merk grafisch kon
worden voorgesteld. 79 Bij beschikking van 14 april 2000 legde het
Bundespatentgericht de volgende vragen van uitleg voor aan het Hof:
“1. Moet artikel 2 van de Richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder “tekens die
vatbaar zijn voor grafische voorstelling” uitsluitend tekens worden begrepen die
rechtstreeks in hun zichtbare vorm kunnen worden weergegeven? Of moeten
hieronder ook tekens worden begrepen die als zodanig niet visueel waarneembaar
zijn - zoals geuren en geluiden -, doch die op andere wijze indirect kunnen worden
weergegeven?
2. Zo op de eerste vraag wordt geantwoord dat deze uitdrukking ruim moet
worden uitgelegd: wordt aan de eisen van artikel 2 van de Richtlijn met
betrekking tot de grafische voorstelling voldaan, wanneer een geur wordt
weergegeven: a. door een scheikundige formule; b. door een (openbaar te maken)
beschrijving; c. door een depot, of d. door een combinatie van deze andere
vormen van weergave?” 80
28

4.3. De conclusie van de A-G.
De A-G gaf het Hof in overweging het Bundespatentgericht te antwoorden
dat artikel 2 van de Richtlijn voor de inschrijving van een teken als merk vereist
dat dit teken onderscheidend vermogen heeft en grafisch kan worden
weergegeven op een wijze die volledig, duidelijk en nauwkeurig is en begrijpelijk
voor producenten en consumenten in het algemeen, dat geuren thans niet op die
wijze grafisch kunnen worden voorgesteld en dus geen merken kunnen vormen.
Voor hij tot deze conclusie kwam, ging de A-G onder meer in op de vraag
of een geur onderscheidend vermogen kan hebben. Volgens hem bestond er geen
discussie over de abstracte geschiktheid van via de reuk waarneembare tekens om
een identificatiefunctie te vervullen, omdat het reukvermogen nauw samenhangt
met herinneringen en emoties. 81 De A-G waarschuwde dat in feite elke
waarneming, van welk zintuig dan ook, min of meer subjectief en onnauwkeurig
is. 82
Na het noemen van een aantal reeds bestaande geurmerken, waaronder “the
smell of fresh cut grass”, 83 ging de A-G in op de vraag of een geur grafisch kan
worden voorgesteld. De eis van vatbaarheid voor grafische voorstelling is
ingegeven door het rechtszekerheidsbeginsel, aldus de A-G. Wie het register
raadpleegt, moet als het ware in één oogopslag kunnen zien hoe het als merk
gebruikte teken er exact uitziet. Andere producenten die een merk willen
deponeren, moeten weten waaraan zij zich moeten houden. Een ingeschreven
merk verleent immers een monopolie aan de houder daarvan. Ook consumenten
moeten weten welk teken precies gebruikt wordt, zodat zij in staat zijn producten
op de markt te kiezen op basis van hun herkomst. Daarom is niet iedere grafische
voorstelling adequaat, maar moet deze volledig, duidelijk en nauwkeurig zijn en
begrijpelijk voor degenen die belang kunnen hebben bij raadpleging van het
register, te weten producenten en consumenten. 84 Volgens de A-G voldeed geen
van de door Sieckmann gedane pogingen om de door hem gebruikte geur weer te
geven aan de door de A-G geformuleerde eisen.
81
Conclusie A-G bij HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckmann) onder 29.
82
Idem onder 24 t/m 28.
83
Idem onder 30 t/m 34.
29

4.4. Hoe oordeelde het Hof?
Het Hof overwoog dat zowel uit de tekst van artikel 2 van de Richtlijn als
uit de zevende overweging van de considerans, die spreekt van een nietlimitatieve
opsomming, blijkt dat de opsomming in artikel 2 niet uitputtend is.
Hoewel artikel 2 geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden
waargenomen, zijn die tekens dus niet met zoveel woorden uitgesloten. Artikel 2
van de Richtlijn moet derhalve aldus worden uitgelegd dat ook een niet visueel
waarneembaar teken, zoals een geur, een merk kan vormen. Voorwaarde is wel
dat het teken vatbaar is voor grafische voorstelling, nu artikel 2 dit voorschrijft,
aldus het Hof. 85
Het stelsel van inschrijving vormt volgens het Hof een wezenlijk
bestanddeel van de bescherming van merken en draagt bij tot rechtszekerheid en
behoorlijk bestuur. 86 Al kan volgens de vierde overweging van de considerans
van de Richtlijn het recht op een merk ook op grond van het gebruik worden
verkregen, de Richtlijn is alleen van toepassing op merken die het voorwerp zijn
van inschrijving of een aanvraag om inschrijving in een lidstaat of bij het BMB of
van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat. Ook
het recht op een Gemeenschapsmerk kan alleen worden verkregen door
inschrijving. 87
Om de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te
waarborgen moet de grafische voorstelling een visuele weergave van het teken
mogelijk maken waardoor het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. 88
Het doel van het vereiste van grafische voorstelling is het merk zelf af te bakenen,
zodat kan worden bepaald wat precies de bescherming is die het ingeschreven
merk de houder ervan verleent. Degenen die het register gebruiken moeten uit de
inschrijving van het merk de precieze aard van het merk kunnen afleiden. Daartoe
moet de grafische voorstelling als zodanig volledig zijn, gemakkelijk toegankelijk
en begrijpelijk. Gelet op de duur van de inschrijving van een merk en het feit dat
deze voor langere of kortere tijd kan worden verlengd, moet de grafische
84
Idem onder 35 t/m 38.
85
HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckmann), r.o. 44 en 45.
86
Idem, r.o. 37.
87
Idem, r.o. 38.
88
Idem, r.o. 46 en 47.
30

voorstelling duurzaam zijn. Tenslotte moet de grafische voorstelling
ondubbelzinnig en objectief zijn, om elke subjectieve factor bij de identificatie en
waarneming van het teken uit te sluiten.
Het Hof was, gelet op een en ander, van oordeel dat artikel 2 van de
Richtlijn aldus moest worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel
waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor
grafische voorstelling, in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of
lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. 89
Vervolgens ging het Hof in op de verschillende manieren waarop
Sieckmann had gepoogd zijn merk weer te geven.
In een scheikundige formule zou slechts een enkeling de betrokken geur kunnen
herkennen, zodat een dergelijke formule niet voldoende begrijpelijk is, zo
overwoog het Hof. Bovendien staat een scheikundige formule voor de stof zelf en
niet voor de geur daarvan, zodat zij aan duidelijkheid en nauwkeurigheid te
wensen overlaat.
De beschrijving van een geur is weliswaar grafisch, maar die beschrijving is
niet voldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief, aldus het Hof.
Het depot van een geurmonster is geen grafische voorstelling. Bovendien is een
geurmonster niet stabiel en duurzaam genoeg.
Als noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden
noch een depot van een geurmonster voldoet aan de vereisten van grafische
voorstelling, voldoet een combinatie van deze drie daaraan evenmin.
Geen van de manieren waarop Sieckmann zijn merk had weergegeven voldeed
dus volgens het Hof aan de zeven hiervoor genoemde voorwaarden. 90
Het Hof verklaarde vervolgens voor recht dat artikel 2 van de Richtlijn aldus
moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is,
een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische
voorstelling, in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en
die voorstelling “duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk
toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief” is (deze zeven criteria vormen
de “Sieckmann-criteria”). Voorts verklaarde het Hof voor recht dat in geval van
89 Idem, r.o. 48 t/m 55.
90 Idem, r.o. 69 t/m 73.
31

een olfactorisch teken noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met
woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan
voldoet aan de vereisten van grafische voorstelling.
4.5. Hoe is in de literatuur op het Sieckmann arrest gereageerd?
Ofschoon Gielen toch de eerste was die een lans brak voor het geurmerk in
de Benelux, 91 legde hij zich in zijn noot bij het arrest neer bij de uitkomst dat
bescherming van geurmerken niet mogelijk is, omdat geen van de aan het Hof
voorgelegde methoden van grafische voorstelling voldeed aan de door het Hof
geformuleerde voorwaarden. Om geurmerken in de toekomst te kunnen
beschermen, zouden volgens Gielen speciale wettelijke voorzieningen moeten
worden gemaakt. Gielen vroeg zich overigens af of hieraan wel zo’n grote
behoefte bestond, omdat hij in de praktijk weinig marketinginspanningen van
bedrijven zag om zich door middel van geuren als onderscheidingstekens te
profileren. 92
Koopman merkte op dat met de uitspraak inzake Sieckmann de
merkenrechtelijke bescherming van geuren in de EU een vroege dood leek te zijn
gestorven en dat beschrijvingen als “The smell of fresh cut grass” niet meer als
grafische voorstelling van het teken zouden kunnen dienen. Koopman betwijfelde
echter of geuren wel geschikt zijn om te kunnen onderscheiden en was blijkbaar
niet echt rouwig om de beslissing van het Hof. 93
Ook Van Zimmeren merkte op dat het Hof met de uitspraak in Sieckmann
twijfel had gezaaid omtrent de houdbaarheid van een aantal door het BHIM
genomen besluiten, waaronder de inschrijving van het merk “the smell of fresh
cut grass”. 94
Volgens Spoor was de nadruk van het Hof op overwegingen van algemeen
belang welkom. Hij vond de gedachte onjuist dat ieder teken waaruit het publiek
in beginsel de herkomst van waren of diensten kan afleiden reeds om die reden
ook een merk is en daarmee aanspraak hoort te kunnen maken op bescherming als
merk. Het onderhavige arrest liet volgens Spoor zien dat onderscheidend
91
Gielen 1991, p. 3 en 4.
92
Noot van Ch. Gielen bij HvJ EG 12 december 2002, IER 2003, 21 (Sieckmann).
93
Koopman 2003, p. 207.
32

vermogen alleen niet volstaat en dat ook overwegingen van algemeen belang
grenzen stellen aan de mogelijkheid om bepaalde tekens als merk te
monopoliseren. 95
4.6. Rechtspraak ná “Sieckmann”.
Op 27 oktober 2005 deed het GvEA een uitspraak betreffende een beroep
tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 mei
2004. In die zaak had de rechtsvoorgangster van Eden SARL op 26 maart 1999 de
inschrijving aangevraagd van de “Geur van een rijpe aardbei” als
gemeenschapsmerk. De inschrijvingsaanvraag vermeldde dat het om een
geurmerk ging en de hiervoor gegeven verbale omschrijving ging vergezeld van
een afbeelding in kleur van een aardbei. Nadat de onderzoeker van het BHIM en
de eerste kamer van beroep van het BHIM geoordeeld hadden dat het merk niet
kon worden ingeschreven, kwam Eden SARL, die de oorspronkelijke aanvrager
van het merk had overgenomen, op 26 juli 2004 in beroep. Eden SARL verweet
de Kamer van Beroep dat zij de rechtspraak in de zaak Sieckmann op het
onderhavige geval had toegepast zonder rekening te houden met de kenmerken
van de onderhavige inschrijvingsaanvraag. Eden SARL voerde onder meer aan
dat het argument, dat de in de inschrijvingsaanvraag gegeven beschrijving van het
merk subjectief kon worden geïnterpreteerd, irrelevant was, aangezien elk teken
van persoon tot persoon op een andere wijze kan worden opgevat. Eden SARL
betoogde dat volstaat dat de grafische voorstelling “ondubbelzinnig” is en dat niet
behoeft te worden nagegaan of de consument de voorstelling min of meer
subjectief zal opvatten. Eden SARL was van mening dat de aangedragen bewijzen
aantoonden dat de geur van aardbeien dezelfde is bij alle variëteiten en leidde
daaruit af dat de geur van een rijpe aardbei stabiel en duurzaam is.
Het GvEA overwoog echter dat uit onderzoek door “de Europese
Samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek
(COST)” bleek dat de stelling van Eden SARL dat alle aardbeienvariëteiten
dezelfde geur hebben niet klopte. Leden van een proefpannel wisten namelijk de
aardbeienvariëteiten van vijf van de negen onderzochte aardbeienoogsten te
94 Van Zimmeren 2005, p. 260.
95 Noot van Spoor bij HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003, 600 (Sieckmann).
33

onderscheiden. Volgens het GvEA was dit genoeg bewijs dat de geur van een
aardbei niet uniek is. De beschrijving “geur van een rijpe aardbei” kan dus
betrekking hebben op verschillende geuren, is dus niet eenduidig noch
nauwkeurig en sluit niet elke subjectieve factor bij de identificatie en waarneming
van het teken uit. Met betrekking tot de afbeelding van de aardbei overwoog het
GvEA onder meer dat die slechts de vrucht voorstelt en niet de geclaimde geur,
zodat deze afbeelding geen grafische voorstelling van het geurmerk vormt.
Aangezien geen van de twee elementen van de inschrijvingsaanvraag voldeden
aan de vereisten van grafische voorstelling achtte het GvEA de combinatie ervan
evenmin een aanvaardbare voorstelling. Het GvEA verwierp het beroep van Eden
SARL dan ook. 96
4.7. Afronding.
Zowel de A-G als het Hof onderstreepten in de Sieckmann-zaak het belang
van het register in het merkenrechtelijk systeem. Het merk moet, om ingeschreven
te kunnen worden, grafisch worden voorgesteld, met andere woorden kunnen
worden weergegeven op papier. Deze weergave moet voldoen aan zeven eisen: zij
moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk,
begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. Door deze uitleg van het Hof gebeurt
waar Glas al voor waarschuwde: meer lezen in het vereiste van “grafische
voorstelling” dan de loutere beschrijving in woorden of tekens geeft dit vereiste
een eigen leven als administratieve hindernis, los van het doel waarvoor althans
Glas meende dat ze in de Verordening en de Richtlijn werd geschreven. 97
Een storm van protest is er echter niet opgegaan en Spoor reageerde zelfs
instemmend. Dat is wellicht omdat geuren tot nu toe geen belangrijke rol lijken te
spelen in de communicatie tussen de producent of dienstverlener en diens klanten.
Daarin zou echter wel eens verandering kunnen komen. Er zijn bedrijven die zich
richten op het ontwikkelen van allerlei geuren voor uiteenlopende toepassingen.
Er schijnt zelfs al een apparaat te zijn dat aan de computer kan worden verbonden
en waarmee diverse geuren kunnen worden verspreid, de ScentDome. 98 Daar
96
GvEA 27 oktober 2005, zaak T-305/04 (Eden SARL/BHIM).
97
Glas 1999, p. 175.
98
Vervaeke 2006, p. 7.
34

komt bij dat er landen zijn, zoals Australië, waar inschrijving van een geur als
merk uitdrukkelijk is toegestaan in de wet. 99 Ik kom daarop in hoofdstuk 7 nog
terug, evenals op het arrest in de zaak Eden SARL/BHIM.
In het volgende hoofdstuk behandel ik de zaak Libertel over de
aanvaardbaarheid van een kleur als merk.
99
Trade Marks Act 1995, section 6. Bron: WWW .
35

5. De zaak Libertel en het vervolg daarop
5.1. Inleiding.
In de zaak Libertel stelde de Hoge Raad aan het Hof prejudiciële vragen
omtrent de geschiktheid van een enkele kleur als merk, hoewel er, zoals ik in
hoofdstuk 3 heb vermeld, al jurisprudentie daaromtrent bestond. De vragen
betroffen het onderscheidend vermogen van de kleur en de vraag of er mogelijk
een algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde kleuren bestaat. Het arrest in de
zaak Sieckmann was net gewezen en de A-G, kennelijk daardoor geïnspireerd,
begon in zijn conclusie over de geschiktheid van een kleur om grafisch te worden
voorgesteld. Het Hof ging vervolgens ook in op die kwestie, hoewel daaromtrent
dus geen vragen waren gesteld.
Ik zal hierna eerst weer de zaak kort weergeven. Daarna geef ik weer hoe er
is gereageerd in de literatuur met betrekking tot de uitkomst in de kwestie van de
grafische voorstelling. Er is ná de uitspraak in de zaak Libertel al een aantal zaken
in de rechtspraak aan de orde gekomen, waar kleurmerken een rol speelden, zoals
de zaak Heidelberger Bauchemie van het Hof 100 , de zaak Unilever/Albert Heijn 101
en de zaak Gouden Gids/Yellow Bear. 102 Met name in de zaak Gouden
Gids/Yellow Bear is de invloed van Libertel, zij het via de omweg van
Heidelberger Bauchemie, merkbaar. Ik zal deze drie zaken kort weergeven.
Daarna kom ik tot een afronding.
5.2. De casus.
Libertel deponeerde op 27 augustus 1996 bij het BMB de kleur oranje als
merk voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie. Libertel had
in de rubriek van het aanvraagformulier die bestemd was voor de afbeelding van
het teken een effen oranje gekleurd vak afgebeeld. In de rubriek waarin onder
100 HvJ EG 24 juni 2004, IER 2004, 90 (Heidelberger Bauchemie).
101 Vzr. Rb. Arnhem 28 april 2005, BIE 2005, 6, en IER 2005, 49 (Unilever/Albert Heijn).
102 Vzr. Rb. Breda 24 juni 2005, IER 2005, 80 (Gouden Gids/Yellow Bear).
36

meer de kleur van het teken kan worden vermeld had Libertel vermeld:
“oranje”. 103 Nadat het BMB de inschrijving eerst voorlopig had geweigerd, omdat
het teken, de kleur oranje, ieder onderscheidend vermogen miste, tenzij er sprake
zou zijn van inburgering, stelde het BMB bij brief van 10 september 1997 de
merkengemachtigde van Libertel in kennis van zijn beslissing inhoudende de
definitieve weigering van de inschrijving van het depot. Libertel verzocht het
Gerechtshof te ’s-Gravenhage, op de voet van artikel 6ter van de BMW, het BMB
te bevelen tot inschrijving over te gaan. Het Gerechtshof wees dit verzoek af,
omdat, kort gezegd, de kleur oranje voor de waren en diensten waarvoor Libertel
het depot had verricht geen onderscheidend vermogen heeft en niet vóór het depot
was ingeburgerd. 104
Vervolgens stelde Libertel cassatie in tegen deze beslissing van het Haagse Hof.
De Hoge Raad herinnerde eraan dat het BenGH in de Campinggaz-zaak 105 zich
reeds had uitgelaten over de vraag of en onder welke omstandigheden een enkele
kleur onderscheidend vermogen als merk kan bezitten. De Hoge Raad overwoog
dat het BenGH er destijds nog geen rekening mee kon houden dat inmiddels de
uitleg van de daarvoor in aanmerking komende bepalingen van de BMW zoveel
mogelijk behoorde te geschieden in overeenstemming met de Richtlijn. Hierin en
in een aantal in de cassatiemiddelen opgeworpen vragen, die in de beschikking
niet terug te vinden zijn, vond de Hoge Raad aanleiding een aantal vragen van
uitleg aan het Hof te formuleren. De eerste vraag luidde: “Is het mogelijk dat aan
een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal
toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde
waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1 aanhef en onder b, van de
Richtlijn?” De overige vragen hadden ook specifiek betrekking op het
onderscheidend vermogen. 106
5.3. De conclusie van de A-G.
Ofschoon daaromtrent geen vragen waren gesteld, onderzocht de A-G of
een enkele kleur wel vatbaar was voor grafische voorstelling. De A-G achtte het
103 Conclusie A-G bij HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel), onder 22.
104 Gerechtshof ’s-Gravenhage 4 juni 1998, IER 1998/27 (Libertel), r.o. 14 en 16.
105 BenGH 9 maart 1997, NJ 1977/416 (Camping Gaz).
37

met name problematisch dat een kleur geen zelfstandig leven leidt, maar altijd een
attribuut is van iets. Volgens hem leidde dat ertoe dat uit de weergave van de
kleur in het inschrijvingsregister nooit zou kunnen blijken hoé de kleur verschijnt
op de waren of gebruikt wordt voor de diensten, waarvoor de inschrijving geldt.
De A-G voerde voorts, onder heel veel meer, aan dat de waarneming van kleur per
individu verschilt.
De A-G gaf het Hof in overweging op de vragen van de Hoge Raad te
antwoorden dat artikel 2 van de Richtlijn zo moet worden uitgelegd dat een enkele
kleur, zonder vorm noch omtrek, geen teken vormt dat vatbaar is voor grafische
voorstelling waardoor de waren of diensten van een onderneming kunnen worden
onderscheiden van die van andere ondernemingen. 107
5.4. Het oordeel van het Hof.
Ook het Hof besteedde aandacht aan de vraag of een enkele kleur vatbaar is
voor grafische voorstelling. Het Hof overwoog, net als in de zaak Sieckmann, dat
de grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Richtlijn, om haar functie
te kunnen vervullen, duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk
toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. 108
Vervolgens ging het Hof in op diverse methoden om een kleur weer te
geven op papier. Een eenvoudig kleurmonster voldoet volgens het Hof niet aan de
door haar geformuleerde criteria, omdat een kleurmonster na verloop van tijd kan
verkleuren, met name op papier. Het depot van een kleurmonster voldoet dus niet
aan het vereiste van duurzaamheid en vormt volgens het Hof dan ook geen
grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 109
Het Hof vervolgde: “Daarentegen is de verbale omschrijving van een kleur
wel een grafische voorstelling daarvan, omdat zij is samengesteld uit woorden die
zelf weer uit lettertekens bestaan. Deze grafische voorstelling voldoet niet
noodzakelijkerwijs in alle gevallen aan de criteria. Of dit al dan niet zo is, moet
106
Hoge Raad 23 februari 2001, IER 2001/25 (Libertel).
107
Conclusie A-G bij HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel).
108
HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel), r.o. 29.
109
Idem, r.o. 31 en 32.
38

worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het concrete
geval.” 110
Het Hof overwoog vervolgens dat de combinatie van een monster van een kleur
en een verbale beschrijving van die kleur dus een grafische voorstelling in de zin
van artikel 2 van de Richtlijn kan vormen, mits de beschrijving duidelijk,
nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en
objectief is. 111
Het Hof overwoog dat ook de aanduiding van een kleur door middel van een
internationaal erkende code als grafische voorstelling kan worden beschouwd en
dat dergelijke codes erom bekend staan dat zij nauwkeurig en stabiel zijn. Indien
een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving niet aan de
voorwaarden voldoet, kan dit in voorkomend geval worden gecompenseerd door
de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden, aldus
het Hof. 112
In het dictum beantwoordde het Hof de eerste prejudiciële vraag aldus:
“Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en
diensten onderscheidend vermogen hebben …, op voorwaarde onder meer dat zij
het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling, die duidelijk,
nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk,
duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan
door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de
kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.” 113
5.5. De reacties in de literatuur.
Gielen vestigde de aandacht op de overweging van het Hof dat ook een
verbale beschrijving aan de criteria kan voldoen en dat aan de hand van de
omstandigheden van het concrete geval moet worden beoordeeld of dat zo is.
Gielen dacht bij een nauwkeurige verbale omschrijving aan specifieke kleurtinten;
hij vond het te verdedigen dat de aanduiding bourgondisch rood specifiek genoeg
110
Idem, r.o. 34 en 35.
111
Idem, r.o. 36. Het Hof noemt hier niet “duurzaam”. Wellicht is dat omdat het Hof van oordeel is dat een
verbale omschrijving uit zijn aard duurzaam is. (J. van Cooten)
112
Idem, r.o. 37 en 38.
113
Idem, dictum, onder 1.
39

is. Gielen merkte verder op dat houders van reeds gedeponeerde kleurmerken het
risico zouden kunnen lopen dat een derde de nietigheid ervan inroept. 114
In zijn lange noot bij Libertel merkte Quaedvlieg op dat het vreemd is dat
het Hof van oordeel is dat het voor verkleuring vatbaar geachte kleurmonster geen
grafische voorstelling van een kleur oplevert, zelfs als de kleurweergave geheel
correct is, maar dat de verbale beschrijving, hoewel per definitie onnauwkeurig,
wél als grafische voorstelling wordt beschouwd. Quaedvlieg was van mening dat
een kleurmonster uit het oogpunt van gemakkelijke toegankelijkheid en
begrijpelijkheid een voorsprong heeft op de kleurcode. Volgens hem deed het
beweerdelijke niet-grafische karakter van het kleurmonster aan een ad hoc
argument denken. Quaedvlieg vermoedde dat het Hof zijn hart een beetje had
verpand aan de kleur-codeinschrijving, gezien de wijze waarop in het dictum nog
eens was benadrukt hoezeer het duurzaam en objectief is. 115
Volgens Purcell staan verbale omschrijvingen per definitie op gespannen
voet met de vereisten van nauwkeurigheid en objectiviteit. Hij achtte het Hof op
dat punt mogelijk te mild. Zelfs van bordeauxrood zijn meerdere tinten te
onderscheiden en wat de één bordeauxrood noemt, kan de ander paars vinden,
aldus Purcell. Aan de andere kant vond Purcell het Hof erg streng voor het
kleurmonster. Hij wees erop dat er, zoals het Hof al opmerkt, ook dragers zijn die
aan het duurzaamheidsvereiste voldoen, zoals digitale dragers. Hij achtte het
daarbij van belang dat diegenen die een merkenregister raadplegen, dat
tegenwoordig veelal digitaal doen en het BHIM zelfs de mogelijkheid biedt om
online merken te deponeren. Volgens Purcell kan men betogen dat een digitaal
aangeleverde weergave van een kleur voldoet, al is een nadeel van digitale dragers
dat de weergave van een bepaalde kleur per beeldscherm verschilt. Purcell sloot
zich aan bij het oordeel van het Hof dat een verwijzing naar een gangbaar
internationaal kleurenregister voldoende is, maar achtte het aan te bevelen de
kleurcode vergezeld te laten gaan van een monster, zodat de raadpleger van het
register direct kan zien om welke kleur het gaat. 116
114
Noot van Ch. Gielen bij HvJ EG 6 mei 2003, IER 2003, 50 (Libertel).
115
Noot van A.A. Quaedvlieg bij HvJ EG 6 mei 2003, BIE 2004, 50 (Libertel).
116
Purcell 2003, p. 338.
40

Lindeboom was evenmin gelukkig met de uitkomst dat de internationaal
erkende kleurcode op zichzelf reeds aan het vereiste van de grafische voorstelling
voldoet. Zij was, net als Purcell, van mening dat het bijsluiten van een
kleurmonster bij de kleurcode een grote verduidelijking zou zijn voor derden, die
dan niet eerst de code zouden hoeven te ontcijferen. Bovendien zou in het geval
van een transparante of fluorescerende kleur een probleem ontstaan, indien alleen
de kleurcode zou worden vermeld in de aanvraag. In een dergelijk geval zou toch
een aanvullende beschrijving respectievelijk een kleurmonster vereist zijn. 117
Maeyaert merkte op dat het de vraag was of de merkhouders van
kleurmerken een nieuw depot zouden dienen te verrichten dan wel het oude depot
zouden kunnen aanvullen door het toevoegen van een internationale kleurencode
of een verbale omschrijving. Hij noemde een uitspraak van 24 juni 2004 van het
Hof van Beroep te Brussel, waarin was beslist dat de merkhouder, in dat geval
Veuve Clicquot, gerechtigd was hangende het geding aan haar kleurmerkdepot de
bij de kleur horende kleurcode toe te voegen. Hij noemde voorts een beslissing
van het Bundesgerichtshof van 7 oktober 2004, waarin was beslist dat het feit dat
de beschermde kleurtint bij de aanvraag niet aan de hand van een verwijzing naar
een erkend kleurclassificatiesysteem was bepaald, er niet aan in de weg stond
verwarringsgevaar aan te nemen. Mogelijke afwijkingen die door het ontbreken
van de kleurcode eventueel op zouden kunnen treden, waren volgens het
Bundesgerichtshof gering en zouden, gelet op de bijzondere
onderscheidingskracht van het merk (de kleur lila voor Milka chocolade van Kraft
Foods), niets veranderen aan het bestaan van een inbreuk op het merk. 118
In zijn noot bij Sieckmann ging Spoor ook even in op Libertel. Hij vond het
opmerkelijk dat het arrest niet uitsloot dat een depot van een kleurmonster geldig
is als het gepaard gaat met een beschrijving of een vermelding van de
internationale kleurcode. Volgens Spoor kon men zich afvragen of dat wel geheel
valt te rijmen met rechtsoverweging 52 van Sieckmann. 119 Kleurcodes zijn zeker
niet voor iedere gebruiker van het merkenregister begrijpelijk, aldus Spoor. 120
117 Lindeboom 2003, p. 743.
118 Maeyaert 2005, p. 29.
119 “Willen degenen die dit register gebruiken, uit de inschrijving van een merk de precieze aard van het merk
kunnen afleiden, dan moet de grafische voorstelling in het register als zodanig volledig zijn, gemakkelijk
toegankelijk en begrijpelijk.”
120 Noot van Spoor bij HvJEG 12 december 2002, NJ 2003, 600 (Sieckmann).
41

Koopman merkte ook op dat men erover kan twisten of de grafische
voorstelling middels een kleurcode alleen tot een voor de marktdeelnemers
visualiseerbare voorstelling leidt. Hij was echter van mening dat men van de
marktdeelnemer, alsook de instantie van inschrijving, een zekere deskundigheid
mag verwachten, zodat ze bij het zien van de code ten minste kunnen relateren aan
de kleurgroep waarin die valt en zich mogelijk zelfs de precieze kleurtint voor de
geest kunnen halen. 121
5.6. Enige zaken ná “Libertel”.
In de zaak “Heidelberger Bauchemie” heeft het Hof met name de criteria
nauwkeurigheid en duurzaamheid herhaald. De merkaanvraag in deze zaak betrof
de kleurencombinatie blauw en geel, voor verscheidene waren voor de
bouwsector. Omdat het hier twee kleuren betrof, voegde het Hof aan de criteria
nog toe dat de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de
betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in
verbinding brengt. 122
In de zaak Unilever/Albert Heijn waren onder andere de door Unilever als
merken geregistreerde kleur geel voor thee en theeproducten, een andere kleur
geel voor eetbare oliën en vetten en een kleur blauw voor onder meer margarine
aan de orde. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem overwoog onder
meer dat in de rechtspraak wordt aangenomen dat het in te roepen kleurmerk
duidelijk afgebakend dient te zijn, in die zin dat het grafisch moet zijn
weergegeven, bijvoorbeeld door het weergeven van de internationale kleurcode.
De voorzieningenrechter overwoog voorts, kennelijk in verband daarmee, dat
Unilever niet aannemelijk had gemaakt dat haar kleurmerkregistraties een
eventuele nietigheidsprocedure zouden kunnen doorstaan. Mede daarom werden
de kleurmerkregistraties verder niet bij de beoordeling betrokken. 123
Op 24 juni 2005 wees de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda
vonnis in een door twee eiseressen, waaronder Gouden Gids B.V. (hierna: Gouden
Gids), tegen onder andere Yellow Bear Company B.V. (hierna: Yellow Bear)
121 Koopman 2003, p. 209.
122 HvJ EG 24 juni 2004, IER 2004, 90 (Heidelberger Bauchemie).
123 Vzr. Rb. Arnhem 28 april 2005, BIE 2005, 6 en IER 2005, 49 (Unilever/Albert Heijn).
42

aangespannen kort geding. Gouden Gids was van mening dat Yellow Bear
inbreuk maakte op de door haar geregistreerde merken, waaronder drie
verschillende tinten geel, die als kleurmerk waren ingeschreven. Yellow Bear
voerde als verweer onder meer dat de kleur geel tot een soortnaam was
verworden, omdat die kleur wereldwijd wordt gebruikt voor gidsen met
telefoonnummers van bedrijven. 124 Yellow Bear betwistte daarnaast dat Gouden
Gids een merkrecht op de kleuren geel had verkregen, omdat niet was voldaan aan
het vereiste dat de kleuren waren omschreven door middel van een internationaal
erkende codering. De voorzieningenrechter overwoog onder meer dat, zo de kleur
geel zich al zou lenen als kleurmerk voor Gouden Gids, hoge eisen moeten
worden gesteld aan de identificatie van een als merk gedeponeerde kleur. Dit hield
verband met het belang van bedrijven bij het vrij blijven van enige schakering van
de kleur geel, nu de kleur geel internationaal wordt gebruikt voor het zoeken naar
telefoonnummers van bedrijven. Daarom is ter identificatie van een als merk
gedeponeerde kleur vereist dat de kleur volgens een internationaal erkend
kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig is aangeduid. De voorzieningenrechter
verwees hierbij naar het arrest van het Hof inzake Heidelberger Bauchemie
GmbH. Nu van de drie verschillende kleuren geel die Gouden Gids als merk had
ingeschreven slechts één was omschreven met een PMS-codering, dit kleurmerk
een warme tint goudgeel betrof en Yellow Bear gebruik maakte van een felgele
kleur, was naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van
overeenstemming. De twee andere door Gouden Gids ingeschreven kleurmerken,
die een felle kleur geel betroffen, waren niet volgens een erkend
kleurenclassificatiesysteem omschreven, zodat Gouden Gids volgens de
voorzieningenrechter op die kleurtinten geen geldige merkenrechten had
verkregen en zich daar dus niet op kon beroepen. 125
5.7. Afronding.
Zoals uit de diverse reacties blijkt, bevreemdt het enigszins dat het Hof in de
zaak Libertel overwoog dat de verbale omschrijving van een kleur onder
omstandigheden wel voldoende kan zijn, terwijl in de zaak Sieckmann was
124 Zoals in Duitsland, zie hiervoor bij de weergave van de Sieckmann-casus.
125 Vzr. Rb. Breda 24 juni 2005, IER 2005, 80 (Gouden Gids/Yellow Bear).
43

overwogen dat een verbale omschrijving van een geur zonder meer niet voldoet.
Ook blijkt dat diverse schrijvers verbaasd zijn over het feit dat het Hof de enkele
internationaal erkende kleurcode wel voldoende begrijpelijk vindt. Ik kom daar in
hoofdstuk 7 nog op terug.
Uit de zaken Unilever/Albert Heijn en Gouden Gids/Yellow Bear blijkt, wat
het gevolg zou kunnen zijn voor kleurmerken die zijn ingeschreven zonder
internationale kleurcode en waarvoor Gielen al waarschuwde: een beroep op
nietigheid van de inschrijving door de inbreukmaker.
In het volgende hoofdstuk komt de laatste van de drie zaken, de zaak Shield
Mark aan de orde.
44

6. De zaak Shield Mark en het vervolg daarop
6.1. Inleiding.
Als laatste is de zaak Shield Mark over klanken als merk aan de orde. Ik ga
hier weer net zo te werk als in de andere twee zaken. Ik heb echter geen
uitspraken van ná Shield Mark gevonden.
6.2. De casus.
Shield Mark is een merkenbureau, dat bedrijven adviseert bij de
bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten, zoals merken en design. 126
Shield Mark had, op diverse data vanaf 5 juni 1992 tot 2 februari 1999, bij het
BMB in totaal veertien merken ingeschreven voor onder andere reclame en beheer
van commerciële zaken. Vier van deze merken bestonden in een notenbalk, met
daarop de eerste negen noten van het muziekwerk Für Elise van L. van
Beethoven. Bij twee ervan was vermeld: “Klankmerk. Het merk wordt gevormd
door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven
tonen”. Bij één van de twee was gepreciseerd: “gespeeld op een piano”. Vier
andere merken bestonden in de verbale omschrijving: “de eerste negen noten van
Für Elise.” Bij twee daarvan was vermeld: “Klankmerk. Het merk wordt gevormd
door het beschreven geluid.” Bij één van de twee was weer gepreciseerd:
“gespeeld op een piano”. Drie andere merken bestonden in de verbale
omschrijving van de opeenvolgende muzieknoten “e, dis, e, dis, e, b, d, c, a.” Bij
twee daarvan was vermeld: “Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de
muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten.” Eén van de twee
was ook weer gepreciseerd: “gespeeld op een piano”. Twee andere door Shield
Mark ingeschreven merken bestonden in het woord “Kukelekuuuuu”. Een van die
twee ging vergezeld van de omschrijving: “Klankmerk. Het merk is een
onomatopee en staat voor het gekraai van een haan.” Nog een ander merk bestond
126 WWW .
45

uit de verbale omschrijving “het gekraai van een haan”, met de vermelding
“Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid.” 127
Volgens Shield Mark, waarvan Bas Kist directeur en mede-eigenaar is, 128
was door J. Kist, vader van Bas Kist, 129 handelend onder de naam Memex,
inbreuk gemaakt op haar klankmerken. Shield Mark stelde een procedure in tegen
Kist sr. wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie en vorderde een verbod en
schadevergoeding. 130 Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage wees bij arrest van 27
mei 1999 de vordering van Shield Mark toe, voorzover deze was gebaseerd op
onrechtmatig handelen, doch wees de vordering af, voorzover deze op het
merkenrecht berustte, op grond dat de regeringen van de Benelux-landen hadden
willen uitsluiten dat klanken als merk werden ingeschreven. Shield Mark ging in
cassatie tegen het arrest van het Haagse Hof. De Hoge Raad legde vervolgens de
volgende prejudiciële vragen voor aan het Europees Hof van Justitie van de EG:
“1 a) Dient artikel 2 van de Richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich
ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt?
b) Indien het antwoord op vraag 1, sub a, ontkennend luidt: Brengt het door de
Richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken
dienen te worden aangemerkt?
2 a) Indien het antwoord op vraag 1 sub a, ontkennend luidt: Welke eisen stelt de
Richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in artikel 2 bedoelde vatbaarheid
voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmede, aan de wijze
waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden?
b) Is in het bijzonder aan de onder sub a bedoelde eisen voldaan indien de klank
of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van: notenschrift; een
omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee; een omschrijving in
woorden op een andere wijze; een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of
sonagram; een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager; een digitale
vastlegging die via internet kan worden beluisterd; een combinatie van deze
mogelijkheden; een ander middel, en zo ja, welk?” 131
127 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shield Mark), r.o. 14 t/m 19.
128 Zie achterpagina van Kist 1998.
129 Van Oorschot en Broekhuizen 2004, p. 594.
130 Het betrof eigenlijk een proefproces, met het doel uit te vinden in hoeverre klanken als merk beschermd
kunnen worden (WWW: ).
46

6.3. De conclusie van de A-G.
De A-G betoogde dat alleen de voorstelling van klanken door middel van op
een notenbalk geschreven noten, de sleutel die de toonhoogte bepaalt, de maat die
het ritme en de relatieve waarde van elke noot vastlegt en de vermelding van de
instrumenten waarmee de noten moeten worden gespeeld, voldoet aan de eisen die
het Hof in het arrest Sieckmann heeft gesteld. Deze vorm is weliswaar niet
begrijpelijk voor eenieder, maar volgens de A-G bestaat er geen reden om te eisen
dat de perceptie onmiddellijk is. Volgens de A-G volstaat het dat degenen voor
wie de inschrijving in het register is bestemd, met behulp van objectieve en
betrouwbare instrumenten van vertolking, uitvoering of weergave volledig kennis
kunnen nemen van het onderscheidende teken dat de houder monopoliseert.
Volgens de A-G zou het mogelijk zijn het geluidsteken te vatten zonder gevaar
voor verwarring met betrekking tot de identiteit ervan, wanneer de partituur wordt
gelezen door een persoon die solfège kent. Solfège is de vaardigheid om
muziekstukken juist te zingen. De A-G erkende dat deze vaardigheid niet wordt
beheerst door het gros van de adressaten van het teken, maar achtte dat kennelijk
geen bezwaar. 132
6.4. Hoe oordeelde het Hof?
Het Hof had in de zaak Shield Mark, net als in de zaak Sieckmann, niet veel
moeite met het oordeel dat niet-visueel waarneembare tekens, zoals klanken, een
merk kunnen vormen in de zin van lid 2 Richtlijn, die immers geen limitatieve
opsomming geeft, op voorwaarde dat het teken vatbaar is voor grafische
voorstelling. 133
Het Hof overwoog voorts dat Lidstaten de inschrijving van klanken als merk
niet in beginsel kunnen uitsluiten. 134 Het Hof was van oordeel dat de eerste vraag
van de Hoge Raad aldus diende te worden beantwoord dat artikel 2 van de
Richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden
aangemerkt, wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een
131 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shield Mark), r.o. 22 t/m 25.
132 Conclusie A-G bij HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shield Mark).
133 HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shield Mark), r.o. 34 t/m 37.
47

onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar
zijn voor grafische voorstelling. 135
Net als in de zaak Sieckmann oordeelde het Hof dat de grafische
voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk
toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief dient te zijn. 136
Omdat Shield Mark geen inschrijvingsaanvraag in de vorm van een
sonagram, een geluidsdrager, een digitale vastlegging of een combinatie van deze
mogelijkheden had ingediend, oordeelde het Hof dat de gestelde vraag irrelevant
was voor zover zij betrekking heeft op deze voorstellingswijzen en beantwoordde
dat onderdeel van de vraag niet. 137
Het Hof wees er vervolgens eerst op dat voor de inschrijving van een teken
als klankmerk vereist is dat de aanvrager in zijn inschrijvingsaanvraag preciseert
dat het gedeponeerde teken als klank moet worden opgevat. Doet hij dat niet, dan
mogen de voor de inschrijving van merken bevoegde autoriteit en het publiek er
namelijk van uitgaan dat het om een woord- of beeldmerk gaat. 138
Vervolgens ging het Hof in op de verschillende klankmerken van Shield
Mark en de diverse manieren waarop deze waren weergegeven.
Met betrekking tot de voorstelling van een klank door middel van een
omschrijving in woorden overwoog het Hof dat niet a priori kan worden
uitgesloten dat een dergelijke wijze van grafische voorstelling aan de door het Hof
geformuleerde voorwaarden voldoet. Het Hof was echter van oordeel dat een
omschrijving als “de eerste negen noten van Für Elise” of “het gekraai van een
haan” op zijn minst onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende duidelijk was om
de omvang van de gevraagde bescherming te kunnen bepalen. Deze
omschrijvingen konden volgens het Hof dan ook geen grafische voorstelling in de
zin van artikel 2 van de richtlijn vormen. 139
Met betrekking tot onomatopeeën overwoog het Hof dat er een discrepantie
bestaat tussen de onomatopee zelf, zoals deze wordt uitgesproken, en de
werkelijke klank of het werkelijke geluid dan wel de opeenvolging van werkelijke
klanken of geluiden die zij fonetisch wil nabootsen. Bovendien verschillen
134 Idem, r.o. 38.
135 Idem, r.o. 41.
136 Idem, r.o. 55 en 56.
137 Idem, r.o. 51 t/m 54.
138 Idem, r.o. 58.
48

139 Idem, r.o. 59.
140 Idem, r.o. 60.
141 Idem, r.o. 61.
onomatopeeën vaak in verschillende talen en kunnen onomatopeeën zelfs van
persoon tot persoon verschillend worden opgevat. Volgens het Hof kan een
onomatopee alleen, zonder nadere precisering, daarom geen grafische voorstelling
vormen van de klank of het geluid waarvan zij de fonetische transcriptie is. 140
Een opeenvolging van noten zonder nadere precisering, zoals “e, dis, e, dis,
e, b, d, c, a”, is volgens het Hof weliswaar een gebruikelijke wijze van
voorstelling van klanken, maar de essentiële gegevens om de melodie te kennen,
de hoogte en de duur van de klanken blijken daar niet uit. Een dergelijke
omschrijving is derhalve volgens het Hof noch duidelijk noch precies noch als
zodanig volledig en derhalve niet voldoende om het merk af te bakenen. 141
Daarentegen kan volgens het Hof een in maten verdeelde notenbalk met
daarop onder meer een sleutel (g-sleutel, f-sleutel of c-sleutel), muzieknoten en
rusten waarvan de vorm (voor de noten: hele noot, halve noot kwartnoot, achtste
noot, zestiende noot, etc.; voor de rusten: hele rust, halve rust, kwartrust, achtste
rust, etc.) de relatieve waarde aangeeft en, eventueel, alteraties (kruis, mol,
herstellingsteken) - die tezamen de hoogte en de duur van de klanken bepalen -,
als een getrouwe voorstelling worden aangemerkt van de opeenvolging van
klanken die de melodie vormen waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.
Het Hof was van oordeel dat deze wijze van grafische voorstelling van de klanken
aan de door hem geformuleerde criteria beantwoordde. Het Hof overwoog dat een
dergelijke voorstelling, zelfs al wordt deze niet onmiddellijk begrepen,
gemakkelijk kan worden begrepen, zodat de bevoegde autoriteiten en het publiek,
in het bijzonder de ondernemers, een juist idee kunnen krijgen van het teken
waarop de merkaanvraag betrekking heeft. 142
Het Hof beantwoordde de tweede vraag van de Hoge Raad als volgt: Artikel
2 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet
visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is
voor grafische voorstelling … en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als
zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.
Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het
teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden,
49

zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk
vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee
zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten
zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan
wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde
notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de
vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.
6.5. De reacties in de literatuur.
Van Zimmeren had kritiek op de overweging van het Hof dat een grafische
voorstelling door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder
meer een sleutel, muzieknoten etc. niet onmiddellijk, maar wel gemakkelijk te
begrijpen is. Volgens Van Zimmeren is het eindresultaat, de klank, verschillend,
afhankelijk van het muziekinstrument dat wordt gebruikt om de noten ten gehore
te brengen. Hierdoor wordt een zekere mate van subjectiviteit geïntroduceerd in
de waarneming van het teken, aldus Van Zimmeren. 143
Koopman was in zijn artikel in NTER 2003 al vooruitgelopen op de
uitspraak van het Hof inzake Shield Mark. Hij was ook al van mening dat de
weergave van klanken middels een notenbalk niet voldoet aan de Sieckmanncriteria.
De vereisten van volledigheid, duidelijkheid en objectiviteit verzetten
zich daar volgens hem tegen, want “c’ est le ton qui fait la musique” en “le
musicien qui fait le ton” en dat komt niet tot uiting in een notenbalk, aldus
Koopman. 144
6.6. Afronding.
In deze zaak is het Hof nog explicieter dan in de zaak Sieckmann: nietvisueel
waarneembare tekens kunnen een merk vormen en klanken mogen niet in
beginsel worden uitgesloten. De voorstelling van een klank door middel van een
omschrijving in woorden zou eventueel aan de door het Hof geformuleerde
142 Idem, r.o. 62 en 63.
143 Van Zimmeren 2005, p. 260.
144 Koopman 2003, p. 211
50

voorwaarden kunnen voldoen, maar niet duidelijk is hoe. Het Hof verwerpt “het
gekraai van een haan” en “de eerste negen noten van “Für Elise” zonder meer.
Van de verschillende manieren waarop Shield Mark haar merken heeft
weergegeven, voldoet alleen de weergave via een notenbalk. Het Hof heeft daarbij
niet aangegeven of het uitmaakt dat erbij wordt vermeld dat de melodie wordt
gespeeld op een piano. Opvallend is de stelling van de A-G dat het mogelijk zou
zijn de notenbalk direct te begrijpen, wanneer deze wordt gelezen door een
persoon die solfège, de vaardigheid om muziekstukken juist te zingen, kent.
In de literatuur is betoogd dat ook de grafische voorstelling van klanken
middels een notenbalk niet voldoet aan de door het Hof zelf geformuleerde
criteria.
In het volgende hoofdstuk vergelijk ik eerst de drie arresten met elkaar en ga
aldus na of het Hof wel consistent is in zijn overwegingen omtrent de hantering
van de criteria.
51

7. Beschouwingen bij de drie arresten
7.1. Inleiding.
Nu ik de drie arresten en de reacties daarop afzonderlijk besproken heb, zal
ik eerst de drie arresten naast elkaar leggen, om te onderzoeken of het Hof de door
hem geformuleerde criteria wel consistent hanteert. Daarna onderzoek ik, aan de
hand van een andere uitspraak van het Hof, of het werkelijk noodzakelijk is dat de
criteria zo streng zijn. Vervolgens onderzoek ik wat de consequenties van de drie
arresten zouden kunnen zijn voor onderdanen van EU-lidstaten in verhouding tot
onderdanen van niet-EU-lidstaten, die zijn aangesloten bij het Unieverdrag.
Uiteindelijk beantwoord ik de onderzoeksvraag.
7.2. Hanteert het Hof zijn criteria consistent?
Een verbale beschrijving ís een grafische voorstelling. Dat overwoog het
Hof ook in de drie arresten. Maar dit is voor het Hof niet genoeg: de grafische
voorstelling van het teken moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn, kort gezegd:
voldoen aan de “Sieckmann-criteria”.
In de zaak Libertel overwoog het Hof dat een verbale beschrijving “niet
noodzakelijkerwijs in alle gevallen aan de criteria voldoet en aan de hand van de
omstandigheden van het concrete geval moet worden beoordeeld of dit al dan niet
zo is.” Vervolgens overwoog het Hof dat de combinatie van een monster van een
kleur en een verbale beschrijving van die kleur een grafische voorstelling in de zin
van artikel 2 van de Richtlijn kan vormen, mits de beschrijving voldoet aan de
Sieckmann-criteria. Deze overwegingen zijn in het dictum niet terug te vinden. In
het dictum oordeelt het Hof immers slechts dat aan de Sieckmann-criteria niet kan
worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven,
doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. In
het dictum kwam de verbale beschrijving derhalve niet terug en voldeed de
internationaal erkende kleurcode ineens zelfstandig aan de criteria. Het Hof had
52

daartoe overwogen dat internationale codes erom bekend staan dat zij nauwkeurig
en stabiel zijn. Indien een kleurmonster in combinatie met een verbale
beschrijving niet aan de voorwaarden voldoet, omdat bijvoorbeeld de vereiste
nauwkeurigheid of duurzaamheid ontbreekt, kan dit in voorkomend geval worden
gecompenseerd door de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode
aan te duiden, aldus het Hof. In de overwegingen leek het Hof dus nog én een
verbale beschrijving én een kleurmonster én een internationaal erkende code te
verlangen.
In de zaak Sieckmann overwoog het Hof zonder meer dat de verbale
beschrijving van een geur niet voldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief is.
Over het waarom tasten we dus in het duister.
In de zaak Shield Mark overwoog het Hof dat niet a priori kan worden
uitgesloten dat de voorstelling van een klank door middel van een omschrijving in
woorden aan de voorwaarden voldoet, met andere woorden: een omschrijving in
woorden van een klank kán eventueel aan de voorwaarden voldoen. Het Hof
oordeelde echter, zonder nadere motivering, dat een grafische voorstelling als “de
eerste negen noten van Für Elise” of “het gekraai van een haan” onvoldoende
nauwkeurig en onvoldoende duidelijk is om de omvang van de gevraagde
bescherming te kunnen bepalen. Ook hier blijft de vraag naar het waarom.
Uit één en ander komt naar mijn mening niet een weloverwogen idee van
het Hof over de hantering van de door hem geformuleerde criteria naar voren.
Want waaróm kan volgens het Hof in de zaak Libertel de vraag, of een verbale
beschrijving voldoet aan de criteria, worden beoordeeld aan de omstandigheden
van het concrete geval, voldoet in de zaak Sieckmann een verbale beschrijving
zonder meer niet en wordt in de zaak Shield Mark zonder nadere uitleg
geoordeeld dat de verbale beschrijving “de eerste negen noten van Für Elise” of
“het gekraai van een haan” onvoldoende nauwkeurig en onvoldoende is? Betekent
dit nu dat de verbale omschrijving van een geur in alle gevallen onvoldoende
duidelijk, nauwkeurig en objectief is of kan ook dit afhangen van de
omstandigheden van het concrete geval? Waarvan hangt af of een verbale
omschrijving van een klank wél voldoende nauwkeurig en voldoende is?
De verbale omschrijving “oranje” is, gelet op de veelheid aan oranjetinten
die er bestaat, ook naar mijn mening, onvoldoende. Zoals Purcell opmerkte
bestaan er zelfs verschillende tinten “bordeauxrood”. Komen “bourgondisch
53

ood”, zoals Gielen opperde, of “brandweerrood” misschien in aanmerking voor
het predicaat: grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Richtlijn? Dat
lijken mij nog steeds vrij vage omschrijvingen. “Zwart” lijkt mij wel een
voldoende duidelijke omschrijving, maar dat is een voor reclame weinig
aantrekkelijke kleur, behalve wellicht voor het zwartwasmiddel Black Velvet.
Kortom, er is eigenlijk nauwelijks een omstandigheid te bedenken waarin de
verbale omschrijving aan de eisen van het Hof kan voldoen. Toch heeft het Hof
overwogen dat het mogelijk is. Heeft het Hof hier misschien een noodgreep
toegepast, omdat hij zijn hart had verpand aan de internationaal erkende
kleurcode, zoals Quaedvlieg suggereert? Want de kleurcode, bestaande uit cijfers
en letters, is waarschijnlijk voor net zo weinig mensen begrijpelijk als de
scheikundige formule uit de zaak Sieckmann, zoals in de literatuur is opgemerkt.
Maar het Hof had in de Sieckmann-zaak nu eenmaal geoordeeld dat, als geen van
de daar gedane pogingen de geur weer te geven (scheikundige formule,
beschrijving met woorden, depot van een geurmonster) aan de vereisten van
grafische voorstelling voldeed, daaraan ook niet kon worden voldaan door een
combinatie daarvan. Het Hof kon vervolgens in de zaak Libertel moeilijk zeggen
dat, als noch een verbale beschrijving kan voldoen, noch enkel de kleurcode, de
combinatie van die twee weer wel voldoet. Of is de enige omstandigheid waarin
de verbale beschrijving voldoet, die omstandigheid, waarin de beschrijving is
gecombineerd met de kleurcode? Ook hier tasten we dus in het duister, met name
omdat in het dictum van Libertel de internationaal erkende kleurcode ineens
zelfstandig voldoet.
Ook ik vraag me af of de internationale kleurcode nu echt voldoet aan de
criteria. Om die code te begrijpen zul je om te beginnen de kleurenwaaier erbij
moeten hebben. Waar is die te vinden? 145 Is de drager van die kleurenwaaier wél
kleurvast?
Ik kan mij niets voorstellen bij de omschrijving “balsemachtig fruitig met
een zweem van kaneel”, maar wel degelijk bij “de (enkele) geur van kaneel” of
“de geur van aardbeien”, al is de geur van aardbeien volgens het GvEA in de zaak
Eden SARL/BHIM niet stabiel. Volgens mij is de verbale omschrijving van een
eenvoudige geur minder vaag dan de verbale omschrijving van een kleur. Toch
145 Volgens Purcell op: . Een probleem is echter dat de weergave
van een bepaalde kleur per beeldscherm verschilt (Purcell 2003, p. 338, noten 31 en 32).
54

verwijst het Hof de verbale omschrijving van een geur zonder meer naar de
prullenbak, terwijl een verbale omschrijving van een kleur onder omstandigheden
wel aan de door het Hof geformuleerde criteria zou kunnen voldoen.
Het Hof legt niet uit waarom de omschrijving “het gekraai van een haan”
niet voldoet aan de criteria. Ik ben het met Glas eens dat deze omschrijving geen
aanleiding geeft tot verwarring. 146 Iedereen weet hoe “het gekraai van een haan”
klinkt. Hoe precies hangt af van wélke haan er kraait, maar het hangt net zozeer af
van wíe er op welke piano speelt, hoe de noten van Für Elise klinken. Zelfs de
weergave in een notenbalk levert dus een zekere mate van subjectiviteit op, zoals
Van Zimmeren en Koopman ook betogen. En solfège, wat volgens de A-G in
Shield Mark ook een manier is om het teken te kunnen kennen, is bepaald niet
nauwkeurig.
7.3. Zijn de criteria terecht zo streng?
Als er iets duidelijk is geworden uit de conclusies van de A-G’s en de
diverse reacties op de drie arresten, is het dat het eigenlijk niet mogelijk is om te
spreken van objectiviteit als het om zintuiglijke waarneming gaat. Het lijkt er
mede daarom op dat de precisie waar het Hof naar streeft voor wat betreft de niettraditionele
merken niet haalbaar is, ook niet voor die gevallen waarin het Hof wel
zijn zegen heeft gegeven. Volgens mij is die precisie echter niet strikt
noodzakelijk. Weliswaar dient bij de grafische voorstelling een zo groot
mogelijke exactheid te worden nagestreefd om de tekens met elkaar te kunnen
vergelijken. Immers moet, zoals het Hof in de zaak LTJ Diffusion SA/Sadas
Vertbaudet SA heeft overwogen, het gelijkheidscriterium strikt worden uitgelegd
met het oog op de absolute bescherming die aan de houder van het merk ten
opzichte van gelijke tekens wordt verleend, omdat voor deze bescherming geen
verwarringsgevaar hoeft te worden bewezen. 147 Om in inbreukzaken te kunnen
beoordelen of een teken gelijk is aan het ingeschreven merk, moet de beschrijving
inderdaad duidelijk zijn. Maar het Hof heeft in dezelfde zaak uiteindelijk
geoordeeld dat een teken gelijk is aan een merk, niet alleen wanneer het zonder
wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, maar ook
146 Glas 1999, p. 172-174.
147 HvJ EG 20 maart 2003, IER 2003, 47 (LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet SA), r.o. 49 en 50.
55

wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate
onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen
ontsnappen. 148 Die consument heeft immers, aldus het Hof, slechts een
onvolmaakte indruk van het teken en zelden de mogelijkheid tekens en merken
rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Daardoor kunnen onbeduidende verschillen
aan zijn aandacht ontsnappen. 149 In dat licht bezien zijn de eisen die het Hof stelt
aan de grafische voorstelling mijns inziens onnodig streng. Het moge zo zijn dat
aardbeien van diverse oogsten bij rechtstreekse vergelijking verschillend ruiken,
zoals in de zaak Eden SARL/BHIM is gebleken, de geur is nog steeds “de geur
van rijpe aardbeien” en niet de geur van kersen, frambozen of andere vruchten. De
gemiddelde consument die de geur van verschillende aardbeienoogsten niet
tegelijkertijd waarneemt, zal naar mijn mening het verschil niet opmerken.
Evenmin zal de gemiddelde consument verschillen opmerken tussen diverse
kraaiende hanen, tenzij min of meer tegelijkertijd gepresenteerd. Wat dat betreft
kan ik mij vinden in de door Maeyaert gesignaleerde beslissing van het
Bundesgerichtshof van 7 oktober 2004 in de zaak met betrekking tot de kleur lila
voor Milka chocolade, waarin het Bundesgerichthof overwoog, dat het feit dat de
beschermde kleurtint bij de aanvraag niet aan de hand van een verwijzing naar een
erkend kleurclassificatiesysteem was bepaald, er niet aan in de weg stond
verwarringsgevaar aan te nemen en dat mogelijke afwijkingen die door het
ontbreken van de kleurcode eventueel op zouden kunnen treden gering waren en,
gelet op de bijzondere onderscheidingskracht van het merk, niets zouden
veranderen aan het bestaan van een inbreuk op het merk. 150
Degene die het register heeft geraadpleegd om na te gaan of er beletselen
waren om zijn merk te deponeren en die zijn merk toch gebruikt, ondanks dat hij
een ouder merk heeft aangetroffen dat weliswaar niet exact hetzelfde, maar wel
overeenstemmend is, weet dat hij een risico loopt dat de houder van het oudere
merk actie onderneemt, zoals dat is gebeurd in de zaak KPN/Lacis.
Het is uiteindelijk aan de rechter in een zaak in oppositie of in een
handhavingszaak, die moet beoordelen of twee merken hetzelfde zijn. Als hij
daarbij onbeduidende verschillen, zoals het verschil tussen twee aardbeienoogsten
148
Idem, dictum. De cursivering is van mij (J. van Cooten).
149
Idem, r.o. 52 en 53.
150
Maeyaert 2005, p. 29.
56

of tussen twee kraaiende hanen, buiten beschouwing mag laten, heeft het dan zin
om voor de inschrijving het optreden van dergelijke verschillen te willen
uitsluiten? Mijns inziens is enige marge ten aanzien van de objectiviteit bij de
inschrijving van een merk aanvaardbaar, zeker omdat de strenge wijze waarop het
Hof, en in navolging daarvan de lagere rechtspraak, de criteria hanteert de
ongewenste consequenties heeft, die ik hierna zal bespreken.
7.4. Wat is de invloed van het Unieverdrag?
Zoals ik hiervoor in paragraaf 2.8. al heb aangehaald, bepaalt artikel
6quinquiesA, lid 1, van het Unieverdrag dat elk fabrieks- of handelsmerk, dat op
regelmatige wijze in het land van oorsprong is ingeschreven, in de andere landen
van de Unie tot het depot toegelaten en als zodanig beschermd wordt, onder de in
hetzelfde artikel onder B aangegeven voorbehouden. Dit is de zogenaamde “telle
quelle-regel”. Eén van de voorbehouden is het gebrek aan elk onderscheidend
vermogen. 151 Het Unieverdrag kent echter niet het voorschrift van vatbaarheid
voor grafische voorstelling. Wichers Hoeth/Gielen e.a. wijzen erop dat het belang
van artikel 6quinquies zal toenemen nu het BMB sinds 1996 een
weigeringsbevoegdheid op absolute gronden heeft. 152 In een in 1997 door mr.
R.E.P. de Ranitz gehouden interview stelt de heer E.L. Simon, adjunct-directeur
afdeling wetstoepassing van het BMB, dat de “telle quelle-regel” zijns inziens
voorschrijft dat als iemand een geurmerk in Amerika deponeert, een ander land
dat is aangesloten bij het Unieverdrag verplicht is dat depot eveneens te
aanvaarden. 153
Zoals ik in paragraaf 2.8. ook al heb aangegeven, heeft artikel 6quinquiesA,
lid 1, Unieverdrag directe werking. Australië en Nieuw- Zeeland zijn beiden
aangesloten bij het Unieverdrag. 154 In Australië is het, net als in Amerika,
mogelijk een verbale omschrijving van een geur, zoals “the scent of apple
blossoms”, als merk te deponeren. 155 De mogelijkheid van het deponeren van een
151 Artikel 6quinquies B onder 2 Unieverdrag.
152 Wichers Hoeth/Gielen en Hagemans 2000, p. 275.
153 De Ranitz 1997, p. 163.
154 Unieverdrag: Partijen.
155 WWW .
57

geur als merk is in Australië zelfs met zoveel woorden in de wet opgenomen. 156 In
Nieuw-Zeeland heeft Unilever het merk “squeak produced by the friction of
thumb or forfinger on dishware” ingeschreven. 157 Iemand die met een dergelijke
verbale omschrijving een geur of klank als handels- of fabrieksmerk heeft
gedeponeerd in Nieuw-Zeeland of Australië moet zijn merk, gelet op artikel
6quinquiesA, lid 1, van het Unieverdrag, ook in Europa kunnen laten inschrijven.
Onderdanen van andere landen dan EU-lidstaten kunnen overeenkomstig
genoemde bepaling in het Unieverdrag derhalve wél verbaal omschreven
geurmerken en klankmerken in de EU inschrijven, maar onderdanen van de
lidstaten zelf niet. Er zou zo een vergelijkbare situatie kunnen ontstaan als zich
heeft voorgedaan in de zaken Cassina 158 en Vredestein. 159 Cassina kon als
Italiaans bedrijf in Nederland een rechtstreeks beroep doen op een verdrag, in dit
geval de Berner Conventie. Het Nederlandse bedrijf Vredestein kon dit echter
niet. Ik zal eerst de twee zaken kort schetsen.
In de zaak Cassina ging het om het volgende (voorzover hier van belang):
Cassina stelde licentiehoudster te zijn van het auteursrecht op twee stoelen. Eén
van de twee stoelen was in 1978 als model gedeponeerd bij het Benelux-Bureau
voor Tekeningen of Modellen. Het modelrecht op die stoel was in 1993 vervallen.
Destijds bevatte de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) in artikel 21,
lid 3, het vereiste van een zogenaamde instandhoudingsverklaring: indien iemand
na het verval van zijn modelrecht een beroep wilde kunnen blijven doen op zijn
auteursrecht, diende hij een formaliteit te verrichten, te weten een
instandhoudingsverklaring te deponeren bij het Benelux-Tekeningen- en
Modellenbureau. Dit had Cassina niet gedaan. In 1995 beschuldigde Cassina
onder andere het Belgische Sedeti ervan inbreuk te maken op het auteursrecht en
daarmee op haar licentierecht op de twee stoelen. Eén van de stellingen van
Cassina was dat zij een beroep kon doen op de artikelen 5 en 7, lid 4 van de
Berner Conventie (BC). Artikel 5 BC houdt, kort gezegd, in dat auteurs in landen,
die niet het land van oorsprong van het werk zijn, dezelfde rechten als eigen
onderdanen van die landen hebben, dat het genot en de uitoefening van die
156
Trade Marks Act 1995, section 6. Bron: WWW .
157
WWW .
158
HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671, m.nt. Verkade (Cassina).
159
HR 11 mei 2001, NJ 2002, 55 (Vredestein).
58

echten aan geen enkele formaliteit zijn onderworpen en dat het genot en de
uitoefening onafhankelijk zijn van het bestaan van bescherming in het land van
oorsprong (Italië kent geen auteursrechtelijke bescherming voor toegepaste kunst,
Nederland wel). Artikel 7, lid 4, BC houdt in dat de beschermingsduur van
werken van toegepaste kunst niet korter mag zijn dan een periode van
vijfentwintig jaar, te rekenen van de vervaardiging van het werk. Gelet op deze
artikelen was Cassina van mening dat van haar geen instandhoudingsverklaring
als bedoeld in artikel 21, lid 3, BTMW kon worden verlangd en dat het
auteursrecht op de twee stoelen nog steeds bestond. De vorderingen van Cassina
werden door de rechtbank Breda afgewezen. De rechtbank overwoog onder meer
dat Cassina geen rechtstreeks beroep op de BC kon doen, nu Nederlandse auteurs
dat in Nederland evenmin kunnen. Ook het Hof Den Bosch wees de vordering af.
Het Hof Den Bosch overwoog dat, indien Cassina een rechtstreeks beroep op
artikel 7 lid 4 BC zou toekomen, zulks zou betekenen dat zij ter zake van een via
de bepalingen van de BTMW verkregen auteursrecht een beroep zou kunnen doen
op de langere rechtsbescherming van de BC, terwijl een dergelijk beroep in
Nederland aan Nederlanders niet toekomt. Het Bossche hof was van oordeel dat
het standpunt van Cassina moest verworpen, gezien de bedoeling van de BC die
beoogt aan de onderdanen van de verdragstaten dezelfde auteursrechtelijke
bescherming toe te kennen als die de onderdanen zelf kennen, alsmede gezien het
non-discriminatiebeginsel.
Cassina ging in cassatie. De Hoge Raad was het wel met Cassina eens, dat
haar een beroep op de artikelen 5 en 7, lid 4, BC toekwam en dat van haar niet
verlangd kon worden dat zij een formaliteit, het deponeren van een
instandhoudingsverklaring, zou verrichten om auteursrechtelijke bescherming te
kunnen genieten. De Hoge Raad overwoog in deze zaak al dat uit de
omstandigheid dat voor een geval dat in Nederland bescherming wordt gevraagd
tegen inbreuk op het auteursrecht op een werk van toegepaste kunst, waarvan
Italië het land van oorsprong is, wordt aanvaard dat artikel 7 lid 4 BC voorgaat
boven de vervalbepaling van artikel 21, lid 3, BTMW, niet kan worden afgeleid
dat in het zich hier niet voordoende geval dat Nederland het land van oorsprong
59

van het werk is, in Nederland ten opzichte van de auteur in strijd met het
discriminatieverbod van (thans) artikel 12 EG zou moeten worden gehandeld. 160
Vervolgens wilde het Nederlandse bedrijf Vredestein, dat ook een
modelrecht had laten vervallen en geen instandhoudingsverklaring had
gedeponeerd, in Nederland een beroep doen op de BC. Vredestein verwees daarbij
naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Cassina. Vredestein ging door tot
bij de Hoge Raad, maar de Hoge Raad oordeelde dat de BC alleen geldt voor
internationale situaties en dat dit niet een ontoelaatbare discriminatie meebrengt
ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden. 161
In zijn noot bij Cassina schreef Verkade al dat wat hem betreft in de nieuwe
BTMW het instituut van de instandhoudingsverklaring zou mogen worden
geschrapt. 162 Ook Quanjel-Schreurs vond dat de nationale wetgever de wetgeving
zodanig zou moeten aanpassen dat buitenlanders niet méér bescherming genieten
dan eigen onderdanen. 163 Dit is uiteindelijk ook gebeurd. Per 1 december 2003 is
artikel 21 van de BTMW vervallen. 164
Uit de uitspraken van de Hoge Raad in de zaken Cassina en Vredestein
blijkt, dat degene aan wie een rechtstreeks beroep op een verdragsbepaling
toekomt, voordeel kan hebben boven degene die een dergelijk rechtstreeks beroep
niet heeft, ook al wilden de rechtbank Breda en het Bossche hof in de zaak
Cassina daar niet aan. Onderdanen van EU-lidstaten kunnen geen rechtstreeks
beroep doen op artikel 6quinquiesA, lid 1, van het Unieverdrag. Zij kunnen ook
niet buiten de EU een beroep doen op dat artikel, als het gaat om een geurmerk of
een klankmerk als “het gekraai van een haan”. Een dergelijk merk kan immers in
het land van oorsprong niet worden ingeschreven. Daarmee komen de onderdanen
van EU-lidstaten in een nadelige positie ten opzichte van die van andere
Unielanden, die én in hun eigen land én in de EU een dergelijk merk wel kunnen
inschrijven. Ik heb nog geen uitspraken of literatuur gevonden, waarin deze
kwestie aan de orde is gesteld, maar in deze tijd van steeds groeiende
globalisering zal zich ooit een onderdaan van een Unieland met een voor de EUonderdanen
thans niet toegestaan merk melden bij het BHIM of een van de andere
160 HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671, m.nt. Verkade (Cassina).
161 HR 11 mei 2001, NJ 2002, 55, m.nt. Spoor (Vredestein).
162 Noot van Verkade bij HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671 (Cassina).
163 Quanjel-Schreurs 2000, p. 345.
164 Verkade 2005 (T & C IE), BTMW, opmerking bij het vervallen artikel 21.
60

Europese merkenrechtelijke instanties. Wat zal er dan gebeuren? Ik denk dat het
mevrouw Celia Clarke, als zij dat zou willen, zou moeten worden toegestaan haar
geurmerk voor borduurgaren in Europa te deponeren, zoals al gesuggereerd door
Simon in het interview met De Ranitz. 165 De VS zijn immers ook lid van het
Unieverdrag. 166
Nu betrof het in de zaken Cassina en Vredestein kwesties die rechtstreeks
voortvloeiden uit het Verdrag c.q. de wet. De zaken Sieckmann, Libertel en Shield
Mark betreffen de uitleg van een term van de Richtlijn, te weten de term
“grafische voorstelling”. Zoals ik hiervoor al heb aangegeven is een verbale
beschrijving een grafische voorstelling, maar het Hof heeft nadere criteria
geformuleerd. De consequentie van die uitleg kan dus zijn dat onderdanen van
niet-EU-lidstaten een voorsprong hebben waar het betreft de mogelijkheid van
inschrijving van een niet-traditioneel merk. In een tijd waarin steeds meer sprake
is van globalisering, is het vreemd dat hier een barrière wordt opgeworpen voor
EU-onderdanen, die er voor veel niet-EU-onderdanen niet is. Dat kan, lijkt mij,
niet de bedoeling zijn, juist nu de Richtlijn ten doel heeft verschillen in wetgeving
op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten
zouden kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden zouden kunnen
vervalsen. Weliswaar richt de Richtlijn zich daarbij op de interne markt van de
EU, maar als door de Richtlijn, althans de uitleg daarvan, niet-EU-onderdanen in
een voordeliger positie komen, wordt mijns inziens het paard achter de wagen
gespannen. Met name hierom ben ik van mening dat het Hof de criteria nog eens
zou moeten heroverwegen.
Overigens zou, gelet op de omschrijving van “land van oorsprong” in artikel
6quinquiesA, lid 2, van het Unieverdrag, zoals ik hiervoor in paragraaf 2.8. heb
weergegeven, een in de EU gevestigde onderneming, met een nevenvestiging in
één van de Unielanden waar mogelijk minder strenge eisen gelden, eerst daar een
geur- of klankmerk kunnen deponeren en vervolgens verlangen dat het in een
Lidstaat of als gemeenschapsmerk wordt ingeschreven. Zo zou mijns inziens
Unilever, een bedrijf met vestigingen wereldwijd waaronder ook Nederland, haar
merk, bestaande uit het geluid van een vinger op vaatwerk, in de EU moeten
kunnen laten inschrijven.
165 De Ranitz 1997, p. 163.
166 Unieverdrag: Partijen.
61

7.5. Nog een aantal opmerkingen terzijde.
Door de uitspraken van het Hof wordt, zoals ook anderen opmerken,
onzekerheid geschapen over de houdbaarheid van de bescherming voor de
rechthebbenden op eerder ingeschreven geur- kleur- en klankmerken. Dit terwijl
die inschrijvingen kennelijk toch voldeden, ofschoon niet iedereen het daar van
harte mee eens was.
Zoals uit de uitspraak in KPN-Lacis blijkt is het gebruik van internationale
kleurcodes efficiënt. 167 Er kunnen, lijkt mij, geen overwegende bezwaren bestaan
tegen het gebruik van dergelijke codes, maar het lijkt mij, zoals o.a. Lindeboom
heeft aangevoerd, aan te bevelen ook een kleurmonster te deponeren. Verder zou
het houders van een kleurmerk, zeker wanneer dat merk dateert van vóór Libertel,
toegestaan moeten worden bestaande inschrijvingen alsnog aan te vullen met een
kleurcode, zoals is gebeurd in de door Maeyaert gesignaleerde zaak Veuve
Clicquot. 168
Het is denkbaar dat voor geuren een dergelijk codesysteem wordt
ontwikkeld. De A-G in de zaak Sieckmann maakte al melding van ontwikkelingen
op dat punt. 169 Er zal misschien op dit moment wat geuren betreft nog niet heel
veel behoefte aan bescherming zijn, zoals Gielen heeft opgemerkt. Maar, zoals ik
in paragraaf 4.6 al even heb aangeroerd, op het gebied van geuren is het één en
ander in ontwikkeling. Zo heeft de ING-bank in 2004 als proef bij 80
regiokantoren een speciaal ontwikkelde ING-geur geïntroduceerd, zo schrijft het
Algemeen Dagblad op 31 oktober 2004. Mensen in die kantoren ervaren de
dienstverlening als beter, aldus het artikel. 170 Inmiddels hebben alle kantoren van
de ING-bank geurzuilen die de huisgeur verspreiden. 171 Ik kan me voorstellen dat
ING die geur merkenrechtelijk zou willen laten beschermen, maar dat zal, als het
Hof niet op zijn schreden terugkeert, niet mogelijk zijn.
167
Pres. rechtbank ’s-Gravenhage 28 juni 1996, IER 1996/24 (KPN/Lacis).
168
Maeyaert 2005, p. 29.
169
Conclusie A-G bij HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckmann), onder 44.
170
Ontleend aan: WWW .
171
Vervaeke 2006, p. 7.
62

7.6. Het antwoord op de onderzoeksvraag.
Zoals ik in paragraaf 6.2. heb laten zien, zijn er de nodige inconsistenties
aan te wijzen in de wijze waarop het Hof de door hemzelf geformuleerde criteria
hanteert, onder andere wat betreft de objectiviteit, die het Hof verlangt.
Het Hof heeft in de zaak LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet geoordeeld dat
een teken ook gelijk is aan een merk wanneer het in zijn geheel beschouwd
verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de
gemiddelde consument kunnen ontsnappen. 172 Mijns inziens is het, gelet op dit
oordeel van het Hof, aanvaardbaar om bij de inschrijving van een merk enige
marge ten aanzien van de objectiviteit te aanvaarden.
De verhouding tussen artikel 6quinquiesA, lid 1, van het Unieverdrag en de
thans door het Hof gegeven uitleg van het begrip “grafische voorstelling” in
artikel 2 van de Richtlijn zou volgens mij een situatie kunnen opleveren als in de
zaken Cassina en Vredestein, waarbij aan de één een rechtstreeks beroep op een
verdragsbepaling toekwam en aan de ander niet. Hier zou dat betekenen dat
onderdanen van niet-EU-lidstaten die zijn aangesloten bij het Unieverdrag een
voordeel hebben boven EU-onderdanen. Dit is mijns inziens onwenselijk.
Het gaat wellicht te ver om te stellen dat de door het Hof geformuleerde
criteria en de wijze waarop het Hof deze hanteert niet houdbaar zijn. Maar mijns
inziens zijn ze, gelet op één en ander, wel aanvechtbaar. Er zouden nog eens
vragen van uitleg aan het Hof moeten worden gesteld met inachtneming van de
kritiekpunten die door mij (en anderen) zijn opgeworpen. Immers kan het Hof
eerder gegeven interpretaties herzien. 173
Partijen kunnen in een aanhangige procedure prejudiciële vragen
voorstellen, waardoor de rechter zich kan laten inspireren. 174 Misschien kan
Shield Mark nog eens een proefprocedure beginnen?
172
HvJEG 20 maart 2003, IER 2003, 47 (LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet), dictum.
173
Barents en Brinkhorst, p. 245.
174
Barents en Brinkhorst, p. 243.
63

8. Conclusie
De arresten in de zaken Sieckmann, Libertel en Shield Mark waren de eerste
arresten van het Hof van Justitie van de EG betreffende “niet-traditionele
merken”, te weten respectievelijk een geur- en een kleurmerk en een aantal
klankmerken. In de lagere rechtspraak waren al wel uitspraken gedaan omtrent
met name kleurmerken en omtrent een enkel geurmerk. Er zijn, voor zover ik heb
kunnen nagaan, geen eerdere uitspraken omtrent klankmerken gedaan dan die in
de zaak Shield Mark. Vóórdat het Hof de arresten wees, waren al geuren, kleuren
en klanken als merk ingeschreven in de EU.
Het Hof gaf uitsluitsel omtrent de vraag of ook niet-visueel waarneembare
tekens een merk kunnen vormen: artikel 2 van de Richtlijn, dat een nietlimitatieve
opsomming van mogelijke tekens geeft, staat daaraan niet in de weg.
Wel moet het teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling, nu artikel 2 van de
Richtlijn dit verlangt. Een omschrijving in woorden is een grafische voorstelling.
Dit is echter niet in alle omstandigheden voldoende. De grafische voorstelling
moet een visuele weergave van het teken mogelijk maken waardoor het teken
nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling moet duidelijk,
nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk,
duurzaam en objectief zijn (de “Sieckmann-criteria”). Dit is volgens het Hof
vereist om de goede werking van het stelsel van inschrijving te waarborgen.
In de zaak Sieckmann oordeelde het Hof dat noch een scheikundige
formule, noch de beschrijving van een geur in woorden, noch een depot van een
geurmonster noch een combinatie van deze drie aan de criteria voldoet.
In de zaak Libertel oordeelde het Hof dat aan de criteria niet kan worden
voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel
door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.
In de zaak Shield Mark oordeelde het Hof dat noch de omschrijvingen “de
eerste negen noten van Für Elise” en “het gekraai van een haan”, noch de
onomatopee “kukelekuuu” noch de omschrijving van opeenvolging van noten “e,
dis, e, dis, e, b, d, c, a” aan de criteria voldeden. Het Hof oordeelde dat wel aan de
64

criteria kan worden voldaan door de melodie weer te geven in een in maten
verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten, rusten en,
eventueel, alteraties.
Er zijn de nodige inconsistenties aan te wijzen in de wijze waarop het Hof
de door hemzelf geformuleerde criteria hanteert, onder andere wat betreft de
objectiviteit, die het Hof verlangt. In de literatuur was op een aantal daarvan ook
al gewezen.
Het Hof heeft in de zaak LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet geoordeeld dat
een teken ook gelijk is aan een merk wanneer het in zijn geheel beschouwd
verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de
gemiddelde consument kunnen ontsnappen. 175 Mijns inziens is het, gelet op dit
oordeel van het Hof, aanvaardbaar om bij de inschrijving van een merk enige
marge ten aanzien van de objectiviteit te aanvaarden.
De verhouding tussen artikel 6quinquiesA, lid 1, van het Unieverdrag en de
thans door het Hof gegeven uitleg van het begrip “grafische voorstelling” in
artikel 2 van de Richtlijn zou volgens mij een situatie kunnen opleveren als in de
zaken Cassina en Vredestein, waarbij aan de één een rechtstreeks beroep op een
verdragsbepaling toekwam en aan de ander niet. Hier zou dat betekenen dat
onderdanen van niet-EU-lidstaten die aangesloten zijn bij het Unieverdrag een
voordeel hebben boven EU-onderdanen. Immers kunnen die niet-EU-onderdanen
ingevolge artikel 6quinquiesA, lid 1, Unieverdrag wel een geur of niet in een
notenbalk weer te geven klanken als merk inschrijven in de EU, waar de EUonderdanen
dat niet kunnen. Dit is mijns inziens onwenselijk.
Het antwoord op mijn onderzoeksvraag “Zijn de door het Hof
geformuleerde criteria waaraan de grafische voorstelling van een merk moet
voldoen en de wijze waarop het Hof deze criteria hanteert, houdbaar?” luidt
daarom als volgt: Het gaat wellicht te ver om te stellen dat de door het Hof
geformuleerde criteria en de wijze waarop het Hof deze hanteert niet houdbaar
zijn. Maar mijns inziens zijn ze, gelet op één en ander, wel aanvechtbaar. Er
zouden nog eens vragen van uitleg aan het Hof moeten worden gesteld met
inachtneming van de kritiekpunten die door mij (en anderen) zijn opgeworpen.
Immers kan het Hof eerder gegeven interpretaties herzien. 176
175
HvJEG 20 maart 2003, IER 2003, 47 (LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet), dictum.
176
Barents en Brinkhorst, p. 245.
65

Literatuurlijst
Barents en Brinkhorst 2003
R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, Deventer: Kluwer
2003.
Gielen 1991
Ch. Gielen, “Geurmerk in Amerika erkend (en hoe nu in de Benelux)”, IER 1991,
p. 3-4.
Gielen 2005 (T & C IE), Benelux-Merkenwet, Inleidende opmerkingen, aant.
2.c., 3 en 5.a.
Gielen 2005 (T & C IE), Benelux-Tekeningen- en Modellenwet, opmerking bij
het vervallen artikel 21.
Gielen en Wichers Hoeth 1992
Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1992.
Glas 1999
G. Glas, “Klank- en kleurmerken: enkele recente evoluties”, BMM Bulletin 1999,
p. 172-175.
Hagemans en Gielen 2005 (T & C IE), Benelux-verdrag inzake de warenmerken,
Inleidende opmerkingen, Algemeen.
Hagemans en Folmer 2005, (T & C IE), artikel 6 Benelux-Merkenwet, aant. 2, 5
en 6.
Kist 1997
B.A. Kist, “Toelichting bij depot maakt weg vrij voor ‘nieuwe’ merken”, IER
1997, p. 212-217.
66

Kist 1998
B.A. Kist, Merkenmisser - De eeuwige strijd om merk en portret, Amsterdam:
Podium 1998.
Van der Kooij en Mulder 2005
Van der Kooij en Mulder, Hoofdzaken intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer
2005.
Koopman 2003
J. Koopman, ‘Merken in de zin van artikel 2 van de merkenrichtlijn. Het Europese
Hof van Justitie in geuren en kleuren’, NTER 2003, p. 205-211.
Lauwaars en Timmermans 1999
R.H. Lauwaars en C.W.A. Timmermans, Europees recht in kort bestek, Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1999.
Lindeboom 2003
B. Lindeboom, ‘Het kleurmerk Libertel oranje: springt het licht op rood of op
groen?’, AA 2003, p. 739-740.
Maeyaert 2005
Maeyaert, ‘Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone?’, BMM Bulletin
2005, p. 22-35.
Van Oorschot en Broekhuizen 2004
A. van Oorschot en E. Broekhuizen, ‘Merkenrecht, daar zit muziek in!’, AA 2004,
p. 594-596.
Purcell 2003
N.A.J. Purcell, ‘Kleurmerken: ja, maar…’, IER 2003, p. 335-346.
Quanjel-Schreurs 2000
R.A.M. Quanjel-Schreurs, noot bij HR 26 mei 2000 (Cassina/Sedeti) in NTBR
2000, p. 344-345.
67

De Ranitz 1997
R.E.P. de Ranitz, ‘De Ranitz interviewt Simon’, IER 1997, p. 161-164.
Vervaeke 2006
L. Vervaeke, ‘Ruiken is kopen’, Volkskrant 14 januari 2006, katern De
Verleiding, p. 7.
Visser 1993
D. Visser, Een borrel met een zeepsmaak. Ruzies over merken. Utrecht: Kwadraat
1993.
Visser 2000
D.J.G. Visser, ‘Kroniek van de intellectuele eigendom’, NJB 2000, p. 558-565.
Wichers Hoeth/Gielen en Hagemans 2000
Ch. Gielen en N. Hagemans (red.), Wichers Hoeth. Kort begrip van het
intellectuele eigendomsrecht, Amsterdam: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
Van Zimmeren 2005
Van Zimmeren, ‘Kroniek merkenrecht - Jurisprudentie Hof van Justitie & Gerecht
van eerste aanleg van de EG 2000-2004 Deel 1 Materieel merkenrecht’, SEW
2005, p. 256-277.
Lijst van jurisprudentie
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 29 september 1998, zaak C-
39/97 (Canon/Cannon).
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 4 mei 1999, IER 1999, 30
(Chiemsee).
68

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 12 december 2002, IER
2003/21, met noot Ch. Gielen, en NJ 2003, 600, met noot J. Spoor (Sieckmann).
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 20 maart 2003, zaak C-
291/00, Jur. 2003, p. I-2799 (LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet SA).
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 6 mei 2003, IER 2003/50, met
noot Ch. Gielen, en BIE 2004/50, met noot A.A. Quaedvlieg (Libertel).
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 27 november 2003, IER
2004/7 (Shield Mark).
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 24 juni 2004, IER 2004/90,
met noot Ch. Gielen (Heidelberger Bauchemie).
Gerecht van Eerste Aanleg 27 oktober 2005, zaak T-305/04 (Eden SARL/BHIM).
Tweede Kamer van Beroep 11 februari 1999 R156/1998-2, BMM Bulletin 1999 p.
143 (The smell of fresh cut grass).
Benelux Gerechtshof 9 maart 1997, NJ 1977, 416, en BIE 1977, 60 (Camping
Gaz).
Hoge Raad 26 mei 2000, NJ 2000, 671, m.nt. Verkade (Cassina).
Hoge Raad 23 februari 2001, IER 2001/25 (Libertel).
Hoge Raad 11 mei 2001, NJ 2002, 55, m.nt. Spoor (Vredestein).
Gerechtshof Arnhem 23 mei 1973, BIE 1973, 40 (Camping Gaz).
Gerechtshof ’s-Gravenhage 4 juni 1998, IER 1998/27, met noot Ch. Gielen
(Libertel).
69

Hof van Beroep Brussel 28 september 1999, IER 2000, 18 (kleur turquoise van
Belgacom).
Rechtbank Arnhem 13 juli 1989, IER 1989, 94 (gele shampoofles van Zwitsal),
President rechtbank ’s-Gravenhage 28 juni 1996, IER 1996/24 (KPN/Lacis).
Voorzieningenrechter rechtbank Arnhem 28 april 2005, BIE 2005, 6 en IER 2005,
49 (Unilever/Albert Heijn).
Voorzieningenrechter rechtbank Breda 24 juni 2005, IER 2005, 80 (Gouden
Gids/Yellow Bear).
Bezochte websites
WWW: http://www.bmb-bbm.org/nl/pages/index.htm (laatst bezocht op 18 maart
2006)
WWW http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/coporate_geur.pdf (laatst
bezocht op 18 maart 2006)
WWW http://www.merkenbureau.nl/actie/ (laatst bezocht op 18 maart 2006)
WWW http://www.minterellison.co.nz/publications/IntellectualProperty
NewsletterJune04.pdf (laatst bezocht op 18 maart 2006)
WWW http://www.shieldmark.nl/nl/ (laatst bezocht op 18 maart 2006)
WWW http://webdb4.patent.gov.uk/tm/number (laatst bezocht op 8 maart 2006)
http://www.topdognc.com/pantone-chart.pdf (laatst bezocht op 18 maart 2006)
WWW: http://xeno.ipaustralia.gov.au./D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm (laatst
bezocht op 8 maart 2006).
70