Arten der Verwechslungsgefahr - Universität Konstanz

Universität Konstanz
Fachbereich
Rechtswissenschaft
Prof. Dr. jur. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius für Bürgerliches Recht,
Recht der Wirtschaftsordnung und Recht
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen
Universität Konstanz Postfach D 99 D-78457 Konstanz
Universitätsstraße 10
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Sommersemester 2013
Vorlesung Kennzeichenrecht
Arbeitspapier 11
Arten der Verwechslungsgefahr
Schwerpunktbereichsstudium
„Rechtliche Grundlagen Internationaler Wirtschaftstätigkeit“
Vertiefungsmodul Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

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Inhalt
A. Herkömmliche Nomenklatur und Systematisierung der Verwechslungsgefahr
3
I. Irreführung über die Unternehmensidentität oder Unternehmensverbindungen
3
1. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne 3
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 3
II. Irreführung über die Zeichenidentität oder eine Zeichenabwandlung
4
1. Unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr im engeren
Sinne 4
a) Unmittelbare Verwechslungsgefahr 4
b) Mittelbare Verwechslungsgefahr 4
2. Mittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 5
B. Konzeption der Verwechslungsgefahr in der Rechtsprechung
nach der Rechtslage im MarkenG unter Einbeziehung des gedanklichen
Inverbindungbringens 5
I. Sprachgebrauch und Begrifflichkeit der Systematik zur MRL 5
II. Systematisierung der Rechtsprechung des EuGH und des BGH 6
C. Das gedankliche Inverbindungbringen als ein zentrales Beurteilungskriterium
der Verwechslungsgefahr 8
I. Gedankliches Inverbindungbringen als eine markenrechtserhebliche
Assoziationsgefahr 8
II. Verwechslungsgefahr als eine Funktionsstörung der Marke 9

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A. Herkömmliche Nomenklatur und Systematisierung der
Verwechslungsgefahr
I. Irreführung über die Unternehmensidentität oder Unternehmensverbindungen
Im Kennzeichenrecht allgemein und insbesondere im Markenrecht wird traditionell zur
Feststellung der Verwechslungsgefahr bei einer Markenkollision zwischen einer Irreführung
des Verkehrs über die Unternehmensidentität einerseits und einer Irreführung
des Verkehrs über das Bestehen von Unternehmensverbindungen andererseits unterschieden.
1. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne
Einer Irreführung über die Unternehmensidentität, die herkömmlicherweise als Verwechslungsgefahr
im engeren Sinne bezeichnet wird, unterliegt der Verkehr dann, wenn
die beteiligten Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen zu der irrigen
Annahme verleitet werden, die markierten Produkte stammten aus ein und demselben
Unternehmen. Verwechslungsschutz besteht, weil das Produkt einem falschen Unternehmen
zugeordnet wird.
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
Einer Irreführung über das Bestehen von Unternehmensverbindungen, die herkömmlicherweise
als Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bezeichnet wird, unterliegt der
Verkehr dann, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar keiner Irreführung über die Unternehmensidentität
unterliegen, weil der Verkehr zwar erkennt, es handele sich um verschiedene
Unternehmen, jedoch aufgrund der Zeichenähnlichkeit vom Bestehen besonderer
wirtschaftlicher Beziehungen oder engerer organisatorischer Zusammenhänge
zwischen den Unternehmen ausgeht.

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II. Irreführung über die Zeichenidentität oder eine Zeichenabwandlung
1. Unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr im engeren
Sinne
Eine weitere Unterscheidung innerhalb der Arten der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
geht nach der herkömmlichen Nomenklatur dahin, innerhalb der Verwechslungsgefahr
im engeren Sinne zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr
zu unterscheiden. Die Fallkonstellationen einer unmittelbaren oder mittelbaren Verwechslungsgefahr
waren Sachverhalte einer Irreführung über die Unternehmensidentität.
Die Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr
als einer Fallkonstellation einer Irreführung über die Unternehmensidentität erfolgt danach,
ob der Verkehr die Unterschiede zwischen den ähnlichen Zeichen der Markenkollision
erkennt oder nicht erkennt. Als unmittelbare Verwechslungsgefahr wird die reine
Zeichenverwechslung, als mittelbare Verwechslungsgefahr namentlich die Serienzeichenverwechslung
verstanden.
a) Unmittelbare Verwechslungsgefahr
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Kollisionszeichen
trotz der Zeichenunterschiede im Verkehr den Eindruck erwecken, es handele sich um
ein und dasselbe Zeichen. Die Kollisionszeichen als solche werden miteinander verwechselt
mit der Folge einer Irreführung des Verkehrs über die Unternehmensidentität.
b) Mittelbare Verwechslungsgefahr
Eine nur mittelbare Verwechslungsgefahr als eine Fallkonstellation der Verwechslungsgefahr
im engeren Sinne einer Irreführung über die Unternehmensidentität
liegt vor, ohne dass der Verkehr einer reinen Zeichenverwechslung zu unterliegen
braucht, wenn der Verkehr zwar nicht die kollidierenden Zeichen als solche verwechselt,
aber aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen das Zeichen des Dritten als eine Abwand-

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lung der geschützten Marke des Markeninhabers betrachtet und deshalb annimmt, die
markierten Produkte stammten aus demselben Unternehmen.
2. Mittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
Im Schrifttum zum WZG wurde erwogen, unter den Verwechslungsschutz des Warenzeichens
nach § 31 WZG auch die Fallkonstellation einer mittelbaren Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne zu subsumieren (Baumbach/Hefermehl, § 31 WZG, Rn 23).
Eine solche Ausdehung des Verwechslungsschutzes der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG anzunehmen, wird unter dem gemeinschaftsrechtlichen Vorbehalt der Grundsätze
der Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit, sowie des Übermaßverbotes nur in
ausnahmsweisen Fallkonstellationen gerechtfertigt sein. Bei solchen Fallkonstellationen
wird es sich in der Regel um bekannte Marken im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
handeln, denen Markenschutz auch außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs unabhängig
vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr zukommt.
B. Konzeption der Verwechslungsgefahr in der Rechtsprechung
nach der Rechtslage im MarkenG unter Einbeziehung
des gedanklichen Inverbindungbringens
I. Sprachgebrauch und Begrifflichkeit der Systematik zur MRL
Die nach der herkömmlichen Nomenklatur rechtserheblichen Referenzgrößen zur
Systematisierung der Verwechslungsgefahr waren die Irreführung über die Unternehmensidentität
oder Unternehmensverbindungen einerseits, die Irreführung über die Zeichenidentität
oder eine Zeichenabwandlung andererseits. Der Rechtsprechung des
EuGH und des BGH zum Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr liegen die vergleichbaren
Referenzgrößen zugrunde, auch wenn der Sprachgebrauch zur Systembildung nicht
deckungsgleich ist. Der Grund für die sprachlich-begrifflichen Abweichungen bei der
Systematisierung der Fallkonstellationen der Verwechslungsgefahr liegt nicht in den materiellrechtlichen
Bezugsgrößen, sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass das gedankliche
Inverbindungbringen als eine Fallkonstellation einer bestehenden Verwechslungsgefahr
in die Systematik einzubeziehen ist. Die Unterschiede im Sprachgebrauch

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und der Begrifflichkeit der Systematik der Verwechslungsgefahr sind nicht dahin zu verstehen,
es handle sich materiellrechtlich nicht um die vergleichbaren Fallkonstellationen
der Verwechslungsgefahr wie nach der Rechtslage vor Inkrafttreten der MRL. Die materiellrechtliche
Reichweite des Verwechslungsschutzes einer Marke bestimmt sich nach
der inhaltlichen Konkretisierung der Zeichenkollision anhand der Markenkonzeption des
EuGH, nicht nach der Systematisierung der einzelnen Fallkonstellationen.
II. Systematisierung der Rechtsprechung des EuGH und des
BGH
Der Rechtsprechung des EuGH liegt noch keine umfassende Systembildung der denkbaren
Arten der Verwechslungsgefahr zugrunde. Eine abschließende Systematisierung
der Rechtsprechung des EuGH wird erst möglich sein, wenn weitere Sachverhalte, wie
namentlich zu den nichtkonventionellen Markenformen und zu Markenfamilien, Gegenstand
von weiteren Entscheidungen waren. Die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur
Verwechslungsgefahr (s. als erste Grundsatzurteile EuGH, Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-
6191, GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; s. dazu Fezer, NJW 1998, 713; Kur, MarkenR
1999, 2; s. auch ; EuGH, Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5525, GRUR 1998, 922 – Canon; s.
dazu Fezer, WRP 1998, 1123) kann gleichwohl dahin verstanden werden, dass sowohl
die Fallkonstellationen einer unmittelbaren und mittelbaren Verwechslungsgefahr,
als auch die Fallkonstellationen einer Verwechslungsgefahr im engeren und weiteren
Sinne unter den Verwechslungsschutz der Marke subsumiert werden können. Ob die in
der deutschen Rechtsprechung zum WZG teils anerkannte Fallkonstellation einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, deren Begründung hinsichtlich der
ausschließlich rechtlich geschützten Herkunftsfunktion im Sinne eines Irrtums über die
betriebliche Herkunft als gekünstelt erschien, mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben
der MRL vereinbar ist, wird die Rechtsentwicklung zeigen.
Der BGH anerkannte nach Inkrafttreten des MarkenG eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn der Verkehr zwar die
Unterschiede der kollidierenden Marken erkennt, aber wegen teilweiser Übereinstimmung
der Kollisionszeichen von der Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer
Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern ausgeht (BGH GRUR 1997, 311, 313 –

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Yellow Phone; GRUR 2000, 608, 609 – ARD-1). In der weiteren Rechtsprechung des
BGH wird zwischen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr einerseits und einer Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne andererseits unterschieden (BGH GRUR 2004,
779 – Zwilling). Als unmittelbare Verwechslungsgefahr wird die Gefahr verstanden, dass
das angegriffene Zeichen für die Klagemarke gehalten wird. Eine solche Verwechslungsgefahr
könne allerdings auch in der Weise gegeben sein, dass zwar nicht die
Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen als solcher bestehe,
aber die Gefahr, dass das angegriffene Zeichen – im Sinne der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der
Zeichen – infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesensgleichen Kern dem
Inhaber der Klagemarke zugeordnet werde. Der BGH bezeichnet diese Fallkonstellation
der Verwechslungsgefahr – irrtümliche Zuordnung wegen der Gefahr eines gedanklichen
Inverbindungbringens – nunmehr nicht mehr ausdrücklich als mittelbare Verwechslungsgefahr,
auch wenn diese Fallkonstellation der nach herkömmlichem Verständnis
als mittelbare Verwechslungsgefahr bezeichneten Fallkonstellation entspricht.
Auf die Sprachregelung kommt es nicht entscheidend an. Wesentlich ist vielmehr, dass
der BGH die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens als ein Wertungskriterium
innerhalb der Fallkonstellation der Verwechslungsgefahr über die Unternehmensidentität
berücksichtigt.
Der BGH anerkennt auch die Fallkonstellation einer Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne, die allerdings nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden
könne (BGH GRUR 2002, 173, 175 – Marlboro-Dach; WRP 2004, 1046, 1050 – Zwilling).
Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr erkenne der Verkehr zwar die Unterschiede
zwischen den Zeichen, gehe aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von organisatorischen
oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern aus.

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C. Das gedankliche Inverbindungbringen als ein zentrales
Beurteilungskriterium der Verwechslungsgefahr
I. Gedankliches Inverbindungbringen als eine markenrechtserhebliche
Assoziationsgefahr
Der Kollisionstatbestand einer Markenrechtsverletzung wegen Verwechslungsgefahr
nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt die Gefahr ein, dass das kollidierende Zeichen
mit der geschützten Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Bei der Formulierung
des gedanklichen Inverbindungbringens als einer Fallkonstellation einer bestehenden
Verwechslungsgefahr handelt es sich um eine Kompromissformel aus der Entstehungsgeschichte
der MRL. Auf der einen Seite stand die Forderung, entsprechend dem
Vorbild des Benelux-Warenzeichenrechts anstelle der Verwechslungsgefahr auf die Gefahr
einer gedanklichen Verbindung unabhängig von einer Verwechslungsgefahr und
damit auf eine bloße Assoziationsgefahr abzustellen. Auf der anderen Seite wurde die
Forderung erhoben, an dem Begriff der Verwechslungsgefahr im traditionellen Sinne
eines Schutzes vor einer Irreführung über die betriebliche Herkunft festzuhalten.
Nach der Rechtsprechung des EuGH stellt der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung
keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar. Dem Begriff des
gedanklichen Inverbindungbringens kommt die Funktion zu, den Umfang der Verwechslungsgefahr
genauer zu bestimmen (EuGH, Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191, GRUR
1998, 387 – Sabèl/Puma; s. dazu Fezer, NJW 1998, 713). Das Vorliegen einer Assoziationsgefahr
ohne das Vorliegen von Verwechslungsgefahr stellt keinen Verletzungstatbestand
im Sinne des Verwechslungsschutzes einer Marke dar. Das Tatbestandsmerkmal
des gedanklichen Inverbindungbringens und damit das Bestehen einer markenrechtlich
erheblichen Assoziationsgefahr verlangt eine Konkretisierung des Begriffs der Verwechslungsgefahr
anhand eines multifunktionalen Markenrechtsverständnisses. Eine
Assoziationsgefahr im Sinne eines gedanklichen Inverbindungbringens liegt nicht schon
dann vor, wenn das Publikum das kollidierende Zeichen mit der geschützten Marke aus
irgendwelchen Gründen oder auf irgendeine Art und Weise assoziiert. Es stellt nicht jegliche
wie auch immer geartete gedankliche Assoziation eine markenrechtserhebliche

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Assoziationsgefahr im Sinne einer gedanklichen Verbindung dar. Eine rechtserhebliche
Assoziationsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist markenfunktional zu begründen.
II. Verwechslungsgefahr als eine Funktionsstörung der Marke
Verwechslungsgefahr ist Assoziatiosgefahr, deren Reichweite markenfunktional zu
bestimmen ist. Auf diese Weise wird die Verwechslungsgefahr markenfunktional als die
Gefahr einer assoziativen Fehlzurechnung der Herkunftsidentität – in der Sprache des
BGH Gefahr einer irrtümlichen „Zuordnung“ (BGH WRP 2004, 1046 – Zwilling) – durch
die Verbraucher bestimmt. Der Verwechslungsschutz besteht vor Funktionsstörungen
der Marke. Funktionsstörungen der Marke sind das markenrechtliche Referenzmodell,
an dem die Verwechslungsgefahr als Gefahr einer fehlsamen Verbraucherassoziation
aufgrund einer Markenkollision rechtlich zu bestimmen und zu beschreiben ist. Markenrechtsverletzungen
bedeuten dysfunktionale Markenbenutzungen durch Dritte (s. zur
Relevanz der Interessenbeeinträchtigung des Markeninhabers bei einer Markenverletzung
EuGH GRUR 2002, 692 – Hölterhoff; zur Übernahme der Formulierung des EuGH
durch den BGH siehe BGH GRUR 2003, 332 – Abschlussstück).
In dem Marca/Adidas- Urteil des EuGH wird der Kontext des gedanklichen Inverbindungbringens
mit der assoziativen Verwechslungsgefahr bei einer Zeichenübereinstimmung
im Bedeutungsgehalt hergestellt (EuGH, Rs. C-425/98, GRUR Int. 2000, 899 –
Marca/Adidas). Es wird festgestellt, dass die besondere Unterscheidungskraft der prioritätsälteren
Marke die Verwechslungsgefahr erhöhen und bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung
zwischen der Marke und dem Zeichen zur Entstehung einer solchen Gefahr
beitragen kann. Es wird allerdings zu Recht festgestellt, dass sich aus dem Bestehen
einer Gefahr der gedanklichen Verbindung im engeren Sinne noch keine Vermutung
einer Verwechslungsgefahr ergibt. Das nationale Gericht ist nicht von der Notwendigkeit
befreit, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, für die der Beweis zu erbringen ist,
positiv festzustellen.