美国专利法律意见实务指南作者 - Foley & Lardner LLP

美国专利法律意见实务指南
作者:美国富理达律师事务所 C. Edward Polk, Jr., Annora A Bell, Debra A Lange 1
在赌注高昂的美国专利诉讼世界里,来自律师的法律意见可以成为抵御专利侵权指控的有力武
器。本文将说明一些获取和使用关于专利法律意见的实用技巧。
一、专利法律意见在美国案例法中的历史渊源
在二十多年的时间里,美国案例法都要求潜在的专利侵权人要足够小心来确认他是否侵权,这通
常包含了他有义务在开展任何可能侵权的行为前从律师那里寻求适格的专利法律意见 2 。美国法进
一步认为,如被告不能出示专利法律意见,则可以反向推定出任何法律意见都是不利于被诉侵权
者的 3 。
二、专利法律意见目前的作用
最近的一些案例重新定义了获取或不获取专利法律意见的法律后果。根据最新的发展,陪审团可
能不再根据被告未能在诉讼中出示专利法律意见对侵权行为的是否故意做不利于被告的反向推定
4 ;被诉侵权者如果在诉讼中使用专利法律意见将放弃与该意见沟通的律师之间的律师-当事人保
密特权 5 ;由此产生的放弃不会被延伸到出庭律师上 6 。即使不出示专利法律意见不再产生不利推
测,该意见仍然与是否故意侵权,提高赔偿,补偿胜诉方的律师费和确认诱导侵权相关联。
三、何时获取专利法律意见
一般来说,一个公司进行产品宣传前无须获取专利法律意见。然而,如果有一个竞争对手经常为
有竞争关系的同类产品申请专利,则我们推荐公司应提前获取专利法律意见。事实上,一份不侵
权意见可以从一开始帮助公司决策是否对某项技术进行投入。
1
是富理达律师事务所的专利律师。本文的观点仅代表上述律师的个人意见并不能代表富理达律师
事务所或者其过去、现在及将来代理过的客户的意见。
2
Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir.
1983).
3
Fromson v. W. Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568, 1572-73 (Fed. Cir. 1988)
4 Knorr-Bremse Sys. Fuer Nutzfahrzeuge v. Dana, 383 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2004).
5 In re EchoStar Commc’ns Corp., 448 F.3d 1294, 1304 (Fed. Cir. 2006).
6 In re Seagate Tech. LLC, 497 F.3d 1360, 1373 (Fed. Cir. 2007).
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四、 向谁获取专利法律意见
专利法律意见应由无利害关系的美国专利律师出具,该律师不能和该案件有利益关系也不能是公
司的内部律师。公司内部律师一般也不应出具这种意见,因为美国法院没有明确定义公司律师出
具意见时的律师—当事人保密特权的应放弃范围。
在使用同一律师来出具意见和出庭辩护时有一些要注意的地方。这种情况下律师—当事人保密特
权被放弃的范围还没有定论。但最近的案例法暗示说出具意见的律师和出庭律师可以来自同一律
所而不用放弃律师—当事人保密特权,只要他们是独立工作并没有对意见的内容进行过讨论。
与美国律师不同的是,美国专利代理人只能就专利的有效性而非侵权出具意见。而且,案例法对
于专利代理人的交流内容是否有保密特权和该保密特权的范围仍然存在分歧。
五、专利 法律意见的内容和形式
所有法律意见都必须适格而且有足够的细节支持。书面法律意见通常比口头法律意见更受法庭重
视。一般来说,一份意见只需说明不侵权或者专利无效其中之一。
六、 何时更新专利法律意见
若相关产品和所依法律发生了实质性变化的话,专利法律意见或许需要更新。事实上,定期关于
产品咨询出具意见的律师可以显示出良好的商业诚信。
七、谁应审阅法律意见
专利法律意见应该经过审查。举例来说,由有决策权的高层或者负责产品或市场的公司律师来审
阅合乎常理。
八 、法律意见在诉讼中的作用
应从战略和法律考量来决定是否在法庭上出示专利法律意见。从战略考量上看,应该考虑该意见
的说服力,适格程度,以及其与当前诉讼策略是否一致。
从法律上考量,应考虑保密特权放弃的范围,相关的第三方交流内容,披露该意见的截止时间,
和不出具该意见的后果。
放弃:如果与出具法律意见的律师交流和专利法律意见出于是同一主题,则关于涉及交流的律
师—当事人保密特权将视作全体放弃。不同法院关于“主题”的含义是什么有分歧。一些法院认为
是放弃了所有潜在的辩护(比如,不侵权,专利无效,专利无法执行)的保密特权,另外一些则
认为只有被意见提到的辩护才被放弃保密特权。关于律师服务成果 (work product)保密特权,通常
只有当事人和出具意见的律师之间实际的交流和其相关文件才被放弃保密特权。当出庭律师不是
出具意见的律师,律师—当事人保密特权和律师服务成果的特权都不会被放弃,一些特殊的情况
例外,比如欺诈。
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第三方:总的来说,向第三方披露客户和律师之间的交流内容通常即等同于放弃保密特权,而联
合辩护和共同利益准则是上述原则的例外。这种例外的适用性要根据具体事实而定。
截止日:不同的法院对于庭审中提交专利法律意见的截止时间各不相同。举个例子来说,北加州
地区法院要求在法庭确定权利要求范围裁定颁布之后 50 天内披露,而德州东部地区法院要求上述
裁定颁布后 15-68 天内公开 。
消极推定:虽然已经取消了诉讼中未提交专利法律意见的反向推定,但在审查事实的过程中 可能
会考虑怠于取得或未获得专利法律意见可能是决定是否 故意侵权、诱导侵权 、提高 赔偿额以及
补偿律师费的证据之一。
结论:
虽然美国判例法不再要求公司在开始可能侵权的行为之前必须取得专利法律意见,但是未取得该
意见可能会导致公司在美国专利诉讼中处于不利的境地。
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