Estipulaciones básicas que debe tener un acuerdo ... - Inapi Proyecta

Estipulaciones generalmente contenidas en un acuerdo de licencia.i. Objeto o materia protegida.La materia protegida suele incluirse en la primera sección de un acuerdo de licencia einfluirá considerablemente en los contenidos del acuerdo. Se determina la tecnologíaobjeto de la licencia, si se trata por ejemplo de un producto, una fórmula, etcétera.La mayor o menor limitación del objeto dependerá normalmente de la parte (licencianteo licenciatario), para el licenciante es mejor limitar el objeto de la licencia mientras quepara el licenciatario sería mejor ampliarlo.A veces la determinación del objeto es más bien ambigua, lo que puede ocurrir cuandono exista claridad sobre el estado en que se encuentra la tecnología o el uso que sequiere hacer de la misma. O bien, se puede producir porque las partes no entiendenexactamente el funcionamiento de la tecnología. Parte de la negociación previa alotorgamiento de la licencia consiste en determinar la naturaleza exacta de la tecnologíay qué parte de esa tecnología se requiere.Se puede ahorrar dinero si se limita el objeto de la licencia a lo que realmente senecesita, para ello mantener una buena comunicación con los miembros del equipopuede ser fundamental.Es importante que sobre la tecnología objeto de la licencia existan especificacionesclaramente escritas u otro tipo de documentación para que en caso de conflicto untercero que no conoce la tecnología pueda decidir sobre lo que está o no incluido en elacuerdo, no son convenientes las referencias vagas o imprecisas. Por ejemplo en el casode una patente es recomendable mencionar el número de la patente y adjuntar ladescripción de la patente con detalles precisos.En el caso que existan actividades en curso, por ejemplo, si no han finalizado lasactividades de I+D o no se ha habilitado completamente la invención, se deberádeterminar si la finalización de las actividades es una condición para concluir elcontrato.Es importante que se determine con claridad cuál es el objeto del contrato tanto para ellicenciante como para el licenciatario. Probablemente para el licenciante lo másconveniente será entregar la tecnología “tal como está” mientras que para ellicenciatario lo conveniente será que la tecnología sobre la que recae la licencia cumplaespecificaciones claramente definidas.Se recomienda evitar el uso de términos imprecisos que pueden generar dudas oconflictos jurídicos como: “cumplir las expectativas comerciales”, “totalmenteoperativo”, etcétera, mientras más clara sea la determinación del objeto menoresdebieran ser las posibilidades de conflicto.1

ii. Alcance de los derechos. Licencia exclusiva o no exclusiva/Territorio.El alcance de los derechos tiene relación con qué es lo que se podrá hacer con latecnología y la propiedad intelectual. Según las necesidades de las partes las licenciaspueden suponer la concesión de distintos derechos, entre ellos:Reproducción de la tecnología.Exhibición de la tecnología.Modificación de la tecnología.Producción de nuevas versiones o incluso tecnologías o productos totalmente nuevosmediante modificación o mejoras de la tecnología.Utilización para la investigación y desarrollo de un producto.Fabricar o hacer que fabriquen la tecnología.Distribuir o vender la tecnología.Importar la tecnología.Subarrendar la tecnología.Para la determinación del alcance de la licencia es fundamental preguntarse ¿qué senecesita poder hacer con la tecnología o con la propiedad intelectual para alcanzar losobjetivos que se persiguen?Las licencias en sí mismas son instrumentos comerciales muy flexibles y puedenabarcar sólo parte de un único derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, dar elderecho a fabricar un objeto protegido por patente pero no el derecho a que terceros lohagan.El licenciante debiera procurar no ser tan extenso en los derechos que otorga y ellicenciatario no restringirse demasiado, cuidándose eso sí de no adquirir derechos quetal vez no necesita. Por ejemplo, puede ser que según lo que informen los técnicos de suempresa sea necesario modificar un diseño para hacerlo compatible con la tecnología desu empresa.El alcance de los derechos cedidos dependerá de la materia protegida., por ejemplo, enel caso de una patente puede tratarse del derecho de fabricar, utilizar y vender unproducto patentado o utilizar un procedimiento patentado. Asimismo, los derechos sepueden limitar a una aplicación determinada, por ejemplo, se otorga la licencia de unavacuna para un campo de aplicación consistente en el tratamiento del cáncer para unoslicenciatarios y podrán existir otros licenciatarios con derechos para el tratamiento deotras enfermedades.iii. Exclusividad.La determinación del alcance de los derechos cedidos también se refiere al tipo delicencia que se otorga sobre éstos, si es exclusiva, única o no exclusiva y al territoriogeográfico para el que se otorga la vigencia de la licencia.2

iv. Territorio.El alcance de la licencia también se refiere al territorio. Se debe tener en cuenta que losderechos de propiedad industrial son territoriales.El acuerdo de licencia debe señalar si los derechos se otorgan para ser ejercidosmundialmente o si se limitan a uno o varios países, región u otro territorio determinado.Es común que un licenciante opere en su territorio y el licenciatario en otros países,pudiendo el licenciante de esa forma entrar en otros mercados.En el caso de distribución de productos por Internet es recomendable especificar en elacuerdo de licencia que se tiene el derecho de distribuir de esa forma el producto.v. Cuánto se pagará por la licencia. Regalías /precio único.El punto relativo a las condiciones financieras de la licencia puede depender de otrasestipulaciones del acuerdo de licencia., como por ejemplo el objeto y alcance de losderechos, su vigencia, el carácter exclusivo o no de la licencia, etcétera.Los pagos al licenciante generalmente se efectúan en forma de sumas globales o comoregalías e incluso pueden combinarse ambas formas de pago.- Suma global:Puede tratarse de una suma global única pagadera a la firma del acuerdo en cuyo caso,si no hay otros pagos, se consideraría que la licencia se encuentra totalmente pagada.Puede tratarse de una serie de sumas globales que se pagarán cuando ocurranacontecimientos específicos y programados en el tiempo, por ejemplo en el primeraniversario de la firma del acuerdo.Los pagos también podrían depender de hechos relativos al desempeño o rendimiento.Los pagos que se convienen a plazos determinados pueden ser más seguros porque seconocen, se han acordado las sumas a pagar, deben pagarse a la finalización del periodoestipulado y no requieren de medidas adicionales.Tratándose de pagos relacionados al desempeño o rendimiento, ellos pueden dependerde ciertos acontecimientos, que si no ocurren no se efectúan, por lo que es importantedefinirlos claramente.La eventual prórroga de los plazos puede ser beneficiosa para el licenciatario, ya queéste puede reducir el riesgo financiero proporcionalmente a la disminución del riesgocomercial o técnico de la tecnología, lo que supone un importante beneficio para élespecialmente cuando la tecnología se encuentra en un estado incipiente y no totalmentedesarrollada y lista para su comercialización.3

- Regalías:Las regalías son pagos regulares del licenciatario al licenciante por la utilización de latecnología. Dado que los pagos vinculan esa utilización con un valor económico reflejanapropiadamente el valor que tiene la tecnología para el licenciatario y, por lo tanto, lasregalías son la forma de pago más habitual.Las regalías tienen dos componentes clave: la base y la tasa de regalías.La base de la regalía: podría ser el costo de fabricación o la ganancia derivada de laventa del producto de la licencia, sin embargo, no se usan habitualmente porque puedensuponer la entrega por parte del licenciante de información confidencial y porqueademás pueden presentar controversias derivadas de los procedimientos contables quese utilicen. Tampoco es usual tomar como base las unidades o volumen de producción,ya que unidad producida no implica unidad vendida.La base más común son las ventas del licenciatario, así por ejemplo, se puede convenirque el licenciatario pague un monto fijo de por ejemplo US$1 por unidad vendida, porlo que lo único que se debe determinar es el número de unidades vendidas.También se puede emplear los ingresos netos del licenciatario, es decir ingresos brutos alos que se ha descontado gastos como embalaje o transporte.La tasa de la regalía. La tasa corresponde al valor que se aplicará sobre la base porejemplo, un dólar por venta, la tasa es el dólar.La tasa debiera resultar una propuesta conveniente para las partes en el sentido que nosea demasiado alta para el licenciatario ni demasiado baja para el licenciante. Para losefectos de determinar la tasa es muy importante el proceso de la valoración de latecnología.vi. Verificación del pago de regalías.Considerando que la base más común sobre las que se calculan las regalías son lasventas alcanzadas por el licenciatario es muy importante para el licenciante tener laposibilidad de conocer y verificar ese número de ventas.Por ello es recomendable que el contrato de licencia contenga una cláusula relativa a laverificación de las regalías incluyendo la posibilidad de revisar la contabilidad dellicenciatario. Es normal que el licenciante se reserve el derecho de inspeccionar lascuentas y registros llevados por el licenciatario en relación a las regalías.Producto de la verificación de las regalías puede detectarse diferencias en el montopagado por concepto de regalías por lo que es recomendable incluir en el contrato delicencia la forma de solucionar las diferencias que se detecten.vii. Variaciones de las regalías.El monto de las regalías podrá ir variando con el tiempo ya que se puede estipular, porejemplo, que una vez alcanzado tal número de ventas la tasa bajará.4

Se puede estipular que la tasa aumente al aumentar el volumen de los negocios, lo quese hará normalmente porque al principio las ventas son más bajas y aumentarán en lamedida que aumente la participación en el mercado.Para asegurar al licenciante un mínimo de regalías puede estipularse una regalía mínimaanual que aumente año a año, lo que es importante especialmente en caso de licenciasexclusivas en que el licenciante no podrá negociar con otros licenciatarios.viii. Vigencia o tiempo de duración de la licencia.Es necesario incluir en las licencias de tecnología el plazo por el cual el licencianteautoriza al licenciatario a utilizar su tecnología.El plazo, así como muchas otras estipulaciones del acuerdo de licencia, puede dependerde distintos factores, como el mercado y las estimaciones de ingresos efectuadas por laspartes, y asimismo puede ser fijado de distintas formas.Por ejemplo, se puede otorgar la licencia por todo el periodo de duración de la patente, obien puede durar un plazo fijo de por ejemplo 5 años.El licenciante probablemente deseará un plazo más corto que le permita evaluar laeficiencia comercial del licenciatario.El licenciatario seguramente deseará un plazo más amplio si la explotación de lapropiedad industrial supone para él efectuar inversiones, por ejemplo, en materia deinfraestrutura.No existen reglas para la determinación del plazo o vigencia de la licencia, ya que ellodependerá de las necesidades comerciales de las partes.ix. Terminación anticipada del acuerdo de licencia.Es posible estipular en el contrato de licencia que éste termine anticipadamente en casode verificarse ciertos hechos como por ejemplo la quiebra de alguna de las partes, elincumplimiento de pagos, etcétera, en tales casos es conveniente que se notifiquepreviamente a la otra parte y dar por terminado el contrato si no se rectifica elincumplimiento de que se trate.x. Consideraciones en caso de término de la licencia.Es importante que el acuerdo de licencia contemple lo que ocurrirá con los derechos yobligaciones de las partes una vez que ha terminado el acuerdo de licencia.Dentro de los aspectos a considerar una vez terminado el acuerdo se encuentran:- Qué ocurrirá con la información confidencial o conocimientos técnicosentregados al licenciatario, si es necesario devolverlos y la forma de hacerlo.5

- Qué cláusulas se mantendrán en vigencia a pesar del término del acuerdo, porejemplo, por cuánto tiempo se deberá mantener confidencialidad de lainformación a la que se tuvo acceso en virtud del acuerdo de licencia.xi. Controversias.Es perfectamente posible que se produzcan controversias entre las partes, por lo que esimportante que el acuerdo de licencia contemple la forma de solucionarlas.Las partes pueden prever diferentes formas de resolución de controversias, entre ellas:- Seguir un procedimiento ante el tribunal jurisdiccional competente, lo que serámás útil en caso que las partes no deseen cooperar con el procedimiento que seinicie.- Recurrir a la mediación de un juez árbitro lo que se estima conveniente paraevitar gastos innecesarios, dar mayor autonomía a las partes, estableciendo porejemplo a qué jurisdicción desean someterse o qué árbitro desean resuelva lacontroversia.xii. Responsabilidades.En un contrato de licencias existen distintos aspectos que pueden generarresponsabilidades para las partes, tales como defectos en los productos o la tecnología,en la titularidad del producto o de la tecnología, responsabilidad derivada de accioneslegales emprendidas por terceros alegando vulneración de sus derechos de propiedadintelectual.Los defectos en los productos pueden generar lesiones o daños a las personas o bienes.Normalmente será el licenciatario el responsable de los defectos de fabricación o controlde calidad inadecuado. También puede ocurrir que el licenciante haya provisto allicenciatario componentes defectuosos caso en el cual debiera responder el licenciante.A estos efectos es útil preguntarse y estipular ¿quién es el responsable de los defectos ydel funcionamiento de la tecnología? ¿Existen garantías de funcionamiento de productosque se basen por ejemplo en Internet? ¿Quién responderá por el daño en la propiedad olas lesiones físicas?xiii. Declaraciones y garantías.Consisten en afirmaciones que efectúan las partes en relación a un tema o una posiciónrelativa al acuerdo de licencia.Ejemplos de materias en relación a las que las partes efectúan declaraciones u otorgangarantías son por ejemplo: que el licenciante es propietario de la tecnología sobre la queotorga la respectiva licencia y que tiene el derecho o autoridad para hacerlo, que elmaterial bajo licencia es original, que las patentes bajo licencias son válidas, etcétera.A través de las declaraciones y garantías se puede aclarar y confirmar el entendimientode las partes respecto a cuestiones específicas y son útiles para distribuir el riesgo entrelas partes.6

Eventualmente las infracciones de lo declarado y garantizado pueden dar derecho a laparte afectada a demandar el pago de daños y perjuicios.xiv. Sublicencia.El licenciatario, especialmente el exclusivo, puede desear otorgar sublicencias en suterritorio, es decir, otorgar a un tercero (sublicenciatario) una licencia sobre lo que a élse licenció previamente. En este caso ello debe estipularse en el acuerdo de licencia,siendo útil establecer si para ello es necesaria la aprobación previa y por escrito dellicenciante, la posibilidad del licenciante de elegir al sublicenciatario o determinar lascondiciones del sublicenciamiento, vigencia del sublicenciamiento en relación alcontrato de licencia, es decir, si el término de la licencia supondrá o no el término delsublicenciamiento.xv. Perfeccionamiento, versiones, mejoras y nuevos modelos.Un tema de preocupación para el licenciatario puede ser que tan pronto como obtenga lalicencia sobre una nueva tecnología el licenciante puede lanzar al mercado otra versióno producto y lo ofrezca a un competidor, es decir, el licenciatario podría considerar quela tecnología que le fue licenciada ha quedado obsoleta. En tal caso el licenciatariodebiera recibir derechos lo suficientemente amplios como para poder beneficiarse de loscambios, mejoras y tecnologías conexas.Asimismo, es posible que el licenciatario desarrolle perfeccionamientos de la tecnologíabajo licencia a los que el licenciante puede querer acceder lo que también deberá serestipulado en el acuerdo.Una eventual solución para esta situación es que las partes se obliguen en el acuerdo delicencia a mantenerse informadas sobre los perfeccionamientos introducidos a latecnología bajo licencia y dispongan del derecho a usarlos libre de regalías, y que ellicenciante disponga del derecho de sublicenciar los perfeccionamientos dellicenciatario a sus otros licenciatarios fuera del territorio. Otra posibilidad sería que losperfeccionamientos queden sujetos a una regalía adicional fijada con antelación.xvi. Pago de tasas de mantenimiento.Dependiendo del país de que se trate las patentes pueden estar sujetas a las llamadastasas de mantenimiento, cuyo no pago puede hacer caducar la patente.En Chile, una vez aceptada la solicitud de patente se paga el derecho por los primeros10 años de vigencia de la patente y antes del vencimiento de ese decenio o dentro de los6 meses siguientes a su expiración, debe procederse al pago de los derechoscorrespondientes al segundo decenio de vigencia, El no pago de la tasa correspondienteal segundo decenio produce la caducidad del derecho. Artículo 18 Ley N° 19.039.Debido a lo anterior, además de ser importante informarse de la existencia de tasas demantención y de los plazos previstos por la legislación respectiva para ello, esimportante que se estipule en el contrato de licencia quién deberá hacerse cargo del7

pago de tales tasas, si el licenciante o el licenciatario, circunstancia de gran importanciadebido a las consecuencias que puede acarrear el no pago de las mismas.En caso que no exista claridad sobre la diligencia del licenciatario con quien se estácontratando puede ser recomendable que el licenciante asuma la obligación de pagar lastasas de mantenimiento por el riesgo de caducidad de los derechos en caso que no seefectúe el pago.8