LETTRE - DS Avocats

LETTRE
DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
MARS 2010
Les slogans publicitaires
protégeables en tant que marques :
évolution de la Cour de Justice
Arrêt CJUE 21 Janvier 2010 C-398/08
Il est régulièrement rappelé par la
Cour de Justice des Communautés
Européennes, devenue récemment
la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE), que sont
refusées à l’enregistrement les
marques dépourvues de caractère
distinctif.
Parmi les marques jugées non
distinctives par les instances et
juridictions communautaires figurent
les marques constituées de termes
laudatifs (OPTIMUM, TPICE 20/01/2009
aff-424/07) ou encore qui sont
perçues comme une publicité ou
une formule promotionnelle.
Ainsi, depuis quelques années il
était devenu très difficile de
déposer un slogan à titre de
marque communautaire, les
juridictions communautaires jugeant
que ces signes ne sont pas perçus
par le public pertinent comme une
indication d’origine des produits et
services, fonction essentielle que
doit remplir une marque.
On peut citer à ce titre un jugement
rendu le 5 décembre 2002 par le
Tribunal de première instance des
Communautés européennes (TPICE)
qui après avoir rappelé qu’un
« signe qui, tel un slogan publicitaire,
remplit d’autres fonctions que celle
de la marque n’est distinctif au sens
de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du règlement n°40/94 que s’il peut
être perçu d’emblée comme une
indication de l’origine commerciale

des produits ou services désignés
afin de permettre au public
pertinent de distinguer sans
confusion possible les produits ou
services du titulaire de la marque de
ceux qui ont une autre provenance
commerciale », a jugé que le slogan
« REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS » ne
peut pas être considéré comme un
signe distinctif au motif qu’il ne
« possède pas d’éléments qui
pourraient, au-delà de sa
signification promotionnelle
évidente, permettre au public
pertinent de mémoriser facilement
et immédiatement le syntagme en
tant que marque distinctive pour les
services désignés ».
C’est également ce qui a été jugé
le 31 mars 2004 par le TPICE à
propos du slogan « LOOKS LIKE
GRASS…FEELS LIKE GRASS…PLAYS
LIKE GRASS » aux motifs que « la
marque demandée n’est pas de
nature à être perçue d’emblée
comme une indication de l’origine
commerciale des produits et
services visés, mais comme un
simple slogan ».
Ce fut le cas encore dans une
ordonnance du 30 janvier 2009 dans
laquelle la CJCE a affirmé à propos
de la marque « SAFETY 1 ST » que :
« ladite marque elle aussi sera
perçue comme un slogan
publicitaire et non pas comme une
indication de l’origine commerciale
des produits en question, de sorte
qu’elle ne présente pas de
caractère distinctif ».
Or, contre toute attente, la Cour a
affirmé dans un arrêt du 21 janvier
2010 que l’enregistrement d’un
slogan à titre de marque ne peut
pas être refusé au seul motif que
celui-ci constitue une formule
promotionnelle.
Les faits à l’origine de cet arrêt sont
les suivants : la société AUDI a
déposé auprès de l’Office de
l’harmonisation dans le marché
intérieur (OHMI) la marque verbale
« Vorsprung durch Technik » qui
signifie « avance par la technique ».
L’OHMI a refusé l’enregistrement de
cette marque au motif que
l’expression « Vorsprung durch
Technik » constituait pour certains
produits et services un message
objectif perçu en tant que
description publicitaire par le
consommateur, et qu’en
conséquence la marque est
dépourvue de caractère distinctif
pour les produits et services
concernés.
La société AUDI a contesté ce refus
mais le 16 décembre 2005, la
deuxième chambre de recours de
l’OHMI a confirmé partiellement la
décision de l’examinateur qui avait
refusé l’enregistrement de la
marque « Vorsprung durch
Technik ».
RIGUEUR

Ne s’avouant pas vaincue la société
AUDI a saisi le TPICE qui a le 9 juillet
2008 rejeté son recours, jugeant que
la marque manquait de caractère
distinctif par le fait qu’elle est perçue
comme une formule promotionnelle
par le public concerné pour les
produits et services désignés.
C’est cette décision que la Cour de
Justice de l’Union Européenne a
annulé par son arrêt du 21 janvier
2010 jugeant que le seul fait qu’une
marque soit perçue par le public
comme une formule promotionnelle,
et qu’elle puisse être reprise par
d’autres entreprises n’est pas
suffisant pour conclure à l’absence
de caractère distinctif de cette
marque.
Elle ajoute qu’une marque peut
concomitamment être perçue
comme une formule promotionnelle,
mais également comme l’indication
de l’origine commerciale des
produits et services.
Dans le cas d’espèce, la Cour a
considéré que « même si le slogan
« Vorsprung durch Technik » véhicule
un message objectif selon lequel la
supériorité technique permet la
fabrication et la fourniture de
meilleurs produits et services, cette
circonstance ne permet pas de
conclure que la marque demandée
soit dépourvue de tout caractère
distinctif intrinsèque. En effet, pour
simple que soit un tel message, il ne
saurait être qualifié d’ordinaire au
point de pouvoir exclure d’emblée
et sans aucune analyse ultérieure
que ladite marque est apte à
indiquer au consommateur l’origine
commerciale des produits ou des
services en cause »
IMAGINATION
La Cour a par ailleurs constaté que
le slogan « Vorsprung durch
Technik » nécessite un effort
d’interprétation par le public et
qu’en outre il témoigne d’une
certaine originalité et prégnance
qui le rendent facilement
mémorisable.
Enfin, la Cour a tenu compte du
caractère renommé du slogan.
Cet arrêt semble donc ouvrir à
nouveau la voie de la protection à
titre de marques des slogans à la
condition bien entendu que soit
rapportée la preuve de
l’identification de l’origine des
produits et services visés par un tel
slogan.
Les intermédiaires du web 2.0
simple hébergeurs ou éditeurs?
Arrêt TISCALI – Cour de Cassation
Civ. 1 ère 14 janvier 2010
Adoptée en 2004, la Loi pour la
Confiance dans l’Economie
Numérique (LCEN) détermine
notamment le régime juridique
applicable aux hébergeurs de
contenus. La responsabilité de ces
derniers est ainsi limitée par rapport
à celle d'un éditeur pour les cas de

contenus illicites. Alors que l’éditeur
doit répondre de tout contenu
illicite sans réserve, l’hébergeur n’est
tenu pour responsable que s’il n’a
pas retiré promptement le contenu
litigieux après première demande.
Mais l'introduction et le
développement des sites
communautaires sur lesquels le
contenu est mis en ligne par les
internautes eux-mêmes et organisé
par l'hébergeur ont remis en cause
les critères établis légalement pour
opérer cette distinction.
A ce titre, ces dernières années, les
tribunaux ont tenté, par une
jurisprudence riche, de définir de
plus en plus précisément le statut
d’hébergeur, comblant ainsi
certaines lacunes de la LCEN. Or,
c’est dans ce climat d’apaisement
retrouvé qu’a débuté en 2002 une
véritable saga judiciaire opposant
la société Tiscali aux éditions
Dargaud Lombard et Lucky Comics
pour la reproduction non autorisée
de bandes dessinées sur un site
Internet « hébergé » par la société
Tiscali. La surprenante décision de la
Première Chambre Civile de la Cour
de cassation rendue le 14 janvier
dernier vient finalement y mettre un
terme tout en ayant pour
conséquence de relancer la
question très controversée du
DISPONIBILITE
régime de responsabilité des
intermédiaires du Web 2.O quant
aux contenus illicites.
En l’espèce, le Tribunal de Grande
Instance de Paris avait rejeté
l’action en contrefaçon intentée
par les sociétés Dargaud Lombard
et Lucky Comics mais condamné la
société Tiscali pour non respect de
son obligation légale, établie à
l’article 43-9 de la loi du 30
septembre 1986, de conserver les
données. La société Tiscali n'avait,
en effet, pas été en mesure de
fournir des informations sur les
personnes, morales ou physiques,
qui avaient eu recours à ses
services. Conformément aux
dispositions de la LCEN, la société
Tiscali aurait pu échapper à une
condamnation si elle avait « agi
promptement pour empêcher
l’accès à ce contenu », après
l’injonction de la juridiction de lui
signaler les contenus illicites.
La Cour d’appel, par un arrêt du 7
juin 2006, avait cependant
condamné la société Tiscali sur le
fondement de la contrefaçon,
décision confirmée par la Cour de
cassation le 14 janvier 2010. Cette
dernière relevait en effet que « la
société Tiscali Media a offert à
l’internaute de créer ses pages
personnelles à partir de son site et
proposé aux annonceurs de mettre
en place, directement sur ses
pages, des espaces publicitaires
payants dont elle assurait la
gestion ; que par ces seules
constatations souveraines faisant
ressortir que les services fournis
excédaient les simples fonctions
techniques de stockage ».

La Cour de cassation, fondant sa
décision non sur les dispositions de
la LCEN mais sur l’article 43-8 de la
loi du 30 septembre 1986 dans sa
rédaction issue de la loi du 1 er août
2000, a fait application du droit
applicable au moment des faits
datant de 2002. Selon cet article,
les hébergeurs étaient définis
comme : « les personnes physiques
ou morales qui assurent à titre
gratuit ou onéreux le stockage
direct et permanent (…) [du
contenu hébergé] ». Or la LCEN
définit aujourd’hui les hébergeurs
comme « les personnes physiques
ou morales qui assurent même à
titre gratuit, pour mise à disposition
du public par des services de
communication au public en ligne,
le stockage (…) [du contenu qu’ils
hébergent] ». Il est intéressant de
voir que les notions de stockage
« direct et permanent » ont été
supprimées par le législateur dans
sa rédaction de la LCEN, élargissant
ainsi le spectre des personnes
concernées par le statut
d’hébergeur. Certains
commentateurs considèrent que
cette suppression correspondait à
une volonté du législateur d’intégrer
dans la définition de l’hébergeur
ceux qui comme la société Tiscali
hébergent des contenus postés par
des internautes dont ils tirent profit
par des revenus publicitaires, ces
revenus n’étant qu’indirects. Cette
nouvelle rédaction serait ainsi le
reflet d’une adaptation du droit aux
nouvelles techniques du web 2.0.
La Cour de cassation retient le
critère des profits tirés des revenus
publicitaires pour attacher une
responsabilité d’éditeur à la société
Tiscali. C’est particulièrement ce
point qui inquiète les acteurs du
Web 2.0 lesquels s’interrogent sur la
nature de la rémunération des
hébergeurs qui serait tolérée par la
Cour de cassation. Alors que la
jurisprudence semblait unanime sur
le fait que les profits tirés des
revenus publicitaires n’étaient pas
un critère permettant la distinction
entre hébergeurs et éditeurs, la
Cour de Cassation vient remettre en
cause la sécurité juridique des
intermédiaires du Web 2.0.
A la lecture de cette décision pour
le moins surprenante, il est alors
légitime de s’interroger sur la portée
de cet arrêt. Il est à noter que le
même jour, le Tribunal de Grande
Instance de Paris, dans une décision
opposant un particulier à la société
eBay, dans le cadre d’une fraude
commise par un tiers au préjudice
dudit particulier sur le site de
courtage en ligne, avait
estimé qu’eBay n’était qu’un simple
hébergeur et n’avait qu’une
obligation de mise en garde de ses
usagers. Pour autant, le site eBay
tire lui un profit direct de son activité
de courtage en ligne en sus de ses
revenus publicitaires, à savoir une
commission sur chaque vente
réalisée sur son site. Les deux
décisions rendues le même jour
semblent donc obéir à deux
IMAGINATION

logiques différentes nous amenant
à penser que « la fin justifie les
moyens ».
A l’heure où le rapport ZELNIK
préconise l’instauration d’une taxe
sur les revenus publicitaires des
éditeurs en ligne (dite « taxe
Google ») et considérant les
réactions qu’a suscité l’arrêt Tiscali, il
y a fort à parier que la polémique
éditeur – hébergeur n’en est pas à
son dernier rebondissement.
BREVES
Les marques italiennes enfin
soumises à la procédure
d’opposition
La procédure d’opposition est une
procédure administrative se
déroulant devant l’Office chargé
de l’enregistrement des marques tel
l’INPI pour la France, qui permet au
titulaire d’une marque antérieure
de s’opposer à l’enregistrement
d’une marque dont il estime qu’elle
porte atteinte à ses droits.
C’est une procédure simple qui a
l’avantage de se dérouler avant
même que la marque contestée ne
soit enregistrée et qui permet
d’éviter les frais d’un débat
judiciaire.
Ainsi l’opposition doit être formée
dans un délai de deux mois à
compter de la publication de la
demande d’enregistrement dans la
Gazette des marques italiennes,
puis s’ouvre une période de deux
mois pendant laquelle l’Office
italien examine la recevabilité de
l’opposition ; une nouvelle période
de deux mois est prévue pour
permettre aux parties de négocier,
puis dans un délai de 60 jours le
déposant doit déposer ses
observations en réponse à
l’opposition. Au vu de ces éléments
l’Office rend alors sa décision.
La validité des constats de
contrefaçon sur Internet : TGI Paris
16 octobre 2009
Par un jugement du Tribunal de
Grande Instance de Paris du 4 mars
2003 (Frédéric M./Zif Davis, ZDN et
autres) et un arrêt de la Cour
d'Appel de Paris du 17 novembre
2006 (SARL Net Ultra c/ la Société
AOL France), les juges avaient
apporté des précisions importantes
quant à la validité des constats
d'huissier sur Internet en refusant
notamment d'accorder une valeur
probante aux constats réalisés à
partir de simples captures d'écran.
Cette procédure en vigueur dans la
plupart des pays européens et au
niveau communautaire auprès de
l’OHMI était jusqu’alors inexistante
en Italie.
Or, depuis le 10 mars 2010 la
procédure d’opposition est
désormais possible en Italie et son
processus est sensiblement le même
que celui de la procédure
d’opposition communautaire.
DISPONIBILITE

n’était pas décrit, que la date et
l’heure n’étaient pas affichées sur
l’ordinateur et du fait que l’auteur
des captures d’écran n’était pas
clairement identifié.
RIGUEUR
Une décision du Tribunal de Grande
Instance de Paris du 16 octobre
2009 est venue à nouveau préciser
les règles de validité des constats
sur Internet.
Dans cette affaire de contrefaçon
de marque, la demanderesse avait
adressé les URL litigieuses à
constater à la société éditrice de
services en ligne Copyright France,
qui avait procédé à de simples
captures écran. Celles-ci avaient,
ensuite, été envoyées à un huissier
qui les avait alors imprimées,
enregistrées et annexées à son
procès-verbal.
Les juges ont estimé que ces
constats étaient dénués de toute
valeur probante aux motifs que les
captures écran n’avaient pas été
réalisées dans des conditions
techniques permettant de s’assurer
que les éléments constatés étaient
effectivement présents sur Internet
et que ces éléments n’avaient pas
été confortés par des constatations
faites par l’huissier lui-même sur le
site litigieux, son rôle s’étant limité à
leur description d’après l’email reçu
de Copyright France.
Pour invalider les constats, le
Tribunal a également tenu compte
du fait que le matériel informatique
Une nouvelle condamnation
d’eBay pour contrefaçon par
réservation de mots clés :
TGI Paris 11 février 2010
Le site de courtage en ligne eBay
avait réservé des mots clés proches
de ceux appartenant à la société
Louis Vuitton afin de promouvoir
ses annonces dans les moteurs de
recherche. Compte tenu du fait
qu’il s’agissait d’un usage de
marques dans le texte même
d’annonces publicitaires, les juges
ont non seulement refusé de
surseoir à statuer dans l’attente de
la décision de la CJUE relative au
service de référencement par
réservation de mots clés de
Google, mais aussi de faire droit à
la demande de question
préjudicielle sur le sujet.
Retenant qu’il ne pouvait exister
de risque de confusion entre les
produits de la société Louis Vuitton
et les services de la société eBay,
le Tribunal a malgré tout décidé de
condamner le site de vente aux
enchères eBay à verser à la
défenderesse 200 000 euros de
dommages et intérêts pour
contrefaçon de sa marque et
agissements parasitaires. Louis
Vuitton reprochait à eBay de tirer
indûment profit de la renommée
de sa marque en réservant des
mots clés similaires dans le but
d’arriver en bonne position dans les
moteurs de recherche et de
favoriser par ce biais la promotion
de sa plateforme.

La décision du Tribunal de Grande
Instance de Paris du 11 février 2010 va
ainsi dans le sens de la décision très
attendue de la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE) rendue le
23 mars dernier. La CJUE a en effet
jugé que Google ne violait pas, via
son service de référencement
AdWords, les dispositions
communautaires sur le droit des
marques. Elle a néanmoins confirmé
la responsabilité des annonceurs en
cas de réservation non-autorisée de
marques à titre de mots clés. Cette
décision fera l’objet d’un
commentaire plus approfondi lors de
notre prochaine newsletter.
Dématérialisation des procédures
UDRP
Depuis le 1 er mars 2010, les procédures
UDRP initiées devant le Centre
d’arbitrage et de médiation de
l’OMPI sont devenues exclusivement
électroniques.
Cette innovation permet de
supprimer l’exigence relative au
dépôt et à la notification obligatoires
des mémoires sur papier dans les
litiges soumis à l’OMPI dans le cadre
des Principes Directeurs concernant le
Règlement Uniforme des Litiges relatifs
aux noms de domaines (principes
UDRP).
Cette évolution des procédures UDRP
vise à améliorer leur efficacité en
réduisant les délais et les coûts de
soumission des pièces de procédure
et répond également à un souci de
respect de l’environnement dès lors
qu’elle devrait permettre de faire
l’économie d’un million de feuilles de
papier chaque année.
DS Avocats organise
un petit-déjeuner d’information
sur le thème
DOUANES
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Hôtel Warwick
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La lettre du droit des affaires en Chine.
La Lettre des départements Droit Public
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Droit de la Construction.
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entreprises en difficulté.
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