Lizenzverträge mit dem Schwerpunkt Lizenzgebühren - GRUR
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<strong>Lizenzverträge</strong> <strong>mit</strong> <strong>dem</strong><br />
<strong>Schwerpunkt</strong><br />
<strong>Lizenzgebühren</strong>
1. Art der Lizenz<br />
A. Überblick<br />
I.<br />
II.<br />
Rechte<br />
Nutzungsrechte, Unterlizenz,<br />
Übertragbarkeit<br />
B. Rechte am Ergebnis bei der<br />
Auftragsentwicklung
A. Überblick<br />
I. Rechte<br />
processes<br />
products<br />
recipes<br />
designs<br />
plants<br />
UNIVERSAL<br />
KNOWLEDGE<br />
(non-proprietary)<br />
1 + 1 = 2<br />
E = mc 2<br />
*PUBLIC DOMAIN<br />
Dr. Michael Gross<br />
KNOW-HOW<br />
known by<br />
few people<br />
in trade<br />
TRADE<br />
SECRETS<br />
must be secret<br />
must have<br />
value<br />
PATENTS*<br />
COPYRIGHTS*<br />
software<br />
presentations<br />
manuals<br />
works of art<br />
TRADE*<br />
MARKS<br />
logos<br />
names<br />
slogans
Überwiegendes Interesse an Erfindungen, Urheberrechten<br />
+ Know-how kumulativ oder alternativ <strong>mit</strong> Erfindungen<br />
Immer häufiger gemischte Lizenzen<br />
• Erfindungen<br />
• Urheberrechte<br />
• Know-how<br />
Liegt auch an technischen Entwicklungen<br />
MP3<br />
MPEG4
II. Nutzungsrechte, Unterlizenz, Übertragbarkeit<br />
1. Nutzungsrechte<br />
• ausschließliche Lizenz<br />
• alleinige Lizenz<br />
1. Definition<br />
2. Vor-/Nachteile<br />
1. Definition<br />
2. Vor-/Nachteile<br />
• nichtausschließliche<br />
Lizenz<br />
1. Definition<br />
2. Vor-/Nachteile<br />
Wie könnte ein Lizenzprogramm am Beispiel einer Technologie, die als<br />
Basis eine sehr allgemein gehaltene und da<strong>mit</strong> breit angelegte Erfindung<br />
und Urheberrechte und Know-how hat, aussehen?<br />
Technologie<br />
z.B.:<br />
1. MP3<br />
2. Laser<br />
Bild eines MP3-<br />
Players<br />
juke-box
Möglichkeit 1<br />
Nur 1 ausschließliche Lizenz an 1 Lizenznehmer<br />
Lizenzgeber<br />
1 Lizenznehmer<br />
(nur 1 Lizenznehmer nutzt)<br />
Vorteile:<br />
• Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer, der ihm die komplette Arbeit<br />
bezüglich Herstellung, Vertrieb, Markterschließung, Marketing etc.<br />
abnimmt.<br />
• Höhere Einnahmen möglich<br />
Nachteile: • Lizenznehmer hat keine Konkurrenten<br />
• Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer. Lizenzgeber ist von einem<br />
Partner komplett abhängig. Es bedarf differenzierter Überlegungen<br />
bezüglich Unterlizenzierbarkeit, Übertragbarkeit, Geldflüssen,<br />
Vertragsdauer, Kündigung.<br />
• Lizenznehmer muss mehr Geld zahlen als bei Alleinlizenzierung,<br />
ausschließlicher Lizenz auf <strong>dem</strong> örtlichen und/oder sachlichen<br />
Anwendungsgebiet, nichtausschließlicher Lizenz.
Möglichkeit 2<br />
Alleinlizenz:<br />
neben Lizenznehmer (ausschließliche Lizenz) hat auch Lizenzgeber zu<br />
definierende Nutzungsrechte<br />
Lizenzgeber nutzt<br />
1 Lizenznehmer nutzt<br />
Vorteile: • Lizenzgeber kann neben Lizenznehmer bestimmte Nutzungsrechte<br />
ausüben (= reduzierte Abhängigkeit)<br />
• Lizenznehmer bekommt aufgrund der Nutzung des Lizenzvertrages<br />
auch Verbesserungen/Weiterentwicklungen (- soweit vertraglich<br />
vereinbart -) eher, da auch Lizenzgeber Praxiserfahrung und<br />
Technologie sammelt; geringe <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Nachteile: • Lizenzgeber bekommt geringere <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• Lizenznehmer hat Konkurrenz
Möglichkeit 3<br />
Mehrere ausschließliche und/oder alleinige Lizenzen <strong>mit</strong> verschiedenen sachlichen<br />
Anwendungsgebieten und/oder örtlichen Vertragsgebieten.<br />
ausschließliche Lizenz auf sachlichem<br />
Anwendungsgebiet A (= Laser zum Schneiden von<br />
Gummibärchen)<br />
Lizenzgeber<br />
nutzt bei<br />
alleiniger<br />
Lizenz auch<br />
ausschließliche Lizenz auf sachlichem<br />
Anwendungsgebiet B (= Laser zum Schneiden von<br />
Aluminiumblech von 3 mm Dicke) für Deutschland<br />
ausschließliche Lizenz auf sachlichem<br />
Anwendungsgebiet B (= Laser zum Schneiden von<br />
Aluminiumblech von 3 mm Dicke) für Italien<br />
alleinige Lizenz auf sachlichem Anwendungsgebiet C<br />
(= Laser zum Schneiden von Stahlrohren bis 5 cm<br />
Durchmesser; Lizenzgeber und Lizenznehmer nutzen<br />
parallel)
Vorteile:<br />
• Lizenzgeber verteilt Risiko und erhält<br />
höhere <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• jeder Lizenznehmer hat trotz Trennung<br />
nach sachlichen und/oder örtlichen Vertragsgebieten<br />
exclusive Marktpositionen<br />
Nachteile:<br />
• Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer<br />
kontrollieren<br />
• Lizenznehmer hat begrenzte ausschließliche<br />
Nutzung
Möglichkeit 4<br />
beliebig viele nichtausschließliche Lizenzen <strong>mit</strong>/ohne Einschränkungen<br />
bezüglich sachlichem Anwendungsgebiet und/oder örtlichem Vertragsgebiet.<br />
Lizenznehmer 1<br />
Lizenznehmer 2<br />
Lizenzgeber<br />
nutzt auch<br />
Lizenznehmer 3<br />
Lizenznehmer 4<br />
Lizenznehmer 5<br />
Lizenznehmer N.N.
Vorteile:<br />
• Lizenzgeber hat sehr breite Risikostreuung<br />
und höhere Lizenzeinnahmen<br />
• Lizenznehmer hat Nutzungsmöglichkeit<br />
und bezahlt moderate <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
<br />
Nachteile:<br />
• Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer<br />
kontrollieren<br />
• Lizenznehmer hat große Konkurrenz
Möglichkeit 5<br />
MIX aus Möglichkeiten 1 - 4<br />
Lizenzgeber<br />
nutzt<br />
eventuell auch<br />
Lizenzgeber hat<br />
eigene Produktion<br />
in Luxemburg,<br />
Schweiz,<br />
Lichtenstein<br />
und eigenen<br />
Vertrieb<br />
in USA<br />
1 ausschließliche Lizenz auf kleinem sachlichen<br />
Anwendungsgebiet A in Frankreich<br />
1 ausschließliche Lizenz auf breitem sachlichen<br />
Anwendungsgebiet B in Deutschland und Italien<br />
32 nichtausschließliche Lizenzen auf sachlichem<br />
Anwendungsgebiet C (Frankreich, Deutschland,<br />
Italien, Spanien, Portugal)
- ausschließliche Lizenz<br />
- alleinige Lizenz<br />
- nichtausschließliche Lizenz<br />
auf sachlichem (eingegrenztem)<br />
Anwendungsgebiet und/oder<br />
örtlichem (eingegrenztem)<br />
Vertragsgebiet<br />
und<br />
2. Unterlizenz<br />
• Unterlizenz:<br />
Lizenzgeber Lizenznehmer (=<br />
Unterlizenzgeber)<br />
Unternehmer 1<br />
in Frankreich<br />
• Folge:<br />
• aufpassen:<br />
Lizenzgeber hat zusätzlichen Vertragspartner<br />
Geldflüsse, Haftung, Kündigung, Insolvenz, Information,<br />
Verteidigung, Verletzung<br />
Unternehmer 2<br />
in Deutschland
3. Übertragbarkeit der Lizenz<br />
• Übertragbarkeit der Lizenz: Lizenzgeber<br />
1.<br />
Lizenz<br />
Lizenznehmer<br />
2.<br />
Übertragung der Lizenz<br />
• Folge:<br />
Lizenznehmer<br />
„X“<br />
Lizenzgeber hat plötzlich neuen Vertragspartner<br />
• aufpassen: Geldflüsse, Haftung, Kündigung, Insolvenz,<br />
Information, Verteidigung, Verletzung<br />
Lizenzgeber<br />
Lizenznehmer 1:<br />
Lizenznehmer 2:<br />
ausschließliche Lizenz auf sachlichem<br />
Anwendungsgebiet A in Deutschland<br />
Unterlizenz an Unternehmer U 1, 2 ,3<br />
Nicht ausschließliche Lizenz in Frankreich<br />
Übertragung der Lizenz auf Firma „X“
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
- Industrie / Forschungsinstitut -<br />
I. Definitionen<br />
II.<br />
Eigentum<br />
III. Nutzungsrechte<br />
1. Altrechte<br />
2. Neue Rechte<br />
a) Erfindungen<br />
b) Urheberrechte, Know-how<br />
c) gemeinschaftliche Rechte<br />
d) Nutzungsrecht an Ergebnissen für<br />
Forschung und Lehre<br />
IV. Veröffentlichung, Werbung<br />
V. Überblick
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
I. Definitionen<br />
1. Begriffsbestimmungen<br />
1.1 „VERTRAGSGEGENSTAND“ ist das in<br />
Anlage 1 spezifizierte Erzeugnis.<br />
1.2 „ERGEBNIS“ sind der VERTRAGSGEGEN-<br />
STAND einschließlich aller Prototypen, Entwürfe,<br />
Vorstufen und aller dazugehörigen<br />
Unterlagen sowie alle sonstigen Arbeits- und<br />
Entwicklungserzeugnisse, Ideen, Know-how,<br />
Erkenntnisse und Erfahrungen geschützter,<br />
schutzfähiger und nicht schutzfähiger Art und<br />
in jeder Form, die bei Durchführung der Entwicklungsarbeiten<br />
am VERTRAGSGEGEN-<br />
STAND entstehen.<br />
§ 7 Ergebnisse<br />
7.1 Ergebnisse im Sinne dieses Vertrages<br />
sind schutzrechtsfähige Erfindungen,<br />
qualifiziertes Know-how nach der<br />
Verordnung (EG) Nr. 240/96 der<br />
Kommission vom 30.01.1996 und<br />
einfaches, nichtschutzrechtsfähiges<br />
Know-how.
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
I. Definitionen<br />
1.3 „INFORMATIONEN“ sind Kenntnisse<br />
und Erfahrungen schutzfähiger und nicht<br />
schutzfähiger Art und in jeder Form, auf<br />
<strong>dem</strong> Gebiet des VERTRAGSGEGEN-<br />
STANDES, die vor Inkrafttreten dieses<br />
Rahmenvertrages bei B oder bei A<br />
vorhanden waren oder außerhalb<br />
der Durchführung der Entwicklungsarbeiten<br />
am VERTRAGSGEGENSTAND<br />
entstehen, soweit der jeweilige Vertragspartner<br />
über solche Informationen verfügungsberechtigt<br />
ist.
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
II.<br />
Eigentum<br />
6.1 Das ERGEBNIS in seiner verkörperten<br />
Form und die dazugehörigen Unterlagen<br />
werden <strong>mit</strong> der Erstellung, und zwar bereits<br />
während der Entwicklung oder<br />
Planung in <strong>dem</strong> jeweiligen Bearbeitungszustand,<br />
Eigentum von B <strong>mit</strong> <strong>dem</strong> Recht<br />
zur beliebigen Benutzung und Verwertung.<br />
Soweit das ERGEBNIS in Zeichnungen,<br />
Modellen, Berichten, Datenträgern,<br />
Mustern und sonstigen Gegenständen<br />
verkörpert ist, gehen diese <strong>mit</strong> ihrer<br />
Entstehung, und zwar in <strong>dem</strong> jeweiligen<br />
Bearbeitungszustand, in das alleinige und<br />
uneingeschränkte Eigentum von B über.<br />
7.2 Entstehen im Rahmen des<br />
Vorhabens schutzrechtsfähige<br />
Erfindungen, deren Erfinder<br />
Angehörige der M sind, so<br />
stehen diese Erfindungen der<br />
M zu.
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
7.3<br />
Vertragsgegenständliche schutzrechtsfähige<br />
Erfindungen und<br />
Erfindungsanteile werden die<br />
Vertragspartner nach den Bestimmungen<br />
des Gesetzes über<br />
Arbeitnehmererfindungen unbeschränkt<br />
in Anspruch nehmen.<br />
Die Vertragspartner werden sich<br />
über das zweckmäßige Vorgehen<br />
bei der Anmeldung von<br />
Schutzrechten, insbesondere bei<br />
Gemeinschaftserfindungen,<br />
abstimmen.
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
2. Vertragsgegenstand, Bearbeitungszeit<br />
2.1 Gegenstand des Forschungs- und<br />
Entwicklungsauftrages sind die im<br />
Angebot der F vorgesehenen Arbeiten<br />
5. Forschungs- und Entwicklungsergebnis,<br />
Nutzungsrechte<br />
5.1 Das Forschungs- und Entwicklungsergebnis<br />
wird <strong>dem</strong> Auftraggeber nach<br />
Abschluss des Auftrages gemäß <strong>dem</strong><br />
Angebot zur Verfügung gestellt
B. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
III. Nutzungsrechte<br />
1. Altrechte<br />
6.5 Soweit B und/oder ein Vertragspartner<br />
von B bei der Nutzung und<br />
Verwertung (einschließlich Herstellung<br />
und Vertrieb) des<br />
ERGEBNISSES von INFORMA-<br />
TIONEN von A notwendigerweise<br />
Gebrauch macht, räumt A B hier<strong>mit</strong><br />
ein kostenloses, zeitlich und<br />
örtlich unbegrenztes Nutzungsrecht<br />
an den entsprechenden<br />
INFORMATIONEN in <strong>dem</strong> für die<br />
Nutzung des ERGEBNISSES erforderlichen<br />
Umfang ein. Dieses Nutzungsrecht<br />
beinhaltet das Recht, Unterlizenzen<br />
an den INFORMATIONEN zu<br />
vergeben.<br />
5.6 Werden bei Durchführung des<br />
Auftrages bereits vorhandene<br />
Schutzrechte der F verwandt, die<br />
zur Verwertung des Forschungsund<br />
Entwicklungsergebnisses<br />
durch den Auftraggeber notwendig<br />
sind, erhält der Auftraggeber daran<br />
ein gesondert zu vereinbarendes,<br />
nichtausschließliches, entgeltliches<br />
Nutzungsrecht, soweit <strong>dem</strong> keine<br />
anderweitigen Verpflichtungen der<br />
F entgegenstehen
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
2. Neue Rechte<br />
a) Erfindungen<br />
Industrie<br />
6.4 Soweit in <strong>dem</strong> Ergebnis schutzfähige<br />
Erfindungen oder Gedanken enthalten<br />
sind, ist B berechtigt, hierauf nach<br />
freiem Ermessen auf ihren Namen -<br />
unter Nennung des Erfinders von A<br />
gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen - in beliebigen<br />
Ländern Schutzrechte anzumelden,<br />
diese aufrechtzuerhalten oder auch<br />
jederzeit fallenzulassen. Die aufgrund<br />
solcher Anmeldungen entstehenden<br />
Schutzrechte gehören ausschließlich B.<br />
A teilt B eine im Zusammenhang <strong>mit</strong><br />
der Durchführung der Entwicklungsarbeiten<br />
am VERTRAGSGEGENSTAND<br />
entstandene Erfindung unverzüglich<br />
<strong>mit</strong>.<br />
Forschungsinstitut<br />
5.2 Der Auftraggeber erhält an den bei<br />
der Durchführung des Auftrages<br />
entstandenen Erfindungen und an<br />
den von der F darauf angemeldeten<br />
sowie ihr erteilten Schutzrechten ein<br />
nichtausschließliches, unentgeltliches<br />
Nutzungsrecht für den seinem<br />
Auftrag zugrundeliegenden Anwendungszweck.<br />
Der Auftraggeber erstattet<br />
der F einen zu vereinbarenden<br />
Anteil der Kosten für Anmeldung,<br />
Aufrechterhaltung sowie Verteidigung<br />
der Schutzrechte und<br />
entrichtet bei Benutzung eine<br />
pauschale Arbeitnehmererfindervergütung,<br />
deren Höhe im Einzelfall<br />
vereinbart wird.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
Soweit B zur Anmeldung, Bearbeitung<br />
und Verteidigung von Schutzrechten<br />
aufgrund solcher Erfindungen Erklärungen,<br />
Dokumente oder sonstige<br />
Unterstützungsleistungen von A benötigt,<br />
wird A diese B auf Wunsch unverzüglich<br />
abgeben bzw. gewähren. A<br />
hieraus entstandene Kosten trägt B.<br />
5.3 Auf Verlangen erhält der Auftraggeber<br />
anstelle des Rechts gemäß<br />
Ziff. 5.2 an den bei Durchführung<br />
des Auftrages entstandenen Erfindungen<br />
und an den von der F darauf<br />
angemeldeten sowie ihr erteilten<br />
Schutzrechten ein ausschließliches,<br />
entgeltliches Nutzungsrecht für den<br />
seinem Auftrag zugrunde liegenden<br />
Anwendungszweck. Das Verlangen<br />
ist spätestens drei Monate nach Mitteilung<br />
der Erfindung schriftlich<br />
gegenüber der F zu erklären.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
§ 8<br />
NUTZUNGSRECHTE<br />
8.1 An schutzrechtsfähigen, von der M<br />
erzielten vertragsgegenständlichen<br />
Erfindungen und qualifiziertem<br />
Know-how räumt M, XY eine Option<br />
ein. Die Option erstreckt sich auf<br />
den Erwerb einer ausschließlichen<br />
Lizenz zu wirtschaftlich angemessenen,<br />
im Einzelfall zu vereinbarenden<br />
Bedingungen. Die Option<br />
wird durch schriftliche Erklärung der<br />
XY erworben. Die Erklärung muss<br />
spätestens der Monate nach Anbietung<br />
bei M eingehen.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
Die Frist zur Ausübung der Option<br />
beträgt 2 Jahre und beginnt <strong>mit</strong> Eingang<br />
der Erklärung von XY, dass sie die<br />
Option zu erwerben wünscht. Eine Verlängerung<br />
der Optionsfrist ist im berechtigten<br />
Einzelfall um zweimal ein<br />
Jahr möglich; dies ist der Fall, wenn<br />
trotz branchenüblicher Bemühungen<br />
eine Entscheidung über die Ausübung<br />
der Option aus sachlichen Gründen<br />
nicht getroffen werden kann oder das<br />
Optionsende zur Unzeit fällt. Bei<br />
Optionsübernahme trägt XY rückwirkend<br />
die entstandenen und für die<br />
Dauer der Optionsfrist zukünftig entstehenden<br />
Kosten des Erwerbs und der<br />
Aufrechterhaltung von Schutzrechten.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
8.4 Wünscht ein Vertragspartner ein<br />
Schutzrecht aufzugeben, so bietet<br />
er dieses zunächst <strong>dem</strong> anderen<br />
Vertragspartner zur entgeltlichen<br />
Übernahme an; übernimmt der<br />
andere Vertragspartner das angebotene<br />
Schutzrecht, so geht es in<br />
das unbeschränkte Eigentum über.<br />
Der übernehmende Vertragspartner<br />
trägt in diesem Fall auch die Zahlung<br />
der anfallenden Erfindervergütung.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
6.5 Abs. 2<br />
A hat keinerlei Nutzungs- und Verwertungsrechte<br />
an den von ihm im<br />
Rahmen dieses Vertrages für B erarbeiteten<br />
ERGEBNISSEN oder an <strong>dem</strong><br />
für B erstellten VERTRAGSGEGEN-<br />
STAND einschließlich sämtlicher im<br />
Rahmen der Entwicklungsarbeiten am<br />
VERTRAGSGEGENSTAND entstandenen<br />
Vorstufen hierzu.<br />
6.6 A wird sämtliche im Zusammenhang<br />
<strong>mit</strong> der Durchführung des VER-<br />
TRAGES stehenden Unterlagen sowie<br />
das ERGEBNIS und dessen Teile<br />
bis zur Übergabe an B für B verwahren<br />
und im Falle des Untergangs oder<br />
der Beschädigung unverzüglich und<br />
auf eigene Kosten Ersatz beschaffen.<br />
Forschungsinstitut
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
6.7 A wird in geeigneter Weise dafür<br />
Sorge tragen, dass er ohne zusätzliche<br />
Kosten für B die Rechte an im<br />
ERGEBNIS enthaltenen Erfindungen<br />
oder Gedanken von seinen Mitarbeitern<br />
erwirbt und auf B überträgt (siehe<br />
unten S. 32).<br />
A wird des Weiteren durch entsprechende<br />
vertragliche Regelungen <strong>mit</strong><br />
seinen Mitarbeitern sicherstellen,<br />
dass die Rechte am ERGEBNIS gemäß<br />
den vorstehenden Ziffern 6.1,<br />
6.2 und 6.4 ausschließlich und örtlich,<br />
sachlich und zeitlich unbeschränkt B<br />
zustehen und diese Rechte auch nicht<br />
durch die Beendigung der Verträge<br />
zwischen A und seinem Mitarbeiter<br />
berührt werden.<br />
Forschungsinstitut
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
A gewährleistet ferner, dass <strong>dem</strong> Verzicht<br />
auf Urhebernennung gemäß Ziffer 6.3<br />
keine Rechte der Mitarbeiter von A entgegenstehen.<br />
Auf Verlangen von B ist A<br />
verpflichtet, den Abschluss derartiger vertraglicher<br />
Bestimmungen <strong>mit</strong> den am<br />
Projekt beteiligten Mitarbeitern nachzuweisen.<br />
Forschungsinstitut
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
b) Urheberrechte, Know-how<br />
6.2 Soweit das ERGEBNIS durch Urheberrechte<br />
oder sonstige nicht übertragbare<br />
Schutzrechte geschützt ist,<br />
räumt A B <strong>mit</strong> der Entstehung des<br />
ERGEBNISSES unwiderruflich das<br />
ausschließliche, durch B allein übertragbare,<br />
zeitlich, sachlich und örtlich<br />
unbegrenzte Recht ein, das ERGEB-<br />
NIS - selbst oder durch Dritte - in unveränderter<br />
oder geänderter Form auf<br />
alle bekannten Nutzungsarten zu<br />
nutzen.<br />
5.4 Der Auftraggeber erhält an den bei<br />
Durchführung des Auftrages entstandenen<br />
urheberrechtlich geschützten<br />
Werken, erstellten Datenbanken<br />
sowie am entstandenen<br />
Know-how ein nichtausschließliches,<br />
unentgeltliches Nutzungsrecht<br />
für den seinem Auftrag zugrunde<br />
liegenden Anwendungszweck.<br />
Die Einräumung eines ausschließlichen<br />
Nutzungsrechts für<br />
den Anwendungszweck bedarf einer<br />
gesonderten Vereinbarung.<br />
8.2 An nicht schutzrechtsfähigen vertragsgegenständlichen<br />
ERGEB-<br />
NISSEN der M erwirbt XY ein nichtausschließliches<br />
Nutzungsrecht.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Dieses Nutzungsrecht beinhaltet insbesondere<br />
das Recht, das ERGEBNIS -<br />
selbst oder durch Dritte - zu<br />
vervielfältigen, <strong>mit</strong>tels jedweden Mediums<br />
zu verbreiten, zugänglich zu machen, zu<br />
veröffentlichen, zu bearbeiten und/oder<br />
umzugestalten, zu vertreiben, auch<br />
<strong>mit</strong>tels Leasing und Vermietung und<br />
Dritten für alle Nutzungsarten - allein und<br />
nach freiem Ermessen - beliebige<br />
Nutzungsrechte daran einzuräumen.<br />
Mitumfasst ist u. a. auch das Recht zur<br />
Online-Nutzung in allen<br />
Kommunikationsnetzen (Internet etc.).<br />
Forschungsinstitut
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
Sofern es sich beim ERGEBNIS um<br />
Softwareprogramme handelt, überträgt A<br />
an B sämtliche vorgenannten Nutzungsrechte<br />
sowohl hinsichtlich des Object<br />
Codes als auch hinsichtlich des Source<br />
Codes der Software.<br />
6.3 A verzichtet ausdrücklich auf das<br />
Recht, als Urheber des ERGEB-<br />
NISSES genannt zu werden.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
c) Gemeinschaftliche Rechte<br />
(6.7 S. 2)<br />
Gleiches gilt im Falle von gemeinschaftlichen<br />
Erfindungen durch Mitarbeiter von A<br />
und Mitarbeiter von B für den auf Mitarbeiter<br />
von A entfallenden Anteil an den<br />
Gemeinschaftserfindungen.<br />
5.5. Erfindungen, die bei Durchführung<br />
des Auftrages von den Vertragspartnern<br />
gemeinsam erzielt werden<br />
(Miterfindungen), können von<br />
je<strong>dem</strong> Vertragspartner benutzt und<br />
lizenziert werden, ohne dass ein<br />
finanzieller Ausgleich erfolgt. Die<br />
Vertragspartner tragen jeweils<br />
einen zu vereinbarenden Anteil der<br />
Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung<br />
und Verteidigung der<br />
betreffenden Schutzrechte. Bei<br />
urheberrechtlich geschützten Werken,<br />
die bei Durchführung des Auftrages<br />
von den Vertragspartnern<br />
gemeinsam geschaffen werden<br />
(Miturheberrechte), gilt Ziff. 5.5<br />
Satz 1 entsprechend.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
(7.2 Abs. 2) Werden die Erfindungen<br />
von Mitarbeitern von XY gemacht, so<br />
stehen sie XY zu.<br />
Gemeinschaftserfindungen stehen der<br />
M einerseits und XY andererseits<br />
gemeinsam zu. Die Anteile bestimmen<br />
sich nach der Bedeutung des Beitrages<br />
zur Gemeinschaftserfindung. Kein<br />
Vertragspartner ist berechtigt, ohne<br />
vorherige Zustimmung des anderen<br />
Vertragspartners über seinen Anteil an<br />
der Gemeinschaftserfindung zu verfügen,<br />
unabhängig auf wessen Namen<br />
die Gemeinschaftserfindung<br />
angemeldet ist.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
d) Nutzungsrecht an Ergebnissen<br />
für Forschung und Lehre<br />
(5.3 S. 3) Die F behält insoweit ein<br />
nichtausschließliches, unentgeltliches<br />
Nutzungsrecht für Forschungs- und<br />
Entwicklungszwecke.<br />
8.3 Die M kann die vertragsgegenständlichen<br />
Ergebnisse kostenlos<br />
und uneingeschränkt für<br />
wissenschaftliche Zwecke<br />
(Forschung und Lehre) nutzen.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
IV. Veröffentlichung, Werbung<br />
12.<br />
12.1 Der Auftraggeber ist nach vorheriger<br />
Abstimmung <strong>mit</strong> der F<br />
berechtigt, das Forschungs- und<br />
Entwicklungsergebnis unter<br />
Nennung des Urhebers und des<br />
beteiligten F zu veröffentlichen.<br />
Die Abstimmung soll <strong>mit</strong> Rücksicht<br />
darauf erfolgen, dass<br />
z. B. Dissertationen, Diplomarbeiten<br />
oder Schutzrechtsanmeldungen<br />
nicht beeinträchtigt<br />
werden. Für Zwecke der Werbung<br />
darf der Auftraggeber den Namen<br />
der F oder ihres F nur <strong>mit</strong> deren<br />
ausdrücklicher Zustimmung verwenden.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
Forschungsinstitut<br />
IV. Veröffentlichung, Werbung<br />
12.2 Veröffentlichungen der F, die den<br />
Anwendungszweck betreffen,<br />
werden rechtzeitig <strong>mit</strong> <strong>dem</strong><br />
Auftraggeber abgestimmt, soweit<br />
der Auftraggeber ausschließliche<br />
Rechte gemäß Ziff. 5.3. erhalten<br />
hat.
Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung<br />
Industrie<br />
IV. Veröffentlichung, Werbung<br />
Forschungsinstitut<br />
§ 6<br />
Veröffentlichungen<br />
Die erzielten Arbeitsergebnisse des M sind<br />
grundsätzlich zur Veröffentlichung bestimmt.<br />
M wird bei wissenschaft-lichen<br />
Publikationen, die das Vertrags-objekt<br />
berühren, auf die Belange von XY Rücksicht<br />
nehmen und daher vor der Veröffentlichung<br />
den Wortlaut der beabsichtigten Publikation<br />
XY über-senden, um XY Gelegenheit zu<br />
einer Stellungnahme <strong>mit</strong> der Zielsetzung zu<br />
geben, dass etwaige Schutzrechtsanmeldungen<br />
nicht durch neuheitsschädliche<br />
Vorpublikationen gefährdet oder<br />
Betriebsgeheimnisse preisgege-ben werden.<br />
Eine Verzögerung der Publikation soll<br />
dadurch nach Möglich-keit nicht eintreten.<br />
XY wird daher das Erscheinen der<br />
Publikation nicht un-billig verzögern oder<br />
behindern.
V. Überblick<br />
I. Definitionen<br />
II. Eigentum (+)<br />
Industrie<br />
III. Nutzungsrechte<br />
1. Altrechte naL,<br />
unentgeltlich<br />
2. Neue Rechte<br />
a) Erfindungen Eigentum<br />
b) Urheberrechte naL,<br />
unentgelt.<br />
Know-how<br />
c) Gemeinschaftliche<br />
Rechte s.o. S. 27<br />
d) Nutzungsrecht an<br />
Ergebnissen für Forschung<br />
und Lehre (-)<br />
IV. Veröffentlichung, Werbung (-)<br />
(+)<br />
naL, entgeltlich<br />
Forschungsinstitut<br />
naL., entgeltlich (anteilig Patentkosten +<br />
ArbEG); Option auf oder aL ./. angemessene<br />
Lizenzgebühr; naL + aL nur bzgl.<br />
Anwendungszweck<br />
naL, unentgeltlich; aL ./. angemessene<br />
Lizenzgebühr; naL + aL nur bzgl. Anwendungszweck<br />
Jede Partei kann nutzen und lizenzieren;<br />
keine Erlös-, sondern nur Kostenteilung<br />
naL für Forschung und Lehre<br />
Veröffentlichung nach Abstimmung
Nutzungsrechte<br />
Nutzungsrechte<br />
an<br />
Umfang<br />
Erfindunge<br />
n<br />
Know-how<br />
Urheberrechte<br />
nichtausschließlich<br />
ausschließlich<br />
entspr. Aufgabenstellung<br />
für Anwendungszweck<br />
unbeschränkt Vergütung<br />
entgeltlich<br />
Kostenerstattung*<br />
unentgeltlich<br />
entgeltlich<br />
unentgeltlich<br />
entgeltlich<br />
unentgeltlich<br />
*anteilige/vollständige Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der<br />
Schutzrechte sowie bei Benutzung die Arbeitnehmererfindervergütung
Nutzungsrechte in den AGB der FhG<br />
AGB: Auftraggeber erhält Nutzungsrechte<br />
Nutzungsrechte<br />
an<br />
Umfang<br />
Erfindunge<br />
n<br />
Know-how<br />
Urheberrechte<br />
nichtausschließlich<br />
ausschließlich<br />
entspr. Aufgabenstellung<br />
fürAnwendungszweck<br />
unbeschränkt Vergütung<br />
auf Wunsch<br />
entgeltlich<br />
Kostenerstattung*<br />
unentgeltlich<br />
entgeltlich<br />
unentgeltlich<br />
entgeltlich<br />
unentgeltlich<br />
*anteilige/vollständige Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der<br />
Schutzrechte sowie bei Benutzung die Arbeitnehmererfindervergütung
Vertragspolitik<br />
(Background)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nichtausschließliches Nutzungsrecht, soweit<br />
zur Verwertung der F&E-Ergebnisse erforder-lich<br />
Lizenz/Entgelt<br />
Gesonderte Vereinbarung<br />
Evtl. ausschließliche Nutzungsrechte,<br />
Lizenzvertrag
Differenzierte Regelungen<br />
(foreground)<br />
Einräumung von Verwertungs-rechten<br />
nur aufgrund gesonderter<br />
Lizenzvereinbarung<br />
keine Standardlösung<br />
Auftragsspezifische Lösungen unter Berücksichtigung<br />
des Wertes der Erfindung für den<br />
Auftraggeber einerseits und den Auftragnehmer/FhG<br />
andererseits
Differenzierte Regelungen<br />
(foreground)<br />
Einräumung exklusiv begrenzter<br />
Nutzungsrechte<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
zeitlich<br />
örtlich<br />
sachlich<br />
Kopplung der Exklusivität an Spezifika<br />
des Auftraggebers (z.B. Materialien,<br />
Technik, Technologie)<br />
Alternativ oder kummulativ!
Lizenz-Entgeltkomponente<br />
Bei begrenzter Exklusivität<br />
Marktübliche Lizenz<br />
Vorzugsbedingungen<br />
Beteiligung bei wirtschaftlich erfolgreichen<br />
Erfindungen<br />
Kostenerstattung (Schutzrechtskosten,<br />
Arbeitnehmererfindervergütung<br />
Jeweils zusätzlich zur F&E-Vergütung.<br />
Alternativ: Lizenz-/Entgelt bereits in F&E-Vergütung<br />
einkalkulieren.<br />
Kompensation durch Folgeaufträge möglich.
Differenzierte Regelungen<br />
(foreground)<br />
Einräumung nicht exklusiver/exklusiver<br />
Nutzungsrechte<br />
unbeschränkt<br />
beschränkt (örtlich, sachlich)<br />
nicht exklusiv plus Konkurrenzschutz<br />
übertragbar/nicht übertragbar<br />
unterlizenzierbar/nicht<br />
unterlizenzierbar/unterlizenzierbar nur an<br />
bestimmten Personenkreis<br />
Kombination exklusiv/nicht exklusiv vermeiden!
2. Haftungsfragen<br />
48
Praxisfallbeispiel Haftung:<br />
1. Vorschlag Lizenzgeber/Patentverkäufer<br />
1.<br />
2.<br />
LN sind die technischen Merkmale der<br />
Vertragsschutzrechte/Software bekannt<br />
LG versichert, dass ihr Mängel der Vertragsschutzrechte/Software<br />
bei Inkrafttreten des Vertrags nicht<br />
bekannt sind und keine Verfahren gegen die oder<br />
im Zusammenhang <strong>mit</strong> den Vertragsschutzrechten/<br />
Software anhängig sind. Im Übrigen wird jede<br />
Haftung von LG <strong>mit</strong> Ausnahme von Vorsatz und<br />
grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
LN wird LG von Ansprüchen Dritter insbesondere<br />
auch aus Gefährdungshaftung freistellen, die<br />
gegenüber LG aufgrund der Nutzung der<br />
Vertragsschutzrechte/Software durch LN nach<br />
Inkrafttreten des Vertrags geltend gemacht<br />
werden.
2. Vorschlag Lizenznehmer/Käufer<br />
1. Nach Lieferung der Software wird LN die Software<br />
einer technischen Überprüfung unterziehen und<br />
innerhalb von 15 Arbeitstagen <strong>mit</strong>teilen, ob die<br />
Software abgenommen wird und den Spezifikationen<br />
in den Anlagen A, B und C entspricht. Erfolgt<br />
keine Mitteilung an LG innerhalb dieser Frist, gilt die<br />
Software als abgenommen. LG wird Mitarbeiter von<br />
LN am Sitz von LN in ...... in den Quellcode<br />
einarbeiten, so dass diese in der Lage sind, diesen<br />
zu verstehen und weiter zu entwickeln.
2. LG versichert, dass die Vertragsschutzrechte bei Inkrafttreten<br />
des Vertrags nicht <strong>mit</strong> Sachmängeln behaftet<br />
sind und keine Verfahren gegen die oder im<br />
Zusammenhang <strong>mit</strong> den Vertragsschutzrechten<br />
anhängig sind. LN wird LG von Ansprüchen Dritter<br />
insbesondere auch aus Gefährdungshaftung freistellen,<br />
die gegenüber LG aufgrund der Nutzung der<br />
Vertragsschutzreche durch LN nach Inkraft-treten<br />
des Vertrags geltend gemacht werden.
3.1 LG gewährleistet des Weiteren,<br />
-<br />
-<br />
-<br />
dass die in Anlage A gemachten Angaben<br />
zutreffen,<br />
dass sämtliche formalen Voraussetzungen für die<br />
Erteilung der Patente erfüllt wurden, insbesondere<br />
etwaige Fristen, einschl. der Fristen zur<br />
internationalen Anmeldung, eingehalten wurden,<br />
dass LN von jeglichen Fristsetzungen der Patentund<br />
Markenämter unverzüglich in Kenntnis gesetzt<br />
wird,
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
dass die Vorschriften des ArbNErfG beachtet und<br />
die Voraussetzungen der unbeschränkten Inanspruchnahme<br />
erfüllt wurden,<br />
dass keine Vindikationslage gemäß § 8 PatG<br />
vorliegt,<br />
dass die übergebenen Unterlagen vollständig sind,<br />
dass LG die übertragenen Nutzungsrechte an der<br />
Software von den Urhebern erworben hat,<br />
dass die Urheber der Software von LG auch angesichts<br />
der Auswertung durch LN angemessen vergütet<br />
werden, und stellt LN von etwaigen Ansprüchen<br />
der Urheber frei,
-<br />
-<br />
dass die Urheber einer Übertragung der<br />
Nutzungsrechte zugestimmt haben und auf das<br />
Namensnennungsrecht gemäß § 13 UrhG<br />
wirksam verzichtet haben,<br />
dass für den Fall, dass LN im Hinblick auf die<br />
Vertragsschutzrechte wegen Urheberrechtsverletzungen<br />
in Anspruch genommen wird, auf<br />
Anforderung von LN unverzüglich sämtliche<br />
Verträge vorgelegt werden, aus denen sich der<br />
Erwerb der Nutzungsrechte an der Software<br />
durch LG lückenlos ergibt,
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
dass der Source-Code der Software nicht veröffentlicht<br />
wurde,<br />
dass die Vorschriften der NBK-TMWFK eingehalten<br />
wurden,<br />
dass LN unter keinen Umständen verpflichtet<br />
ist, etwaige Zuwendungen des Freistaates .......<br />
zu erstatten,<br />
dass LG die Vertragsschutzrechte weder<br />
angreifen noch Dritten bei Angriffen unterstützen<br />
wird,
-<br />
-<br />
dass die in Anlage A genannten Patente und<br />
Patentanmeldungen sämtliche für LG an der<br />
......-Technlogie bestehenden Patentrechte<br />
darstellen und insbesondere keine weiteren<br />
Anmeldungen durch LG erfolgten,<br />
dass LG die Lizenzgeberverpflichtungen aus<br />
den bereits bestehenden <strong>Lizenzverträge</strong>n erfüllt<br />
hat.
3.2 LG gewährleistet weiterhin, dass die<br />
Vertragsschutzrechte<br />
keine Rechte Dritter verletzen. Sollte diese<br />
Gewährleistung<br />
nicht zutreffen, wird LG LN von sämtlichen<br />
Ansprüchen Dritter bis zur Höhe von EUR<br />
5.000.000,-- freistellen. Zu diesem Zweck wird LG<br />
eine Haftpflichtversicherung gemäß Anlage D abschließen,<br />
als deren Begünstigte LN aufgenommen<br />
und policiert wird. Die Kosten dieser Versicherung<br />
werden zwischen den Parteien hälftig geteilt.
3.3<br />
3.4<br />
Werden einzelne angemeldete Patente in den<br />
Territorien USA oder Europa nicht erteilt, steht LN<br />
das Recht zur Minderung des Kaufpreises zu. Die<br />
Minderung beträgt höchstens EUR 150.000,--.<br />
Für den Fall, dass die der YY eingeräumten bzw.<br />
übertragenen Rechte nicht über LG auf LN übergehen<br />
oder LN verpflichtet ist, diese zurückzugewähren,<br />
steht LN das Recht zum Rücktritt von<br />
diesem Vertrag zu.
3.5 LG tritt hier<strong>mit</strong> ihre etwaigen Regressansprüche<br />
gegen ihre Patent- und Rechtsanwälte ab an die LN<br />
ab, soweit diese im Hinblick auf die Vertragsschutzrechte<br />
für LG tätig geworden sind. LN nimmt die<br />
Abtretung an. LG wird LN die erforderliche Unterstützung<br />
bei der Geltendmachung der Regressansprüche<br />
leisten.<br />
S. auch "Buch" S. 240 ff.!
3. Angriffs- und<br />
Verteidigungsstrategien<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Verletzung von Schutzrechten/<br />
Know-How ( Buch S. 80 ff., 250 f.)<br />
Verteidigung von Schutzrechten/<br />
Know-How ( Buch S. 80 ff., 250 f.)<br />
Zwangslizenzen<br />
( Buch S. 80)<br />
62
Praxisfallbeispiel :<br />
11. INFRINGEMENT BY THIRD PARTIES<br />
11.<br />
11.2<br />
Licensee shall inform Licensor promptly in writing of<br />
any alleged infringement of KNOW-HOW by a third<br />
party and of any available evidence thereof.<br />
During the term of this Agreement, Licensor shall<br />
have the right, but shall not be obligated, to<br />
prosecute at its own expense all infringements of<br />
KNOW-HOW and, in furtherance of such right,<br />
Licensee hereby agrees that Licensor may include<br />
Licensee as a party plaintiff in any such suit, without<br />
expense to Licensee.
The total cost of any such infringement<br />
action commenced or defended solely<br />
by Licensor shall be borne by Licensor<br />
and Licensor shall keep any recovery or<br />
damages for past infringement derived<br />
therefrom.
11.3 If within 6 (six) months after having been<br />
notified of any alleged infringement, Licensor<br />
shall have been unsuccessful in persuading the<br />
alleged infringer to desist and shall not have<br />
brought and shall not be diligently prosecuting<br />
an infringement action, or if Licensor shall<br />
notify Licensee at any time prior thereto of its<br />
intention not to bring suit against any alleged<br />
infringer, then and in those events only,<br />
Licensee shall have the right, but shall not be<br />
obligated, to prosecute at its own expense any<br />
infringement of KNOW-HOW, and Licensee<br />
may, for such purposes, use the name of<br />
Licensor as party plaintiff.
No settlement, consent judgment or other<br />
voluntary final disposition of the suit may be<br />
entered into without the consent of Licensor,<br />
which consent shall not unreasonably be<br />
withheld. Licensee shall in<strong>dem</strong>nify Licensor<br />
against any order for costs that may be made<br />
against Licensor in such proceedings.
11.4 In the event that Licensee shall undertake the<br />
enforcement and/or defense of KNOW-HOW by<br />
litigation, any recovery of damages by Licensee<br />
for each such suit shall be applied first in<br />
satisfaction of any unreimbursed expenses and<br />
legal fees of Licensee relating to such suit, and<br />
next toward reimbursement of Licensor for any<br />
payments under Article 3. past due or withheld<br />
and applied pursuant to this Article 11. The<br />
balance remaining from any such recovery<br />
shall be divided equally between Licensee and<br />
Licensor.
11.5 In the event that a declaratory judgment<br />
action alleging invalidity or infringement<br />
of any of the KNOW-HOW be brought<br />
against Licensee, Licensor, at its option,<br />
shall have the right, within 30 (thirty)<br />
days after commencement of such<br />
action, to intervene and take over the<br />
sole defense of the action at its own<br />
expense.
4. Bestimmung der angemessenen<br />
Lizenzgebühr und deren Überwachung<br />
4.1<br />
4.2<br />
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Buchführung/Buchprüfung<br />
69
4.1 <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
I.<br />
1.<br />
1.1<br />
1.2<br />
Grundlagen<br />
(Patente, Know-how, Urheberrecht, Marken)<br />
Forschung und Entwicklung<br />
vertikale + horizontale Verträge<br />
muss der Auftraggeber (AG) für Projekterfindungen<br />
des Auftragnehmers (AN)<br />
<strong>Lizenzgebühren</strong> zahlen oder gehören diese<br />
Projekterfindungen des AN aufgrund der<br />
Auftragserteilung automatisch <strong>dem</strong> AG???
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
=> BGB<br />
• „Biedermeiermanschetten“<br />
<strong>GRUR</strong> 1979, 540<br />
> wenn keine andere vertragliche Abrede;<br />
kein Rechtsübergang!<br />
(Lit., z.B. Bartenbach-Volz, ArbEG,<br />
4. Aufl. 2002, § 9 Rn. 196:<br />
nur einfache Lizenz!)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• „Brückenlegepanzer“<br />
<strong>GRUR</strong> 1983, 237<br />
> auch bei nur einfacher Lizenz:<br />
besonderes Entgelt<br />
(auch bei Werkvertrag!)<br />
=> Erfindung = Sonderleistung<br />
= besonderes Entgelt
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.3<br />
Wann soll Lizenzgebühr festgelegt werden?<br />
bei Projektbeginn? - bei Projektende?<br />
Interessenkonflikt AG - AN:<br />
AG:<br />
Kalkulation der Projektkosten vor<br />
Projektbeginn notwendig
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
aber:<br />
Entsteht überhaupt Projekterfindung?<br />
(bei wem?)<br />
Welche Wertigkeit hat Projekterfindung?<br />
Welche Bezugsgröße hat<br />
Projekterfindung?<br />
Was ist, wenn definierte Projektziele sich<br />
während des Projekts ändern?<br />
Gibt es Altrechte von AG und AN?<br />
(Wertigkeit? Bezugsgröße)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
<strong>Lizenzgebühren</strong>art<br />
(Einmalzahlung, Stück-/Unterlizenz,<br />
Ratenzahlung, Anrechenbarkeit ganz<br />
oder teilweise, Mindestlizenz)<br />
Zeitpunkt der Zahlung?<br />
Bei Beginn des FuE-Vertrags?<br />
Bei Beginn des Lizenzvertrags?
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Bei Produktionsbeginn?<br />
Rückforderbarkeit der Lizenzgebühr?<br />
Wer zahlt Patenkosten (= Lizenzgebühr)<br />
für Projekterfindungen?<br />
–><br />
Festlegung der <strong>Lizenzgebühren</strong> bei Projektende<br />
–><br />
Allenfalls <strong>Lizenzgebühren</strong>rahmen bei Projektbeginn<br />
festlegen
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.4<br />
EU-Mustervertrag 6. RP (17.3.2003)<br />
(bei Förderquote 50 %)<br />
DG..................................<br />
.......................................<br />
Telefon:<br />
Fax:
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.4<br />
EU-Mustervertrag 6. RP (17.3.2003)<br />
(bei Förderquote 50 %)<br />
DG..................................<br />
.......................................<br />
Telefon:<br />
Fax:
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
ANHANG II - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN<br />
Teil C -<br />
II.1<br />
(1)<br />
Intellectual Property Rights<br />
- Definitionen<br />
„Zugangsrechte“: Lizenzen und<br />
Nutzungsrechte an den Kenntnissen<br />
oder vorher bestehenden Kenntnissen.
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Bei der Gewährung von Zugangsrechten<br />
können den Begünstigten, sofern nicht<br />
anderweitig festgelegt, unterschiedliche<br />
Bedingungen eingeräumt werden:<br />
„Gebührenfrei“: royalty-free und nur den in<br />
diesem Anhang aufgeführten Bedingungen<br />
unterworfen;
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–> Unterscheidung:<br />
1. Foreground:<br />
2. Background:<br />
Foreground - Background<br />
(=Knowledge) (=pre-existing<br />
Know-How)<br />
royalty-free<br />
royalty-free, es sei denn,<br />
„andere Vereinbarung vor<br />
Unterzeichnung des Projektvertrags"
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.5<br />
1.6<br />
Präzisionsgrad der Gebührenbestimmung<br />
s. 1.1.4<br />
<strong>Lizenzgebühren</strong> gem. GVO Nr. 240/96<br />
(GVO TT)<br />
1.6.1 BE 5, S.4:<br />
<strong>Lizenzgebühren</strong>zahlungspflicht auch<br />
nach Ende der Gruppenfreistellung<br />
erlaubt<br />
1.6.2 BE 14,<br />
S.2:<br />
zusätzliche <strong>Lizenzgebühren</strong> für<br />
(spätere) Verbesserungserfindungen<br />
erlaubt (neuer Gebietsschutz –> nur<br />
über Einzelfreistellung)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.6.3 BE<br />
21:<br />
Weiterzahlung der <strong>Lizenzgebühren</strong> trotz<br />
offenkundig gewordenem KNOW-HOW<br />
(S. 1; = Art. 2 I Nr. 7a)<br />
zur Zahlungserleichterung Verteilung<br />
der niedriger angesetzten<br />
<strong>Lizenzgebühren</strong> über Laufzeit<br />
lizenzierter Patente hinaus<br />
(S. 2; = Art. 2 I Nr. 7b)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Vertragsfreiheit bzgl. angemessener<br />
Finanzierungsmethode für Technologietransfer<br />
(S. 3, 4)<br />
Wenn durch Gebührenberechnung<br />
Beschränkung gem. Art. 3 –> keine<br />
Gruppenfreistellung (S. 5)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.6.4 BE 24:<br />
1.6.5 Art. 2 I Nr. 9:<br />
Beschränkungen der Verkaufspreise<br />
des Lizenzerzeugnisses<br />
und der zu produzierenden oder<br />
abzu-setzenden Mengen nicht<br />
erlaubt (S. 1). Ausnahme: Art. 2 I<br />
Nr. 12<br />
(S. 2, 3), (Art. 3 Nr. 1 + 5)<br />
Mindest(lizenz)gebühr erlaubt<br />
(ohne Einschränkung auf ausschließliche<br />
Lizenz!)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1.6.6 Art. 2 I Nr. 10:<br />
1.6.7 Art. 2 I Nr. 12:<br />
1.6.8 Art. 2 II, III:<br />
Meistbegünstigungsklausel erlaubt<br />
Zusätzliche <strong>Lizenzgebühren</strong>, wenn<br />
LN Anlagenkapazität erhöht ohne<br />
neue Anlagen für den eigenen Gebrauch<br />
zu normalen Geschäftsbedingungen<br />
errichtet<br />
„Besondere Umstände“ (II),<br />
„Minusklausel“ (III)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.2<br />
2.1.3<br />
2.1.4<br />
2.1.5<br />
2.1.6<br />
Lizenzvertrag<br />
Geldwerte Gegenleistungen (z.B.)<br />
Cross-Lizenz<br />
Co-development<br />
Geräte<br />
Mitarbeiteraustausch<br />
Werbung<br />
Wartung, Pflege
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.2<br />
2.2.1<br />
2.2.2<br />
2.2.3<br />
2.2.4<br />
2.2.5<br />
Finanzielle Gegenleistungen<br />
Einmalzahlung –> China - Musterlizenzvertrag<br />
(2003) –> „Kauf“<br />
Laufende Lizenzgebühr (Stück/Umsatz) –><br />
„Miete“ incl. degressiver oder progressiver<br />
Staffel<br />
Mindestlizenzgebühr (excl. Lizenz)<br />
Optionsgebühr<br />
Anrechnung (z.B. Verrechnung <strong>mit</strong> FuE-<br />
Leistung)/Ratenzahlung/Rückzahlbarkeit bei<br />
bestimmten Ereignissen (z.B. Nichtigkeit<br />
eines der lizenzierten Patente; Know-How ist<br />
nicht mehr geheim und wesentlich)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.3<br />
2.3.1<br />
2.3.2<br />
2.3.3<br />
2.4<br />
Gemeinschaftsrechte<br />
Industrie - Industrie<br />
Industrie - Forschung<br />
Forschung - Forschung<br />
Computerprogramme
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
II.<br />
1.<br />
<strong>Lizenzgebühren</strong>berechnung<br />
Ausgangssituation<br />
• Hilfestellung nur aus bisherigen Erfahrungen<br />
bzgl. spezieller Anwendungen<br />
• Oft keine Marktkenntnisse bzgl. Produktpreise<br />
und <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• Produkte (Produkte + Verfahren) häufig<br />
neu –> keine Vergleichsmöglichkeit
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.<br />
2.1<br />
Lösung<br />
Zunächst Bewertungsfaktoren zur<br />
Rechtfertigung der Höhe der Lizenzgebühr<br />
sammeln:<br />
Bewertungsfaktoren<br />
Es sei hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte<br />
hingewiesen, die für die Festlegung<br />
der Lizenzgebühr eine Rolle spielen<br />
können. Es sind dies z.B.:
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
•<br />
Allgemein<br />
– Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung,<br />
die der Lizenznehmer erlangt;<br />
ausschließliche, nichtausschließliche<br />
Lizenz, Allein-Lizenz; Bündel von<br />
Lizenzen; Cross-Lizenz; Patent und/oder<br />
Gebrauchsmuster<br />
– Status des Rechts: Erfindung, Patentanmeldung,<br />
erteiltes Patent, Einspruch eingelegt,<br />
Nichtigkeitsklage erhoben
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
– Steht KNOW-HOW oder Schutzrecht im<br />
Vordergrund?<br />
– Status des Rechts: Erfindung, Patentanmeldung,<br />
erteiltes Patent, Einspruch eingelegt,<br />
Nichtigkeitsklage erhoben
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
•<br />
Fertigung<br />
– Fertigungsreife<br />
– Entwicklungs- und Versuchskosten<br />
– Mögliche Fertigungsart<br />
(Einzelfertigung, Serienfertigung)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
– Anforderungen an die Fertigung<br />
(maschinelle Ausrüstung, Werkzeuge,<br />
Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskräfte,<br />
Materialbeschaffung)<br />
– Einordnung in das Fertigungsprogramm
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
•<br />
Marktsituation<br />
–<br />
–<br />
Marktanteil (nach den in Betracht<br />
kommenden Ländern spezifiziert)<br />
Konkurrenzlage<br />
a) Marktstellung des Lizenzgebers<br />
b) Mitbewerber (auch künftig mögliche)<br />
aa) In Bezug auf das Erzeugnis<br />
bb) In Bezug auf die Lizenz
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–<br />
c)<br />
Konkurrenzerzeugnisse des<br />
Lizenzgebers, des Lizenznehmers,<br />
von Dritten<br />
Lieferfähigkeit (eigene und fremde)<br />
• Technischer Stand<br />
–<br />
Weiterentwicklung im eigenen Unternehmen<br />
(Konzentration der Entwicklungsarbeit<br />
aus Gründen der<br />
Rationali-sierung und Sicherheit)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Weitergabe von Ergebnissen der<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeit<br />
(vertragliche Ansprüche)<br />
Weiterentwicklung in fremden<br />
Unternehmen (Rückfluss von Know-How<br />
bzw. Verbesserungserfindungen)<br />
Voraussichtliches Veralten der betreffenden<br />
Type (technischer Fortschritt)<br />
Patentlage (im Vergleich zum Know-How)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
– Patentlizenzen und sonstige Know-how-<br />
Verträge<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Spezielle (ungeschützte)<br />
Erfahrungen<br />
Technischer Reifegrad;<br />
Automatisierungsgrad<br />
Produktionsverhältnisse beim<br />
Lizenznehmer<br />
Möglicherweise freiwerdende Kapazität<br />
• Absatzverhältnisse
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• Lizenznehmer<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Nutzen für den Lizenznehmer<br />
Eingesparte Kosten; ermäßigte Selbstkosten<br />
(z.B. Entwicklungskosten, ausbleibende Fehlentwicklungen,<br />
Beratungskosten, Kosten für<br />
die Beschaffung von Produktions<strong>mit</strong>teln und<br />
den Aufbau zusätzlicher Abteilungen),<br />
größere Umsatzmenge, erhöhte Verkaufserlöse<br />
Entwicklungsstand des Lizenznehmers<br />
Finanzielle Stärke des Partners
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• Entstehungskosten der Erfindung<br />
–<br />
–<br />
Berechenbare Größen (z.B. Kosten aus der<br />
Beratung durch Spezialisten des Lizenzgebers,<br />
Recherchenkosten, Kosten für Anmeldung,<br />
Erteilung, Aufrechterhaltung, Verteidigung<br />
der Vertragsschutzrechte)<br />
Schätzwerte
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–<br />
–<br />
–<br />
Vergleichbare (Markt-) Preise für Teile der<br />
Erfindung (auch Erfahrungen aus vorangegangenen<br />
ähnlichen Fällen)<br />
Kosten des Firmenzeichens (Werbung für den<br />
Firmennamen oder das spezielle Erzeugnis)<br />
Nutzenentgang beim Lizenznehmer
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• Art der Zusammenarbeit<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Kapitalverhältnis (Beteiligung)<br />
Einfluss auf die Geschäftsführung<br />
(z.B. Preisbestimmung)<br />
Rechnungslegung; Büchereinsicht<br />
Lieferung von Teilen (unter Berücksichtigung<br />
der Termine) an den Lizenznehmer (Bezugsrechte<br />
und -pflichten)<br />
Lieferung von Unterlagen aus Konstruktion,<br />
Fertigung und Montage
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
• Sonstige Faktoren<br />
–<br />
–<br />
–<br />
Zusätzliche Vergabe von Know-how in Unterlagen<br />
(z.B. Zeichnungen, umfangreiche textile<br />
Erläuterungen, Abbildungen, Schemata, Pläne);<br />
(zusätzliche) Markenlizenz und/oder Urheberrechtslizenz<br />
(z.B. an Dokumentationen<br />
und/ oder Computerprogrammen)<br />
Steuerliche Aspekte (z.B. was bleibt nach der<br />
steuerlichen Belastung von der Lizenzgebühr<br />
übrig?)<br />
Juristische Fragen (z.B. Kündigung des Vertrags,<br />
Urheber- und Eigentumsrechte)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.2 Festlegung der Höhe der Lizenzgebühr<br />
unter Zuhilfenahme/Berücksichtigung -<br />
aktueller und einschlägiger<br />
Rechtsprechung,<br />
–<br />
–<br />
–<br />
von aktuellen und einschlägigen Entscheidungen<br />
der Schiedsstelle beim Deutschen<br />
Patentamt,<br />
der Nr. 10 der Vergütungsrichtlinie für<br />
Arbeitnehmererfindungen,<br />
der Fachliteratur,
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–<br />
–<br />
von Lizenzsätzen von Konkurrenzprodukten,<br />
von Schätzungen (Massenprodukt oder<br />
Einzelstücke) der „richtigen“ Bezugsgröße<br />
genaue Definition der Bezugsgröße incl. der<br />
möglichen Abzüge wie z.B. Fracht, Versicherung,<br />
Verpackung, Steuern;
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Beispiel:<br />
„Nettoverkaufspreis“ ist der von LN ihren<br />
Kunden für jeden Vertragsgegenstand oder<br />
jeden Teil eines Vertragsgegenstandes in<br />
Rechnung gestellte Betrag abzgl. Fracht, Versicherung,<br />
Steuern (Provisionen, Rabatte,<br />
Wagniszuschläge etc. sind nicht abziehbar).<br />
Was ist Vertragsgegenstand? Durch z.B. ein<br />
patentgeschütztes Teilprodukt oder Gesamtprodukt?
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.3 Besonderheiten<br />
– Was fällt unter „Verwertung“?<br />
„Verwerten“ ist das Gebrauchen, Herstellen,<br />
Herstellenlassen im Wege der verlängerten<br />
Werkbank, Anbieten, Inverkehrbringen,<br />
Verkaufen, Vermieten, Verleasen und sonstige<br />
entgeltliche Verwertung. Unter entgeltliche<br />
Verwertung fallen auch Gegenleistungen, die<br />
im Zusammenhang <strong>mit</strong> Cross-Lizenzen, Nichtangriffsvereinbarungen<br />
und allen anderen
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Verträgen <strong>mit</strong> Dritten, die eine negative<br />
oder positive Lizenz enthalten oder<br />
aufgrund von Gerichts- (vor ordentlichen<br />
Gerichten und/oder Schiedsgerichten)<br />
und/oder gerichtlichen und/oder<br />
außergerichtlichen Vergleichsverfahren<br />
von LN in Verbindung <strong>mit</strong> der Nutzung<br />
der Vertragsschutzrechte und/oder des<br />
Know-How erzielt werden.
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
– Gemeinschaftserfindung<br />
Problem: Ein Vertragspartner produziert nicht<br />
und braucht daher vorherige Zustimmung des<br />
Mitinhabers der Erfindung, um Erfindung <strong>mit</strong><br />
Dritten zu verwerten (FuE und/oder Lizenz)<br />
Konsequenz: Zustimmung auch für Art, Höhe<br />
der <strong>Lizenzgebühren</strong> und für Aufteilung der<br />
Anteile erforderlich (Bundesreisekostengesetz<br />
oder genaue Festlegung, wer zu welchen<br />
Tarifen wie oft wohin kommen muss)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
III.<br />
1.<br />
RELE-<br />
VANCE:<br />
Beispiele für innovative Produkte<br />
(= 100 % Marktanteil)<br />
Kooperationsvertrag FuE –> Lizenzvertrag<br />
Share calculation scheme (to be<br />
discussed)<br />
weight factor<br />
Basic<br />
1<br />
Essential<br />
0,2/0,5/0,8<br />
(dependent on economic value)
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
VALIDITY:<br />
Granted with examination<br />
Search report without X, Y<br />
Filed/granted without<br />
examination<br />
weight factor<br />
1<br />
0,8<br />
0,2<br />
AREA:<br />
1<br />
1-5<br />
> 5<br />
country<br />
countries<br />
countries<br />
0,2<br />
0,8<br />
1
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
BASIC:<br />
ESSENTIAL:<br />
OPTIONAL:<br />
any patent right,<br />
which is uncircumventably infringed by<br />
any X respectively Y.<br />
any patent right,<br />
wich is considered to essential for an<br />
economic implementation of a X<br />
respectively a Y.<br />
any patent right,<br />
which is uncircumventably infringed by<br />
any Yin the implementation of an<br />
optional Z
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Joint Licensing Program<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Access to core X technique against affordable<br />
royalty<br />
One-to-one relationship used patents and<br />
licensed patents<br />
Targeted at X manufacturers<br />
Standard approach whatever application
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Focus meeting:<br />
Basic and/or generally applicable economically<br />
essential X rights<br />
Liberal –> conflicts with 2<br />
Strict –> reduction importance of license
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
To be decided upon:<br />
Inclusion of optional patent rights.<br />
Requires license tailoring to align with 2<br />
Conflicts with 4.
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2.<br />
2.1.1<br />
Lizenzvertrag<br />
Holzprodukte (Verfahrenspatent)<br />
–> wirtschaftlich interessant aufgrund neuer<br />
Gesetzgebung in 1996<br />
Lizenzgebühr = X % des Kostenvorteils/Jahr<br />
Kostenvorteilsberechnung (= Bezugsgröße)<br />
- Basisjahr A
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–<br />
–<br />
–<br />
Einstandspreise von 3 Holzsorten im Basisjahr<br />
A<br />
(Holzsorten werden schon bisher für ähnliches<br />
Holzprodukt genutzt;<br />
Holzsortenpreise für Abrechnungsjahr werden<br />
bei <strong>Lizenzgebühren</strong>abrechnung offengelegt)<br />
Einsparungen in % bei den 3 Holzsorten durch<br />
Verarbeitung nach neuem Verfahren<br />
Umrechnung der Einordnungen je Holzsorte in<br />
EUR/Tonne der gewonnenen Holzmasse
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
-<br />
Abzug der Herstellungskosten (Herstellungskosten<br />
für Abrechnungsjahr<br />
werden bei Lizenzgebührabrechnung<br />
offengelegt)<br />
–> Differenz = Kostenvorteil<br />
2.1.2<br />
–><br />
Verpackungen: Patent und Know-how zur<br />
Behandlung von Verpackungen (Verfahren<br />
und Vorrichtung)<br />
„Grüne-Punkt-Gebühr“
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–><br />
Bevorzugung von Einstoff - gegenüber Mehrstoffverbindungen<br />
Zum Zeitpunkt der <strong>Lizenzgebühren</strong>berechnung:<br />
–><br />
–><br />
Stückentgelt pro Verpackungseinheit und Gewichtsentgelt<br />
für jede Packstoffkomponente<br />
= „Grüne-Punkt-Gebühr“<br />
Stückentgelt betrug 20 % der Gesamt-Grüne-<br />
Punkt-Gebühr; Stückentgelt sollte entfallen, gewichtsabhängige<br />
Gebühren sollten erhöht werden
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–> Lösungsversuch:<br />
1. Bezugsgröße<br />
–><br />
Ein 150 g Joghurtbecher besteht aus 6,1 g<br />
Polystyrol (= Becher) + 0,7 g Aluminium<br />
(= Deckelfolie)<br />
1 Becher = 0,013 EUR Grüne-Punkt-Gebühr
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2. Höhe der Lizenzgebühr<br />
Vorteile Firma<br />
• niedrigere Entsorgungsgebühr<br />
• einfachere Becherherstellung<br />
Lizenzgebühr:<br />
X % der Grüne-Punkt-Gebühr<br />
oder Y Pfennig pro Kg Verpackungsgewicht
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Anlage A<br />
2.1.3<br />
Ansätze zur Berechnung der <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
1. Jährliche <strong>Lizenzgebühren</strong> des Anlagenbetreibers:<br />
Der Anlagenbetreiber, der den von ... vertriebe-nen ...<br />
inclusive der vom ... patentierten ... kauft und einsetzt,<br />
erhält einen Lizenzvertrag, der ihn zur jährlichen<br />
Zahlung von <strong>Lizenzgebühren</strong> verpflichtet. Diese<br />
orientieren sich, da es sich bei ... um eine<br />
Schlüsselkomponente handelt, an der<br />
Wertschöpfung. Dazu erfolgt eine prozentuale<br />
Vergütung auf der Basis der Maschinenkosten pro<br />
Jahr.
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Typische Kosten lassen sich wie folgt berechnen:<br />
Beschaffungskosten:<br />
.....anlage............................................1.500.000 EUR<br />
............. Beschaffungskosten (KB) 1.500.000 EUR<br />
Anlagenkosten:<br />
Abschreibungsdauer<br />
Abschreibung (KB/5a)<br />
Zinsen (K ß x 0.5 x 7% /a)<br />
Wartung (K ß x 5% i a)<br />
5 Jahre<br />
300.000 EUR/a<br />
52.500 EUR/a<br />
75.000 EUR/a
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Verschleißteile (K ß x 2% / a)<br />
Raumkosten<br />
Versicherung (K ß x 0.2% / a)<br />
......... Anlagenkosten
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Maschinenstundensatz (K M ):<br />
Die Höhe des Maschinenstundensatzes hängt ab<br />
von<br />
der Nutzungszeit T a in h/a und folgt allgemein <strong>mit</strong>:<br />
K M = K A / T a + K Btr<br />
Die Lizenzgebühr beträgt 3 % des Maschinenstundensatzes.<br />
Die <strong>Lizenzgebühren</strong> pro Betriebsstunde<br />
fallen ebenso wie der Maschinenstundensatz <strong>mit</strong><br />
der Nutzungszeit:
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
<strong>Lizenzgebühren</strong> (K L ):<br />
allgemein: K L = (K A / T a + K ßtr ) * 0.03<br />
Lizenzgebühr<br />
K L /EUR/h
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Da für jeden einzelnen Unterlizenznehmer eine<br />
Kalkulation nach obigem Vorbild vermieden<br />
werden soll, wird die oben angesetzte Kalkulation<br />
pauschal zur Berechnung der <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
benutzt. Die Abrechnung erfolgt jahresweise<br />
auf der Basis der tatsächlichen Betriebsstunden<br />
der Anlage. Diese sind <strong>mit</strong> <strong>dem</strong> Betriebsstundenzähler<br />
des ...... nachzuweisen.
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
2. Einmalige Lizenzgebühr pro verkauftem .........<br />
<strong>mit</strong> patentierter .......<br />
Die <strong>Lizenzgebühren</strong> pro verkauftem ....... fallen<br />
nur bei Verkauf an Anlagen- oder Komponentenherstellern<br />
bzw. -vertreibern an. Sie orientieren<br />
sich prozentual am Verkaufspreis des<br />
gesamten ...., der etwa zwischen 50.000 und<br />
100.000 EUR liegen wird. Es werden in den<br />
nächsten 2-3 Jahren schätzungsweise 5-10 pro<br />
Jahr verkauft werden. Die Lizenzgebühr beträgt<br />
5 % des Verkaufspreises.
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
3. Einmalige Lizenzgebühr pro verkaufter<br />
patentierter .......<br />
Die <strong>Lizenzgebühren</strong> pro verkaufter ....<br />
orientieren sich prozentual am Verkaufspreis<br />
der ..... Der Verkaufspreis der .... liegt bei ca.<br />
100 EUR. Zur Zeit verkauft ..... ca. 150 .... pro<br />
Jahr für die Anlage in ..... Die Lizenzgebühr<br />
beträgt 5 % des Verkaufspreises pro ....
2.2 „Matrix“ für Vertragsverhandlungen<br />
SCHEDULE OF PAYMENTS TO LICENSOR AS PROPOSED<br />
SO FAR<br />
Prior to signing<br />
the collaboration<br />
agreement<br />
Collaboration<br />
agreement<br />
On signing the<br />
licensing<br />
agreement<br />
Upon each system<br />
sale<br />
Monthly deposit<br />
Refundable against<br />
the collaboration<br />
agreement or another<br />
partner taking up the<br />
collaboration<br />
10 x EUR 10K<br />
= EUR 100K<br />
Collaboration<br />
agreement<br />
Licensing<br />
agreement<br />
Total<br />
.......... .......... EUR 100K<br />
after 10<br />
months<br />
.......... Nil (paid abobe)<br />
Balance of<br />
EUR 100K if<br />
signed before<br />
10 months.<br />
Consultancy à<br />
EUR 500/day<br />
............... .......... EUR 40K<br />
plus 25 % of<br />
patent costs<br />
............... .......... EUR 30K /<br />
system sale<br />
or balance;<br />
consultancy as<br />
required<br />
EUR 40K<br />
plus???<br />
EUR 30K<br />
system sale
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
Framework of Potential License Agreement<br />
Scenario 1: Scenario 2: Scenario 3:<br />
non exclusive license non exclusive license exclusive license<br />
restricted to 5 years duration<br />
Territorial validity<br />
Products<br />
all countries in which patents<br />
exist + worldwide Know-how<br />
license<br />
xxx products for the Land-<br />
Transport Industry:<br />
Rail vehicles<br />
automotive vehicles<br />
all countries in which patents<br />
exist + worldwide Know-how<br />
license<br />
xxx products for the Transport<br />
Industry:<br />
Rail vehicles<br />
automotive vehicles<br />
airplanes<br />
ships<br />
all countries in which patents<br />
exist + worldwide Know-how<br />
license<br />
restricted to precisely defined<br />
products<br />
Down-payment/Know-how<br />
Transfer<br />
1. payable after settlement of<br />
the License Agreement<br />
non refundable<br />
non chargeable<br />
Details for Know-how<br />
transfer to be defined<br />
Running royalties<br />
500.000,-€ 750.000,-€ 1.000.000,- €<br />
5 % (Sales < 1 Mio.€)<br />
4 % (1 < Sales < 10 Mio €)<br />
3 % (Sales > 10 Mio €)<br />
5 % (Sales < 1 Mio.€)<br />
4 % (1 < Sales < 10 Mio €)<br />
3 % (Sales > 10 Mio €)<br />
5 % (Sales < 1 Mio.€)<br />
4 % (1 < Sales < 10 Mio €)<br />
3 % (Sales > 10 Mio €)<br />
Minimum guaranteed license<br />
fee<br />
payable after settlement of<br />
the License Agreement<br />
Year 1: 0,0 €<br />
Year 2: 50.000,- €<br />
Year 3: 100.000,- €<br />
subsequent: 100.000,- €<br />
Year 1: 0,0 €<br />
Year 2: 80.000,- €<br />
Year 3: 100.000,- €<br />
subsequent: 150.000,- €<br />
Year 1: 100.000,- €<br />
Year 2: 150.000,- €<br />
Year 3: 300.000,- €<br />
subsequent: 300.000,- €<br />
R&D contracts to Licensor 160.000,- €/year for 5 years 200.000,- €/year for 3 years 400.000,- €/year for 5 years
<strong>Lizenzgebühren</strong><br />
4.2<br />
Buchführung/Buchprüfung
Auditing Licensing<br />
Agreements<br />
Separate Bookkeeping, Reporting<br />
&<br />
Auditing as a requirement for a<br />
continuous revenue stream?
What‘s the difference<br />
between a licensor and a<br />
vampire?
A vampire only sucks<br />
blood at night!
I.<br />
1.<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
Law, terms & conditions<br />
German law<br />
Bookkeeping<br />
Civil Code:<br />
no obligation to keep records<br />
and/or to report Royalties!
1.1.2<br />
1.1.2.1<br />
1.1.2.2<br />
but obligation to keep records<br />
Commercial Code (HGB)<br />
» (§§ 238 ff. HGB)<br />
Private Li<strong>mit</strong>ed Company<br />
Code (GmbHG)<br />
» § 41 GmbHG
1.1.2.3<br />
1.2.<br />
Companies Act (AktG)<br />
» § 91 AktG<br />
Separate Bookkeeping<br />
» has to be AGREED
1.2.1<br />
Which information should<br />
be recorded (and reported?<br />
e. g.:<br />
- Licensed Product (definition!)
-<br />
Number of Licensed Products<br />
used/sold (definition!) and/or<br />
otherwise exploited (definition!)<br />
and/or otherwise disposed of<br />
(definition!)
-<br />
-<br />
Identification No (e. g. serial No)<br />
Price (definition: e. g. current<br />
price list, deductions:<br />
e. g. discounts, freight,<br />
packaging, insurance, tax,<br />
customs duties etc.)<br />
» percentage of deductions?
-<br />
-<br />
-<br />
Names of customers (addresses)<br />
delivery date and/or<br />
copies of invoices to be sent to<br />
Licensor
-<br />
and all other information<br />
requested in Annex ... and<br />
reasonably necessary to enable<br />
Licensor to identify the Licensed<br />
Product on the market;
and to understand<br />
Licensee‘s calculation, bookkeeping<br />
and reporting of the<br />
(Running) Royalty and of Any<br />
Monetary Recovery due under<br />
this Agreement;
and such book-keeping shall be<br />
made and the report shall be<br />
delivered also in case Licensee<br />
has not sold, ... or otherwise<br />
exploited/disposed of any<br />
Licensed Product.
Definition of „sold“:<br />
A Licensed Product shall be<br />
considered sold when invoiced,<br />
or if not invoiced prior to<br />
delivery, when delivered for sale<br />
to a third party.
Definition of „used“:<br />
A Licensed Product shall be<br />
considered used when first:<br />
(i)<br />
leased or loaned to third<br />
parties; or
(ii)<br />
(iii)<br />
bartered or exchanged by<br />
Licensee with third parties<br />
for goods or services; or<br />
otherwise transferred by<br />
Licensee to third parties.
Definition of „exploitation“:<br />
e.g. to use, manufacture, have<br />
manufactured, to sell, have sold<br />
etc.
Definition of „Any Monetary<br />
Recovery“:<br />
shall mean any monetary revenues caused by<br />
e.g. legal proceedings (final determina-tion of<br />
state courts, arbitral tribunals with regard to<br />
alternative dispute resolution) and/or crosslicenses<br />
and/or Settlement Agreements and/or<br />
any other kind of Agreements with direct or<br />
indirect monetary value
etween Licensee and third parties<br />
and/or between Licensee and<br />
sublicensees with respect to or in<br />
connection with this Agreement<br />
between Licensor and Licensee.
The basis for these monetary<br />
recoveries are the gross<br />
receipts, not the Net Sales<br />
(definition!)
2.<br />
2.1<br />
2.2<br />
Report<br />
which information > 1.2.1<br />
when? > concrete dates<br />
(e.g. per calendar year)<br />
> final report(s) after termination (as<br />
long as a Lincensed Product is in<br />
the market)
2.3<br />
2.4<br />
who? > chief financial officer<br />
or „duly authorized representative“<br />
how? > in writing and in<br />
electronic form
3.<br />
Audit Right Civil Code:<br />
no audit right; § 259 only<br />
statutory declaration in lieu of<br />
an oath<br />
(> statement of completeness<br />
and accuracy)
Audit Right has to be<br />
AGREED<br />
Audit rights and procedures allow the<br />
licensor to inspect the records of the<br />
licensee to assure that the proper<br />
amountof royalties has been paid. This<br />
section of the agreement should discuss:
• Timing of the audits<br />
• Notice requirements for the<br />
licensee<br />
• Establishment of how underpayments<br />
will be treated
• Record retention period<br />
requirements for the licensee<br />
• Cost of conducting the audit
II.<br />
1.<br />
Case Study<br />
Audit Right<br />
„LICENSEE shall keep<br />
complete and accurate records<br />
of the<br />
CUSTOMER ADDRESS<br />
DATA-BASE as well as of all<br />
transactions
elating to LICENSED<br />
PRODUCTS upon which the<br />
royalty provided for herunder<br />
shall accrue, which records shall<br />
be open, during normal business
hours, for the term of this<br />
AGREEMENT and three (3)<br />
years thereafter, to an<br />
independent certified public<br />
accountant selected by<br />
LICENSOR and
acceptable to LICENSEE (which<br />
acceptance shall not unreasonably<br />
be withheld), who shall have access<br />
to said records not more often than<br />
once each calendar year, shall make<br />
electronic copies
of said records and shall verify<br />
such electronic and/or hard<br />
copies at its (accountants‘)<br />
premises for the sole purpose of<br />
verifying the ROYALTY accrued<br />
as herein provided.
The verification will take place at<br />
LICENSOR‘s expense if an error<br />
of three percent (3 %) or less is<br />
revealed and at LICENSEE‘S<br />
expense otherwise.
If an underpayment is revealed by such<br />
verification, LICENSEE will pay the<br />
amount overdue as well as the interest,<br />
as specified in the following sentence,<br />
within one (1) month after receipt of the<br />
report of the independent certified puplic<br />
accountant.
The amount overdue will bear<br />
interest of one percent (1 %) per<br />
month starting on the due date<br />
of the three (3) month royalty<br />
reporting period for which the<br />
royalty should have been paid.
If an overpayment is revealed<br />
by such verification, the amount<br />
overpaid will be credited against<br />
the next payment of royalties<br />
according to this Article 3.
LICENSEE will produce internal<br />
records reflecting the data in the<br />
COSTUMER ADDRESS DATA-<br />
BASE as of the last day of each<br />
quarter during the term of this<br />
AGREEMENT and any other<br />
data,
which will allow the independent certified<br />
public accountant selected by LICENSOR<br />
to verify the number of<br />
COSTUMER ADDRESS DATA-BASE<br />
as of said day.“
2.<br />
Case history<br />
April 2001: License Agreement (LA)<br />
Reports: each calendar year quarter<br />
Oktober 2001 first notice of Licensor<br />
to Licensee (LN) of multiple breaches<br />
of LA (inadequate reports royalty/ bookkeeping<br />
& inaccurate calculations)
LN corrected reporting of<br />
the secound & third quarter of 2001,<br />
conceded an additional royalty for<br />
these 2 quarters (~ US $ 52,000)<br />
December 2001: LN sub<strong>mit</strong>ted a first<br />
revised REPORT<br />
› Royalties = 7 times<br />
higher as previously reported!
› written notice of AUDIT to LN<br />
by an auditor (A) [one of the BIG<br />
FIVE (now: BIG FOUR)].<br />
Several attempts of A to make a time<br />
schedule for the audit with LN failed.
January 2002:<br />
LN paid an additional<br />
US $ 52,000 + sent additional data<br />
for reporting purposes
February 2002:<br />
LN informed Licensor and A that<br />
access to accounting records or<br />
accounting personal would be<br />
denied and that LN would not<br />
provide information to calculate<br />
prior royalties.
February 2002 (one week later)<br />
LN sent 3 newly revised royalty<br />
reports for 2nd, 3rd + 4th quarter<br />
2001, again in sum showing higher<br />
royalties than in the 1st two reports.
LN alleged:<br />
we have included all data<br />
relevant for the calculation of<br />
Royalties in these statements.
Licensor requested (by A)access to<br />
further information from LN (e.g.<br />
software, custumer addresses<br />
& a Cross-check with „sold“ units<br />
as booked by LN‘s finance department.<br />
A made some verification<br />
steps on the data available ›<br />
assumption: severe underreporting
› 2 steps:<br />
1. court › fulfilment of obligations<br />
2. termination of LA<br />
› one month for fulfilling the<br />
obligations (reports and accurate<br />
payment)
Diogenes went to look for<br />
an honest licensee.
„How‘s it going?“<br />
someone asked.<br />
„Oh, not too bad“<br />
said Diogenes.<br />
„I still have my lantern.“
5. Berechnungsmodelle und<br />
Vertragsklauseln<br />
• Erfahrungswerte Deutschland/Japan/USA<br />
–> "Buch" S. 105 f.<br />
• Checkliste Lizenzvertrag<br />
–> "Buch" S. 222 ff.<br />
• Vertragsbeispiele<br />
–> "Buch" s. 258 ff.
NOTES ON NEGOTIATING ALLIANCES ETC....<br />
International - sometimes it does all get lost in translation<br />
Notice in Tokyo Hotel<br />
„You are invited to take advantage of the chambermaid“<br />
Sign in Lobby of Zurich Hotel<br />
„Because of the impropriety of entertaining guests of the opposite sex<br />
in the bedroom, please do so in the lobby“<br />
Quality Control Poster in Cancun Restaurant<br />
„The manager has personally passed all the water served here“<br />
Moscow Tourist Activity Notice<br />
„You are welcome to visit the national cemetery where famous<br />
Russian heroes are buried daily except Thursday“
NOTES ON NEGOTIATING ALLIANCES ETC....<br />
A Sign in the SAS Copenhagen Terminal<br />
„We will take your bags here and send them in all directions“<br />
A Hong Kong Dentist Advertises<br />
„Teeth are extracted by the latest Methodist“<br />
Advertisement in a Paris Boutique<br />
„We specialize in dresses for street walking“<br />
Note in a Singapore Tailor Shop<br />
„Due to big rush for summer suits, we will execute customers<br />
in strict rotation“
NOTES ON NEGOTIATING ALLIANCES ETC....<br />
Sign in Bangkok Laundry<br />
„Drop your trousers here for best results“<br />
Rome Dry Cleaner Notice<br />
„Ladies, leave your clothes here and spend the afternoon<br />
having a good time“<br />
Child-Care Notice in Oslo Hotel<br />
„Ladies are requested not to have babies at the bar“<br />
Budapest Zoo Caution Sign<br />
„Please do not feed the animals; if you have suitable<br />
food, give it to the guard on duty“
6. Workshop<br />
Berechnung der <strong>Lizenzgebühren</strong><br />
–> "Fall"
Mobilfunk<br />
Firma: Sepia<br />
(ehemals: Firmen aus<br />
Finnland/Deutschland)<br />
Firma: Samrola<br />
(ehemals: Firmen aus<br />
Südkorea/USA)<br />
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈<br />
Verletzungsprozess: Prozessbeginn 01.03.2005
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
3 Patentanmeldungen am: 01.05.2004<br />
10 Patente angemeldet am 01.02.2002 +<br />
erteilt am 18.02.2005, US, EP, JP, Taiwan,<br />
China, Südkorea, Thailand<br />
7 Geschmacksmuster angemeldet am<br />
01.02.2002 + erteilt am 18.02.2005<br />
4 Marken angemeldet am 01.02.2002 +<br />
erteilt am 13.04.2004 weltweit
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈<br />
Markteintritt von Samrola: 01.03.2003<br />
Marktvolumen: 3 Mio/a/2 Jahre Produktlaufzeit<br />
Markt Sepia: 1 Mio/a<br />
Markt Samrola: 400 000/a<br />
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Position Sepia<br />
- n.a.L., Nichtangriffsklausel<br />
- 3 Jahre Laufzeit<br />
- keine Haftung + Freistellung<br />
von Ansprüchen Dritter durch<br />
Samrola<br />
- Qualitätssicherungsklausel<br />
- <strong>Lizenzgebühren</strong> 12,-- €/Stück<br />
+ ML 6 Mio €/a im Voraus,<br />
12 Monate später verrechenbar<br />
<strong>mit</strong> Umsatz<br />
Position Samrola<br />
weltweite n.a.L.<br />
0,50 €/Stück
alle Prozesskosten: 790 000,-- EUR<br />
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Verhandlungen<br />
- Vorbereitung intern/extern?<br />
- Präsentation: wer? wie? bei wem?<br />
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