Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht

Besprechung der Monographie
„Die rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht“
von Thomas Nägele, Baden-Baden 1999
vorgestellt bei dem 1. Praktiker-Seminar der Kanzlei am 28.01.2000
Einleitung:
„Brand“, ist das englische Wort für „Marke“. Hiermit bezeichnete man ursprünglich das
Brandzeichen, welches man seinem Vieh ins Fell brannte, um den Bezug zu einem konkreten
Eigentümer herstellen zu können. Das zeigt auch bereits, warum nach der hergebrachten
Auffassung unter der Geltung des Warenzeichengesetzes von der Rechtsprechung und der
überwiegenden Ansicht in der Literatur allein die Herkunftsfunktion eines Warenzeichens,
also allein der kennzeichenmäßige Gebrauch, rechtlichen Schutz genießen sollte und warum
ein Missbrauch fremder Warenzeichen im Wege nicht-kennzeichenmäßigen Gebrauchs notgedrungen
mit Vorschriften des Wettbewerbsrechts bekämpft werden musste.
Mit Inkrafttreten des Markengesetzes zum 01.01.1995 auf der Grundlage der Regelungen
der europäischen Markenrichtlinie wurden die Karten neu gemischt, so dass sich auch die
Frage nach der Reichweite des Markenschutzes neu stellt. Die Dissertationsschrift des Autors
befasst sich insoweit schwerpunktmäßig mit der Grundfrage, inwieweit eine Marke auch
gegen einen nicht-marken- bzw. nach der bisherigen Terminologie: nicht-kennzeichenmäßigen
Gebrauch durch einen anderen geschützt ist, ob also das Markenrecht als vollwertiges
gewerbliches Schutzrecht nunmehr auch Bereiche, welche bisher mit den Vorschriften
des Wettbewerbsrechts geregelt wurden, abdeckt.
Vielleicht noch einmal zur Erinnerung: Markenschutz entsteht nach § 4 des MarkenG dadurch,
dass man entweder sein Zeichen als Marke in das vom Patentamt geführte Register
eintragen lässt, das Zeichen im geschäftlichen Verkehr durch die bereits erfolgte Benutzung
in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke Verkehrsgeltung erworben hat oder es sich
hierbei um eine notorisch bekannte Marke handelt.
Wie weit geht nun aber der Schutz dieser Marke, wenn man mit dem Autor davon ausgeht,
dass sich das neue Markenrecht allgemein in die Rubrik des Wettbewerbsrechts einordnen
lässt

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Ich möchte das Ergebnis gleich vorweg nehmen, denn die ergebnisorientiert geschriebene
Dissertation nötigt einen förmlich dazu. Sie macht wenig Freude beim Lesen, dafür ist sie zu
stark im abstrakten Bereich verhaftet, geizt mit lebensnahen Beispielen und plustert sich an
denjenigen Stellen auf, wo das bereits von Anfang der Arbeit an unterschwellig suggerierte
Ergebnis möglicherweise bedroht ist.
Wenn man von der bisherigen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz und der damaligen
Handhabung in der Praxis nichts gehört oder sich damit nicht befasst hat, dann könnte
man mit ein wenig Nachdenken auch zu dem gleichen Ergebnis kommen, wenn man das
neue Markengesetz einmal in Ruhe liest und den Wortlaut für bare Münze nimmt.
Hierin liegt letztlich auch der Ansatzpunkt der Arbeit. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schützt
eine (bekannte) Marke vor einer Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung in unlauterer Weise;
hierzu führt § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG noch ergänzend und hervorhebend aus, dass „insbesondere“
die Benutzung einer fremden Marke in der eigenen Werbung eine unerlaubte
Verletzungshandlung darstellen kann. Bereits hieraus kann man schließen – und der Autor
tut es eigentlich auch bereits kurz nach der Einleitung – dass es für die Frage des markenrechtlichen
Schutzbereiches nicht auf eine markenmäßige im Sinne einer kennzeichenmäßigen
Nutzung ankommt, um generell einen Markenschutz zu bejahen; de lege lata – so weist
der Autor auf den sodann folgenden 180 Seiten nach – spricht weder auf nationaler noch
europäischer Ebene etwas gegen diese Wertung.
Die feine Gliederung und zum Teil differenzierte Betrachtung kann insoweit nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es sich bei der gutachterlichen Ausarbeitung für den Leser um eine
Art verkapptes Urteil handelt.
Ich werde im Nachfolgenden die Ausarbeitung zusammenfassen und, soweit sich bei mir
während der Lektüre auch eigene Gedanken regten, hierauf eingehen.
I.
Am 1. Januar 1995 erging das Deutsche Markengesetz in Umsetzung der europäischen
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, der sog. Markenrichtlinie. Sie
war Veranlassung für den deutschen Gesetzgeber, das deutsche Kennzeichenrecht zusammenfassen
und teilweise auch neu zu regeln, wodurch zum Einen das Warenzeichengesetz
wegfiel, zum Anderen aber auch Vorschriften, die bisher im BGB, UWG oder HGB einen zumindest
auch kennzeichenmäßigen Schutz entfalteten, neu in das MarkenG eingebracht

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wurden. Der Autor weist zutreffend darauf hin, dass durch diesen Neuanfang in der Gesetzgebung
auch die Auslegung des neuen Gesetzes nicht an der bisherigen Rechtslage orientiert
werden sollte.
Wie sich im späteren Verlauf der Arbeit noch zeigt, lohnt sich auch der Blick über den nationalen
Tellerrand, da es bei der Umsetzung einer europäischen Richtlinie im Hinblick auf das
Verständnis derselben durchaus wichtig ist, zu wissen, wie die anderen europäischen Mitgliedstaaten
der EU diese Richtlinie eigentlich verstanden und dann auch umgesetzt haben.
Wenn, und da weiß sich der Autor auf der sicheren Seite, das Ergebnis seiner Auslegung in
den meisten der anderen Mitgliedstaaten auch vorzufinden ist, kann es eigentlich gar nicht
so falsch sein. Dieser rechtsvergleichende Ansatzpunkt erscheint mir sehr interessant; er
bietet sicherlich noch Raum für zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen.
Bei einem ersten Überblick zeigt der Autor kurz auf, dass unter der Geltung des Warenzeichengesetzes
sowohl in Rechtsprechung, als auch in der überwiegenden Ansicht im Schrifttum,
warenzeichenmäßiger Schutz nur gegen eine dann auch zeichenmäßige Benutzungshandlung
auf Seiten des Verletzers gewährt wurde, denn das Warenzeichen wurde als bloßes
Herkunftszeichen verstanden. Demgegenüber sei die Marke nach dem heutigen allgemeinen
Verständnis als sog. produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen anzusehen,
welches ganz andere – zumindest neu gewichtete – Markenfunktionen aufweist, die dann
auch durch das MarkenG geschützt werden. Das Bedürfnis für das untersuchte Werk folgt
daraus, dass die Frage nach dem Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung als Tatbestand
des Verletzungstatbestands des neuen § 14 MarkenG weder auf nationaler noch auf
europäischer Ebene höchstrichterlich endgültig entschieden ist.
Der Autor versucht sich diesem Problem durch eine Auslegung des § 14 MarkenG, welcher
dem Inhaber einer Marke ein ausschließliches Recht einräumt, zu nähern. In diesem Zusammenhang
untersucht er sodann auch den Anwendungsbereich der Ausnahmevorschrift
zu § 14 MarkenG, nämlich § 23 MarkenG, und fragt, ob sich aufgrund der Auslegung möglicherweise
eine tatbestandsimmanente Begrenzung des § 23 ergibt. Sodann gibt der Autor
ein paar einführende Beispielsfälle aus den Bereichen „Abgrenzung bloße Benennung/begleitende
Benutzung“, „Markenparodie“ und zu sonstigen Fällen der „Rufanlehnung
oder Rufausbeutung“, „Merchandising von Marken“ und „Konfliktpotential Internet-Domain-
Namen“. Schließlich spricht er auch kurz die interessante Fallgruppe der markenrechtlichen
Remonopolisierung urheberrechtlich gemeinfrei gewordener Werke an.

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Das Urheberrecht sieht für den Urheber und seine möglichen Rechtsnachfolger mit der in
§ 64 UrhG geregelten zeitlichen Schranke (70 Jahre nach dem Tode des Urhebers erlischt
das Urheberrecht) eine bewusste Begrenzung der aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht folgenden
Rechtsstellung vor. Von daher spricht dem Grunde nach nichts dagegen, eine Remonopolisierung
über das Markenrecht vorzunehmen; es ist dabei natürlich zu beachten,
dass das Markenrecht etwas völlig anderes ist als das Urheberrecht. Das Urheberrecht bezieht
sich stets auf das Werk als persönliche Schöpfung des Urhebers, während das Markenrecht
nur die äußere Form des Werkes als Kennzeichen erfassen kann. Der Autor formuliert
insoweit zutreffend: „Das Urheberrecht betrifft die Formgebung, während das Markenrecht
nur ein Kennzeichen schützt, auch wenn dieses äußerlich dem Werk entspricht.“ Faktische
Kollisionen und damit Einschränkungen der Gemeinfreiheit eines Werkes können sich
natürlich dann ergeben, wenn der Markeninhaber Benutzer des urheberrechtlich gemeinfreien
Werkes abmahnt und seine Rechte aus der Marke geltend macht. Hier kann man im Vorfeld
schon überlegen, ob die in einer bestimmten Branche übliche Verwendung eines gemeinfreien
Werkes nicht auch bereits ein absolutes Eintragungshindernis im Sinne von § 8
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen) darstellt. Ist es zu
einer Eintragung gekommen, so bieten sich zwei Wege an, gegen eine markenrechtliche
Inanspruchnahme vorzugehen: Zum Einen nach §§ 823 Abs. 2, 1004 BGB im Rahmen der
hiermit verbunden Güterabwägung oder aber nach § 1 UWG als Schranke einer Markenrechtsdurchsetzung,
da das Markenrecht selbst einen Teil des Wettbewerbsrechts bildet. Der
Autor wird am Ende seiner Arbeit dazu raten, auf dem letztgenannten Weg vorzugehen.
Bei sämtlichen Fallgruppen fällt auf, dass der Autor bemüht ist, die Beispiele abstrakt zu umschreiben
und den Lebenssachverhalt kurz in der Fußnote anzusprechen. Hier wäre sicherlich
Gelegenheit gewesen, die trockene Thematik leserfreundlicher und lebendiger zu gestalten;
ich meine, dies hätte auch dem Charakter einer Dissertationsschrift nicht widersprochen.
Ansonsten fällt hier auf, dass der Autor die Thematik immer dann sehr eng setzt, wenn es
spannend wird. Der Autor verweist stets auf die erforderliche Einzelfallprüfung, er spricht
praktisch relevante Fragen an und stellt sodann fest, dass diese nicht den Gegenstand der
vorliegenden Arbeit bilden. Das ist aus Sicht des Autors völlig zutreffend, für den nach Praxisnutzen
strebenden Leser aber stellenweise unbefriedigend.
Der Autor weist dann nach, dass nach Auffassung des Gesetzesgebers des Warenzeichengesetzes
der Schutz des Warenzeichens vor einem zeichenmäßigen Gebrauch durch den
Verletzer geschützt war und insbesondere die höchstrichterliche Rechtsprechung über Jahrzehnte
dieses Verständnis vertrat. Dem Warenzeichen wurde eine ausschließliche Herkunftskennzeichenfunktion
zugesprochen, so dass der Schutzbereich des Zeicheninhabers

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dem korrespondierend auch nur durch eine zweckentsprechende Verwendung seitens eines
Dritten verletzt werden konnte. Der Schutzbereich des Warenzeichens ist daher eng mit der
Frage verknüpft, welche Funktion man dem Warenzeichen einräumt. Sieht man hierin nur die
Funktion, dass die Ware hierdurch be-zeichnet und damit gleichzeitig ge-zeichnet wird, dann
lägen andere wirtschaftliche Verwendungsarten außerhalb des Zeichenrechts nicht im
Schutzbereich des Warenzeichenrechts.
Der Autor referiert sodann die maßgeblichen Literaturmeinungen, welche ebenfalls Schutz
nur gegen einen warenzeichenmäßigen Gebrauch des Verletzerzeichens einräumen wollten.
Das Warenzeichen wurde insoweit also nur als Unterscheidungsmittel verstanden und die
heutzutage im Wesentlichen maßgebende Werbefunktion nur als unselbständige Ableitung
aus dieser Herkunftsfunktion angesehen. Die vom Autor genannten Gegenmeinungen, welche
sich durch den wenig aussagekräftigen Wortlaut des § 15 WarenzeichenG, nämlich das
Erfordernis einer „widerrechtlichen Benutzung des Warenzeichens im geschäftlichen
Verkehr“, nicht an einem anderweitigen Verständnis der Warenzeichenfunktion gehindert
sahen, vertraten dann auch die Meinung, dass die Herkunftsfunktion, gerade entgegengesetzt
der damals herrschenden Ansicht, der Werbefunktion nur diene, da Letztere im geschäftlichen
Verkehr eine überragende Bedeutung eingeräumt werde. Dem korrespondiere
auch das vermehrte Auftreten von reinen Phantasiezeichen, welche keinerlei Herkunftshinweis
auf ein konkretes Unternehmen mehr enthielten.
Der Autor äußert unterschwellig Sympathie für die damals vertretene Gegenmeinung, verständlich,
denn diese entspricht auch der von ihm jetzt vertretenen Ansicht, möchte aber den
damaligen Streit nicht entscheiden und benennt daher nur die jeweiligen Argumente. In der
Tat ist es wohl auch so, dass die damals gültigen Gesetzesvorschriften zur Stützung beider
Ansichten taugten, je nach Argumentationsaufwand.
Der Autor bemerkt, dass § 14 MarkenG ausdrücklich kein Erfordernis einer markenmäßigen
Benutzung als Tatbestandsmerkmal des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes erwähnt.
Er wendet sich dann kurz dem Ausnahmetatbestand des § 23 MarkenG zu und stellt
insoweit fest, dass zumindest dem Wortlaut nach § 23 sowohl markenmäßige als auch nichtmarkenmäßige
Benutzungshandlungen gestatte, sofern diese nicht gegen die guten Sitten
verstoßen. Da sich § 14 und § 23 MarkenG als Regel-Ausnahmevorschrift verstehen, muss
die tatbestandliche Reichweite der Regelung im Ausnahmetatbestand auch auf die tatbestandliche
Reichweite des Verletzungstatbestandes durchschlagen. Der Autor kommt zum
Schluss, dass der Markeninhaber hiernach alle Benutzungshandlungen im geschäftlichen
Verkehr verbieten kann, soweit sie nicht unter § 23 Nr. 1-3 MarkenG subsumierbar sind oder

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soweit sie in sittenwidriger Weise erfolgen. Der Autor macht an dieser Stelle aber auch deutlich,
dass diese erste Deutungsmöglichkeit des § 23 MarkenG, nämlich mögliche Freistellung
von markenmäßigem und nicht-markenmäßigem Gebrauch des Verletzerzeichens, noch
nicht endgültig ist, sondern nur nach einer genauen Bewertung des § 14 MarkenG abschließend
entschieden werden kann. Wie sich später noch zeigt, gilt für § 23 MarkenG die Anwendungsschranke,
dass die freizustellende (nicht sittenwidrige) Benutzung einer beschreibenden
Angabe nicht-kennzeichenmäßig erfolgt.
Der Autor prüft die derzeitige höchstrichterliche Rechtsprechung und kommt zu dem Ergebnis,
dass sich nur in mehreren obiter dicta des BGH eine gewisse Tendenz andeute, an der
überkommenen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz hinsichtlich des Erfordernisses
einer warenzeichenmäßigen Benutzung seitens des Verletzers auch unter der Geltung des
neuen Markengesetzes festzuhalten. Eine entsprechende Tendenz sei auch bei einigen o-
bergerichtlichen Entscheidungen festzustellen. Die Literatur ist nach Auffassung des Autor
gespalten, ohne dass sich eine herrschende Meinung feststellen ließe. Damit ist natürlich
auch das richtige Beet bereitet, um sich im Rahmen einer Dissertation mit dieser Frage zu
befassen.
II.
Der Autor legt sodann § 14 MarkenG nach der althergebrachten Auslegungslehre aus. Er
stellt unter dem Aspekt der Wortlaut-Auslegung fest, dass die in § 14 MarkenG aufgeführte
„Benutzung“ als solche neutral ist und auch die Verwendung des Begriffs „Zeichen“ in § 14
Abs. 2-5 MarkenG nicht weiterhilft. Ein Zeichen werde erst dadurch zur Marke, dass es in
Bezug zu Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gesetzt wird, für die es Unterscheidungseignung
besitzt. Die Begriffe entsprechen sich nicht ganz, da ein „Zeichen“ nach
§ 23 Nr. 2 MarkenG auch rein beschreibend eingesetzt werden kann, also gerade nicht als
Marke im kennzeichenrechtlichen Sinn benutzt wird und dennoch verboten werden kann,
wenn die Benutzung gegen die guten Sitten verstößt.
Da der Wortlaut der Vorschrift also keine entscheidenden Hinweise liefert, folgt eine gründliche
systematische Auslegung. Der Autor stellt insofern zutreffend fest, dass die Gewährung
eines Ausschließlichkeitsrechts in § 14 Abs. 1 MarkenG über die Reichweite dieses
Rechts noch gar nichts aussagt. Eine derartige Reichweitenbestimmung kann zunächst nur
über die in § 14 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG enthaltenen markenrechtlich relevanten Kollisionstatbestände
erfolgen. Der Autor weist darauf hin, dass § 14 Abs. 2 Nr. 2 auch vor einer Verwechslungsgefahr
schützt, eine solche aber gerade durch Benutzungshandlungen außerhalb

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des Bereichs eines zeichenmäßigen Gebrauchs verursacht werden kann, z. B. im dekorativen
Gebrauch einer fremden Marke im Hintergrund einer geschalteten Werbeanzeige oder
im Bereich des Merchandising. § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG dehnt die Rechte des Markeninhabers
zu dem auf jedwede Verwendung des Zeichens in der Werbung aus; gerade die Werbung
ist aber kein typischer Fall eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs. Da die gesamte
Vorschrift einheitlich zu handhaben und auszulegen ist, muss der Benutzungsbegriff in den
Nummern 1-3 des § 14 Abs. 2 MarkenG einheitlich verstanden werden und damit nicht nur
über die Nr. 2, sondern auch insgesamt Fälle eines nichtkennzeichenmäßigen Gebrauchs
erfassen. Zumindest, so merkt der Autor an, geben sich auch aus der inneren Systematik
heraus keine Anhaltspunkte für eine einschränkende Auslegung der einzelnen Verbotstatbestände.
Im Rahmen der äußeren Systematik mit den weiteren Vorschriften des Markengesetzes
stellt der Autor angesichts der weiten Fassung des § 23 MarkenG fest, dass dort das Merkmal
eines markenmäßigen Gebrauchs nur ein Indiz im Rahmen der Sittenwidrigkeit als
Rückausnahme von der Freistellung des § 23 MarkenG darstelle, was wiederum den
Schluss zulasse, dass auch der Verletzungstatbestand des § 14 MarkenG möglichst weit zu
fassen ist. Der Schutzbereich des § 15 MarkenG, welcher sich mit dem Recht des Inhabers
einer geschäftlichen Bezeichnung befasst, ist ebenfalls weit zu fassen und umfasst jede
Benutzung eines zu der geschäftlichen Bezeichnung kollidierenden Zeichens im geschäftlichen
Verkehr. Das Markengesetz schützt Marken und Geschäftszeichen in gleicher Weise;
beide sind gleichwertig. Auch dies führt im Rahmen einer einheitlichen Auslegung dazu, den
Schutzbereich in § 14 MarkenG möglichst weit zu fassen und auch einen nichtkennzeichenmäßigen
Gebrauch abzudecken.
§ 127 MarkenG regelt den Schutzinhalt für geographische Herkunftsangaben und spricht
in seinem Abs. 3 einen ausdrücklichen Schutz vor Rufausbeutung aus. Rufausnutzungs- und
Rufausbeutungsfälle, insbesondere bei vergleichender Werbung, stellen aber nun gerade
eine Fallgruppe aus dem Bereich außerhalb des kennzeichenmäßigen Gebrauchs dar. Würde
man im Rahmen des § 127 Abs. 3 MarkenG zwingend eine kennzeichenmäßige Verwendung
des Kollisionszeichens durch den Verletzer fordern, dann würde bei bekannten Marken
stets auch der Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingreifen und dann hätte diese Vorschrift
gar keinen eigenständigen Anwendungsbereich. Von daher muss sie Schutz auch
außerhalb des kennzeichenmäßigen Gebrauchs gewähren. Das lässt sich hören. Warum der
Anwendungsbereich des § 14 enger sein soll, ist nach Auffassung des Autors nicht einzusehen.

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Der Autor weist schließlich noch darauf hin, dass sich § 26 MarkenG mit dem Begriff der
„rechtserhaltenden Benutzung“ befasse, und daher keine Rückschlüsse auf den Begriff der
„rechtsverletzenden Benutzung“ ermögliche, da die jeweiligen Normen eine unterschiedliche
Schutzrichtung haben. Interessant ist ein Hinweis auf § 24 MarkenG, nämlich den Grundsatz
der EU-weiten Erschöpfung. Ein Verbotsrecht gegenüber einem dritten Markennutzer entfällt
hiernach, wenn die Ware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Bereich der
europäischen Union in den Verkehr gebracht worden ist. Im Vergleich zum bisherigen Richter-Recht
(internationale Erschöpfung) hat daher eine Einschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes
stattgefunden, so dass hiermit auch eine Einschränkung der Lehre von der Herkunftsfunktion
verbunden wäre; wenn, so der Autor, die Herkunftsfunktion auch weiterhin
maßgebend sei, dann hätte es ja auch bei dem Grundsatz der internationalen Erschöpfung
verbleiben müssen. Letztlich, so räumt er aber ein, liegt dem Erschöpfungsgrundsatz im
neuen § 24 MarkenG unstreitig eine rechtspolitische und nicht eine markenfunktionale Erwägung
des Gesetzgebers zugrunde.
Im Rahmen seiner systematischen Auslegung kommt der Autor schließlich zu dem Ergebnis,
dass der Verletzungstatbestand des § 14 auch im Bereich der außermarkenmäßigen Benutzung
schützt.
Bei seiner historischen Auslegung berücksichtigt der Autor die amtliche Begründung des
Regierungsentwurfs zur Reform des Markenrechts, wobei er nachweist, dass sich die dortigen
Ausführungen zur Verwechslungsgefahr auf alle Fälle einer Benutzung im geschäftlichen
Verkehr beziehen. Der Gesetzgeber spricht insofern nicht von einem Irrtum über die
Herkunftsidentität der Waren oder Dienstleistungen, welche als aus einem bestimmten Herstellerbetrieb
stammend gekennzeichnet sind, sondern über einen Irrtum über die mögliche
Hersteller- oder gar Produktidentität. Anders ausgedrückt: Es genügt nunmehr nach Auffassung
des Gesetzgebers, dass die beteiligten Verkehrskreise ein Kollisionszeichen gedanklich
mit Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers in Verbindung bringen.
Der Autor kann schließlich noch aus der amtlichen Begründung zu § 23 MarkenG, dem Ausnahmetatbestand
zu § 14 MarkenG, Honig saugen, denn dort heißt es, dass gemeinsame
Voraussetzung für die in § 23 MarkenG aufgeführten Fallgruppen sei, dass die Benutzung
nicht gegen die guten Sitten verstoße, also im Einklang mit den Grundsätzen eines lauteren
Wettbewerbs steht, so dass es künftig nicht mehr auf die kennzeichenmäßige oder nichtkennzeichenmäßige
Verwendung ankomme. Wenn dem so ist, folgert der Autor, muss der
Verletzungstatbestand des § 14 MarkenG grundsätzlich auch gegen eine nichtmarkenmäßige
Benutzung der Marke schützen, weil es sonst eines Ausnahmetatbestandes

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(§ 23 MarkenG), der den nicht-markenmäßigen Gebrauch im Falle der Lauterkeit freistelle,
nicht bedürfte. Das Argument überzeugt. Da es keine anderslautenden Fundstellen in der
amtlichen Begründung gibt, welche auf das Gegenteil hindeuten, sieht sich der Autor auch
nach der historischen Auslegung in dem bereits eingangs gefundenen Ergebnis bestätigt.
Im Rahmen der nun folgenden teleologischen Auslegung bestimmt der Autor den Normbereich
des § 14 MarkenG, also den hierdurch zu regelnden Ausschnitt aus der sozialen Lebenswirklichkeit.
Zur Bestimmung des Schutzbereichs des Markenrechts zieht er sodann alle
festgestellten Markenfunktionen heran und legt deren Verhältnis zueinander und damit ihre
Bedeutung im Rahmen des Markenschutzes fest.
Im Rahmen dieser Bewertung kann der Autor auf viele Gesichtspunkte zurückgreifen, die er
bereits im Vorstehenden erörtert hat. Er stellt fest, dass die Herkunftsfunktion eines Warenzeichens
nicht mehr deren alleinige Funktion sei, sondern dass auch andere, neue Funktionen
hinzugekommen seien, welche dem Markenrecht eine neue eigenständige Prägung geben.
Während das ursprüngliche Warenzeichen sowohl in Entstehung als auch Fortbestand
streng akzessorisch zu dem Geschäftsbetrieb seines Inhabers war und damit für seine Übertragung
grundsätzlich auch die gleichzeitige Übertragung des Geschäftsbetriebes erfolgen
musste, was zur Folge hatte, dass zur Zeit der Geltung des Warenzeichengesetzes die Praxis
zu einer schuldrechtlichen Lizenzgewährung anstelle eines Übertragungsaktes überging,
ist nach § 27 MarkenG eine Marke nunmehr frei übertragbar. Dies ist eine Folge ihrer Stellung
als selbständiges Vermögensrecht. Diese völlige Loslösung der Marke von einem Geschäftsbetrieb
lässt aber dann keinen Raum mehr für eine Herkunftsfunktion im herkömmlichen
Sinne, also einem Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte der Waren; bereits dies
spricht für einen Funktionswandel des Warenzeichens.
Der Autor wird sodann auch noch in der Rechtsprechung des EUGH fündig, welcher die
Herkunftsfunktion eines Warenzeichens als Hauptfunktion bezeichnet, damit aber auch
Raum für weitere Zeichenfunktionen offen lässt.
Der Autor extrahiert sodann aus dem Wortlaut des Markengesetzes die gesetzlich geregelten
und damit anerkannten Markenfunktionen. Dies ist zum Einen die in § 3 MarkenG geregelte
Unterscheidungsfunktion als maßgebliche Grundfunktion einer Marke. Marken ohne
jegliche Unterscheidungskraft sind nämlich auch grundsätzlich von einer Eintragung ausgeschlossen
– es sei denn, sie besäßen eine derartige Verkehrsgeltung, dass sie hiermit die
fehlende Unterscheidungskraft überwinden könnten (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Dem korrespondiert
§ 50 MarkenG, welcher die Löschung solcher Marken mit fehlender Unterscheidungs-

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kraft regelt. Unterfall der Unterscheidungsfunktion ist die Herkunftsfunktion, welche den
Rückschluss auf ein bestimmtes Unternehmen des Markeninhabers zulässt.
Diese Herkunftsfunktion wird durch eine Reihe weiterer, nunmehr ausdrücklich anerkannter
Markenfunktionen ergänzt, wie insbesondere die Qualitätsfunktion und die Werbefunktion.
Der Autor weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es bereits in den Erwägungsgründen
zur Markenrichtlinie heißt, dass es „insbesondere“ um den Schutz der Herkunftsfunktion
einer Marke gehe. Eine bekannte Marke genießt durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
Schutz ihres Rufes und ihrer Wertschätzung, also einen Schutz des in der Marke verkörperten
good wills. Hierdurch wird auch eine ökonomische Funktion der Marke geschützt, namentlich
die Werbefunktion als, so der Autor, Unterfunktion der „Identifizierungs- und Kommunikationsfunktion“
(letztere als Kommunikation mit dem Markt und den Verbrauchern).
Dass die Werbefunktion eine maßgebliche neue Markenfunktion ist, wird auch durch § 14
Abs. 3 Nr. 5 bestätigt, welcher ausdrücklich den Bereich der Verwendung der Marke in der
Werbung anspricht.
Schließlich beschreibt der Autor auch die sog. Qualitätsfunktion, welche besagt, dass gleich
markierte Produkte eine im Wesentlichen gleiche Qualität, also sowohl generell untereinander
als auch im Laufe der Zeit im Verhältnis zu neuen gleich markierten Produkten, aufweisen.
Der Autor weist unter dem Gesichtspunkt der Schutznormtheorie zutreffend darauf hin, dass
hiermit kein eigenes Klagerecht des Verbrauchers einher geht, mit dem dieser die gleichbleibende
bestimmte Qualität eines Markenprodukts verlangen könnte.
Der Autor macht im Hinblick auf die Qualitätsfunktion einer Marke dann noch deutlich, dass
der Erschöpfungsgrundsatz des § 24 Abs. 1 MarkenG keine Anwendung findet, wenn sich
der Zustand der Ware nach dem ersten In-Verkehr-bringen verschlechtert hat – was einen
unmittelbaren Schutz der Qualitätsfunktion einer Marke bedeutet – und nach § 30 Abs. 2
Nr. 5 MarkenG ein Markeninhaber aus seinem Markenrecht gegen einen Lizenznehmer vorgehen
kann, wenn die Qualität der von dem Lizenznehmer hergestellten und vertriebenen
Waren nicht den Bestimmungen des Lizenzvertrages entspricht. Insoweit muss man aber
auch noch einmal herausstellen, dass die vom Lizenzgeber erwarteten Qualitätsanforderungen
konkret im Lizenzvertrag geregelt werden müssen, um die Rechtsfolge des § 30 Abs. 2
Nr. 5 MarkenG herbeiführen zu können.

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Aus dem gegenüber der bisherigen Rechtslage nunmehr ausdrücklichen Schutz der Werbefunktion
und ihrem Zusammenspiel mit den anderen Markenfunktionen folgert der Autor,
dass die Marke gewerbliches Schutzrecht wie alle anderen, bisher existierenden gewerblichen
Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster) ist und diesen in nichts
nachsteht. Von daher ist auch jede Form der vergleichenden Werbung grundsätzlich als
markenrechtliche Verletzungshandlung anzusehen, da sie die Werbefunktion der Marke beeinträchtigt.
Der Autor stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob daneben noch – wie bisher – in der Fallgruppe
der Rufausbeutung bei bekannten Marken auf § 1 UWG (Behinderung im Wettbewerb)
und bei berühmten Marken auf § 823 Abs. 1 BGB (Schutz des eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetriebs) zurückgegriffen werden muss. Der Autor stellt fest, dass eine
vollständige Anspruchskonkurrenz zum allgemeinen Wettbewerbsrecht allein aus dem Grunde
nicht mehr gegeben ist, da das im Rahmen des UWG erforderliche „konkrete Wettbewerbsverhältnis“
von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht gefordert wird. Da die Rechtsprechung
im Rahmen des § 1 UWG den Begriff des „konkreten Wettbewerbsverhältnisses“ extensiv
auslegte, beispielsweise bereits annahm, wenn die verwendete Kennzeichnung objektiv zu
einer Lizenzierung geeignet war, um zu einer Anwendbarkeit des § 1 UWG zu kommen,
meint der Autor, dass es dieser Anstrengungen bei einer Beschränkung auf die Anspruchsgrundlage
des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr bedarf, und diese daher einschlägig
sei.
Ich möchte hier aber darauf hinweisen, dass der BGH im seiner „MAC Dog“ Entscheidung
aus dem Jahre 1998 (WRP 1998, Seite 1181) bei der parallelen Fallgestaltung der bekannten
geschäftlichen Bezeichnungen (§ 15 Abs. 3 MarkenG) eine gleichzeitige Anwendung des
§ 1 UWG ausdrücklich für den Fall der „Behinderung“ im Wettbewerb anerkannt hat, da insoweit
gerade kein Schutz nach dem MarkenG gewährt wird. Dort ist nämlich nur von „Ausnutzung“
oder „Beeinträchtigung“ der Unterscheidungskraft bzw. der Wertschätzung einer
geschäftlichen Bezeichnung die Rede (§ 15 Abs. 2 und 3 MarkenG). Für den wortgleichen §
14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann nichts anderes gelten.
Der Autor folgert schließlich aus der gewandelten Funktionenlehre hinsichtlich eines Warenkennzeichens,
dass nunmehr der Markeninhaber auch dann in seinen Rechten verletzt wird,
wenn der Dritte nicht nur seine eigenen Produkte mit der Marke markiert, sondern auch
sonst in unmittelbarer oder mittelbarer Weise die Zuordnung der Marke zum Markeninhaber
und die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen stört, insbesondere in der Form eines
In-Beziehung-Setzens zu seinen eigenen Produkten oder dadurch, dass den Produkten des

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Markeninhabers andere Eigenschaften oder ein anderes Image beigelegt wird, als dies der
Markeninhaber durch die Kennzeichnung des Produkts mit der Marke getan hat. Die Marke
wird als auch vor der Übertragung eines falschen Images geschützt.
Man möchte hinzufügen, dass diese Auffassung heutzutage gerade unter Jugendlichen stark
ausgeprägt ist, die Marke also nicht nur eine gewisse Qualitätserwartung vermittelt, sondern
auch einen Imagetransfer von der Marke auf den Besitzer eines Produkts, welches mit der
Marke bezeichnet ist, bewirkt. Dies spricht in der Tat dafür, dass die von dem Autor ausführlich
begründete Werbefunktion eine immer entscheidendere Bedeutung hat und daher eine
Beeinträchtigung des Markeninhabers in dem Bereich, in welchem er versucht, mit seiner
Marke ein gewisses Unternehmens-Image und eine gewisse Qualitätserwartung der
Verbraucher aufzubauen, nach dem neuen Markenrecht untersagt werden kann, insbesondere
aufgrund § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie Abs. 3 Nr. 5 MarkenG.
All dies zeigt, dass in besonders hervorgehobener Weise die nunmehr gesetzlich anerkannte
Werbefunktion einer Marke gerade durch nicht kennzeichenmäßige Benutzungshandlungen
beeinträchtigt werden kann. Der Markeninhaber hat also ein Werbemonopol für die Benutzung
der Marke in der Werbung, und eine solche kann sowohl kennzeichenmäßig als auch
nicht-kennzeichenmäßig erfolgen. Diesem alleinigen Benutzungsrecht des Markeninhabers,
welches ausdrücklich gesetzlich anerkannt ist, muss dann aber auch ein entsprechendes
Verbietungsrecht korrespondieren.
Der Autor stellt schließlich im Rahmen einer verfassungskonformen Auslegung noch fest,
dass die Generalklausel des § 14 Abs. 1 MarkenG (dem Markeninhaber wird ein ausschließliches
Recht gewährt) die ausreichende Möglichkeit einer Güterabwägung mit kollidierenden
Verfassungswerten im Einzelfall ermöglicht. Als Zwischenergebnis steht damit fest, dass der
Markeninhaber bei Vorliegen der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2
Nr. 1-3 MarkenG sowohl vor einer markenmäßigen als auch vor einer nicht-markenmäßigen
Benutzung des Verletzerzeichens im geschäftlichen Verkehr geschützt wird. Ich stimme dem
zu.
III.
Der Autor überprüft sodann das gefundene Ergebnis im Rahmen einer europarechtskonformen
Auslegung an der vom nationalen Gesetzgeber umzusetzenden Markenrichtlinie. Er
stellt insoweit fest, dass die Markenrichtlinie zunächst nur eine Mindestregelung über den
zwingenden markenrechtlichen Schutzstandard in den Mitgliedstaaten der EU trifft. Er führt

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aus, dass die Regelung in Art. 5 Abs. 5 der Markenrichtlinie, welche den Mitgliedstaaten freistellt,
die Marke auch vor einem anderen Gebrauch des Verletzerzeichens als dem zum
Zwecke der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu schützen, nicht zwingend
zu der Annahme führt, dass der über die Markenrichtlinie eröffnete Schutz der Marke stets
einen markenmäßigen Gebrauch des Verletzerzeichens voraussetze.
In der Tat belässt der europäische Richtliniengeber den Mitgliedstaaten die Regelungskompetenz
in diesem Bereich, so dass man mit dem Autor sagen kann, dass die Markenrichtlinie
auch Regelungen zum Schutz der Marke gegen einen nicht-markenmäßigen Gebrauch in
originär markenrechtlichen Vorschriften zulässt, insoweit aber selbst keine ausdrückliche
Regelung trifft. Art. 5 Abs. 5 der Markenrichtlinie dient damit gerade als Beleg dafür, dass der
Gesetzgeber ohne weiteres differenzieren konnte:
Das Wettbewerbsrecht mag im Hinblick auf den Markenschutz unter der Generalklausel der
Sittenwidrigkeit in § 1 UWG angreifen, das Deliktsrecht sich auf den Unternehmensschutz in
§ 823 Abs. 1 BGB beziehen und das Markenrecht die Marke als ausschließliches gewerbliches
Schutzrecht des Markeninhabers regeln. § 14 MarkenG steht es danach frei, den durch
Art. 5 Abs. 5 der Markenrichtlinie offengelassenen Bereich des Markenschutzes außerhalb
des Bereichs des markenmäßigen Gebrauchs zu regeln. Damit kann das bisher vom Autor
gefundene Ergebnis stehen bleiben. Er weist in diesem Zusammenhang noch darauf hin,
dass das für die Entwicklung der Begründung eines selbständigen Schutzes der Werbefunktion
einer Marke so wichtige Regelungswerk in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wortgleich mit
dem Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie ist.
Bei einem Seitenblick auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung stellt der Autor dann noch
fest, dass diese im dortigen Art. 9 Abs. 1 lediglich eine Benutzung im „geschäftlichen Verkehr“
voraussetze und damit gerade nicht zwingend auf das Erfordernis einer markenmäßigen
Benutzung schließen lasse. Im Hinblick auf das primäre Gemeinschaftsrecht, also den
EWG-Vertrag, zeigt ein Blick auf die den EWG-Vertrag auslegende Rechtsprechung des
EUGH, dass der Markeninhaber davor geschützt werden soll, dass Dritte die Marke und die
dadurch repräsentierte Marktstellung des Markeninhabers beeinträchtigen, indem sie die
Marke widerrechtlich für andere Waren als die des Markeninhabers verwenden. Die Fallgruppen
der Markenverwechslung, Marktverwirrung oder auch des Imageschadens der Ware
durch die Inbezugnahme eines Dritten stellen aber gerade Fälle eines außerzeichenmäßigen
Gebrauchs des Kollisionszeichens dar, so dass zum Schutz des spezifischen Gegenstands
des Markenrechts im Sinne der Rechtsprechung des EUGH die Marke auch gegen eine
nicht-kennzeichenmäßige Benutzung des Verletzerzeichens geschützt werden muss.

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Der Autor stellt sodann den interessanten Seitenblick auf die in den weiteren Mitgliedsstaaten
der EU parallel erfolgte Umsetzung der Markenrichtlinie an. Dieser Blick über den nationalen
Tellerrand hinaus zeigt das dortige Verständnis eines europaweit einheitlichen Markenschutzes.
Wie sich zeigt, und hier hätte man sich schon eine etwas intensivere Aufarbeitung
gewünscht, scheint im Ergebnis eine weite Auslegung des deutschen markenrechtlichen
Verletzungstatbestandes angebracht, um eine europaweit einheitliche Regelung voranzubringen.
Die gesetzliche Regelung in den Benelux-Staaten erstreckt den Schutzbereich der Marke
ohne weitere auch auf nicht-markenmäßige Benutzungshandlungen.
Auch in Großbritannien führte die Rechtsprechung des High Court, insbesondere in Fällen
der vergleichenden Werbung, zu einem Verständnis des dortigen Umsetzungsgesetzes, wonach
der Markenschutz, da nur irgendeine Benutzung im geschäftlichen Verkehr vorausgesetzt
wird, keine markenmäßige Benutzung des Verletzerzeichens voraussetze.
Die französische Regelung ist vom Wortlaut her mehrdeutig, insoweit lässt sich aber feststellen,
dass im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage die dortige Beschränkung auf einen
rein kennzeichenmäßigen Gebrauch in Fortfall gekommen ist. Nach der Rechtsprechung des
Cour de Cassation, ebenfalls herausgebildet in den Fällen vergleichender Werbung, hat sich
daher die Auffassung durchgesetzt, dass auch das französische Markenrecht bei der Anwendung
des markenrechtlichen Verletzungstatbestandes nicht zwischen markenmäßigem
und nicht-markenmäßigem Gebrauch unterscheide.
Der Autor stellt dann noch fest, dass nach der spanischen Gesetzeslage wohl nur der
kennzeichenmäßige Gebrauch geschützt sei. Er versucht insoweit mit einer europarechtskonformen
Auslegung zu helfen, verfolgt diesen Ansatzpunkt jedoch nicht weiter.
Gleiches gilt für Griechenland, wo die Frage nach dem Erfordernis einer markenmäßigen
Benutzung wiederum nicht ausdrücklich geregelt wird.
In Schweden, Finnland und Dänemark ist die Marke gegen einen nichtkennzeichenmäßigen
Gebrauch des Verletzerzeichens geschützt, in Italien gibt das italienische
Markengesetz zumindest seinem Wortlaut nach keine Beschränkungen des Verletzungstatbestandes
auf eine kennzeichenmäßige Benutzung wider, so dass ebenfalls nach
europarechtlichen Maßstäben der Verletzungstatbestand ohne weiteres weit gefasst werden
kann, und daher auch nicht-kennzeichenmäßige Benutzungshandlungen umfasst.
Einzige Ausnahme in diesem europäischen Reigen ist das durch das österreichische Markenschutzgesetz
in Form seiner Auslegung durch den österreichischen obersten Gerichts-

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hof geschaffene Verständnis, dass ein Unterlassungsanspruch nach dem Markenschutzgesetz
nur dann geltend gemacht werden kann, wenn der Gebrauch des Verletzerzeichens
kennzeichenmäßig erfolgt und ein Schutz gegen einen nicht-markenmäßigen Gebrauch allein
über das Unlauterkeitsrecht erfolgen könne.
Im Ergebnis – lässt man den Ausnahmefall Österreich einmal außer Acht – befindet man
sich mit dem Verständnis von einem möglichst weitgefassten Verletzungstatbestand, welcher
auch nicht-kennzeichenmäßige Benutzungshandlungen untersagt, europaweit gesehen in
bester Gesellschaft.
Angesichts des so gefundenen Ergebnisses kann sich der Autor befriedigt zurücklehnen und
die eingangs seiner Arbeit zur Einführung vorgestellten Fallgruppen im Bereich eines nichtkennzeichenmäßigen
Gebrauchs abschließend behandeln und das Gesamtergebnis seiner
Arbeit präsentieren.
IV.
Die Anwendung der §§ 13 und 23 MarkenG in der Praxis stellt sich damit so dar, dass § 14
MarkenG nunmehr auch die Fälle der nicht-kennzeichenmäßigen Verwendung des Verletzerzeichens
seitens des Dritten umfasst. Der in seinem Markenrecht verletzte Inhaber muss
insofern nur die sonstigen Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 MarkenG im Streitfall darlegen
und beweisen. Beruft sich der Verletzer dagegen auf eine Freistellung nach § 23 MarkenG,
so hat er dessen Tatbestandsvoraussetzungen und damit auch das Nicht-Vorliegen
eines Gebrauchs als Marke, darzulegen und zu beweisen, da es sich insoweit um eine Einwendung
handelt. Akzeptiert man das vom Autor gefundene Ergebnis hinsichtlich der
Schutzbereichsbegrenzung, dann entspricht es den üblichen Regelungen zur Darlegungsund
Beweislastverteilung.
In den Fällen der Rufausnutzung und Rufausbeutung bzw. -verwässerung umfasst § 14
Abs. 2 MarkenG nunmehr nicht nur den Schutz der bekannten und berühmten Marken, sondern
auch den der einfachen Marken, wenn die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen des
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 (absolute Identität) oder Nr. 2 (teilweise Identität oder Ähnlichkeit) erfüllt
sind. Der Markeninhaber kann im Bereich der Bezeichnung von Internetdomains grundsätzlich
Benutzungshandlungen von identischen oder ähnlichen Zeichen aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts
verbieten. Der Autor weist darauf hin, dass bei rein privaten oder behördlichen
Domain-Adressen kein „Handeln im geschäftlichen Verkehr“ gegeben ist, so dass
auch das Verbietungsrecht des Markeninhabers nicht greifen kann.

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Im Hinblick auf juristische Personen des öffentlichen Rechts überzeugt das insoweit nicht,
als diese erwerbswirtschaftlich tätig werden können und sich hierbei, wie ihre etwaigen Konkurrenten
in den Rahmen des Wettbewerbsrechts – also auch des Kennzeichenrechts – einfügen
müssen. Der Markeninhaber hat daher gegenüber dem Fiskus zumindest wohl grundsätzlich
ein Verbietungsrecht.
Da die markenrechtliche Remonopolisierung urheberrechtlich gemeinfrei gewordener Werke
dem Grunde nach möglich ist, gibt es bei dem weiten Verständnis vom Verletzertatbestand
auch ein weites Feld von Möglichkeiten für den Markeninhaber, im Bereich der nichtkennzeichenmäßigen
Benutzung, beispielsweise Nutzung der urheberrechtlich gemeinfrei
gewordenen Werke im Bereich der Werbung etc., gegen den Verletzer einzuschreiten. Insoweit
prüft der Autor im späteren noch, welche Einschränkungen insoweit zu beachten sind.
Bei einem der eingangs vorgestellten Einführungsfälle, nämlich der Bezugnahme einer Börsenzeitschrift
in seiner Werbung auf den deutschen Aktienindex (DAX), zeigt sich deutlich,
wie der Autor die einzelnen Beispiele abhandelt: Er deutet ein Ergebnis an, verharrt dann
aber weitestgehend im Abstrakten und lässt den Leser mit der zu treffenden Einzelfallbewertung
allein. Zitat im „DAX-Fall“:
„Die Geltendmachung eines Anspruchs aus der Marke kann im Einzelfall rechtsmissbräuchlich
sein, wenn zwar formal die Schutzvoraussetzungen …… vorliegen, aber aufgrund
der Besonderheiten des Einzelfalls …… keine Beeinträchtigung der geschützten
Funktionen der Marke zu befürchten ist und damit die Benutzung auch dem Markenrecht
des Markeninhabers insgesamt nicht schadet. Das dürfte indes auf Einzelfälle beschränkt
bleiben und ist auch eine Frage des jeweiligen Einzelfalls. Der Ausgangsfall unter
A II 2a dürfte indes ein solcher sein.“
Hier hätte ich mir doch gewünscht, dass der Autor die von ihm eingangs gestellten Ausgangsfälle
vom Sachverhalt her so ausreichend ausgestattet hätte, dass er im Ergebnis auch
eine nachvollziehbare Einzelfallbewertung hätte treffen können.
Im Rahmen des § 23 MarkenG, der bestimmte Benutzungen, welche nicht gegen die guten
Sitten verstoßen, freistellt, kann es in den Fallgruppen Behinderung, Anlehnung und Ausbeutung
einer Marke ein Indiz für die Sittenwidrigkeit darstellen, dass eine markenmäßige Benutzung
erfolgt. Allerdings – so räumt der Autor ein – ist § 23 MarkenG nur für die Nutzung
von Zeichen „als Angabe“ beschreibenden Inhalts anwendbar, so dass insbesondere § 23
Nr. 1 u. 2 MarkenG gerade dem Markeninhaber vorbehaltene Benutzungen „als Marke“ nicht

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freistellen können. Eine Freistellung kann nicht bei einem Gebrauch erfolgen, der die Grundfunktion
der Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, also den eigentlichen
kennzeichenmäßigen Gebrauch, betrifft.
Die Abgrenzung zwischen einem zulässigen beschreibenden oder einem unzulässigem
Gebrauch als Marke wird in § 23 MarkenG auf der Ebene der Art der Benutzung gezogen.
Unzulässig, und damit ungeachtet der Frage der Sittenwidrigkeit nicht freistellbar, ist damit
ein Gebrauch, der die in § 3 Abs. 1 MarkenG geregelte Grundfunktion der Marke zur Unterscheidung
von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen betrifft. Werden die Angaben im Sinne des § 23 MarkenG „markenmäßig“ gebraucht,
dann sind die Freistellungsregelungen in § 23 MarkenG vom Ansatz her bereits
nicht anwendbar.
§ 14 MarkenG stellt sich insofern als tatbestandsimmanente Begrenzung des § 23 MarkenG
dar. Bevor man also zur weiteren Anwendungsschranke der Sittenwidrigkeit kommt, muss
man im Rahmen des § 23 MarkenG überhaupt erst einmal prüfen, ob nicht ein markenmäßiger
Gebrauch der in den Nummern 1 – 3 bezeichneten Angaben erfolgt.
Entscheidend ist insofern ein objektiver Gebrauch als Marke, ohne dass es auf den entsprechenden
Willen des Verletzers ankäme. Eine Unterscheidung hinsichtlich einer möglichen
Freistellung kann mit der Überlegung erfolgen, ob die Verwendung des Verletzerzeichens
einen beschreibenden Charakter oder einen kennzeichnenden Charakter aufweist. Der Autor
weist darauf hin, dass letztlich die Verkehrsauffassung darüber entscheide, ob noch ein beschreibender
oder schon ein Gebrauch als Marke vorliege; letztlich werden in diesem Bereich
wieder eine Fülle neuer Zweifelsfragen aufgeworfen. Als Markeninhaber kann man sich
mit der Beweislastverteilung im Rahmen des § 23 MarkenG trösten, wonach der Verletzer
darlegen und beweisen muss, dass der Art seiner konkreten Verwendung der Angabe im
Vergleich mit der Art der Verwendung der Marke durch den Markeninhaber für die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen objektiv keine Unterscheidungskraft zukommt, also insoweit
kein markenmäßiger Gebrauch erfolgt.
Es ist also jeweils im Einzelfall die Frage zu klären, ob das freizustellende Zeichen im Sinne
des § 23 MarkenG nach der Art seiner Verwendung lediglich die Ware oder Dienstleistung
eines Dritten beschreibt und kein objektiver Anschein dafür besteht, dass die Angabe im
Sinne des § 23 MarkenG als Unterscheidungszeichen für diese Waren und Dienstleistungen
im Sinne einer Unterscheidung von den Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers
benutzt wird. Schließlich darf die Benutzung auch nicht gegen die guten Sitten verstoßen; im

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Zweifelsfall muss man sich in die umfangreiche Kasuistik, welche in der Kommentarliteratur
zu § 23 MarkenG zu finden ist, hineinarbeiten und ein Gespür für das entwickeln, was man
noch als lautere Nutzung beschreibender Angaben verstehen darf und was nicht. Es gilt die
Faustregel: Im Zweifelsfall ist zugunsten des Markeninhabers zu entscheiden.
Der Autor stellt die Frage nach einer möglichen markenrechtlichen Freistellung nach § 23
MarkenG für lauterkeitsrechtlich zulässige vergleichende Werbung. Er bejaht eine Freistellungsmöglichkeit
nach § 23 Nr. 2 MarkenG, da hier der Verletzer die Waren und Dienstleistungen
in eine gegenseitige Aussagebeziehung setze und damit zugleich Angaben über
Merkmale und Eigenschaften seiner Waren und Dienstleistungen mache, ohne dass hierin
eine Form des speziellen kennzeichenmäßigen Gebrauchs liegen würde.
Der Autor ordnet abschließend das nunmehr von seinem Schutzbereich her weiter ausgestaltete
Markenrecht allgemein in das Wettbewerbsrecht ein, so dass im Einzelfall die Prüfungsreihenfolge
lautet:
1. § 14 MarkenG (Verbotstatbestand)
2. § 23 MarkenG (mögliche Freistellung)
2. § 1 UWG (Auffangtatbestand, aber auch mögliche Einschränkung des Verbietungsrechts
des Markeninhabers).
Der Autor kommt zu dem Gesamtergebnis, dass die Reichweite des Markenschutzes durch
die Regelungen des Markengesetzes in Umsetzung der europäischen Markenrichtlinie neu
gefasst worden ist. Den Regelungen liegt nunmehr die Konzeption der Marke als eines vollwertigen
gewerblichen Schutzrechts mit Ausschließlichkeitscharakter zugrunde. Der Gesetzgeber
hat sich von den hergebrachten Vorstellungen der Rechtsnatur der Marke als bloßem
Herkunftszeichen gelöst und im Rahmen einer Neuorientierung insbesondere auch den Bereich
eines nicht-kennzeichenmäßigen Gebrauchs des Verletzerzeichens in den Schutzbereich
des Markenrechts einbezogen. Dies ist das Ergebnis einer Auslegung nach dem klassischen
Auslegungskanon der Wortlautauslegung, der systematischen Auslegung, der historischen
Auslegung, der teleologischen und der verfassungskonformen Auslegung, ergänzt
durch eine europarechtskonforme Auslegung.
Die Ausübung des dem Markeninhaber eingeräumten weiten Verbietungsrechts wird durch
den Freistellungstatbestand des § 23 MarkenG eingeschränkt, welcher seinerseits aber so
auszulegen ist, dass er nur einen beschreibenden Gebrauch der in ihm aufgeführten Angaben
freistellen kann. Unter den Freistellungstatbestand kann insbesondere auch eine lauterkeitsrechtlich
zulässige vergleichende Werbung fallen. Wenn der Markeninhaber sich nur auf

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sein formales Markenrecht beruft, um den Benutzer des Kennzeichens zu behindern, ohne
dass er eine funktionsrelevante Beeinträchtigung seines Markenrechts zu befürchten hätte,
kann darin selbst eine sittenwidrige Behinderungshandlung des Markeninhabers im Sinne
des § 1 UWG liegen.
Schließlich lässt die Generalklausel des § 14 Abs. 1 Markenrecht Raum für eine verfassungskonforme
Auslegung, bei welcher auch kollidierende Grundrechtspositionen des Verletzers
berücksichtigt werden können.
V.
Ich möchte abschließend noch auf eine aktuelle Entscheidung des EUGH aus 1999 (EuZW
1999, Seite 179) hinweisen, welcher auf einen Vorlagebeschluss des Hoge Raad der Niederlande
hin im Interesse des freien Warenverkehrs entschieden hat, dass der Markeninhaber
einem Dritten die Benutzung der Marke zum Zwecke der Werbung dann nicht untersagen
kann, wenn die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erweckt, dass eine
Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insbesondere
das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers
angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht. Hier wird
der Verbotstatbestand einer Fremdmarkennutzung in der (vergleichenden) Werbung, also in
einem Bereich des nicht-kennzeichenmäßigen Gebrauchs, recht genau umschrieben. Mit
dieser Entscheidung wird auch deutlich, dass die Präsentation einer Marke viel darüber aussagt,
wie sich das Unternehmen selbst definiert und auch nach außen hin präsentieren
möchte. Wer das Markenrecht nicht beachtet und verletzt, beeinträchtigt damit auch den
Unternehmensauftritt des Markeninhabers am Markt und berührt damit unmittelbar dessen
Vermögensinteressen. Eine Marke ist also nicht mehr ein Warenkennzeichen im Sinne des
eingangs geschilderten „Brandzeichens“, sie hat sich zu einem Imageträger und wertbildenden
Faktor in der Werbung weiterentwickelt. Der Gesetzgeber hat hierauf mit einer Erweiterung
des Schutzbereiches des Markenrechts reagiert. Markenschutz ist auch ein Stück weit
Unternehmensschutz.
R.R.

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