MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
Las Salas de Recurso
En el asunto R 536/2005-1
Lengua de procedimiento: español
RESOLUCIÓN
de la Primera Sala de Recurso
de 8 de agosto de 2006
corregida el 21 de septiembre de 2006
PANRICO, S.A.
Pedro i Pons, 6-8
E-08034 Barcelona
España Parte recurrente / Oponente
representada por DR. ING. M. CURELL SUÑOL I.I. S.L., Passeig de Gracia, 65 bis, E-
08008 Barcelona, España
HDN Development Corporation
7303 Turfway Road
Florence, Kentucky 41042
Estados Unidos de América
contra
Parte recurrida / Solicitante
representada por CARLOS POLO & ASOCIADOS, Profesor Waksman, 10, E-28036
Madrid, España
RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 475 774 (solicitud de marca
comunitaria nº 1 944 115)
LA PRIMERA SALA DE RECURSO
integrada por Th. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Ponente) y A. Bender (Miembro)
Secretaría: E. Gastinel
dicta la siguiente
RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)

Resumen de los hechos
RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)
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Resolución
1 Mediante solicitud n° 1 944 115 de fecha 8 de noviembre de 2000, publicada el
22 de octubre de 2001 en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 91/2001, HDN
Development Corporation (en lo sucesivo “la solicitante”) instó el registro de la
siguiente marca figurativa, en la que aparece la expresión HOT DOUGHNUTS
NOW,
para cubrir los siguientes productos y servicios:
Clase 25 – Vestidos, en concreto camisetas, sudaderas, gorras.
Clase 30 – Rosquillas.
Clase 42 – Servicios de tiendas de rosquillas.
2 Panrico, S.A. (en lo sucesivo “la oponente”) presentó el 21 de enero de 2002 un
escrito de oposición, alegando los siguientes motivos:
A. Riesgo de confusión (a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (en lo sucesivo “RMC”) (DO CE 1994 nº L 11, p. 1; DO OAMI
1/95, p. 52)) en España con los siguientes signos anteriores:
(a) Marca denominativa DONUT, registro nacional n° 399 563 de
8 de septiembre de 1962 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería; productos alimenticios a base de chocolates y azúcar.
(b) Marca figurativa DONUTS:
registros nacionales n° 643 273 de 30 de septiembre de 1972 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería; productos alimenticios a base de chocolate y azúcar; rosquillas;
nº 1 582 805 de 5 de agosto de 1993 para:

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Clase 25 – Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño, calzados y sombrereria;
y
nº 1 582 816 de 6 de abril de 1992 para:
Clase 42 – Servicios de cafeterías, restaurantes, hoteles. Servicios prestados por
establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas
preparados para el consumo.
(c) Marca figurativa DONUTS:
registros nacionales nº 1 985 078 de 5 de febrero de 1996 para:
Clase 30 – Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, y
nº 1 985 079 de 20 de febrero de 1996 para:
Clase 42 – Servicios de restauración (alimentación), restaurantes de autoservicio, servicios
prestados por establecimientos destinados a procurar alimentos o bebidas para llevar.
(d) Marca figurativa DOS DONUTS:
registro nacional nº 1 187 325 de 20 de mayo de 1988 para:
Clase 30 – Productos y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, repostería y
confitería; levaduras, harinas, polvos para esponjar, azúcar y cacao.
(e) Marca denominativa DOGHNUTS, registro nacional nº 1 288 926 de
18 de junio de 1994 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería, azúcares, chocolates, tés, cacao, cafés y sucedáneos de estos productos,
vainillas, esencias y productos y preparados para la elaboración de flanes y pasteles,
productos alimenticios a base de chocolate y azúcar, helados, caramelos, bombones,
rosquillas, grageas de goma de mascar y galletas.
B. Riesgo de confusión en Francia, Italia, Austria, Portugal y países del Benelux con
la marca denominativa DONUT protegida por el registro internacional nº 355 753
de 30 de abril de 1989 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería;
productos alimenticios a base de chocolates y azúcar, y
en Francia, Italia y Portugal con la marca figurativa DOS DONUTS
(representada anteriormente) protegida por el registro internacional nº 567 964 de
16 de abril de 1991 para

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DONUTS et al (Marca figurativa)
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Clase 30 – Productos y preparaciones hechos con cereales, pan, pastelería y confitería; levaduras,
harinas, polvos para esponjar, azúcar y cacao.
C. Aprovechamiento indebido y perjuicio para la distintividad o renombre (a tenor
del artículo 8, apartado 5 del RMC) de las siguientes marcas protegidas en
España:
(a) Marca denominativa DONUT, registro nacional n° 399 563 de
8 de septiembre de 1962 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería; productos alimenticios a base de chocolates y azúcar.
(b) Marca figurativa DONUTS, registro nacional n° 643 273 de
30 de septiembre de 1972 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería; productos alimenticios a base de chocolate y azúcar; rosquillas.
3 La oponente adjuntó a su escrito la fotocopia de los certificados de registro y
después aportó documentación para probar el renombre de las marcas DONUT y
DONUTS en España y Portugal: certificaciones de varias cámaras de comercio,
informes de empresas de auditoría contable, estudios de mercado, extractos de
prensa, etc.
4 La solicitante contestó a la oposición con el ofrecimiento de una renuncia a
invocar derechos exclusivos (“disclaimer”) sobre el componente DOUGHNUTS
de su marca; luego hizo observar que no quedaba demostrada la titularidad de
Panrico, S.A. sobre las marcas anteriores, ya que en los certificados figuraba otra
entidad (Donut Corporation Española, S.A.) y sólo se había aportado una
fotocopia de la solicitud de inscripción de la cesión a favor de Panrico, S.A., lo
que no significa que la cesión haya sido registrada. Asimismo indicó que tampoco
quedaba acreditada su vigencia en el momento, pues faltaban las pruebas del pago
de las tasas quinquenales. Finalmente, pidió que se acreditara el uso de las marcas
anteriores a efectos del artículo 43 del RMC.
5 En un posterior escrito la solicitante argumentó que los vocablos “donut” y
“donuts” son palabras (siendo “doughnut(s)” otra ortografía posible) que designan
un bollo en forma de anillo de origen estadounidense; dijo que aunque fuesen
palabras inglesas, eran conocidas y utilizadas en España en el lenguaje corriente
como términos genéricos para referirse a esa clase de bollería en la prensa y
figuraban como palabras españolas incluso en diccionarios; adjuntó pruebas
documentales de ello. La solicitante concluyó señalando que las marcas DONUT y
DONUTS no tenían casi carácter distintivo, por lo que su ámbito de protección era
prácticamente limitado a la forma gráfica en que se representaban; y esta forma
nada tenía que ver con el diseño de la marca solicitada, por lo que no había ni
similaridad ni riesgo de confusión.
6 La oponente contestó aportando tanto facturas como folletos publicitarios para
probar el uso de sus marcas, diciendo que las pruebas del renombre, ya aportadas,
también valían como pruebas de la utilización comercial de las marcas; rechazó el

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“disclaimer” al considerarlo carente de eficacia sobre el riesgo de confusión; dijo
que quedaba correctamente acreditada la titularidad actual sobre las marcas
anteriores; afirmó que DONUT y DONUTS no eran percibidos por los
consumidores españoles y portugueses como términos genéricos, sino marcas
comerciales de Panrico, S.A., y por añadidura, dotadas de carácter distintivo,
como la misma División de Oposición lo había reconocido en anteriores
resoluciones.
7 Mediante resolución n° 973/2005, de fecha 18 de marzo de 2005, la División de
Oposición rechazó la oposición; dictaminó en primer lugar sobre la titularidad de
las marcas anteriores, luego sobre las pruebas de uso, a continuación sobre el
riesgo de confusión y finalmente sobre el aprovechamiento indebido/perjuicio del
carácter distintivo. Consideró que:
a) La documentación presentada acredita la vigencia y validez de las marcas
anteriores, puesto que la solicitante no ha presentado documento alguno que
contradiga “esta afirmación” (sic).
b) Queda acreditada la utilización de las marcas DONUT, DONUTS y DOS
DONUTS en el mercado español y portugués para “rosquillas” pero no para
“prendas” en la clase 25; tampoco se ha probado el uso de la marca
DOGHNUTS, pues solamente hay facturas referidas a Mallorca y la marca
aparece al lado de la palabra de fantasía XUXO, lo que altera su carácter
distintivo; por lo tanto, el riesgo de confusión debe medirse únicamente a
partir de las marcas anteriores DONUT, DONUTS y DOS DONUTS
protegidas para “rosquillas”.
c) No existe riesgo de confusión debido a las grandes diferencias que existen
entre la marca de la solicitud y las anteriores; fonéticamente, la marca
solicitada se pronuncia como “HOT-DOUG-NUTS-NOW” y las anteriores
como “DO-NUT(S)” o “DOS-DO-NUTS”; visualmente, las diferencias son
considerables ya que el diseño de la marca solicitada nada tiene que ver con el
de las anteriores; esto hace que el aspecto de las marcas sea dispar y que la
similitud visual sea baja; ninguna comparación conceptual es factible, ya que
ninguna de dichas marcas expresa una idea comprensible para el público
español o portugués;
d) También hay que tener en cuenta que, en base a la documentación facilitada
por la solicitante, las marcas DONUT y DONUTS, sin llegar a ser genéricas,
gozan de un nivel de distintividad “muy bajo”, por lo cual ni siquiera
tratándose de marcas notorias se produce un riesgo de confusión.
e) No se dan las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 5 del
RMC. En primer lugar, las marcas anteriores DONUT y DONUTS, a pesar de
haberse acreditado su renombre entre los consumidores españoles y
portugueses, son débilmente distintivas, pues estos mismos consumidores las
utilizan usualmente para referirse genéricamente a un bollo en forma de
anillo; en segundo lugar, la marca solicitada no es similar a dichas marcas
renombradas; en tercer lugar, la oponente no ha explicado cómo la marca

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solicitada puede generar un perjuicio o suponer un aprovechamiento indebido
de la distintividad o renombre de sus marcas.
8 El 4 de mayo de 2005 la oponente interpuso un recurso contra la resolución (en lo
sucesivo, la “resolución impugnada”), haciendo llegar el 18 de julio de 2005 el
correspondiente escrito de motivación. No concediéndose la revisión, el recurso se
remitió con arreglo al artículo 60 bis del RMC a la Sala de Recurso para su
resolución. La parte contraria envió alegaciones el 2 y 3 de noviembre de 2005, a las
que respondió la oponente con escrito de fecha 20 de enero de 2006. La solicitante
envió su dúplica el 6 de abril de 2006.
Pretensiones y alegaciones de las partes
9 La oponente pide que se anule la resolución impugnada y se rechace la solicitud.
Estos son los motivos:
a. Fue erróneo rechazar la oposición basada en la marca DOGHNUTS:
(a) La División de Oposición se equivocó al rechazar como insuficientes las
pruebas de uso de la marca; las facturas acreditan una utilización comercial
seria durante el periodo pertinente; la utilización de la marca en parte del
territorio español (Islas Baleares) es suficiente para los fines del artículo 43
del RMC; la presencia de la palabra XUXO no desvirtúa el carácter distintivo
de la marca, pues es la forma genérica de designar (en la lengua catalana,
hablada en las Islas Baleares) el bollo típico que se vende con dicha marca.
(b) La marca era, por lo tanto, un derecho anterior válido y se debía haber
rechazado el signo solicitado por parecerse demasiado a aquélla, ya que el
término que domina el signo (DOUGHNUTS) es muy similar a la palabra
DOGHNUTS.
(c) También los productos que el signo solicitado ampara en la clase 30
(rosquillas) son iguales a los de la marca anterior y los servicios de la clase 42
son evidentemente similares puesto que su objeto es la venta de rosquillas.
b. Fue erróneo rechazar la oposición basada en las marcas DONUT y DONUTS:
(a) Estas marcas gozan de un elevado renombre en España y Portugal; la División
de Oposición se contradijo al reconocer dicho renombre y al afirmar, al
mismo tiempo, que las marcas eran escasamente distintivas para el
consumidor; al contrario, justamente por ser renombradas, las marcas son
fuertemente distintivas.
(b) El elemento central de la marca solicitada (DOUGHNUTS) es muy parecido a
DONUT y DONUTS, por lo que en su conjunto las tres marcas son similares.
(c) La marca solicitada puede diluir la distintividad de las marcas anteriores, pues
los consumidores, al ver que existe otra marca similar de otra empresa,

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dejarán de asociar de forma inmediata las marcas DONUT y DONUTS con
los productos de Panrico, S.A.
(d) La marca solicitada también supone un aprovechamiento indebido del
renombre de las marcas anteriores.
c. Las marcas anteriores conforman una familia de marcas:
(a) DONUT, DONUTS, DOS DONUTS y DOGHNUTS constituyen una familia
de marcas y los consumidores podrían creer que la marca solicitada, cuyo
componente dominante se parece a aquéllas, forma parte también de la misma
familia, con lo que se agravaría el riesgo de confusión.
10 La solicitante responde que se rechace el recurso por infundado y formula las
siguientes alegaciones:
(a) Lo dictaminado sobre la vigencia de las marcas anteriores vulnera el
artículo 73 del RMC, puesto que no hubo un pronunciamiento sobre sus
alegaciones; le corresponde ahora a la Sala examinar la vigencia y la
titularidad de esas marcas.
(b) No se ha acreditado de forma satisfactoria el uso de las marcas DONUT y
DONUTS: ellas no figuran como tales en las facturas (sino como nombres
comerciales), los envases no llevan referencias temporales, etc.
(c) Tampoco se ha acreditado, como correctamente afirmó la resolución
impugnada, el uso de la marca DOGHNUTS.
(d) Las marcas anteriores DONUT y DONUTS revisten carácter genérico en
España y Portugal.
(e) La División de Oposición ignoró por completo el “disclaimer”, por lo que le
toca a la Sala examinar este argumento por el que se deniega el riesgo de
confusión.
(f) No existe ningún riesgo de confusión puesto que la marca solicitada difiere de
cada una de las marcas anteriores tanto desde el punto de vista gráfico como
desde el fonético.
(g) No se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 8, apartado 5 del RMC;
no hay aprovechamiento indebido/perjuicio a la distintividad o renombre de
las marcas anteriores.
11 En su réplica, la oponente:
(a) Reitera que la documentación aportada junto con el escrito de oposición
acredita la vigencia y titularidad de sus marcas; la solicitante podía sin
dificultad comprobarlo (y eventualmente demostrar lo contrario) con la ayuda
de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”).

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(b) Las pruebas de uso acreditan la validez de todas las marcas anteriores,
incluyendo DOGHNUTS; la palabra XUXO no es otra marca sino un vocablo
que designa un tipo de bollo.
(c) Para los consumidores españoles y portugueses DONUT y DONUTS son
marcas comerciales, no vocablos genéricos; puede que se trate de palabras
genéricas en otros contextos lingüísticos pero no tienen esta consideración en
España y Portugal, donde se utilizan como marca desde varias décadas.
(d) Además, por ser renombradas, las marcas también gozan de un elevado
carácter distintivo (a pesar de que la División de Oposición diga, lo que es
absurdo, lo contrario).
(e) El “disclaimer” que la solicitante concede sobre DOUGHNUTS carece de
eficacia sobre el riesgo de confusión: no impide que el consumidor vea esta
palabra en la marca y la relacione con las marcas de la oponente.
(f) Puesto que el componente dominante de la marca solicitada es
DOUGHNUTS, hay una fuerte similaridad con las marcas anteriores, y hasta
casi identidad respecto a DOGHNUTS.
(g) Existe identidad y fuerte similaridad entre los productos en la clase 30 y los
servicios de la solicitud, por un lado, y las rosquillas para las que se ha
acreditado el uso de las marcas anteriores, por el otro.
(h) Dada la fuerte similitud de la marca solicitada con las anteriores es evidente
que la primera se aprovecharía indebidamente del renombre de las segundas.
12 En su dúplica, la solicitante se reitera en lo esencial en sus anteriores alegaciones.
Fundamentos
13 El recurso se ajusta a los artículos 57, 58 y 59 del RMC y a la regla 48 del
Reglamento (CE) nº 2868/95 de 1a Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que
se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo
sobre la marca comunitaria (“REMC”) (DO CE nº L 303/1995, pág. 1; DO OAMI 2-
3/95, pág. 258), por lo que es declarado admisible.
14 El recurso está fundado respecto a los productos y servicios de las clases 30 y 42 en
la medida en que la marca de la solicitud es similar a la marca anterior DOGHNUTS
y existe identidad o similitud aplicativa, de tal forma que el riesgo de confusión,
desde el punto de vista del público relevante, es probable. Carece, sin embargo, de
fundamento respecto a los productos de la clase 25: puesto que la marca de la
solicitud no es similar a las marcas DONUT y DONUTS, no es de aplicación el
artículo 8, apartado 5 del RMC. Los fundamentos se detallan a continuación.
Oposición en contra de la solicitud en las clases 30 y 42

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DONUTS et al (Marca figurativa)
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15 En relación con esta oposición, la Sala, por razones de economía procesal,
únicamente compara la marca solicitada con la marca anterior que más elementos de
similitud presenta, es decir la marca denominativa DOGHNUTS, registrada en
España con el nº 1 288 926 en la clase 30. Basta con que exista un único motivo
relativo, con tal de que sea pertinente, para poder rechazar una solicitud de marca
comunitaria.
16 La primera cuestión que procede dilucidar, por orden lógico, es si la vigencia y
titularidad de dicha marca han sido acreditadas. Contrariamente a lo que afirma la
solicitante, éste ha sido el caso. La oponente aportó, junto al escrito de oposición, una
fotocopia del certificado de registro del que se desprende que la marca se solicitó el
5 de diciembre de 1988 y se concedió el 18 de junio de 1994. Aunque en aquel
momento la marca figuraba a nombre de Donut Corporation Española, S.A., consta,
por haberlo así documentado la oponente, que el 20 de septiembre de 2001 se solicitó
a la OEPM la inscripción de la nueva titularidad a su favor. La oposición se tramitó
en enero de 2002, es decir en una fecha en que era previsible, por el corto plazo
transcurrido, que la OEPM no hubiera realizado aún la inscripción.
17 En cuanto a la vigencia de dicha marca, la Sala recuerda que a tenor de la regla 16,
apartado 2 del REMC, la oponente debe aportar las “pruebas del registro” (de su
marca), algo que hizo de forma diligente, sin que ello implique exigirle que además
vaya aportando las pruebas de la vigencia continuada en cada momento, como los
recibos de las tasas quinquenales. Una vez que la oponente ha satisfecho la carga de
la “prueba del registro”, le corresponde a la otra parte aportar la prueba contraria, es
decir, de que el registro carece de validez (porque no se han pagado las tasas de
mantenimiento, el registro ha quedado anulado por decisión de justicia, ha sido objeto
de renuncia, etc.). Esta clase de información es de fácil acceso para cualquiera, pues
es pública.
18 La segunda cuestión que se plantea es si la marca DOGHNUTS ha sido objeto de una
utilización suficiente a efectos del artículo 43, apartado 3 del RMC. Contrariamente a
lo que afirman la División de Oposición y la solicitante, las pruebas aportadas en el
procedimiento de oposición, es decir 10 facturas emitidas por Panrico, S.A. a varias
empresas de venta al pormenor en las Islas Baleares y envoltorios, acreditan una
utilización seria y efectiva de dicha marca en España para bollos. Las facturas llevan
fechas comprendidas en el periodo relevante (1996 - 2001) e identifican el producto
específico de bollería al que se refiere la marca. Lo hace utilizando una palabra en
catalán (“xuxo(s)”), lo que se justifica teniendo en cuenta que el producto va
destinado a una parte del territorio español (Islas Baleares) en la que los
consumidores utilizan este idioma, y que allí es co-oficial. Carece manifiestamente de
fundamento, por lo tanto, la alegación, tanto de la División de Oposición como de la
solicitante, que XUXO es una palabra de fantasía, cuya presencia al lado de
DOGHNUTS altera su carácter distintivo. Las facturas documentan suministros de
“xuxos” cuantitativamente importantes (decenas de miles de pesetas) teniendo en
cuenta el escaso valor unitario de la mercancía; además el envoltorio ilustra en qué
forma se utiliza la marca y el término genérico “xuxo”. En conclusión, no se trata de
una utilización simbólica o artificial, el producto está correctamente identificado, las
pruebas se enmarcan dentro del periodo relevante. Finalmente, el hecho de que
solamente se venda el producto en una parte del territorio español no vulnera la
“efectividad” del uso, que es lo único que exige el artículo 43, apartado 3 del RMC.

10
19 En consecuencia, la marca DOGHNUTS debe considerarse protegida, a efectos del
artículo 43 del RMC, para bollos en el territorio español.
20 La última cuestión a examinar es si la utilización comercial de la marca solicitada
puede generar confusión con la marca DOGHNUTS, que los consumidores españoles
(aunque sean los de las Islas Baleares) ya conocen. La respuesta de la Sala es
afirmativa, puesto que ambas se basan en un término muy parecido
(DOUGHNUTS/DOGHNUTS) y sirven para designar productos prácticamente
idénticos (bollería).
21 Que el elemento dominante de la marca solicitada sea la palabra DOUGHNUTS lo
demuestra su colocación, justo en el centro de la marca, atravesando de izquierda a
derecha un dibujo circular alusivo a una rosquilla. La importancia de esta palabra
queda además subrayada por el hecho de estar escrita en un plano horizontal, que se
lee mejor, mientras el resto de las palabras (HOT y NOW) figuran recurvadas y en
posición periférica.
22 Este elemento dominante es casi idéntico al único término constitutivo de la marca
anterior, pues solamente se distingue de él por la presencia de otra letra U. Ello hace
que, incluso considerando la marca solicitada en su conjunto, haya una cierta
similitud visual y, sobre todo, fonética. Una comparación conceptual no parece
razonable: es poco probable que quien compra en España habitualmente bollería
industrial –productos muy corrientes y destinados a una amplia gama de
consumidores – conozca el significado de la palabra inglesa “doughnuts” y establezca
por consiguiente un vínculo conceptual con la palabra “doghnuts”, que por cierto no
pertenece a ningún idioma, o con las rosquillas. Es más probable que el consumidor
medio considere DOUGHNUTS y DOGHNUTS como términos de fantasía, quizás
un poco extraños, que podrían ser las marcas comerciales de algún producto. No es de
descartar que su aspecto a palabras extranjeras raras sea un factor añadido de
confusión, pues hace que el consumidor medio relacione una con la otra, hasta
confundirlas, la única diferencia siendo una U de más o de menos.
23 Si a ello agregamos que ambos signos se utilizarían para identificar productos
alimenticios pertenecientes a la misma categoría, es decir bollería, el riesgo de
confusión es evidente. También habría riesgo de confusión, en opinión de la Sala, en
relación con los servicios que la solicitante reivindica para su marca en la clase 42,
puesto que estos servicios consisten en la venta de rosquillas.
24 La solicitante afirma renunciar al derecho exclusivo (“disclaimer”) sobre la palabra
DOUGHNUTS contenida en su marca y cree que, en consecuencia, el riesgo de
confusión desaparece. A juicio de la Sala dicho “disclaimer” carece de eficacia en el
caso presente. La figura del “disclaimer” (prevista en el artículo 38, apartado 2 del
RMC) está diseñada para superar un motivo absoluto de denegación, no un motivo
relativo. Es decir, sirve para que quede delimitado jurídicamente el ámbito de
protección de una marca, lo que puede tener relevancia en el marco, por ejemplo, de
un juicio de violación de marca. Pero no sirve para determinar si una marca se
confunde con marcas anteriores, que es el objeto de la presente controversia. Por lo
tanto, el hecho de que la solicitante no alegue derechos exclusivos sobre una parte de
la marca carece manifiestamente de influencia en el juicio sobre riesgo de confusión,
RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)

11
que se basa exclusivamente en la percepción de las marcas por parte de los
consumidores. Finalmente, añadir que la palabra DOUGHNUTS no es descriptiva en
ningún idioma oficial de España, el territorio pertinente, puesto que no está
demostrado que el público relevante conozca su significado, por lo que el
“disclaimer” carecería en todo caso de sentido.
25 Para terminar, simplemente decir que no procede examinar los argumentos de la
solicitante en torno al supuesto carácter genérico de las marcas DONUT y DONUTS.
En el presente caso, el obstáculo a la solicitud lo constituye otra marca,
DOGHNUTS, que es un término de fantasía.
26 Por estos motivos, procede rechazar la solicitud para las clases 30 y 42, pues
generaría riesgo de confusión.
Oposición en contra de la solicitud en la clase 25
27 La oposición se basa en dos motivos, tanto en el riesgo de confusión (artículo 8,
apartado 1, letra b) del RMC) con la marca anterior DONUTS registrada bajo el
nº 1 582 805 en España en la clase 25, como en el aprovechamiento
indebido/perjuicio al renombre (artículo 8, apartado 5 del RMC) de las marcas
anteriores DONUT y DONUTS en el sector de la pastelería.
28 En relación con el primer motivo, la solicitante había solicitado pruebas de uso a
efectos del artículo 43 del RMC. La División de Oposición dictaminó (véase el
apartado III, B, 2 de la resolución) que tal uso no quedaba acreditado y rechazó por
consiguiente la oposición basada en este derecho anterior. En ningún momento la
oponente ataca en sus motivos de recurso esta parte de la resolución, ni siquiera de
forma indirecta o implícita, y hay que confirmar en este punto el dictamen. Al no
haberse probado el uso de la marca para productos de la clase 25, procede rechazar,
de acuerdo con el artículo 43 del RMC, la oposición basada en el riesgo de confusión
con dicho derecho anterior.
29 En cuanto al segundo motivo, la oponente afirma que el elevado renombre de sus
marcas DONUT y DONUTS para rosquillas en la clase 30 en España “permite
extender la protección de las mismas a los productos reivindicados por la solicitud de
marca comunitaria en la clase 25”. Procede recordar que esta “extensión” de la
protección queda supeditada, a tenor del artículo 8, apartado 5 del RMC, a que el uso
sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter
distintivo o del renombre de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos.
30 Pero antes de todo procede recordar que la formulación del artículo 8, apartado 5 del
RMC empieza con definir su marco de aplicación, que es cuando, primero, la marca
solicitada “sea idéntica o similar” a la marca anterior y, segundo, se solicite su
registro para productos y servicios “que no sean similares” a aquéllos para los que se
ha registrado la marca anterior. Por lo tanto es lógico empezar examinando si nos
encontramos dentro del marco que fija la norma.
31 Ahora bien, es verdad que los productos (pastelería) que amparan las marcas
anteriores no son similares a los productos (prendas de vestir) para los que se solicita
RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)

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el registro de la marca comunitaria. Sin embargo, la Sala no cree que la marca
solicitada sea idéntica o similar a las anteriores. Y ello es suficiente para caer fuera
del marco del artículo 8, apartado 5 del RMC.
32 La oponente dice que el elemento dominante de la marca solicitada es el término
DOUGHNUTS, que a su vez es muy similar a DONUTS, por lo que las marcas en su
conjunto presentan un fuerte parecido. Es cierto, por las razones expuestas
anteriormente, que la palabra DOUGHNUTS es el componente más impactante de la
marca solicitada, pero la Sala no cree que el consumidor español establezca un
vínculo entre DOUGHNUTS y DONUTS y considere ambas denominaciones
similares.
33 Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, hay que decir que las dos
denominaciones son en realidad idénticas, pues son dos formas (una más habitual en
el Reino Unido, otra en Estados Unidos) de escribir la misma palabra inglesa. Pero la
Sala duda de que los conocimientos de la lengua inglesa que la mayoría del público al
que van destinados los productos de bollería en España lleguen a tanta sofisticación
como para saberlo. La Sala duda incluso que el consumidor corriente llegue a
deletrear y pronunciar correctamente la palabra “doughnuts”, puesto que contiene
una combinación de letras ciertamente extraña para el español medio. Todo lo
contrario de “donut” o “donuts”, que no requieren ningún esfuerzo de lectura y
pronunciación (lo que sin duda explica que, en su momento, la oponente haya
descartado “doughnut/doughnuts” en beneficio de “donut/donuts” como marca
comercial de sus productos).
34 Dicho esto, se entiende mejor que, tanto visual como fonéticamente, la marca
solicitada difiere sensiblemente de la anterior. No solamente difiere el aspecto de la
palabra DOUGHNUTS respecto a la palabra DONUTS, por las razones que se
acaban de indicar, sino que también la marca solicitada se distingue por un diseño
característico y la presencia de otras palabras.
35 Fonéticamente, existiría identidad entre DOUGHNUTS y DONUTS únicamente en
presencia de ciertas condiciones: la primera, que el consumidor detectara que
“donut/s” es una palabra inglesa, la segunda, que supiera pronunciar correctamente la
palabra “doughnuts”, la tercera, que pronunciara ambas denominaciones como lo
haría un nativo, es decir “DO-NATS” o “DOU-NATS”. A juicio de la Sala, esto es
altamente improbable. El consumidor español medio pronunciará DONUTS como
“DO-NUTS” – sencillamente porque cree que es una marca española y no una
palabra inglesa – mientras que le resultará difícil pronunciar correctamente
DOUGHNUTS porque no conoce esta palabra. En consecuencia es difícil sacar
conclusiones ciertas de una comparación fonética. En cualquier caso, no hay que
olvidar que, la marca solicitada también incluye a las palabras HOT y NOW, lo que
incrementa la distancia entre las dos marcas.
36 Conceptualmente las palabras DOUGHNUTS y DONUTS son idénticas pero, por las
razones dadas, no es probable que el consumidor se entere de ello, a no ser que
conozca bien el idioma inglés. Por lo tanto, la Sala cree que tampoco se puede sacar
conclusiones de una comparación conceptual. Lo más probable es que el consumidor
medio piense que DONUTS no significa nada, siendo una marca comercial de
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DONUTS et al (Marca figurativa)

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fantasía, al que por cierto lleva expuesto varias décadas y que DOUGHNUTS es una
palabra de un idioma distinto al español, cuya verdadera significación desconoce.
37 En conclusión, la marca solicitada no es similar a las anteriores DONUT o DONUTS,
por lo que la oposición a la solicitud en la clase 25 debe ser rechazada.
Costas
38 Puesto que las partes pierden respectivamente en parte de sus pretensiones, la Sala
dispone, con arreglo al artículo 81, apartado 2 del RMC, que cada una corra con sus
gastos en los procedimientos de oposición y recurso.
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Fallo
En virtud de todo lo expuesto,
decide:
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LA SALA
1. Estimar parcialmente el recurso y, en consecuencia:
a) rechazar la solicitud de marca comunitaria para “Rosquillas” en la clase
30 y “Servicios de tiendas de rosquillas” en la clase 42.
b) admitir dicha solicitud para “Vestidos, en concreto camisetas,
sudaderas, gorras” en la clase 25.
2. Disponer que cada parte corra con sus gastos en los procedimientos de
oposición y recurso.
Th. Margellos C. Rusconi A. Bender
Secretaría:
E. Gastinel
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