MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)
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Clase 30 – Productos y preparaciones hechos con cereales, pan, pastelería y confitería; levaduras,
harinas, polvos para esponjar, azúcar y cacao.
C. Aprovechamiento indebido y perjuicio para la distintividad o renombre (a tenor
del artículo 8, apartado 5 del RMC) de las siguientes marcas protegidas en
España:
(a) Marca denominativa DONUT, registro nacional n° 399 563 de
8 de septiembre de 1962 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería; productos alimenticios a base de chocolates y azúcar.
(b) Marca figurativa DONUTS, registro nacional n° 643 273 de
30 de septiembre de 1972 para:
Clase 30 – Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y
confitería; productos alimenticios a base de chocolate y azúcar; rosquillas.
3 La oponente adjuntó a su escrito la fotocopia de los certificados de registro y
después aportó documentación para probar el renombre de las marcas DONUT y
DONUTS en España y Portugal: certificaciones de varias cámaras de comercio,
informes de empresas de auditoría contable, estudios de mercado, extractos de
prensa, etc.
4 La solicitante contestó a la oposición con el ofrecimiento de una renuncia a
invocar derechos exclusivos (“disclaimer”) sobre el componente DOUGHNUTS
de su marca; luego hizo observar que no quedaba demostrada la titularidad de
Panrico, S.A. sobre las marcas anteriores, ya que en los certificados figuraba otra
entidad (Donut Corporation Española, S.A.) y sólo se había aportado una
fotocopia de la solicitud de inscripción de la cesión a favor de Panrico, S.A., lo
que no significa que la cesión haya sido registrada. Asimismo indicó que tampoco
quedaba acreditada su vigencia en el momento, pues faltaban las pruebas del pago
de las tasas quinquenales. Finalmente, pidió que se acreditara el uso de las marcas
anteriores a efectos del artículo 43 del RMC.
5 En un posterior escrito la solicitante argumentó que los vocablos “donut” y
“donuts” son palabras (siendo “doughnut(s)” otra ortografía posible) que designan
un bollo en forma de anillo de origen estadounidense; dijo que aunque fuesen
palabras inglesas, eran conocidas y utilizadas en España en el lenguaje corriente
como términos genéricos para referirse a esa clase de bollería en la prensa y
figuraban como palabras españolas incluso en diccionarios; adjuntó pruebas
documentales de ello. La solicitante concluyó señalando que las marcas DONUT y
DONUTS no tenían casi carácter distintivo, por lo que su ámbito de protección era
prácticamente limitado a la forma gráfica en que se representaban; y esta forma
nada tenía que ver con el diseño de la marca solicitada, por lo que no había ni
similaridad ni riesgo de confusión.
6 La oponente contestó aportando tanto facturas como folletos publicitarios para
probar el uso de sus marcas, diciendo que las pruebas del renombre, ya aportadas,
también valían como pruebas de la utilización comercial de las marcas; rechazó el