MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

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que se basa exclusivamente en la percepción de las marcas por parte de los
consumidores. Finalmente, añadir que la palabra DOUGHNUTS no es descriptiva en
ningún idioma oficial de España, el territorio pertinente, puesto que no está
demostrado que el público relevante conozca su significado, por lo que el
“disclaimer” carecería en todo caso de sentido.
25 Para terminar, simplemente decir que no procede examinar los argumentos de la
solicitante en torno al supuesto carácter genérico de las marcas DONUT y DONUTS.
En el presente caso, el obstáculo a la solicitud lo constituye otra marca,
DOGHNUTS, que es un término de fantasía.
26 Por estos motivos, procede rechazar la solicitud para las clases 30 y 42, pues
generaría riesgo de confusión.
Oposición en contra de la solicitud en la clase 25
27 La oposición se basa en dos motivos, tanto en el riesgo de confusión (artículo 8,
apartado 1, letra b) del RMC) con la marca anterior DONUTS registrada bajo el
nº 1 582 805 en España en la clase 25, como en el aprovechamiento
indebido/perjuicio al renombre (artículo 8, apartado 5 del RMC) de las marcas
anteriores DONUT y DONUTS en el sector de la pastelería.
28 En relación con el primer motivo, la solicitante había solicitado pruebas de uso a
efectos del artículo 43 del RMC. La División de Oposición dictaminó (véase el
apartado III, B, 2 de la resolución) que tal uso no quedaba acreditado y rechazó por
consiguiente la oposición basada en este derecho anterior. En ningún momento la
oponente ataca en sus motivos de recurso esta parte de la resolución, ni siquiera de
forma indirecta o implícita, y hay que confirmar en este punto el dictamen. Al no
haberse probado el uso de la marca para productos de la clase 25, procede rechazar,
de acuerdo con el artículo 43 del RMC, la oposición basada en el riesgo de confusión
con dicho derecho anterior.
29 En cuanto al segundo motivo, la oponente afirma que el elevado renombre de sus
marcas DONUT y DONUTS para rosquillas en la clase 30 en España “permite
extender la protección de las mismas a los productos reivindicados por la solicitud de
marca comunitaria en la clase 25”. Procede recordar que esta “extensión” de la
protección queda supeditada, a tenor del artículo 8, apartado 5 del RMC, a que el uso
sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter
distintivo o del renombre de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos.
30 Pero antes de todo procede recordar que la formulación del artículo 8, apartado 5 del
RMC empieza con definir su marco de aplicación, que es cuando, primero, la marca
solicitada “sea idéntica o similar” a la marca anterior y, segundo, se solicite su
registro para productos y servicios “que no sean similares” a aquéllos para los que se
ha registrado la marca anterior. Por lo tanto es lógico empezar examinando si nos
encontramos dentro del marco que fija la norma.
31 Ahora bien, es verdad que los productos (pastelería) que amparan las marcas
anteriores no son similares a los productos (prendas de vestir) para los que se solicita
RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)