MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006 – R 536/2005-1 – HOT DOUGHNUTS NOW (Marca figurativa) /
DONUTS et al (Marca figurativa)
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15 En relación con esta oposición, la Sala, por razones de economía procesal,
únicamente compara la marca solicitada con la marca anterior que más elementos de
similitud presenta, es decir la marca denominativa DOGHNUTS, registrada en
España con el nº 1 288 926 en la clase 30. Basta con que exista un único motivo
relativo, con tal de que sea pertinente, para poder rechazar una solicitud de marca
comunitaria.
16 La primera cuestión que procede dilucidar, por orden lógico, es si la vigencia y
titularidad de dicha marca han sido acreditadas. Contrariamente a lo que afirma la
solicitante, éste ha sido el caso. La oponente aportó, junto al escrito de oposición, una
fotocopia del certificado de registro del que se desprende que la marca se solicitó el
5 de diciembre de 1988 y se concedió el 18 de junio de 1994. Aunque en aquel
momento la marca figuraba a nombre de Donut Corporation Española, S.A., consta,
por haberlo así documentado la oponente, que el 20 de septiembre de 2001 se solicitó
a la OEPM la inscripción de la nueva titularidad a su favor. La oposición se tramitó
en enero de 2002, es decir en una fecha en que era previsible, por el corto plazo
transcurrido, que la OEPM no hubiera realizado aún la inscripción.
17 En cuanto a la vigencia de dicha marca, la Sala recuerda que a tenor de la regla 16,
apartado 2 del REMC, la oponente debe aportar las “pruebas del registro” (de su
marca), algo que hizo de forma diligente, sin que ello implique exigirle que además
vaya aportando las pruebas de la vigencia continuada en cada momento, como los
recibos de las tasas quinquenales. Una vez que la oponente ha satisfecho la carga de
la “prueba del registro”, le corresponde a la otra parte aportar la prueba contraria, es
decir, de que el registro carece de validez (porque no se han pagado las tasas de
mantenimiento, el registro ha quedado anulado por decisión de justicia, ha sido objeto
de renuncia, etc.). Esta clase de información es de fácil acceso para cualquiera, pues
es pública.
18 La segunda cuestión que se plantea es si la marca DOGHNUTS ha sido objeto de una
utilización suficiente a efectos del artículo 43, apartado 3 del RMC. Contrariamente a
lo que afirman la División de Oposición y la solicitante, las pruebas aportadas en el
procedimiento de oposición, es decir 10 facturas emitidas por Panrico, S.A. a varias
empresas de venta al pormenor en las Islas Baleares y envoltorios, acreditan una
utilización seria y efectiva de dicha marca en España para bollos. Las facturas llevan
fechas comprendidas en el periodo relevante (1996 - 2001) e identifican el producto
específico de bollería al que se refiere la marca. Lo hace utilizando una palabra en
catalán (“xuxo(s)”), lo que se justifica teniendo en cuenta que el producto va
destinado a una parte del territorio español (Islas Baleares) en la que los
consumidores utilizan este idioma, y que allí es co-oficial. Carece manifiestamente de
fundamento, por lo tanto, la alegación, tanto de la División de Oposición como de la
solicitante, que XUXO es una palabra de fantasía, cuya presencia al lado de
DOGHNUTS altera su carácter distintivo. Las facturas documentan suministros de
“xuxos” cuantitativamente importantes (decenas de miles de pesetas) teniendo en
cuenta el escaso valor unitario de la mercancía; además el envoltorio ilustra en qué
forma se utiliza la marca y el término genérico “xuxo”. En conclusión, no se trata de
una utilización simbólica o artificial, el producto está correctamente identificado, las
pruebas se enmarcan dentro del periodo relevante. Finalmente, el hecho de que
solamente se venda el producto en una parte del territorio español no vulnera la
“efectividad” del uso, que es lo único que exige el artículo 43, apartado 3 del RMC.