Guia_Examen_Patentes

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Si no hay evidencia de un efecto técnico, se considerará que el problema
técnico objetivo es “la necesidad de proporcionar compuestos alternativos de…
(Compuestos conocidos)”.
- Definir si la fórmula Markush es inventiva
Si la respuesta a las siguientes preguntas: (a) ¿La persona del oficio
normalmente versada en la materia reconocería el problema?; (b) ¿Lo
resolvería de la forma reivindicada, con base en el estado de la técnica, sin
realizar un esfuerzo inventivo? es afirmativa, entonces puede concluirse que la
fórmula Markush reivindicada es obvia y por tanto, no inventiva.
Ahora bien, si el examinador ha definido el problema técnico como “...la
necesidad de proporcionar compuestos alternativos de...” que produce el
mismo efecto o similar, podrá concluir que el estado de la técnica cercano
describía la solución, razón por la cual los compuestos reivindicados no son
inventivos.
Una invención de un subgrupo de compuestos de una fórmula Markush, que se
considera nueva, tiene nivel inventivo si todos los compuestos del subgrupo
presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica y,
además, es inesperada.
Por lo tanto, si el examinador puede demostrar que algunos compuestos
reivindicados no presentan ese efecto (por ejemplo, porque son compuestos
insolubles, tóxicos, inestables, etc.), entonces se considera que todo el
conjunto de productos reivindicados no tiene nivel inventivo. Y el examinador
puede sugerir al solicitante que restrinja la solicitud a los compuestos que son
inventivos, es decir, a los que sí tienen ese efecto o actividad.
De manera que se requerirá al solicitante el hacer una restricción, solamente
con base en documentos que demuestren qué productos reivindicados no
tienen ese efecto o actividad.