jijuna - Indecopi

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006SOLICITANTE : CADILLAC PRODUCCIONES S.A.C.Solicitud de registro de marca de servicio - Signos contrarios a la moral,al orden público y a las buenas costumbres - Examen de registrabilidaddel signo solicitadoLima, veinticinco de octubre del dos mil siete.I. ANTECEDENTESCon fecha 12 de octubre del 2006, Cadillac Producciones S.A.C. (Perú) solicitóel registro de la marca de servicio LOS JIJUNA, para distinguir servicios deeducación, actividades deportivas y culturales, grupos, orquestas, conjuntosmusicales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.Mediante Resolución N° 5434-2007/OSD-INDECOPI de fecha 30 de marzo del2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signosolicitado. Consideró lo siguiente:- El signo solicitado atenta contra las buenas costumbres, toda vez que eltérmino jijuna constituye una expresión utilizada en el lenguaje corriente denuestro país, cuyo significado es “hijo de una gran prostituta”.- Si bien el término jijuna no es un nombre técnico de un tipo de persona nitiene en los diccionarios de la lengua española una acepción referente a unadjetivo específico, su acepción en el lenguaje corriente atenta contra lasbuenas costumbres.- En tal sentido, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición deregistro que establece el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.Con fecha 8 de mayo del 2007, Cadillac Producciones S.A.C. interpuso recursode apelación señalando lo siguiente:- Por buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la conducta conla moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Será unaatentado contra las buenas costumbres las conductas que chocan contra lamoral social y las conductas delictivas en general . Asimismo, el usoindebido de los signos sagrados de cualquier religión o la simpleapropiación de los mismos en exclusiva.- El signo solicitado es una expresión compuesta por las sílabas iniciales detres nombres que se escogieron al azar: Jimena, Juliana y Nancy. Por lotanto, no se refiere al concepto que alude la Oficina, más aun cuando no esun adjetivo específico que figure en el Diccionario de la Real Academia dela Lengua Española.- Siendo la autoridad a consultar la Real Academia de la Lengua Española, lacual no registra el nombre JIJUNA, deberá declararse fundada su apelación.1-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓNCorresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitadose encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso p) del artículo135 de la Decisión 486.III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN1. Prohibiciones absolutasConstituyen prohibiciones intrínsecas que están basadas en el signo mismo,cuyas características lo hacen incapaz de funcionar como marca en lo absolutoo con relación a los productos o servicios a los cuales está destinado. Estasprohibiciones impedirán siempre la inscripción del signo como marca.Dentro de las referidas prohibiciones se encuentra la prevista en el artículo 135inciso p) de la Decisión 486, concordado con el artículo 129 inciso g) delDecreto Legislativo 823, que prohibe el registro de signos contrarios a la ley, ala moral, al orden público o a las buenas costumbres.2. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenascostumbresEl inciso p) del artículo 135 tiene como ratio legis la protección del interéspúblico en varios grados. Así, la norma cautela la moral social (al impedir elregistro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres), vela porlos intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las mencionesatentatorias contra el orden público) para finalmente establecer proteccionesdirectas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y elpúblico consumidor.Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, esconveniente precisar los conceptos de ley, moral, orden público y buenascostumbres.2.1 LeyEn concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena en el Proceso 30-IP-96 1 , conviene precisar que la interpretación delliteral g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en términos similares porel artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) y, de manera especial, la palabra"ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 46, 52 y ss.2-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentrainmersa.Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando ladisposición comunitaria hace alusión a la palabra "ley", no debe entenderseque las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevasprohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andinosobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país haincorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativoque velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el ordenpúblico, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normaspositivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacionalcompetente al momento de conceder el registro.Fernández-Novoa, al referirse a la prohibición contemplada por la Ley Españolade Marcas del 18 de noviembre de 1988 - similar a la del literal g) del artículo72 de la Decisión 313 2 -, comenta que "Los términos Ley, orden público ybuenas costumbres que al formular la prohibición analizada emplea el artículo11[1] e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que lostérminos paralelos que en diferentes artículos utiliza el Código Civil. Por “ley”hay que entender, básicamente, las normas vigentes del ius cogens (aquéllasque no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares); y de maneraparticular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto devalores y derechos constitucionalmente reconocidos”. 3En el mismo sentido, Pachón y Sánchez Avila 4 señalan, al analizar el literal g)del artículo 82 de la Decisión 344 - de igual contenido que el literal p) delartículo 135 de la Decisión 486 -, que el término “ley” debe entenderse comonorma de derecho escrito, consagrada en la Constitución o en el sistemanormativo del respectivo País Miembro.2.2 MoralConceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a lasacciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o2 Derogada por la Decisión 344, que en su artículo 82 inciso g) prohibía el registro de signos que seancontrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Dicha Decisión ha sidoderogada a su vez por la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, que - conforme se ha señalado en elpunto 1 - recoge la misma prohibición en el artículo 135 inciso p).3 Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 156 y ss.4 Pachón / Sánchez Avila. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 216.3-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas enorden a su bondad o malicia. 5En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritualreferida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores delentorno social.La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que loscumple, determinando entre los actos posibles de éste cuál es la conductadebida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquéllas queson debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportamientosposibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos. 6Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normasjurídicas – ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético –existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos losvalores hacia los que apunta el derecho, éstos son distintos de los valores puray estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de losvalores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma lavida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y másradical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, ycontemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la realidad individual,única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia yregula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusionesde éste en otras personas y en la sociedad.La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas deconducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de lascostumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirvede elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchasreglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertasdisposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso deincumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación opor alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertoscasos, entre ellos, la condena condicional. 75 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1400.6 Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina, Tomo VI, Buenos Aires p. 905 y ss.7 Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, Sexta edición, Buenos Aires 1968, p. 735.4-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-20062.3 Orden públicoConceptualmente, puede definirse el orden público como la situación denormalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de unEstado sin perturbaciones ni conflictos.El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-88 8 , señala que el ordenpúblico se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la leyde la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En talsentido fue definido por Hauriou como el “orden material y exterior consideradocomo estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto alestado de perturbación”. Son actos contra el orden público, por ejemplo, losque atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normalfuncionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, elpillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentadoscontra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o laconvivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyoefecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá seradmitido como marca.Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-94 9 , ha manifestado sobre elorden público lo siguiente… “Aunque por definición la generalidad de la leyhace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunasdisposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de losintereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acciónpredominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad delorden jurídico en una comunidad determinada”.Fernández-Novoa ha indicado que el “orden público” debe ser concebido comoel conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que sonabsolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un puebloy en una época determinada. 10De igual forma, Rubio Correa señala que el orden público podría ser definidocomo un conjunto de normas jurídicas que el Estado considera decumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conductade los órganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estadocompromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrira ellas. 118 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 24 de enero de 1989, p. 3.9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 160 del 21 de julio de 1994, p. 4.10 Fernández-Novoa (nota 3), p. 158.11 Rubio Correa, Marcial. Para Leer el Código Civil Volumen III, Título Preliminar. Lima 1986, p. 95 y ss.5-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006Pachón y Sanchez Ávila 12 citan como ejemplos de signos contrarios al ordenpúblico, las denominaciones o emblemas de partidos políticos no autorizados(la cruz gamada) o de organizaciones criminales (Cártel de Medellín). Lo seríatambién, en nuestro medio, la denominación Sendero Luminoso.2.4 Buenas costumbresEn términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en unlugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuaciónentre la actuación individual o colectiva y la moral.El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por“buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con lamoral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener estaexpresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere,entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como laprostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y lasconductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo ofigurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda de estaclase de conductas, será entonces irregistrable como marca.Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos “buenascostumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente delderecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbremercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del DerechoComercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra deesa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles alotorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso ala propia ley, dentro de determinados parámetros.Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las“buenas costumbres” consideradas como la “conformidad que debe existir entrelos actos humanos y los principios de la Moral”.En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las “buenas costumbres”han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible yexigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. 13Cabe citar a este respecto los ejemplos de signos contrarios a las buenascostumbres, señalados por Pachón y Sanchez Ávila 14 quienes consideran que12 Pachón / Sanchez Ávila (nota 4), p. 217.13 Fernández-Novoa (nota 3), p. 158.14 Pachón / Sanchez Ávila (nota 4), p. 217.6-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006no se podrá permitir el registro de las palabras COCAÍNA o HEROÍNAindependientemente del producto o servicio que se pretenda distinguir. Losautores citan asimismo un ejemplo tomado de las decisiones de la OficinaInglesa de Marcas en el que no se permitió el registro de la denominaciónFUTUE MUNDI (fóllese a todo el mundo) para distinguir preservativos.2.5 Factores a considerar para establecer si un signo se encuentra incursodentro de los alcances del artículo 135 inciso p)A fin de evaluar si el signo solicitado a registro por Cadillac ProduccionesS.A.C. se encuentra incurso en alguno de los supuestos de prohibición queestablece el inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486, la Sala ha tenido enconsideración los siguientes factores a los que alude Fernández-Novoa en laobra citada en la nota 3:1) La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado, puesto quees indudable que en algunas ocasiones un signo es per se inadecuado paraconstituirse como marca, al margen de los eventuales productos o serviciosa que pretende aplicarse, en la medida que choca abiertamente contra laley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Tal sería el caso deuna expresión que atentase directamente contra la dignidad femenina o deuna denominación de algún estupefaciente o droga. Con respecto a estetipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestión de si elsignificado inmoral de la denominación es presumiblemente conocido poramplios sectores de la población o tan sólo por un segmento irrelevante dela misma. Esta cuestión no se planteará, en cambio, cuando pretendautilizarse como marca denominativa o mixta un signo que hieradirectamente la sensibilidad de la mayoría de la población.2) Con respecto a ciertos signos habrá que tomar en consideración lanaturaleza de los productos o servicios a los que pretenda aplicarse lamarca. Esto es particularmente cierto en la hipótesis de las marcasconstituidas por efigies y distintivos del culto católico. La utilización de losmismos como marca será lícita cuando la marca distingue, por ejemplo,publicaciones religiosas, objetos destinados al culto, o incluso cierto tipo debebidas alcohólicas. La marca constituida por una efigie o distintivo delculto atentaría, por el contrario, contra el orden público y las buenascostumbres en el caso de que se destinase a identificar artículos de la clase25 de la Nomenclatura Oficial y,3) La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productoso servicios identificados con la marca. La permisividad deberá ser menorcuando todos los sectores de la población van a tener libre acceso a loscorrespondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a losmismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos oservicios distinguidos con la marca son consumidos o adquiridos de7-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006ordinario tan sólo por un sector específico de la población cuya sensibilidadno es ciertamente excesiva.3. Examen de registrabilidad del signo solicitadoEn el caso concreto, Cadillac Producciones S.A.C. ha solicitado el registro delsigno LOS JIJUNA, para distinguir servicios de educación, actividadesdeportivas y culturales, grupos, orquestas, conjuntos musicales, de la clase 41de la Nomenclatura Oficial.La Sala advierte que, si bien el término JIJUNA no figura en los diccionarios dela lengua castellana, en el Perú tiene un significado específico [jijuna(sustantivo común): expresión insultante: Hijo de puta] 15 .En el presente caso, se advierte que entre los servicios que se pretendedistinguir con el signo solicitado se encuentran los servicios de educación,formación, esparcimiento actividades deportivas y culturales, grupos yconjuntos musicales, de lo cual se deduce que son servicios que se encuentranal alcance de los niños, o que incluso - en el caso de los discos por ellosproducidos - pueden ser adquiridos directamente por éstos. Adicionalmente, losservicios a distinguir podrían estar dirigidos al público infantil, en cuyo casosería manifiestamente contraproducente respecto a los fines de su formación yeducación.En atención a ello, la Sala considera que no resulta conveniente aceptar elregistro de la marca LOS JIJUNA para los servicios que pretende distinguir, porser contrario a las buenas costumbres y, por ello, también contrario a ley.Por las razones expuestas, se determina que el signo solicitado se encuentraincurso en la prohibición establecida en el inciso p) del artículo 135 de laDecisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.4. Consideración finalRespecto a lo manifestado por la apelante - en el sentido de que por el hechoque la palabra JIJUNA no se encuentre recogida en el Diccionario de la RealAcademia Española no atenta contra las buenas costumbres - cabe señalarque, en el presente caso, ello resulta irrelevante al haberse acreditado que ennuestro país dicha expresión constituye una palabra inapropiada y grosera,razón por la cual no forma parte del habla socialmente aceptable de lapoblación.15 Vocabulario de Peruanismos. Miguel Ángel Ugarte Chamorro, Universidad Nacional Mayor de SanMarcos, Centro de Producción Editorial , Lima 1997, p. 1728-9

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUALRESOLUCIÓN N° 2132-2007/TPI-INDECOPIEXPEDIENTE N° 294041-2006IV. RESOLUCIÓN DE LA SALACONFIRMAR la Resolución N° 5434-2007/OSD-INDECOPI de fecha 30 demarzo del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio LOS JIJUNA,solicitado por Cadillac Producciones S.A.C.Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María SoledadFerreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn/vr.BEGOÑA VENERO AGUIRREPresidenta de la Sala de Propiedad Intelectual9-9