IL FENOMENO DEL LOOK ALIKE: “SAILING TOO CLOSE ... - Indicam

“Il continuo uso di un marchio simile a quello del titolare, che determina inevitabili conseguenze
negative sulla capacità distintiva del marchio del titolare e, se egli non si adopera per prevenire
tale uso, il suo marchio perderà interamente la sua capacità distintiva. Questo attacco differisce
notevolmente dal concetto di confusione. Questa confusione determina immediatamente un danno,
mentre la dilution porta inevitabilmente alla distruzione del valore pubblicitario del marchio” 8 .
Il concetto di dilution non è stato considerato allo stesso modo in tutti i Paesi. In particolare, la
teoria della dilution si è sviluppata negli Stati Uniti e, nella Comunità Europea, in Germania e Gran
Bretagna.
Negli Stati Uniti, i giudici hanno stabilito che per avere successo in un’azione di dilution occorre
che il titolare del marchio dimostri il cosiddetto “likelihood of injury” (rischio di danno) alla
reputazione commerciale e la perdita di distintività del cosiddetto “distinctive quality” del
marchio”. È stato detto, da più parti, che il concetto di “distinctive quality” riguarda i marchi con
una significativa reputazione, o marchi con un ben fondato secondary meaning.
In Europa, il concetto di dilution ha ricevuto una diversa interpretazione.
Per esempio, in Germania, la dilution è stata sviluppata per proteggere i marchi notori. Gli elementi
importanti che vengono tenuti in considerazione dalle Corti tedesche riguardano l’ambito in cui il
marchio è conosciuto; se esso viene usato seriamente ed effettivamente, ed il pubblico di
riferimento (sono state, per esempio, avviate con successo azioni di dilution dai titolari dei famosi
marchi 4711, Roll Royce e Whisky Dimple).
In Inghilterra, la teoria della dilution si è sviluppata molto più recentemente che negli Stati Uniti. Il
nuovo Trademark Act del 1994 è il primo statuto inglese che ha riconosciuto la dilution in pratica,
anche se non espressamente (la sezione 10 che riguarda la contraffazione del marchio e la sezione
10.3, disciplina l’ipotesi dell’uso di un marchio simile o identico su prodotti differenti che
costituisce contraffazione, se il marchio gode di reputazione nel Regno Unito, e l’uso del segno è
idoneo a determinare perdita di capacità distintiva o di reputazione al marchio).
Infine, tutti i Paesi che prevedono una legge di concorrenza sleale hanno previsto, come strumento
alternativo alla tutela delle azioni concernenti il look-alike dei prodotti, un’azione di concorrenza
sleale, in particolare per la cosiddetta “misappropriation”.
Il concetto di misappropriation sta ad indicare l’ipotesi in cui il produttore del prodotto che, per il
suo aspetto esteriore, assomiglia ad un prodotto più conosciuto, si sia appropriato dello sforzo
creativo del primo produttore. E ciò indipendentemente da un rischio di confusione tra i due
prodotti. Questa è l’impostazione tenuta anche dalle Corti francesi, per esempio in relazione alle
azioni di concorrenza sleale e di cosiddetto parassitismo (o imitazione servile) dove i Tribunali
guardano alle caratteristiche del packaging del prodotto, così come esso appare sul secondo
prodotto, al fine di stabilire se questo packaging trae origine dal primo, oppure no. A questo
proposito, ricordiamo il caso della “Classic Cola” che ottenne, con successo, una condanna in
Francia di un produttore di Cola in bottiglie simili alla più famosa Coca Cola.
3. La tutela contro il look-alike in Italia
3.1 La confezione del prodotto: marchio o cos’altro?
La tutela della confezione di un prodotto induce ad alcune riflessioni. Occorre, prima di tutto,
stabilire se la confezione sia un segno oppure no.
Riterremmo che i giudici tendono troppo spesso a sottovalutare il ruolo della confezione del
prodotto. I magistrati danno maggiore importanza ai marchi apposti sulle confezioni, più che alla
confezione in sé, cioè intesa come un insieme di colori, di forme, di scritte, di immagini che
trasmettono messaggi importanti al consumatore. Nelle motivazioni dei giudici che si sono occupati
di imitazione di confezioni, il principio diffuso e generalizzato è quello di considerare la confezione
del prodotto come priva di capacità distintiva. Il giudice spesso ritiene che la confezione è un
insieme di simboli diffusi, banali, non individualizzanti, dunque non meritevoli di protezione.
Questa impostazione non è corretta. Stabilire se una confezione sia dotata di capacità distintiva, non
dipende assolutamente da ciò che è riprodotto sulla confezione, bensì da come questa immagine è
8 Callmann, The Law of Unfair Competition and Trademarks, 2 nd edition 1950, 1643.
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