IL FENOMENO DEL LOOK ALIKE: “SAILING TOO CLOSE ... - Indicam

essere considerati illeciti: la distanza che il secondo concorrente deve mantenere dal marchio di
fatto può variare nel tempo, e così anche la modalità degli atti lesivi e la loro natura. Diversamente,
in tema di marchi registrati, può variare la valutazione del Tribunale circa la maggiore o minore
vicinanza dell’imitazione al segno, ma l’imitazione, ci pare, rimane sempre quella. Pertanto, a
differenza della concorrenza sleale la violazione di marchio sarebbe “a geometria fissa”.
Per esempio, è proprio a proposito del marchio registrato che si possono nutrire dei dubbi sul punto
se il rischio di confusione comprende il rischio di associazione (rischio di associazione che
presuppone la confusione 16 oppure che non la presuppone 17 ). Questo perché la fattispecie è
tipizzata e, pertanto, ciò che deve essere valutato è solo la distanza tra il marchio registrato e il
marchio contraffattore. Per l’atto di concorrenza sleale, invece, possono anche essere diversi gli atti
di aggressione, ovvero le modalità con cui l’illecito è posto in essere.
4. Il rischio di confusione in tema di concorrenza sleale.
Dal “passing off” alla tutela del “goodwill” alla repressione della slealtà
Dottrina e giurisprudenza individuano l’atto di concorrenza sleale in presenza di due requisiti:
i) un livello, anche minimo, di novità nella realizzazione del soggetto passivo dell’atto;
ii) la confusione creata dal soggetto attivo.
Qui interessa il punto sub ii).
Il concetto di confusione ha subito una profonda evoluzione nel tempo.
La prima costruzione si riferiva al concetto di confusione intesa nel senso di scambiabilità (il
consumatore acquista il prodotto A credendo che sia il prodotto B); il principio, secondo la
terminologia inglese, si chiama “passing off” o “palming off”. Da questa impostazione iniziale si
passa in seguito ad un concetto di confusione legato alla tutela dell’avviamento (“goodwill”). E
allora non si guarda tanto alla confusione, ma quanto alla necessità di tutelare l’avviamento creato e
quindi di evitare che i concorrenti “si approprino della messe di colui che ha seminato” 18 . Questo
indirizzo ha dato poi il via alla costruzione moderna dell’istituto come appunto basata soprattutto
sulla necessità di tutelare l’avviamento.
La riforma della Convenzione di Parigi, con la riformulazione dell’art. 10 bis, (testo adottato a
Stoccolma il 14 luglio 1967; il testo di Stoccolma è stato ratificato e reso esecutivo per l’Italia con
Legge 28 aprile 1976) introduce un elemento di tutela del consumatore: occorrerà allora guardare
non più o non solo alla scambiabilità tra prodotti e alla tutela dell’avviamento del produttore, ma
alla confusione (di qualunque tipo) che si crea nella mente del consumatore, alterando il processo
decisionale di quest’ultimo, al momento dell’acquisto del prodotto.
Recentemente, si è tornati, tuttavia, ad una valutazione della confusione più vicina alla concezione
originaria. E’ necessario valutare la slealtà del comportamento che deve essere vietato, tutelando il
lavoro dell’imprenditore e garantendo di conseguenza un regime concorrenziale basato sulla
correttezza e la lealtà 19 .
Ci sembra, allora, che si possa adottare una nozione unitaria del concetto di rischio di confusione.
Tale conclusione, da un lato rappresenta il naturale sviluppo dell’interpretazione attribuita al
concetto di rischio di confusione in materia di marchi, dall’altro è l’unica comunque utilizzabile in
16 Tale è l’orientamento della Corte di Giustizia, Caso C-251/95, Sabel BV v. Puma AG, in Dir. Ind. 1998, 2, 132; C-39-
97, 29 settembre 1998, Canon Kabushiki v. Metro Goldwyn Mayer Inc., in GADI 1999, 4038; C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, in GADI 1999, 4045.
17 Si tratta dell’orientamento di una parte di dottrina minoritaria, orientamento a cui aderiamo, secondo il quale il rischio
di associazione (concetto tipico del diritto del Benelux) deve essere inteso quale rischio indipendente dal rischio di
confusione sull’origine e più ampio di quest’ultimo. Cfr. M. FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di
associazione, in Dir. ind. 1999, 138; GALLI, Il diritto transitorio dei marchi, Milano 1994; Funzione del marchio e
ampiezza della tutela, Milano, 1996; G CASABURI, Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio, in Segni e
forme distintive, Giuffrè 2001; M. BOSSHARD, Rischio di associazione tra segni, ampiezza della tutela e funzione del
marchio nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Contratto e Impresa, 1999, pag. 1.
18 International New Service v. Associated Press, Corte Suprema Americana, 1918.
19 Cfr. Cass., 9 marzo 1998 n. 2578, in questa rivista 1998, II, 255; Cass., 28 maggio 1999 n. 5243, ivi 2000, I, 3.
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