Schutzrechtsgebrauch und -missbrauch - Cleary Gottlieb Steen ...

Schutzrechtsgebrauch und -missbrauch
Dr. Romina Polley, Partner, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
DGRI Jahrestagung - 15. November 2013
© 2013 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. All rights reserved.
Throughout this presentation, “Cleary Gottlieb” and the “firm” refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term “offices”
includes offices of those affiliated entities.

Gliederung der Präsentation
• Einleitung
• Reverse payment settlements
• Standardisierung
• Patent leveraging
- Unterlassungsklagen von SEP-Inhabern
- Patent ambush
- Patent trolls
• Schlussfolgerung
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Schutzrechte und Wettbewerbsrecht
• Schutzrechte: Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, Namensrecht,
gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken etc.)
• Software primär urheberrechtlich geschützt, dennoch immer öfter
werden softwarebezogene Patente erteilt
• Aktuelle Brennpunkte der Kartellrechtspraxis betreffen vornehmlich das
Verhältnis Patente/Wettbewerbsrecht
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Schutzrechte und Wettbewerbsrecht – Grundsätze
Schutzrechte:
Eckpfeiler des
Binnenmarkts und
der
Innovationsförderung
Hebel zum
Marktmissbrauch und
zum Ausschluss von
Wettbewerbern
• EU-Wettbewerbsrecht grundsätzlich neutral gegenüber Schutzrechten
‣ Art. 345 AEUV: „Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den
verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt“
• Wettbewerbliche Probleme auf Märkten mit hoher Schutzrechtsdichte und
aufeinander aufbauenden Technologien, z.B. Software- und
Arzneimittelmärkten
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Schutzrechte und Wettbewerbsrecht – Der Ansatz der
Kommission
“We want to make sure with our control that
Intellectual Property Rights are used to reward
inventions and motivate innovation, not as tools to
foreclose access or expansion in markets”
Joaquín Almunia, Wettbewerbskommissar, 01.12.2011
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Reverse payment settlements

Reverse Payment Settlements (Patentvergleiche)
Reverse
Payment
Settlements
•Patentvergleichsvereinbarungen, die eine Zahlung des Patentinhabers an den
mutmaßlichen Patentverletzer vorsehen, der im Gegenzug die Verletzung von
Patenten des Patentinhabers unterlässt
•Auch „Pay-for-Delay“-Vereinbarungen genannt
Warum
„reverse“ ?
•Die Vergleichszahlung fließt in die entgegengesetzte Richtung dessen, was
üblicherweise in einer Patentstreitigkeit erwartet wird
•Zur Beilegung eines Patentstreits zahlt der mutmaßliche Verletzer üblicherweise
Schadensersatz an den Patentinhaber
Warum zahlt der
Patentinhaber?
•Ein Patentinhaber kann niemals zu 100 % sicher sein, dass die Gültigkeit seines
Patents vom Gericht bestätigt wird oder dass das Gericht feststellt, dass das
Generikum eine Patentverletzung darstellt
•Ein Originalhersteller kann im Falle eines patentverletzenden Markteintritts vor
Erwirkung einer vorläufigen Verfügung irreversiblen Schaden erleiden
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Hintergrund in der EU und in den USA
Europäische Union
• EU-Sektoruntersuchung Arzneimittel (Januar 2008 - Juli 2009)
• Seit 2010: jährliche Überwachung von Patentvergleichen
• Nach der Sektoruntersuchung Arzneimittel fünf Verfahren eingeleitet:
• Fälle Lundbeck, Servier, Cephalon/Teva, J&J/Novartis und GSK
• Juni 2013: Bußgeldbescheid gegen Lundbeck und 4 Generikahersteller (€ 146 Mio.)
• Entscheidung im Fall Servier voraussichtlich vor Ablauf der Amtszeit Almunias
Vereinigte Staaten
• „Test des Schutzbereichs des Patents“ als Rechtmäßigkeitstest für Patentvergleiche bestätigt im Fall FTC ./.
Actavis (11 th Circ.)
• Am 17. Juni 2013 übernahm der Supreme Court (FTC ./. Actavis) die „Rule of Reason“ :
• Die Wahrscheinlichkeit wettbewerbsbeschränkender Auswirkungen ist unter Berücksichtigung des „Umfangs
[der reverse payments], ihrer Größenordnung im Vergleich zu den erwarteten zukünftigen Anwalts- und
Gerichtskosten des Zahlenden, ihrer Unabhängigkeit von anderen Dienstleistungen, für die sie eine Zahlung
darstellen könnte, und des Nichtvorliegens einer anderen überzeugenden Begründung“ zu prüfen.
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Fall Lundbeck – Rechtsmittelverfahren
Wichtigste Argumente der Kommission
Wichtigste Gegenargumente von Lundbeck
• Der Markteintritt mit patentverletzenden Produkten und
das Angreifen eines gültigen Patents sind Formen
potenziellen Wettbewerbs
• Die Zahlungen bedeuten, dass die Beschränkungen der
Vereinbarungen nicht der Beurteilung der Stärke und
Verletzung des maßgeblichen Patents durch die Parteien
entsprachen
• Eine „größere“ Zahlung macht den Vergleich auch
innerhalb des Schutzbereichs des Patents rechtswidrig
• Vergleichsvereinbarungen seien
Marktaufteilungsvereinbarungen vergleichbar zu denen im
Irish Beef Fall
• Die Vereinbarungen lagen außerhalb des Schutzbereichs
des Patents – sie hinderten Generikahersteller am Verkauf
von Citalopram
• Kein neuartiger Verstoß, da es sich bei Reverse Payment
Settlements um bezweckte Beschränkungen handelt
• Art. 101 AEUV schützt nur den rechtmäßigen Wettbewerb;
Patente gelten als gültig
• Es gibt alternative Erklärungen für den Vermögenstransfer
(Risikoasymmetrie, unterschiedliche Risikobereitschaft
hinsichtlich zuführender Rechtsstreitigkeiten, irreversibler
Schäden, etc.)
• Test des Schutzbereichs des Patents ist im EU-Recht
anerkannt
• Irish Beef betraf keine Patente – die Parteien hatten
keinen rechtmäßigen Anspruch, den Markteintritt zu
verhindern
• Die Vereinbarungen lagen innerhalb des Schutzbereichs
der Patente – die Entscheidung berücksichtigt nicht die
Gesamtheit der Umstände, die zu den Vereinbarungen
geführt haben
• Es gibt weder einen Präzedenzfall noch einen eindeutigen
Standard für die Beurteilung von Reverse Payment
Settlements
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Patentvergleiche sind keine Marktaufteilungskartelle
Typisches Marktaufteilungskartell
Patentvergleiche
• Geheime Vereinbarungen oder
abgestimmte Verhaltensweisen zwischen
(mehreren) Wettbewerbern, um Gebiete,
Kunden oder Produkte aufzuteilen, oft für
eine längere Zeit
• Kartellmitglieder haben normalerweise
keine relevanten Patente, und deswegen
auch kein Recht den Markteintritt anderer
auszuschließen
• Kartelle schalten existierenden Wettbewerb
aus
• Vereinbarungen im Pharmabereich zur
Streitbeilegung zwischen Original- und
Generikaherstellern
• Originalhersteller sind Inhaber von
Patenten (Ergebnis wesentlicher
Innovationsbemühungen), haben also ein
Recht auf Ausschluss von
Patentverletzern
• (Rechtmäßiger) Wettbewerb würde ohne
die Patentvergleiche nicht existieren
• Fehlende Vergleichbarkeit zu
Marktaufteilungskartellen
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Patentvergleiche: Was gilt es zu beachten?
• Die EU-Kommission vertritt die Auffassung, dass Vergleiche mit einem erheblichen
reverse payment kartellrechtswidrig seien, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder
außerhalb des Schutzbereichs des Patents liegen
• US Supreme Court stellt fest, dass es Alternativen zu reverse payments gibt, z. B.
early entry-Vereinbarungen, die Markteintritt des Generikaherstellers vor Patentablauf
ermöglichen
• Jedoch fraglich, ob early entry-Vereinbarungen rechtmäßig, da sie auch Vermögenstransfer
vorsehen können
• „Erhebliche“ reverse payments sind zu vermeiden
• Schmaler Grat zwischen „erheblichen“ reverse payments und Abfindungszahlungen / Zahlung
von Anwalts- und Gerichtskosten
• Vergleiche außerhalb des Schutzbereichs des Patents (selbst ohne Zahlung) sind
rechtswidrig
• Es wird seine Zeit dauern, bis Rechtssicherheit besteht
• Rechtsstreitigkeiten werden auf beiden Seiten des Atlantiks voraussichtlich zunehmen
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Standardisierung

Pros und Cons von Standardisierungsvereinbarungen
• Standardisierungsabkommen können zu Effizienzen führen
- Ermöglichen Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Produkten
- Verringern Markteintrittsschranken
- Fördern Verbreitung von Technologien
- Erleichtern zwischenstaatlichen Handel
• Standardisierungsabkommen können aber auch zu
Wettbewerbsbeschränkungen führen
- Im Rahmen von Standardisierungsabkommen wählen Wettbewerber die
Technologien aus, die zum Standard erhoben werden sollen
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Wettbewerbliche Bedenken der Standardisierung
• Standardisierung kann zu folgenden wettbewerblichen Bedenken führen:
- Standards könnten von Parteien als Kollusionsinstrument eingesetzt werden
(z.B. Fall Belgische Waschmaschinen)
- Standards können zu Marktverschließung führen
• Standardisierung kann Marktmacht zu Gunsten der standardisierten
Technologie schaffen
- Gibt es mehrere alternative Technologien vor der Standardisierung, hat keine
für sich Marktmacht ex ante
- Verdrängung alternativer Technologien durch Standardisierung und Erfolg
des Standards
- SEP-Inhaber bekommt nach Aufnahme des SEP in den Standard ein zeitlich
begrenztes „Monopol“
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Wettbewerbliche Bedenken der Standardisierung - Abhilfe
• Patentoffenlegungsregeln der Standardisierungsorganisationen
• Bindende FRAND-Verpflichtungserklärung über die Lizenzierung von
Schutzrechten ex post
- Zweck ist, die Ausübung von Marktmacht ex post zu verhindern
- Horizontal-LL schaffen sicheren Hafen für Standardisierungsvereinbarungen,
die FRAND-Verpflichtungserklärungen ihrer Parteien vorsehen
• FRAND-Selbstverpflichtung:
- Gegenleistung für die Aufnahme in den Standard
- Ausfluss des Verbots des Missbrauchs einer durch das SEP regelmäßig
begründeten Marktbeherrschung
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Was sind FRAND-Lizenzierungsbedingungen?
• Eine Lizenz oder die verbindliche Erklärung, ein SEP zu lizenzieren:
- Z.T. behauptet, FRAND-Erklärungen seien nicht-verbindliche Erklärungen über die Absicht
Verhandlungen nach Treu und Glauben zu führen
- Aber: Reine Absichtserklärung keine Selbstverpflichtung und damit keine Beschränkung der
Ausübung von Marktmacht ex post
• Zu diskriminierungsfreien Bedingungen
- Gleichbehandlung sämtlicher Lizenznehmer
- Entschädigungsfreie Verpflichtung des Lizenznehmers, Rechte an eigenen Verbesserungen an der
lizenzierten Technologie und/oder die Patentgültigkeit nicht anzugreifen diskriminierend
(Ungleichbehandlung von reichen und ärmeren Lizenznehmern)
- Lizenzaustausch: Saldierung der Lizenzwerte sollte erlaubt sein
• Zu fairen und zumutbaren Bedingungen
- Benchmark: Lizenzgebühr, die in einer ex ante Verhandlung ausgehandelt worden wäre
- Ex ante-Lizenzgebühr entspricht dem Zusatzwert, den die ausgewählte Technologie im Vergleich
zur nächstbesten Alternative bietet, da der Wettbewerb jede zusätzliche Preiserhöhung schmälern
würde
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Patent leveraging

Erhebung von Unterlassungsklagen als Marktmachtmissbrauch?
• Kernfrage: Beschränkt der standardessentielle Charakter eines Patents und die
FRAND-Selbstverpflichtung seines Inhabers sein Recht, auf Unterlassung zu
klagen?
- „Kartellrechtseinwand“ aus der Sicht des Patentnutzers: Darf er dem SEP-Inhaber die
kartellrechtliche Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage entgegenhalten?
• Nach EuG in ITT Promedia (T-111/96) und Protegé International (T-119/09)
verstößt eine (Unterlassungs-) Klage gegen Art. 102 AEUV, wenn sie:
- Offensichtlich unbegründet ist;
- Nur die Belästigung des Gegners bezweckt und
- Teil eines Plans zur Ausschaltung des Wettbewerbs auf dem Markt ist
• Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz (Art. 47 der EU-Grundrechtecharta)
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„Patentkrieg“ zwischen Samsung und Apple (1)
• Samsungs Unterlassungsklage beim LG Mannheim gegen Apple (2011)
Auslöser des Kommissionsverfahrens (Januar 2012)
• Samsung hatte FRAND-Selbstverpflichtung über die streitigen, den UMTS-
Mobilfunkstandard 3G betreffenden SEPs abgegeben
• Dezember 2012: Kommission übermittelt SO an Samsung
- Vorwurf: Samsungs Unterlassungsklage gegen Apple wegen angeblicher
SEP-Verletzung verstoße gegen Art. 102 AEUV
• Kommission: Unterlassungsklagen kartellrechtlich bedenklich, wenn:
- Klagepatent ist SEP
- SEP-Inhaber hat FRAND-Selbstverpflichtungserklärung abgegeben
- Bereitschaft des Lizenzsuchers über eine FRAND-Lizenz zu verhandeln ist
belegt
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„Patentkrieg“ zwischen Samsung und Apple (2)
• Oktober 2013: Samsungs Angebot von EWR-bezogenen Zusagen
- Samsung verpflichtet sich dazu, keine Unterlassungsklage in den nächsten 5
Jahren im EWR einzureichen, wenn Lizenzsucher folgende
Lizenzrahmenbedingungen annimmt:
o Aushandlung der Lizenzgebühr zwischen Samsung und des Lizenzsuchers
innerhalb von 12 Monaten
o Falls Verhandlungen scheitern, Bestimmung der FRAND-Bedingungen durch einen
Dritten (Gericht oder Schiedsrichter)
o Falls keine Einigung in der Frage Gericht oder Schiedsrichter, FRAND-Bestimmung
durch bindenden Schiedsgerichtsspruch
• Bei Verbindlicherklärung wäre Lizenzsucher als „bereitwilliger Lizenzsucher“
anzusehen
• Über die Definition des „bereitwilligen Lizenzsuchers“ wird auch der EuGH im
Vorabentscheidungsverfahren entscheiden müssen (C-170/13)
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Wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Unterlassungsklagen
durch SEP-Inhaber: Vergleich EU- / US-Ansatz
EU
• Fälle:
• COMP/39.939 Samsung – Durchsetzung von
UMTS-SEPs
• COMP/39.985 Motorola – Durchsetzung von
GPRS-SEPs
• COMP/39.986 Motorola – Durchsetzung von
ITU/ISO/IEC und IEEE-SEPs
• Verfahrensstatus: SO in den ersten beiden Fällen
gesendet
• Kommission prüft, inwieweit Erhebung einer
Unterlassungsklage durch den SEP-Inhaber gegen
Art. 102 AEUV verstößt
• Entwicklung eigenständiger Rechtmäßigkeitsprüfung,
um ähnliches Ergebnis wie das FTC zu erreichen
• Kommission missachtet dabei die ITT-Promedia und
Protegé International-Rechtsprechung des EuG
USA
• Fall: FTC/Google re Durchsetzung von MMI-SEPs
• Vorwurf: Google hätte gegen ihre FRAND-
Selbstverpflichtung verstoßen, indem sie
Unterlassungsklagen gegen Nutzer ihrer SEPs
einreichte, die bereit waren, eine Lizenz zu
FRAND-Bedingungen zu erwerben
• Verfahrensstatus: Vergleich von Google mit dem FTC
im Januar 2013 unter Eingehung der Pflicht, keine
Unterlassungsklagen gegen bereitwillige
Lizenzsucher einzureichen in Bezug auf diejenigen
SEPs, zu deren FRAND-Lizenzierung sich Google
verpflichtet hat
• FTCs Grundlage NICHT Section 2 Sherman Act (das
Pendant zu Art. 102 AEUV) SONDERN Section 5
FTC Act (sowie in FTC/Actavis)
• Section 5 FTC Act verbietet „unlautere oder
irreführende Handlungen oder Praktiken im Handel
oder die sich auf den Handel auswirken“
• Keine vergleichbare Vorschrift im EU-Recht
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Kartellrechtseinwand: Divergenz zwischen EU und Deutschland
• Voraussetzungen des Kartellrechtseinwands nach dem BGH in dem nicht ausdrücklich
auf SEPs bezogenen Orange Book Standard -Urteil (KZR 39/06 (2009)):
- Lizenzsucher hat ein unbedingtes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags
unterbreitet, dessen Ablehnung eine Diskriminierung oder unbillige Behinderung
darstellen würde
- Lizenzsucher hat Lizenzgebühr für erfolgte Nutzung gezahlt oder hinterlegt
• Unbedingtheit des Angebots nach dem OLG Karlsruhe umfasst auch Verzicht des
Lizenzsuchers auf Einwendungen bezüglich der Unterlassungs- oder
Schadensersatzpflicht (Beschl. v. 23.01.2012, Az.: 6 U 136/11)
• Kommission missbilligt deutsche Auslegung der Voraussetzungen des
Kartellrechtseinwands (Pressemitteilung v. 6.5.2013 in Sachen Motorola Mobility)
• Mit Beschluss v. 21.3.2013 in Sachen Huawei/ZTE legte das LG Düsseldorf dem EuGH
Fragen zur Klärung der Voraussetzungen des Kartellrechtseinwands vor
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Patent ambush („Patenthinterhalt“)
• Absichtliche Verschleierung von essentiellen Patenten während eines
Standardisierungsverfahrens, die von der normierten Technologie umfasst sind
- Lock-in-Effekt für die Industrie nach Abschluss der Normensetzung
- SEP-Inhaber verlangt unangemessen hohe Lizenzgebühren
• Dennoch: Schutzrechte, die für die Ausarbeitung der Norm erforderlich sind,
sollten gutgläubig offengelegt werden (Horizontal-LL, Rn. 286)
• Kommissionsverfahren (COMP 38.636) gegen Rambus, Hersteller von
SDRAM-Chips, eingeleitet in 2007
- Vorwurf: Patent ambush
• Verfahren in 2009 abgeschlossen durch Verbindlicherklärung der Verpflichtung
von Rambus, die Lizenzgebühren zu kappen
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Patent trolls
• Aufbau eines immaterialgüterrechtlichen Schutzportfolios (durch Anmeldung
oder Zukauf) für sich kein Missbrauch
• Patent trolls:
- Nicht aktiv in F&E oder Produktion
- Erwerben meistens ältere oder überholte Patente en masse für spätere
Geltendmachung gegen Nutzer
- Einreichung von Unterlassungsklagen als Strategie
• Keine Abschreckung durch Gegenklagen – Streitbeilegung durch
Lizenzaustauschverträge unmöglich
• Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Verträge, mit denen patent trolls Patente
erwerben?
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• Anwendbarkeit von Art. 102 AEUV?

Schlussfolgerungen
• Patentvergleiche mit erheblichen reverse payments können gegen Art.
101 AEUV verstoßen
• Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklage durch FRANDbelastete
SEP-Inhaber könnte gegen Art. 102 AEUV verstoßen
• Kommission will angebliche Verstöße mit „theories of harm“ erfassen,
die nicht immer voll in Einklang mit der Rechtsprechung der EU-
Gerichte stehen
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