BGH, Urt. v. 10.9.2009 – Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123

Aktuelle Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs 

zum Patentrecht 

Dr. Peter Meier-Beck 

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof 

Honorarprofessor an der Universität Düsseldorf 

GRUR Bayern München 

4. November 2010

� Patentfähigkeit 

� Ausführbarkeit 

� Auslegung des Patents 

� Wirkung des Patents 

� Recht auf das Patent 

� Prozessuale Fragen 

Themen 

Meier-Beck: Aktuelle Rechtsprechung zum Patentrecht 2

I. Patentfähigkeit 


Erfindung 

� Für die Technizität einer erfindungsgemäßen Lehre genügt 

– auch bei einem Verfahrensanspruch - ihre Einbettung in 

eine technische Vorrichtung (BGH, Beschl. v. 20.1.2009 

– X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 = BlPMZ 2009, 183 – 

Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; Urt 

v. 4.2.2010 – Xa ZR 4/07, GRUR 2010, 660 = BlPMZ 2010, 

265 – Glasflaschenanalysesystem). 

� Ein computerimplementiertes Verfahren kann – anders 

als eine Vorrichtung (BGHZ 144, 282 – Sprachanalyseeinrichtung) 

– dennoch als Programm für Datenverarbeitungsanlagen 

vom Patentschutz ausgeschlossen sein. 

� Dies ist nicht der Fall, wenn ein konkretes technisches 

Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. 

Meier-Beck: Aktuelle Rechtsprechung zum Patentrecht 4 

4

Erfindung 

BGH, Beschl. v. 22.4.2010 – Xa ZB 20/08, GRUR 2010, 613 = 

BlPMZ 2010, 326 – Dynamische Dokumentengenerierung 

� Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der 

Elemente eines Datenverarbeitungssystems … betrifft, ist 

stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob 

es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet 

wird, durch technische Anweisungen geprägt ist. 

� … 


5

Erfindung 



� … 

� Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen 

vom Patentschutz ausgeschlossen, 

wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen 

Mitteln löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht 

nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert 

oder in neuartiger Weise adressiert werden. … 


6

Erfindung 



� … 

� ... Es reicht vielmehr aus, wenn 

� der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das 

zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch 

technische Gegebenheiten außerhalb der 

Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder 

� die Lösung gerade darin besteht, ein Programm so 

auszugestalten, dass es auf die technischen 

Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht 

nimmt. 


7

� Zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung 

gehörend kann die Darstellung in einer Zeichnung 

genügen, auf die sich die Beschreibung oder die 

Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. 

Offenbarung 

� Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung 

nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als 

mögliche Ausführungsform der zum Patent 

angemeldeten Erfindung erscheint (BGH, Urt. v. 

18.2.2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 = BlPMZ 2010, 

269 - Formteil). 


8

Offenbarung 

BGH, Urt. v. 14.5.2009 – Xa ZR 148/05, GRUR 2009, 936 – 

Heizer 

Das Streitpatent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in 

der Weise verteidigt werden, dass in einen übergeordneten 

Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen 

des erteilten Patents aufgenommen werden, die in 

ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den 

Anmeldeunterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der 

Erfindung offenbart ist. 


9

Offenbarung 

� Bei der Erfassung der technischen Information ist nicht am 

Wortlaut zu haften. 

� Andere Begriffe bedeuten nicht notwendig einen anderen 

Offenbarungsgehalt. 


10

Offenbarung 

BGH, Urt. v. 21.4.2009 – X ZR 153/04, GRUR 2009, 933 – 

Druckmaschinen-Temperierungssystem II 

Der Gegenstand des Patents geht nicht schon dadurch über den 

Inhalt der Anmeldung hinaus, dass er mit Begriffen 

gekennzeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche 

nicht verwendet worden sind, insbesondere, wenn damit 

längere Umschreibungen in den ursprünglich eingereichten 

Unterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig 

umschrieben werden. 


Offenbarung 

� Anders liegt es, wenn der Gegenstand des Patents sich für 

den Fachmann, der die ursprünglichen Unterlagen zur 

Kenntnis nimmt, erst aufgrund eigener, von seinem 

Fachwissen getragener Überlegungen ergibt (BGH, Urt. 

v. 22.12.2009 - X ZR 27/06, GRUR 2010, 509 = BlPMZ 

2010, 262 – Hubgliedertor I). 

� Maßgeblich ist der für den jeweiligen Fachmann 

"unmittelbar und eindeutig" erkennbare technische 

Sinngehalt. 


12

BGH, Urt. v. 8.7.2010 – Xa ZR 124/07, 

GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument 

Offenbarung 

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im 

Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige 

Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich 

eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" zu 

entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende 

Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen 

Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre 

gelangen kann (vgl. BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin 

m.w.N.). 


Neuheit 

� Konsequenz des Offenbarungsbegriffs: Was einer 

Entgegenhaltung nicht "unmittelbar und eindeutig" zu 

entnehmen ist, ist auch nicht neuheitsschädlich 

vorweggenommen. 

� Aber: Der Fachmann "liest" mit seinem Fachwissen und 

insofern Selbstverständliches "mit". 


14

BGH, Urt. v. 16.12.2008 – X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = 

GRUR 2009, 382 – Olanzapin 

� Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine 

Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert 

die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. 

Maßgeblich ist, welche technische 

Information dem Fachmann offenbart wird. Der 

Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst 

im Patentrecht zugrunde gelegt wird (Fortführung des 

Sen.Urt. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 - 

Fahrzeugleitsystem). 

� … 

Neuheit 




� … 

� Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch 

und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus 

der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter 

Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb 

keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern 

"mitgelesen" wird. 

� … 

Neuheit 




� … 

� Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch 

keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, 

sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns 

eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung 

des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, 

die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund 

seines Fachwissens entnimmt (Fortführung von BGHZ 128, 

270 - Elektrische Steckverbindung). 

� … 

Neuheit 




� … 

Neuheit 

� Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind 

die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen 

grundsätzlich noch nicht offenbart (Fortführung von BGHZ 

103, 150 - Fluoran). 


BGH, Urt. v. 10.9.2009 – Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – 

Escitalopram (Lundbeck) 

� … 

Neuheit 

� Einer Veröffentlichung, aus der sich ergibt, dass es von einer 

chemischen Verbindung Enantiomere geben muss, sind in 

der Regel die Enantiomere selbst nicht unmittelbar und 

eindeutig zu entnehmen, sofern die Veröffentlichung es dem 

Fachmann nicht ohne Weiteres ermöglicht, die 

Enantiomere in die Hand zu bekommen. 

� … 


19

Erfinderische Tätigkeit 

� Patentfähigkeit setzt erfinderische Tätigkeit voraus. Aber: 

� Nicht die erfinderische Tätigkeit, sondern das Naheliegen 

des Erfindungsgegenstands ist zu prüfen: 

Ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte, gilt die Erfindung 

als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. 

� Die Fähigkeit des Fachmanns zur erfindungsgemäßen 

Lösung ist zwar notwendige, aber nicht hinreichende 

Bedingung des Naheliegens: 

Entscheidend ist die Anregung oder Veranlassung zu 

einer solchen Lösung. 


20




� … 

� Die Bereitstellung eines einzelnen Enantiomers einer bislang 

nur als Gemisch von Enantiomeren (Razemat) vorliegenden 

Verbindung kann auch dann auf erfinderischer Tätigkeit 

beruhen, wenn sich das Vorhandensein der Enantiomere in 

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. 

Entscheidend ist, ob es am Prioritätstag einen für den 

Fachmann naheliegenden Weg gab, das Enantiomer in die 

Hand zu bekommen. 


21


� Bei der Prüfung des Naheliegens des Gegenstands der 

Erfindung bedarf schon die Wahl des Ausgangspunkts 

der Begründung – aus Ex-ante-Sicht! 

� Was der nächstliegende Stand der Technik ist, weiß, wer 

die Erfindung kennt: 

Ein aus dem nächstliegenden Stand der Technik 

abgeleitetes Problem muss sich aus fachmännischer Sicht 

am Prioritätstag tatsächlich gestellt haben. 


22



Fischbissanzeiger 

Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten 

Gegenstands kann nicht stets der "nächstkommende" Stand 

der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt 

werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer 

Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen 

Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des 

Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine 

bessere – oder auch nur eine andere – Lösung zu finden, als 

sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGHZ 179, 

168 Rn. 51 – Olanzapin). 


23


� Die Anregung oder Veranlassung zu der 

(erfindungsgemäßen) Lösung eines Problems muss sich 

nicht explizit aus einer Druckschrift ergeben. 

� Vorsicht ist jedoch bei dem ausschließlichen Rückgriff auf 

"das stetige Streben des Fachmanns nach 

Verbesserungen" geboten. 


24


� Das Fehlen von Hindernissen ersetzt nicht die Anregung 

(BGH, Urt. v. 8.12.2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – 

einteilige Öse; anders für Wahl des Materials und 

Herstellungsverfahrens Urt. v. 15.9.2009 – X ZR 115/05, 

GRUR 2010, 322 – Sektionaltor, und Urt. v. 27.4.2010 - X 

ZR 79/09, GRUR 2010, 814 - Fugenglätter). 

� Begründungsbedürftig ist auch die Hinzuziehung an sich 

nicht "zuständiger" anderer Fachleute (BGH, Urt. v. 

29.9.2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – 

Diodenbeleuchtung). 


25


� Selbst der Rückgriff auf Kenntnisse, die zum allgemeinen 

Fachwissen gehören, kann begründungsbedürftig sein 

(BGH, Urt. v. 30.4.2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 = 

BlPMZ 2009, 432 – Airbag-Auslösesteuerung; Urt. v. 

18.2.2010 – Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 = BlPMZ 2010, 

269 – Formteil). 


26


BGH, Urt. v. 30.4.2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 

2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung 

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen 

abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern 

dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – 

abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der 

Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die 

Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender 

Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger 

Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem 

Weg der Erfindung zu suchen. 


27


� Das technische Problem ist objektiv zu ermitteln. 

� Zur Ermittlung des technischen Problems muss die in der 

Patentschrift angegebene "Aufgabe" häufig von 

Lösungselementen befreit werden. 

� Nicht-technische Vorgaben können das technische 

Problem beeinflussen. 

� Von besonderer Bedeutung ist die genaue 

Problemermittlung bei computerimplementierten Verfahren. 


28


BGH, Urt. v. 4.2.2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 – 

Gelenkanordnung 

� Die Ermittlung des einem Patent zugrunde liegenden 

technischen Problems ist Teil der Auslegung des 

Patentanspruchs. Das technische Problem ist aus dem zu 

entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet. 

� In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur 

"Aufgabe" der Erfindung können einen Hinweis auf das 

richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten. Auch für 

solche Angaben gilt jedoch - wie für den gesamten übrigen 

Inhalt der Patentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs. 


29




� Steht der Fachmann vor dem Problem, einen Stoff 

bereitzustellen, der als Arzneimittel für bestimmte 

Anwendungsgebiete in Betracht kommt und im Vergleich zu 

auf diesem Gebiet bekannten Arzneimitteln eine Alternative 

darstellt, und kommen hierfür mehrere Stoffe oder 

Stoffgruppen in Betracht, ist die Entscheidung zugunsten 

eines bestimmten Stoffs bereits ein Teil der Lösung. 

� … 


30


BGH, Urt. v. 30.7.2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 = 

BlPMZ 2010, 187 – Dreinahtschlauchfolienbeutel 

� Bei der Bestimmung des technischen Problems (der 

"Aufgabe") der Erfindung sind Vorgaben, die der Fachmann 

von seinen Auftraggebern erhält, mit einzubeziehen, sie sind 

nicht der Problemlösung, sondern dem Problem selbst 

zuzurechnen (Fortführung von BGH, Urt. v. 22.5.1990 – X 

ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 813 f. – Falzmaschine). 

� … 


31


BGH, Urt. v. 30.7.2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 = 

BlPMZ 2010, 187 – Dreinahtschlauchfolienbeutel 

� … 

� Hilfskriterien (früher: "Beweisanzeichen") können lediglich 

im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders 

kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund 

des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für 

ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Expost-Sicht 

eine zur Erfindung führende Anregung zu 

enthalten scheinen. 


32

II. Ausführbarkeit 


Ausführbarkeit 

� Auch die Anforderungen an die Ausführbarkeit orientieren 

sich an den Kenntnissen und Fähigkeiten des einschlägigen 

Fachmanns. 

� Die Offenbarung eines gangbaren Wegs zur Realisierung 

der Erfindung genügt. 

� Dies gilt auch bei einer Beschränkung des Patentanspruchs 

(BGH, Urt. v. 12.3.2009 – Xa ZR 158/04, GRUR 

2009, 835 = BlPMZ 2009, 423 – Crimpwerkzeug II). 


34


BGH, Urt. v. 13.7.2010 – Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916 – 

Klammernahtgerät 

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der 

Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen 

Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass 

er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage 

ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht 

erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare 

Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig 

offenbart ist. 



BGH, Urt. v. 12.3.2009 – Xa ZR 158/04, GRUR 2009, 835 = 

BlPMZ 2009, 423 – Crimpwerkzeug II 

Dass nur eine bestimmte Ausführungsform einer 

Vorrichtung ausführbar offenbart ist, besagt noch nichts 

darüber, ob ein beschränkter Patentanspruch, der nicht auf 

eine solche Ausführungsform begrenzt ist, über den Inhalt der 

Ursprungsoffenbarung hinausgeht (Fortführung von BGH, Urt. 

v. 16.10.2007 – X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter 

II). 



� Es kann jedoch nicht mehr beansprucht werden als 

dasjenige, was aus fachmännischer Sicht als die 

allgemeinste Form derjenigen technischen Lehre 

erscheint, durch die das der Erfindung zugrunde liegende 

technische Problem tatsächlich gelöst wird. 


37


BGH, Urt. v. 25.2.2010 – Xa ZR 100/05, BGHZ 184, 300 = 

GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung 

� Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann zu 

verneinen sein, wenn der geschützte Gegenstand im 

Patentanspruch durch offene Bereichsangaben für 

physikalische Eigenschaften über die dem Fachmann in der 

Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene Lösung 

hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz 

über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik 

hinausgeht. 

� … 


38


BGH, Urt. v. 25.2.2010 – Xa ZR 100/05, BGHZ 184, 300 = 

GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung 

� … 

� Ist ein Verfahren offenbart, durch das ein Stoff oder ein 

sonstiges Erzeugnis erhalten werden kann, deren 

physikalische Eigenschaften in den offenen Bereich fallen, 

kann das ausführbar offenbarte erfindungsgemäße 

Erzeugnis dadurch charakterisiert werden, dass es durch 

das angegebene Verfahren erhältlich ist. 


39

III. Auslegung des Patents 


Auslegung des Patentanspruchs 

� Auslegung ist eine verfahrensunabhängige richterliche 

Aufgabe. 

� Die Patentverletzungsklage darf nicht mit der Begründung 

abgewiesen werden, Angaben des Patentanspruchs seien 

unklar und ihr Sinngehalt sei unaufklärbar (BGH, Urt. v. 

31.3.2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 

653 – Straßenbaumaschine). 

� Die Auslegungsarbeit ist im Verletzungsprozess ebenso wie 

im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu leisten und 

führt (idealerweise) zu übereinstimmenden Ergebnissen. 


41



Bauschalungsstütze 

Zweckangaben in einem Sachanspruch haben im 

Nichtigkeitsverfahren keine andere Bedeutung als im 

Verletzungsprozess. Sie haben regelmäßig die Aufgabe, den 

durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, 

dass er nicht nur die im Patentanspruch genannten räumlichkörperlichen 

Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet 

sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen 

Zweck verwendbar ist. 


42


� Für die Auslegung ist stets die Verfahrenssprache 

maßgeblich. 

� Dies gilt auch dann, wenn der Patentanspruch in deutscher 

Sprachfassung beschränkt worden ist. 

� Zweckmäßigerweise erfolgt auch eine beschränkte 

Verteidigung in der Verfahrenssprache. 


43



Maschinensatz 

Der Umstand, dass ein europäisches Patent, bei dem Deutsch 

nicht die Verfahrenssprache ist, in einem Nichtigkeitsverfahren 

durch eine in deutscher Sprache gehaltene Fassung der 

Patentansprüche beschränkt verteidigt wird, ändert nichts 

daran, dass zur Auslegung der Patentansprüche der übrige 

Inhalt der Patentschrift in der maßgeblichen Verfahrenssprache 

heranzuziehen ist. 


44

IV. Wirkung des Patents 


Fehlerhafte Übersetzung des europäischen Patents 

� Hat der Patentinhaber fristgerecht eine Übersetzung des – 

nicht in deutscher Sprache veröffentlichten – europäischen 

Patents eingereicht, findet Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG keine 

Anwendung und bleibt es auch dann beim Eintritt der 

gesetzlichen Wirkungen des Patents für die Bundesrepublik 

Deutschland, wenn die Übersetzung Auslassungen 

aufweist. 

� Solche Auslassungen sind grundsätzlich als Fehler der 

Übersetzung anzusehen, deren Rechtsfolgen sich nach Art. 

II § 3 Abs. 4 und 5 IntPatÜG bestimmen (BGH, Urt. v. 

18.3.2010 – Xa ZR 74/09, GRUR 2010, 708 – Nabenschaltung 

II). 


Meier-Beck/Kühnen, Rechtsprechungsreport 2010 46

Vorbenutzungsrecht 

� Die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts setzt (redlich 

erlangten) Erfindungsbesitz voraus. 

� Trotz Erfindungsbesitz kann jedoch ein Vorbenutzungsrecht 

durch das Rechtsverhältnis zwischen Erfinder und 

Erfindungsbesitzer ausgeschlossen sein. 



Vorbenutzungsrecht 

BGH, Urt. v. 10.9.2009 – Xa ZR 18/08, GRUR 2010, 49 – 

Füllstoff 

� Ein vom Insolvenzschuldner erlangtes Vorbenutzungsrecht 

gehört zur Insolvenzmasse und darf deshalb vom 

Insolvenzverwalter ausgeübt werden, solange dieser den 

Betrieb des Insolvenzschuldners weiterführt. 

� Ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ist in aller Regel 

ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in 

vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz 

im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt 

wurde. 


48

� Passivlegitimiert ist der "Verletzer". 

"Verletzer": Störer v. Täter 

� Verletzer kann auch sein, wer den Verletzungstatbestand 

nicht in eigener Person verwirklicht, sondern die 

Verwirklichung durch einen Dritten ermöglicht oder 

fördert. 





2009, 1142 – MP3-Player-Import 

� Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs 

ist nicht nur, wer in eigener Person einen der 

Benutzungstatbestände des § 9 PatG verwirklicht oder 

vorsätzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestands 

durch einen Dritten ermöglicht oder fördert. Verletzer und 

damit Schuldner ist vielmehr auch, wer die Verwirklichung 

des Benutzungstatbestands durch den Dritten 

ermöglicht oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem 

Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm 

unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers 

verletzt. 

� … 


50



2009, 1142 – MP3-Player-Import 

� … 

� Den Spediteur trifft keine generelle Prüfungspflicht im 

Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die 

transportierte Ware (Bestätigung von BGH, Urt. v. 15.1.1957 

– I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 354 – Taeschner/Pertussin 

II). 

� Eine Pflicht zur Einholung von Erkundigungen und 

gegebenenfalls zur eigenen Prüfung der Ware kann jedoch 

für den Spediteur entstehen, wenn ihm konkrete 

Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen. 


51

V. Recht auf das Patent 


Recht auf das Patent 

� Das Recht auf das Patent ist von der Schutzfähigkeit der 

angemeldeten technischen Lehre nicht abhängig. 


53


BGH, Urt. v. 18.5.2010 – X ZR 79/07, GRUR 2010, 817 – 

Steuervorrichtung 

� Dem Erfinder einer Lehre zum technischen Handeln, die zum 

Patent angemeldet oder für die ein Patent erteilt worden ist, 

erwächst mit deren Verlautbarung, die unter Wahrung einer 

die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit 

erfolgt ist, ein Recht an der Erfindung unabhängig 

davon, ob die Lehre schutzfähig ist. 

� ... 


54


BGH, Urt. v. 18.5.2010 – X ZR 79/07, GRUR 2010, 817 – 

Steuervorrichtung 

� … 

� Der Anmelder oder Inhaber des Patents, der nicht Erfinder 

oder dessen Rechtsnachfolger ist, schuldet dem Erfinder 

nach Bereicherungsrecht Herausgabe dessen, was er 

durch Benutzungshandlungen erlangt hat, die er im Rahmen 

einer durch das Wissen um die Erfindung, durch deren 

Anmeldung oder durch die Patenterteilung vermittelten 

Vorzugsstellung vorgenommen hat. 


55


� Auch bei teilbarer Patentanmeldung kann ein Anspruch 

auf Einräumung einer Mitberechtigung in Betracht 

kommen. 

� Eine Mitberechtigung ist nur an einer bestimmten 

Patentanmeldung als Ganzer möglich. 


56



Blendschutzbehang 

� Geht die Anmeldung einer Erfindung zum Patent teilweise auf 

den Beitrag eines anderen als des Anmelders zurück, kann 

ein Anspruch auf Einräumung einer Mit-berechtigung 

auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung 

teilbar ist (Abgrenzung zu BGH, Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 

60/77, GRUR 1979, 692 - Spinnturbine I). 

� Eine Mitberechtigung kann nur an einer Patentanmeldung 

als Ganzer, nicht an Teilen der Anmeldung wie einzelnen 

Patentansprüchen eingeräumt werden. 


57

VI. Prozessuales 


58

Darlegung und Beweisführung 

� Die für die Auslegung des Patentanspruchs maßgeblichen 

tatsächlichen Umstände stehen zur Darlegungs- und 

Beweislast der begünstigten Partei. 

� Das Gericht muss auf vollständige Erklärungen der 

Parteien hinwirken. 

� Gegebenenfalls kann unabhängig von Behauptungen der 

Parteien die Einholung eines Sachverständigengutachtens 

von Amts wegen geboten sein. 


59


BGH, Urt. v. 22.12.2009 – X ZR 56/08, BGHZ 184, 49 = GRUR 

2010, 314 – Kettenradanordnung II 

� Fehlt im Verletzungsprozess Parteivortrag zu unmittelbaren 

Tatumständen, die Anhaltspunkte beispielsweise dafür zu 

geben vermögen, welche technischen Zusammenhänge für 

das Verständnis der unter Schutz gestellten Lehre 

bedeutsam sein könnten, wer als Durchschnittsfachmann in 

Betracht zu ziehen sein und welche Ausbildung seine Sicht 

bestimmen könnte (…), hat das Gericht darauf 

hinzuwirken, dass die Parteien sich dazu vollständig 

erklären. 

� … 


60




… 

� Selbst wenn solche dem unmittelbaren Beweis zugängliche 

Tatsachen zwischen den Parteien unstreitig sind, kann die 

Einholung eines Sachverständigengutachtens geboten sein, 

wenn die Kenntnis dieser Tatsachen allein je nach Fall nicht 

ausreicht, um auf die ihrerseits dem unmittelbaren Beweise 

nicht zugängliche Sicht des Fachmanns zu schließen oder 

die technischen Zusammenhänge zuverlässig zu bewerten. 

Das Verletzungsgericht prüft in jedem Einzelfall 

eigenverantwortlich, ob es aus diesem Grund einen 

Sachverständigen hinzuzieht. 

� … 


61




� … 

� Der Entschluss des Verletzungsgerichts, die Patentansprüche 

auszulegen, ohne im Hinblick auf für die Auslegung 

maßgebliche, dem unmittelbaren Beweis nicht zugängliche 

Gesichtspunkte einen Sachverständigen hinzuziehen, 

unterliegt der uneingeschränkten Rechtmäßigkeitskontrolle 

durch das Revisionsgericht. 


62

Zulassung der Revision 

� Divergierende Auslegungen des Patentanspruchs im 

Patentnichtigkeits- und im -verletzungsverfahren können die 

die Zulassung der Revision zur Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung gebieten. 

� Im Revisionsverfahren kann das Patent nur auf der 

Grundlage derjenigen Tatsachen ausgelegt werden, die 

entweder vom Berufungsgericht festgestellt sind oder die 

eine Partei als behauptet und verfahrensfehlerhaft nicht 

festgestellt rügen kann. 



BGH, Beschl. v. 29.6.2010 – X ZR 193/03, GRUR 2010, 858 – 

Crimpwerkzeug III 

� Die bloße Darlegung, die vom Berufungsgericht im Patentverletzungsprozess 

vorgenommene Auslegung des Patents 

sei rechtsfehlerhaft, füllt einen Revisionszulassungsgrund 

nicht aus. 

� Ein Revisionszulassungsgrund ist jedoch gegeben, sobald der 

Bundesgerichtshof seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren 

eine Auslegung des Patents zugrunde 

gelegt hat, die in einem für den Patentverletzungsprozess 

entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht, 

die das Verletzungsgericht seinem mit der Nichtzulassungsbeschwerde 

angefochtenen Urteil zugrunde gelegt hat. 


64


BGH, Beschl. v. 29.6.2010 – X ZR 193/03, GRUR 2010, 858 – 

Crimpwerkzeug III 

� … 

� Ergibt sich dieser Zulassungsgrund erst nach Ablauf der 

Frist zur Begründung der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde, 

muss er mittels eines Gesuchs auf Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand geltend gemacht werden. 


65

Wegfall des Schutzrechts 

BGH, Urt. v. 29.7.2010 – Xa ZR 118/09, WRP 2010, 1265 – 

Bordako 

� Solange ein zeitlich begrenztes Schutzrecht besteht, ist eine 

unbefristete Verurteilung, die immanent auf den Zeitraum 

der höchstmöglichen Schutzdauer beschränkt ist, zulässig. 

� Die Restitutionsklage kann bei Klagen aus gewerblichen 

Schutzrechten, an deren Bestand das Verletzungsgericht 

gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 

ZPO darauf gestützt werden, dass der Bestand des 

Schutzrechts vorzeitig - vor Ablauf der regulären Laufzeit 

und vor dem für die Beurteilung im Ausgangsverfahren 

maßgeblichen Zeitpunkt - in Wegfall gekommen ist. 

� … 


66

Wegfall des Schutzrechts 

BGH, Urt. v. 29.7.2010 – Xa ZR 118/09, WRP 2010, 1265 – 

Bordako 

� … 

� Ist das Schutzrecht mit Wirkung ex nunc weggefallen, so 

ist eine erfolgte Verurteilung auf die Restitutionsklage hin 

nur für den Zeitraum nach dem Erlöschen des Schutzrechts 

aufzuheben. Ist der Beklagte auch zur Unterlassung 

verurteilt worden, ist auf entsprechenden Antrag des Klägers 

insoweit die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache 

festzustellen. 


67

Beschränkung im Verletzungsprozess 


Maschinensatz 

� Die Beschränkung eines Patents, die sich daraus ergibt, 

dass der Patentinhaber das Schutzrecht gegenüber einer 

Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt, ist im 

Verletzungsrechtsstreit schon vor dem rechtskräftigen 

Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens zu berücksichtigen, 

wenn der Patentanspruch, auf den die Verletzungsklage 

gestützt wird, in einer entsprechend beschränkten Fassung 

geltend gemacht wird. 


68

Zulässigkeit des Einspruchs 

� Ein Einspruch muss zu seiner Zulässigkeit nicht schlüssig 

sein. 


Zulässigkeit des Einspruchs 

BGH, Beschl. v. 30.7.2009 – Xa ZB 28/08, GRUR 2009, 1098 – 

Leistungshalbleiterbauelement 

Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der 

mangelnden Patentfähigkeit gestützte Einspruch mit einer 

älteren Anmeldung begründet wird, die bei der Beurteilung 

der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist, steht 

der Zulässigkeit des Einspruchs unabhängig davon nicht 

entgegen, ob der Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit 

oder auf fehlende erfinderische Tätigkeit beruft. 


Beschränkte Verteidigung 

� Ein europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren nicht 

mit Patentansprüchen verteidigt werden, die dem 

Erfordernis einer deutlichen (klaren) und knappen 

Anspruchsfassung nicht genügen (BGH, Urt. v. 18.3.2010 

– Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 – Proxyserversystem). 


71

Rechtliches Gehör 

� Es verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn das 

Patentgericht die Patentfähigkeit unter Berufung auf eine 

Veröffentlichung verneint, die der Einsprechende nur in 

Zusammenhang mit einem zusätzlich geltend 

gemachten Widerrufsgrund erwähnt hat (BGH, Beschl. 

v. 8.9.2009 – X ZB 35/08, GRUR 2009, 1192 = BlPMZ 2010, 

29 – Polyolefinfolie). 

� … 


72

� … 


� Verteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur 

einen von zwei nebengeordneten, im Wesentlichen 

inhaltsgleichen Patentansprüchen in einer beschränkten 

Fassung, verletzt es den Anspruch auf rechtliches Gehör, 

wenn das Patentgericht ohne weitere Anhaltspunkte 

annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des 

beschränkten Patentanspruchs nur zusammen mit dem 

nicht beschränkten Patentanspruch verteidigen (BGH, 

Beschl. v. 22.9.2009 – Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 – 

Schwingungsdämpfer). 

� … 


73



BlPMZ 2010, 324 – Walzenformgebungsmaschine 

� Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die 

Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer 

Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens 

ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche 

Fragestellung betreffen, zu beachten und sich 

gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, 

die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem 

abweichenden Ergebnis geführt haben. 

� … 


74



BlPMZ 2010, 324 – Walzenformgebungsmaschine 

� … 

� Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, 

beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den 

Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat. 

� Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt den Anspruch der 

betroffenen Partei auf rechtliches Gehör. 


75

Aktuelle Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs 

zum Patentrecht 

Dr. Peter Meier-Beck 

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof 

Honorarprofessor an der Universität Düsseldorf 

GRUR Bayern München 

4. November 2010

BGH, Urt. v. 10.9.2009 – Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123

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