Nokia - GRUR

Missbrauch marktbeherrschender Stellungen
(Art. 102 AEUV) durch Patentinhaber
Orangebook, und was die Instanzgerichte daraus gemacht haben
GRUR-Jahrestagung
Fachausschuss Kartellrecht
Erfurt, 26. September 2013
Clemens-August
Heusch
Head of European Litigation
Nokia Corporation

Nokia – Fakten
• Nokia wurde 1865 in Tampere von Fredrik Idestam gegründet und war ursprünglich
eine Papiermühle. Das Produktportfolio entwickelte sich dann von Gummistiefeln
über Reifen und Fernseher hin zu Mobiltelefonen und künftig Netzwerkstationen
• Weltweit nutzen derzeit etwa 1,5 Mrd. Menschen Nokia-Handys – mehr als
irgendein anderer Hersteller
• Nokia stellt jährlich etwa 400 Mio. Handys in neun Fabriken her
• 90.000 Mitarbeiter weltweit
• Forschungs- und Entwicklungskosten seit 1990: ca. 45 Mrd.
• Patentportfolio: ca. 10.000 Patentfamilien (ca. 30.000 Patente), jährlich etwa 1.000
Neuanmeldungen
• Ausblick: Die Handysparte wird an Microsoft verkauft; NSN, HERE, das IP-Portfolio
und R&D bleiben bei Nokia
‣ Nokia wird auch weiter ein forschendes und produzierendes Unternehmen sein

Art. 102 AEUV (ehem. Art. 82 EG; Art. 86 EGV)
Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf
einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen,
soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu
beeinträchtigen.
Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:
a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen
Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;
b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen
Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;
c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen
Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb
benachteiligt werden;
d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich
noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand
stehen.

Patentgesetz
§ 9 PatG
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die
patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem
Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung […]
§ 139 PatG
(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann
von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in
Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn
eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem
Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
[…]
(3) […]
=> Das Spannungsverhältnis zwischen Patent- und Kartellrecht ist immanent,
insbesondere bei standardessentiellen Patenten (SEPs).

Rechtsprechung vor Orangebook (1/2)
Gegen Zulassung des FRAND-Einwands:
• BGH, “Spiegel CD-Rom” vom 5. Juli 2001 (1 ZR 311/98) – allerdings unter
Heranziehung urheberrechtlicher Spezialvorschriften
• OLG Düsseldorf, “Spundfass“ vom 28. Juni 2002 (VI-U (Kart) 18/01) Rn. 67:
Lizenz hätte zuerst durch Kartellbehörde oder Kartellgericht ausgesprochen
werden müssen
Offengelassen:
• LG Mannheim, Sisvel ./. Blaupunkt (“CD-R“) vom 20. April 2007 (7 O 287/02)
– in der das LG eine eigenwillige Marktabgrenzung vornimmt
• LG Mannheim, “MP3“ vom 9. November 2007 (7 O 115/05) Rn. 271

Rechtsprechung vor Orangebook (2/2)
Für Zulassung des FRAND-Einwands:
• BGH, “Standard-Spundfaß” vom 13. Juli 2004 (KZR 40/02) – allerdings ging
es hier nur noch um den Schadensersatzanspruch
• LG Düsseldorf, Siemens ./. Amoi vom 13. Februar 2007 (4a O 124/05)
• LG Düsseldorf, “Videosignal-Codierung“ vom 11. September 2008 (4a O
81/07)
• OLG Karlsruhe, “Orangebook“ vom 13.Dezember 2006 (6 U 174/02)
• OLG Karlsruhe, “UMTS-Standard“ vom 11. Mai 2009 (6 U 38/09) – im
Rahmen eines Vollstreckungsschutzantrags

Die Orangebook-Entscheidung des BGH
BGH, “Orange Book Standard” vom 6. Mai 2009 (KZR 39/06): Der
kartellrechtliche Einwand ist unter zwei Bedingungen möglich (Rn. 32)
Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf
Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber
nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen
das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot
gebunden halten. BGH, “Orange Book Standard” vom 6. Mai 2009 (KZR
39/06): Der kartellrechtliche Einwand ist unter zwei Bedingungen möglich
(Rn. 32)
Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents
bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat,
diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag
an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet
insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden
Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.

1. Kriterium: unbedingtes Angebot
anders: Justice Roth, High Court London, Nokia ./. IPCom, 18. Mai 2012
(HC10 C01233). Demnach ist es legitim, erst Verletzung und Rechtsbestand
feststellen zu lassen, und erst danach Lizenzbedingungen festzulegen.
Dagegen spricht das Argument, dass Patentbenutzer grundsätzlich abwarteten, bis sie
„erwischt“ würden
Dafür sprechen Fairnesserwägungen: Wenn gegen ein Produkt eine Vielzahl an Patenten
geltend gemacht wird, soll derjenige unterlassen müssen, der vielleicht in einem einzigen
Fall mit seiner Prognose falsch lag?
Darf der Rechtsbestand gleichzeitig angegriffen werden?
OLG Karlsruhe, Motorola ./. Apple (6 U 136/11): Das Angebot muss Verpflichtung zur
Rücknahme des Validitätsangriffs sowie Sonderkündigungsrecht für den Fall eines erneuten
Validitätsangriffs enthalten.
In LG Düsseldorf, “UMTS Mobiltelefon“ vom 24. April 2012 (4b O 273/10) S. 76, lit. ee) offen
gelassen
Dagegen scheint Art. 5 (1) c) i.V.m. Art. 3 (2) der VO (EG) 772/2004 (TT-GVO) im
Umkehrschluss nahezulegen, dass ein Sonderkündigunsrecht kartellrechtswidrig ist.
Meier-Beck, ETSI IPR Special Commitee, 20. Juni 2013, Folie 14: wohl ja
Trennungsprinzip: Aussetzung gemäß § 148 ZPO Ermessensentscheidung, also unsicher
Lizenzen an unwirksamen Patenten behindert Wettbewerb

2. Kriterium: Verhalten wie ein Lizenznehmer
Hinterlegung „eines jedenfalls ausreichende[n] Betrags“ (Rn. 40)
Der korrekte Betrag kann für den Lizenzsuchenden schwer zu bestimmen sein, zumal er
nicht weiß, was andere Lizenznehmer bezahlen und was daher nicht-diskriminierend ist.
Hinterlegt er sicherheitshalber einen höheren Betrag, ist die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit schnell überfordert, was ihn in überhöhte Lizenzen treiben könnte.
Es scheint unbillig, ihm den gesamten Einwand abzuschneiden, nur weil seine Hinterlegung
vielleicht nur unwesentlich zu gering war => evtl. richterlicher Hinweis?
OLG Karlsruhe, IPCom ./. Nokia (6 U 128/10), Anmerkung in der mdl. Verh. am 14. März
2012: Gesamtlizenzbelastung geteilt durch alle angeblichen SEPs kann erste
Anknüpfungspunkt sein, dann müsste der Patentinhaber substantiiert vortragen.
Praktische Probleme bei einer Hinterlegung gemäß HintO / HintG
Abrechnung
BGH (Rn. 33) verlangt, dass der Lizenzersuchende sich „so verhält, als ob der
Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte.“ => Abrechnung, wie dies bei
Lizenzverträten üblich, also meist Stück- und Umsatzzahlen
a. A.: LG Düsseldorf, “UMTS Mobiltelefon“ vom 24. April 2012 (4b O 273/10) S. 79, lit. bbb):
„nach § 259 BGB wie bei einer Rechnungslegung für den Schadensersatz“

Anwendbarkeit auf vereinbarte Standards?
• Bei Orange-Book-Standard handelte es sich um einen de-facto-Standard, so
dass es keine IPR-Regeln oder FRAND-Erklärungen gab => nur
kartellrechtliche Anspruchsgrundlagen
• Bei Standarisierungsorganisationen hingegen verpflichten sich die Mitglieder
i.d.R., ihre SEPs zu FRAND-Konditionen zu lizenzieren => zusätzlicher
vertraglicher Anspruch (so LG Düsseldorf, Siemens ./. Amoi vom 13.
Februar 2007 (4a O 124/05) S. 18 lit b))
• Dies könnte den Schluss zulassen, dass bei vereinbarten Standards keine
Vorleistung erforderlich ist.
• a.A. LG Mannheim, “UMTS-fähiges Mobiltelefon II“ vom 18. Februar 2011 (7
O 100/10) S. 41, lit a); LG Düsseldorf, “UMTS Mobilstation“ vom 24. April
2012 (4b O 273/10) S. 72 lit. b)

Offene Fragen
• Nur Streitpatent oder Portfoliolizenz?
• Streitgegenstand ist i.d.R. nur der deutsche Teil des jeweiligen Klagepatents
=> regelmäßig nur das Klagepatent, es sei denn, eine Lizenznahme nur an
diesem ist rechtsmissbräuchlich (LG Mannheim, Philips ./. SonyEricsson vom
27. Mai 2010 (7 O 65/10)
• Allerdings wird häufig der Wert einer Portfoliolizenz der eigentliche Hintergrund
der Auseinandersetzung sein.
• Muss der Lizenzsuchende seine Schadensersatzpflicht anerkennen?
• In LG Mannheim, Philips ./. SonyEricsson vom 27. Mai 2010 (7 O 65/10) griff
der Einwand, obwohl das Lizenzangebot kein Anerkenntnis enthielt
• In LG Mannheim, Motorola ./. Apple judgment vom 9. Dezember 2011 (7 O
122/11) ließ die selbe Kammer den Einwand hieran scheitern
• Erlaubt Art. 102 AEUV eine Diskriminierung für die Vergangenheit?

Ausblick
• Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf, Huawei ./. ZTE vom 21. März 2013 (4b O
104/12)
• Kommission, Pressemitteilung im Fall Samsung (IP/12/1448) vom 21. Dezember 2012:
• „… in diesem Fall, in dem Samsung zugesagt hat, Lizenzen für seine SEPs zu
FRAND-Bedingungen zu erteilen, und der potenzielle Lizenznehmer (hier Apple)
sich bereit gezeigt hat, eine FRAND-Lizenz für die SEPs zu verhandeln, der
Antrag auf eine Unterlassungsverfügung dem Wettbewerb abträglich ist.“
• „… besteht bei [Unterlassungsanordnungen] die Gefahr, dass Produkte ohne
Grund vom Markt ausgeschlossen werden und die Lizenzverhandlungen
ungerechtfertigterweise zugunsten des SEP-Inhabers ausfallen.
• Kommission, Pressemitteilung im Fall Motorola (IP/13/406) vom 6. Mai 2013
• „… in diesem Fall, bei dem […] Apple akzeptiert hatte, die von einem Dritten
festgelegte FRAND-Lizenzgebühr für SEPs zu zahlen, ein Antrag auf
Unterlassungsverfügung dem Wettbewerb abträglich ist.“
• „ … Risiko einer Unterlassungsverfügung die Lizenzverhandlungen verzerren und
zu Lizenzbedingungen führen könnte, die der Lizenznehmer ohne die drohende
Unterlassungsverfügung nicht akzeptiert hätte. Dies würde die Produktauswahl
für den Verbraucher einschränken.“

Lösungsansätze
• Schiedsklauseln in IPR-Regeln der Standarisierungsorganisationen?
• Ausgewogenes System, das einerseits Erfindern eine faire Belohnung
zusichert, andererseits anderen Marktteilnehmern Zugang zu SEPs zu
angemessenen Bedingungen ermöglicht.
• Unterlassungstitel sollten nicht gegen Lizenzwillige verfügbar sein. Dabei ist
zu hoffen, dass die Kommission und der EuGH hinreichend klar festlegen,
wann ein Unterlassungstitel beantragt werden kann, ohne sich
kartellrechtswidrig zu verhalten.
• Wann ist ein Beklagter “lizenzwillig“?
• Gemeinsamer Vorschlag von USDOJ und USPTO vom 8. Januar 2013 “Policy
Statement on Remedies for Standard-essential Patents subject to Voluntary
F/RAND Commitments” erscheint recht ausgewogen.
• Gesamtbetrachtung aller Faktoren bei den Lizenzverhandlungen

Vielen Dank!
Dr. Clemens-August Heusch, LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Head of European Litigation
Nokia GmbH T +49 (0) 2102 8928-7124
Balcke-Dürr-Allee 2 F +49 (0) 2102 8928-4130
40882 Ratingen E clemens.heusch@nokia.com
Germany W www.nokia.com