La tutela dei marchi italiani Il caso Russia

La tutela dei marchi italiani
Il caso Russia
Simona Musso – Direttore Affari Legali, Luigi Lavazza S.p.A.
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La presenza Lavazza in Russia
Lavazza esporta i propri prodotti nella Federazione Russa da più di dieci
anni.
E’ l’unico torrefattore italiano presente in tutti i canali distributivi
(consumo domestico, fuori casa e distribuzione automatica).
L’italianità, nel prodotto caffè espresso, è da sempre considerata un vanto
ricco di attrattiva (si pensi ai numerosissimi casi di caffè stranieri il cui
naming richiama origini italiane del tutto inesistenti).
A partire dalla fine del 2005, tutti i marchi Lavazza registrati nella
Federazione Russa sono stati oggetto di un’azione di cancellazione per
presunto mancato uso, strumentale ad una successiva usurpazione del
marchio su prodotti non provenienti da Lavazza né dall’Italia.
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Cancellazione per mancato uso
Gli ordinamenti concedono a terzi interessati la facoltà di agire per la
cancellazione di un marchio non utilizzato per un certo periodo dal suo
titolare.
Per evitare la cancellazione, il titolare deve fornire valide prove d’uso.
In genere è sufficiente provare l’uso del marchio producendo in giudizio
campioni di prodotto e dimostrandone l’ingresso sul territorio
(fatture, documentazione doganale).
Lavazza ha invece dovuto affrontare un vero e proprio calvario
probatorio, giungendo a temere seriamente di perdere definitivamente sul
territorio russo un asset di fondamentale importanza (anche alla luce degli
investimenti decennali effettuati).
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Prove fornite da Lavazza
Per dimostrare l’uso dei diversi marchi, Lavazza ha dovuto nel tempo produrre le
seguenti prove:
contratti con i distributori russi
fatture di vendita
documentazione doganale relativa all’uscita dei prodotti dalla UE e all’ingresso degli
stessi nella Federazione Russa
contratti di vendita tra i distributori russi e le catene della grande distribuzione
fatture di vendita del distributore russo alla clientela (es. grande distribuzione)
prova dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture prodotte in giudizio
(Lavazza/distributore; distributore/GDO)
prove relative al controllo dell’apposizione del marchio Lavazza sui prodotti:
contratti con i fornitori di packaging
procedure interne relative all’elaborazione grafica del packaging e alla sua condivisione
con il produttore del materiale da imballaggio
procedure interne relative all’assegnazione dei codici prodotto per dimostrare la
correlazione tra codice prodotto riportato in fattura, immagine del marchio e packaging
Gran parte della documentazione non era nella disponibilità di Lavazza, è stato
possibile reperirla grazie alla collaborazione con i distributori.
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Cronologia
dicembre 2005: un consulente di proprietà intellettuale deposita per
conto di un non precisato committente una domanda di marchio “Lavazza” e
richiede all’Ufficio Marchi e Brevetti russo la cancellazione per presunto
mancato uso di 2 dei 30 marchi Lavazza depositati nella Federazione Russa
novembre 2006: i due marchi Lavazza (tra cui il marchio istituzionale)
vengono cancellati, nonostante le prove d’uso fornite in giudizio
dicembre 2007: il medesimo consulente di proprietà intellettuale,
sull’onda del successo ottenuto, propone azione di cancellazione nei
confronti di tutti i marchi Lavazza depositati in Russia
gennaio/febbraio 2007: Lavazza sceglie di resistere in 10 casi, relativi
ai marchi più rilevanti
maggio-dicembre 2007: Lavazza partecipa direttamente a tutte le
udienze e chiede l’intervento delle autorità italiane.
Risponde ad ogni inconsueta richiesta di prova, fornendo la documentazione
richiesta.
Nel dicembre 2007 le domande di cancellazione dei marchi Lavazza
vengono respinte
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I punti chiave della strategia
partecipazione diretta alla strategia difensiva da parte dell’azienda
intensa collaborazione con le Autorità Italiane, e segnatamente con
l’Ambasciata Italiana a Mosca, grazie all’intermediazione dell’Alto
Commissario per la lotta alla contraffazione.
Con l’aiuto del Ministero del Commercio Estero, intervento della
delegazione della Commissione Europea a Mosca – settore commercio e
agricoltura (che ha partecipato direttamente alle udienze).
Monitoraggio / attenzione delle autorità europee su casi analoghi a fronte
della richiesta della Russia di ingresso nel WTO.
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La situazione attuale
Lavazza ha recuperato 9 marchi su 10 oggetto di tentativo di usurpazione.
Nonostante la modifica della normativa russa nel 2008, altre aziende
italiane, titolari di marchi molto famosi in Russia, sono state oggetto di
identiche azioni predatorie poste in essere dagli stessi soggetti che
hanno attaccato Lavazza.
Alcune di queste aziende non sono riuscite a salvare i loro marchi
(alcune sono state probabilmente costrette a “ricomprare” i marchi stessi
dal nuovo “titolare”.
Anche i marchi Lavazza sono comunque sempre oggetto di costante
monitoraggio perché il pericolo non può considerarsi del tutto cessato……
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Grazie per l’attenzione!
l attenzione!
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