Q213 - AIPPI

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Arbeitsrichtlinien
von Jochen E. BÜHLING, Generalberichterstatter
Dariusz SZLEPER und Thierry CALAME, Stellvertreter des Generalberichterstatters
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG, Shoichi OKUYAMA und Sarah MATHESON, Assistenten
des Generalberichterstatters
Frage Q213
Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen
Tätigkeit im Patentrecht
1) Einführung
Der AIPPI-Kongress 2010 in Paris wird sich mit einem der wichtigsten Themen im Patentrecht
beschäftigen: der erfinderischen Tätigkeit.
Der Geschäftsführende Ausschuss der AIPPI entschied bei seinem Treffen in Buenos Aires im
Oktober 2009, eine Untersuchung zum Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit mit der Analyse
der gegenwärtigen Definition für den Durchschnittsfachmann in den nationalen
Rechtsordnungen zu beginnen.
Es sprechen sowohl historische, als auch zeitgenössische Gründe für diese Untersuchung,
welche einen der grundlegendsten Aspekte der Patentierbarkeit von neuen Erfindungen betrifft.
2) Die bisherige Arbeit von AIPPI:
In ihrer mehr als hundertjährigen Geschichte hatte AIPPI nicht viele Gelegenheiten, die
Patentierbarkeitskriterien zu untersuchen.
Frage Q35: „Methode und Vorbereitung einer Studie im Hinblick auf die Vereinheitlichung von
Gesetzen über Erfindungspatente“, welche beim Kongress in London 1960 begann und die
Entschließung beim Kongress in Berlin 1963 hervorbrachte, behandelte die Frage der
erfinderischen Tätigkeit.
Diese Entschließung führte zur ersten vereinheitlichten Definition der erfinderischen Tätigkeit
hervor, befasste sich aber nicht mit der Definition des Durchschnittsfachmanns.

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Die nächsten Fragen bezogen auf die Patentierbarkeitskriterien waren:
−
Q69 bezüglich der ausreichenden Beschreibung der Erfindung, welche die Annahme der
AIPPI-Entschließung beim Kongress in München 1978 ermöglichte.
−
und Q126 bezüglich der Methoden und Regeln zur Beurteilung der Neuheit im
Patentrecht, welche während des Kongresses in Montreal 1995 diskutiert wurde.
In jüngerer Zeit arbeitete AIPPI an den gegenwärtigen Standards für die Offenbarung im Stand
der Technik bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit bei der Sitzung des
Geschäftsführenden Ausschusses in Lissabon 2002 und nahm die Entschließung zu dieser
Frage unter der Nummer Q 167 an.
Während des Kongresses in Genf 2004, der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in
Berlin 2005 und des Kongresses in Göteborg 2006 arbeitete AIPPI an den Entschließungen
bezogen auf Frage Q180: Inhalt und Bedeutung der gewerblichen Anwendbarkeit und/oder
Nützlichkeit als Patentierungsvoraussetzungen.
Trotz der Tatsache, dass AIPPI bei mehreren Gelegenheiten an Themen in Bezug auf die
Patentierbarkeit der neuen Technologiefelder arbeitete, in denen die menschliche
Erfindungsgabe ihre Leistungsfähigkeit ausdrücken konnte, wie Biotechnologie, Software oder
Geschäftsmethoden, ist überraschenderweise die Frage der erfinderische Tätigkeit und
insbesondere die Definition des Durchschnittsfachmanns seit langem nicht durch die
Vereinigung untersucht worden.
3) Diskussion
- Die Notwendigkeit, die Angemessenheit der theoretischen Definition der erfinderischen
Tätigkeit, und insbesondere des Durchschnittsfachmanns in Bezug auf die erfinderische
Tätigkeit erneut zu prüfen, scheint derzeit besonders wichtig.
Nur die verschiedenen Formen der wirtschaftlichen Entwicklung stellen periodisch die
Angemessenheit und Relevanz der Patentsysteme für die sozialen Bedürfnisse in Frage,
sondern die Erscheinung neuer Technologiefelder gebietet auch die Notwendigkeit der
Neubewertung der Regeln des Patentrechts.
Im Zentrum des Patentrechts befindet sich der Begriff der erfinderischen Tätigkeit, der nicht
ohne Verweis auf die Person bewertet werden kann, deren Einstellung und Verhalten den

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Standard begründet, um die Existenz oder Nichtexistenz der erfinderischen Tätigkeit zu
bestimmen.
- Es sollte nicht vergessen werden, dass die Berücksichtigung des Durchschnittsfachmanns in
Bezug auf die Bewertung der Rechtsbeständigkeit des Patents bei mehreren Stufen stattfindet.
Zuerst wird er während der Stufe der Prüfung der Anmeldung herangezogen. Er kann auch bei
Verfahren nach Erteilung herangezogen werden, in denen die Rechtsbeständigkeit des Patents
angefochten wird.
Das Konzept des Durchschnittfachmanns kann auch im Zusammenhang mit der Auslegung der
Ansprüche sowohl bei der Bewertung der Rechtsbeständigkeit des Patents als auch der
Bestimmung des Schutzbereichs angewandt werden.
Neben der Frage der Patentierbarkeitskriterien wird das Konzept des Durchschnittsfachmanns
auch bei der Bewertung der hinreichenden Offenbarung in der Beschreibung zugrunde gelegt.
Daher ist seine Rolle bei der Bestimmung des Schutzes, welcher durch ein Patent verliehen
wird, grundlegend.
- Es muss auch unterstrichen werden, dass diese theoretische Konstruktion des
Durchschnittsfachmanns, welche anderen im Recht verwendeten theoretischen Modellen
entspricht, wie dem Verweis auf den bonus pater familias im Zivilrecht, ihre Konturen durch die
Veränderungen modifiziert sehen kann, welche in der Art und Weise auftreten, wie die
Erfindungen heutzutage gemacht werden, wo sie selten die Frucht der Anstrengungen einer
einzelnen Person sind, sondern häufiger das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit eines Teams
von Leuten.
Und es scheint angemessen, die verschiedenen Wege zu berücksichtigen, wie Erfindungen
tatsächlich gemacht werden (wie: gemeinsame Forschung zwischen Unternehmen und
Universitäten, Forschungsteams der privaten Investoren, welche mit anderen Unternehmen in
verschiedenen Technologiefeldern zusammenarbeiten, aber auch, selbst wenn sie selten sind,
die einzelnen Erfinder, welche die Jahre ihrer Erfahrung usw. nutzen), um als Folge die
Definition des Durchschnittsfachmanns an diese Umstände anzupassen.
Diese Neubewertung kann auch das Prinzip der Definition des Durchschnittsfachmanns als
theoretischer Standard in Frage stellen, da argumentiert werden kann, dass die Anerkennung
der erfinderischen Tätigkeit in concreto unter Bewertung der faktischen Situation erfolgen sollte,
in welche sich der Erfinder selbst versetzte.
- Als Folge wird die zu untersuchende Hauptfrage im Bereich von Q213 sein, ob die bestehende

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Definition und Eigenschaften des Durchschnittsfachmanns noch angemessen und geeignet
sind, oder ob sie an die verschiedenen oben skizzierten Entwicklungen angepasst werden
müssen. Ebenso geht es darum zu erkennen, ob die Methoden und Mittel, die verwendet
werden, um diese Definition anzuwenden, noch angemessen sind.
Die vorliegenden Arbeitsrichtlinien haben zum Ziel, die Umrisse der Untersuchung
auszuarbeiten, die durch AIPPI durchgeführt werden sollte.
Nach Beantwortung der Fragen bezogen auf die Statuten der gegenwärtigen nationalen Rechte
werden die Gruppen gebeten, ihre Ideen für zukünftige Lösungen vorzuschlagen, die als
Hintergrund für die harmonisierten Regeln verwendet werden könnten.
4) Die Situation in den nationalen Rechtsordnungen:
Die vorgeschlagenen Fragen werden versuchen, die Definition des „Durchschnittsfachmanns“ in
drei Schritten zu analysieren und zu verstehen: der Begriff der „Person“, die Frage seiner
persönlichen „Fähigkeiten“ (skills) und schließlich der „technische Bereich“ (technical field), in
welchem diese Fähigkeiten ausgeübt werden.
1) Die durch AIPPI vorgeschlagene Studie beginnt mit der Erörterung der Person als einem
der Elemente der Definition des Durchschnittsfachmanns.
Die Gruppen werden daher gebeten anzugeben, ob der Durchschnittsfachmann eine
oder mehrere Personen ist.
Falls ein Durchschnittsfachmann ein Team von Leuten ist, sind die Team-Mitglieder
dann alle gleich oder können sie sich in ihren verschiedenen Attributen unterscheiden,
insbesondere falls solch ein Team Personen aus verschiedenen Disziplinen oder mit
unterschiedlichen Qualifikationsgraden umfasst?
2) Ist der Durchschnittsfachmann eine reale Person (oder Team von Personen) oder eine
hypothetische Person?
3) Der Durchschnittsfachmann muss im Rahmen seiner/ihrer persönlichen Fähigkeiten und
Attribute analysiert werden.
Zunächst ist es notwendig zu wissen, ob, und falls ja bis zu welchem Ausmaß, diese
Person Fähigkeiten des logischen Denkens und/oder kreative Fähigkeiten hat, oder ob
er/sie lediglich die Fähigkeit hat, die Anweisungen oder Instruktionen anderer Leute

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durchzuführen oder auszuführen.
Ein weiterer Punkt, der diskutiert werden kann, ist, ob die persönlichen Attribute des
Durchschnittsfachmanns auch für andere Umstände gleich sind, in welchen der
Durchschnittsfachmann eine Rolle spielen kann, wie Auslegung des Patents oder für die
Erwägung der ausreichenden Offenbarung in der Beschreibung, selbst wenn dieser
letzte Punkt über den Umfang der vorliegenden Untersuchung hinaus geht.
Schließlich kann die Frage diskutiert werden, ob die persönlichen Attribute des
Durchschnittsfachmanns für verschiedene Rechte des Geistigen Eigentums, welche
technische Schöpfungen wie Patente oder Gebrauchsmuster, Sorten usw. abdecken,
die gleichen sind, sofern diese in den nationalen Rechten existieren.
4) Ein weiterer wichtiger Aspekt der Frage ist zu wissen, was die persönlichen Fähigkeiten
(personal skills) des „Durchschnittsfachmanns“ sind?
Mindestens zwei wichtige Themen verdienen es, analysiert zu werden:
−
Was ist der Grad der Qualifikation oder Fähigkeiten der Person?
−
Und was sind Natur und Reichweite seines/ihres Fachwissens?
Das zweite Thema umfasst genauer die Frage der Fähigkeit, die Dokumente zu
verstehen und zu analysieren, welche dem Durchschnittsfachmann zugänglich sind,
wobei diese Fähigkeit „das Allgemeinwissen“ (general knowledge) genannt wird und den
Nachweis des Inhalts des „Allgemeinwissens“ betrifft:
a) Was ist der allgemeine Umfang eines solchen Fachwissens?
b) Ist solch ein Fachwissen auf die allgemeine technische Ausbildung einer solchen
Person begrenzt?
c) Bis zu welchem Umfang werden Informationen in Dokumenten – Artikeln oder
älteren Patenten – als Teil eines solchen Fachwissens angesehen?
d) Kann solch ein Wissen Informationen einschließen, welche die Person vielleicht
nicht auswendig gelernt hat, aber leicht nachschlagen kann?
5) Die Frage des Durchschnittsfachmanns wirft auch das Problem des
Bewertungszeitpunkts dieser Fähigkeiten auf: sollten sie alle zum maßgeblichen

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Zeitpunkt der Gültigkeit des Patents bewertet werden, also zum Prioritätszeitpunkt, oder
könnten sie auch an dem Datum bewertet werden, wenn das Patent durch den Richter
zum Beispiel im Verletzungsverfahren beurteilt wird, wo die Rechtsbeständigkeit
zusammen mit dem Verletzungsanspruch diskutiert werden kann? Dies kann zu
Unterschieden in der Bewertung führen, falls der Begriff der Äquivalenz in Bezug auf
den Stand der Technik angewandt wird.
6) Das nächste Thema bezogen auf die Definition des Durchschnittsfachmanns ist der
technische Bereich oder das Fach (the art), in welchem seine oder ihre Fähigkeiten
umgesetzt werden.
Die erste Teilfrage ist, ob diese Fähigkeiten in einem oder mehreren technischen
Bereichen konzentriert sind.
Die zweite bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Grenzen zwischen verschiedenen
technischen Bereichen gezogen werden können: wie wird diese Bestimmung durch
Richter oder Patentämter vorgenommen?
7) Die Frage lautet auch zu wissen, was die Art seiner/ihrer Kompetenz in dem
technischen Bereich ist und insbesondere, ob diese Kompetenz theoretisch oder
praktisch ist?
8) Die Gruppen werden gebeten anzugeben, wie in der Praxis die Beurteilung der
Fähigkeiten des Durchschnittsfachmanns gehandhabt wird. Welche Rolle spielt die
Meinung der Sachverständigen in diesem Punkt?
9) Schließlich sind die Gruppen ebenfalls eingeladen, alle anderen Fragen zu erörtern,
welche im Zusammenhang mit dem Durchschnittsfachmann auftreten können.
5) Zukünftige Harmonisierung
Nach Bewertung der nationalen Lösungen sind die Gruppen eingeladen, ihre Vorschläge für die
mögliche Harmonisierung und speziell die harmonisierte Definition des Durchschnittsfachmanns
zu präsentieren. Das Ziel dieses Abschnitts ist es nicht, alle Fragen bezogen auf das
gegenwärtige nationale Recht zu wiederholen, sondern die grundlegendsten Punkte zu finden,
in welchen die internationale Harmonisierung angestrebt werden könnte.
1) Speziell sind die Gruppen eingeladen zu präzisieren, bei welchen Punkten sie die
besondere Notwendigkeit der internationalen Harmonisierung zum Thema des

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Durchschnittsfachmanns sehen.
2) Die Gruppen können angeben, ob der Standard eines „Durchschnittsfachmanns" als
hypothetisches Modell bewertet oder im Gegensatz dazu in concreto anerkannt werden
sollte.
3) Sollten die Fähigkeiten des „Durchschnittsfachmanns“ sein, nur die Anweisungen
anderer Personen auszuführen, oder sollten sie kreativ und sowohl praktisch als auch
theoretisch sein?
4) Sollte das Fach, in welchem der Durchschnittsfachmann tätig ist, nur aus einer Disziplin
stammen oder sollte es mehrere technische Gebiete abdecken?
5) Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen, alle anderen Vorschläge zu präsentieren,
welche sich im Zusammenhang mit der möglichen internationalen Harmonisierung der
Definition des Durchschnittsfachmanns ergeben können.
Anmerkung: Es wird hilfreich sein und geschätzt werden, wenn die Gruppen der Reihenfolge
der Fragen in ihren Berichten folgen und die Fragen und Nummern für jede Antwort verwenden.
Dezember 2009