ppt Jung - Universität Wien

MARKEN- UND
KENNZEICHENRECHT IM
TECHNOLOGIEUMFELD
25.3.2009
RAA Mag. Sascha Jung LL.M. LL.M.

Sascha Jung
• 1999 – 2003
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien
• 2004 – 2006
Gerichtsjahr; LL.M. im europäischen Wirtschaftsrecht an der
Donauuniversität Krems; LL.M. im US-amerikanischen IP-Law
an der St. Clara University, CA
• 2006 – laufend
Rechtsanwaltsanwärter bei Höhne, In der Maur & Partner
Rechtsanwälte GmbH mit Spezialisierung auf Marken-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht
Vortragstätigkeit zum Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
an der Universität Wien, der Donauuniversität Krems und am
Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und
Steuerrecht in München

Allgemeines Kennzeichenrecht
• Sowohl die Marke als auch die sonstigen
Kennzeichen zielen darauf ab,
Personen, Unternehmen, Waren oder
Dienstleistungen zu individualisieren
und dadurch von anderen Personen,
Unternehmen, Waren oder
Dienstleistungen zu unterscheiden.

Allgemeines Kennzeichenrecht
• Es ist zwischen Formalrechten und
sonstigen Rechten, die keiner formalen
Anmeldung bedürfen, zu unterscheiden:
• Marke (im Markenregister zu registrieren)
• Firma (im Firmenbuch anzumelden)
• Unternehmenskennzeichen (durch
Ingebrauchnahme)
• Titel (durch Gebrauchsaufnahme)
• Name (durch Geburt bzw. Namensgebung)

Allgemeines Kennzeichenrecht
• Trotz korrekter Registrierung, Anmeldung bzw.
Gebrauchsaufnahme ist ein Rechtseingriff
möglich.
• Dies gilt vor allem für die Registrierung von
Marken, da die Registrierung einer Marken noch
nichts darüber sagt, ob der Markeninhaber die
Marke auch zurecht im Markenregister eintragen
ließ.
• Jedermann kann „NIKE“ oder „RED BULL“
registrieren lassen (und einen Tag warten, bis die
Markeninhaber ein Löschungsverfahren einleiten).

Allgemeines Markenrecht
• Das Markenrecht ist im österreichischen
Markenschutzgesetz (MSchG), der Markenrichtlinie
(RL 89/104/EWG), sowie in der
Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV Nr. 40/94)
geregelt.
• Eine Marke ist jedes Zeichen, das sich grafisch
darstellen lässt und geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von
identischen oder ähnlichen Waren oder
Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu
unterscheiden.

Allgemeines Markenrecht
• Wörter:
• „SONY“, „BOB MARLEY“, „GOOGLE“
• Buchstaben:
• „IBM“, „OMV“, „VW“
• Zahlen:
• „012“, „4711“, „88,6“

Allgemeines Markenrecht
• Bilder und Formen:

Allgemeines Markenrecht
• Farben:
• bestehen ausschließlich aus einer Farbe oder einer
Farbenkombination (definiert mittels Farbklassifikationssystemen
wie RAL oder Pantone).
• Abstrakt:
farbbestimmt, aber konturunbestimmt, Schutzobjekt
sind die Farben per se
• Konkret:
farb- und konturbestimmt, Schutzobjekt sind
die Farben in ihrer konkreten Anordnung

Klangmarken
• Klänge oder Geräusche:
• Die grafische Darstellung erfolgt mittels
Notenschrift oder Sonagrammen

Allgemeines Markenrecht
• Marken bedürfen der förmlichen Anmeldung
und Registrierung.
• Es ist zwischen nationalen Marken
(mit Wirkung für das Staatsgebiet),
Gemeinschaftsmarken (mit Wirkung
für alle Mitgliedstaaten der EG)
und internationalen Marken (nationale
Marken deren Schutz auf
weitere Länder erstreckt wurde) zu
unterscheiden.

Allgemeines Markenrecht
• Das Markenrecht folgt dem
Prioritätsgrundsatz „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst.“
• Maßgeblich für die Priorität ist der Tag der
Anmeldung.
• Es besteht kein allumfassender
Markenschutz. Marken werden stets für
konkrete Waren und Dienstleistungen
registriert. Nach den ersten fünf Jahren ab
Registrierung besteht ein Zwang, die Marke
markenmäßig zu benutzen.

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung
• Die Benutzung fremder Marken für
vergleichende Werbung stellt an sich
einen Markenrechtseingriff dar, weil
• ein mit der Marke identisches oder ähnliches
Zeichen für identische oder ähnliche Waren
bzw. Dienstleistungen verwendet wird,
• und damit der Werbende seine Waren bzw.
Dienstleistungen unterscheidet und so den
Absatz seiner Waren bzw. Dienstleistungen
fördert.

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung
• Allerdings unterstützt der
Gemeinschaftsgesetzgeber die
vergleichende Werbung, weil dadurch
der Wettbewerb gefördert und der
Verbraucher in einem höheren Ausmaß
über Vor- und Nachteile informiert wird.

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung
• Der Inhaber einer registrierten Marke ist
daher nicht berechtigt, die Benutzung
eines mit dieser Marke identischen oder
ähnlichen Zeichens durch einen Dritten
in vergleichender Werbung zu
untersagen, vorausgesetzt die
vergleichende Werbung ist für sich
zulässig.

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung
• RL 2006/114/EG: Vergleichende Werbung ist zulässig
wenn sie
• nicht irreführend ist
• Waren bzw. Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder
dieselbe Zweckbestimmung vergleicht
• objektiv eine oder mehrere wesentliche, nachprüfbare und
typische Eigenschaften vergleicht
• weder Marken, Handelsnamen, Verhältnisse, Waren oder
Dienstleistungen des Mitbewerbers herabsetzt
• den guten Ruf des Mitbewerbs nicht ausnutzt
• keine Imitationen darstellt
• keine Verwechslungsgefahr in Bezug auf den Mitbewerber
oder dessen Marken oder sonstigen Kennzeichen herstellt

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung
• Wenn jedoch dem Markeinhaber ein
Ausschließungsrecht (wegen Verwechslungsgefahr)
zukommt, kann die diesbezügliche vergleichende
Werbung gar nicht mehr zulässig sein, weil ja eben
Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Rechte aus der
Marke erschöpfen sich also nach der
Rechtsprechung des EuGH (12.6.2008, C-533/06 –
„O2“), wenn deren Benutzung beim Publikum keine
Verwechslungsgefahr hervorruft und zwar
unabhängig davon, ob alle übrigen Voraussetzungen
für die Zulässigkeit vergleichender Werbung
vorliegen oder nicht.

Benutzung fremder Marken in
vergleichender Werbung
• Es besteht also in diesem Bereich ein
Vorrang des Lauterkeitsrechts
gegenüber dem Markenrecht. Ist die
vergleichende Werbung unter
Verwendung fremder Marken
lauterkeitsrechtlich zulässig, kann daran
auch das Markenrecht nichts ändern.

Keywordadvertising

Keywordadvertising
• Keyword Advertising ist eine Werbemethode,
die das Aufscheinen von Anzeigen in
Trefferlisten von Suchmaschinen mit der
Eingabe bestimmter Begriffe verknüpft. Die
Werbeanzeigen erscheinen hierbei nicht in der
herkömmlichen Trefferliste, sondern in einem
eigenen, zumeist farblich hinterlegten oder
sonst abgegrenzten Bereich, mit der
Überschrift Anzeige etc.

Keywordadvertising
• Präzedenzfall in Österreich: Wein & Co gegen
Weinwelt, OGH 20.3.2007, 17 Ob 1/07g.
• Beklagte hat mehrere Keywords bei Google
gebucht, unter anderem den Wortteil „Wein &
Co“ der Wort-Bild-Marke der Klägerin.
• Die Beklagte erschien in den Anzeigenlisten
stets ganz oben auf.
• Die Anzeigenlisten enthielten Links zur
Website der Beklagten, welche ebenfalls den
Wortteil „Wein & Co“ enthielten.

Keywordadvertising
• Eine Markenrechtsverletzung liegt vor, wenn ein mit der
Marke identisches oder ähnliches Zeichen zur
Kennzeichnung für identische oder ähnliche Waren
verwendet wird.
• Die Verwendung des Markenwortlauts in Überschriften
ist zweifelsfrei eine solche unerlaubte Nutzung.
• Auch die Vorreihung in der Trefferliste vermittelt den
Eindruck eines besonderen Zusammenhangs zwischen
dem Markenwortlaut und dem Angebot der Beklagten und
indiziert den Eindruck einer wirtschaftlichen oder
organisatorischen Nahebeziehung zwischen Klägerin
und Beklagter.

Keywordadvertising
• Der OGH hat jedoch die Frage offen gelassen, ob eine
Markenrechtsverletzung auch dann vorliegt, wenn die
Verwendung der Keywords „nur“ dazu führen, dass die
Werbeeinschaltung der Beklagten, die den fremden
Markenwortlaut selbst nicht enthält, in einem Anzeigenfeld
aufscheint.
• Was ist die Erwartung des Nutzers? Ist nur die Trefferliste nach
objektiven Kriterien erstellt, während dies bei einer
Anzeigenschaltung nicht erwartet wird?
• Das OLG Stuttgart erkennt auch darin einen
Markenrechtseingriff
• Der OGH (OGH 20.5.2008, 17 Ob 3/08b) hat nunmehr eine
Vorlage an den EuGH veranlasst („BERGSPECHTE“) um zu
erfahren, ob Keywordadvertising nun einen
Markenrechtseingriff darstellt und dies auch dann der Fall ist,
wenn die Einschaltung im Anzeigenfeld aufscheint.

Keywordadvertising
• Keywordadvertising mit fremden
Kennzeichen kann eine sittenwidrige
Behinderung im Sinne einer
unzulässigen Kanalisierung der
Kundenströme darstellen. Auch ein
Eingriff in § 1 UWGist daher möglich.

Ältere Marke vs. Jüngere
Domain
• 5 Prüfungsschritte um herauszufinden,
ob die jüngere Domain in das ältere
Markenrecht eingreift:
• Berechtigung aus dem MSchG?
• Welches Kennzeichen ist älter?
• Kennzeichenmäßiger Gebrauch?
• Verwechslungsgefahr?
• Welche Ansprüche?

Ältere Marke vs. Jüngere
Domain
• Die Rechte aus einer registrierten Marke stehen
zunächst ihrem Inhaber zu, also jener natürlichen
oder juristischen Person, welche in der
Registerurkunde angeführt ist.
• Der Markeninhaber kann die Markenrechte Dritten
lizenzieren. Der Lizenznehmer ist jedoch nur bei
Erteilung einer ausschließlichen Lizenz oder bei
Erteilung einer einfachen Lizenz mit
Klagsermächtigung dazu befugt, gegen Dritte im
Falle einer Markenverletzung vorzugehen.

Ältere Marke vs. Jüngere
Domain
• Das Kennzeichenrecht folgt dem alt bekannten Grundsatz
„wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“
• Bei der Marke ist zwischen dem Anmeldetag und dem
Registrierungstag zu unterscheiden. Während der
Anmeldetag nur ein Prioritätsrecht gegenüber Dritten gibt,
die eine identische/ähnliche Marke anmelden wollen,
entsteht das Recht aus der Marke erst mit dem Tag der
Eintragung in das Markenregister.
• Der Schutz einer Domain als besondere
Geschäftsbezeichnung nach § 9 Abs 1 UWG entsteht mit
Benutzungsaufnahme bzw. Ingebrauchnahme, sofern
die Domain als Herkunftshinweis dient.

Ältere Marke vs. Jüngere
Domain
• Ob die bloße Registrierung einer Domain
einen kennzeichenmäßigen Gebrauch
darstellt, ist unklar.
• Die Lehre und deutsche Judikatur folgt
der Ansicht, dass bloße Registrierung
einer Domain dann ausreicht, wenn sich
aus den Umständen ergibt, dass die
Domain für bestimmte Waren oder
Dienstleistungen benutzt werden soll.

Ältere Marke vs. Jüngere
Domain
• Bei der Frage, ob die Domain mit der
registrierten Wortmarke identisch oder
verwechselbar ähnlich ist, ist einerseits
auf den jeweiligen Wortlaut und
andererseits auf den Inhalt der Website
bzw. die Waren und/oder
Dienstleistungen, für welche die
Wortmarke registriert ist, abzustellen.

Ältere Marke vs. Jüngere
Domain
• Unterlassungsanspruch (im Wege eines
Sicherungsantrags schnell durchsetzbar)
• Zahlung angemessenen Entgelts
• Beseitigungsanspruch
• Kann die Nutzung einer Domain nach materiellem
Recht nicht zur Gänze untersagt werden, so besteht
idR auch kein Anspruch auf Abgabe einer Löschungsbzw.
Verzichtserklärung gegenüber der
Registrierungsstelle (außer bei bekannten Marken, die
ja auch vor Verwässerung der Unterscheidungskraft
geschützt sind, unabhängig einer Waren- oder
Dienstleistungsidentität?)

Ältere Domain vs. Jüngere
Marke
• Die Innehabung einer Domain alleine
genügt zunächst noch nicht, um gegen
Dritte vorzugehen, die später ein der
Domain ähnliches Zeichen als Marke
anmelden. Die bloße
Domainregistrierung begründet kein
Recht mit Schutzwirkung gegenüber
Dritten.

Ältere Domain vs. Jüngere
Marke
• Der Schutz einer Domain als besondere
Geschäftsbezeichnung nach § 9 Abs 1 UWG entsteht
mit Benutzungsaufnahme bzw. Ingebrauchnahme.
• Der Domaininhaber muss jedoch beweisen, dass sein
Unternehmen von den angesprochenen
Verkehrskreisen auch aufgrund der Domain (und nicht
anhand anderer Kennzeichen wie Marke, Firma,
andere Domain, etc.) identifiziert wird (z.B. Nutzung
der Domain als E-Mail Adresse). Andernfalls dient die
Domain ja gerade nicht als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft, sondern lediglich als Adressbezeichnung im
world wide web, ähnlich einer Telefonnummer im
Telefonbuch.

Praxistipps zu Domain vs. Marke
• Auf Klägerseite:
• Rechtzeitig Ausdrucke der Website machen.
• Unterlassungsbegehren derart formulieren, dass nicht
nur auf den Wortlaut der Domain, sondern auch auf
den Inhalt der Website abgestellt wird.
• Keine Beseitigung begehren.
• Versuchen, das Vorliegen einer bekannten Marke zu
konstruieren, weil dann gegen die Domain generell
vorgegangen werden kann und eventuell auch
Beseitigungsanspruch zusteht.
• Stets auch Ansprüche aus Domain-Grabbing prüfen,
da hierfür bereits der bloße rechtswidrige Erwerb der
Domain ausreicht.

Praxistipps zu Domain vs. Marke
• Auf Beklagtenseite:
• Rechtswidrige Inhalte möglichst rasch entfernen, da der
Beseitigungsanspruch das tatsächliche Vorliegen eines
rechtswidrigen Zustands voraussetzt.
• Sollte Kläger die Bekanntheit seiner Marke vorbringen,
einwerfen, dass die geforderte Bekanntheit (es gibt zwar
keine zahlenmäßige Grenze, aber ein Bekanntheitsgrad
von 25% der angesprochenen Verkehrskreise sollte schon
vorliegen) gar nicht im gesamten Staatsgebiet (zumindest
ein wirtschaftlich bedeutender Teil) vorliegt.
• Überprüfen, ob im Provisorialverfahren die
Bescheinigungsmittel der Klagsseite auch tatsächlich
parat (sofort ausführbar) sind.

Domain-Grabbing
• Unter Domain-Grabbing wird das bewusste
Registrieren einer bestimmten Domain
verstanden, ohne diese Domain selbst
benutzen zu wollen. Sinn und Zweck einer
solchen Registrierung sind unlautere Vorteile
im geschäftlichen Verkehr, da der Inhaber
eines Marken- oder Kennzeichenrechts von
der Registrierung und Nutzung dieser Domain
ausgeschlossen ist.

Domain-Grabbing
• 3 Prüfungsschritte um herauszufinden,
ob Domain-Grabbing vorliegt:
• Besteht Schutz für das verwendete Zeichen?
• Liegt Behinderungsabsicht vor?
• Behinderungsabsicht bereits im Zeitpunkt der
Domainregistrierung gegeben?

Domain-Grabbing
• Registrierte Marke, Firma,
Unternehmenskennzeichen, Name
• Nicht jedoch bei Verwendung
beschreibender Gattungsbezeichnungen
als Domain (sofern kraft Bekanntheit
nicht doch Unterscheidungskraft
vorliegt).

Domain-Grabbing
• Insbesondere dann, wenn der
Kennzeichenberechtigte nicht selbst
über eine sehr ähnliche Domain verfügt.
• Eine Behinderungsabsicht wird indiziert,
wenn der Domaininhaber diese
vermarkten will und/oder kein
berechtigtes Eigeninteresse aufweist.

Domain-Grabbing
• Der Vorsatz kann sich aus Indizien ergeben.
• Dazu genügt der Beweis, dass der
Domaingrabber kein nachvollziehbares
Eigeninteresse am Domainerwerb zeigt.
• An diesem mangelt es, wenn die gewählte
Domain einem fremden Kennzeichen ähnelt,
hingegen mit dem eigenen Namen oder der
eigenen Tätigkeit in keinem Zusammenhang
steht.

Praxistipps
• Auf Klägerseite:
• Domaingrabber anschreiben und ein
Verkaufsangebot erbeten
(=Vermarktungsabsicht).
• Websiteausdrucks machen.
• Registrierungsstelle (z. B. nic.at)
anschreiben und Löschung der Domain bzw.
Versetzung in den Wartestatus begehren.

Praxistipps
• Auf Beklagtenseite:
• Nachweisen, dass man die Domain
tatsächlich für sich selbst benützen will.
• Darlegen, warum keine
Behinderungsabsicht vorliegt.
• Argumentieren, dass die Domain generisch
oder rein beschreibend ist.

Haften Suchmaschinenbetreiber und
Domainvergabestelle für fremde
Markenrechtsverstöße?
• Sowohl Domainvergabestelle als auch
Suchmaschinenbetreiber begehen den
Verstoß nicht selbst, sondern tragen durch
Anmeldung/Verkauf dazu bei.
• Die Gehilfenhaftung setzt eine bewusste
Förderung des Täters voraus. Der Gehilfe
muss zur Ausführung der Tag beitragen
oder diese erleichtern.

Haften Suchmaschinenbetreiber und
Domainvergabestelle für fremde
Markenrechtsverstöße?
• Keine allgemeine Prüfpflicht
ausgehend von der Judikatur zu reinen
Zeitungsvertriebunternehmen.
• Eine Überprüfungspflicht besteht nur,
wenn der Markeninhaber darauf
hinweist und die Rechtsverletzung auch
für einen juristischen Laien
offenkundig ist.

Danke für die Aufmerksamkeit!
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