CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y AUTORIZACIÓN ...
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<strong>CONTRATO</strong> <strong>DE</strong> <strong>LICENCIA</strong> <strong>DE</strong> <strong>USO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MARCA</strong> Y <strong>AUTORIZACIÓN</strong> <strong>DE</strong> <strong>USO</strong> <strong>DE</strong><br />
SECRETOS INDUSTRIALES (EL “<strong>CONTRATO</strong>”) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE<br />
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN <strong>DE</strong> BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO<br />
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACTUANDO EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER <strong>DE</strong><br />
FIDUCIARIO EN EL <strong>CONTRATO</strong> <strong>DE</strong> FI<strong>DE</strong>ICOMISO (SEGÚN DICHO TÉRMINO SE<br />
<strong>DE</strong>FINE MÁS A<strong>DE</strong>LANTE), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU <strong>DE</strong>LEGADO<br />
FIDUCIARIO [●] (EL “FIDUCIARIO” O EL “<strong>LICENCIA</strong>NTE”), Y POR LA OTRA<br />
ARRACHERA HOUSE, S.A.P.I. <strong>DE</strong> C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL<br />
SEÑOR GUSTAVO ANTONIO GUTIÉRREZ GALINDO (EL “F<strong>DE</strong>ICOMITENTE” O EL<br />
“<strong>LICENCIA</strong>TARIO”) ,<strong>DE</strong> CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECE<strong>DE</strong>NTES,<br />
<strong>DE</strong>CLARACIONES Y CLÁUSULAS:<br />
A N T E C E D E N T E S<br />
I. El [●] de [●] de 2009, el Fideicomitente, el Fiduciario y Monex Casa de<br />
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como representante común de los<br />
Tenedores (el “Representante Común”), celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable<br />
“F/257036” (F diagonal dos cinco siete cero tres seis) (el “Contrato de Fideicomiso”). Una<br />
copia del Contrato de Fideicomiso se adjunta al presente como Anexo “A”. Los términos<br />
utilizados con mayúscula inicial en el presente y no definidos expresamente en el mismo,<br />
serán utilizados tal como se les define en el Contrato de Fideicomiso.<br />
II. En virtud del Convenio de Aportación Inicial celebrado el mismo [●] de [●] de<br />
2009, el Fiduciario adquirió del Fideicomitente la propiedad de los Activos Iniciales, los<br />
cuales forman parte del Patrimonio del Fideicomiso.<br />
III. El Fiduciario, en su calidad de propietario exclusivo de los Activos Iniciales y<br />
en cumplimiento de los fines del Contrato de Fideicomiso, desea celebrar el presente<br />
Contrato para (i) otorgar al Licenciario una licencia de uso de las Marcas Iniciales y (ii)<br />
autorizar al Licenciatario el uso de los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema<br />
Inicial.<br />
D E C L A R A C I O N E S:<br />
I. El Fiduciario declara a través de su delegado fiduciario que:<br />
1. Es una sociedad anónima constituida conforme a la Ley de Instituciones de<br />
Crédito, que se encuentra autorizada para llevar a cabo operaciones<br />
fiduciarias y que celebra el presente Convenio, exclusivamente en su<br />
calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso y en cumplimiento de sus<br />
fines;<br />
2. De conformidad con el Convenio de Aportación Inicial, es el único<br />
propietario de las Marcas Iniciales, según las mismas se desriben en el<br />
Anexo“B“, todas las cuales han sido debidamente registradas ante el
-2-<br />
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) y se encuentra<br />
vigentes y surtiendo plenos efectos legales;<br />
3. De conformidad con el Convenio de Aportación Inicial, es el único<br />
propietario de los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial; y<br />
4. Cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato<br />
según consta en la escritura pública 300,598 del 28 de marzo de 2008,<br />
otorgada ante la fe del Lic. Tomás Lozano Molina, Notario Público número<br />
10 del Distrito Federal, inscrita en el folio mercantil número 64053 del<br />
Registro Público de Comercio del Distrito Federal con fecha 7 de abril de<br />
2008, mismas que a la fecha de firma del presente Contrato no le ha sido<br />
revocadas ni modificadas en forma alguna; y<br />
5. El presente Contrato constituye obligaciones legales, válidas y obligatorias<br />
del Fiduciario y exigibles en su contra de conformidad con sus términos.<br />
II. El Fideicomitente declara a través de su representante que:<br />
1. Es una sociedad mercantil, legalmente constituida de conformidad con las<br />
leyes de los Estados Unidos Mexicanos , según lo acredita con la Escritura<br />
Pública número 107,504 de fecha 6 de julio de 2001, otorgada ante el<br />
licenciado Ignacio Soto Borja y Anda, Notario Público número 129 del<br />
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esa<br />
Ciudad en el Folio Mercantil número 281,024, de fecha 28 de septiembre de<br />
2001;<br />
2. El 16 de febrero de 2009 adoptó el régimen de sociedad anónima promotora<br />
de inversión de capital variable, según consta en la escritura pública 32,516<br />
de fecha 23 de febrero de 2009, otorgada ante la fe del licenciado J.<br />
Eugenio Castañeda Escobedo, notario público número 211 del Distrito<br />
Federal, cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de registro ante el<br />
Registro Público de Comercio por lo reciente de su otorgamiento;<br />
3. Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar este<br />
Contrato en su nombre y representación y tiene suficientes poderes y<br />
facultades para obligarla en términos del mismo, según consta en la<br />
escritura pública descrita en la declaración (a) anterior, poderes y facultades<br />
que no les han sido revocados, limitados o modificados en forma alguna;<br />
4. Reconoce al Fiduciario como el único y exclusivo titular y propietario de las<br />
Marcas Iniciales que se describen en el Anexo “B” de este Contrato, todas<br />
las cuales han sido debidamente registradas ante el IMPI y se encuentran<br />
vigentes y surtiendo plenos efectos legales;<br />
5. Reconoce al Fiduciario como el único y exclusivo titular y propietario de los<br />
Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial.<br />
6. Cuenta con todas las autorizaciones, consentimientos, licencias y permisos<br />
necesarios bajo la ley aplicable para celebrar el presente Contrato y dichas
-3-<br />
autorizaciones, consentimientos, licencias y permisos se encuentran<br />
vigentes y no han sido modificados de forma alguna;<br />
7. El presente Contrato constituye obligaciones legales, válidas y obligatorias<br />
del Fideicomitente y exigibles en su contra de conformidad con sus<br />
términos.<br />
Con base en los Antecedentes y las Declaraciones que anteceden, las partes convienen<br />
en otorgar las siguientes:<br />
Primera.- Licencia<br />
C L Á U S U L A S<br />
El Licenciante en este acto otorga al Licenciatario una licencia de uso de las Marcas<br />
Iniciales. El Licenciatario a su vez acepta la licencia de uso de las Marcas Iniciales y se<br />
obliga a usarlas de conformidad con lo previsto en este Contrato.<br />
Las partes acuerdan que la licencia de uso de las Marcas Iniciales se confiere<br />
únicamente por cuanto al desarrollo de las Operaciones Restauranteras en términos del<br />
Contrato de Fideicomiso.<br />
Las partes convienen que el Licenciatario estará expresamente facultado para sublicenciar<br />
las Marcas Iniciales a favor de cualquier Operador que tenga celebrado un<br />
Contrato de Operación con el Licenciatario; en el entendido que (i) el contrato respectivo<br />
(o cualquier documento vínculante firmado por separado) deberá contener una cláusula<br />
que (a) de por terminada la sub-licencia en el momento que la licencia contenida en este<br />
Contrato concluya, y (b) le permita al Licenciatario, en su carácter de sub-licenciante dar<br />
por terminada la sub-licencia en cualquier momento y sin causa, y (ii) todos los derechos<br />
del Licenciatario bajo cada Contrato de Operación, incluyendo, sin limitación el derecho<br />
que se menciona en el inciso (i)(b) anterior, deberá ser cedido al Fiduciario de<br />
conformidad con el Fideicomiso.<br />
Segunda.- Autorización de Uso<br />
El Licenciante en este acto autoriza al Licenciatario el uso de los Manuales de Operación<br />
Iniciales y el Sistema Inicial. El Licenciatario a su vez acepta la autorización y se obliga a<br />
usar los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial de conformidad con lo<br />
previsto en este Contrato.<br />
Las partes acuerdan que la autorización para el uso exclusivo de los Manuales de<br />
Operación Iniciales y el Sistema Inicial se confiere únicamente por cuanto al desarrollo de<br />
las Operaciones Restauranteras en términos del Contrato de Fideicomiso.<br />
Las partes convienen que el Licenciatario estará expresamente facultado para otorgar el<br />
uso de los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial a favor de cualquier
-4-<br />
Operador que tenga celebrado un Contrato de Operación con el Licenciatario, en el<br />
entendido que (i) el contrato respectivo (o cualquier documento vínculante firmado por<br />
separado) deberá contener una cláusula que (a) de por terminada dicha autorización en<br />
el momento que la autorización contenida en este Contrato concluya, y (b) le permita al<br />
Licenciatario, dar por terminada dicha autorización en cualquier momento y sin causa, (ii)<br />
el contrato respectivo (o cualquier documento vínculante firmado por separado) deberá<br />
contener una cláusula que obligue al Operador a mantener confidencialidad respecto de<br />
Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial en términos esencialmente iguales a<br />
los previstos en este Contrato, y (iii) todos los derechos del Licenciatario bajo cada<br />
Contrato de Operación, incluyendo, sin limitación el derecho que se menciona en el inciso<br />
(i)(b) anterior, deberá ser cedido al Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso.<br />
Tercera.- Contraprestación<br />
La licencia y autorización de uso objeto del presente Contrato es gratuita y, como tal, no<br />
genera para el Licenciatario obligación de pago alguno por dicho concepto.<br />
Cuarta.- Uso de las Marcas Iniciales<br />
El Licenciatario, ya sea directamente o a través de cualquier sub-licenciatario en los<br />
términos de las Cláusulas Primera y Segunda anteriores, deberá mantener y recolectar<br />
evidencias del uso que haga de las Marcas Iniciales en el desarrollo de las Operaciones<br />
Restauranteras a fin de evidenciar que las mismas están siendo usadas continua e<br />
ininterrumpidamente. Para efectos de este Contrato, se entenderán como evidencias de<br />
uso de las Marcas Iniciales, aquéllas etiquetas, empaques, facturas, recibos, publicidad,<br />
publicaciones u otros materiales que el Licenciatario o cualquier sub-licenciatario<br />
hubieren empleado, usado, expedido, difundido o publicado en el desarrollo de las<br />
Operaciones Restauranteras ostentando las Marcas Iniciales. El Licenciatario se obliga a<br />
proporcionar al Licenciante dichas evidencias de uso de las Marcas Iniciales dentro de los<br />
treinta (30) días siguientes a la solicitud expresa por parte del Licenciante.<br />
El Licenciatario deberá desarrollar y mantener una buena imagen sobre las Marcas<br />
Iniciales y los Operaciones Restauranteras que preste al amparo de las mismas.<br />
El Licenciatario deberá usar las Marcas Iniciales con estricto apego a lo establecido por la<br />
Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, así como cualquier otra regulación<br />
aplicable.<br />
Salvo por el Contrato de Franquicia y el Contrato de Operación, el Licenciatario no tendrá<br />
la facultad de sublicenciar o autorizar a terceras personas el uso de ninguna de las<br />
Marcas Iniciales, a menos que cuente con la autorización previa y por escrito del<br />
Licenciante, misma que será otorgada mediante resolución del Comité Técnico y no será<br />
negada irrazonablemente.
-5-<br />
El Licenciatario tendrá prohibido solicitar u obtener el registro de cualquier signo distintivo,<br />
marca, aviso comercial, nombre comercial, diseño, diseño industrial, invención (patente),<br />
modelo de utilidad, derecho de autor, derecho conexo, reserva de derechos al uso<br />
exclusivo o nombre de dominio que sea idéntico o confusamente similar a cualquiera de<br />
las Marcas Iniciales, salvo por aquellas que constituyan Marcas Adicionales en términos<br />
de los Documentos de la Operación. En caso de que el Licenciatario adquiera u obtenga<br />
cualquier derecho directa o indirectamente derivado de, o relacionado cualquiera de las<br />
Marcas Iniciales, deberá en ese mismo momento documentar por escrito la cesión de<br />
todos y cada uno de dichos derechos en favor del Licenciante mediante la firma de un<br />
Convenio de Aportación Adicional de conformidad con el Fideicomiso, sin<br />
contraprestación adicional. En este caso, el Licenciante deberá celebrar un Contrato de<br />
Licencia y Uso Adicional respectivo de conformidad con el Fideicomiso.<br />
El Licenciatario se obliga a no usar signos distintivos, marcas, avisos comerciales,<br />
nombres comerciales, diseños, diseños industriales, invenciones (patentes), modelos de<br />
utilidad, derechos de autor, derechos conexos, reservas de derechos al uso exclusivo o<br />
nombres de dominio junto con o ligados a cualquiera de las Marcas Iniciales, salvo<br />
aquellos que sean necesarios para realizar cualquier Operación Restaurantera. De igual<br />
manera el Licenciatario se obliga a no hacer uso de ninguna de las Marcas Iniciales para<br />
fabricar, comercializar o distribuir cualquier clase de producto o para prestar servicios<br />
distintos a las Operaciones Restauranteras.<br />
El Licenciante se obliga a tomar las medidas necesarias para renovar y mantener en vigor<br />
las Marcas Iniciales.<br />
Quinta. Uso de los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial.<br />
El Fideicomitente se obliga a utilizar los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema<br />
Inicial exclusivamente para llevar a cabo las Operaciones Restauranteras.<br />
Salvo por lo que respecta al Franquiciatario y al Operador, el Fideicomitente está obligado<br />
a no revelar, ni permitir que se revele, en todo o en parte a ningún tercero por ningún<br />
medio, ya sea oral, escrito, electrónico o cualquier otro conocido o por conocerse, el<br />
contenido de los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial, y a llevar acabo<br />
todos los actos necesarios o convenientes para preservarlos como secretos industriales<br />
en términos de la Ley de Propiedad Intelectual. Con base en lo anterior, el Fideicomitente<br />
se obliga a tomar todas las medidas que sean necesarias o convenientes para hacer que<br />
cualquier apoderado, empleado y asesor que conozca, maneje o tenga acceso a los<br />
Manuales de Operación Iniciales y el Sistema Inicial no la divulgue, o utilice para su<br />
beneficio personal o el de terceras personas.<br />
Sexta.- Titularidad
-6-<br />
El Licenciatario reconoce que todos y cada uno de los derechos directa o indirectamente<br />
relacionados con las Marcas Iniciales, los Manuales de Operación Iniciales y el Sistema<br />
Inicial son propiedad del Licenciante, por lo que se obliga a no disputar o cuestionar la<br />
validez de los mismos, ni a impedir o de alguna manera cuestionar el derecho del<br />
Licenciante a este respecto.<br />
El Licenciatario deberá informar por escrito al Licenciante de cualquier demanda o<br />
infracción de terceros por el uso de las Marcas Iniciales en términos de la Cláusula<br />
Vigésima Quinta del Contrato de Fideicomiso; en el entendido que, salvo que haya<br />
ocurrido un Evento de Incumplimiento de conformidad con el Contrato de Fideicomiso<br />
(después de que hayan transcurridos todos los periodos de gracia o cura aplicables), el<br />
Licenciatario tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los<br />
derechos sobre las Marcas Iniciales como si fuera el propio titular, de conformidad con el<br />
artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial.<br />
Séptima.- Registro<br />
El Licenciante y el Licenciatario se obligan a registrar la licencia de uso de marca<br />
contenida en el presente Contrato y al Licenciatario como usuario autorizado de las<br />
Marcas Iniciales ante el IMPI. Los gastos por el registro y cancelación mencionados serán<br />
por cuenta del Licenciatario y serán considerados como Operaciones Restauranteras.<br />
Octava.- Vigencia y Terminación Anticipada<br />
La licencia de uso de las Marcas Iniciales y la autorización de uso de los Manuales de<br />
Operación Iniciales y el Sistema Inicial materia del presente Contrato estará vigente hasta<br />
en tanto el Contrato de Fideicomiso esté en vigor.<br />
El Licenciante podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, mediante<br />
comunicación escrita a la otra, sin necesidad de resolución judicial y sin responsabilidad<br />
alguna, en el caso de que alguna de que ocurra un Evento de Incumplimiento de<br />
conformidad con el Contrato de Fideicomiso (después de que hayan transcurridos todos<br />
los periodos de gracia o cura aplicables).<br />
Novena.- Cooperación<br />
El Licenciatario y el Licenciante se obligan a firmar todos y cada uno de los documentos<br />
con sean necesarios o convenientes a efecto de inscribir y cancelar la inscripción ante el<br />
IMPI de la licencia de uso de marca materia del presente Contrato en los casos previstos<br />
en el presente Contrato.<br />
Como un medio para cumplir con dicha la obligación, las partes en este acto otorgan un<br />
poder especial e irrevocable a [●] para que en nombre y representación tanto del<br />
Licenciatario como del Licenciante, inscriban este Contratos ante el IMPI, en el entendido
-7-<br />
que dicho poder se otorga de conformidad con lo establecido por el artículo 2596 del<br />
Código Civil Federal y sus correlativos de las entidades de la Federación y por medio del<br />
mismo se les concede la facultad de revocar y solicitar, en nombre y representación<br />
conjunta del Licenciante y del Licenciatario, la cancelación de las inscripciones que se<br />
hayan realizado en relación con el Licenciate como usuario autorizado de las Marcas<br />
Iniciales de conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 138 de la Ley de<br />
la Propiedad Industrial, en caso de terminación de este Contrato de conformidad con sus<br />
términos.<br />
Décima.- Cesión<br />
Queda expresamente convenido por las partes que el Licenciatario no podrá ceder los<br />
derechos y obligaciones que deriven del presente Contrato, sin el previo consentimiento por<br />
escrito del Licenciante, y éste último podrá ceder a cualquier tercero, total o parcialmente<br />
sus derechos y obligaciones en cualquier momento en caso de que ocurra un Evento de<br />
Incumplimiento de conformidad con el Contrato de Fideicomiso (después de que hayan<br />
transcurridos todos los periodos de gracia o cura aplicables).<br />
Décima Primera.- Modificaciones<br />
El presente Contrato no podrá ser modificado en forma alguna, salvo que la modificación<br />
se haga por escrito y sea debidamente firmada por ambas partes.<br />
Décima Segunda.- Avisos y Notificaciones<br />
Todos los avisos y demás comunicaciones que las partes deban darse por este Contrato<br />
o en relación con las acciones previstas en el mismo, serán realizadas o hechas de<br />
conformidad con lo previsto en la Cláusula Trigésima Segunda del Contrato de<br />
Fideicomiso.<br />
Décima Tercera.- Jurisdicción y Ley Aplicable<br />
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Contrato, las partes en este acto<br />
se someten a la leyes y autoridades judiciales competentes de la Ciudad de México,<br />
Distrito Federal, y renuncian a cualquiera otra jurisdicción a que actualmente o en el<br />
futuro pudieren tener derecho por razón de sus domicilios presentes o futuros o por<br />
cualquier otra razón.<br />
EN VIRTUD <strong>DE</strong> LO ANTERIOR, las partes firman este Contrato en 4 (cuatro) ejemplares,<br />
este día [•] de [•] de 2009.<br />
El Fiduciario<br />
El Fideicomitente
Por:_______________________________<br />
Nombre:<br />
Cargo: Delegado Fiduciario<br />
-8-<br />
Por:_______________________________<br />
Nombre: Gustavo A. Gutiérrez Galindo<br />
Cargo: Representante Legal