Rechtserhaltende Benutzung Nordemann 18-12-2013

VorlesungMarkenrechtWintersemester 2013/2014Humboldt-Universität zu BerlinProf. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M.BOEHMERT & BOEHMERT

Was erwartet Sie in dieser Veranstaltung?• Schranken des Markenrechtsschutzes1. Einreden im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren2. Löschungstatbestände3. Rechte der GleichnamigenBOEHMERT & BOEHMERT

1. Einreden im Widerspruchs- und VerletzungsverfahrenBOEHMERT & BOEHMERT

Schranken markenrechtlichen Schutzes:Im Widerspruchsverfahren• Im Widerspruchsverfahren: Inhaber der prioritätsjüngeren„Anmeldemarke“ kann sich nurberufen auf Einrede derNichtbenutzung, § 43 MarkenGBOEHMERT & BOEHMERT

Schranken markenrechtlichen Schutzes:Im Verletzungsverfahren• Im Verletzungsverfahren: Inhaber der prioritätsjüngeren Markekann sich berufen auf– Einrede mangelnder Benutzung, § 25 MarkenG– Erschöpfung, § 24 MarkenG– lautere Benutzung beschreibender Angaben, § 23 MarkenG– Verwirkung, § 21 MarkenG, Verjährung, § 20 MarkenGBOEHMERT & BOEHMERT

Einrede der mangelnden BenutzungBOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG– Benutzungsschonfrist (§ 25 MarkenG, Art. 15 GMV)• Alle Marken müssen erst spätestens 5 Jahre nach Eintragungbenutzt werden• Benutzungsschonfrist gilt also ab einem Zeitpunkt 5 Jahrenach Eintragung• Ausnahme:– Deutsche Marke und Widerspruchsverfahren nachEintragung; dann: 5 Jahre nach Ende desWiderspruchsverfahrens (§ 26 Abs. 5 MarkenG).– Bei Gemeinschaftsmarke bleibt es bei 5 Jahre nachEintragung, weil dort Widerspruchsverfahren vorEintragung stattfindetBOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG– Benutzungszwang bei Marken außerhalb derBenutzungsschonfrist (§ 25 MarkenG, Art. 15 GMV)• Ab Eintritt Benutzungszwang gilt ein Zeitraum von 5 JahrenAlle Marken müssen innerhalb von 5 Jahren ab Eintragungbenutzt werden• Benutzungszwang gilt also ab einem Zeitpunkt 5 Jahre nachEintragung• Ausnahme:– Deutsche Marke und Widerspruchsverfahren nachEintragung; dann: 5 Jahre nach Ende desWiderspruchsverfahrens (§ 26 Abs. 5 MarkenG).– Bei Gemeinschaftsmarke bleibt es bei 5 Jahre nachEintragung, weil dort Widerspruchsverfahren vorEintragung stattfindetBOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG• Grundsatz: Wenn Benutzungszwang besteht: Inhaber der angegriffenenjüngeren Marke kann (Nicht-)Benutzungseinrede erhebenBOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG• Benutzungseinrede im Verletzungsverfahren• Konsequenzen im Verletzungsverfahren: Kläger/Antragsteller mussdarlegen und ggf. beweisen, dass er Marke rechtserhaltend benutzt hat indem Zeitraum von 5 Jahren> vor Klageerhebung (§ 25 Abs. 2 S. 2 MarkenG) bzw.> vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung(§ 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG)• Keine Differenzierung nach AnspruchsartenBOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG– Benutzungseinrede im Widerspruchsverfahren– Konsequenzen im Widerspruchsverfahren: Widersprechendermuss glaubhaft machen, dass er Widerspruchsmarke rechtserhaltendbenutzt hat in dem Zeitraum von 5 Jahren> vor der Veröffentlichung der Markeneintragung (§ 43 MarkenG)bzw. der Markenanmeldung (Art. 43 GMV) oder> vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 MarkenG) Rechtserhaltende „Benutzung“.BOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG„Ernsthafte (= rechtserhaltende) Benutzung“, § 26 MarkenG:• Inhaber der angreifenden Marke muss diese durch Handlungen benutzthaben, die verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht sind (BGH GRUR2000, 1038, 1039 - Kornkammer)BOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG „zeichenmäßige“ Benutzung, d.h. Verwendung „als Produkt- oderDienstleistungskennzeichen“Beispiele:- Rechtserhaltende Benutzung ( +): Verwendung des Zeichensfür Fertighäuser auf Verpackungsmaterial und in Werbeanzeigen,nicht aber auf Fertighäusern (BGH GRUR 19999, 995, 996 - HONKA)BOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG „zeichenmäßige“ Benutzung, d.h. Verwendung „als Produkt- oderDienstleistungskennzeichen“Beispiele:- Rechtserhaltende Benutzung ( - )Benutzung einer Marke für ein Spaghetti-Fertiggericht ist nicht zugleichrechtserhaltende Benutzung für den darin enthaltenen Käse(BGH WRP 1995, 706, 708 - Montana)BOEHMERT & BOEHMERT

Umfang der rechtserhaltenden BenutzungNach der Rechtsprechung des EuGH ist eine rechtserhaltende Benutzungdann anzunehmen, wenn sie dazu dient, einen Absatzmarkt zu erhaltenund zu sichern, wobei die Vorbereitung des tatsächlichen Markteintritts,etwa durch Werbekampagnen, ausreichen kann.Alle Umstände des Einzelfalles sind zu berücksichtigen,insbesondere ist zu fragen, ob Handlungen vorliegen, die im betreffendenWirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile zubehalten oder zu gewinnen.BOEHMERT & BOEHMERT

Umfang der rechtserhaltenden Benutzung• Die Anforderungen des EuGH an den Umfang der Benutzung sind geringerals nach deutscher Praxis. So reiche für die rechtserhaltende Benutzungbeispielsweise ein Umsatz von ca. EUR 4.000,00 für 293 KistenFruchtsaft aus.- (EuGH, Urteil vom 11.05.2006, RS C-416/06 P, VITAFRUIT).BOEHMERT & BOEHMERT

Umfang der rechtserhaltenden Benutzung• BGH, Urt. v. 25. 4. 2012, Az. I ZR 156/10 – ORIONGRUR 2012, 1261• selbst ein einziger Liefervertrag kann für eine ernsthafte Benutzung nach§ 26 MarkenG ausreichen, wenn die Stückzahl erheblich ist;• für ernsthafte Benutzung in Deutschland auch ausreichend, wenn Warenvom Hersteller an Großhändler geliefert wurden, welcher Waren dannexportiert; nicht notwendig ist, dass Waren in Deutschland in den Einzelhandelgelangen.

Rechtserhaltende Benutzung – „OTTO“-FallBOEHMERT & BOEHMERT

Rechtserhaltende Benutzung – „OTTO“-Fall• Das Versandhandelsunternehmen OTTO hatte für „OTTO“ Marken, dieSchutz für die von OTTO vertriebenen Waren beanspruchten• Otto hat seine Marken jedoch nicht auf den Waren selbst, sondern nur u.a.auf Katalogen verwendet.• Die Marken des Versandhandelsunternehmen OTTO wurden mitLöschungsanträgen angegriffen.• Der BGH erkannte hierin keine rechtserhaltende Benutzung, da der Verkehrin der Bezeichnung OTTO eher einen Hinweis auf dasVersandunternehmen, nicht aber auf den Hersteller der vertriebenenWaren sah und ordnete die Löschung der Marke an (anders im „Honka“-Fall).BOEHMERT & BOEHMERT

Rechtserhaltende Benutzung – „OTTO“-Fall• OTTO befand sich einem Dilemma, da die Marke OTTO kein Kennzeichenfür den Hersteller der Waren sein sollte, sondern ein Hinweis auf dasVersandhandelsunternehmen OTTO (und damit auf dieseDienstleistungen).Bis 2005 konnten aber die besonderen Dienstleistungen des Handels nichtgesondert geschützt werden.Dies hat sich aber nun geändert, da aufgrund der EuGH-EntscheidungPRAKTIKER (EuGH, Urteil vom 07.07.2005 , RS C- 418/02- PRAKTIKER)Handelsdienstleistungen jetzt auch in Deutschland zugelassen sind.BOEHMERT & BOEHMERT

Rechtserhaltende Benutzung – „OTTO“-Fall• Das DPMA hat aufgrund der Entscheidung PRAKTIKEREinzelhandelsdienstleistungen zugelassen, etwa mit den folgendenFormulierungen:- Großhandelsdienstleistungen mit …………..- Einzelhandelsdienstleistungen mit ………….- Dienstleistungen des Einzel-/Großhandels über dasInternet mit …………….- Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen mit ………………(vgl. Mittl. des Präsidenten des Deutschen PatentundMarkenamtes Nr. 34/05 vom 22. November 2005).BOEHMERT & BOEHMERT

Einrede mangelnder Benutzung§§ 25, 43 MarkenG• Territorialität• EuGH, Urt. v. 19. 12. 2012, Az. C-149/11 – ONEL ./. OMELGRUR 2013, 182• Keine territoriale Vorgaben für „Benutzungsgebiet“ derGemeinschaftsmarke,d.h. Ländergrenzen spielen keine Rolle; Benutzung in nur einem Mitgliedsstaat kann für rechtserhaltendeBenutzung ausreichen

Rechtserhaltende Benutzung – Benutzung durch Dritte- Siehe § 26 Abs. 2 MarkenG, Art. 15 Abs. 3 GMV- Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers steht der eigenenBenutzung durch den Markeninhaber gleich- Lizenznehmer benutzt danach rechtserhaltend die Marke seinesLizenzgebersBOEHMERT & BOEHMERT

Rechtserhaltende Benutzung – AbweichendeBenutzungsformen• Siehe § 26 Abs. 3 MarkenG, Art. 15 Abs. 2 lit. a) GMV• Abweichende Benutzungsform unschädlich, wenn kennzeichenenderCharakter der Marke nicht verändert wird = es muss sich nach denGesamteindruck um dieselbe Marke handelnBOEHMERT & BOEHMERT

Rechtserhaltende Benutzung – AbweichendeBenutzungsformen• Beispiele:– Nebenstehendes Signet istrechtserhaltende Benutzung einerWortmarke „Kornkammer“, da nurIllustration der Wortmarke– BGH GRUR 2000, 1038BOEHMERT & BOEHMERT

Rechtserhaltende Benutzung – AbweichendeBenutzungsformen• Beispiele:– „Photo Porst“ ist rechtserhaltende Benutzung von „Der Photo Porst“,weil „der „ markenrechtlich nicht bedeutend“ (BPatGE 27, 227)– Aber: wird nicht rechtserhaltend durch folgendeKennzeichnung benutzt:(BPatG GRUR 2006, 768)BOEHMERT & BOEHMERT