von Rechtsanwalt Tobias Stöhr - Anwaltskanzlei Merz - Dresden

zuständige Deutsche Patent-und
Markenamt zu untersuchen. Hierbei
komme es jedoch nicht darauf an, ob
bereits eine entsprechende
Kennzeichnungspraxis oder -gewohnheit
bestehe. Vielmehr sei es
ausschlaggebend, ob eine praktisch
erhebliche und naheliegende Möglichkeit
besteht, dass das betroffene Zeichen vom
Verkehr für die zu schützenden Waren
und Dienstleistungen ohne Weiteres als
Marke verstanden werde.
Der BGH hat das Verfahren zur erneuten
Entscheidung an das BPatG
zurückverwiesen, das mittlerweile mit
seinem Beschluss vom 06.10.2010 (29 W
(pat) 147/03 – BeckRS 2010, 25770) die
Eintragung der streitgegenständlichen
Marke für die verbliebenen Waren (nun
dem BGH folgend) bestätigt hat.
Praxistipp:
Dieses Urteil zeigt, dass es (soweit aus
Marketinggesichtspunkten sinnvoll) sich
durchaus lohnen kann, neue oder
zumindest etwas außergewöhnliche Wege
bei der Kennzeichnung von Waren und
Dienstleistungen zu gehen. Von überaus
entscheidender Bedeutung ist dabei
jedoch stets die fachgerechte Bestimmung
der im jeweiligen Einzelfall zu
schützenden Waren und Dienstleistungen.
2. Wettbewerbsrecht
2.1. Die europäischen
Rahmenbedingungen zur Benutzung
einer fremden Marke als „Key/Ad-
Word“ im Verhältnis der nationalen
Rechtsprechung.
In den vergangenen Monaten hatte sich
der Europäische Gerichtshof (EuGH) in
mehreren Entscheidungen (u.a. EuGH, C-
236/08 bis C-238/08 – „Google France
und Google“; C-278/08 – „Bergspechte/
trekking.at Reisen“, C-91/09 – „Eis.de“; C-
558/08 – „Portakabin/Primakabin“) mit der
Frage zu beschäftigen, ob und inwieweit
die Verwendung einer fremden Marke als
sog. „Keyword/Adword“ als
Markenrechtsverletzung anzusehen ist.
Der EuGH hat durch diese
Rechtsprechung hohe Anforderungen
aufgestellt, welche von den Werbenden in
Zukunft zu beachten sind. Zwar hat der
EuGH dabei nicht alle Streitfragen
abschließend geklärt, jedoch folgt die
nationale Rechtsprechung in den ersten
Entscheidungen den strengen Vorgaben
und konkretisiert diese weiter.
Der EuGH hat zunächst klargestellt, dass
eine Verwendung eines fremden
Zeichens, wie sie die markenrechtlichen
Verletzungstatbestände voraussetzen,
auch dann zu bejahen sind, wenn das
fremde Zeichen selbst nicht in der
eingeblendeten Werbeanzeige erscheine,
sondern nur als (unsichtbares) Keyword
vom Werbenden ausgewählt werde.
Weiter stellt der EuGH fest, dass bei einer
Behinderung der Herkunftsfunktion, mithin
eine Markenverletzung anzunehmen sei,
wenn auf der Grundlage der
erscheinenden Anzeige für einen
durchschnittlichen Internetnutzer nicht
oder nur schwer zu erkennen sei, ob die
dort beworbenen Waren bzw.
Dienstleistungen vom Inhaber der Marke
bzw. einem berechtigten Unternehmen
oder aber vielmehr von einem
unberechtigten Dritten stammten (siehe.
EuGH, Urteile „Google France und
Google“; „Bergspechte/trekking.at
Reisen“). Ferner führt der EuGH an, dass
eine Beeinträchtigung der
Herkunftsfunktion dann anzunehmen ist,
wenn die Anzeige des Dritten
fälschlicherweise den Eindruck erweckt,
dass zwischen diesem Dritten und dem
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