Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken

Markenhandel
mit Gemeinschaftsmarken und deutschen Marken
Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades der Rechtswissenschaft
der Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftlichen Sektion
der Universität Konstanz,
Fachbereich Rechtswissenschaft
vorgelegt von
Ursula Brink
Tag der mündlichen Prüfung: 23. Juli 2002
1. Referent: Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer
2. Referent: Prof. Dr. Andreas Fuchs

Meinen Eltern:
Dr. Hans-Josef Brink †
Mia Brink

Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Rechts-,
Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftlichen Sektion der Universität
Konstanz im Sommersemester 2002 als Dissertation angenommen.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer nicht nur
dafür, daß er das Thema dieser Arbeit anregte, sondern auch dafür, daß er mich
als „exterene“ Doktorandin annahm. Herrn Prof. Dr. Andreas Fuchs gilt mein
Dank für die Erstellung des Zweitgutachtens.
Sehr dankbar bin ich meinen Eltern, die meinen Lebensweg und meine
Ausbildung nicht nur mit Interesse begleitet, sondern stets in vielfältiger Weise
tatkräftig unterstützt haben. Ihnen, insbesondere meinem zu früh verstorbenen
Vater ist diese Arbeit gewidmet.

I
INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGEN ...............................................................................................IV
LITERATURVERZEICHNIS..............................................................................VII
A. EINLEITUNG.................................................................................................. 1
I. Gegenstand und Problematik................................................................................................ 1
II. Rechtstatsächlicher Hintergrund.......................................................................................... 2
III. Ziele der Arbeit ...................................................................................................................... 3
B. GRUNDLAGEN DES MARKENRECHTS ....................................................... 5
I. Die Verordnung der EU über die Europäische Marke....................................................... 5
1. Historische Entwicklung des europäischen Markenrechts ..................................................5
2. Ziele der Gemeinschaftsmarkenverordnung und ihre Umsetzung.......................................7
3. Die Grundprinzipien der Gemeinschaftsmarkenverordnung ...............................................9
a) Das Prinzip der Einheitlichkeit ......................................................................................9
b) Das Prinzip der Autonomie..........................................................................................11
c) Das Koexistenzprinzip.................................................................................................11
d) Das Eintragungsprinzip................................................................................................13
e) Das Prinzip der freien Übertragung .............................................................................14
II. Die Erste Markenrichtlinie.................................................................................................. 14
1. Entwicklung und Ziele der Richtlinie................................................................................14
2. Rechtswirkung für die Mitgliedstaaten..............................................................................16
3. Vorgaben der Richtlinie für die nationalen Markengesetze ..............................................17
III. Das deutsche Markengesetz................................................................................................. 17
1. Große Reform des nationalen Warenzeichengesetzes .......................................................17
2. Ziele der Markenrechtsreform...........................................................................................18
IV. Gemeinschaftsmarke und Marke als verfassungsrechtliches Schutzgut......................... 19
1. Verfassungsschutz für die Gemeinschaftsmarke ...............................................................20
2. Verfassungsschutz für die Marke ......................................................................................21
V. Auslegungsmaßstäbe............................................................................................................ 22
1. Auslegungsmethoden für die Gemeinschaftsmarkenverordnung ......................................22
2. Auslegungsmethoden für die Markenrechtsrichtlinie........................................................26
3. Auslegungsmethoden und Rechtsprechung des EuGH speziell unter dem Blickpunkt
des Markenrechts...............................................................................................................27
4. Auslegungsmethoden für das Markenrecht .......................................................................32
5. Zuständigkeit für die Auslegungen....................................................................................34
C. NOVITÄTEN DES MARKENRECHTS.......................................................... 37
I. Aufgabe des Akzessorietätsprinzips ................................................................................... 37
1. Stufenweise Lossagung von dem Akzessorietätsprinzip im deutschen Markenrecht........37
a) Die normative Entwicklung des Akzessorietätsprinzips vom ersten deutschen
Warenzeichengesetz bis zum Erstreckungsgesetz........................................................37
b) Die Entwicklung des Akzessorietätsprinzips in der deutschen Rechtsprechung bis
zum Erstreckungsgesetz...............................................................................................40
c) Das Akzessorietätsprinzip im deutschen Schrifttum....................................................44

II
2. Konatation des Bindungsprinzips......................................................................................46
a) Der ursprüngliche Zweck der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb ...............47
b) Wirtschaftliche Notwendigkeit der Aufgabe des Bindungsprinzips ............................49
3. Abkehr vom Bindungsprinzip im Markengesetz ...............................................................51
a) Bindungsprinzip der Marke an den Geschäftsbetrieb nach der Richtlinie überhaupt
möglich? ......................................................................................................................53
4. Abkehr vom Bindungsprinzip in der Gemeinschaftsmarken-verordnung .........................55
a) Gewerbliche Betätigung erforderlich? .........................................................................56
II. Geschützte Funktionen der Marke..................................................................................... 58
1. Die klassische Funktionslehre ...........................................................................................58
a) Unterscheidungsfunktion .............................................................................................59
b) Herkunftsfunktion........................................................................................................60
c) Qualitätsfunktion .........................................................................................................62
d) Werbefunktion .............................................................................................................63
e) Kommunikationsfunktion ............................................................................................65
2. Rechtlicher Schutz der wirtschaftlichen Funktionen vom EuGH vorgegeben?.................67
3. Übertragung der traditionellen Funktionslehre auf die neuen Markenrechte ....................70
a) Unterscheidungsfunktion .............................................................................................70
b) Herkunftsfunktion........................................................................................................71
c) Qualitätsfunktion .........................................................................................................73
d) Werbefunktion .............................................................................................................75
e) Zusammenfassung .......................................................................................................76
III. Normzweck des Markenrechts............................................................................................ 77
1. Zuordnung der Markenrechte zum Immaterialgüterrecht..................................................77
2. Schutzgegenstand der Markenrechte .................................................................................78
3. Interessen im Markenrecht ................................................................................................80
a) Die faktischen Interessen im Markenrecht...................................................................81
b) Die rechtlich geschützten Interessen im Markenrecht .................................................82
4. Markenrechte im Normenkontext......................................................................................82
a) Markengesetz im Normenkontext................................................................................82
b) Gemeinschaftsmarkenverordnung im Normenkontext ................................................85
D. EINTRAGUNG UND MARKENBEGRIFF ..................................................... 87
I. Das Recht auf die Marke ..................................................................................................... 87
1. Rechtsanspruch auf die Eintragung der Marke..................................................................87
a) Nach dem Markengesetz..............................................................................................87
b) Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung................................................................89
2. Markeninhaberschaft .........................................................................................................91
a) Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung................................................................91
b) Nach dem Markengesetz..............................................................................................92
II. Markenbegriff .................................................................................................................... 100
1. Erweiterter Begriff der Marke .........................................................................................101
a) Der Begriff der „Gemeinschaftsmarke“ in der Gemeinschafts-markenverordnung...101
b) Der Begriff der „Marke“ nach der Markenrichtlinie..................................................105
c) Der Begriff der „Marke“ nach dem Markengesetz ....................................................105
d) Für den Handel mit Marken interessante Markenformen ..........................................107
2. Benutzungswille als Eintragungsvoraussetzung? ............................................................114
III. Registrierungsverfahren von Marken.............................................................................. 115
1. Gemeinschaftsmarke .......................................................................................................116
a) Eintragungsverfahren.................................................................................................116
b) Gebühren- und Kostenfaktoren..................................................................................119
2. Deutsche Marke...............................................................................................................120
a) Eintragungsverfahren.................................................................................................120
b) Gebühren- und Kostenfaktoren..................................................................................122

III
E. VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN.......................................................... 124
I. Die Übertragung der Gemeinschaftsmarke ..................................................................... 124
1. Gegenstand der Übertragung...........................................................................................124
2. Rechtsgeschäftlliche Übertragung...................................................................................125
3. Formalitäten und Gebühren.............................................................................................126
4. Ablehnung der Eintragung des Rechtsübergangs ............................................................126
II. Übertragung einer deutschen Marke ............................................................................... 127
1. Gegenstand der Übertragung...........................................................................................128
2. Rechtsgeschäftliche Übertragung ....................................................................................128
3. Formalitäten und Gebühren.............................................................................................129
4. Ablehnung der Eintagung des Rechtübergangs...............................................................130
III. Lizenzierung der Marke .................................................................................................... 131
IV. Weitere Verwertungsmöglichkeiten ................................................................................. 134
V. Verwertungsmodalitäten und Markenhandel ................................................................. 136
F. RECHTLICHE SCHRANKEN FÜR DEN HANDEL MIT MARKEN.............. 138
I. Benutzungszwang für eine eingetragene Marke.............................................................. 138
1. Art und Umfang der Benutzung ......................................................................................140
2. Benutzungsgebiet ............................................................................................................142
3. Lockerung des Benutzungszwangs..................................................................................144
4. Benutzungsschonfrist und Vermarktung .........................................................................148
5. Wiederholungsmarken.....................................................................................................149
6. Folgen des Benutzungszwangs für den Markenhandel....................................................153
II.
Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung gemäß Art. 51 Abs. 2 lit. b
GemMVO und § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ..................................................................... 154
1. Grundsätzliches zum Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung .....................154
2. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit im Markenrecht.....................................................156
3. Einschränkungen des Grundsatzes der Nachahmungsfreiheit .........................................157
a) Ausbeutung des guten Rufs .......................................................................................158
b) Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes.............................................................160
c) Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens ................................................160
4. Verfahrensrechtliche Aspekte hinsichtlich der Einschränkung des Grundsatzes der
Nachahmungsfreiheit.......................................................................................................161
5. Die Einschränkung des Grundsatzes der Nachahmungsfreiheit summarisch betrachtet .162
6. Die Auslegung der Nichtigkeitgrundes der bösgläubigen Anmeldung ...........................163
a) Fallgruppe des fehlenden Geschäftsbetriebes ............................................................165
b) Fallgruppe der wettbewerbswidrigen Behinderung ...................................................167
c) Fallgruppe der Aggressionsmarke .............................................................................172
d) Fallgruppe des fehlenden Benutzungswille ...............................................................174
e) Fallgruppe der Manipulation beim Eintragungsverfahren .........................................175
7. Verfahrensrechtlicher Aspekt des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung...177
8. Beweisführung hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung......180
9. Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung – abschließende Regelung?................183
10. Summarische Betrachtung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung........188
G. MARKENHANDEL UND FREIER WARENVERKEHR................................ 191
I. Identische nationale Marken eines Markeninhabers...................................................... 191
II. Gemeinschaftsmarke und identische nationale Marken eines Markeninhabers.......... 198
1. Explizite rechtliche Normierung der Fallkonstellation?..................................................198
2. Das europäische Wettbewerbsrecht.................................................................................207
3. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs........................................................................209

IV
ABKÜRZUNGEN
a.A.
a.M.
Abl.
Abs.
AcP
AIPPI
Anh.
AöR
Art.
Aufl.
BayVBl.
BB
Bd.
Beschl.
BFH
BGB
BGBl
BGH
BGHZ
Bl. f. PMZ
BPatG
BPatGE
BT-Drucks.
BverfG
BVerfGE
BVerwG
CR
DB
ders.
DPMA
DVBl.
DZWir
EG
EGV
Einl.
EMRK
ErstrG
EU
EuGH
EuGRZ
EuR
EuZW
EWG
EWR
EWGV
f., ff
anderer Ansicht
anderer Meinung
Amtsblatt
Absatz
Archiv für die civilistische Praxis
Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
Anhang
Archiv des öffentlichen Rechts
Artikel
Auflage
Bayrische Verwaltungsblätter
Betriebsberater
Band
Beschluß
Bundesfinanzhof
Bürgerliches Gesetzbuch
Bundesgesetzblatt
Bundesgerichtshof
Entscheidungen des Bundesgerichtshof in Zivilsachen – Amtliche
Sammlung
Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
Bundespatentgericht
Entscheidungen des Bundespatentgerichts – Amtliche Sammlung
Bundestagdrucksache
Bundesverfassungsgericht
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts – Amtliche
Sammlung
Bundesverwaltungsgericht
Computer und Recht
Der Betrieb
derselbe
Deutsches Patent- und Markenamt
Deutsches Verwaltungsblatt
Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
Europäische Gemeinschaft(en)
Vertrag über die Europäische Gemeinschaft, in seiner durch den
Amsterdamer Vertrag geänderten Fassung vom 2.10.1997 (BGBl.
1998 II S. 387, ber. BGBl. 1999 II S. 416)
Einleitung
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten von 4. November 1950 (BGBl. 1952 II S. 685)
Erstreckungsgesetz
Europäische Union
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
Europäische Grundrechte-Zeitschrift
Zeitschrift für Europarecht
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Europäischer Wirtschaftsraum
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
vom 25. März 1957 (BGBl. 1958 II S. 766)
(fort)folgende

V
FAZ
Frankfurter Allgemeine
Fn.
Fußnote
GBl.
Gesetzesblatt
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GebührenV
Gebührenverordnung
GemDV
Durchführungsverordnung zur Gemeinschaftsmarkenverordnung
GemMVO
Gemeinschaftsmarkenverordnung
GG
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GRUR
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler
Teil
HABM
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle)
h.M.
herrschende Meinung
HGB
Handelsgesetzbuch
i.V.m.
in Verbindung mit
JA
Juristische Ausbildungsblätter
Jura
Juristische Ausbildung
JuS
Juristische Schulung
JZ
Juristenzeitung
KG
Kammergericht
LG
Landgericht
Lit.
Literatur
lit.
litera
m. Anm. mit Anmerkung
m. Bespr. mit Besprechung
m.v.N.
mit weiteren Nachweisen
MA
Der Markenartikel
MarkenG
Markengesetz
MarkenR
Markenrecht
MarkenV
Markenverordnung
MD
Magazindienst
Mitt.
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr.
Nummer
OLG
Oberlandesgericht
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PatGebG
Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts
vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188), zuletzt geändert
PVÜ
Pariser Verbandsübereinkommen
RabelsZ
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Ref.
Reform
RG
Reichsgericht
RGBl.
Reichsgesetzblatt
RGZ
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen – Amtliche
Sammlung
RIW/AWD
Recht der internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des
Betriebs-Beraters, nach 1981 nur noch RIW
RL
Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken
Rn.
Randnummer
Rs.
Rechtssache
S. Seite

VI
Slg.
Sammlung
st. Rspr.
ständige Rechtsprechung
Urt.
Urteil
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v. von
vgl.
vergleiche
Vorb.
Vorbemerkung
VOV
Vorschlag einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S.
1253), zuletzt geändert durch Gesetz vom
WiB
Wirtschaftsrechtliche Beratung
WKG
Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik über
Warenzeichen vom 30. November 1984 (GBl. I Nr. 33 S. 397)
WM
Wertpapiermitteilungen
WRP
Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG
Warenzeichengesetz
WzSchuG Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894
(RGBl. S. 441)
z.B.
zum Beispiel
ZGR
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR
Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO
Zivilprozeßordnung

VII
Literaturverzeichnis
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Beier, Friedrich-Karl
Markenrechtliche Abhandlungen, Köln, Berlin, Bonn, München
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Beier, Friedrich-Karl
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Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im
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GRUR Int. 1989, 603
Beier, Friedrich-Karl
Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis,
Zur Markenschutzfähigkeit individueller Herkunftsangaben nach §
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Beier, Friedrich-Karl
Rückkehr zum Eintragungsprinzip? - Überlegungen zur Reform
des Markenrechts, GRUR Int. 1973, 407
Beier, Friedrich-Karl
Entwicklung und Grundzüge des europäischen Markenrechts, EuR
1982, 30
Beier, Friedrich-Karl
Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, GRUR
Int 1976, 363

VIII
Beier, Friedrich-Karl
Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und
Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht, GRUR
1967, 628
Beier, Friedrich-Karl
Studien zur Vereinheitlichung des Markenrechts, 1. Begriff der
Marke, GRUR Int. 1963, 83
Beier Friedrich-Karl
Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum nationalen
Marken- und Wettbewerbsrecht, GRUR Int. 1976, 1
Beier, Friedrich-Karl
Grenzen der Erschöpfungslehre im Markenrecht: Zur Beurteilung
des Vertriebs umgepackter und neu gekennzeichneter
Originalware in den Ländern der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR Int. 1978, 263
Beier, Friedrich-Karl Ausstattungsschutz für Farben, GRUR 1980, 600
Beier/Krieger,
Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der
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Beier/v.Mühlendahl
Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Mar-
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Der EWG-Vertrag und der gewerbliche Rechtsschutz,
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Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs
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1986, 33
Die „Bekanntheit“ nach dem neuen Markenrecht und ihre

IX
Ulrich/Volker Ermittlung durch Meinungsumfragen GRUR 1996, 168
Bökel, Werner
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Bökel/Fritze, Werner/Ulrich Bedingungen der Benutzung für das Entstehen und die Aufrechterhaltung
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Bokelmann, Gunther
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Berlin; München 1997
Bollack/Friehe, Anmerkung zum BGH-Urteil „BMW“, GRUR 1986, 762
Gert/Christian-F.
Bork, Reihard
Kennzeichenschutz im Wandel - Zum Verhältnis des bürgerlichrechtlichen
zum wettbewerblichen Schutz der berühmten Marke
gegen Verwässerungsgefahr, GRUR 1989, 725
Brandner, Hans Erich
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Braselmann, Petra
Übernationales Recht und Mehrsprachigkeit - Linguistische
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Breuninger, Gottfried
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kleineuropäische Integration - Integration der sozialistischen
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Der Schutz von Marken und Firmen außerhalb des
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Auch mehr als 100 Jahre Deutsches Warenzeichenrecht, GRUR
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Droste/Reimer,
Zur Reform des deutschen Warenzeichengesetzes – Be
Helmut/Dietrich
richt über die Arbeit des Unterausschusses,
“Warenzeichenrechtsreform“ des Fachausschusses für
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Ebenroth/Parche,
Markenaufspaltung und nationale Markenrechte im
Carsten Thomas/Ulrich Spannungsverhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs,
GRUR Int. 1989, 738

X
Eichmann, Helmut
Die dreidimensionale Marke im Verkehr vor dem DPA und dem
BpatG, GRUR 1995, 184
Eisenführ, Günther
Schutzfähigkeit und Schutzumfang nach dem neuen Markenrecht,
in: Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S. 69, München 1995
Eisenführ, Günther
Begriff und Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung, in:
Festschrift zum hunderjährigen Bestehen der Deutschen
Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und
ihrer Zeitschrift - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S.
765, Weinheim 1991
Erdmann, Willi Schutz von Werbeslogans, GRUR 1996, 550
Ernst-Moll, Jürgen Die berühmte und die bekannte Marke, GRUR 1993, 8
Everling, Ulrich
Probleme der Rechtsangleichung zur Verwirklichung des
europäischen Binnenmarktes, in: Festschrift für Ernst Steindorff
zum 70. Geburtstag, S. 1155, Berlin, New York 1990
Everling, Ulrich
Rechtsvereinheitlichung durch Richterrecht in der Europäischen
Gemeinschaft, RabelsZ 1986, 193
Everling, Ulrich
ECLR: Zur Auslegung des durch EG-Richtlinien angeglichenen
nationalen Rechts, ZGR 1992, 376
Everling, Ulrich
Bundesverfassungsgericht und Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften nach dem Maastricht-Urteil, in: Gedächtnisschrift
für Grabitz, S. 57 ,München 1995
Fezer, Karl-Heinz
Zur gemeinschaftlichen Integration nationaler Markenrechte, in
Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht,S. 405, Köln, Berlin,
Bonn, München 1986
Fezer, Karl-Heinz
Entwicklungslinien im Recht des Benutzungszwangs für
Warenzeichen, MA 1984, 76
Fezer, Karl-Heinz
Markenschutz durch Wettbewerbsrecht - Anmerkung zum
Schutzumfang des subjektiven Markenschutzes, MA 1986, 26
Fezer, Karl-Heinz
Anmerkung zur EuGH-Entscheidung „CMC Motorradcenter
GmbH“ v. 13.10.1993, JZ 1994, 623
Fezer, Karl-Heinz
Europäisierung des Wettbewerbsrechts -Gemeinschaftsrechtliche
Grenzen im Recht des unlauteren Wettbewerbs - Kommentar zur
jüngsten Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zum
Warenverkehrsrecht (Rechtssachen „Yves Rocher“, „Keck und
Mithouard“ und „Hünermund“, JZ 1994, 317
Fezer, Karl-Heinz Das Markenamt im Aufwind des Europäischen Binnenmarktes -
Überlegungen zum Markenschutz in Europa nach dem Urteil des
Europäischen Gerichtshofs zum 17. Oktober 90 - „ Hag II“, in
Festschrift für Gaedertz, S. 153, München 1992
Fezer, Karl-Heinz Markenschutz durch Wettbewerbsrecht, GRUR 1986, 485
Fezer, Karl-Heinz
Der wettbewerbliche Schutz der unternehmerischen Leistung, in:
Festschrift zum hunderjährigen Bestehen der Deutschen
Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und
ihrer Zeitschrift - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S.
939, Weinheim 1991
Fezer, Karl-Heinz
Der Benutzungdzwang im Markenrecht, Berlin 1974 (zitiert:
Fezer, Benutzungszwang)
Fezer, Karl-Heinz
Markenrechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, in:
Festschrift für Karlheinz Boujong, S. 123, München 1996
Fezer, Karl-Heinz Anmerkung zum BGH-Urteil „KIM-Mohr“, BB 1975, 436
Fezer, Karl-Heinz
Die Nichtakzessorietät der Marke und ihre rechtliche Konnexität
zu einem Unternehmen, in: Festschrift für Ralf Vieregge, S. 229,
Berlin; New York 1995
Fezer, Karl-Heinz
Markenrecht, 2. Aufl., München 1999 (zitiert: Fezer, MarkenG)
Fezer, Karl-Heinz
Markenrechtliche Produktabgrenzung zwischen Ware und
Dienstleistung - Zur markenrechtlichen Produkteigenschaft von
Leasing, Computersoftware und Franchising, GRUR Int. 1996,
445

XI
Fezer, Karl-Heinz Farbenschutz, MarkenR 1999, 73
Fezer, Karl-Heinz Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken, WRP 1999,
575
Fischötter/Rheineck,
Wiederholungszeichen und Benutzungszwang,
Werner/Burkhard GRUR 1980, 379
Forkel, Hans
Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen,
ZHR (1989), 511
Friedrich, Rudolf
Freie Übertragbarkeit von Warenzeichen im Meinungsstreit, MA
1956, 89
Fritzsche, Jörg
Darstellung und Erläuterung der EuGH-Entscheidung
„quattro/Quadra“, WiB 1994, 83
Füllkrug, Dieter Spekulationsmarken und ihre Lösung, WRP 1995, 378
Füllkrug,Dieter
Spekulationsmarke - Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes
die Möglichkeit, Formalrechte zu mißbrauchen?, GRUR 1994, 679
Fuchs-Wissemann, Georg Tendenzen in der neueren markenrechtlichen Recht-sprechung des
Bundespatentgerichts, MarkenR 1999, 183
Gaedertz, Alfred-Carl Anmerkung zum BGH-Urteil „Shamrock III“, GRUR 1986, 78
Gamm, Otto-Friedrich,v Zur Warenzeichenreform, WRP 1993, 793
Gamm, Otto-Friedrich,v Neuere Rechtsprechung zum Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht, GRUR 1990, 313
Gamm, Otto-Friedrich,v Warenzeichengesetz, München, Berlin 1965
Gamm, Otto-Friedrich,v. Schwerpunkte des neuen Markenrechts - Referat anläßlich der
GRUR-Jahrestagung am 3.6.1994, GRUR 1994, 775
Gamm, Otto-Friedrich, v. Der zeichenrechtliche Benutzungszwang, GRUR 1980, 390
Gamm, Otto-Friedrich, v. Rufausbeutung und Beinträchtigung bekannter Marken und
geschäftlicher Bezeichnungen, in: Festschrift für Hennig Piper, S.
537, München 1996
Gamm, Otto_Friedrich, v. Bestandsaufnahme zum Benutzungszwang im Warenzeichenrecht,
GRUR 1977, 517
Gamm, Otto-Friedrich, v. Markenbenutzung und Benutzungszwang, in: Festschrift zum
hunderjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 801, Weinheim
1991
Geiger, Rudolf
EG-Kommentar: Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft, München 1995
Gerstner/Goebel; Grundrechtsschutz in Europa, Jura 1993, 626
Stephan/Burkhart
Giefers, Hans-Werner
Gloy, Wolfgang
Gloy, Wolfgang
Die rechtserhaltende Benutzung der Marke in abgewandelter
Form; Fortsetzung oder Ende von „Arthrexforte“, in: Festschrift
für Ralf Vieregge, S. 267, Berlin; New York, 1995
Zum Schutzumfang von Marken nach dem neuen Markengesetz, in
Festschrift für Rowedder, S. 77, München 1994
Notwendigkeit und Grenzen der Harmonisierung des
Warenzeichenrechts in der Europäischen Gemeinschaft, in:
Festschrift für v. Gamm, Köln, Berlin, Bonn, München 1990
Gloy/Loschelder Mitteilungen - Eingabe zur Änderung der §14 Abs. 3, 18
Wolfgang/Michael Nr. 19 der Marken-Verordnung, GRUR 1996, 261
Götting, Horst-Peter
Die Entwicklung des Markenrechts vom Persönlichkeits- zum
Immaterialgüterrecht, in: Festgabe für Friedrich-Karl Beier, S.
233, Köln; Berlin; Bonn; München 1996
Götz, Volkmar
Europäische Gesetzgebung durch Richtlinien - Zusammenwirken
von Gemeinschaft und Staat, NJW 1992, 1849
Gotzen, Marcel
Gewerblicher Rechtsschutz und Gemeinsamer Markt, GRUR Int.
1958, 224

XII
Gotzen, Frank
Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht in der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Art. 30 - 36
des EWG-Vertrags, GRUR Int.1984, 146
Grabitz, Eberhard
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; Kommentar zur
Europäischen Union: Vertrag über die Europäische Union; Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, München
Grabrucker, Marianne Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahr 1997,
GRUR 1998, 625
Groeben, Hans von der Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Baden-Baden
Groeben, Hans von der Rechtsangleichung auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes im Rahmen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR Int.1959,629
Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Baden-Baden 1997
Hans von der/Jochen/
Claus Dieter
Grundmann, Stephan
Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den Europäischen
Gerichtshof, Konstanz 1997
Grunewald, Barbara
Der Schutz bekannter Marken vor dem Vertrieb branchenfremder
Waren unter Benutzung übereinstimmender Zeichen, NJW 1987,
105
Haager, Christian Neuere Entwicklung im Franchising-Recht, WiB 1996, 377
Häberle, Peter
Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im
Verfassungsstaat, JZ 1989, 913
Häberle, Peter Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, EuGRZ 1991, 261
Hackbarth, Ralf
Grundfragen des Benutzungszwangs im
Gemeinschaftsmarkenrecht, Köln, Berlin, Bonn, München1993
Hackbarth, Ralf Anmerkung zur „Ideal Standard“-Entscheidung, EuZW 1994, 472
Haneklaus, Winfried
Direktwirkung von EG-Richtlinien zu Lasten einzelner?, DVBl.
1993, 129
Harmsen, Heinz
Vorschläge für die Änderung von Verfahresvorschriften bei einer
Großen Warenzeichenreform, in: Festschrift zum 10 jährigen
Bestehen des BpatG, S. 117, Köln, Berlin, Bonn, München 1971
Harmsen, Heinz Wiederholungszeichen, GRUR 1980, 401
Harte-Bavendamm/
Strategische Aspekte der Gemeinschaftsmarke,
Bomhard,v.,
Erwiderung auf Lindner/Schrell, Die Gemeinschaftsmarke
Henning/Verena im Überblick (WRP 1996, 94 ff), WRP 1996, 534
Hätty, Holger Der Markentransfer, Heidelberg 1989
Hefermehl/Ipsen/
Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der
Schluep/Sieben Europäischen Gemeinschaft, München 1979
Wolfgang/Hans Peter/
(zitiert: Verfasser, H/I/Sch/I)
Walter
Heil, Gerhard
Die Gemeinschaftsmarke für den deutschen Anmelder, in:
Festschrift für Walter Oppenhoff, S. 127, München 1985
Heil, Gerhard
Benutzungszwang im Markenrecht der Europäischen
Gemeinschaft, in: Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht, S.
371, Köln, Berlin, Bonn, München 1986
Heil, Gerhard Gemeinschaftsmarke: Der Sprung ins Ungewisse, MA 1987, 308
Heil, Gerhard
Zukunkftsperspektive: Wie wird der Prüfer beim Markenamt der
Gemeinschaft entscheiden?, MA 1986, 56
Heil, Gerhard Ein Jahr Benutzungszwang, GRUR 1974, 59
Heil/Ströbele, Gerhard/Paul Die Einführung der Dienstleistungsmarke, GRUR 1979, 127
Heller, Robert
Der Zivilprozeß der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Köln,
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Helm, Horst Die bösgläubige Markenanmeldung, GRUR 1996, 593
Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher; Funktionen der Marke in der
Frauke/Annette Marktwirtschaft, Band I Grundlagen, Weinheim 1988

XIII
Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher; Funktion der Marke in der Markt
Frauke/Annette wirtschaft, Band II Einzelprobleme, Weinheim 1989
Herstatt, Johann
Die Entwicklung von Markennamen im Rahmen der neuen
Produktplanung, Mitt. 1986, 163
Heydt, Ludwig
Der Benutzungszwang in der Denkschrift der EG Kommission zur
Schaffung einer EWG-Marke, GRUR Int. 1977, 47
Heydt, Ludwig
Benutzung und Benutzungszwang im europäischen
Gemeinschaftsrecht- Stellungnahme zum Vorenwurf einer
Verordnung über die Gemeinschaftsmarke der EG-Kommission -
(Teil I), GRUR Int. 1978, 2
Heydt, Ludwig
Der Benutzungszwang im Vorentwurf eines Abkommens über ein
europäisches Markenrecht, GRUR Int. 1973, 540
Heydt, Ludwig Europäische Marke für den Gemeinsamen Markt, MA 1974, 312
Heydt, Ludwig Zur Funktion der Marke, GRUR Int. 1976, 339
Heydt, Ludwig
Benutzung und Benutzungszwang nach dem Vorabgesetz, in:
Festschrift fur Wolfgang Hefermehl zum 65. Geburtstag, S. 61,
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Heydt Anmerkung zum BGH-Urteil „BOUCHET“, GRUR 1975, 439
Hilf, Meinhard
Die Organistationsstruktur der Europäischen Gemeinschaften;
Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen, Berlin,
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Hopt ECLR: Harmonisierung im europäischen Gesellschaftsrecht -
Status quo, Probleme, Perspektiven ZGR 1992, 265
Horn, Hans-Detlef
„Grundrechtsschutz in Deutschland“ - Die Hoheitsgewalt der
Europäischen Gemeinschaften und die Grundrechte des
Grundgesetzes nach dem Maastricht-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, DVBl 1995, 89
Ingerl, Reinhard
Der Regierungsentwurf zum neuen Markengesetz:
Zwischenstation auf dem Weg zum europäischen Markenrecht,
WiB 1994, 109
Ingerl, Reinhard
Umgehung des markenrechtlichen Benutzungszwangs durch
Wiederholungszeichen?, Mitt. 1997, 391
Ingerl, Reinhard Die Gemeinschaftsmarke, Stuttgart; Dreden 1996
Ingerl/Rohnke,
Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das
Reinhard/ Christian deutsche Markengesetz, NJW 1994, 1247
Ingerl/Rohnke,
Markengesetz;Gesetz über den Schutz von Marken und
Reinhard/Christian sonstigen Kennzeichen, München 1998
Ipsen, Hans Peter Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil, EuR 1994, 1
Jackermeier, Siegfried
Die Löschungsklage im Markenrecht, Köln, Berlin, Bonn,
München 1981
Jaeger-Lenz, Andrea Neues zum Farbenschutz, WRP 1999, 290
Jarass, Hans D.
Voraussetzungen der innerstaatlichen Wirkung der EG-Rechts,
NJW 1990, 2420
Jarass, Hans D.
Richtlinienkonforme bwz. EG-rechtskonforme Auslegung
nationalen Rechts, EuR 1991, 211
Johannes, Hartmut
Zum „Kaffee-Hag“-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen
Gemeinschaften, GRUR Int. 1975, 111
Joliet, René
Markenrecht und freier Warenverkehr : Abkehr von Hag I, GRUR
Int. 1991, 177
Joliet, René
Schutz nicht eingetragener Warenzeichen und Wahrung
erworbener Rechte bei der Rechtsvereinheitlichung: Das Benelux-
Beispiel, GRUR Int. 1976, 10
Jonas, Kay-Uwe
Rechtsprobleme der Vermarktung (Q 129): Bericht für die
Deutsche Landesgruppe erstattet von Jonas, GRUR Int. 1995, 232
Jordan, Götz
Zum Rechtsmißbrauchseinwand im Markenrecht, in: Festschrift
für Hennig Piper, S. 563, München 1996

XIV
Jsay, Hermann Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, GRUR 1929, 23
Kapferer,Jean Noel Die Marke - Kapital des Unternehmens, Landsberg/Lech 1992
Keller, Erhard
Der Schutz eingetragener Marken gegen Rufausnutzung: nach
deutschem und europäischen Recht, Baden-Baden 1994
Kiethe/Groeschke,
Die sittenwirdrige Markenanmeldung und die Rechts
Kurt/Peer schutzmöglichkeit des § 1 UWG, WRP 1997, 269
Klaka, Rainer
Erschöpfung und Verwirkung im Licht des
Markenrechtsreformgesetzes, GRUR 1994, 321
Klaka, Rainer
Vor- (Weiter-) Benutzung im Kennzeichenrecht, in: Festschrift für
v. Gamm, S. 271, Köln, Berlin, Bonn, München 1990
Klaka,Rainer Die Markenteilung, GRUR 1995, 713
Klein, Eckart
Grundrechtsdogmatische und verfassungsprozessuale
Überlegungen zur Maastricht-Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, in: Gedächtnisschrift für Grabitz,
S.271, München 1995
Knaak, Roland Kennzeichenrechte in der deutschen Einigung, GRUR Int. 1993,
18
Koch, Ulrich Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in den Jahren 1987/88,
NJW 1989, 2662
Kohler, Josef Das Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884
Köhler, Helmut Individualwettbewerb und Gruppenwettbewerb, ZHR 146 (1982),
580
Kollhosser, Helmut Das Grundbuch - Funktion, Aufbau, Inhalt, JA 1984, 558
König, Reimar
Rechtserhaltende Benutzung durch funktionsgerechte Verwendung
der Marke für Waren, Mitt. 1997, 18
Kouker, Ludwig
Reicht der Schutzzweck von Warenzeichen nur bis zur
Kaufentscheidung?, WRP 1994, 444
Kraft, Alfons Zeichenabwandlung und Benutzungszwang, GRUR Int. 1983, 531
Kraft, Alfons
Zum Erfordernis eines verstarkten gesetzlichen Schutzes der
Marke, GRUR 1989, 79
Kraft, Alfons
Notwendigkeit und Chancen eines verstärkten Schutzes bekannter
Marken im neuen WZG, MA 1991, 52
Kraft, Alfons Interessenabwägung und gute Sitten im Wettbewerbsrecht, 1963
Kraft, Alfons
Notwendigkeit und Chancen eines verstärkten Schutzes bekannter
Markenim neuen WZG, GRUR 1991, 339
Kraft, A.
Abwehransprüche nach dem deutschen Warenzeichenrecht und der
internationale Warenverkehr, GRUR 1969, 120
Kraft, A.
Die warenzeichenrechtlichen Bestimmungen des Vorabgesetzes,
GRUR 1968, 123
Kraft, Alfons
Die Stellung des Europäischen Gerichtshofs zum Warenzeichen im
Lichte des Hag-Urteils, GRUR Int. 1975, 283
Kraft, Alfons
Die Stellung des Europäischen Gerichtshofs zum Warenzeichen im
Lichte des Hag-Urteils, GRUR Int. 1975, 283
Kretschmer
Aktuelle Berichte: Ministerrat verabschiedet EG-Markenrecht,
GRUR 1994, 95
Krieger, Albrecht
Die künftige Entwicklung des Markenrechts; zugleich ein Beitrag
zur europäischen Regelung, MA 1973, 262
Krieger, Albrecht Das Warenzeichenrecht als Eigentumsrecht im Sinne des Art. 14
GG, GRUR 1980, 335
Krieger, Albrecht Europäisches Markenrecht im Werden, GRUR Int. 1979, 279
Krings, E. Ph.
Rechtserhaltende Benutzung durch abgewandelte Zeichenformen,-
Wohin steuert die Rechtsprechung?, GRUR 1980, 423
Krings, Philipp Der Schutz von Buchstabenkennzeichen, WRP 1999, 50
Kroitzsch, Hermann Rufausbeutung - § 1 UWG-Lizenz, GRUR 1986, 579
Krüger-Nieland, Gerda Neue Beurteilungsmaßstäbe für die Verwechslungsgefahr im
Warenzeichenrecht?, GRUR 1980, 425

XV
Kunz-Hallstein, Hans Peter Die absolute Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und ihre
Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz, GRUR 1993, 439
Kunz-Hallstein, Hans Peter Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der
EWG, GRUR Int. 1992, 81
Kunz-Hallstein, Hans Peter Europäische Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts,
GRUR Int. 1990, 747
Kunz-Hallstein, Hans Peter Die Funktion der Marke nach europäischem und künftigem
deutschen Markenrecht, in: Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S.
147, München 1994
Kunz-Hallstein, Hans Peter Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr - Überlegungen zur
Auslegung des neuen Markengesetzes, GRUR 1996, 6
Kur, Annette
Der wettbewerbliche Leistungsschutz; Gedanken zum
wettbewerbsrechtlichen Schutz von Formgebung, bekannten
Marken und „Characters“, GRUR 1990, 1
Kur, Annette
Formalschutz dreidimensionaler Marken - neue Aufgaben für die
Markenabteilung des Deutschen Patenamts, in: Festschrift 100
Jahre Marken-Amt, S. 175, München
Kur, Annette
Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6 bis PVÜ und die
„bekannte Marke“ im Sinne der Markenrichtlinie, GRUR 1994,
330
Kutscher,Hans
Über den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, EuR
1981,392
Larenz, Karl Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Heidelberg 1995
Laumer, Helmut
Der Markenartikelvertrieb in den Ländern der europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und seine Auswirkungen auf den
Wettbewerb, Berlin; München, 1970
Lecheler, Helmut
Der Europäische Gerichtshof und die allgemeinen Grundsätze,
Berlin 1971
Lehmann, Michael
Wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Bemerkung zur
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 6. Oktober 1983 -
Verkauf unter Einstandspreis II, GRUR 1984, 313
Lehmann, Michael
Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des
guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben: Die
Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland, GRUR Int.1986,6
Lehmann/Parche
Markenaufspaltung und nationale Markenrechte im
Spannungsfeld zum Grundsatz des freien Warenverkehrs GRUR
Int. 1989, 738
Leitherer, Eugen Die Entwicklung des Markenwesens, Nürnberg 1954
Leitherer, Eugen Das Markenwesen der Zunftwirtschaft, MA 1956, 685
Lenz, Carl Otto EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt, Herne; Berlin 1994
Lenz, Carl Otto
Der europäische Grundrechtsstandard in der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes, EuGRZ 1993, 585
Lindacher, Walter Grundfälle zur Haftung bei Personengesellschaften, JuS 1982, 592
Lindacher, Walter Grundfälle zur Haftung bei Personnengesellschaften, JuS 1981,431
Lindner/Schrell Die Gemeinschaftsmarke im Überblick, WRP 1996, 94
Michael/Andreas
Llewelyn, David Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG -
Vereinigtes Königreich, GRUR Int. 1992, 97
Loewenheim, Ulrich
Die berühmte Marke im europäischen Spannungsfeld,
MA 1991, 238
Loewenheim, Ulrich
Warenzeichen und Wettbewerbsbeschränkung,
Bad Homburg 1970 (zitiert: Warenzeichenrecht)
Loewenheim
Markenlizenz und Franchising (Q 116): Bericht für die Deutsche
Landesgruppe, GRUR Int. 1994, 156
Loewenheim, Ulrich
Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht, in: Festschrift
zum hunderjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift

XVI
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 1051,
Weinheim 1991
Lüder, Tilmann
Die Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bie der Abwägung
zwischen nationalem Markenrecht und der Freiheit des
Warenverkehrs, EuZW 1995, 15
Lutter, Marcus Die Auslegung angeglichenen Rechts, JZ 1992, 593
Mack, Manfred Neuere Vertragssysteme in der BRD, Bielefeld 1975
Magiera, Siegfried Die Rechtsakte der EG-Organe, Jura 1989, 595
Mahnke, Lutz Das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, WM 1996, 1029
Martinek, Michael Abzahlungsgesetz und Absatzmittlungsverträge, ZIP 1986, 1440
Martinek, Michael
Franchising: Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen
Behandlung der vertikalen Gruppenkooperation beim Absatz von
Waren und Dienstleistungen, Heidelberg 1987 (zitiert: Martinek,
Franchising)
Martinek, Michael
Moderne Vertragstypen: Franchising, Know-How-Verträge,
Management- und Consultingverträge, München 1992 (zitiert:
Martinek, Moderne Vertragstypen)
Martino, Horst Dieter
Auf dem Wege zur Gemeinschaftsmarke - Ein Zwischenbericht,
WRP 1978, 92
Marx, Claudius
Deutsches und europäisches Markenrecht: Handbuch für die
Praxis, Neuwied; Kriftel; Berlin 1997
Maurer, Hartmut Allgemeines Verwatlungsrecht, München 1997
Mayer-Maly, Theo Was leisten die guten Sitten?, AcP 194 (1994), 105
Meilicke, Wienand „Verschleierte“ Sacheinlage und EWG-Vertrag, DB 1990, 1173
Meilicke/Graf v. Westphalen/ Partnerschaftsgesellschafftsgesetz
Hoffmann/Lenz
Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger
Wienand/Friedrich/ Freier Berufe, München 1995
Jürgen/Tobias
Meister, Herbert Neues deutsches Zeichenrecht - eine Zwischenbilanz, MA 1990,
525
Meister, Herbert Die Marke zwischen den Gesetzen, GRUR 1994, 167
Meister, Herbert
Die Verteidigung von Marken. Eine Skizze zum neuen Recht,
WRP 1995, 366
Meister, Herbert Bemerkungen zum Entwurf des Markengesetzes, MA 1993, 214
Meister, Herbert Praktische Erfahrungen mit dem neuen Markengesetz, WRP 1995,
1005
Mergel, Harald
Die Rufausnutzung als Unlauterkeitstatbestand in der neueren
Rechtsprechung des BGH - der wettbewerbsrechtlich verankerte
Schutz „bekannter“ und „exclusiver“ Markne ine gangbarer Weg?,
GRUR 1986, 646
Mertens de Wilmars, Josse Die Funktion des Warenzeichens und die
Gemeinschaftsrechtsprechung, GRUR Int. 1976, 93
Meyer, Alfred Hagen
Bemerkungen zur „Mars“-Entscheidung des EuGH, GRUR Int.
1996,98
Meyer, Andreas
Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung
der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG), GRUR Int. 1996,
592
Meyer, Gert
Anmerkung zu EuGH, RS 29/69, Slg. 1969, 49 – Stauder, DVBl
1970, 614
Michalski/Römermann, PartGG: Kommentar zum Partnerschaftsgesellschaftsge
Lutz/Volker setz, Köln 1995
Milczewski, Christine, v. Der grundrechtliche Schutz des Eigentums im Europäischen
Gemeinschaftsrecht, Frankfurt a.A. 1994
Miosga, Willy Benutzungszwang für Warenzeichen, München 1972
Miosga, Willy Territorialitätsprinzip und Europäisches Markenrecht, MA 1963,
39

XVII
Miosga, Willy Aktuelle Zeichenprobleme, MA 1963, 507
Mitscherlich, Hans
Anmelde- und Widerspruchsverfahren vor dem Europäischen
Markenamt, GRUR 1980, 638
Mitscherlich, H.
Verfahrensrechtliche Auswirkungen des Benutzungszwangs für
Warenzeichen, in: Festschrift für Wendel, S. 70
Moench, Christoph Reinheitsgebot für Bier; Zum Urteil des EuGH vom 12.3.1987,
NJW 1987, 1109
Möschel, Wernhard
Anmerkung zur Entscheidung des EuGH-Entscheidung
„Hünermund“, NJW 1994, 781
Möschel, Wernhard
Schutz der Aufmachung und Maßnahme gleicher Wirkung nach
Art. 30 EWG-Vertrag, RiW 1984, 524
Moser v. Filseck, Richard Markenschutz und Europamarkt, MA 1957, 647
Mühlendahl, v., Alexander Koexistenz und Einheitlichkeit im europaischen Markenrecht,
Überlegungen zur Berücksichtigung älterer Rechte im künftigen
europäischen Markenrecht für den Gemeinsamen Markt, GRUR
Int. 1976, 27
Mühlendahl, v., Alexander Konturen eines neuen duetschen Markengesetzes - 38 Thesen, MA
1992, 590
Mühlendahl, v., Alexander Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt nach sechs
Monaten, MA 1996, 529
Mühlendahl, v., Alexander Gewerblicher Rechsschutz im vereinigten Deutschland - eine
Zwischenbilanz, GRUR 1990, 719
Mühlendahl, v., Alexander Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft, GRUR
Int. 1989, 353
Mühlendahl, v., Alexander Deutsches Markenrecht: Text und Materialien, München 1995
Mühlendahl, v., Alexander Die Heilung einer wegen mangelnder Benutzung löschungreif
gewordenen Markeneintragung im europäischen und im deutschen
Markenrecht, in: Festschrift für Vieregge, S. 641, Berlin, New
York, 1995
Mühlendahl, v. Alexander/ Die Gemeinschaftsmarke, München, 1998
Ohlgart Dietrich
Müller, Wolfgang
Das Ankündigungsrecht des Zeicheninhabers im Lichte der
Händlerwerbung, GRUR 1991, 274
Müller-Michaelis, Wolfgang Die Informationsgesellschaft im Aufbruch: Perspektiven für
Wachstum, Beschäftigung und Kommunikation, Frankfurt a.M.
1996
Münchener Kommentar Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
Bd. 5 Schuldrecht - Besonderer Teil III (§§ 705-853), München,
1997
Münchener Kommentar Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd.
1 Allgemeiner Teil (§§ 1-240), München 1993
Nägele, Thomas
Das konkrete Wettbewerbsverhältnis - Entwicklungen und
Ausblick, WRP 1996, 997
Nahrendorf/Schäfer
Wegmarkierungen: 50 Jahre Wirtschaftsgeschichte im
Handelsblatt,
Rainer/Waldemar Stuttgart 1996
Nettesheim, Martin
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97
Zwernemann, Dieter Der Name der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, BB 1987, 774

1
A. Einleitung
I. Gegenstand und Problematik
Eine neue zeichenrechtliche Ära hat mit Inkrafttreten der Gemeinschaftsmarkenverordnung
1 und dem deutschen Markengesetz 2 begonnen. Die völlig
neubegründete Gemeinschaftsmarkenverordnung ermöglicht es zum ersten Mal, durch
eine Eintragung in einem Register einen einheitlichen gesamteuropäischen
Markenschutz zu erhalten. Aber neben dem gesamteuropäischen Schutz gibt es weiterhin
die Möglichkeit, auch nur einen national begrenzten Schutzbereich durch die Eintragung
einer nationalen Marke zu wählen. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung steht folglich
neben den nationalen Markenrechten und verdrängt sie nicht. Damit europäische und
nationale Markenregelungen harmonisch nebeneinander bestehen können, wurden die
nationalen Markengesetze durch die Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften über die Marken 3 angepaßt, was wiederum zur Folge hatte, daß die
beiden Markenrechte in großen Teilen übereinstimmen.
Eine ganz wichtige Übereinstimmung dieser beiden Markenrechte liegt im Verzicht auf
das Akzessorietätsprinzip, mit der Folge der nahezu völligen Loslösung der Marke von
dem Geschäftsbetrieb. Für das deutsche Markengesetz bedeutet dies einen
tiefeingreifenden Einschnitt in die markenrechtliche Tradition - wurde doch das im alten
Warenzeichengesetz festverankerte Akzessorietätsprinzip von der Rechtsprechung sogar
zum „ordre public“ erhoben 4 . Zwar wurde mit dem Erstreckungsgesetz im Jahre 1992
bereits die freie Übertragbarkeit der Marke im deutschen Markengesetz zugelassen, doch
wurde die Akzessorietät von Marke und Geschäftsbetrieb bei der Eintragung nicht
aufgehoben, vielmehr blieb der Geschäftsbetrieb Eintragungsvoraussetzung für das
Zeichen. Die aktuelle Form der Abkopplung der Marke vom Geschäftsbetrieb umfaßt
auch diese Eintragungsvoraussetzung, eine für das deutsche Markenrecht bislang völlig
fremde Lockerung der Marke von dem Geschäftsbetrieb. Es bedarf somit auf dem Gebiet
des Markenrechts einer vollkommenen Neuorientierung.
Mit der Preisgabe des Akzessorietätsprinzips verbindet sich die interessante Frage, ob
nun ein reiner Markenhandel rechtlich zulässig ist, indem sich einzelne Personen oder
Personengruppen, die keinen eigenen Geschäftsbetrieb innehaben, keine rechtlichen
Beziehungen zu einem Unternehmen aufweisen können und auch keine diesbezüglichen
Bestrebungen haben, gezielt Marken eintragen lassen mit dem Bewußtsein, sie selbst
nicht irgendwann einmal für eigene Produkte oder Dienstleistungen einsetzen zu wollen,
sondern allein, um sie später an interessierte Unternehmer zu veräußern. Diese bislang
1 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20.10.1993, ABl. EG Nr. L 11, S. S. 1 ff,
= Bl. f. PMZ 1994, 192, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 (2) vom 22.10.1994, ABl. EG Nr. L
349. S. 83 f, deren Artikel mit der Abkürzung GemMVO gekennzeichnet werden.
2 Markengesetz vom 25. Oktober 1994, in Kraft getreten am 1.1.1995, BGBl. I 1994, 3082, berichtigt in BGBl. I
1995, 156 und nachgebessert durch das am 19.7.1996 verkündete und am 20.7.1996 in Kraft getretene „Markenrechtsänderungsgesetz
1996“, BGBl. I 1996, 1014, dessen Paragraphen mit der Abkürzung MarkenG
gekennzeichnet werden.
3 Richtlinie (89/104/EWG) vom 11.2.1988, ABl. EG Nr. L 40, S. 1 = GRUR Int. 1989, 294 ff, die im folgenden nur
Richtlinie genannt wird.
4 Zuletzt in der Entscheidung BGH v. 24.10.1991, GRUR 1992, 106 - Barbarossa

2
wenig diskutierte Fragestellung wird im Schrifttum vereinzelt provokant mit dem
Schlagwort „Spekulationsmarke“ oder „Hausfrauenmarke“ 5 umschrieben und läßt die
negative Einstellung der Autoren gegenüber einem reinen Markenhandel leicht
erkennen. Dieser nicht nur rein theoretisch interessante, sondern auch tatsächlich
relevante Problemkreis gewann besonders durch den Streit um die Mercedes-E-Klasse,
über den schon weit im Vorfeld einer gerichtlichen Klärung in der Tagespresse
ausführlich berichtet wurde 6 , an Brisanz und Aktualität. Die vorliegende Arbeit will
dieser Frage nun näher nachgehen.
II. Rechtstatsächlicher Hintergrund
Die Bedeutsamkeit der Marke für einem Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit stark
gewandelt. Wurde die Marke anfänglich nur als ein Zeichen zur reinen Herkunftsangabe
verwendet, so kommt ihr heute eine viel umfangreichere Aufgabe zu. Die heutige
Herstellung subsituierbarer Güter verschiedener Unternehmen, die Globalisierung der
Märkte, die Sättigungserscheinungen im Markt und der sich immer stärker verkürzende
Produktionszyklus bedingen, daß die Marke nun unterschiedliche Kriterien skizziert, sie
vermittelt den Konsumenten nicht mehr nur die Herkunft, sondern auch die Qualität, ein
bestimmtes Image oder eine Produktphilosophie. Diese Umstände haben dazu geführt,
daß die Marke ein immer wichtigeres Kapital des Unternehmens wurde 7 . Die
Kennzeichnung ist deshalb, insbesondere im Bereich der Konsumgüterindustrie, zu
einem sehr wichtigen Marketingfaktor geworden 8 . Dieses Faktum rückt auch die
Problematik der wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Bewertung der Marke immer
mehr in den Vordergrund, auf die in dieser Arbeit allerdings nicht eingegangen werden
kann 9 .
Die immense wirtschaftliche Relevanz der Marke und ihre komplexe Struktur als
Erkennungs- und Individualisierungszeichen bewirken, daß die Entwicklung eines
Markennames kein leichtes Unterfangen ist. Für eine operationale Namensbildung sind
ein Markenportfolio, das die Positionierung der zu kennzeichnenden Produkte genau
analysiert, und juristisches, psychologisches sowie soziologisches Verständnis geboten 10 .
Die konkrete Kenntnis des zu kennzeichenden Produkts und des produzierenden
Unternehmens ist damit eigentlich eine elementare Grundlage zur Formierung eines
guten, aussagekräftigen und überzeugenden Markennamens. An einem solchen
Ausgangspunkt mangelt es aber bei der Gestaltung von Marken für den hier näher zu
untersuchenden Markenhandel, da die Marken mangels konkreten Auftrages gerade
nicht für ein spezielles Produkt eines Unternehmens konzipiert werden, sondern lediglich
5 So überschreibt Füllkrug seinen diesbezüglichen Aufsatz allein mit „Spekulationsmarken“, GRUR 1994, 679 ff.
6 Vgl. FAZ vom 30.12.1995, S. 15, Süddeutsche Zeitung vom 30.12.1995, S.4; LG Frankfurt, Urt. v. 19.6.1996, MA
1996, 439 ff; OLG Frankfurt, Urt. v. 9.10.1997, WRP 1997, 1208 ff.
7 Vgl. dazu den Artikel „Kraft des Namens“ in Wirtschaftswoche Nr. 47/18.11.1999.
8 Vgl. dazu Kapferer, S. 9 ff; als plakatives Beispiel der letzten Zeit sei nur auf die Marke „Bruno Banani“
verwiesen, dazu der Artikel in der FAZ v. 12.2.1997, S. 19.
9 Siehe hierzu die zahlreichen Literaturangaben bei Fezer, MarkenG, § 27, D. Markenbewertung, vor Rn. 59.
10 Vgl. die ausführliche Darstellung der Problematik der Namensfindung von Herstatt, Mitt. 1986, 163 ff, eine
Zusammenfassung seiner Dissertation: Die Entwicklung von Markennamen im Rahmen der Neuproduktion,
Frankfurt/Main, Bern, New York, 1985.

3
auf eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppe ausgerichtet sind. Dieser Aspekt
erschwert zwar die effektive Kreation von Marken für einen späteren lukrativen Handel,
macht die Kreation für sich aber keineswegs von vorneherein unmöglich, denn auch
schöpferische, phantasievolle, überzeugende und durchsetzungsfähige Markennamen
sind unter diesem Umstand erreichbar. Der Aufbau einer Basis für den später
beabsichtigten Markenhandel ist somit kein leichtes und risikoloses, für jedermann zu
bewerkstelligendes Vorhaben.
Der Handel mit Marken entspricht auch dem heutigen Bedürfnis der Wirtschaft.
Angesichts der komplexen Struktur von Marken überlassen Unternehmen die Gestaltung
der Marke nicht selten Fachleuten. Insbesondere kleinere Betriebe haben Interesse an
neukreierten und bereits rechtlich abgesicherten Marken. Das Interesse an bereits
eingetragenen Marken und die diesbezügliche Kaufnachfrage sind kein Phänomen erst
der letzten Jahre. In der Praxis wurden auch schon zur Zeit der strengen Akzessorietät
der Marke an den Geschäftsbetrieb zahlreiche Veräußerungen von Marken ohne den
dazugehörigen Geschäftsbetrieb, sogenannte Leerübertragungen 11 , widerrechtlich
realisiert, und die erwerbenden Unternehmen gingen bewußt in Abwägung der sonstigen
Vorteile das wirtschaftliche Risiko ein, keine rechtlich gesicherte Position zu erlangen 12 .
III. Ziele der Arbeit
Mit dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und dem deutschen Markengesetz der Handel mit Marken für
Nichtgewerbetreibende auf der europäischen wie auf der nationalen Ebene rechtlich
zulässig ist. Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es zunächst der genauen Prüfung der
Reichweite und der Auswirkung der Aufgabe des Akzessorietätsprinzips, des
Personenkreises, der berechtigt ist, sich Marken eintragen zu lassen und der rechtlichen
Möglichkeiten und Konsequenzen, die sich aus der Eintragung für den Markeninhaber
ergeben können. Zur abschließenden Ermittlung dieses Fragenkomplexes müssen die für
den Markenhandel bestehenden zeichenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen
11 Vgl. Tetzner, S. 1 und Traub, Festschrift für Trinker, S. 431 mit Fn. 1 mit ihren trefflichen Anmerkungen zu der
mißverständlichen Verwendung des Begriffs der Leerübertragung auch für die schon nach dem
Warenzeichengesetz zulässigen „Zeichenübertragungen“ in dem Sinne, daß der Erwerber das Zeichen für sich
erneut anmeldet und der Veräußerer daraufhin seins löschen läßt; somit findet letztendlich keine richtige
Übertragung statt, denn der Erwerber tritt nicht in die Prioritätsstellung des Veräußerers ein.
12 Vgl. Sefzig, GRUR 1993, 711, 712, der gleichzeitig die berechtigte Vermutung aufstellt, daß die meisten dieser
rechtlich eigentlich unzulässigen Übertragungen ohne Geschäftsbetrieb für den Erwerber die beabsichtigten
Resultate gebracht haben, da sie meistens für den außenstehenden Geschäftsverkehr nicht nachweisbar waren;
dazu auch Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433, 434.

4
Schranken inhaltlich ausführlich erörtert werden, um so die Grenze zwischen zulässigem
und mißbräuchlichem Markenhandel ziehen zu können.

5
B. Grundlagen des Markenrechts
I. Die Verordnung der EU über die Europäische Marke
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung ist vor inzwischen gut sehs Jahren in Kraft
getreten 13 . Für eine völlig neue rechtliche Kreation, wie sie die Gemeinschaftsmarkenverordnung
abgibt, ist dies aber noch kein so langer und ausreichender Zeitraum,
zumal das Markenamt erst im Januar 1996 seine Tätigkeit aufnahm und Markenanmeldungen
entgegennahm, mit deren Eintragung wiederum erst ab dem 1. April 1996
begonnen wurde, und so der Gemeinschaftsmarkenverordnung erst zwei Jahre nach
ihrem formellen Inkrafttreten praktisches Leben eingehaucht wurde. Die vorliegende
Untersuchung kann sich deshalb nicht vorwiegend auf die seit dem Inkrafttreten
gemachten Erfahrungswerte, angestellte Überlegungen und Stellungnahmen sowie die
dazu rar ergangene Rechtsprechung beschränken. Eine umfassende Analyse erfordert
vielmehr auch die Berücksichtigung der Erklärungen, Standpunkte und Kritiken während
der sehr langen Entwicklungsphase der Gemeinschaftsmarkenverordnung, die sich
immerhin über 30 Jahre hinzog. Aus diesem Grunde ist auch heute noch eine kursorische
Darstellung der Entwicklungsarbeiten an der Gemeinschaftsmarke relevant.
1. Historische Entwicklung des europäischen Markenrechts
Die Idee zur Schaffung einer Gemeinschaftsmarke entstand schon 1958, folglich kurz
nach Inkrafttreten des Rom-Vertrages 14 . Bereits im April 1964 beendete die Arbeitsgruppe
„Marken“, die erst drei Jahre zuvor 1961 gebildet wurde, ihren Vorentwurf eines
Übereinkommens über ein europäisches Markenrecht. Der Vorentwurf wurde zunächst
nicht veröffentlicht. Die bisdahin anfänglich so euphorisch vorangetriebenen Arbeiten an
der EWG-Marke standen vielmehr nun erstmal knapp 10 Jahre still 15 .
Erst im Jahre 1973 wurden die Arbeiten an der Gemeinschaftsmarke wiederaufgenommen.
Zunächst wurde der Vorentwurf von 1964 in unveränderter Form von der
Kommission veröffentlicht 16 , um Stellungnahmen interessierter Kreise zu erhalten 17 , die
auch zahlreich eingingen. Im September 1974 wurde dann erneut eine Arbeitsgruppe von
der Kommission eingesetzt. Sie paßte den Vorentwurf von 1964 den zwischenzeitlich
13 Gemäß Art. 143 GemMVO ist die Verordnung am 60. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt rechtsgültigdies
geschah am 10.01.1994 vgl. Fn.1 -, somit trat sie am 15.03.1994 in Kraft.
14 Einer der ersten Hinweise auf die Notwendigkeit einer Gemeinschaftsmarke kam von Moser v. Filseck,
Markenschutz und Europamarkt, MA 1957, 647 ff, aber auch Bodenhausen, GRUR Int. 1958, 218 ff; Röttger,
GRUR Int. 1959, 329 ff; Gotzen, GRUR Int. 1958, 224; Spengler GRUR Int. 1958, 321; von der Groeben, GRUR
Int. 1959, 629 ff beschäftigten sich schon früh mit diesem Thema.
15 Für diese Ruhephase werden unterschiedliche Erklärungen gegeben: Nach Krieger lag die Ursache im Veto von
General de Gaulle gegen den britischen Beitritt zur EU und insbesondere der niederländischen Gegenreaktion
hierauf ; vgl. Krieger, GRUR Int. 1979, 279, 280, siehe auch Gloy, Festschrift v. Gamm, S.259. Dagegen befaßte
man sich nach Balz, RabelsZ 45 (1981), 317, 324, erst wieder intensiver mit der Gemeinschaftsmarke, als auch
der EuGH sich verstärkt mit markenrechtlicher Marktabschottung beschäftigen mußte; und nach Beier, GRUR
Int. 1976, 363, hing das „Damokles-Schwert“ über dem Gesetzgeber, da der EuGH die nationalen Markenrechte
seiner Ansicht nach nicht ständig unter den Schutz von Art. 36 EGV (heute Art. 30, die Umnumerierung basiert
auf Art. 12 des Amsterdamer Vertrags vom 2.10.1997, der am 1.5.1999 in Kraft getreten ist, BGBGl. 1998, II, S.
387, ber. BGBGl. 1999, II, S. 416) stellen werde.
16 Herausgegeben vom Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg 1973 =
Bulletin der EG 1964 Nr. 8
17 vgl. Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481

6
veränderten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen an 18 . Ihr Arbeitsergebnis wurde
im Juli 1976 in der „Denkschrift zur Schaffung einer EWG-Marke“ 19 zusammengefaßt
und später als „legendäres Memorandum“ bezeichnet 20 . Die Wirtschaft nahm die
Denkschrift relativ positiv auf, sie wurde daher auch den weiteren Arbeiten zugrundegelegt
21 .
In den kommenden Jahren wurden die Arbeiten an der Gemeinschaftsmarke zügig
vorangetrieben. So erging bereits 1977 der erste Entwurf einer Verordnung des Rates
über die Gemeinschaftsmarke 22 , ihm folgte schon im nächsten Jahr ein intensiv
überarbeiteter zweiter Entwurf 23 . Im November 1980 schließlich legte die Kommission
dem Rat einen ersten Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke
vor 24 . Bedingt durch Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses 25
und des Europäischen Parlaments 26 erging ein überarbeiteter Vorschlag 27 . In diesem
Vorschlag waren die inhaltlichen Fragen weitgehend geklärt 28 . Lediglich die Fragen der
Amtssprachen- und Sitzregelung des Markenamtes standen noch offen. Sie konnten aber
aus politischen und nicht aus sachlichen Gründen erst im Oktober 1993 gelöst werden
und haben damit die Verabschiebung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke
jahrelang verhindert 29 . Die Vorgabe durch Art. 8 a EWGV zur Vollendung des
Binnenmarktes bis 31.12.1992 konnte die Problemlösung nicht direkt beschleunigen,
1992 stellte auch für den gewerblichen Rechtsschutz - wie Beier es treffend formulierte 30
- nur einen „Orientierungspunkt, nicht aber ein Schicksalsdatum“ dar. Der lange Weg bis
zum heutigen Ziel der Gemeinschaftsmarkenverordnung gibt wohl die Entwicklung der
Europäischen Gemeinschaft im Ganzen wieder 31 und belegt, daß nur „ein Europa in
kleinen Schritten“ möglich ist.
18 Es waren drei bis zum damaligen Zeitpunkt neue Mitgliedstaaten mit eigenen Markengesetzen der Gemeinschaft
beigetreten, und in den alten Mitgliedstaaten waren die Markenrechtsordnungen zum Teil grundlegend reformiert
worden; vgl. Beier, GRUR Int. 1976,1 f zur genauen Darstellung der Veränderungen
19 Bulletin der Europäischen Gemeinschaft, Beilage 8/76 = GRUR Int. 1976, 481 ff (Im folgenden Denkschrift unter
Angabe der zuletzt aufgeführten Fundstelle)
20 v. Mühlendahl, Künftiges Markenrecht, GRUR Int. 1989, 353
21 Beier in Markenrechtlichen Abhandlungen, S. 381, 387
22 Dokumente III/ex/XI/C/268/77-DE (April), III/D/649/77-DE (Juli), III/D/685/77-DE (Oktober), III/D/35/78-DE
(Mai), im folgenden als Verordnungsentwurf 1977 zitiert.
23 Dokument II/D/753/78 = GRUR Int. 1978, 452 ff, im folgenden als Verordnungsentwurf 1978 zitiert.
24 Dokument KOM (80) 635 endg./2 = ABl. Nr. C 351 v. 31.12.1980 S. 1 ff = Bundestags-Drucksache 9/190 =
GRUR Int. 1981, 100 mit Begründung in GRUR Int. 1981, 86, im folgenden als Verordnungsvorschlag 1980
zitiert.
25 Stellungnahme vom 23.9.1981, ABl. EG 1981 Nr. C 13, 22 ff = GRUR Int. 1981, 764 ff.
26 Stellungnahme vom 12.10.1983, ABl. EG 1983 Nr. C 307, 44 ff.
27 Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke KOM (84) 470 endg. vom
9.8.1984, ABlEG Nr. C 230 vom 31.8.1984; konsolidierte Fassung vom 11.5.1988 - abgedruckt in GRUR Int.
1989, 388.
28 Hackbarth, S. 16
29 Vgl. Aktuelle Information von Bodewig, GRUR 1994, 974; Kretschmer, GRUR 1994, 95. Gemäß Art. 126 des
VO-Entwurfs - Dok. 5173/87 des Rates vom 9.3.1987 sollte die Gemeinschaftsmarkenverordnung bereits am 1.
Jan. 1990 in Kraft treten; Heil, MA 1987, 308 sah aus der Sicht des Jahres 1987 den Zeitplan angesichts der nur
noch offenen Sitz- und Amtssprachenfrage als realistisch an.
30 Beier, GRUR Int. 1989, 603
31 Übereinstimmend mit Schönfeld, S. 16 und Hefermehl/Fezer, H/I/Sch/S, S. 9, Fn.1

7
Während der ganzen Entwicklungsphase stand von Anfang an fest, die Gemeinschaftsmarke
als selbständiges Vermögensgut anzusehen und ihre freie Übertragbarkeit zuzulassen
32 . Schon in dem Vorentwurf von 1964 ist die Gemeinschaftsmarke als
selbständiges Vermögensgut vorgesehen, indem ihre freie Übertragbarkeit und die
Markenlizenz anerkannt wurden. Die im Vorentwurf vom 1964 vorgesehene
vollständige Loslösung des Geschäftsbetriebes von der Marke wurde von der
Denkschrift nicht für gut geheißen. Sie verlangte, daß der Anmelder einer
Gemeinschaftsmarke seinen Geschäftsbetrieb angeben muß, um so den vorausgesetzten
Benutzungswillen prima facie prüfen zu können 33 . Dieser Forderung kamen aber die der
Denkschrift folgenden Vorentwürfe zur Gemeinschaftsmarke und die heute gültige
Fassung der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht nach. Sie gingen weiterhin den vom
Vorentwurf 1964 eingeschlagenen Weg.
Die zeichenrechtliche Schranke Art. 50 Abs. 1 Nr. 4 GemMVO, der Löschungsgrund
wegen bösgläubiger Anmeldung, findet sich dagegen weder in dem Vorentwurf von
1964 noch in den Entwürfen von 1977 und 1978, auch der erste Vorschlag der
Gemeinschaftsmarkenverordnung von 1980 und der geänderte Vorschlag von 1984
enthält keine diesbezügliche Regelung. Eine solche taucht zum ersten Mal in Art. 41
Abs. 1 lit. b der konsolidierten Fassung vom 11.5.1988 auf und wurde von dort wörtlich
in die verabschiedete Gemeinschaftsmarkenverordnung in Art. 50 Abs. 1 Nr. 4
übernommen. Die späte Aufnahme resultiert interessanterweise nicht aus einer
langwierigen und unlösbaren Diskussion über diesen Punkt. Die sich eingehend mit den
Regelungen für die Gemeinschaftsmarkenverordnung beschäftigende Denkschrift 34
enthält keine Anregung für eine solche Schranke, da sie in ihrer Forderung nach der
Angabe eines Geschäftsbetriebes des Markeninhabers im Anmeldungsverfahren einen
ausreichenden Schutz gegen den unerwünschten Markenhandel sah, ergänzt durch die
Rechtsbehelfe des unlauteren Wettbewerbs und deshalb von keinem Bedarf für weitere
spezielle zeichenrechtliche Regelungen ausging 35 ; und auch die oben genannten
veröffentlichten Stellungnahmen zu den Entwürfen der Gemeinschaftmarke äußern sich
diesbezüglich nicht. Damit gibt es bemerkenswerterweise keine Anhaltspunkte für eine
historische Auslegung von Art. 50 Abs. 1 Nr. 4 GemMVO.
2. Ziele der Gemeinschaftsmarkenverordnung und ihre Umsetzung
Der frühe Entwicklungsbeginn der Gemeinschaftsmarkenverordnung verdeutlicht, daß
die Kommission sich schnell ihres Handlungsbedarfs für die Schaffung eines
einheitlichen gemeinschaftlichen Markenrechts bewußt wurde 36 . Dem Hauptziel der
32 Art. 23 in Vorentwurf 1964, Bulletin der EG 1964 Nr. 8; Art. 20 in Verordnungsentwurf 1978, GRUR Int. 1978,
452, 45; Art. 17 in Verordnungsentwurf 1980, GRUR Int. 1981, 86, 90; Art. 17 in Verordnungsentwurf 1988,
GRUR Int. 1989, 338, 391; heute Art. 17 GemMVO.
33 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 491; die Denkschrift wurde von deutscher Feder geprägt, daraus erklärt sich
auch der Einwand, da zum damaligen Zeitpunkt des Jahres 1976 das Akzessoritätsprinzip ganz streng im WZG
befolgt wurde.
34 GRUR Int. 1976, 481 ff
35 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 498
36
Auch die Literatur befaßte sich schon früh mit dem Gedanken einer Gemeinschaftsmarke, vgl. die
Fundstellenangaben unter Fn. 11

8
Gemeinschaft - die Errichtung eines gemeinsamen Marktes mit freiem Warenverkehr
und unverfälschten Wettbewerbsbedingungen - widersprachen die nationalen
Markenrechte, durch die eine Markenabschottung, bedingt durch ihren territorialen
Geltungsbereich, ermöglicht und auch in der Rechtstatsächlichkeit, wie zahlreiche
Entscheidungen des EuGH zeigen 37 , genutzt wurde und so ein immanentes
Spannungsfeld auf dem Gebiet des Markenrechts darstellten 38 .
Auch wenn der EuGH durch seine Rechtsprechung dieses Spannungsverhältnis
gemildert hat, so konnte er die Notwendigkeit einer Gemeinschaftsmarke mit ihrer
doppelten Zielsetzung, dem Abbau der nationalen Schutzrechtsgrenzen und dem Erwerb
eines einheitlichen Markenschutzes innerhalb der Grenzen der EU für die Wirtschaft,
nicht beseitigen 39 . Die Angleichung der innerstaatlichen Markenrechte vermag ebenso
nur die Markenkonflikte zum Nachteil des Binnenmarktes zu verringern, bietet aber
gleichzeitig ein ergänzendes Mittel für die Zielverwirklichung des Gemeinsamen
Marktes 40 .
Damit die Gemeinschaftsmarke als Baustein der wirtschaftlichen Integration nicht nur
ein theoretisch hervorragendes Instrument mit seinen einheitlichen Bedingungen zur
Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes bleibt, sollte sie als vorbildliches, gut
funktionierendes modernes Markensystem gestaltet werden 41 . Im Vordergrund stand bei
der Schaffung des Systems die Attraktivität. Die Gemeinschaftsmarke sollte gegenüber
den nationalen Marken und auch gegenüber dem MMA, dem TRT sowie dem PVÜ, die
jeweils nur die Eintragung eines Bündels nationaler Marken ermöglichen, so vorteilhaft
ausgeformt sein, daß die Wirtschaft sie akzeptieren und auch rege einsetzen wird 42 .
Allein das vorgesehene europäische Grundkonzept des Systems, ein einheitliches
Markenrecht für ein einheitliches Wirtschaftsgebiet mit einer Anmeldung, einer Prüfung
und einheitlichem Schutz vermochte dies nicht zu leisten. Hinzukommen sollte vielmehr
ein durchsichtiges, möglichst flexibles Eintragungssystem, das einen zügigen und
unbürokratischen Ablauf ermöglicht und auch nicht zu viel kostet 43 , damit die
Gemeinschaftsmarke ebenfalls für kleine und mittlere Betriebe zugänglich ist 44 und nicht
nur die Großunternehmer potentielle Adressaten der Gemeinschaftsmarkenverordnung
wären. Demnach kann die Gemeinschaftsmarke auch für kleinere spezalisierte
Dienstleistungsunternehmen, die sich mit der Kreation von Marken und deren Marketing
zum späteren Verkauf, soweit dies rechtlich zulässig ist und im Laufe der Arbeit noch
37 z.B. EuGH, GRUR Int. 1990, 960 ff - HAG II; EuGH, GRUR Int. 1976, 402 ff - Terranova/Terrapin, vgl. auch
Beier/v. Mühlendahl, Mitt. 1980, 101 ff und Johannes, GRUR Int. 1975, 111 ff
38 Hackbarth, S. 11, vgl. auch Hefermehl/Fezer, Schutz der Marke, S. 8 f; Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405
39 Nach Ansicht von Krieger, MA 1973, 262, 269, überwindet die EuGH-Rechtsprechung die durch die nationalen
Markenrechte verursachten Grenzen im Gemeinsamen Markt weitgehend, so daß nun die Zielsetzung zur
umfassenden und ungehinderten Marktstrategie innerhalb der EU ohne Gefahr von entgegengesetzten
Kennzeichenrechten im Vordergrund stehe und das anfängliche Ziel der Verhinderung der Marktaufspaltung in
den Hintergrund getreten sei, auch wenn es dennoch weiterhin grundlegende Bedeutung habe.
40 Einleitung zum Vorschlag 1980, GRUR Int.1981, 86; Zimmer, NJW 1991, 3057, 3062.
41 Beier, GRUR Int. 1982, 30, 37
42 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 487; Beier, GRUR Int. 1976, 363, 369, nach ihm soll die Wirtschaft die
Gemeinschaftsmarke „gewissermaßen mit Begeisterung“ einsetzen.
43 Krieger, GRUR Int. 1979, 279, 283
44 Schwartz, GRUR Int. 1975, 71, 72

9
ausführlich untersucht wird, an interessierte Kunden beschäftigen, attraktiv sein. Die
Gemeinschaftsverordnung sollte auch eine moderne, den aktuellen und internationalen
Erkenntnissen auf dem Gebiet des Markenrechts folgende Rechtsordnung sein 45 .
Demzufolge mußte sie die Veränderungen der Produktions-, Absatz- und
Konsumverhältnisse einbeziehen und auch im übrigen die Bedürfnisse einer modernen
Wettbewerbswirtschaft berücksichtigen 46 . Die in der Rechtstatsächlichkeit schon häufig
vorgenommene Leerübertragung von Marken auf nationaler Ebene wurde von der
Gemeinschaftsmarkenverordnung beachtet, indem sie die freie Übertragbarkeit der
Marke zuläßt 47 . Auch das in der Wirtschaft immer beliebter werdende Merchandising 48
fand rechtliche Anerkennung in den expliziten Regelungen der Markenlizenz mit
dinglicher Wirkung 49 .
Daß die Gemeinschaftsmarkenverordnung mit ihren angestrebten Zielen und deren
Umsetzung auch tatsächlich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedürfnissen innerhalb
der Europäischen Union entspricht, veranschaulichen plastisch die zahlreichen
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen seit der Eröffnung des Markenamtes in Alicante 50 .
3. Die Grundprinzipien der Gemeinschaftsmarkenverordnung
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung wird von Grundprinzipien getragen; die Zahl der
Grundprinzipien ist nicht enumerativ, sie variiert vielmehr je nach Betrachtungsweise
und Gewichtung der einzelnen Markenrechtsinstitute 51 . Für die vorliegende Untersuchung
sind die Grundprinzipien der Einheitlichkeit, der Autonomie, der Koexistenz,
der Eintragung und der freien Übertragung von besonderer Bedeutung.
a) Das Prinzip der Einheitlichkeit
Das Einheitsprinzip der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist in Art. 1 Abs. 2 manifestiert.
Es war für die Kommission das wesentlichste - unterstrichen wird dies auch
schon durch seine Plazierung am Anfang der Gemeinschaftsmarkenverordnung -, aber
gleichzeitig auch das problematischste Prinzip 52 . Die für dieses Prinzip synonyme
verwendete Bezeichnung „Alles-oder-nichts-Prinzip“ 53 zeigt anschaulich ihre inhaltliche
45 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 487; nach Mühlendahl, GRUR Int. 1989, 353, 355, ist dies gelungen und zeigt
sich an der materiell- und verfahrensrechtlichen Ausgestaltung.
46 Beier, GRUR Int. 1976, 363, 371
47 Art. 17 Abs. 1 GemMVO
48
Speziell zum Merchandising, Schertz, Merchandising, insbesondere S. 69 ff, allerdings nur unter
Berücksichtigung des Markengesetzes und nicht auch der Gemeinschaftsmarkenverordnung; siehe auch Bericht
für die Deutsche Landesgruppe von Jonas über Rechtsprobleme der Vermarktung (Q 129), GRUR Int. 1995, 232
ff.
49 Art. 22 GemMVO
50 Seit Eröffnung des Markenamtes am 1. Jan. 1996 bis zur Aufnahme seiner Tätigkeit am 1. April 1996 sind alleine
21000 Anmeldungen eingegangen, davon mehr als 10000 in der letzten Märzwoche, vgl. v. Mühlendahl, MA
1996, 526, 529. Siehe dazu auch den Artikel in der FAZ v. 4.1.1996, S. 11, der vom starken Andrang beim
Markenamt am Eröffnungstag berichtet.
51 Vgl. dazu auch Hackbarth, S. 20, Fn. 1.
52 Beier, EuR 1982, 30, 39; Heil, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 373; Schwanhäuser, WRP 1984, 1; Martino,
WRP 1978, 92, 94 f; Stellungnahme des Fachausschusses für Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, GRUR
1982, 87, 88
53 Schwanhäuser, WRP 1984, 1

10
Bedeutung auf: Die Gemeinschaftsmarke kann nur für das gesamte Gebiet der
europäischen Gemeinschaft erworben, übertragen und vernichtet werden, der Schutz der
Gemeinschaftsmarke wird folglich nur für „alles oder nichts“ gewährt 54 . Eine
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muß daher schon dann vollständig zurückgewiesen
werden, wenn die Gemeinschaftsmarke mit nur einer nationalen Marke
verwechslungsfähig ist und Widerspruch gegen sie vom nationalen Markeninhaber
eingelegt worden ist (Art. 42 Abs. 1, Art. 8 GemMVO). Eine geltungserhaltende
Reduktion der Gemeinschaftsmarke auf die übrigen Mitgliedstaaten der EU widerspricht
dem Einheitsprinzip. Auch die Übertragung einer Gemeinschaftsmarke kann nur
einheitlich bezogen auf ihren europäischen Schutzbereich vorgenommen werden 55 ;
unberührt vom Einheitsprinzip besteht dagegen die Möglichkeit, die Marke in ihrem
Markenkategorienbereich aufzuteilen und dann die einzelnen Teilstücke der Marke
gesondert zu übertragen (Art. 17 Abs. 1 GemMVO). Die Nichtigkeitserklärung einer
prioritätsjüngeren verwechslungsfähigen Gemeinschaftsmarke kann gleichfalls nur
einheitlich für den gesamten Binnenmarkt ausgesprochen werden (Art. 52 GemMVO);
ob die Verwechslungsgefahr nur gegenüber einer nationalen Marke bestand, ist dagegen
unbedeutend. Jedoch kann auch hier die Gemeinschaftsmarke für nur teilweise nichtig
erklärt werden, wenn der Nichtigkeitsgrund sich lediglich auf einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen , für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, bezieht (Art. 52 Abs.
5 i.V.m. Art. 51 Abs. 3 GemMVO).
Auch wenn das Prinzip der Einheitlichkeit für die Kommission das wichtigste war, so
wurde es nicht als ein Dogma verfolgt 56 . So bilden die örtlich beschränkten, nicht eingetragenen
Marken eine Ausnahme von diesem Prinzip, wenn auch die einzige 57 : Sie
können die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nicht im Widerspruchsverfahren verhindern
(Art. 42 Abs. 1 c) i.V.m. Art. 8 Abs. 4 GemMVO) und auch nicht im
Verletzungsverfahren eine Nichtigkeitserklärung gegenüber der Gemeinschaftsmarke
herbeiführen (Art. 52 Abs. 1 c) i.V.m. Art. 8 Abs. 4 GemMVO). Der Wirkungsbereich
der örtlich beschränkten, nicht eingetragenen Marken bleibt aber geschützt 58 .
Insgesamt gesehen, liegt der Gemeinschaftsverordnung ein sehr strenges Einheitlichkeitsprinzip
zugrunde 59 , mit der Folge, daß vor jeder Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke zusätzlich zu den sonst auch anzustellenden Überlegungen
hinsichtlich der Verwechslungsfähigkeit mit anderen Gemeinschaftsmarken genauestens
überdacht und recherchiert werden muß, ob nicht auch nationale verwechslungsfähige
Marken der gewünschten Eintragung entgegenstehen. Die zahlreich existierenden
nationalen Marken machen die Inspizierung nicht gerade leicht, aber die Kontrolle ist
dennoch notwendig und sinnvoll, da auch ein erfolgloser Eintragungsversuch Kosten
54 Beier, EuR 1982, 30, 39
55 Etwas anderes gilt bei der Lizenz: Sie kann auch nur für ein Teilgebiet der Gemeinschaft vergeben werden (Art.
22 Abs. 1 GemMVO).
56 Denkschrift GRUR Int. 1976, 481, 488
57 Heil, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 373
58 Beier, EuR 1982, 30, 39
59 Kritisch diesem strengen Einheitlichkeitsprinzip gegenüber: Schwanhäuser, WRP 1984,1, 2; Heydt, Festschrift 25
Jahre BPatG, S. 371, 373 und Beier, EuR 1982, 30, 42.

11
verursacht 60 . Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke bedarf somit im Vorfeld schon
eines erheblichen Arbeitsaufwands, will man nicht blind ein Kostenrisiko eingehen. Die
zum Teil geäußerten Befürchtungen 61 , daß nun zahlreiche „Hausfrauenmarken“
eingetragen werden, erscheinen schon an dieser Stelle der Untersuchung, ohne bereits
die rechtlichen Anforderungen für die Markeneintragung und die gesetzlichen Schranken
des Markenhandels erörtert zu haben, aus rein tatsächlichen Überlegungen angesichts der
Auswirkungen des strengen Einheitlichkeitsprinzips mit seinem hohen und für den
markenrechtlichen Laien nicht durch eine Vorprüfung zu mindernden Kostenrisiko
übertrieben und nicht sehr realistisch.
b) Das Prinzip der Autonomie
Dieses Prinzip besagt, daß der Schutz der Gemeinschaftsmarke grundsätzlich der
Gemeinschaftsmarkenverordnung unterliegt 62 . Das nur grundsätzliche Unterliegen
resultiert aus dem Umstand, daß die Gemeinschaftsmarkenverordnung nur
Voraussetzungen für den Inhalt und Umfang des Schutzes der Gemeinschaftsmarke
festgelegt hat, jedoch keine Regelungen für die Sanktionen und Verfahrensvorschriften
enthält, die im Falle der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke von den nationalen
Gerichten anzuwenden sind; dieses Regelungsdefizit wird mit nationalen Vorschriften
geschlossen 63 . Nicht abschließend geregelt in der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist
auch die Übertragung der Marke sowie die Markenlizenzierung. Sie fixiert lediglich die
Zulässigkeit und den Umfang dieser Verwertungsmöglichkeiten sowie das bei ihrer
vertraglichen Ausgestaltung anzuwendende nationale Recht (Art. 16 Abs. 1 GemMVO),
ohne allerdings für die Vertragsgestaltung genauere Regeln aufzustellen.
c) Das Koexistenzprinzip
Das Koexistenzprinzip beruht auf der Grundentscheidung, der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und den nationalen Markengesetze nebeneinander rechtliche Geltung
zuzusprechen 64 . Man sah die Koexistenz nicht als Ideallösung an, aber als die politisch
einzig mögliche 65 , denn die Entwicklung einer Gemeinschaftsmarke wäre mit der
Zielrichtung, die nationalen Marken nach Art der Benelux-Lösung abzuschaffen 66
niemals ins Rollen gekommen 67 . Aber nicht nur das politische Argument rechtfertigt das
60 Art. 26 Abs. 2 GemMVO, Regel 4 und 9 Abs. 3, 11 Abs. 3 der Durchführungsverordnung, Verordnung (EG) Nr.
2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995, Abl. EG Nr. L 303, S. 1 ff, zur Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, im folgenden mit GemDV abgekürzt; Ausnahme Regel 9
Abs. 2 GemDV, hier werden bereits entrichtete Gebühren erstattet.
61 Besonders Füllkrug, GRUR 1994, 679 ff hegt diese Befürchtung.
62 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 488 ;Beier, EuR 1982, 30, 40
63 Beier, EuR 1982, 30, 40
64 Ingerl, S. 28, weist zutreffend daraufhin, daß der Begriff der Koexistenz mißverständlich ist, als er nicht
dahingehend verstanden werden darf, daß Gemeinschaftsmarkenverordnung und die nationalen Markengesetze
vollständig unabhängig voneinander existieren, vielmehr die Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken im
Rahmen der Kollisionstatbestände der europäischen und nationalen Zeichengesetze wechselseitige
Berücksichtigung finden.
65 vgl. nur Beier, EuR 1982, 30, 40
66 vgl. hierzu den ausführlichen Aufsatz von Joliet, GRUR Int. 1976, 10 ff
67 So Beier, GRUR Int. 1976, 363, 368, der in der Idee der Koexistenz, die auf Haertel zurückgeht (Studie über die
grundsätzlichen Probleme der Schaffung eines europäischen Patents, das neben die nationalen Patente tritt,

12
Koexistenzprinzip, vielmehr wird es zusätzlich noch von sachlichen Gesichtspunkten
untermauert, die heute noch genauso relevant sind wie in der damaligen
Entwicklungsphase der Gemeinschaftsmarke. Auch wenn die europäische Wirtschaft
immer mehr zusammenwächst und gerade im Hinblick auf die Einführung es Euro zum
1. Januar 1999 zahlreiche nationale Unternehmen auf europäischer Ebene fusionieren,
gibt es immer noch viele kleinere und mittlere Unternehmen - und wird es auch
weiterhin geben -, die ihre Waren und Dienstleistungen nur örtlich, regional oder
national absetzen. Sie haben deshalb ihre Marken auch nur im ihrem Heimatland
registriert. Ein sich auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet erstreckender Markenschutz
wäre für diese Unternehmer folglich viel zu umfangreich und würde sich nicht mit ihrem
tatsächlichen Schutzbedürfnis decken 68 . Durch die Abschaffung der nationalen Marken
würden die kleineren und mittleren Unternehmer aber in das europäische System
gezwungen, welches dadurch völlig unnötig überlastet würde 69 , so daß diese Lösung
weder für gemeinschaftliche Entwicklung noch für den Einzelnen erstrebenswert war.
Diese praktische Argumentation steht nicht der Tatsache entgegen, daß die Gemeinschaftsmarke
auch für kleinere und mittlere Betriebe attraktiv gestaltet werden sollte 70 ,
denn auch diese Unternehmen können an einer zukünftigen europäischen Ausdehnung
und so an einer Gemeinschaftsmarke für später interessiert sein. Diese Tendenz trifft
aber nicht auf all diese Betriebsgrößen zu, und deshalb verbietet sich eine globale
Sichtweise.
Anfangs wurde das Koexistenzprinzip nur als unerwünschtes Übergangsstadium angesehen
71 , die nationalen Marken sollten deshalb zugunsten der Gemeinschaftsmarke mit
zielgerichteten Regelungen benachteiligt werden. Im Laufe der Entwicklung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung kam man aber, auch bedingt durch heftige Kritik an
der vorgesehenen Diskriminierung, von dieser Tendenz ab, und ging zu einer gleichwertigen
Behandlung beider Markentypen über 72 , die auch in der heute gültigen Fassung
der Gemeinschaftsverordnung enthalten ist.
Trotz der Gleichwertigkeit der nationalen Marken und der Gemeinschaftsmarke ist die
Attraktivität zugunsten der letzteren gegeben. Denn sollte die zunächst versuchte
europäische Anmeldung scheitern, so kann der Anmelder mit der Priorität des
Anmeldestichtages für die Gemeinschaftsmarke auf nationale Marken umsteigen 73 .
Der europäische Markenhandel wird indirekt von dem Koexistenzprinzip in Verbindung
mit dem Prinzip der Einheitlichkeit tangiert. Auf der nationalen Ebene können weiterhin
Marken durch Eintragung oder Verkehrsgeltung entstehen. Die Anzahl der Konfliktmarken
zum Nachteil der Gemeinschaftsmarke wird sich demnach nicht reduzieren,
München 1960, S. 1ff, 76 ff) verbunden mit dem Vertrauen auf die Sog- und Angleichswirkung der
Gemeinschaftsmarke einen „listig-genialen Einfall“ sieht und sie sogar als "rechtspolitisches Kolumbus-Ei der
Vereinheitlichung des gewerblichen Rechtsschutzes“ bezeichnet.
68 Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 407; Heil, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 373
69 Beier, GRUR Int. 1976, 363, 368
70 Vgl. die Darstelllung unter B. I. 2.
71 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 489; Krieger, GRUR Int. 1979, 279 ff
72 Vgl. hierzu nur Hackbarth, S. 24 - 27, der diesen Tendenzwechsel ausführlich dargestellt hat.
73 v. Mühlendahl, GRUR Int. 1976, 28

13
sondern im Gegenteil eher erhöhen. Die Eintragung von europäischen Marken wird
somit in Zukunft nicht einfacher, und folglich könnte sich ein neues Dienstleistungsfeld
für professionelle Markenkreateure mit markenrechtlichem Fachwissen hinsichtlich der
Eintragbarkeit der entworfenen Marken ergeben, um interessierten Unternehmen bereits
rechtlich geschützte Gemeinschaftsmarken ohne die langwierige Entwicklungs- und
Eintragungsprozedur anbieten zu können.
d) Das Eintragungsprinzip
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung gewährt nur eingetragenen Marken europäischen
Schutz. Sie enthält keine Regelungen, wie sie z.B. in Deutschland bestehen für nichteingetragene,
erst durch Verkehrsgeltung entstandene Marken. Den Schutz dieser
Zeichen übernehmen weiterhin alleine die nationalen Marken- und Wettbewerbsrechte,
weil der Kommission eine diesbezügliche Europäisierung zu schwierig erschien 74 .
Die Akzentuierung des Eintragungsprinzips 75 könnte den europäischen Markenhandel
auf den ersten Blick begünstigen, indem sich ein Markenhändler vorsorglich Marken
eintragen läßt, um sie später dann gezielt den Unternehmen teuer zu verkaufen, die ihre
Produktion mit Zeichen versehen, die sie sich aber nicht zuvor schützen ließen und somit
auch nicht feststellen konnten, daß die von ihnen benutzte Marke für einen anderen
Markeninhaber bereits eingetragen und somit geschützt ist. Rechtstatsächlich unterläge
die Verwertung solch vager Eintragungen, die von den zielgerichteten Eintragungen zur
späteren Veräußerung an auf der überlegten Suche nach neuen Marken befindlichen
Unternehmen streng zu unterscheiden sind, dem reinen und wohl selten eintreffenden
Zufallsprinzip, da vor einer neuen Produktplazierung sich gerade größere und europäisch
agierenden Unternehmen meistens markenrechtlich absichern werden 76 , um so einer
Markenkollision mit ihrem hohen wirtschaftlichen Risiko vorzubeugen. Diese
Vorgehensweise ist auch aus ökonomischer Sicht nicht sehr attraktiv, da die bei einer
Markeneintragung anfallenden hohen Kosten, welche im Laufe der Arbeit noch genauer
dargestellt werden, ersteinmal vorgeleistet werden müssen und ihre Refinanzierung
alleine vom Zufallsprinzip abhängig ist. Neben diesen rein faktischen Bedenken steht
das weitaus gewichtigere markenrechtliche Argument. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung
selbst enthält nämlich rechtliche Schranken für ein solch mißbräuchliches
Vorgehen. Dieser für die vorliegende Arbeit unumgängliche und gewichtige Problemkomplex
der Schranken für den Markenhandel mit Gemeinschaftsmarken wird später
ausführlich dargestellt 77 .
74 Beier, EuR 1982, 30, 40
75 Beier, EuR 1982, 30, 40 sieht hierin einen großen Nachteil der Gemeinschaftsmarkenverordnung, da sie nicht die
ebenso wichtige Grundlage des Markenschutzsystems, den Schutz durch Verkehrsgeltung, gewährt, vgl. auch den
grundlegenden Aufsatz zum Eintragungsprinzip von Beier, GRUR Int. 1973, 407
76 Kleinere Unternehmen wären für diese Art von Markenhandel aus zahlungsfähiger Sicht nicht von großem
Interesse. Daß aber auch große Unternehmen in das Netz solcher „Markenhändlern“ geraten können, zeigt der
Rechtsstreit „E-Klasse“, MA 1996, 439 ff, dessen Streitgegenstand zwar nicht eine Gemeinschaftsmarke war, sein
Sachverhalt aber auf die europäische Marke übertragen werden kann.
77 Vgl. dazu die Ausführungen unter F.

14
e) Das Prinzip der freien Übertragung
Dieses nicht häufig zu den Grundprinzipien gezählte Prinzip 78 drückt die rechtlich
zulässige Trennung der Gemeinschaftsmarke vom Geschäftsbetrieb aus und ist für die
vorliegende Arbeit von entscheidender Bedeutung: Denn wäre die Gemeinschaftsmarkenverordnung
nicht von dieser Maxime getragen, so bedürfte das Thema des
Markenhandels, zumindest für die europäische Ebene, keiner Untersuchung.
Das Prinzip der freien Übertragbarkeit stand schon zu Anfang der Entwicklung der
Gemeinschaftsmarke so gut wie fest und war dementsprechend kein großer Diskussionsund
Streitpunkt während ihrer Entwicklungsphase 79 . Bereits in dem ersten
gemeinschaftsmarkenrechtlichen Vorentwurf aus dem Jahre 1964 war der Grundsatz der
freien Übertragbarkeit der Gemeinschaftsmarke in Art. 23 enthalten und konnte bereits
in dem Verordnungsvorschlag 1980 nahezu abschließend geregelt werden, da dieser
Grundsatz in den meisten Mitgliedstaaten der EU anerkannt war oder gefordert wurde 80 .
Als modern ausgerichtetes Markenrecht wollte die Gemeinschaftsmarkenverordnung mit
der Aufnahme der freien Übertragbarkeit der Marke dem wirtschaftlichen Bedürfnis
nachkommen 81 . Trotz der grundsätzlichen Befürwortung der freien Übertragbarkeit der
Marke wurde in ihr auch die Gefahr eines um sich greifenden Markenhandels gesehen 82 .
Der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Marke ist heute ein tragender Pfeiler im
Verwertungsbereich der Marke. Zu prüfen wird sein, ob der grundsätzlich freien Übertragbarkeit
der Gemeinschaftsmarke spezielle markenrechtliche Grenzen und eventuell
auch andere rechtliche Schranken gesetzt sind.
II. Die Erste Markenrichtlinie
1. Entwicklung und Ziele der Richtlinie
Die Entwicklung der Richtlinie verlief weitgehend parallel mit der der Gemeinschaftsmarkenverordnung,
da man schnell nach der Idee zur Schaffung einer Gemeinschaftsmarke
erkannt hatte, daß sie sich politisch erstmals nur verwirklichen ließe, wenn
zumindest zunächst die nationalen Markenrechte koexistierten 83 . Aus dieser Erkenntnis
heraus verfolgte die EU ihr Ziel eines unbegrenzten Handels mit Markenartikeln
innerhalb des Gemeinsamen Marktes mit einem zweigleisigen Vorgehen. Auch die
Denkschrift, die eigentlich nur die Gemeinschaftsmarke behandelt und sich mit der
Angleichung einzelstaatlicher Markenrechtsvorschriften nur insoweit befaßt, als sie für
die verbleibenden Konfliktfälle eine Lösung darstellen konnte, befürwortet den
Koexistenz-gedanken; sah aber gleichzeitig in der Angleichung des innerstaatlichen
78 Auch Hackbarth zählt dieses Prinzip zu den Grundprinzipien der Gemeinschaftsmarkenverordnung, S. 28.
79 Schon 1960 sprach sich die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht für die freie
Übertragbarkeit aus, GRUR Int. 1960, 359, 360 (Punkt 10); demgegenüber ist die deutsche Entwicklung weitaus
schwieriger und schwerfälliger gewesen; erst durch § 47 ErstrG aus dem Jahre 1992 wurde das Prinzip der freien
Übertragbarkeit in das deutsche Markengesetz aufgenommen, vgl. ausführliche Darstellung dazu unter C. I. 1..
80 Ausführlicher dazu Schönfeld, S. 59.
81 Die Denkschrift weist explizit daraufhin, GRUR Int. 1976, 481, 497, vgl. auch oben unter B. I. 2..
82 Vgl. Droste/Reimer, GRUR 1974, 636, 645, unter der Prämisse des Vorliegens eines Geschäftsbetriebes als
Eintragungsvoraussetzung wurde die Gefahr allerdings als nicht sehr groß angesehen.
83 Vgl. die Darstellung des Koexistenzprinzips der Gemeinschaftsmarkenverordnung unter B. I. 3. c).

15
Markenrechts keine Alternative zur Schaffung einer Gemeinschaftsmarke 84 . Die
Richtlinie wurde folglich als Anhang und Ergänzung beim Vorhaben der Schaffung der
Gemeinschafts-marke angesehen 85 , zumal die Attraktivität der Gemeinschaftsmarke von
ihr auch nicht untergraben werden sollte. Sie wurde an den für die Gemeinschaftsmarke
entwickelten grundlegenden Vorstellungen ausgerichtet 86 , um so die nationalen
Markenrechte an das System der Gemeinschaftsmarke anzupassen 87 .
Mit dem ersten Verordnungsvorschlag für eine Gemeinschaftsmarke legte die
Kommission dem Rat im November 1980 gleichzeitig auch den ersten „Vorschlag einer
ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten“ vor,
der, interessanterweise, den Ausschluß anderer Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten,
wie beispielsweise die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, auf die Marken
enthält 88 . Gegen diesen Ausschluß hat sich insbesondere der Wirtschafts- und Sozialausschuß
gewandt 89 ; seine Kritik wurde schon in den „Geänderten Vorschlag einer
Ersten Richtlinie des Rate zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken“ von
1985 einbezogen, indem nun die Anwendung außerzeichenrechtlicher Normen der
Mitgliedstaaten gestattet wurde 90 . Diese Regelung befindet sich unverändert in der drei
Jahre später folgenden endgültigen Fassung der Ersten Richtlinie des Rates zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, die am 21.
Dezember 1988 vom Rat der Europäischen Gemeinschaft erlassen wurde 91 .
Das eigene Ziel der Richtlinie ist eine Angleichung der verschiedenen
Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, um die Unterschiede
der nationalen Markenrechte zu beseitigen, welche den freien Waren- und
Dienstleistungsverkehr behindern und die Wettbewerbsbedingungen in der
Gemeinschaft verfälschen 92 . Dafür sollen in allen Mitgliedstaaten gleiche Regelungen
für Erwerb und Erhaltung der Marke gelten 93 , und der durch die Marke vermittelte
Schutz wird grundsätzlich vereinheitlicht. Die Richtlinie verfolgt demnach dieselbe
Zielsetzung wie die Gemeinschaftsverordnung 94 , nur auf andere Weise und in kleineren
Dimensionen.
Eine vollständige Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten enthält die
Richtlinie nicht, sie konzentriert sich zunächst nur auf diejenigen Vorschriften, die sich
84 Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 485
85 Kunz-Hallstein GRUR Int. 1992, 81¸Denkschrift GRUR Int. 1976, 481, 482 ff; so auch Gloy, Festschrift für v.
Gamm, S. 257, 267, der die Richtlinie als „flankierende Maßnahme , die die Schaffung der Gemeinschaftsmarke
begleiten soll“ versteht
86 Dies ist an den zum Teil wörtlich übereinstimmenden Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und
Richtlinie erkennbar, beispielhaft sei hier nur der Markenbegriff in Art. 4 GemMVO und Art. 2 RL angeführt.
87 Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992, 81, 82
88 ABl. Nr. C 351 v. 31. 12.80, S. 1 ff und dritter Erwägungsgrund, S. 1 im Speziellen
89 Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, ABl. C 310 v. 30.11.81, 23
90 ABl. Nr. C 351 v. 31.12.85, S. 4 ff und dritter Erwägungsgrund, S. 5
91 Sechster Erwägungsgrund der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294
92 Richtlinie, Erwägungsgrund 1, GRUR Int. 1989, 294
93 Richtlinie, Erwägungsgrund 7, GRUR Int. 1989, 294
94 Vgl. unter B. I. 2.

16
am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken 95 . So wurden
die grundlegend materiellen Bereiche, wie Markenbegriff, Eintragungshindernisse bzw.
Ungültigkeitsgründe, Schutzumfang und Benutzungszwang angeglichen. Von der
Vereinheitlichung des innerstaatlichen Rechts wurden zunächst insbesondere die
Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, für den Verfall und die Ungültigkeit und
deren Rechtswirkungen ausgenommen.
2. Rechtswirkung für die Mitgliedstaaten
Die Richtlinie verpflichtet entsprechend Art. 249 S. 3 EGV 96 die Mitgliedstaaten im
Gegensatz zur Verordnung, die selbständig Sachverhalte gemeinschaftsrechtlich regelt,
nur hinsichtlich des zu erreichenden Zieles. Dagegen überläßt sie den Mitgliedstaaten die
Wahl der Form und der Mittel zur Durchsetzung der gemeinschaftlich bestimmten Ziele
(Art. 94 f EGV 97 ). Daraus ergibt sich, daß die Richtlinie grundsätzlich nicht unmittelbar
geltendes Recht in den Mitgliedstaaten schafft 98 , sondern der Umsetzung bedarf. Die
Richtlinie bildet demnach die erste Stufe eines zweistufigen Recht-setzungsverfahrens.
Auf dieser ersten Stufe wird das Harmonisierungsprogramm bindend festgeschrieben 99 .
Auf der zweiten Stufe müssen die Mitgliedstaaten - Art. 249 EGV begründet für sie eine
Durchführungspflicht - die Richtlinie inhaltlich in nationales Recht 100 umsetzen. Wie
genau die Richtlinie umgesetzt werden muß, hängt davon ab, ob sie Mindest- oder
zugleich Höchststandards aufstellt und ihre Regelungen obligatorische oder nur
fakultative sind. Die Beantwortung dieser Frage ist ein Problem der Auslegung und wird
deshalb in Zusammenhang mit der Auslegungsthematik behandelt 101 .
Aus der Durchführungspflicht der Mitgliedstaaten folgt die Sperrwirkung der
Richtlinie 102 . Sie erlaubt nach der Umsetzung der Richtlinie keine nachträglichen
Änderungen der nationalen Gesetze außerhalb des von der Richtlinie gesetzten
obligatorischen Rahmens.
Die Richtlinie richtet sich nicht nur an die Mitgliedstaaten als Völkerrechtssubjekte,
vielmehr müssen nach Art. 249 EGV „die innerstaatlichen Stellen“ die Richtlinie
inhaltlich verwirklichen. Somit sind alle Träger öffentlicher Gewalt, von der
Legislativen über die Exekutive bis zu den Gerichten, für die Umsetzung der Richtlinie,
sei es in Form der Gesetzgebung oder mittels Auslegung, zuständig 103 .
95 Richtlinie, Erwägungsgrund 3, GRUR Int. 1989, 294
96 Früher Art. 189 Abs. 3 EWGV, siehe Fn. 15.
97 Früher Art. 100 ff EWGV, siehe Fn. 15.
98 Die Richtlinie kann aber ausnahmsweise nach Ablauf ihrer Umsetzungsfrist unmittelbare Wirkung zugunsten
einzelner Marktbürger gegenüber dem Mitgliedstaat entfalten; dieser Punkt ist inzwischen nicht mehr streitig,
wird allerdings theoretisch unterschiedlich begründet; strittig ist dagegen noch, ob die Richtlinie auch die Bürger,
nationale Gerichte und Behörden unmittelbar binden kann, vgl. zu diesem Komplex Schweer, S. 12 ff.
99 Geiger, EG-Vertrag - Kommentar, Art. 189 Rn. 8
100 In Deutschland ist für das Markengesetz ausschließlich der Bundesgesetzgeber zuständig, da das Markengesetz
zum Gewerblichen Rechtsschutz im Sinne von Art. 73 Nr. 9 GG gehört, vgl. Jarass/Pieroth, GG Rn. 20
101 Vgl. Darstellung unter B. V. 2.
102 Geiger, EG-Vertrag - Kommentar,2. Aufl. 1995, Art. 189 Rn. 11
103 Vgl. Würtenberger, Mitt. 1996, 33; für die Gerichte st. Rspr. seit EuGH , Rs. 14/83, Slg. 1984, 1891, 1909 - von
Colson und Kamann

17
3. Vorgaben der Richtlinie für die nationalen Markengesetze
Für die vorliegende Untersuchung sind von den insgesamt 17 vorgegebenen Artikeln 104
der Richtlinie hauptsächlich Art. 1 und Art. 2, Art. 3 Abs. 2 lit. d und Art. 10 von
besonderer Bedeutung. Die ersten beiden Vorgaben beziehen sich auf den Anwendungsbereich
der Richtlinie und bestimmen obligatorisch, welche Art von Marken (Art. 1) und
Form der Marken (Art. 2) sie für schützenswert erachtet. Art. 3 Abs. 2 lit. d der
Richtlinie enthält den im Zusammenhang mit der hiesigen Thematik des Markenhandels
außerordentlich essentiellen Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markeneintragung.
Dieser Nichtigkeitsgrund ist als Kann-Regelung formuliert und muß folglich von den
Mitgliedstaaten nicht umgesetzt werden, sondern kann fakultativ in die nationalen
Markengesetze aufgenommen werden 105 . Der zuletztgenannte Artikel 10 der Richtlinie
gibt die Regelungen des Benutzungszwangs für die Mitgliedstaaten obligatorisch vor.
Auffällig ist die Tatsache, daß die Richtlinie im Gegensatz zur Gemeinschaftsmarkenverordnung
in keinem ihrer Artikel die freie Übertragbarkeit der Marke erwähnt,
obgleich sie entsprechend der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Art. 8 ausführlich die
Lizenzierbarkeit der Marke mit schuldrechtlicher oder dinglicher Wirkung regelt. Die so
ausgestaltete Normierung der Lizenzierbarkeit läßt erkennen, daß auch die Richtlinie von
der Selbständigkeit der Marke und ihrer freien Verwertung ausgeht. Demzufolge und
angesichts der parallelen Ausgestaltung der Richtlinie mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und des dort anerkannten und verankerten Übertragungsprinzips 106 kann
zweifellos unterstellt werden, daß auch die Richtlinie das Prinzip der freien
Übertragbarkeit befürwortet und entsprechende nationale Markenrechtsregelungen
folglich nicht gegen die Richtlinie verstoßen.
Die Richtlinie setzt desweiteren keine expliziten Vorgaben für die Ausgestaltung der
Markeninhaberschaft fest und schweigt sich auch zu dem Eintragungserfordernis eines
Geschäftsbetriebes aus. Diese Gegebenheiten müssen bei der Betrachtung und der
Auslegung der nationalen Markenrechte berücksichtigt werden.
III. Das deutsche Markengesetz
1. Große Reform des nationalen Warenzeichengesetzes
Bevor der deutsche Gesetzgeber sich an die Umsetzung der Richtlinie begab, mußte er
eine grundlegende Entscheidung treffen: Sollte das alte Warenzeichengesetz nur entsprechend
den obligatorischen Regelungen der Richtlinie angepaßt oder über diese
Vorgaben hinaus insgesamt reformiert werden? Diese Überlegungen wurden nicht erst
mit Erlaß der Richtlinie angestellt, sondern begleiteten das Entstehungsverfahren der
Richtlinie 107 . Schon seit 1965 wurden Vorarbeiten und Reformüberlegungen zum
104 Eine Skizzierung aller Artikel der Richtlinie gibt Schweer, S. 22 ff.
105 Das deutsche Markengesetz hat diese Regelung als absoluten Nichtigkeitsgrund in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
aufgenommen.
106 Vgl. die Darstellung zum Übertragungsprinzip in der Gemeinschaftsmarkenverordnung unter B. I. 3. e).
107 Droste/Reimer, GRUR 1974, 636, 638

18
Markenrecht angestellt 108 . Anstelle einer großen Markenrechtsreform kam es aber immer
wieder durch aktuelle Probleme nur zu Teilreformen, so u.a. zur Einführung des
Benutzungszwangs 109 , zur Lockerung der strikten Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb
110 und zur Schutzverbesserung gegen Markenpiraterie 111 .
In dem Diskussionsentwurf des BMJ zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Richtlinie 112 , der den am Markenschutz interessierten Kreisen zur Stellungnahme
zugeleitet und insgesamt sehr positiv aufgenommen wurde 113 , findet sich die
Entscheidung zur großen Markenrechtsreform, die auch bis zur Gesetzesverabschiedung
des Markenrechts nicht aufgegeben wurde 114 und erst die dritte große Markenreform seit
dem Gesetz v. 1874 (1894, 1936) ist 115 . Mit der großen Markenrechtsreform wollte man
die Chance endlich nutzen, ein umfassendes modernes Markengesetz zu schaffen. Das
deutsche Markenrecht ist somit völlig neu gestaltet worden, ein beachtlicher und
wichtiger Umstand, der besonders bei der Auslegung des Markengesetzes zu
berücksichtigen ist 116 .
2. Ziele der Markenrechtsreform
Mit dem neuen Markengesetz, das am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist 117 und das alte
Warenzeichengesetz abgelöst hat, ist der deutsche Gesetzgeber seiner Umsetzungspficht
118 aus der Markenrichtlinie nachgekommen. Allerdings konnte die Umsetzungsfrist
119 bis zum 31.12.1992, bedingt durch die deutsche Wiedervereinigung und die sich
aus ihr ergebenden Probleme im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nicht
eingehalten werden 120 .
Primärer Impuls für die Verabschiedung des neuen Markengesetzes war die Realisierung
der Vorgaben der Richtlinie. Die obligatorischen Bestimmungen der Richtlinie wurden
teilweise - auch wenn dazu keine Pflicht besteht 121 - wörtlich in das Markengesetz
108 Siehe Harmsen, Festschrift 10 Jahre BPatG 1971, S. 117; Droste/Reimer, GRUR 1974, 636, 638; Beier, GRUR
Int. 1973, 407, 408 mit dem expliziten Hinweis auf die Notwendigkeit einer großen Zeichenrechtsreform.
109 Durch ÄnderungsG vom 4.9.1967
110 Durch § 47 ErstreckungsG v. 23.4.1992, BGBl. I, 953 = GRUR 1992, 749
111 Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie v. 7.3.1990,
BGBl. I, 422
112 Ref. III B 5, Stand v. 23.2.1993, GRUR 1993, 599
113 Gloy, Festschrift für Rowedder, S. 77
114 Vgl. zum Gang der Gesetzgebung, v. Mühlendahl, Deutsches Markenrecht, S. 3
115 Vgl. Meister, GRUR 1994, 167
116 In der Begründung, MarkenG BT-Drucksache 12/6581, S. 59 heißt es, daß mit „der völligen Neugestaltung des
deutschen Markengesetzes auch ein Neuanfang bei der Auslegung gemacht werden soll“
117 s.o. Fn. 2
118 Vgl. die Darstellung unter B. II. 2.
119 Die ursprünglich vorgesehene Umsetzungsfrist bis zum 31.12.1991 wurde durch die Entscheidung 92/10/EWG
des EG-Ministerrats v. 19.12.1991, Abl. 1992 Nr. L 6 S. 35 bis zum 31.12.1992 verlängert.
120 Vgl. die Begründung der Bundesregierung, BT-Drucksache 12/6581, 54. Für das sich hier stellende Problem, ob
und welche unmittelbare Wirkung der Richtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist zukommt, siehe Gamm, GRUR
1990,313, 323, Fn 126-127 m.v.N.; Schweer, S. 13
121 Siehe dazu obige Darstellung zur Umsetzungspflicht unter B. II. 2..

19
übernommen, ein Umstand, den es bei der Auslegung zu beachten gilt 122 . Von den
fakultativen Vorschriften der Richtlinien wurden auch viele in das Markengesetz
übernommen; so wurde der für die weitere Untersuchung bedeutungsvolle Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Eintragung der Richtlinie kopiert 123 .
Neben dem Hauptziel der Umsetzung der Richtlinie strebte das deutsche Parlament mit
der Markenrechtsreform die schon erwähnte 124 Intention nach einem umfassenden
modernem Kennzeichnungsrecht an. So wurde das Markengesetz als ein nicht nur die
Marke 125 als Kennzeichen sondern alle Kennzeichnungsrechte umfassendes Regelwerk
ausgearbeitet. Nunmehr wurden auch wettbewerbsrechtliche Tatbestände in das
Markengesetz einbezogen und eigenständige Verfahrensregelungen in Markensachen
anstelle der bisherigen Bezugnahme auf patentrechtliche Vorschriften verfaßt. Auch
wurden umgehend die künftigen internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet des
Markenschutzes berücksichtigt und die Bestimmungen über den Schutz von Marken
nach dem MMA aufgenommen. Dagegen regelte das neue Markengesetz anfänglich
noch nicht seine durch eine Auflage der EU bis spätestens Anfang 1997 zu
verwirklichende Verzahnung mit der Gemeinschaftsmarke, obwohl im Gesetzgebungsverfahren
des deutschen Markengesetzes die Gemeinschaftsmarkenverordnung wohlbekannt
war, diese Verknüpfung wurde erst durch das Markenrechtsänderungsgesetz
1996 126 mit der Einfügung der §§ 125 a bis 125 h in das Markengesetz geschaffen 127 .
Die Aufnahme von wettbewerbsrechtlich orientierten Bestimmungen in das Markengesetz
hat nicht zur Folge, daß das Markengesetz nunmehr als abschließendes Sondergesetz
angesehen werden muß und das eigentliche Wettbewerbsrecht bei markenrechtlichen
Sachverhalten nicht mehr geprüft werden darf 128 . Diese Sachlage bedingt für die
vorliegende Arbeit, daß sie sich bei der Prüfung der Schranken für den Markenhandel
nicht nur auf das Markengesetz konzentrieren und beschränken darf, sondern für eine
umfassende Untersuchung auch die anderweitig bestehenden Schranken berücksichtigen
muß.
IV. Gemeinschaftsmarke und Marke als verfassungsrechtliches Schutzgut
Die den Markenhandel ermöglichende rechtliche Ausgestaltung der Gemeinschaftsmarke
und der Marke als immaterielle selbständige Vermögensgegenstände genießt ver-
122 Zur Auslegung ausführlich unter B. V. 4..
123 Art. 3 Abs. 2 d) RL, § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
124 Unter B. III. 1.
125 Der für das deutsche Zeichenrecht neue Begriff „Marke“ weicht von der begrifflichen Systematik des alten
Warenzeichenrechts ab und ersetzt die alten Begriffe „Warenzeichen und Dienstleistungsmarke“, die nunmehr im
Markengesetz keine Verwendung mehr finden; vgl. die ausführliche Darstellung zum Begriff der Marke unter D.
II.1. c).
126 Das Markenrechtsänderungsgesetz wurde am 19.7.1996 verkündet und trat am 20.7.1996 in Kraft, BGBl I 1996,
1014.
127 Vgl. dazu Vogt, NJW 1996, 2276 f.
128 Ausführlich dazu unter C. III. 4. a)

20
fassungsrechtlichen Schutz. Diese rechtsdogmatische Grundlage des europäischen und
deutschen Zeichenrechts kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings nur kursorisch
dargestellt werden.
1. Verfassungsschutz für die Gemeinschaftsmarke
Die Gemeinschaftsmarke als gemeinschaftsrechtliches Zeichenrecht wird aufgrund des
Vorrangprinzips des Gemeinschaftsrechts im Grundrechtsbereich nicht durch die
nationalen Verfassungsrechte geschützt 129 , verfassungsrechtlicher Maßstab sind vielmehr
die Gemeinschaftsgrundrechte, die mangels geschriebenen Grundrechtskatalogs in den
Gemeinschaftsverträgen vom EuGH seit 1969 als allgemeine Rechtsgrundsätze anhand
der gemeinsamen nationalen Verfassungsüberlieferungen und der internationalen
Verträgen über den Schutz der Menschenrechte 130 entwickelt wurden 131 .
Die Gemeinschaftsmarke als immaterielles Vermögensgut unterliegt dem gemeinschaftlichen
Grundrecht auf Eigentum. Diesem Grundrecht kam bei der europäischen Grundrechtsentwicklung
eine beträchtliche Bedeutsamkeit zu 132 und wurde in der Hauer-
Entscheidung erstmalig vom EuGH ausdrücklich für das traditionelle Sacheigentum
anerkannt 133 . Indessen wurde soweit ersichtlich das immaterielle Eigentum bislang
lediglich in Form von privaten Forderungsrechten in Entscheidungen des EuGH unter
die gemeinschaftsrechtliche Eigentumsgarantie subsumiert, aber noch nicht immaterielle
Vermögensgegenstände 134 . Neuere Entscheidungen lassen aber die Tendenz des EuGH
erkennen, auch diese Eigentumsart als verfassungsrechtlich schützenswert zu erachten,
denn sie umschreiben das gewährleistete Eigentum negativ dahingehend, daß ein
wirtschaftlicher Vorteil von der Rechtsordnung der Gemeinschaft dann nicht als
Eigentum geschützt wird, wenn er „weder aus dem Vermögen noch aus der
Berufstätigkeit des Betroffenen herrührt 135 “. Diese weite und vage Bestimmung wird
129 Dieser Vorrang ist ausdrücklich in EuGH, Rs. 44/79, Slg. 1979, 3727, 3744 – Hauer/Land Rheinland-Pfalz, und
in EuGH, Rs. 97 bis 99/87, Slg. 1989, 3165, 3191, formuliert. Auch die Mitgliedstaaten haben die Erfordernisse
des Grundrechtsschutzes in der Gemeinschaftsordnung bei der Durchführung der gemeinschaftlichen Regelungen
zu beachten, vorliegend die zuständigen Gerichte der Mitgliedstaaten für die Klagen betreffend die
Gemeinschaftsmarke nach Art. 90 ff GemMVO, vgl. EuGH, Rs. C-63/93, EuZW 1996, 309, 312 – Fintan Duff.
130 Ausführlich zum Eigentumsschutz der EMRK, Peukert, EuGRZ 1981, 97 ff und v. Milczewski, S. 114 ff.
131 Vgl. Ress/Ukrow, EuZW 1990, 499 ff; Bleckmann/Pieper, RIW 1993, 969 ff; Lenz, EuGRZ 1993, 585 ff,
Bleckmann, Festschrift für Börner, S. 29 ff. Die zwischenzeitlich in Art. F Abs. 2 EUV formulierte Anerkennung
der gemeinschaftsrechtlichen Grundrechte führt rechtsdogmatisch nicht zur Normierung der EMRK und der
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als verfassungsrechtliche Grundlage für die
Europäische Union, vielmehr bleiben weiterhin die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts die
Legitimationsgrundlage für die europäischen Grundrechte, dazu G/T/E-Bengt Beutler, Art. F Rn. 28; Bleckmann,
Rn. 98
132 Dieser Umstand ist aus vorherrschender Zielsetzung des EGV bis zum Inkrafttreten der Änderung durch den
Unionsvertrag von Maastricht, die wirtschaftliche Integration zu fördern, leicht verständlich, vgl. Müller-
Michaelis, S. 36.
133 EuGH Rs. 44/79, 13.12.1979 Hauer/Land Rheinland-Pfalz Slg. 1979, 3727, 3745 ff, mit Anm. Beutler EuR 1980,
130. Zum Entwicklungsprozeß der Eigentumsgarantie, vgl. Thiel, JuS 1991, 274, 278; ausführlich zum
Schutzbereich des gemeinschaftsrechtlichen Eigentumsgrundrechts, vgl. v. Milczewski, S. 250 ff und Rengeling,
S. 30 ff.
134 EuGH, Urt. v. 23.11.1983 – van der Mussele hinsichtlich der Forderungsrechte. Die Kommission hat dagegen in
einer Entscheidung vom 4.10.1994 (Smith Kline und French Laboratories Ltd/Niederlande, EuGRZ 1991, 365 f)
ein niederländisches Patent als immaterielles Eigentum für verfassungsrechtlich schützenswert anerkannt.
135 EuGH, Rs. C-44/89, Slg. 1991, I-5119 Tz. 27 – Deetzen II; EuGH, Slg. 1994, I-955 Tz. 19 - Bostock

21
durch den Tatbestand konkretisiert, indem der EuGH den Eigentumsschutz nur auf
gesetzlich gewährleistete und nicht auch auf tatsächliche Positionen bezieht 136 . Damit ist
insgesamt gesehen für die europäische Eigentumsgarantie maßgebend, daß der
wirtschaftliche Vorteil durch Einsatz von Kapital oder Arbeitskraft erlangt wird und
diese Vermögensposition gleichzeitig ihrem Initiator gesetzlich anerkannt und zugewiesen
wird 137 . Die Gemeinschaftsmarke erfüllt diese Voraussetzungen und genießt
folglich gemeinschaftsrechtlichen Eigentumsschutz, gleich ob sie erstmalig in das
Markenregister eingetragen oder rechtsgeschäftlich übertragen wurde. So erfordert die
Gemeinschaftsmarke einmal bei ihrer Neugestaltung von ihrem Inhaber sowohl
arbeitsmäßigen wie auch finanziellen Einsatz für ihre Kreation und Registrierung und
wird durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung rechtlich anerkannt, indem sie dem
Gemeinschaftsmarkeninhaber konstitutiv mit umfassenden Nutzungs- und Verfügungsrechten
zugewiesen wird; bei der Übertragung der Gemeinschaftsmarke muß der
Rechtsnachfolger auch wiederum Kapital für die Gemeinschaftsmarke aufwenden und
tritt in die Rechtsstellung des ursprünglichen Markeninhabers nach den Regelungen der
Gemeinschaftsmarkenverordnung ein.
Das europäische Eigentumsgrundrecht kann Einschränkungen unterliegen, soweit sie
tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden Zielen der Gemeinschaft entsprechen und im
Hinblick auf den verfolgten Zweck verhältnismäßig sind und nicht den Wesensgehalt der
Eigentumsgarantie antasten 138 . Diese Einschränkungsmöglichkeit geht folglich weitgehend
konform mit der Einschränkbarkeit des deutschen Eigentumsgrundrechts 139
2. Verfassungsschutz für die Marke
Das Bundesverfassungsgericht hat schon zu Zeiten des Warenzeichengesetzes und dem
damals geltenden strengen Bindungsprinzip der Marke an den Geschäftsbetrieb in seiner
Entscheidung Weinbergrolle 140 erstmalig die Marke als grundrechtlich durch Art. 14
Abs. 1 S. 1 GG geschütztes Eigentumsrecht anerkannt 141 . In der heutigen Ausgestaltung
durch das Markengesetz als völlig selbständiges immaterielles Vermögensgut genießt
die Marke selbstredend auch verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz. Problematisch ist
allerdings, welche Rechtsgrundlage für diesen Eigentumsschutz nunmehr einschlägig ist.
Durch die Richtlinie und ihre Umsetzung hat das Markengesetz einen gemeinschaftsrechtlichen
Einschlag erhalten, der die Anwendung des europäischen Eigentumsgrundrechts
anstelle der Eigentumsgarantie nach dem Grundgesetz erfordern könnte.
Nach anfänglicher Zurückhaltung sieht der EuGH gegenwärtig die Mitgliedstaaten, auch
bei gemeinschaftsrechtlich determinierten Rechtsakten, wie vorliegend das harmonisierte
136 EuGH, Rs. 4/73, Slg. 1974, 491 Tz. 14 – Nold; zuletzt EuGH, Rs. C-306/93, Slg. 1994, I-5555 Tz. 23 – SMW
Winzersekt
137 Vgl. Müller-Michaelis, S. 37
138 Grundlegend EuGH, Rs. 11/70, Slg. 1970, 1125, 1135 – Internationale Handelsgesellschaft; zuletzt EuGH, Rs. C-
44/94, EuZW 96, 313, 315 – The Queen; siehe dazu auch Rengeling, S. 42 ff und 48 f; Pernice, NJW 1990, 2409,
2415 f ; Lenz, EuGRZ 1993, 585, 588
139 Siehe nur Maunz-Dürig/Papier, Grundgesetz-Komm., Art. 14, Rn. 254 ff und 272 ff.
140 BVerfG, GRUR 1979, 773; zuletzt BVerfG, WRP 1997, 424, 428 – Rauchen gefährdet die Gesundheit
141 Dazu ausführlich Krieger, GRUR 1980, 335 ff.

22
Markengesetz, als an die Gemeinschaftsgrundrechte gebunden an 142 . Nachdem das
BVerfG sich gegen diesen Vorrang der Gemeinschaftsgrundrechte zunächst in seiner
Solange-I-Entscheidung 143 ausgesprochen hat, hat es in seiner Solange-II-
Entscheidung 144 die mitgliedstaatliche Bindung an die Gemeinschaftgrundrechte dann
prinzipell anerkannt 145 . Inwieweit das BVerfG in seiner Maastricht-Entscheidung 146 , in
der das Gericht von einem „Kooperationsverhältnis“ mit dem EuGH beim Grundrechtsschutz
vor Gemeinschaftsakten spricht, von seiner Solange-I-Rechtsprechung abrückte,
ist bislang noch nicht ersichtlich. Im Schrifttum wird der Vorrang der Gemeinschaftsgrundrechte
teilweise befürwortet, aber auch häufig aus kompetenzrechtlichen Gründen
abgelehnt 147 . Welcher Meinung der Vorzug zu geben ist, kann hier letztendlich offen
gelassen werden, da der Schutzbereich des europäischen und des deutschen Eigentumsgrundrechts
und ihre Schranken, bezogen auf die Marken, nahezu übereinstimmt und
folglich der materielle Maßstab für den Umfang des Eigentumsschutzes derselbe ist 148 .
V. Auslegungsmaßstäbe
Für die vorliegende Untersuchung ist es bedeutsam, sich die Auslegungsmethoden für
die Gemeinschaftsmarkenverordnung, die Richtlinie und das Markengesetz bewußt zu
machen. Eine detaillierte und allumfassende Auseinandersetzung mit der Auslegungsproblematik
soll und kann hier allerdings nicht vorgenommen werden, insbesondere, da
die Thematik der allgemeinen europäischen Methodenlehre einen eigenständigen und
komplexen Themenbereich darstellt, mit dem sich das Schrifttum erst in letzter Zeit
näher befaßt und der weiterhin einer intensiven Analyse bedarf 149 .
1. Auslegungsmethoden für die Gemeinschaftsmarkenverordnung
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung, die selbst keine Auslegungsregeln für sich
enthält, stellt sekundäres Gemeinschaftsrecht dar. Dieses und das primäre Gemeinschaftsrecht,
die EG-Verträge, werden als Bestandteile einer einheitlichen Rechts-
142 EuGH, Rs. 5/88, Slg. 1989, 2609; vgl. zur diesbezüglichen Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH Ruffert,
EuGRZ 1995, 518, 520 ff.
143 BVerfGE 37, 271 ff
144 BVerfGE 73, 339 ff
145 Siehe ausführlich zur Entwicklung der Rechtsprechung des BVerfG zum Verhältnis von nationalem Recht und
Gemenschaftsrecht Schweitzer, Staatsrecht III, 1991, Rn. 50 ff und Magiera, Jura 1989, 595, 596 f
146 BVerfGE 89, 155 ff = EuR 1993, 294 m. Bespr. Ispen, EuR 1994, 1
147 Die Maastricht-Entscheidung hat die Diskussion wieder stark belebt, guter Überblick über die verschiedenen
Ansichten bei Ruffert, EUGRZ 1995, 518, 523 ff; siehe auch Pernice, Gedächtnisschrift für Grabitz, S. 523; Horn,
DVBl 1995, 89 ff; Wittkowsky, BayVBl. 1994, 359 ff; Klein, Gedächtnisschrift für Grabitz, S. 271 mit weiteren
zahlreichen Literaturangaben, S. 271, Fn. 2.
148
Verschwiegen werden soll hier aber nicht, daß die verschiedenen Ansichten Auswirkungen auf den
verfahrensrechtlichen Weg haben, bedingt durch die Kompetenzzuständigkeit für die Überprüfung der
gemeinschaftrechtlichen Grundrechte und der Grundrechte nach dem Grundgesetz, vgl. Gerstner/Goebel, Jura,
1993, 626, 632; Everling, Gedächtnisschrift für Grabitz, S. 57 ff.
149 Aus jüngster Zeit: Grundmann, Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts durch den Europäischen Gerichtshof,
1997 und Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, 1997; vgl.
auch Nettesheim in Grabitz, Art. 4 EVG, Rn. 43 ff.

23
ordnung nach den gleichen Maßstäben ausgelegt 150 , um auf diese Weise der Forderung
der Einheit des Gemeinschaftsrechts zu entsprechen 151 .
Demnach könnte man zunächst auf die Idee kommen, das europäische Recht nach den
völkerrechtlichen Auslegungsgrundsätzen der Art. 31 bis 33 Wiener Vertragskonvention
von 1969 zu interpretieren. Der EuGH, der bis jetzt noch nicht seine Auslegungsdoktrin
exakt formuliert hat, bedient sich aber in seinen Entscheidungen nicht dieser Grundsätze,
da nach ihm der EG-Vertrag eine eigenständige Rechtsordnung darstellt, nach der die
Mitgliedstaaten nicht mehr, wie aber von der völkerrechtlichen Interpretation
vorausgesetzt, die alleinigen „Herrn der Verträge“ sind 152 .
Der Gerichtshof wendet vielmehr die gleichen klassischen Auslegungsmethoden wie die
nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten an (Wortlaut, System, Sinn und Zweck sowie
Entstehungsgeschichte); zu diesen setzt er zusätzlich dem Gemeinschaftsrecht
eigentümliche Auslegungsmethoden ein 153 . Eine zwingende Prüfungsreihenfolge besteht
für die Interpretationsmethoden nicht 154 . Auch wenn die Gemeinschaft eine auf
Integration bestimmter wirtschaftlicher und sozialer Bereiche angelegte und sich
dynamisch entwickelnde ist, ergibt sich daraus aber noch nicht eine „wirtschaftliche“
Interpretation, allerdings bringt sie eine besondere Gewichtung der juristischen
Auslegungsmethoden mit sich 155 . So findet neben der systematischen Interpretation die
an der Verwirklichung der Vertragsziele orientierte teleologische Auslegung in der
Praxis des Gerichtshofes besonderes Interesse 156 . Im folgenden sollen die einzelnen
Auslegungsmethoden für das gemeinschaftliche Recht kursorisch dargestellt werden.
Die grammatische Auslegung versucht, wie aus dem nationalen Recht hinlänglich
bekannt, den Wortsinn des europäischen Rechts zu ermitteln. Neben der allgemein
bestehenden Schwierigkeit, Bezeichnungen, die eine Wertung ausdrücken, sinngerecht
auszulegen, wie z.B. den in der Gemeinschaftsmarkenverordnung und Richtlinie
verwendeten und noch in dieser Arbeit eingehend zu erörterenden Begriff der
„Bösglaubigkeit“ 157 , ergibt sich hier zusätzlich eine Besonderheit aus der zu
interpretierenden europäischen Norm: ihr Wortlaut ist in allen Amtssprachen
150 Beutler, S. 245
151 Vgl. Zulegg, EuR 1969, 97, 98
152 Grundlegend EuGH v. 15.7.1964, Rs. 6/64, Slg. 1964,1251 - Costa/ENEL; teilweise a.A. Bleckmann, NJW 1982,
1177, Bernhardt, Festschrift für Kutscher, S.17 ff, der aufgrund der neuen Interpretationstendenzen der
völkerrechtlichen Auslegungsregeln ihre Anwendung auf das Gemeinschaftsrecht nicht von vorneherein ablehnen
will.
153 Pernice, in Grabitz, Art. 164 EGV Rn. 23 ff; in der Entscheidung v. 21.2.1973, Rs. 6/72, Slg. 1973, 215, 244 -
Continental Can weist der EuGH ausnahmsweise daraufhin, daß für die zu entscheidende Frage und damit für die
Auslegung „auf Geist, Aufbau und Wortlaut sowie auf System und Ziele des Vertrages zurückgegriffen werden
muß“. Aus der Reihenfolge der aufgezählten Auslegungskritierien darf keine zu große Relevanz gezogen werden,
auch wenn der EuGH in jüngeren Urteilen diese Abfolge des öfteren wiederholt hat, so hat er doch selbst in seiner
Entscheidung Rs C-314/91 (Weber), Slg. 1993, I-1093 angeführt, daß zur Interpretation „der Wortlaut der
fraglichen Bestimmung, der Zusammenhang, in dem diese steht, und der Zweck der Regelung“ maßgeblich ist,
vgl. Potacs, S. 21 Rn. 21.
154 Zulegg, EuR 1969, 97, 108; Everling, ZGR 3/1992, 376, 381
155 Bleckmann, Europarecht Rn. 550
156 Pernice, in Grabitz, Art. 164 EGV Rn. 23, Groeben, Bd. 3, Art. 164 Rn. 53, Bleckmann, EuR 1979, 239 ff;
Kutscher, EuR 1981, 392, 400
157 Art. 51 Abs. 1 lit. b GemMVO und Art. 3 Abs. 2 lit. d RL, vgl. dazu die Darstellungen unter F. II.

24
verbindlich 158 und diese mehrsprachigen Fassungen können häufig aufgrund von
Widersprüchen zwischen den einzelnen Formulierungen zu Deutungsproblemem führen.
Der EuGH verlangt in einer solchen Situation, sich bei der Auslegung nicht auf einen
eindeutigen Wortlaut der Vorschrift in einer Sprache zu beschränken, sondern die
Textfassungen in den verschiedenen Sprachen zu vergleichen und auf System und
Finalität des Rechtsaktes zurückzugreifen 159 , um so ein gemeinschaftskonformes
Ergebnis zu erzielen und dem Erfordernis der einheitlichen Auslegung des
Gemeinschaftsrechts gerecht zu werden 160 . Auch wenn die Wortauslegung einer
europäischen Norm sich schwierig gestalten kann, so kommt ihr doch eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung zu, da der Wortsinn zugleich die Grenze der systematischen
und teleologischen Auslegungsmöglichkeiten aufzeigt 161 .
Mit Hilfe der systematischen Auslegung wird die einzelne europäische Norm im Kontext
ihres Gesetzesgefüges interpretiert, um so logische Widersprüche bei der Auslegung zu
vermeiden. Diese Auslegungsmethode wurde vornehmlich früher vom EuGH bei der
Auslegung der EG-Verträge selbst angewandt 162 ; für das sekundäre Gemeinschaftsrecht
bot sie sich bisher nicht an, da zumeist kein so umfassendes Rechtsgefüge vorlag, das
Aufschluß aus seiner Systematik für die zu interpretierende Einzelnorm hätte geben
können 163 . Inzwischen ist das sekundäre Gemeinschaftsrecht mit zahlreichen Verordnungen
und Richtlinien auf vielen Rechtsgebieten erheblich erweitert worden, so daß die
systematische Auslegung nun auch auf dieser Ebene immer mehr Ansatzpunkte finden
kann. Dies gilt speziell für das Gebiet des Markenrechts. Als sekundäres
Gemeinschaftsrecht regeln die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Richtlinie in
Koexistenz detailliert den Schutz von angemeldeten und eingetragenen Marken; die
großenteils übereinstimmenden und oft gar wortidentischen Regelungen können die
Basis für eine systematische Interpretation einzelner markenrechtlicher Normen
stellen 164 .
Die teleologische Auslegungsmethode fragt nach dem Sinn und Zweck der europäischen
Norm und bezieht für ihre Antwortsuche auch die Vertragsziele des EG-Vertrages mit
ein 165 . Bei dem sekundären Gemeinschaftsrecht werden deren Ziel und Zweck zudem
den in der Präambel dieser Rechtsakte aufgeführten Erwägungsgründen entnommen 166 .
Durch die Berücksichtigung der Vertragsziele hat die teleologische Auslegung eine
158 VO Nr. 1 EWG, ABl. 1958, S. 385
159 Die grammatikalische Auslegung wird hier mit den anderen Auslegungskriterien kombiniert, eine klare Trennung
der einzelnen Kriterien ist gerade bei der Auslegung des europäischen Rechts nicht immer möglich. Kritisch
gegenüber dieser Vorgehensweise, Braselmann, EuR 1992, 55, 70 f.
160 EuGH, Rs. 47/79 (Nehlsen), Slg. 1979, 3639; EuGH, Rs. 30/77 (Boucchereau), Slg. 1977, 1999 Nr. 14. Für den
nationalen Richter bedeutet dies, daß er nicht ohne weiteres auf den ihm aus dem nationalen Recht vertrauten
Begriffsinhalt zurückgreifen kann; dazu auch Bleckmann, ZGR 3/1992, 364, 366 f.
161 Will, S. 70; Bleckmann, Europarecht, Rn. 541
162 Vgl. EuGH v. 21.2.1973, Rs. 6/72, Slg. 1973, 215, 244; EuGH v. 15.7.1964, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1251, 1270 -
Costa/ENEL
163 Vgl. Will, S. 72
164 Ähnlich Will, S. 72, sie will zur systematischen Auslegung markenrechtlicher Normen auch noch zusätzlich
andere den Kennzeichenschutz tangierende Verordnungen und Richtlinien heranziehen.
165 Lenz, EG-Handbuch, S. 87
166 Vgl. Bleckmann, NJW 1982, 1177, 1178

25
außerordentliche Bewandtnis für das Gemeinschaftsrecht erhalten und verhilft so zu
einer Interpretation, die eine dynamische und optimale Gewährleistung der
wirtschaftspolitischen Finalität der Gemeinschaft ermöglicht 167 . Ausnahmen zu den
grundlegenden Vertragsbestimmungen werden deshalb vom EuGH nur eng ausgelegt 168 .
Die letzte darzustellende der vier klassischen Auslegungsmethoden ist die der
historischen, die die Besonderheiten des Rechtssetzungsverfahrens berücksichtigt. Diese
Interpretationsart kommt bei der Auslegung des EG-Vertrages als primäres Gemeinschaftsrecht
nur sehr wenig zur Anwendung, da die Materialien zum EG-Vertrag
grundsätzlich nicht veröffentlicht wurden und unter Beachtung des Grundsatzes des
rechtlichen Gehörs deshalb auch nicht berücksichtigt werden können 169 . Dagegen kann
die historische Auslegung beim sekundären Gemeinschaftsrecht sehr aufschlußreich
sein 170 . Denn nach Art. 253 EGV 171 sind Verordnungen (sowie Richtlinien) mit
Entscheidungsgründen zu versehen und ebenso werden die Stellungnahmen des
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses im Amtsblatt
veröffentlicht, so daß der geschichtliche Rechtssetzungshintergrund gut nachvollzogen
werden kann. Dies trifft auch auf die vorliegend zu untersuchende Gemeinschaftsmarkenverordnung
(und Richtlinie) zu, da für sie zahlreiche Materialien vorliegen 172 .
Neben den klassischen Auslegungsregeln gibt es für das Gemeinschaftsrecht zusätzlich
noch besondere Auslegungsmethoden. Im engen Zusammenhang mit der teleologischen
Interpretation steht der Auslegungsgrundsatz des „effet utile“, der die „nützliche
Wirkung“ eruiert, um so den beabsichtigten Kernpunkt des Gemeinschaftsrechts
herauszufinden und sicherzustellen, daß jede gemeinschaftsrechtliche Norm Wirkung
entfalten kann 173 . Neuerdings zeichnet sich in der bisher eher großzügigen effet-utile-
Rechtsprechung eine Trendwende zur restriktiveren Anwendung dieser Auslegungsmethode
ab, die wohl bedingt ist vom Subsidaritätsprinzip des neuen Art. 5 Abs. 2
EGV 174 .
Desweiteren ist als besondere Auslegungsmethode die vertrags- und grundrechtskonforme
Auslegung anzuführen 175 , mit deren Hilfe das sekundäre Gemeinschaftsrecht,
vorliegend die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Richtlinie, in Einklang mit den
167 Schweitzer/Hummer, Europarecht, S. 136; Bleckmann, ZGR 3/1992, 364, 365; für Bernhardt, Festschrift für
Kutscher, S. 17, 22 stellt die Auslegung an den Vertragszielen eine statische Interpretation dar, da sie nur die
ursprünglichen Ziele der Gemeinschaft berücksichtigt und nicht beachtet, was die Mitgliedstaaten in der
Zwischenzeit aus ihnen gemacht haben. Er übersieht hierbei aber die Besonderheit des Vertrages, die darin liegt,
daß die Vertragsziele für die Mitgliedstaaten obligatorisch sind und schrittweise verwirklicht werden müssen.
168 Pernice, in Grabitz § 164 Rn. 26 mit zahlreichen Rechtsprechungsangaben zum freien Warenverkehr
169 Lediglich die amtlichen Vertragsbegründungen der Gründerstaaten für ihre Parlamente sind veröffentlicht worden
und vom EuGH gelegentlich berücksichtigt worden, Beutler, S. 247; vgl. auch Pernice, in Grabitz § 164 Rn. 33;
Kutscher , EuR 1980, 392, 393; Bleckmann, NJW 1982, 1177, 1178.
170 EuGH, Urt. v. 12.11.1969, Rs. 29/69, Slg. 1969, S. 419, 425 - Stauder; EuGH, Urt. v. 26.6.1975, Rs. 41/74, Slg.
1975, S. 795, 807ff -Kommission/Rat; Bleckmann, NJW 1982, 1177, 1178 m.w.N.
171 Früher Art. 190 EWGV, siehe Fn. 15.
172 Vgl. dazu die obigen Ausführungen unter B. I. 1..
173 Bleckmann, NJW 1982, 1177, 1180; Beutler, S. 247; Pernice, in Grabitz, Art. 164 EGV, Rn. 27
174 Früher Art. 3 b Arbs 2 EWGV, siehe Fn. 15; EuGH, Urt. v. 15.12.1993, Rs. C 292/92 - Hünermund, m.Anm.
Möschel, NJW 1994, 781, 782
175 Für Häberle, JZ 1989, 913, 916, ist dies die „fünfte“ Auslegungmethode.

26
Zielen des EG-Vertrages und den vom EuGH entwickelten allgemeinen Rechtsgrundsätzen,
insbesondere den Gemeinschaftsgrundrechten gebracht wird 176 . Entsprechend der
obigen Ausführung ist hier vornehmlich an das gemeinschaftliche Grundrecht auf
Eigentum zu denken 177 .
Zuletzt sei noch auf die besondere Auslegungsmethode der Rechtsvergleichung hingewiesen,
die einen Vergleich mit entsprechend einschlägigen Normen der einzelnen
Mitgliedstaaten anstellt 178 . Bezogen auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung dürfte
diese Vorgehensweise nicht von großem Nachdruck sein, da sie als gemeinschaftsrechtliche
Verordnung in den einzelnen Mitgliedstaaten unmittelbar gilt (Art. 249 S. 2
EGV), folglich einheitlich, wenn auch in der Fassung der jeweiligen Landessprache,
verbindlich ist, und zudem höchstens nationale Differenzen entstehen können, soweit die
Gemeinschaftsmarkenverordnung in Gemeinschaftsmarkenprozessen vor nationalen
Gerichten 179 ausgelegt werden muß.
2. Auslegungsmethoden für die Markenrechtsrichtlinie
Die Richtlinie gehört wie die Gemeinschaftsmarkenverordnung zum sekundären
Gemeinschaftsrecht und unterliegt somit der gleichen Auslegungsdynamik wie sie zuvor
bei den Auslegungsmethoden für die Gemeinschaftsmarkenverordnung dargestellt
wurde 180 . Besonders zu erwähnen ist hier, daß der Auslegungsmethode der Rechtsvergleichung
bei der Richtlinie eine erheblich größere Bedeutung zukommt, als bei der
Interpretation der Gemeinschaftsmarkenverordnung, denn ein Vergleich der verschiedenen
nationalen Umsetzungen der Richtlinie kann nützliche Indizien auf den Sinngehalt
der Richtlinie hervorbringen 181 .
Die Richtlinie ist im Unterschied zur Verordnung nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten
anwendbar, sie ist nur - wie schon erläutert 182 - hinsichtlich ihrer zu erreichenden
Ziele und nicht hinsichtlich der Form und der Mittel verbindlich. Dadurch ergibt sich bei
der Auslegung der Richtlinie noch ein besonderer Aspekt: Die Frage nach der Reichweite
der Richtlinie, d.h., ob sie nur Mindest- oder zugleich Höchststandards für die
nationale Umsetzung vorgibt. Die Antwort findet sich manchmal im Richtlinientext
selbst; die vorliegend zu untersuchende Richtlinie zur Angleichung der nationalen
Markengesetze aber gibt auf diese Frage keine konkrete Auskunft. Trotz einer
mangelnden deutlichen Aussage ist es für die Richtlinie als Harmonisierungsinstitution
selbstredend, daß sie einen Mindeststandard aufstellt, unter den der nationale
Gesetzgeber bei der Umsetzung nicht gehen kann 183 . Strengere Anforderungen als in der
Richtlinie genannt darf er aber nur dann formulieren, wenn die Richtlinie nicht zugleich
176 EuGH Rs. 374/87, Orkem, Slg. 1989, 3283, 3350; Pernice, in Grabitz Art. 164, Rn. 30
177 Siehe diesbezüglich unter B. IV. 1..
178 Bleckmann, Europarecht, Rn. 551, Beutler, RIW 1982, 824 ff;Pernice, in Grabitz Art. 164 Rn. 28
179 Ihre Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 91 ff GemMVO.
180 Vgl. oben unter B. V. 1.
181 Vgl. ausführlicher dazu Will, S. 76
182 Siehe unter B. II. 2.
183 Lutter, JZ 1992, 593, 606

27
einen Höchststandard aufstellt. Sofern wie vorliegend die Richtlinie keine explizite
Aussage diesbezüglich enthält, ist aus ihrem Text und seinem Zusammenhang eine
Antwort auf die Reichweite der Richtlinie zu suchen. Auch die Rechtsgrundlage der
Richtlinie, auf der sie ergangen ist, kann für die Beantwortung aufschlußreich sein.
Die Richtlinie besagt in ihrem Erwägungsgrund Nr. 7 unmißverständlich, daß die
Verwirklichung ihrer Zielsetzung 184 es erfordert, daß für den Erwerb und die Aufrechterhaltung
einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche
Bedingungen gelten. Um dies zu erreichen und sicherzustellen, müssen ihre obligatorischen
Vorgaben hinsichtlich der zulässigen Markenformen (Art. 2) und der Eintragungshindernisse
(Art. 3) als Mindest- und zugleich Höchststandards ausgelegt
werden 185 . Diese abgesteckte Reichweite der Richtlinienvorgaben wird auch von der
Rechtsgrundlage der Richtlinie selbst manifestiert. Die Richtlinie beruht auf Art. 100 a
EWGV 186 , deren Regelungsbereich der des freien Warenverkehrs ist. Entsprechend der
Zielsetzung der Rechtsgrundlage soll die Richtlinie durch die Harmonisierung der
nationalen Markengesetze insbesondere die Wettbewerbsgleichheit zwischen den
Unternehmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten fördern und gewährleisten. Um
dieses Bestreben auch tatsächlich zu realisieren und nicht zu unterminieren, kann den
obligatorischen Vorgaben der Richtlinie auch aus diesem Blickwinkel nur ein
abschließender Charakter zugesprochen werden 187 .
Für den nationalen Gesetzgeber bedeutet dies grundsätzlich 188 , daß er über die
Anforderungen der Richtlinie bei der Umsetzung nicht hinausgehen, aber auch hinter
ihnen nicht zurückbleiben darf. Besonders betont werden muß hier, daß der Gesetzgeber
auch dann die Vorgaben der Richtlinie in dem geforderten Umfang in nationales Recht
gießen muß, wenn dadurch ein jahrelang national tradiertes Prinzip tangiert oder gar
aufgehoben wird; wie es die Richtlinie hinsichtlich des im deutschen Markenrecht
jahrzehntelang fest verankerten Akzessorietätsprinzips verlangt.
3. Auslegungsmethoden und Rechtsprechung des EuGH speziell unter dem Blickpunkt
des Markenrechts
In der Rechtsprechung des EuGH auf dem Gebiet des Markenrechts ragt von den zuvor
aufgezeigten Auslegungsmethoden die teleologische besonders heraus. Mit ihrer Hilfe
hat der EuGH den durch den nationalen Markenschutz und seinen territorialen
Geltungsbereich bedingten Konflikt mit den beiden Gemeinschaftszielen, den
Grundsätzen des freien Warenverkehrs und des unverfälschten Wettbewerbs, vor dem
Inkrafttreten der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinie sowie der
184 Vgl. zu ihren Zielen bereits oben unter B. II. 1..
185 So auch Würtenberger, Mitt. 1996, 33, 34
186 Vgl. die Präambel der Richtlinie; siehe auch Everling, Festschrift für Steindorff, S. 1155 ff zu der grundsätzlich
bei Art. 100 a EWGV (heute Art. 95 EGV, siehe Fn. 15) bestehenden Auslegungsproblematik, die hier allerdings
durch die explizite Nennung von Art. 100 a EGV als Rechtsgrundlage in der Richtlinie nicht einschlägig ist.
187 In diesem Sinne auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 172, wenn auch allgemein zur Rechtsgrundlage Art. 100 a
EGV (heute Art. 95 EGV, siehe Fn. 15).
188 Art. 100 a Abs. 4 EGV (heute Art. 95 Abs. 4 EGV, siehe Fn. 15) gewährt bei durch qualifizierte Mehrheit
ergangenen Richtlinienvorgaben ganz enge Möglichkeiten, strengere nationale Regelungen zu erlassen, vgl. dazu
Jarass, NJW 1990, 2420, 2421; Dauses, EuZW 1990, 8, 9 und Geiger, EG-Kommentar, Art. 100 a Rn 9 ff

28
entsprechend der Richtlinie umgesetzten nationalen Markenrechte versucht, einen
Ausgleich bis zur Schaffung gemeinschaftsrechtlicher Markenrechtsregelungen zu
finden 189 . Diese gemeinschaftskonforme Auslegung der gewerblichen Schutzrechte 190
wurde zunächst an den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft (Art. 85, 86 EWGV 191 )
ausgerichtet, später dann wurde der Auslegungsschwerpunkt zu den Vorschriften über
den freien Warenverkehr (Art. 30 ff EGV 192 ) verlagert 193 . Der Auffassungswandel erklärt
sich dabei aus den dem EuGH zur Entscheidung vorliegenden Fallgestaltungen. Konnte
anfangs die Lösung überzeugend über Art. 85 und 86 EGV dargestellt werden 194 , so war
dieser Lösungsweg für später folgende Sachverhalte nicht gangbar, um der
Rechtstatsächlichkeit hinsichtlich der verschiedenen Markengebrauchsformen und den
dadurch entstehenden Beziehungen gerecht zu werden 195 . Auch wenn die
Wettbewerbsregeln weiterhin als Prüfungsmaßstab dienen 196 , soweit es um die
Zulässigkeit von Vereinbarungen über die Verwertung der nationalen Markenrechte im
Gemeinsamen Markt zwischen Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten geht 197 ,
so stützt der EuGH nun in ständiger Rechtsprechung seine Entscheidungen auf die
Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30 ff EWGV) 198 .
Die Rechtsprechung des EuGH zum Verhältnis von nationalen gewerblichen
Schutzrechten, eingeschlossen das Markenrecht, und dem freien Warenverkehr nach Art.
30 ff EWGV ist sehr umfangreich und kann vorliegend nur in den für die Untersuchung
relevanten Punkten dargestellt werden. Die Entscheidungen bekunden einige
grundlegende Maßstäbe und Wertungskriterien, zeigen aber auch einen besonders für die
Thematik des Markenhandels bedeutenden Trendwandel auf.
Ausgangspunkt der Entscheidungen ist der Grundsatz, daß die Vorschriften des Art. 30
EWGV über den freien Warenverkehr solchen Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen
189 Der EuGH hat selbst die Vorläufigkeit seiner Entscheidungen betont, vgl. „Sirena“, Slg. 1971, 69 (81) = GRUR
Int. 1971, 279, 280
190 Die Literatur hat sich gleich nach Inkrafttreten der Römischen Verträge mit der gemeinschaftskonformen
Auslegung der gewerblichen Schutzrechte beschäftigt und anfänglich die Ansicht vertreten, daß der Vertrag die
Schutzrechte grundsätzlich nicht tangiert, später ging sie aber zu einer differenzierteren Betrachtungsweise über,
vgl. nur die knappe Darstellung von Loewenheim, Festschrift GRUR Bd. II, S. 1081 f.
191 Heute Art. 81, 82 EGV, siehe Fn. 15.
192 Heute Art. 28 ff EGV, siehe Fn. 15.
193 Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 13; Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG S. 405, 409; Mertens de Wilmars, GRUR
Int. 1976, 93, 96.
194 So z.B. in den Entscheidungen „Grundig/Consten“, verbunden Rs 56 und 58/64, Slg. 1966, 321 ff = GRUR Int.
1966, 580 ff und „Sirena“, v. 18.2.1971, Slg. 1971, 69 ff = GRUR Int. 1971, 279 ff.
195 Vgl. nur die Darstellungen von Mertens de Wilmars, GRUR Int. 1976, 93, 95ff und von Gloy, Festschrift für v.
196
197
Gamm, S. 257, 262 f.
Das Wettbewerbsrecht und die Vorschriften über den freien Warenverkehr stehen rechtssystematisch
grundsätzlich selbständig nebeneinander, ihre beiden Normbereiche bedingen aber eine gegenseitige
Wechselwirkung, dazu ausführlich, Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 407 ff.
Eine Übertragungsvereinbarung alleine stellt noch keine verbotene Kartellabsprache dar, vgl. dazu
Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 61 f; Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 411 ff; a. A. Johannes, GRUR
1975, 111, 117.
198 Vgl. zum Verhältnis Art. 85, 86 EWGV (heute Art. 81, 82 EGV) und Art. 30 ff EWGV (heute Art. 28 ff EGV)
sowie ihrem engen Zusammenspiel, Fezer, JZ 1994, 317, 319; ders., Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 407 ff;
Hefermehl/Fezer, H/I/Sch/S, S. 25 ff; Deringer, NJW 1977, 469; Loewenheim, Festschrift GRUR Bd. II, S. 1051,
1081 ff m.w.N.

29
oder Maßnahmen gleicher Wirkung nicht entgegenstehen, die entsprechend Art. 36
EWGV aus Gründen des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, zu
denen das Markenrecht zählt, gerechtfertigt sind und weder ein Mittel zur willkürlichen
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den
Mitgliedstaaten darstellen. Der EuGH hat zunächst durch sein Grundsatzurteil
„Dassonville“ 199 Art. 30 EWGV sehr weit ausgelegt und unter den Begriff der
Maßnahmen gleicher Wirkung jede hoheitliche Regelung der Mitgliedstaaten, die
geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich
oder potentiell zu behindern, subsumiert. Demnach müssen auch die einem
Markeninhaber vom nationalen Markenrecht eingeräumten Ausschließlichkeitsrechte,
die ihm das Untersagen der Einfuhr gleicher oder verwechslungsfähig gekennzeichneter
Ware in den Geltungsbereich seines nationalen Markenrechts ermöglichen, als solche
Maßnahmen gleicher Wirkung aufgefaßt werden 200 . Seine sehr weite Auslegung hat der
EuGH in seiner grundlegenden „Cassis“-Entscheidung eingeschränkt und dahingehend
ergänzt, daß eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 30 EWGV nicht vorliegt,
wenn sie geeignet ist, „zwingenden Erfordernissen“, zu denen auch die Lauterkeit des
Wettbewerbs und der Verbraucherschutz gezählt werden 201 , gerecht zu werden. Auf
diesem Weg konnte der durch eine extensive Auslegung des Begriffs „Maßnahme
gleicher Wirkung“ unumgängliche Konflikt zwischen dem gemeinschaftlichen
Grundsatz des freien Warenverkehrs und der national verbliebenen
Gesetzgebungskompetenz gemildert werden 202 . Allerdings erkennt der EuGH den Schutz
des Verbrauchers nur dann als Rechtfertigungsgrund im Rahmen des Art. 30 EWGV an,
wenn ihm nicht auf andere, den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise
nachgekommen werden kann, folglich ist nicht jedes Irreführungsverbot zugunsten der
Verbraucher, wie beispielsweise § 3 UWG ein zwingendes Erfordernis, das die
Beschränkung des freien Warenverkehr erlaubt 203 . Mit der Anerkennung der
Rechtfertigung einer Maßnahme gleicher Wirkung wegen zwingender Erfordernisse
nach Art. 30 EWGV stand das Verhältnis zu den gemäß Art. 36 EWGV gegebenen
Rechtfertigungsgründen offen, da sich Rechtsgüter beider Rechtfertigungsklauseln
überschneiden 204 . Die ganze Problematik resultiert aus der Ansicht des EuGH in Art. 36
EWGV eine Ausnahmeregelung zu sehen, die deshalb nur eng ausgelegt werden dürfe
und die Rechtfertigungsgründe folglich enumerativ seien und nicht ergänzt werden
199 EuGH v. 11.7.1974 - Rs. 8/74 = Slg. 1974, 837 ff = GRUR Int. 1974, 467 ff
200 Vgl. Ebenroth/Parche, GRUR Int. 1989, 738, 742 und Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 102 f m.w.N.; diese
extensive Begriffsauslegung verhalf dem EuGH, alle erdenklichen mitgliedstaatlichen Regelungen zu erfassen,
die sich gemeinschaftswirdrig für den freien Warenverkehr auswirken konnten, dazu Fezer, JZ 1994, 317, 319.
201 Als zwingende Erfordernisse anerkennt der EuGH bisher: Erfordernisse einer wirksamen Steuerkontrolle, des
Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Umweltschutzes, vgl.
Baumbach/Hefermehl, UWG, Einl. Rn. 619; die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs wird somit nicht unter
die in Art. 36 aufgezählten Rechtsgütern subsumiert, sondern vielmehr als ein „zwingendes Erfordernis“
angesehen (EuGH Kommission/Irland Rs. 113/80, Slg. 1981, 1625, 1638; Beier, GRUR Int. 1989, 603, 609
kritisiert diese Einteilung zu recht, da der Schutz des unlauteren Wettbewerbs seit mehr als 100 Jahren eindeutig
zum Schutz des gewerblichen Eigentums gezählt wird und dieser Schutz eindeutig in Art. 36 EGV aufgelistet ist.
202 EuGH a.o.O. - „Cassis“, Erwägungsgrund 8; vgl. auch Meyer, GRUR Int. 1996, 98, 100.
203 Vgl. dazu Ebenroth/Parche, GRUR Int. 1989, 738, 747 f.
204 Moench, NJW 1987, 1109 Fn. 6 m.w.N

30
könnten; die Literatur steht dieser Auffassung kritisch gegenüber 205 . Indem der EuGH
die Prüfung der zwingenden Erfordernisse im Rahmen des Art. 30 EWGVauch unter den
Vorbehalt des Verhältnismäßigkeitsprinzips gestellt hat und dadurch vergleichbare
Abwägungsaspekte zu Art. 36 EWGVgeschaffen hat, ist letztendlich der bei den sich
überschneidenden Rechtfertigungsgründen von Art. 30 EWGV und Art. 36 EWGV
einzuschlagene Prüfungsweg eine dogmatische Frage, da beide Lösungswege zum
gleichen Ziel führen 206 .
Ohne auf die Problematik des Verhältnis von Art. 30, 36 EWGV (jetzt Art. 28, 30 EGV)
in seinen die gewerblichen Schutzrechte und darin mitenhalten die Zeichenrechte
betreffenden Entscheidungen einzugehen und damit bislang noch keine Aussage
dahingehend getroffen zu haben, ob die Abwehr markenrechtsverletzender Einfuhren
allgemein oder erst durch das Vorliegen weiterer Umstände gekennzeichnete
Schutzrechtsvoraussetzungen im innergemeinschaftsrechtlichen Warenverkehr als eine
noch Art. 36 EWGV (jetzt Art. 30 EGV) verbotene Maßnahme gleicher Wirkung
aufzufassen ist 207 , löst der EuGH die gemeinschaftsrechtliche Frage bislang anhand Art.
36 EWGV (jetzt Art. 30 EGV). Die inhaltliche Konkretisierung und Ausgestaltung der
gemeinschaftlichen Schranken der gewerblichen Schutzrechte in Art. 36 EWGV (jetzt
Art. 30 EGV) seitens des EuGH konzentriert sich auf die Formel des spezifischen
Gegenstandes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums 208 . Danach sind
Beschränkungen des freien Handels nur insoweit erlaubt, als sie zur Wahrung der Rechte
angemessen sind. Bezogen auf das Zeichenrecht sah der EuGH den spezifischen
Gegenstand darin, daß dem Zeicheninhaber das ausschließliche Recht verliehen wird,
das Warenzeichenrecht beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu
benutzen, und daß er dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den
Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen
versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen versuchen 209 . Nach Auffassung des EuGH
besteht die Hauptfunktion des Warenzeichens darin, dem Verbraucher oder
205 So subsumiert Fezer, Festschrift für 25 Jahre Bundespatentgericht S. 405, 418 ff die Ausschlußwirkung des
nationalen Markenrechts immer als eine Maßnahme gleicher Wirkung unter Art. 30 und leitet die
markenrechtlichen Rechtfertigungsgründe ausschließlich, aber nicht enumerativ aus Art. 36 ab und gelangt
letztendlich nur auf einem anderen Weg zu dem gleichen Ziel wie der EuGH, die Ursache für diese
Ergebnisübereinstimmung liegt in dem von beiden verwandten identischen Abwägungskriterium der Sicherung
der Warenverkehrsfreiheit im Gemeinsamen Markt unter Respektierung des mitgliedstaatlichen
Regelungsvorbehalts. Nach Bleckmann, GRUR Int. 1976, 172, 176, ist Art. 36 EGV weit auszulegen, da seiner
Ansicht nach Art. 100 EGV lex specalis zu Art. 36 sei und deshalb die in Art. 100 geschützten Interessen in Art.
36 nicht aufgezählt zu werden brauchen; vgl. auch die ausführliche Darstellung bei Fezer/Hefermehl , S. 33 Fn.
62.
206 Möschel sieht hier in Art. 30 und Art. 36 auch einen „Gleichlauf der Prüfungskriterien“, RIW 1984, 524 (527); a.
A. Fezer, JZ 1994, 317,320
207 Darauf haben insbesondere Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 84 ff und Fezer, Festschrift 25 Jahre BpatG, S. 405,
415 ausdrücklich hingewiesen und der Hinweis hat mangels dieses Thema klärende Entscheidungen seitens des
EuGH nach wie vor Gültigkeit.
208 Bevor die Formel des spezifischen Gegenstandes angewandt wurde, nahm der EuGH die Abgrenzung anhand der
Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung der gewerblichen Schutzrechte vor; zu dieser Abgrenzung
ausführlich und der an dieser Abgrenzung geübten Kritik, vgl. Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 78 ff; kritisch dazu
auch Beier, GRUR Int. 1989, 603, 609.
209 EuGH Rs 16/74 - Centrafarm/Winthrop - Slg. 1974, 1181 = GRUR Int. 1974, 456; EuGH Rs 102/77 - Hoffmann
La Roche/Centrafarm - Slg. 1978, 1139 ff = GRUR Int. 1978, 291 ff mit Berichtigungsbeschluß des EuGH,
GRUR Int. 1978, 478; EuGH Rs 3/78 - Centrafarm/American Home Products - Slg. 1978, 1823, 1841

31
Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu
garantieren 210 . Dieser Ansicht gemäß ist nicht die Ursprungsidentität der Waren
entscheidend, sondern es kommt auf die Ursprungsidentität der Zeichen im Sinne einer
einheitlichen Markeninhaberschaft an, und die Herkunftsfunktion wird damit lediglich
vorausgesetzt und nicht konstituiert 211 . Der Sinngehalt des spezifischen Gegenstandes
wurde in weiteren Entscheidungen des EuGH präzisiert. Von besonderem Interesse ist
für das hier zu behandlende Thema „Markenhandel“ die „HAG I“-Entscheidung 212 als
Auftakt einer bemerkenswerten Entwicklungsphase der Rechtsprechung, die über die
„HAG II“-Entscheidung 213 in der „Ideal Standard“-Entscheidung 214 vorläufig ihren
Endpunkt findet. Bevor auf die maßgeblichen Aussagen der Entscheidungen im
einzelnen an gegebener Stelle in dieser Arbeit eingeganen wird 215 , sie hier nur schon
angedeutet, daß diese Entscheidungen Zeugnis einer bemerkenswerten Entwicklung der
Rechtsprechung zugunsten des Markenhandels mit nationalen Marken gegenüber dem
freien Warenverkehr im Binnenmarkt abgeben..
In jüngster Zeit hat der EuGH mit seinen Entscheidungen „Keck und Mithourd“ 216 sowie
„Hünermund“ 217 das zwar schon durch die Cassis-Entscheidung eingeschränkte
Maßnahmeverbot des Art. 30 EGV nochmals eingegrenzt, indem er nun Art. 30 EGV auf
diskriminierungsfreie Verkaufsmodalitäten nicht mehr anwendet. Diese neue Tendenz
hat für die vorliegende Untersuchung keine Auswirkungen, da die vorgenommene
Begrenzung nicht nationale, warenbezogene Regelungen wie solche über die
Bezeichnung, Form, Abmessung, Gewicht, Zusammensetzung, Aufmachung,
Etikettierung sowie Verpackung eines Erzeugnisses 218 , zu denen auch die Markenrechte
gehören 219 , vom Anwendungsbereich des Art. 30 EGV ausschließt.
Mit der Schaffung der Gemeinschaftsmarkenverordnung besteht nunmehr eine
europäische Regelung auf dem Gebiet des Markenrechts, die aber die dargestellten
Entscheidungen des EuGH hinsichtlich Art. 30 ff EGV für dieses Rechtsgebiet als
Maßstab nicht obsolet werden läßt, auch wenn sich Art. 30 und 36 EGV dem Wortlaut
nach nur an die Mitgliedstaaten mit ihren nationalen Regelungen wenden. Die
Gemeinschaftsmarkenverordnung ist nämlich nicht alleine an Stelle der nationalen
Markengesetze getreten, vielmehr koexistiert sie mit den durch die Richtlinie
harmonisierten nationalen Markengesetzen. Auf diese Weise wird zwar das Problem der
markenrechtlichen Abschottung der nationalen Märkte gemildert, aber die Koexistenz
210 EuGH Rs 102/77 - Hoffmann La Roche/Centrafarm - Slg.1978, 1139 ff = GRUR Int. 1978, 599, 603
211 Vgl. dazu Ebenroth/Parche, GRUR Int. 1989, 738, 744 f; Kraft, GRUR Int. 1975, 283, 289.
212 EuGH, Urt. v. 3.7.1974, Rs. 192/73, Slg. 1974, 731 ff – HAG I = GRUR Int. 1974, 338 ff.
213 EuGH, Urt. v. 17.10.1990, Rs. C - 10/89, Slg. 1990, I-3711 - HAG II = GRUR Int. 1990, 960 ff.
214 EuGH, Urt. v. 22.6.1994, Rs. C-9/93, Slg. 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614
215 Siehe unter G. I.
216 EuGH v. 24.11.1993 - Rs. C-267, 268/91 = GRUR Int. 1994, 56 f; dazu Anm. v. Petschke, EuZW 1994, 107 ff.
Berechtigte Kritik aus wirtschaftlich unpraktikabelen Gründen gegenüber dieser Abgrenzung unter Befürwortung
der Einführung einer Spürbarkeitsgrenze im Verbotsbereich des Art. 30 EGV von Fezer, JZ 1994, 317 ff und
ders., JZ 1994, 623, 624 f.
217 EuGH v. 15.12.1993 - Rs. C-292/92 = GRUR Int. 1994, 170ff
218 So die „Keck“-Entscheidung, GRUR Int. 1994, 56, 57; vgl. auch GRUR Int. 1994, 170, 171 - Hünermund
219 Siehe zu dieser Thematik Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, UWG, Einl., Rn. 627; Arndt, JuS 1994, 469

32
mit dem nationalen Markenrecht bedingt, daß die markenrechtlichen Hemmnisse für den
gemeinschaftlichen Binnenmarkt nicht vollständig beseitigt werden können. Um die
Übereinstimmung des Schutzumfanges der europäischen und der nationalen Marken
einigermaßen gewährleisten zu können und die schon so schwierige Koexistenz der
beiden Markentypen nicht noch mehr zu belasten, ist die
Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie die Richtlinie auch im Lichte der bislang
ergangenen Entscheidungen zu Art. 30 ff EGV 220 und den darin herausgearbeiteten
Grundprinzipien auszulegen 221 , es sei denn, die beiden neuen europäischen
Markenregelungen fordern eine modifizierte Interpretation. Einer modifizierten und
zeitgemäßen Interpretation können die bisherigen europäischen Entscheidungen nicht
entgegenstehen, da der EuGH in den vor Erlaß der Richtlinie und der
Gemeinschaftsmarkenverordnung ergangenen Entscheidungen alleine versuchte, die zum
Zeitpunkt der Rechtsprechung für die noch nicht harmonisierten nationalen
Zeichenrechte bestehenden Schranken inhaltlich abzustecken und nicht – seine
Entscheidungsbefugnis achtend – die vorbehaltslose Essenz eines Zeichenrechts
herauszuarbeiten 222 . Mit dem eigenen Hinweis auf die Orientierung am „gegenwärtigen
Stand des Gemeinschaftsrechts“ 223 war sich der EuGH selbst dieser Gegebenheit
unmißverständlich bewußt. Insofern sind die vor Erlaß der Richtlinie und
Gemeinschaftsmarkenverordnung ergangenen Entscheidungen 224 des EuGH keine
zwingenden Vorgaben, sondern nur, und dies ist häufig sehr hilfreich, Anhaltspunkte für
die zeichenrechtliche Auslegung.
4. Auslegungsmethoden für das Markenrecht
Die Richtlinie war Anlaß für die Neugestaltung des Markenrechts 225 . Das vom deutschen
Gesetzgeber erlassene Markengesetz hat nun nicht mehr nur nationalen, sondern auch
gemeinschaftsrechtlichen Ursprung 226 , den es auch bei der Auslegung zu beachten gilt.
220 Gamm, GRUR 1994, 775, 781, sieht dagegen in der Hag II und der Quattro-Entscheidung des EuGH eine
Tendenz, für die Auslegung der Richtlinie weniger die ältere Rechtsprechung zu Art. 30, 36 EGV vom EuGH,
stattdessen dafür mehr den Schutzzweck und das Wesen des Immaterialgüterrechts zu berücksichtigen.
221 Der EuGH hat dies hinsichtlich Verordnungen und Richtlinien explizit entschieden: Rs. C-47/90, Delhaize, Slg.
1992, I-3669 (I-3711) für Verordnung und Rs. C-315/92, Clinique, Slg. 1992, I-317 (I-336) = GRUR Int. 1994,
231 (232), seine Formulierung „die Richtlinie ... im Lichte der Bestimmungen des EWG-Vertrages über den
freien Warenverkehr auszulegen“ deutet das Bewußtsein an, Art. 30 ff EVG vorliegend nicht direkt anwenden zu
können, ihre indirekte Beachtung bei der Auslegung aber dennoch angezeigt ist, um so auch gerade die zur
Verwirklichung des Binnenmarktes getroffenen Gemeinschaftsregelungen an den gemeinschaftsrechtlichen Zielen
messen zu können. Sofern allerdings die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Richtlinie die
markenrechtlichen Konfliktfälle nicht gemeinschaftsrechtlich integriert haben, wie dies insbesondere beim
Konflikt zwischen dem freien Warenverkehr und der Aufspaltung des Eigentums an einer ursprungsgleichen
nationalen Marke gegeben ist, sind die Art. 30 ff EGV direkt anwendbar, vgl. dazu unter F. III..
222 Vgl. Mertens de Wilmars, GRUR Int. 1976, 93, 94; Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 77 und Beier, GRUR Int.
1989, 603, 610
223 EuGH, Rs. 119/85, GRUR Int. 1976, 402, 410 – Terrapin/Terranova; EuGH, Rs. 144/81, GRUR Int. 1983, 643,
645 – Keurkoop B.V./Nancy Keen Gifts, B.V.
224 Zwischen Entscheidungen, die vor und nach 1992 ergangen sind, muß nicht unterschieden werden, da die
Europäische Akte die Art. 30 und 36 EGV nicht veränderte, vgl. Beier, GRUR Int. 1989, 603, 607.
225 Siehe hierzu unter B. II. 2..
226 Lutter, JZ 1992, 593, 594; Everling, ZGR 3/1992, 376, 377

33
Als nationales Recht unterliegt das Markengesetz den klassischen nationalen
Auslegungsmethoden 227 . Bedingt durch den durch die Umsetzung der Richtlinie
verursachten europäischen Ursprung des Markengesetzes muß zusätzlich aber noch eine
weitere Auslegungsmethode beachtet werden: die richtlinienkonforme Auslegung.
Dieser besondere Interpretationsmaßstab ist aber nur dann verpflichtend anzuwenden,
soweit das Markengesetz auf einer für die Harmonisierung obligatorischen Vorgabe der
Richtlinie beruht 228 . Der EuGH hat diese Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung
schon in mehreren Entscheidungen, die sich zwar noch nicht mit den Vorgaben der hier
einschlägigen Richtlinie befassen, aber auf diese ohne weiteres übertragbar sind,
unterstrichen, ohne allerdings den Begriff der richtlinienkonformen Auslegung selbst zu
verwenden; nach ihm muß das nationale Recht „soweit wie möglich im Lichte des
Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie ausgelegt werden, um das Ziel derselben zu
erreichen“, er leitet diese Auslegungspflicht aus Art. 5 und 189 Abs. 3 EWGV her 229 .
Die richtlinienkonforme Auslegung überlagert somit die herkömmlichen Auslegungsmaßstäbe
230 . Das BVerfG hat diese Auslegungsverpflichtung unter dem Blickwinkel des
Verfassungsrechts akzepiert 231 . Aus alldem ergibt sich folgende entscheidende Konsequenz
für das Markengesetz: Die nach der Umsetzung der Richtlinie im neuen
Markengesetz weiterhin enthaltenen tradierten nationalen Begriffe können durch die
richtlinienkonforme Auslegung eine neue Dimension gegenüber der früher angenommenen
Bedeutung erreichen 232 . Die so vorgenommene Sinndeutung wird aber von
den nationalen Auslegungsregeln begrenzt 233 , so daß den nationalen Begriffen auf diese
Weise keine von Wortlaut und Sinn nicht gedeckte Bedeutung zugesprochen werden
darf.
Bezogen auf die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, daß jeweils festgestellt werden
muß, ob einer auszulegenden Markenrechtsnorm eine obligatotische Harmonisierungsvorgabe
der Richtlinie zugrundeliegt oder die Richtlinie den Bereich nur fakulativ oder
auch gar nicht geregelt hat. Wie bereits angeführt 234 , hat die Richtlinie die
227 Vgl. allgemein Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 305 ff
228 Die Ansichten über die rechtliche Begründung für das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung sind in der
Literatur vielfältig; kursorisch zusammengefaßt wird teilweise als rechtliche Grundlage dieses Gebots das
nationale Recht mit der Vermutung, daß der nationale Gesetzgeber die Richtlinie korrekt und vollständig
verwirklichen wollte, herangezogen, so z.B. Everling, RabelsZ 1986, 224; ders., EuR 1991, 211, 217; Meilicke,
DB 1990, 1178, wobei diese Begründung dann versagt, wenn der Mitgliedstaat seiner Umsetzungspflicht noch
nicht nachgekommen ist, der EuGH aber dennoch eine richtlinienkonforme Auslegung fordert (EuGH Slg. 1982,
53 ff - Becker), zum anderen wird die Auslegungspflicht dem EG-Recht selbst entnommen, vgl. Nettesheim, AöR
119 (1994), 261, 267 f, m.w.N. und Sack, GRUR 1995, 81 ebenfalls mit zahlreichen Nachweisen.
229 Heute Art. 10 und 249 S. 3 EGV, siehe Fn. 15; EuGH Slg. 1984, 1891/1908 - v. Colson; EuGH Slg. 1984, 1921,
1942 - Harz; EuGH Slg. 1987, 3969, 3986 - Kolpinghuis Nijimegen
230 Lutter, JZ 1992, 593, 604; Bach, JZ 1990, 1108, 1111; Jarras, EuR 1991, 211, 218; Everling, ZGR 3/1992, 376,
381 weist zu Recht auf die praktische Handhabung der Auslegungsmethoden, die sich nicht durch eine
schulmäßige aufeinanderfolgende Prüfung auszeichnet und zulässig ist, soweit alle notwendigen
Auslegungsmethoden im Ergebnis Berücksichtigung gefunden haben.
231 BVerfGE 75, 223, 237 = NJW 1988, 1459. Dagegen sind Di Fabio, NJW 1990, 947, 954 und Haneklaus, DVBl.
1993, 129 ff der Ansicht, daß die Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung verfassungsrechtlich nicht zu
legitimieren sei.
232 Auf diesen Umstand weisen auch Nettesheim, AöR 119 (1994), 261, 267 und Will, S. 71 ausdrücklich hin.
233 Jarras, EuR 1991, 211, 217; Slg. 1987 3969, 3987,EuGH Rs. 80/86 Urt. v. 8.10.1987 - Kolpinghuis Nijmegen;
a.A. Lutter, JZ 1992, 593, 599.
234 Unter B. II. 3.

34
Voraussetzungen für die Inhaberschaft einer Marke und deren Übertragung nicht
geregelt. Der Nichtigkeitsgrund wegen Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der Marke in
§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG beruht dagegen auf der Umsetzung der entsprechenden
Richtlinienoption 235 . Demnach besteht bei diesen Themenbereichen keine obligatorische
Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung.
Soweit aber das nationale Markenrecht kongruente Normen zur Richtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung
enthält, wie dies z.B. beim Nichtigkeitsgrund wegen Bösglaubigkeit
bei der Anmeldung der Marke der Fall ist 236 , diese aber nicht obligatorisch
richtlinienkonform ausgelegt werden müssen, sollte bedacht werden, daß eine kongruente
Auslegung dieser inhaltlich, teilweise sogar wörtlich, übereinstimmenden
Gesetzesregelungen anstelle einer divergierenden der Verwirklichung des Binnenmarktes
förderlicher ist und so der Integrationsprozeß zusätzlich vorangetrieben werden
kann 237 .
Letztendlich ist bei der Auslegung des Markengesetzes generell zu berücksichtigen, daß
mit der völligen Neugestaltung des deutschen Markenrechts auch ein Neuanfang bei der
Auslegung gemacht werden soll 238 . Die in der Vergangenheit zum alten Warenzeichengesetz
im Schrifttum entwickelte Dogmatik und in der Rechtsprechung gefestigte Praxis
kann nur insoweit unterstützend herangezogen werden, als das neue Markengesetz an die
alte Rechtslage anknüpft 239 . Die Schwerpunkte dieser Untersuchung im Bereich des
deutschen Markenrechts - Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und
rechtliche Schranken für den Handel mit Marken - liegen zumeist auf absolutem
Neuland für dieses Rechtsgebiet, lediglich die freie Übertragbarkeit der Marke ist seit
dem Erstreckungsgesetz legalisiert worden, und daher kann das zu ermittelnde Ergebnis
nicht anhand eventuell veralteter Rechtsprechung und Dogmatik untermauert werden.
5. Zuständigkeit für die Auslegungen
Die oben bereits angesprochene Pflicht zu gemeinschaftsrechtlicher und richtlinienkonformer
Auslegung 240 trifft sowohl die Judikative wie die Exekutive 241 . Würde man
die Verwaltung nicht dazu als verpflichtet ansehen, gäbe man ihr einen anderen rechtlichen
Maßstab an die Hand als den Gerichten, mit dem offensichtlichen Risiko, die Zahl
der Rechtsmittelverfahren endlos zu erhöhen 242 .
Auch wenn Exekutive und Judikative denselben Auslegungsmaßstab anwenden müssen,
so steht doch nur den Gerichten das Vorabverfahren nach Art. 234 EGV 243 zur
Verfügung, mit dem sie sich mit Fragen der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, soweit
235 Art. 3 Abs. 2 lit. d RL
236 § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, Art. 3 Abs. 2 lit. d RL, Art. 51 Abs. 1 lit. b GemMVO
237 So auch Rößler, GRUR 1994, 559, 561
238 So ausdrücklich in der Begründung , MarkenG BT-Drucksache 12/6581 S. 59 angegeben.
239 BT-Drucksache 12/6581 S. 59; Gamm ist der Ansicht, daß trotz der Neugestaltung das Markengesetz an bewährte
Grundsätze anknüpfe und auf bisherigen Entwicklungen basiere, vgl. Schaeffer, GRUR 1994, 98.
240 Siehe dazu unter B. IV. 1., 2.
241 Jarras, EuR 1991, 219 Verweis auf dortige EuGH Entscheidung, sofern keine neuere auffindbar
242 Scheunig, EuR 1985, 252 f
243 Früher Art. 177 EWGV, siehe Fn. 15.

35
sie für ihre anhängigen Verfahren von Bedeutung sind, an den EuGH wenden können
bzw. müssen 244 . Nach allgemeiner Ansicht ist aber nur dann eine Vorlage erforderlich,
wenn die einschlägige Auslegungsfrage in der Rechtsprechung oder im Schrifttum
umstritten ist oder wenn das Gericht in einer entscheidungserheblichen Frage von der
Recht-sprechung des EuGH abweichen will 245 Angesichts der noch nicht so lange
zurück-liegenden völligen Neugründung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der
erst-maligen gemeinschaftsrechtlichen Anpassung der nationalen Markenrechte sowie
der dadurch neuentstandenen Interpretationsprobleme werden die Gerichte vorerst den
EuGH sehr häufig anrufen müssen. Die meisten der bisherigen Vorabentscheidungen des
EuGH zum Markenrecht dienten mangels gemeinschaftsrechtlicher Vereinheitlichung
oder Angleichung der nationalen Gesetze der Überprüfung, ob die Ausübung der
nationalen Markenrechte mit den Zielen der Gemeinschaft in Einklang standen 246 , ihnen
wird deshalb auch nur ein „vorläufiger Charakter“ zugewiesen 247 , und sie können
demnach keine ausreichende Antwort auf die die neuen europabedingten Markenrechte
betreffenden Fragen geben.
Der EuGH entscheidet in dem Vorlageverfahren, das als prozessuales Zwischenverfahren
ausgestaltet ist 248 , nur direkt über die Auslegung von gemeinschaftsrechtlichen
Normen, folglich über die Gemeinschaftsmarkenverordnung 249 und die Richtlinie, nicht
aber über das Markenrecht als nationales Gesetz 250 . Soweit das nationale Recht die
Richtlinie kongruent umsetzt, interpretiert der EuGH indirekt dennoch das nationale
Recht, bedingt durch die richtlinienkonforme Auslegungsverpflichtung seitens der inner-
244 Nach Art. 177 EGV sind letztinstanzliche Gerichte zur Vorlage verpflichtet, wobei streitig ist, ob die
Vorlageverpflichtung abstrakt oder konkret zu betrachten ist, d.h. ob nur generell letztinstanzliche Gerichte oder
aber das im tatsächlichen Ausgangsrechtsstreit zuletzt entscheidungsfähige Gericht vorlagepflichtig sein soll. Der
EuGH neigt zur konkreten Theorie (vgl. Rs. 6/64, EuGH 1964, 1253, 1259 f – COSTA/ENEL), auf diese Weise
ist auch die Sicherung der gemeinschaftlichen Rechtseinheit, die das Vorabverfahren bezwecken soll, besser
gewährleistet; so auch Streinz, S. 158. Bezogen auf das Markengesetz muß demnach das BPatG den EuGH
anrufen, wenn es die Rechtsbeschwerde gegen seinen Beschluß nicht ausdrücklich zu lassen will. Die Möglichkeit
einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 MarkenG ändert nichts am letztinstanzlichen
Charakter der Entscheidung des BPatG, vgl. Eichmann, GRUR 1995, 184, 197 Fn. 173 und Grabitz/Wohlfahrt,
Art. 177 Rn. 49 ff
245 Vgl. Württenberger, Mitt. 1996, 33, 35; Dausses, JZ 1979, 125, 126; Hopt, ZGR 3/1992, 265, 286 f. Rabe, NJW
1993, 1, 2 ist dagegen der übertriebenen Ansicht, daß der EuGH in seinem Urteil C.I.L.F.I.T.-Urteil (Slg. 1982,
3415 = NJW 1983, 1257) die Vorlagepflicht sehr weit interpretiert hat und deshalb schon bei „leisesten Zweifeln“
hinsichtlich Auslegungsfragen des Gemeinschaftsrechts der EuGH angerufen werden müßte.
246 Kunz-Hallstein, Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S. 147
247 So Mertens de Wilmars, GRUR Int. 1976, 93, 94
248 Das Vorlageverfahren wird auch als „Dialog“ zwischen den staatlichen Gerichten und dem EuGH beschrieben;
vgl. Götz, NJW 1992, 1849, 1854. Die Parteien des Ausgangsverfahrens haben keinen direkten Einfluß auf die
Einleitung und den Ablauf des Vorabentscheidungsverfahrens; sie können lediglich in ihren Schriftsätzen das
Vorlageverfahren anregen und im Verfahren selbst sich schriftlich bzw. mündlich äußern (Art. 20 Abs. 3
Satzung/EuGH). Legt das Gericht trotz bestehender Pflicht nicht vor, bleibt den Parteien nur die Möglichkeit, das
BVerfG wegen der Verletzung des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 102 Abs. 2 S. 1 GG
anzurufen.
249 Die Aussage von Viefhues in Nationale Patente und Marken im europäischen Binnenmarkt, S. 171, daß die
Gemeinschaftsmarkenverordnung keine allgemeine Zuständigkeit des EuGH für ihre Auslegung vorsieht, sondern
nur für enumerativ aufgeführte Fälle, ist irreführend. Sie betrachtet nämlich nur die in der
Gemeinschaftsmarkenverordnung genannten Rechtsmittelverfahren und übersieht die Möglichkeit des
Vorabentscheidungsverfahrens.
250 Vgl. EuGH , Urt. V. 12.10.1993, Rs. C-37/92, Slg. 1993, I-4947 – Vanacker/Lesage

36
staatlichen Richter; die Richtlinie „überlagert“ insoweit das Markengesetz 251 . Der
Bundesgerichtshof hat somit im Bereich des die obligatorischen Regeln der Richtlinie
umsetzenden Markengesetzes nicht mehr das „letzte Wort“ 252 .
251
So zu Recht Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992, 82
252 Kunz-Hallstein, Festschrift 100 Jahre Marken-Amt S. 147, 148

37
C. Novitäten des Markenrechts
I. Aufgabe des Akzessorietätsprinzips
Das Akzessorietätsprinzip bedeutet im zeichenrechtlichen Sinne die rechtliche Bindung
der Marke an den Geschäftsbetrieb des Markeninhabers. Dieses Prinzip ist nicht in die
Gemeinschaftsmarkenverordnung aufgenommen worden und befindet sich auch nicht
mehr im deutschen Markenrecht, es wurde im Grundsatz vollständig aufgegeben. Die so
erzielte Lösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb ist bei der Entwicklung der
Gemeinschaftsmarke kein erkennbar großer Diskussionspunkt gewesen, dagegen war sie
für das deutsche Markenrecht ein tiefeinschneidendes Ereignis in der mehr als hundertjährigen
markenrechtlichen Tradition.
Die Lösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb und damit die Verselbständigung der
Marke als immaterielles Vermögensgut ist der rechtliche Grundstein für den heute
möglichen Markenhandel und bedarf daher in der vorliegenden Arbeit einer eingehenden
Untersuchung.
1. Stufenweise Lossagung von dem Akzessorietätsprinzip im deutschen Markenrecht
Die Aufgabe der traditionellen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb vollzog sich
in mehreren Stufen und spiegelt so die Entwicklungsphasen des deutschen Markenwesens,
wenn auch oft verzögert, im ökonomischen Fortgang und in der Öffentlichkeit
wider. Diese Entwicklung ist für das heutige Markenverständnis von besonderem
Interesse und ist daher im folgenden ausführlicher darzustellen.
a) Die normative Entwicklung des Akzessorietätsprinzips vom ersten deutschen
Warenzeichengesetz bis zum Erstreckungsgesetz
Das Bindungsprinzip wurde bereits in dem ersten deutschen Markengesetz von 1874 253
festgeschrieben und dies in einer besonders strengen Fassung: Es konnten nur Gewerbetreibende,
deren Firma im Handelsregister eingetragen waren, Marken anmelden 254 ,
jeder Gewerbetreibende konnte indes beliebig viele Zeichen erwerben. Die Marke wurde
somit nicht nur an den Geschäftsbetrieb, sondern zusätzlich an die Firma, die wiederum
selbst mit dem Geschäftsbetrieb verbunden war, gekoppelt 255 . Eine ausdrückliche
gesetzliche Regelung, die die Übertragbarkeit der Marke mit dem Betrieb für zulässig
erklärte, fehlte allerdings noch 256 .
Die apodiktische Kopplung von Marke und Firma wurde durch das zweite deutsche
Zeichengesetz, dem Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen von 1894 257
253 RGBl. 1874, 143; dieses Gesetz wurde erlassen, nachdem zuvor die Handelskammer eine Vielzahl von Petitionen
beim Reichstag eingegeben hatte, Wadle, JuS 1874, 761, 762, ein Anzeichen für das von Anfang und bis heute
anhaltende, gegebene Interesse an der Kodifizierung des Markenwesens seitens der Praxis. Auf die seit der
Reichsgründung bereits bestehenden einschlägigen Landesrechte kann im Rahmen dieser Arbeit nicht
eingegangen werden, vgl. dazu Kohler, Recht des Markenschutzes, S. 54 ff
254 Vgl. § 1 WzSchuG; § 5 WzSchuG bestimmte, daß die Marke von Amts wegen gelöscht werden mußte, wenn die
Firma im Handelregister gelöscht wurde.
255 Vgl. Köhler, Recht des Markenschutzes, S. 230
256 Vgl. Kohler, Recht des Markenschutzes, S. 230
257 RGBl. 1894, 441 = Bl. f. PMZ 1894/95, 5 ff

38
aufgehoben, nicht tangiert wurde dadurch aber das absolute Bindungsprinzip der Marke
an den Geschäftsbetrieb als solches. Das Zeichenrecht wurde nun auf alle Gewerbetreibenden
ausgedehnt, unabhängig davon, ob ihre Firma im Handelsregister eingetragen
war oder nicht, und die strenge Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb
wurde eindringlich betont: So stellte § 1 dieses WZG das Eintragungserfordernis eines
Geschäftsbetriebes ausdrücklich auf, welches bis zum Inkrafttreten des heutigen
Markengesetzes gefordert wurde und auch nicht durch das Erstreckungsgesetz von 1992
aufgehoben wurde. Das Markengesetz von 1894 enthielt erstmals eine Bestimmung für
die Zulässigkeit der Übertragung eines Zeichens, welche, dem absoluten Bindungsprinzip
folgend, nur die Übertragung mit dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb
gestattete 258 .
Die Änderung des Warenzeichenrechts durch das Warenzeichengesetz von 1936 259 , die
unter besonderer Berücksichtigung von Art. 6 PVÜ erfolgte, berührte das Akzessorietätsprinzip
nicht grundlegend, wenn sie auch eine gewisse Auflockerung des
Bindungsprinzips bewirkte. Diese wurde mit der rechtlichen Gestattung, nunmehr auch
Warenzeichen nur mit ihrem dazugehörigen Teilbetrieb anstelle des gesamten Geschäftsbetriebes
übertragen zu können, erzielt 260 . Als Annex des Akzessorietätsprinzips regelte
das Warenzeichengesetz erstmals ausdrücklich die Unwirksamkeit von Vereinbarungen,
die eine andere Übertragung des Zeichens als in Verbindung mit dem dazugehörigen
Geschäftsbetrieb zum Gegenstand hatten 261 und setzte damit der bisherigen strengen
ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts, die als Folge der Übertragung eines
Zeichens ohne den dazugehörenden Geschäftsbetrieb das Erlöschen des Zeichens ansah,
ein grundsätzliches Ende 262 .
Erst das Erstreckungsgesetz aus dem Jahre 1992 263 hat das strenge Akzessorietätsprinzip
normativ einschneidend angetastet 264 . Auslöser für dieses Gesetz waren nicht
ökonomische Überlegungen, sondern die damaligen politischen Umstände: Mit ihm
wollte der Gesetzgeber allein im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes die
Rechtseinheit im vereinigten Deutschland schaffen. Das Gesetz über Warenkennzeichen
der DDR vom 30.11.1984 265 wich erheblich von dem alten WZG der Bundesrepublik
Deutschland ab. Die gravierendsten Divergenzen im Sinne von wirtschaftlich nachteiligster
Unterschiede bestanden bei der Anmeldung und Eintragung sowie bei der
Übertragung der Marke. Nach § 10 WKG war zur Anmeldung und Eintragung einer
Marke ein Geschäftsbetrieb nicht erforderlich und § 17 gewährte die freie Übertragung
der Marke ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb 266 . Um wenigstens die großen
258 § 7 Abs. 1 S. 2 WZG von 1894
259 Änderung vom 5.5.1936 RGBl. II S. 134
260 § 8 Abs. 1 WZG in der Fassung vom 5.5.1936
261 § 8 Abs. 1 WZG in der Fassung vom 5.5.1936
262 Dazu ausführlicher unter . I. a) bb), vgl auch Tetzner, S. 41 ff.
263 Erstreckungsgesetz vom 23.4.1992, in Kraft getreten am 1.5.1992, BGBl. 1992 I, 938, - abgekürzt durch ErstrG.
264 Ausführlich hierzu: Kunz-Hallstein, GRUR 1993, 439 ff; Albrecht, GRUR 1992, 660 ff.
265 GBl. I Nr. 33 S. 397, abgekürzt durch WKG
266 Neben den genannten Divergenzen wich das WKG u.a. auch noch mit seinem weiten Markenbegriff, der auch
dreidimensionale Marken einschloß (§ 9), seinem fehlenden Benutzungszwang und seiner Amtsprüfung auf ältere
Marken vom alten WZG ab, vgl. Überblick zur Rechtslage in der früheren DDR bei Knaak, GRUR Int. 1993, 18,

39
Divergenzen zwischen den beiden deutschen Markengesetzen zu beseitigen, lockerte der
Gesetzgeber im Vorgriff auf die ohnehin bevorstehende Markenrechtsreform und in
zögerlicher, aber durch die europäische Rechtsentwicklung geförderter Erkenntnis der
Antiquiertheit des Akzessorietätsprinzips 267 , das straffe Band zwischen der Marke und
ihrem Geschäftsbetrieb beträchtlich in einem ersten Schritt durch das Erstreckungsgesetz
268 . Hierfür wurde durch § 47 ErstrG das zuvor in § 2 Abs. 1 S. 3 WZG bestehende
Erfordernis der Angabe des Geschäftsbetriebes bei der Anmeldung des Warenzeichens
aufgehoben, die freie Übertragbarkeit des Zeichens unabhängig vom Geschäftsbetrieb
erstmals eingeführt (§ 8 Abs. 1 S. 1 WZG) und konsequenterweise auch der
Löschungsgrund des Wegfalls des Geschäftsbetriebes (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG)
gestrichen. Die Grundnorm des § 1 Abs. 1 WZG wurde dagegen nicht in die Änderung
durch das Erstreckungsgesetz einbezogen, nach deren Wortlaut nach wie vor der
Anmelder einer Marke einen Geschäftsbetrieb besitzen mußte, wenn er ihn nun auch bei
der Anmeldung nicht mehr ausdrücklich angeben mußte. Auf diese Weise sollte
gewährleistet werden, daß Markenanmelder weiterhin wenigstens irgendeinen
Geschäftsbetrieb besaß, auch wenn dieser nicht mehr konkret auf die in der Anmeldung
genannten Waren oder Dienstleistungen ausgerichtet sein mußte 269 .
Insgesamt betrachtet, hat erst das Erstreckungsgesetz das strenge und über 100 Jahre im
deutschen Markengesetz manifestierte Prinzip der Akzessorietät der Marke an den
Geschäftsbetrieb in seinen Grundfesten stark untergraben und auch schon sehr gelockert,
indem dieses Gesetz die Gültigkeit des Bindungsprinzips gerade für die die Rechtspraxis
besonders interessierende Zeichenübertragung beseitigte. Die Gesetzgebung, die naturgemäß
nicht auf jeden Trend und jede Veränderung der wirtschaftlichen Gegebenheiten
positivrechtlich reagieren kann und dazu auch nicht verpflichtet ist, hat damit
letztendlich auf eine schon frühzeitig einsetzende und auch langanhaltende Entwicklung
und Veränderung in der Ökonomie auf dem Gebiet des Markenwesens reagiert 270 . Zum
völligen Einsturz brachte das Erstreckungsgesetz das traditionelle Prinzip aber noch
nicht, da nach seinen Regelungen der Markenanmelder weiterhin einen Geschäftsbetriebe
innehaben mußte 271 . Diesen noch ausführlich aufzuzeigenden endgültigen
Schritt vollzog dann erst das Markengesetz 272 .
19 und die ausführliche Bestandsaufnahme für den gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in der
ehemaligen DDR v. Mühlendahl, GRUR 1990, 719, 721.
267 Vgl. die ausführlichere Darstellung zum Wandel der Ansicht bei Kunz-Hallstein, GRUR 1993, 439, 440.
268 In der Begründung zum ErstrG, BT-Drucks. 12/1399, S. 69 wird ausdrücklich betont, daß nur die unbedingt
erforderlichen Änderungen vorgenommen und die weitergehende Umgestaltung dem Entwurf eines deutschen
Markengesetzes vorbehalten werden sollte.
269 So die Begründung des ErstrG, BT-Drucks. 12/1399, S. 247.
270 Darauf hat schon Loewenheim, Warenzeichen, S. 259, hingewiesen.
271 Diese Umstände verleiten Albrecht zu der euphorischen Frage, zugleich Überschrift seines Aufsatzes, GRUR
1992, 660 ff, ob das Erstreckungsgesetz der Beginn des warenzeichenrechtlichen Paradieses sei, lassen ihn aber
nach genauer Prüfung der gesetzlichen Veränderung berechtigterweise zur negativen Anwort kommen.
272 Vgl. die ausfürhrliche Darstellung dazu unter C. I. 3..

40
b) Die Entwicklung des Akzessorietätsprinzips in der deutschen Rechtsprechung bis
zum Erstreckungsgesetz
Auch wenn bis zum Erstreckungsgesetz das Bindungsprinzip normativ festgeschrieben
war, so konnte sich die Rechtsprechung zuvor nicht völlig der wirtschaftlichen
Entwicklung verschließen. Sie versuchte, wenn auch oft nur graduell, im Wege der
wirtschaftlichen Betrachtungsweise das Zeichenrecht im Rahmen des Möglichen so
auszulegen, daß die fortentwickelten ökonomischen Gegebenheiten der Markenanmelder
und -inhaber möglichst mitberücksichtigt wurden.
Aus diesem Grund hat das Reichsgericht schon früh das Bindungsprinzip nicht streng
formalistisch bei der Anmeldung und Eintragung der Marke verstanden. Die Eintragung
der Marke wurde schon vor der Geschäftseröffnung zugelassen, wenn die Eröffnung nur
wirklich beabsichtigt war und der Eingetragene die Geschäftsaufnahme auch „in
angemessener Zeit“ realisierte; allein der ernsthafte Wille zur Geschäftseröffnung war
nicht ausreichend gewesen 273 . Der BGH hat diese Rechtsprechung problemlos fortgeführt
274 .
Das Erfordernis des die angemeldeten Waren und Dienstleistungen abdeckenden
Geschäftsbetriebes wurde dagegen von der Rechtsprechung entgegen den ökonomischen
Veränderungen und Bedürfnissen fast ein ganzes Jahrhundert lang streng aufrechterhalten.
Für die Eintragung eines Zeichens in die Zeichenrolle war es demnach immerzu
erforderlich, daß der Geschäftsbetrieb, für dessen Waren oder Leistungen das Zeichen
benutzt werden sollte, diese Produkte eigenhändig hervorbrachte und er dem einzutragenden
Markeninhaber persönlich gehörte. Auch engste finanzielle, wirtschaftliche
und organisatorische Verknüpfungen zwischen Markeninhaber und anderen Unternehmen
konnten nach Ansicht der Rechtsprechung das Erfordernis des eigenen Betriebes
nicht kompensieren 275 . So wurde der Betrieb des Lizenznehmers dem Lizenzgeber selbst
dann nicht zugerechnet, wenn sich der Lizenznehmer ausschließlich mit der Herstellung
in Lizenz befaßte 276 . Ebensowenig konnte eine Holdinggesellschaft als
Verwaltungsorgan, aber ohne eigenen Geschäftsbetrieb, unter diesen Voraussetzungen
selbst Zeicheninhaber sein 277 . Mit der „WMF-Mondmännchen“-Entscheidung hat der
BGH dann aber doch diese strenge Eintragungsvoraussetzung zumindest insoweit
erleichtert, als er dem Zeichenanmelder eine angemessene Frist einräumte, um die
angegebenen Waren oder Dienstleistungen in seinen Geschäftsbetrieb aufzunehmen und
ihm deshalb diesbezüglich auch nicht die Darlegungs- und Beweislast auferlegte, da es
dem Anmelder unzumutbar sei, seine geschäftlichen Absichten offenzulegen 278 . Die
273 Vgl. RG 97, 98 (Sojana); RG 101, 372 (Kreuzzeichen); RG, 67, 349
274 BGH, GRUR 1971, 309, 310, vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG § 1 Rn. 17
275 BGH, GRUR 1965, 86,88; vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG § 1 Rn. 78 ff zur damaligen Problematik der
Holdingmarke
276 BGH, GRUR 1955, 598 Matern Werbeidee
277 Vgl. nur BGH, GRUR 1965, 86 Schwarzer Kater und Beier, GRUR 1980, 352
278 BGH v. 14. März 1975, GRUR 1975, 487, 488 mit. Anm. v. Droste, der die Entscheidung kritisch betrachtet und
befürchtet, daß diese BGH-Entscheidung zu einer Überfüllung der Zeichenrolle führen könnte. Das
Bundespatentgericht hat in seinem Beschluß v. 24. Nov. 1982, Mitt. 1983, 116, dagegen die „WMF-
Mondmännchen“-Entscheidung als für das Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patenamt nicht einschlägig
angesehen, da die Entscheidung des BGH in einem Wettbewerbsprozeß vor einem ordentlichen Gericht ergangen
ist und deshalb seiner Ansicht nach nicht übertragbar sei; diese Auffassung widerspricht aber dem eindeutigen

41
Befreiung der Darlegungs- und Beweislast bestand aber nicht, wenn sich „besondere
Umstände“ abzeichneten, die eine genauere Überprüfung der Warenaufnahmeabsicht
hervorriefen 279 . Hinsichtlich der Fristbegrenzung für die Warenaufnahme legte sich der
BGH in seiner „WMF-Mondmännchen“-Entscheidung nicht fest, deutete aber in
Anlehnung an die Benutzungsschonfrist einen 5-Jahreszeitraum an 280 .
Auch wenn das Erstreckungsgesetz den § 1 WZG dem Wortlaut nach völlig unangetastet
ließ und demzufolge Eintragungsvoraussetzung für ein Warenzeichen immer noch ein
vorhandener oder zumindest geplanter Geschäftsbetrieb seitens des Markenanmelders
war, so konnten an diese Eintragungsvoraussetzung nicht mehr so strenge Anforderungen
wie früher gestellt werden. Indem das Erstreckungsgesetz von dem Erfordernis
der Angabe des Geschäftsbetriebes bei Anmeldung der Marke Abstand nahm, konnte
auch nicht mehr wie bisher das Erfordernis eines die angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen abdeckenden Geschäftsbetriebes konkret nachgeprüft werden. Dieser
Umstand wurde von dem Deutschen Patentamt berücksichtigt und legte § 1 WZG nun
dahingehend aus, daß der Anmelder nur noch irgendeinen und nicht einen die
angegebenen Waren oder Dienstleistungen abdeckenden Geschäftsbetrieb haben
mußte 281 . Durch diesen Schritt wurde es den Holdinggesellschaften und auch den reinen
Lizenzgesellschaften zum ersten Mal ermöglicht, selbst Marken anzumelden.
Nicht nur hinsichtlich der Eintragungsvoraussetzungen, sondern auch in bezug auf den
Tatbestand der Übertragung von Warenzeichen lockerte die Rechtsprechung im Laufe
der Zeit unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten wenigstens graduell
die Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb. Das Reichsgericht forderte schon
bevor die Übertragung der Marke mit ihrem dazugehörigen Teilbetrieb rechtlich zugelassen
wurde, nicht formal den Übergang des gesamten Betriebes, sondern nur die
Bestandteile des Geschäftsbetriebes, die zur Fortführung der Marke erforderlich waren
und nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt wurden 282 . Das Reichsgericht
verlangte für eine wirksame Übertragung des Zeichens zu der ordnungsgemäßen
Übertragung des Geschäftsbetriebes noch dessen ernsthafte Fortsetzung, die bloße
Mitübernahme des Geschäftsbetriebs, um den Voraussetzungen des § 8 WZG zu
genügen, waren nicht ausreichend 283 . Der BGH lockerte, nachdem der zunächst der sub-
Wortlaut der BGH-Entscheidung, der sich nicht nur auf Verletzungsfragen der Marke, sondern auch auf das
Zeicheneintragungsverfahren bezieht.
279 Als „besonderer Umstände“ wurden damals der Verdacht angesehen, daß Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen
angegeben worden seien, für die nach damaliger allgemeiner Ansicht kein Zeichenschutz bestand, vgl. dazu
Schwendy, GRUR 1984, 18ff; Heil/Ströbele, GRUR 1979, 127 ff; Ströbele, GRUR 1981, 771 ff - mit Einführung
der Dienstleistungsmarke 1979 in das Warenzeichengesetz wurde diese Abgrenzungsproblematik verstärkt
diskutiert.
280 BGH, GRUR 1975, 487, 488
281 Diese Auslegung entsprach auch dem Willen des Gesetzgebers des Erstreckungsgesetzes, vgl. bereits
diesbezügliche Darstellung unter C. I. 1. a).
282 RG, GRUR 1928, 657, 658 - Weber’s Gewürzkaffee, ebenso dann BGH GRUR 1957, 231, 233 - Pertussin I,
BGH 1973, 363, 364 - Baader, die Übertragung von Patenten, Betriebsgeheimnissen, Rezepten oder sonstigem
know how konnte schon ausreichend sein; Schricker, Festschrift für v. Gamm, S. 289, 291, sah berechtigterweise
in dieser freizügigen Handhabung eine „Verflüchtigung“ des mitzuübertragenen Geschäftsbetriebes; ausführlicher
zu dem Tatbestand der Übertragung und den Anforderungen seitens der Rechtsprechung, Tetzner S. 7 ff.
283 RG RGZ 147, 332, 339 - Aeskulap; RG GRUR 1943, 131, 133 - Valenciade; RG GRUR 1943, 298, 299 - Orfa

42
jektiven Betrachtungsweise des Reichsgerichts gefolgt war 284 , diesen strengen Ansatz,
indem er für eine wirksame Zeichenübertragung nicht mehr auf die subjektive Willensrichtung
des Erwerbers abstellte, sondern allein nach objektiven Gesichtspunkten
entschied, ob die übertragenen Geschäftsbestandteile es ermöglichten, das mit dem
Zeichen verbundene Geschäft fortzuführen 285 . Trotz dieser Lockerung haben viele
Markeninhaber, die ihre Marke durch Übertragung erworben haben, ihren angestrebten
Verletzungsprozeß allein deshalb verloren, weil sie die bestrittene Geschäftsübertragung
nicht beweisen konnten, die Übertragung nach § 8 Abs. 1 S. 3 WZG somit unwirksam
war und sie keine Rechte aus der Marke geltend machen konnten 286 . Die Rechtsprechung
hat diesen Maßstab auch streng auf die Übertragung gänzlich unbenutzter Warenzeichen
angewandt, da sie in § 8 Abs. 1 WZG eine formale Ordnungsvorschrift sah, die keine
Ausnahmen zuließ 287 .
Eine Teilübertragung des Zeichens hinsichtlich einiger Waren oder Dienstleistungen mit
dem dazugehörigen Teil des Geschäftsbetriebes ließ die Rechtsprechung nach dem WZG
niemals zu, ihrer Ansicht nach bildete das Warenzeichen von seiner Anmeldung ab eine
unteilbare und unveränderliche Einheit 288 .
Eine Entwicklung der Rechtsprechungsansicht hinsichtlich der Rechtsfolgen einer
fehlerhaften Übertragung der Marke kann zwar auch festgestellt werden, letztendlich
wurde aber an dem Akzessorietätsprinzip streng festgehalten. Nach der strengen
Auffassung des Reichsgerichts war bei der Übertragung eines Zeichens ohne den
dazugehörigen Geschäftsbetrieb nicht nur die Übertragung selbst unwirksam, sondern
auch das Warenzeichen verlor seine rechtliche Existenz und erlosch; die
Registereintragung hatte danach nur noch formelle Bedeutung 289 . Der BGH hatte sich,
trotz der durch die Gesetzesänderung von 1936 eingefügten ausdrücklichen Regelungen
der Unwirksamkeit von Vereinbarungen, die eine andere Übertragung des Zeichens als
in Verbindung mit dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb zum Gegenstand haben, erst in
seiner Lockwell-Entscheidung aus dem Jahre 1952 zu der Ansicht durchringen können,
daß im Fall der Leerübertragung nur der Übertragungsvertrag nichtig ist, dagegen das
284 Vgl. BGH, GRUR 1967, 89, 92 - Rose
285 BGH, GRUR 1973, 363 - Baader - m. Anm. v. Heydt, der den kleinen Schritt der Lockerung begrüßt, zumal für
ihn die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb ein „fossiles, durch die wirtschaftliche Entwicklung
überholtes Relikt aus dem 19. Jahrhundert“ ist. Zwar hat der BGH in dieser Entscheidung nicht ausdrücklich von
seinem Entscheidungsweg in der „Rose“-Entscheidung Abstand genommen, aber wie Heydt zu Recht in seiner
Anmerkung ausführt, hat der BGH in der „Baader“-Entscheidung eindeutig von der subjektiven zur objektiven
Betrachtungsweise gewechselt.
286 Vgl. Albrecht, GRUR 1992, 660
287 Vgl. LG Düsseldorf, GRUR 1959, 603 - Acetoyen; Baumbach/Hefermehl, WZG § 8 Rn. 13
288 RG v. 14.12.1942 GRUR 1943, 131, 132 f - Valenciade; BGH, GRUR 1958, 185, 186; BGH, GRUR 1972, 180,
182. In der Literatur wurde dagegen eine solche Teilübertragung schon früh befürwortet, siehe nur Übersicht bei
Tetzner, S. 28 ff, der selbst aber die Teilübertragung auch ablehnt. Das Markengesetz ermöglicht erstmalig die
Teilübertragung der Marke, § 27 Abs. 1 MarkenG.
289 St. Rspr. des RG, vgl. RG v. 15.1.1904 RGZ 56, 369, 371 - Venus; RG v. 18.6.1920 RGZ 100, 3, 6 - Antiformin;
RG RGZ 151, 10 - Naftalan. Bedingt durch den 1936 neu in § 8 Abs. 1 eingefügten Satz, daß eine Vereinbarung,
die ohne den dazugehörenden Geschäftsbetrieb erfolgt, unwirksam ist, überlegte das Reichsgericht, ob nicht nur
die Leerübertragung des Zeichens unwirksam sei, der Bestand des Zeichens dagegen unangetastet blieb; diese
Überlegungen führten aber nicht zu der Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung, die Frage blieb dahingestellt,
vgl. RG v. 26.3.1935 RGZ 147, 332, 335 - Aeskulap; RG v. 14.12.1942 GRUR 1943, 131, 134 - Valenciade.

43
Markenrecht materiell beim Veräußerer bleibt 290 . An dieser Rechtsprechung hatte der
BGH dann aber bis zum Erstreckungsgesetz festgehalten 291 . Auch wenn mit dem
Erstreckungsgesetz die Übertragung des Zeichens ohne den Geschäftsbetrieb rechtlich
zugelassen wurde, so wurde die Rechtsprechung des BGH bis zum Erstreckungsgesetz
noch nicht ganz obsolet, da der BGH der Regelung des Erstreckungsgesetzes keine
Rückwirkung in dem Sinne zusprach, daß nach dem alten WZG vorgenommene und
danach unwirksame Leerübertragungen geheilt wären 292 . Seiner Ansicht nach konnte ein
solcher Rückwirkungswille des Gesetzgebers weder aus dem Erstreckungsgesetz noch
aus der amtlichen Begründung zu diesem Gesetz entnommen werden 293 . Der BGH
unterschied bei der Rückwirkungsproblematik nicht zwischen benutzten und
unbenutzten Zeichen 294 . Allerdings verkannte er auch nicht, daß mit der Streichung des
Löschungsgrundes des fehlenden Geschäftsbetriebes ( § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG) der
fehlerhaften Leerübertragung eine faktische Heilung zukam. Um aber die nicht
beabsichtigte echte Heilung der unwirksamen Übertragungen zu verhindern, und so die
infolge des früheren Eintritts der Löschungsreife entstandenen Zwischenrechte nicht
rechtlos werden zu lassen, behandelte der BGH diese Sachlage parallel dem Fall der
Löschungsreife durch Nichtbenutzung und seiner Heilung durch Aufnahme der
Benutzung, indem er der faktischen Heilung des älteren Zeichenrechts gegenüber dem
Zwischenrecht nicht wie sonst Wirkung ex tunc, sondern nur eine ex nunc zusprach 295 .
Der Markeninhaber, der sein Zeichen durch eine fehlerhafte Leerübertragung erworben
hatte, konnte dieser rechtlichen Beurteilung dadurch entgehen, indem er die Übertragung
noch einmal mit seinem Vertragspartner vornahm 296 .
Als Zwischenergebnis kann hier festgestellt werden, daß der Markenhandel bereits durch
das Erstreckungsgesetz mit der Einführung der freien Übertragbarkeit des Warenzeichens
prinzipiell ermöglicht wurde. Allerdings eröffnete dieses Gesetz den Handel
noch nicht für jedermann, sondern bedingt durch das traditionell aufrechterhaltene
Eintragungserfordernis des Geschäftsbetriebes für ein Warenzeichen in § 1 WZG und
der diesbezüglichen Auslegung seitens der Rechtsprechung wurde die Handelsoption nur
Geschäftsinhabern und noch nicht Privatpersonen gewährt. Die teilweise geäußerten
Befürchtungen, daß das Erstreckungsgesetz durch die Loslösung der Marke vom
290 BGH, GRUR 1953, 34 - Lockwell; wie Reichsgericht noch BGH GRUR 1951, 324 - Piekfein.
291 Letzte diesbezügliche Entscheidung stammt aus dem Jahre 1991: BGH, GRUR 1992, 106 - Barbarossa.
292 Zuletzt BGH, WRP 1995, 96, 99 - Neutrex; Grundsatzentscheidung BGH, GRUR 1994, 288 - Malibu.
293 BGH, GRUR 1994, 288, 289 - Malibu; Der BGH weist auf den Regelungsgrund in der amtlichen Begründung
(GRUR 1992, 760, 794) hin, der in der Zulassung der freien Übertragbarkeit des Zeichens eine Lösung zur
Beseitigung der Diskrepanz zwischen den Regelungen des DDR-Warenkennzeichengesetzes und des
Warenzeichengesetzes im Vorgriff auf die ohnehin bevorstehende Markenrechtsreform und der Herstellung der
deutschen Einheit sieht. Die Literatur dagegen befürwortet zum Teil die Rückwirkung, dazu ausführlicher unter C.
I. 1. c).
294 BGH, WRP 1995, 96 ff - NEUTREX = GRUR 1995, 117 ff
295 BGH, GRUR 1994, 288, 289 und BGH, GRUR 1983, 764, 767 - Haller II
296 Diese Rückwirkungsproblematik ist mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes nicht obsolet geworden, da auch
das jetzige Markengesetz keine pauschale Rückwirkung vorsieht und die Übergangsregelung § 152 MarkenG nur
die eingetragenen Zeichen unter den Schutz des neuen Markengesetzes stellt, die auch nach dem alten
Warenzeichengesetz geschützt waren.

44
Geschäftsbetrieb der mißbräuchlichen Markenübertragung Vorschub leisten würde,
wurden vom Gesetzgeber nicht geteilt 297
c) Das Akzessorietätsprinzip im deutschen Schrifttum
Das deutsche Schrifttum hat sich mit dem Akzessorietätsprinzip im Zeichenrecht
verhältnismäßig wenig befaßt, obwohl insbesondere die Übertragung des Warenzeichens
ohne den dazugehörenden Geschäftsbetrieb in der Rechtstatsächlichkeit trotz der mit ihr
verbundenen rechtlichen Risiken immer häufiger praktiziert wurde 298 . Erstmals wurde
der Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb hinsichtlich des Teilaspekts
der freien Übertragung kritisch auf der Warenzeichentagung des Grünen Vereins
im Jahre 1929 diskutiert. Auch wenn am Ende dieser Tagung an dem Grundsatz der
Untrennbarkeit der Marke vom Geschäftsbetrieb festgehalten wurde - für das Ergebnis
war letztendlich die Stellungnahme der Vertreter der deutschen Industrie
entscheidend 299 - , so erkannten schon damals einige Autoren die Kluft zwischen der
gesetzlichen Zeichenregelung und den zu jener Zeit herrschenden wirtschaftlichen
Gegebenheiten und folgerten daraus die Notwendigkeit, die Selbständigkeit der Marke
gegenüber dem Geschäftsbetrieb zumindest betreffend ihre freie Übertragbarkeit
rechtlich anzuerkennen 300 .
Die zweite diesbezügliche Diskussionswelle fand in Deutschland dann 1949 anläßlich
der Vorbereitungen für den Kongreß der IHK in Quebec, der die Frage der Einführung
der freien Übertragbarkeit der Marke in Art. 6 quater der PVÜ auf der Tagesordnung
hatte 301 , statt. Wiederum befürworteten einige die Freigabe der Übertragbarkeit 302 ,
manche jedoch mit der Einschränkung, daß nur unbenutzte Zeichen völlig frei
übertragen werden können sollten 303 . Am Ende der Diskussion entschied sich aber die
Deutsche Landesgruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz,
mit dem hier besonders interessierenden Argument der Degradierung der Marke zum
bloßen Handelsobjekt, wiederum für den Fortbestand des strengen Akzessorietätsprinzips
und nicht für seine Aufgabe 304 .
297 So schon die Regierungsbegründung zum Erstreckungsgesetz, BT-Drucks. 12/1399, 69.
298 Nur Tetzner hat das Problem der Leerübertragung in seiner Dissertation aus dem Jahre 1962 ausführlich
behandelt, ohne jedoch das Akzessorietätsprinzip in Frage zu stellen.
299 Vgl. dazu das ausführliche Protokoll über die Tagung in GRUR 1929, 751-800
300 Besonders hervorzuheben ist hier Jsay, GRUR 1929, 23 ff, der in seinem für die damalige Zeit sehr modernen
Bericht ganz deutlich die Entwicklung der Marke und der Wirtschaft herausarbeitete und die gesetzliche
Anerkennung der freien Übertragbarkeit der Marke, ausgenommen der Firmenmarke, forderte; der Aufsatz von
Isay löste ein erhebliches Echo aus, vgl. Baum, GRUR 1929, 275 ff; Reimer, GRUR 1931, 11 ff; Thoens, GRUR
1935, 343 ff; Bussmann, GRUR 1949, 170 ff.
301 Mit Beschluß vom 18.2.1949 wurde diese Frage unter Stimmenthaltung Deutschlands positiv beantwortet. Vgl.
dazu Röttger GRUR 1949, 390 ff, der damals aus seiner Sicht auf die Gefahr hinweist, die Überlegungen
hinsichtlich der Änderungen des Art. 6 quater PVÜ mit der Problematik des Akessorietätsprinzips im deutschen
Warenzeichenrecht zu verbinden.
302 E. Reimer, GRUR 1949, 181 ff, von der Werth, GRUR 1949, 320 f
303 So Bußmann, GRUR 1949, 170, 179f
304 Vgl. hierzu insbesondere den Bericht von Harmsen mit dem Vorwort von Lutz, der die Gefahr des Markenhandel
besonders betont, in Sonderdruck aus Mitteilungen des Markenverbandes, Wiesbaden 1949; siehe aber auch
Schwartz, MA 1955, 147 ff mit seinem guten Überblick der pro und contra- Argumente für die freie
Übertragbarkeit, Friedrich, MA 1956, 89 ff.

45
Nach diesen zwei Diskussionswellen rückt die Thematik des Akzessorietätsprinzips mit
den Vorarbeiten und den Reformüberlegungen zur Harmonisierung der europäischen
Markenrechte wieder stärker ins Rampenlicht. Bemerkenswerterweise wurde dieses
Thema hinsichtlich der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinie kaum
problematisiert. Von Anfang an stand eigentlich fest, daß die Gemeinschaftsmarke sowie
die nationale Marke frei übertragen werden sollte, um so den wirtschaftlichen Belangen
gerecht zu werden 305 . Die letztendlich verwirklichte völlige Loslösung der Marke von
dem Geschäftsbetrieb fiel aus deutscher Sicht anfangs nicht so leicht, denn zunächst
wurde noch die zwar später nicht mehr verlangte Angabe eines Geschäftsbetriebs bei der
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gefordert, um so die Übereinstimmung der
Warenverzeichnisse bei der Anmeldung mit dem Umfang der Geschäftstätigkeit des
Anmelders überprüfen zu können 306 . Betreffend die deutsche Marke kostete es auch
große Mühe sich von dem traditionellen Bindungsprinzip umfassend loszusagen.
Obschon die Literatur sehr früh die freie Übertragbarkeit für die deutsche Marke
befürwortete, wollte sie noch lange Zeit die Marke grundsätzlich mit dem Geschäftsbetrieb
verbunden sehen und forderte deshalb bei Anmeldung einer Marke die Angabe
eines Geschäftsbetriebes und die Aufrechterhaltung der Zulassung der Löschungsklage
bei späterem Wegfall des Geschäftsbetriebes 307 . Angeregt durch die zunehmende
wirtschaftliche Unternehmensverflechtung und der damit verbundenen vermehrten
Bildung von Holdinggesellschaften sprach sich das Schrifttum allerdings fast einstimmig
im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung für die Eintragbarkeit von Marken auf den
Namen der Konzernspitze aus, indem es den damals von § 1 WZG für die Eintragbarkeit
eines Zeichens geforderten und von ihm auch gutgeheißenen Geschäftsbetrieb weit
auslegte und der Holding als Verwaltungsgesellschaft die produzierenden Betriebe ihrer
Tochterunternehmen zurechtnete 308 . Erst nachdem sich evident herauskristallisierte, daß
die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Angleichungsrichtlinie die Bindung der
Marke an den Geschäftsbetrieb nicht vorsehen werden, zeigte sich auch aus deutscher
Sicht die überwiegende Bereitschaft, den althergebrachten und sich über 100 Jahre fest
etablierten Bindungsgrundsatz aufzugeben 309 . Dementsprechend konnte das Erstrekkungsgesetz
aus dem Jahre 1992 mit seiner teilweisen Preisgabe des
Akzessorietätsprinzips 310 die grundsätzliche Diskussion über die Thematik des
Bindungsprinzips der Marke im deutschen Warenzeichengesetz nicht sehr beleben, da zu
diesem Zeitpunkt bereits die schon diskutierte und zwischenzeitlich auch zumeist
akzeptierte gemeinschaftsrechtliche Loslösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb
seitens der Richtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverorndung eindeutig feststand, so
daß die durch das Erstreckungsgesetz zugelassene freie Übertragbarkeit der Marke nur
305 Denkschrift, GRUR 1976, 481, 497; aber auch schon 1960 sprach sich die Deutsche Vereinigung für
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in ihren „Grundsätzen für die Schaffung einer EWG-Marke“ für die
freie Übertragbarkeit aus, GRUR 1960, 359 f
306 Denkschrift Nr. 82, GRUR 1976, 481, 491, die Denkschrift entstand unter deutscher Federführung und spiegelt
daher auch das deutsche Verständnis wider.
307 Droste/Reimer, GRUR 1976, 636, 639
308 Vgl. hierzu nur Beier, GRUR 1980, 352 ff, der sich für diesen Fragenkompelx besonders eingesetzt hat.
309 Vgl. Kunz-Hallstein, GRUR 1993, 439, 440; Schricker, Festschrift für v. Gamm, S. 289, 291
310 Vgl. dazu obige Darstellung unter C. I. 1. a).

46
als Übergangsstufe zum Endstadium der Auflösung der Bindung der Marke an den
Geschäftsbetrieb überhaupt gesehen wurde. Mangels besonderer Übergangsvorschriften
wurde dagegen die Problematik der eventuellen Rückwirkung des Erstreckungsgesetzes
und die damit verbundene Heilung der nach dem alten WZG unwirksamen
Leerübertragungen ausführlicher erörtert. So wurde einmal die faktische Heilung der
nach dem alten Warenzeichengesetz löschungsfähigen Zeichen mangels vorhandenem
Geschäftsbetrieb vertreten, da mit der Streichung der Löschungsklage wegen fehlendem
Geschäftsbetrieb auch die Einrede der diesbezüglichen Löschungsreife entfallen wäre;
die echte Heilung wurde demgegenüber von den Befürwortern der faktischen Heilung
grundsätzlich abgelehnt mit dem Hinweis auf den auch noch nach dem Erstreckungsgesetz
möglichen Einwand der fehlenden Aktivlegitimation hinsichtlich eines nach dem
alten Recht nicht wirksam übertragenen Markenrechts und der daher lediglich formell
legitimierten Zeicheninhaberposition, wenn auch die Möglichkeit der Gefahr des
Leerlaufs dieses Einwandes durch die durchführbare Ersetzung der unrechtmäßigen
Übertragung durch eine rechtmäßige nach dem neuen Recht gesehen wurde 311 . Zum
anderen wurde aber auch für die echte Heilung aller bis zum Inkrafttreten des
Erstreckungsgesetzes vorgenommener unwirksamen Leerübertragungen plädiert unter
Berücksichtigung und Abwägung der staatsrechtlichen Grundsätze, der Belange der
Vertragsparteien und auch der Drittinteressen 312 . Auch mit dem Inkrafttreten des
Markengesetzes und der endgültigen Loslösung der Marke ist diese Rückwirkungs- und
Heilungsproblematik nicht beseitigt, da auch das neue Markenrecht keine speziellen
Regelungen für diesen Fragenkomplex enthält; insbesondere die Übergangsvorschrift §
152 MarkenG ist hier nicht einschlägig, da sie sich auf nach dem alten Warenzeichengesetz
geschützte Marken bezieht und damit nicht auf fehlerhaft eingetragene
oder übertragene Zeichen.
2. Konatation des Bindungsprinzips
Das anfänglich im deutschen Warenzeichenrecht traditionell felsenfest verankerte
Bindungsprinzip der Marke an den Geschäftsbetrieb wurde folglich, wenn auch nicht
parallel zur Entwicklung der wirtschaftlichen Realität, durch die Rechtsprechung und
den Gesetzgeber etappenweise gelichtet. Um die einzelnen Schritte der Abkehr vom
Bindungsprinzip besser nachvollziehen zu können, erscheint es sinnvoll, den ursprünglichen
Zweck der Bindung der Marken an den Geschäftsbetrieb aufzuzeigen, wenn auch
nicht ausführlich, aber doch in ausreichenden Zügen. Im Anschluß daran soll dann der
Frage der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Aufgabe des Bindungsprinzips nachgegangen
werden.
311 So Kunz-Hallstein, GRUR 1993, 439, 447 f; die echte Heilung auch ablehnend, allerdings aus allgemeinen
staatsrechtlichen Grundsätzen, Albrecht, GRUR 1990, 660, 662 f. Ebenso entschied die Rechtsprechung, vgl. dazu
obige Darstellung unter C. I. 1. b).
312 So Sefzig, der seine Ansicht ausführlich und überzeugend darlegt, GRUR 1993, 711ff, mit Korrektur GRUR
1994, 94.

47
a) Der ursprüngliche Zweck der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb
Der ursprüngliche Zweck des Bindungsprinzips erhellt sich einmal aus der historischen
Perspektive 313 , zum anderen trägt die Auseinandersetzung mit den dem Bindungsprinzip
zugrundeliegenden rechtsdogmatischen und -politischen Leitgedanken zu seinem Verständnis
bei.
Die Aufnahme und entschiedene Akzentuierung des Bindungsprinzips war zunächst
ganz maßgeblich und aus heutiger Sicht auch sehr nachhaltig historisch geprägt. Das
erste deutsche kodifizierte Warenzeichengesetz aus dem Jahre 1874 ließ sich von dem
Markenwesen der Zunftwirtschaft mit seinen Schau- und Meisterzeichen beeinflussen,
obwohl das Zunftwesen selbst in dieser Zeit immer mehr an Bedeutung verlor 314 und
sich eine Verschiebung bzw. tiefgreifende Umwandlung in den Bereichen Produktion
und Warenabsatz anbahnte und abzeichnete, deren Entwicklung allerdings noch nicht
richtig abgeschätzt und demzufolge auch nicht berücksichtigt werden konnte 315 .
Insbesondere die Meisterzeichen als besondere Individualzeichen der Handwerker mit
ihrer primären Funktion des Herkunftshinweises, die sich im Laufe der Zunftzeit immer
stärker durchsetzten und auch nach dem Niedergang des Zunftwesens weiter benutzt
wurden, waren prägend und der Grundstein für den zeichenrechtlichen Schutz der
Herkunftsfunktion und das daran gekoppelte Bindungsprinzip der Marke an den
Geschäftsbetrieb 316 .
Zu der historischen Prägung kam noch die anfänglich voreingenommene Haltung des
Gesetzgebers gegenüber einem Warenzeichenrecht 317 , die er auch selbst in der amtlichen
Begründung eingestand, indem er angab, daß „der Meinungs- und Interessenkampf seit
geraumer Zeit zugunsten des Zeichenschutzes entschieden sei“ und „die Bedürfnisse des
gewerblichen Verkehrs anzuerkennen seien“ 318 . Der Gesetzgeber sah einen über
nominative Bezeichnungen, d.h. die Kennzeichnung mit Namen oder Firma, hinausgehenden
Schutz als Eingriff in die Gewerbefreiheit und unterstellte auch, daß die
Verbraucher auf phantastische Zeichen keinen Wert legen würden 319 . Außerdem war für
ihn die nominative Marke der einfachste und zugleich natürlichste Weg, um auf die
Herkunft der Ware hinzuweisen 320 . Letztendlich hat er sich doch dazu durchringen
können, wenn auch nicht reine Phantasiemarken zu schützen, so aber doch Wort- und
Bildzeichen als Kombination zuzulassen. Zu den grundsätzlichen Bedenken kamen auch
313 Der historische Rückblick muß sich hier auf die deutschen Zeichenrechte ab dem Jahre 1874 beschränken, eine
weitergehende Darstellung würde den Rahmen der Arbeit sprengen; vgl. die prägnante und konzentrierte
Darstellung der Geschichte des Markenwesens und des Markenrechts bei Schluep S. 33 ff.
314 Vgl. ausführlich zum Markenwesen der Zunftwirtschaft Leitherer, MA 1956, 685 ff
315 Insbesondere die mit der Industrialisierung aufkommende Werbung als Instrument der Absatzförderung und ihre
Entwicklung konnte zum Zeitpunkt des Erlasses des Warenzeichengesetzes noch nicht abgesehen werden, dazu
Wadle, Bd. I S. 23, Schönfeld, S. 41.
316 Dazu ausführlich, Schönfeld, S. 39 ff; Wadle, Bd. I, S. 21; Leitherer, S. 20 ff; Heydt, Festschrift für Hefermehl
zum 65. Geburtstag, S. 59, 67; Miosga, GRUR 1967, 9 ff
317 Wadle, JuS 1976, 761, 762
318 Mot. Der Vorlage im BR, Verh. D. BR Session 1874 Dr. Nr. 117, 7, 8
319 Wadle, Bd. I, S. 248
320 Wadle, JuS 1976, 761, 762, schon vor Erlaß des Warenzeichengesetzes von 1874 war die nominative Marke
durch § 287 des Reichstrafgesetzbuches 1871 zumindest strafrechtlich vor Nachahmung geschützt; diese
Vorschrift erwies sich aber als nicht sehr effektiv, vgl. Henning-Bodewig/Kur Bd. I S. 213.

48
noch logistische, indem die Schwierigkeiten und Kosten für die notwendigen
Formalitäten als unüberwindbar angesehen wurden 321 .
Die rechtsdogmatischen Motive für das Bindungsprinzip waren wiederum stark von
diesem historisch geprägten Markenverständnis bestimmt. Als wichtigstes Argument
wurde in diesem Zusammenhang das Wesen der Marke als Herkunftsangabe gesehen.
Aus dieser wesensmäßigen Markenfunktion wurde gefolgert, daß ein Zeichen seine
immanente Funktion als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ohne die feste
Bindung an den Geschäftsbetrieb nicht erzielen könne. Schon in der Begründung zu dem
Warenzeichengesetz von 1894 wurde aus der Zweckbestimmung der Marke ihr
notwendiges Veräußerungsverbot abgeleitet 322 . Wenn auch schon in den zwanziger
Jahren ein Bedeutungswandel der Marke im Wirtschaftsgeschehen erkannt und der damit
verbundene wirtschaftliche Funktionswandel des Zeichens gesehen wurde, führte dies
nicht gleich zur Preisgabe des Dogmas Akzessorietätsprinzip, sondern dauerte vielmehr
über ein halbes Jahrhundert 323 .
Als rechtspolitisches Motiv für das Bindungsprinzip wurde primär die Verhinderung von
Irreführung der Verbraucher angesehen, was letztlich einen wettbewerbsrechtlichen
Aspekt i.S.v: § 3 UWG darstellt 324 . Der Konsument sollte vor Täuschungen geschützt
werden, die daraus resultieren würden, daß wenn ein Zeichen ohne den Geschäftsbetrieb
oder wenigstens den Betriebsteil, der für die Warenherstellung oder Dienstleistungsausführung
zuständig ist, übertragen wird, nicht seinen Erwartungen entsprochen würde,
die Ware oder Dienstleistung stamme aus demselben Unternehmen mit der konstanten
und bekannten Qualität der Erzeugnisse 325 . Diese in den Anfängen des Warenzeichenrechts
sicherlich zu Recht unterstellten Verbrauchererwartungen haben sich im Laufe der
Zeit gewandelt, so daß sie heute kein überzeugendes Argument mehr für das
rechtspolitische Motiv abgeben 326 . Eng verbunden mit diesem Motiv war die
Bestrebung, den Markenhandel zu unterbinden und somit die Marke nicht zum Handelsobjekt
zu degradieren 327 .
An diesen ursprünglich somit erklärbaren und auch teilweise berechtigten Intentionen
des Akzessorietätsprinzips im Zeichenrecht und damit an dem Prinzip selbst wurde trotz
der Weiterentwicklung und der Veränderung des Wirtschaftslebens von dem Gesetz-
321 Wadle, JuS 1976, 761, 763, vgl. auch das Gutachten des BR-Ausschusses f. Handel und Verkehr v. 24.12.1871,
Verh. des BR des Dt. Reiches, Session 1871, Nr. 189 S. 7. Das Problem der Formalität wurde zunächst dann so
gelöst, daß die Eintragung der Zeichen beim jeweiligen für die Firma zuständigen Registergericht vorgenommen
wurde. Erst mit dem Warenzeichengesetz von 1894 wurde eine Zentralregistrierung eingeführt und war dann auch
durchführbar.
322 Vgl. Bl. f. PMZ 1894/95 , 22, 23
323 Siehe dazu die obige ausführliche Darstellung unter C. I. 1..
324 So auch Traub, Festschrift für Trinkner, S. 431
325 So kategorisch die Rechtsprechung: RG 146, 325, 331 - Fratelli; BGH GRUR 1967, 89, 92 - Rose; BGH GRUR
1973, 363, 365 - Baader; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG, § 8 Rn. 2; Busse/Starck, WZG, § 8 Rn. 1;
Schwartz, MA 1955, 147, 152 f.
326 Vgl. Henning-Bodewig/Kur, Bd. II, S. 313 ff
327 Aus der Rspr. RG v. 16.1.1904, RGZ 56, 369, 371; BGH, GRUR 1951, 234 - Piekfein; BGH, GRUR 1953, 34 -
Lockwell; aus der Lit. vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 8 Rn. 2, Busse/Starcke, WZG, § 8 Rn. 1; Bußmann,
GRUR 1949, 170, 179; Isay, GRUR 1929, 23, 35, Sack, GRUR 1972, 445, 446.

49
geber bis zum Erlaß des Erstreckungsgesetzes streng festgehalten 328 . Die Bindung der
Marke wurde nicht nur als tragender Pfeiler des Warenzeichengesetzes, sondern
darüberhinaus auch von der Rechtsprechung als Teil des ordre public angesehen. Diesen
Standpunkt manifestierte die Rechtsprechung in ihren Entscheidungen sogar noch zu der
Zeit, als bereits der Vorschlag für die Gemeinschaftsmarke von 1984 vorlag und die
Richtlinie erlassen war und sich die Abkopplung der Marke vom Geschäftsbetrieb
abzeichnete 329 .
b) Wirtschaftliche Notwendigkeit der Aufgabe des Bindungsprinzips
Die folgende genauere Betrachtung der zuvor nur angedeuteten wirtschaftlichen
Entwicklung der Rechtstatsächlichkeit seit der ersten Normierung des Bindungsprinzips
im Zeichenrecht von 1874 bis zur heutigen Zeit verdeutlicht und erklärt die
zwischenzeitlich opportune wirtschaftliche Unumgänglichkeit des Verzichts auf das
Bindungsprinzip in den gegenwärtigen gemeinschaftsrechtlichen Markengesetzen.
Im 19. Jahrhundert setzte auch in Deutschland der zuvor in England mit der technischen
Revolution begonnene Industrialisierungsprozeß ein. Die anhaltende technischwirtschaftliche
Entwicklung des Produktionsprozesses von einer vorwiegend zunftgebundenen,
handwerklichen Tätigkeit zur Maschinenarbeit ließ Fabriken entstehen;
innerhalb von wenigen Jahren war das Produktionswesen vollends verändert, und die
Produktion konnte so gesteigert werden, wie es bis dahin nicht vorstellbar war. Infolge
der Massenproduktion mußte die Infrastruktur für neue Absatzwege und -märkte
ausgebaut werden. Es entstand ein immer dichter werdendes Geflecht von Produktionsund
Handelsbetrieben, das einen flächendeckenden Absatz der hergestellten Waren
ermöglichte. Gleichzeitig bedingte das Zusammenspiel von Produktion und Handel eine
bisdahin unbekannte Distanz zwischen Hersteller und Endabnehmer: Der Hersteller
verkaufte nicht mehr an den Handel, sondern verkaufte vielmehr seine Produkte durch
den Handel 330 ; zur Überbrückung der neuen Kluft zwischen Hersteller und Verbraucher
wurden die Produkte gezielt gekennzeichnet, um so zunächst die Ware aus der
Anonymität der Massenproduktion hervorzuheben und die Herkunftsbestimmung der
einzelnen Waren für die Verbraucher zu ermöglichen sowie auf die Qualität der Ware
hinzuweisen und sich für sie zu verbürgen 331 . Mit der durchdachten Anbringung von
Marken wurde auch schon Ende des 19. Jahrhunderts die Werbung mit der Marke als
neue steuerbare und effiziente Warenabsatzmethode entdeckt und verlieh dem Zeichen
in Form der Werbefunktion eine weitere wirtschaftliche Funktion 332 . Ungeachtet dieser
ermittelten Werbungsmöglichkeit stand der Hersteller der Produkte zunächst weiterhin
im Vordergrund für die Verbraucher, so daß diese Entwicklungsphase noch kein
beachtliches wirtschaftliches Bedürfnis der Abkopplung der Marke von dem
Geschäftsbetrieb hervorrief.
328 Dazu ausführlich unter C. I. 1. b), c).
329 Vgl. BGHZ 100, 26, 29 - Litaflex; BGH, GRUR 1989, 422, 423 - Flash und zuletzt BGH, GRUR 1992, 106,
107;auf diesen Umstand weist auch Traub, Festschrift für Trinkner, S. 431, 432 hin.
330 Vgl. Laumer, S. 13 hinsichtlich der einzelnen Gründe für die Einschaltung des Handels.
331 Wadle, Bd. I S. 37; Zeug, S. 10
332 Wadle, Bd. I S. 37

50
Der Industrialisierungsprozeß verlief nicht immer kontinuierlich, er wurde durch
Wirtschaftskrisen, Inflationen und die beiden Weltkriege erheblich beeinträchtigt. Die
wirtschaftliche Konzentrations- und Rationalisierungsbewegung der zwanziger Jahre und
damit die internationale Verflechtung in der Wirtschaft wurden durch die Weltwirtschaftskrise
von 1929 bis 1933 und die Entflechtungsmaßnahmen der Allierten nach
dem 2. Weltkrieg gestoppt und aufgelöst. In den fünfziger Jahren wurde Deutschland
gezielt in eine liberale und multilaterale Weltwirtschaft integriert 333 , mit der Folge, daß
zunächst die Handelsverflechtungen mit Westeuropa zurückgingen, aber schon während
der sechziger Jahre stiegen sie immens und heute nehmen die EU-Länder den größten
Anteil am bundesdeutschen Außenhandel ein; aber nicht nur Deutschland, auch die
anderen Mitgliedstaaten betreiben mit ihren europäischen Partnern regen Handel 334 .
Durch die geplante Einführung des Euro in mehreren Mitgliedstaaten der EU zum 1.
Januar 1999 werden letzthin immer mehr europäische Unternehmen zur gemeinschaftlichen
Fusion veranlaßt 335 ; aber schon seit Mitte der achtziger Jahre kommt es durch den
Internationalisierungsprozeß der Wirtschaft zu einer starken Zunahme der Unternehmensfusionen,
die im Laufe der Zeit immer stärkere globale Dimensionen
annehmen 336 . Das somit bestehende und sich kontinuierlich weiterentwickelnde enge
wirtschaftliche Zusammenwirken im europäischen Binnenmarkt zeigt zunächst
anschaulich den tatsächlichen Bedarf für die Schaffung eines europäischen Markenrechts
neben der rechtlichen Verpflichtung zur Verwirklichung der Zielsetzung des EG-
Vertrages.
Die Bedürfnisse des modernen Wirtschaftslebens wurden bei der Errichtung eines
europäischen Markenrechts stark berücksichtigt und sind der Hauptgrund der grundsätzlichen
Nichtaufnahme des Akzessorietätsprinzips, wenn auch dies gleichzeitig der
internationalen Entwicklung im Bereich der Zeichenrechte entsprach 337 . Denn in der
Rechtspraxis wurde besonders in Deutschland vor Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes
unter bewußter Inkaufnahme des unternehmerischen Risikos des öfteren die Marke allein
oder zusammen mit einer reinen pro-forma-Geschäftsübertragung erworben und somit
bewußt gegen das damalige deutsche Zeichenrecht verstoßen. Motive für diesen
gesetzwidrigen und deshalb risikoreichen Zeichenkauf waren zumeist die Attraktivität
und Bekanntheit der Marke, aber auch eine unbenutzte Marke, die ebensowenig
unabhängig veräußert werden durfte, konnte Kaufgegenstand sein, um so erheblichen
Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Markenplanung und -anmeldung zu sparen. Dieser
Rechtstatsächlichkeit wäre auf den ersten Blick schon alleine mit der Normierung der
freien Übertragbarkeit der Marke genüge getan worden, dennoch ragt der europäische
Gesetzgeber mit der Abkopplung der Marke vom Geschäftsbetrieb auch im
333 Vgl. zu den Gründen der Wiedereingliederung, Buchheim, Wirtschaftliche und soziale Integration, S. 345, 349.
334
Vgl. Bähr, Wirtschaftliche und soziale Integration, S. 241, 245; in der hohen Konzentration der
Handelsbeziehungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und der dadurch bedingt niedrigen Handelsrate
mit dem außereuropäischen Wirtschaftsräumen wird z.T. angesichts der Globalisierung der Märkte als nicht
unproblematisch angesehen, vgl. nur Bähr, a.o.O., S. 256.
335 Vgl. Bericht in der FAZ vom 9.1.1997, S. 11.
336 Vgl. Nahrendorf/Schäfer, S. 370 - 372 mit Fusionsbeispielen aus der letzten Zeit.
337 Vgl. Beier, GRUR Int. 1976, 363, 371, Denkschrift, GRUR Int. 76, 481, 487; Kommission Erläuterungen zu Art.
16 VOV 1980, GRUR Int. 81, 86, 90

51
Eintragungsstadium nicht über das angemessene Ziel hinaus, vielmehr hat er die
gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Gegebenheiten dadurch prägnant
realisiert. Die durch den zunehmenden internationalen und europäischen Verflechtungsprozeß
in der Wirtschaft und den dadurch wachsenden Wettbewerbsdruck verursachte
Entwicklung der Informationstechnologie und damit dem Medium Werbung sowie der
Ubiquität der weltweit hergestellten Produkte haben letztendlich dazu geführt, daß die
Werbung zum vorrangigsten Wirtschaftsfaktor vorgerückt ist 338 und die Marke vom
ursprünglichen Kennzeichenmittel zum Informationsträger für die Verbraucher sich
gewandelt hat. Infolgedessen ist die Kreation der Marke für ein Produkt eine komplexe
und spezielle Aufgabe, die von Anfang an optimal gelöst sein muß, da eine
Markenentscheidung nur einmal für den gesamten Lebenszyklus eines Produktes
getroffen wird 339 . Die Entwicklung einer Marke kann daher zunehmend nicht mehr von
den Unternehmen, zumindest von kleinen und mittleren, selbst bewältigt werden; sie
bedürfen der Hilfe individueller Markenkreateure, die nicht nur ein überzeugendes und
durchschlagendes Zeichen schöpfen müssen, sondern auch eines, das sich aus der
Vielzahl der bestehenden absetzt und nicht in Kollision mit ihnen geraten kann. Wenn
auch die Entwicklung von Marken häufig von Werbeagenturen und damit von
Unternehmen vorgenommen wird, so lassen sich aber auch einzelne kreative Markenschöpfer
finden. Auch sie hat der europäische Gesetzgeber vorausschauend berücksichtigt,
indem er die Markeneintragung nicht an die Voraussetzung eines
Geschäftsbetriebes, der bei dieser Personengruppe meist nicht existent sein wird,
geknüpft hat.
Die gesetzliche Loslösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb, die anschließend näher
dargestellt wird, ist demzufolge eine logische und konsequente Umsetzung der
wirtschaftlichen Entwicklung der Rechtstatsächlichkeit auf dem Gebiet des Zeichenwesens.
3. Abkehr vom Bindungsprinzip im Markengesetz
Die eingetragene Marke ist nach dem jetzigen Markengesetz nahezu vollständig von dem
Geschäftsbetrieb losgelöst. An ganz wenigen Stellen sind noch Spuren von dem
traditionellen Bindungsprinzip der Marke zu erkennen, die aber die Haupttendenz des
Markengesetzes nicht erschüttern können.
Die Abkehr von dem Akzessorietätsprinzip zeigt sich schon gleich am Anfang des
Markengesetzes. Das als Marke schutzfähige Zeichen wird in § 3 MarkenG zwar als
Unterscheidungskennzeichen für Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von
einem anderen Unternehmen umschrieben. Aber im Gegensatz zu § 1 WZG wird die
Marke in § 3 MarkenG nicht mehr in den unmittelbaren Zusammenhang mit einem
bestimmten oder irgendeinen Geschäftsbetrieb des Markeninhabers gestellt: So
verwendet § 3 MarkenG das Possessivpronomen „sein“, an dem über hundert Jahre in §
338 Mertens de Wilmars, GRUR Int. 1976, 93
339 Vgl. Ebenroth/Parche, GRUR Int. 1989, 738, 741 m.w.N.

52
1 WZG festgehaltenen wurde 340 , nicht mehr in Zusammenhang mit dem Unternehmen
und den Waren und Dienstleistungen, sondern fordert lediglich die Marke für Waren und
Dienstleistungen eines Unternehmens 341 . Auch die von § 1 WZG abweichende
Formulierung, daß das Zeichen nur für die Unterscheidung geeignet sein muß, und der
Zeichenanmelder sich nicht mehr der Marke bedienen wollen muß, verdeutlicht die
Abkopplung der Marke von einem Unternehmen des Markeninhabers 342 . Die
abweichende Formulierung des § 3 MarkenG im Vergleich zu § 1 WZG resultiert einmal
aus der Umsetzung der Richtlinie 343 , aber sie wurde auch bewußt vom Gesetzgeber
gewählt, um so den Verzicht auf das Vorhandensein eines Geschäftsbetriebes bei der
Eintragung einer Marke deutlich herauszustellen.
Die Regelung der potentiellen Inhaber von eingetragenen Marken § 7 MarkenG fordert
von den künftigen Markenrechtsinhabern keine Unternehmereigenschaft, nach ihr kann
jede Privatperson als Zeicheninhaber eingetragen werden 344 . Auch die Anmeldungsvoraussetzungen
beschränken sich auf die Angabe des Anmelders und das Waren- bzw.
Dienstleistungsverzeichnis 345 . Demnach stellen auch diese Vorschriften keine Verbindung
der Marke zu einem Geschäftsbetrieb her.
Der Erwerb einer eingetragenen Marke und damit die Rechtsentstehung einer
eingetragenen Marke ist nach dem Markengesetz nun vom Vorliegen eines Geschäftsbetriebes
des Markeninhabers unabhängig, und das Akzessorietätsprinzip ist in diesem
Stadium vollständig obsolet geworden 346 .
Entsprechend den Eintragungsvoraussetzungen hat der nachträgliche Untergang eines
bei der Markeneintragung doch, obwohl nicht geforderten, vorhandenen Geschäftsbetriebs
auf den Rechtsbestand des eingetragenen Zeichens, entgegen den früheren
warenzeichenrechtlichen Regelungen, keine grundsätzlichen Auswirkungen. Letztendlich
spielt für den Bestand einer eingetragenen Marke aber die Akzessorietät der
Marke mit einem Unternehmen doch weiterhin eine gewisse Rolle, da die Marke
spätestens nach der 5 jährigen Benutzungsschonfrist für ihre Rechtserhaltung als Unterscheidungskennzeichen
für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens genutzt
werden muß 347 . Diese Akzessorietät hat aber nicht mehr den strengen Charakter, den sie
im alten Warenzeichengesetz innehatte, denn nach dem Markengesetz ist es für den
340 In § 1 WZG hieß es: Wer sich in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung seiner Waren von den Waren
anderer eines Warenzeichens bedienen will, ....
341 Der in § 1WZG verwendete Begriff „Geschäftsbetrieb“ wird in § 3 MarkenG durch den Ausdruck
„Unternehmen“ ersetzt, diese Differenzierung ist vorliegend unerheblich, kann aber bei anderen Normen
maßgeblich sein, siehe dazu Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 82 ff.
342 Die weite Formulierung „geeignet“ steht zunächst grundsätzlich nicht Unterscheidungszeichen entgegen, die von
vorneherein nicht zur Benutzung als Kennzeichen bestimmt sind, Stichwort „Defensivmarke“, aus diesem Grunde
hat sich auch gegen diese Fassung Heydt, MA 1974, 312, 320, gewendet.
343 Zur Umsetzungspflicht siehe unter B. II. 2.
344 Ausführlich zur Markeninhaberschaft unter D. I. 2. b).
345 Vgl. die Darstellung des Registrierungsverfahrens unter D. III. 2..
346 Dieser Tatsache stehen einige Stimmen in der Literatur kritisch entgegen und fordern gar die Rückkehr zu dem
Eintragungserfordernis des Geschäftsbetriebes, so explizit Tilmann, ZHR 158 (1994), 371, 388.
347 Fezer, Festschrift für Vieregge, S. 229, 236, bezeichnet diese Rudimente des Akzessorietätsprinzips trefflich als
„rechtliche Konnexität zwischen Marke und Unternehmen“.

53
Bestand der Marke nicht erforderlich, daß das Zeichen im Unternehmen des
Markeninhabers verwendet wird, ausreichend ist es vielmehr gemäß § 26 Abs. 2
MarkenG, wenn es mit Zustimmung des Rechtsinhabers in irgendeinem Unternehmen
gebraucht wird. Diese Regelung folgt in logischer Konsequenz aus den
Eintragungsvoraussetzungen für eine Marke, die gerade nicht die Unternehmenseigenschaft
für die Markenrechtsfähigkeit des Rechtsinhabers fordern.
Auch hinsichtlich der Rechtsübertragung ist das Akzessorietätsprinzip grundsätzlich
aufgegeben, die Marke kann gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG völlig selbständig veräußert
werden. Spuren des traditionellen Bindungsprinzips sind hier allerdings noch erkennbar.
Denn nach § 27 Abs. 2 MarkenG besteht die Vermutung, daß die Marke, sofern sie zu
einem Geschäftsbetrieb gehört, im Zweifel bei der Übertragung oder dem Übergang des
Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, mit
übergeht. Über diese Vermutungsregel kann aber keineswegs das im alten Warenzeichengesetz
etablierte Akzessorietätsprinzip im neuen Markengesetz als wieder
manifestiert und die Loslösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb als nur eine in
engen Grenzen gebilligte Ausnahme angesehen werden, dafür ist an zu vielen Stellen im
Gesetzestext des Markenrechts, wie bereits aufgezeigt, die gewollte Abkopplung der
Marke von dem Unternehmen des Markeninhabers deutlich zu erkennen. Die
Vermutungsregel zeigt vielmehr auch wiederum, daß der Gesetzgeber nun auch
Markeninhabern ohne Unternehmen Marken zugesteht 348 .
Um der aus systematischen Gründen später dargestellten Untersuchung der
markenrechtlichen Schranken für den Handel mit Marken nicht allzusehr vorzugreifen,
sei an dieser Stelle nur der Hinweis gegeben, daß auch über die Schranke des § 50 Abs.
1 Nr. 4 MarkenG, auch wenn in der Begründung zum Markengesetz diese Schranke als
geeignetes Korrektiv zum Wegfall des Erfordernisses eines Geschäftsbetriebes angesehen
wird 349 , das traditionelle Akzessorietätsprinzip nicht hierüber in das Markengesetz
transportiert werden kann 350 .
Die weitreichende Loslösung der Marke von einem Geschäftsbetrieb nach dem Markengesetz
erstreckt sich aber mangels einer generellen Rückwirkungsregelung im Markengesetz
nur auf nach dem 1. Jan.1995 angemeldete Marken oder entsprechend der
Übergangsregelung § 156 Abs. 1 MarkenG auf vor dem 1. Jan. 1995 angemeldete, aber
noch nicht nach dem Warenzeichengesetz eingetragene Marken. Dementsprechend
erfahren die nach dem Warenzeichengesetz aufgrund eines fehlenden Geschäftsbetriebes
fehlerhaft eingetragenen Zeichen keine rückwirkende Heilung 351 .
a) Bindungsprinzip der Marke an den Geschäftsbetrieb nach der Richtlinie überhaupt
möglich?
Interessant ist nach der Feststellung der nahezu vollständigen Aufgabe des
Akzessorietätsprinzips im Markengesetz die Frage, ob die Richtlinie dem deutschen
348 So auch Fezer , Festschrift für Vieregge, S. 229, 235.
349 Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.
350 Ausführliche Darstellgung dazu unter F. II. 8.
351 Zu dieser Problematik bereits unter C. I. 1. b).

54
Gesetzgeber unter Beachtung ihrer Umsetzungspflicht gestattet hätte, an dem
traditionellen Bindungsprinzip bei der Neugestaltung des Zeichenrechts festzuhalten.
Die Begründung zum Markengesetz sieht den Gesetzgeber in der Nichtregelung in der
Richtlinie der Fragen nach den Voraussetzungen für die Inhaberschaft, insbesondere, ob
der Inhaber einen Geschäftsbetrieb haben muß, und der Übertragung des Markenrechts
bei der Beantwortung und Ausgestaltung dieser Punkte folgerichtig frei 352 . Infolgedessen
könnte das traditionelle Bindungsprinzip in diesen Bereichen wieder in das Markengesetz
integriert werden 353 . Grundsätzlich ist diese Sichtweise auch richtig 354 , da nur für
die obligatorischen Regelungen der Richtlinie eine Umsetzungspflicht für die
Mitgliedstaaten besteht. Aber hinsichtlich der obligatorischen Regelungen in der
Richtlinie, besonders hervorgehoben sei hier die Norm der geschützten Zeichenformen
(Art. 2 RL), die der Markenlizenz (Art. 8 RL) und die Regelung der absoluten Schutzhindernisse
(Art. 3 RL), die keinen Ansatz zur Verbindung der Marke mit einem
Geschäftsbetrieb aufweisen und dem Ziel der Richtlinie, für den Erwerb und die
Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke, in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich
gleiche Bedingungen zu schaffen 355 , erscheint es richtiger, wie es auch der deutsche
Gesetzgeber in seiner momentanen Umsetzung verwirklicht, auch im Hinblick auf die
bereits vor der Harmonisierung in den meisten Mitgliedstaaten bestandene Trennung der
Marke von dem Geschäftsbetrieb 356 , auch die Abkopplung der Marke von einem
Geschäftsbereich in den nicht explizit geregelten Fragenkomplexen zu verfolgen. Würde
der Gesetzgeber jedoch diese Ausführung später wieder revidieren, so würde er über eine
Hintertür das deutsche Markengesetz im Vergleich zu den Markenrechtsordnungen der
anderen Mitgliedstaaten erheblich für potentielle Markeninhaber einengen und damit die
deutsche Marke beträchtlich in ihrer Attraktivität schwächen 357 . Als weiteres Argument
kommt hinzu, daß die Gemeinschaftsmarkenverordnung auch den Weg der strikten
Trennung der Marke von dem Geschäftsbetrieb eingeschlagen hat, insbesondere setzt sie
für die Markeninhaberschaft keinen Geschäftsbetrieb voraus und gewährt die freie
Übertragbarkeit der Marke 358 , und das deutsche Markengesetz zu den obligatorischen
und fakultativen Regelungen der Richtlinie auch soweit wie möglich die materiellen
Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung übernehmen will 359 .
352 Begründung zum Markengesetz, BT-Drucks. 12/6581 S. 53; in Anbetracht der obligatorisch geregelten
Markenlizenz mit dinglichem Charakter in der Richtlinie könnte der Schluß gezogen werden, daß die Richtlinie
auch von der freien Übertragbarkeit ausgeht, auch wenn sie dies nicht explizit normiert, so Kunz-Hallstein, GRUR
Int. 1992, 81, 91; Gamm, Festschrift GRUR Bd. II, S. 801, 805. Diese Folgerung ist aber wohl nicht zwingend.
353 So auch Schweer, S. 105; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992, 81, 85 und Meister, MA 1993, 214 hinsichtlich der
Markeninhaberschaft.
354 Die Richtlinie selbst führt unter beispielhafter Benennung der Markeninhaberschaft in ihrem Erwägungsgrund 7,
GRUR Int. 1989, 294, aus, daß soweit keine Angleichungsbestimmungen bestehen, die Mitgliedstaaten in ihrer
Gesetzgebung hinsichtlich der Bedingungen des Erwerbs oder der Aufrechterhaltung der Marke ungebunden sind.
355 Vgl. Erwägungsgrund 7 der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294
356 Fezer, Festschrift für Vieregg, S. 229, 230, 235
357
Die heutige markenrechtliche Regelung entspricht auch dem Wunsch der Mehrheit der befaßten
Wirtschaftskreise, vgl. Meister, MA 1993, 214.
358 Dazu ausführlich unter C. I. 4..
359 Vgl. die Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 S.56

55
4. Abkehr vom Bindungsprinzip in der Gemeinschaftsmarken-verordnung
Unter dem Gesichtspunkt des Bindungsprinzips stimmt die Gemeinschaftsmarkenverordnung
nahezu vollständig mit dem Markengesetz überein. Dies erklärt sich aus dem
Umstand des zweigleisigen Verfahrens auf der europäischen Ebene mit der zur
Angleichung der nationalen Markenrechte entwickelten Richtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung,
die sich in vielen Regelungspunkten entsprechen, sowie dem
Bestreben des Markengesetzes neben der Umsetzung der Richtlinie auch soweit wie
möglich die materiellen Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit zu
übernehmen 360 .
Für die Gemeinschaftsmarkenverordnung als rechtliche Neukonstruktion ist die
Thematik des Bindungsprinzips nicht so gravierend und einschneidend wie für das
Markengesetz, das jahrzehntelang das Bindungsprinzip als Grundfundament fest
verankert enthielt, dementsprechend war sie bei der Entwicklung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
kein erkennbar großer Diskussionspunkt. Mit dem Bewußtsein, ein
modernes Markenrecht für die Europäische Gemeinschaft errichten zu wollen, stand von
Beginn an der Überlegungen für die Konstruktion der Gemeinschaftsmarkenverordnung
grundsätzlich fest, daß die Marke vom Geschäftsbetrieb gelöst werden soll 361 . Allerdings
wurde kurzfristig die schnell wieder fallengelassene Überlegung angestellt, ob bei
Antragstellung die Angabe eines Geschäftsbetriebes gefordert werden soll 362 . Nach der
heutigen Ausgestaltung der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist die Gemeinschaftsmarke
weder bei ihrer Eintragung noch bei ihrem Fortbestehen oder Übergang von
einem bestimmten oder auch nur irgendeinem Geschäftsbetrieb abhängig, und das
Akzessorietätsprinzip hat damit grundsätzlich keinen Einzug in die gemeinschaftsrechtliche
Markenverordnung gehalten.
Wie die Marke nach dem Markengesetz, so wird auch die Gemeinschaftsmarke in Art. 4
GemMVO als ein zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens
von einem anderen Unternehmen geeignetes Zeichen umschrieben. Das
Erfordernis eines unmittelbaren Zusammenhangs mit einem bestimmten oder irgendeinem
Geschäftsbetrieb des Markeninhabers kann dieser abstrakten Formulierung nicht
entnommen werden. Über die Regelung der möglichen Markeninhaber wird auch keine
Verbindung der Gemeinschaftsmarke mit einem Geschäftsbetrieb hergestellt. Nach Art.
5 GemMVO kann jede Privatperson Inhaber einer Gemeinschaftsmarke werden, eine
spezielle Unternehmereigenschaft wird von den natürlichen Personen nicht gefordert.
Auch die Anmeldevoraussetzungen erfordern keine Angabe eines Geschäftsbetriebes, es
müssen lediglich Angaben gemacht werden, die eine Identitätsfeststellung des
Anmelders ermöglichen 363 . Indem der Erwerb einer Gemeinschaftsmarke nicht an das
Vorhandensein eines Geschäftsbetriebes des Markeninhabers gekoppelt wurde, hat das
Akzessorietätsprinzip in dem Eintragungsstadium keinen Eingang gefunden.
360 Vgl. die Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 S. 56
361 Vgl. Schönfeld, S. 50
362 So die Denkschrift, GRUR 1976, 481, 491, vgl. dazu auch Heydt, GRUR Int. 1978, 2, 4.
363 Art. 25 GemMVO, Art. 1 Regel 1a) Durchführungsverordnung zur GemMVO

56
Im Stadium des Rechtsbestandes der Gemeinschaftsmarke sind Ansätze des Akzessorietätsprinzips,
wenn auch in moderater Form, erkennbar. Zunächst ist zwar der Fortbestand
der Marke von der Existenz eines Geschäftsbetriebes unabhängig - der nachträgliche
Untergang eines bei der Markeneintragung vorhandenen, obwohl nicht erforderlichen,
Geschäftsbetriebes, hat für den Bestand der Gemeinschaftsmarke keine Konsequenz -,
aber nach Ablauf der 5 jährigen Benutzungsschonfrist tritt eine Bindung der Marke zum
Geschäftsbetrieb in der Weise ein, daß das Zeichen für seine Rechtserhaltung als Unterscheidungskennzeichen
für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens genutzt
werden muß 364 . Die Bindung ist allerdings eine ziemlich lockere, da es für den
Rechtserhalt der Marke ausreichend ist, wenn sie mit Zustimmung des Markeninhabers
in irgendeinem Unternehmen benutzt wird, eine Benutzung im Unternehmen des
Markeninhabers wird nicht gefordert 365 .
Die Rechtsübertragung der Gemeinschaftsmarke ist grundsätzlich auch nicht an einen
Geschäftsbetrieb gekoppelt, sie kann nach Art. 17 Abs. 1 GemMVO selbständig für alle
oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, veräußert
werden. Lediglich die in Art. 17 Abs. 2 GemMVO enthaltene Regelung weist wieder
einen Ansatz zur Verbindung der Marke mit dem Geschäftsbetrieb auf, indem sie
bestimmt, daß bei der Übertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit die Gemeinschaftsmarke
mit übergeht, sofern keine anderweitigen ausdrücklichen Vereinbarungen
getroffen wurden.
Auch die markenrechtlichen Schranken für den Handel mit Marken, die aus systematischen
Gründen erst an späterer Stelle der Arbeit ausführlich untersucht werden,
enthalten das Akzessorietätsprinzip nicht.
a) Gewerbliche Betätigung erforderlich?
Auch wenn die Abkopplung der Marke von dem Geschäftsbetrieb sowohl in dem
deutschen Markengesetz wie in der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wie gerade oben
dargestellt, offensichtlich ist, wird durch eine extensive Auslegung der die eintragungsfähigen
Zeichenformen umschreibenden Normen 366 teilweise versucht, das Erfordernis
einer gewerblichen Betätigung des Anmelders für die Markeneintragung dennoch zu
rechtfertigen. Die Basis für diese Ansicht wird in der identischen Formulierung vom
Markengesetz und der Gemeinschaftsmarkenverordnung „... soweit solche Zeichen
geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.“ gesehen und daraus der Schluß hergeleitet, daß die
Marke zur Kennzeichnung einer unternehmerischen Leistung des Markeninhabers
bestimmt sein muß 367 .
Wenngleich diese Auslegung sich im Rahmen des Wortlautes der Gesetzesnormen
befindet, so deckt sie sich hinsichtlich der Gemeinschaftsmarkenverordnung aber nicht
mit dem ausdrücklichen Willen des europäischen Gesetzgebers. Dieser fordert lediglich
364 Art. 15 Abs. 1 GemMVO
365 Art. 15 Abs. 3 GemMVO
366 § 3 MarkenG, Art. 4 GemMVO
367 Vgl. Schönfeld, S. 52

57
die Erfüllung der ausdrücklich genannten Eintragungsvoraussetzungen und versagt sich
weitere durch Auslegung kreierte Bedingungen für die Eintragung, so insbesondere das
Erfordernis eines Unternehmens seitens des Antragsstellers einer Gemeinschaftsmarke
368 . Folglich widerspricht auch die abgeschwächte Interpretation zugunsten eines
Erfordernisses einer lediglich gewerblichen Tätigkeit den Vorstellungen des europäischen
Gesetzgebers.
Die Richtlinie schweigt zum Eintragungserfordernis des Geschäftsbetriebes und überläßt
so den Mitgliedstaaten die Gestaltung der Bestimmungen für den Erwerbstatbestand der
Marke 369 , so daß die Wortauslegung für das Markengesetz nach der Richtlinie zulässig
wäre. Aber in der Begründung zum Markengesetz wird deutlich dargelegt, daß in
Abkehr zum alten Warenzeichenrecht der Anmelder oder Inhaber einer Marke nach dem
Markengesetz keinen Geschäftsbetrieb wie in der Rechtsordnung vieler anderer Mitgliedstaaten
der EU haben muß 370 . Folglich widerspricht die Wortlautinterpretation - aus
den gleichen für die Gemeinschaftsmarkenverordnung oben dargestellten Gründen -
auch dem hier bedingt durch die mangelnde Regelung der Richtlinie, allein maßgebenden
Willen des nationalen Gesetzgebers.
Der klar formulierte Wille der Gesetzgeber verfolgt damit konsequent die Abkehr des
Bindungsprinzips der Marke von dem Geschäftsbetrieb. Die mit der Wortlautinterpretation
angestrebte Einschränkung, um auf diesem Wege zumindest teilweise
einen eventuellen mißbräuchlichen Markenerwerb und damit verbunden den
befürchteten Handel mit Marken zu verhindern 371 , stellt keinen überzeugenden
Lösungsansatz dar, da sie zunächst aufgrund der leichten Umgehungsmöglichkeit durch
den einfachen und kostengünstigen Erwerb eines Gewerbescheines keine große Hürde
für eine angestrebte Markenanmeldung wäre 372 , und zudem bedarf es, wie noch in dieser
Arbeit ausführlich dargelegt wird 373 , aufgrund der markenrechtlichen Regelungen auch
dieser Einengung nicht. Die Markenämter sind auch tatsächlich gar nicht in der Lage, die
gewerbliche Betätigung der Zeichenanmelder zu überprüfen, da eine Anmeldung einer
Marke lediglich die Angaben enthalten muß, die es erlauben, die Identität des Anmelders
festzustellen und keine Daten hinsichtlich einer gewerblichen Tätigkeit oder eines
Geschäftsbetriebs gefordert werden 374 . Desweiteren ist keine plausibele Rechtfertigung
zu erkennen, warum ein irgendwie gewerblich Tätiger oder Unternehmer eine Marke
368 So die Kommission ausdrücklich in ihren Erläuterungen zu Art. 4 des Verordnungsvorschlages von 1980, GRUR
Int. 1981, 86, 87.
369 Vgl. Erwägungsgrund 7 der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294, mit dem deutlichen Hinweis auf die
Markeninhaberschaft.
370 Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 S. 69
371 Vgl. Mitscherlich, GRUR 1980, 638, 639; Meister, MA 1990, 525, 533. Aus diesem Beweggrund schlug auch
der Fachausschuß der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981 die
Ergänzung des Art. 4 VOV 1980 dahingehend vor, die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke davon abhängig zu
machen, daß der Anmelder die Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen seines eigenen
Unternehmens, eines Lizenznehmers oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens im geschäftlichen
Verkehr benutzen müsse, vgl. GRUR 1982, 87, 89, diese Anregung wurde aber konsequenterweise von der
GemMVO nicht übernommen.
372 So auch Meister, MA 1993, 214, 215
373 Unter F.
374 § 32 Abs. 2 MarkenG, §§ 3, 5 MarkenV; Art. 26 GemMVO, Regel 1 Abs. 1 a) DurchführungsVO zur GemMVO.

58
eingetragen bekommen soll, wenn er sie lediglich zu veräußern oder in Lizenz zu geben
beabsichtigt und warum dies nicht auch einer Privatperson zugestanden werden soll 375 .
II. Geschützte Funktionen der Marke
Da sich das deutsche markenrechtliche Schrifttum schon in der Vergangenheit sehr
intensiv mit den Funktionen der Marke beschäftigt hat und die klassische Funktionslehre
hervorbrachte, der sich die Rechtsprechung uneingeschränkt angeschlossen hat 376 ,
erscheint eine erneute Auseinandersetzung mit den Markenfunktionen vorliegend
zunächst als entbehrlich, wenn nicht gar überflüssig. Die meisten der zahlreichen
Publikationen beziehen sich aber auf das alte Warenzeichengesetz 377 , und durch die
europäische Angleichung der nationalen Markenrechte und der dadurch bedingten
richtlinienkonformen Auslegung 378 kann für das neue Markengesetz nicht einfach auf die
etablierte Doktrin des Warenzeichengesetzes zurückgegriffen werden, so daß eine
abermalige Untersuchung der Funktionen der Marke hinsichtlich des Markengesetzes
doch berechtigt und erforderlich ist. Dasselbe gilt insbesondere für die Gemeinschaftsmarkenverordnung,
da ihr als vollständig neu konzipiertem europäischem
Markenrecht nicht einfach ungeprüft die für und anhand des deutschen Zeichenrechts
entwickelte Funktionslehre übergestülpt werden darf.
Im folgenden soll untersucht werden, inwieweit die klassische Funktionslehre auf die
neuen Markengesetze übertragbar ist; dafür bedarf es zunächst eines kursorischen
Überblicks über diese Lehre.
1. Die klassische Funktionslehre
Mit Hilfe dieser Funktionslehre wird zunächst untersucht, welche Aufgaben und Wert
der Marke unter wirtschaftlichem Aspekt zukommen, um dann anschließend die Frage
beantworten zu können, welche der wirtschaftlichen Funktionen zeichenrechtlich
geschützt sind. Der zweistufige Prüfungsaufbau zielt darauf ab, den rechtlichen
Schutzumfang der Marke und damit zugleich den Umfang des subjektiven Rechts an der
Marke abzustecken 379 .
Die klassische Funktionslehre geht von den Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitätsund
Werbefunktionen als wichtigsten wirtschaftlichen Funktionen der Marke aus 380 .
Diese Funktionen können nicht isoliert einer Marke zugesprochen werden, vielmehr
375 In diesem Sinne auch Schönfeld, S. 53
376 BGHZ 60, 185 ff - Cinzano = GRUR 1973, 468 ff; BGHZ60, 159 ff- Smarty = GRUR 1973, 316 ff; BGH GRUR
1988, 213 - Griffband; BGH GRUR 1983, 764, 766 - Haller II; BGH GRUR 1987, 525, 526 - Litaflex
377 Hier nur eine kleinere Auswahl aus der umfangreichen Literatur zur Funktionslehre: Schluep, S. 60 ff; Schreiner,
S. 423 ff; Loewenheim, Warenzeichen, S. 219 ff; Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 5 ff, 227 ff; Vanzetti, GRUR
Int. 1965, .128 ff, 185 ff; Sack, GRUR 1972, 402 ff, 445 ff, Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 ff
378 Ausführlich zu dieser Auslegungsmethode unter B. V. 4.
379 Vanzetti, GRUR Int. 1965, 128 ff, hat als erster diesen Aufbau klar herausgearbeitet.
380 So die h.M.; über das Bestehen dieser wirtschaftlichen Funktionen besteht weitgehend Einvernehmen, vgl.
Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 227; Differenzen kommen dagegen teilweise bei den Begriffsbestimmungen der
Funktionen vor, vgl. dazu Sack, GRUR 1972, 402, 403.

59
spielen sie meist zusammen, wenn auch ihr Kräfteverhältnis im Einzelfall unterschiedlich
sein kann 381 .
a) Unterscheidungsfunktion
Aufgabe der Marke ist nach der Unterscheidungsfunktion, die gekennzeichneten
Produkte von anderen, ähnlichen oder gleichartigen Waren, gleich ob von fremder
Herkunft oder auch von verschiedenen Waren des eigenen Sortiments 382 , zu
differenzieren, um durch diese Individualisierung der Ware den Verbrauchern zu
ermöglichen, ein bestimmtes Produkt aus dem umfassenden Warenangebot zu
identifizieren und wiederzufinden 383 . Die Marke fungiert damit als Produkt- und
Markendifferenzierungsinstrument und ermöglicht, ein homogenes Produkt in ein
Produkt eigener Art zu modifizieren und aus der Anonymität hervorzuheben 384 . Für den
Verbraucher stellt sie in dem mannigfaltigen Sortiment eine Orientierungshilfe beim
Einkauf dar; und aus Sicht des rechtlich berechtigten Markenverwenders bietet sie die
Möglichkeit, seine Produkte aus dem anonymen Konkurrenzangebot herauszustellen 385 .
Genauer betrachtet soll die Unterscheidungsfunktion zweierlei besagen: Einmal
dahingehend, daß allesamt mit dem Zeichen markierten Waren sich von nicht oder
anders gekennzeichneten Produkten unterscheiden, zum anderen, daß alle gleich
markierten Waren auch Übereinstimmungen aufweisen, wobei die Unterscheidungsfunktion
selbst nicht offenbart, welche Gemeinsamkeiten bestehen; die Konkretisierung
dieser allgemeinen Aussagen soll von der Herkunftsfunktion und der Qualitätsfunktion
übernommen werden 386 . Diese Aussage ist in vielen Fällen zutreffend, aber sie ist
keinesfalls allumfassend. So besteht die Möglichkeit gleiche Waren mit verschiedenen
Marken zu vertreiben (sog. zweigleisiger Vertrieb) und mit demselben Warenzeichen
zwar Waren gleicher Gattung aber mit veränderter Qualität und aus anderer Herkunftsstätte,
nach Zulassung der freien Übertragbarkeit des Zeichens durch das Erstreckungsgesetz
zu kennzeichen 387 .
Bei der Kreation von Marken muß folglich besonderes Augenmerk auf die konstitutive
Unterscheidungsfunktion des Zeichens gelenkt werden, um einen prägnanten und
verständlichen Produktnamen zu schaffen.
Die Unterscheidungsfunktion, die auch als die Grundfunktion der Marke bezeichnet
wird 388 , sah die klassische Funktionslehre in § 1 des alten Warenzeichengesetzes als
381 Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 9; Will, S. 49; Schreiner, S. 421, mit dem zutreffenden Hinweis auf die
Gefahr, die in der isolierten Betrachtung der einzelnen Funktionen und dem daraus resultierenden verzerrten,
realitätsfremden Bild der Marke liegen kann.
382 Vgl. BGH, GRUR 1979, 707, 708 - Haller I
383 Vgl. Schweer, S. 31; hinsichtlich der Aufgabe der Marke wird die Unterscheidungsfunktion auch als
Individualisierungsfunktion oder Identifikationsfunktion bezeichnet.
384 Vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen, § 5, 4.3.,S. 241
385 Vgl. Will, S. 50
386 Vgl. Loewenheim, Warenzeichen, S. 226; Schluep, 68 f; Vanzetti, GRUR Int. 1965, 128, 133 f; Riehle, S. 107.
387 So auch Sack, GRUR 1972, 402, 404, der aber die Aussage unberechtigterweise vollständig ablehnt.
388 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 14; Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 6; Sack, GRUR 1972, 402, 404;
Vanzetti, GRUR Int. 1965, 128, 132 f.

60
verankert an und sprach ihr unbedenklich umfassenden rechtlichen Schutz zu 389 .
Letztendlich ergibt sich der rechtliche Schutz dieser Funktion schon notwendigerweise
aus dem Wesen der Marke: Denn ein Zeichen, das außerstande ist, Produkte aus dem
anonymen Konkurrenzangebot zu differenzieren, entspricht nicht dem vorgegebenen
Schutzobjekt des Zeichenrechts und würde dem Charakter der Marke als
Differenzierungsmittel zuwiderlaufen 390 .
b) Herkunftsfunktion
Die Herkunftsfunktion des Kennzeichens ist für die klassische Funktionslehre die
zentrale Funktion 391 , welche die Unterscheidungsfunktion konkretisiert 392 , und besagt,
daß gleich gekennzeichnete Produkte aus dem gleichen Unternehmen stammen 393 .
Danach dient die Marke als Herkunftsangabe und versichert den Konsumenten eine
gleichbleibende Produktionsstätte und damit die Identität des Warenursprungs 394 .
Die Kennzeichenmodalitäten haben sich im Laufe der Zeit gewandelt und damit auch
das Verständnis der Herkunftsfunktion. Zu Beginn der zeichenrechtlichen Normierung
überwogen die Haus- und Firmenmarken, mit denen alle Waren eines bestimmten
Unternehmens gekennzeichnet wurden; die Marke wies auf den Unternehmer oder das
Unternehmen des Zeicheninhabers ausdrücklich hin und war damit eine tatsächliche und
konkrete Herkunftsangabe 395 . Die Haus- und Firmenmarken wurden allmählich von den
Produktmarken zurückgedrängt und sind heute weitgehend von ihnen verdrängt 396 . Mit
den Produktmarken werden einzelne Waren eines Unternehmens gekennzeichnet, um sie
von den Produkten anderer Unternehmen, aber auch von den eigenen Erzeugnissen zu
unterscheiden 397 . Als Produktmarken wurden und werden meistens Phantasiemarken
verwendet 398 , die keinen Hinweis mehr auf eine konkrete Herkunftsstätte enthalten.
Diese Kennzeichnungstendenz stand und steht auch weiterhin nicht im Gegensatz zu den
Interessen der Verbraucher, die sich aufgrund der zunehmenden und immer
unübersichtlich werdenden Unternehmenszusammenschlüsse und Unternehmensbeziehungen
weniger um die konkrete Herkunft und gar die namentliche Kenntnis des
Herstellers kümmern, als immer mehr das Augenmerk auf die Eigenschaften des
389 Vgl. Schluep, S. 68 ff; Loewenheim, S. 226; Sack, GRUR 1972, 402, 405
390 Vgl. Schreiner, S. 424; Schönfeld, S. 214, bezweifelt den rechtlichen Schutz der Unterscheidungsfunktion, da die
Unterscheidungskraft im Vorfeld der Eintragung des Zeichens geprüft wird und somit Entstehungsvoraussetzung
für die Marke selbst ist und übersieht dabei, daß ein positiv gegebenes Eintragungserfordernis nicht automatisch
dessen rechtlichen Schutz ausschließt.
391 Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125 ff; Heydt, GRUR Int. 1976, 339 ff
392 Vgl. Riehle, S. 107; a.A. Sack, GRUR 1972, 402, 406
393 Vgl Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125, 126; BGHZ 8, 206 - Kabelkennfaden; BGHZ 52, 344; siehe auch
Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 15
394 So schon RG, GRUR 1924, 85, 87 - Sacherin; fortführend BGH, BGHZ 8, 202, 206 -Kabelkennfaden.
395
Dieser Umstand ist historisch in den anfänglich gesetzlich zulässigen Kennzeichen begründet, vgl.
Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 11.
396 Ausnahme bildet hier die Automobilbranche, vgl. Loewenheim, Warenzeichen, S. 227.
397 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 11
398 Indem das Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung nun auch Zahlen und Buchstaben sowie
Farbkombinationen als Marken zuläßt, siehe dazu die ausführliche Darstellung unter D. II., erweitern sich die
Möglichkeiten für Phantasiezeichen erheblich.

61
Produkts richten 399 . Auch wenn das ursprüngliche Verständnis der Herkunftsfunktion der
Marke damit unterminiert war, so wurde von der Herkunftsfunktion nicht abgelassen; sie
wurde vielmehr in einem weiteren Sinne verstanden: Nicht mehr der Hinweis auf ein
konkretes Unternehmen war ihr immanent, sondern die Aussage dahingehend, daß die
gleich gekennzeichneten Produkte zwar aus einer gleichbleibenden Herkunftsstätte
stammen, die Herkunftsstätte aber namentlich nicht bei den Verbrauchern bekannt sein
mußte und sie auch nicht notwendigerweise aus einem einzelnes Unternehmen bestehen
mußte, es vielmehr ausreichend war, wenn eine Gruppe von rechtlich oder wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen als Herkunftsstätte agierte und aus Sicht des Verkehrs der
Zeicheninhaber auf die Produktion und den Absatz Einfluß üben konnte 400 . Die so weit
verstandene Herkunftsfunktion sieht letztendlich das Zeichen als einen Hinweis auf eine
anonyme betriebliche Quelle an, verbunden mit der Schlußziehung der Verbraucher aus
dem Umstand der Gleichmäßigkeit der Herkunftsstätte, daß der Markeninhaber hinter
seinen Gütern steht und sich zu diesen auch bekennt 401 . Diese Auslegung der
Herkunftsfunktion legt ihr Schwergewicht auf das Verantwortungsbewußtsein des
Zeicheninhabers für die mit seiner Marke gekennzeichneten Erzeugnisse und rückt sehr
weit von dem ursprünglichen Verständnis der Herkunftsfunktion als konkreter
Herkunftsangabe ab. Nach diesem Verständnis kann die Herkunftsfunktion auch
zutreffend als „Produktverantwortung des Markeninhabers“ verstanden werden 402 .
Gegen das weite Verständnis der Herkunftsfunktion im Sinne der klassischen
Funktionstheorie wendete sich schon früh die Kritik 403 . Ihr Haupteinwand ging dahin,
daß die Marke bedingt durch die vielen Phantasiezeichen, nicht mehr als
Herkunftshinweis verstanden werden kann und daher die weite Interpretation der
Herkunftsfunktion mit den tatsächlichen Funktionen der Marken in der gegenwärtigen
Wirtschaftsrealität nicht sachlich kongruiert 404 . Ferner wurden als Kritikpunkte gegen
die Überbewertung der Herkunftsfunktion die legalen Umgehungsmöglichkeiten des
Bindungsprinzips der Marke an den Geschäftsbetrieb durch z.B. gemeinschaftliche
399 Vgl. Schönfeld, S. 47; Krüger-Nieland, GRUR 1980, 425, 428; Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433, 435; Heydt,
Festschrift für Hefermehl, 1971, S. 59 ff.
400 Loewenheim, Festschrift GRUR Bd. II, S. 1051, 1055; ders., Warenzeichen, S. 227; Beier/Krieger, GRUR Int.
1976, 125, 127; Sack, GRUR 1972, 405, 406, für den sich die abstrakte Herkunftsfunktion letztendlich aus der
Natur der Sache ergibt, da jede Ware selbstverständlich aus irgendeinem bestimmten Betrieb stammt; Henning-
Bodewig/Kur, Bd. I, S. 105; BGH, GRUR 1962, 537, 539 - Radkappe; BGH, GRUR 1966, 45, 46 - Markenbenzin
401 Vgl. BGH, GRUR 1966, 45, 46 - Markenbenzin; Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl., Rn. 16; Henning-
Bodewig/Kur, Bd. I, S. 233 f; dieser weitverstandenen Interpretation steht auch nicht die freie Übertragbarkeit der
Marke entgegen, a. A. Tilmann, GRUR 1977, 446, 452.
402 So wörtlich Fezer, MarkenG, Einl. Rn. 30, allerdings bezogen auf das neue Markengesetz.
403 Einer der ersten Kritiker war Isay, GRUR 1929, 23, 26 ff
404 So Balz, RabelsZ 1981, 316, 322; Krüger-Nieland, GRUR 1980, 425, 428; Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433;
dabei sprechen die Kritiker der Marke meist die Herkunftsfunktion nicht gänzlich ab, sondern sie wenden sich
dagegen, daß die Marke eine richtige Herkunftsangabe ist, vgl. diesbezüglich Heydt, GRUR Int. 1976, 339, 343
mit seiner zutreffenden Unterscheidung zwischen Herkunftshinweis und Herkunftsunterscheidung; ferner schon
früher gegen den alleinigen rechtlichen Schutz der Herkunftsfunktion, Kraft, GRUR 1969, 120, 125 ff, Miosga,
MA 1963, 1963, 39, 47 ff und ders., MA 1963, 507, 518 ff.

62
Markenbenutzung und Leerübertragung vor der Einführung der freien Übertragbarkeit
der Marke angeführt 405 .
Die herrschende Lehre hat sich durch diese Kritik nicht in ihrem Verständnis der
Funktionslehre zur Zeit des Warenzeichengesetzes beeinträchtigen lassen 406 , auch mit
Einführung der freien Übertragbarkeit der Marke durch das Erstreckungsgesetz ist sie
nicht von ihrem Standpunkt abgerückt 407 . Für sie stand der rechtliche Schutz der für sie
zentralen, alles überragenden Herkunftsfunktion stets im Mittelpunkt des
Zeichenschutzes 408 und ergab sich für sie unmittelbar aus dem Warenzeichengesetz 409 .
Der gesetzliche Grundstein der Herkunftsfunktion wurde in dem in § 1 WZG
festgeschriebenen Bindungsprinzip der Marke an den Geschäftsbetrieb gesehen. Ein
weitere gesetzliche Verankerung wurde in den dem Markeninhaber zugesprochenen
Abwehrrechten hinsichtlich der Irreführung der kommerziellen Herkunft ( §§ 24, 25, 31
WZG) gesehen 410 .
c) Qualitätsfunktion
Bedingt durch die Herkunftsfunktion der Marke und der damit verbundenen Gewähr der
stets gleichen Produktionsstätte der Ware folgert der Verbraucher eine gleichbleibende
Qualität der unter derselben Marke gekennzeichneten Ware. Diese Qualitätsfunktion 411
ist für den Verbraucher von besonderer Bedeutung, wenn nicht gar die wichtigste
Funktion der Marke 412 ; denn sie ermöglicht ihm auf gemachte Erfahrungen bei früheren
Einkäufen zurückzugreifen und bei positiven Erfahrungen und in Erwartung und
Vertrauen auf eine gleichbleibende Qualität erneut das gleiche Produkt zu erwerben 413 .
Aber auch für den Markeninhaber ist die Qualitätsfunktion von Bedeutung, da die
Produktqualität ein wesentlicher Faktor für den Ruf seiner Marke haben kann 414 .
405 Vgl. Tilmann, ZHR 158 (1994), 371, 382 f, der die Herkunftsfunktion allerdings einseitig unter dem Blickwinkel
des Verbraucherschutzes abklopft; Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 232; für Kunz-Hallstein, GRUR 1993, 439,
448 ist nach Einführung der freien Übertragbarkeit der Marke durch das Erstreckungsgesetz die
Herkunftsfunktion nicht mehr zu gewährleisten.
406 Vgl. nur Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 231 f zur Gegenantwort der herrschenden Lehre auf ihre Kritikpunkte.
407 Vgl. beispielsweise Gamm, GRUR 1994, 775, 777.
408 Aus diesem Grund wird die klassische Funktionslehre auch als die Lehre von der Herkunftsfunktion bezeichnet.
Häufig findet man auch die Formulierung, daß die Herkunftsfunktion die einzig geschützte Funktion nach dem
Warenzeichengesetz ist; dies bedeutet aber nicht die Ablehnung des Schutzes der Unterscheidungsfunktion,
vielmehr werden diese beiden Funktionen durch die Konkretisierungskomponente der Herkunftsfunktion als
Einheit angesehen.
409 BGH, GRUR 1953, 34 - Lockwell; BGH, GRUR 1964, 454, 455 - Palmolive; BGH, GRUR 1971, 573, 54 -
Nocado; BGH, GRUR Int. 1973, 562, 563 - Cinzano; kritisch demgegenüber Sack, GRUR 1972, 402, 405 ff.
410 Vgl. nur Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 229.
411 Für den Begriff der Qualitätsfunktion werden in der Literatur auch die Ausdrücke Garantie-, Güte- und
Vertrauensfunktion synonym verwendet.
412 Vgl. Sack, GRUR 1972, 445; Riehle, S. 124; Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 235, für sie kann die
Qualitätsfunktion gar die rechtspolitische Basis für die Rechtszuweisung an den Markeninhaber sein. Dagegen
bezweifeln Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125, 126 die vorherrschende Relevanz der Qualitätsfunktion für die
Verbraucher.
413 So auch Schönfeld, S. 153 und Schweer, S. 33
414 Vgl. Schluep, S. 77; Sack, GRUR 1972, 445, 449; Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, 385, 386; Riehle, S. 120

63
Das Vertrauen der Verbraucher in die Qualitätsstabilität und damit die Qualitätsfunktion
wurde im Warenzeichengesetz nach der Funktionslehre nicht rechtlich geschützt 415 . Der
Markeninhaber wurde demnach nicht durch das Zeichenrecht zur gleichbleibenden
Produktqualität verpflichtet, und die Verbraucher hatten entsprechend keine markenrechtlich
sanktionierte Garantie für eine konstante Güte. Auch wenn das Warenzeichengesetz
dem Markeninhaber keinen rechtlichen Zwang zur gleichbleibenden Qualität
auferlegte, war und ist die dem Markeninhaber entgegengebrachte Zuversicht in die
gleichbleibende Produktqualität seitens der Konsumenten dennoch nicht unrealistisch, da
allein aus wirtschaftlicher Sicht der Hersteller auch ohne rechtliche Verpflichtung dazu
meist daran interessiert ist, das einmal erreichte Qualitätsniveau wenigstens zu halten
oder gar zu verbessern, um die Stärke und den Ruf seines Zeichens nicht zu gefährden
und folglich Absatzeinbußen zu erleiden 416 . Diese wirtschaftlichen Überlegungen
strahlen letztendlich in das Zeichenrecht soweit hinein, daß man das Qualitätsvertrauen
der Konsumenten, wenn auch nicht explizit, so aber doch mittelbar durch das
Warenzeichengesetz als geschützt ansehen konnte 417 . Aus diesem Grund sah auch die
h.M. die Qualitätsfunktion zwar nicht als selbständige Funktion der Marke an, aber doch
als aus der Herkunftsfunktion abgeleitete, die die Herkunftsfunktion wiederum
konkretisierte 418 . Gegen diese Einstufung der Über- und Unterordnung von Herkunftsund
Qualitätsfunktion wandten sich Stimmen in der Literatur; sie sahen darin einen nicht
aus dem Zeichenrecht zu rechtfertigenden Formalismus, der realitätsfremd sei, da die
meisten Verbraucher von der Marke direkt auf die Qualität schließen, und das
eigentliche Ziel des Zeichenschutzes in dem Schutz der Qualitätsfunktion gesehen
wurde 419 . Die Diskrepanz dieser Ansichten resultiert aus den verschiedenen
Betrachtungsweisen: Die Funktionslehre nähert sich der Problematik aus der Sicht der
Verbraucher, ihre Kritiker betrachten sie in Bezug auf den Markeninhaber selbst.
d) Werbefunktion
Die gemeinhin durch die Werbung entstehende Verbindung zwischen dem Produkt und
der Marke wird nicht unter die Werbefunktion subsumiert 420 , vielmehr wird die Werbefunktion
in dem Sinne begriffen, daß auf die Werbekraft der Marke abgestellt wird 421 ,
die die Konsumenten anzuziehen vermag 422 . Ursächlich für die Werbekraft der Marke
415 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 22, Beier, GRUR Int. 1976, 125, 127; Beier/Krieger, GRUR Int.
1976, 125, 127; Loewenheim, Warenzeichen, S. 228; Schluep, S. 71; BGHZ 60, 185 - Cinzano = GRUR Int. 1973,
562; BGHZ 82, 152, 157 ff - Öffnungshinweis.
416 Vgl. Riehle, Markenrecht und Parallelimport, S. 110, 124; Beier/Krieger, GRUR Int.1976, 125, 127; Schweer, S.
33
417 Die oft angeführten Fälle für den selbständigen rechtlichen Schutz der Qualitätsfunktion, wie z.B. die
Veränderung einer Originalware des Markeninhabers nach ihrem Inverkehrbringen seitens eines Dritten, belegen
dies nicht schlüssig, da diese Beispiele letztendlich wieder auf den rechtlichen Schutz der Herkunftsfunktion
zurückgeführt werden können, vgl. Beier, Funktionen, S. 233 f.
418 Beier in Markenrechtliche Abhandlung, Funktionen, S. 225, 233; Beier/Krieger, GRUR Int. 1976, 125, 127; RGZ
161, 29, 37; BGHZ 60, 185 - Cinzano
419 So Riehle, S. S. 125; Loewenheim, Warenzeichen, S. 242 f.
420 Dieser Umstand ist vielmehr der Unterscheidungsfunktion zuzurechnen.
421 Vgl. Isay, GRUR 1929, 23, 25
422 Vgl. Schweer, S. 34; Will, S. 58

64
sind verschiedene Komponenten, die alternativ oder kumulativ vorliegen können: Einmal
kann sie schon von Anfang an in der Eigenart des Zeichens liegen, die allein mit
ihrem Ideen- und Bildgehalt, mithin durch ihre originelle Gestaltung oder Aussagekraft
und den damit verbundenen Assoziationen anziehend auf die Verbraucher wirkt 423 , ein
Umstand, der für den hier besonders interessierten Handel mit nicht benutzten Marken
von großer Bedeutung ist, da er den Bedarf für professionelle und individuelle Markenkreationen
veranschaulicht und den Marktwert einer gut gestalteten und dadurch verheißungsvoll
auf die Konsumenten wirkenden, wenn auch zuvor noch nicht benutzten
Marke erklärt, indem die mit solch gekennzeichneten Marken zum wirtschaftlichen
Vorteil der Unternehmen nicht unbedingt des gemeinhin üblich immensen
Werbeaufwandes bedürfen. Starke Assoziationswirkungen gehen auch von solchen
Marken aus, die eine Vorstellungsverknüpfung zu irgendeinem bekannten Ereignis oder
einer bekannten Person, heute zumeist aus Film und Fernsehen, hervorbringen; folglich
ist die Eintragung sogenannter „characters“ als Marke von großem Interesse,
insbesonders auch unter dem Gesichtspunkt der späteren Vermarktung 424 . Zum anderen
kann die Werbekraft aus intensiver Werbung für die Marke resultieren, derweil die
Werbung informativ und/oder suggestiv ausgerichtet sein kann, und zuletzt kann sie aus
den guten Erfahrungen, die die Verbraucher mit der Qualität des mit dem Zeichen
versehenen Produktes gemacht haben, folgen 425 . Das Zeichen kann somit eine
Attraktionskraft auf die Konsumenten ausüben, die weitgehend unabhängig, abgesehen
von der Qualitätsassoziation, von der Beschaffenheit der Produkte ist 426 und vornehmlich
im Eigenwert des Zeichens selbst liegt 427 .
Die Werbefunktion ist für den Markeninhaber die wirtschaftlich grundlegendste
Funktion des Zeichens, denn die Marke ist Voraussetzung für die Werbung 428 , die eines
der wichtigsten Akquisitionsinstrumente der Absatzförderung darstellt. Im Laufe der
Zeit hat sich die Werbung bis heute dahingehend gewandelt, daß das suggestive Element
immer mehr in den Vordergrund drängt und der Imagebildung für das Produkt weitaus
mehr Bedeutung zugemessen wird 429 . Kausal für diese Tendenz ist das ständig
zunehmende Güterangebot und die dadurch bedingte verfeinerte Produktdifferenzierung,
die wiederum zu nur geringen Unterschieden zwischen den gattungsgleichen Produkten
verschiedener Hersteller führt und den Qualitätsvergleich für die Verbraucher erheblich
benachteiligt mit der Folge, daß die Konsumenten für die gezielt von den Unternehmen
eingesetzte und über das Zeichen vermittelte imaginäre und psychische Beeinflussung
empfänglich werden 430 .
423 So schon Isay, GRUR 1929, 23, 26, auch Riehle, S. 112 und Loewenheim, S. 232, 63
424 Als Beispiel sei hier aus jüngster Zeit der Disney-Film „Die Dalmatiner“ genannt, dazu auch Loewenheim, S. 232
f und Riehle, S. 112; auch Isay, GRUR 1929, 23, 26, hat auf diese Art der Attraktionskraft schon hingewiesen.
425 Vgl. die umfassende Darstellung von Isay, GRUR 1929, 23, 26f und Sack, GRUR 1976, 445, 449.
426 Schluep, S. 76 f; Riehle, S. 111; Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 13
427 Ausführlich zum Eigenwert der Marke, siehe Schluep, S. 345 ff.
428 Vgl. Isay, GRUR 1929, 23 ff; Sack, GRUR 1972, 445, 449f; Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433, 435; allgemein
zur Werbung als wichtiger Marketingfaktor, Nieschlag/Dichtl/Hörschgen, § 8 1.2.1., S. 531 ff.
429 Aus diesem Grunde wird die Werbefunktion auch öfter als Suggestivfunktion bezeichnet, vgl. Riehle, S. 111.
430 Vgl. Bökel, Mitt. 1984, 166, 167 f; Riehle, S. 117; Loewenheim, Warenzeichenrecht, S. 232 und 63 ff

65
Die Marke verselbständigt sich damit in dem Sinne immer mehr, daß sie fast nicht mehr
den Hersteller kennzeichnet und sich auch nicht mehr primär an den Produkteigenschaften
orientiert, sondern sie die subjektiven Empfindungen der Konsumenten in
den Vordergrund stellt, um so ein bestimmtes Lebensgefühl, ein Image aufzubauen und
zu vermitteln 431 . Die Marke als Imageträger, umgeben von einer Prestigeaura, versucht
so verstärkt, das gekennzeichnete Produkt von den anderen ubuquitären Waren
abzuheben. Die ständig wachsende Bedeutung der Werbefunktion impliziert für die
Herkunfts- und Qualitätsfunktion wirtschaftlich gesehen ihre Aushöhlung und
Verdrängung, auf diese Weise lockert sich die Bindung zwischen der Marke und Ware,
die Marke entfaltet sich zum selbständigen Vermögensgegenstand und damit zum
lukrativen Handelsobjekt 432 .
Im Hinblick auf die Komponenten der Werbekraft und der Marke als Voraussetzung der
Werbung stellt die Werbefunktion eine wesensimmanente Funktion der Marke dar 433 .
Die Funktionslehre sah dennoch die Werbefunktion nach dem Warenzeichengesetz nicht
als selbständig rechtlich geschützt an, sondern lediglich mittelbar - wie die
Qualitätsfunktion - im Rahmen der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion, da das
Warenzeichengesetz nur den Verwertungsbesitzstand des Zeichens garantierte und nicht
gleichzeitig den Leistungsschutz für die unternehmerische Werbeinvestition
mitumfaßte 434 . Gegen diese Ansicht wandten sich immer wieder Stimmen in der
Literatur 435 . Auch wenn die Werbekraft nach der h.M. keinen zeichenrechtlichen Schutz
erfuhr, so wurde sie doch von der Rechtsprechung über das allgemeine Deliktsrecht und
das Wettbewerbsrecht geschützt 436 .
e) Kommunikationsfunktion
Der klassischen Funktionslehre wird seit einiger Zeit in der Literatur die Kommunikationsfunktion
entgegengesetzt, um so die wirtschaftliche Bedeutung der Marke besser
erfassen zu können. Aus der Sicht der Kommunikationsfunktion beruht die Funktions-
431 So auch Will, S. 60; Loewenheim, Warenzeichenrecht, S. 232 f
432 In diesem Sinne auch Loewenheim, Warenzeichenrecht, S. 232
433 A.A. Schweer, S. 35
434 Vgl. Riehle, S. 127 ff; Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 23; Fezer, MA 1986, 26, 33; auch die das
Werbehinweisrecht betreffende Entscheidungen, BGH, GRUR 1987, 707 - Ankündigungsrecht I - und BGH,
GRUR 1987, 823 - Ankündigungsrecht II - anerkennen nicht den rechtlichen Schutz der Werbefunktion, sie gehen
vielmehr den komplizierten Lösungsweg über die Herkunftsfunktion; Kraft, GRUR 1989, 82, sprach sich im
Zusammenhang mit dem Werbehinweisrecht dagegen aus zeitgemäßen Überlegungen für den rechtlichen Schutz
der Werbefunktion aus; siehe auch Loewenheim, Warenzeichenrecht, S. 251 ff mit zahlreichen diesbezüglichen
Rechtsprechungsangaben.
435 So schon Isay, GRUR 1929, 23 ff, später dann Oppenhoff, GRUR Int. 1973, 433, 436; Heydt, GRUR Int. 1976,
339; Vierheilig, GRUR 1977, 704, 711; ders., GRUR Int. 1982, 506, 509; Kraft, GRUR 1989, 79, 82; Sack nach
Bericht von Bodewig, GRUR Int. 1986, 33, 34;Kouker, WRP 1994, 445, 447; Troller, GRUR Int. 1980, 723,724,
der Wesen und Funktionen der Marke dem Rechtsdenken unzutreffend als zwingend vorgegeben sieht und
dementsprechend auch den rechtlichen Schutzumfang der Funktionen, dabei aber gerade die Frage verkennt,
welche der wirtschaftlich zweifellos gegebenen Markenfunktionen auch rechtlichen Schutz genießen sollen,
generell gegen den zeichenrechtlichen Schutz der Werbefunktion, Loewenheim, Warenzeichenrecht, S. 263 ff,
zusammenfassend S. 289.
436 Vgl. den Überblick bei Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 23; § 31 Rn. 190 ff hinsichtlich des Deliktsrechts
und Baumbach/Hefermehl, UWG, Einl. Rn. 163, §1 Rn. 483; sowie Fezer, MA 1986, 26 ff betreffend das
Wettbwerbsrecht.

66
lehre auf einem, aus der heutigen Zeit heraus betrachteten, nicht mehr entsprechenden
Markenverständnis, das auch mit der Aufteilung in einzelne Funktionen und deren
Betrachtung nur ein verzerrtes Markenbild wiederzugeben vermag und nicht die
Komplexität der Marke, wie es die Kommunikationsfunktion mit ihrer ganzheitlichen
Betrachtungsweise arrangiert 437 .
Die Kommunikationsfunktion versteht die Marke als Bedeutungsträger von bestimmten
Informationen, die sie in kodierter Form als Signal überbringt 438 . Die Marke stellt demnach
einen Informationskanal zwischen der Angebots- und Nachfragerseite dar; welche
Informationen hierüber vermittelt werden sollen - ob lediglich Angaben zur Unterscheidung
oder Herkunftsstätte oder Qualitätsaussagen bzw. Werbe- und Imagebotschaften
- entscheidet die Anbieterseite innerhalb des ihr als zweckdienlich
erscheinenden Marketing-Mix 439 . Dieses Verständnis der Marke resultiert aus einer
betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise, für die die Marke primär ein Instrument der
Werbung und Teil des Produktmarketings ist und damit den absatzwirtschaftlichen
Aspekt in den Vordergrund stellt 440 .
Der ganzheitliche Aspekt der Kommunikationsfunktion erscheint angesichts der
heutigen wirtschaftlichen Aufgabe der Marke als Marketinginstrument für sich gesehen
stichhaltig und plausibel. Daraus darf aber nicht vorschnell der Schluß gefolgert werden,
daß die grundsätzlich modernen Markengesetze nun diese ökonomische Relevanz der
Kommunikationsfunktion vollständig in ihren Schutzbereich integriert haben. Für einen
solch umfassenden Schutz müßten die Markengesetze den Markeninhabern auch ein
ausschließliches Recht an objektiven Informationen über ihre Produkte zuweisen, was
aber die Markengesetze nicht vermögen und auch gar nicht erstreben wollen und
können 441 , da die Informationsvermittlung als solche Allgemeingut ist. Sie schützen
zwar die Markeninhaber vor Störungen innerhalb des Kommunikationsprozesses mit den
Verbrauchern, aber sie verhindern nur mißbräuchliche Eingriffe Dritter und nicht
allgemeine und objektive Produktinformationen, wie sie beispielsweise von
Verbraucherzentralen gegeben werden 442 . Zur Bestimmung des zeichenrechtlichen
Schutzbereiches der Kommunikationsfunktion bedarf es vielmehr der Aufschlüsselung
in ihre einzelnen Aussagekomponenten und -facetten, aus denen sich die Kommunikationsfunktion
zusammensetzt, die letztendlich auf die klassische Funktionsaufteilung der
traditionellen Funktionslehre hinausläuft. Die Kommunikationsfunktion erscheint daher
nicht der Funktionslehre überlegen und stellt dementsprechend zum Abstecken der
markenrechtlichen Schutzgrenzen keine dem Schema der Funktionslehre vorzuziehende
Alternative dar. Infolgedessen erscheint auch die zusätzliche Untersuchung der neuen
Markengesetze auf die Kommunikationsfunktion neben den klassischen Funktionen
437 Vgl. Schönfeld, S. 155
438 Vgl. Zeug, S. 11; Lehmann, GRUR Int. 1986, 6, 14 f, der die betriebswirtschaftliche Informationsökonomie
ausdrücklich in seine Überlegungen miteinbezieht.
439 Vgl. Lehmann, GRUR Int. 1986, 6, 14; ders., GRUR 1984, 313, 316
440 Vgl. Schreiner, S. 451; Hätty, S. 8 ff; Will, S. 62; Schönfeld, S. 155
441 So auch Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481, 488; Will, S. 62
442 Vgl. den eindeutigen Wortlaut von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 GemMVO, dazu Will, S. 62.

67
wenig aufschlußreich, so daß dieser Analyse im folgenden auch nicht näher
nachgegangen wird 443 .
2. Rechtlicher Schutz der wirtschaftlichen Funktionen vom EuGH vorgegeben?
Der Überlegungsansatz der Übertragbarkeit der traditionellen Funktionslehre auf die
europäischen Markenrechte wäre hinfällig, wenn der EuGH im Wege seiner Rechtsprechung
bereits verbindliche Vorgaben für den rechtlichen Schutzumfang der
wirtschaftlichen Funktionen der Marke entwickelt hätte und diese verbindlich wären 444 .
Der EuGH hat sich vor Inkrafttreten der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der
Richtlinie sowie der entsprechend der Richtlinie umgesetzten nationalen Markengesetze
in zahlreichen Entscheidungen bemüht, den durch die nationalen Markenschutzrechte
und ihre territorialen Geltungsbereiche bedingten Konflikt mit den beiden Gemeinschaftszielen,
dem Grundsatz des freien Warenverkehrs und des unverfälschten
Wettbewerbs, soweit wie zum damaligen Zeitpunkt möglich, zu entspannen. Hierfür
lotete der EuGH den gemeinschaftsrechtlich gebotenen und zulässigen Rahmen zur
Begrenzung der nationalen Ausübung der gewerblichen Schutzrechte aus, indem er die
gemeinschaftlichen Grenzen der gewerblichen Schutzrechte inhaltlich dahingehend
konkretisierte, daß nach Art. 36 EWGV 445 nur solche den elementaren Grundsatz des
freien Warenverkehrs einschränkenden Ausübungen ausnahmsweise gerechtfertigt
waren, soweit sie den spezifischen Gegenstand des Markengesetzes ausmachten; den
spezifischen Gegenstand eines Zeichenrechts hat er dahingehend umschrieben, daß
seinem Inhaber das ausschließliche Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim
erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und daß er dadurch vor
Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den Ruf des Warenzeichens durch
den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu mißbrauchen
suchen 446 . Um den Inhaltsbereich des spezifischen Gegenstandes genauer zu bestimmen,
stützt sich der EuGH auf die Hauptfunktion der Marke, die er darin sieht, dem
Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten
Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Erzeugnisse ohne
Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden; diese
Herkunftsgarantie beinhaltet für den EuGH auch, daß die Konsumenten sicher sein
dürfen, daß an einer ihnen angebotenen, mit der Marke versehenen Ware nicht auf einer
früheren Vermarktungsstufe ohne Zustimmung des Markeninhabers ein Eingriff
vorgenommen worden sei, der den Originalzustand der Ware beeinträchtigt habe 447 .
Indem der EuGH das Zeichenrecht als wesentlichen Bestandteil des Systems eines
unverfälschten Wettbewerbs sieht, konkludiert er ferner für die Unternehmen die
443 Gleicher Ansicht, Will, S. 63.
444 So auch Schönfeld, S. 210
445 Heute Art. 30 EGV, siehe Fn. 15.
446 EuGH, Rs 102/77, Slg. 1978, 1139 Rn. 7 = GRUR Int. 1978, 291 - Hoffmann-La Roche;EuGH, Rs. 1/81, Slg.
1981, 2913, Rn. 7 = GRUR Int. 1982, 187 - Pfister; EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711, Rn. 14 = GRUR Int.
1990, 960 – HAG II, vgl. Ebenroth/Parche, GRUR Int. 89, 738, 742 Fn. 31; siehe dazu auch die Darstellung unter
B. V. 1..
447 EuGH, Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 = GRUR 1978, 599 Rn. 7 - Hoffmann- La Roche; EuGH, Rs. C-10/89, Slg.
1990, I-3711 = GRUR Int. 1990, 960, Rn. 8 - HAG II;EuGH, Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913, Rn. 8 - Pfizer

68
systemimmanente Notwendigkeit, die Verbraucher durch die Qualität ihrer Erzeugnisse
oder Dienstleistungen an sich zu binden, was nur möglich sei, wenn es Kennzeichen
gebe, mit deren Hilfe sich diese Erzeugnisse und Dienstleistungen identifizieren ließen;
damit das Kennzeichen diese Aufgabe erfüllen könne, müsse es die Gewähr dafür bieten,
daß alle Erzeugnisse, die mit ihm versehen seien, unter der Kontrolle eines einzigen
Unternehmens hergestellt worden seien, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht
werden könne 448 .
Der EuGH hat sich damit für den markenrechtlichen Schutz der Herkunfts- und der
Qualitätsfunktion ausgesprochen, wobei nicht klar ersichtlich ist, ob die
Qualitätsfunktion selbständigen Schutz genießen soll oder ob sie entsprechend dem
Verständnis der Funktionslehre nur im Rahmen der Herkunftsfunktion geschützt wird.
Im Gegensatz zur Funktionslehre, die den rechtlichen Aspekt der Qualitätsfunktion aus
dem Blickwinkel der Verbraucher betrachtet, wendet sich der Gerichtshof dieser
Thematik aus der Perspektive des Markeninhabers zu und kommt so zu einer
realitätsnahen Interpretation der rechtlichen Aufgaben des Markenrechts. Im Zusammenspiel
mit der Qualitätsfunktion ist die Auslegung der Herkunftsfunktion der Marke durch
den EuGH dessenungeachtet inhaltlich nahezu identisch mit der zuletzt von der
Funktionslehre propagierten: Beide verstehen die Herkunftsfunktion als Produktverantwortung
des Markeninhabers 449 .
Die Konkretisierung des spezifischen Gegenstandes mit Hilfe der Herkunftsfunktion
seitens des EuGH vor Erlaß der gemeinschaftsrechtlichen Markennormen darf aber nicht
als Übernahme der klassische Funktionslehre verstanden werden 450 , da zum einem die
Basis für die Inhaltsbestimmung des spezifischen Gegenstandes nicht, auch nicht einmal
andeutungsweise, aus den Entscheidungen des EuGH zu entnehmen ist 451 und zum
anderen der EuGH vor Vereinheitlichung der Markenrechte nicht berechtigt war, eine
gemeinschaftsrechtlich verbindliche Wesensbestimmung der Markenrechte vorzunehmen
452 . Die Kompetenz zur Inhaltskonkretisierung der gewerblichen Schutzrechte
lag vielmehr zum damaligen Zeitpunkt grundsätzlich bei den Mitgliedstaaten, der EuGH
konnte lediglich überprüfen, ob die Ausübung der nationalen Markenrechte im
innergemeinschaftlichen Warenverkehr gegen die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft
verstießen oder ob sie eine nicht gerechtfertigte oder willkürliche Handelsschranke im
Sinne von Art. 36 S. 2 EWVG 453 darstellten 454 , und demnach oblag es ihm nicht, durch
448 EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711= GRUR Int. 1990, 960, Rn. 13 - HAG II; EuGH, Rs. C-9/93, Slg. 1994, I-
2789 = GRUR Int. 1994, 614, Rn.37 - Ideal Standard
449 So auch Fezer, Festschrift Gaedertz, S. 153, 169 ff, ders., MarkenG, § 24, Rn. 84
450 Vgl. Fezer, MarkenG, Einl. Rn. 38; auch Generalanwalt Jacob hat in seinen Schlußanträgen zur Rechtssache Hag
II ausgeführt, daß die Lehre von der Herkunftsfunktion „kein legitimer Sproß des Gemeinschaftsrechts“ sei,
GRUR Int. 1990, 962, 967; a.A. Loewenheim, Festschrift GRUR Bd. II, S. 1051, 1054.
451 Vgl. Schönfeld, S. 212
452 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung inklusive der früher und aus heutiger Sicht als überholt anzusehenden
Gegenmeinung, die in Art. 36 EGV die Grundlage zur Bestimmung gemeinschaftsrechtlicher Schutzinhalte von
Markenrechten sah, von Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 44 f und 144 f; ferner Beier, GRUR Int. 1989, 603, 610;
Mertens de Willmars, GRUR Int. 1976, 93, 94
453 Heute Art. 30 S. 2 EGV, siehe Fn. 15.
454 Vgl. dazu nur die ausführlichen Erläuterungen von Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 56 ff.

69
seine Rechtsprechung verbindliche Vorgaben für eine Funktionslehre für das
europäische Markenrecht aufzustellen 455 .
Obgleich der fehlenden Verbindlichkeit ist diese Rechtsprechung aber auch nach der
Harmonisierung der nationalen Markenrechte und dem Erlaß der Gemeinschaftsmarkenverordnung
weiterhin von Interesse, da insbesondere die Richtlinie, aber auch
tendenziell die Gemeinschaftsmarkenverordnung, als Umsetzung der markenrechtlichen
Rechtsprechung des EuGH zu Art. 30, 36 EWGV 456 konzipiert wurde 457 und sie insofern
bei der Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Markenregelungen inzident behilflich
sein kann. Diesen Überlegungsansatz bestätigt inzwischen der EuGH selbst: In seinen
ersten Entscheidungen zu der Richtlinie führt er seine rechtlichen Erwägungen
hinsichtlich der Markenfunktionen kontinuierlich fort, indem er explizit auf seine
diesbezüglichen Ausführungen in den Entscheidungen vor der Harmonisierung verweist
und selbst seine früheren Formulierungen wörtlich übernimmt. Die oben ausführlich
dargestellten Grundsätze zur Inhaltsbestimmung des spezifischen Gegenstandes des
Markenrechts wurden alle genau wiedergegeben 458 , insofern erübrigt sich damit die
dogmatisch korrekte und konsequente Einteilung der markenrechtlichen Rechtsprechung
vor und nach der Harmonisierung. Die funktionsbestimmenden Rechtsgrundsätze sind
nun nach der Harmonisierung über die richtlinienkonforme Auslegung verbindlich beim
Markengesetz zu beachten, aber auch bei der Auslegung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
sind sie zu berücksichtigen, um so den angestrebten Gleichlauf der beiden
europäisch geprägten Markenrechte erzielen zu können.
Aus den nun rechtsverbindlichen Vorgaben für die Funktionsbestimmung der
Markenrechte und der fortwährenden Hervorhebung der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion
des Markenschutzes, darf auch gegenwärtig nicht von der Übernahme der
Funktionslehre seitens des EuGH ausgegangen werden. Zwar entfällt durch die
Harmonisierung das oben angeführte kompetenzrechtliche Argument für die Funktionsbestimmung,
aber bedeutend ist nunmehr, daß der EuGH sich in seinen Entscheidungen
jeweils nur mit Teilgebieten des Markenrechts und nicht mit der umfassenden
Markenrechtsmaterie im Ganzen befaßt - auch die tangierten Teilgebiete, zusammengefaßt
betrachtet, behandeln noch lange nicht das Markenrecht abschließend - und auf
diesem Wege nicht zu einer für eine Funktionslehre erforderlichen allgemeingültigen
und ganzheitlichen Aussage gelangt 459 .
455 Der EuGH hat selbst die Vorläufigkeit seiner Rechtsprechung diesbezüglich betont, so beispielsweise in der
Sirena-Entscheidung, Rs 40 /70, Slg. 1971, 69, 81 = GRUR Int. 1971, 279, 280; vgl. auch Kunz-Hallstein, GRUR
Int. 1992, 81, 90; ders., GRUR Int. 1990, 775, der immer ausdrücklich auf diesen Umstand hingewiesen hat; in
diesem Sinne auch Mertens de Wilmars, GRUR Int. 1976, 93, 94 f.
456 Heute Art. 28, 30 EGV, siehe Fn. 15.
457 Vgl. Sack, GRUR 1997, 1, 2; ders., RIW 1994, 897, 901.
458 EuGH, Rs. C-427/93, C-429/93, C-436/93; Slg. 1996, I- 3457, Rn. 43, 44,47 - Bristol-Myers Squibb; EuGH, Rs.
C-71/94, C-72/94, C-73/94, Slg. 1996, I-3603, Rn. 30, 33, 34 - Eurim-Pharm; EuGH, Rs. C-232/94, Slg. 1996, I-
3671, Rn. 16, 17, 20 - MPA Pharma; insofern bestätigt sich die Mutmaßung von Gamm, GRUR 1994, 775, 781,
nicht, die von einer Auslegung der Richtlinie weniger anhand der älteren Rechtsprechung zu Art. 30, 36 EGV
dafür unter stärkerer Beachtung des Schutzzweckes und Wesens des Immaterialgüterrechts ausging.
459 So auch Fezer, MarkenG, Einl. 38

70
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der EuGH keine verbindlichen Vorgaben für den
rechtlichen Schutzumfang bestimmter wirtschaftlicher Markenfunktionen beim
Harmonisierungsprozeß der Markenrechte selbst aufstellen konnte, er nun aber nach
erfolgter Harmonisierung solche Direktiven aussprechen kann und er dies inzwischen,
wenn auch nicht abschließend für alle wirtschaftlichen Markenfunktionen, für die
Herkunftsfunktion und die Qualitätsfunktion realisiert hat, wenngleich er die Frage des
Verhältnisses dieser beiden Funktionen zueinander noch nicht ausdrücklich geklärt hat.
Indes hält der EuGH aber an der Vorrangstellung der Herkunftsfunktion als
Hauptfunktion des Markenschutzes weiter fest 460 .
3. Übertragung der traditionellen Funktionslehre auf die neuen Markenrechte
Die obige Prüfung hat ergeben, daß der EuGH inzwischen berechtigt ist, rechtliche
Direktiven für die Funktionslehre aufzustellen und solche auch schon einzeln unter
besonderer Betonung der Herkunftsfunktion ausgesprochen hat. Wenn er auch die
Herkunftsfunktion besonders hervorhebt, so darf der EuGH, wie bereits oben angemerkt,
nicht vorschnell als Vertreter der traditionellen Funktionslehre angesehen werden, wenn
auch die bisherige gemeinschaftsrechtliche Rechtsprechung grundsätzlich nicht den
Überlegungsansatz der Übertragung der traditionellen Funktionslehre auf die neuen
Markengesetze versperrt. Um die Frage der Übertragbarkeit der traditionellen
Funktionslehre verläßlich beantworten zu können, sind die Gemeinschaftsmarkenverordnung,
die Richtlinie und das Markengesetz wiederum auf den rechtlichen
Schutz hinsichtlich der Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH zu überprüfen.
a) Unterscheidungsfunktion
Die Unterscheidungsfunktion als Grundfunktion einer Marke findet sich in den neuen
Markenregelungen wieder 461 . So bestimmen Art. 4, 7 Abs. 1 lit. b GemMVO, Art. 2, 3
Abs. 1 lit. b RL und § 3 Abs. 1 MarkenG die Marke als ein Zeichen, das geeignet ist,
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen
zu unterscheiden. Weist ein Zeichen keine Unterscheidungskraft auf, ist es nach Art. 6
Abs. 1 lit. b) GemMVO, nach Art. 3 Abs. 1 lit. b) RL und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
aufgrund des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses nicht eintragungsfähig.
Sofern es dennoch eingetragen ist, kann das Zeichen aufgrund des absoluten
Nichtigkeitsgrundes gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. a i.m.V. Art. 7 Abs. 1 lit. b GemMVO,
Art. 3 Abs. 1 lit. b RL und § 50 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 MarkenG 462 gelöscht werden.
Die rechtliche Manifestierung der Unterscheidungsfunktion wird nicht von der Aufgabe
des Prinzips der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb tangiert 463 . Als
460 A.A. Will, S. 55 und Tilmann, ZHR 158 (1994) S. 371, 383.
461 So auch Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 598, Schönfeld, S. 213 f.
462 § 50 Abs. 1 Nr. 1 ist bei fehlender konkreter Unterscheidungskraft einschlägig und § 50 Abs. 1 Nr. 3 bei
abstrakter Unterscheidungskraft, vgl. dazu Fezer, MarkenG, § 50, Rn. 10.
463 So auch Hackbarth, S. 93, vgl. auch AIPPI Jahrbuch 1976, 174, 179.

71
wesensimmanentes Merkmal der Marke wird die Unterscheidungsfunktion automatisch
durch die markenrechtlichen Regelungen rechtlich geschützt.
b) Herkunftsfunktion
Mit der vollständigen Loslösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb in den
europäischen Markenregelungen scheint dem Fundament der Herkunftsfunktion,
welches gerade in der unauflöslichen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb
gesehen wurde 464 , auf den ersten Blick der Boden entzogen. Der EuGH sieht in diesem
Umstand keinen Anlaß, den rechtlichen Schutz der Herkunftsfunktion in den
Markengesetzen zu verneinen; für ihn besteht nach wie vor die Hauptfunktion der Marke
in der Herkunftsgarantie, die dem Konsumenten die Ursprungsidentität des
gekennzeichneten Erzeugnisses ohne Verwechslungsgefahr von den Erzeugnissen
anderer Herkunft zu unterscheiden ermöglicht und zudem ihm den Originalzustand der
ihm angebotenen, mit der Marke versehenen Waren attestiert 465 . Dieser Auffassung kann
vorbehaltlich der Einstufung der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion 466 - was noch zu
zeigen sein wird - auch nach einem detaillierten Betrachten der neuen markenrechtlichen
Harmonisierungsregelungen zugestimmt werden.
Obschon die Marke nicht mehr an den Geschäftsbetrieb gebunden ist, so liegt weiterhin
ihr rechtlich maßgeblicher Unterscheidungsgrund primär in der kommerziellen Herkunft
und nicht in bestimmten Qualitätsmerkmalen, wenn auch die Verbraucher aus der
gleichbleibenden Herkunftsstätte auf eine gleichbleibende Produktqualität schließen 467 .
Die rechtliche Zulassung der freien Übertragbarkeit der eingetragenen Marke ohne den
dazugehörigen Geschäftsbetrieb gemäß Art. 17 GemMVO und § 27 MarkenG scheint
diese Aussage einstweilen zu konterkarieren. Eine solche Situation wäre gegeben, ginge
man hier von dem ursprünglichen, aber schon länger überholten Verständnis der
Herkunftsfunktion als tatsächliche und konkrete Herkunftsangabe aus; aber nicht bei
einer wie hier propagierten sehr weiten Auslegung des Begriffs der Herkunftsfunktion.
Der Hinweis auf die kommerzielle Herkunft umfaßt demnach, bedingt durch die freie
Übertragungsmöglichkeit, lediglich die Aussage über den jeweiligen Markeninhaber und
nicht notwendigerweise über ein bestimmtes konstantbleibendes Unternehmen,
letztendlich ist dies nichts weiter als ein Hinweis auf eine anonyme Quelle, die auch
ohne weiteres wechseln kann; dieses ausgedehnte Verständnis der Herkunftsfunktion ist
nicht widersinnig, es ist eher rational, den jeweiligen Markeninhaber als die
464 Insbesondere für Vanzetti war dies die unerläßliche Voraussetzung, GRUR Int. 1965, 128 ff, 185 ff; vgl. auch
Toni, GRUR Int. 1990, 929, 935; BGH, GRUR 1987, 525 - Litaflex ( Bindungsprinzip als „ordre public“ des
Warenzeichengesetzes), zuletzt BGH, GRUR 1992, 106 – Barbarossa.
465 EuGH, Rs. C-427/93, C-429/93, C-436/93, Slg. 1996, I-3457, GRUR Int. 1996, 114 Rn. 47, Bristol-Myers
Squibb; EuGH, Rs. C-71/94, C-72/94, C-73/94, Slg. 1996, I-3603, GRUR Int. 1996, 50, Rn. 34, Eurim-Pharma;
EuGH, Rs. C-232/94, Slg. 1996, I-3671, GRUR Int. 1996, 1151, Rn. 20, MPA Pharma
466 Die Denkschrift zur Gemeinschaftsmarke sah wirtschaftlich wie rechtlich auch in der Herkunftsfunktion die
Grundfunktion der Marke, aus der alle anderen wirtschaftlichen Funktionen abzuleiten seien, GRUR Int. 1976,
481, 489.
467 Art. 4 GemMVO, Art. 2 RL und § 3 Abs. 1 MarkenG stellen allein auf den Unterscheidungsgrund der
kommerziellen Herkunft ab, vgl. auch Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 244 mit dem treffenden Hinweis in Fn. 98,
daß bei primären Qualitätsangaben als Unterscheidungsgrund die Marke sich zum „Gütezeichen“ wandeln würde.
Diese Schlußfolgerung eliminiert aber keineswegs die markenrechtliche Anerkennung der Qualitätsfunktion.

72
verantwortliche Quelle des markierten Produktes anzusehen, wenngleich Wechsel,
betreffend die Inhaberschaft oder Produktionsstätte, möglich sind 468 . Denn es ist primär
der jeweilige Markeninhaber, den die wirtschaftlichen Konsequenzen einer
Verschlechterung des mit der Marke verbundenen Goodwill tangieren und der deshalb
bestrebt ist, möglichen Beeinträchtigungen des Goodwill, impliziert die Produktqualitätsverschlechterungen,
entgegenzuwirken 469 . Dieses Verhalten erklärt sich nicht
aus einer gesetzlichen Pflicht, sondern allein aus der wirtschaftlichen Vernunft des
Markeninhabers, die sowohl dem originären Markeninhaber, als auch uneingeschränkt
den späteren Markenerwerbern gegeben ist 470 . Somit ist gegenwärtig aus moderner und
realitätsnaher Sichtweise die Herkunftsfunktion als Produktverantwortung des
Markeninhabers zu verstehen 471 .
Diese Argumentation wird auch nicht folgewidrig, wenn es sich bei dem Markeninhaber
zulässigerweise lediglich um eine Privatperson handelt, die keinen Geschäftsbetrieb
innehat. Die Marke wird von diesem Personenkreis nicht um ihrer selbst willen
eingetragen, sondern als zukünftiges Hinweiszeichen auf irgendein Unternehmen, so daß
die inaktive Markenaussage als Hinweis auf die kommerzielle Herkunft im Sinne der
Produktverantwortung nach der Übertragung der Marke auf einen Geschäftsmann und
ihre Benutzung aktiviert wird. An eine solche Aktivierung könnte auch im Falle der
Lizenzierung der Marke an Unternehmen gedacht werden. Im Gegensatz zur
Markenübertragung wechselt bei der Lizenzierung der originäre Markeninhaber nicht, so
daß es zweifelhaft erscheint, die lizenzierte Marke als Hinweis auf den
Produktverantwortlichen verstehen zu können. Die neuen Markenregelungen gestatten
nun wortgleich in Art. 22 Abs. GemMVO, Art. 8 Abs. RL und § 30 Abs. 1 MarkenG die
ausschließliche Lizenz, die dem Lizenznehmer das alleinige Benutzungsrecht der Marke
gewährt, und die Teillizenz sowohl hinsichtlich der Markenkategorien sowie der
Gebiete. Auf den ersten Blick scheint der Markeninhaber sich in der ersten Alternative
jeglichen Einflusses und in der zweiten zumindest anteiligen Einflusses auf die
Produktqualität und damit auf den Goodwill seiner Marke zu entziehen, aber genauer
betrachtet, stimmt dies keineswegs. Die wörtlich übereinstimmenden Markengesetze,
Art. 22 Abs. 2 GemMVO, Art. 8 Abs. 2 RL und § 30 Abs. 2 Nr. 5 erlauben dem
Markeninhaber, dem Lizenznehmer gegenüber die Rechte aus der Marke geltend zu
machen, wenn letzterer die Bestimmungen des Lizenzvertrages hinsichtlich der
Produktqualität nicht einhält und räumen ihm so eine Kontrollmöglichkeit für die mit
468 So auch Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 245 und Hackbarth, S. 95 f; ähnlich, aber dennoch einschränkender
und nicht die zulässige Möglichkeit des Markeninhabers als Privatperson berücksichtigt, Llewelyn, GRUR Int.
1992, 97, 106, er sieht die Marke als Hinweis auf eine unternehmerische Quelle an.
469 Vgl. Hackbarth, S. 96, der diese Überlegung mit den Erkenntnissen aus dem französischen Markenrecht, welches
seit jeher die freie Übertragbarkeit anerkennt, untermauert; und Henning/Bodewig/Kur, Bd. I; S. 245 mit dem
zutreffenden Hinweis auf die bereits unter dem WZG anerkannte Handelsmarke; ihr Aussageinhalt besteht
lediglich darin, daß der Markeninhaber darüber entscheidet, welche der aus den wechselnden und
unterschiedlichen Betrieben stammenden Produkte mit der Marke gekennzeichnet werden und er folglich die
verantwortliche Quelle der markierten Produkte ist.
470 Vgl. Schönfeld, S. 216
471 So auch Fezer, Festschrift für Gaedertz, S. 153, 169 ff; ders., MarkenG, Einl. Rn. 30; v. Gamm, GRUR 1994,
775, 777, sieht dagegen die Herkunftsfunktion im Markengesetz allein im klassischen Sinne als Hinweis auf die
betriebliche Herkunft an.

73
seiner Marke gekennzeichneten Produkte ein. Daß der Markeninhaber aber selbst nicht
markenrechtlich zur Qualitätskontrolle bei Lizenzvergabe verplichtet ist, beinträchtigt
nicht die Aussage, daß auch eine lizenzierte Marke als Hinweis auf den
Produktverantwortlichen verstanden werden kann, da auch der originäre Markeninhaber
nicht zur Beibehaltung seiner einmal eingeführten Qualität verpflichtet ist und
dementsprechend für die Lizenz nichts anderes hinsichtlich des Qualitätsstandards gelten
kann.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die neuen Markengesetze einheitich die
Herkunftsfunktion rechtlich schützen 472 , wenn auch mit einem modernen Verständnis im
Sinne einer Produktverantwortung des Markeninhabers. Auch die Begründungen zu den
hier untersuchten Markenregelungen gehen von dem rechtlichen Schutz der
Herkunftsfunktion aus, allerdings zutreffend nicht mehr von ihrem alleinigen Schutz,
was sich in der folgenden Darstellung zeigen wird 473 .
c) Qualitätsfunktion
Der EuGH hat die rechtliche Anerkennung der Qualitätsfunktion in den harmonisierten
Markengesetzen formuliert 474 , allerdings ist nicht ersichtlich, ob sie nach ihm nur im
Rahmen der Herkunftsfunktion rechtliche Absicherung erfährt, ähnlich dem Verständnis
der Funktionslehre zum damaligen Warenzeichenrecht, oder ob sie unmittelbaren und
selbständigen Schutz in den Markengesetzen genießt. Diese offene Frage kann anhand
der Markengesetze geklärt werden.
Bereits bei der Herkunftsfunktion wurde auf die Art. 22 Abs. 2 GemMVO, Art. 8 Abs. 2
RL und § 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG hingewiesen, die dem Markeninhaber die
Möglichkeit zum Eingriff gegenüber dem Lizenznehmer geben, sobald die Qualität der
Produkte nicht den Bestimmungen des Lizenzvertrages entspricht. Die explizite Bezugnahme
auf die Qualitätsabweichung in diesen Bestimmungen zeigt deutlich, daß die
gemeinschaftsrechtlichen Markengesetze die Qualitätsfunktion der Marke schützen
wollen, und sie wird in diesen Regelungen nicht von der Interaktion mit der
Herkunftsfunktion abhängig gemacht, so daß hier die Qualitätsfunktion selbständigen
rechtlichen Schutz genießt 475 . Ihre rechtliche Konsolidierung besteht aber nur zugunsten
der Markeninhaber, die Verbraucher erhalten hierüber keinen rechtlichen Gewährsanspruch.
472 So Kraft, MA 1991, 52, 53, Llewelyn, GRUR Int. 1992, 97, 105 f und Klaka, GRUR 1994, 321 für die Richtlinie,
Gamm, GRUR 1994, 775, 778 für das Markengesetz, Hackbarth, S. 95 für die Gemeinschaftsmarkenverordnung;
a.A. Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 598; Kunz-Hallstein, Festschrift 100 Jahre MarkenAmt, S. 147 ff; Tilmann,
ZHR 158 (1994), 387, für ihn ist die freie Übertragbarkeit der Marke der „Todesstoß“ für die Herkunftsfunktion;
ders., GRUR 1977, 446, 452 hinsichtlich der Gemeinschaftsmarkenverordnung.
473
474
Begründung, BT-Drucks. 12/6581, S. 81 f; besonders deutlich schon Begründung zum Diskussionsentwurf des
Markengesetzes vom 23. Februar 1993, S. 26 (zitiert nach Kunz-Hallstein, Festschrift Markenamt, S. 158, Fn. 41);
Erwägungsgrund 9 der RL, GRUR Int. 1989, 294; Erwägungsgrund 5 in GemMVO.
EuGH, Rs. C-427/93, C-428/93, C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int.1996, 1144, Rn. 43 - Bristol-Myers-
Sqibb; EuGH, Rs. C-72/94, C-73/94, C-74/94, Slg. 1996, I-3603 = GRUR Int. 1996, 1150, Rn. 30 - Eurim-
Pharma; EuGH, Rs. 232/94, Slg. 1996, I-3671 = GRUR Int. 1996, 1151, Rn. 16 - MPA Pharma.
475
Für § 30 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG betont dies auch die Begründung BT-Drucks. 12/6581, S. 86; a.A. Meyer, GRUR
Int. 1996, 592, 598.

74
Auch in Art. 13 Abs. 2 GemMVO, Art. 7 Abs. 2 RL und § 24 Abs. 2 MarkenG kommt
der Schutz der Qualitätsfunktion deutlich zum Ausdruck. Nach diesen Normen ist das
ausschließliche Recht des Markeninhabers ausnahmsweise trotz früheren Inverkehrbringens
der Marke nicht erschöpft, wenn „der Zustand der Waren nach ihrem
Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist“. Auch wenn hier nicht ausdrücklich
von der Qualität gesprochen wird, so kann diese Formulierung zweifelsohne nur in
Richtung der Qualitätssicherung der Marke ausgelegt werden. Besondere
Wechselbeziehungen zur Herkunftsfunktion werden auch in diesen Normen nicht
gefordert, so daß der Qualitätsfunktion wiederum autonomer Markenschutz zuteil
wird 476 , abermals lediglich zugunsten des Markeninhabers. Damit erübrigt sich der
frühere oft mühsame Weg, die Fälle der Produktveränderungen nach Inverkehrbringen
über die Herkunftsfunktion zu lösen 477 .
Die angeführten Beispiele für den selbständigen Schutz der Qualitätsfunktion
demonstrieren eine wesentliche markenrechtliche Neuerung: Die Blickrichtung auf den
Schutz der Qualitätsfunktion geht nun vom Markeninhaber aus und ist nicht mehr, wie es
die Funktionslehre tat, auf die Interessen der Verbrauchern ausgerichtet. Damit wurde
der frühere Ansatz überwunden, daß ein rechtlich selbständiger Schutz dieser Funktion
eine für den Markeninhaber unzumutbare Verpflichtung zur Gewährleistung gleichbleibender
Produktqualität gegenüber den Verbrauchern bedeuten würde. Mit dem
jetzigen Ausgangspunkt wird dem Markeninhaber auch keine entsprechende
Gewährleistungspflicht auferlegt, vielmehr steht es nur dem Markeninhaber selbst zu,
gegen Qualitätsverschlechterungen vorzugehen, die Verbraucher haben diesbezüglich
keinen eigenen Anspruch. Auch die zum Schutz vor Irreführung der maßgeblichen
Verkehrskreise formulierten Regelungen Art. 50 Abs. 1 lit. c GemMVO, Art. 12 Abs. 2
lit. b RL und § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG über u.a. die Beschaffenheit von Waren oder
Dienstleistungen geben den Verbrauchern keine Anspruchsgrundlage gegen Qualitätsabweichungen.
Zwar kann der Antrag auf Verfall aus diesem Grund gemäß Art. 55 Abs.
1 lit. a GemMVO von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie Verbraucherinteressenverbänden
vor dem Markenamt und nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 53 Abs. 1
MarkenG von jeder Person 478 vor den ordentlichen Gerichten oder fakultativ vor dem
Patentamt 479 gestellt werden, und insofern sind auch die Interessen der Verbraucher
ansatzweise geschützt, aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und im Vergleich mit
den anderen Verfallsgründen, die alle absolute Eintragungshindernisse darstellen, mit der
Folge, eine als verfallen erklärte Marke nicht wieder erneut eintragen lassen zu können,
kann der Schutz vor der Irreführung gerade nicht die Qualitätsabweichung umfassen, da
die Qualitätsabweichung keine konstante und starre Komponente, wie es die anderen
476
477
So auch die Begründung BT-Drucks. 12/6581, S. 82
Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 22; Beier, GRUR Int. 1968, 8, 14; ders., GRUR Int. 1978, 263 ff
478
Die im Allgemeininteresse stehende Popularklage bedarf keines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses seitens des
Klägers, näher dazu und zu den Grenzen der Aktivlegitimation Fezer, MarkenG, § 55 Rn. 4.
479
Auch wenn sich die Antragsberechtigten vor dem Patentamt nicht direkt aus § 53 MarkenG ergeben, so sind sie
doch mit denen , die nach § 55 Abs. 2 MarkenG zur Erhebung der Löschungsklage vor den ordentlichen
Gerichten befugt sind, identisch, vgl. Fezer, MarkenG, § 53, Rn. 3.

75
Verfallsgründe sind, sondern eine Variable ist und ein Zurückkommen auf das
ursprüngliche Qualitätsniveau jederzeit möglich ist 480 .
Diese Ausrichtung des markenrechtlichen Schutzes der Qualitätsfunktion favorisiert die
Belange des Markeninhabers und stellt die Verbraucherinteressen hintenan.
d) Werbefunktion
Zum zeichenrechtlichen Schutz der Werbefunktion hat sich der EuGH bislang noch nicht
explizit geäußert, gleichwohl sind in seinen jüngsten Entscheidungen zum Markenrecht
indirekte Ansätze der Anerkennung des markenrechtlichen Schutzes der Werbefunktion
erkennbar 481 . Anhand der europäischen Markengesetze läßt sich nicht nur deutlich und
anschaulich die Richtigkeit dieses Ansatzes belegen, vielmehr zeigt sich, daß die
Werbefunktion der Marke nun eigenständig im Zeichenrecht geschützt ist.
Die markenrechtlichen Normen Art. 9 Abs. 2 lit. d GemMVO, Art. 5 Abs. 3 lit. d RL
und § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG weisen wortgleich ausdrücklich dem Markeninhaber als
ausschließliches Recht zu, die Marke in der Werbung zu benutzen 482 . Explizit auf die
Wertschätzung der Marke stellen ab Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c GemMVO und Art.
4 Abs. 4 lit. a, Art. 5 Abs. 3 RL sowie deren entsprechende Umsetzungen in § 9 Abs. 1
Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Damit wird die Attraktionskraft der Marke und
demzufolge der Werbewert der Marke aktiv in den europäischen Markenschutz
einbezogen und genießt auch selbständigen Schutz 483 . Folglich findet die hinter der
Marke stehende unternehmerische Leistung nunmehr auch markenrechtlichen Schutz,
eine methodische Konsequenz der Ausformung der Marke als ein selbständiges
wirtschaftliches Vermögensgut und zugleich die rechtliche Anerkennung des
wirtschaftlichen Wandels der Marke, die immer häufiger lediglich ein bestimmtes Image
vermittelt und symbolisiert und ihre Herkunftsangabe dementsprechend zurückdrängt
oder gar ganz verdrängt 484 .
Die markenrechtliche Absicherung der Werbefunktion war wirtschaftlich hinsichtlich
der zunehmenden Praxis, sich den Werbewert fremder Marken zunutze zu machen,
geboten und unterstreicht die Tendenz der gemeinschaftsrechtlichen Markengesetze
primär in der Verfolgung der Interessen der Markeninhaber an einem unbehinderten und
effizienten Markengebrauch und ebensolcher Markenverwertung zu stehen 485 .
480
481
Vgl. dazu ausführlich Schönfeld, S. 77 ff.
So in EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 75, 79 – Bristol-Myers-Squibb; EuGH, GRUR Int. 1996, 1150 Rn. 65,
70 – Eurim-Pharm; EuGH, GRUR Int. 1996, 1151 Rn. 46, 47 – MPA Pharm.
482
Damit findet das Werbehinweisrecht des Markeninhabers erstmalig eine deutliche Rechtsgrundlage im deutschen
Markengesetz und die früher oft mühsam wirkende rechtliche Abgrenzung mit der Herkunftsfunktion wird
hierdurch obsolet; infolgedessen sind die Entscheidungen des BGH, GRUR 1987, 707 - Ankündigungsrecht I;
GRUR 1987, 823 - Ankündigungsrecht II überholt, vgl. zu der alten Problematik des Werbehinweisrechts, Müller,
GRUR 1991, 274.
483
So auch Kraft, MA 1991, 52, 53 für die Richtlinie und das Markengesetz.
484
Vgl. Loewenheim, Warenzeichenrecht, S. 234; Kraft, MA 1991, 52, 53
485
Vgl. Kur, GRUR Int. 1990, 1, 4; Kraft, MA 1991, 52, 53

76
e) Zusammenfassung
Die obigen Ausführungen zeigen, daß die Gemeinschaftsmarkenverordnung, die Richtlinie
sowie das Markengesetz übereinstimmend zwar die Herkunftsfunktion (weiterhin)
rechtlich schützen, aber gleichzeitig genießen auch die anderen wirtschaftlichen
Funktionen der Marke markenrechtlichen Schutz. Die traditionelle Funktionslehre mit
ihrem Dogma des ausschließlichen zeichenrechtlichen Schutzes der Herkunftsfunktion
kann folglich nicht geradewegs auf das neue Markengesetz übertragen werden und schon
gar nicht auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Richtlinie angewandt
werden, aber sie muß aus diesem Grund auch nicht gleich ganz über Bord geworfen
werden. Ihr theoretischer Ausgangspunkt von den Unterscheidungs-, Herkunfts-,
Qualitäts- und Werbefunktionen als den wichtigsten wirtschaftlichen Funktionen ist auch
gegenwärtig noch aktuell und vermag ebenfalls bei den harmonisierten Markengesetzen
den rechtlichen Schutzumfang der Marke abzustecken und zu lösen, infolgedessen kann
das Gerüst der traditionellen Funktionslehre grundsätzlich übernommen werden. Da
sämtliche wirtschaftlichen Funktionen nun markenrechtlich geschützt werden und heute
folglich die Grenzen des Markenschutzes nicht mehr alleine an der Herkunftsfunktion
deduziert werden, kann die Funktionslehre aber nur mit einem neuen und modernen
Verständnis fortgeführt werden. Die Modifizierung liegt einmal in dem umfassenden
rechtlichen Schutz der ökonomischen Funktionen der Marke und zum anderen in der
Gleichwertigkeit dieses Funktionenschutzes.
Zur Betonung dieses neuen Ansatzes und zur Vermeidung der Verwechslung mit dem
alten Aussagegehalt sollte von der modernen oder modifizierten Funktionslehre
gesprochen werden.
Dieser hier vertretenen Ansicht stehen einige Stimmen in der Literatur entgegen, sie
lehnen eine Fortführung der Funktionslehre, auch in der modifizierten Form,
vollkommen ab 486 . Diese Ablehnung rührt nach ihrer Sicht prinzipiell aus der
Schwächung des rechtlichen Schutzes der Herkunftsfunktion nach den europäischen
Markenrechten oder nach mancher Auffassung aus der vollständigen Aufgabe dieses
Schutzes und damit dem Wegfall des Dogmas der traditionellen Funktionslehre. In
Ermangelung von ersatzfähigen und funktionalen Abgrenzungskriterien für den Markenschutz
diskreditiert sich diese Sichtweise aber schon selbst. Die modifizierte Funktionslehre
behauptet sich daher als das passende und zweckdienliche Abgrenzungsinstrument
für den Markenschutz.
Ebenso geht die hier vertretene Ansicht nicht ganz konform mit der Rechtsprechung des
EuGH 487 . Zwar wird vorliegend auch der markenrechtliche Schutz der Herkunftsfunktion
bejaht, aber die Interpretation des EuGH mit ihrer beharrlichen Betonung und
ihrem starken Nachdruck auf dem Schutz der Herkunftsfunktion auch noch der
Harmonisierung der nationalen Markenrechte durch die Richtlinie läßt die Beachtung der
486
487
So z.B. Schweer, S. 36 ff, 100, 106; Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992, 82, 90; Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 599,
der die Grenzen des Markenschutzes allein mit dem vom EuGH herausgearbeiteten Kriterium des spezifischen
Gegenstandes abstecken will, dabei aber völlig übersieht, daß der EuGH das Kriterium des spezifischen
Gegenstandes mit den Funktionen konkretisiert.
Vgl. dazu die obige Darstellung unter C. II. 2.

77
nunmehr in den neuen gemeinschaftsrechtlichen Markenregelungen Niederschlag
gefundenen wirtschaftlichen und tatsächlichen Gegebenheiten vermissen und verkennt
den jetzigen zeitgemäßen Gleichklang des markenrechtlichen Schutzes der wirtschaftlichen
Markenfunktionen.
III. Normzweck des Markenrechts
Der Normzweck des Markengesetzes und der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist
richtungsweisend für die Auslegung der Zeichenrechte selbst und auch gleichzeitig
maßgebend bei der Auslegung der ergänzend anwendbaren Kennzeichenschutzregeln 488 .
Von besonderem Interesse ist vorliegend, wie sich die markenrechtlichen Schutzzwecke
gegenüber dem Handel mit eingetragenen Marken darstellen.
1. Zuordnung der Markenrechte zum Immaterialgüterrecht
Anfänglich wurde das Markenrecht in Deutschland dem Persönlichkeitsrecht
zugerechnet. Diese rechtsdogmatische Einordnung geht auf Kohler zurück, der die
Marke als „Unterfall des Rechts am eigenen Namen“ ansah und sie deshalb bei den
Persönlichkeitsrechten einstufte 489 . Zunächst fand diese Theorie in der Literatur große
Anerkennung 490 und wurde auch vom Reichsgericht geteilt 491 . Doch schon wenig später
wurde die Einstufung als Persönlichkeitsrecht heftig mit dem elementaren Einwand
kritisiert, daß die Marke entschieden kein personengebundenes Recht sein kann, da das
Zeichen, wenn auch nach den alten Warenzeichengesetzen lange Zeit nicht ohne
Geschäftsbetrieb 492 , immer schon übertragen werden konnte 493 . Die dann aufgrund
dieses entschlüsselten Defizits vorgenommene Klassifizierung des Markenrechts als
Immaterialgüterrecht konnte sich als herrschende Meinung durchsetzen 494 .
Die Einordnung des Markenrechts zum Immaterialgüterrecht ist auch für das heutige
harmonisierte Markenrecht zweifellos aktuell. Überholt scheint aber hinsichtlich des
reformierten Markengesetzes die an dieser Einordnung geübte Kritik und die daraus
abgeleitete Sonderstellung des Markenrechts innerhalb der Immaterialgüterrechte; das
Markenrecht muß kontemporär mit den übrigen Immaterialgüterrechten vielmehr
gleichgestellt werden. Die Kritik setzte an dem Überlegungspunkt an, ob die Marke
überhaupt ein selbständiges Rechtsgut sei, und infolgedessen konnte das den übrigen
488
489
Vgl. Fezer, MarkenG, Vorb. § 1, Rn. 2
Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884, S. 5, 73 ff; dazu auch Götting, Festschrift für Beier zum
70. Geburtstag, S. 233 ff.
490
Vgl. die Angaben bei Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 222 Fn. 6
491
RG 69, 403
492
Ausführliche Darstellung der Lossagung von dem Akzessorietätsprinzip im deutschen Markenrecht unter C. I. 3.
493
Vgl. die Fundstellennachweise bei Vanzetti, GRUR Int. 1965, 185, 189, Fn. 79
494
Siehe nur die Angaben bei Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl., Rn 27; die grundsätzliche Zuordnung des
Zeichenrechts zu den Immaterialgüterrechten und als Bestandteil des Wettbewerbsrechts, damit folglich zu dem
Privatrecht, steht der noch aufzuzeigenden Charakterisierung der Zeicheneintragung als Verwaltungsakt, vgl. die
Darstellung unter D. I. a), nicht entgegen, da innerhalb eines Rechtsgebiets zwar einzelne Normen auch
verschiedenen Rechtsgebieten angehören können und vorliegend das Markenrecht aber primär privatrechtliche
Regelungen hinsichtlich der Abwehransprüche und Benutzungsbefugnisse aus bereits entstandenem Zeichenrecht
enthält und lediglich die markenrechtlichen Normen öffentlich-rechtlich sind, die das Patentamt eigens
berechtigen und verpflichten, wie beispielsweise bei der Eintragung der Marke, dazu Jackermeier, S. 5 f.

78
Immaterialgüterrechten immanente Leistungsschutzprinzip für eine geistige Schöpfung,
wie es dem Rechtsschutz für Urheber-, Patent- und Musterrechte eigen ist, ihrer Ansicht
nach nicht auf die Marke übertragen werden 495 .
Mit der nunmehr streng verfolgten Abkopplung der Marke von dem Geschäftsbetrieb im
heutigen Markengesetz verliert das Argument der Kritiker seine Basis. Indem die
wirtschaftliche Qualitäts- und Werbefunktion der Marke nunmehr markenrechtlichen
Schutz erfahren, wurde die Marke als eigenständiger Wirtschaftswert anerkannt und als
selbständiges Vermögensgut konzipiert 496 . Das Markengesetz regelt dementsprechend
ausdrücklich die Verwertungsrechte der Marke 497 und knüpft diese Verwertungsrechte
auch nicht mehr wie früher an die gleichzeitige Verwertung des Unternehmens, sondern
gestattet ohne Vorbenutzungszwang der Marke ihre direkte und unabhängige
Verwertung. Der Einordnung des Markengesetzes als gleichwertiges Immaterialgüterrecht
schadet es nicht, daß die Marke hinsichtlich ihres Bestandes nach einer
fünfjährigen Benutzungsschonfrist einem markenrechtlichen Benutzungszwang unterstellt
ist und bei Nichtbenutzung auf Antrag eines Dritten gelöscht werden kann, da aus
der Eigenschaft als Immaterialgüterrecht nicht gleichzeitig folgt, daß das Recht an der
Marke unbeschränkt ist 498 .
Die dogmatischen Zweifel hinsichtlich der Einordnung des deutschen Zeichenrechts als
Immaterialgüterrecht wurden nicht direkt auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung
transformiert. Allerdings sah auch der EuGH anfänglich die Marke nicht als gleichwertiges
Immaterialgut im Vergleich zu den Patenten an, für ihn war sie zunächst ein
Immaterialgut minderer Schutzwürdigkeit 499 . Eine Änderung seiner sich über fast zwei
Jahrzehnte haltenden Ansicht bewirkte erst der Schlußantrag des Generalanwalts Jacobs
zu der über diesen Punkt hinaus für das Markenrecht entscheidenden und richtungsweisenden
HAG II- Entscheidung 500 , in dem sich der Generalanwalt deutlich für die
Gleichwertigkeit der Marke im Verhältnis zu den anderen Immaterialgütern aussprach
und den EuGH mit seinem profunden Plädoyer überzeugen konnte 501 .
2. Schutzgegenstand der Markenrechte
Nach dem alten Warenzeichenrecht wurde als zeichenrechtlicher Schutzgegenstand,
bedingt durch den vornehmlichen Schutz der Herkunftsfunktion und der traditionellen
rechtlichen Akzessorietät der Marke an den Geschäftsbetrieb, nicht das Warenzeichen
als solches, sondern als Verbindung von Zeichen und Ware und damit als Symbol für die
unternehmerische Leistung zumeist angesehen, indessen das so verstandene immaterielle
495 Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 223
496 Allein schon die Überschrift der Verwertungsvorschriften in Abschnitt 5 des Markengesetzes „Marken als
Gegenstand des Vermögens“ zeigt diesen Ansatz deutlich.
497 § 27 MarkenG: Rechtsübertragung, § 29 MarkenG: Verwertungsrechte in der Zwangsvollstreckung und im
501
Konkurs, § 30 MarkenG: Lizenzen.
498 Schluep, S. 350
499 So zuerst in EuGH, Urteil vom 18.2.1971 - Rs. 40/70, Slg. 1971, 69 ff = GRUR Int. 1971, 279 ff - Sirena; diese
Wertung bezog sich zwar auf nationale Markenrechte, spiegelt aber die damalige Haltung des EuGH
grundsätzlich gegenüber Marken wider und kann folglich auch auf die Gemeinschaftsmarke transformiert werden.
500 EuGH, Urteil vom 17.10.1990 - Rs. C-10/89, GRUR Int. 1990, 960 ff - HAG II
Dazu ausführlich Fezer, Festschrift für Gaedertz, S. 155 ff.

79
Schutzgut nicht uneingeschränkt zeichenrechtlich abgesichert war, sondern nur insoweit,
als ihr Herkunftshinweis tangiert wurde 502 . Dagegen umfaßte das damalige Kennzeichenrecht
nicht auch den Schutz einer Leistung des Zeicheninhabers, die in der
Auswahl des Zeichens und in dessen imaginären Sinn- und Aussagegehalt liegt; der
Kennzeichenschutz wurde streng von dem urheber- und geschmachmusterrechtlichen
Schutz von Geistes- und Kunstwerken getrennt 503 . Wenn auch das Warenzeichengesetz
zuletzt die freie Übertragung des eingetragenen Zeichens gestattete und in
Rechtsfortbildung die schuldrechtliche Lizenzierung des Zeichens zugelassen wurde 504
und damit die Grundbausteine für einen zulässigen Handel mit Marken gelegt wurden,
so war aber die Eintragung einer Marke nach wie vor an das Vorhandensein eines
Geschäftsbetriebes gekoppelt, der Handel mit neueingetragenen Zeichen damit nur für
Gewerbetreibende offen und der traditionelle Schutzgegenstand des Warenzeichenrechts
gewahrt; die schöpferische Leistung des Zeichenanmelders wurde folglich noch nicht
geschützt.
Neben dem eingeschränkten warenzeichenrechtlichen Schutz der Marke als ein
Herkunftszeichen, erfuhr die Marke aber noch außerzeichenrechtlichen Schutz; mit Hilfe
des Wettbewerbsrechts wurde die für den Zeicheninhaber so wirtschaftlich bedeutende
Werbefunktion der Marke und damit die Marke als eine Unternehmensleistung von der
Rechtsprechung rechtlich geschützt 505 . Auf diesem Weg konnte das reformbedürftige
Warenzeichenrecht wenigstens teilweise kompensiert werden 506 . Die schöpferische
Leistung des Zeichenanmelders konnte hierüber aber nicht geschützt werden, da dieser
Schutzgegenstand außerhalb eines Wettbewerbsverhältnisses liegt und folglich nicht von
dem Wettbewerbsrecht tangiert wird.
Das reformierte Markengesetz hat seinen Schutzbereich gegenüber dem alten
Warenzeichengesetz erheblich ausgeweitet. Wie oben ausgeführt 507 , wird die Herkunftsfunktion
der Marke weiterhin geschützt, und dementsprechend ist die Marke als
Herkunftshinweis rechtlich gesichert, aber daneben genießen nun auch die
wirtschaftlichen Qualitäts- und Werbefunktionen markenrechtlichen Schutz. Insbesondere
mit der Integration des Schutzes der Werbefunktion wird nunmehr einmal die
Marke als Unternehmensleistung auch zeichenrechtlich anerkannt und wird nicht mehr
allein über das Wettbewerbsrecht in dieser Hinsicht geschützt; zum anderen ermöglicht
sie in Verbindung mit der Aufgabe des Bindungsprinzips und der freien Übertragbarkeit
der Marke erstmalig die rechtliche Absicherung der schöpferischen Leistung eines
Markeninhabers, die in der Auswahl und Gestaltung des Zeichens liegt 508 . Denn indem
das Markengesetz die Markeneintragung nicht mehr an das Vorliegen eines
502 Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. 27; Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 225; vgl. auch die differenzierte
Darstellung der einzelnen Ansichten von Schluep S. 328 ff mit m.w.N..
503 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 35; Klaka, GRUR 1994, 321, 322
504 Zur Lizenz, Baumbach/Hefermehl, WZG, § 8 Anh.
505 Vgl. Fezer, MarkenG, Einl., Rn.28, § 14 Rn. 410 ff; Fezer GRUR 86, 485 ff
506 Zutreffend kategorisiert Fezer, MarkenG, Einl., Rn. 28, das Wettbewerbsrecht gegenüber dem tradierten
Warenzeichengesetz in diesem Fall als „Vorreiterrolle“ und „Jungbrunnen des Immaterialgüterrechts“.
507 Unter C. II. 3. b)
508 Dieser zeichenrechtliche Normzweck war aus früherer dogmatischer Sicht kaum denkbar, vgl. dazu Riehle, 128ff.

80
Geschäftsbetriebes knüpft, Privatpersonen sich folglich auch Zeichen eintragen lassen
können 509 und die Verwertungsmöglichkeiten der freien Übertragung oder Lizenzierbarkeit
nicht an eine innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist vorherige eigene
kennzeichenmäßige Benutzung der eingetragenen Marke gebunden sind, wird auch die
Realisierung des Marktwerts einer gut gestalteten, eingetragenen, noch nicht benutzten
und nicht umworbenen Marke für den Zeichenkreateur möglich, und allein die
schöpferische Leistung kann entgeltlich honoriert werden. Indem das neue Markengesetz
ideenreichen Zeichenkreateuren es ermöglicht, sich Marken für einen späteren Markenhandel
eintragen zu lassen, stellt es sich als ein modernes und realitätsnahes Zeichenrecht
dar, denn ein wirtschaftlicher Bedarf an bereits sicher eingetragenen Marken
besteht besonders in kleinen Unternehmen, die zumeist nicht das vielschichtige Knowhow
und Gespür für die Entwicklung eines Markennamens haben und sich zudem oft zu
spät mit der Kennzeichnung ihrer geplanten Produkte oder Dienstleistungen beschäftigen
und demzufolge potentielle Kunden für das Geschäft mit bereits eingetragenen Marken
sind.
Das Markengesetz schützt die schöpferische Leistung aber nicht bedingungslos,
vielmehr werden dem grundsätzlich möglichen Handel mit eingetragenen Marken
berechtigte Schranken, wie später ausführlich aufzuzeigen sein wird, gesetzt.
Der Normzweck der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist mit dem des Markengesetzes
hinsichtlich der eingetragenen Marken identisch, dies rührt aus der parallelen Gestaltung
der die nationalen Zeichenrechte zur Umsetzung verpflichtenden Richtlinie und der
Gemeinschaftsmarkenverordnung. Wie das Markengesetz auf der nationalen Ebene,
schützt auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung die wirtschaftlichen Funktionen der
Marke umfassend auf der europäischen Ebene. Somit wird die Gemeinschaftsmarke als
Herkunftszeichen geschützt, zugleich aber auch durch die markenrechtliche Verankerung
der Werbefunktion einmal als eine anzuerkennende Unternehmensleistung und zum
anderen als schöpferische Leistung. Ebenso wie das Markengesetz setzt auch die
Gemeinschaftsmarkenverordnung dem Handel mit eingetragenen Gemeinschaftsmarken
berechtigte Schranken, wie später wiederum ausführlich darzustellen sein wird.
3. Interessen im Markenrecht
Neben dem Schutzgegenstand der Markenrechte sind auch die zeichenrechtlich
geschützten Interessen 510 für die Auslegung von Bedeutung. Um die geschützten
Interessen ermitteln zu können, ist im Vorfeld zu klären, welche Interessen und
Interessengruppen am Markenwesen und seiner Normierung in den Markenrechten
tatsächlich tangiert werden, folglich wird, wie in den meisten Stellungnahmen zur
Interessenproblematik 511 zwischen geschützten und faktischen Interessen unterschieden.
509 Ausführlicher zur Markeninhaberschaft unter D. I. 2.b)
510
Vgl. zum Begriff des Interesses im allgemeinen die Darstellung von Jackermeier, S. 17 f, Kraft,
Interessenabwägung und gute Sitten im Wettbewerbsrecht, S. 9 ff.
511 Vgl. nur Jackermeier, S. 16, Fn. 74 m.w.N.

81
a) Die faktischen Interessen im Markenrecht
Die Marke ist als Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen ein Marketing-
Instrument im Rahmen der Absatzpolitik eines Unternehmens 512 , das mit der Benutzung
der Marke am Wettbewerbsgeschehen als eine neben weiteren involvierten Beteiligungsgruppen
mitwirkt. Aus diesem Umstand erschließen sich schon die wesentlichsten
faktischen Interessengruppen für das Zeichenrecht: So stehen auf der Anbieterseite
einmal der Markeninhaber einer eingetragenen Marke selbst sowie seine Konkurrenten
und auf der Nachfrageseite die Verbraucher oder Abnehmer. Außerhalb des Wettbewerbsverhältnisses
bestehen noch als weitere Interessengruppen die Markeninhaber,
solange sie ihre eingetragenen Marken nicht zur Kennzeichnung selbst benutzen oder sie
einem Dritten zum Gebrauch überlassen sowie der Staat selbst.
Das Interesse der produzierenden oder dienstleistenden Unternehmer an der Marke als
Kennzeichnung ist primär auf die Maximierung des Unternehmesgewinns gerichtet;
demnach ist für diese Unternehmer, grob skizziert, sehr wesentlich, ein ausschließliches
Recht an ihrem Zeichen mit entsprechenden Abwehrrechten zugesprochen zu bekommen,
das ihnen den alleinigen Gebrauch und die umfassende Verfügbarkeit der Marke
gestattet sowie die freizügige Eintragbarkeit sämtlich vorstellbarer Zeichen als Marke
und die Marke vor jeglicher Verwechslung und Nachahmung weitreichend geschützt zu
wissen 513 .
Das Unternehmerinteresse aus der Sicht als Konkurrent im Wettbewerb richtet sich
zudem noch, aber gleichzeitig auch konträr hinsichtlich des Interesses an einem
umfassenden Markenschutz vor Verwechslung und Nachahmung für die eigene
eingetragene Marke darauf, daß die Monopolstellung bereits eingetragener Zeichen nicht
zu exzessiv gehandhabt wird, um so für sich selbst noch attraktive Marken eintragen
lassen zu können.
Die Verbraucher sind dagegen zuerst an einer für sie optimalen Bedürfnisbefriedigung
interessiert; für sie ist entscheidend, daß die Marke für sie einen konstanten und
verläßlichen Orientierungspunkt bei ihren Kaufentscheidungen darstellt, der sie insbesondere
nicht über die Herkunft und die Qualität zu täuschen vermag 514 .
Die außerhalb des Wettbewerbsverhältnisses bestehende und vorliegend besonders
interessierende Interessengruppe der Zeichenkreateure sieht ihre Aufgabe in der Kreation
von originellen, aussagekräftigen und einprägsamen Marken, die sie später an
Interessenten veräußern oder in sonstiger Weise vermarkten will. Ihr Interesse
hinsichtlich des Markenwesens ist damit primär auf Anerkennung und Schutz ihrer
schöpferischen Leistung gerichtet 515 .
Zuletzt sei noch auf das Interesse des Staates 516 an dem Markenwesen hingewiesen, das
ungeachtet der grundsätzlichen Kennzeichnungsfreiheit insbesondere von dem Prinzip
512 Vgl. nur Nieschlag/Dichtl/Hörschgen, §10, 2.3.2.2., S. 895
513 Vgl. dazu ausführlicher Schluep, S. 110 f
514 Schricker, GRUR 1980, 462, 468; Jackermeier, S. 21 f.
515 So auch Schluep, S. 113
516 Anstelle des Staatsinteresses wird in der Literatur auch vom Interesse der Allgemeinheit gesprochen, was zu
Abgrenzungsschwierigkeiten mit den Interessen der Verbraucher führen kann, vgl. dazu nur Jackermeier, S. 22 f.

82
der Wahrung des lauteren Wettbewerbs geleitet wird. Mit der Ausgestaltung des
Zeichenrechts versucht der Staat, die Interessen der beteiligten Marktteilnehmer zu
berücksichtigen und auszugleichen sowie der Wettbewerbsverfälschung und möglichen
Mißachtung des freien Wettbewerbs durch einen entsprechenden Kennzeichengebrauch
entgegenzutreten 517 .
b) Die rechtlich geschützten Interessen im Markenrecht
Aus den faktischen Interessen ergibt sich nicht zwangsläufig, welche Interessen auch
rechtlichen Schutz genießen, dies bestimmt vielmehr zunächst der Gesetzgeber und im
Wege der Auslegung der entsprechenden Normen, insbesondere solcher, die unbestimmte,
wertausfüllungsbedürftige Begriffe enthalten und erst durch eine Interessenabwägung
im Einzelfall Konturen erhalten 518 , auch der Richter oder die Literatur 519 .
Global gesehen stehen heute in der Gemeinschaftsmarkenverordnung und dem Markengesetz
offenkundig, bedingt durch die Aufgabe des Akzessorietätsprinzips und der Ausgestaltung
der Marke als selbständiger Vermögensgegenstand mittels ihrer freien
Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit, die Interessen der Markeninhaber an einem
ungestörten und effizienten Markengebrauch im Vordergrund 520 . Zur dezidierten Beantwortung
der Frage, inwieweit die einzelnen faktischen Interessen markenrechtlich
geschützt sind, bedarf es einer eingehenden Betrachtung der einschlägigen zeichenrechtlichen
Regelungen.
Für die vorliegende Untersuchung ist vornehmlich die Frage des Schutzes der faktischen
Interessen der Zeichenkreateure von besonderer Bedeutung 521 . Wie bereits oben festgestellt
522 , wird durch den zeichenrechtlichen Schutz der Werbefunktion und der Aufgabe
des Bindungsprinzips sowie die freie Übertragbarkeit erstmalig die schöpferische
Leistung des Markeninhabers, die in der Auswahl und Gestaltung des Zeichens liegt,
zeichenrechtlich abgesichert. Damit finden erstmals die Interessen der Zeichenkreateure
im Zeichenrecht grundsätzliche Berücksichtigung.
4. Markenrechte im Normenkontext
a) Markengesetz im Normenkontext
Die aus heutiger Sicht so selbstverständliche Einordnung des Markengesetzes in den
Bereich des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb konnte zu den Anfangszeiten des
ersten Markenschutzgesetzes von 1874 nicht nachvollzogen werden, erst im Laufe der
Zeit konnte sie sich durchsetzen. So sah das RG zunächst das Zeichenrecht von 1874 als
abschließendes Sonderschutzgesetz vor Irreführungen an und lehnte deshalb einen
ergänzenden deliktsrechtlichen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb ab, mit der Folge,
517 Siehe dazu nur die ausführliche Darstellung von Schluep, S. 112.
518 Auf diesen Umstand weist insbesondere Gamm, Festschrift für Piper, S. 537, 538 hin.
519 Vgl. dazu umfassend Schluep, S. 115 ff.
520 Vgl. Kur, GRUR Int. 1990, 1, 4; Tilmann, ZHR 158 (1994), S. 371, 378
521 Auf die übrigen faktischen Interessen kann in dieser Arbeit nicht umfassend eingegangen werden, da dies ihren
Rahmen sprengen würde.
522 Zum markenrechtlichen Schutz der Werbefunktion siehe unter C. II. 3. d)

83
daß einer eingetragenen Marke selbst dann Vorrang vor einer im Verkehr durchgesetzten
Kennzeichnung gewährt wurde, wenn die Eintragung gerade im Hinblick auf letztere
vorgenommen worden war; diesen Standpunkt kritisierte die Literatur heftig 523 . Das
Reichsgericht änderte nach Erlaß des zweiten Warenzeichengesetzes von 1894 und nach
Einführung der Generalklausel im UWG von 1909 seine strenge Einstellung vollkommen
und sah nun sogar das Wettbewerbsrecht als Recht höherer Ordnung an 524 , dem
sich das WZG unterzuordnen habe; es schützte das nicht eingetragene, sich aber im
Verkehr durchgesetzte Kennzeichen zuerst mit Hilfe des Arglisteinwandes gegen
nachträglich eingetragene Zeichen und erkannte später sogar an, daß ein solches Zeichen
schutzwürdiger als ein eingetragenes, aber nicht benutztes sei 525 . Das Überwinden der
Ansicht des hierarchischen Aufbaus des Wettbewerbsrechts und der heutigen allgemeinen
Auffassung der Gleichwertigkeit von UWG und Markengesetz geht auf Ulmer
zurück, der als erster die gedankliche Synthese dieser beiden Gesetze ausführlich in
seiner Habilitationsschrift aufzeigte und dogmatisch begründete. 526 . - Mit Aufgabe der
Einordnung des Zeichenrechts als abschließendes Sonderschutzgesetz wurde der
zusätzliche Weg für den Schutz von Marken über die Regelungen des gewerblichen
Rechtsschutzes, des Namens- und Firmenrechts sowie des allgemeinen Deliktsrechts
grundsätzlich frei gemacht, wenngleich damit noch nichts Genaues über die Reichweite
des außerkennzeichenrechtlichen Markenschutzes gesagt ist.
In § 2 MarkenG regelt das heutige Markengesetz zum ersten Mal selbst seinen nicht
abschließenden Charakter, indem es explizit auch die Anwendung anderer Vorschriften
zum Schutz der seinerseits geschützten Kennzeichen gestattet. Mit dieser Regelung
wurde folglich kein Novum eingeführt, der deutsche Gesetzgeber wollte mit ihr lediglich
den auch schon zum Geltungszeitpunkt des Warenzeichengesetzes unstrittigen Normenkontextzusammenhang
für das Markengesetz klarstellen 527 . § 2 MarkenG entspricht auch
der Vorgabe der Richtlinie, die den Mitgliedstaaten ausdrücklich gestattet, auch andere
Vorschriften als die des Markengesetzes für den Markenschutz zu nutzen 528 . Das
Tolerieren ergänzender Kennzeichenschutzregelungen seitens der Richtlinie spiegelt die
Neuorientierung des EuGH hinsichtlich der Wertigkeit der Marke als nunmehr gleichberechtiges
Schutzobjekt im Vergleich zu den anderen Immaterialgütern des geistigen
Eigentums wider 529 .
Der Formulierung des § 2 MarkenG ist nicht explizit zu entnehmen, ob der Gesetzgeber
die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutze der Kennzeichen nur zur Ergänzung
der zeichenrechtlichen Normen und damit zur Ausfüllung eventuell bestehender Rechts-
523 RG, Urt. v. 21.12.1880, RGZ 3, 67, 69 - Apollinarisbrunnen; RGZ 18, 93, 95 ff – Reiner Kakao
524 RG, Urt. v. 4.11.1919, RGZ 97, 90, 93 - Pecose
525 RG, Urt. v. 21.6.1907, RGZ 66, 236 - Sansibar und RG, Urt. v. 2.3.1923, RGZ 106, 250, 253 - Ernst Reuter
hinsichtlich des Arglisteinwandes sowie RG, Urt. v. 18.6.1920, RGZ 100, 3 - Antiformin; RG, Urt. v. 19.6.1925,
RGZ 111, 192, 197 - Goldina bezüglich nicht benutzter Zeichen
526 Ulmer, Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung
527 So namentlich die Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 64.
528 Erwägungsgrund 6 der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294, die Richtlinie nennt selbst die Vorschriften gegen den
unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz.
529 Siehe zum Gang der Neuorientierung die obige Ausführung unter C. III. 1..

84
lücken im Zeichenrecht verstanden haben wollte oder ob die Anwendung vielmehr
gleichberechtigt neben dem Markengesetz erfolgen kann 530 . Zunächst ist unabhängig
davon, welche der beiden Alternativen beabsichtigt ist, von übergeordneter Bedeutung,
daß der Schutzbereich des Markengesetzes durch die Anwendung außerkennzeichenrechtlicher
Normen nicht untergraben und ausgehöhlt werden darf. Diese
Einschränkung ist insbesondere für das neue Markengesetz notwendig, um die
Umsetzung der obligatorischen Vorgaben der Richtlinie in das Markengesetz und die
damit korrespondiere Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung nicht zu unterwandern.
Aber auch wenn lediglich eine auf einer fakulativen Vorgabe der Richtlinie
basierende Bestimmung des Markengesetzes betroffen ist, gebietet die Bestrebung nach
einem Gleichklang zwischen nationalem und europäischem Markenrecht jene
Restriktion. Die konsequente Fortführung dieses Grundprinzips führt dazu, daß, um
nicht leichtfertig Gefahr einer Verletzung des Grundprinzips zu laufen, die Anwendung
der außerkennzeichenrechtlichen Vorschriften lediglich in der Form der Ergänzung zum
Markengesetz und nicht als gleichberechtigte und parallellaufende Anspruchsnormen zu
verstehen 531 . Dieses, europarechtlich bedingte und damit zwingende, Argument für die
ergänzende Anwendung findet sich auch auf der nationalen Ebene wieder. Denn die
Befürwortung der ergänzenden Anwendung bewahrt eher die Achtung der Kodifizierung
des Markengesetzes, als es die parallel und damit auch primär mögliche Anwendung der
außerkennzeichenrechtlichen Normen vermag und verhindert so eine Konterkarrierung
des Markengesetzes und des Willens des deutschen Gesetzgebers. Gleichzeitig gibt
dieser Weg aber auch ausreichend Möglichkeit, zeichenbedingte Probleme, die mit dem
Markengesetz nicht hinlänglich geklärt werden können, zufriedenstellend zu lösen.
Auch wenn nach der hier vertretenen Ansicht die Anwendung der außerkennzeichenrechtlichen
Normen lediglich ergänzend in Betracht kommt, so darf die
vorliegende Untersuchung für eine umfassende Bearbeitung den Blick nicht nur auf das
Markengesetz focussieren. Gerade die Thematik des Markenhandels mit seinen
Schranken beschwört die Durchleuchtung der ergänzenden Kennzeichennormen,
insbesondere des Wettbewerbsrechts, auf eventuelle zusätzliche Schranken für den
Handel mit Marken.
530 Der Gesetzesbegründung ist auch kein eindeutiger Hinweis zu entnehmen, BT-Drucks. 12/6581, S. 64.
531 In diesem Sinne auch die ersten BGH-Entscheidungen zu dieser Problematik, vgl. BGH, GRUR 1999, 161 – Mac
Dog, für die Regelung zum Schutz bekannter Marken und BGH, GRUR 1999, 252 – Warsteiner II,, für die
Regelung geographischer Angaben; indirekt auch BGH, GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000 und BGH,
GRUR 2001, 242, 244 – Classe E bzgl. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG; a.A. Fezer, MarkenG, § 2 Rn. 2. So auch
schon die allgemeine Meinung zum Zeitpunkt der Gültigkeit des alten Warenzeichengesetzes, siehe nur
Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 55 ff und § 31 Rn. 182 ff; sowie Baumbach/Hefermehl, UWG, § 1 Rn.
483; a.A. Fezer, Festschrift GRUR Bd. II, S. 939, 952 ff; ders., GRUR 1985, 485 ff.. Allerdings sei hier nicht
verschwiegen, daß der BGH in einigen früheren Entscheidungen inkonsequenterweise vor abschließender Prüfung
der zeichenrechtlichen Ansprüche die Prüfung außerkennzeichenrechtlicher Normen, insbesondere § 1 UWG,
anstrebte, so in BGH, GRUR 1963, 423 – coffeinfrei; BGH, GRUR 1965, 601, 605 – roter Punkt; BGH, GRUR
1966, 30, 32 – Konservenzeichen I; dagegen Kritik im Schrifttum, siehe nur Pluta, S. 112 m.w.N. und Sambuc, S.
219, der diese Inkonsequenz mit Erwägungen der Arbeitsökonomie leichthin erklärt. Kur, GRUR 1990, 1, 15,
weist zu Recht ausdrücklich daraufhin, daß das Wettbewerbsrecht nur einen Auffangtatbestand darstellt und nicht
„als bequeme Ausrede“ benutzt werden darf, um die Prüfung des Zeichenrechts zu umgehen.

85
b) Gemeinschaftsmarkenverordnung im Normenkontext
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung muß auch in den Bereich des Rechts gegen den
unlauteren Wettbewerb auf der Gemeinschaftsebene eingeordnet werden, da sie ein
wesentlicher Beitrag zur Errichtung eines unverfälschten Wettbewerbs innerhalb des
Gemeinsamen Marktes ist 532 . Die auf nationaler Ebene in Deutschland anfänglich
angestellten dogmatischen Überlegungen hinsichtlich des Verhältnisses des Zeichenrechts
zum Wettbewerbsrecht sind gegenwärtig, schon mangels eines gemeinschaftsrechtlichen
Wettbewerbsrechts, auf die europäische Ebene nicht übertragbar, aber auch
wenn ein solches einmal norminiert wird, würde die Gefahr einer Übertragung dieser
inzwischen antiquierten Ansicht wohl nicht bestehen, da der EuGH zwischenzeitlich die
Gleichwertigkeit der Marke als Immaterialgüterrecht im europäischen Recht des
geistigen Eigentums anerkannt hat und damit den Grundstein für die Gleichrangigkeit
von Zeichenrecht und Wettbewerbsrecht auch auf der europäischen Ebene gelegt hat.
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung enthält keine so eindeutige und konzentrierte
Regelung für die Anwendbarkeit ergänzender Kennzeichenschutzrechte wie das
deutsche Markengesetz, sie weist aber an verschiedenen Stellen auf das auf die
Gemeinschaftsmarke zusätzlich anwendbare Recht außerhalb der Gemeinschaftsmarkenverordnung
ausdrücklich hin. Diese Hinweise stehen nicht im Gegensatz zu dem weiter
oben dargestellten Autonomieprinzip der Gemeinschaftsmarkenverordnung 533 . Die
Autonomie der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist so zu verstehen, daß das
Gemeinschaftsmarkenrecht grundsätzlich den Schutz der Gemeinschaftsmarke selbst
gewährleistet, aber dessenungeachtet ergänzend auch eigenständig anweist, welche
nationalen Rechtsvorschriften zusätzlich auf die Gemeinschaftsmarke anwendbar sind 534 .
Im Hinblick auf die angestrebte Einheitlichkeit des Gemeinschaftsmarkensystems und
den Vorrang der Gemeinschaftsmarke dürfen die nationalen Regelungen allerdings nur
subsidiär geltend gemacht werden 535 .
Von besonderer Bedeutung ist vorliegend der Verweis von Art. 14 Abs. 2 GemMVO,
daß Klagen, betreffend eine Gemeinschaftsmarke, auch auf innerstaatliche Rechtsvorschriften
gestützt werden können und indes die Normen des unlauteren Wettbewerbs und
über die zivilrechtliche Haftung ausdrücklich hervorgehoben werden. Dieser Umstand ist
bei der Prüfung der Schranken für den Handel mit Gemeinschaftsmarken zu berücksichtigen;
besonderes Augenmerk wird darauf zu richten sein, in welchem Umfang die
Anwendbarkeit der nationalen Normen genau zulässig ist, namentlich ist zu klären, ob
sich nur der Markeninhaber einer Gemeinschaftsmarke auf die nationalen außerkennzeichenrechtlichen
Normen berufen darf oder ob auch nationale Markeninhaber diese
gegenüber einer Gemeinschaftmarke geltend machen dürfen 536 , der Wortlaut der
Verweisung in Art. 14 Abs. 2 GemMVO gibt auf diese Frage keine eindeutige Antwort.
532 Vgl. Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 483; so auch EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711 = GRUR Int. 1990,
960 - HAG II.
533 Siehe diesbezüglich unter B. I. 3. b)
534 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung von Ingerl, S. 37 ff.
535 So andeutungsweise der Erwägungsgrund 1 der GemMVO, Abl. EG Nr. L 11, S. 1, wenn er auch nicht explizit
die Subsidarität der nationalen Rechtsvorschriften ausspricht.
536 Ausführlich dazu unter F. II. 13.

86
Indem die Gemeinschaftsmarkenverordnung nur auf nationale Normen verweist und
nicht auch auf europäische, impliziert sie die Frage, ob die Gemeinschaftsmarkenverordnung
auf der europäischen Ebene als ein abschließendes Sondergesetz betrachtet
werden muß. Im Hinblick auf das als ergänzendes europäisches Kennzeichenschutzgesetz
bisher nur in Betracht kommende, aber gegenwärtig noch nicht normierte,
gemeinschaftliche Wettbewerbsrecht, kann diese Frage hier offenbleiben.

87
D. Eintragung und Markenbegriff
I. Das Recht auf die Marke
1. Rechtsanspruch auf die Eintragung der Marke
a) Nach dem Markengesetz
Das Markengesetz besagt in § 33 Abs. 2, daß dem Eintragungsantrag auf eine Marke
stattzugeben ist, sofern die Anmeldungserfordernisse vorliegen 537 und absolute
Eintragungshindernisse der Eintragung nicht entgegenstehen. Aus dieser Formulierung
kann ein Rechtsanspruch auf die Eintragung der Marke gelesen werden, der sich
zugleich auch aus der heutigen rechtlichen Natur der Markeneintragung in das
Zeichenregister erklären läßt.
Bis zur gegenwärtigen rechtlichen Qualifikation der Eintragung hat sich ein interessanter
Entwicklungsprozeß vollzogen. Zu Anfang der markenrechtlichen Gesetzesgeschichte
wurde die Eintragung als eine rein zivilrechtliche angesehen, da die Warenzeichen
zunächst in das der Rechtssicherheit und der leichteren Beweisbarkeit an Erwerb und
Begründung von Rechten dienende Handelsregister eingetragen wurden 538 . Auch
nachdem später die Warenzeichenrolle beim Patentamt eingerichtet wurde 539 und damit
ein neues patentamtliches Register entstand, wurde zunächst an der zivilrechtlichen
Betrachtungsweise und Einordnung der Eintragung festgehalten 540 . Mit der Entwicklung
des Verwaltungsrechts entwickelte sich auch die Anschauung der rechtlichen Natur von
Markeneintragungen. Nachdem dann auch noch höchstrichterlich entschieden worden
war, daß das Patentamt eine besondere Verwaltungsbehörde ist 541 , wurde die
Warenzeicheneintragung nicht mehr als zivilrechtlicher Akt eingestuft, sondern wurde
nun rechtlich vorschriftsmäßig als Verwaltungsakt qualifiziert 542 .
Diese rechtliche Qualifizierung der Zeicheneintragung als Verwaltungsakt trifft auch auf
die Markeneintragung nach dem neuen Markengesetz zu, da der verfahrensrechtliche
Weg der Eintragung gegenüber dem alten Warenzeichengesetz grundsätzlich nicht
537 Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, wenn die Eintragungsgebühr nicht mit der Anmeldung oder in der
einmonatigen Nachzahlungsfrist bezahlt wird (§§ 32 Abs. 4, 36 Abs. 3 MarkenG).
538 Jackermeier, S. 4
539 Dies geschah durch das „Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnung „ vom 12.5.1894, RGBl. S. 441= Bl. f. PMZ
1894/95 S. 5
540 Jackermeier, S.4, Pietzcker, GRUR 1973, 561.
541 BVerwG v. 13.6.1959, GRUR 1959, 435
542 Vgl. v. Gamm, Einf. Rn. 101 und Jackermeier, S. 5, mit dem ausführlichem Hinweis, daß diese Einstufung dem §
35 VwVfG entspricht und insbesondere auch das Tatbestandsmerkmal „auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts“
von den Eintragungsnormen des Zeichenrechts erfüllt werden, auch wenn das Markengesetz grundsätzlich als Teil
des Wettbewerbsrechts kategorisiert wird und somit dem Privatrecht zuzuordnen ist, da einzelne Regelungen
innerhalb eines Gesetzes auch verschiedenen Rechtsgebieten angehören können, siehe dazu auch Darstellung in
Kapitel 2 Fn. 492.

88
und somit folglich auch nicht die Rechtsnatur der Marken-
verändert wurde 543
registrierung 544 .
Die Charakterisierung der Markeneintragung als Verwaltungsakt und damit des
gesamten Eintragungsverfahrens als verwaltungsrechtliches Verfahren bedingt, daß das
Patentamt nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet ist, die verfahrensrechtlichen
und materiellen Voraussetzungen für die Eintragung der angemeldeten Marke zu
prüfen 545 . Das Markengesetz hat das Prüfungsverfahren nunmehr selbst geregelt und von
der im alten Warenzeichenrecht häufig angewandten Verweisungstechnik in das
Patentgesetz Abstand genommen. Auch wenn diese spezielleren markenrechtlichen
Verfahrensregeln das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht verdrängen, so müssen
dennoch die allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze für die Art und Weise des
Verwaltungshandelns, insbesondere der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
beachtet werden. Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung bindet das
Patentamt als Verwaltungsbehörde an das bestehende Markengesetz und untersagt ihm,
Maßnahmen zu treffen, die diesem Gesetz widersprechen würden 546 . Mit der
zwingenden Eintragungsbestimmung des § 33 Abs. 2 MarkenG, sofern die
Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind und Eintragungshindernisse nicht entgegenstehen,
gewährt das Markengesetz dem Patentamt bei der Entscheidungsfindung für die
angemeldete Markeneintragung keinen Spielraum und stellt die Entscheidung folglich
nicht in das Ermessen des Patentamts 547 . Daß es sich bei den Eintragungsvoraussetzungen
bzw. den Eintragungshindernissen teilweise um unbestimmte Rechtsbegriffe
handelt, ändert nichts an der auf der Rechtsfolgenseite bestehenden Eintragungspflicht
und somit an dem markenrechtlich gegebenen Rechtsanspruch auf die
Markeneintragung. Bei der Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe des Markengesetzes
sind allerdings neben den bereits oben dargestellten Interpretationskriterien 548
auch der verwaltungsrechtliche Gesichtspunkt der Markeneintragung und das
Eintragungsmonopol des Patentamtes mitzuberücksichtigen. Sie bewirken eine enge
Auslegung der Eintragungshindernisse, um so möglichst viele gewünschte Eintragungen
zulassen zu können 549 . Dieser Aspekt ist auch bei Löschung der Eintragung in
umgekehrter Weise zu berücksichtigen, damit die Löschungsgründe nicht überdehnt
werden - ein wichtiger Gesichtspunkt für die im Laufe der Arbeit zu untersuchenden
markenrechtlichen Schranken für den Markenhandel.
543 Daß das ursprünglich vor der Eintragung angesiedelte Widerspruchsverfahren jetzt dem Eintragungsverfahren
nachgeschaltet ist, hat auf die Beurteilung der Rechtsnatur der Registrierung keine Auswirkung; entscheidend ist
die weiterhin bestehende registerrechtliche Verfahrenszuständigkeit des Patentamts.
544 Der verwaltungsrechtliche Aspekt des Zeichenrechts wird nach wie vor nur sehr wenig im Schrifttum beachtet
und behandelt, insofern ist die diesbezügliche Feststellung von Jackermeier, S. 6 Fn. 19 aus dem Jahre 1981
immer noch aktuell. Nun aber offenkundig, BPatG, v. 14.8.1991,GRUR Int. 1992, 62 – VITTEL.
545 v. Gamm, Kommentar WZG Einf. Rn. 102 und vgl. BPatGE 4, 182/187 „colorclip“
546 Maurer, § 6 Rn 1ff
547 Diese Tatsache hindert das Patentamt aber nicht, von seiner früheren Amtspraxis abzuweichen, vgl. v. Gamm,
WZG, § 1 Rn. 18 mit Rechtssprechungsnachweisen.
548 Vgl. die Darstellung unter B. V. 4.
549 Dieser Umstand wurde bisher in Deutschland nicht immer ausreichend berücksichtigt, so z.B. bei der Auslegung
des allgemeinen Freihaltebedürfnisses; wie hier auch Kunz-Hallstein, vgl. GRUR Int. 1992, 81, 85

89
Entsprechend der verwaltungsrechtlichen Konzeption der Markeneintragung kommt es
für die Entstehung des eingetragenen Markenrechts nur auf den formalen Akt der
Eintragung an, gleich ob deren Voraussetzungen erfüllt waren oder nicht, und bedingt,
daß die Rechte der Eintragung bis zur Löschung des Zeichens fortbestehen 550 . Die
Eintragung nach dem Markengesetz ist deshalb kein zusätzliches und damit gleichwertiges
Tatbestandsmerkmal zur Verwirklichung der markenrechtlichen Rechte, die
geforderten Tatbestandsmerkmale für die Registrierung sind demnach als Voraussetzungen
der Eintragung untergeordnet 551 . Dieser Umstand läßt die häufig verwendete
Formulierung vom konstitutiven Charakter der Zeicheneintragung 552 leicht mißverstehen,
da sie folglich abweichend von dem sonst allgemein zivilrechtlichen
Verständis 553 verwendet wird.
b) Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
Nach Art. 45 GemMVO wird die Gemeinschaftsmarke eingetragen, wenn die
Anmeldungsvoraussetzungen erfüllt sind 554 und kein Widerspruch innerhalb der
dreimonatigen Frist erhoben oder ein rechtskräftiger Widerspruch zurückgewiesen
wurde 555 . Die Gemeinschaftsmarkenverordnung drückt mit ihrer Formulierung, daß die
Marke bei erfüllten Voraussetzungen eingetragen wird, zwar nicht so plastisch den
Rechtsanspruch auf die Eintragung der Gemeinschaftsmarke aus, wie es die Fassung des
Markengesetzes in § 33 Abs. 2 mit der Aussage, dem Eintragungsantrag auf eine Marke
ist stattzugeben, dartut, steht aber auch nicht der Bejahung des Rechtsanspruchs auf die
Gemeinschaftsmarkeneintragung entgegen. Die Annahme dieses Rechtsanspruchs wird
von der rechtlichen Qualifizierung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke bestätigt.
Im europäischen Recht wird, wie im deutschen Recht auch, zwischen öffentlichen und
privaten Normen unterschieden; die Gemeinschaftsmarkenverordnung gehört
grundsätzlich dem gemeinschaftsrechtlichen Privatrecht an 556 . Die rechtliche
Qualifizierung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke als Verwaltungsakt wird nicht
durch diese generelle Zuordnung versperrt, da die einzelnen Regelungen innerhalb eines
Gesetzes auch verschiedenen Rechtsgebieten angehören können 557 . Für sie ist vielmehr
550 Vgl. Jackermeier, S. 7
551 Vgl. dazu ausführlich Jackermeier, S. 162 ff
552 Vgl. z.B. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 3 Anm. 6; Busse, Anm. 1 b); Pietzcker, GRUR 73, 561
553 Nach der konstitutiven Eintragung im tradtionellen Sinne stehen die einzelnen Tatbestandsmerkmale zur
Verwirklichung der Rechte gleichberechtigt nebeneinander; so entsteht z.B. ein Recht an einem Grundstück nur
durch Auflassung und Grundbucheintragung, fehlt dagegen die Auflassung so ist die Eintragung nicht wirksam;
vgl. Bengel/Simmerding, S. 140.
554 Wie das Markengesetz gemäß §§ 32 Abs. 4, 36 Abs. 3 MarkenG sieht auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung
bei nicht fristgerechter Zahlung der Eintragungsgebühr die Anmeldung als zurückgenommen an (Art. 45 S. 2
GemMVO i.V.m. Regel 9 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 GemMDV).
555 Mit dem vor die Eintragung gezogenen Widerspruchsverfahren geht die Gemeinschaftsmarkenverordnung den
alten Eintragungsweg des früheren Warenzeichengesetzes, von dem das Markengesetz Abstand genommen und
den Widerspruch nun der Eintragung nachgeschaltet hat.
556 Das europäische Privatrecht wird am Ende dieses Jahrhunderts nun endlich zunehmend ausgeformt, dazu
ausführlich Bleckmann, Europarecht, Rn. 1324 ff m.v. Literaturnachweisen.
557 Vgl. Fn. 541 mit Literaturangaben

90
die Einordnung des für die Eintragung zuständige europäische Markenamtes
mitmaßgebend.
Das für die Erteilung der Gemeinschaftsmarke zuständige Amt ist im institutionellen
Rahmen des EG-Vertrages auf der Rechtsgrundlage des Art. 235 EWGV 558 errichtet
worden und als rechtsfähige Organisationseinheit mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art.
111 GemMVO) sowie als weitgehend selbständige Verwaltungsbehörde der
Gemeinschaft gestaltet worden 559 . Die Aufgabe des Markenamtes liegt in dem direkten
Vollzug 560 des europäischen Markenrechts 561 ; das Amt entscheidet aufgrund der
detaillierten Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung 562 über die begehrte
Marken-eintragung gegenüber dem Antragsteller. Somit erläßt das Markenamt als
europäische Verwaltungsbehörde auf der Rechtsgrundlage der
Gemeinschaftsmarkenverordnung als europäischem besonderen Verwaltungsrecht, in
konkreten Einzelfällen gegenüber Marktbürgern Entscheidungen 563 , die als das parallele
Instrument zum Verwaltungsakt des deutschen Rechts qualifiziert werden können 564 .
Entsprechend der rechtlichen Qualifizierung der Gemeinschaftsmarkeneintragung als
Verwaltungsakt ist das Markenamt nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die
verfahrensrechtlichen und materiellen Voraussetzungen für die Eintragung der
angemeldeten Marke zu prüfen. Das die Markenregistrierung betreffende Prüfungsverfahren
ist ausführlich in der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelt, zusätzlich
müssen bei diesem Verfahren aber auch noch die vom EuGH entwickelten allgemeinen
Grundsätze für die Verwaltungstätigkeit 565 berücksichtigt werden, insbesondere der
558 Heute Art. 308 EGV, siehe Fn. 15.
559 Hilf S. 162, siehe auch die ausführliche Darstellung hinsichtlich der Zuständigkeit der Gemeinschaft zur
Schaffung eines europäischen Markensystems, insbesondere zur Erforderlichkeit und Geeignetheit eines
Markenamtes auf der Rechtsgrundlage des Art. 235 EGV in dem Arbeitsdokument III/D/1294/79 der
Kommission, veröffentlicht in GRUR Int. 1980, 33 ff und GRUR Int. 1980, 96 ff. Früher wurde die Frage der
Erweiterung von den in dem EG-Vertrag festgelegten Organisationsstrukturen überwiegend verneint, vgl.
Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht S. 1162 m.w.N..
560 Der direkte Vollzug des Gemeinschaftsrechts mittels einer europäischen Verwaltungsbehörde ist nicht die Regel,
primär sind die Mitgliedstaaten für den Vollzug zuständig, da der EG-Vertrag nicht festlegt, wer grundsätzlich zur
verwaltungsmäßigen Durchführung des Gemeinschaftsrechts zuständig ist und deshalb das Prinzip der begrenzten
Ermächtigung gilt, vgl. Grabitz Art. 189 Rn. 18. Bedingt durch diesen Umstand hat die Gemeinschaft bis heute im
Bereich des direkten Vollzugs noch keine allgemein geltenden Verwaltungsvorschriften erlassen, in der Literatur
wird dieser Themenbereich aber in den letzten Jahren ausführlich diskutiert, vgl. Bleckmann, DÖV 1993, 837 ff;
Häberle, EuGRZ 1991, 261 ff sowie ausführlich Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. I, S. 193 ff
561 Die Gemeinschaftsmarke kann gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. b GemMVO zwar auch bei dem zentralen Markenamt
eines Mitgliedstaates angemeldet werden, dies hat aber keine Auswirkungen auf den direkten Vollzug, da die
mitgliedstaatlichen Markenämter nur Amtshilfe leisten, indem sie die Markenanmeldung entgegennehmen und sie
innerhalb von zwei Wochen an das europäische Markenamt weiterleiten.
562 Dem Meroni-Urteil, EuGH v. 13.6.1956, Rs. 9/56 und 10/56 - Slg. 1958, 9, 44, 51, 81, 85, in dem der EuGH der
Delegation von hoheitlichen Entscheidungsbefugnissen auf neugegründete Einrichtungen der Gemeinschaft
mehrere Grenzen gesteckt hat, entsprechend, weist die Gemeinschaftsmarkenverordnung dem Markenamt nur
genau umgrenzte Ausführungsbefugnisse zu, siehe dazu Arbeitsdokument, GRUR Int. 1980, 96, 98 f.
563 Vgl. Arbeitsdokument der Kommission, GRUR INT. 1980, 96, 98
564 Die Lehre vom Verwaltungsakt ist inzwischen vom EuGH umfassend für das europäische Recht entwickelt
worden, vgl. Bleckmann, S. 216 mit zahlreichen Nachweisen der Rechtsprechung des EuGH.
565 Auch wenn bis heute noch keine europäischen allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlassen werden konnten
(vgl. Fn. 558), so hat doch der EuGH im Laufe der Zeit allgemeine Grundsätze für die Verwaltungstätigkeit der
Gemeinschaft entwickelt, vgl. Beutler, S. 229.

91
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 566 . Unter besonderer Beachtung der
verfahrensrechtlichen Prägung der Markeneintragung ist Art. 45 GemMVO so zu
interpretieren, daß dem Markenamt bei seiner Entscheidungsfindung hinsichtlich der
Eintragung kein Ermessensspielraum eingeräumt ist, sobald die Eintragungsvoraussetzungen
erfüllt sind. Damit ist aber selbstverständlich nicht die Auslegung der
unbestimmten Rechtsbegriffe ausgeschlossen; vielmehr sind, wie bei der Auslegung des
Markengesetzes, auch bei der Interpretation der Gemeinschaftsmarkenverordnung der
verwaltungsrechtliche Aspekt sowie das Eintragungsmonopol des Markenamtes neben
den allgemeinen Auslegungsmethoden 567 besonders zu beachten, die beide letztendlich
eine enge Auslegung der Eintragungshindernisse hervorrufen, um so möglichst viele
Anmeldungen von gewünschten Gemeinschaftsmarken positiv bescheiden zu können.
Entsprechend der rechtlichen Qualifizierung der Gemeinschaftsmarkeneintragung als
Verwaltungsakt und damit kongruent mit der Eintragung nach dem Markengesetz, ist für
die Entstehung der eingetragenen Gemeinschaftsmarke nur der formale Akt der
Eintragung von Bedeutung, vorbehaltlos dem Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen,
die demnach für die Registrierung der tatsächlichen Eintragung
untergeordnet sind und die Eintragung kein zusätzliches und damit gleichwertiges
Tatbestandsmerkmal zur Verwirklichung der gemeinschaftsrechtlichen Rechte bildet,
folglich bestehen die Rechte der Eintragung auch bis zur Löschung der Marke fort.
2. Markeninhaberschaft
Der obigen Konstatierung eines grundsätzlich bestehenden Rechtsanspruchs auf die
begehrte Markeneintragung sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene
schließt sich die Frage an, welchen Personen oder Personengruppen die Gemeinschaftsmarkenverordnung
und das Markengesetz diesen Rechtsanspruch zuerkennen.
a) Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
Art. 5 GemMVO gewährt natürlichen und juristischen Personen, einschließlich
Körperschaften des öffentlichen Rechts als potentiellen Inhabern von Gemeinschaftsmarken
einen Rechtsanspruch auf die begehrte Markeneintragung, soweit sie entweder
Angehörige der Mitgliedstaaten ( Art. 5 Abs. 1 lit. a GemMVO 568 ) oder Angehörige
anderer Verbandsländer der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (Art. 5 Abs. 1 lit. b GemMVO) sind. Angehörige sonstiger Drittstaaten
können auch Markeninhaber werden, wenn sie entweder ihren Wohnsitz, Sitz oder eine
tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung
im Gebiet der Gemeinschaft oder eines Verbandslands der PVÜ haben
(Art. 5 Abs. 1 lit. c GemMVO) oder, sofern sie Art. 5 Abs. 1 lit. c GemMVO nicht
566 Dieser Grundsatz nimmt auf der europäischen Ebene eine besondere Stellung ein, der EuGH hat ihn schon sehr
früh anerkannt, EuGH, Rs. 42 und 49/59, SNUPAT, Slg. 1961, 109, 172 und Rs. 14/61, Hoogovens, Slg. 1962,
511, 553, vgl. dazu Pernice in Grabitz, Art. 164 Rn. 88 und ausführlich Lecheler, S. 56 ff, 82.
567 Vgl. dazu die obige Darstellung unter B. V. 1.
568 Nach Art. 5 Abs. 2 GemMVO werden Staatenlose und Flüchtlinge den Staatsangehörigen des Staates
gleichbehandelt, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

92
erfüllen, ihre Heimatstaaten das Gegenseitigkeitsprinzip anerkennen (Art. 5 Abs. 1 lit. d
und Abs. 3 GemMVO) 569 .
Indem Art. 3 GemMVO Gesellschaften und andere juristische Einheiten, die nach dem
für sie anwendbaren nationalen Recht, die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger
von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge abschließen oder andere
Rechtshandlungen vornehmen zu können und ihnen Prozeßfähigkeit zugesprochen wird,
mit den juristischen Personen gleichstellt, wird der Kreis der in Art. 5 GemMVO explizit
genannten möglichen Gemeinschaftsmarkeninhaber um eine variabele Menge, bedingt
durch die Ausgestaltung der nationalen Rechte erweitert. Mittels dieser Konstruktion
werden zur Eingrenzung der zulässigen Gemeinschaftsmarkeninhaber die sonst anzuwendenden
gemeinschaftskonformen Auslegungsmethoden verdrängt, und allein die
nationalen Rechte bestimmen, welche Gruppierungen zusätzlich Inhaber einer Gemeinschaftsmarke
werden können. Dieses Gefüge birgt die Gefahr, das grundsätzlich auf die
einheitliche Handhabung bedachte Gemeinschaftsmarkenrecht in puncto Gemeinschaftsmarkeninhaberschaft
mit divergierenden Ergebnissen für die nationalen juristischen
Einheiten zu inkommodieren. Welche rechtlichen Vereinigungen nach dem deutschen
Recht die von der Gemeinschaftsmarkenverordnung geforderten Voraussetzungen
erfüllen, wird im nächsten Abschnitt mituntersucht.
Entsprechend der Nichtaufnahme des Akzessorietätsprinzips in die Gemeinschaftsmarkenverordnung
koppelt auch die Regelung der Inhaberschaft einer Gemeinschaftsmarke
den Rechtsanspruch auf eine Markeneintragung nicht an das
Vorhandensein eines Geschäftsbetriebes 570 .
b) Nach dem Markengesetz
Die Richtlinie gibt den nationalen Markengesetzen weder obligatorische noch fakultative
Vorgaben für die Regelung der Markeninhaberschaft 571 , infolgedessen hätte der deutsche
Gesetzgeber die Markeninhaberfähigkeit weiterhin in Fortführung der deutschen
Zeichenrechtstradition die Inhaberschaft einer Marke an das Vorhandensein eines
Geschäftsbetriebes koppeln können, was er aber in konsequenter Umsetzung der
Aufgabe des Akzessorietätsprinzips nicht realisierte 572 .
Inhaber von eingetragenen und angemeldeten Marken können nach § 7 MarkenG
natürliche (Nr. 1) 573 und juristische Personen (Nr. 2), einschließlich der des öffentlichen
569 Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist die Verwirklichung des Grundsatzes der freien Akzessibilität; vgl.
Denkschrift GRUR Int, 1976, 481, 488; Kommission, Erläuterungen zu Art. 4 VOE 1980, GRUR Int. 1981, 86,
87
570 Der Fachausschuß für Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht sprach sich dagegen Ende 1981 noch für eine solche
Koppelung positiv aus, um seiner Ansicht nach auf diese Weise den möglichen mißbräuchlichen Markenerwerb
und insbesondere den Markenhandel ausschließen zu können, GRUR 1992, 87, 88 f.
571 Vgl. dazu die obige Ausführung unter B. II. 3.
572 Dazu ausführlicher unter C. I. 3. a)
573 Nach § 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird eine Marke wegen Verfalls gelöscht, „wenn der Inhaber der Marke nicht
mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt“. Da § 27 Abs. 1 MarkenG die Übertragung und Vererbung
der Marke gestattet, kann der Tod einer natürlichen Person trotz der weiten Formulierung des § 49 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG kein Löschungsgrund sein; vgl. Gamm, WRP 1993, 793, 795, der deshalb folgerichtig die weite
Formulierung kritisiert.

93
Rechts, auch wenn sie nicht extra genannt werden 574 , sein. Desweiteren läßt § 7 Nr. 3
MarkenG auch Personengesellschaften als Markeninhaber zu, sofern sie mit der
Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Das
Markengesetz bestimmt somit nicht abschließend, welche rechtlichen Zusammenschlüsse
als eintragungsfähig anzusehen sind; es verweist vielmehr indirekt, wie die
Gemeinschaftsmarkenverordnung, auf die für die Personengesellschaften einschlägigen
Normen, jedoch sind die gestellten Anforderungen für die Bejahung der Markeninhaberfähigkeit
von Gesellschaften auf deutscher und europäischer Ebene nicht ganz
identisch. Während das Markengesetz nur die Rechtsfähigkeit fordert, verlangt die
Gemeinschaftsmarkenverordnung zusätzlich noch die Prozeßfähigkeit der Gesellschaft.
Diese Verweisungstechnik ist Ausdruck einer modernen Markenregulierung, indem sie
die Möglichkeit konstituiert, außerhalb des Zeichenrechts erfolgende Gesetzesentwicklungen
und neue Auslegungstendenzen der einschlägigen Normen in der Rechtslehre
automatisch berücksichtigen zu können, ohne zuvor die Markenrechte erst aufwendig
anpassen zu müssen.
Die vom Markengesetz und der Gemeinschaftsmarkenverordnung aufgestellten
Voraussetzungen erfüllen die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft,
ihnen werden vom Handelsrecht die geforderten Fähigkeiten zugesprochen
575 . Das neue Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 576 hat die Partnerschaft, die
ansonsten eng an die BGB-Gesellschaft angelehnt ist 577 , hinsichtlich der Rechts- und
Prozeßfähigkeit gleich der offenen Handelsgesellschaft ausgestattet 578 . Somit steht der
Eintragung dieser Personengesellschaften nach dem deutschen Markengesetz wie nach
der europäischen Gemeinschaftsmarkenverordnung als Markeninhaber nichts entgegen.
Problematisch ist die Beantwortung der Frage, ob die beliebte und häufig praktizierte
BGB-Gesellschaft 579 als Markeninhaber unter einem Gesamtnamen eingetragen werden
kann. Davon zu unterscheiden ist die Variante, daß die einzelnen Gesellschafter der GbR
sich zusammen als Inhaber einer Marke eintragen lassen. Das Markengesetz beschränkt
574 Vgl. BT-Drucks. 12/6581 S. 69
575 Vgl. § 124 Abs. 1 HGB für die offene Handelsgesellschaft und § 161 Abs. 2 iVm § 124 Abs. 1 HGB für die
Kommanditgesellschaft
576 Gesetz vom 25. Juli 1994, BGBl. I S. 1744, in Kraft getreten am 1. Juli 1995. Mit der Partnerschaft will der
Gesetzgeber den Angehörigen Freier Berufe, insbesondere größeren Zusammenschlüssen freier Berufe, eine
„besondere, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Gesellschaftsform zur gemeinsamen Berufausübung zur
Verfügung gestellt werden“, so BT-Drucks. 12/6152, S. 1. Designer, vorliegend Markendesigner, könnten auch
die Rechtsform der Partnerschaft wählen, strittig, vgl. Michalski/Römermann, § 1 Rn. 89; Meilicke/Graf v.
Westphalen/Hoffmann/Lenz § 1 Rn. 67, 75. Allerdings konkurriert in der Praxis die Partnerschaft mit anderen
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten für die Angehörigen freier Berufe, bei Rechtsanwälten insbesondere die erst
kürzlich vom BGH , BGHZ 124, 224, zugelassene Anwalts-GmbH; aus diesem Grunde steht die Literatur auch
mehrheitlich dem Partnerschaftsgesellschaftsrecht kritisch gegenüber, so beispielsweise K. Schmidt, NJW 1995, 1
ff; Soliropoulos, ZIP 1995, 1879; Mahnke, WM 1996, 1029; weitere Literaturangaben bei Meilicke/Graf v.
Westphalen/Hoffmann/Lenz, § 1.
577 Vgl. § 1 Abs. 4 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG)
578 Vgl. § 7 Abs. 2PartGG, der besagt, daß § 124 HGB entsprechend anzuwenden ist.
579 So sind heute noch sehr viele Rechtsanwaltssocietäten in der Gesellschaftsform der GbR organisiert und haben
sich nicht in eine Partnerschaft nach dem PartGG umgeformt, vgl. ZIP 1996 Nr. 154, nach Angaben von Seifert,
Referent im Bundesministerium der Justiz, wurden innerhalb eines knappen Jahres seit Inkrafttreten des
Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes ungefähr 250 Partnergesellschaften angemeldet, davon 25 % von
Rechtsanwälten

94
die Anzahl der Personen nicht, die sich zusammen als Inhaber einer Marke eintragen
lassen können 580 und ermöglicht somit eine kumulative Markeninhaberschaft 581 . Die Eintragung
der einzelnen Gesellschafter hat zum Nachteil, daß bei jedem Gesellschafterwechsel
oder Ein- und Austritt das Markenregister zur Aktualisierung der
berechtigten Markeninhaber berichtigt werden muß 582 , was bei Eintragung der Marke
unter dem Namen der BGB-Gesellschaft entfiele.
Entscheidend für die Eintragungsfähigkeit der BGB-Gesellschaft unter ihrem eigenen
Namen ist, ob ihr Rechts- und Prozeßfähigkeit zugesprochen werden kann. Eine klare
Norm, wonach die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts rechts- und prozeßfähig ist, wie
sie für die OHG und KG besteht, fehlt im BGB; erschwerend kommt hinzu, daß der
Gesetzgeber sich nicht eindeutig für ein Zuordnungskonzept hinsichtlich des
Gesamthandsvermögens ausgesprochen hat 583 . Die dadurch bedingte und schon 100
Jahre währende Diskussion über die Rechtsnatur der BGB-Gesellschaft - die durch das
Umwandlungsgesetz wieder verstärkt angefacht wurde -, hat verschiedene
Gesamthandstheorien hervorgebracht 584 , die alle untersuchen, ob die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts als Gesamthand ein gebundenes Sondervermögen der Gesamthänder
oder ein Rechtssubjekt darstellt. Die wohl noch herrschende Meinung - Vertreter der
traditionellen Gesamthandslehre 585 - geht davon aus, daß die BGB-Gesellschaft keine
Rechtspersönlichkeit besitzt, für sie sind vielmehr die Gesamthänder die Rechtsträger
und das Gesamthandvermögen - hier interessierend die Marke als Vermögensgegenstand
- steht ihnen nur als gebundenes Sondervermögen zu. Nach dieser Doktrin ist mangels
zugesprochener Rechtsträgerschaft die BGB-Gesellschaft als Markeninhaberin in das
Markenregister auf deutscher und europäischer Ebene selbst nicht eintragbar.
Seit den 70er Jahren vertreten aber immer mehr Autoren eine neue Gesamthandslehre,
mit der sie einer Gesamthandsgesellschaft grundsätzlich die Anerkennung der
Rechtsfähigkeit zusprechen 586 . Danach kann die Gesamthand innerhalb ihres Gesellschaftszweckes
selbständig im Rechtsverkehr handeln und so Trägerin von Rechten und
Pflichten sein. Auch in der Rechtsprechung, die bisher von der traditionellen
580 Vgl. BT-Drucks. 12/6581 S. 69; § 5 Abs. 3 MarkenV
581 Auch gemäß Art. 16 Abs. 3 GemMVO und Regel 1 Abs. 4, 75 GemMVO DV ist die gemeinsame Inhaberschaft
einer Gemeinschaftsmarke mehrerer Personen zulässig.
582 Die Markenregisterberichtigung muß nicht sofort vorgenommen werden, sie hat auf den materiellen Aspekt der
Marke keinen Einfluß; die Berichtigung ist aber dann erforderlich, wenn aus der Marke Rechte gegenüber Dritten
verfahrensrechtlich geltend gemacht werden sollen; vgl. § 28 Abs. 2 MarkenG und Art.17 Abs. 6 GemMVO.
583
Die mangelnde Klarheit der BGB-Gesellschaft als Gesamthandsgesellschaft erklärt sich auch aus der
Entstehungsgeschichte der §§ 705 ff BGB; die zweite Kommission hat hinsichtlich der Regelungen der BGB-
Gesellschaft auch zum Ausdruck gebracht, daß sie „zu der wissenschaftlichen Streitfrage über das Wesen der
gesamten Hand nicht Stellung nehmen sollte“, Protokoll II, S. 430 und Mugdan II, S. 990, vgl. dazu auch
Breuninger, S. 4 ff;
584 Auf die einzelnen Gesamthandstheorien kann in der vorliegenden Untersuchung nicht im einzelnen eingegangen
werden, dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Vgl. hierzu K. Schmidt, JZ 1985, 909; MüKo-Reuter vor §
21 Rn 9; weitere ausführliche Literaturangaben hinsichtlich der Diskussion bei K. Schmidt, GesR, § 8 III.
585 So Seibert, JZ 1996, 785; siehe ferner die ausführlichen Literaturangaben bei Breuninger, S. 7 Fn. 36.
586 Flume hat durch seine grundlegenden Überlegungen in BGB AT 1/1 Personengesellschaften § 5, S. 68 ff den
Anstoß zu diesem Meinungsumschwung gegeben, vgl. K. Schmidt, GesR § 8 III; die umfangreichen
Literaturnachweise bei Wiedemann, WM Sonderbeilage 1994 Nr. 4, S. 3 sowie Zöllner mit weiteren zahlreichen
Literaturangaben , Festschrift für Gernhuber, 1993, S. 563 Fn. 3.

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Gesamthandslehre ausging, lassen sich nun Ansätze finden, die zu der neuen Gesamthandslehre
tendieren, auch wenn der BGH bis jetzt noch nicht explizit die Rechtssubjektivität
einer Gesamthand anerkannt hat 587 .
Die Bejahung der grundsätzlichen Rechtsfähigkeit einer Gesamthandsgesellschaft
bedeutet nicht gleichzeitig, daß auch jeder Gesamthand nach dem geltenden Recht die
Trägerschaft zugeteilt wird 588 . Bezogen auf die BGB-Gesellschaft ist festzustellen, daß
die für sie einschlägigen Vorschriften im BGB ihr nicht eindeutig die Eigenständigkeit
zusprechen, daß ihnen gleichzeitig aber auch nicht die vollständige Versagung der
Fähigkeit zur Verselbständigung der BGB-Gesellschaft zum Rechtssubjekt zu entnehmen
ist, im Gegenteil lassen sich auch Ansatzpunkte für die Verselbständigung
benennen 589 . Die neue Theorie von der Gesamthand als Rechtsträger kann somit grundsätzlich
auf die BGB-Gesellschaft angewandt werden, sie steht nicht vollständig im
Widerspruch zu den theoretischen Ausgangspunkten des Gesetzgebers, auch wenn dieser
sich eher von der traditionellen Gesamthandslehre hat leiten lassen 590 . Auch das neue
Umwandlungsgesetz unterstreicht die Anerkennung dieser Doktrin, indem es in § 191
Abs. 2 Nr. 1 ausdrücklich die BGB-Gesellschaft als Rechtsform eines Gesellschaftsformwechels
zuläßt und damit die Rechtsträgerschaft voraussetzt 591 .
In der Rechtspraxis werden im Rahmen der einheitlich geregelten Rechtsform der
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts sehr viele verschiedene Erscheinungsformen der
BGB-Gesellschaft verwendet 592 und haben entsprechend unterschiedliche Rechtsprobleme,
so daß die neue Lehre der Gesamthand als Rechtsträger keine allumfassende
Lösung für die im Zusammenhang mit der Rechtseinheit BGB-Gesellschaft auftretenden
vielfältigen Probleme sein kann 593 . Durch Klassifikation der verschiedenen
Erscheinungsformen der BGB-Gesellschaft in mehrere Strukturtypen, kann aber
zumindest für die gesonderten Typengruppen eine bezogen auf die neue Doktrin
verallgemeinerungsfähige Anwort für einzelne rechtliche Aspekte gefunden werden. Die
Einteilung wird zumeist alternativ an drei Kriterien vorgenommen: Einmal anhand des
Zeitfaktors, ob es sich um eine Gelegenheits- oder Dauergesellschaft handelt, zum
anderen mittels des Außenhandels in Außen- und Innengesellschaften, desweiteren ob
Gesellschaftsvermögen vorhanden ist oder nicht und schließlich unter dem Gesichts-
587 Siehe BGH, WM 1990, 586; BGH, WM 1990, 1113; BGH, ZIP 1992, 114; so auch Breuninger, S. 10; vgl. aber
auch Zöllner, Festschrift für Gernhuber, S. 564 Fn. 4 mit dem berechtigten Hinweis auf die hier bestehende
Einordnungsschwierigkeit der Tendenzausrichtung des BGH.
588 Vgl. K. Schmidt, GesR § 8 III, der diesen Ansatz als positivistische Methode bezeichnenderweise qualifiziert.
589 Vgl. dazu ausführlich Schmidt, GesR § 8 III 4. und § 58 IV 2.; ders., JZ 1985, 909, 910 und hinsichtlich den
Verselbständigungsansätzen Wiedemann, Festschrift für Kellermann, S. 529, 532.
590 Vgl. Breuninger, S. 11f, der deutlich aufzeigt, daß die Opponenten der neueren Theorie nicht das geltende Recht
für ihre Ablehnung wirksam heranziehen können; Lindacher, JuS 1981, 431, 434 und auch K. Schmidt § 58 IV 2..
591 Vgl. dazu ausführlich Timm, NJW 1995, 3209 ff; ders., ZGR 1996, 247; a.A. Kraft/Kreutz, S. 88; Zöllner,
Festschrift für Gernhuber, S. 563, 566.
592 Vgl. MünchKomm/Ulmer, vor § 705 Rn. 23 ff; Soergel/Hadding, vor § 705 Rn. 41 ff; Staudinger/Kreßler,
Vorbem. zu § 705 Rn. 139 ff
593 So auch Breuninger, S. 15; K. Schmidt, GesR § 8 III 3. und § 58 IV 3.; sowie ders. ausführlicher dazu in:
Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, Bd. III, S. 468 ff. Aber nicht alle Vertreter der
neuen Lehre der Gesamthand betrachten diese Erscheinungsvielfalt kritisch genug und unterscheiden deshalb
nicht einzelne Typen der BGB-Gesellschaft bei Anwendung ihrer Doktrin, so z.B. Lindacher, JuS 1982, 431, 433.

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punkt, ob es sich um eine schlicht zivilistische oder unternehmenstragende Gesellschaft,
die zumeist Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft genannt wird, handelt 594 . Für den
vorliegend zu untersuchenden Markenhandel ist der letzte Unterscheidungsansatz, der
auf Karsten Schmidt zurückgeht 595 , von besonderem Interesse und wird dementsprechend
hier näher betrachtet.
Als Abgrenzungskriterien der Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft zur schlicht
zivilistischen Gesellschaft werden die Unternehmerträgerschaft und der handelsrechtliche
Unternehmerbegriff herangezogen sowie der Kaufmannsbegriff, da vollkaufmännische
Personenhandelsgesellschaften dem handelsrechtlichen Formzwang ausgesetzt
sind 596 . Folglich sind nichtgewerbliche, insbesondere freiberufliche und
künsterlische Unternehmen sowie Dienstleistungsbetriebe unter die Gruppe der
Mitunternehmer-BGB-Gesellschaften zu subsumieren 597 . Demnach fallen unter die
Kategorie der Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft auch Anwaltssocietäten und Werbeagenturen,
sofern sie nicht in einer anderen Gesellschaftsform als der BGB-Gesellschaft
konstruiert sind; diese haben, insbesondere, wenn sie Gesellschaften mit zahlreichen
Mitgliedern sind, als potentielle Markenhändler ein Interesse an der Markeneintragung
unter dem Namen ihrer Gesellschaft.
Karsten Schmidt folgend wird hier eine im de lege lata-Rahmen befindliche Sonderbehandlung
der Mituntermehmer-BGB-Gesellschaft, soweit sie rechtlich unerläßlich
erscheint, befürwortet, um so der die Gesellschaft prägenden Unternehmerträgerschaft
Rechnung zu tragen 598 . Für jeden Unternehmensträger, so auch selbstredend für die
erwerbstätige Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft, ist hinsichtlich seiner Geschäfte die
Rechtsfähigkeit in der Rechtspraxis bedeutungsvoll und auch erforderlich, demnach muß
zumindest der Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft die Rechtsträgerschaft zugesprochen
werden 599 .
Der Prozeßführungsmöglichkeit der BGB-Gesellschaft steht die h.M. aus Gründen der
Rechtssicherheit und entsprechend der von ihr vertretenen traditionellen Gesamthandslehre
negativ gegenüber 600 . Soweit aber die Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft
anerkannt wird, ist die Versagung der Prozeßfähigkeit inkonsequent; vielmehr sollte die
594 Vgl. Kraft/Kreutz C., S. 82; Heller, S. 10, 29
595 K. Schmidt,. GesR § 58 II Nr. 4.; ders. in Gutachten, S. 415, 449 ff ; ders., JZ 1985, 909, 910 ff. Der BGH, NJW
1992, 1615, 1616 hat die Formulierung der Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft inzwischen übernommen,
ablehnend diesem Unterscheidungsmerkmal gegenüber Breuninger, S. 120 ff, der die Einteilung in Anlehnung an
Johns Habilitationsschrift „Strukturelemente der Rechtsperson“ mit den Elementen der Handlungsorganisation,
Haftungsverband und Identitätsausstattung vornimmt, S. 18 ff.
596 Vgl. K. Schmidt, GesR § 58 II 4.
597 Vgl. K. Schmidt, GesR § 58 II 4 und § 58 III 4. mit zahlreichen Beispielen.
598 K. Schmidt, GesR § 58 II 4., § 58 III 4. und § 58 V
599 Anderen Ansatz für die Rechtsfähigkeit von BGB-Gesellschaften verfolgt Breuninger, S. 45 ff: Er macht die
Rechtsfähigkeit von der selbständigen Identitätsausstattung der BGB-Gesellschaft abhängig. Dieser Blickwinkel
führt wohl zumeist zum gleichen Ergebnis, da die Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft immer einen Namen führen
wird.
600 Stein-Jonas/Bork, § 50 Rn. 17; Baumbach/Hartmann, § 50 Rn. 12; Zöllner/Vollkammer, § 50 Rn. 26;
Müko/Ulmer, § 718 Rn. 42, 43. Die Anerkennung der Rechts- und Parteifähigkeit von BGB-Gesellschaften für
Rechtsstreitigkeiten über Grunderwerbssteuer, BFH ,NJW 1987, 1719 und 1720 läßt auf den ersten Blick eine
Trendwende vermuten, ist aber nicht verallgemeinerungsfähig, da sie explizit auf der Besonderheit des
Steuerrechts beruht.

97
materiell-rechtliche Einordnung mit der verfahrensrechtlichen abgestimmt werden 601 .
Demnach ist für die Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft auch die Prozeßfähigkeit zu
bejahen, diese Sonderbehandlung läßt sich nicht nur mit der Konkordanz von Rechtsund
Prozeßfähigkeit begründen, sondern kann auch wiederum als notwendige Konsequenz
aus der Unternehmensträgerschaft der Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft angesehen
werden 602 .
Nach der hier vertretenen Ansicht sind die für die Markeninhaberschaft geforderten
materiellen Voraussetzungen des Markengesetzes und der Gemeinschaftsmarkenverordnung
zumindest für die Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft gegeben 603 . Durch die
Befürwortung der Adaption von Rechts- und Prozeßfähigkeit ergibt sich der positive
Nebeneffekt, daß unter dem materiell-rechtlichen Aspekt die potentielle Markeninhaberschaft
für die BGB-Gesellschaft auf deutscher und europäischer Basis einheitlich
beantwortet werden kann, auch wenn die Gemeinschaftsmarkenverordnung zu der
Rechtsfähigkeit, mit der sich das Markengesetz begnügt, noch die Prozeßfähigkeit für
die Markeninhaberschaft als Voraussetzung fordert.
Formell rechtlich werden von dem Markengesetz und der Gemeinschaftsmarkenverordnung
sowie von der MarkenV und der DurchführungsV der Gemeinschaftsmarkenverordnung
für die Eintragung einer BGB-Gesellschafter als Markeninhaber
keine Voraussetzungen gestellt. Auch wenn in den einschlägigen Markengesetzen keine
bestimmten Anforderungen für eine solche Eintragung aufgeführt werden, so besteht
doch ein Benennnungsproblem hinsichtlich der BGB-Gesellschaft bei der Eintragung.
Zwar wird die Namensführung der BGB-Gesellschaft allgemein für zulässig erachtet 604 ,
umstritten ist aber, bedingt durch die mangelnde gesetzliche Regelung, in welchen
Grenzen sie erfolgen darf. Üblicherweise wird der Name einer BGB-Gesellschaft aus
den Namen der Gesellschafter oder dem Gegenstand der Gesellschaft entwickelt, aber
auch andere Bezeichnungen sind denkbar. Nach der h.M. darf aber die Geschäftsbezeichnung
nicht „firmenähnlich“ sein, danach sind Namen, die auch von einem
Vollkaufmann als Firma geführt werden können, als Bezeichnung für eine BGB-
Gesellschaft unzulässig 605 , gleichgültig ob sie mit oder ohne Zusatz „Gesellschaft
bürgerlichen Rechts“ geführt werden 606 . Gegen diese allzustrenge Einstellung wenden
sich überzeugend einige Vertreter der Literatur; für sie ist die Geschäftsbezeichnung der
BGB-Gesellschaft die „Firma des kleinen Mannes“, die um so mehr zulässig sein muß,
601 So auch Müko/Lindacher ZPO § 50 Rn. 26 und 27; Lindacher, JuS 1982, 592, 593 mit der stichhaltigen
Ausführung, daß §§ 50, 736 ZPO diesem Ansatz nicht entgegenstehen; so auch Wiedemann, WM Sonderbeilage
Nr. 4 1994, 3, 10; a.A. Heller, S. 244.
602 So K. Schmidt, GesR § 58 II 4. und § 58 V 1.
603 In der Begründung zum Markengesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 69 wird dagegen die Markeninhaberfähigkeit von
Gesellschaften bürgerlichen Rechts kategorisch verneint.
604 Der Gesamtname unterliegt auch dem Namensschutz gemäß § 12 BGB und § 5 MarkenG, vgl. Soergel/Hadding
§ 705 Rn. 69, wo allerdings noch auf § 16 UWG hingewiesen wird, § 5 MarkenG ist aber heute anstelle von § 16
UWG getreten; die GemMVO enthält keine § 5 MarkenG entsprechende Regelung, da sie nur Marken und nicht,
wie das MarkenG, auch den geschäftlichen Bezeichnungen Schutz gewährt.
605 § 37 HGB wird hier als Maßstab entsprechend herangezogen, vgl. BGH, BB 1957, 9; OLG Karlsruhe, BB 1985,
2196; Bokelmann, Rn. 27; Koch, NJW 1989, 2662, 2671; Ruban, Festschrift für Döllerer, S. 515; Hüffer in
Großkomm, z. HGB § 37 Rn 8 ff; Soergel-Hadding, Nachträge zur 11. Aufl., Stand 1988, § 705 Rn. 68
606 Zwernemann, BB 1987, 774, 778

98
soweit sich der Unternehmer an die strengen Grundsätze des Firmenrechts hält und
folglich nicht über Art und Umfang seines Unternehmens täuscht 607 . Insbesondere für
die Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft, im Hinblick auf ihre förderste Eigenschaft der
Trägerschaft eines Unternehmens, scheint eine eigene Namensführung
selbstverständlich 608 . Inzwischen findet diese Gegenansicht zur h.M. auch in der
Gerichtspraxis vereinzelt Zustimmung 609 .
Auch wenn, gleich welcher Ansicht man folgt, die Namensführung einer BGB-
Gesellschaft generell möglich ist, so bedeutet dies noch nicht selbstredend, daß die
Gesellschaft auch mit ihrem rechtmäßig verwendeten Namen in das Markenregister
eingetragen werden kann. Grundsätzlich würde es der Bejahung der Rechts- und
Parteifähigkeit der BGB-Gesellschaft entsprechen, wenn die Gesellschaft hinsichtlich
ihrer Marken ins Markenregister eingetragen werden könnte. Da aber die Geschäftsbezeichnung
für die BGB-Gesellschaft gesetzlich nicht geregelt ist, fehlt demgemäß
auch ein dem Handelsregister zumindest entsprechender Publizitätskatalog, dem der
jeweilige Gesellschafterbestand entnommen werden kann. Diese Tatsache könnte trotz
der fehlenden Anforderungen an die Eintragung einer BGB-Gesellschaft im Markenrecht
gegen eine Eintragung der BGB-Gesellschaft unter ihrem eigenen Namen in das
Markenregister sprechen. Die Gewichtigkeit der fehlenden Publizität des Gesellschaftsnamens
ist abhängig von der Funktion des Markenregisters. Die Gründe für eine
eventuell zu fordernde Publizität können unterschiedlich motiviert sein, so kann einmal
der Publizitätszweck darin liegen, Klarheit und Übersichtlichkeit der Haftungs- und
Vertretungsverhältnisse zugunsten eines Gläubigerschutzes zu gewinnen, 610 , zum
anderen kann auch nur ein Spiegel von privaten Rechten verbunden, aber nicht
notwendigerweise, mit einer Warnfunktion gewollt sein 611 .
Die Destination des nationalen wie europäischen Markenregisters liegt übereinstimmend
vornehmlich darin, Auskunft über Bestehen und Umfang von Zeichenrechten zu geben.
Diese Informationen sind aber nicht allumfassend. Denn auch wenn eine Gemeinschaftsmarke
nur durch Registereintragung erworben werden kann und diese Eintragung
konstitutiv wirkt, der Gemeinschaftsmarkeninhaber durch sie ein ausschließliches Recht
zur Benutzung der Marke gegenüber Dritten erhält, so führt die Registrierung zunächst
nur zu einem Anscheinsrecht in dem Sinne, daß der eingetragene Markeninhaber nur so
lange als sachlich Berechtigter gilt, bis ein prioritätsälterer Markeninhaber sein
Zeichenrecht nachgewiesen und verfahrensrechtlich durchgesetzt hat 612 . Diese Aussage
ist unterschiedslos auf die Eintragung der Marke nach dem Markengesetz zu über-
607 Allen voran K. Schmidt, HandelsR, § 12 I 2. B; ders., DB 1987, 1181 f; ders.; GesR, § 60 I 3.; Breuninger, S. 21;
Müko-Lieb/Krebs, HandelsR, § 37 Rn. 6; Capelle/Canaris, § 11 III; Ullmann, NJW 1994, 1255, 1257, 1258;
dagegen ablehnend noch Wessels, DB 1987, 1673. Die Täuschung kann häufig schon mit einem auf die
Rechtsform der BGB-Gesellschaft hinweisenden Zusatz verhindert werden, vgl. Müko-Ulmer, § 705 Rn. 225 ff.
608 So auch K. Schmidt, GesR § 60 I 3 für den eine Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft niemals namenlos
vorkommen kann.
609 So z.B. OLG Stuttgart, NJW 1987, 1709, dazu die eingehende Besprechung von Bokelmann, NJW 1987, 1683 f.
610 So bei den Personenhandelsgesellschaften ,vgl. Reuter, JZ 1986, 72,73.
611 Das Grundbuch intendiert die Warnfunktion, vgl. Kollhosser, JA 1984, 558; Raiser, AcP 194 (1994), 495.
612 Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 3 Rn. 7, wenn auch für das eingetragene Warenzeichen, so doch auf die
registrierte Gemeinschaftsmarke kongruent übertragbar.

99
tragen 613 . Hinsichtlich des nationalen Markenregisters kommt noch hinzu, daß eine
Marke nach dem Markengesetz auch durch Benutzung unabhängig von Förmlichkeiten
erworben werden kann. Insgesamt gesehen kann sich der Rechtsverkehr nicht vollständig
und ausschließlich auf die Markenregister verlassen. Das europäische wie nationale
Markenrecht berücksichtigt im Hinblick auf die inhaltlichen Bestimmungen der
Normvorschriften vornehmlich die Interessen der Markeninhaber, indem es ihnen die
Möglichkeit der ungehinderten Verwertung des Rechts an der Marke mittels zugestandener
freien Übertragbarkeit und ausdrücklicher Gestattung der Warenzeichenlizenz
einräumt 614 . Die Verbraucherinteressen werden dagegen nur indirekt einbezogen, die
Konsumenten werden zwar vor irreführender Verwendung der Marke geschützt, aber
eigene markenrechtliche Ansprüche werden ihnen gegenüber den Markeninhaber nicht
gewährt, auch die Möglichkeit einer Popularklage auf Löschung einer Marke 615 kann die
markeninhaberfreundliche Ausrichtung nicht kompensieren, da sie die Position der
Verbraucher gegenüber den Markeninhabern nicht ausnehmend begünstigt 616 . Folglich
ist die Tendenz des Publikumszwecks im Markenregister offensichtlich. Durch die
zumeist nur mittelbare Beachtung der Interessen der Verbraucher kann die Funktion des
Registers nicht maßgeblich im Gläubigerschutz gesehen werden. Die Aufgabe besteht
vordringlich darin, eingetragene Marken und ihre Inhaber widerzuspiegeln und eine
begrenzte 617 Warnfunktion für Neueintragungen auszuüben. Zur Erfüllung dieser
Ambition bedarf es keiner allzustrengen Anforderungen an die Publizität der BGB-
Gesellschaft für die Eintragung derselben als Markeninhaber. Eine Prüfung auf das
Vorhandensein und die eigene Identität der Gesellschaft anhand eines vorgelegten
Gesellschaftsvertrages, in dem der Gesellschaftsname aufgeführt ist, sollte als Anforderung
genügen, nicht erforderlich erscheint dagegen eine außerhalb des Registers
erfolgte Registrierung zur Überprüfung der Existenz der einzutragenden BGB-
Gesellschaft als Rechtssubjekt 618 .
Im Ergebnis nach der hier vertretenen Ansicht hat somit die BGB-Gesellschaft in der
Form einer Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft bei ausreichender Identifikationsmöglichkeit
die Rechts- und Prozeßfähigkeit inne, und dieser Typus der Gesamthand
kann als Markeninhaber unter ihrem eigenen Namen selbständig, sowohl nach dem
Markengesetz als auch nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung, eintragen werden 619 .
613 Nach § 28 MarkenG begründet die Eintragung zunächst die Rechtsinhaberschaft (Legitimationswirkung der
Eintragung), vgl. BT-Drucks. 65/81, S. 84
614 Vgl. Kur, GRUR Int. 1990, 1, 4; Henning-Bodewig/Kur, Bd. I S. 218, 219; Balz, RabelsZ 1981, 316, 325;
615 §§ 53, 54 MarkenG, Art. 55 Abs. 1 lit. a GemMVO
616 Siehe dazu auch die Darstellung unter C. II. 3. c); vgl. auch Henning-Bodewig/Kur, Bd. I S. 210 und S. 270 ff,
mit der Forderung die Verbraucherinteressen verstärkt im Markenrecht zu berücksichtigen.
617 Begrenzt ist die Warnfunktion schon deshalb, weil eingetragene Zeichen auch löschungsreif sein können und
deshalb einer Neueintragung nicht im Weg stehen.
618 K. Schmidt, GesR § 60 IV 1. sieht die fehlende Registerpublizität hinsichtlich der Mitunternehmer-BGB-
Gesellschaft durch die aus der Teilnahme am Rechts- und Prozeßverkehr als Unternehmen resultierende
„natürliche“ Publizität kompensiert.
619 Generell gegen die Fähigkeit von BGB-Gesellschaften zur Markeninhaberschaft ist Meister, MA 1990, 525, 534,
insbesondere im Hinblick auf die Markenpiraterie; wie hier Fezer, Festschrift für Boujong, S. 123, 129, 130
allerdings ohne Unterscheidung zwischen den einzelnen Typen der BGB-Gesellschaften, für ihn stellt die
Ablehung der Markenrechtsfähigkeit einer BGB-Gesellschaft gar einen „Anachronismus“ dar, insbesondere im
Hinblick auf die zunehmende Anerkennung der Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft in Deutschland wie auch

100
Insbesondere die am Markenhandel potentiell interessierten Werbeagenturen und
Anwaltssocietäten können sich, vorausgesetzt sie werden in der Form einer GbR geführt,
folglich mit ihrem Geschäftsnamen selbst als Markeninhaber eintragen lassen und
müssen nicht alle ihre Gesellschafter einzelnen als Inhaber der Marke registrieren lassen.
Dieses Ergebnis kann nicht auf die beiden anderen Gesamthandsgemeinschaften, die
Erbengemeinschaft und die Gütergemeinschaft übertragen werden. Zumeist wird es
schon an der Subsumtion unter die Form der Mitunternehmer-BGB-Gesellschaft fehlen,
die eine Sonderbehandlung bei der Markeneintragung berechtigt, aber auch wenn diese
Voraussetzung ausnahmsweise erfüllt sein sollte, so mangelt es doch diesen
Gütergemeinschaften an einem eigenen Namen, unter dem sie als Markeninhaber
eingetragen werden könnten. Demnach müssen hier alle Gesamthandsgesellschafter
kumulativ als Markeninhaber in das Register eingetragen werden. Der durch die
Eintragung unter dem eigenen Gesellschaftsnamen gewonnene Vorteil, bei Gesellschafterwechsel
oder Gesellschaftereintritt und -austritt nicht das Markenregister
korrigieren zu müssen, hätte für diese beiden Gesamthandsgemeinschaften allgemein
keine große Bedeutung, da bei ihr die Gesellschafter von Beginn der Gesellschaft bis zu
ihrer Auflösung zumeist dieselben sind, denn auch wenn ein Gesellschafterwechsel oder
-austritt grundsätzlich bei der Erbengemeinschaft möglich ist, kommt in Relation zu
anderen BGB-Gesellschaften ein Gesellschafterwechsel oder -austritt bei ihr nur selten
in der Rechtspraxis vor.
Zuletzt ist noch daraufhinzuweisen, daß die Markeninhaberschaft nach dem Markengesetz
nicht reserviert ist für deutsche Staatsangehörige oder nach deutschen Recht
gegründete juristische Personen oder Personengesellschaften, auch Ausländer können als
Markeninhaber eingetragen werden. Das im alten Warenzeichengesetz die Markeninhaberschaft
für Ausländer regelnde Prinzip der Gegenseitigkeit 620 wurde in das Markengesetz
nicht übernommen, da die Zahl der der Pariser Verbandsübereinkunft angehörenden
Staaten sehr beträchtlich gestiegen ist und auch inzwischen mit zahlreichen
weiteren Staaten Gegenseitigkeitsabkommen eingegangen worden sind, und damit die
Fälle, in denen die gewünschte Markenanmeldung nach dem Gegenseitigkeitsprinzip
zurückzuweisen wäre, selten vorzukommen schien und der zur Filterung aufwendige
Prüfungsweg angesichts des Ergebnisses als zu aufwendig und nicht mehr gerechtfertigt
angesehen wurde 621 .
II. Markenbegriff
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung, die Richtlinie und das Markengesetz regeln
jeweils gesetzlich den Markenbegriff, allerdings enthält keine dieser Regelungen für den
Begriff „Marke“ eine konkrete Definition, da trotz intensiver Bemühungen und
angesichts der europäischen Tendenz zur Anerkennung der Rechtspersönlichkeiten der Personengesellschaften
und der Obliegenheit einer Rechtsvereinheitlichung; ders., MarkenG, § 7 Rn. 35-38; vgl. auch Ahrens, Festschrift
für Nirk, S. 1, 9, der rechtspolitisch die Markenfähigkeit der BGB-Gesellschaft als logische Konsequenz der
gesellschaftsrechtlichen Entwicklung sieht.
620 § 35 WZG; das Prinzip der Gegenseitigkeit wurde in die Gemeinschaftsmarkenverordnung aufgenommen, vgl.
obige Darstellung unter D. I. 2. a).
621 Vgl. BT-Drucks. 12/6581 S. 69

101
erheblicher Vorarbeiten der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
(AIPPI) eine einheitliche internationale Markendefinition nicht gefunden werden
konnte 622 . Sie umschreiben die schutzfähigen Kennzeichen lediglich nach ihren Aufgaben
und Zweckrichtungen. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung und Richtlinie
stimmen in ihren einschlägigen Ausführungen wörtlich überein, das Markengesetz
weicht dagegen in seiner Markenbegriffserläuterung geringfügig von den europäischen
Normen ab.
1. Erweiterter Begriff der Marke
a) Der Begriff der „Gemeinschaftsmarke“ in der Gemeinschafts-markenverordnung
Der neubegründete Begriff der „Gemeinschaftsmarke“ umfaßt nach Art. 1 Abs. 1
GemMVO nur eingetragene Marken für Waren und Dienstleistungen; nicht impliziert
sind durch Benutzung erworbene Marken und auch andere geschäftliche Kennzeichen
sowie durch Notorietät im Sinne von Art. 6 bis PVÜ erworbene Marken. Die
Beschränkung auf eintragbare Marken, und damit verbunden der Verzicht auf ein
umfassendes Schutzsystem für alle geschäftlichen Kennzeichen, wurde zugunsten der
durch den großräumigen Anwendungsbereich der Gemeinschaftsmarkenverordnung in
der EU ansonsten in Gefahr gesehenen Rechtssicherheit vorgenommen 623 . Die in Art. 4
GemMVO lediglich umschreibende Gemeinschaftsmarke wird durch Nennung der unterschiedlichsten
Formen - wie Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Form oder Aufmachung
der Ware - ansatzweise konkretisiert. Jene Aufzählung ist aber nicht enumerativ und
kann dementsprechend auch keine abschließende Grundlage für eine Definition der
Marke bilden, sie demonstriert dafür anschaulich die Bandbreite der möglichen Markenformen
und gibt einige Eckpfeiler für die Eingrenzung des Markenbegriffs. Die nur
beispielhafte Markenformenauflistung läßt auch die Kombination der einzelnen Markenformen
zu und schließt innovative, bislang nicht gebräuchliche und daher ungewohnte
oder vollständig neue Formen von vorneherein nicht aus 624 . Die Entwicklungsmöglichkeiten
neuer Markenformen ist aber an das Erfordernis der graphischen
Darstellbarkeit gekoppelt, neue Markenformen sind nur soweit eintragbar, als sie auch
die nach der derzeitigen Eintragungstechnik bedingten graphischen Darstellungsanforderungen
erfüllen 625 . Als innovative, aber derzeit angesichts der noch statischen
Eintragungspraxis in das Register für Gemeinschaftsmarken nicht eintragbare
Markenform sei beispielhaft auf das Hologramm als bewegliches Zeichen verwiesen, an
dessen Eintragung auch ein praktischer Bedarf besteht 626 . Mangels gesetzlicher
622 Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747, 750; vgl. auch Beier, GRUR Int. 1963, 83 ff
623 Vgl. Ingerl, S. 29
624 Den Gemeinsamen Erklärungen des Rats und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist auch zu
entnehmen, daß durch die Formulierung des Art. 4 GemMVO ein weiter und offener Markenbegriff beabsichtigt
ist, vgl. Protokoll des Rates anläßlich der Annahme der GemMVO vom 20.12.1993, Abschn. B 4 (zu Art. 4), Abl.
HABM 5/96, 612. Siehe auch Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1249 hinsichtlich des MarkenG.
625 A.A. Fezer, WRP 1999, 575, 578, seiner Ansicht nach kann aus verfassungsrechtlichen Gründen die Eintragung
eines Zeichens nicht allein deshalb versagt werden, weil das Zeichen nach dem gegenwärtigen Stand der Technik
nicht graphisch darstellbar ist.
626 Sofern die Aussage aufgestellt wird, daß das Zeichenrecht bewegte Marken nicht schützt, so Meyer für den
Schutz der Richtlinie, GRUR Int. 1996, 594, ist dies nicht ganz richtig, da der Schutz solcher Marken nicht

102
Definition der Gemeinschaftsmarke muß folglich der beabsichtigte Markenbegriff im
Wege der Auslegung selbständig herausgearbeitet werden, ohne dabei auf ein
traditionelles nationales Markenverständnis zurückzugreifen, solange es keine Grundlage
in der Gemeinschaftsmarkenverordnung findet.
Nach Art. 4 GemMVO können Gemeinschaftsmarken alle Zeichen sein, die geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden, sofern sie sich graphisch darstellen lassen. Diese
abstrakte Markenumschreibung skizziert die Gemeinschaftsmarke als ein
Unterscheidungszeichen für Unternehmensprodukte. Entsprechend ihren wirtschaftlichen,
allumfassend auch rechtlich geschützten Funktionen, kann die Marke nicht nur
reduziert auf ein ordnendes Unterscheidungszeichen im Sinne eines Barcodes verstanden
werden, vielmehr muß sie vorliegend als Kommunikations- und Orientierungsinstrument
im Marktwettbewerb mit einer immanenten und sinnlich wahrnehmbaren Aussageeinheit
begriffen werden 627 .
Die Aussageeinheit bedingt, daß das Zeichen eine gewisse Einheitlichkeit aufweisen
muß, die aber nicht mit einer einfachen Strukturierung gleichgesetzt werden darf und
deshalb auch bei einem aus mehreren Teilen bestehenden Zeichen solange gegeben ist,
wie es seinen geschlossenen Gesamteindruck bewahrt; die Geschlossenheit des Zeichens
wird nicht durch eine Wahrnehmung in mehreren Schritten, wie sie bei umlaufenden
Aufdrucken auf Waren beispielsweise erforderlich ist, aufgehoben 628 . Von der
geforderten Einheitlichkeit kann dagegen bei längeren Texten oder Bilderfolgen nicht
mehr ausgegangen werden, wenn auch die Grenzziehung zum zulässigen Werbeslogan 629
schwierig sein kann 630 . Das Erfordernis der Einheitlichkeit dringt jedoch nicht auf eine
flächenmäßige Begrenzung des Zeichens, so daß auch ein sich wiederholendes Zeichen
in Form eines Musters diese Zeichenanforderung erfüllen kann, sofern das einzelne
Musterelement selbst erfaßbar ist 631 . Ebensowenig wird die eintragungsfähige
Gemeinschaftsmarke auf die zweidimensionale Ebene begrenzt, was sich in der in Art. 4
GemMVO aufgelisteten Markenform, der Form oder Aufmachung der Ware, deutlich
zeigt. Die dreidimensionalen Markenformen dürfen allerdings nicht allein durch das
Wesen der Ware bedingt sein, so muß das die Ware markierende Zeichen sich noch
generell abgelehnt wird, sondern die gegenwärtigen Eintragungsmethoden ihren Schutz momentan nur verhindern
und sobald die Eintragung einer beweglichen Marken technisch möglich ist, sie auch zeichenrechtlich geschützt
wird.
627 Ingerl, S. 53 f und Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 11-14 für das Markengesetz
628 Vgl. Ingerl, S. 54 und Althammer, MarkenG, § 3 Rn. 12 und Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 216; ders., Festschrift für
Piper, S. 525, 533 bezüglich des Markengesetzes.
629 Die Eintragungsfähigkeit von Werbeslogans wird nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung ziemlich großzügig
gehandthabt, dagegen hält die deutsche Rechtsprechung immer noch unberechtigterweise an ihren strengen
Voraussetzungen fest und sieht einen Werbeslogan nur dann als eintragungsfähig an, wenn der Slogan einen
schutzbegründenden Bestandteil aufweist, vgl. Grabrücker, GRUR 1998, 625, 633 ff m.z.N., Bender, MarkenR
1999, 117, 123 Fn. 65; Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 94 ff; zur Markenfähigkeit von Werbeslogans ausführlich,
Erdmann, GRUR 1996, 550, 553 f; vgl. auch Traub, GRUR 1973, 186, 187 ff, zur Rechtslage nach dem
Warenzeichengesetz.
630 Ingerl, S. 54
631 Diese einschränkende Anforderung stellte dagegen das alte WZG an das Warenzeichen, vgl. nur Busse/Starck
WZG § 1, RN. 30; Ingerl, S. 54 zur Gemeinschaftsmarke; Kur, Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S. 174, 185
Fn. 45 zum heutigen Markengesetz.

103
derart von der Ware oder der Verpackung abheben, daß es als selbständiges Element
hervortritt. Dieses, schon allein aus dem Wesen der Marke als Unterscheidungskennzeichen
abzuleitende, Erfordernis wurde nicht in die Umschreibung der Gemeinschaftsmarkenfähigkeit
eines Zeichens in Art. 4 GemMVO aufgenommen, dafür ist es
explizit in den absoluten Eintragungshindernissen normiert 632 . Diese rechtliche
Plazierung birgt keine Besonderheit, da die Gemeinschaftsmarkenverordnung nur
eingetragene Marken umfaßt und nicht auch solche, die durch Benutzung erworbenen
werden könnten.
Nach Art. 4 GemMVO muß ein eintragbares Zeichen zudem geeignet sein, ein
Unternehmensprodukt von Unternehmensprodukten anderer im Verkehr zu unterscheiden.
Dieses Kriterium der Unterscheidungskraft wird im Rahmen von Art. 4
GemMVO allerdings nur abstrakt geprüft, der konkrete und beabsichtigte Einsatz des
Zeichens sowie die Existenz bereits bestehender gleicher oder ähnlicher Unterscheidungszeichen
werden hier nicht berücksichtigt, so daß danach nur solche Zeichen
nicht eintragbar sind, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, gleich welche Ware
oder Dienstleistung sie kennzeichnen sollen 633 , und ist demzufolge ein sehr schemenhafter
Prüfstein. Die konkrete Unterscheidungskraft bleibt nicht ungeprüft, ihr wird aber
erst in einer zweiten Stufe im Rahmen der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse
634 nachgegangen. Diese gestaffelte Prüfung der Unterscheidungskraft
unterstreicht und respektiert das vom Gesetzgeber gewollte weite Verständnis des
Gemeinschaftsmarkenbegriffs 635 . Eine Kontrolle auf bereits existente identische oder
ähnliche Zeichen wird von Amts wegen in einem dritten Prüfungsabschnitt durchgeführt,
ein positives Ergebnis tangiert aber nicht grundsätzlich die Eintragbarkeit des
gewünschten Zeichens 636 .
Der bis hierhin sehr weit zu verstehende Markenbegriff erfährt durch die von Art. 4
GemMVO geforderte graphische Darstellbarkeit des Zeichens eine Einschränkung.
Diese Restriktion darf allerdings nicht zu eng ausgelegt und gehandhabt werden, um den
Markenbegriff faktisch nicht doch erheblich einzuengen. Die Aufzählung der
verschiedensten Markenformen mit der Spannbreite von Abbildungen bis zu dreidimensionalen
Gestaltungen wiederum veranschaulicht, daß über das Erfordernis der
graphischen Darstellbarkeit der Schutz nicht nur auf zweidimensionale Darstellungen im
Register beschränkt werden soll. Die graphische Darstellbarkeit darf dementsprechend
prinzipiell nur dann versagt werden, wenn das beabsichtigte Zeichen nicht konkret genug
hinsichtlich seiner sinnlich wahrnehmbaren Aussageeinheit wiedergegeben werden kann;
aktuelle technische Unmöglichkeit der Darstellbarkeit im Zeichenregister beim
632 Art. 7 Abs. 1 lit. e GemMVO
633 Vgl. Ingerl, S. 55 und Fezer, Festschrift für Piper, S. 525, 527 f für das Markengesetz
634 Art. 7 Abs. 1 lit. b GemMVO
635 Eisenführ in Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S. 69, 71 steht dieser Prüfungsweise, wenn auch bezogen auf das
Markengesetz, das aber die identischen Prüfungsschritte vorschreibt, kritisch gegenüber und sieht sie als
überflüssige Doppelprüfung an, übersieht dabei aber, daß bei direkter Prüfung der konkreten
Unterscheidungskraft der beabsichtigt weit konzipierte Markenbegriff von vorneherein erheblich eingeengt
würde.
636 Art. 39 i.V.m. Art. 8 GemMVO, es handelt sich hier um ein relatives Eintragungshindernis, das erst auf
Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke seine Eintragungssperre entfalten kann.

104
Harmonisierungsamt berechtigen zwar eine momentane Versagung der Eintragbarkeit,
schließen aber eine zukünftige nach Verbesserung der Eintragungsmöglichkeiten nicht
aus. Solange aber technisch die Eintragung generell möglich ist, können nicht
ungewöhnliche Darstellungsarten, bedingt durch innovative Markenformen, abgelehnt
werden, um so alleine Verfahrensschwierigkeiten zu vermeiden 637 . - Die Prämisse der
graphischen Darstellbarkeit und die gegenwärtig angewandte statische Eintragungstechnik
stehen der Eintragbarkeit bewegter Zeichen, gedacht ist wiederum beispielhaft
an ein Hologramm, momentan noch entgegen. Duftmarken können dagegen auch schon
unter diesen Bedingungen eintragen werden, da sie mit Hilfe von chemischen Formeln
und genauen Mengenangaben der einzelnen beigefügten Substanzen exakt beschrieben
werden können 638 . Auch Tastmarken sind heute schon eintragbar, sie sind kleine,
komprimierte dreidimensionale Gestaltungen und dementsprechend darstellbar, lediglich
kann die Größe einer Tastmarke es erforderlich machen, die Darstellung in einem etwas
vergrößerten Raster wiederzugeben, um so die speziellen Strukturen des Zeichens
präzise erkennen zu können 639 . Die Darstellung von Hörmarken bereitet auch keine
Schwierigkeit: Sie kann entweder durch Notenschrift oder Sonogramm vorgenommen
werden 640 .
Insgesamt gesehen ist der neue Gemeinschaftsmarkenbegriff sehr weit konzipiert, mit
seiner Normierung ist ein flexibles Markierungsinstrument geschaffen worden, das im
Trend der neueren internationalen Entwicklung auf dem Markenrechtsgebiet liegt und
den heutigen wirtschaftlichen Interessen und Bedürfnissen entspricht. Besonders durch
den nicht statisch, sondern offen für neue Markenformen und entsprechend der Technik
hinsichtlich der graphischen Darstellbarkeit der Marke entwicklungsfähig verstandenen,
Gemeinschaftsmarkenbegriff ist ein modernes Kennzeichen geschaffen worden, das sich
automatisch den veränderten wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten anpassen
kann. Der Markengestaltung wird ein großer Spielraum gegeben, einfallsreiche und
erfinderische Zeichenkreateure sind nicht an traditionelle Markenformen gebunden.
So vorteilhaft und begrüßenswert der weite Markenbegriff einerseits ist, darf aber auch
auf der anderen Seite nicht übersehen werden, daß er mit seinen unscharfen Grenzen für
die Handhabung der absoluten wie auch der relativen Schutzhindernisse sowie für den
Schutzumfang eingetragener Marken vielschichtige und diffizile Schwierigkeiten auslöst,
deren umfassende Lösung noch lange dauern wird.
637 So auch Ingerl, S. 57; ausführlich zu den innovativen Markenformen Fezer, WRP 1999, 575 ff.
638 A. A. Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747, 751 und Droste/Reimer, GRUR 1974, 636, 639, ihre Ansicht nach
besteht auch kein praktisches Bedürfnis für Duftmarken; kritisch gegenüber den Geruchsmarken, Viefhues,
MarkenR 1999, 249 ff. Erste eingetragene Duft-Gemeinschaftsmarke: „The smell of fresh cut grass“, MarkenR
1999, 142, diese Duftmarke wurde allerdings nicht mit Hilfe einer chemischen Formel dargestellt, sie wurde
lediglich mit Worten beschrieben, überraschenderweise war dies nach Ansicht der 2. Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamtes ausreichend.
639 So auch Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1249
640 Allerdings kann die Überprüfung des Sonogramms oder der Notenschrift in der Praxis Probleme für die Prüfer
bereiten, hier auch weist zu Recht insbesondere Fuchs-Wissemann hin, vgl. MarkenR 1999, 183, 187.

105
b) Der Begriff der „Marke“ nach der Markenrichtlinie
Die Richtlinie bestimmt in Art. 1 übereinstimmend mit der Gemeinschaftsmarke, daß sie
nur eingetragene oder angemeldete Marken umfaßt. Sie verwehrt aber den einzelnen
Mitgliedstaaten nicht, lediglich durch Benutzung erworbene Marken selbst unter
markenrechtlichen Schutz zu stellen 641 .
Der Markenbegriff wird von der Richtlinie in Art. 2 wortidentisch wie von der
Gemeinschaftsmarkenverordnung in ihrem Art. 4 umschrieben und enthält daher auch
hier keine Legaldefinition. Da für die Richtlinie die gleichen Auslegungsmaßstäbe wie
für die Gemeinschaftsmarkenverordnung gelten 642 , kann vorliegend für die Interpretation
des Markenbegriffes der Richtlinie auf die entsprechenden Ausführungen zum Gemeinschaftsmarkenbegriff
verwiesen werden 643 . Abweichend von der
Gemeinschaftsmarkenverordnung beinhaltet die Richtlinie keine Regelung über eine
Amtsrecherchenpflicht nach bereits existenten, mit dem angemeldeten Zeichen
identischen oder ähnlichen Marken für die nationalen Markenämter, die Mitgliedstaaten
sind in der Ausgestaltung des Markeneintragungsverfahrens frei 644 .
Der weite Markenbegriff der Richtlinie ist als Grundbedingung für den einheitlichen
Erwerb einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten für diese eine obligatorische
Regelung 645 , ein wichtiger, bei der Auslegung des nationalen Markenbegriffes hinsichtlich
der eintragbaren Zeichen zu beachtender Aspekt.
c) Der Begriff der „Marke“ nach dem Markengesetz
In das deutsche Markengesetz wird erstmals der umfassende Begriff „Marke“ 646 eingeführt,
der nun einheitlich für alle Kategorien von Marken, welche Warenmarken,
Dienstleistungsmarken und Kollektivmarken sind, gilt. Der neue Markenbegriff nach
§ 3 MarkenG umfaßt die identischen Markenbegriffe für angemeldete und eingetragene
Zeichen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinie, zusätzlich beinhaltet er
noch durch Benutzung erworbene Marken sowie die im Sinne des Artikels 6bis der
Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannte Marken 647 .
Eine Definition für den Begriff „Marke“ enthält auch das Markengesetz nicht. In § 1
Nr. 1 MarkenG wird die Marke lediglich als schutzfähiges Kennzeichen genannt. Das
Markengesetz hat die obligatorische Regelung des Markenbegriffs der Richtlinie in
§ 3 Abs. 1 MarkenG umgesetzt. Die Formulierung der Richtlinie wurde weitgehend
641 Richtlinie, Erwägungsgrund 7, GRUR Int. 1989, 294
642 Siehe diesbezüglich unter B. V. 2.
643 Unter D. II. 1. a)
644 Erwägungsgrund 2 und 5 der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294
645 Vgl. Richtlinie, Erwägungsgrund 7, GRUR Int. 1989, 294
646 In der zeichenrechtlichen Literatur wurden die Ausdrücke Warenzeichen, Marke und Zeichen schon früher
synonym verwendet, vgl. Storkemann/Klock, WZG, § 1 Rn. 2; auf internationaler Ebene wurde überwiegend die
„Marke“ als Oberbegriff für die verschiedenen Zeichenformen gebraucht, vgl. Medcalf, Vergleichende Studie des
Begriffs der Marke in den einzelnen Ländern, GRUR Int. 1961, 461 ff; Beier, Studien zur Vereinheitlichung des
Markenrechts (23 B), 1. Begriff der Marke, GRUR Int. 1963, 83.
647 BT-Drucks. 12/6581 S. 64. Der im alten Warenzeichenrecht unter § 25 WZG verwendete Begriff „Ausstattung“
wird somit auch unter den Begriff der „Marke“ subsumiert, den Begriff der Ausstattung gibt das Markengesetz
auf, BT-Drucks. S. 65.

106
wörtlich übernommen; bei der Aufzählung möglicher Markenformen wurden zusätzlich
die Beispiele der Hörmarken, der dreidimensionalen Gestaltungen, der Verpackung und
der Farben und Farbzusammenstellungen aufgenommen. Da die Auflistung der Markenformen
in der Richtlinie nicht enumerativ gestaltet ist, spricht nichts gegen die
Ausweitung der Markenformbeispiele. Entsprechend der Aufzählung der Markenformen
in der Richtlinie kann die im Markengesetz, auch wenn sie im Vergleich umfangreicher
als die der Richtlinie ist, keine abschließende Regelung sein 648 . Infolgedessen sind in
Koordination mit der Richtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung auch Mischformen
aus den genannten Formen möglich, und auch völlig neue Zeichenarten sind
nicht von vorneherein ausgeschlossen 649 . Die explizite Nennung der Hörmarken und der
dreidimensionalen Gestaltungen verdeutlicht den nun beabsichtigten weiten Markenbegriff
und zeigt demonstrativ, daß das frühere enge Markenverständnis nach dem alten
Warenzeichengesetz nicht mehr gilt 650 .
Abweichend von der Richtlinie wurde das Kriterium der graphischen Darstellbarkeit für
die Eintragbarkeit von Zeichen nicht in die Umschreibung des Markenbegriffs in § 3
Abs. 1 MarkenG aufgenommen. Dafür wurde es in § 8 Abs. 1 MarkenG, der sich nur auf
eintragbare Marken bezieht, als absolutes Schutzhindernis aufgeführt. Grund für diese
Gestaltung ist der vom deutschen Gesetzgeber gewollte Geltungsbereich für eintragbare
und nicht eintragbare, somit durch Benutzung erworbene Marken des § 3 Abs. 1
MarkenG 651 . Mit dieser Abweichung von der Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber
aber nicht gegen die obligatorische Vorgabe der Richtlinie verstoßen. Nach Art. 249 S. 3
EGV sind Richtlinien nämlich nur hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich.
Mit welcher Form und mit welchen Mitteln dann diese Zielsetzung erreicht wird, bleibt
den Mitgliedstaaten überlassen 652 . Die vom deutschen Gesetzgeber gewählte Gestaltung
erreicht ohne weiteres das von der Richtlinie vorgegebene obligatorische Ziel der
Nichteintragbarkeit von graphisch nicht darstellbaren Zeichenformen 653 .
Fast wortgleich hat der deutsche Gesetzgeber seinem Markenbegriff in § 3 Abs. 2
MarkenG dagegen die in der Richtlinie als absolutes Eintragungshindernis ausgeformten
Eliminierungsgründe für Warenformen hinzugefügt. Diese Konstruktion ermöglicht
648 Begründung zum MarkenG spricht auch nur von Regelbeispielen, BT-Drucksache 12/6581, S. 65
649 Vgl. oben unter Gemeinschaftsmarkenverordnung und Richtlinie , Ingerl/Rohnke NJW 1994, 1247, 1249 für das
Markengesetz.
650 Begründung BT-Drucksache 12/6581, S. 65. Die Rechtsprechung hat den alten Warenzeichenbegriff immer
dahin ausgelegt, daß Hörzeichen und dreidimensionale Marken nicht eintragbar seien, der BGH vertrat sogar
seine enge Auffassung noch in der Phase, als sich schon die Tendenz zu einem weiteren Markenbegriff konkret in
den Entwürfen der Richtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung abzeichneten, BGH GRUR 1988, 306 -
„Hörzeichen“; gegen diese enge Auslegung schon früh die Literatur, so z.B. Tetzner GRUR 1951, 66;
Storkemann/Klock WZG § 1 Rn. 43; vgl. ferner Beier, GRUR 1967, 628, 633, der sich schon damals für eine
Erweiterung des eintragbaren Markenbegriffes im heutigen Sinne ausgesprochen hat und seine Auffassung später
nochmals betont hat, ders., GRUR Int. 1973, 407, 411 f, mit der treffenden Herausstellung des Vorteils des weiten
Markenbegriffs für die Allgemeinheit, die Mitbewerber und die Neuanmelder durch Verstärkung der
Rechtssicherheit. Bezüglich der graphischen Darstellbarkeit von Hörmarken siehe die Mitteilung Nr. 16/94 des
Präsidenten des Deutschen Patentamts, BlPMZ 1996, 392. Ausführlich zu den Hörmarken, Becker, WRP 2000,
56 ff.
651 Begründung BT-Drucksache 12/6581, S. 65
652 Dazu ausführlicher unter B. II. 2.
653 Kritisch gegenüber dieser Gestaltung Fezer, Festschrift für Piper, S. 525, 527.

107
neben der Einschränkung der eintragbaren Marke gleichzeitig auch die der unter § 3
Abs. 1 MarkenG fallenden, nur durch Benutzung erworbenen Marke 654 . Auch diese
Abweichung von der Richtlinie ist insgesamt zulässig, da sie einmal die für die
eintragbaren Zeichen vorgegebene Zielsetzung der Richtlinie ebenso auf diesem Weg
erreicht und zum anderen, betreffend die nicht eingetragenen Marken, der Gesetzgeber in
seiner Gestaltungsfreiheit von der Richtlinie nicht eingeschränkt wird 655 .
Für die vorliegende Untersuchung ist nur der Markenbegriff für eintragbare Zeichen von
Interesse. Da er von der Richtlinie obligatorisch vorgegeben wurde und folglich richtlinienkonform
ausgelegt werden muß, kann hier auf die entsprechenden Ausführungen
zur Auslegung des Markenbegriffes der Richtlinie und damit inzident auf die Ausführungen
zum Gemeinschaftsmarkenbegriff, der wiederum mit dem der Richtlinie übereinstimmt,
verwiesen werden 656 . Ausdrücklich hervorgehoben sei hier nochmal, daß die
Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung des Markenbegriffs für eintragbare Zeichen
es verbietet, für die Auslegung auf die traditionellen Auslegungskriterien der Rechtsprechung
für eintragbare Marken nach dem alten Warenzeichengesetz ohne weiteres
zurückzugreifen, auch wenn der Begriff der „Marke“ u.a. die früher verwendeten
Begriffe „Warenzeichen und Dienstleistungsmarke“ ersetzt und einschließt 657 .
d) Für den Handel mit Marken interessante Markenformen
Nachdem die voranstehenden Ausführungen gezeigt haben, daß der Markenbegriff für
eintragbare Zeichen auf der gemeinschaftlichen sowie auf der nationalen Ebene sehr weit
zu verstehen ist, sollen im folgenden einige für den Handel mit Marken auf den ersten
Blick besonders interessante Markenformen auf ihre Eintragbarkeit hin näher geprüft
werden.
Für den von der vorliegenden Arbeit untersuchten Typus von Markenhandel ist
charakteristisch, die Kreation und Eintragung von Marken zu betreiben, ohne die
Markenschöpfung auf ein spezielles, bereits konzipiertes oder wenigstens in der Planung
befindliches Unternehmensprodukt konkret zuzuschneiden. Dies bedeutet jedoch nicht,
daß der Zeichenkreateur sich von jeglicher Vorstellung einer bestimmten Waren- oder
Dienstleistungsgruppe, für die die Marke Kennzeichen werden soll, frei macht, vielmehr
bezieht er in seine Überlegungen für ein neues Markendesign das zukünftige Unternehmensprodukt
abstrakt oder zumindest den anzusprechenden Unternehmensbereich
mit ein. Im Hinblick auf diese meist unpräzise und mehr rasterhafte Vorstellung der
Produktpalette bieten sich allgemeingültige und dennoch phantasievolle Markenkreationen
ohne spezifischen Aussagegehalt zur Eintragung an. Dementsprechend
kommen Buchstaben, Zahlen und Farben oder Farbzusammenstellungen als für die
Vermarktung fungibele Markenformen vorzugsweise in Betracht.
654 Ausführlich zur dreidimensionalen Marke, Eichmann, GRUR 1995, 184 ff.
655 Die Richtlinie hat ausdrücklich die Regelung für nicht eingetragene Zeichen den Mitgliedstaaten fakulativ
überlassen, vgl. Erwägungsgrund 4, GRUR Int. 1989, 294.
656 Siehe unter D. II. 1. b) und a)
657 In der Begründung zum MarkenG wird ausdrücklich von einer völligen Neugestaltung des deutschen
Markenrechts und einem Neuanfang bei der Auslegung gesprochen, BT-Drucksache 12/6581, S. 59.

108
Buchstaben und Zahlen können unproblematisch unter den weiten Markenbegriff der
Gemeinschaftsmarkenverordnung, der Richtlinie und des Markengesetzes subsumiert
werden 658 ; daraus folgt aber nicht gleichzeitig die Bejahung ihrer Eintragbarkeit. Erst die
Überprüfung auf absolute Eintragungshindernisse 659 gibt Antwort darauf, ob das Zeichen
in konkreter Ausgestaltung eingetragen werden darf oder nicht. Für die Prüfung der
Eintragbarkeit von Buchstaben und Zahlen kommen vorwiegend die absoluten
Schutzhindernisse der konkreten Unterscheidungskraft 660 und des Freihaltebedürfnisses
661 in Betracht. Die Unterscheidungskraft wird nach der Auffassung aller
beteiligten Verkehrskreise abgewogen, während für das Freihaltebedürfnis, welches
Angaben zum Zwecke der Beschreibung von Waren dem Verkehr zum freien Gebrauch
erhalten soll, nur die berechtigten Interessen der Mitbewerber entscheidend sind; wenn
auch beide Schutzhindernisse damit einen eigenen Betrachtungswinkel haben, stehen sie
doch insofern in einer gewissen Wechselwirkung, als bei Verneinung des Freihaltebedürfnisses
nicht gleichzeitig die Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu hoch
angesetzt werden dürfen 662 . Wann diese Eintragungshindernisse letztendlich zu bejahen
sind, kann nicht schematisch beantwortet werden, da sie konkret im Zusammenhang mit
den für das Zeichen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen geprüft werden müssen
und das Ergebnis folglich einzelfallabhängig ist. Besonders umfangreiche Waren- oder
Dienstleistungsverzeichnisse erschweren die Ergebnisfindung.
Beispielhaft sollen hier nur die Extremfälle, in denen lediglich einzelne Zahlen oder
einzelne Buchstaben in standardisierter Schriftform und ohne jegliche Detailanreicherung
als Marke angemeldet werden, auf die genannten Schutzhindernisse hin beleuchtet
werden. Die Markenfähigkeit von einzelnen Zahlen und Buchstaben ist gegeben, auch
wenn übereinstimmend in der Gemeinschaftsmarkenverordnung, der Richtlinie und dem
Markengesetz lediglich ihre plurale Form als markenfähiges Zeichen aufgeführt wird, da
sie auch einzeln, abstrakt und ohne Berücksichtigung des konkret zu kennzeichnenden
Unternehmensproduktes, geeignet sind, als Unterscheidungszeichen zu fungieren. Die
Verwendung der pluralen Form bedingt sich allein aus der gesamten Normformulierung
und schließt nicht einzelne Zahlen und Buchstaben vom Markenschutz von vorneherein
aus. Die Eintragungshindernisse müssen für die Zahlen und die Buchstaben getrennt
658 In Art. 4 GemMVO, Art. 2 RL und § 3 Abs. 1 MarkenG werden diese beiden Markenformen als markenfähige
Zeichen explizit aufgeführt. Nach dem alten Warenzeichengesetz waren Buchstaben und Zahlen nicht
eintragungsfähig (§ 4 Abs. 2 Ziff. 2 WZG), vgl. hierzu Krings, WRP 1999, 50 f mit zahlreichen Beispielen aus der
Rechtsprechung.
659 Art. 7 GemMVO, Art. 3 RL und § 8 MarkenG
660 Art. 7 Abs. 1 lit. b GemMVO, Art. 3 Abs. 1 lit. b RL und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
661 Art. 7 Abs. 1 lit. c und d GemMVO, Art. 3 Abs. 1 lit. c und d RL und § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG; Beschluß
des BGH v. 20.7.1996, BlPMZ 1996, 498 - „MEGA“ zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
662 So BPatG, Beschl. vom 7.5.1996, Mitt. 1997, 70 für das MarkenG, diese Ausführungen sind bedenkenlos auf die
entsprechenden Schutzhindernisse der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtline übertragbar, auch
wenn § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG von „jeglicher Unterscheidungskraft“ und die GemMVO in Art. 7 Abs. 1 lit b
und die Richtlinie in Art. 3 Abs. 1 lit. b nur von „Unterscheidungskraft“ sprechen, stimmen diese
Schutzhindernisse inhaltlich überein, der deutsche Gesetzgeber wollte mit seiner Formulierung nur erhellen, daß
auch nur eine geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung dieses Eintragungshindernisses ausreichend ist, vgl.
BT-Drucksache 12/6581, S. 70. Ausführlich zum Freihaltebedürfnis nach dem Markengeesetz, Sambuc, GRUR
1997, 403 ff.

109
begutachtet werden. Bei den Zahlen springt der Hindernisgrund der Mengenangabe 663
sofort ins Auge. Letztendlich eignet sich aber jede Zahl schon wesensmäßig, als
Mengenangabe zu dienen; diese allgemeine Subsumtion würde aber die generelle
Befürwortung der Markenfähigkeit der Zahlen konterkarrieren, deshalb darf nicht
generell in der Zahl als solche schon ein Eintragungshindernis gesehen werden, vielmehr
muß die angemeldete Zahl oder Zahlenkombination unter Beachtung der tatsächlichen
Eignungsbeziehung zur Ware konkret auf das Freihaltebedürfnis hin geprüft werden 664 .
Sofern in der angemeldeten Zahl in Bezug auf die angegebene Ware dann keine
beschreibende Angabe gesehen werden kann, ist weiter zu prüfen, ob nicht, insbesondere
bei einer standardisierten Wiedergabe des Zahlenkennzeichens, seine Eintragung wegen
mangelnder konkreter Unterscheidungs-kraft versagt werden muß. Das Markengesetz
fordert zwar nicht von der Gestaltung der Marke nach dem Gesamteindruck eine
künstlerische Eigenart im Sinne einer schöpferischen Originalität für ihre Eintragbarkeit,
wie es das Urheberrecht für seine Schutzobjekte verlangt 665 , aber hinsichtlich des
Wesens der Marke als Unterscheidungs-zeichen muß das Zeichen zumindest eine
gewisse Originalität aufweisen, damit es vom Verkehr auch als Identifikationszeichen
angesehen wird 666 . Die Ausgestaltung des Zahlenzeichens mit lediglich einer Standardschrift,
vermag diese geforderte Originalität nicht zu erfüllen, ihr fehlt jeglicher
Phantasiegehalt. Für die Bejahung der Eintragbarkeit einer einzelnen Zahl als Marke
müßte die Zahl nach dem hier vertretenen Verständnis immerhin ein wenig graphisch
individuell gestaltet sein, sei es in der Form oder in der Farbe 667 , eine, wie früher unter
Zugrundelegen des alten Warenzeichengesetzes von der Rechtsprechung 668 geforderte
totale graphische Verfremdung der Zahl bis zu ihrer Unkenntlichkeit für den angesprochenen
Geschäftsverkehr darf aber nicht gefordert werden, da dies die grundsätzliche
Markenfähigkeit der Zahlen negieren würde 669 .
663 Art. 7 Abs. 1 lit. c GemMVO, Art. 3 Abs. 1 lit. c RL und § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
664 Vgl. BGH, Beschl. v. 9.2.1995, Mitt. 1996, 184, 185 f - quattro II; BPatG, Beschl. v. 5.2.1997, GRUR 1998, 52 ff
- Fünfer, nicht rechtskräftig; BGH, GRUR 1995, 732 ff - Füllkörper; ferner BT-Drucks. 12/6581 S. 70; Eisenführ,
Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S. 69, 73; v. Gamm, WRP 1993, 793, 796 und ders., GRUR 1994, 775, 780
665 So § 2 Urhebergesetz, siehe dazu nur Fromm/Nordemann, Urheberrecht, § 2 und Schack, S. 79 ff.
666 So auch Eisenführ, Festschrift Gewerblicher Rechtsschutz, Bd. II, S. 765, 776; dieser Vorbehalt widerspricht
nicht der Rechtsprechung des EuGH, der schon in seiner quattro-Entscheidung vom 30.11.93, Rs. C 317/91,
EuZW 1994, 27 m. Anm. v. Fritzsche, WiB 1994, 83 f, die Befürwortung einer großzügigen Tendenz hinsichtlich
der Bejahung der Unterscheidungskraft erkennen ließ; vgl. auch Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 56 ff.
667 Diese Eintragungsanforderung gilt nach §§ 4 Nr. 2, 8 Abs. 3 MarkenG nicht für im Verkehr bereits durch
Benutzung durchgesetzte Zeichen, entsprechende Normen befinden sich nicht in der Richtlinie und der
Gemeinschaftsmarkenverordnung, da ihre Regelungsbereiche nicht durch Benutzung erworbene Marken
enthalten. Eine andere Frage ist, welcher Schutzumfang diesen eingetragenen Zeichen zukommt, dazu Albrecht,
C., MA 1986, 281 ff und Albrecht, F., GRUR 1996, 246 ff.
668 BGH, GRUR 1982, 373 - Zahl 17; hinsichtlich ausgeschriebener Zahlwörter hat sich die Eintragungspraxis schon
vor Inkrafttreten des Markengesetzes unter Berücksichtigung der Richtlinie gelockert, so in BGH, GRUR 1993,
825 - DOS, allerdings wurde diese Entwicklung wieder von BGH, GRUR 1993, 742 - UHQ, gedrosselt, vgl.
Harte-Bavedamm, WRP 1996, 534, 535.
669 Ein Ausschluß hier von Einzelbuchstaben und -ziffern sowie der Kombinationen aus zwei Buchstaben oder
Ziffern, wie es die Regel 8.3 der Prüfungsrichtlinie des europäischen Markenamts vom 26.3.1996, Beschl. Nr.
EX-96-2 des Präsidenten des Amtes, grundsätzlich vorsieht, ist nicht gebührend, da durch die pauschale
Prüfungsvorgabe einigen schutzfähigen Zeichen ihr Zeichenschutz zu unrecht versagt wird.; vgl. dazu Albrecht,
MA 1996, 276, 278. In diesem Sinne hat die Beschwerdekammer des europäischen Markenamtes nun explizit
entschieden mit dem Hinweis, daß die Prüfungsrichtlinien keine bindenden Vorschriften sind, GRUR Int. 1998,
613 f. Die deutsche Prüfungsrichtlinie für Markenanmeldungen, BlPMZ 1995, 378, 384, 386 ist diesbezüglich

110
Die Prüfung eines einzelnen angemeldeten Buchstabens auf seine Eintragbarkeit als
Zeichen richtet zunächst ihr Augenmerk auf den formbeschreibenden Gebrauch des
gewünschten Buchstabens hinsichtlich der angegebenen Ware, da manche Buchstaben
im Zusammenhang mit bestimmten Waren deren Gestalt wiedergeben können 670 .
Desweitern ist nachzuprüfen, ob der Buchstabe nicht als verkehrsübliche Abkürzung für
die vorgesehene Warengruppe verwendet wird 671 . Insoweit der einzelne Buchstabe nicht
als beschreibende Angabe einzuordnen ist, muß er noch auf seine Originalität hin
untersucht werden. Denn auch für ihn gilt das eben für einzelne Zahlen Gesagte: Allein
seine Ausführung in standardisierter Druckschrift ist nicht ausreichend, um den
geforderten Phantasiegehalt zu erfüllen. Wiederum ist eine gewisse graphische
Darstellung für die Bewilligung seiner Eintragbarkeit vonnöten 672 .
Dieser strenge Maßstab für die Eintragbarkeit ist nicht bei der Kombination zweier
Buchstaben oder eines Buchstabens und einer Zahl anzusetzen. Die reine Buchstabenkombination
kann vom Verkehr als Monogramm und in entsprechender kennzeichnender
Verwendungsweise als Unterscheidungszeichen mit gewisser Aussage von Anfang
an verstanden werden. Auch die Kombination eines Buchstabens und einer Zahl weist,
solange sie keinerlei beschreibende Bezugnahme auf die bezeichneten Produkte
enthält 673 , eine gewisse Originalität auf und kann, vom Verkehr für sich genommen,
auch als Unterscheidungszeichen verstanden werden 674 .
Neben den Zahlen- und Buchstabenmarken mutet auch eine eingetragene abstrakte
Farbmarke, losgelöst von jeglicher bildlich zweidimensionalen oder dreidimensionalen
Gestaltung, wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit, besonders als erfolgversprechendes
Handelsobjekt an. Die Markenfähigkeit und insbesondere die Eintragungsfähigkeit der
Farbmarke ist eine umstrittene Thematik im neuen europäischen und deutschen Markenrecht
675 . Bedingt durch die Vorlaufzeit für die Bearbeitung der Markenanmeldungen
beim europäischen und deutschen Markenamt mußten sich in jüngster Zeit nun auch die
deutschen Gerichte bzw. die Beschwerdekammern des europäischen Markenamtes mit
sublimer, wenn sie auch für einzelne Buchstaben und Zahlen das Vorliegen eines Schutzhindernisses, zumeist das
des Freihaltebedürfnisses, für wahrscheinlicher als für zusammengesetzte Buchstaben- und Zahlenzeichen hält, so
macht sie das Endergebnis aber dennoch von der Einzelfallprüfung abhängig; in diesem Sinne auch BPatG,
GRUR 1999, 330 – CT.
670 Als Beispiel sei hier nur auf BGH, NJW 1995, 1219, 1220 - U-KEY verwiesen.
671 Vgl. die einleuchtenden Beispiele, „D“ für Diesel und „i“ für injektion, von Winkler, MA 1996, 516, 517.
672 In diesem Sinne BPatG, BPatGE 39, 29 = GRUR 1998, 710ff – Buchstabe K (Rechtsbeschwerde zugelassen und
eingelegt – I ZB 4/98), BPatGE 38, 116 – Buchstabe L (Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt),
BPatGE 39, 140 – Buchstabe M (Rechtsbeschwerde zugelassen, nicht eingelegt); abweichend BPatG, Mitt. 1998,
232 – Buchstabe M, hier wurde eine graphische Ausgestaltung nicht gefordert.
673 Die beschreibende Bezugnahme kann insbesondere in Fachabkürzungen liegen, die allerdings keine erhebliche
Vieldeutigkeit aufweisen dürfen, vgl. Beschl. V. 4.8.1997, 30 W (pat) 137/95 – „RISC 86“. Ebenso eindeutige
Fachbezeichnung „V8“, vgl. Winkler, MA 1996, 516, 517; siehe hierzu auch Teplitzky, WRP 1999, 461, der sich
ausführlich mit den Kombinationen von Buchstaben und Zahlen im Kraftfahrzeugbau und deren Eintragbarkeit
als Marken beschäftigt, allgemein zum Schutz von Buchstaben, Krings, WRP 1999, 50 ff.
674 So auch BGH, GRUR 1995, 808, 810; BPatG, GRUR 1998, 404 – A 3
675 Wenngleich das Thema des Farbenschutzes im deutschen Markenrecht nicht neu ist, es wurde schon zu Zeiten
des Warenzeichengesetzes im Zusammenhang mit dem Ausstattungsschutz nach § 25 WZG ausführlich erörtert,
vgl. Beier, Markenrechtliche Abhandlungen, S. 335 m.w.N. = GRUR 1980, 600; Heydt mit seiner Anmerkung
zum Maggi-Urteil, BGH, GRUR 1969, 378. Siehe dazu auch Baumbach/Hefermehl, WZG, § 25 Rn. 53 ff m.w.N.
und Fezer, MarkenG, § 8 vor Rn. 89 m.w.N..

111
dieser Thematik desöfteren auseinandersetzen 676 . Vorliegend kann auf die umfangreiche
Problematik der Farbmarke nur kursorisch eingegangen werden, zumal noch zahlreiche
Fragen hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit offen sind.
Im Gegensatz zur Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinie hat das Markengesetz
Farben und Farbzusammenstellungen in seine Auflistung der markenfähigen
Zeichen aufgenommen 677 . Auf diesem Wege wollte der deutsche Gesetzgeber nach
eigenen Bekundungen ihre Markenfähigkeit klarstellen 678 ; dieser an sich deutlichen
Aussage kann aber, insbesondere mit Rücksicht auf den europäisch geprägten Markenbegriff,
nicht ungeprüft und bedenkenlos gefolgt werden.
In der fehlenden Nennung von Farben und Farbzusammenstellungen in den nicht
enumerativen Regelbeispielen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinie
kann kein primäres Indiz für deren Ablehnung als markenfähiges Zeichen gesehen
werden, da beide europäischen Regelungen den Markenbegriff sehr weit verstehen. Die
Frage nach der Marken- und Eintragungsfähigkeit einer Farbmarke auf europäischer
Ebene kann nur mittels der genauen Prüfung der einzelnen geforderten Voraussetzungen
für den gemeinschaftsrechtlichen Markenbegriff, wie: abstrakte Unterscheidungskraft,
graphische Darstellbarkeit und Einheitlichkeit des Zeichens sowie der absoluten
Eintragungshindernisse beantwortet werden. Die gefundene Antwort wird gleichzeitig
auch Auskunft darüber geben - bedingt durch die Pflicht zur richtlinienkonformen
Auslegung des deutschen Markenbegriffs -, wie die Formulierung im deutschen Gesetz
verstanden werden darf.
Das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft wird von einem abstrakten
Farbzeichen erfüllt. So ermöglicht die Verwendung einer Farbe oder Farbkombination
grundsätzlich das Produkt eines Unternehmens von einem anderen zu unterscheiden.
Wenn sich aber die angemeldete Farbe aus dem Wesen der zu kennzeichenden Ware
ergibt, muß ihre konkrete Unterscheidungskraft verneint und ihr die Schutzfähigkeit
versagt werden 679 . Die notwendige graphische Darstellung des abstrakten Farbzeichens
kann mit Hilfe der Einreichung eines Farbmusters unter Angabe der RAL-Nummer vorgenommen
werden 680 . Problematisch wird dagegen die Erfüllung des Erfordernisses der
676 Vgl. diesbezüglich Bender, MarkenR 1999, 117, 119 f; Grabzucker, GRUR 1998, 625 f, Fuchs-Wissemann,
MarkenR 1999, 183, 186.
677 § 3 Abs. 1 MarkenG
678 Vgl. Begründung, BT-Drucks. 12/6581, S. 65
679 Beispielhaft sei hier die Anmeldung einer grünen Farbe für Kunstrasen genannt, einschlägige Normen für das
Eintragungshindernis der konkreten Unterscheidungskraft: Art. 7 Abs. 1 lit. b GemMVO, Art. 3 Abs. 1 lit. b RL
und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Schutzausschließungsgründe Art. 7 Abs. 1 lit. e GemMVO, Art. 3 Abs. 1 lit. e
RL und § 3 Abs. 2 MarkenG sind bei der Anmeldung einer abstrakten Farbe nicht einschlägig, da sie sich
lediglich auf dreidimensionale Formgebungen von Waren beziehen; dazu ausführlich Wittenzellner, Festschrift für
Beier, S. 333, 336; Eichmann, GRUR 1995, 184, 188; anderen Prüfungsansatz verfolgt Fezer; MarkenG, § 3 Rn.
265, 211 über das Wesenskriterium der Selbständigkeit der Marke.
680 Die deutsche MarkenV regelt nicht explizit die Anforderungen der graphischen Darstellung einer Farbmarke,
entsprechend gilt die Auffangregelung § 12 MarkenV für sonstige Markenformen; die graphische Darstellung von
abstrakten Farbmarken wurde zunächst in mehreren Entscheidungen des BPatG verneint, so beispielsweise in
GRUR 1996, 881 – Farbmarke, BPatGE 39, 145 – Schwarz/Zink-Gelb; BpatGE 39, 192 – grün/gelb, inzwischen
hat der BGH in seiner Grundsatzentscheidung, MarkenR 1999, 64 – Farbmarke gelb/schwarz, zu recht
entschieden, daß mit Hilfe von genauen Farbangaben nach einem Farbbezeichnungssystem, wie beispielsweise

112
Einheitlichkeit des Zeichens, wenn nicht nur eine bestimmte zu kennzeichende Ware
angegeben wird, über die das Zeichen dann seine konkrete Ausgestaltung erfährt 681 . Die
Anmeldung einer Farbmarke bzw. Farbkombinationsmarke mit entsprechenden Farbmustern
und Angaben der RAL-Nummern, aber ohne Nennung ihrer konkreten
Ausgestaltung oder Benutzungsform, läßt auf den ersten Blick eine solche Geschlossenheit
vermissen, da es den gewünschten Farbzeichen an jeglicher Kontur mangelt, ihre
Umrisse vielmehr ins Unendliche gehen. Dieser Blickwinkel ist allerdings zu stark von
dem traditionellen deutschen Verständnis der flächenmäßigen Begrenzung eines
Zeichens geprägt. Ein eher der europäischen Sichtweise entgegenkommender und den
grundsätzlich weit zu verstehenden Markenbegriff beachtender Ansatz legt den Schwerpunkt
seiner Betrachtung nicht auf die Konturenlosigkeit der Farbmarke, sondern sieht in
der Auswahl und Festlegung der Farbe bzw. Farben bei Kombinationen als Marke die
geforderte Geschlossenheit als gegeben an. Damit sind Farben und Farbkombinationen
nach Art. 4 GemMVO und Art. 2 RL markenfähig 682 . Bedingt durch die Pflicht zur
richtlinienkonformen Auslegung des Markenbegriffs nach § 3 Abs. 1 MarkenG muß
folglich auch die Markenfähigkeit von Farben und Farbkombinationen in Deutschland
bejaht werden 683 .
Ein weitaus größeres Problem als die Markenfähigkeit von Farben und
Farbkombinationen stellt ihre Eintragbarkeit dar 684 . Entsprechend den obigen Ausführungen
zu den Zahlen und Buchstaben als registerrechtliche Marke muß auch bei den
Farben und Farbkombinationen unter dem Prüfungspunkt der konkreten Unterscheidungskraft
als absolutes Schutzhindernis (Art. 7 Abs. 1 lit. b GemMVO und § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) eine gewisse Originalität des Farbzeichens bzw. des Farbkombinationszeichens
im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen
gefordert werden. Denn erst eine gewisse Originalität des Zeichens ermöglicht es dem
Verkehr, das Zeichen als unternehmerisches Identifikationszeichen anzusehen 685 . Keine
ausreichende Originalität liegt zweifelsohne in der Anmeldung von einzelnen Grundfarben
686 , so daß sie grundsätzlich nicht eintragungsfähig sind 687 . Abgesehen von den
das RAL-Farbsystem, ausreichend graphisch dargestellt werden kann, vgl. hierzu ausführlich Fezer, MarkenR
1999, 73, 76 f und ders., MarkenG, § 3 Rn. 267 a ff.
681 Ein solcher Sachverhalt ist oft gerade in den Entscheidungen gegeben, die bevorzugt als Beispiel für die
Eintragung von abstrakten Farbmarken angeführt werden, so weist beispielsweise Wittenzellner, Festschrift für
Beier zum 70. Geburtstag, S. 333, 338 Fn. 31 auf die Entscheidung des Court of Appeal for the Federal Circuit,
GRUR Int. 1987, 116 ff – Rose, hin, die sich konkret auf Fiberglashaus-Isolierung bezieht.
682 So nun auch die Dritte Beschwerdekammer des europäischen Markenamtes, GRUR Int. 1998, 612 – Orange;
MarkenR 1999, 108 ff – LIGHT GREEN
683 Diese Auslegungspflicht wird explizit in der Grundsatzentscheidung des BGH zur Markenfähigkeit von Farben
und Farbkombinationen beachtet, MarkenR 1999, 64 ff – Farbmarke gelb/schwarz; zuvor wurde sie vom BPatG
mehrfach mißachtet, indem das BPatG § 3 Abs. 1 MarkenG restriktiv auslegte und Markenfähigkeit Farben und
Farbkombinationen nur in konkreter Aufmachung in Anlehnung an das traditionelle Verständnis des
Ausstattungsschutes nach § 25 WZG zusprach, vgl. BPatG, GRUR 1996, 881 f – Farbmarke gelb/schwarz;
BPatGE, 39, 145 ff – Schwarz/Zink-Gelb; BPatGE 39, 247 ff – grau/magenta.
684 Vgl. dazu ausführlich Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 90 a ff.
685 Das europäische sowie das deutsche Markenamt gehen dagegen vom Grundsatz aus, daß Farbmarken für den
Verkehr keine herkunftshinweisende Funktion haben, vgl. HABM, MarkenR 1999, 108, 110 – LIGHT GREEN,
BPatG, MarkenR 1999, 32, 35 – ARAL -Blau, dagegen zu Recht Fezer, MarkenR 1999, 73, 79. Eine
Entscheidung des BGH liegt bislang noch nicht vor.
686 So auch Fezer, MarkenR 1999, 73, 78; a.A. Jaeger-Lenz, WRP 1999, 290, 298

113
Fällen der Grundfarben ist die Grenzziehung hinsichtlich einer ausreichenden
Originalität eine diffizile Angelegenheit. Bei Farbkombinationszeichen könnte in der
genauen Angabe der Farbrelationen der einzelnen Farben zueinander in der Farbkombination
eine ausreichende Originalität gesehen werden, da an die Originalität im
Zeichenrecht – wie bereits bei der Eintragungsfähigkeit von Zahlen und Buchstaben
dargelegt – keine so hohen Anforderungen wie im Urheberrecht gestellt werden dürfen.
Eine dedailierte Betrachtung, welche Anforderungen an ein Farb- bzw. Farbkombinationszeichen
für ihre Eintragbarkeit genau zu stellen sind, kann im Rahmen dieser
Arbeit nicht vorgenommen werden, da sie den Rahmen sprengen würde.
Neben dem absoluten Schutzhindernis der konkreten Unterscheidungskraft ist bei den
Farb- und Farbkombinationsmarken auch das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses
gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. d GemMVO und § 8 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG
besonders zu beachten 688 .
Am Rande sei noch daraufhingewiesen, daß nach der Eintragung von abstrakten Farbund
Farbkombinationsmarken die Schwierigkeiten bei Farbmarken keineswegs überwunden
wären, vielmehr fangen sie dann bei der Schutzbereichsbestimmung der
eingetragenen Farbmarke erst richtig an.
Neben den bisher dargestellten Zeichen ist auch die Eintragung von Bildern und Namen
urheberrechtlich gemeinfreier Werke, wie beispielsweise „Max und Moritz“ für einen
zukünftigen Markenhandel von großem Interesse, da diese Zeichen schon ohne jeglichen
Werbeaufwand einen hohen Wiedererkennungs- und auch Assoziationswert besitzen.
Die nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist eintretende Gemeinfreiheit der
Werke schließt die Markenfähigkeit dieser Werke nicht automatisch aus, da das
Urheberrecht zu dem Markengesetz kein lex specalis ist, und dementsprechend müssen
die Werksnamen lediglich die allgemeinen Eintragungsvoraussetzungen erfüllen 689 .
Namen und Abbildungen berühmter Persönlichkeiten aus der Welt der Literatur, des
Films, des Sports und der Wissenschaft bilden vordergründig ebenfalls begehrte Marken
für den Markenhandel. Sie sind grundsätzlich markenfähig, unabhängig davon, ob sie
vom Namensträger selbst oder einem Dritten angemeldet werden 690 . Ihre Eintragung
kann allerdings versagt werden, wenn sie zur Täuschung des Publikums geeignet sind,
sofern zwischen dem Namensträger und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
keine sachliche Beziehung besteht; die Zustimmung des Namensträgers kann dieses
687 Beim Vorliegen von Verkehrsdurchsetzung nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GemMvO und § 8 Abs. 3 MarkenG sind aber
auch Grundfarben als Marken eintragbar.
688 So auch HABM, MarkenR 1999, 108, 111 – LIGHT GREEN, BPatG, MarkenR 1999, 32 – ARAL-Blau
689
Wenn auch der Gemeingebrauch die Eintragbarkeit nicht tangiert hat, so kann er aber das
Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers beschränken, vgl. dazu und zur Eintragbarkeit gemeinfreier Werke
selbst die ausführlichen Darstellungen von Nordemann, WRP 1997, 389 ff und Osenberg, GRUR 1996, 101 ff.
A.A. BPatG, GRUR 1998, 1021 – Mona Lisa, nach ihm sind Abbildungen allgemein bekannter Kunstwerke, die
häufig und vielfältig als Werbemotive und Hervorhebungsmittel eingesetzt werden, wegen fehlender
Unterscheidungskraft und als übliche Zeichen i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung
ausgeschlossen.
690 § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Rl und Art. 4 GemMVO führen die Personennamen und Abbildungen als
markenfähige Zeichen explizit auf.

114
absolute Eintragungshindernis nicht automatisch beseitigen 691 . Falls die Marke zwar
unter Verneinung der Täuschungsgefahr für das Publikum, aber entgegen dem Willen
des betroffenen Namensträgers eingetragen wird, gewährt diesem das Namensrecht
gemäß § 12 BGB und das allgemeine Persönlichkeitsrecht Schutz gegen die unzulässige
kommerzielle Ausnutzung seines Namens und seiner Abbildungen 692 . Schon diese
außerzeichenrechtlichen Schutzrechte des Betroffenen veranschaulichen, daß die
Anmeldung fremder Namen als Handelsobjekt für ein späteres Markengeschäft wenig
geeignet ist.
2. Benutzungswille als Eintragungsvoraussetzung?
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Richtlinie sowie das Markengesetz
fordern keine Abgabe einer Erklärung über eine Benutzungsabsicht von dem Markenanmelder,
noch nehmen sie an irgendeiner Stelle explizit Stellung zum Erfordernis des
Benutzungswillens für die Eintragung einer Marke 693 , lediglich in ihrer Markenbegriffsregelung
fordern alle drei übereinstimmend, daß das Zeichen geeignet sein muß,
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von einem anderen zu unterscheiden
694 .
Nach der wörtlichen Auslegung beinhaltet das Erfordernis der Eignung des Zeichens
lediglich das Vorhandensein zweckentsprechender Eigenschaften des Zeichens zur
Unterscheidung, und dieser rein objektive Aspekt wird nicht von einer subjektiven
Komponente in Form des Benutzungswillens ergänzt. Dieses Ergebnis kann
grundsätzlich mit dem Verzicht auf das Akzessorietätsprinzip von der Marke an den
Geschäftsbetrieb untermauert werden, dennoch entspricht diese Interpretation nicht dem
Charakteristikum der Marke und dem Normzweck der Markengesetze. Auch wenn, wie
bereits oben ausgeführt, die Markengesetze nun erstmalig den Schutz der schöpferischen
Leistung eines Zeichenkreateurs mitumfassen, so erfordert das Wesen der Marke als
Orientierungs- und Kommunikationsinstrument mittels der teleologischen Auslegungsmethode
das Erfordernis der Eignung des Zeichens dahingehend einengend zu deuten,
daß nur solche Marken eingetragen werden dürfen, die zu ihrer objektiven Tauglichkeit
als Unterscheidungskennzeichen auch später einmal als solches tatsächlich verwendet
691 § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit.g RL und Art. 7 Abs. 1 lit. g GemMVO; dazu ausführlicher Fezer,
MarkenG, § 8 Rn. 330 f und Altmann, MarkenG, § 8 Rn. 195 mit zahlreichen Beispielen.
692 Vgl. Jonas, GRUR Int. 1995, 232, 236. Gegenüber Gemeinschaftsmarken kann der deutsche Namensschutz
gemäß § 12 BGB als ergänzendes Kennzeichenschutzrecht geltend gemacht werden, das allgemeine
Persönlichkeitsrecht ist dagegen als Gemeinschaftsgrundrecht bereits allgemein anerkannt (EuGH, Rs 29/69, Slg.
69, 49 – Stauder) und ist somit der Maßstab für die Gemeinschaftsmarke. Daß das europäische allgemeine
Persönlichkeitsrecht noch keine konkrete Ausgestaltung durch richterliche Rechtsfortbildung und mangels
europäischen Grundrechtskatalogs erfahren hat, insbesondere hinsichtlich des Rechts am eigenen Bild ist nicht
entscheidend, ausschlaggebend ist vielmehr das dem Grundrecht zugrundeliegende Prinzip, das im Einzelfall
durch die Rechtsprechung dann konkretisiert wird, vgl. Groeben/Bengt Beutler, Bd. I, Art. F EUV, Rn. 55, Meyer,
DVBl 1970. 614, 615.
693 Auch in den Erwägungsgründen zur Gemeinschaftsmarkenverordnung und zur Richtlinie sowie in der
Begründung zum Markengesetz wird nichts zu diesem Punkt dargetan.
694 Art. 4 GemMVO, Art. 2 RL und § 3 Abs. 1 MarkenG

115
werden sollen. Demnach ist für die Markeneintragung ein Benutzungswille des
künftigen Markeninhabers Voraussetzung 695 .
Das Erfordernis des Benutzungswillens muß aber für sich weit verstanden werden, es
darf nicht auf den individuellen Benutzungswillen des Markeninhabers eingeschränkt
werden, da diese Forderung dem Verzicht auf das Akzessorietätsprinzip widersprechen
würde. Dementsprechend und mit der Normierung der Zurechnung der Drittbenutzung
696 , ist vielmehr ein genereller Benutzungswille des Markeninhabers ausreichend,
das eingetragene Zeichen allgemein einer Benutzung als Identifizierungszeichen
für Unternehmensprodukte im Geschäftsverkehr zuzuleiten, unabhängig von der
eigentlichen Person des Benutzers 697 .
Das Erfordernis des Benutzungswillens wird von den vorliegend besonders interessierenden
Personen, die sich allein Marken zum späteren Handel mit ihnen eintragen
lassen, sicherlich erfüllt, sie wollen zwar die Marke von vorneherein nicht selbst
benutzen, streben dafür aber eine Benutzung durch Dritte an, um so ihre eingetragene
Marke gewinnbringend vermarkten zu können.
Die Subjektivität des gesetzlichen Erfordernisses des Benutzungswillens erschwert
allerdings ihre Nachprüfbarkeit, wenn sie diese nicht gar undurchführbar macht, da der
Benutzungswille einen inneren, durch bloßen Willensentschluß jederzeit abänderbaren
Vorgang darstellt. Aus diesem Grunde muß und wird der Benutzungswille des
Markenanmelders vermutet; diese Vermutung kann aber durch besondere Indizien
widerlegt werden 698 .
Mit der Forderung eines Benutzungswillens verliert, trotz der Aufgabe des
Akzessorietätsprinzips, die aus deutscher Sicht traditionelle Unterscheidung von
Defensiv- und Vorratszeichen nicht ihre Bedeutung 699 .
III. Registrierungsverfahren von Marken
Die Harmonisierung der nationalen Verfahrensrechte sah die Richtlinie nicht als
notwendig an und überließ dementsprechend die Regelung der Verfahrensbestimmungen
den Mitgliedstaaten 700 . Der deutsche Gesetzgeber entschied sich dennoch zu einer
großen Warenzeichengesetzreform und setzte nicht nur die von der Richtlinie
geforderten Regelungen um, sondern reformierte auch das zeichenrechtliche Registerverfahren,
das nun vom Patentwesen gelöst ist und selbständig im Markengesetz geregelt
695 So auch Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 77, vgl. auch Heydt, GRUR Int. 78, 2, 5, mit seinem damaligen guten
Vorschlag die Formulierung „geeignet“ durch „dazu bestimmt“ zu ersetzen, durch dessen Umsetzung der
Benutzungswille als Schutzvoraussetzung einer Marke offensichtlicher geworden wäre; a.A. Schönfeld, S. 54.
696 Art. GemMVO, Art. RL und § 26 Abs. 2 MarkenG
697 So auch Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 78; auch BGH, GRUR 2001, 242, 244 – Classe E
698 Vgl. Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 79-80; so auch die st. Rspr. des BGH zum Warenzeichenrecht hinsichtlich der
Vermutung, z.B. GRUR 1971, 409, 410 - Stallmeister, und hinsichtlich der Widerlegung, GRUR 1988, 820 -„Oil
of ...“, GRUR 1964, 454, 456 – Palmolive; inzwischen hat der BGH zum Markengesetz ausdrücklich auf die
Widerlegbarkeit der Vermutung hingwiesen, BGH, GRUR 2001, 242, 245 – Classe E.
699 A.A. Schönfeld, S. 54; zur Unterscheidung allgemein siehe Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 23, 24 und 172 ff, 184 ff;
Baumbach/Hefermehl, WZG § 1 Rn. 44 ff.
700 Erwägungsgrund 3 und 5 der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294

116
wurde, dabei orientierte sich der deutsche Gesetzgeber zwar an dem damaligen Stand
der Gemeinschaftsmarkenverordnungsvorschläge, übernahm diese aber nicht vollständig,
sondern griff auf bewährte Verfahrensregeln des früheren Warenzeichenrechts
zurück 701 . Infolgedessen differieren die Gemeinschaftsmarkenverordnung und das
Markengesetz in zahlreichen Verfahrensfragen und machen getrennte Ausführungen der
beiden Registrierungsverfahren erforderlich.
1. Gemeinschaftsmarke
a) Eintragungsverfahren
Die Gemeinschaftsmarke kann wahlweise direkt bei der offiziell als „Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ benannten Behörde (nachfolgend
kurz als Markenamt bezeichnet) in Alicante, in Spanien, oder über die
nationalen Markenbehörden angemeldet werden 702 . Sofern der Anmelder dem
Markenamt die Orginalschriftstücke für die Anmeldung zukommen lassen will, ist der
Weg über die nationalen Markenämter vorteilhaft zur Vermeidung der eventuellen
Verzögerung auf dem internationalen Postweg; gleichzeitig birgt dieser Anmeldungsweg
aber das Risiko der rechtzeitigen Weiterleitung der Unterlagen an das Markenamt für
den Anmelder; denn geht die Anmeldung nicht innerhalb eines Monats beim Markenamt
ein, gilt die Anmeldung als zurückgenommen und ist unwiederbringlich verloren 703 .
Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann vom zukünftigen Markeninhaber grundsätzlich
selbst vorgenommen werden, lediglich Anmelder mit Sitz außerhalb der EU
müssen für das weitere Verfahren einen zugelassenen Vertreter bestellen (Art. 88 Abs. 1
und 2 GemMVO, Regel 75-78 GemMDV).
Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann in jeder Amtssprache der EU erfolgen (Art.
115 Abs. 1 GemMVO), allerdings muß der Anmelder zusätzlich eine der fünf
festgelegten Sprachen des Markenamtes, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und
Spanisch als maßgebende Sprache für das weitere Eintragungsverfahren angeben (Art.
115 Abs. 3 GemMVO) 704 . Die für den Anmelder günstige Sprachenregelung ist mit
einem enormen bürokratischen Aufwand hinsichtlich der Übersetzungsarbeiten 705
verbunden, da die Anmeldung in jede andere Amtssprache der EU, derzeit insgesamt 11,
übersetzt und veröffentlicht werden muß (Art. 116 Abs. 1 GemMVO). Dies wiederum
701 Vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 59
702 Art. 25 Abs. 1 GemMVO; § 125 a MarkenG, vgl. dazu die Mitteilung Nr. 2/96 des Präsidenten des DPA vom
05.01.1996, Bl. PMZ 1996, 37, mit dem Hinweis, daß das Deutsche Patentamt „bis auf weiteres“ keine Gebühren
für die Weiterleitung, zu denen es nach Art. 25 Abs. 2 S. 2 GemMVO berechtigt wäre, erheben wird.
703 Art. 25 Abs. 3 GemMVO; das Markenamt stellt gebührenfreie Formblätter für die Anmeldung, Regel 83 Abs. 1
lit. a GemDVO; die Anmeldung kann aber auch durch Fernkopierer, Fernschreiber, Telegramm oder elektronische
Mittel übermittelt werden, siehe diesbezüglich Regel 79-82 GemMDV. Nach dem GemVOE 1978 und 1980 war
dagegen die Anmeldung nur beim Markenamt in Alicante selbst zulässig; Mitscherlich, GRUR 1980, 638, 639
sprach sich schon damals für die sinnvolle zweigleisige Anmeldungsmöglichkeit aus.
704 Vgl. dazu ausführlicher Over, WRP 1996, 274, 275 und Lindner/Schrell, WRP 1996, 94, 96.
705 Diese Arbeiten werden für das Markenamt von einer weiteren europäischen Behörde, der sogenannten
Übersetzungszentrale in Luxemburg, durchgeführt.

117
beeinträchtigt die Höhe der Anmeldegebühren (Art. 139 Abs. 2 GemMVO) und
verzögert die Veröffentlichung der Anmeldung 706 .
Die inhaltlichen Mindestanforderungen an die Anmeldungsunterlagen sind in Art. 26
GemMVO und Regel 1-3 GemMDV normiert. Vorliegend besonders beachtlich ist die
Tatsache, daß nicht die Angabe eines Geschäftsbetriebes verlangt wird, sondern die
Angaben zur Identitätsfeststellung des Anmelders genügen 707 . Die Durchführungsverordnung
zur Gemeinschaftsmarkenverordnung unterscheidet nicht explizit wie die
Markenverordnung nach einzelnen Markenarten, sie formuliert ihre Anforderungen
allgemein und gibt keine speziellen Vorgaben, beispielsweise für eine Hörmarke.
Entsprechend dem Verzicht auf das Akzessorietätsprinzip wird konsequenterweise die
Angabe eines Geschäftsbetriebes nicht gefordert 708 . Interessant für den Markenhandel
ist, daß die Anzahl der eintragbaren Waren- und Dienstleistungsklassen für eine
Gemeinschaftsmarke nicht begrenzt ist und so die Marke als fungibeles Handelsobjekt
ausgestattet werden kann 709 . Die Bestimmung des Anmeldetages der Gemeinschaftsmarke
ist, in Abweichung vom Markengesetz, von dem Zeitpunkt der Zahlung der
Anmeldegebühr abhängig. Wird die Gebühr innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Einreichung der Anmeldung entrichtet, so ist Anmeldetag der Tag der Unterlageneingabe
(Art. 27 GemMVO), die Anmeldung erhält dagegen nicht mehr den Anmeldetag
der Antragseinreichung, wenn nach der Monatsfrist gezahlt wurde, dann ist der spätere
Zahltag maßgebend (Art. 27, 36 Abs. 1 lit. a, Abs. 2 und Abs. 3 GemMVO). Der
Zeitpunkt der Zahlung gegebenenfalls anstehender Klassengebühren hat hingegen auch
im Gemeinschaftsmarkenrecht für den Anmeldetag keine Bedeutung, allerdings müssen
diese Gebühren auch innerhalb der gesetzten Frist gezahlt werden, da ansonsten die
Anmeldung als unwiederbringlich zurückgenommen gilt (Art. 36 Abs. 1 lit. c und Abs. 5
GemMVO, Regel 4 lit. b GemMDV).
Nach Prüfung der formellen Anmeldungserfordernisse prüft das Markenamt von Amts
wegen, ob der Marke absolute Eintragungshindernisse entgegenstehen 710 . Zusätzlich
wird, entgegen dem deutschen markenrechtlichen Verfahren, eine Amtsrecherche nach
älteren gemäß Art. 8 GemMVO möglicherweise der angemeldeten Marke entgegenstehenden
registrierten Gemeinschaftsmarken und laufenden Gemeinschaftsmarken-
706 Vgl. zu dieser Problematik Over, WRP 1996, 274, 275; Lindner/Schrell, WRP 1996, 94, 97; Dreyer, MA 1994,
83.
707 Art. 26 Abs. 1 lit. a GemMVO und Regel 1 Abs. 1 lit. b GemDVO; die in Art. 25 Abs. 1 lit a. GemVOE 1978
und Art. 24 Abs. 1 lit. a GemVOE 1980 identisch verwendete Formulierung „Angaben zur Person des
Anmelders“ rief noch Zweifel hervor, ob sie nicht doch noch Angaben über einen Geschäftsbetrieb des
Anmelders forderte, vgl. Mitscherlich, GRUR 1980, 638, 639.
708 Die Denkschrift dagegen sprach sich noch für die Angabe des Geschäftsbetriebes des Anmelders aus, GRUR Int.
1976, 481, 491.
709 Allerdings muß der Anmelder eine Klassengebühr ab der vierten Klasse für jede Klasse, für die Waren oder
Dienstleistungen eingetragen werden sollen, zahlen, so Regel 4 lit.b GemMDV.
710 Art. 38 GemMVO und Regel 11 GemMDV; insbesondere ist hier auf Art. 38 Abs. 2 GemMVO hinzuweisen,
dem sogenannten Disclaimer, der die Eintragung manch angemeldeter Gemeinschaftsmarken ermöglicht, die ohne
diese Regelung zurückgewiesen werden müßten, eine entsprechende Normierung enthält das Markengesetz nicht,
vgl. dazu Heil, Festschrift für Oppenhoff, S. 127, 142 f.

118
anmeldungen durchgeführt 711 . Tangierte nationale Marken können dagegen nur von den
nationalen Markenbehörden recherchiert werden. Diese Rechercheberichte übermittelt
das Markenamt dem Gemeinschaftsmarkenanmelder, der daraufhin binnen Monatsfrist
überlegen kann, ob er seine Anmeldung aufrechterhalten oder zurückziehen will. Nach
Ablauf der Monatsfrist und negativer Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse 712
wird dann die Gemeinschaftsmarke veröffentlicht, gleichzeitig unterrichtet das Markenamt
die Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken oder -anmeldungen aus ihrem
Recherchebericht von der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke
(Art. 39 Abs. 6 GemMVO).
Die auf den ersten Blick so vorteilhafte Amtsrecherche für den Markenanmelder und
damit eventuell verbunden die Assoziation der einfachen und risikolosen Gemeinschaftsmarkenanmeldung,
erspart aber nicht vollständig die vom Anmelder selbst durchzuführende
oder zumindest zu veranlassende Vorabrecherche, da die Amtsrecherche weder
auf europäischer noch auf nationaler Ebene vollständig und allumfassend durchgeführt
wird. Die zur Amtsprüfung nicht verpflichteten nationalen Markenbehörden führen ihre
Nachforschungen, die dann auch nur die eingetragenen Marken und die gegenwärtigen
Markenanmeldungen berücksichtigen und nicht auch die durch Benutzung entstandenen
Marken sowie die geschäftlichen Bezeichnungen, freiwillig aus; gegen eine solche
Prüfung haben sich schon Deutschland, Italien und Frankreich explizit ausgesprochen.
Die dagegen obligatorische europäische Markenrecherche kann auch nicht jede ältere
irgendwie kollisionsverdächtige Gemeinschaftsmarke auflisten, sondern muß sich zur
Funktionstüchtigkeit des Markenamtes auf ersichtliche Fälle im Sinne von identischen
oder nahezu identischen Bezeichnungen beschränken. Damit fehlen einige kollisionsträchtige
Markenrechte in den Rechercheberichten, und der Auflistung der entgegenstehenden
älteren Marken kommt für den Anmelder lediglich eine gewisse Indikationsfunktion
zu 713 , zumal die erfaßten Marken auch nicht direkt zu einer Eintragungsverweigerung
der angemeldeten Gemeinschaftsmarke führen.
Mit der Veröffentlichung der Anmeldung beginnt eine dreimonatige Widerspruchsfrist
(Art. 42 GemMVO). Erst nach Ablauf dieser Frist oder erfolgreich abgeschlossenem
Widerspruchsverfahren 714 (Art. 43 GemMVO, Regel 15-22 GemMDV) wird die
Gemeinschaftsmarke endgültig in das Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen
und die Eintragung im Gemeinschaftsmarkenblatt veröffentlicht. Die Dauer des Eintragungsverfahrens
ist demnach abhängig von der Anzahl der im Einzelfall eingelegten
Widersprüche. Hinsichtlich des hohen Potentials an kollisionsverdächtigen Marken
besteht die Gefahr zahlreicher Widersprüche, die, bedingt durch das vorgeschaltete
711 Art. 39 GemMVO; die Amtsrecherche war in GemVOE 1980 noch nicht enthalten, die Denkschrift, GRUR Int.
1976, 481, 489, sprach sich für sie aus.
712 Bei Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses besteht die Möglichkeit, die Gemeinschaftsmarkenanmeldung
in nationale Anmeldungen umzuwandeln, Art. 108 Abs. 1 lit. a GemMVO, vgl. dazu Ingerl, S. 120 f.
713 So auch Over, WRP 1996, 274, 276.
714 Art. 43 GemMVO und Regel 15-22 GemMDV normieren das Widerspruchsverfahren; sofern die gewünschte
Gemeinschaftsmarke nach dem Widerspruch zurückgewiesen werden muß, besteht für den Anmelder der
Gemeinschaftsmarke die Möglichkeit, die Gemeinschaftsmarkenanmeldung in jeweils nationale
Markenanmeldungen unter Wahrung der Priorität der Gemeinschaftsmarkenanmeldung umzuwandeln, Art. 8
Abs. 3 GeMVO

119
Widerspruchsverfahren, den Eintragungsprozeß langwierig und kostspielig werden
lassen können, auch wenn durch die Kostenregelung in Art. 81 Abs. 1 GemMVO, die
dem Unterlegenen des Widerspruchsverfahrens alle Kosten, auch die des Gegners
inklusive dessen Anwaltskosten auferlegt, das Einlegen von Widersprüchen aus rein
blockadetechnischen Gründen wohl nicht zu befürchten ist 715 . Die Möglichkeit, auf
Antrag des Anmelders das Eintragungsverfahren zu beschleunigen, sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung
nicht vor 716 .
Insgesamt betrachtet ist das oft besonders langwierige, arbeitsintensive und kostspielige
Eintragungsverfahren der Gemeinschaftsmarke 717 für den Markenhandel interessant und
überdies attraktiv, indem fertig eingetragene Gemeinschaftsmarken zum Verkauf oder
zur Lizenzierung angeboten werden können, kann sich ein Unternehmen die oftmals
zeitraubende und unwirtschaftliche Planungs- und Entwicklungsphase einer eigenen
Marke ersparen und stattdessen auf eine vollkommene Marke zurückgreifen. Das
Argument der Rationalisierung zugunsten der Unternehmen ist für den Markenhandel
ein anziehendes Vermarktungsinstrument für sein Handelsobjekt Gemeinschaftsmarke.
b) Gebühren- und Kostenfaktoren
Die in der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgesehenen Gebühren für das
Eintragungsverfahren einer Gemeinschaftsmarke werden in der Durchführungsverordnung
näher bestimmt und ihre Höhe sowie die Zahlungsmodalitäten in der
Gebührenverordnung 718 festgelegt. Entsprechend Art. 26 Abs. 2 GemMVO und der
Regel 4 GemMDV sind für die Anmeldung eine Grundgebühr und ab der vierten Klasse
eine Klassengebühr für jede weitere in Anspruch genommene Klasse zu entrichten. Die
Anmeldungsgebühr für eine Gemeinschaftsmarke beträgt nach Art. 1 Nr. 1 GebührenV
975 EUR, und die Klassengebühr beläuft sich auf 200 EUR. Die nach erfolgreich
durchlaufenem Anmeldungsverfahren fällige Eintragungsgebühr setzt sich gemäß Regel
23 GemMDV wiederum aus einer Grundgebühr sowie einer Klassengebühr ab der
vierten Klasse für jede zusätzlich gewünschte Klasse zusammen. Die Höhe der
Eintragungsgebühr beträgt nach Art. 1 Nr. 7 GebührenV 1100 EUR, die der Klassengebühr
nach Art. 1 Nr. 8 GebührenV 200 EUR. Für eine endgültig eingetragene
Gemeinschaftsmarke muß der Markeninhaber insgesamt mindestens 2075 EUR
aufwenden; will er dagegen die Marke im Hinblick auf eine umfangreiche Einsetzbarkeit
und Verwertbarkeit für mehr als drei Klassen eingetragen haben, erhöhen sich seine
Ausgaben dementsprechend.
715 Ausführlicher dazu Over, WRP 1996, 274, 276; a.A. Lindner/Schrell, WRP 1996, 94, 98, im Hinblick auf den
Markenanmelder und die für ihn schwierige Abschätzung des Widerspruchsausgangs und dem daraus
resultierenden Kostenrisiko.
716 Dagegen eröffnet § 38 MarkenG den Weg einer beschleunigten Prüfung gegen eine zusätzliche Gebühr.
717 Damit steht die Rechtstatsächlichkeit konträr zu den oben dargestellten und vom europäischen Gesetzgeber
angestrebten Zielen für die Gemeinschaftsmarkenverordnung, siehe Darstellung unter ergänzen; Heil, MA 1986,
56 ff, erkannte schon früh diese Divergenz.
718 Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 über die an das Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) zu entrichtenden Gebühren, ABl. EG Nr. L 303 vom 15. Dezember
1995, S. 33 (nachfolgend Gebührenverordnung genannt und GebührenV abgekürzt), Inkraftgetreten am
22.Dezember 1995 (Art. 11 GebührenV)

120
Die Kosten für eine registrierte Gemeinschaftsmarke sind damit zwar beträchtlich, aber
angesichts der mit einer Gemeinschaftsmarkeneintragung erzielten Schutzwirkung für
den gesamten Binnenmarkt ist sie, im Vergleich zu den Eintragungskosten für eine EUweiten
Markenschutz auf der Basis nach dem Madrider Markenabkommen oder dem
Madrider Protokoll, günstig 719 . Auch die sonstigen Auslagen im Zusammenhang mit
dem Eintragungsverfahren sind überschaubar. So bedarf es grundsätzlich für die
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke keines Amtsvertreters und sofern sich der
Anmelder doch fachmännischer Unterstützung eines Rechts- oder Patentanwalts
bedienen will, muß er nur einen einzigen bestellen und nicht einen für jeden
Mitgliedstaat.
Die befürchteten Markeneintragungen von Privatpersonen für einen späteren mißbräuchlichen
Handel mit Marken werden schon allein unter dem finanziellen
Gesichtspunkt von der Höhe der fälligen Gebühren begrenzt. 720
2. Deutsche Marke
a) Eintragungsverfahren
Die Anmeldung der Marke ist beim Deutschen Patentamt in München oder über die
Dienststelle in Berlin einzureichen 721 .
Für das Anmeldeverfahren muß ein zugelassener Vertreter nicht bestellt werden, lediglich
der Inhaber einer eingetragenen oder angemeldeten Marke, der im Inland weder
einen Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat, muß für weitere Verfahren, wie
z.B. das Widerspruchsverfahren vor dem Patentamt, einen in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Vertreter bestellen (§ 96 MarkenG, §76, 77
MarkenVO).
Die Anmeldeerfordernisse ergeben sich aus § 32 Abs. 2 MarkenG und §§ 2-14
MarkenVO 722 . Entgegen der früheren warenzeichenrechtlichen Regelung ist das
Erfordernis der schriftlichen Anmeldung nicht mehr enthalten, in § 2 MarkenVO wird
lediglich fixiert, daß die Anmeldung auf dem amtlichen Formblatt erfolgen soll. Damit
sind die markenrechtlichen Regelungen flexibel hinsichtlich neuer technische Entwicklungen,
und die Anmeldung könnte später auch mittels elektronischer Datenübermittlung
eingereicht werden, ohne daß das Gesetz geändert werden bräuchte 723 . Entsprechend
dem durch das Erstreckungsgesetz eingeführten Verzicht auf die Angabe eines
Geschäftsbetriebes bei der Anmeldung fordert auch das Markengesetz keine solche
Angabe, damit verfolgt das Markengesetz geradlinig die vollständige Aufgabe des
Akzessorietätsprinzips auch auf der formellen Ebene und schränkt, wie des öfteren von
719 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung bei Over, WRP 1996, 273, 277.
720 In diesem Sinne auch Heil, Festschrift für Oppenhoff, S. 127, 141.
721 § 32 Abs. 1 MarkenG, siehe für die Erfassung der Anmeldung im einzelnen, Fezer, MarkenG, § 32 Rn. 9.
722 Siehe auch die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen vom 27.Okt.1995, BlPMZ 1995, 378 ff, die
ihrer Vorbemerkung zufolge veröffentlicht wird, um über die Arbeitsweise des Patentamts zu informieren und den
Markenanmeldern zu helfen, sich auf die Praxis des Patentamts einzustellen.
723 Dreiss, Mitt. 1995, 1, 12; v. Trentini, Mitt. 1995, 42 ff zur Einführung neuer Informationstechnik im
Markenbereich des Deutschen Patentamtes.

121
der Literatur gefordert wurde, den Kreis der potentiellen Markeninhaber auch nicht
durch verfahrensrechtliche Bestimmungen ein 724 . Im Vergleich zu der Durchführungsverordnung
zu der Gemeinschaftsmarkenverordnung regelt die Markenverordnung die
erforderlichen Angaben zur Markenform sehr ausführlich nach den jeweiligen Markentypen,
so stellt sie in § 11 MarkenVO u.a. auch genaue Anforderungen an die Angaben
für eine Hörmarke, enthält allerdings für die umstrittenen Farbmarken und die ausgefalleneren
Geruchs- und Geschmacksmarken auch keine spezielle Regelungen, sondern
subsumiert diese Markentypen unter die in § 12 MarkenVO für sonstige Markenformen
geregelten Angabeerfordernisse und zeigt damit, daß sie neue Markenformen nicht von
vorneherein ausschließt, vielmehr mit ihrer Auffangregelung diesbezüglich flexibel und
aufgeschlossen ist. Entsprechend der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist die Anzahl
der eintragbaren Waren- und Dienstleistungsklassen für eine Marke nicht begrenzt 725 .
Das Markengesetz enthält erstmalig in § 33 Abs. 1 MarkenG eine zeichenrechtliche
Regelung für die Bestimmung des Anmeldetages, die sich jedoch von der gemeinschaftsrechtlichen
Norm unterscheidet, indem die Bestimmung nur von dem Eingang der
vollständigen Anmeldungsunterlagen und nicht von dem Zeitpunkt der Zahlung der
Anmeldegebühr abhängig ist. Sofern die Anmeldegebühr auch nicht nach Aufforderung
des Patentamts innerhalb der gesetzten Frist beglichen wird, gilt die Anmeldung aber als
zurückgenommen, das Unterbleiben der Zahlung der eventuell erforderlichen Klassengebühren
löst dagegen diese Konsequenz nicht aus (§ 36 Abs. 3 MarkenG).
Nach positiv abgeschlossener Prüfung der formellen Anmeldungserfordernisse prüft das
Patentamt die angemeldete Marke von Amts wegen auf entgegenstehende Eintragungshindernisse.
Parallel zu dieser Prüfung stellt es keinen Recherchebericht hinsichtlich
älterer, der Eintragung entgegenstehender Rechte, auf, auch die frühere fakulativ
geregelte sog. Abgrenzungshilfe des § 5 Abs. 3 WZG wurde ersatzlos gestrichen. In
diesem Punkt unterscheiden sich also das Markengesetz von der Gemeinschaftsmarkenverordnung
deutlich. Sofern keine absoluten Schutzhindernisse der Eintragung
entgegenstehen, wird die Marke sofort in das Register eingetragen und die Eintragung in
dem Markenblatt veröffentlicht 726 . Das früher der Eintragung vorgeschaltete Widerspruchsverfahren
ist nun nachgeschaltet. Die dreimonatige Widerspruchsfrist beginnt mit
der Veröffentlichung der Markeneintragung (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Bei erfolgreichem
Widerspruch wird die bereits eingetragene Marke dann gelöscht. Dieser Verfahrensweg
hat für den Anmelder den Vorteil einer allgemeinen Verfahrensbeschleunigung, die
Marke wird schneller umfassend geschützt 727 . Der Gesetzgeber hat sich für diese
724
725
Besonders Tilmann, ZHR 156 (1994), 371, 388 hat sich für die Einschränkung offen ausgesprochen. Siehe auch
die obige Darstellung dazu unter C. I. 3..
Nach Art. 14 Abs. 3 MarkenV sollen die Waren und Dienstleistungen vom Markenanmelder in der Reihenfolge
der Klasseneinteilungen geordnet werden; von der in Erwägung gezogenen Änderung des § 14 Abs. 3 MarkenV
seitens des Präsidenten des Patentamtes dahingehend, dem Anmelder zwingend die Klassifizierung der Waren
oder Dienstleistungen aufzuerlegen, wurde Abstand genommen, siehe dazu die berechtigten Argumente gegen
den Änderungsvorschlag der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,
vorgetragen von Gloy/Loschelder, GRUR 1996, 261 f.
726
§ 41 MarkenG; §§ 17-21 MarkenVO regeln die Einzelheiten über den Inhalt des Registers und die
Veröffentlichung.
727
Zwar war schon nach § 6a WZG eine beschleunigte Eintragung im Eilverfahren mit nachgeschaltetem
Widerspruchsverfahren möglich, doch mußte der Anmelder für dieses Verfahren ein berechtigtes Interesse an der
beschleunigten Eintragung glaubhaft machen und eine Beschleunigungsgebühr bezahlen, vgl. nur

122
Systematik aus Effektivitäts- und Kostengründen entschieden, da erfahrungsgemäß
gegen zwei Drittel der angemeldeten Marken kein Widerspruch erhoben wird und demnach
das frühere Verfahren mit Anmeldungs- und Eintragungsveröffentlichung zu
unnötiger Doppelarbeit und erheblichen Kosten führte 728 .
Wenn auch mit dem nachgeschalteten Widerspruchsverfahren der Eintragungsprozeß für
eine Marke verkürzt wurde und zudem das Markengesetz noch die Möglichkeit einer
beschleunigten Prüfung vorsieht, so ist eine bereits fertig eingetragene Marke dennoch
weiterhin für den Markenhandel interessant. Denn unabhängig von der Rationalisierung
des Eintragungsverfahrens erübrigt das Angebot von eingetragenen Marken zur Verwertung
den interessierten Unternehmen die aufwendige Planungs- und Entwicklungsphase
der Marke und erzielt hierdurch eine Attraktivität als Handelsobjekt.
b) Gebühren- und Kostenfaktoren
Nach § 32 Abs. 4 MarkenG ist mit der Anmeldung eine Gebühr nach dem Tarif zu
zahlen. Entsprechend der europäischen Anmeldegebühr setzt sich die deutsche auch aus
einer Grundgebühr und einer Klassengebühr zusammen, sofern eine Marke für mehr als
drei Klassen eingetragen werden soll. Abweichend von der gemeinschaftrechtlichen
Regelung fordert das Markengesetz keine gesonderte Eintragungsgebühr mehr für die
Registrierung der Marke, diese ist vielmehr in der Anmeldungsgebühr bereits enthalten.
Diese Konzeption ist neben dem nachgeschalteten Widerspruchsverfahren einmal ein
Beitrag zur Beschleunigung des Anmelde- und Eintragungsverfahrens, und zum anderen
führt sie, unterstützt von dem Ausschluß eines Rückforderungsanspruchs auf einen Teil
der Gebühr bei Nichteintragung der Anmeldung, zu erheblicher Arbeitsaufwandersparnis
für das Patentamt 729 .
Die Höhe und die Zahlungsmodalitäten der vom Markengesetz geforderten Gebühren für
das Eintragungsverfahren einer Marke werden von dem Patentgebührengesetz 730 und der
Verordnung über die Zahlung der Gebühren des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts
731 bestimmt. Die Anmeldegebühr beträgt nach Nr. 131 100 PatGebG-
Verz. zu § 1 PatGebG 575 DM und die Klassengebühr nach Nr. 131 250 PatGebG-Verz.
zu § 1 PatGebG 290 DM. Die gemäß § 7 PatGebG für Anmelder aus den neuen Bundesländern
gewährten günstigeren Anmelde- und Klassengebühren gelten ab dem 1. Januar
1998 nicht mehr, von diesem Zeitpunkt an werden die Gebühren einheitlich erhoben.
728
729
Baumbach/Hefermehl, WZG, § 6a, Rn. 1-3. Auch das MarkenG sieht trotz des nachgeschalteten
Widerspruchsverfahrens noch die Möglichkeit eines beschleunigten Prüfungsverfahrens auf Antrag und Zahlung
einer besonderen Gebühr vor, § 38 MarkenG, ein Nachweis eines berechtigten Interesses wird allerdings nicht
mehr gefordert. Ausführlich zum nachgeschalteten Widerspruchsverfahren, Winkler, GRUR 1994, 569 ff, Berlit,
WiB 1995, 49, 53 ff; entgegen der positiven Einstellung der h.M. zur Nachschaltung des Widerspruchsverfahrens
dagegen kritisch Over, MA 1993, 500 ff.
Vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 57 mit dem Hinweis, daß das neue System die Transparenz in bezug auf eventuell
eingelegte Widersprüche nicht beeinträchtigt, so regelt § 18 Nr. 22, 23 MarkenVO die notwendigen
Registereintragungen hinsichtlich eingelegter Widersprüche und § 30 MarkenVO die erneute Veröffentlichung
der durch einen erfolgreichen Widerspruch geänderten Marke.
Diese Regelung wurde als „Gaedertz-Vorschlag“ bekannt, vgl. dazu Droste, GRUR 1977, 411, 412.
730
BGBl. 1976 I, S. 2188, zul. geändert durch das Haushaltssanierungsgesetz 1999, BGBl. 1999 I, S. 2534,
abgekürzt PatGebG.
731
BGBl. 1991 I, S. 2021

123
Die Kosten für eine eingetragene Marke mit mindestens 575 DM sind im Vergleich zu
der Gemeinschaftsmarkeneintragung de facto erheblich niedriger; indem der Vergleich
aber nicht nur die Höhe der Gebühren einbeziehen darf, vielmehr auch das Schutzgebiet
der eingetragenen Marken mit in seine Kostenanalyse aufnehmen muß, relativieren sich
die Kosten merklich und können, insgesamt betrachtet, die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke
als die kostengünstigere hervortreten lassen, das Interesse des Markeninhabers
über das nationale Schutzgebiet vorausgesetzt.
Der finanzielle Gesichtspunkt bietet auf der deutschen Ebene entgegen der europäischen
wohl kein beträchtliches Hemmnis für die befürchteten rein spekulativen Markeneintragungen
von Privatpersonen für einen späteren Markenhandel und damit diesbezüglich
keine faktische Beschränkung.

124
E. Verwertungsmöglichkeiten
Als Folge des Prinzips der freien Übertragbarkeit und des Prinzips der Nichtakzessorietät
der Marke sehen die Gemeinschaftsmarkenverordnung und das Markengesetz
umfassende Verwertungsmöglichkeiten für die Marken vor 732 . Vorliegend
interessiert zunächst insbesondere die Ausgestaltung der rechtsgeschäftlichen Übertragungsmöglichkeit,
da sie gerade für private Zeichenkreateure die unkomplizierteste
und daher die überwiegend praktizierte Verwertungsart sein dürfte.
I. Die Übertragung der Gemeinschaftsmarke
Das bereits dargestellte Prinzip der freien Übertragung, das während der langen
Entwicklungsphase der Gemeinschaftsmarkenverordnung keinen großen Diskussionsund
Streitpunkt abgab, ist der Grundstein für die Verwertungsmöglichkeit der Übertragung
der Gemeinschaftsmarke und ermöglicht durch die zulässig rechtliche Trennung
der Gemeinschaftsmarke vom Geschäftsbetrieb überhaupt erst den Markenhandel. In
Art. 17 GemMVO hat das Prinzip der freien Übertragung letztendlich gegenwärtig seine
gemeinschaftsrechtliche Ausgestaltung erfahren, diese wird im folgenden näher erörtert.
1. Gegenstand der Übertragung
Gemäß Art. 17 Abs. 1 GemMVO kann Gegenstand einer Rechtsübertragung allein die
Gemeinschaftsmarke selbst ohne dazugehöriges Unternehmen sein. Das in Art. 1 Abs. 2
GemMVO verankerte Einheitsprinzip bedingt, daß die Gemeinschaftsmarke nur einheitlich
für ihren gesamten europäischen Schutzbereich übertragen werden kann und nicht
für einzelne Teilgebiete verwertbar ist. Davon zu unterscheiden ist die zugelassene Aufteilung
der Gemeinschaftsmarke in ihre Markenkategoriebereiche und deren separate
Übertragung, sie berührt das Prinzip der Einheitlichkeit nicht, da nicht der territoriale
Schutzbereich tangiert wird, sondern nur der sachliche, auf den sich aber das
Eintragungsprinzip nicht erstreckt 733 .
Die grundsätzliche Nichtakzessorietät der Gemeinschaftsmarke von einem Unternehmen
bei der Rechtsübertragung wird durch die gesetzliche Vermutung nach Art. 17 Abs. 2
GemMVO durchbrochen, daß eine Übertragung eines Unternehmens in seiner Gesamtheit
auch die Gemeinschaftsmarke erfaßt; Voraussetzung für diese Vermutung, die auch
widerlegt werden kann, ist die Identität von Unternehmens- und Gemeinschaftsmarkeninhaber
734 . Diese Vermutungsregel kann nicht analog auf eine Teilbereichsübertragung
eines Unternehmens angewandt werden 735 . Eine solche Auslegung verbietet
einmal die Formulierung von Art. 17 Abs. 2 GemMVO selbst, die explizit „die
Übertragung eines Unternehmens in seiner Gesamtheit“ aufgenommen hat und zum
anderen darf der in der Gemeinschaftsmarkenverordnung herrschende Grundsatz der
732
733
Über Art. 24 GemMVO und § 31 MarkenG können die Anmeldungen einer Marke ebenso Objekte für die
Verwertungsarten wie die eingetragene Marke selbst sein. Zur Vereinfachung wird im folgenden aber nur von der
Marke bzw. der Gemeinschaftsmarke gesprochen, wenngleich die nachstehenden Ausführungen auch für die
Markenanmeldung entsprechend gelten.
Art. 17 Abs. 1 GemMVO; vgl. auch die ausführliche Darstellung zum Einheitsprinzip unter B. I. 3. a).
734
Vgl. Kommission, Erläuterungen zu Art. 17 VOV 1980, GRUR Int. 1981, 86, 90
735
So wiederum die Kommission, Erläuterungen zu Art. 17 VOV 1980, GRUR Int. 1981, 86, 90.

125
Nichtakzessorietät der Gemeinschaftsmarke vom Geschäftsbetrieb nicht über die Auslegung
nivelliert werden.
2. Rechtsgeschäftlliche Übertragung
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung regelt nur die Zulässigkeit und den Umfang der
Übertragungsmöglichkeit für die Gemeinschaftsmarke, hingegen enthält sie keine
bestimmten Regelungen für die vertragliche Ausgestaltung der Übertragung. Mangels
bislang noch nicht verabschiedeter allgemeiner, vor die Klammer der Gemeinschaftsmarkenverordnung
gezogener, europäischer Normen für Rechtsgeschäfte setzt die
Gemeinschaftsmarkenverordnung die Gemeinschaftsmarke mit den nationalen Marken
über Art. 16 GemMVO gleich und bestimmt das nationale Recht eines Mitgliedstaates,
in dem der Gemeinschaftsmarkeninhaber zum Zeitpunkt der Vornahme des
Rechtsgeschäfts seinen Wohnsitz, Sitz oder eine Niederlassung hat, für die rechtsgeschäftliche
Übertragung als einschlägig 736 . Für den Fall, daß der Gemeinschaftsmarkeninhaber
solcherlei Bezug nicht aufweisen kann, erklärt Art. 16 Abs. 2 GemMVO
das nationale Recht des Mitgliedstaates, in dem das europäische Markenamt seinen Sitz
hat, folglich das spanische Recht, für maßgebend.
Unabhängig von den Voraussetzungen des einschlägigen nationalen Rechtsgeschäftsnormen
für die rechtsgeschäftliche Übertragung einer Marke fordert die Gemeinschaftsmarkenverordnung
diesbezüglich die Schriftform und die Unterschrift der Vertragsparteien;
bei Nichteinhaltung dieses Formerfordernisses ist die Übertragung nichtig, es
sei denn, daß die Übertragung auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht, Art. 17 Abs.
3 GemMVO.
Das in Deutschland zu beachtende Abstraktionsprinzip löst die Frage aus, ob das
Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft jeweils der Schriftform bedürfen. Die in Art.
17 Abs. 3 GemMVO verwendete Formulierung der „rechtsgeschäftlichen Übertragung“
gibt darauf keine eindeutige Antwort. Für die meisten anderen Mitgliedstaaten ist dies
irrelevant, da sie das Abstraktionsprinzip nicht kennen 737 . Aus diesem Umstand darf aber
nicht vorschnell geschlossen werden, daß bei rechtlicher Unterscheidung von
Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft dann beide Rechtsgeschäfte formbedürftig
seien 738 . Beachtenswert ist dagegen, daß in Art. 17 Abs. 2 GemMVO im Gegensatz zu
Art. 17 Abs. 3 GemMVO zwischen Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft
differenziert wird. Im Umkehrschluß kann daraus gefolgert werden, daß das Schrifterfordernis
nicht zwingend für das Verpflichtungsgeschäft gilt, sondern nur für das
Verfügungsgeschäft 739 . Diese Interpretation achtet den Gesetzeszweck des Formerfordernisses,
der nach Ansicht der Kommission in der Rechtsicherheit liegt 740 , denn das
Verfügungsgeschäft informiert zuverlässig über die tatsächliche Übertragung, wohin-
736
737
Diese Verweisungstechnik verstößt nicht gegen das Prinzip der Autonomie der Gemeinschaftsmarkenverordnung,
siehe diesbezüglich unter B. I. 3. b), sie erspart komplizierte Ermittlungen nach den einschlägigen
nationalen Rechtsvorschriften über das Internationale Privatrecht, so auch Schönfeld, S. 60.
Vgl. Begründung zum ErstrG, GRUR 1992, 760, 795
738
Dagegen für die Schriftform von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft v. Mühlendahl, MA 1992, 590, 591.
739
Ebenso Ingerl, S. 110; Fezer, MarkenG, Einl. Rn. 117.
740
Kommission, Erläuterungen zu Art. 17 VOV 1980, GRUR Int. 1981, 86, 90

126
gegen das zugrundeliegende Kausalgeschäft lediglich die Verpflichtung zur Übertragung
anzeigt 741 .
3. Formalitäten und Gebühren
Der Rechtsübergang wird auf Antrag eines Beteiligten gemäß Art. 17 Abs. 5 GemMVO
in das Register eingetragen und veröffentlicht. Der Registrierung kommt nur
deklaratorische Wirkung zu, sie ist keine Wirksamskeitsvoraussetzung für den Rechtsübergang
742 . Allerdings ist sie im Hinblick auf zwei Punkte unabdingbar erforderlich:
Einmal ist der gutgläubige Erwerb bis zur Eintragung des Rechtsübergangs der Gemeinschaftsmarke
nach Art. 23 Abs. 1 GemMVO möglich, es sei denn, der Dritte hat
Kenntnis von der noch nicht registrierten Veräußerung 743 und zum anderen kann nur der
eingetragene Rechtsnachfolger nach Art. 17 Abs. 6 GemMVO seine Rechte gegenüber
Dritten geltend machen. Mit Art. 17 Abs. 6 GemMVO wurde die aus dem alten
Warenzeichengesetz bekannte mißliche Konstellation in die Gemeinschaftsmarkenverordnung
transformiert, die sich dadurch auszeichnet, daß vor der Umschreibung der
Rechtsinhaberschaft der materielle Rechtsnachfolger mangels formeller Berechtigung
seine Rechte gegenüber Dritten nicht geltend machen kann und der noch formell
ausgewiesene Inhaber materiell-rechtlich nicht zur Geltendmachung der Rechte aus der
Marke berechtigt ist. Von dieser Konzeption wird lediglich in Art. 17 Abs. 7 GemMVO
gegenüber dem Markenamt eine Ausnahme gemacht, indem dem Rechtsnachfolger
gestattet wird, bereits ab Eingang des Umschreibungsantrages fristwahrende Erklärungen
abzugeben 744 .
Die inhaltlichen Anforderungen an den Umschreibungsantrag werden in Regel 31
GemMDV näher bestimmt, sofern nur bestimmte Markenkategorien übertragen werden,
ist zusätzlich Regel 32 GemMDV zu beachten.
Der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs gilt erst als gestellt, wenn die
diesbezügliche Gebühr bezahlt worden ist (Regel 31 Abs. 4 GemMDV i.V.m. Art. 140
Abs. 2 Nr. 4 GemMVO); sie beträgt nach Art. 1 Nr. 22 GebührenV generell 200 EUR,
unabhängig, ob es sich um die Übertragung der gesamten Gemeinschaftsmarke handelt
oder nur gewisse Markenkategorien übertragen werden. Werden jedoch mehrere Anträge
in einem gemeinsamen Antrag oder gleichzeitig gestellt, so schreibt Art. 1 Nr. 22
GebührenV die Höchstgrenze für die zu entrichtende Gebühr von 1000 EUR vor.
4. Ablehnung der Eintragung des Rechtsübergangs
Nach Art. 17 Abs. 4 GemMVO wird die Eintragung des Rechtsübergangs zurückgewiesen,
wenn der Übergang der Marke an einen anderen Inhaber offensichtlich
geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geo-
741
742
Vgl. Schönfeld, S. 62
Vgl. Ingerl, S. 110; Schönfeld, S. 63
743
Art. 23 Abs. 1 GemMVO erstreckt den gutgläubigen Erwerb zudem noch auf dingliche Rechte und die Lizenz an
einer Gemeinschaftsmarke. Das Markengesetz enthält keine solche Regelung.
744
Unter die fristwahrenden Erklärungen sollte auch die Widerspruchseinlegung subsumiert werden, vgl. Schönfeld,
S. 72; Ingerl, S. 110.

127
graphische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist,
irrezuführen und diese Irreführung nicht durch Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses beseitigt wird. Entscheidend nach dem Wortlaut ist somit,
daß der Rechtsübergang kausal für die Irreführung ist. In Ansehung des Verfallsgrundes
in Art. 50 Abs. 1 lit. c GemMVO, wonach die Gemeinschaftsmarke für verfallen erklärt
wird, wenn die konkrete Benutzung der Gemeinschaftsmarke die Eignung einer Irreführung
bedingt, kann die Eintragung über Art. 17 Abs. 4 GemMVO nur dann abgelehnt
werden, wenn die Rechtsübertragung, für sich unabhängig möglich denkbarer
Benutzungsarten, die Irreführungseignung herbeiführt; folgerichtigerweise muß sich die
Irreführung aus dem Inhalt der Marke selbst ergeben und ihre Aussage muß für jede
vorstellbare Art der Benutzung unrichtig sein 745 . Die Bejahung der Irreführung dürfte
nur in sehr seltenen Fällen möglich sein, zumal, wie bei der erstmaligen Eintragung der
Gemeinschaftsmarke, auch hier der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet und folglich
die Ablehnung der Umschreibung als Ausnahme sehr streng gehandhabt werden muß 746 .
Die eingeschränkte Reichweite von Art. 17 Abs. 4 GemMVO auf die Inhaltsprüfung der
Gemeinschaftsmarke korrespondiert auch mit der Überprüfungsmöglichkeit des
Markenamts im Entscheidungszeitpunkt, indem zumeist für das Markenamt anhand der
ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen noch gar nicht absehbar ist, in welcher Weise
und von welchem Unternehmen die Marke tatsächlich verwendet werden soll.
Die Ablehnung der Umschreibung auf den Rechtsnachfolger hat für den Bestand der
Rechtsübertragung selbst grundsätzlich keine Auswirkungen, da der Registrierung keine
konstitutive Wirkung zukommt 747 , es sei denn die Vertragsparteien haben die Bedingung
der erfolgreichen Umschreibung an die Verfügung gekoppelt. Für den Rechtsnachfolger
bringt die Umschreibungsablehnung dennoch erhebliche negative Folgen, indem sie ihm
die Geltendmachung seiner Rechte aus der Gemeinschaftsmarke verwehrt und den
gutgläubigen Dritterwerb weiterhin ermöglicht 748 .
II. Übertragung einer deutschen Marke
Wie bereits dargestellt wurde, enthält die Richtlinie keinerlei Vorgaben hinsichtlich der
freien Übertragbarkeit der Marke. Dennoch kann und wird hier vorausgesetzt, daß die
nationalen Markengesetze nach der Richtlinie freie diesbezügliche Regelungen enthalten
dürfen 749 .
745
746
Dazu ausführlich Schönfeld, S. 66 ff; Schweikert, Mitt. 1990, 1 ff.
Siehe dazu obige Ausführung unter D. I. 1. b); so auch Schönfeld, S. 67; Heil, Festschrift für Oppenhoff, S. 127,
141, weist zu Recht auf die die Prüfung auslösende und vielfach durch das negative Ergebnis überflüssige
zeitliche Verzögerung der Umschreibung hin; die Kommission, Erläuterungen zu Art. 17 VOV 1980, GRUR Int.
1981, 86, 90, sieht dagegen hierin kein Verfahrenserschwernis.
747
So ausdrücklich die Kommission, Erläuterung zur Art. 17 VOV 1980, GRUR 1981, 86, 90; die Denkschrift
propagierte dagegen noch die Unwirksamkeit der Übertragung als Rechtsfolge in dieser Situation, GRUR Int.
1976, 481, 497.
748
Art. 17 Abs. 6 und Art. 23 Abs. 1 GemMVO
749
Siehe dazu die Darstellung unter B.II.3.

128
1. Gegenstand der Übertragung
Als konsequente Folge des allgemein im Markengesetz geltenden Nichtakzessorietätsprinzips
hat der deutsche Gesetzgeber die freie Übertragbarkeit der Marke in
§ 27 Abs. 1 MarkenG aufgenommen. Gegenstände der Übertragung können alle drei
Marken-kategorien des § 4 Nr. 1-3 MarkenG sein, die eingetragene Marke, die durch
Benutzung und Erwerb von Verkehrsgeltung entstandene Marke und die durch
notorische Bekanntheit entstandene Marke. Die freie Veräußerungsmöglichkeit für die
Marke, unabhängig von einem dazugehörenden Geschäftsbetrieb, ist aber, für sich
gesehen, keine neue Errungenschaft des Markengesetzes. Diese, von der Wirtschaft
lange herbeigesehnte, aber vom alten Warenzeichengesetz fast ein Jahrhundert
fortwährend abgelehnte Verwertungsmöglichkeit ermöglichte erstmals das Erstreckungsgesetz
für die deutsche Marke; im Unterschied zum heutigen Markengesetz war nach
dem Erstreckungsgesetz bei der Eintragung einer Marke aber noch erforderlich, daß der
Markenanmelder einen Geschäftsbetrieb innehaben mußte, wenn auch nur irgendeinen
und nicht mehr einen, die angemeldeten Markenkategorien abdeckenden 750 . Betrachtet
man dagegen die Eintragungs- und Veräußerungsvoraussetzungen zusammen, so
eröffnet das gegenwärtige Markengesetz erstmalig Privatleuten grundsätzlich die Möglichkeit
zum Markenhandel.
Entsprechend der Gemeinschaftsmarke ist nun auch die Übertragung der deutschen
Marken für nur einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen erstmalig
gestattet 751 . Diese Option bricht den alten Grundsatz der Unteilbarkeit des Warenzeichens
nach dem Warenzeichengesetz, nachdem eine solche Teilübertragung generell
unzulässig war 752 . Die Teilbarkeit eines Zeichens hat für seine Verwertung große
Vorteile, indem auf den Markenerwerber jeweils nur die ihn interessierenden Markenkategorien
übertragen und die restlichen für die Marke registrierten Waren- oder Dienstleistungskategorien
anderweitig verwertet werden können, kann der Wert einer Marke
intensiv und erschöpfend ausgenutzt werden.
Das Markengesetz enthält wie die Gemeinschaftsmarkenverordnung eine Vermutungsregel
in § 27 Abs. 2 dahingehend, daß die Übertragung eines Geschäftsbetriebs auch im
Zweifel die dazugehörige Marke erfaßt 753 . Im Gegensatz zur Gemeinschaftsmarkenverordnung
bezieht sich diese gesetzliche Vermutung auch auf die Übertragung lediglich
eines Teils des Geschäftsbetriebes, worin ein Relikt des traditionellen Akzessorietätsprinzips
des alten Warenzeichengesetzes gesehen werden kann.
2. Rechtsgeschäftliche Übertragung
Das Markengesetz regelt wie die Gemeinschaftsmarkenverordnung nur die Zulässigkeit
und den Umfang der Übertragung der Marke und enthält keine detaillierten Vorschriften
zum Übertragungsvorgang. Folglich muß für die rechtsgeschäftliche Übertragung auf die
750 Dazu ausführlich unter C. I. 1. a)
751 Hiervon zu unterscheiden ist die Teilung der Marke ohne Rechtsübergang, die das Markengesetz im Gegensatz
zur Gemeinschaftsmarkenverordnung erstmalig in § 46 MarkenG zuläßt, dazu ausführlich Klaka, GRUR 1995,
713 ff.
752
Vgl. Fezer, MarkenG, § 27 Rn. 23 mit Beispiel für ausnahmsweise zugelassenen Teilübertragungen.
753 Ausführlicher zu § 27 Abs. 2 MarkenG Wagner, WiB 1996, 838 f.

129
allgemeinen Vorschriften des BGB zurückgegriffen werden. Unter Beachtung des
Abstraktionsprinzips ist zwischen dem Verfügungsgeschäft zur Übertragung des
Markenrechts und dem zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäft zu unterscheiden. Für
die dingliche Übertragung des Markenrechts gelten über § 413 BGB die Abtretungsnormen
§§ 398 ff. Der die Übertragung der Marke bewirkende Abtretungsvertrag ist
formfrei, unabhängig davon, ob das Verpflichtungsgeschäft formbedürftig ist oder
nicht 754 . Das schuldrechtliche Rechtsgeschäft für die Markenübertragung wird,
insbesondere für den hier interessierenden Markenhandel, zumeist ein Kaufvertrag in der
Form eines Rechtskaufs nach § 433 Abs. 1 S. 2 BGB sein 755 , der, ohne das Abstraktionsprinzip
zu umgehen, die Bedingung der Gültigkeit der Verpflichtung an die Verfügung
beinhalten darf 756 .
Den gutgläubige Erwerb einer Marke sieht das Markengesetz entgegen der Gemeinschaftsmarkenverordnung
nicht ausdrücklich vor, aber auch die Registrierung einer
Marke schafft keine Rechtsscheinsbedingung für einen solchen Erwerb; ebenso ist ein
Gutglaubenserwerb auch über die einschlägigen zivilrechtlichen Erwerbsnormen für das
Markenrecht der §§ 398 ff BGB nicht möglich.
3. Formalitäten und Gebühren
Der Rechtsübergang einer eingetragenen Marke wird auf Antrag eines Beteiligten nach §
27 Abs. 3 MarkenG in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen
worden ist.
In § 31 MarkenVO werden die inhaltlichen Anforderungen an den Antrag und die
Nachweisführung ausführlich dargetan, § 32 MarkenVO ist zusätzlich zu beachten, wenn
die Marke nur teilweise übertragen wird. Zusätzlich konkretisiert die Umschreibungsrichtlinie
die Anforderungen an die Beweisführung 757 .
Die Umschreibung einer Gesamtübertragung einer Marke erfolgt gebührenfrei, die einer
Teilübertragung löst dagegen eine Gebühr aus 758 . Diese beträgt nach § 27 Abs. 4
MarkenG i.V.m. Nr. 133 400 des Gebührenverzeichnisses zum PatGebG DM 600,00 759
und ist mit dem Antrag auf Eintragung zu entrichten. Wird die Gebühr nicht gezahlt, so
754 Die Gemeinschaftsmarkenverordnung fordert dagegen diesbezüglich die Schriftform, Art. 17 Abs. 3 GemMVO,
dazu oben unter E. I. 2.
755 Hinsichtlich weiterer möglicher Verpflichtungsgeschäfte, vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 27 Rn. 8;
756 Die Bedingung muß allerdings ausdrücklich im Kaufvertrag aufgenommen werden, sie darf nicht konkludent
hergeleitet werden, vgl. dazu ausführlicher Fezer, MarkenG, § 27 Rn. 14.
757 Umschreibungsrichtlinie, neugefaßt am 28.10.1996, in Kraft getreten am 15.11. 1996, BlPMZ 1996, 42 ff; dazu
die Mitteilung Nr. 22/96 des Präsidenten des Deutschen Patentamtes, BlPMZ 1996, 426.
758 Die Umschreibungsgebühr für eine Gesamtübertragung soll bereits in den Eintragungsgebühren mitenthalten
sein, die Teilübertragung löst dagegen einen erheblich umfangreicheren Prüfungsaufwand für das Deutsche
Patentamt aus und erfordert daher eine zusätzliche Umschreibungsgebühr, so Begründung zum MarkenG,
12/6581, S. 84
759 Die Neufassung des § 27 Abs. 4 MarkenG durch Art. 1 Nr. 1 des Markenrechtsänderungsgesetzes von 1996 hat
§ 32 Abs. 3 S. 1 MarkenVO obsolet werden lassen.

130
gilt der Antrag lediglich als nicht gestellt und wird nicht als Verzicht auf die Eintragung
des abgetrennten Teils der Marke behandelt 760
Im Gegensatz zur Gemeinschaftsmarkenverordnung enthält das Markengesetz keine
entsprechende Regelung, daß der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Marke gegenüber
Dritten nur geltend machen kann, wenn die Umschreibung der Marke auf ihn
erfolgt ist und hat damit die entsprechend lautende Bestimmung von § 8 Abs. 2 des alten
Warenzeichengesetzes nicht mehr übernommen. Stattdessen gestattet es über § 28 Abs. 2
MarkenG nun dem Markenerwerber, seine Rechte aus der Marke bereits dann geltend zu
machen, wenn er den Umschreibungsantrag beim Patentamt gestellt hat 761 . Zudem hat
das Markengesetz in § 28 Abs. 1 die widerlegbare Vermutung der Rechtsinhaberschaft
für den im Register Eingetragenen aufgenommen 762 . Mit diesen Regelungen ist das
Markengesetz den zu Zeiten des Warenzeichengesetzes zutagegetretenen Unzulänglichkeiten,
wenn materiell und formell Berechtigter bei der Rechtsübertragung eine Zeitlang
auseinanderfielen, nachgekommen.
4. Ablehnung der Eintagung des Rechtübergangs
Der Umschreibungsantrag kann von dem Patentamt nicht wegen Irreführungseignung
der Rechtsübertragung der Marke zurückgewiesen werden. Eine dementsprechende
Regelung, wie sie die Gemeinschaftsmarkenverordnung in Art. 17 Abs. 4 enthält, sah
zwar der letzte Diskussionsentwurf für das Markengesetz vor 763 , wurde dann aber doch
nicht in das gegenwärtige Markengesetz übernommen. Diese Nichtaufnahme ist zu
befürworten, da – wie schon oben bei der Übertragung der Gemeinschaftsmarke,
angedeutet – die Prüfung des Rechtsübergangs auf Irreführung in dem Umschreibungsverfahren
durch das Patentamt einmal vom Prüfungsansatz selbst nur wenig
erfolgversprechend wäre, denn der Inhalt einer Marke, unabhängig von ihrer Benutzung,
wird nur in sehr seltenen Fällen für sich allein durch die Rechtsübertragung schon
irreführend sein, und zum anderen wäre eine solche Ergebnisfeststellung von dem
Patentamt mit den ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen zumeist sehr zweifelhaft
und bedenklich 764 .
Der zweckmäßige Verzicht auf die Prüfung der Irreführungseignung der Marke im
registerrechtlichen Verfahren wird durch den Verfallsgrund gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG effizient und sinnvoll kompensiert. Denn dieser Verfallsgrund prüft auch die
Irreführungseignung einer eingetragenen Marke, aber er setzt die Prüfung nicht abstrakt
760 § 27 Abs. 4 S. 2 MarkenG; die Unterstellung des Verzichts erfolgt dagegen bei der Teilung der Marke ohne
gleichzeitige Rechtsübertragung, § 46 Abs. 3 S. 3 MarkenG. § 28 Abs. 2 MarkenG gilt auch bei gesetzlicher
Gesamtrechtsnachfolge, BPatG, GRUR 1999, 349 – Umschreibungsantrag.
761 Diese Form der Aktivlegitimation hat die Rechtsprechung dem Rechtsnachfolger allerdings auch zuletzt unter
Geltung des alten Warenzeichengesetzes und entgegen dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 WZG zugestanden, BPatG,
GRUR 1992, 442 – FENDOROL; BPatG, GRUR 1992, 609 – DIBEN; vgl. auch Althammer, MarkenG, § 28 Rn.
2.
762 Diese Vermutungsregel ist eine Beweisregel, vgl. BGH, WRP 1998, 600 – Sam; dazu ausführlich Fezer,
MarkenG, § 28 Rn. 7, 8; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 28 Rn. 5 und 7.
763 Diskussionentwurf, GRUR 1993, 599, 606; vgl. Droste/Reimer, GRUR 1974, 636, 645.
764 So auch Klaka, GRUR 1995, 713, 719, Althammer, MarkenG, § 27 Rn. 7; a.A. Henning-Bodewig/Kur, Bd. II, S.
314.

131
an dem Inhalt der Marke und ihrem Rechtsübergang an, sondern bezieht die konkrete
Benutzung der Marke in seine Betrachtung mit ein und ermöglicht so ein sachgemäßes
Ergebnis.
III. Lizenzierung der Marke
Alternativ zur rechtsgeschäftlichen Veräußerung der Marke kann der Markenhandel auch
in Form der Markenlizenzierung betrieben werden. Diese Verwertungsart bietet sich
insbesondere für schon bekannte Marken an, um deren bestehenden good will
wirtschaftlich umfassend und langfristig auszunutzen 765 ; für die Verwertung der
vorliegend interessierenden neukreierten Marken von Privatpersonen spielt sie dagegen
nur eine zweitrangige Rolle. Aus diesem Grund wird die Lizenz von Marken auch nur
kursorisch dargestellt, wenngleich nicht verschwiegen werden soll, daß sie ein
komplexes Rechtsinstitut ist, das zahlreiche Fragen aufwirft 766 .
Sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung in Art. 22 wie auch das Markengesetz in §
30 regeln die Zulässigkeit und den Umfang einer Lizenz für die Gemeinschaftsmarke
bzw. die deutsche Marke und bestimmen zusätzlich, welche Verstöße gegen die
vertragliche Lizenzvereinbarung vom Markeninhaber gegen den Lizenznehmer mit einer
Markenverletzungsklage geltend gemacht werden dürfen. Entsprechend ihren Übertragungsregelungen
enthalten beide zeichenrechtliche Lizenznormierungen keine
ausdrücklichen Regelungen für die gesamte vertragliche Ausgestaltung der Lizenz, so
daß auch hier auf die einschlägigen nationalen Zivilrechtsnormen zurückgegriffen
werden muß 767 .
Übereinstimmend gewähren die Gemeinschaftsmarkenverordnung und das Markengesetz
die Möglichkeiten, die Lizenz ausschließlich oder nicht ausschließlich, für die
gesamte Marke oder für Teilbereiche von ihr und für das gesamte Schutzgebiet oder nur
für Teilgebiete auszugestalten 768 . Für das deutsche Zeichenrecht ist die markenrechtliche
Lizenzregelung ein Novum, das als Folge der zwingenden Vorgabe des Art. 8 der Richtlinie
hervorgegangen ist. Das alte Warenzeichengesetz enthielt keine diesbezügliche
Regelung, dennoch wurde die Lizenzerteilung für Warenzeichen seit jeher von der
herrschenden Meinung anerkannt, allerdings bedingt durch das damalig festverankerte
Akzessorietätsprinzip, nur in der Form der schuldrechtlichen Lizenz 769 . Gegenwärtig ist
765 Neben dem finanziellen Motiv können auch Bestrebungen zur weiteren Schutzbereichsausdehnung maßgebend
sein, vgl. Bericht von Jonas, GRUR Int. 1995, 232 ff; Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, 385, 386 mit zusätzlichem
Hinweis auf die für die bekannte Marke sich aus dieser Vermarktungsart ergebenden Gefahren.
766 Ein dedailliertes Eingehen auf die Lizenzproblematik würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ausführliche
Abhandlungen zu dieser Thematik bei Schönfeld, S. 84 ff; Bühler, S. 170 ff; allgemein zum Lizenzvertrag,
Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, 1998.
767 Art. 16 Abs. 1 GemMVO bestimmt für die Gemeinschaftsmarkenlizenz, welches nationale Recht anwendbar ist,
vgl. dazu die ausführlichere Darstellung unter E. I. 2.; vgl. Jonas, GRUR Int. 1995, 232, 234, hinsichtlich der
anwendbaren deutschen Normen.
768 Art. 22 Abs. 1 GemMVO, § 30 Abs. 1 MarkenG; die Teilgebietslizenz für eine Gemeinschaftsmarke stellt eine
Ausnahme des in der Gemeinschaftsmarkenverordnung herrschenden Grundsatzes der Einheitlichkeit dar, vgl.
Darstellung zum Prinzip der Einheitlichkeit unter B. I. 3. a); teilweise abweichend regeln die Gemeinschaftsmarkenverordnung
und das Markengesetz dagegen die verfahrensrechtlichen Befugnisse des Lizenznehmers, vgl.
dazu Ingerl, S. 111 f.
769 Vgl. diesbezüglich nur Baumbach/Hefermehl, WZG, Anh. zu § 8.

132
die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz, ob in dinglicher oder in schuldrechtlicher Form,
weder in § 30 MarkenG noch in Art. 22 GemMVO vorgegeben und geregelt. Beide
Normen verbinden keine bestimmten Rechtsfolgen an eine spezielle Art eines
Lizenzvertrages, sie gehen respektive von der Vertragfreiheit der Parteien aus 770 .
Folglich obliegt es den Parteien die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz zu bestimmen
und festzulegen 771 .
Für den Markenhandel ist von besonderer Bedeutung die verfahrensrechtliche Lizenzregelung
des deutschen und des europäischen Markenrechts im Hinblick auf die
ausschließliche Lizenz 772 . Denn dem Lizenznehmer einer ausschließlichen Lizenz
werden nach § 30 Abs. 3 MarkenG und Art. 22 Abs. 3 GemMVO nicht von vorneherein
die prozessualen Rechte eines Markeninhabers zugestanden, da der Lizenzgeber auch bei
der ausschließlichen Lizenz Rechtsinhaber der Marke bleibt. So bestimmt § 30 Abs. 3
MarkenG, daß ein Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen
Verletzung der lizenzierten Marke erheben kann 773 . Da in dieser Bestimmung nicht
zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz differenziert wird, der Gesetzgeber aber
in § 30 Abs. 1 MarkenG gleichwohl diese zwei Arten von Lizenzvertrag unterscheidet,
ist davon auszugehen, daß auch der Lizenznehmer einer ausschließlichen Lizenz grundsätzlich
der Zustimmung des Markeninhabers bedarf 774 . Auch nach Art. 22 Abs. 3 S. 1
GemMVO kann ein Lizenznehmer grundsätzlich nur mit Zustimmung des
Markeninhabers Markenverletzungsklage erheben. Abweichend zum Markengesetz kann
aber der Lizenznehmer einer ausschließlichen Lizenz gemäß Art. 22 Abs. 3 S. 2
GemMVO dann ohne Zustimmung des Markeninhabers Klage erheben, wenn der
Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen
Frist die Verletzungsklage erhoben hat. Wie das Markengesetz gewährt die
Gemeinschaftsmarkenverordnung damit dem Lizenznehmer einer ausschließlichen
Lizenz nicht von vorneherein ein direktes Klagerecht 775 . Sowohl die deutsche wie auch
die gemeinschaftsrechtliche prozessuale Regelung für den Lizenznehmer kann im
770 So auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 7; a.A. Fezer, MarkenG, § 30 Rn. 8, nach ihm gehen die
zeichenrechtlichen Regelungen, § 30 MarkenG, Art. 8 RL und Art. 22 GemMVO, von einer dinglichen
Markenlizenz aus.
771 § 30 Abs. 2 MarkenG und Art. 22 Abs. 2 GemMVO ermöglichen die Geltendmachung von markenrechtlichen
Ansprüchen neben den vertraglichen Ansprüchen.
772 Die ausschließliche Lizenz zeichnet sich dadurch aus, daß nur der Lizenznehmer die Marke in der lizenzierten
Weise benutzen darf, vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 10
773 § 30 Abs. 3 MarkenG wird von der deutschen Rechtsprechung auch schon auf außergerichtliches Vorgehen des
Lizenznehmers angewandt,vgl. OLG München, NJW-RR 1997, 1266 – 1860 München sowie OLG München,
Mitt. 1997, 123 – Fan-Artikel.
774 So ausdrücklich die Begründung zum Markengesetz, vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 85. In diesem Sinne auch
Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 40; Fezer, MarkenG, § 30 Rn. 31, wenngleich seiner Ansicht nach § 30
MarkenG von einer dinglichen Markenlizenz ausgeht, so daß eigentlich die Zustimmung des Markeninhabers
überflüssig erscheint, Fezers Ansicht nach beabsichtigt aber das Zustimmungserfordernis die Schutzinteressen
zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer im Interesse des Markeninhabers abzustimmen, vgl. Fezer, MarkenG,
§ 30 Rn. 31; Lehmann/Schönfeld, GRUR 1994, 481, 483.
775
Die nicht vollständige Übereinstimmung der Regelung des Markengesetzes und der Gemeinschaftsmarkenverordnung
hinsichtlich der Regelung des Klagerechts des Lizenznehmers erklärt sich durch die fehlende
obligatorische Vorgabe der Verfahrensausgestaltung in der Richtlinie für die nationalen Markengesetze.

133
Lizenzvertrag abbedungen werden 776 . Sofern der Lizenzvertrag keine ausdrückliche
Regelung hinsichtlich der Klagebefugnis des Lizenznehmers enthält, kann die
Zustimmung des Markeninhabers unter Umständen auch konkludent im Lizenzvertrag
enthalten sein 777 . Hinsichtlich der prozessualen Regelungen verbietet sich aber die allgemeine
Auslegung, daß die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz stets auch die
Zustimmung stillschweigend enthält 778 . Angesichts der deutschen prozessualen Lizenzregelung
in § 30 Abs. 3 MarkenG muß ein Lizenznehmer einer ausschließlichen Lizenz
an einer deutschen Marke darauf bedacht sein, bei den Vertragsverhandlungen die
Zustimmung des Markeninhabers mit zu regeln, um nicht jeweils bei einem aktuellen
Verletzungsfall der Marke von der Zustimmung des Markeninhabers hinsichtlich seiner
Verteidigungsmöglichkeiten abhängig zu sein. Die vertragliche Regelung der Zustimmung
des Markeninhabers ist auch bei einer ausschließlichen Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke
sinnvoll, um nicht jedesmal den Inhaber der Gemeinschaftsmarke zur
Klageerhebung auffordern zu müssen, um nach Ablauf einer angemessenen Frist dann
selbst handeln zu können. Insgesamt gesehen stellt die prozessuale Lizenzregelung
sowohl auf der gemeinschaftsrechtlichen wie auch auf der deutschen Ebene für den
Markenhandel eine Hürde dar, wenngleich sie für den deutschen Markenhandel mangels
der Fristsetzung zur Klageerhebung zugunsten des Lizenznehmers eine höhere ist, die
aber vertraglich in beiden Fällen ausgeräumt werden kann.
Die Schriftform wird weder von der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wenngleich sie
sie für die rechtsgeschäftliche Übertragung fordert, noch von dem Markengesetz für die
Lizenzerteilung verlangt 779 . Allerdings konnte im Einzelfall die inhaltliche Gestaltung
des Lizenzvertrags in der Vergangenheit ein Formerfordernis auslösen, insbesondere ist
hier an § 34 a.F. GWB zu denken 780 . Seit dem 1.1.1999 ist dieses Schriftformgebot aber
ersatzlos und ohne Übergangsvorschriften gestrichen worden 781 . Der Wegfall des Formerfordernisses
hat keine Rückwirkung mit der Folge, daß vor dem 1.1.1999 geschlossene
Verträge die Bestimmung des § 34 a.F. GWB zwingend beachten müssen 782 . Desweiteren
muß sowohl der Lizenzvertrag für eine deutsche Marke wie für eine
Gemeinschaftsmarke in den Grenzen des Art. 82 EGV gehalten werden und darf folglich
nicht wettbewerbsverfälschende Tendenzen zur Beeinträchtigung und Behinderung des
776 Die Begründung zum Markengesetz formuliert dies explizit, vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 85; für die
Gemeinschaftsmarke bestimmt Art. 22 Abs. 3 S. 1 GemMVO klar, daß „ unbeschadet der Bestimmungen des
Lizenzvertrages“ es der Zustimmung des Gemeinschaftsmarkeninhabers bedarf und folglich die Zustimmung
auch generell im Lizenzvertrag gegeben werden kann, vgl. v. Mühlendahl/Ohlgart, § 9 Rn. 40.
777 Die Zustimmung des Markeninhabers muß sich aus dem Gesamtzusammenhang des Lizenzvertrages ergeben,
dies kann beispielsweise bei einer ausschließlichen Lizenz an einer deutschen Marke durch einen ausländischen
Lizenzgeber gegeben sein, vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 40.
778 Vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 30 Rn. 40; v. Mühlendahl/Ohlgart, § 9 Rn. 41
779 Ebensowenig verlangen gegenwärtig beide Zeichenrechte eine Qualtitätkontrolle seitens des Lizenzgebers, die
Denkschrift sah dagegen eine solche Kontrolle für die Gemeinschaftsmarkenlizenz als unbedingt erforderlich an,
GRUR Int. 1978, 452, 454, ausführlich zu diesem Streitpunkt Schönfeld, S. 85 f und Kur, GRUR Int. 1990, 1,4 f.
780 Dazu ausführlich Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3 Rn. 17.
781 Siehe Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fasssung der Bekanntmachung vom 26.8.1998
(BGBl. I S. 2546).
782 Vgl. OLG Saarbrücken, NJWE-WettbR 2000, 77.

134
Handels zwischen den Mitgliedstaaten der EU aufweisen 783 . Allein nach Art. 22 Abs. 5
GemMVO besteht die Eintragungsmöglichkeit für die Erteilung oder Weiterübertragung
einer Lizenz im Register, diese Registrierung ist analog der Eintragung des rechtsgeschäftlichen
Markenüberganges lediglich deklaratorisch 784 , wenngleich sie gemäß Art.
23 Abs. 1 und Abs. 2 GemMVO unabdingbare Voraussetzung für die Geltendmachung
der Rechte aus der Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten und zum Schutz vor
gutgläubigem lastenfreien Dritterwerb für den Lizenznehmer ist. Mit dem Registrierungsantrag
ist nach Art. 140 Abs. 2 Nr. 5 GemMVO i.V.m. Regel 33 Abs. 1 GemMDV
und Art. 1 Nr. 23 GebührenVO eine Gebühr in Höhe von 200 EUR je Eintragung, bei
mehreren Anträgen in einem Antrag aber nicht mehr als insgesamt 1000 EUR zu
entrichten.
IV. Weitere Verwertungsmöglichkeiten
Die oben aufgezeigten Verwertungsarten der rechtsgeschäftlichen Markenübertragung
und Markenlizenzierung sind für den Markenhandel nicht die einzig durchführbaren
Verwertungsmöglichkeiten, auch wenn sie die in der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und dem Markengesetz diesbezüglich alleinig ausdrücklich normierten sind. Den beiden
Zeichengesetzen ist nämlich ein Typenzwang für die konkrete Gestaltung der Markenverwertungsarten
fremd, sie basieren vielmehr im Rahmen des Möglichen betreffend das
Wesen der Marke auf dem Grundsatz der Privatautonomie. Die Aufgabe des Akzessorietätsprinzips
ermöglicht gegenwärtig eine Vielzahl von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
für die Markenverwertung 785 .
Aus der Menge der möglichen privatautonomen Rechtsgestaltungen kann für den
Markenhandel insbesondere das Franchising als zulässige Verwertungsart für eine Marke
von besonderem Interesse sein 786 . Dieser Vertragstypus ermöglicht dem Markeninhaber,
eine für seine Marke eigens ausgedachte und auf sie zugeschnittene Marketingkonzeption
zusammen mit der Marke als Einheit, als sogenanntes Franchise-Paket,
wirtschaftlich zu verwerten 787 . Der Markeninhaber als Franchisegeber räumt dem
Franchisenehmer die Benutzung seiner Marke unter gleichzeitiger Ausführung und
Beachtung ihres dazugehörigen Marketing- und/oder Organisationskonzepts für die
vereinbarte Vertragsdauer ein, der Franchisenehmer erhält folglich nur schuldrechtliche
Ansprüche auf die Benutzung der Marke, die Markeninhaberschaft ändert sich nicht. Für
diesen Vertragsmodus enthält weder die deutsche noch die europäische Gesetzgebung
783 Insbesondere die ausschließliche Lizenz auf der Gemeinschaftsebene erfährt durch Art. 81, 82 EGV (früher Art.
85, 86 EWGV, siehe Fn. 15) Einschränkungen, dazu näher Schönfeld, S. 102 f . Zu den kartellrechtlichen
Schranken von Markenlizenzenen auch Fezer, MarkenG, § 30 Rn. 54.
784 Der Antrag auf Registrierung der Lizenzerteilung löst dagegen keine Überprüfung auf Irreführungseignung, wie
beim entsprechenden Antrag auf Eintragung der rechtsgeschäftlichen Übertragung, aus.
785 Dagegen waren die Gestaltungsmöglichkeiten nach der Rechtslage des Warenzeichengesetzes durch die damalige
feste Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb sehr eingeschränkt, vgl. Fezer, MarkenG, § 27 Rn. 41, § 3 Rn.
52 ff..
786
Als weitere zulässige Verwertungsarten sind auch u.a. das Markenleasing, die Markenpacht und der
Markennießbrauch denkbar,vgl. Fezer, MarkenG, § 27 Rn. 50 ff.
787 Vgl. Wang, S. 335, 351 f. Zu den wirtschaftlichen Vorteilen für den Franchisegeber im einzelnen siehe Skaupy,
Franchising, S. 52 ff. Das Franchising erfreut sich seit Anfang der 90er Jahre immer größerer Beliebheit, vgl.
Haager, WiB 1996, 377.

135
bislang spezielle Vorschriften, auch die Definition des Franchising bereitet, bedingt
durch die Vielzahl der ihr zugrundeliegenden, verschiedenartigen möglichen Sachverhalte
erhebliche Probleme 788 . Demzufolge ist auch die rechtliche Einordnung des Franchisevertrages
selbst sehr umstritten. Die Bestimmung der Rechtsnatur des Franchisevertrages
hat zunächst für die Eintragung einer Marke zur späteren Verwendung für ein
angestrebtes Franchising keine zeichenrechtliche Bedeutung 789 , hingegen kann sie für
die Verwertung der Marke im Franchising eventuell die Beachtung entsprechender
Formerfordernisse hervorrufen.
Die Charakterisierung des Franchisevertrages ist gegenwärtig zumeist geprägt von der
Mischvertragsbetrachtung 790 , wenngleich die vertraglichen Elemente unterschiedlich
gewichtet und gewertet werden. Grob skizziert sieht eine Meinung die Elemente des
Geschäftsbesorgungsvertrages als überwiegend maßgebend an 791 , während die andere
ihren Schwerpunkt auf die lizenzvertraglichen Elemente legt 792 . Die Schwierigkeit, eine
befriedigende und allgemein gültige Lösung für die Einordnung des Franchisesystems zu
finden, resuliert nicht nur aus der mannigfachen tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeit
des Franchisevertrages, sondern auch aus der Kombination der vereinbarten Leistungen
verschiedener schuldrechtlicher Vertragstypen im Franchise-Paket. Grundsätzlich
können auf die einzelnen Leistungen die ihnen entsprechenden Vertragsregeln
angewandt werden, solange es sich um eine isoliert beantwortbare Frage handelt, die
nicht so eng mit dem wirtschaftlichen Gesamtsinn des Vertrages verbunden ist, daß eine
Gesamtbetrachtung des Inbegriffs der Vereinbarung nicht unbedingt erforderlich und
dementsprechend eine spezielle Regelung für den Franchisevertrag nicht ermittelt
werden muß 793 . Eine solch geschlossene Fragestellung ist die hier allein interessierende
Nutzungsübertragung der Marke im Franchising. Somit kann sie als unproblematische
markenrechtliche Lizenzerteilung in Form der einfachen Lizenz angesehen werden 794 .
Damit kann hinsichtlich der zeichenrechtlichen Voraussetzungen und Formalitäten für
die Lizenzierung auf die obige Darstellung verwiesen werden 795 , und es muß nicht näher
auf die umfangreiche und komplexe Problematik der Charakterisierung des Franchisevertrages
eingegangen werden 796 .
788 Vgl. Bericht von Loewenheim, GRUR Int. 1994, 156, 157; gegenwärtig wird zumeist von Literatur und
Rechtsprechung auf die Definition des Europäischen Verhaltenskodex verwiesen (Nachweis nach Skaupy, NJW
1992, 1785, 1786 Fn. 3: Informationsschrift des DFV zum Thema Franchising, S. 2) vgl. Ullmann, NJW 1994,
1255, EuGH, Slg. 1986, 353 – Pronuptia de Paris
789 Vgl. Fezer, GRUR Int. 1996, 445, 447
790 Vgl. die ausführliche Darstellung von Martinek, Moderne Vertragstypen, Bd. II, S. 39 ff.
791 Insbesondere für das Produkt-Franchising, Skaupy, DB 1982, 2446, 2448; Köhler, ZHR 146 (1982), S. 580 ff;;
Mack, Neuere Vertragssysteme, S. 33, 84; generell gegen diese Einordnung Martinek, Franchising, S. 293 ff;
ders., ZIP 1988, 1362,1374.
792 Insbesondere für das Dienstleistungs-Franchising, Forkel, ZHR 153 (1989), S. 511, 525 ff; Loewenheim,
Warenzeichenrecht, S. 99 ff, 388 ff; Skaupy, NJW 1992, 1785, 1788 f; Ullmann, CR 1991, 193, 194; kritisch
demgegenüber Martinek, Moderene Vertragsypen, Bd. II, S. 45 ff.
793 Die drei klassischen Theorien zur Behandlung gemischter Verträge werden heute als überholt angesehen, so daß
die obige Rechtsanwendung möglich ist, vgl. Martinek, Franchising, S. 298.
794 In diesem Sinne auch Bühler, S. 23; Kur, GRUR Int. 1990, 1.
795 Siehe unter E. III.
796 Die Problematik wird aber umgehend spruchreif, sobald der Franchisenehmer gegen die Lizenzerteilung, die
einen wesentlichen Bestandteil des Franchisevertrages ist, verstößt, denn die Sanktion gegen diese

136
Die Franchiseverträge sind an sich nach deutschem Recht nicht formbedürftig 797 . Die
Schriftform für einen Franchisevertrag kann sich aber aus § 4 Abs. 1 S. 2 VerbrKrG
ergeben, sofern der Franchisenehmer in den Schutzbereich des Verbraucherkreditgesetzes
fällt und der Franchisevertrag eine Bezugspflicht des Franchisenehmers
enthält 798 . Insbesondere im Hinblick auf die Verwertung der Gemeinschaftsmarke im
Franchising, aber auch betreffend die nationale Marke, ist hier noch auf die Bedeutung
des EG-Kartellrechts, Art. 81 ff EGV, das auch grundsätzlich für die dem Franchisevertrag
typische vertikale wie für die horizontale Wettbewerbsbeschränkung gilt 799 und
die Gruppenfreistellungsverordnung für Franchiseverträge 800 hinzuweisen. Die
Franchise-Gruppenfreistellungsverordnung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen
wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen im Franchisevertrag vom Verbot des Art. 81
Abs. 1 EGV generell freigestellt sind, mit der Folge, daß der Franchisevertrag keiner
Einzelfallfreistellung nach Art. 81 Abs. 3 EGV mehr bedarf. Die durch die Verordnung
gewährte Freistellung ist sehr großzügig angelegt und spiegelt die wettbewerbspolitisch
motivierte positive Grundeinstellung der Kommission gegenüber dem Franchising
wieder 801 .
V. Verwertungsmodalitäten und Markenhandel
Die aufgezeigten zeichenrechtlich normierten Modalitäten der Markenverwertung auf
europäischer und deutscher Ebene, die rechtsgeschäftliche Übertragung und die Lizenzvergabe
mit ihren entsprechenden Voraussetzungen, konstituieren keinesfalls ein
Erschwernis für den Handel mit Marken, eher begünstigen sie ihn; insbesondere die
Loslösung der Marke von einem Geschäftsbetrieb erzielt die nunmehr gegebene
umfassende Nutzbarmachung der Marke für den Markeninhaber. Auch die niedrigen
Gebühren für die Umschreibung der Rechtsinhaberschaft im Register kommen dem
Markenhandel unmittelbar entgegen. Diese Ausgestaltung der Zeichenrechte
berücksichtigt die schon länger in der wirtschaftlichen Praxis beobachtete Dynamik des
Markenwesens und spiegelt ihren progressiven und praxisorientierten Ansatz wider.
Die Aufgabe des Akzessorietätsprinzips und die ausdrückliche Anerkennung der freien
Übertragungs- und Lizenzierungsmöglichkeiten für den Markeninhaber belegen die
Akzeptanz des europäischen und deutschen Gesetzgebers, die Marke als immaterielles
Pflichtverletzung kann nicht selbständig festgestellt werden, weil ihre angemessene Konkretisierung vielmehr nur
aus der Warte der kompletten Franchisevereinbarung getroffen werden kann, ein näheres Eingehen auf diese
Materie würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
797 Nach Art. 16 GemMVO ist das deutsche Recht für Franchiseverträge, betreffend eine Gemeinschaftsmarke,
einschlägig, sofern der Inhaber der Gemeinschaftsmarke seinen Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in Deutschland
hat. Bei Verträgen, die vor dem 1.1.1999 geschlossen wurden, ist jedoch das Schriftformerfordernis nach § 34 a.F.
GWB zu beachten, siehe dazu Fn. 782 und die diesbezüglichen Ausführungen; ausführlich zum
Schriftformerfordernis nach § 34 a.F. GWB Skaupy, Franchising, S. 129 f; Martinek, Moderne Vertragstypen, Bd.
II, S. 89.
798 So die weitverbreitete Meinung BGH, NJW 1995, 722 – „Ceiling Doctor“; Böhner, NJW 1992, 3135 ff; Bülow,
VerbrKrG, § 2 Rn. 22; Ullmann, CR 1991, 193, 196; a.A. Martinek, ZIP 1987, 1440, 1443 ff; ders., ZIP 1988,
1362, 1376; ders., Moderne Vertragstypen, Bd. II, S. 97 ff.
799 Siehe Nachweise bei Martinek, Franchising, S. 199 Fn. 81
800 Gruppenfreisellungsverordnung Nr. 4097/88 vom 30.11.1988, Inkraftgetreten am 1.2.1989, Abl.EG Nr. L 359/46
801 Siehe hierzu die sehr ausführliche Darstellung von Weltrich, Franchising im EG-Kartellrecht, S. 121 ff sowie
Martinek, Moderne Vertragstypen, Bd. II, S. 199 ff.

137
Vermögensgut anzusehen und sie dementsprechend zu normieren 802 , gleichzeitig zeigen
sie, daß sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung wie das Markengesetz die
Interessen des Markeninhabers besonders in den Vordergrund stellen 803 .
802 Demgemäß lauten auch die Überschriften in der Gemeinschaftsmarkenverordnung und im Markengesetz „Die
Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens“ bzw. „Marken als Gegenstand des Vermögens“.
803 Vgl. Tilmann, ZHR 158 (1994), S. 371, 378; Kur, GRUR Int. 1990, 1, 4.

138
F. Rechtliche Schranken für den Handel mit Marken
Die bisherige Darstellung hat gezeigt, daß nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und dem Markengesetz sich nicht nur Geschäftsleute sondern auch Privatpersonen,
bedingt durch die vollständige Aufgabe des Akzessorietätsprinzips der Marke an einen
Geschäftsbetrieb, eine Marke eintragen lassen können und der spätere Markenhandel in
Form von Markenübertragung oder -lizenzierung auch für die letztgenannte Personengruppe
in konsequenter Fortführung der Qualifizierung der Marke als nun rechtlich
selbständiges Vermögensgut grundsätzlich rechtlich zulässig ist. Dieser Umstand hat
Stimmen in der Literatur laut werden lassen, die eine Verstopfung der Zeichenregister
durch Anmeldungen von Privatpersonen, mit dem alleinigen Ziel, ihre erworbenen
Formalpositionen sich später von denjenigen, die die blockierte Marke dringend
benötigen, horrend bezahlen zu lassen, befürchten und ihren Argwohn hierüber mit den
Schlagworten „Spekulationsmarken“ und „Hausfrauenmarken“ bezeichnen 804 . Diese
Befürchtungen sind zu einseitig, auch wenn sie ansatzweise zutreffen können, sie
übersehen aber, daß es auch einen Bedarf für „fertig eingetragene“ Marken gibt, da
insbesondere kleinere Unternehmen sich oft sehr spät um die Kennzeichnung ihrer
Produkte oder Dienstleistungen und deren rechtlichen Schutz kümmern und dementsprechend
der Erwerb einer bereits eingetragenen Marke für sie die ideale Lösung darstellt.
Als indirekte Schranke für den Handel mit Marken erwiesen sich in der obigen
Darstellung 805 schon die anfallenden Eintragungskosten für eine Marke und speziell für
eine Gemeinschaftsmarke inklusive dem Kostenrisiko für eine Ablehnung der Eintragung,
das um so größer wird, wenn die Anmeldung von einer Privatperson im Sinne
eines markenrechtlich unerfahrenen Laien vorgenommen wird, der die Anspruchsvoraussetzungen
für eine Markeneintragung nur sehr schwer im Vorfeld revidieren kann.
Im folgenden soll nun geprüft werden, welche Schranken dem grundsätzlich zulässigen
Handel mit Marken rechtlich gesetzt werden.
I. Benutzungszwang für eine eingetragene Marke
Sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung als auch die Richtlinie und nach deren
obligatorischer Umsetzung auch das Markengesetz sehen einen Benutzungszwang für
eingetragene Marken vor, nach dem mit der ernsthafte Benutzung der Marke innerhalb
eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Registrierung des Zeichens begonnen werden muß,
ausgenommen, es liegen berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vor 806 . Die
Markenbenutzung muß nicht unbedingt von dem Markeninhaber selbst vorgenommen
werden, vielmehr ist auch die Benutzung eines Dritten mit Zustimmung des Inhabers
804 So insbesondere Füllkrug, GRUR 1994, 679 ff und ders., WRP 1995, 378 ff und Meister, WRP 1995, 1005,
1008.
805 Siehe unter D. III. 1. b) und 2. b)
806 Art. 15 Abs. 1 GemMVO, Art. 10 Abs. 1 RL, § 25 Abs. 1 MarkenG; nach diesen Bestimmungen darf ferner,
wenn auch vorliegend nicht von eigenem Interesse, die einmal aufgenommene ernsthafte Benutzung nicht für
einen ununterbrochenen Zeitraum von 5 Jahren ausgesetzt werden. Im Fall der Markeneintragung für einen
späteren Markenhandel lassen sich allgemein keine berechtigen Gründe für die Nichtbenutzung anführen. Die
Denkschrift hat die Notwendigkeit des Benutzungszwangs für die Gemeinschaftsmarke und die nationalen
Marken ausdrücklich betont, GRUR Int. 1976, 481, 495.

139
jeweils ausreichend 807 . Die vorliegenden Regelungen des Benutzungszwangs stimmen
nicht nur inhaltlich, sondern auch wörtlich überein, desweiteren liegt ihr Normzweck
einheitlich in der Verhinderung der Geltendmachung bloß formaler und nicht benutzter
Zeichenrechte, um so eine Verbesserung der Eintragungschancen für neue Marken zu
erreichen und sind ein Korrektiv zur großzügigen Eintragungspraxis 808 . Dieser Umstand,
in Verbindung mit der, bedingt durch die obligatorische Richtlinienvorgabe,
notwendigen richtlinienkonformen Auslegung der markengesetzlichen Benutzungszwangsregel
und den Bemühungen um einen Gleichlauf der Interpretation von Gemeinschaftsmarkenverordnung
und Richtlinie, erübrigt hier eine getrennte Betrachtung der
gemeinschaftsrechtlichen und deutschen Normen. Aufschlußreich für die Auslegung ist
die Tatsache, daß der Ausgestaltung des Benutzungszwangs auf europäischer Ebene die
diesbezüglichen deutschen Regelungen Vorbild waren und daher viele Parallelen zur
Normierung des Benutzungszwanges nach dem alten Warenzeichengesetz haben 809 , was
aber nicht, angesichts der Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung, dazu
verleiten darf, das tradtionelle deutsche Verständnis des Benutzungszwangs ungeprüft zu
übernehmen. Maßgebend für die Interpretation ist vordringlich der europäische Aspekt,
mittels des Benutzungszwangs die Konflikte zwischen Marken, insbesondere durch die
Koexistenz von Gemeinschaftsmarken und zahlreichen nationalen Marken, zu verringern
und damit den freien Warenverkehr möglichst wenig zu behindern. Infolgedessen sind
die Vorschriften des Benutzungszwangs zielbewußt eng zu analysieren 810 .
Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist und Nichtbenutzung der Marke besteht nach der
Gemeinschaftsmarkenverordnung, der Richtlinie und dem Markengesetz übereinstimmend
ein Verfallsgrund für die entsprechende Marke, der die Löschungsreife, nicht
aber unwillkürlich die Nichtigkeit begründet 811 und dementsprechend nur auf Antrag, der
allerdings von jeder Person gestellt werden kann, die Löschung des betreffenden
Zeichens auslöst 812 . Die Löschung der Marke ist damit abhängig von privater Initiative
und wird nicht von Amts wegen vorgenommen. Aufgrund der guten Erfahrungen mit
diesem Verfahrensweg in der deutschen Praxis wurde das Schema in die Gemeinschafts-
807 Art. 15 Abs. 3 GemMVO, Art. 10 Abs. 3 RL, § 26 Abs. 2 MarkenG.
808 Vgl. BT-Drucks.12/6581, S. 82; 8.Erwägungsgrund der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294; Gamm, Festschrift
GRUR Bd. II, S. 801, 802 f, Meyer, GRUR Int. 1996, 592, 597; Heil, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 381;
Sack, Festschrift für Piper, S. 603, 607; Fezer, MarkenG, Vorb § 25, Rn. 2; ders., MA 1984, 76, 77 umschreibt
den Zweck plastisch dahingehend, daß nur „lebende Marken“ markenrechtlichen Schutz verdienen und „tote
Marke mit dem Bann des Benutzungszwangs belegt werden“.
809 Vgl. Fezer, MarkenG, Vorb § 25, Rn. 4; Heil, Festschrift für Oppenhoff, S. 127, 138
810 Vgl. 8 Erwägungsgrund der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294; Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 487; Heil,
Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 383; Althammer, § 26 Rn. 2; ausführlich hierzu, Hackbarth, S. 30 ff.
811 Art. 50 Abs. 1 lit. a GemMVO, Art. 12 RL und § 49 Abs. 1 MarkenG in obligatorischer Umsetzung des Art. 12
RL; einhellig besteht nach diesen Regelungen die Möglichkeit, durch Aufnahme der Benutzung die
Löschungsreife zu heilen, ausführlich dazu v. Mühlendahl, Festschrift für Vieregge, S. 641 ff; vgl. auch
Hackbarth, S. 48 ff, Fezer, MarkenG, § 49 Rn. 20 ff; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 49 Rn. 13 ff; Althammer, § 49
Rn. 3.
812 Der Löschungsantrag für eine Gemeinschaftsmarke kann beim Markenamt oder mit einer Widerklage im
Verletzungsverfahren gestellt werden, Art. 50 Abs. 1 lit. a, 55 Abs. 1 lit. a GemMVO, der für eine deutsche Marke
wahlweise beim Patentamt oder in Form einer Klage vor dem ordentlichen Gericht, §§ 49 Abs. 1, 53 Abs. 1
i.V.m. 55 Abs. 2 Nr.1 MarkenG, Art. 12 RL.

140
markenverordnung und die Richtlinie kopiert 813 . Die Nichtbenutzung kann aber auch als
Einrede im Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren geltend gemacht werden 814 .
1. Art und Umfang der Benutzung
Die Regelungen des Benutzungszwangs 815 geben, analog dem alten Warenzeichengesetz
816 , keine hinreichende Definition für die geforderte Benutzung, sondern
bestimmen lediglich, daß die Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie
eingetragen ist, ernsthaft benutzt werden muß. Diese Aussage ist als Abgrenzung zur
bloßen Scheinbenutzung aufzufassen, um nur den hinreichend gebrauchten Marken
Zeichenschutz zu gewähren und die, zwar formal zulässig registrierten, aber unzureichend
benutzten Marken von diesem Schutz auszuschließen 817 . Die genaue Begriffsbestimmung
für Art und Umfang der Benutzungshandlungen ist der Rechtsprechung und
Literatur überlassen 818 . Entgegen der Gesetzesbegründung zum Markengesetz, die in der
Umschreibung des Begriffs der Markenbenutzung in § 26 MarkenG eine für das ganze
Markengesetz allgemeingültige sieht 819 , hat sich inzwischen die schlüssige Einsicht in
Deutschland durchgesetzt, daß der Begriff der Benutzung hinsichtlich des Benutzungszwangs
eigenständig ausgelegt werden muß und folglich zwischen der rechtserhaltenden
Benutzung durch den Markeninhaber und der rechtsverletzenden Benutzung durch unberechtigte
Dritte unterschieden werden muß 820 . Diese Differenzierung ist auch für die
Richtlinie und die Gemeinschaftsmarkenverordnung verbindlich. Der hier allein interessierende
Begriff der rechtserhaltenden Benutzung muß also die Erfordernisse der für
die Bewahrung des eingetragenen Markenrechts erforderlichen und hinreichenden
Benutzungshandlungen beinhalten; diese Erfordernisse sind anhand der rechtlich
geschützten Funktionen der Marke und dem Normzweck des Benutzungszwangs heraus-
813 Vgl. Droste/Reimer, GRUR 1974, 636, 637; Winter, GRUR 1977, 467, 468; Heil, GRUR 1974, 59
814 §§ 43 Abs. 1, 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG, Art. 43 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 GemMVO; die Möglichkeit für den
Inhaber der älteren Marke berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke schon im Widerspruchsverfahren
vorbringen zu können, ist für das deutsche Zeichenrecht im Vergleich zum alten Warenzeichengesetz (§ 5 Abs. 7
WZG) neu. Näher hierzu Ingerl, S. 101 ff hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke und Winkler, GRUR 1994, 569 ff
für das Markengesetz. Ausführlich zum Einwand der Nichtbenutzung im Verletzungsprozeß, Ressler, GRUR
1995, 530 ff.
815 Art. 15 Abs. 1 GemMVO, Art. 10 Abs. 1 RL und § 26 Abs. 1 MarkenG
816 Vgl. den Bericht der deutschen Landesgruppe von Bökel/Fritze, GRUR Int. 1988, 45, 50 betreffend die für die
Aufrechterhaltung eingetragener Marken geforderten Bedingungen der Benutzung nach dem Warenzeichengesetz.
817 Vgl. dazu Gamm, Festschrift GRUR Bd. II, S. 801, 809 f und 815 f; Heydt, GRUR Int. 1973, 540, 542; Meyer,
GRUR Int. 1996, 592, 604; BT-Drucks. 12/6581, S. 83; Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 31 ff; Althammer, § 26 Rn. 22
ff. Auf die von der deutschen Rechtsprechung zur Ernsthaftigkeit der Benutzung nach Rechtslage des
Warenzeichengesetzes entwickelten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Benutzung kann auch weiterhin
zurückgegriffen werden, da auch die obligatorische Richtlinienvorgabe entsprechend dem Verständis der
ernsthaften Benutzung nach dem Warenzeichengesetz die fehlende Ernsthaftigkeit als negative Abgrenzungskriterium
zur objektiv unzureichend erscheinenden Benutzung sieht, dazu Gamm, Festschrift Gewerblicher
Rechtschutz, Bd. II, S. 801, 810. Dagegen darf nicht auf die frühere Rechtsprechung für die Konkretisierung der
Benutzungshandlungen selbst zurückgegriffen werden, dazu oben mehr.
818 Die Anregung des Fachausschusses für Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, vgl. Bericht von Droste/Reimer,
GRUR 1974, 636, 642, die möglichen Benutzungsformen präzise zu formulieren wurde zugunsten einer
flexibleren Regelungen nicht aufgenommen.
819 BT-Drucks. 12/6581, S. 83
820 Vgl. Gamm, Festschrift GRUR Bd. II, S. 801, 808; Fezer, MarkenG, § 26, Rn. 2 f; Althammer, § 26, Rn. 7; auch
die Gerichte verwenden die Unterscheidung der rechtserhaltenden Benutzung; BGH, GRUR 1995, 583, 584 -
MONTANA und BPatG, Mitt. 1996, 169 - RODI/CODI ALIMENTATION, Mitt. 1996, 214 - Karolus Magnus.

141
zuarbeiten 821 . Indem gegenwärtig die wirtschaftlichen Funktionen markenrechtlich
sowohl im Markengesetz wie in der Gemeinschaftsmarkenverordnung umfassend
geschützt werden und nicht mehr nur allein die Herkunftsfunktion, wie früher nach dem
alten Warenzeichengesetz 822 , kann eine funktionsgerechte Benutzungshandlung in unterschiedlichster
Ausgestaltung vorgenommen werden und beispielsweise nun auch in der
Verwendung der Marke in Geschäftspapieren und in der Werbung gesehen werden 823 .
Entsprechend der von den Regeln des Benutzungszwangs geforderten Voraussetzung,
daß die Benutzung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen erfolgen muß, für die
die Marke im Register eingetragen ist, müssen alle verschiedenen Verwendungsarten
jeweils einen konkreten Produktbezug aufweisen 824 . Diese Forderung ist der Gegenpol
zum weiten, lediglich auf die abstrakte Eignung des Zeichens zur Unterscheidung von
Unternehmensprodukten abstellenden Markenbegriff und ermöglicht, die großzügige
und auch begrüßenswerte Eintragungspraxis der Markenämter, praxis- und wettbewerbsorientiert,
wenn notwendig zu korrigieren, und, entsprechend dem Normzweck des
Benutzungszwangs, nur die registrierten und auch tatsächlich im Geschäftsverkehr
benutzten Marken zu schützen 825 . Gleichzeitig wird so die häufig befürchtete Verstopfung
des Markenregisters verhindert.
Die Notwendigkeit des konkreten Produktbezugs als Grundvoraussetzung der Benutzungshandlung
in Sinne des Benutzungszwangs ist für die Marken, die sich, allein im
Hinblick auf ihre spätere Vermarktung, ein Zeichenkreateur eintragen läßt, von entscheidender
Bedeutung. Denn sie werden zunächst für rein fiktive Waren oder Dienstleistungen
kreiert und beziehen sich noch nicht auf ein konkretes Objekt oder eine
geplante Tätigkeit. Auch wenn die Marke nur für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung
eingetragen wurde, ändert dies nichts an der vorerst nur rein imaginären
Beziehung der Marke zu dem Produkt. Die erforderliche konkrete, wenn auch nicht
unbedingt körperliche, Verbindung zwischen der Marke und dem zu kennzeichnendem
Produkt kann frühestens nach erfolgreicher Verwertung der Marke an einen Unternehmer
hergestellt werden. Der Vermarktungsprozeß einer Marke alleine seitens des
Zeichenkreateurs kann demzufolge mangels konkretem Produktbezug keine
ausreichende Benutzungsform der Marke darstellen. Aus diesem Grund ist auch das
immer beliebter werdende Anbieten einer Marke zur Vermarktung im Internet, teilweise
821 Vgl. Gamm, Festschrift GRUR Bd. II, S. 801, 809; ders., GRUR 1977, 517, 521; Heil, Festschrift 25 Jahre
BPatG, S. 371, 381; die so entwickelten Erfordernisse sind keine starren Richtwerte, letztendlich entscheidend
sind die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zusammenhänge und Erfordernisse, so schon zutreffend der BGH
nach der Rechtslage nach dem WZG, siehe dazu nur Gamm, GRUR 1980, 390, 391.
822 Siehe dazu die obige ausführliche Darstellung unter C. II. 3.
823 So ausdrücklich BT-Drucks. 12/6581, S. 83 mit dem Hinweis, daß die strenge deutsche Rechtsprechung
hinsichtlich der funktionsgerechten Benutzungshandlung damit obsolet geworden ist, erstmals so OLG München,
Mitt. 1997, 30 – ALISEO, a.A. BPatG, BPatGE 36, 226, 229 – Estavital; dazu ausführlicher König, Mitt. 1997, 18
ff; vgl. auch Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 26 ff sowohl für Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz als auch für
die jetzige Rechtslage nach dem neuen Markengesetz; zur früheren Rechtsprechung siehe auch Gamm, GRUR
1980, 390, 391 ff.
824 Vgl. Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 9
825
Ausnahmsweise kann auch eine Benutzung einer Marke außerhalb des geschäftlichen Verkehrs als
rechtserhaltende Handlung angesehen werden, dazu Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 14

142
sogar unter dem mit dem Markennamen identischen Domain-Namen, nicht hinreichend
für eine rechtserhaltende Benutzung.
2. Benutzungsgebiet
Die deutsche Marke muß, entsprechend dem Geltungsbereich des Markengesetzes und
damit dem nationalen Zeichenschutz, der auch nach der Harmonisierung des Markengesetzes
ein territorial begrenzter ist, zur Rechtserhaltung ihrer Schutzrechte im Inland
benutzt werden 826 . Nicht erforderlich ist allerdings eine Benutzung im gesamten Bundesgebiet,
vielmehr genügt auch ein örtlich begrenzter Gebrauch, vorausgesetzt, die Benutzungshandlung
erfüllt die Voraussetzungen einer ernsthaften Benutzung; unerheblich für
das Ergebnis ist grundsätzlich auch, wo die Ware produziert und gekennzeichnet
wurde 827 .
Entsprechend der nationalen Anforderung einer Inlandsbenutzung, fordert die Gemeinschaftsmarkenverordnung
für die rechtserhaltende Benutzung den Gebrauch der
Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft 828 . Angesichts der angestrebten Attraktivität
der Gemeinschaftsmarke und der Koexistenz von Gemeinschaftsmarkenverordnung und
den nationalen Markengesetzen ist die Frage nach den Anforderungen an die räumliche
Ausdehnung der Benutzung umstritten 829 . Die ursprüngliche gemeinschaftsrechtliche
Forderung einer Benutzung in mindestens drei Mitgliedstaaten wurde verworfen, und
laut der gemeinsamen Protokollerklärung von Rat und Kommission soll nun schon eine
ernsthafte Benutzung in einem einzigen Mitgliedsstaat ausreichen 830 , womit aber noch
nicht eindeutig und hinreichend die räumliche Ausdehnung bestimmt ist. Letztendlich
826 Dies besagt auch § 26 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich und setzt damit die Vorgabe der Richtlinie aus Art. 10 Abs.
1 und Art. 12 Abs. 1 RL, die die Benutzung „in dem betreffenden Mitgliedstaat“ verlangt, um. Die teilweise
gegebene Begründung der Notwendigkeit der Inlandsbenutzung mit dem Territorialitätsprinzip ist ungenau und
mißverständlich, denn die territoriale Begrenzung des nationalen Markenschutzes rechtfertigt lediglich die
geforderte Inlandsbenutzung, erzwingt sie aber nicht; ausführlich dazu Sack, Festschrift für Piper, S. 603 ff. Die
von Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1992, 81, 82, bekundete Schwächung des Territorialitätsprinzips betrifft nicht den
Geltungsbereich des Markengesetzes, sondern bezieht sich lediglich auf die Gestaltungskompetenz der nationalen
Gesetzgeber.
827 Vgl. Althammer, § 26 Rn. 65; Ausnahme § 26 Abs. 4 MarkenG, der in Umsetzung der obligatorischen
Richtlinienvorgabe des Art. 10 Abs. 2 lit. b RL bestimmt, daß bei ausschließlich für den Export bestimmten
Waren auch das Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung im Inland als Benutzung im Inland
gilt, dazu Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474, 475. Wenn auch § 26 Abs. 4 MarkenG sich ausdrücklich lediglich nur
auf Warenmarken bezieht, so ist diese Norm auch auf Dienstleistungsmarken entsprechend anzuwenden, siehe
dazu Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 66.
828 So wörtlich in Art. 15 Abs. 1 GemMVO.
829 Ausgenommen von dieser Frage ist selbstredend die alleinige Benutzung der Gemeinschaftsmarke in Drittländern,
die keine hinlängliche rechtserhaltende Benutzungshandlung sein kann, ebenso analog der nationalen
Benutzung ist der Produktion- und Kennzeichnungsort der Ware unerheblich, Ausnahme Art. 15 Abs. 2 lit. b
GemMVO, wenn in der Gemeinschaft auf ausschließlich für den Export bestimmten Waren oder deren
Aufmachung die Gemeinschaftsmarke angebracht wird, vgl. Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474, 476 und
ausführlich Sack, Festschrift für Piper, S. 603 ff.
830 Der Vorentwurf 1964 enthielt die Forderung nach der Benutzung in mindestens drei Mitgliedstaaten wörtlich,
gegen diesen strengen Grundgedanken sprach sich die Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 495, aus, mit dem
berechtigten Argument der auf diese Weise mißachteten Zielsetzung des gemeinsamen Binnenmarktes und der
Überwindung der nationalen Grenzen, dazu und zur weiteren Entstehungsgeschichte ausführlich Hackbarth,
S. 111 f; Protokollerklärung abgedruckt in ECTA LAW BOOK 3/1994, Nr.9.

143
wird es Aufgabe der Rechtsprechung sein, den für die Aufrechterhaltung des Markenrechts
erforderlichen Umfang der Benutzung im Einzelfall festzulegen 831 .
Seitens der Rechtsprechung können naturgemäß erst im jetzigen Jahre 2001 für diesen
Problemkreis Lösungen konstruiert werden, da zu diesem Zeitpunkt erstmalig die 5 jährige
Benutzungsschonfrist für eine Gemeinschaftsmarke abgelaufen ist und die Nichtbenutzung
geltend gemacht werden kann. In der Literatur, die sich allerdings noch nicht
sehr intensiv und umfangreich mit dieser Thematik befaßt hat, wurden dagegen schon
früher diesbezüglich verschiedene Lösungsansätze angeboten: So wird einmal für die
rechtserhaltende Benutzung der Gebrauch einer Gemeinschaftsmarke in mindestens zwei
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Koexistenzprinzip für notwendig angesehen 832 .
Diese Forderung berücksichtigt zwar die flächenmäßig differierenden und auch eigenständigen
Schutzbereiche der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der nationalen
Markengesetze, dennoch kann dieser Vorschlag nicht befürwortet werden, da auch er,
wie schon die Forderung einer Benutzung in mindestens drei Mitgliedstaaten, die
Zielsetzung des gemeinsamen Binnenmarktes und der Gemeinschaftsmarkenverordnung
übergeht und die nationalen Grenzen faktisch aufrechterhält 833 . Auch die von Rat und
Kommission vertretene Maxime, die ernsthafte Benutzung in einem Mitgliedstaat ausreichen
zu lassen, vermag nicht zu überzeugen. Sie respektiert zwar den Binnenmarkt
insofern, indem sie die Benutzung in einem Mitgliedstaat als Benutzung im Gemeinsamen
Markt gleichsetzt, letztendlich aber hält sie doch an den nationalen Grenzen als
Maßstab fest und erzielt damit aufgrund der starken Unterschiede in der flächenmäßigen
Größe der Mitgliedstaaten stark abweichende und ungerechte Ergebnisse 834 . Eine andere
Meinung konkretisiert dagegen das erforderliche Benutzungsgebiet selbst nicht, sondern
sieht in dem Kriterium der Ernsthaftigkeit der Benutzung den geeigneten Lösungsansatz
835 . Dieser Ausgangspunkt achtet die Zielsetzung des Binnenmarktes und der
Gemeinschaftsmarkenverordnung und ist ein effektiver Prüfstein, über den der tatsächliche
Gebrauch der Gemeinschaftsmarke aber auch der zukünftig angestrebte mit in die
Abwägung einbezogen werden kann. Dies ermöglicht eine einzelfallgerechte Lösung,
weil sie nicht von starren Erfordernissen ausgeht. Die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit
der Benutzung in bezug auf die räumliche Expansion des Gebrauchs der
Gemeinschaftsmarke müssen das Spannungsfeld zwischen dem Koexistenzprinzip der
Gemeinschaftsmarkenverordnung und den nationalen Markengesetzen und der Attraktivität
der Gemeinschaftsmarke zufriedenstellend ausgleichen. Demgemäß darf der
Maßstab an die territoriale Ausdehnung der Benutzung nicht zu rigoros angelegt werden,
wie ansonsten der Grundsatz des Benutzungszwangs hinsichtlich der Benutzungs-
831 So schon die Denkschrift, GRUR Int. 1976, 481, 496. Heydt, GRUR Int. 1977, 47, 54, sieht hierin die Gefahr
einer Rechtsunsicherheit.
832 So Heil, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 392, 396; Schwanhäuser, WRP 1984, 1, 3; Heydt, GRUR Int. 1978,
2, 7.
833 So auch Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474, 477
834 Beachtenswert ist, daß die Kommission auf die Unzulänglichkeit der nationalen Grenzen als Maßstab mit dem
expliziten Hinweis auf die flächenmäßige Differenz der einzelnen Mitgliedstaaten selbst schon in der Begründung
zum Vorschlag der Gemeinschaftsmarkenverordnung von 1980 hingewiesen hat, GRUR Int. 1981, 86, 89;
unverständlicherweise hat sie dann trotzdem diesen Maßstab gewählt; vgl. auch Ubertazzi, GRUR Int. 1995, 474,
477.
835 So Martino, WPR 1978, 92, 97; Hackbarth, S. 113 ff; Harte-Bavedamm/v. Bomhard, WRP 1996, 534, 537.

144
handlungen gehandhabt wird, da der mit der strengen Anwendung des Benutzungszwangs
beabsichtigte Normzweck, die Verhinderung der Geltendmachung bloß
formaler Zeichenrechte und damit die Begrenzung der potentiellen Konfliktmarken,
gerade nicht erreicht wird. Denn nach Art. 108 Abs. 2 lit. a GemMVO ist die Möglichkeit
vorgesehen, eine wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärte Gemeinschaftsmarke
- unter Wahrung der Priorität der Gemeinschaftsmarke - in eine nationale Marke
umzuwandeln, sofern die Benutzungsvoraussetzungen der nationalen Markengesetze
erfüllt sind. Diese Herabstufungsmöglichkeit reinigt zwar das europäische Markenregister,
aber sie beseitigt nicht gleichzeitig die potentiellen Konfliktmarken für Neueintragungen
von Gemeinschaftsmarken, da auch die eingetragenen nationalen Marken
relative Eintragungshindernisse für angemeldete Gemeinschaftsmarken darstellen 836 . Die
Mindestforderungen an die räumliche Ausdehnung dürfen aber auf der anderen Seite
auch nicht zu gering sein, um auf diese Weise den eigenständigen Schutzbereichen der
Gemeinschaftsmarkenverordnung und der nationalen Markengesetze noch gerecht zu
werden. Somit stellt ein nur lokaler oder regionaler Gebrauch der Gemeinschaftsmarke
keine ausreichende Benutzung dar, es sei denn, es bestehen offensichtliche Bestrebungen,
auf dem europäischen Markt zu expandieren.
Insgesamt gesehen dürfen die Anforderung an die räumliche Ausdehnung der Benutzung
für eine befriedende Lösung nicht statisch eingegrenzt werden, vielmehr muß im Wege
der Einzelfallprüfung ein Ausgleich zwischen den kontroversen Prinzipien der
Koexistenz wie der Attraktivität der Gemeinschaftsmarke gefunden werden, wobei
letztgenanntem im momentanen Anfangsstadium der Vorzug gegeben werden sollte.
3. Lockerung des Benutzungszwangs
Für die rechtserhaltende Benutzung müssen die Gemeinschaftsmarke sowie die deutsche
Marke grundsätzlich in ihrer eingetragenen Form eingesetzt werden. Dieser Grundsatz
wird von den markenrechtlichen Bestimmungen allerdings nicht apodiktisch verfolgt,
vielmehr gestatten die Gemeinschaftsmarkenverordnung, die Richtlinie sowie das
Markengesetz unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Benutzung in abgewandelter
Form 837 . Die Regelung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinie stimmen
diesbezüglich wörtlich überein, sie lassen als rechtserhaltende Benutzung auch die
Benutzung einer Form zu, die von der Eintragung „nur in Bestandteilen abweicht, ohne
daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt“ wird 838 . Wenn auch diese
Regelung der Richtlinie für die nationalen Markengesetze obligatorisch ist, so hat der
deutsche Gesetzgeber sich in diesem Fall - entgegen seiner sonst zumeist wörtlichen
Übernahme der Richtlinienvorgaben - im Rahmen des Zulässigen für eine differenzierte
Umsetzung entschieden 839 . Die Anerkennung der abweichenden Benutzung wurde
dahingehend formuliert, daß als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benut-
836 Art. 8 Abs. 2 lit. a, ii) GemMVO
837 Art 15 Abs. 2 lit. a GemMVO, Art. 10 Abs. 2 lit. a RL und § 25 Abs. 3 MarkenG; davon zu unterscheiden ist die
veränderte Benutzung hinsichtlich des eingetragenen Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses, siehe dazu
ausführlich, Winkler, GRUR 1990, 73 ff.
838 Art 15 Abs. 2 lit. a GemMVO, Art. 10 Abs. 2 lit. a RL
839 Vgl. zur Umsetzungsplicht umfassend oben unter B. II. 2.

145
zung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, anerkannt wird,
„soweit die Abweichung den kennzeichenden Charakter der Marke nicht verändert“ 840 .
Die vorliegend bestehende Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung der markengesetzlichen
Norm läßt diese Formulierungsunterschiede in den Hintergrund rücken,
ausschlaggebend ist zunächst die Auslegung der Richtliniennorm, wobei das für die
Richtlinie gefunden Ergebnis zugleich dann auf die wortgleiche Regelung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
infolge ihrer kongruenten Auslegungsmethoden übertragen
werden kann.
Die in der deutschen Fassung der Richtlinie gewählte Formulierung, daß die Abweichung
nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflussen darf, folgt
aus der Anlehnung dieser Bestimmung an die des Art. 5 C Abs. 2 PVÜ mit der
entsprechenden schon dort mißverständlichen, deutschen Übersetzung „Unterscheidungskraft“
und darf trotz des identischen Wortlauts vorliegend nicht mit der Unterscheidungskraft
i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 RL verwechselt und gleichgesetzt
werden 841 . Der Maßstab für die Prüfung der Unterscheidungskraft im Rahmen des
Benutzungszwangs ist strittig. Zum einen soll er anhand des Schutzbereichs der
eingetragenen Marke bestimmt werden 842 ; dieses Abgrenzungskriterium ist aber nicht
sehr förderlich, da jede abweichende Benutzung jederzeit auch Konsequenzen für den
Schutzumfang haben kann 843 . Die andere Version prüft, ob der Verkehr die abweichend
benutzte Marke auch bei Wahrnehmung der Unterschiede mit dem eingetragenen
Zeichen gleichsetzt, ohne daß er deswegen von „ein und demselben Zeichen“ ausgehen
muß 844 . Dieser Prüfungsansatz berücksichtigt ausgleichend die Verkehrsinteressen an der
Maßgeblichkeit der Markeneintragung und die Interessen der Markeninhaber an einer
anpassungsfähig Markenverwendung 845 und wird infolgedessen hier favorisiert.
840 Der Begriff „kennzeichender Charakter“ wurde anstelle des vorgegebenen Begriffs „Unterscheidungskraft“ der
Richtlinie gewählt, weil der in der deutschen Übersetzung der Richtlinie verwendete Begriff „Unterscheidungskraft“
mißverständlich sei und der beabsichtigte Regelungsgehalt treffender mit der gewählten Formulierung
wiedergegeben werde, so die Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 83.
841 Vgl. Gamm, GRUR 1990, 313, 325; sowie Ingerl, S. 104; Heil, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 389;
ausführlich Hackbarth, S. 213 entsprechend für die Gemeinschaftsmarkenverordnung hinsichtlich der Eintragungsvoraussetzung
der Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 7 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 GemMVO.
842 So die sog. „Schutzbereichstheorie“, vertreten von Kraft, GRUR 1968, 123; ders. GRUR Int. 1983, 531; Schulze
zur Wiesche, GRUR 1970, 166; ders. GRUR 1978, 645; Krings, GRUR 1980, 422; so auch noch BPatG, GRUR
1995, 588 – Jeanette/Annette
843 Ebenso Hackbarth, S. 214; Ingerl, S. 104 f; Fezer, MA 1984, 76, 83; ausführlich zur Kritik, Fezer,
Benutzungszwang, S. 120 ff.
844 So BGH, GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA; ebenso BPatG, GRUR 1995, 590 - Manhattan; diese Ansicht
wird als „Identitätstheorie“ bezeichnet, Fezer, Benutzungszwang, S. 124; ders., BB 1975, 436; ders., MA 1984,
76, 83 f, ders. MarkenG, § 26 Rn. 92, 98, der diese Theorie eingehend begründet; Schwanhäuser, GRUR 1982,
197, 200; Heil, Festschrift 25 Jahre BpatG, S. 371, 389; Hackbarth, S. 214. Die gegen diesen Maßstab
eingewandte Kritik, die Prüfung anhand der Verkehrsauffassung sei gehaltlos, da der Verkehr zumeist lediglich
die benutzte Form kennen würde, die Feststellung aber gerade auch die Kenntnis des Verkehrs der eingetragenen
Form notwendig sei, so Kraft, GRUR Int. 1983, 531, 535, ist allerdings nicht berechtigt, sie verkennt, daß der
Prüfstein der Unterscheidungskraft ein Rechtsbegriff ist und dementsprechend die Frage dahingehende zu stellen
ist, wie die Verkehrsauffassung entscheiden würde, wenn ihr beide Formen bekannt wären, so auch Schulze zur
Wiesche, GRUR 1978, 645; Hackbarth, S. 211; ebenso ist der im Markengesetz verwendete Begriff
„kennzeichender Charakter“ ein Rechtsbegriff, Althammer, § 26 Rn. 54; a.A. Giefers, Festschrift für Vieregge, S.
267, 281.
845 So auch Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 92

146
Die Beschränkung der Richtlinie die Abweichung „nur in Bestandteilen“ zuzulassen 846 ,
die wortgleich in Art. 15 Abs. 2 lit. a GemMVO enthalten ist, darf nicht rein wörtlich
verstanden werden, da sonst widersprüchliche Ergebnisse erzielt würden, indem, die
ganze Marke betreffende, aber für sich gesehen geringfügige Änderungen am Erscheinungsbild
der Marke, wie beispielsweise in der Schriftart oder in der Farbnuancierung,
nicht mehr unter die rechtserhaltende Benutzung subsumiert werden könnten, dagegen
aber einschneidendere Änderungen, die sich nur auf einzelne Elemente erstrecken, noch
hierunter subsumiert werden könnten. Folglich muß die Formulierung dahingehend
teleologisch ausgelegt werden, daß die Markenbenutzung nicht nur in einzelnen Teilen
abschweifen darf, sondern auch das gesamte Erscheinungsbild der Marke differieren
kann 847 . Damit muß die entsprechend deutsche Umsetzung, die die Abweichung nicht
explizit auf Bestandteile beschränkt hat, auch nicht über die richtlinienkonforme
Auslegung restriktiv interpretiert werden.
Die Richtlinie berücksichtigt nicht die Motive für die Abwandlung der Marke und
fordert für die Anerkennung der abweichenden Benutzung dementsprechend nicht
zusätzlich noch, daß die abweichende Benutzung der Marke verkehrsüblich oder durch
vernünftige wirtschaftliche Gründe geboten ist 848 . Dieses Erfordernis stellte dagegen die
frühere deutsche Rechtsprechung nach der Rechtslage des Warenzeichengesetzes auf 849 ,
die nun aber durch die vorliegend bestehende Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung
obsolet geworden ist.
Zusammenfassend kann als Auslegungsergebnis der Richtliniennorm und damit zugleich,
wie bereits angedeutet, als verbindliches Ergebnis für die Regelung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung und des Markengesetzes festgehalten werden, daß eine
abweichende Benutzung solange als rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen
Marke angesehen wird, als die Abweichung vom Verkehr auch bei Wahrnehmung der
Unterschiede mit dem eingetragenen Zeichen identifiziert und gleichgesetzt wird, ohne
daß die Abwandlung zugleich auch verkehrsüblich oder durch den praktischen Gebrauch
geboten sein muß.
Die Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhaltende Benutzung
widerspricht auf den ersten Blick der angestrebten Devise, den Benutzungszwang eng zu
handhaben, um so das Streben des Benutzungszwangs, eine Verbesserung der Eintragungschancen
für neue Marken zu erreichen, wirksam realisieren zu können. Aber nicht
nur vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, für den die Nichtanerkennung unerheblicher
Abweichungen unvertretbar wäre, sondern gerade auch für die Achtung und Verwirklichung
des Normzwecks des Benutzungszwangs ist dieses Tribut förderlich, da auf
846 Art. 10 Abs. 2 lit. a RL
847 So auch Ingerl, S. 105; in § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG wurde diese Einschränkung nicht aufgenommen, angesichts
der hier vertreten Interpretation ist diese Diskrepanz ohne Bedeutung und die Umsetzung nicht feherhaft.
848 Ebenso Ingerl, S. 105; Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 97 und BPatG, GRUR 1995, 588 – Jeanette/Annette, bestätigt
durch BPatG, Mitt. 1996, 214 - Karolus Magnus; a.A. Hackbarth, S. 214 ff, Gamm, Festschrift Gewerblicher
Rechtsschutz, Bd. I, S. 801, 811; ders., GRUR 1990, 313, 325, ders., GRUR 1994, 775, 780
849 Siehe Baumbach/Hefermehl, WZG, § 5 Rn. 23 f und § 31 Rn. 35 m.w.N; Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 100 ff.

147
diesem Weg die Markenregister nicht mit zahlreichen zusätzlichen Eintragungen gering
abweichender Markenformen belastet werden 850 .
Abweichend von der Regelung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Richtlinienvorgabe,
ergänzte der deutsche Gesetzgeber die Umsetzung der Billigungsregelung
abgewandelter Benutzungsformen in § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG dahingehend, daß abgewandelte
Benutzungsformen auch dann als rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen
Marke anzusehen sind, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird,
ebenfalls eingetragen ist 851 . Dieser Zusatz verstößt nicht gegen die mitgliedstaatliche
Umsetzungspflicht, da ihm lediglich eine klarstellende Aufgabe zukommt, die rechtserhaltende
Benutzung für jede eingetragene Markenvariante festzustellen, ihr damit rechtliche
Wirkung zukommt, und er nicht die Richtlinienvorgabe der Anerkennung abgewandelter
Benutzungsformen beschneidet 852 . Der deutsche Gesetzgeber hat mit dieser
Ergänzung gezielt eine entscheidende Wende im deutschen Zeichenrecht herbeigeführt.
Denn die frühere strenge Rechtsprechung von BGH und BPatG, die Benutzungsform
einer Marke bei Eintragung dieser Markenform lediglich dieser und nicht auch den
übrigen eingetragenen Markenabwandlungen zuzurechnen, kann danach nicht mehr
fortgesetzt werden 853 . Für die Markeninhaber bringt dies eine erhebliche Verbesserung
zu früher, indem sie nicht mehr die für sie so elementare und den Wert der Marke
mitentscheidende Priorität der ursprünglichen Marke verlieren können, wenn sie sich
ihre aktuell benutzte Markenabwandlung eintragen lassen und damit letztendlich den
Grundsatz des Benutzungszwangs – die Marke ist in der eingetragenen Form
rechtserhaltend zu benutzen – korrekt umsetzen 854 . Zudem entspricht diese Regelung der
Rechtstatsächlichkeit, denn die Benutzung einer Marke erfolgt im Verkehr nicht bewußt
für eine konkrete Zeicheneintragung 855 .
Diese Ergänzung sowie die rechtliche Anerkennung der abgewandelten Benutzungsformen
einer eingetragenen Marke respektieren rechtlich die wirtschaftliche Bedeutung
der Priorität der Marke wie auch der gestalterischen Anpassungsmöglichkeiten der
850 Gerade in Deutschland wurde durch die strenge Rechtsprechung hinsichtlich der Anerkennung abgewandelter
Benutzungsformen die Eintragung solcher Markenformenvarianten forciert, diese Praxis soll nun in Deutschland
obsolet werden, so die Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 12/6581, S. 83; ebenso Hackbarth, S. 213 hinsichtlich
der Gemeinschaftsmarke. Dennoch wird teilweise Skepsis hinsichtlich einer tatsächlich großzügigen Handhabung
seitens der Rechtsprechung geäußert und zur zusätzlichen Anmeldung geraten, so Ingerl, WiB 1994, 109, 112.
851 Mit dieser Ergänzung hat der deutsche Gesetzgeber, ungeachtet der vorliegenden Pflicht zur richtlinienkonformen
Auslegung, offenkundig der früheren deutschen sehr strengen Rechtsprechung den Boden entzogen, indem nun
abweichende Marken durch die Verwendung lediglich eines Zeichens rechtserhaltend benutzt werden können und
das früher von der Rechtsprechung vertretene Regel/Ausnahme-Verhältnis, das Abweichungen grundsätzlich
unzulässig seien, umgekehrt, vgl. dazu Giefers, Festschrift für Vieregge, S. 267, 279.
852 Vgl. Begründung zum Markengesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 83. Die frühere strenge Rechtsprechung von BGH
und BPatG, die Benutzungsform einer Marke bei Eintragung diese Markenform lediglich dieser und nicht auch
den übrigen eingetragenen Markenabwandlungen zuzurechnen, kann demnach nicht fortgesetzt werden, vgl.
Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 120, 121.
853 Vgl. Begründung zum Markengesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 83; Giefers, Festschrift für Vieregge, S. 267, 279;
Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 121; zur neueren Entscheidungspraxis nach dem MarkenG siehe Fezer, MarkenG, § 26
Rn. 122 a ff.
854 Eine andere Frage ist, welcher Schutzumfang der ursprünglichen Marke nach der Eintragung der Abwandlung
zukommt, vgl. dazu den guten Lösungsvorschlag von Schulz, MA 1986, 146, 153.
855 Vgl. Fezer, MarkenG, § 26 Rn. 120; ders., Benutzungszwang, S. 127.

148
einmal eingetragenen Marke für den Markeninhaber; das deutsche Markengesetz hat
damit einmal mehr wieder die Interessen des Markeninhabers deutlich berücksichtigt.
Wenn auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine entsprechende klarstellende
Regelung enthält, daß abgewandelte Benutzungsformen auch dann als rechtserhaltende
Benutzung der eingetragenen Marke anzusehen sind, wenn verschiedene Markenvarianten
eingetragen sind, so ist eine der deutschen Vorgabe entsprechende Handhabung
zu befürworten. Denn dieselben Argumente, Rechtstatsächlichkeit und Verhinderung
der Benachteiligung der dem Grundsatz des Benutzungszwangs entsprechend
Handelnden, mit denen die Aufnahme der deutschen Ergänzung gutgeheißen wurde,
sprechen auch für die gemeinschaftliche Anwendung.
4. Benutzungsschonfrist und Vermarktung
Entscheidend für die Markenvermarktung ist die Frage, ob die Benutzungsschonfrist bei
Veräußerung der Marke für den neuen Markeninhaber erneut zu laufen beginnt. Denn
wenn für den Rechtsnachfolger eine eigene Benutzungschonfrist anfangen würde, würde
der Marktwert einer ausschließlich für den Verkauf kreierten und folglich unbenutzten
Marke innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist des Zeichenkreateurs konstant
bleiben, falls dagegen die Fristberechnung nicht erneut aufgenommen wird und der
Markenerwerber vielmehr in die Rechtsposition des Veräußerers eintreten muß, würde
der Marktwert entsprechend dem Fristlauf grundsätzlich kontinuierlich für den
Zeichenkreateur abnehmen.
In Ansehung des Wortlauts der einschlägigen Vorschriften für die Benutzungsschonfrist
856 könnte man die Ansicht vertreten, daß jeder neue Inhaber einer Gemeinschaftsmarke
oder einer deutschen Marke eine fünfjährige Benutzungsschonfrist geltend
machen kann. Diese Interpretation würde dem Normzweck des Benutzungszwangs, der
Verhinderung der Geltendmachung bloß formaler Zeichenrechte, entgegenstehen und die
Umgehung dieser Bestrebungen unbillig begünstigen. Dementsprechend müssen unter
Berücksichtigung des Zwecks des Benutzungszwangs die Regeln der Benutzungsschonfrist
dahingehend ausgelegt werden, daß der Rechtsnachfolger sich nicht auf eine
eigene Benutzungsschonfrist berufen kann, er sich vielmehr die schon abgelaufene
Benutzungsfrist seines Rechtsvorgängers anrechnen lassen muß. Dieses Ergebnis wird
durch die allgemeine Wirkung der Rechtsübergangs untermauert, die darin besteht, daß
der Rechtsnachfolger das Markenrecht lediglich mit dem Schutzinhalt des Rechtsvorgängers
zum Zeitpunkt der Übertragung erwirbt und sonst keine weiteren Rechte 857 .
Danach muß den Zeichenkreateuren, die sich die Marken ausschließlich zur zulässigen
Veräußerung eintragen lassen, daran gelegen sein, zur Gewinnmaximierung so schnell
wie möglich ihre Zeichen an interessierte Unternehmen zu verkaufen. Die Anrechnung
der abgelaufenen Benutzungsfrist für den Rechtsnachfolger stellt für „Laienzeichenkreateure“
ein tatsächliches Hemmnis für zahllose Markeneintragungen ihrerseits dar, da
856 Art. 15 Abs. 1 GemMVO, Art. 10 Abs. 1 RL und § 25 Abs. 1 MarkenG
857 So im Ergebnis auch Hackbarth, 187 ff, allerdings nur für die Benutzungsschonfrist nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung,
unter Heranziehung französischen Rechtsprechung und Literatur, vgl. ferner Fezer, MarkenG,
§ 27 Rn. 21; Althammer, § 26 Rn. 77

149
ihnen zumeist die notwendige Infrastruktur für eine gezielte und zeitige Vermarktung
ihrer Zeichen fehlt, um deren Marktwert wenigstens annäherend ausschöpfen zu können.
5. Wiederholungsmarken
Im engen Zusammenhang mit dem Benutzungszwang steht die Frage, auf die die
Gemeinschaftsmarkenverordnung, die Richtlinie und das Markengesetz selbst keine
Antwort geben, ob die Eintragung von Wiederholungszeichen markenrechtlich zulässig
ist. Unter Wiederholungszeichen wird hier zunächst die erneute Eintragung einer bereits
eingetragenen Marke mit dem identischen Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis für
denselben Markeninhaber, auf der gleichen nationalen oder gemeinschaftlichen Ebene,
wie zuvor verstanden 858 , die identischen Zeichen unterscheiden sich lediglich in ihrer
Priorität. Gerade für den hier zu untersuchenden Themenbereich des Markenhandels ist
die erneute Eintragung der Zeichenkreation interessant, wenn innerhalb der fünfjährigen
Benutzungsschonfrist die Vermarktung noch nicht erfolgreich verwirklicht werden
konnte.
Die Problematik der Wiederholungszeichen steht im Spannungsfeld zwischen dem
Bestreben, den Benutzungszwang streng und konsequent anzuwenden und dem Grundsatz
der Selbständigkeit der einzelnen Zeichenrechte und ihrer Unabhängigkeit voneinander.
Denn mit einer erneuten Eintragung könnte einerseits der Benutzungszwang mit
seiner fünfjährigen Benutzungsschonfrist umgangen und ausgehebelt werden, andererseits
besteht aber der Grundsatz, daß jede eingetragene Marke rechtlich selbständig ist
und somit eine eigene und von vorherigen Eintragungen unabhängige Benutzungsfrist
innehat 859 .
Eine höchstrichterliche Entscheidung ist bislang zu dieser Problematik noch nicht
ergangen 860 , indessen versucht die Literatur, den Konflikt auf unterschiedliche Weise zu
lösen 861 . Folgende Lösungsmodelle sind bislang aufgezeichnet worden: Zum einen wird
der Schwerpunkt auf den Benutzungszwang gelegt und die passende Lösung in der
Addition der Benutzungsschonfristen von Erst- und Wiederholungszeichen mit einer
858 Teilweise wird diese Art von Zeichen auch unter dem Oberbegriff der „Mehrfacheintragung“ behandelt, so Fezer,
Benutzungszwang, S. 137 ff. Problematisch ist die Grenzziehung zwischen Wiederholungsmarke und Neueintragung
bei geringfügiger Veränderung des bereits eingetragenen Zeichens oder des dazu angegebenen Warenoder
Dienstleistungsverzeichnisses, in Anbetracht des weiten Markenbegriffes und der großzügigen Eintragungspraxis
und der deshalb erforderlichen engen Auslegung des relativen Eintragungshindernisses verwechslungsfähiger
älterer entgegenstehender Marken, siehe dazu Heil, Festschrift für Oppenhoff, S. 127, 132 ff, können
demgemäß auch nur ganz geringe Abweichungen von der Ersteintragung für die Bejahung einer Wiederholungsmarke
sprechen, a.A. Fischötter/Rheineck, GRUR 1980, 379, 386. Schwendemann, S. 18 ff und Hackbarth,
S. 201 f, sie grenzen Wiederholungsmarke und Neueintragung entsprechend den Grundsätzen der rechtserhaltenden
Benutzung ab, Wiederholungszeichen sind danach solche Zeichen, die in ihrer Form als Benutzung des
Erstzeichens gewertet werden könnten.
859 Vgl. Fezer, Benutzungszwang, S. 137 f
860 In der NEUTREX-Entscheidung, GRUR 1995, 117, 121, hat der BGH lediglich darauf hingewiesen, daß eine
generalisierende Betrachtung diesbezüglich nicht angebracht sei; aus der Zamek II-Entscheidung, GRUR 1971,
309, wird derweil gefolgert, daß der BGH bei Wiederholgungszeichen zu einer Addition der
Nichtbenutzungszeiten tendiert, vgl. dazu Ingerl, Mitt. 1997, 391 und Fischötter/Rheineck, GRUR 1980, 379,
382.
861 Auf alle Lösungsvorschläge im einzelnen kann vorliegend nicht eingegangen werden, dies würde den Rahmen
der Arbeit sprengen, siehe diesbezüglich Schwendemann, S. 21 ff und Fischötter/Rheineck, GRUR 1980, 379 ff.

150
fünfjährigen Sperrfrist nach Ablauf der Benutzungsfrist des Erstzeichens gesehen 862 .
Dieser Lösungsweg wird mit dem Argument belegt, daß nach Ablauf der Benutzungsschonfrist
das eingetragene Zeichen für beliebige Dritte gemeinhin verwendbar sein
muß 863 . Damit wird aber der Normzweck des Benutzungszwangs überspannt und der
Grundsatz der Selbständigkeit der einzelnen eingetragenen Zeichenrechte mißachtet,
denn der Benutzungszwang bezweckt allein die Abwendung der Geltendmachung bloß
formaler und nicht benutzter Zeichenrechte und dadurch die Prävention der Verstopfung
der Markenregister für Neueintragungen, nicht dagegen, Dritten die unterschiedslose
Partizipation an einfallsreichen, aussagekräftigen und phantasievollen, wenn auch unbenutzten
Zeichenkreationen zu ermöglichen 864 . Dem Benutzungszwang kann nicht
entnommen werden, daß dem ursprünglichen Markeninhaber nach Ablauf der Benutzungsschonfrist
die erneute Eintragung erst einmal generell zu versagen und somit eine
Sperrfrist für eine erneute Eintragung berechtigt wäre. Denn der Benutzungszwang
innerhalb der fünfjährigen Benutzungsfrist ist für den Markeninhaber keine Rechtspflicht
mit irreparablen Folgen, sondern lediglich eine Obliegenheit, wenn auch die Nichtbenutzung
der Marke für den Markeninhaber rechtliche Nachteile mitsichbringen
kann 865 . – Ein anderes Lösungsmodell will dem Markenanmelder einer Wiederholungsmarke
das Rechtsschutzbedürfnis absprechen 866 . Wiederum steht der Benutzungszwang
überwiegend im Blickfeld, und der Grundsatz der Selbständigkeit der Marke wird
vollständig außeracht gelassen. Mit der neuen Eintragung erhält der Markeninhaber aber
gerade eine eigene und selbständige Benutzungsfrist für das Zeichen, die unabhängig
von der Voreintragung zu laufen beginnt und damit eine verbesserte Rechtsposition, die
eine Verneinung des erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses unmöglich macht 867 . - Ein
weiterer Lösungsansatz geht von der Prämisse aus, daß ein Wiederholungszeichen mit
Rücksicht auf den Benutzungszwang erst dann fragwürdig ist, wenn es vor Ablauf der
ersten Benutzungsfrist angemeldet wird. Diese Anmeldung wird dann als rechtsmißbräuchlich
angesehen, indessen der Einwand des Rechtsmißbrauchs nur im Verletzungsprozeß
geltend gemacht werden soll 868 . Dieser Ansatz respektiert zwar die
862 So Hackbarth, S. 195 ff, ebenso Fischötter/Rheineck, GRUR 1980, 379, 386 f, allerdings ohne exakte zeitliche
Festlegung für die Sperrfrist.
863 So insbesondere Hackbarth, S. 195
864 In diesem Sinne schon Heydt, GRUR 1975, 439, 440 und Harmsen, GRUR 1980, 401, 403. Diese Aussage
konterkariert nicht den Schutz der Anmelder neuer Marken, welchen das Markengesetz grundsätzlich auch
gewährt, vgl. Kunz-Hallstein, GRUR 1996, 7, da die Gestaltungsfreiheit und Schöpferkraft der zukünftigen
Markeninhaber auf diese Weise nicht eingeschränkt wird.
865 Vgl. Fezer, Benutzungszwang, S. 22 f; ders., MA 1984, 76, 77; Gamm, GRUR 1977, 517, 518
866 So Schwendemann, S. 23 f und Hackbarth, S. 198; Fischötter/Rheineck, GRUR 1980, 379, 388; Gamm, GRUR
1977, 517, 521 f. Wenn auch ein Markenanmelder generell ein Recht auf die Eintragung seines gewünschten
Zeichens hat, dazu oben unter D. I., so setzt der Eintragungsanspruch aber immer das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses
voraus, vgl. Fezer, MarkenG, § 25 Rn. 20; Baumbach/Hefermehl, WZG, § 2 Rn. 12
867 Vgl. Fezer, Benutzungszwang, S. 139 f; ders., MarkenG, § 25 Rn. 19 f; Miosga, Benutzungszwang, S. 56 f; und
die Rechtsprechung OLG Frankfurt GRUR 1992, 445, 446 – Wiederholungszeichen; a.A. Mitscherlich,
Festschrift für Wendel, S. 83.
868 So Busse, WZG, § 5 Rn. 61, § 24 Rn. 19; Baumbach/Hefermehl, WZG, § 5 Rn. 53; Heydt, Festschrift für
Hefermehl, S. 61 f; alle bezogen auf die Rechtslage des alten Warenzeichengesetzes, die Lösungsansätze nach
dieser Rechtslage sind aber ohne weiteres auf die neuen markenrechtlichen Regelungen auf der deutschen wie
auch auf der europäischen Ebene übertragbar, da sich hinsichtlich des Normzweckes des Benutzungszwangs
nichts geändert hat. So auch Althammer, § 26 Rn. 81 für das neue Markengesetz.

151
Selbständigkeit der einzelnen Marken, wird aber dem Aspekt des Benutzungszwangs
nicht hinreichend gerecht, indem er nach Ablauf der Benutzungsschonfrist die völlig
unproblematische Verlängerung dieser Frist ermöglicht und die fünfjährige Benutzungsschonfrist
letztendlich faktisch aufhebt.
Eine ausbalancierte Lösung verlangt bei wiederholter Anmeldung einer Marke den
konkreten Nachweis eines Benutzungswillens, die bloße Behauptung des Benutzungswillens
soll nicht ausreichend sein 869 . Dieser Ansatz bietet einen angemessenen und
zweckdienlichen Ausgleich zwischen den beiden Polen im Spannungsfeld, indem der
Grundsatz der Selbständigkeit der Marken ausreichend beachtet wird und ebenso der
Benutzungszwang nicht faktisch liquidiert, sondern sinn- und zweckmäßig umgesetzt
wird. Kritisch betrachtet werden muß dagegen der unterbreitete Zeitpunkt, den konkreten
Nachweis des Benutzungswillens schon im Anmeldungs- und Eintragungsstadium zu
prüfen 870 . Das Markengesetz sieht für das Anmeldungs- und Eintragungsverfahren keine
Amtsrecherche seitens des Deutschen Patentamts vor 871 . Würde man die Prüfung des
konkreten Nachweises eines Benutzungswillens schon in diesem Stadium fordern, so
müßte das Amt unter Berücksichtigung der bereits registrierten Marken zunächst jede
Anmeldung dahingehend prüfen, ob sie nicht ein bereits eingetragenes Zeichen beinhaltet,
um dann den erforderlichen konkreten Nachweis des Benutzungswillens für das
angemeldete Zeichen einfordern zu können. Damit würde man aber das Amt unberechtigterweise
zu einer Amtsrecherche verpflichten. Demnach ist auch bei einer
Wiederholungsmarke grundsätzlich der Benutzungswille im Eintragungsverfahren wie
bei den Ersteintragungen zu vermuten 872 , der konkrete Nachweis des erforderlichen
Benutzungswillens hinsichtlich einer deutschen Wiederholungsmarke kann erst im
Löschungsverfahren gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, auf Parteiinitiative hin oder als
Einwand des Rechtsmißbrauchs, im Verletzungsprozeß berücksichtigt werden.
Dagegen kann der Nachweis des Benutzungswillens für eine wiederholte Gemeinschaftsmarkeneintragung
schon im Anmeldungs- und Eintragungsverfahren verlangt
werden. Denn das europäische Markenamt führt im Registrierungsverfahren obligatorisch
eine Amtsrecherche nach älteren, gemäß Art. 8 GemMVO möglicherweise der
angemeldeten Marke entgegenstehenden, registrierten Gemeinschaftsmarken durch und
kann somit ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu diesem Zeitpunkt schon den
wiederholten Eintragungsversuch feststellen.
Die an den Nachweis des Benutzungswillens zu stellenden Anforderungen sind zugunsten
des Benutzungszwangs streng dahingehend zu formulieren, daß den Angaben konkret
die zukünftige Verwendung entnommen werden können muß. Bezogen auf den
Markenhandel ist damit eine allgemeine Mitteilung, die Marke weiterhin vermarkten zu
wollen, nicht ausreichend, vielmehr ist eine Darstellung erforderlich, die tatsächliche
869 So Fezer, Benutzungszwang, S. 140 f; ders., MarkenG, § 25 Rn. 21; a.A. Fischötter/Rheineck, GRUR 1980, 379,
385
870 So aber Fezer, MarkenG, § 25 Rn. 21
871 Siehe dazu bereits unter D. III. 2. a)
872 Es sei denn, die Anmeldung beinhaltet für das Deutschen Patentamt offenkundig ein bereits eingetragenes
Zeichen, sei es aus Kenntnis des Sachbearbeiters oder von Informationen Dritter.

152
Vermarktungsbemühungen und -verhandlungen mit nachgewiesenen Interessenten
aufzeigt. Soweit der Benutzungswille einer Wiederholungsmarke erst im Prozeß
nachgewiesen werden muß, ist diesbezüglich eine Beweislastumkehr zu fordern, um
nicht den Nachweis dieses subjektiven Tatbestandsmerkmals von vorneherein zu
vereiteln, da letztendlich nur der Markeninhaber diese Tatsache belegen kann 873 .
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, daß die Eintragung von Wiederholungsmarken
auf deutscher wie auf gemeinschaftlicher Ebene grundsätzlich zulässig
ist. Noch nicht beantwortet ist damit, ob das herausgearbeitete Ergebnis auch dann
anzuwenden ist, wenn die erneute Eintragung nicht auf gleicher Ebene stattfindet,
sondern die Gemeinschaftsmarke als nationale Marke und umgekehrt angemeldet und
eingetragen werden soll. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmt in Art. 108
Abs. 2 lit. a, daß die Gemeinschaftsmarke mit der Priorität ihrer Anmeldung in eine
entsprechende nationale Marke umgewandelt werden kann, falls die Gemeinschaftsmarke
selbst wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt worden ist, vorausgesetzt,
die Gemeinschaftsmarke wurde bereits in dem Mitgliedstaat, für den die Umwandlung
beantragt wird, auch entsprechend den nationalen markenrechtlichen Anforderungen
ernsthaft benutzt. Diese Vorschrift regelt damit ausschließlich den Prioritätsrang
der nationalen Marke und ihr kann nichts zur oben aufgeworfenen Frage entnommen
werden 874 . Andere konkrete Normen zu diesem Fragenkomplex lassen sich weder in
der Gemeinschaftsmarkenverordnung noch in der Richtlinie und dem Markengesetz
finden. Bedingt durch das Koexistenzprinzip zwischen Gemeinschaftsmarkenverordnung
und den nationalen Markengesetzen sowie dem Grundsatz der Selbständigkeit der
Marken, sind die Gemeinschaftsmarke und die nationale Marke grundsätzlich eigenständige
Kennzeichen mit territorial differierenden Schutzumfängen 875 . Dennoch weisen
beide Markentypen Berührungspunkte auf, so kann die Gemeinschaftsmarke einer
prioritätsjüngeren, verwechslungsfähigen nationalen Marke und auch umgekehrt, die
nationale Marke einer prioritätsjüngeren verwechslungsfähigen Gemeinschaftsmarke
entgegengehalten werden 876 . Insofern können die Gemeinschaftsmarke und die nationalen
Marken doch nicht als vollständig unabhängig voneinander gesehen werden;
würde man dies tun und dementsprechend das Wechseln von Gemeinschaftsmarke zur
nationalen Marke und umgekehrt nicht als Wiederholungseintragung qualifizieren,
könnte ein Markeninhaber seine Zeichenkreation durch ständiges Hinundherpendeln
zwischen gemeinschaftlicher und nationaler Ebene dem Benutzungszwang und den
strengen Anforderungen an eine wiederholte Eintragung stets entziehen. Diese Möglichkeit
würde die Koexistenz von Gemeinschaftsmarkenverordnung und nationalen
Markengesetzen erheblichen belasten. Daher muß auch die erneute Eintragung einer
873 So auch Schulz, MA 1986, 146, 149; BGH, GRUR 1971, 309, 311 – Zamek II; a.A. OLG München, WRP 1985,
515
874 A.A. Hackbarth, S. 204
875 Für Heil, Festschrift 25 Jahre BpatG, S. 371, 388, ist eine Gemeinschaftsmarke gegenüber einer nationalen Marke
daher verständlicherweise ein „aliud“; seiner darauf aufbauenden Ansicht, daß demzufolge die erneute Eintragung
einer nationalen Marke als Gemeinschaftsmarke nicht als Wiederholungseintragung anzusehen ist, kann vorliegend
aber nicht gefolgt werden, Begründung siehe oben.
876 § 125 b Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG für die Gemeinschaftsmarke gegenüber der deutschen Marke und
Art. 8 Abs. 1, Abs. 2 lit. a, ii) GemMVO für nationale Marken gegenüber der Gemeinschaftsmarke.

153
Gemeinschaftsmarke als nationale Marke und umgekehrt als Wiederholungseintragung
eingestuft und die oben herausgearbeiteten Grundsätze für Wiederholungskennzeichen
müssen folglich auch hier angewandt werden 877 . Dieses Ergebnis widerspricht auch nicht
den ökonomischen Bedürfnissen, so wird beispielsweise einer nationalen Marke, die auf
nationaler Ebene aus Rentabilitätsgründen nicht benutzt wurde, aber auf Gemeinschaftsebene,
insgesamt gesehen, wirtschaftliche Aussichten hat, nicht der Weg zur erneuten
Anmeldung als Gemeinschaftsmarke versperrt, es werden lediglich berechtigterweise
strengere Anforderungen an den Nachweis des Benutzungswillens gestellt.
Bei der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die zuvor als nationale Marke registriert
war, ist zu beachten, daß das europäische Markenamt mit seiner Amtsrecherche, die sich
nur auf bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken bezieht, nicht die wiederholte Eintragung
dieser Konstellation feststellen kann. Die der Gemeinschaftsmarkeneintragung
entgegenstehenden nationalen Marken werden nur von einigen nationalen Markenämtern
für das europäische Markenamt recherchiert 878 . Folglich kann bei dieser Konstellation
nicht immer die Wiederholung schon im Eintragungsverfahren festgestellt werden, so
daß der Nachweis des erforderlichen Benutzungswillens dann erst im Löschungsprozeß
gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. a GemMVO auf Parteiinitiative hin
oder als Einwand des Rechtsmißbrauchs im Verletzungsprozeß geführt werden muß.
6. Folgen des Benutzungszwangs für den Markenhandel
Das Rechtsinstitut des Benutzungszwangs ist nach den obigen Ausführungen insgesamt
gesehen ein geeignetes Korrektiv für den Markenhandel 879 . Diese Einschätzung wird
weder von der zeichenrechtlichen Anerkennung der von der Eintragung abweichenden
Benutzungsformen als rechtserhaltende Benutzung, noch von der Möglichkeit der
wiederholten Markeneintragung unterminiert. Die Billigung der abgewandelten Benutzungsformen
erlaubt zwar dem Markeninhaber eine gewisse Flexibilität zugunsten seiner
Markenverwertung, aber dieser Spielraum ist begrenzt und kann nicht zur Folge haben,
den Regelungen des Benutzungszwangs insgesamt ihre Regulativfunktion hinsichtlich
des Markenhandels abzusprechen. Gleiches gilt entsprechend für das Zulassen wiederholter
Markeneintragungen, da die im Zusammenhang mit dem Wiederholungszeichen
zu fordernde strenge Voraussetzung des konkreten Nachweises des Benutzungswillens
gerade für Markeninhaber, die die Verwertung ihrer Marke nicht ernsthaft betreiben und
demzufolge ihren Benutzungswillen nicht ausreichend beweisen können, ein erhebliches
Hindernis darstellt.
Maßgeblich und entscheidend den Benutzungszwang als wirksame Schranke für den
Markenhandel zu klassifizieren, ist weiterhin die Tatsache, daß ein Markenhändler durch
die Regelungen des Benutzungszwangs gezwungen wird, innerhalb der fünfjährigen
877 Im Ergebnis ebenso, allerdings mit einer anderen Begründung, Hackbarth, S. 205 f; a.A. Ingerl, S. 104, Heil,
Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 371, 388.
878 Vgl. dazu Darstellung unter D. III. 1. a)
879 Gleicher Ansicht, Schönfeld, S. 81, Hackbarth, S. 178, wenn auch beide ohne Begründung, und die Denkschrift,
GRUR Int. 1976, 481, 498, wenn sie auch noch von der Angabe eines Geschäftsbetriebes im Anmeldeverfahren
und damit der Überprüfbarkeit des Benutzungswillens ausging. So auch schon die Begründung zu § 47 ErstrG,
GRUR 1992, 794.

154
Benutzungsschonfrist seine geschäftlichen Transaktionen vorzunehmen, um nicht Gefahr
einer Löschung wegen Nichtbenutzung zu laufen. Die auf den ersten Blick als eine
großzügige und für die Vermarktung lang bemessen erscheinende Fünf-Jahres-Frist ist
für einen laienhaften Markenhändler aufgrund seiner fehlenden Infrastruktur hinsichtlich
der potentiellen Markenerwerber oder Lizenznehmer für eine effektive Verwertung des
eingetragenen Zeichens keineswegs eine lange und ausreichende. Viele der befürchteten
„Hausfrauenmarken“ 880 werden sicherlich schon infolge dieser zeitlichen Beschränkung
im Vorfeld von einer Anmeldung und Eintragung abgehalten, falls aber doch nicht, so
können die nicht fristgerecht benutzten Marken problemlos von einem an der eingetragenen
Marke interessierten Dritten auf Antrag gelöscht werden, um sie sich dann
selbst eintragen zu lassen.
Der Effekt des Benutzungszwangs mit seiner fünfjährigen Benutzungsschonfrist als
tatsächliche und praktische Schranke für den Handel mit Marken zu fungieren, wird
durch die bei der Anmeldung und Eintragung anfallenden Kosten 881 noch verstärkt, so
daß letztendlich die Kombination von Benutzungszwang und aufzuwendenden Anmeldungs-
und Eintragungskosten ein wirksames Hindernis gegenüber dem ungewünschten
Markenhandel darstellt, der nur passiv und nicht strategisch ausgerichtet betrieben
werden soll.
II. Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung gemäß Art. 51 Abs. 2 lit. b
GemMVO und § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
Diese beiden Normierungen werden in der Literatur im Zusammenhang mit der vorliegend
zu untersuchenden Thematik des Markenhandels schnell und plakativ als dessen
zeichenrechtliches Korrektiv zu seiner Eingrenzung und Verhinderung angeführt.
Konkret auf diese Schrankenregelungen im einzelnen eingehende Auseinandersetzungen
finden sich bis jetzt noch sehr wenige im Schrifttum, was gerade für das deutsche
Schrifttum um so erstaunlicher ist, als der Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger
Anmeldung aus deutscher Sicht eine völlig neue Regelung im Markengesetz ist und es
auch keine nur ansatzweise vergleichbare Regelung im früheren Warenzeichengesetz
gab. Die deutsche Rechtsprechung hat sich bislang auch noch nicht intensiv mit diesem
Nichtigkeitsgrund beschäftigen müssen, das gleiche gilt für das Deutsche Patent- und
Markenamt. Desgleichen sind hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes in der Gemeinschaftsmarkenverordnung
bis dato soweit ersichtlich, ebenfalls noch keine einschlägigen
Entscheidungen beim europäischen Markenamt oder einem Gericht ergangen. Diese
Gegebenheiten sind um so mehr für die vorliegende Untersuchung ein Anlaß, den Sinngehalt
und die Reichweite des neuen Nichtigkeitsgrundes wegen bösgläubiger Anmeldung
herauszuarbeiten.
1. Grundsätzliches zum Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung
Der Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung gemäß Art. 51 Abs. 2 lit. b
GemMVO und der nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG bestimmen identisch, daß auf An-
880 Anlehnend an Füllkrug, GRUR 1994, 679.
881 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung unter D. III. 1. b) und 2. b)

155
trag die Gemeinschaftsmarke bzw. die Eintragung einer deutschen Marke für nichtig
erklärt wird, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Ihre
materielle Konformität 882 kommt nicht von ungefähr. Mit dem Nichtigkeitsgrund der
bösgläubigen Anmeldung hat der deutsche Gesetzgeber die Option des Art. 3 Abs. 2 lit.
a der Richtlinie umgesetzt und dabei deren Wortlaut bewußt übernommen, um auf diese
Weise die Verknüpfung zur Richtlinie herzustellen 883 . Die zusätzliche Vorgabe dieser
Richtlinienoption, die bösgläubige Anmeldung auch als Eintragungshindernis auszugestalten,
wurde dagegen nicht umgesetzt. Damit wurde der Konzeption der Gemeinschaftsmarkenverordnung,
die auch die bösgläubige Anmeldung nur als Nichtigkeitsgrund
und nicht auch als Eintragunghindernis aufgenommen hat, entsprochen und der
vom deutschen Gesetzgeber generell angestrebte Einklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung
auch in diesem Punkt zwischen nationalem und gemeinschaftsrechtlichem
Zeichenrecht vollbracht 884 . Für diese Ausgestaltung spricht auch die erforderliche
Verfahrensökonomie beim europäischen Markenamt und Deutschen Patent- und
Markenamt, die einen gewissen Formalismus im Anmeldungs- und Eintragungsverfahren
verlangt und eine umfangreiche und zeitaufwendige Prüfung der Bösgläubigkeit
nicht zuläßt.
Die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Richtlinie sowie das Markengesetz
verwenden den Begriff der Bösgläubigkeit auch in den Bestimmungen hinsichtlich der
Verwirkung von markenrechtlichen Ansprüchen 885 . Sie definieren oder konkretisieren
diesen Begriff jedoch an keiner Stelle im Gesetzestext näher, auch die Gesetzesmaterialien
und die Gesetzesbegründungen enthalten keine umfassende Definition. Die
Begründung zum Markengesetz weist lediglich daraufhin, daß der Begriff der
„Bösgläubigkeit“ von der Richtlinienoption beabsichtigt übernommen und nicht ein
anderer, äquivalenter, Begriff wie beispielsweise „sittenwidrige“ oder „rechtsmißbräuchliche“
Anmeldung, gewählt wurde. In den veröffentlichten Materialien und
Stellungnahmen zur Gemeinschaftsmarken-verordnung wird überraschenderweise der
Nichtigkeitsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung überhaupt nicht erwähnt, dies ist um
so verwunderlicher, als dieser Nichtigkeitsgrund erstmals in den
Gemeinschaftsmarkenverordnungvorschlag von 1988 aufgenommen wurde 886 . Damit ist
es der Rechtsprechung und der Literatur überlassen, den Begriff der bösgläubigen
Anmeldung auszulegen.
Für den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung des Markengesetzes besteht
durch die Umsetzung lediglich einer Option der Richtlinie keine Verpflichtung zur
richtlinienkonformen Auslegung. Indem das Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung
die bösgläubige Anmeldung lediglich als Nichtigkeitsgrund und nicht
882 Verfahrensrechtlich gehen beide Vorschriften dagegen nicht ganz konform, nach Art. 51 Abs. 2 lit. b GemMVO
kann der Antrag auf Löschung beim Markenamt und auf Widerklage im Verletzungsprozeß gestellt werden, § 50
Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sieht nur die Möglichkeit des Löschungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt
vor, dazu ausführlicher unter F. II. 12..
883 So ausdrücklich die Begründung zum Markengesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 96.
884 Vgl. die Begründung zum Markengesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 59.
885 Art. 53 Abs. 1 GemMVO, Art. 9 Abs. 1 RL und § 21 Abs. 1 MarkenG
886 Siehe dazu die Darstellung unter B. I. 1..

156
auch als absolutes Schutzhindernis übereinstimmend norminiert haben, ist eine
europäisch ausgerichtete Interpretation auch der deutschen Regelung anzustreben, um so
den gewünschten Gleichklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu erzielen und
den Harmonisierungsgedanken zu fördern 887 . Somit dürfen nicht leichtfertig
Rückschlüsse aus dem im deutschen Zivilrecht wohlbekannten Bösgläubigkeitsbegriff
für die anstehende Interpretation gezogen werden 888 . Der Terminus der Bösgläubigkeit
stellt demzufolge einen autonomen Begriff des Markenrechts dar 889 und muß unter
diesem Blickwinkel ausgelegt werden. Die Bestrebungen die deutsche und die gemeinschaftsrechtliche
Regelung konkrugent, ermöglicht vorliegend eine gemeinsame Betrachtung
und Untersuchung beider Regeln und macht eine getrennte Darstellung nicht
erforderlich.
Die Auslegung des Nichtigkeitsgrunds der bösgläubigen Anmeldung gestaltet sich
besonders schwierig, da der Begriff der „Bösgläubigkeit“ ein unbestimmter und
indifferenter Rechtsbegriff ist und zudem dem Wortlaut dieses Nichtigkeitsgrundes kein
konkreter Bezugspunkt für die Bösgläubigkeit entnommen werden kann 890 . Seine
Interpretation bedarf daher der besonderen Beachtung der dem Markengesetz und der
Gemeinschaftsmarkenverordnung innewohnenden Prinzipien und der Abwägung der
tangierten Interessengruppen. Nicht zulässig ist es, mittels der Interpretation ungewünschte
rechtliche Folgen der modernen Markenrechte zu umgehen oder gar zu
korrigieren, um so insbesondere auf der nationalen Ebene Ergebnisse im Bereich des
traditionellen Markenverständnisses zu erlangen. Eine befriedigende Auslegung des
Nichtigkeitsgrunds der bösgläubigen Anmeldung kann angesichts des indifferenten
Rechtsbegriffs der „Bösgläubigkeit“, letztendlich nur mit Hilfe von Fallbeispielen
bewerkstelligt werden, um der Spannbreite dieses globalen Begriffes gerecht zu werden
und auch eine annähernde Einzelfallgerechtigkeit zu gewinnen. Bevor versucht werden
soll, eine solche Auslegung vorzunehmen, muß noch, zur Eingrenzung des Anwendungsbereichs
des Nichtigkeitsgrunds der bösgläubigen Anmeldung, auf den kennzeichenrechtlichen
Grundsatz der Nachahmungsfreiheit eingegangen werden.
2. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit im Markenrecht
Der kennzeichenrechtliche Grundsatz der Nachahmungsfreiheit besagt, daß außerhalb
der markenrechtlich geschützten Bereiche Kennzeichen nachgeahmt werden dürfen 891 .
Danach ist es zunächst generell erlaubt, sich ein vorbenutztes Zeichen, das nicht als
887 Dazu diesbezüglich schon unter B. V. 4..
888 Wenngleich das BGB den Begriff der Bösgläubigkeit meidet und dafür „nicht im guten Glauben“ verwendet,
aber letztendlich ist es üblich, beim Fehlen des guten Glaubens von Bösgläubigkeit zu sprechen, vgl. dazu Helm,
GRUR 1996, 593, 594, mit ausführlicher Darstellung der einschlägigen Zivilnormen.
889 Vgl. Helm, GRUR 1996, 593, 594; Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 22
890 In § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG und Art. 51 Abs. 2 lit. b GemMVO heißt es wortgleich, daß die Marke für nichtig
erklärt wird, „wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war“.
891 Vgl. Baumbach/Hefermehl, UWG, § 1, Rn. 439, 495; Gloy/Jacobs/Hasselblatt, Hdb. WettbwerbsR, § 46 Rn. 58;
Starck, DZWir 1996, 313, 316; st. Rspr.: BGH, GRUR 1961, 413 – Dolex; BGH, GRUR 1984, 210 –
AROSTAR; OLG München, WRP 1996, 1056, 1057 – DOYUM, m. Anm. von Berlit, WiB 1996, 1128, 1129;
OLG Karlsruhe, GRUR 1997, 373, 375; so schon RG, RGZ 132, 374 – Manon und RGZ 162, 347 -
Lavendelwasserflasche.

157
Marke entweder durch Eintragung oder Verkehrsgeltung 892 geschützt ist, auch selbst für
gleiche oder gleichartige Produkte, für welche der Vorbenutzer das Zeichen verwendet,
eintragen zu lassen, mit der Folge, daß der Vorbenutzer dieses Zeichens sich dann nicht
gegen die Eintragung mit dem Einwand eines Vor- oder Weiterbenutzungsrechts wenden
kann; die nicht geschützte Bezeichnung muß grundsätzlich dem formalen Zeichenrecht
weichen 893 . Der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit umfaßt aber auch die prinzipielle
Möglichkeit für einen Dritten, sich ein zwar bereits markenrechtlich für einen fremden
Markeninhaber geschütztes Zeichenrecht identisch oder verwechslungsfähig eintragen zu
lassen, wenn die erneute Eintragung den Schutzbereich des Vorbildzeichens nicht
berührt 894 . Der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit für Markenzeichen fängt folglich
ebenda an, wo der Kennzeichenschutz endet. Mit der Einführung des Nichtigkeitsgrunds
der bösgläubigen Anmeldung wurde dieser, aus deutscher Sicht tradierte und für den
wirtschaftlichen Fortschritt auch notwendige Grundsatz keinesfalls aufgehoben und auch
nicht für die gemeinschaftliche Ebene versagt. Demzufolge kann die Anmeldung einer
Nachahmung eines fremden, vorbenutzten Markenzeichens ihre Bösgläubigkeit grundsätzlich
alleine noch nicht begründen.
Der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit für eine Marke genießt aber selbstredend keine
uneingeschränkte Geltung, vielmehr muß er sich vorbehaltlos in die allgemeinen, auch
für ihn geltenden und ihm übergeordneten Prinzipien der Rechtsordnung einfügen, seine
Grenzen und Einschränkungen findet er folglich zumindest in dem allgemeinen Rechtsgrundsatz
des Rechtsmißbrauchs, die allerdings zugleich unter Beachtung der Schutzbereichsgrenzen
der Zeichengesetze vorzunehmen sind, um diese nicht über die Hintertür
ad absurdum zu führen.
3. Einschränkungen des Grundsatzes der Nachahmungsfreiheit
Die Grenzen des Grundsatzes der Nachahmungsfreiheit wurden vor der Reform des
Markengesetzes von den deutschen Gerichten in ständiger Rechtsprechung allein anhand
des allgemeinen Rechtsmißbrauchsgedankens, der auch im Zeichenrecht gilt, herausgearbeitet.
Bezogen auf das Zeichenrecht handelte danach rechtsmißbräuchlich, wer sein
formales Markenrecht, ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung eines
verwerflichen Zwecks, anmeldete und ausnutzte 895 . Der Einwand eines solchen
Rechtsmißbrauchs fand seine rechtliche Grundlage einmal in § 1 UWG, wenn ein Wettbewerbsverhältnis
hinsichtlich eines Mitbewerbers vorlag 896 oder sofern ein Wettbewerbsverhältnis
nicht bejaht werden konnte, in § 826 BGB 897 . Die meisten gerichtlichen
892 Markenschutz durch Verkehrsgeltung ist nach dem deutschen Markengesetz möglich, § 4 Nr. 2 MarkenG; die
Gemeinschaftsmarkenverordnung kennt nur den Markenschutz kraft Eintragung.
893 Vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 1997, 373, 374; OLG München, WRP 1996, 1056, 1057
894 Vgl. dazu §§ 9 Abs. 1, 14 Abs. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 GemMVO
895 Jordan, Festschrift für Piper, S. 563, 565; Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 46; Fezer, MarkenG, § 50 Rn.
23 mit vielen Rechtsprechungsnachweisen; a.A. Emmerich, 2. Kap. § 9 8. B); Nordemann, Tz. 409, für sie stellt
dies die Schaffung nicht zu rechtfertigender zusätzlicher Ausschließlichkeitsrechte dar.
896 Deutsch, Festschrift für Gaedertz, S. 99, 106 ff präferierte angesichts der Problematik mit dem Tatbestandsmerkmal
des Wettbewerbsverhältnisses § 823 BGB als alleinige und umfassende Rechtsgrundlage für den
außerkennzeichenrechtlichen Schutz
897 Einen historischen Überblick über die angewandten Anspruchsgrundlagen auf entsprechende Vorbenutzungssachverhalte
gibt Klaka, Festschrift für Gamm, 1990, S. 271, 274 ff.

158
Entscheidungen wurden auf die Rechtsgrundlage des § 1 UWG gestützt, denn im Laufe
der Zeit wurde das Erfordernis des konkreten Wettbewerbsverhältnisses zwischen zwei
Unternehmen vom BGH immer großzügiger gehandhabt, daß letztendlich zur Bejahung
dieser Tatbestandsvoraussetzung die bloß objektiv bestehende Möglichkeit einer Lizenzierung
der tangierten Marke als ausreichend angesehen wurde 898 . Diese Tendenz bewirkte,
daß das Schrifttum den Rechtsmißbrauch eines formal geschützten Markenrechts
vornehmlich aus dem Blickwinkel des Wettbewerbsrechts diskutierte, mit der Folge, daß
der außerkennzeichenrechtliche Schutz oftmals mit dem wettbewerbsrechtlichen vom
Schrifttum identisch gesetzt wurde. Die Konzentration auf das Wettbewerbsrecht und
damit die Vernachlässigung der alternativen Rechtsgrundlage des Rechtsmißbrauchseinwandes
von § 826 BGB, dessen Tatbestand im übrigen weitgehend mit § 1 UWG
übereinstimmt, ist nicht nur als Reaktion auf die höchstrichterlichen Entscheidungen
verständlich, sondern auch naheliegend, da die einschlägigen Problemfälle zumeist Sachverhalte
im tatsächlichen wirtschaftlichen Wettbewerb darstellten.
Zur Konkretisierung des globalen und unbestimmten Einwands des Rechtsmißbrauchs
eines formal geschützten Markenrechts wurden die Entscheidungen der Rechtsprechung
in Fallgruppen von der Literatur klassifiziert, die im Folgenden kursorisch dargestellt
werden. Entsprechend der hier untersuchten Thematik berücksichtigt diese Darstellung
ausschließlich die Nachahmung fremder Kennzeichen zur Anmeldung und vernachlässigt
die Nachahmung im Sinne der Verwertbarkeit des fremden Kennzeichens in der
Werbung.
a) Ausbeutung des guten Rufs
Die Nachahmung eines fremden Markenrechts wurde in dieser Systemkategorie als
rechtswidrig einmal angesehen, wenn der Verkehr mit dem imitierten Zeichen über die
betriebliche Herkunft eines Produkts, mit der er eine besondere Gütevorstellung verband,
irregeführt wurde und diese Täuschung vermieden hätte werden können 899 . Das Vorbildzeichen
mußte nicht eine berühmte Marke sein 900 , ausreichend war, wenn das Zeichen
innerhalb der beteiligten Verkehrskreise einen gewissen Grad von Bekanntheit erlangt
898 So in BGH, GRUR 1994, 808 – Markenverunglimpfung I und BGH, GRUR 1995, 57 – Markenverunglimpfung
II, Schultze/Schwenn, WRP 1997, 536, 539, verwenden bezeichnenderweise den Ausdruck „Verwertungswettbewerb“;
zu der Entwicklung der Auslegung des konkreten Wettbewerbsverhältnisses im einzelnen siehe
Nägele, WRP 1996, 997, 999 ff. Die Ausweitung dieses Tatbestandsmerkmals wurde in der Literatur heftig
kritisiert, so beispielsweise Mergel, GRUR 1986, 646, 649 ff; Kroitzsch, GRUR 1986, 579, 581ff; Grunewald,
NJW 1987, 105, 106 f; dagegen Sack, Festschrift für v. Gamm, 1990, 161 ff 181, mit seiner extremen Ansicht,
daß für einen umfassenden Schutz der Lauterkeit des Wettbewerbs nicht ein irgendwie geartetes Wettbewerbsverhältnis
zu fordern, sondern vielmehr auf den Schutzzweck von § 1 UWG abzustellen sei; für die weite
Auslegung auch Bork, GRUR 1989, 725, 731.
899 RG, GRUR 1939, 627 – eloxieren-aloxieren; BGH, GRUR 1963, 423, 429 – coffeinfrei; BGH, GRUR 1966, 30,
33 – Konservenzeichen I m. Anm. von Heydt; BGH, GRUR 1985, 550, 552 f – Dimple; BGH, GRUR 1991, 465,
466 – Salomon, m. Anm. von Rohnke; BGH, MD 1994, 511, 518
900 Die berühmte Marke wurde unabhängig von Schutz der bekannten Marke vor der Rufausbeutung gegen ihre
Verwässerung geschützt, Anspruchsgrundlage war § 823 BGB, entgegen dem Rufausbeutungsschutz reicht beim
Verwässerungsschutz schon die bloße Benutzung des berühmten Vorbildzeichens, und es bedarf keiner weiteren
besonderen wettbewerblichen Umstände; aus diesem Grunde ist der Verwässerungsschutz keine Fallgruppe zum
Einwand des Rechtsmißbrauchs im engeren Sinne, zum Verwässerungsschutz ausführlicher, Ernst-Moll GRUR
1993, 8 ff, Loewenheim, MA 1991, 238 ff; Bork, GRUR 1989, 725 ff.

159
hatte 901 . Entscheidend war hier die Bejahung eines Imagetransfers, die von der Art der
unter dem Vorbildzeichen vertriebenen Produkte, deren Qualität und Prestige einerseits
und von den mit dem Nachbild zu kennzeichenden beabsichtigten Waren oder Dienstleistungen
andererseits abhängig war 902 . Das zwar gerade und auch nach h.M. ausschließlich
die Herkunftsfunktion schützende Warenzeichengesetz konnte in diesem Fall
selbst eingetragenen Marken nicht weiterhelfen, denn wenn das Zeichen für andere Produktgruppen
als sein Vorbild eingetragen war, bestand aufgrund des von der Rechtsprechung
verlangten starren Erfordernisses der Gleichartigkeit der Produkte für die Verwechslungsgefahr
kein entsprechendes relatives Eintragungshindernis, selbst dann nicht,
wenn dem Zeichen große Bekanntheit und ein besonderer Ruf zukam 903 . Die Nachahmung
wurde zum anderen als rechtswidrige Rufausbeutung auch dann angesehen,
wenn sie zwar keine Herkunftstäuschung selbst auslöste, wenn sie sich aber gezielt an
die Vorgabe des bekannten fremden Zeichenrechts anlehnte und besondere Umstände
festgestellt werden konnten, die die Verwerflichkeit der Anlehnung rechtfertigten 904 .
Den Fällen der Ausnutzung des Rufs eines Vorbildkennzeichens war damit wesentlich,
daß der gute Ruf eines Vorbildzeichen durch die Nachahmung in seinem Prestigewert
beeinträchtigt wurde, indessen eine solche Beeinträchtigung nur möglich war, wenn der
gewisse Ruf auch Werbewirkung auf das imitierte Zeichen ausstrahlte 905 . Sofern dies
gegeben war, nutzte der Nachahmer das Prestige und den Bekanntheitsgrad des Vorbildzeichens
unberechtigt aus, indem er sich den für die Erzielung des guten Rufs notwendigen
intensiven zeitlichen und vorallem finanziellen Einsatz 906 , den der Vorbenutzer
aufgebracht hatte, ersparte 907 .
901 Die Begriffe der Bekanntheit und des guten Rufs wurden von der Rechtsprechung meist synonym verwandt, die
Dimple-Entscheidung, GRUR 1985, 550, 552, hat die Relation der beiden Begriffe dahingehend konkretisiert, daß
der Bekanntheitsgrad nicht unbedingt entscheidend sei; letztendlich setzt der gute Ruf eine gewisse Bekanntheit
im Verkehr voraus, erschöpft sich aber nicht in ihr, vgl. Schweer, S. 113, Rohnke, GRUR 1991, 284, 286 f.
902 Dazu ausführlicher Schultze/Schwenn, WRP 1997, 536, 537.
903 Siehe dazu Keller, S. 14; Fezer, Festschrift GRUR Bd. II, S. 939, 953
904 So beispielsweise in den Fällen von Markendiskriminierung durch Scherzartikel und daraus resultierenden
Beeinträchtigung des Werbewerts, vgl. BGH, NJW 1995, 871, 872 – Markenverunglimpfung II; BGH, GRUR
1994, 732, 734 – Mc Laren m.w.N.; entgegengesetzt noch BGH, GRUR 1986, 759 – BMW, indem er den
Schwerpunkt auf die Verzerrung des Vorbildzeichens legte und nicht die Werbekraft des Vorbildzeichens als
getrübt ansah, dagegen zu Recht Bollack/Friehe, GRUR 1986, 762; Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, 385, 391; Kur,
GRUR 1990, 1, 5. Die Rechtsprechung sah die Anlehnung als solche berechtigerweise nicht direkt als
rechtsmißbräuchlich an, da sonst die damals gesetzten Grenzen des Tatbestands der Verwechslungsgefahr unterlaufen
würden; zudem ist die Inspiration durch bereits Geschaffenes, so auch durch vorhandene Kennzeichen, nur
etwas Natürliches und kann alleine noch nicht verwerflich sein, dazu Fezer, Festschrift GRUR Bd. II, S. 939
treffend: “Die Idee des Fortschritts ist Innovation und Imitation zu gleichen Stücken eigen“.
905 Die Ausstrahlung wurde bejaht, wenn der Inhaber des Vorbildzeichens seine Marke auch für Warengebiete des
Nachahmers wirtschaftlich hätte verwerten können, vgl. BGH, GRUR 1991, 465, 466 – Salomon; BGH, GRUR
1985, 550, 552 – Dimple; BGH, GRUR 1985, 876, 878 - Rolex .
906 Insbesondere wurden so die immensen Kosten für die Einführungswerbung umgangen, vgl. dazu ausführlicher
Schaeffer, GRUR 1988, 509, 513.
907 Kritisch gegenüber dieser Sichtweise, Sambuc, GRUR 1983, 533, 538, er richtet den Blick auf den Vorbenutzer
und nicht auf den Nachahmer mit der Folge, daß für ihn so manche sanktionierte Nachahmung für den
Vorbenutzer den zeichenrechtlich unzulässigen Schutz der Alleinstellung seines Markenzeichens bringt, ferner
untergräbt seiner Ansicht nach die Anerkennung diese Fallgruppe den Schutz gegen die Verwässerungsgefahr.
Diese Ansicht verkennt aber den materiellen Wert für den Vorbenutzer und seine finanziellen Aufwendungen zur
Erreichung dieses Werbewerts des Zeichens. Ausführlich zu dieser Fallgruppe, vgl. Schaeffer, GRUR 1988, 509
ff.

160
b) Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes
Innerhalb dieser Fallgruppe wurde die Nachahmung eines fremden Markenzeichens dann
als rechtsmißbräuchlich angesehen, wenn mittels seiner eingetragenen Marke der Nachahmer
ohne sachlich gerechtfertigten Grund beabsichtigte, dem Vorbenutzer die weitere
Benutzung seines für ihn nicht eingetragenen Vorbildzeichens, an dem er aber bereits
einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hatte, zu erschweren oder zu stören 908 . Ein
schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers wurde dann angenommen, wenn er das
Zeichen länger andauernd ohne rechtliche Einwände benutzt und dadurch eine
wirtschaftlich bedeutsame Position im Wettbewerb erreicht hatte, die für ihn einen
gewissen Marktwert verkörperte und ihm nicht ohne merklichen Verlust entzogen
werden konnte 909 . Die Kenntnis der Vorbenutzung allein war noch nicht ausreichend für
den Rechtsmißbrauchseinwand, hinzukommen mußte noch die Behinderungsabsicht
seitens des Nachahmers gegenüber dem Vorbenutzer, die allerdings nicht alleiniges
Motiv für die Nachahmung sein mußte, sondern auch ein lediglich wesentliches sein
konnte 910 .
Die Nachahmung eines im Ausland benutzten Kennzeichens konnte auch in den Bereich
dieser Systemeinheit fallen, wenn der im Inland bestehende schutzwürdige Besitzstand
des ausländischen Kennzeichens gestört werden sollte 911 . Wenn dagegen eine ausländische
Marke nur im Ausland und noch nicht im Inland benutzt wurde, ihre
Benutzung aber im Inland bevorstand und durch das Nachahmungszeichen verhindert
werden sollte, wurde, vorausgesetzt es handelte sich um eine Marke mit Weltgeltung, ihr
Werbewert auch als schützenswerter Besitzstand angesehen 912 .
c) Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens
Entgegen der gerade dargestellten Fallgruppe hat die Rechtsprechung aber auch schon
frühzeitig Fälle der Nachahmung eines fremden Markenzeichens als rechtsmißbräuchlich
angesehen, wenn an dem Vorbildzeichen noch kein schutzwürdiger Besitzstand erlangt
wurde, entscheidend und ausreichend für die mißbräuchliche Qualifizierung war allein,
daß der Nachahmer mit seiner Markenanmeldung vorwiegend den Zweck verfolgte, den
908 BGH, GRUR 1967, 490, 492 – Pudelzeichen; BGH, GRUR 1995, 117, 121 – NEUTREX; OLG München, WRP
1996, 1056, 1058; die erstmalig als Nachahmungszeichen qualifizierte Eintragung kann ausnahmsweise doch
durch Wahrung bestehender Rechte des Anmelders gegenüber dem Vorbenutzer gerechtfertigt sein, vgl. BGH,
GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR
909 BGH, GRUR 1957, 25, 28 - Hausbücherei
910 BGH, GRUR Int. 1980, 173, 174- Martin; BGH, GRUR 1987, 292, 294; BGH, GRUR 1986, 74, 76 – Shamrock
III; KG, WRP 1995, 727, 729 – Analgin
911 BGH, GRUR 1967, 298, 301 – Modess; BGH, GRUR 1966, 427, 431 – Prince Albert; OLG Hamburg, GRUR
1995, 816, 817 – Xtension, m. Anm. von Berlit, WiB 1996, 227; generell kann das Bestehen eines ausländischen
Kennzeichens nicht die inländische Anmeldung und Eintragung eines Zeichens verhindern, sonst würde nämlich
das System des internationalen Zeichenschutzes mit seiner territorialen Begrenzung unterlaufen und auf eine
supraterritoriale Erstreckung des einzelnen Zeichenschutzes hinauslaufen, so schon BGH, GRUR 1969, 607, 609;
Ausnahme hier die Gemeinschaftsmarke, deren Eintragung die nationalen Marken der Mitgliedstaaten
entgegenstehen können, Art. 4 Abs. 2 lit. a, ii) GemMVO .
912 Vgl. BGH, GRUR 1967, 298, 301 – Modess, BGH sah in dem hier eigentlich naheliegenden Art. 6 bis PVÜ
keine Anspruchsgrundlage, da er das Nortorietätserfordernis im Inland erst bei einem Bekanntheitsgrad, der über
das üblicherweise für die Erlangung von Verkehrsgeltung geforderte Maß deutlich hinausging, als erfüllt ansah;
kritisch dieser Auffassung gegenüber, Kur, GRUR 1994, 330, 336 f; OLG Hamburg, GRUR 1995, 816, 817 –
Xtension.

161
Vorbenutzer an dem weiteren oder zukünftigen Gebrauch seines Zeichens zu behindern
und damit seinen formalen zeichenrechtlichen Schutz zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs
einsetzen wollte 913 . Indem der schutzwürdige Besitzstand nicht unbedingt
als unerläßliche Voraussetzung des Rechtsmißbrauchseinwands angesehen wurde, wurde
der weiten Formation des Rechtsgrundsatzes des Rechtsmißbrauchs entsprochen und
ermöglichte die Umstände des Einzelfalls und die tangierten Interessen angemessen
abzuwägen 914 .
Diese Systemgruppe fand auch auf Nachahmungen ausländischer Kennzeichen Anwendung,
entscheidend war auch hier die zu mißbilligende und dem Zeichengesetz zuwiderlaufende
Zielsetzung der planmäßigen Absatzbehinderung hinsichtlich der inländischen
Vorbildzeichenverwendung; eine derartige Behinderungsabsicht wurde in dem Bestreben
des Nachahmers gesehen, den ausländischen Vorbenutzer zu zwingen, nur den Nachahmer
zu beliefern oder ihm eine Lizenz zu erteilen 915 .
Eine solche, dem Grundgedanken des Zeichenrechts fremde und widersprechende Zielsetzung
konnte nicht nur in der Anmeldung und Eintragung eines nachgeahmten Vorbildmarkenzeichens
liegen, sondern auch in dem intendierten Erwerb einer eingetragenen
Marke, um auf diesem Weg die Behinderung eines Konkurrenten zu erreichen 916 .
Eine ursprünglich zeichenrechtlich zweckbestimmte und ordnungsgemäß eingetragene
Marke konnte damit auch zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt
werden und verdiente durch Mißbrauch einer formalrechtlichen Gestaltungsmöglichkeit
dann keinen markenrechtlichen Schutz mehr 917 .
Ein Vorwurf des Mißbrauch einer formalrechtlichen Gestaltungsmöglichkeit konnte
dagegen nicht erhoben werden, wenn auch erst nach langem Ablauf der Benutzungsschonfrist
die Benutzung ohne vorherige Löschungsandrohung aufgenommen wurde, um
dadurch die Löschungsreife durch Heilung zu beseitigen; die eventuell mit der Benutzungsaufnahme
verbundene Nebenabsicht, den Konkurrenten dadurch zu beeinträchtigen,
war unschädlich, da die unter Umständen tatsächlich eintretende Behinderung der
Konkurrenz lediglich als rechtmäßige Folge der Prioritätserhaltung angesehen wurde 918 .
4. Verfahrensrechtliche Aspekte hinsichtlich der Einschränkung des Grundsatzes der
Nachahmungsfreiheit
Das Vorliegen des Rechtsmißbrauchs eines formal geschützten Markenrechts nach der
Rechtsgrundlage des § 1 UWG bzw. § 826 BGB war im gerichtlichen Streitverfahren
von Amts wegen zu berücksichtigen 919 . Die verfahrensrechtlichen Auswirkungen bei
913
BGH, WRP 1995, 96, 101 – NEUTREX; BGH, GRUR 1967, 304, 305 – Siroset; vgl. auch
Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 50 ff.
914 Vgl. OLG Hamburg, GRUR 1995, 816, 817 – Xtension; OLG Hamburg, GRUR 1990, 53, 54 – Burggraf/Mury
915 BGH, GRUR 1967, 304, 306 – Siroset; BGH, GRUR 1969, 607, 609 – Recrin; BGH, GRUR 1970, 528, 530 –
Migrol; BGH, GRUR 1980, 110, 111 – TORCH; BGH, GRUR Int. 1980, 173, 174 - Martinso auch OLG
Karlsruhe, GRUR 1997, 373, 374 – NeutralRed.
916 Vgl. BGH, WPR 1995, 96, 101 - NEUTREX
917 Vgl. dazu Kiethe/Groschke, WRP 1997, 269, 270.
918 Vgl. BGH, GRUR 1985, 926, 928 - topfitz/topfit; in diesem Fall ist dann aber die Ernsthaftigkeit der Benutzung
genau zu prüfen.
919 Vgl. Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 23

162
Bejahung des Rechtsmißbrauchs hingen von den Umständen des Einzelfalls ab. Sofern
bereits die Anmeldung des vorbenutzten Zeichens als rechtsmißbräuchlich anzusehen
war, bestand ein Löschungsanspruch für den Vorbenutzer, wenn aber nur die Geltendmachung
der formalen Rechte aus der Anmeldung als rechtsmißbräuchlich gewertet
wurden, wurde nur eine exceptio doli gegenüber dem Vorgehen aus dem Zeichen
zugunsten des Vorbenutzers gewährt 920 .
Eine zeitliche Begrenzung hinsichtlich der Geltendmachung der aufgeführten Fallgruppen
bestand nicht und wurde auch nicht von der Rechtsprechung gefordert, da der
Zeichenschutz im Gegensatz zu den anderen Immaterialgüterrechten, letztendlich durch
die immerwiederkehrende Verlängerungsmöglichkeit benutzter Marken nicht befristet ist
und die Schutzvoraussetzungen der Fallgruppen bereits wesensimmanente zeitliche
Grenzen beinhalten, mit anderen Worten können die Fallgruppen solange geltend
gemacht werden, wie ihre Voraussetzungen gegeben sind 921 .
An die aus der Natur der Sache heraus schwierige Nachweisbarkeit der subjektiven Voraussetzung
der Behinderungsabsicht wurden berechtigterweise nicht zu strenge und
überspitzte Anforderungen gestellt. Unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung wurde
bei positiver Kenntnis des Nachahmers von der Benutzung oder der Benutzungsabsicht
des Vorbildzeichens und einem bestehenden Wettbewerbsverhältnis zwischen Nachahmer
und Vorbenutzer von dem Vorliegen einer Behinderungsabsicht ausgegangen,
sofern gestalterische Ausweichmöglichkeiten, bezogen auf das imitierte Zeichen, für den
Nachahmer bestanden 922 und ein zeichenrechtlicher Rechtfertigungsgrund für die
behindernde Eintragung nicht gegeben war 923 . Ein weiteres offenkundiges Indiz für eine
Behinderungsabsicht wurde in der Existenz zahlreicher nachgeahmter Markenanmeldungen
und –eintragungen dritter Vorbenutzer zugunsten des Nachahmers gesehen
924 . Letzten Endes wurde der Beweis der Behinderungsabsicht praxisnah dem
gesamten sich objektiv darbietenden Sachverhalt entnommen 925
5. Die Einschränkung des Grundsatzes der Nachahmungsfreiheit summarisch betrachtet
Die systematische Gliederung in die aufgezeigten Fallgruppen beruht auf keiner dogmatischen
Methode, sie ist nur ein geeigneter Versuch, die Vielzahl der verschiedenen
Sachverhalte in der Rechtsprechung zu veranschaulichen und greifbar zu machen und
auf diese Weise eine pragmatische Ordnung in die Mannigfaltigkeit der möglichen
920 Siehe BGH, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR
921 Dazu Erdmann, Festschrift für Vieregge, S. 197, 213 mit beispielsweise dem berechtigten Hinweis, daß der gute
Ruf einer Marke nicht mit einer einmaligen Investition beständig begründet und aufrechterhalten werden kann, es
dafür vielmehr immer wieder neuer Investitionen bedarf, vgl. auch Kur, GRUR 1991, 1, 12 f.
922 Nicht erforderlich hier die Möglichkeit einer völlig anderen Gestaltung, vgl. OLG München, GRUR 1993, 915,
917 – Verbandsmarke.
923 BGH, GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III; OLG München, WRP 1996, 1056, 1058 f; Kiethe/Groeschke, WRP
1997, 269, 272 empfehlen daher den betroffenen Vorbenutzer dem Nachahmer mit einer außergerichtlichen
Abmahnung von der Beanstandung der Kennzeichennähe in Kenntnis zu setzen und deutlich die möglichen
Gestaltung- und Ausweichmöglichkeiten aufzuzeigen.
924 BGH, GRUR 1980, 110, 112 - TORCH
925 So auch Gaedertz in Anm. zu Shamrock III, GRUR 1986, 78, 79, skeptisch gegenüber der Nachweisbarkeit der
Behinderungsabsicht dagegen Tilmann, ZHR 158 (1994), 371, 388.

163
Rechtsmißbrauchsfälle zu bringen 926 . Zugleich darf aber auch nicht übersehen werden,
daß ein Sachverhalt verschiedene Fallgruppen gleichzeitig tangieren kann 927 . Die
Rechtspraxis erhält dadurch einen gewissen Orientierungsmaßstab für die Bewertung
einschlägiger Sachverhalte, obschon diesen Anhaltspunkten keine Vollständigkeit zukommen
kann und das rechtliche Ergebnis letztendlich immer eine, nach umfassender
Gesamtwürdigung aller konkreten Umstände berücksichtigende, Einzelfallentscheidung
ist.
Insgesamt betrachtet wurde der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit von der Rechtsprechung
erheblich eingegrenzt und damit der Kennzeichenschutz mittels außerkennzeichenrechtlicher
Normen großzügig ergänzt. Mit der Schutzgewährung für vorbenutzte,
aber nicht eingetragene und zudem noch unterhalb des Bekanntheitsgrades der
Verkehrsgeltung liegende inländische oder ausländische Zeichen hat die Rechtsprechung
nicht nur den Kennzeichenschutz erheblich ausgedehnt, sondern zugleich auch über
Grundsätze des Zeichenrechts, dem damals geltenden Warenzeichenrecht immanent,
Prioritätsvorrang und Territorialprinzip, hinweggesehen. Eine Aushöhlung des sondergesetzlichen
Zeichenschutzes bedeutete dies aber nicht, da für die Bewilligung des
außerkennzeichenrechtlichen Schutzes stets eine wettbewerblich unlautere Vorgehensweise
seitens des Nachahmers vorausgesetzt wurde und damit der wettbewerbsrechtliche
Gesichtspunkt im Vordergrund stand, den aber gerade das damalige Warenzeichengesetz
hingegen vollständig vernachlässigte. Der ergänzende Kennzeichenschutz war damit ein
geeignetes Korrektiv für das traditionelle Warenzeichengesetz, das im Laufe der Zeit
Rechtslücken hinsichtlich des tatsächlichen Geschehens im wirtschaftlichen
Zeichenwesens aufwies, unter ausgleichender Beachtung der Interessen der Markeninhaber
an dem Werbewert ihrer Kennzeichen und den Interessen der Neuanmelder an
dem unproblematischen Zugang zum Markenschutz und Wahrung des wettbewerbsrechtlichen
Grundsatzes, nachdem ein Unternehmer seine Besitzstände im Wettbewerb
mit den Mitteln des Wettbewerbs zu erhalten und zu verteidigen hat 928 .
6. Die Auslegung der Nichtigkeitgrundes der bösgläubigen Anmeldung
Es ist davon auszugehen, daß mit dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung
sowohl im Markengesetz wie auch in der Gemeinschaftsmarkenverordnung der
allgemeine Rechtsmißbrauchsgedanke bezogen auf die Marke und die Gemeinschaftsmarke
rechtlich verankert werden sollte. Diesen Ausgangspunkt bestätigt die Begründung
zum Markengesetz, indem sie explizit darauf hinweist, daß anstelle des Begriffs
der Bösgläubigkeit, der aus bereits dargelegten Gründen aus der Richtlinie übernommen
wurde 929 , auch die Formulierung „sittenwidrige“ oder „rechtsmißbräuchliche“
Anmeldung hätte gewählt werden können 930 . Den zu der Gemeinschaftsmarkenverordnung
veröffentlichten Materialien und Stellungnahmen ist nichts entsprechendes zu
926
Ebenso Mayer-Maly, AcP 194, 1994, 105, 132 ff; a.A. mit grundsätzlicher Kritik gegenüber der
Fallgruppenbildung Weber, AcP 192, 1992, 516, 535 ff.
927 Vgl. Sack, GRUR 1995, 81, 82
928 Vgl. Bork, GRUR 1989, 725, 731
929 Siehe unter F. II.1
930 BT-Drucks. 12/6581, S. 96

164
entnehmen, allerdings enthalten sie diesbezüglich auch keine gegenteilige oder andersgerichtete
Aussage, die den Ausgangspunkt widerlegen würde.
Mit der rechtlichen Verankerung des allgemeinen Rechtsmißbrauchsgedankens im
Markengesetz und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung wurde der Grundsatz der
Nachahmungsfreiheit nicht aufgegeben, da weder das Markengesetz noch die Gemeinschaftsmarkenverordnung
lediglich vorbenutzten Zeichen zeichenrechtlichen Schutz
gewähren.
Dementsprechend kann der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung allgemein
dahingehend ausgelegt werden, daß ein Anmelder bei der Anmeldung einer Marke bzw.
einer Gemeinschaftsmarke dann bösgläubig ist, wenn er die Markeneintragung nach § 4
Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 4 GemMVO in der Absicht eines verwerflichen Zwecks und
ohne sachlich gerechtfertigten Grund erreicht 931 . Mit dieser allgemeinen Definition ist
selbstredend noch keine umfassende und befriedigende Aussage für die Auslegung des
Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung getroffen.
Die bislang wenigen ergangenen den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung
tangierenden Entscheidungen 932 können noch keine befriedigende Antwort auf die
Auslegungsfrage hinsichtlich des indifferenten Rechtsbegriffs der bösgläubigen Anmeldung
geben. Anhand dieser Entscheidungen lassen sich auch noch keine konkreten Fallgruppen
für den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung ableiten.
Vorliegend soll nun ein Standard für die Handhabung des Nichtigkeitsgrundes der
bösgläubigen Anmeldung durch Formierung von theoretischen Fallgruppen herausgearbeitet
werden. Es sind verschiedene Fallgruppen denkbar 933 .
Auch die Übertragung der zur Zeit des Warenzeichengesetzes herausgebildeten und oben
bereits aufgezeigten Fallgruppen 934 für den Rechtsmißbrauch eines eingetragenen
Zeichens anhand des ergänzenden Kennzeichenschutzes wäre vorstellbar 935 . Dieser
Überle-gungsansatz ist, anläßlich der Feststellung, daß die Rechtsmißbrauchsfälle über
den ergänzenden Kennzeichenschutz als Korrektiv des damals geltenden traditionellen
Warenzeichengesetzes hinsichtlich des zwischenzeitlich tatsächlichen Wettbewerbsgeschehens
und der damit verbundenen Notwendigkeit der Schließung einiger Rechtslücken
im Markenschutz anzusehen sind und dem Bestreben des gegenwärtigen Markengesetzes
und der Gemeinschaftsmarkenverordnung als moderne Zeichengesetze, die
Vielfalt des tatsächlichen Wettbewerbsgesehens im Zusammenhang mit einer Marke
umfassend einheitlich und zentral zu regeln, naheliegend. Zudem negiert und übersieht
dieser Ansatz auch nicht die Bestrebungen, den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit dem wortgleichen des
Markengesetzes im Gleichklang auszulegen und ist damit kein Versuch, die deutsche
931 Vgl. auch Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 23
932 OLG München, NJW-WettR 1997, 40 – TubRobinson; OLG Frankfurt, GRUR 1998, 704 – Classe E; LG
Frankfurt, MA 1996, 439 – E-Klasse
933 Entsprechend uneinheitlich ist auch die Gruppierung in der bislang hierzu erschienenen Literatur.
934 Siehe dazu unter F. II. 3.
935 Der BGH hat sich zwischenzeitlich ausdrücklich für die Heranziehung dieser Grundsätze ausgesprochen, GRUR
2000, 1032, 1034 – EQUI 2000.

165
Rechtsprechung problemlos fortzuführen, vielmehr kann hierin eine praktische und
eingängige Hilfestellung für die notwendige Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs
der bösgläubigen Anmeldung gesehen werden.
Die Übertragung der bekannten Fallgruppen ist aber letztendlich nur möglich, wenn die
Fallgruppen nicht den Prinzipien des deutschen und europäischen Markenrechts widersprechen.
Überdies darf nicht übersehen werden, daß die jetzige rechtliche Integration des
allgemeinen Rechtsmißbrauchsgedanken in das Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung
selbst auch neue Falleinheiten herbeiführen kann.
a) Fallgruppe des fehlenden Geschäftsbetriebes
Diese Fallgruppe ist für den hier zu untersuchenden Markenhandel von besonderem
Interesse. Denn einige Vertreter in der deutschen Literatur versuchen, mittels dieser für
das Zeichenwesen neuen Fallgruppe das traditionelle Akzessorietätsprinzip wieder in das
harmonisierte Markengesetz zu integrieren und auf diese Weise den von ihnen mißbilligten
Markenhandel zumindest von Privatpersonen untersagen zu können. Sie bejahen
deshalb schon dann eine bösgläubige Markenanmeldung im Sinne von § 50 Abs. 1
Nr. 4 MarkenG, wenn der Markeninhaber selbst keinen konkreten oder konkretisierbaren
Marktbezug im Zeitpunkt der Anmeldung hat, beispielsweise in Form einer Unternehmensbeteiligung
oder bei Lizenzierung der Marke durch Qualitätskontrolle und
dennoch sein Recht aus der erworbenen Formalposition geltend macht 936 .
Indem die Richtlinie den nationalen Gesetzgebern in der Ausgestaltung der
Anforderungen an die Markeninhaberschaft keine Pflichten auferlegt hat 937 und der
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG auf
der Option des Art. 3 Abs. 2 lit. a der Richtlinie basiert und damit nicht zwingend
richtlinienkonform ausgelegt werden muß, wäre diese Auslegung aus europäischer Sicht
grundsätzlich nicht zu beanstanden. Dennoch kann ihr vorliegend nicht zugestimmt
werden, entscheidende Argumente fordern vielmehr ihre uneingeschränkte Ablehnung.
Die bisherigen Erörterungen haben gezeigt, daß das Markengesetz in Umsetzung der
Richtlinie das Prinzip der Nichtakzessorietät der Marke normiert hat 938 . Der deutsche
Gesetzgeber hat sich bewußt und konsequent für die weitgehende Aufgabe des Akzessorietätsprinzips
bei der Neunormierung des Markengesetzes entschlosssen, um auf diese
Weise mit den Markenrechtsordnungen der anderen Mitgliedstaaten, von denen schon
vor der Harmonisierung die meisten eine Trennung der Marke von dem Geschäftsbetrieb
festgesetzt hatten, gleichzuziehen und parallel dazu, soweit wie möglich, mit den materiellen
Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung, die auch keine Akzessorietät
der Gemeinschaftsmarke mit einem Geschäftsbetrieb aufweist, konform zu gehen. Daher
hat der deutsche Gesetzgeber, insbesondere beim Erwerb des Markenschutzes durch
Eintragung, auf das Vorhandensein eines Geschäftsbetriebes seitens des Markenan-
936 So Füllkrug, GRUR 1994, 679, 688; ders., WRP 1995, 366; Meister, WRP 1995, 366
937 Siehe dazu die obige Ausführung unter C. I. 3. a)
938 Siehe diesbezüglich unter C. I. 3.

166
melders verzichtet 939 , so daß nun auch Privatpersonen, Werbeagenturen, Rechtsanwälte
und Unternehmensberatungen als Zeichenkreateure Marken anmelden können. Demnach
ist auch das vorgebrachte Argument von Füllkrug für die Auslegung, der Wegfall der
Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb sei im Markengesetz auf eine nur
formalrechtliche Erleichterung zurückzuführen 940 , nicht zutreffend und verkennt die
angestrebte Reichweite der Aufgabe des Akzessorietätsprinzips seitens des deutschen
Gesetzgebers.
Auch die Begründung zum Markengesetz, die in dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein geeignetes Korrektiv zum
Wegfall des Erfordernisses eines Geschäftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung
sieht 941 , kann diese Auslegung, wie es ihre Verfechter propagieren 942 , nicht rechtfertigen.
Denn der deutsche Gesetzgeber wollte mit dieser Aussage nicht über den Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung seine gesetzliche Konstruktion der Loslösung der
Marke von dem Geschäftsbetrieb widerrufen, sondern nur den Hinweis damit geben, daß
bei bestimmten Fallkonstellationen, die zwar im Zusammenhang mit der Aufgabe des
Akzessorietätsprinzips bei der Markenanmeldung und -eintragung stehen können, aber
nicht alleine durch sie bedingt werden, sondern zusätzlicher Umstände bedürfen – dazu
im Anschluß ausführlich -, dieser Nichtigkeitsgrund eine konstruktive und durchgreifende
Korrekturmöglichkeit bietet.
Das zentrale Argument gegen diese Auslegung liegt damit im Willen des deutschen
Gesetzgebers, die Loslösung der Marke von dem Geschäftsbetrieb konsequent zu befolgen.
Die angefochtene Auslegung berücksichtigt diesen Umstand nicht hinreichend und
kann ihn auch nicht mit der Darlegung des dem Besitzstand stellenweise im Markengesetz
gewährten Vorzuges vor der aus der Registereintragung folgenden Formalposition
entkräften 943 . Auch ihre Einschränkung dahingehend, die Bösgläubigkeit nur bei
Geltendmachung des formal erworbenen Rechts zu bejahen 944 , kann den falschen Ansatz
der Auslegung nicht korrigieren.
Die Auslegung konterkariert ferner die Regelung des Benutzungszwangs, durch die, wie
oben ausgeführt 945 , die eingetragene Marke schon vor ihrer Benutzung innerhalb der
fünfjährigen Benutzungsschonfrist uneingeschränkten Schutz genießt, unabhängig davon,
ob schon ein Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb hergestellt wurde und
die Benutzung der Marke nicht unbedingt seitens des Markeninhabers selbst erfolgen
muß, vielmehr auch die Benutzung eines Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers
ausreichend ist 946 .
939 Dazu insbesondere die ausdrückliche Erklärung in BT-Drucks. 12/6581, S. 56
940 Füllkrug, GRUR 1994, 679, 685
941 BT-Drucks. 12/6581, S. 96
942 So insbesondere Füllkrug, GRUR 1994, 679, 685; ders., WRP 1995, 378.
943 Dies versucht aber Füllkrug, GRUR 1994, 679, 683 ff.
944 So aber wiederum Füllkrug, WRP 1995, 379, 380; ders., GRUR 1994, 679, 685.
945 Unter F. I. 1.
946 So auch Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 30; a.A. Füllkrug, GRUR 1994, 679, 688, für ihn setzt die Gewährung der
Benutzungsschonfrist Schutzwürdigkeit der eingetragenen Marke voraus, die für ihn nur dann gegeben ist, wenn
zum Zeitpunkt des Markenerwerbs bereits ein konkreter oder konkretisierbarer Bezug einmal der Marke zu der zu

167
Das Nichtvorhandensein eines Geschäftsbetriebes oder einer adäquaten Unternehmensbeteiligung
berechtigt also nicht allein, die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung zu
bejahen. Auch die potentielle Gefahr des Einsatzes für mißbräuchliche Zwecke, die
Markenanmeldungen ohne entsprechenden Geschäftsbetrieb zwar einerseits inhärent sein
kann, die aber andererseits auch nicht generell gegeben ist, kann die Bejahung der
bösgläubigen Anmeldung von vorneherein keineswegs rechtfertigen 947 .
Hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
sind bisher noch nicht entsprechende Auslegungsüberlegungen
angestellt worden. Sie würden aber ebenso wie auf deutscher Ebene gegen das
gemeinschaftsrechtliche Prinzip der Nichtakzessorietät und den Willen des europäischen
Gesetzgebers verstoßen 948 .
b) Fallgruppe der wettbewerbswidrigen Behinderung
Zusammenfassend werden unter diese Fallgruppe zumeist die zur Zeit des
Warenzeichengesetzes anhand der außerkennzeichenrechtlichen Normen herausgearbeiteten
Rechtsmißbrauchsfallgruppen für Zeichen subsumiert 949 . Dieser Ansatz ist – wie
bereits erwähnt 950 - grundsätzlich nicht falsch, bedarf aber der genaueren Untersuchung
im Hinblick auf die rechtliche Integration des Rechtsmißbrauchs in das deutsche und
europäische Markenrecht.
aa) Rufausbeutung
Der Rufausbeutungsschutz ist nunmehr sowohl in die Gemeinschaftsmarkenverordnung
als auch in das Markengesetz einbezogen worden. Seine markenrechtliche Ausformung
findet sich einmal als relatives Eintragungshindernis in Art. 8 Abs. 5 GemMVO und § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wieder, das nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung gemäß
Art. 52 Abs. 1 lit a auf Antrag beim Markenamt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren
bzw. nach Art. 8 Abs. 5 im Widerspruchsverfahren und gemäß dem Markengesetz
lediglich über die Löschungsklage nach § 51 Abs. 1 geltend gemacht werden
kann 951 , zum anderen als Anspruchsgrundlage für einen Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruch
in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 lit. c GemMVO.
Mit dieser selbständigen Ausgestaltung erübrigt sich die Einbeziehung der Fallgruppe
der Rufausbeutung in den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung. Auf den
nach den Zeichengesetzen gewährten Schutzumfang der Rufausbeutung und seine eventuellen
Differenzen zum wettbewerbsrechtlichen Schutzumfang kann an dieser Stelle
kennzeichnenden Ware und zum anderen des Markeninhabers zur Ware besteht, damit argumentiert Füllkrug
wiederum fälschlicherweise mit dem Akzessorietätsprinzip.
947 So schon die Begründung zum ErstrG, BT-Drucks. 12/1399, S. 69; auch Helm, GRUR 1996, 593, 596
948 Ebenso Schönfeld, S. 51 f; Ingerl, S. 44 und Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 30
949 Siehe ihre Darstellung unter F. II. 3
950 Vgl. Fn. F. II. 6
951 Vgl. Kur, GRUR 1994, 330, 334 hinsichtlich der berechtigten Abweichung im verfahrensrechtlichen Bereich vom
prinzipiell angestrebten Gleichlauf zwischen Markengesetz und Gemeinschaftsmarkenverordnung.

168
nicht eingegangen werden, da dies ein eigenständiges und umfangreiches Themengebiet
ist und den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen würde 952 .
bb) Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes
Eine ausdrückliche Regelung entsprechend der Fallgruppe der Rufausbeutung findet sich
in den neuen Markengesetzen für diese Fallgruppe nicht, insofern könnte sie in dem
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung integriert sein.
Der Besitzstandsschutz einer nicht eingetragenen, aber vorbenutzten Marke unterhalb
der Verkehrsgeltung ist dem neuen Markengesetz wie dem alten Warenzeichengesetz,
für sich gesehen, fremd, denn Markenschutz genießen generell nur eingetragene oder mit
Verkehrsgeltung benutzte Marken 953 . Entsprechendes gilt für die Gemeinschaftsmarkenverordnung,
sie erstreckt ihren Markenschutz aber nur auf eingetragene Zeichen
und berücksichtigt noch nicht einmal benutzte Marken, wenn sie Verkehrsgeltung
erlangt haben 954 . Die Fallgruppe der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes bezieht
sich aber nicht auf den Schutz des Besitzstandes allein, sondern erfaßt ihn nur in
zwingender Kombination mit einer gegebenen Behinderungsabsicht seitens des Nachahmers
955 ; diese Verknüpfung will damit nicht die wirtschaftlichen Funktionen der
benutzten Marke unter dem, den Zeichengesetzen immanenten Grundsatz des Vorrangs
der Priorität, und dem der Gemeinschaftsmarke eigenen Eintragungsprinzip schützen,
sondern vornehmlich die wettbewerbswidrige Verhaltensweise und Intention des Nachahmers,
die in der unberechtigten Ausnutzung der bereits in diesem Stadium erlangten
wirtschaftlichen Werbefunktion der nachgeahmten Marke zum Nachteil des Vorbenutzers
besteht, unterbinden. Das gegenwärtige Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung
wollen als moderne Zeichenrechte nicht mehr nur die Kennzeichen
als Herkunftszeichen schützen, sie versuchen vielmehr, die aktuelle Vielfalt des tatsächlichen
Wettbewerbsgeschehens im Zusammenhang mit einer Marke möglichst einheitlich
und zentral im Zeichenrecht zu regulieren; und somit ist für diese
fortschrittlichen Zeichenrechte auch die Regelung eines dem Wesen nach wettbewerbsrechtlichen
Sachverhalts im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Marke nicht
abwegig. Der gemeinsamen Aufnahme von zeichen- und wettbewerbsrechtlichen Tatbeständen
in die Markengesetze stehen hier keine rechtssystematischen Bedenken
entgegen 956 . Den Zeichenrechten obliegt vornehmlich die Aufgabe, die Entstehung von
952 Vgl. zu dieser Thematik: Brandner, Festschrift für Vieregge, S. 81 ff; Schultze/Schwenn, WRP 1997, 536 ff;
Raßmann, GRUR 1997, 580 ff; Boes/Deutsch, GRUR 1996, 168 ff; Rößler, GRUR 1994, 559 ff; Piper, GRUR
1996, 429 ff; Fezer, MarkenG, § 14 Rn. 410 ff; Althammer, § 14 Rn. 4 ff; Baumbach/Hefermehl, UWG, § 1 Rn.
564 ff; manche Stimmen in der Literatur sehen in der Einbeziehung des Rufausbeutungsschutzes in das Zeichenrecht
eine systemwidrige Vermengung von markenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Tatbeständen, so v.
Gamm, Festschrift für Piper, S. 537 ff; ders., GRUR 1994, 775, 777; ders., WRP 1993, 793, 797; Kraft, GRUR
1991, 339, 342; Meister, WRP 1995, 366, 370; Deutsch, GRUR 1995, 319, 320.
953 § 4 Nr. 1 und 2 MarkenG, der Vollständigkeit halber sei noch auf den besonderen Markenschutz der notorisch
bekannten Marken, für den eine ausländische Benutzung der notorisch bekannten Marke ausreichend ist, hingewiesen,
§ 4 Nr. 3 MarkenG.
954 Art. 6 GemMVO
955 Vgl. auch die obige Darstellung dazu unter F. II. 3. b)
956 Wie hier Henning-Bodewig/Kur, Bd. I, S. 272; gegen eine Vermengung von wettbewerbsrechtlichen und
markenrechtlichen Tatbeständen,v. Gamm, Festschrift für Piper, S. 537 ff; ders., GRUR 1994, 775, 777; ders.,

169
Markenrechten zu ermöglichen und zu regeln sowie ihren Bestand durch Zuweisung
ausschließlicher Rechte an der Marke zu schützen. In welchem Umfang sie den Schutz
gewähren sollen, steht im Ermessen des Gesetzgebers. Das gegenwärtige Markengesetz
und die Gemeinschaftsmarkenverordnung haben, unter Anerkennung der nationalen und
internationalen Belange der Wirtschaft, die Marke als ein selbständiges, möglichst ungehindert
verwertbares Vermögensgut ausgestaltet und damit insbesondere die Interessen
des Markeninhabers verstärkt berücksichtigt. Diese zeichenrechtlich geprägte Ausrichtung
auf eine Stärkung der Rechtsposition des Markeninhabers, insbesondere seiner
formellen Registerposition durch die erleichterten Eintragungsvoraussetzungen mit dem
weiten Markenbegriff und der Aufgabe des Akzessorietätsprinzips, verwehrt aber nicht
die gleichzeitige Berücksichtigung von Interessen der Allgemeinheit, die auf den
lauteren Einsatz der Marke gerichtet sind. Denn die Markengesetze werden, wie bereits
dargestellt 957 , in den Bereich des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb eingeordnet,
sie sind insbesondere dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb gleichwertig, und
können somit als nicht abschließende Sondergesetze für Zeichen auch die wettbewerblichen
Komponenten im unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke einbeziehen.
Die Verweisung auf die zulässige Anwendung außerkennzeichenrechtlicher Normen im
Markengesetz wie in der Gemeinschaftsmarkenverordnung 958 erfordert keine andere
rechtliche Würdigung, da ihr lediglich klarstellende Funktion in dem Sinne zukommt,
daß die Zeichengesetze keine abschließenden Sondergesetze sind und nichts über den
wettbewerbsrechtlichen Aspekt aussagen.
Folglich verstößt die Fallgruppe der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes nicht
gegen Prinzipien des deutschen und europäischen Markenrechts und kann damit als Fallgruppe
für die Auslegung des Nichtigkeitsgrundes herangezogenen werden.
Der oben skizzierte Teilbereich der Fallgruppe des schutzwürdigen Besitzstandes, die
Nachahmung eines im Ausland benutzten Kennzeichens 959 , kann auch unter den
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung subsumiert werden. Dem deutschen
Nichtigkeitsgrund steht nicht die Tatsache entgegen, daß der deutsche Gesetzgeber nicht,
die diesen Teilbereich ausdrücklich regelnde Option in Art. 4 Abs. 4 lit. g der Richtlinie,
umgesetzt hat, es ist vielmehr davon auszugehen, daß er seine Umsetzung als überflüssig
angesehen hat, da die Nachahmung eines im Ausland benutzten Kennzeichens auch
ohneweiteres unter dem allgemeinen Löschungsgrund der Bösgläubigkeit erfaßt werden
kann 960 . Auch hinsichtlich der Gemeinschaftsmarkenverordnung stehen der Berücksichtigung
von Imitation außerhalb der Gemeinschaft benutzter Kennzeichen keine
Anhaltspunkte entgegen.
Für die konkreten Anforderungen an den schutzwürdigen Besitzstand einer in
Deutschland vorbenutzten Marke hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen
WRP 1993, 793, 797; Kraft, GRUR 1991, 339, 342; Meister, WRP 1995, 366, 370; Deutsch, GRUR 1995, 319,
320.
957 Siehe dazu oben unter C. III. 1.
958 Siehe dazu auch die obigen Darstellungen unter C. III. 4. a) und b)
959 Unter F. II. 3. b)
960 So auch Sack, GRUR 1995, 81.

170
Anmeldung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, kann grundsätzlich auf die aufgestellten
Maßstäbe in der einschlägigen Rechtsprechung auf der Grundlage des außerkennzeichenrechtlichen
Schutzes verwiesen werden, entsprechendes gilt grundsätzlich für die
im Ausland vorbenutzten Kennzeichen 961 . Die für die im Ausland benutzten Marken
geltenden Anforderungen können indes nicht ohneweiteres auf eine vorbenutzte Gemeinschaftsmarke
übertragen werden. Vielmehr erfordert die Koexistenz der Gemeinschaftsmarke
mit den nationalen Markengesetzen einen immanenten Anspruch an die Vorbenutzung
der Gemeinschaftsmarke 962 . Die Voraussetzungen für einen schutzwürdigen
Besitzstand zugunsten einer Gemeinschaftsmarke müssen an die Eigenart der Gemeinschaftsmarke,
ein Kennzeichen für den gesamten Binnenmarkt zu sein, angepaßt werden.
Neben der grundsätzlichen Forderung der länger andauernden, ohne rechtliche Einwände
gebliebenen Benutzung, ist noch deren gemeinschaftsweite Ausdehnung zu verlangen.
Korrespondierend mit den angestellten Überlegungen zu den Anforderungen an die
rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft 963 darf das
Kriterium der Gemeinschaftsweite aber nicht statisch dahingehend verstanden werden,
daß die in Frage stehende Marke mindestens in einer bestimmten Anzahl von Mitgliedstaaten
benutzt werden muß, vielmehr ist auch hier im Wege der Einzelfallprüfung der
gemeinschaftliche Bezug zu prüfen; abweichend von den obigen Erwägungen können
hier allerdings nicht die angestrebten Benutzungsabsichten mitberücksichtigt werden,
denn würden diese zukünftigen Tendenzen beachtet, könnte das Voraussetzungselement
der rechtlichen Nichtbeanstandung nur unzulänglich beantwortet werden.
Hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1
lit. b GemMVO können die gleichen Anforderungen an den schutzwürdigen Besitzstand
einer Gemeinschaftsmarke wie die für die deutsche Marke formulierten gestellt werden,
derweil hier allerdings die Unterfallgruppe der im Ausland vorbenutzten Marken auf
eine Vorbenutzung in Drittstaaten entsprechend übertragen werden muß. Zudem erfährt
die Vorbenutzung nationaler Marken in den einzelnen Mitgliedstaaten durch das
Koexistenzprinzip von der Gemeinschaftsmarkenverordnung und den nationalen Markengesetzen
einen eigenen Maßstab 964 . Mit Rücksicht auf das Attraktivitätsprinzip der
Gemeinschaftsmarke und analog den an die nationalen Marken zur Verhinderung der
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke gestellten Voraussetzungen gemäß Art. 7 Abs. 4
GemMVO sind die Anforderungen an den schutzwürdigen Besitzstand von nationalen
Marken in dieser Situation dahingehend zu verschärfen, daß die länger fortwährende
Benutzung mehr als nur örtlich gegeben sein muß.
961 Siehe dazu die Darstellung unter F. II. 3. b)
962 Gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 GemMVO kann eine nationale Marke die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke
verhindern.
963 Unter F. I. 2.
964 Nach § 125 b Nr. 1 MarkenG stellen angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarken mit älterem Zeitrang
für deutsche Marken ein relatives Schutzhindernis dar.

171
cc) Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens
Diese Fallgruppe ist, wie die der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes, nicht
ausdrücklich in dem Markengesetz und der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelt,
damit könnte auch sie unter den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung fallen.
Die Fallgruppe der Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens bekämpft
vornehmlich die zweckfremde Einsetzung des formalen zeichenrechtlichen Schutzes als
Mittel des Wettbewerbskampfes, ohne gleichzeitig an dem vorbenutzten Zeichen einen
schutzwürdigen Besitzstand zu verlangen. Abweichend von der Fallgruppe der Störung
eines schutzwürdigen Besitzstandes konzentriert sie sich vornehmlich auf die unlautere
Verhaltensweise des Nachahmers; die die Nachahmung motivierende Erwartung des sich
zukünftig entwickelnden wirtschaftlichen Potentials des Vorbildzeichens findet Eingang
in die geforderte Behinderungsabsicht.
Die weitgehende Ausklammerung des zeichenrechtlichen Aspekts durch diese
Fallgruppe schließt grundsätzlich die Befürwortung ihrerseits als Konkretisierungsvariante
für die Auslegung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung nicht
aus. Die vorstehenden Ausführungen haben gerade gezeigt 965 , daß die Zeichenrechte
wettbewerbliche Tatbestände integrieren dürfen und das gegenwärtige Markengesetz und
die Gemeinschaftsmarkenverordnung dies als modern ausgestaltete Zeichenrechte auch
umgesetzt haben.
Damit kann die wettbewerblich ausgeprägte Fallgruppe der Erschwernis des Markt- und
Wettbewerbsverhaltens als Auslegungsmaßstab für den deutschen wie für den gemeinschaftsrechtlichen
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung grundsätzlich herangezogen
werden.
Prinzipiell fällt unter diese Fallgruppe auch der Rechtsmißbrauch einer nationalen
Formalposition gegenüber im Ausland benutzten Zeichen 966 und auf die
Gemeinschaftsmarke übertragen, der Rechtsmißbrauch einer gemeinschaftlichsrechtlichen
Registerposition gegenüber in einem Drittstaat benutzen Zeichen. Diese Aussage
darf nicht unkritisch auf die Fallkonstellationen übertragen werden, in denen eine
Gemeinschaftsmarke gegenüber einer vorbenutzten nationalen Marke formal rechtsmißbräuchlich
eingesetzt werden soll, ebenso nicht auf die umgekehrte Konstellation.
Vielmehr ist ihre differenzierte Betrachtung bedingt durch das Koexistenzprinizip von
der Gemeinschaftsmarkenverordnung und den nationalen Markengesetzen sowie durch
die angestrebte Attraktivität der Gemeinschaftsmarke erforderlich.
Das Koexistenzprinzip spricht zwar der Gemeinschaftsmarkenverordnung und den
nationalen Markengesetzen rechtliche Geltung nebeneinander zu, dennoch kann nicht
jede national benutzte Marke die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verhindern. Art.
8 Abs. 4 GemMVO bestimmt nämlich, daß nationale benutzte und nicht zugleich eingetragenen
Marken erst dann ein Eintragungshindernis darstellen, wenn sie mehr als nur
örtliche Bedeutung erlangt haben, damit wird die Anzahl der Konfliktmarken zumindest
ein wenig begrenzt. Diese Einschränkung, die sich zwar auf die Eintragung von Gemein-
965 Unter F. II. 6. b) bb)
966 Siehe die obige Darstellung unter F. II. 3.c)

172
schaftsmarken bezieht, aber zugleich die Grundposition der Wertigkeit der Gemeinschaftsmarke
gegenüber den nationalen Marken seitens des europäischen Gesetzgebers
erkennen läßt, darf über die Hintertür des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen
Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GemMVO nicht ausgehebelt werden. Im
Gegensatz zur Fallgruppe der Störung des schutzwürdigen Besitzstandes, die neben dem
wettbewerbswidrigen Verhalten einen bestimmten Benutzungsumfang der Marke fordert
und dadurch die Vorgabe der Gemeinschaftsmarkenverordnung für die nationalen
Marken berücksichtigen kann, kann dies die vorliegende Fallgruppe mangels Überprüfung
des Besitzstandes nicht. Die daraus resultierende Gefahr der Durchkreuzung der
vorgegebenen Relation zwischen Gemeinschaftsmarke und nationaler Marke gebietet
folglich ihre Nichtanwendung für die erstgenannte Modifikation der Fallgruppen.
Hinsichtlich der umgekehrten Version, Rechtsmißbrauch einer eingetragenen nationalen
Marke gegenüber einer vorbenutzten Gemeinschaftsmarke, kann der Benutzer der
Gemeinschaftsmarke sich auf die Fallgruppe der Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens
stützen, da das Markengesetz keine entsprechende Wertigkeit zwischen
den beiden Markentypen enthält und die Gemeinschaftsmarke ein Sonderfall eines ausländischen
Kennzeichens ist, dessen wettbewerbswidrige Nachahmung schon frühzeitig
in dieser Fallgruppe Berücksichtigung fand 967 .
c) Fallgruppe der Aggressionsmarke
Unter diese Fallgruppe sollen denkbare Fallkonstellationen, die auch zwischenzeitlich in
der Praxis bekannt geworden sind 968 , subsumiert werden, in denen Markenanmelder, die
zumeist selbst nicht unternehmerisch tätig sind und schon gar nicht auf dem Waren- und
Dienstleistungsgebiet für das die Marke eingetragen werden soll, Markenanmeldungen
offensichtlich nur in der Absicht vornehmen, um Dritten, die nichts ahnend zufällig eine
identische oder ähnliche Marke für ihre Kennzeichnung wählen, mit horrenden und nicht
gerechtfertigten Geldforderungen gegenübertreten zu können und auf diese Weise die
erworbene Rechtsposition einzig und allein als Druckmittel gegen den gutgläubigen
Dritten ausnutzen zu wollen.
Im Unterschied zu den zuvor dargestellten Fallgruppen der Störung eines
schutzwürdigen Besitzstandes und der Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens
kopieren die Markenanmelder bei der Fallgruppe der Aggressionsmarke kein
bestimmtes Vorbildzeichen. Die von ihnen angemeldete Marke ist eine neue
Zeichenkreation, wenngleich diese Zeichenkreation auch eine Fortführung von bestimmten
Serienzeichen eines Unternehmens sein kann, die aber noch nicht von dem Unternehmen
vorher benutzt wurde, es lediglich als folgerichtiges Zeichen sich in die Reihe
der Serienzeichen des Unternehmens einordnen würde. Auch sogenannte Trendzeichen,
d.h. Zeichen mit gegenwärtig favorisierten Präfixen oder Suffixen wie beispielsweise
„Euro“, „Tronic“, „Smart“, „therm“, „star“ etc. 969 sind hier denkbar. Ungeachtet der
967 Vgl. BGH, GRUR 1967, 304, 306 – Siroset; BGH, GRUR 1969, 607, 609 – Recrin; BGH, GRUR 1970, 528, 530
– Migrol.
968 Insbesondere durch den bekannten Classe E-Fall, OLG Frankfurt, GRUR 1998, 704, Vorinstanz LG Frankfurt,
MA 1996, 439.
969 Siehe dazu auch Füllkrug, GRUR 1994, 679

173
Ausrichtung an beliebten Silben sind auch sie Zeichenneukreationen, wenn es für sie
insgesamt gesehen kein tatsächliches Vorbildzeichen gibt.
Das Fehlen eines Geschäftsbetriebes allgemein oder eines speziellen Geschäftsbetriebes,
in dem die Waren, für die die Marke eingetragen werden soll, auch hergestellt werden
bzw. der die angemeldeten Dienstleistungen anbietet, kann – wie oben bereits dargestellt
970 – allein aufgrund der Aufgabe des Akzessorietätsprinzips noch nicht zur Bejahung
des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung führen. Der Umstand, daß
ein Markenanmelder nicht Inhaber eines Geschäftsbetriebes ist, kann lediglich eventuell
ein Indiz unter mehreren für die Annahme einer bösgläubigen Anmeldung sein.
Entscheidend bei der Fallgruppe der Aggressionsmarke ist dagegen, daß der Markenanmelder
zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke nicht beabsichtigt, seine Marke
Dritten zur Verwertung oder Benutzung aktiv anzubieten, sondern allein abwarten will,
bis diese versehentlich in den Schutzbereich seiner Marke gelangen, um dann die Marke
als Druckmittel zur Erzielung erheblich überzogener Geldforderungen für die Freigabe
der Marke einsetzen zu können 971 .
Die finanzielle Motivation des Anmelders für eine Markenanmeldung für sich gesehen,
kann die Anmeldung noch nicht bösgläubig erscheinen lassen, da das Markengesetz und
die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht nur die Eintragung einer Marke von dem
Vorhandensein eines Geschäftsbetriebs abgekoppelt haben, sondern auch ihre Verwertung,
sei es durch Veräußerung oder Lizenzierung, ohne vorherige Benutzung in
einem Geschäftsbetrieb des Markeninhabers zulassen 972 .
Ausschlaggebend ist hingegen, daß der Anmelder sein Registerrecht als Druckmittel zur
Erreichung seines finanziellen Bestrebens gleich gegen wen einsetzen will. Folglich wird
auch in dieser Fallgruppe eine Behinderungsabsicht gefordert. Im Unterschied zu den
Fallgruppen der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes und der Erschwernis des
Markt- und Wettbewerbsverhaltens fokussiert der Markenanmelder hier seine Behinderungsabsicht
zumeist nicht von Anfang an auf ein bestimmtes Unternehmen – wenngleich
auch das Bestreben die Marke als Druckmittel gegen ein bestimmtes
Unternehmen beispielsweise bei Serienzeichen gegeben sein kann –, die Behinderungsabsicht
ist folglich von allgemeiner und generellere Art. Dieses Ausmaß ist für den
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung ausreichend, da dieser Nichtigkeitsgrund
in Form eines Popularantrages geltend gemacht werden kann und der Antragsteller
folglich kein eigenes Rechtsschutzinteresse geltend machen muß 973 . Nicht erforderlich
ist zudem, daß die Behinderungsabsicht alleiniges Motiv des Markenanmelders
970 Unter F. II. 6. a)
971 In diesem Sinne auch OLG Frankfurt, GRUR 1998, 704, 705 - Classe E, allerdings wird hier der Begriff der
Hinterhaltsmarke verwendet. In der Revisionsentscheidung hierzu, BGH, GRUR 2001, 242 ff – Classe E, wird
dagegen der Schwerpunkt auf die Betrachtung des fehlenden Benutzungswillens gelegt und das Vorliegen einer
Behinderungsabsicht nicht explizt für die Bejahung einer missbräuchlichen Rechtsausübung von formellen
Markenrechten gefordert. Die Forderung der Behinderungsabsicht zu dem fehlenden Benutzungswillen ist bei
§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sowie Art. 51 lit. b GemMVO rechtssystematisch berechtigt und geboten, da sie den
Nichtigkeitsgrund § 50 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 51 lit. a GemMVO berücksichtigt, die beim alleinigen
Fehlen des Benutzungswillens einschlägig sind, siehe hierzu auch F.II.6.d.
972 §§ 27 und 30 MarkenG sowie Art. 17 und 22 GemMVO; siehe auch die diesbezüglichen Ausführungen unter E.
973 Zum gleichen Ergebnis kommt Helm, GRUR 1996, 593, 600, aber mit anderer Begründung.

174
ist, es ist vielmehr ausreichend, wenn sie das wesentliche Motiv ist 974 . Wie in den
Fallkonstellationen des schutzwürdigen Besitzstandes und der Erschwernis des Marktund
Wettbewerbsverhaltens, beabsichtigt auch hier der Markenanmelder, die formale
Registerposition zweckfremd entgegen den vorgesehenen Schutzausrichtungen für eine
Marke auszunutzen 975 .
Obschon die Fallgruppe der Aggressionsmarke theoretisch anschaulich dargelegt und
ihre Eigenarten prägnant herausgearbeitet werden kann, ist - wie noch aufgezeigt wird 976
– die Beweisführung in der Praxis für diese Fallgruppe besonders diffizil, da mangels
Vorbildzeichen die Abgrenzung zur rechtmäßigen Markenveräußerung und damit zum
rechtlich zulässigen Markenhandel allein an Indizien, die auf die subjektiven Tendenzen
des Markenanmelders hindeuten, vorzunehmen ist.
Diese Fallkonstellation wird von der deutschen Literatur bisweilen mit dem Schlagwort
„Spekulationsmarke“ umschrieben 977 . Mit Spekulation wird allgemein ein gewagtes
Geschäft beschrieben, das, motiviert von zukünftig erwarteten, aber nicht sicher prognostizierbaren,
günstigen Umständen für den Spekulanten, eingegangen wird; sie
kennzeichnet aber keineswegs eine verwerfliche Handlung. Danach können dem Begriff
der Spekulationsmarke auch die Marken, die zur späteren aktiven und zeichenrechtlich
zulässigen Vermarktung an interessierte Dritte eingetragen werden, zugeordnet werden,
da auch bei diesen Marken ihre tatsächliche Vermarktung mangels konkreten Auftrags
für ihre Kreation innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist ungesichert und offen
ist. Die Bezeichnung „Spekulationsmarke“ trifft folglich nicht exakt das Charakteristikum
der vorliegenden Markenart und wird aus diesem Grunde abgelehnt. Der Terminus
„Agressionsmarke“ wird an ihrer Stelle vorgeschlagen 978 ; er vermittelt die unrechtmäßige
Einstellung des Markenanmelders und den den Zeichenrechten zuwiderlaufenden
Gebrauch der Marke als Druckmittel und gar als Erpressungsmedium für seine
weit überzogenen Geldforderungen deutlicher.
d) Fallgruppe des fehlenden Benutzungswille
Teilweise wird vertreten, daß das Fehlen des Benutzungswillens zum Zeitpunkt der
Anmeldung einer Marke unter den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung
zu subsumieren ist 979 . Diese Ansicht widerspricht aber dogmatisch der hier
vertretenen Auffassung, die den Benutzungswillen als sich aus den Markenbegriffsregelungen
nach Art. 4 GemMVO und § 3 Abs. 1 MarkenG ergebende Eintragungsvoraussetzung
versteht 980 und dementsprechend unzweifelhaft der korrespondierende
974
975
In Anlehnung an BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III, vgl. Helm, GRUR 1996, 593, 600.
Wie oben ausführlich bereits dargelegt wurde, ist diese wettbewerbsorientierte Auslegung im Zeichenrecht
zulässig, siehe dazu unter F. II. 6. b).
976
Siehe dazu unter F. II. 8.
977
Diese Bezeichnung geht auf Füllkrug, GRUR 1994, 679 zurück.
978
Die Begriffe „Hinterhaltszeichen“, der von Hefermehl geprägt wurde, vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, §1 Rn.
51, und „Offensivzeichen“, der von Heydt, vgl. GRUR 1976, 501 ff gehen in die gleiche Richtung.
979
So Hackbarth, S. 179 hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke und Füllkrug, GRUR 1994, 679, 686, für das
Markengesetz
980
Siehe dazu die ausführliche Darstellung unter D. II. 2.

175
Nichtigkeitsgrund bei Eintragung einer Marke trotz Fehlens des Benutzungswillens nur
Art. 51 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. a GemMVO und § 50 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG
sein kann.
Letztendlich führen sowohl der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung wie der
Nichtigkeitsgrund eines absoluten Eintragungshindernisses auf europäischer wie auf
deutscher Ebene zur Löschung der Marke, gleichwohl hat der hier vertretene Lösungsweg
den Vorteil, wenn auch nur für die deutsche Marke, daß eine nachträgliche Heilung
des anfänglich fehlenden Benutzungswillens berücksichtigt werden kann, was bei
Anwendung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung nach § 50 Abs. 1 Nr.
4 MarkenG nicht möglich ist 981 .
Aus der Classe E-Entscheidung des BGH 982 kann auch nichts Gegenteiliges herausgelesen
werden, wenngleich sie sich intensiv mit dem fehlenden Benutzungswillen in
dem Sinne, daß der Markeninhaber die Marke selbst nicht benutzen oder sie auch nicht
einem Dritten der Benutzung zuführen will, auseinandersetzt. Zunächst beruht die
Entscheidung des BGH nicht auf § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, sondern auf einer außerkennzeichenrechtlichen
Norm, bedingt durch den der Entscheidung zugrundeliegenden
zulässigen Antrag der Klägerin. Aber auch indirekt läßt sich der Entscheidung keine die
These der Subsumption des fehlenden Benutzungswillens unter § 50 Abs. 1 Nr. 4
MarkenG untermauernden Ausführungen entnehmen. Die eingehendere Betrachtung des
fehlenden Benutzungswillens ist lediglich ein Segment unter mehreren in der Darlegung
des Nachweises der missbräuchlichen Rechtsausübung seitens des Beklagten neben
fehlenden Geschäftsbetrieb bzw. nicht gegebenen oder geplanten konkreten Beratungskonzept
für potentielle Benutzer der Marke.
e) Fallgruppe der Manipulation beim Eintragungsverfahren
Der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung wird im Markengesetz in § 50 Abs.
1 Nr. 4 und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Art. 51 Abs. 1 lit. b) geregelt.
Beide Normierungen enthalten noch Nichtigkeitsgründe, die sich auf das Vorliegen von
absoluten Eintragungshindernissen beziehen (§ 50 Abs. 1 Nr. 1-3 MarkenG, Art. 51 Abs.
1 lit. a) GemMVO).
Im Markengesetz sind die Nichtigkeitsgründe aus § 50 MarkenG mit der Überschrift
„Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse“ versehen, die entsprechende Überschrift
im der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Art. 51) lautet „Absolute Nichtigkeitsgründe“.
Die deutsche Überschrift regt einige Stimmen in der Literatur dazu an, den
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung zumindest im Markengesetz dahingehend
auszulegen, daß er als Auffangtatbestand für all die Fälle anzusehen ist, in denen
die explizit genannten Nichtigkeitsgründe für absolute Schutzhindernisse nicht oder
nicht mehr greifen 983 . Hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung
981
982
So § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG; eine entsprechende Regelung fehlt in der Gemeinschaftsmarkenverordnung.
GRUR 2001, 242 ff
983
So erstmals Helm, GRUR 1996, 593 ff, ihm folgend v. Linstow, MarkenR 1999, 81 ff, beide Verfasser beziehen
sich nur auf das Markengesetz und nicht auch auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung.

176
in der Gemeinschaftsmarkenverordnung sind bislang solche Überlegungen noch nicht
ausdrücklich angestellt worden, aber auch hier könnte die Erwägung in Richtung Auffangtatbestand
angestellt werden, wenngleich die Überschrift von Art. 51 mit „Absolute
Nichtigkeitsgründe“ sie nicht so offeriert.
Die Auslegung als Auffangtatbestand erscheint auf den ersten Blick systematisch, bei
genauerer Betrachtung ist aber festzustellen, daß sie methodisch nicht folgerichtig ist.
Die Auslegung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung als Auffangtatbestand
hebelt die zeitliche Schrankenregelung in § 50 Abs. 2 MarkenG für die
Geltendmachung der in § 50 Abs. 1 Nr. 1-3 MarkenG geregelten Nichtigkeitsgründe
wegen absoluter Schutzhindernisse unbegründet aus 984 . Der deutsche Gesetzgeber hat
aber die Fristenregelung in § 50 Abs. 2 MarkenG bewußt und aus einleuchtenden
Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes
erstmals in das Markengesetz aufgenommen 985 . Somit verstößt zumindest die allgemeine
Auslegung der bösgläubigen Anmeldung als Auffangtatbestand ohne zeitliche Beschränkung
für deren Geltendmachung gegen den Willen des deutschen Gesetzgebers.
Diese Argumentation betrifft nur das Markengesetz, sie kann nicht auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung
übertragen werden, da die Gemeinschaftsmarkenverordnung
für die Geltendmachung der in Art. 51 Abs. 1 lit. a) GemMVO geregelten Nichtigkeitsgründe
wegen absoluter Schutzhindernisse keine zeitliche Schranke enthält. Aber die
Entgegnung, daß die Untergliederung des Nichtigkeitsgrundes sowohl in Art. 51 Abs. 1
GemMVO wie auch in § 51 Abs. 1 MarkenG mit der Auslegung des Nichtigkeitsgrundes
der bösgläubigen Anmeldung übergangen wird, trifft sowohl auf das deutsche wie auch
auf das europäische Markengesetz zu.
Mit der Auslegung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung als Auffangtatbestand
wollen die Befürworter dieser Auslegung insbesondere die Fallvariante
lösen, in der der Anmelder seine Kenntnis vom Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses
dem Deutschen Patent- und Markenamt verschweigt und es zur Markeneintragung
kommt. Nach dem Markengesetz und nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
müssen die Markenämter die Anmeldung auf absolute Schutzhindernisse
prüfen, und es besteht nach beiden Zeichenrechten keine Verpflichtung für den
Markenanmelder, ihm bekannte Umstände, die gegebenenfalls zur Bejahung eines
absoluten Schutzhindernisses führen können, dem Markenamt mitzuteilen. Folglich kann
das Verschweigen solcher Umstände mangels Obliegenheit für den Markenanmelder
nicht nachträglich über eine ausgedehnte Interpretation des Nichtigkeitsgrundes sanktioniert
werden 986 .
Sofern aber nicht nur bestimmte Umstände den Markenämtern von dem Anmelder verschwiegen
werden, sondern der Anmelder willentlich und gezielt das Markenamt
täuscht, indem er beispielsweise ein gefälschtes demoskopisches Gutachten (§8 Abs. 3
984
985
Helm, GRUR 1996, 593, 595, ist sich dieser Schranke bewußt, begründet aber seine Unterminierung nicht
besonders.
BT-Drucks. 12/6581 S. 96
986
So auch Ingerl/Rohnke § 50 Rn. 10

177
MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 3 GemMVO) einreicht und es zur Markeneintragung kommt,
sollte der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung ausnahmsweise dennoch weit
ausgelegt werden. Mit der Befürwortung dieser Interpretation wird die oben ausgeführte
Argumention gegen die grundsätzliche Auslegung als Auffangtatbestand nicht konterkariert.
Denn die Anwendung dieses Nichtigkeitgrundes auf aktive Täuschungsfälle setzt
für ihre Zulässigkeit keine markenrechtliche Obliegenheit des Anmelders voraus und
weitet die absoluten Schutzhindernisse entgegen dem Willen des Gesetzgebers auch
nicht aus; sie ergibt sich vielmehr aus dem Gedanken von Treu und Glaubens, daß eine
formale Rechtspositions nicht schützenswert ist, wenn der Erwerber sie durch sittenwidrige
Handlungen erlangt hat, respektive die Löschung einer auf diese Weise erlangten
Marke muß rechtlich sachgemäß sein.
Entsprechend der hier vertretenen Ansicht wird der Fallgruppe der Manipulation folglich
in der Praxis nur eine epheme Bedeutung zukommen.
7. Verfahrensrechtlicher Aspekt des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung
Der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 lit. b
GemMVO kann auf Antrag beim Markenamt in Alicante oder auf Widerklage im
Verletzungsverfahren gemäß Art. 51 Abs. 1 GemMVO geltend gemacht werden.
Antragsberechtigt ist jede natürliche oder juristische Person 987 . Eine Berücksichtigung
von Amts wegen sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung für diesen Nichtigkeitsgrund
nicht vor; diese Ausgestaltung entspricht dem Faktum, daß der Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung nicht als absolutes Schutzhindernis in Art. 7 GemMVO
aufgenommen wurde und damit im Eintragungsverfahren eine bösgläubige Markenanmeldung
noch nicht berücksichtigt werden darf, selbst dann, wenn die Bösgläubigkeit
offensichtlich ist. Auch im Widerspruchsverfahren kann der Nichtigkeitsgrund der
bösgläubigen Anmeldung dementsprechend nicht geltend gemacht werden.
Nach dem Markengesetz kann analog der Gemeinschaftsmarkenverordnung der Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung nicht von Amts wegen gemäß § 50 Abs. 3
MarkenG und auch nicht im Widerspruchsverfahren, sondern nur auf Antrag vor dem
Patentamt nach §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG verfolgt werden 988 . Denn wie die
Gemeinschaftsmarkenverordnung, hat in Umsetzung der Richtlinie das Markengesetz
den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung nicht als absolutes Schutzhindernis
ausgestaltet 989 , so daß auch nach dem gegenwärtigen Markengesetz der Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung im Eintragungsverfahren keinerlei Beachtung finden
darf 990 .
987
988
Art. 55 Abs. 1 lit. a GemMVO, zusätzlich werden noch explizit verschiedene Interessenverbände als antragsbefugt
genannt. Die Regeln 37-41 der Durchführungsverordnung der Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmen
den Inhalt des Antrages und das weitere Verfahren des Markenamtes genauer.
Allerdings kann der Nichtigkeitsgrund vor den ordentlichen Gerichten als Einrede gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 2
MarkenG geltend gemacht werden, wenngleich mit einer solchen Einrede naturgemäß nicht die Rechtsfolge des
positiven Antrags vor dem Patentamt – Löschung der bösgläubig angemeldeten Marke – erreicht werden kann.
989
Die Option des Art. 3 Abs. 2 lit. d der Richtlinie hätte aber eine solche Normierung zugelassen.
990
Vgl. Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 22; dagegen spricht sich Mühlendahl, WRP 1995, 1008; ders, WRP 1995, 366,
für dessen Überprüfbarkeit schon im Anmeldungsstadium aus, mißachtet damit aber die gesetzliche
Ausgestaltung des Nichtigkeitsgrundes lediglich als Löschungsgrund und nicht zugleich auch als absolutes

178
Mit dieser Problematik verbunden ist die Frage, wann der Antrag auf Löschung gestellt
werden kann. Für das Markengesetz vertritt Helm die Ansicht, daß der Antrag schon
während des laufenden Eintragungsverfahrens gestellt werden könnte, um so, neben dem
Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie, die mißbräuchlichen Markenanmeldungen entschieden
bekämpfen zu können 991 . Diese, für sich gesehen, schlüssigen Argumente
lassen aber den eindeutigen Wortlaut des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG außer acht, der
lediglich die Eintragung einer Marke zur Löschung vorsieht und nicht gleichzeitig auch
die Zurückweisung einer Anmeldung zur Eintragung einer Marke. Danach kann der
Antrag auf Löschung erst nach erfolgreicher Eintragung gestellt werden. Die Befürwortung
eines früheren Zeitpunktes würde zudem die markenrechtliche Konzeption des
Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung ausschließlich als Löschungsgrund
für eine Eintragung und nicht gleichzeitig als absolutes Eintragungshindernis verwischen.
Die Interessen der Antragsberechtigten werden dadurch nicht beeinträchtigt, da
das Eintragungsverfahren nach dem Markengesetz durch das nunmehr nachgeschaltete
Widerspruchsverfahren kurzweilig ist. Letztendlich wird ein Antragsberechtigter zumeist
erst durch die Veröffentlichung der Eintragung von ihr erfahren, denn die Anmeldung
wird nach dem neuen Markengesetz nicht mehr extra veröffentlicht. Art. 51 Abs. 1 lit. b
GemMVO formuliert dagegen nicht so eindeutig wie § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG den
frühstmöglichen Zeitpunkt für den Antrag auf Löschung wegen des Nichtigkeitsgrundes
der bösgläubigen Anmeldung, denn er besagt lediglich, daß die Gemeinschaftmarke auf
Antrag gelöscht werden kann und spricht nicht ausdrücklich von der Eintragung der
Gemeinschaftsmarke. Demgemäß könnte hier der Antrag auf Löschung möglicherweise
schon im Eintragungsverfahren der Gemeinschaftsmarke und nicht erst nach ihrer
erfolgten Eintragung zulässig sein. Die Materialien zur Gemeinschaftsmarkenverordnung
schweigen zu dieser Frage, so daß mit Hilfe der systematischen und teleologischen
Auslegung 992 die Antwort herausgearbeitet werden muß.
Ebenso wie im Markengesetz ist das absolute Schutzhindernis der bösgläubigen
Anmeldung nur als ein durch Antrag geltend zu machender Nichtigkeitsgrund und nicht
auch als von Amts wegen zu prüfendes Eintragungshindernis in der Gemeinschaftsmarkenverordnung
konzipiert. Die beim Markengesetz angeführte Begründung, daß
diese Konzeption achtend der Antrag auf Löschung aus dem Nichtigkeitsgrund der
bösgläubigen Anmeldung erst nach erfolgter Eintragung gestellt werden darf, ist für die
Gemeinschaftsmarkenverordnung gleichbedeutend, wenngleich sie bedingt durch ihr
vom Markengesetz abweichendes Eintragungsverfahren nicht so gewichtig sein kann.
Denn entgegen der deutschen Marke wird die Gemeinschaftsmarke nach der Prüfung der
Anmeldevoraussetzungen und der absoluten Eintragungshindernisse veröffentlicht (Art.
40 Abs. 1 GemMVO). Mit der Veröffentlichung der Anmeldung beginnt die
Widerspruchsfrist gemäß Art. 42 Abs. 1 GemMVO, und die Eintragung der Gemeinschaftsmarke
erfolgt erst, wenn nach Ablauf der Widerspruchsfrist kein Widerspruch
991
992
Schutzhindernis. Letztendlich dürften aber die Fälle, in denen die bösgläubige Anmeldung schon im Eintragungsverfahren
ohne umfassende Prüfung ersichtlich werden könnte, verschwindend wenige sein.
Helm, GRUR 1996, 593, 600
Diese Auslegungsformen finden auch auf die Gemeinschaftsmarkenverordnung Anwendung, siehe dazu die
obige Darstellung unter B.V.1.

179
eingelegt wurde oder wenn ein Widerspruch rechtskräftig zurückgewiesen wurde (Art.
45 GemMVO).
Durch das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren kann die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke
– entsprechend den Erfahrungen in Deutschland, wo viele Widersprüche
allein aus Verzögerungstaktik eingelegt wurden und aus diesem Grunde das Widerspruchsverfahren
nun der Eintragung nachgeschaltet wurde sowie den zahlreichen
Kollisionsmarken, bedingt durch die Koexistenz von Gemeinschaftsmarkenverordnung
und nationalen Markengesetzen – erheblich zeitlich verzögert werden. Da der
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung bedingt durch seine Konzeption, nicht
im Widerspruchsverfahen geltend gemacht werden kann, gebietet es das langwierige
Eintragungsverfahren, den Antrag auf Löschung schon im Eintragungsverfahren stellen
zu können und nicht erst nach vollendeter Eintragung 993 . Das Argument der Verwischung
der rechtlichen Konzeption des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen
Anmeldung ausschließlich als Löschungsgrund und nicht gleichzeitig als absolutes
Schutzhindernis ist bei der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht so durchschlagend,
wie beim deutschen Markengesetz, da mit der Veröffentlichung der Anmeldung die
Prüfung der absoluten Schutzhindernisse abgeschlossen ist und die Eintragung der
Gemeinschaftsmarke nun nur noch davon abhängt, ob ein Widerspruch erfolgreich
eingelegt wird oder nicht.
Entgegen der Gemeinschaftsmarkenverordnung sieht das Markengesetz nicht die
alternative Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung in
Form der Widerklage vor, auch anderweitige konkurrierende Verfahrensarten vor den
ordentlichen Gerichten werden diesbezüglich nicht ausdrücklich zugelassen 994 . Diese
verfahrensrechtliche Zuständigkeitszuteilung läßt sich mit der grundsätzlichen Zuweisung
des reinen Verwaltungsverfahrens an das Patentamt als Verwaltungsbehörde und
der Löschung als aufhebenden Verwaltungsakt erklären 995 . Allerdings ist diese
Zuständigkeitsverteilung bei den Löschungsentscheidungen auch nicht unabdingbar;
schon zu Zeiten des Warenzeichengesetzes wurde diese Systematik zugunsten der
ordentlichen Gerichte durchbrochen, um eine notwendige, weitgehend materielle
Prüfung von wettbewerbsrechtlichen Aspekten gründlich und erschöpfend zu ermöglichen
996 . Indem der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung, wie seine
vorliegende Untersuchung gezeigt hat, gerade die wettbewerbsrechtliche Komponente
der Markeneintragung normieren will, wäre die Zuständigkeitszuweisung an die
ordentlichen Gerichte für die Prüfung dieses Nichtigkeitsgrundes naheliegend und
folgerichtig gewesen. Denn die Prüfung, ob der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung vorliegt, erfordert die Ermittlung eines komplexen Sachverhalts, da die
993
994
Wenn auch der Antrag auf Löschung gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. b GemMVO bereits vor erfolgter Eintragung der
Gemeinschaftsmarke zulässig sein soll, bleibt die Frage der Beweisbarkeit der Bösgläubigkeit des Anmelders zu
diesem Zeitpunkt.
Abgesehen von dem letztinstanzlichen Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH gemäß § 83 MarkenG nach
zuvor durchlaufenem patentamtlichen Verfahren (Erinnerung nach § 64 MarkenG und Beschwerde nach § 66
MarkenG)
995
Vgl. hierzu bereits die Ausführungen unter D. I. 1. a)
996
So in § 11 WZG, vgl. dazu v. Gamm, Komm. zum WZG, Einf. Rn. 101.

180
Antwort letztendlich zumeist nur anhand zahlreicher Indizien 997 gefunden werden kann.
Das Prüfungsverfahren bei dem deutschen sowie bei dem europäischen Markenamt ist
aber vornehmlich als summarisches Verfahren ausgestaltet, indem es auf die Feststellung
und Überprüfung eingeschränkter Sachverhalte, so im Eintragungsverfahren auf die
Kontrolle der Anmeldevoraussetzungen und der enumerativ aufgelisteten Schutzhindernisse,
die gerade nicht die bösgläubige Anmeldung umfassen, und im Widerspruchsverfahren
auf die Prüfung genau festgelegter Widerspruchsgründe, ausgerichtet
ist. Das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten ist dagegen qualifizierter für die
Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung, da dem Gericht die
Ermittlung umfangreicher und vielschichtiger Sachverhalte eigen ist 998 . Dennoch wurde
allein die Überprüfung dem Patentamt zugewiesen, obgleich eine Verpflichtung dazu
seitens der Richtlinie nicht bestand 999 . Eine Auslegung dahingehend, daß auch die
ordentlichen Gerichte sich mit dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung
nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG auseinandersetzen dürfen, ist aber methodisch
gegenwärtig fragwürdig, da der Wortlaut der Zuständigkeitszuteilung eindeutig ist und
auch nicht von einem Redaktionsfehler ausgegangen werden kann 1000 . Die jetzige
gewählte Zuständigkeitskonzeption des deutschen Gesetzgebers ist daher markant und
gleichzeitig unverständlich. Für das Patentamt bringt sie eine erhebliche Zusatzbelastung
zu dem ohnehin ständig steigenden Arbeitsanfall durch stetig zunehmende Markenanmeldungen,
ferner birgt diese Zuständigkeitskonzeption die Gefahr einer differenzierten,
inhomogenen und unvorhersehbaren Vorgehensweise gegen wettbewerbswidrige
Markenanmelder 1001 . Angesichts dieser negativen Folgen der Zuständigkeit des Patentamts
sollte de lege ferenda die Zuständigkeit auf die ordentlichen Gerichte übertragen
und verlagert werden. Die Überprüfung des Nichtigkeitsgrunds der bösgläubigen
Anmeldung durch die Gerichte würde auch nicht gegen die Bindung der ordentlichen
Gerichte an die Entscheidungen des Patentamts über die Zeicheneintragung verstoßen,
da die Bindung nur soweit geht, wie die verfahrens- und materiellrechtliche Prüfung im
Eintragungsverfahren des Patentamts reicht 1002 und der Nichtigkeitsgrund der
bösgläubigen Anmeldung mangels Normierung als absolutes Schutzhindernis gerade
noch nicht von dem Patentamt geprüft wurde.
8. Beweisführung hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung
An die Nachweisbarkeit der Bösgläubigkeit in bezug auf die Markenanmeldung als subjektives
Tatbestandsmerkmal dürfen keine überspannten Anforderungen gestellt werden,
997 Siehe hierzu die ausführliche Darstellung der Beweisbarkeit des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen
1002
Anmeldung unter F. II. 8.
998 In diesem Sinne auch v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83.
999 Die Richtlinie hat den Mitgliedstaaten explizit die Ausführug der Verfahrensbestimmungen selbst überlassen, vgl.
Erwägungsgrund 5 der Richtlinie, GRUR Int. 1989, 294.
1000 Dennoch wurden in einigen gerichtlichen Entscheidungen der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung
als Klageanspruch angesprochen, die Zuständigkeitsproblematik wurde dabei vollständig übersehen und
übergangen, so OLG München, WRP 1996, 1056, 1059 – DOYUM. Auch in der Literatur wird teilweise ohne
diesen Punkt zu problematisieren von der gerichtlichen Geltendmachung dieses Nichtigkeitsgrundes ausgegangen,
so beispielsweise Füllkrug, GRUR 1994, 679, 688.
1001 Dazu näher unter F. II. 10.
Vgl. v. Gamm, Komm. zum WZG, Einf. Rn. 110 f.

181
um nicht den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung in der Praxis aussichtslos
und wirkungslos werden zu lassen. Bei den Fallgruppen des schutzwürdigen Besitzstandes
und der Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens kann auf die Maßstäbe
und Indizien, die bei ihnen schon nach der Rechtsgrundlage des außerkennzeichenrechtlichen
Schutzes an den Nachweis der subjektiven Voraussetzung der
Behinderungsabsicht gestellt und berücksichtigt wurden, zurückgegriffen werden, da
diese Fallgruppen in den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung integriert
sind und auch in der subjektiven Komponente übereinstimmen 1003 ; insofern kann
hier auf die obigen Ausführungen verwiesen werden 1004 . Bei der Übertragung dieser
Vor-gaben ist allerdings zu beachten, daß der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung voraussetzt, daß die Behinderungsabsicht bereits zum Zeitpunkt der
Markenanmeldung bestand und die Bejahung der Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt
der Entscheidung entgegen den Erfordernissen nach den außerkennzeichenrechtlichen
Regelungen für den zeichenrechtlichen Nichtigkeitsgrund nicht ausreichend ist. Die
Nachweisbarkeit der Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt der Anmeldung wird aber nur
zumeist mit Indizien, die nach dem Anmeldezeitpunkt zutage treten, beweisbar sein, so
daß letztendlich aus dem späteren Verhalten des Anmelders auf seinen inneren Willen
zum Zeitpunkt der Anmeldung nach der Lebenserfahrung geschlossen werden muß, ein
Umstand, der die allgemeine Schwierigkeit der Beweisbarkeit subjektiver Voraussetzungen
zusätzlich noch belastet.
Die Richtvorgaben anhand der Rechtsprechung auf der Rechtsgrundlage von außerkennzeichenrechtlichen
Normen sind aber nicht für den Nachweis der Bösgläubigkeit bei der
Anmeldung von Aggressionsmarken unmittelbar übertragbar; die den Aggressionsmarken
im Anmeldungsstadium immanente generelle Behinderungsabsicht erfordert für
ihren Nachweis eigene Kriterien gegenüber den für die gezielt gegen ein bestimmtes
Unternehmen gerichtete Behinderungsabsicht.
Die allgemeine Schwierigkeit des Nachweises einer Behinderungsabsicht wird im Falle
der Aggressionsmarken durch die zunächst nur generell gegebene Form der Behinderungsabsicht
verstärkt, da mangels Vorbildzeichen hier weitaus schwieriger Rückschlüsse
aus Lebenserfahrung auf die innere Einstellung und Absicht gezogen werden
können. Insofern ist der Beweis, bevor die Aggressionsmarke gegenüber einem gutgläubigen
Dritten eingesetzt wird, kaum führbar, ausgenommen in der Situation, daß neben
der fraglichen Anmeldung der Markenanmelder schon zuvor aus für ihn eingetragenen
Marken gegenüber Unternehmen „erpresserisch“ vorgegangen ist 1005 . Eine Vielzahl von
Markeneintragungen, ohne entsprechenden bestehenden oder geplanten Geschäftsbetrieb
allein, kann dagegen aufgrund der zulässigen Vermarktung und der vollständigen Aufgabe
der Akzessorietät zwischen Marke und Geschäftsbetrieb noch kein hinreichender
subjektiver Anhaltspunkt sein 1006 .
1003 Ausführlicher dazu unter F. II. 6. b) bb) und cc)
1004 Siehe dafür unter F. II. 3. b) und c)
1005 Vgl. auch GRUR 1980, 110, 112 - Torch
1006 Ebenso Helm, GRUR 1996, 593, 600; LG Frankfurt a.M., MA 1996, 439, 441; differenzierter OLG Frankfurt
a.M., WRP 1997, 1208, 1210.

182
Indem das Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung die Marke bzw. die
Gemeinschaftsmarke als immaterielles Vermögensgut konzipieren und dementsprechend
seine selbständige und unabhängige Verwertung ohne dazugehörigen Geschäftsbetrieb –
sei es durch Lizenzvergabe oder Veräußerung – normieren, ist ein wesentliches Anzeichen
für die Bösgläubigkeit das Ausbleiben jeglicher Planungen und Bemühungen
seitens des Markenanmelders, die angemeldeten und eingetragenen Marken aktiv zur
Verwertung zu nutzen 1007 . Sofern diesbezügliche Aktivitäten vom Markeninhaber unternommen
wurden, muß noch ihre Ernsthaftigkeit und Seriosität geprüft werden, da selbstredend
nur wahrhaftige Anstrengungen und Angebote im wirtschaftlich vertretbaren
Rahmen berücksichtigt werden dürfen und Scheinverhandlungen und Scheinbezeichnungen
gleichermaßen die Bösgläubigkeit indizieren können wie das Fehlen
jeglicher Tätigkeit 1008 . Plastische und für sich sprechende Indizien für Scheinverhandlungen
und Scheinbezeichnungen und damit für die Bösgläubigkeit können sich in
der Korrespondenz mit dem gutgläubigen Dritten oder gar in öffentlichen Äußerungen
des Markeninhabers selbst befinden 1009 .
Ein weiteres Indiz für den Nachweis der Bösgläubigkeit ist eine wirtschaftlich überzogene
und extreme Geldforderung des formellen Markeninhabers für die Freigabe
seiner Registerposition zugunsten des Dritten. Diese Beweisführung ist allerdings kein
unproblematisches Unterfangen, da die Abgrenzung zu einer wirtschaftlich realistischen
und vertretbaren Forderung und damit zum zulässigen Markenhandel nicht einfach
vorgenommen werden kann, zumal in der gegenwärtigen Zeit die ökonomische
Bedeutung der Marke stetig zunimmt und proportional dazu sich ihr Verkehrswert für
ein Unternehmen erhöht. Folglich können keine festen Größenordnungen für die
Abgrenzung zwischen angemessener und überzogener Geldforderung aufgestellt werden,
und die Relevanz der Marke für den Dritten muß jeweils einzeln betrachtet werden. Die
Beweisführung der Bösgläubigkeit ist infolgedessen alleine anhand einer für überzogen
eingeschätzten Geldforderung sehr fraglich und prekär, zumeist wird aber der Nachweis
der Bösgläubigkeit nicht nur mit der Höhe der Geldforderung, sondern auch mit zuvor
genannten Indizien zu führen sein.
Desweiteren ist ein Indiz für die Behinderungsabsicht, wenn der Markeninhaber aus
seiner Marke sofort Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend macht, ohne
die Marke selbst zu benutzen oder dies zukünftig beabsichtigt 1010 .
Nach dem Wortlaut des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 50
Abs. 1 Nr. 4 MarkenG und Art. 51 Abs. 1 lit. b GemMVO ist der Nachweis der Bösgläubigkeit
eindeutig für den Zeitpunkt der Anmeldung zu führen, eine anderweitige
Auslegung würde die zulässigen Grenzen der Auslegung mißachten. Die Wahl dieses
Zeitpunktes ist unverständlich und insuffizient. Zunächst kann die Bösgläubigkeit als
1007 So auch Helm, GRUR 1996, 53, 600; in diesem Sinne auch OLG Frankfurt a.M., WRP 1997, 1208, 1210, die die
Marke in ein bestehendes oder zukünftig konkretes Beratungskonzept für Unternehmen eingebunden sehen
wollen; in diesem Sinne nun auch BGH, GRUR 2001, 242, 245 – Classe E.
1008 So auch OLG Frankfurt a.M., WRP 1997, 1208, 1210.
1009 Beide Indizienvarianten sind im „Classe E“-Fall vertreten, vgl. OLG Frankfurt a.M., WRP 1997, 1208, 1210 f.
1010 So auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 50 Rn. 14

183
innere Tatsache des Markenanmelders sowieso erst durch Rückschlüsse aus den zumeist
nach der Anmeldung objektiv zutage tretenden Indizien bewiesen werden, so daß die
Bösgläubigkeit auf den Anmeldungszeitpunkt lediglich projiziert wird. Aus diesem
Grunde wurde wohl auch der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung nicht als
im Eintragungsverfahren zu prüfendes absolutes Schutzhindernis in das Markengesetz
und die Gemeinschaftsmarkenverordnung aufgenommen. Zum anderen schließt der
gewählte Zeitpunkt Fallkonstellationen aus, in denen die bösgläubige Absicht erst nach
der Markenanmeldung gefaßt wird, beispielsweise beim Erwerb eines wegen Nichtbenutzung
löschungsreifen, aber gutgläubig angemeldeten Zeichens zur nachteiligen
Wiederbelebung gegenüber einem Konkurrenten 1011 . Durch die zeitliche Fixierung der
bösgläubigen Absicht auf den Anmeldezeitpunkt stellt dieser Nichtigkeitsgrund kein
umfassendes Korrekturinstrument gegenüber wettbewerbswirdrigem Markeneinsatz dar.
Eine Heilungsmöglichkeit für die einmal gegebene Bösgläubigkeit bei der Anmeldung
sehen sowohl das Markengesetz wie auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht
explizit vor, wenngleich sie die Heilung anderer Nichtigkeitsgründe ermöglichen 1012 .
Diese Tatsache bedingt die unbefriedigende Situation, daß dem Markeninhaber seine
anfänglich bösgläubige Absicht bei der Markenanmeldung auch dann entgegengehalten
werden kann, wenn er sie im Laufe der Zeit aufgegeben hat. Die aus der fehlenden
Heilungsmöglichkeit zudem geschlossene Folgerung, daß die Bösgläubigkeit nicht auf
den jeweiligen Markeninhaber bezogen wird, sondern vielmehr der Marke selbst anhaftet
und dementsprechend ein gutgläubiger Erwerber einer bösgläubig angemeldeten Marke
stets der Gefahr einer Löschung dieser Marke ausgesetzt sei, da auch der Antrag aus dem
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung an keine Frist gebunden ist, ist dagegen
unzutreffend. Diese Ansicht übersieht die Subjektivität der Bösgläubigkeit, die nur ein
Markeninhaber erfüllen kann und nicht eine Eigenschaft der Marke als Objekt sein kann.
Solange nicht ausdrücklich eine Haftung für den Rechtsnachfolger rechtlich normiert ist,
kann dem gutgläubigen Erwerber nicht die bösgläubige Absicht des Markenanmelders
entgegengehalten werden. Da eine solche Regelung sowohl im Markengesetz wie in der
Gemeinschaftsmarkenverordnung fehlt, kann folglich dem gutgläubigen Erwerber trotz
fehlender ausdrücklich genannter Heilungsmöglichkeit nicht die Bösgläubigkeit des
Markenanmelders vorgeworfen werden.
9. Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung – abschließende Regelung?
Das gegenwärtige Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung sind, wie
bereits dargestellt, grundsätzlich keine abschließenden Sondergesetze auf dem Gebiet
des Markenwesens, sie gestatten die ergänzende Anwendung nationaler außerkennzeichenrechtlicher
Vorschriften, insbesondere des Wettbewerbsrechts, zum Schutz der
nationalen Marken, aber auch der Gemeinschaftsmarke; allerdings ist die Anwendung
dieser außerkennzeichenrechtlichen Normen nach der hier vertretenen Ansicht nur
1011 Wie in BGH, WRP 1995, 96, 101 – Neutrex.
1012 § 50 Abs. 2 MarkenG und Art. 51 Abs. 2 GemMVO

184
subsidiär gestattet, in dem Sinne, daß sie dann angewandt werden können, wenn die
Zeichenrechte den Sachverhalt selbst nicht umfassend regeln 1013 .
Für die Beantwortung der Frage, ob der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung
eine abschließende Regelung und deshalb nach der hier vertretenen Ansicht die
außerkennzeichenrechtlichen Normen keine Anwendung finden dürfen, ist folglich
entscheidend, ob der Nichtigkeitsgrund die möglichen Rechtsmißbrauchsfälle der
Ausnutzung einer formalen Registerposition umfassend regelt.
Die Rechtsprechung hat sich zu der Frage der ergänzenden Anwendung von
außerkennzeichenrechtlichen Vorschriften noch nicht generell geäußert. Bislang wurde
entschieden, daß die Regelung zum Schutz bekannter Marken und Unternehmensbezeichnungen
(§§ 9 Abs. 2 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG) und die
Regelung der geographischen Herkunftsangaben §§ 126 ff MarkenG abschließend
sind 1014 . Ein konkreter Maßstab, wann genau eine markenrechtliche Regelung abschließend
sein soll und wann nicht, wurde nicht aufgestellt, vielmehr wurde nur global
dargetan, daß neben den zu prüfenden zeichenrechtlichen Regelungen die wettbewerbsrechtlichen
Normierungen nur noch ergänzend herangezogen werden können,
wenn der zu beurteilende Sachverhalt nicht von den zeichenrechtlichen Vorschriften
normiert wird.
Wie bereits festgestellt 1015 , wurde im Markengesetz und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung
mit dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung der
allgemeine Rechtsmißbrauchsgedanke hinsichtlich der Marke bzw. der Gemeinschaftsmarke
zeichenrechtlich verankert. Die Formulierung des Nichtigkeitsgrundes in § 50
Abs. 1 Nr. 4 MarkenG und in Art. 51 Abs. 1 lit b GemMVO unter Verwendung des
unbestimmten Rechtsbegriffs der Bösgläubigkeit, der in Deutschland bewußt anstelle des
Begriffs der Sittenwidrigkeit eingesetzt wurde 1016 , suggeriert die Annahme, daß die
Regelungen abschließende sind, da diese Fassung der Nichtigkeitsgründe eine vielschichtige
Auslegung eröffnet und zahlreiche Fallgruppen des Rechtsmißbrauchs von
formalgeschützten Zeichenrechten unter sie zu subsumieren ermöglicht.
Dennoch darf nicht übersehen werden, daß aufgrund der Formulierung des Nichtigkeitsgrundes
in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG und Art. 51 Abs. 1 lit b GemMVO das
Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit an ein weiteres gekoppelt ist: Die
Bösgläubigkeit muß zum Zeitpunkt der Zeichenanmeldung gegeben sein. Mit dieser
zeitlichen Fixierung der Bösgläubigkeit wird der Regelumfang des Nichtigkeitsgrundes
eingeschränkt. Der Nichtigkeitsgrund vermag folglich nicht den Rechtsmißbrauchsfall
eines formalgeschützten Zeichenrechts zu regeln, bei dem die verwerfliche Behinderungsabsicht
erst nach der Anmeldung der Marke gefaßt wird, beispielsweise wenn
1013 Siehe dazu die obige ausführliche Darstellung unter C. III. 4. a)
1014 BGH, GRUR 1999, 161 – Mac Dog, für die Regelung zum Schutz bekannter Marken; BGH, GRUR 1999, 252 –
Warsteiner II, für die Regelung der geographischen Herkunftsangaben
1015 Vgl. F. II. 6.
1016 Siehe hierzu F. II. 6. Und F. II. 1.

185
jemand die Marke von einem gutgläubigen Anmelder erwirbt oder sich ausschließlich
lizenzieren läßt, um sie erpresserisch gegenüber Dritten einsetzen zu können 1017 .
Somit regelt der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung die möglichen
Rechtsmißbrauchsfälle hinsichtlich der Ausnutzung eines formalgeschützten Zeichenrechts
nicht umfassend und kann nicht als zeichenrechtliche abschließende Regelung
angesehen werden. Infolgedessen sind zur Sanktionierung der Rechtsmißbrauchsfälle
mit Zeichen weiterhin die außerkennzeichenrechtlichen Normen ergänzend anwendbar
1018 .
In diesem Sinne hat nun auch der BGH in jüngster Zeit entschieden 1019 . Allerdings
lassen seine Entscheidungen eine eingehende Betrachtung des § 50 Abs. 1 Nr. 4
MarkenG hinsichtlich seines abschließenden oder nicht abschließenden Regelungscharakters
vermissen. Lediglich durch ein kurzes Resumée der aus der Rechtsprechung
aus der Zeit des Warenzeichengesetzes bekannten Fallgruppierungen 1020 mit
anschließender Feststellung, daß die Konstellation der Markeneintragung ohne
Vorbildzeichen zur später Erpressung Dritter von keiner dieser Fallgruppen abgebildet
wird, kommt der BGH in seiner Classe E-Entscheidung zu der Aussage, daß § 50 Abs. 1
Nr. 4 MarkenG nicht alle Mißbrauchsfälle umfaßt und deshalb außerkennzeichenrechtliche
Regelungen angewandt werden können. Hierbei läßt der BGH außer acht, daß
unter § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG auch andere als die bislang bekannten Fallvarianten –
wie oben ausführlich dargestellt 1021 – subsumiert werden können, so daß die Begründung
für die nicht abschließende Regelung von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG als nicht
überzeugend angesehen werden kann, wenngleich das gefundene Ergebnis vorliegend
befürwortet wird. Auch die Begründung in der EQUI 2000-Entscheidung vermag nicht
vollständig zu überzeugen, da sie allein auf den verfahrensrechtlichen Aspekt abstellt,
indem sie darlegt, daß der deutsche Gesetzgeber mit den Regelungen des
Markengesetzes nicht die zu Zeiten des Warenzeichengesetzes bestehende
grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Patentamt und den
Gerichten beseitigen wollte 1022 .
Angesichts der deutschen ausschließlichen Zuständigkeitszuteilung für die Prüfung des
Antrags der Löschung aufgrund des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung
nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt 1023 sollte die
ergänzende Anwendung der außerkennzeichenrechtlichen Normen nicht so verstanden
werden, daß die außerkennzeichenrechtlichen Normen nur dann supplimentär als
1017 Vgl. beispielsweise BGH, WRP 1995, 96 - NEUTREX
1018 Zu diesem Ergebnis kommt auch v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83, wenngleich mit einer anderen
Argumentation; stets für die parallele Anwendbarkeit von kennzeichenrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen
Normen Fezer, MarkenG, § 2 Rn. 2.
1019 BGH, GRUR 2001, 242, 244 – ClasseE und BGH, GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000
1020 Vgl. die diesbezügliche ausführliche Darstellung unter F. II. 3.
1021 Siehe unter F. II. 6.
1022 BGH, GRUR 2000, 1032, 1034
1023 Die Möglichkeit den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung als Einrede vor den ordentlichen Gerichten
geltend zu machen, tangiert die ausschließliche Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamtes
hinsichtlich des Löschungsantrags nicht, siehe auch Fn. 986.

186
Rechtsgrundlage herangezogen werden dürfen, wenn es sich tatsächlich um die
Zeichenrechtsmißbrauchsfälle handelt, die nicht vom zeichenrechtlichen Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung geregelt werden, um auf diesem Weg die vom
deutschen Gesetzgeber mißlich gewählte Zuständigkeitskonzeption ausschließlich
zugunsten des Deutschen Patent- und Markenamtes kompensieren zu können 1024 . Sofern
ein Rechtsmißbrauch einer formellen Marke direkt vor Gericht geltend gemacht wird,
verhindert diese Interpretation der ergänzenden Anwendung nämlich abwegige gerichtliche
Entscheidungen, die erst nach komlexer Prüfung und langwieriger Beweisaufnahme
im Falle der Feststellung, daß der Zeichen-rechtsmißbrauch respektive die
Bösgläubigkeit schon zum Zeitpunkt der Markenanmeldung gegeben war, das anhängige
Verfahren allein wegen formeller Unzuständigkeit abweisen müßten, wenn doch später
das Deutsche Patent- und Markenamt den gleichen Sachverhalt als rechtsmißbräuchlich
ahnden würde. Die Gefahr, daß über die direkte Geltendmachung des Zeichenmißbrauchs
vor Gericht eine Fallkonstellation nicht sanktioniert werden kann, besteht nicht.
Auch die erst durch die Aufgabe des Akzessorietätsprinzips hervorgegangene Fallgruppe
der Aggressionsmarke kann mit den außerkennzeichenrechtlichen Normen geahndet
werden 1025 .
Diese Interpretation sollte auch – unter Vorbehalt, daß die nationalen außerkennzeichenrechtlichen
Normen auf die Gemeinschaftsmarke anwendbar sind – auf die
Gemeinschaftsmarke angewandt werden. Denn wenn auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung
die Überprüfung des Nichtigkeitsgrundes gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. b
GemMVO neben dem Markenamt durch eine Widerklage im Verletzungsprozeß den
Gerichten zuweist, so verhindert sie auch hier umständliche und langatmige
Verfahrensprozeduren, die letztendlich zum gleichen Ergebnis führen würden.
Die Anwendung nationaler außerkennzeichenrechtlicher Normen in bezug auf die
Gemeinschaftsmarke läßt zwar Art. 14 Abs. 2 GemMVO generell zu, jedoch ist dieser
Verweisungsnorm alleine nicht eindeutig zu entnehmen, ob die nationalen Rechtsvorschriften
nur zugunsten der Gemeinschaftsmarke angewendet werden dürfen oder ob
sie zusätzlich auch zum Nachteil der Gemeinschaftsmarke, indem sich auch nationale
Marken auf diese Normen gegenüber Gemeinschaftsmarken stützen, eingesetzt werden
dürfen. Die Formulierung, daß „Klagen betreffend eine Gemeinschaftsmarke“ auf die
nationalen Regelungen gestützt werden dürfen, kann sowohl die eine wie die andere
Variante beinhalten; welche letztendlich die vom Gesetzgeber gewollte ist, kann hier nur
durch systematische und teleologische Auslegung ermittelt werden.
Art. 14 GemMVO steht im zweiten Abschnitt der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit
der Überschrift „Wirkungen der Gemeinschaftsmarke“, der die Regelungen der Ausschließlichkeitsrechte,
die die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber gewährt, beinhaltet.
Dieser Systematik folgend könnte die Verweisung auf die nationalen Normen lediglich
zugunsten der Gemeinschaftsmarke und der Interessen des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke
interpretiert werden, mit der Folge, daß sich ein nationaler Markeninhaber
gegenüber einer Gemeinschaftsmarke nicht auf außerkennzeichenrechtliche Vorschriften
1024 In diesem Sinne auch BGH, GRUR 2000, 1032, 1034
1025 Vgl. BGH, GRUR 2000, 1932, 1034; OLG München, WRP 1997, 1208; Helm, GRUR 1996, 593, 600 f.

187
berufen könnte 1026 . Untermauert werden könnte diese Auslegung mit der Zielsetzung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung, den Binnenmarkt zu verwirklichen und die Hindernisse
für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu beseitigen, die durch die
Anwendung der noch nicht harmonisierten außerkennzeichenrechtlichen Normen beeinträchtigt
werden könnte. Diese Auslegung hätte aber zur Folge, daß sich eine nationale
Marke gegenüber einer Gemeinschaftsmarke nur auf den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung nach Art. 51 Abs. 2 lit. b GemMVO berufen könnte und damit
schutzlos wäre, wenn die Gemeinschaftsmarke nicht bösgläubig angemeldet wurde,
sondern sie erst zu einem späteren Zeitpunkt rechtsmißbräuchlich verwendet wird.
Dieses Ergebnis wäre nicht sachgerecht, auch wenn es die angestrebte Attraktivität der
Gemeinschaftsmarke gegenüber den nationalen Marken stärken würde, so würde diese
Bevorzugung aber auf unbillige Weise geschehen.
Art. 14 GemMVO kann bei genauer Betrachtung vielmehr auch dahingehend
systematisch ausgelegt werden, daß die nationalen außerkennzeichenrechtlichen Normen
auch von nationalen Marken gegenüber Gemeinschaftsmarken eingesetzt werden dürfen.
Denn in Art. 14 Abs. 1 GemMVO wird allein geregelt, welche Normen für die
Verletzung von Gemeinschaftsmarken anwendbar sind; dementsprechend kann die
Formulierung in Art. 14 Abs. 2 GemMVO „Klagen betreffend eine Gemeinschaftsmarke“
so verstanden werden, daß dieser Absatz sich auch auf Klagen bezieht, die gegen
eine Gemeinschaftsmarke und damit gegen von ihr ausgehende Verletzungen gerichtet
sind. Solche Klagen können, teleologisch ausgelegt, nicht nur von betroffenen anderen
Gemeinschaftsmarkeninhabern erhoben werden, klageberechtigt sind auch die Inhaber
nationaler Marken, da auch sie von der Gemeinschaftsmarkenverordnung gegenüber
Verletzungen durch Gemeinschaftsmarken, Art. 8 Abs. 2 lit. a und Abs. 4 GemMVO,
geschützt sind. Diese Interpretation entspricht der bewußten und gewollten Koexistenz
von Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken. In Korrelation zur Auslegung des
Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung muß auch hier von der Anwendung
des außerkennzeichenrechtlichen Schutzes zugunsten der nationalen Marken die Fallgruppe
„Erschwernis des Markt- und Wettbewerbsverhaltens“ entsprechend den oben
dargelegten Gründen herausgenommen werden 1027 .
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, daß sowohl der Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 lit b GemMVO wie auch der Nichtigkeitsgrund
der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG keine
abschließende Regelung darstellt und folglich die Rechtsprechung des Rechtsmißbrauchs
auf der Rechtsgrundlage des außerkennzeichenrechtlichen Schutzes weiterhin ihre
eigenständige Bedeutung behält und nicht nur als Interpretationshilfe für die Nichtigkeitsgründe
der bösgläubigen Anmeldung nunmehr fungiert.
1026 In diesem Sinne Ingerl, S. 38; grundsätzlich gegen die Anwendung außerkennzeichenrechtlicher Normen,
insbesondere bezogen auf das Wettbewerbsrecht, hat sich in diesem Zusammenhang Balz, RabelZ 45 (1981), S.
317, 326 im Entwicklungsstadium der Gemeinschaftsmarkenverordnung ausgesprochen.
1027 Siehe dazu die Darstellung unter F. II. 6. c)

188
10. Summarische Betrachtung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung
Die Untersuchung des gleichlautenden Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung
nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG und Art. 51 Abs. 1 lit. b GemMVO hat ergeben,
daß der diesen Nichtigkeitsgrund prägende unbestimmte Rechtsbegriff der Bösgläubigkeit
mit Hilfe von verschiedenen Fallgruppen konkretisiert werden kann. Die
vorliegend dargestellten Fallgruppen können keinen Anspruch auf Vollständigkeit
geltend machen, wenngleich sie ein breites Spektrum der denkbaren Rechtsmißbrauchsfälle
von formal geschützten Zeichenrechten aufzeigen.
Die Fallgruppenbildung kann nicht über die Komplexität und die Kalamität der
generalklauselartigen Weite des Nichtigkeitsgrunds hinwegtäuschen. Zwar bietet der
Nichtigkeitsgrund mit seinem unbestimmten Rechtsbegriff der Bösgläubigkeit ein
flexibles zeichenrechtliches Instrument zur Korrektur und Verhinderung der Vielfalt von
widerrechtlichen Verhaltensweisen, die eine zweckfremde Ausnutzung einer formalen
Registerposition entgegen den vorgesehenen Schutzausrichtungen für eine Marke
darstellen und ermöglicht so eine sachgerechte Lösung unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalls, gleichzeitig aber impliziert er eine
nicht zu unterschätzende Rechtsunsicherheit 1028 . Denn auch die aufgezeigten Fallgruppen
können den unter sie zu subsumierenden Sachverhalt nicht dahingehend
präzisieren, daß eine verläßliche Prognose des Einzelfalls durchweg gangbar ist,
vielmehr werden oftmals erst behördliche oder gerichtliche Entscheidungen eine
definitive Klärung nach der Anmeldung und Eintragung der Marke bringen. Diese
allgemeine Problematik mit einem unbestimmten Rechtsbegriff wird insbesondere für
die Fallvariante der Aggressionsmarke noch nachhaltig durch die moderne Konzeption
des Markengesetzes und der Gemeinschaftsmarkenverordnung verstärkt, indem durch
die Zulassung der Markenanmeldung und –eintragung für Privatleute, Werbeagenturen
und Rechtsanwälte und der freien Vermarktungsmöglichkeit der Marke das Spannungsfeld
zwischen der lauteren und der unlauteren Markenvermarktung akzentuiert wurde.
Wenn auch, wie oben dargestellt, die grundsätzlichen Parameter zur Grenzziehung
zwischen widerrechtlicher und zulässiger Verwertung einer Marke festgelegt werden
können, so sind doch auch einige Grauzonen möglich, in denen eine bestimmte Entscheidung
nicht zwingend ist, sie vielmehr von der Grundeinstellung zur Ausgestaltung der
Marke als Vermögensgut abhängt 1029 . Diese Tatsache und der Umstand der insgesamt
schwierigen Beweisführung der wettbewerbswirdrigen Vermarktungsstrategie zeigen
deutlich die Schwachstellen des Nichtigkeitsgrundes, sie sind der Preis für ein dynamisches
und anpassungsfähiges Rechtsinstrument.
Ein davon unabhängiger Kritikpunkt an dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung ist seine Fixierung auf das Anmeldestadium und der Ausschluß von
Heilungsmöglichkeiten. Nur die Beachtung der Bösgläubigkeit im Anmeldungsprozeß
ist nämlich nicht ausreichend, da auch eine zunächst ordnungsgemäß angemeldete und
eingetragene Marke zu einem späteren Zeitpunkt erst wettbewerbswirdrig eingesetzt
1028 In diesem Sinne auch Meister, WRP 1995, 366, 370 und Deutsch, GRUR 1995, 319, 320.
1029 Gedacht sei hier beispielsweise an die Beurteilung der vom formellen Markeninhaber geforderten Geldsumme,
siehe dazu die Darstellung unter F. II. 4.

189
oder verwertet werden kann 1030 . Umgekehrt haftet nach der derzeitigen Ausgestaltung
der Nichtigkeitsgründe dem Markeninhaber seine bei der Anmeldung zwar vorhandene
bösgläubige Absicht auch dann noch an, wenn er die Marke später in zulässiger Weise
benutzt oder verwertet, so daß die Marke dennoch gelöscht werden kann. Demzufolge
sind die Nichtigkeitsgründe der bösgläubigen Anmeldung unzulänglich und unbefriedigend.
Die Fixierung der Bösgläubigkeit auf den Anmeldungszeitpunkt und der dadurch
entstehenden Gesetzeslücke hinsichtlich eines rechtsmißbräuchlichen Verhaltens nach
der Anmeldung kann zwar über die nationalen außerkennzeichenrechtlichen Normen
kompensiert werden; doch dieser zwar zulässige Lösungsweg evoziert einmal den
nationalen Einfluß auf das europäische Markenrecht und beeinträchtigt damit die
einheitliche Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und zum anderen belastet
er die Harmonisierung der nationalen Markengesetze. Zudem kann er nicht die
mangelnde Heilungsmöglichkeit für die Bösgläubigkeit aufwiegen. Aus diesem Grund
wäre die Nachbesserung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung sowohl
in der Gemeinschaftsmarkenverordnung als auch im deutschen Markengesetz erstrebenswert,
um so den negativen Einfluß des bisherigen Lösungswegs zu vermeiden. Die
Nachbesserung sollte eine Heilungsmöglichkeit für die Bösgläubigkeit enthalten und das
subjektive Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit nicht mehr auf den
Anmeldungszeitpunkt fixieren, sondern stattdessen seine Erfüllung zum jeweiligen
Entscheidungszeitpunkt fordern. Der deutsche Gesetzgeber könnte diese Berichtigung
ohne vorherige Korrektur der Richtlinie vornehmen, da der Nichtigkeitsgrund der
bösgläubigen Anmeldung in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG lediglich als Umsetzung der
Option aus Art. 3 Abs. 2 lit. d der Richtlinie hervorgegangen ist.
Insgesamt gesehen stellt der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung sowohl auf
gemeinschaftlicher wie auf der deutschen Ebene seinem Ansatz nach ein relevantes und
obligates Rechtsinstrument zur Verhinderung und Beseitigung von Rechtsmißbrauchsfällen
formal geschützter Zeichenrechte dar 1031 , wenngleich seine rechtliche Ausgestaltung
zur umfassenderen Anwendung – wie eben aufgezeigt -, noch verbesserungswürdig
ist. Mit der Aufnahme des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung in
das deutsche und das europäische Markenrecht wird der Entwicklung der wirtschaftlichen,
immer größer werdenden Bedeutung der Marke für Unternehmen Rechnung
getragen und ein markenrechtliches Korrektiv für die mit der wirtschaftlichen Relevanz
verbundenen negativen Auswüchsen des abträglichen Einsatzes von Zeichen im tatsächlichen
Wettbewerbsgeschehen geschaffen. Die Integration der wettbewerblichen
Komponenten der Marke in die Zeichenrechte an dieser Stelle, läßt die in der deutschen
Literatur geübte Kritik an der Expansion des Zeichenschutzes über die außerkennzeichenrechtlichen
Grundlage, insbesondere über das Wettbewerbsrecht 1032 , somit
grundsätzlich überholt und hinfällig werden. Der heftigst umstrittene Punkt der
überdehnten Auslegung des vom Wettbewerbsrechts geforderten Wettbewerbs-
1030 Vgl. nur BGH, WRP 1995, 96, 101 - Neutrex
1031 A.A. v. Linstow, MarkenR 1999, 81
1032 Vgl. Fezer, GRUR 1986, 485, 486, hinsichtlich dieses unbestrittenen Rechtsbedarfs an Markenschutz.

190
verhältnisses, wird durch den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung nahezu
gegenstandslos 1033 . Indem der Nichtigkeitsgrund von jedermann mit Antrag geltend
gemacht werden kann, besteht auch nicht die Gefahr, daß die Diskussion von den an das
Wettbewerbsverhältnis zu stellenden Voraussetzungen , sich auf die Anforderungen an
das Rechtsschutzbedürfnis hinsichtlich des Antragstellers verlagert.
Im Hinblick auf den Markenhandel bewirkt der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen
Anmeldung, daß der unlautere Handel mit Marken, indem eingetragene Marken als
Druck- und Erpressungsmittel zur Erzielung übertriebener Geldforderungen für die
Übertragung der Marke bzw. für ihre Lizenzierung eingesetzt werden, auch mittels des
deutschen sowie des europäischen Markenrechts sanktioniert werden kann. Der lautere
Markenhandel wird dagegen sowohl auf der deutschen wie auch auf der gemeinschaftsrechtlichen
Ebene durch den Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung
nicht tangiert, auch dann nicht, wenn Marken, die zuvor ohne dazugehörigen Geschäftsbetrieb
von Privatpersonen angemeldet wurden, gehandelt werden – eine konsequente
Deduktion der Aufgabe des Akzessorietätsprinzips der Marke von einem Geschäftsbetrieb
im deutschen und europäischen Markenrecht.
Als Endergebnis kann damit festgestellt werden, daß der Markenhandel in den oben
aufgeführten Schranken auch für Privatpersonen sowohl nach dem deutschen Markenrecht
wie auch nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung zulässig ist.
1033 Durch die ergänzende Anwendung der außerkennzeichenrechtlichen Normen ist er allerdings noch nicht ganz
bedeutungslos geworden.

191
G. Markenhandel und freier Warenverkehr
Eine umfassende Erörterung des Markenhandels bedarf auch der Prüfung, inwieweit für
den Handel mit nationalen Marken neben den national rechtlichen Schranken auch
gemeinschaftsrechtliche Schranken bestehen; insbesondere ist hier der Grundsatz des
freien Warenverkehrs von Interesse.
I. Identische nationale Marken eines Markeninhabers
Indem ein Markeninhaber seine Marke in verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten
als Marke eintragen läßt und einzelne nationale Marken später an verschiedene Inhaber
veräußert, könnten zu Lasten des freien Warenverkehrs innerhalb der Europäischen
Union die nationalen Märkte abgeschottet werden, wenn die verschiedenen Erwerber aus
ihrer Marke einander gegenüber ihr markenrechtliches Ausschließlichkeitsrecht geltend
machen könnten, um die Einfuhr von identisch gekennzeichneten Waren von einem in
den anderen Mitgliedstaat zu verhindern. Sollte die Ausübung ihres ausschließlichen
Rechts für die verschiedenen Inhaber aufgrund des freien Warenverkehrs nach Art. 28,
30 EGV 1034 rechtlich nicht zulässig sein, so würde dies indirekt eine Schranke für den
Handel mit nationalen Marken bedeuten, da der Markeninhaber mehrerer identischer
nationaler Marken seine Marke an verschiedene Rechtsnachfolger nur rechtsmängelbehaftet
übertragen könnte.
Der Problemkreis nationale Marken und freier Warenverkehr hat schon mehrfach den
EuGH beschäftigt. Seine Entscheidungen hierzu sind beachtlich, zeigen sie doch eine
interessante und begrüßenswerte Entwicklung seiner Rechtsprechung zugunsten des
nationalen Markenhandels.
Den Auftakt in dieser Entwicklungsphase macht die „HAG I“-Entscheidung 1035 . Der
EuGH begründete in dieser Entscheidung die Lehre vom gemeinsamen Ursprung
aufgespaltener nationaler Markenrechte als Teil der gemeinschaftsrechtlichen
Erschöpfungslehre und sah in der Ausübung des ausschließlichen Rechts aus einer
ursprungsgleichen identischen Marke, um die Einfuhr von Waren zu verbieten, die in
einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig mit einem ursprungsgleichen Zeichen
gekennzeichnet wurden, einen Verstoß gegen die europarechtlichen Bestimmungen über
den freien Warenverkehr, da seiner Ansicht nach die Aufklärung der Verbraucher über
die Herkunftsangabe einer Ware auch auf andere, den freien Warenverkehr nicht
beeinträchtigende Weise sichergestellt werden könne 1036 .
Die „HAG-I“-Entscheidung hat in der Literatur zu recht heftige Kritik ausgelöst, da die
Aushöhlung der nationalen Markenrechte befürchtet wurde 1037 , auch wenn der ihr
zugrundeliegende Sachverhalt als Ausnahmefall angesehen werden muß, da die
verschiedenen Markeninhaber nicht durch eine freiwillige Veräußerung eines nationalen
1034 Früher Art. 30, 36 EWGV, siehe Fn. 15.
1035 EuGH, Urt. v. 3.7.1974, Rs. 192/73, Slg. 1974, 731 ff – HAG I = GRUR Int. 1974, 338 ff.
1036 GRUR Int. 1974, 338, 339
1037 Vgl. die Angaben bei Loewenheim, Festschrift GRUR Bd., S. 1051, 1085 Fn. 228 und bei Fezer/Hefermehl,
H/I/Sch/S, S. 71 Fn. 215.

192
Markenrechts ihr Recht ableiteten, vielmehr die Ursache der Aufspaltung eine
Sequestration und Enteignung am Ende des zweiten Weltkrieges war 1038 .
Die beanstandete Lehre wurde aber zwei Jahre später mit der „Terranova“-
Entscheidung 1039 vom EuGH dennoch bestätigt und überdies auf die freiwillige
Aufspaltung einer ursprungsgleichen Marke ausgedehnt. Auf die Möglichkeit, die
identischen nationalen Marken durch Zusätze zu differenzieren, weist der EuGH hier
nicht mehr hin. Die „Terranova“-Entscheidung beruht vielmehr auf dem
Grundgedanken, daß niemand mehr an Rechten übertragen könne, als ihm selbst im
Gemeinsamen Markt zustehen und sich in der Feststellung der Entscheidung spiegelt,
daß durch die Aufspaltung der Marke ihre Hauptfunktion, dem Verbraucher die Identität
des Warenursprungs zu garantieren, bereits in Frage gestellt wurde 1040 .
Mit der Ausdehnung seiner Lehre ursprungsgleicher Marken auch auf die freiwillige
Aufspaltung dokumentierte der EuGH, daß es ihm ausschließlich um die Verhinderung
und Abwehr der künstlichen Marktabschottung im Gemeinsamen Markt ging und er
nicht generell und durchweg die Marktabschottung durch den nationalen Markenschutz
unterbinden will 1041 . Diese Aussage unterstrich der EuGH, indem er am Ende seiner
Entscheidung ausdrücklich betonte, daß der Grundsatz des freien Warenverkehrs keinen
Vorrang zu Lasten der Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts aus nationalen Marken
zur Abwendung einer Verwechslungsfahr genießt, wenn die sich gegenüberstehenden
nationalen Marken von verschiedenen und unabhängigen Inhabern angemeldet wurden,
da ansonsten der spezifische Gegenstand der nationalen Markengesetze beeinträchtigt
würde 1042 .
Zur freudigen Überraschung vieler hat der EuGH in seiner „HAG II“-Entscheidung die
mittels der Lehre vom gemeinsamen Ursprung befürchtete Aushöhlung der nationalen
Markenrechte nicht Wirklichkeit werden lassen und sich gar von seiner Lehre
abgewendet, indem er den Vorschriften des freien Warenverkehrs dann keinen Vorrang
zugesprochen hat, wenn zwar der Markeninhaber die Einfuhr von Waren mittels seines
Markenzeichens wie in den vorgenannten Entscheidungen zu verhindern versucht, die
ursprungsgleichen nationalen Markenrechte aber als Folge einer Enteignungsmaßnahme
entstanden sind und zwischen den betreffenden Markeninhabern keinerlei rechtliche oder
wirtschaftliche Beziehungen und Abhängigkeiten bestehen.
Die einschneidende Trendwende des EuGH basiert vornehmlich in der Aufgabe der die
Lehre des gemeinsamen Ursprungs mitprägenden negativen Einstellung zu Marken im
Vergleich zu anderen Formen des geistigen Eigentums, insbesondere den Patenten, und
der Wertschätzung der Zeichenrechte als wesentlicher Bestandteil des Systems eines
1038 Vgl. Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 72
1039 EuGH, Rs. 119/75, Slg. 1976, 1039 ff = GRUR Int. 1976, 402 ff.
1040 GRUR Int. 1976, 402, 410, 411
1041 In diesem Sinne auch Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 419; Der EuGH weist selbst in seiner
„Terranova“-Entscheidung ausdrücklich darauf hin, daß grundsätzlich die Ausübung des ausschließlichen Rechts
aus der Marke zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts gehört und dementsprechend dem Grundsatz des
freien Warenverkehrs kein Vorrang allgemein eingeräumt werden kann, GRUR Int. 1976, 402, 411.
1042 GRUR Int. 1976, 402, 411

193
unverfälschten Wettbewerbs 1043 . Der EuGH erkannte damit endlich die wirtschaftliche
und rechtliche Gleichwertigkeit der Marke zu den anderen Immaterialgütern an und
bewertete die Aufgabe, die der Marke in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung
zukommt, angemessen 1044 . Offen blieb in der „HAG II“-Entscheidung die Frage, ob die
Abkehr von der Lehre des gemeinsamen Ursprungs auch auf den hier besonders
interessierenden Fall der gezielten Markenübertragung durch rechtsgeschäftliche
Veräußerung anzuwenden ist.
Der Einstellungswandel zu den Marken veranlaßte den EuGH, entgegen seiner die
„HAG I“-Entscheidung kennzeichnende schnellen und unzureichend begründeten
Betonung, daß die Verwendung des identischen Zeichens ein nicht gerechtfertigtes
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstelle und die Ausübung des Zeichenrechts
geeignet sei, zur Abschottung der Märkte beizutragen, sein Augenmerk nunmehr auf den
spezifischen Gegenstand des nationalen Zeichenrechts auch bei ursprungsgleichen
Marken zu legen, bevor er die Rechtfertigung der Beschränkung der Ausübung der
nationalen Zeichenrechte überprüfte, deren Bejahung durch seine zwischenzeitlich
deutlich formulierte Definition des spezifischen Gegenstandes in anderen
Entscheidungen nicht mehr so leichtfertig ausgesprochen werden konnte 1045 . Den
spezifischen Gegenstand des nationalen Zeichenrechts achtend, der das zeichenrechtliche
Abwehrrecht des Markeninhabers zum Schutze seiner Marke vor Mißbräuchen seitens
Dritter umfaßt und damit den Schutz der Identifikations- und Qualitätsfunktion der
Marke für den Markeninhaber gewährleistet, prüfte der EuGH anschließend den von ihm
begründeten Grundsatz der Erschöpfung 1046 , nach dem das Abwehrrecht versiegt ist,
wenn der Markeninhaber seine mit der Marke gekennzeichneten Erzeugnisse selbst in
den Verkehr gebracht hat, ein Dritter die Marke mit seiner Zustimmung oder eine
rechtlich oder wirtschaftlich von dem Markeninhaber abhängige Person sie
verwendet 1047 . Das Vorliegen jeglicher Zustimmung wurde vom EuGH aber im Fall der
unfreiwilligen Aufspaltung bei ursprungsgleichen Marken verneint. Weil zwischen den
tangierten Markeninhabern keine rechtliche und wirtschaftliche Abhängigkeit bestand,
war diese Antwort nur gangbar unter der einsichtigen und sachgerechten, für den EuGH
allerdings neuartigen Annahme, die beiden, aus der Enteignung hervorgegangenen
Marken desselben Ursprungs nunmehr als rechtlich selbständige und originäre Markenrechte
anzusehen.
1043 „Hag II“-Entscheidung, EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711 = GRUR Int. 1990, 960, 961; insbesondere der
Schlußantrag von Generalanwalt Jacobs zu dieser Entscheidung hat durchschlagend zu dieser Trendwende
beigetragen.
1044 Vgl. dazu ausführlich Fezer, Festschrift für Gaedertz, S. 153, 156 ff und Joliet, GRUR Int. 1991, 177, 180 f.
1045 EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711 = GRUR Int. 1990, 960, 961 und Schlußantrag von Generalanwalt
Jacobs, GRUR Int. 1990, 962, 965 f.
1046 Diese gemeinschaftsrechtliche Erschöpfungslehre besteht auch nach der Harmonisierung der Markengesetze
grundsätzlich als eigene Schranke neben dem nationalen zeichenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz, § 24
MarkenG, vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 24 Rn. 16 sowie Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 59; a.A. Sack, GRUR
1997, 1, 2.
1047 EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711 = GRUR Int. 1990, 960, 961, Erschöpfungsgrundsatz erstmalig in
„Deutsche Grammophon“-Entscheidung, EuGH, Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 ff = GRUR Int. 1971, 450 ff.

194
Dieses Prüfungskriterium der Beherrschbarkeit der Zeichenverwendung, im
Zusammenhang mit der Anerkennung der Selbständigkeit von aus einer Enteignung
hervorgegangenen Markenrechten, erlangt zentrale Bedeutung für die Abkehr der Lehre
des gemeinsamen Ursprungs insgesamt, weil es den noch in der „Terranova“-
Entscheidung weit gefaßten und auch auf die freiwillige Markenaufspaltung als
anwendbar erklärten gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Erschöpfung, nachdem
mehrere nationale Markenrechte an einer identischen Marke eines Markeninhabers als
einheitliches Markenrecht aufgefaßt und damit in der Übertragung eines dieser
Markenrechte generell die Erschöpfung dieses und der restlichen Markenrechte des
Markeninhabers gesehen wurde 1048 , auf seinen berechtigten Ansatz begrenzt und damit
den Grundgedanken der „Terranova“-Entscheidung, daß niemand mehr an Rechten
übertragen könne, als ihm selbst im Gemeinsamen Markt zustehen, hinsichtlich der
freiwilligen Markenübertragung obsolet werden läßt 1049 . Desweiteren berichtigt die
„HAG II“-Entscheidung den antiquierten Ansatz in der „Terranova“-Entscheidung, daß
die Identitätsfunktion der Marke bereits durch die freiwillige Aufspaltung in Frage
gestellt sei, nach dem gegenwärtigen Markenverständnis dahingehend, daß die Marke
auch als Hinweis auf eine anonyme betriebliche Quelle fungieren kann. Damit kann auch
die Ausübung eines Abwehrrechts aus einer Marke, die aus einer freiwilligen
Markenaufspaltung hervorgegangenen ist, zugunsten des freien Warenverkehrs nicht
mehr mit dem Argument versagt werden, daß die Marke ihre grundsätzlich
schützenswerte Identitätsfunktion durch die Übertragung eingebüßt hätte und dementsprechend
nicht schutzwürdig sei 1050 . Infolgedessen und entsprechend der sachgemäßen
Denkweise, daß auch durch die freiwillige Markenaufspaltung mittels Übertragung
grundsätzlich originäre Markenrechte entstehen, wenn die Markeninhaber rechtlich und
wirtschaftlich vollständig voneinander unabhängig sind, wurde der Weg für die Abkehr
von der Lehre des gemeinsamen Ursprungs von der Literatur auch für die freiwillige
Aufspaltung nach der „HAG II“-Entscheidung frei gesehen 1051 .
Diese aus den maßgeblichen Entscheidungsgründen der „HAG II-Entscheidung
herausgelesene Schlußfolgerung wurde vom EuGH in der „Ideal Standard“-
Entscheidung 1052 erwartungsgemäß bestätigt und zudem noch mit einer zuvor noch nicht
angeführten schlagkräftigen Begründung untermauert.
Diese Begründung liegt in dem Hinweis auf die Gebietsgebundenheit der Ansprüche aus
den nationalen Markenrechten aufgrund des im Recht der internationalen
Vereinbarungen anerkannten Territorialitätsgrundsatzes und der ausdrücklichen
Darstellung der Unabhängigkeit dieser nationalen Ansprüche 1053 . Den Grundsatz der
1048 EuGH, Rs. 119/75, Slg. 1976, 1039 = GRUR Int. 1976, 402, 410
1049 Vgl. Fezer, Festschrift für Gaedertz, S. 153, 161, 178; gegen diesen Grundgedanken bei der Markenaufspaltung
generell schon früh Kraft, GRUR Int. 1975, 283, 288
1050 Diesen Ansatz, insbesondere für die Werbefunktion, befürworten dagegen Lehmann/Parche, GRUR Int. 1989,
738,744, 745.
1051 Vgl. Fezer, Festschrift für Gaedertz, S. 153, 161, 177, 178; a.A. Generalanwalt Gulmann in seinem Schlußantrag
zu Ideal-Standard, Slg. 1994, I-2789, 2805.
1052 EuGH, Rs. C-9/93, Slg. 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614
1053 EuGH GRUR Int. 1994, 614, 615, 616

195
Unabhängigkeit der Marken folgert der EuGH sachgerecht aus den Bestimmungen des
Art. 6 Abs. 3 und Art. 6 quater der Pariser Verbandsübereinkunft sowie aus Art. 9 ter
Abs. 2 des Madrider Abkommens.
Interessant an der „Ideal Standard“-Entscheidung ist auch, daß der EuGH vorliegend
nicht mehr wie in der „HAG II“-Entscheidung nur die fehlende Zustimmung zur Einfuhr
der mit dem veräußerten Zeichen gekennzeichneten Erzeugnisse gegenüber dem
Markenerwerber in die Mitgliedstaaten, in denen dem Markenveräußerer noch identische
Zeichen zustehen, feststellt, sondern nunmehr an das zwar auch schon in der „HAG II“-
Entscheidung erwähnte Kriterium der Möglichkeit einer Qualitätskontrolle
nachdrücklich anknüpft, indem er explizit ausführt, daß die für die Erschöpfung des
Zeichenrechts notwendige Zustimmung nicht in der Markenübertragung generell
enthalten sei, da mit der Übertragung die für die Zustimmung erforderliche Befugnis zu
bestimmen, welche Erzeugnisse mit welcher Qualität mit der Marke gekennzeichnet und
in den Verkehr gebracht werden dürfen, erlösche 1054 . Diese Erweiterung des subjektiven
Kriteriums der Zustimmung um das objektive der Möglichkeit der Qualitätskontrolle
stellt keine Verschärfung des Prüfungsmaßstabes der Beherrschbarkeit der
Zeichenverwendung hinsichtlich der Markenübertragung dar, vielmehr untermauert sie
sachlich die Unabhängigkeit der übertragenen Markenrechte und liefert ein dienliches
Abgrenzungsmerkmal zu den Lizenzverträgen und Verwendungsfällen innerhalb eines
Konzerns von Muttergesellschaft und Tochtergesellschaften, die die Möglichkeit einer
Qualitätskontrolle einschließen, und infolge der damit gegebenen gemeinschaftlichen
Erschöpfung in diesen Fällen die Ausübung der nationalen zeichenrechtlichen
Abwehrrechte gegen den freien Warenverkehr verstößt.
Im vollständigen Gegensatz zur „HAG I“-Entscheidung sieht der EuGH sich nun nicht
mehr als berechtigt an, die Gültigkeit der Übertragungen einzelner nationaler Marken
ohne die gleichzeitige Übertragung der identischen Zeichen in den anderen
Mitgliedstaaten als nicht gerechtfertigte Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 30 und
36 EWGV 1055 zu qualifizieren, da sonst die Mitgliedstaaten indirekt zu einer
zeichenrechtlichen Normierung in ihren Markengesetzen verpflichtet wären, die
bestimmt, daß nur für einen Teil der Gemeinschaft vorgenommene Übertragungen
nationaler Marken nichtig sind 1056 . Eine entsprechende Verpflichtung kann aber nur
durch eine entsprechende Richtlinie den Mitgliedstaaten auferlegt oder durch eine
1054 Kommission ging in diesem Fall dagegen von einer Zustimmung aus, GRUR Int. 1994, 614; nach Generalanwalt
Gulmann beeinträchtigt der Markeninhaber selbst die Unterscheidungsfunktion seines Zeichens für den
Verbraucher und sein Interesse an der Möglichkeit der getrennten Übertragung kann die Aufteilung der nationalen
Märkte nicht rechtfertigen, Slg. 1994, I-2789, 2807. Für die generelle Zustimmung bei einer Markenübertragung
Oliver, EuZW 1991, 274, 277; differenzierend Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 94 und ders., Festschrift für Gaedertz,
S. 153, 179; Zustimmung generell ablehnend Joliet, GRUR Int. 1991, 177, 183 f.
1055 Heute Art. 28 und 30 EGV, siehe Fn. 15.
1056 EuGH, GRUR Int. 1994, 614, 618; Lüder, EuZW 1995, 15, 19 ff, weist zutreffend darauf hin, daß der EuGH
sich damit von seiner früher vorgenommenen und oft schwierigen Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Art. 36 S.2
EGV (heute Art. 30 S. 2 EGV) zugunsten der Rechtssicherheit abwendet und nunmehr nicht mehr den Einzelfall
dahingehend überprüft, ob durch die Markenübertragung die künstliche Abschotttung der Märkte beabsichtigt ist.
Beier, GRUR Int. 1989, 603, 610, sieht dagegen in Art. 36 S. 2 EGV (jetzt Art. 30 S. 2 EGV) einen sachgemäßen
Lösungsweg.

196
Verordnung erlassen werden 1057 . Zum Zeitpunkt der „Ideal-Standard“-Entscheidung
waren bereits die Gemeinschaftsmarkenverordnung wie auch die Markenrichtlinie
rechtskräftig.
Überraschenderweise bezieht der EuGH nur die Gemeinschaftsmarkenverordnung in
seine Entscheidungsgründe mit ein, nicht aber die Markenrichtlinie. In der
Gemeinschaftsmarkenverordnung, die keine ausdrückliche Norm zur nationalen
Markenverwertung enthält, sieht der EuGH zutreffend auch eine solche Regelung nicht
auf dem Wege der Auslegung als gegeben an 1058 . Interessant bei der Auslegung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung des EuGH sind seine Vergleichsüberlegungen zu dem
Benelux-Markenrecht, das sich durch die markenrechtliche Vereinigung der drei
Benelux-Staaten zu einem einzigen Gebiet auszeichnet und zum Schutz des freien
Warenverkehrs innerhalb des Beneluxgebietes die Übertragungsbefugnis der Benelux-
Marken dahingehend beschränkt, daß die Marken nur einheitlich für das gesamte
Beneluxgebiet veräußert werden dürfen und eine nur für einen Teil des Gebietes
begrenzte Übertragung für nichtig erklärt wird. Wenn auch die Gemeinschaftsmarke
zeichenrechtlichen Schutz für die ganze Europäische Union genießt und nur einheitlich
übertragen werden kann (Art. 17 GemMVO), so unterscheidet sich die
Gemeinschaftsmarkenverordnung doch elementar von dem Beneluxgesetz in dem Punkt
– worauf der EuGH auch explizit hinweist -, daß sie im Gegensatz zum
Beneluxmarkenrecht, das die Markenrechte der drei Benelux-Staaten ersetzt hat, nicht an
die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten tritt 1059 .
Insgesamt gesehen konsolidiert der EuGH mit seiner zu befürwortenden Rechtsansicht in
der „Ideal Standard“-Entscheidung seine erst in der „HAG II“-Entscheidung
grundlegend geänderte Ansicht zur Aufgabe der Marke in einer freiheitlichen
Marktwirtschaft als bedeutendes und fundamentales Element.
Die Nichtbeachtung der Richtlinie in der „Ideal Standard“-Entscheidung begründet nicht
die Gefahr, daß der EuGH zukünftig die Veräußerung ursprungsgleicher nationaler
Marken anders wird beurteilen müssen. Denn die Richtlinie enthält entsprechend der
Gemeinschaftsmarkenverordnung keine Vorgabe hinsichtlich der Gültigkeit der
Übertragungen einzelner nationaler Marken ohne die gleichzeitige Übertragung der
identischen Zeichen, zudem schweigt sie sich generell zu den Übertragungsmöglichkeiten
einer nationalen Marke aus. Wie bereits oben dargestellt wurde, bedeutet dies
nicht, daß sie das Prinzip der freien Übertragbarkeit ablehnt und den Mitgliedstaaten
indirekt verbietet, nationale Übertragungsregelungen in ihre Markengesetze
aufzunehmen 1060 . Auch der in Art. 7 der Richtlinie enthaltene Erschöpfungsgrundsatz
enthält weder spezielle Schranken für die Veräußerung nationaler Marken, noch können
mittels Auslegung irgendwelche Beschränkungen, bezogen auf die freie Übertragbarkeit
einer nationalen Marke, herausgelesen werden. Diesem allgemeinen Schweigen zur
1057 So ordnungsgemäß der EuGH ausdrücklich, GRUR Int. 1994, 614, 618
1058 Sein Augenmerk richtet er insbesondere auf Art. 8 GemMVO, EuGH, GRUR Int. 1994, 614, 618
1059 EuGH GRUR Int. 1994, 614, 618 sowie 5. Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung, ABl.
EG Nr. L 349 S. 83
1060 Vgl. die Darstellung unter B. II. 3.

197
Beschränkung der Übertragbarkeit der nationalen Marken kann und darf auch nicht
entnommen werden, daß die Richtlinie damit konkludent zu erkennen gibt, daß der
europäische Gesetzgeber die Lehre des gemeinsamen Ursprungs allgemein und
einheitlich nicht mehr als auf die nationalen Marken anwendbar beurteilt. Zum einen
wurden in Art. 7 der Richtlinie einige entscheidende und sachgemäß beschlossene
Entscheidungen des EuGH zur Erschöpfung der Zeichenrechte nicht integriert, so daß
mit der Schlußfolgerung der konkludent ausgesprochenen Abkehr von der Lehre des
gemeinsamen Ursprungs in Folgerichtigkeit auch dieser Konstellation der sachgerechte
Lösungsweg abgeschnitten werden müßte 1061 . Zum anderen kann die Aufgabe der Lehre
auch nicht unterstellt werden, da die Richtlinie das Spannungsfeld der aus der
freiwilligen Aufspaltung gemeinsamer nationaler Markenrechte resultierenden
Möglichkeit der Marktabschottung und der Territorialität der Zeichenrechte nicht einmal
ansatzweise gelöst hat und folglich der Lehre des gemeinsamen Ursprungs nicht die
Basis entzogen hat 1062 . Demnach gibt die Markenrichtlinie keine erkennbaren Hinweise
für die Fortführung oder die Abkehr von der Lehre des gemeinsamen Ursprungs.
Mit der Befürwortung der Abkehr von der Lehre des gemeinsamen Ursprungs auch
hinsichtlich der freiwilligen Markenaufspaltung, hat der EuGH die Möglichkeit der
nationalen Marktabschottung billigend in Kauf genommen 1063 . Gleichwohl ist die
Möglichkeit der nationalen Marktabschottung nicht unbegrenzt, vielmehr erfährt sie ihre
Beschränkung durch das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen gemäß
Art. 82 EGV 1064 ; allerdings darf Art. 82 EGV nicht auf jede Markenübertragung
angewandt werden 1065 . Die alleinige Verpflichtung zur Übertragung der bestimmten
Marke ist demgemäß noch keine verbotene Vereinbarung, erst zusätzliche, mit der
Übertragung gekoppelte Verpflichtungen, können das Verbot auslösen 1066 .
Zusammenfassend läßt sich damit festhalten, daß für den nationalen Markenhandel
derzeit keine gemeinschaftlichen Schranken bestehen, solange das Verbot gemäß Art. 82
EGV beachtet wird. Ein Zeichenkreateur kann sich folglich eine Marke in mehreren
Mitgliedstaaten identisch eintragen lassen und sie später an verschiedene Dritte
uneingeschränkt veräußern, ein Verstoß gegen Art. 82 EGV wird bei den
Veräußerungsgeschäften von Zeichenkreateuren kaum vorkommen, da sie lediglich ihre
Marke profitabel verkaufen möchten und zumeist kein Interesse an wettbewerbsbeschränkenden
Vereinbarungen haben werden.
Dieses den Interessen der nationalen Markeninhaber zugute kommende Ergebnis
garantiert das Prinzip der freien Übertragbarkeit der nationalen Markenrechte,
1061 Dazu ausführlich Generalanwalt Jacobs im Schlußantrag zur „HAG II“-Entscheidung, GRUR Int. 1990, 962,
971, mit dem treffenden Beispiel der Rechtssache American Home Products.
1062 Vgl. Joliet, GRUR Int. 1991, 177, 183 und wiederum ausführlich Generalanwalt Jacobs, GRUR Int. 1990, 962,
971.
1063 So auch Hackbarth in seiner Anmerkung zur „Ideal Standard“-Entscheidung, EuZW 1994, 472.
1064 Früher Art. 85 EWGV, siehe Fn. 15.
1065 Darauf weist der EuGH, GRUR Int. 1994, 614, 618 – Ideal Standard, ausdrücklich hin; in der „Terranova“-
Entscheidung wurde auch schon auf die Konfliktlösung über Art. 85 EGV hingewiesen, GRUR Int. 1976, 402,
411.
1066 So ausdrücklich EuGH, GRUR Int. 1994, 614, 618 – Ideal Standard.

198
wenngleich es im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt nicht förderlich ist. Die
erste Harmonisierung der nationalen Markengesetze durch die erste Markenrichtlinie hat
folglich noch nicht umfassend die aus der Existenz der nationalen Zeichenrechte
resultierenden Probleme gelöst. Solange der europäische Gesetzgeber nicht explizit im
Wege einer zweiten Markenrichtlinie die Übertragung von nationalen Marken eines
ursprungsgleichen Zeichens rechtlich verbietet, muß weiterhin die Gefahr der
künstlichen Marktabschottung zu Lasten des Grundsatzes des freien Warenverkehrs in
Kauf genommen werden.
II. Gemeinschaftsmarke und identische nationale Marken eines Markeninhabers
Neben der oben dargestellten Fallkonstellation ist auch die Variante denkbar, daß der
Zeichenkreateur seine Marke einmal als nationale Marken in den einzelnen
Mitgliedstaaten der EU eintragen läßt und zugleich auch als Gemeinschaftsmarke. Diese
„Doppeleintragung“ fordert die Frage heraus, wie sich die Sachlage rechtlich darstellt,
wenn die nationalen Marken an verschiedene Markenerwerber veräußert werden unter
gleichzeitiger Beibehaltung der Gemeinschaftsmarke 1067 . Somit ist zu prüfen, ob sich die
Rechtslage so wie bei der Eintragung von nur nationalen Marken und deren späteren
Verwertung darstellt oder ob es hier einer differenzierten Rechtsbetrachtung bedarf.
1. Explizite rechtliche Normierung der Fallkonstellation?
Die beiden Entwürfe für eine Gemeinschaftsmarkenverordnung 1068 sowie der erste
Vorschlag der Kommission für die Gemeinschaftsmarkenverordnung enthielten ein
Verbot des Doppelschutzes von Gemeinschaftsmarke und nationalen Marken. Zugunsten
der Gemeinschaftsmarke bestimmte das Verbot, daß nationale Marken von dem
Zeitpunkt an keine Wirkung mehr haben, zu dem die Eintragung der Gemeinschaftsmarke
veröffentlicht wird, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke auch Inhaber einer
der Gemeinschaftsmarke gleichen oder ähnlichen nationalen Marke für Waren oder
Dienstleistungen ist, die mit denen gleich oder gleichartig sind, für die die
Gemeinschaftsmarke eingetragen ist. Das Verbot sollte der Rechtssicherheit dienen, um
so mehrfache Klagen aufgrund der jeweiligen nationalen Marken oder die Erteilung von
Lizenzen an der Gemeinschaftsmarke sowie an den nationalen Marken auszuschließen
1069 .
Dem Wirtschafts- und Sozialausschuß ging dieses Verbot zu recht zu weit 1070 . Seiner
Ansicht nach sollte das Verbot des Doppelschutzes sich nur auf identische Marken und
identische Waren und Dienstleistungen erstrecken, da die Einbeziehung der ähnlichen
1067 Im Rahmen dieser Arbeit ist nur die freiwillige Veräußerung von Interesse, die Untersuchung der Problematik
der Markenaufspaltung durch Enteignung, Konkurs, Verstaatlichung und Sozialisierung muß anderen
Bearbeitungen überlassen bleiben.
1068 Verordnungsentwurf 1977 (s. Fn. 22) in Art. 90 bis und Verordnungsentwurf 1978 (s. Fn. 23) in Art. 98
1069 Verordnungsvorschlag 1980, GRUR Int. 1981, 86, 97
1070 Stellungnahme vom 23.9.1981, GRUR Int. 1981, 764, 766

199
Marken in das Verbot zu einem Rechtsverlust für Firmen führe, die ähnliche nationale
Marken für ihre Produkte besitzen. Durch das weite Verbot würden die Firmen von der
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Abstand nehmen und die Gemeinschaftsmarke
büße an Attraktivität ein.
In der überarbeiteten Version des Vorschlags für die Gemeinschaftsmarke wurde das
Verbot des Doppelschutzes allerdings nicht entsprechend der vorgetragenen Kritik
eingeschränkt, es wurde vielmehr vollständig gestrichen 1071 . Auch enthält die
verabschiedete Gemeinschaftsmarkenverordnung kein Verbot des Doppelschutzes.
Das primär mit dem Verbot des Doppelschutzes angestrebte Ziel der Verhinderung
mehrerer Klagen über denselben Rechtsgegenstand in verschiedenen Mitgliedstaaten hat
die Kommission stattdessen in Art. 81 a und Art. 46 Abs. 4 des überarbeiteten
Gemeinschaftsmarkenverordnungsvorschlags verwirklicht 1072 , deren Regelungen nun
wortgleich unter Art. 105 GemMVO und Art. 52 Abs. 4 GemMVO verwirklicht. So
regelt Art. 105 GemMVO das gleichzeitige oder zeitlich aufeinanderfolgende
Geltendmachen von Verletzungsansprüchen aus Gemeinschaftsmarken oder
übereinstimmenden nationalen Marken in den Händen derselben Markeninhaber vor den
Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten 1073 . Art. 52 Abs. 4 GemMVO erklärt einen
Antrag auf Nichtigerklärung, der auf ein älteres Recht gestützt wird, als unzulässig,
wenn dasselbe Recht in einem früheren Nichtigkeitsverfahren hätte geltend gemacht
werden können 1074 . Beide Normen beinhalten lediglich verfahrensrechtliche Regelungen
und dienen der Rechtssicherheit, indem nicht mehrfach Klagen vor verschiedenen
nationalen Gerichten geführt werden dürfen, die die Gefahr unterschiedlicher Urteile
bedingen. Eine materiellrechtliche Aussage zugunsten des Vorranges der
Gemeinschaftsmarke gegenüber identischen nationalen Marken entsprechend dem
früheren Doppelschutzverbot kann diesen Normen nicht entnommen werden. Art. 105
GemMVO und Art. 52 Abs. 4 GemMVO veranschaulichen gleichwohl das Bewußtsein
der Kommission als europäischer Gesetzgeber, daß ein Gemeinschaftsmarkeninhaber
Interesse an identischen nationalen Marken haben kann und infolgedessen auch zugleich
Inhaber identischer nationaler Marken sein kann; einen Lösungsansatz für das hier
interessierende Problem der Marktabschottung bieten diese Normen aber nicht.
Ungeachtet des die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die nationalen Markengesetze
tragenden Koexistenzprinzips 1075 bestehen neben Art. 52 Abs. 4 und Art. 105 GemMVO
noch so manche weitere rechtliche Korrelationen zwischen Gemeinschaftsmarke und
nationalen Marken.
Bereits bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann sich die Korrelation zu einer
identischen nationalen Marke zeigen. Dies nämlich dann, wenn der Gemeinschaftsmarkenanmelder
gemäß Art. 29 GemMVO die Priorität einer ersten Anmeldung
1071 Geänderter Vorschlag für eine Gemeinschaftsmarkenverordnung in konsolidierter Fassung vom 11.5.1988,
GRUR Int. 1989, 388
1072 Siehe GRUR Int. 1989, 388, 397, 404
1073 Ausführlich zu Art. 105 GemMVO vgl. v. Mühlendahl/Ohlgart § 26 Rn. 21 ff
1074 Hierzu ausführlich vgl. v. Mühlendahl/Ohlgart § 19 Rn. 66 f
1075 Allgemein zum Koexistenzprinzip, vgl. unter B. I. 3.c)

200
derselben nationalen Marke in Anspruch nimmt. Wenngleich Art. 29 GemMVO von der
Erstanmeldung in einem der Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft oder des
Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) spricht, ohne die
Erstanmeldungen in den EU-Mitgliedstaaten explizit zu nennen, so ist damit aber auch
eine Erstanmeldung in den meisten EU-Mitgliedstaaten automatisch mit enthalten, da die
Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft beigetreten sind 1076 .
Infolgedessen kann eine Gemeinschaftsmarke mit der gleichen Priorität einer identischen
nationalen Marke eines Mitgliedstaates angemeldet werden, diese Gemeinschaftsmarkenanmeldung
entfaltet dann in demselben Mitgliedstaat mit demselben Zeitrang
entsprechend der nationalen Marke Wirkung. Art. 29 GemMVO dokumentiert damit
anschaulich den von dem europäischen Gesetzgeber zugelassenen Doppelschutz von
Gemeinschaftsmarke und nationalen Marken eines Markeninhabers 1077 . Allerdings darf
aus dieser Zulässigkeit nicht vorschnell auf die Zulässigkeit der Veräußerung der
nationalen Marken bei gleichzeitigem Besitz einer Gemeinschaftsmarke geschlossen
werden.
Entsprechend der Inanspruchnahme der Priorität besteht für den Anmelder einer
Gemeinschaftsmarke nach Art. 34 GemMVO auch die Möglichkeit, den Zeitrang einer
nationalen Marke in Anspruch zu nehmen. Im Unterschied zu der Inanspruchnahme der
Priorität gemäß Art. 29 GemMVO ist die Inanspruchnahme des Zeitranges nicht an eine
Frist von sechs Monaten nach der Eintragung der Erstanmeldung gekoppelt. Der
Zeitranganspruch nach Art. 34 GemMVO ermöglicht dem Anmelder einer
Gemeinschaftsmarke auch nach Ablauf der sechsmonatigen Frist den Zeitrang einer
früheren Eintragung derselben Marke in einem der Mitgliedstaaten in Anspruch zu
nehmen 1078 . Entsprechend Art. 34 Abs. 2 GemMVO hat die Inanspruchnahme des
Zeitranges zur Folge, daß der Gemeinschaftsmarkeninhaber bei einem Verzicht auf seine
nationale identische Marke oder ihrer Nichtverlängerung so gestellt wird, wie wenn die
nationale Marke auch künftig rechtskräftig eingetragen wäre und damit dem Inhaber alle
Rechte aus der nationalen Marke demnach zugestanden werden. Auf diese Weise wurde
eine Handhabe geschaffen, die es ermöglicht, die nationalen Marken mit verschiedenen
Zeiträngen in einer Gemeinschaftsmarke gemeinsam zu integrieren. Diese Möglichkeit
fördert die Attraktivität der Gemeinschaftsmarke, und sie verhilft dem Inhaber mehrerer
nationaler identischer Marken zu finanziellen und verwaltungstechnischen Einsparungen
1079 . Die Inanspruchannahme des Zeitranges der nationalen identischen Marke
ist freiwillig, eine rechtliche Verpflichtung besteht folglich dahingehend nicht, identische
nationale Marken in den Komplex der Gemeinschaftsmarke einzubinden. Demgemäß
verpflichtet die Regelung von Art. 34 GemMVO einen Markeninhaber nicht zu einer
zwingenden Vorgehensweise im Falle einer parallelen Gemeinschaftsmarkenanmeldung
bei gleichzeitigem Besitz von identischen nationalen Marken. Für die vorliegend zu
beurteilende Fallkonstellation bedeutet dies, daß neben dem Bestehen nationaler Marken
1076 Siehe Liste der Mitgliedstaaten in BlPMZ 2000, 135 ff (Stand: 14.01.2000).
1077 In diesem Sinne auch v. Mühlendahl/Ohlgart § 13 Rn. 47.
1078 Zur Inanspruchannahme des Zeitrangs und seiner Formalprüfung ausführllich v. Mühlendahl/Ohlgart § 13 Rn.
68 ff.
1079 In diesem Sinne auch v. Mühlendahl/Ohlgart § 13 Rn. 67

201
ihr Markeninhaber eine autarke identische Gemeinschaftsmarke anmelden kann, ohne
eine rechtliche Pflichtkopplung an die nationalen Marken entgegen seinem Willen
fürchten zu müssen, die einem späteren Verkauf seiner nationalen Marken
entgegenstehen würde. Diese Tatsache berechtigt aber nicht – entsprechend der obigen
Anmerkung zu Art. 29 GemMVO - aus Art. 34 GemMVO gleichzeitig die generelle
Zulässigkeit der späteren Veräußerungen der nationalen Marken abzuleiten.
Die im Anmeldungsverfahren der Gemeinschaftsmarke 1080 durchgeführten Recherchen
weisen weiterhin auf eine indirekte Korrelation zwischen Gemeinschaftsmarke und
nationalen Marken hin. Gemäß Art. 39 Abs. 2 GemMVO übermittelt das Amt den
nationalen Markenämtern, die sich zur Recherche in ihren Registern bereit erklärt haben,
ein Exemplar der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1081 . Innerhalb von drei Monaten nach
Eingang der Gemeinschaftsmarkenanmeldung müssen die nationalen Markenämter ihren
Recherchebericht abgeben. Das Harmonisierungsamt führt von Amts wegen ebenfalls
eine Recherche nach älteren identischen oder ähnlichen Gemeinschaftsmarken oder
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen durch (Art. 39 Abs.1 GemMVO). Die dem
Anmelder der Gemeinschaftsmarke vom Amt übermittelten Rechercheberichte sollen
ihm die Möglichkeit geben, seine Anmeldung anhand des Rechercheergebnisses zu
überdenken und eventuell einzuschränken oder zurückzunehmen. Sofern der Anmelder
seine Gemeinschaftsmarke nicht zurückzieht und die Anmeldung dann veröffentlicht
wird, ist das Amt verpflichtet, alle in ihrem Recherchebericht aufgeführten Inhaber
älterer Gemeinschaftsmarken bzw. –anmeldungen über die Veröffentlichung zu
informieren 1082 .
Die Rechercheberichte dienen damit der Transparenz der sich gegebenenfalls
gegenüberstehenden kollidierenden Markenrechte auf europäischer und nationaler
1083
Ebene . Die Kommission hat weder in der Gemeinschaftsmarkenverordnung noch in
der Richtlinie über die Informationspflicht des Harmonisierungsamts hinausgehende
Verpflichtungen zum Handeln zugunsten der älteren Markeninhaber für das
Harmonisierungsamt oder die nationalen Markenämter an die Ergebnisse der
Rechercheberichte gekoppelt. Die Sorge über die Unverwechselbarkeit ihrer Marken
bzw. –anmeldungen kann demzufolge auch allein den jeweiligen Inhabern auferlegt
werden, gleichwohl steht es den Mitgliedstaaten frei, den nationalen Markenämtern von
Amts wegen diese Sorgfaltspflicht zu übertragen. Das deutsche Markengesetz überläßt
es wie die Gemeinschaftsmarkenverordnung den Markeninhabern allein, gegen
verwechselbare Marken bzw. Markenanmeldungen vorzugehen.
1080 Zum Anmeldungsverfahren der Gemeinschaftsmarke allgemein siehe unter D. III. 1. a)
1081 Deutschland, Frankreich und Italien haben eine solche Recherche nicht zugesagt.
1082 Art. 39 Abs. 6 GemMVO; Art. 39 GemMVO verpflichtet nicht das Amt auch die Inhaber der nationalen älteren
Marken zu informieren, folglich bleibt es den nationalen Markenämtern selbst überlassen, ob sie eine
entsprechende Information durchführen wollen, vgl. dazu Protokollerklärung Nr. zu Art. 39 Abs. 6 GemMVO,
ABl. HABM 1996, 616.
1083 Die Aufnahme der Marken in den Recherchebericht bedeutet keine verbindliche Feststellung der Markenämter
hinsichtlich der Verwechslungsgefahr und entfaltet damit keine Bindungswirkung für ein späteres
Widerspruchsverfahren. Daneben müssen die Rechercheberichte nicht alle erdenklichen relativen Schutzhindernisse
enthalten, zumal die nationalen Markenämter nur die eingetragenen Marken recherchieren und nicht
auch die nur aus ihrer Benutzung hervorgegangen Marken, die auch ein relatives Schutzhindernis darstellen
können.

202
Hierfür gewährt die Gemeinschaftsmarkenverordnung den Inhabern von älteren
nationalen Marken bzw. -anmeldungen gegenüber jüngeren identischen oder ähnlichen
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen für identische oder ähnliche Waren bzw.
Dienstleistungen einen relativen Schutzhindernisgrund zur Verhinderung der Eintragung
der Gemeinschaftsmarke 1084 , der von den Markeninhabern oder gegebenenfalls dem
Lizenznehmer geltend gemacht werden muß. Innerhalb drei Monate nach
Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung muß das Eintragungshindernisrecht
im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden 1085 . Nach Ablauf der
Widerspruchsfrist und Eintragung der Gemeinschaftsmarke kann das relative
Schutzhindernis weiterhin auf Antrag beim Amt oder mit Widerklage im
Verletzungsverfahren geltend gemacht werden 1086 . Zudem gewährt die Gemeinschaftsmarkenverordnung
auch noch eine Unterlassungsklage hinsichtlich der
Benutzung der Gemeinschaftsmarke 1087 .
Zugunsten der älteren Gemeinschaftsmarkenanmeldungen bzw. –eintragungen
verpflichtet die Richtlinie die nationalen Markengesetze, entsprechend dem relativen
Schutzhindernis zugunsten der älteren nationalen Marken gegenüber jüngeren
Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, ein relatives Schutzhindernis zu konzipieren 1088 , das
die Eintragung von nationalen identischen und ähnlichen Marken zu verhindern
ermöglicht; die verfahrensrechtliche Ausgestaltung für die Geltendmachung dieses
Schutzhindernisses schreibt dagegen die Richtlinie den nationalen Markengesetzen nicht
vor. Das deutsche Markengesetz stellt entsprechend der Gemeinschaftsmarkenverordnung
den älteren Gemeinschaftsmarkeninhabern anheim, ihr Schutzhindernis
im Widerspruchsverfahren, das allerdings entgegen der gemeinschaftsrechtlichen
Regelung der Markeneintragung nachgeschaltet ist, geltend zu machen 1089 ,
zudem kann es aber auch in Form einer Löschungsklage geltend gemacht werden 1090 .
Die Geltendmachung des relativen Schutzhindernisses liegt nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und vielen nationalen Markengesetzen 1091 , so auch nach dem
deutschen, damit allein im Ermessen der Markeninhaber. Alternativ zu der
Schutzrechtsausübung können die Markeninhaber sich aber auch mit den Inhabern der
jüngeren Marken bzw. –anmeldungen vertraglich einigen, indem sie gemeinsam eine
Vorrechtsvereinbarung schließen, in der die Benutzung der jüngeren Marke unter
Respektierung des älteren Markenrechts von den Parteien geregelt wird 1092 . Den
1084 Art. 8 GemMVO
1085 Das Widerspruchsverfahren ist in Art. 42 , 43 GemMVO und Regeln 15-22 DV geregelt.
1086 Art. 52 Abs. 1GemMVO; das Widerspruchverfahren hat für die Inhaber der älteren Markenrechte den Vorteil,
ein summarisches Verfahren zu sein, und zudem ist es kostengünstiger.
1087 Art. 106 Abs. 1 GemMVO
1088 Art. 4 Abs. 2 lit. a) (i) und lit. b), Abs. 3 RL schreibt dies den nationalen Gesetzgebern obligatorisch vor, in §
125 b MarkenG in Deutschland umgesetzt.
1089 §§ 125 b Nr. 4, 42,43 MarkenG; manche Mitgliedstaaten sehen kein Widerspruchsverfahren vor, wie
beispielsweise Österreich und Italien.
1090 §§ 125 b Nr. 5 , 51 Abs. 1 MarkenG, Ausnahme § 51 Abs. 2 MarkenG
1091 Einige nationale Markengesetze verpflichten ihre Markenämter noch, von Amts wegen die relativen Schutzhindernisse
zu berücksichtigen.
1092 Diese vertraglichen Vereinbarungen dürfen markenrechtlich auch die meisten nationalen Markenämter
anerkennen, die von Amts wegen verpflichtet sind, die relativen Schutzhindernisse zu beachten.

203
Markeninhabern der älteren Marken ist es aber auch freigestellt, in keiner Weise
gegenüber den jüngeren Markenanmeldungen bzw. –eintragungen vorzugehen. Weder
die Gemeinschaftsmarkenverordnung noch die Markenrichtlinie und auch nicht das
deutsche Markengesetz gewähren den Adressaten der Marke, den Verbrauchern, einen
Rechtsanspruch auf die Ausschließlichkeit einer Marke. Infolgedessen können die
Verbraucher nicht markenrechtlich gegen jüngere verwechslungsfähige Marken im
eigenen Namen vorgehen oder die Inhaber der älteren Marken zu einem solchen
Vorgehen rechtlich zwingen.
In Konsequenz der rechtlichen Ausformung der relativen Schutzhindernisse kann die
Anmeldung einer identischen nationalen Marke hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke
und umgekehrt nicht schon als täuschende Marke im Sinne eines absoluten
Schutzhindernisses 1093 angesehen werden, wenn auch aufgrund der Identität mit einer
eingetragenen Marke für die Verbraucher die Gefahr der Verwechslung besteht 1094 .
Die Normierung der relativen Schutzhindernisse zugunsten älterer Gemeinschaftsmarkenanmeldungen
und –eintragungen sowie älterer nationaler Markenanmeldungen
und –eintragungen ermöglicht eine Reduzierung der Kollisionsfälle, der sich
gegenüberstehenden identischen oder ähnlichen Marken für identische oder ähnliche
Waren bzw. Dienstleistungen, gleichwohl ist sie nur ein praktisches Regulativ für sich
gegenüberstehende Marken verschiedener Markeninhaber, da ein Markeninhaber nicht
gegen seine eigene Marke bzw. Markenanmeldung vorgehen wird und ihm zudem das
erforderliche Rechtsschutzbedürfnis zur Inanspruchnahme des relativen Schutzhindernisses
fehlt. Die Konstruktion des relativen Schutzhindernisses in der Gemeinschaftsmarkenverordnung
und dem deutschen Markengesetz als ein erst auf die Initiative
des älteren Markeninhabers zu prüfendes Recht seitens des europäischen und deutschen
Markenamtes veranschaulicht aber die Konzession des gemeinschaftsrechtlichen und
deutschen Gesetzgebers zugunsten der parallelen Existenz identischer Markeneintragungen
verschiedener Inhaber.
Mangels entgegenstehender markenrechtlicher Normen kann hieraus und aus den
aufgezeigten Korrelationspunkten zwischen Gemeinschaftsmarke und nationalen
Marken – wie Prioritäts- und Zeitranginanspruchannahme der nationalen Marke
zugunsten der Gemeinschaftsmarke – abgeleitet werden, daß die Anmeldung und
Eintragung von Gemeinschaftsmarke und identischen nationalen Marken für einen
Markeninhaber markenrechtlich zulässig sind.
Wie bereits an früherer Stelle dargelegt, gestattet die Gemeinschaftsmarkenverordnung
die Veräußerung der Gemeinschaftsmarke und das deutsche Markengesetz - ohne dazu
von der Richtlinie verpflichtet zu sein, denn diese schweigt sich über die Übertragbarkeit
der Marken ganz aus -, den Verkauf der deutschen Marke 1095 . Nach der europäischen
1093 § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i.V.m. § 125 b MarkenG hinsichtlich identischer Gemeinschaftsmarkenanmeldungen
und Art. 7 Abs. 1 lit. g) GemMVO bezüglich nationaler Markenanmeldungen.
1094 Vgl. Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 307, wenngleich sich die Ausführung nur auf deutsche Marken untereinander
bezieht, kann sie auch auf die Konstellation nationale Marke und Gemeinschaftsmarke zweifellos übertragen
werden.
1095 Siehe dazu E. I. und II.

204
und der deutschen Übertragungsnorm ist eine sektorale Aufspaltung der Marke, bezogen
auf ihre Waren und Dienstleistungen, gestattet, nicht zulässig ist nach beiden Normen
allerdings eine territoriale Aufteilung der Marken. Zusätzlich darf die Übertragung der
Gemeinschaftsmarke nicht eine Irreführungsgefahr für die Verbraucher herbeiführen 1096 .
Die Irreführungsgefahr muß sich nach dem Wortlaut der Regelung Art. 17 Abs. 4
GemMVO aus den Unterlagen über den Rechtsübergang in offensichtlicher Weise
ergeben. Die Tatsache der gleichzeitigen Inhaberschaft identischer nationaler Marken
seitens des Gemeinschaftsmarkenveräußerers wird sich zumeist nicht aus den
vorzulegenden Unterlagen ergeben, aber auch wenn sie aus ihnen ausnahmsweise
ersichtlich sein sollte, so kann entsprechend den obigen Ausführungen der Umstand der
Inhaberschaft identischer nationaler Marken und der nach Veräußerung der
Gemeinschaftsmarke damit auseinanderfallenden Inhaberschaft nicht als von Amts
wegen zu beachtende Irreführung der Verbraucher gewertet werden, da die Sorge der
Ausschließlichkeit der Marke den Markeninhabern von der Gemeinschaftsmarkenverordnung
übertragen ist und die Beachtung der zufälligen Kenntnis von
identischen nationalen Marken durch das europäische Markenamt dieses rechtliche
Regulierungssystem mißachten würde. Eine dem gemeinschaftsrechtlichen Irreführungsverbot
bei der Übertragung entsprechende Regelung enthält das deutsche Markengesetz
nicht. Weitere Einschränkungen zum Nachteil der Übertragbarkeit der Gemeinschaftsmarke
bzw. der deutschen Marke sind nicht normiert.
Zu guter Letzt kann die parallele Anmeldung von nationalen Marken neben einer
Gemeinschaftsmarke auch nicht als bösgläubige nationale Markenanmeldung gewertet
werden, um auf diesem Wege die spätere Veräußerung der nationalen Marken rechtlich
ins Leere laufen zu lassen. Die in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG normierte bösgläubige
Markenanmeldung als Nichtigkeitsgrund stellt keinen Auffangtatbestand zur beliebigen
Korrektur politisch nicht gewünschter Markenpraxis dar. Dieser Nichtigkeitsgrund ist
lediglich ein Instrumentarium gegen sittenwidrige Markenanmeldungen, indessen an
dieser Stelle und wie bereits dargelegt, seine durch den unbestimmten Rechtsbegriff der
Bösgläubigkeit ausgedehnte Anwendungsmöglichkeit nicht verhehlt werden soll 1097 .
Gleichwohl erfordert der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung stets eine dem
Markengesetz zuwiderlaufende Haltung des Markenanmelders.
Aufgrund der rechtlichen Zulässigkeit der Doppelanmeldung von Gemeinschaftsmarke
und nationalen Marken und die Ausgestaltung der Gemeinschaftsmarke sowie der
deutschen Marke als frei übertragbare immaterielle Vermögensgegenstände darf die
Anmeldung einer deutschen Marke neben der Inhaberschaft einer Gemeinschaftsmarke,
kombiniert mit der Bereitschaft oder gar Absicht, die nationale Marke später zu
veräußern, nicht als bösgläubig angesehen werden, denn eine solche Anmeldung schöpft
lediglich den gesetzlich gesetzten Rahmen des rechtlich konstituierten Markensystems
aus. Die in einigen Punkten bestehende Korrelation zwischen Gemeinschaftsmarke und
1096 Art. 17 Abs. 4 GemMVO, die Bejahung der Irreführungsgefahr führt nicht zur Unwirksamkeit der Veräußerung
der Gemeinschaftsmarke, sie verursacht lediglich, daß das Harmonisierungsamt dem Rechtsübergang der
Gemeinschaftsmarke nicht die mit der Eintragung verbundene Rechtswirkung zugesteht, vgl. v.
Mühlendahl/Ohlgart, § 9 Rn. 14.
1097 Siehe unter F. II die ausführliche Darstellung zum Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung.

205
nationalen Marken induziert nicht eine höhere Rangwertigkeit der Gemeinschaftsmarke
gegenüber den nationalen Marken, vielmehr basiert das aufgezeigte rechtliche
Markensystem grundsätzlich auf der Gleichwertigkeit der europäischen und nationalen
Marken, und infolgedessen kann auch nicht schon alleine zugunsten der Gemeinschaftsmarke
die Anmeldung einer nationalen Marke per se als bösgläubig angesehen
werden.
Im übrigen können für eine Doppeleintragung von Gemeinschaftsmarke und nationalen
Marken in der Markenpraxis zweckdienliche und berechtigte Gründe vorliegen. So kann
das Interesse an Markenschutz anfänglich nur auf bestimmte Mitgliedstaatsgebiete
begrenzt sein und später dann doch auf die europäische Gemeinschaft insgesamt
ausgedehnt werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß mit der nationalen
Markenanmeldung allein die Prioritätsvoraussetzungen für die Internationale Registrierung
nach dem Madrider Markenabkommen geschaffen werden sollen. Denn eine
solche Internationale Registrierung ist bislang über eine Gemeinschaftsmarke noch nicht
möglich 1098 Desweiteren kann sich im Laufe des Anmeldeverfahrens der
Gemeinschaftsmarke die Gefahr offenbaren, daß ein Inhaber einer älteren nationalen
Marke die Eintragung der gewünschten Gemeinschaftsmarke verhindern kann, und
deshalb wird vorsorglich die Marke zusätzlich als nationale Marke in den
Mitgliedstaaten angemeldet, in denen die entgegenstehende nationale Marke keinen
Schutz genießt, um auf diese Weise der Gefahr des totalen Markenschutzverlustes
entgegenzutreten 1099 .
Der Umstand, daß die Veräußerung der nationalen Marken an unabhängige Dritte unter
Beibehaltung der Gemeinschaftsmarke die Gefahr der Marktabschottung im
Binnenmarkt begründet, ist ein unbefriedigender Nebeneffekt, der aber nicht mit dem
Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
annulliert werden kann.
Wenngleich der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung auf einer Vorgabe der
Markenrichtlinie beruht, deren Ziel die Angleichung der nationalen Markengesetze
zugunsten des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes ist 1100 , so
kann diese fakultative Option doch nicht als Instrumentarium zur Vermeidung der
Marktabschottung im Binnenmarkt angesehen werden, da die nationalen Markengesetzgeber
nicht zu ihrer Umsetzung gezwungen sind, eine solche aber Voraussetzung ist, um
der Vorgabe eine zielgerichtete Bestimmung gegen die Marktabschottungsgefahr
zusprechen zu können. Eine solche Absicht kann damit folgerichtig auch nicht dem
nationalen Gesetzgeber bei der Umsetzung der fakultativen Vorgabe unterstellt werden.
1098 Der von der Kommission vorgeschlagene Beitritt der Europäischen Union zum Protokoll des Madrider
Markenabkommens ist noch nicht umgsetzt worden, zum Beitrittsvorschlag vgl. Mühlendahl/Ohlgart, Einführung
4.d.
1099 Diese Vorgehensweise begibt sich zwar der Möglichkeit, gemäß Art. 110 Abs. 1 GemMVO den Zeitrang der
Gemeinschaftsmarkenanmeldung zugunsten der nationalen Markenanmeldung in Anspruch zu nehmen, sie kann
dafür aber zu einer früheren nationalen Eintragung in der Praxis und so zu einer früher gesicherten Rechtsposition
verhelfen und erspart auch die für die Zeitranginanspruchnahme fälligen Umwandlungsgebühren nach Art. 109
Abs. 1 S. 2 GemMVO; ausführlich zur Zeitranginanspruchnahme v. Mühlendahl/Ohlgart, § 20.
1100 Siehe dazu die Darstellung unter B. II. 1.

206
Indem die nationale Markenanmeldung bei gleichzeitiger Inhaberschaft einer identischen
Gemeinschaftsmarke nicht als bösgläubig angesehen wird, ist es nach diesem Ergebnis
somit unerheblich, ob die Doppelanmeldung von Gemeinschaftsmarke und identischen
nationalen Marken zeitgleich oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in welcher
Reihenfolge vorgenommen wird.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Kommission bei der Normierung des
europäischen Markenrechts mittels der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der
Richtlinie zuvörderst auf die Selbstregulierung seitens der älteren Markeninhaber im
Hinblick auf die sich aus den sich gegenüberstehenden verwechslungsfähigen Marken
entstehenden Kollisionsproblemen vertraut hat 1101 . Zudem ist sie davon ausgegangen,
daß mit Schaffung der Gemeinschaftsmarke immer mehr Marken nicht als nationale
Marken sondern direkt als Gemeinschaftsmarken angemeldet werden und dadurch sich
die Hindernisse für den freien Warenverkehr verringern 1102 . Zwar war sich der
europäische Gesetzgeber der Tatsache bewußt, daß nationale Marken und eine identische
Gemeinschaftsmarke von einem Markeninhaber angemeldet werden können; die
Vorstellung der erweiterten Variante, um die spätere Veräußerung der nationalen
Marken unter Beibehaltung der Gemeinschaftsmarke mag der Kommission aber bei der
Ausgestaltung der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Markenrichtlinie fern
gelegen haben, so daß sie diesbezüglich keine expliziten Regelungen getroffen hat.
Gegenwärtig ist es somit sowohl nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung wie auch
nach der Richtlinie und damit nach den nationalen Markengesetzen zulässig, eine Marke
gleichzeitig als nationale Marke und als Gemeinschaftsmarke anzumelden – das
Koexistenzprinzip in Reinform 1103 .
Die eigentliche Problematik der Doppeleintragung liegt nicht in der gleichzeitigen
Anmeldung von Gemeinschaftsmarke und identischen nationalen Marken eines
Markeninhabers, wenn auch diese Anmeldungen die Wurzeln der später entstehenden
Schwierigkeiten bilden, sie tritt erst zutage, wenn die einheitliche Markeninhaberschaft
durch Veräußerung der Marken an verschiedene und rechtlich wie wirtschaftlich
unabhängige Rechtsnachfolger aufgelöst wird. Denn dann besteht die Gefahr, daß die
nun verschiedenen Markeninhaber sich gegenseitig aus ihrer Marke die Einfuhr von
Waren in andere Mitgliedstaaten verbieten können und somit, obschon eine
Gemeinschaftsmarke existiert, die gerade als Instrument für einen ungehinderten
Warenverkehr innerhalb der EU geschaffen wurde, wieder die Marktabschottung
innerhalb der Gemeinschaft betrieben würde, es sei denn, der Tatbestand erfährt indirekt
durch kennzeichenrechtliche oder außerkennzeichenrechtliche Regelungen Korrekturen,
die die Gefahr der Marktabschottung reduzieren oder gar ganz beseitigen.
Indem die die Gefahr der Marktabschottung begründende Sachverhaltsvariante der
Anmeldung von Gemeinschaftsmarke und identischen nationalen Marken und deren
1101 Indem die Richtlinie den nationalen Gesetzgebern keine Vorschriften für die verfahrensrechtliche Ausgestaltung
der Umsetzung der relativen Schutzhindernisse macht, können die Mitgliedstaaten auch eine Berücksichtigung der
relativen Schutzhindernisse von Amts wegen vorschreiben.
1102 Vgl. Einleitung zum Verordnungsvorschlag, GRUR Int. 1981, 86.
1103 allgemein zum Koexistenzprinzip siehe unter B. I. 3. a)

207
späteren Veräußerung nicht gemeinschaftsrechtlich weder durch die das europäische
Markenrecht regulierende Gemeinschaftsmarkenverordnung noch durch die Richtlinie
berücksichtigt wurde, ist die Fallvariante auf gemeinschaftliche Grenzen des nationalen
Markenschutzes zu untersuchen. Als gemeinschaftsrechtliche Grenzen kommen
vorliegend die Wettbewerbsregeln nach Art. 81, 82 EGV 1104 und das Verbot der
Diskriminierung und der verschleierten Handelsbeschränkung anhand von Art. 28, 30
EGV 1105 in Betracht 1106 . Wenn auch Art. 28, 30 EGV als die sedes materiae zur
Beurteilung zeichenrechtlicher Sachverhalte hinsichtlich ihrer gemeinschaftsrechtlichen
Zulässigkeit angesehen werden, so sind die europäischen Wettbewerbsnormierungen in
Art. 81, 82 EGV die offenkundige Rechtsgrundlage zur Überprüfung von Vereinbarungen
über die Verwertung der nationalen Markenrechte 1107 .
Die Rechtsprechung, sei es auf deutscher Ebene oder seitens des EuGH, mußte sich
bislang explizit mit der hier in die Überlegung aufgenommenen Fallkonstellation noch
unter keinem Gesichtspunkt auseinandersetzen. Auch in der Literatur finden sich
diesbezüglich keine konkreten Erwägungen 1108 .
2. Das europäische Wettbewerbsrecht
Das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft soll ein System unverfälschten Wettbewerbs
gewährleisten und damit gleiche Wettbewerbsbedingungen allen im Gemeinsamen
Markt tätigen Unternehmen garantieren. Die Wettbewerbsregeln verbieten wettbewerbsbeschränkende
Vereinbarungen und Verhaltensweisen Privater, die an die Stelle
des mit Risiken verbundenen Wettbewerbs eine praktische Zusammenarbeit setzen
wollen und nicht mehr wettbewerbsgerechte Marktbedingungen zwischen den
Mitgliedstaaten implizieren 1109 .
Das europäische Wettbewerbsrecht erfaßt aber nicht jede sich faktisch auf die
Marktbedingungen im Gemeinsamen Markt auswirkende Vereinbarung oder
Abstimmung, vielmehr sind nur die Abmachungen verboten, die die Wettbewerbsbeschränkung
unmittelbar zum Gegenstand oder zur Folge haben. An diesen Voraussetzungen
mangelt es aber grundsätzlich einer einfachen, ohne Aufnahme von weiteren,
die Benutzung der zu veräußernden Marke betreffenden Zusatzregelungen, Vereinbarung
über die Übertragung des nationalen Markenrechts. Die spätere Geltendmachung eines
mittels der Übertragung abgeleiteten nationalen Markenrechts und die daraus
1104 Früher Art. 85, 86 EWGV, siehe Fn. 15.
1105 Früher Art. 30, 36 EWGV, siehe Fn. 15.
1106 Wenn auch zwischen den Vorschriften über den freien Warenverkehr und dem gemeinschaftsrechtlichen
Wettbewerbsrecht ein enger Zusammenhang besteht, so sind diese Normen gleichwohl selbständig nebeneinander
anwendbar, vgl. Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 407 ff; wie bereits erwähnt, basiert die
Umnumerierung auf Art. 12 des Amsterdamer Vertrags vom 2.10.1997, der am 1.5.1999 in Kraft getretenen ist,
BGBGl. 1998 II, S. 387, ber. BGBl. 1999 II, S. 416.
1107 Vgl. dazu Fezer, Festschrift 25 Jahre BPatG, S. 405, 409, 410 f
1108 Lediglich Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 94 stellt die Frage, die mit der vorliegenden Fallkonstellation in
Zusammenhang gebracht werden kann, ob die nationale Markenverwertung im Europäischen Binnenmarkt
rechtlich zulässig sein soll; konkrete Lösungsvorschläge werden allerdings nicht angeboten.
1109 Streinz, § 16 II. 1.

208
resultierende Marktbehinderung ist nicht Gegenstand, Mittel oder Folge der
Übertragungsvereinbarung, sondern hat ihren Ursprung in den nationalen Markennormen,
die dem Inhaber der nationalen Marke ein ausschließliches Recht aus der Marke
gewähren.
Diese Auffassung wird heute sachgerechterweise generell vertreten 1110 ; auch der EuGH
vertritt sie indirekt, indem er seine die Markenaufspaltung explizit betreffenden
Entscheidungen lediglich unter Beachtung der Vorschriften des freien Warenverkehrs
trifft und nicht mehr auf die gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbsregeln eingeht 1111 .
Dagegen nahm der EuGH anfangs zunächst die gemeinschaftskonforme Auslegung der
gewerblichen Schutzrechte nur anhand der Wettbewerbsregeln vor 1112 , und in der
Literatur wurde demzufolge wiederholt die heute aber überholte Ansicht vertreten, daß
die Übertragung von nationalen Marken schon lediglich aufgrund ihres aus dem
territorialen Schutzbereich resultierenden marktaufteilenden Effekts von sich aus das
Kartellverbot verwirkliche 1113 .
Obschon die bisherigen kartellrechtlichen Beurteilungen von Übertragungsvereinbarungen
keine die vorliegend zu untersuchende Fallgestaltung der Veräußerung von
nationalen Marken neben der gleichzeitigen Inhaberschaft einer identischen
Gemeinschaftsmarke seitens des Veräußerers betreffen, so sind sie gleichwohl ohne
Einschränkung auf die vorliegend zu untersuchende Fallvariante anwendbar.
Wie zuvor ausgeführt, koexistieren die Gemeinschaftsmarke und die ihr entsprechenden
nationalen Marken rechtlich unabhängig, auch wenn sie für nur einen Markeninhaber
registriert sind und können folglich auch einzeln an unabhängige Dritte veräußert
werden. Wird nun eine nationale Marke aus einem solchen Kontext heraus ohne weitere
Zusatzregelungen veräußert, liegt prinzipiell der gleiche Sachverhalt wie bei der
Veräußerung einer nationalen Marke ohne gleichzeitigen Besitz einer identischen
Gemeinschaftsmarke vor. Insofern liegt die Übertragung der Zulässigkeit nach den
europäischen Wettbewerbsregeln auf die hier zu untersuchende Fallkonstellation nahe.
Gleichwohl kann dieser Transfer nicht ohne genaue Betrachtung des besonderen
Umstandes der Zurückbehaltung der Gemeinschaftsmarke ausgesprochen werden.
Wird eine nationale Marke nach deutschem Vertragsrecht veräußert, so sind die
Vertragsparteien neben ihren vertraglichen Vereinbarungen über § 242 BGB auch an
Treu und Glauben gebunden. Bezogen auf den Markenveräußerer und gleichzeitigen
Inhaber der identischen Gemeinschaftsmarke hat dies insbesondere zur Folge, daß er
sich – vorausgesetzt, es wurde zwischen den Vertragsparteien nichts Spezifisches über
die Benutzung der nationalen Marke vereinbart, wozu sie aufgrund der geltenden
Vertragsfreiheit befugt sind – zu seinem früheren Verhalten nicht in Widerspruch setzen
darf, respektive bedeutet dies, daß der Veräußerer nicht aus seiner Gemeinschaftsmarke
1110 Vgl. nur Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 101
1111 Die diesbezüglichen EuGH-Entscheidungen sind unter G. I. ausführlich dargestellt.
1112 Zur allgemeinen Entwicklung der gemeinschaftskonformen Auslegung der gewerblichen Schutzrechte siehe
unter B. V. 3..
1113 Ausführlich hierzu Hefermehl/Fezer, H/I/Sch/I, S. 62 ff, mit zahlreichen Fundstellenangaben der einschlägigen
Literatur in Fn. 188.

209
einschränkende Rechte gegenüber dem Erwerber seiner nationalen Marke zu Lasten der
Benutzung der erworbenen Marke innerhalb des territorialen Schutzbereichs der
nationalen Marke geltend machen und durch die Benutzung seiner Gemeinschaftsmarke
die nationale Marke nicht beeinträchtigen darf. Denn die in der Übertragung der
nationalen Marke enthaltene Zustimmung für die Benutzung der übertragenen Marke
seitens des Veräußerers würde durch diese Vorgehensweise konterkarriert.
Diese aus Treu und Glauben resultierende Pflicht für den Gemeinschaftsmarkeninhaber
bedeutet de facto eine Einschränkung des dem Gemeinschaftsmarkeninhaber
ursprünglich zustehenden, die ganze Europäische Union umfassenden Aktionsradiusses
für die Benutzung seiner Gemeinschaftsmarke und damit zugleich eine Beschränkung
des unter der Gemeinschaftsmarke geführten Wettbewerbs. Diese Beschränkung läßt
aber die einfache ohne zusätzliche vertragliche Abreden gestaltete Übertragung der
nationalen Marke nach den europäischen Wettbewerbsregeln kartellrechtlich nicht
unzulässig werden.
Wenn auch gar in der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleiteten Pflicht des
Gemeinschaftsmarkeninhabers die Erteilung einer räumlich begrenzten Lizenz gesehen
werden sollte – sei es in Form einer schuldrechtlichen oder womöglich einer
ausschließlichen Lizenz – so vermag auch diese Ansicht nicht, die Übertragung der
nationalen Marke infolgedessen kartellrechtswidrig beurteilen zu müssen, da Art. 22
Abs. 1 GemMVO sowohl eine schuldrechtliche wie auch eine ausschließliche Lizenz an
der Gemeinschaftsmarke gestattet und auch deren Beschränkung auf Teilgebiete des
Schutzbereichs der Gemeinschaftsmarke 1114 .
Demgemäß ist auch unter Beachtung der aus deutscher Sicht bestehenden Pflicht aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben für den Gemeinschaftsmarkeninhaber die hier zu
untersuchende Fallgestaltung hinsichtlich der Veräußerung der nationalen Marken unter
gleichzeitiger Beibehaltung der identischen Gemeinschaftsmarke kongruent mit den
bereits rechtlich entschiedenen Sachverhalten der einfachen Übertragung einer
nationalen Marke ohne die gleichzeitige Existenz einer parallelen Gemeinschaftsmarke
als nach den gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbsregeln als zulässig zu beurteilen.
3. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs
Das Ergebnis, daß die Übertragungen der nationalen Marken bei gleichzeitiger
Inhaberschaft einer identischen Gemeinschaftsmarke nicht gegen die europäischen
1114 Ein besonderes Formerfordernis stellt die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht an die Lizenzerteilung, im
Einzelfall – der allerdings bei der vorliegenden Konstellation nicht gegeben ist – konnte allerdings in der
Vergangenheit die inhaltliche Gestaltung des Lizenzvertrages ein Formerfordernis auslösen, insbesondere kommt
hier § 34 a.F. GWB in Betracht; dieses Schriftformverbot ist aber seit 1.1.1999 ersatzlos gestrichen und muß nur
noch bei vor dem 1.1.1999 geschlossenen Verträgen berücksichtigt werden, siehe dazu unter E. III. Demzufolge
ist der Weg, in der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleiteten Pflicht eine Lizenz zu sehen, nicht
durch ein Formerfordernis von vornherein abgeschnitten. Auf die nach dem deutschen Markengesetz nicht
gegebene Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs einer Gemeinschaftsmarke hinsichtlich einer an ihr
bestehenden Lizenz sei an dieser Stelle kurz hingewiesen, vgl. dazu v. Mühlendahl/Ohlgart, § 9 Rn. 32.

210
Wettbewerbsregeln verstoßen, indiziert keinesfalls die Antwort, wie die Fallkonstellation
anhand des Grundsatzes des freien Warenverkehrs zu beurteilen ist.
Den Grundsatz des freien Warenverkehrs definieren heute die Vorschriften des Art. 28
und 29 EGV 1115 , derweil Art. 28 EGV die Einfuhr von Waren und Art. 29 EGV die
Ausfuhr der Waren betreffen und deren mengenmäßige Beschränkung sowie alle
Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verbieten. Diese Verbote
gelten unmittelbar, so daß dem Verbot widersprechende nationale Rechtsnormen im
innergemeinschaftsrechtlichen Verkehr nicht zur Anwendung kommen können 1116 .
Die nationalen Markengesetze sind aufgrund ihrer territorialen Ausschlußwirkungen an
dem Verbot von Art. 28 EGV aller Maßnahmen gleicher Wirkung zu prüfen 1117 . Die
früheren Bedenken, dieses Verbot grundsätzlich nicht auf die markenrechtlichen Normen
anzuwenden, weil sich Art. 28 EGV auf staatliche Maßnahmen bezieht und die
Einfuhrbeschränkung erst aus der Rechtsausübung des Markeninhabers resultiert,
konnten nicht überzeugen und sind heute als nicht gerechtfertigt widerlegt 1118 .
Die Vorschriften des freien Warenverkehrs und damit die gemeinschaftsrechtlichen
Grenzen des nationalen Markenschutzes sind allerdings naturgemäß erst zu beachten,
wenn der zu beurteilende Sachverhalt im grenzüberschreitenden Kontext steht, da es
mangels eines solchen Kontextes an einer Behinderung des innergemeinschaftsrechtlichen
Handelsverkehrs fehlt 1119 . Allein die in der vorlie-genden Fallvariante
bestehende Koexistenz von Gemeinschaftsmarke und identischen nationalen Marken
eines ursprünglichen Inhabers schafft nicht den erforderlichen Zusammenhang, da ihr
nur eine Behinderung des innergemeinschaftslrechtlichen Handelsverkehrs immanent ist,
diese zunächst rein theoretische Behinderung aber nicht ausreichend ist 1120 .
Infolgedessen weist auch die Veräußerung der nationalen Marken an verschiedene
Erwerber unter Beibehaltung der Inhaberschaft der identischen Gemeinschaftsmarke
solange keinen gemeinschaftsrechtlichen Bezug auf, wie die Erwerber der nationalen
Marken lediglich aus ihrer Marke gegen Handlungen Dritter innerhalb ihres Mitgliedstaates
vorgehen. Gemeinschaftsrechtliche Brisanz erfährt die Fallkonstellation erst,
wenn die nationalen Markeninhaber aus ihrer nationalen Marke die Einfuhr von aus
anderen Mitgliedstaaten stammenden Waren in den Schutzbereich ihrer nationalen
Marke zu behindern oder abzuschotten versuchen.
Die oben aus deutscher Sicht dargestellte Möglichkeit der Annahme einer konkludenten
territorialbeschränkten Lizenz auf das Mitgliedstaatsgebiet der veräußerten nationalen
Marke an der identischen Gemeinschaftsmarke zugunsten des Erwerbers der nationalen
1115 Früher waren diese die Normen Art. 30 und 34 EWGV, siehe Fn. 15.
1116 Aufgrund der unmittelbaren Wirkung dieser Verbote können sich auch Privatpersonen auf diese Verbote vor den
Behörden und Gerichten der Mitgliedstaaten berufen, wenngleich die Judikatur von sich aus auch diese
Verbotsnormen berücksichtigen muß, vgl. Leible in EGV-Kommentar, Art. 28 Rn. 5.
1117 Zur Subsumption der Markenrechte unter den Begriff der Maßnahme gleicher Wirkung und nicht unter der
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung vgl. Leible in EGV-Kommentar, Art. 28 Rn. 2, Fezer/Hefermehl,
H/I/Sch/S, S. 30 f
1118 Dazu ausführlich Fezer/Hefermehl, H/I/Sch/S, S. 28 ff und Leible in EGV-Kommentar Art. 28 Rn. 6.
1119 Vgl. Leible in EGV-Kommentar, Art. 28 Rn. 5
1120 Vgl. Leible in EGV-Kommentar, Art. 28 Rn. 5

211
Marke kann die aus der Veräußerung der nationalen Marke resultierende Behinderung
des freien Warenverkehrs nur mindern, indem sie auf diese Weise eine mögliche
Regelung für das Verhältnis zwischen Gemeinschaftsmarkeninhaber und Erwerber der
nationalen Marke bietet; eine den Grundsatz des freien Warenverkehrs befriedigende
Lösung stellt dieses Modell allerdings nicht dar. Denn der dem Erwerb der nationalen
Marke von einem Inhaber, der zugleich auch Inhaber identischer nationaler Marken in
anderen Mitgliedstaaten war und auch diese an verschiedene Käufer übertrug,
zugrundeliegende Kaufvertrag vermag nur das Verhältnis zwischen Veräußerer und
Erwerber der nationalen Marke rechtlich zu normieren, nicht aber die Beziehungen der
Erwerber der nationalen Marken untereinander rechtlich zu gestalten. Aus dem
Übertragungsvertrag der nationalen Marke kann infolgedessen nicht ein allgemeines
Verbot für den Erwerber der nationalen Marke hergeleitet werden, sein Ausschließlichkeitsrecht
aus seiner nationalen Marke nicht gegenüber den anderen Erwerbern der
nationalen Marken von dem Gemeinschaftsmarkeninhaber geltend zu machen.
Die durch Ausübung eines nationalen Rechts resultierende Marktabschottung ist grundsätzlich
nach Art. 28 EGV verboten, es sei denn, sie ist ausnahmsweise gemäß Art. 30
EGV gerechtfertigt 1121 . Ob und inwieweit eine Rechtfertigung vorliegt, erforderte eine
kritische Abwägung der den zu beurteilenden Sachverhalt bestimmenden nationalen
gegenüber den gemeinschaftsrechtlichen Aspekten. Ausgangspunkt dieser Abwägung
muß vorliegend die Prüfung sein, ob die Ausübung des ausschließlichen Rechts aus der
Marke zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts gehört 1122 .
Eine einfache Konfliktlösung der zu beurteilenden Fallkonstellation und der damit
obsolet werdenden Abwägung kann nicht in unterscheidenden Zusätzen bei den
nationalen Marken gesehen werden. Dieser im Zusammenhang mit der gesetzlichen
Ausgestaltung der Koexistenz von Gemeinschaftsmarke und nationalen Marken lange
Zeit diskutierte Ansatz 1123 ist letztendlich nicht geeignet, eine Täuschung der
Verbraucher ausreichend zu unterbinden und kann gerade nicht dem spezifischen
Gegenstand des nationalen Markenrechts gerecht werden 1124 .
Denn nach der nun als gefestigt anzusehenden und sachgerechten Rechtsprechung des
EuGH ist dem spezifischen Gegenstand der nationalen Markenrechte grundsätzlich das
zeichenrechtliche Abwehrrecht des Markeninhabers zum Schutze seiner Marke vor
Mißbräuchen seitens Dritter zuzuordnen, um auf diese Weise den Schutz der
Identifikations- und Qualitätsfunktion seiner Marke zu gewährleisten 1125 , was die
unterscheidenden Zusätze offenkundig nicht vermögen.
1121 Die Problematik des Verhältnisses von Art. 28 und 30 EGV wurde bereits unter B. V. 3. dargestellt.
1122 Vor der Konstituierung der Formel vom spezifischen Gegenstand des Markenrechts durch den EuGH wurde
unterschieden zwischen Bestand und Ausübung des Markenrechts, vgl. dazu unter B. V. 3. und ausführlich
diesbezüglich Hefermehl/Fezer, H/I/Sch/S, S. 78 ff.
1123 Siehe diesbezüglich nur den Bericht von Graf von Westerholt, GRUR Int. 1976, 39, 41.
1124 Die noch in der „HAG-I“-Entscheidung vertretene gegenteilige Ansicht des EuGH kann heute als überholt
angesehen werden, vgl. dazu die Darstellung unter G. I.; siehe auch Beier, RIW/AWD 1978, 213 ff.
1125 Siehe hierzu die ausführliche Darstellung unter B. V. 3.

212
Die vorliegende Besonderheit des zu beurteilenden Sachverhalts, in dem das nationale
Markenrecht von einem Inhaber abgeleitet wird, der gleichzeitig Inhaber einer
identischen Gemeinschaftsmarke ist und Inhaber identischer anderer nationaler Marken
war, wirft die Frage auf, ob auch hier dieser Grundsatz Anwendung findet. Denn durch
diese Konstellation könnte das in der „Terranova“-Entscheidung des EuGH
ausgesprochene Argument sinngemäß in der Form aktiviert werden 1126 , daß die
Identifikations- und Qualitätsfunktion der nationalen Marke zugunsten ihres Erwerbers
durch die parallele Existenz identischer anderer nationaler Marken und einer identischen
Gemeinschaftsmarke, die auf die Anmeldung eines Markeninhabers zurückgehen, in
Frage gestellt sind, da der Schutz der Funktionen der nationalen Marke in der parallel
existierenden identischen Gemeinschaftsmarke geradezu in ihrem, auch den
Schutzbereich der nationalen Marke eines Mitgliedstaates einschließenden
Schutzumfang aufgeht. In der parallelen Inhaberschaft von Gemeinschaftsmarke und
identischen nationalen Marken kann die Demonstration des Markeninhabers gesehen
werden, an einem umfassenden Markenschutz interessiert zu sein, und reziprok dazu
kann daraus sein Desinteresse an dem begrenzten nationalen Markenschutz abgeleitet
werden kann. In Konsequenz könnte dann dem Rechtsnachfolger des ursprünglichen
Markeninhabers, auch wenn er lediglich nur eine nationale Marke von ihm ableitet, die
Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts aus dieser abgeleiteten Marke, um die Einfuhr
von Waren zu verhindern, die mit den anderen identischen nationalen Marken bzw. der
Gemeinschaftsmarke des ursprünglichen Markeninhabers gekennzeichnet sind, mangels
Schutzbedürfnis der nationalen Markenfunktionen versagt werden. Dieser Ansatzpunkt
übersieht aber die rechtliche Formation durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung und
die Markenrichtlinie und damit in deren Umsetzung der nationalen Markengesetze der
Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken als selbständig koexistierende Marken.
Wie die obige Darstellung gezeigt hat 1127 , setzt die rechtliche Selbständigkeit von
Gemeinschafts-marke und nationalen Marken keine verschiedenen Markeninhabern
voraus. Aus dem Umstand, daß die nationalen Markenfunktionen in den Funktionen der
Gemeinschaftsmarke praktisch aufgrund des die Gesamtheit der europäischen
Mitgliedstaaten umfassenden Schutzgebietes der Gemeinschaftsmarke aufgehen, darf
nicht zugleich die rechtliche und unwiderbringliche Verschmelzung der nationalen
Markenfunktionen mit den Funktion der Gemeinschaftsmarke geschlußfolgert werden.
Unter Beachtung der Selbständigkeit der nationalen Marke kann demnach dem Erwerber
der nationalen Marke nicht das Desinteresse des ursprünglichen Inhabers unter Berufung
auf die praktische Vereinigung von nationalen und gemeinschaftsrechtlichen
Zeichenfunktionen entgegengehalten werden, denn mit der Übertragung der nationalen
Marke löst sich diese praktische Verbindung und ist allein das schützenswerte Interesse
des neuen Markeninhabers maßgebend.
Somit kann dem Erwerber der nationalen Marke nicht von vornherein die Ausübung des
Ausschließlichkeitsrechts aus seiner nationalen Marke abgesprochen werden, vielmehr
ist die Erschöpfung des Ausschließlichkeitsrechts aus der erworbenen nationalen Marke
1126 Vgl. GRUR Int. 1976, 402, 410, 411
1127 Vgl. die Ausführungen unter G. II. 1..

213
detailliert zu prüfen, allerdings muß selbstredend bei dieser Prüfung die Besonderheit der
Ursprungsidentität von nationaler Marke und Gemeinschaftsmarke bedacht werden.
Das Ausschließlichkeitsrecht aus der nationalen Marke ist auch in dieser speziellen
Fallkonstellation nicht erschöpft. Die in der Übertragung der nationalen Marke
enthaltene Zustimmung zugunsten der Benutzung der nationalen Marke kommt nicht der
Zustimmung gleich, die eine Erschöpfung des Rechts auslöst 1128 . Indem der
ursprüngliche Inhaber der nationalen Marke diese vollständig auf einen neuen Inhaber
überträgt, ohne mit ihm in irgendeiner wirtschaftlichen Beziehung zu stehen, begibt er
sich des Rechts, unmittelbar oder mittelbar zu bestimmen, welche Waren mit der
nationalen Marke gekennzeichnet werden dürfen und welche Qualität die
gekennzeichneten Waren haben müssen. Die beim Veräußerer der nationalen Marke
zurückbleibende identische Gemeinschaftsmarke vermag keine andere rechtliche
Würdigung zu begründen, da sie ihm keine explizite rechtliche Anspruchsgrundlage
bietet, die die mit dem Verkauf der nationalen Marke verlorengegangene Bestimmungsbefugnis
zugunsten des Kennzeichnungsobjekts und der Produktqualität hinsichtlich der
nationalen Marke kompensiert. Die oben angesprochene mögliche Konstruktion einer
konkludenten Lizenz an der Gemeinschaftsmarke aufgrund der aus dem Grundsatz von
Treu und Glauben resultier-enden Pflicht des Gemeinschaftsmarkeninhabers gegenüber
dem Erwerber der nationalen Marke 1129 kann auch nicht den Weg öffnen, dem Gemeinschaftsmarkeninhaber
einen entsprechenden Bestimmungsanspruch hinsichtlich der
Verwendung der nationalen Marke zuzusprechen. Zunächst ergibt sich ein solcher
Anspruch nicht automatisch aus einer Lizenz, die Lizenzpartner müssen ihn vielmehr
vertraglich vereinbaren. Die konkludente Lizenz bietet keinen Ansatz, eine solche
Vereinbarung mit Hilfe der Auslegung zu konstruieren, da eine solche Vereinbarung im
Widerspruch mit der im Vordergrund stehenden bedingungs-losen Übertragung der
nationalen Marke stehen würde und demzufolge die Grenzen der Auslegung überschreitet.
Mit der Übertragung der nationalen Marke ist sie vollständig von der identischen
Gemeinschaftsmarke abgekoppelt, mit der Folge, daß die Erschöpfung der
Gemeinschaftsmarke nicht zugleich auch die Erschöpfung der veräußerten nationalen
Marke bewirken kann. Zwar erschöpft sich auch eine nationale Marke, wenn sie statt
innerhalb ihres territorialen Schutzbereich in dem sonstigen Gebiet des EWR erstmalig
in den Verkehr gebracht wird 1130 , so daß bei gleichzeitiger Inhaberschaft von
Gemeinschaftsmarke und identischer nationaler Marke sich beide Zeichenrechte mit dem
Inverkehrbringen einer mit der entsprechenden Marke zugleich erschöpfen. Damit ist
dem Inhaber beider Marken das Argument verwehrt, daß mit dem Inverkehrbringen der
gekennzeichneten Waren außerhalb des territorialen Schutzbereichs der nationalen
Marke nur die Gemeinschaftsmarke erschöpft sei und nicht gleichzeitig auch die
nationale Marke. Diese umfassende Erschöpfungswirkung verstößt nicht gegen das Koexistenzprinzip
von Gemeinschaftsmarke und nationalen Marken. Wenn auch weder die
1128 So ausdrücklich die „Ideal-Standard“ Entscheidung des EuGH, GRUR Int. 1994, 614, 616
1129 Siehe in diesem Kapitel unter G. II. 2..
1130 Dazu eingehend die „Silhouette“ Entscheidung des EuGH, GRUR Int. 1998, 695 ff

214
Gemeinschaftsmarkenverordnung noch die Markenrichtlinie explizit die Erschöpfung
von Gemeinschaftsmarke und nationaler Marke bei gleicher Inhaberschaft normiert, so
ergibt sie sich im Lichte des Grundsatzes des freien Warenverkehrs nach Art. 28, 30
EGV 1131 . Diese Auslegung versperrt dem Inhaber von Gemeinschaftsmarke und
identischen nationalen Marken die Möglichkeit, mittels seiner nationalen Marken die
Absatzmärkte im Binnenmarkt seiner bereits unter seiner Marke in den Verkehr
gebrachten Waren zu kontrollieren. Sobald aber die Inhaberschaft von Gemeinschaftsmarke
und nationaler Marke auf verschiedene und wirtschaftlich unabhängige Inhaber
durch Übertragung dividiert wird, ist für die Erschöpfung sowohl der nationalen Marke
wie auch der Gemeinschaftsmarke allein ihre eigene Benutzung entscheidend, und die
umfassende Erschöpfungswirkung kann keine Anwendung finden. Das Band der
ursprünglichen Inhaberschaft von Gemeinschaftsmarke und nationaler Marke, das die
umfassende Erschöpfung von beiden Marken begründet, ist mit der Übertragung der
nationalen Marke an einen unparteiischen Dritten grundsätzlich zerschnitten. Die
mögliche angesprochene Konstruktion der konkludenten Lizenz an der Gemeinschaftsmarke
1132 knüpft zwischen dem Gemeinschaftsmarkeninhaber und dem Erwerber seiner
nationalen Marke in dem Sinn eine Verbindung, daß die Erschöpfung der nationalen
Marke zugleich die Erschöpfung der Gemeinschaftsmarke bewirken kann. Umgekehrt
kann aber die außerhalb des Lizenzverhältnisses zwischen dem Gemeinschaftsmarkeninhaber
und dem Erwerber der nationalen Marke begründete Erschöpfung der Gemeinschaftsmarke
nicht dem Erwerber der nationalen Marke aufgrund der rechtlichen Selbstständigkeit
der nationalen Marke entgegengehalten werden.
Die Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts aus der nationalen Marke könnte unzulässig
sein, wenn die Übertragung der nationalen Marke des ursprünglichen Inhabers infolge
des gleichzeitigen Besitzes einer identischen Gemeinschaftsmarke nach den gemeinschaftsrechtlichen
Vorschriften des freien Warenverkehrs unzulässig ist und der neue
Besitzer der nationalen Marke infolgedessen nicht rechtmäßiger Inhaber dieser Marke
werden konnte. Die Unzulässigkeit der Übertragung der nationalen Marken kann aus
dem Aspekt, in der Übertragung der nationalen Marken bei gleichzeitiger Beibehaltung
der identischen Gemeinschaftsmarke eine Umgehung des Verbots der sektoralen Übertragung
der Gemeinschaftsmarke zu sehen, resultieren, so daß die die Gefahr der Marktabschottung
begründende Übertragung der nationalen Marken bei gleichzeitiger Inhaberschaft
einer identischen Gemeinschaftsmarke und damit den freien Warenverkehr innerhalb
der Gemeinschaft tangierend keine nach Art. 28, 30 EGV gerechtfertigte
Maßnahme darstellen kann. Diese Überlegung reflektiert das mit dem Erlaß der
Gemeinschaftsmarkenverordnung intendierte Anliegen, ein Markensystem zu schaffen,
um das reibungslose Funktionieren des freien Warenverkehrs innerhalb des Binnenmarktes
zu fördern 1133 und das Bewußtsein des europäischen Gesetzgebers, diese
Forderung nicht allein durch die Angleichung der nationalen Markenrechte mittels der
Markenrichtlinie bewältigen zu können, da über die Angleichung nicht das Hindernis der
1131 Indem eine ausführliche Darstellung dieser Thematik für die hier zu behandelnde Problematik nicht
entscheidend ist, wird zugunsten der eigentlichen Problemlösung auf sie vorliegend verzichtet.
1132 In diesem Kapitel unter G. II. 2..
1133 Vgl. 1. Erwägungsgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung, ABl. EG Nr. L 349, S. 83

215
territorialen Beschränkung der nationalen Markenrechte beseitigt werden kann 1134 . In der
Veräußerung der nationalen Marken unter Beibehaltung der identischen Gemeinschaftsmarke
kann de facto die aus Sicht der europäischen Warenverkehrsfreiheit nicht
akzeptabele Unterwanderung des die Zielsetzung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
folgerichtig umgesetzten Einheitsgebotes für die Übertragung der Gemeinschaftsmarke
gesehen werden mit der Folge, darin eine verschleierte Beschränkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Art. 30 EGV zu gewahren, die mit der Unzulässigkeitserklärung
der Übertragung von nationalen Marken für einen Markeninhaber
bei gleichzeitiger Inhaberschaft einer identischen Gemeinschaftsmarke unterbunden
werden könnte.
Eine solche Beschränkung kann aber nicht über die europäischen Vorschriften des freien
Warenverkehrs importiert werden. Denn die Feststellung, daß die Übertragung der
nationalen Marke bei gleichzeitiger Inhaberschaft einer identischen Gemeinschaftsmarke
entsprechend Art. 28, 30 EGV als unzulässig anzusehen ist, würde die Mitgliedstaaten
im Endeffekt dazu verpflichten, eine dieser Aussage entsprechende Norm in ihre
Markengesetze zu integrieren. Eine solche Verpflichtung kann aber nicht über Art. 28,
30 EGV, respektive durch den diese Bestimmungen anhand des einschlägigen
Sachverhalts prüfenden EuGH den Mitgliedstaaten auferlegt werden 1135 . Lediglich der
europäische Gesetzgeber ist befugt, eine entsprechende Auflage auszusprechen; er kann
dies einmal durch eine Richtlinie, zu deren Umsetzung bei obligatorischen Vorgaben die
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, gemäß Art. 249 EGV 1136 . Alternativ zur Richtlinie
kann der europäische Gesetzgeber aber auch eine Verordnung diesbezüglich erlassen, die
keiner Umsetzung der Mitgliedstaaten bedarf, vielmehr unmittelbare Geltung in den
Mitgliedstaaten entfaltet (Art. 249 EGV).
Bedingt durch das Eingreifen der gemeinschaftrechtlichen Schranken von Art. 28, 30
EGV erst bei Sachverhalten mit einem grenzüberschreitenden Bezug würde bis zur
nationalen grundsätzlichen Zulässigkeit der Übertragung von nationalen Marken bei
gleichzeitiger Inhaberschaft einer identischen Gemeinschaftsmarke zudem eine
folgenschwere Rechtsunsicherheit entstehen, da in den Fällen, in denen keine
grenzüberschreitende Dimension gegeben ist, die Übertragung nicht als unzulässig
angesehen werden kann, solange sie nach den einschlägigen rechtsgeschäftlichen
Bestimmungen rechtmäßig erfolgt ist und infolgedessen die Rechtmäßigkeit der
Inhaberschaft an der nationalen Marke von dem jeweiligen zu überprüfenden Sachverhalt
abhängig wäre.
Insgesamt betrachtet ist derzeit die Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts aus der
nationalen Marke und die daraus resultierende Behinderung des innergemeinschaftsrechtlichen
Handelsverkehrs auch für den Markeninhaber, der sein Markenrecht
von einem Rechtsvorgänger erworben hat, der zugleich Inhaber einer identischen
Gemeinschaftsmarke war, nach Art. 30 EGV zuzulasssen. De lege lata ist damit auch bei
1134 Vgl. 3. Erwägungsgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung, ABl. EG Nr. L 349, S. 83
1135 In diesem Sinne auch die „Ideal-Standard“-Entscheidung des EuGH, GRUR Int. 1994, 614, 618.
1136 Früher Art. 189 EWGV, siehe Fn. 15.

216
der hier zu untersuchenden Fallkonstellation die künstliche Marktabschottung zu
konzedieren.
Dieses für einen ungehinderten Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft nicht
förderliche Ergebnis kann damit nur vom europäischen Gesetzgeber durch Änderung der
Gemeinschaftsmarkenverordnung und/oder Erlaß einer zweiten Markenrichtlinie mit
obligatorischen Vorgaben für die Mitgliedstaaten beseitigt werden.
Indirekt hat der europäische Gesetzgeber selbst schon eine zweite Markenrichtlinie nicht
ausgeschlossen, indem in der ersten Markenrichtlinie die Aussage getroffen wird, daß es
zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Richtlinie nicht notwendig erschien, die Markenrechte
der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen und es als ausreichend angesehen wurde,
diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das
Funktionieren des Binnenmarktes auswirken, anzugleichen 1137 .
Zur Beseitigung der aus der Veräußerung von nationalen identischen Marken
resultierenden Gefahr der Marktabschottung und der damit de facto gegebenen
Umgehung des Gebots der einheitlichen Übertragung einer Gemeinschaftsmarke sind
verschiedene Modelle für den europäischen Gesetzgeber denkbar, die hier allerdings nur
kursorisch aufgezeigt und bewertet werden können.
Der Gefahr der Marktabschottung durch die Übertragung der nationalen Marken das
Fundament entziehen, würde ein über eine Markenrichtlinie in die nationalen
Markengesetze zu integrierendes Verbot der Doppeleintragung von nationalen Marken
neben der Existenz einer identischen Gemeinschaftsmarkeneintragung. Dieses
vorderhand naheliegende Verbot setzt indirekt die vorrangige Eintragung der
Gemeinschaftsmarke voraus und erfaßt damit nicht die in der Praxis zahlreich
ausgeführten Erstanmeldungen der nationalen Marken vor der Anmeldung der
identischen Gemeinschaftsmarke und der daraus zumeist folgenden Ersteintragung der
nationalen Marken. Zudem erfordert dieses Verbot eine nationale Amtsprüfung auf die
Eintragung einer identischen Gemeinschaftsmarke. Eine solche Amtsprüfung wird in
zahlreichen Mitgliedstaaten aber berechtigerweise aus verfahrensökonomischen Gründen
nicht durchgeführt, und die Einführung der Amtsprüfung zur Aufdeckung der
Doppeleintragung von Gemeinschaftsmarke und identischen nationalen Marken und
damit zur Vermeidung der Gefahr der Marktabschottung erscheint deshalb auch
unverhältnismäßig.
Eine andere Alternative liegt in der modifizierten Wiederaufnahme des in der
Anfangsphase der gesetzlichen Ausgestaltung der Gemeinschaftsmarkenverordnung
angedachten Verbotes des Doppelschutzes von Gemeinschaftsmarke und nationalen
Marken dahingehend, zugunsten der Gemeinschaftsmarke den identischen nationalen
Marken ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke
keine rechtliche Wirkung mehr zu gewähren 1138 . Zunächst erscheint es fraglich, ob
diesem Verbot zwingend ein Verbot der Beendigung der einheitlichen
1137 Vgl. den dritten Erwägungsgrund der Markenrichtlinie, GRUR Int. 1989, 294.
1138 Die Vorlage zu diesem Doppelschutzverbot schloß auch lediglich nur ähnliche nationale Marken zu den
Gemeinschaftsmarkeneintragungen ein, siehe hierzu die Ausführungen unter G. II. 1..

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Markeninhaberschaft von Gemeinschaftsmarke und nationalen Marken entnommen
werden muß, das das eigentlichen Kernproblem der Gefahr der Marktabschottung
darstellt; auf jeden Fall kann es wiederum die aus verfahrensökonomischen Gründen
nicht erstrebenswerte nationale Amtsprüfung nach identischen Gemeinschaftsmarkeneintragungen
gebieten. Denn, allein wenn ein originärer Markeninhaber einer nationalen
Marke beispielsweise ein ihm grundsätzlich aus seiner Marke nach dem nationalen
Markengesetz zustehendes Widerspruchsrecht gegenüber einer jüngeren nationalen
Marke geltend macht 1139 , müßte von Amts wegen zunächst geprüft werden, ob dem
Markeninhaber aus seiner nationalen Marke überhaupt das Widerspruchsrecht noch
zusteht oder es nicht, bedingt durch die parallele Existenz seiner identischen
Gemeinschaftsmarke, aufgrund des Verbotes des Doppelschutzes, erfolglos ist.
Infolgedessen erscheint das Doppelschutzverbot als Maßnahme gegen die Gefahr der
Marktabschottung zu unbestimmt und zu weitreichend.
Schließlich besteht noch die Möglichkeit, mit einer zweiten Markenrichtlinie die
Mitgliedstaaten unmißverständlich zu verpflichten, eine Regelung in ihre nationalen
Markengesetze aufzunehmen, die dem Inhaber einer nationalen Marke verbietet, sein
nationales Markenrecht zu veräußern, wenn er gleichzeitig Inhaber einer identischen
Gemeinschaftsmarke ist. Ein solches Verbot erscheint die praktikabelste der hier
dargetanen Lösungsmodelle zu sein, da es zweifellos geeignet ist, die durch die
Veräußerung der nationalen Marken begründete Gefahr der Marktabschottung zu bannen
und an deren Kernpunkt anzusetzen. Im Gegensatz zum weitreichenden Verbot des
Doppelschutzes von Gemeinschaftsmarke und identischen nationalen Marken beschränkt
sich das Veräußerungsverbot für nationale Marken bei gleichzeitiger Inhaberschaft einer
identischen Gemeinschaftsmarke auf die Gefahr der Marktabschottung letztendlich
tatsächlich auslösende Ursache der Beendigung der einheitlichen Markeninhaberschaft.
Überdies kann ein solches Veräußerungsverbot dahingehend gestaltet werden, daß es
keine nationale Amtsprüfung hinsichtlich identischer Gemeinschaftsmarken erfordert.
Dafür ist der Erwerber einer nationalen Marke zu verpflichten nachzuweisen, daß sein
Markenrecht nicht von dem Inhaber einer identischen Gemeinschaftsmarke abgeleitet
worden ist.
Wenngleich ein solches Veräußerungsverbot sicherlich einen erheblichen Beitrag zum
Abbau der künstlichen Marktabschottung leisten kann, so wird seine Umsetzung
sicherlich kein vollkommenes Mittel sein und zudem zahlreiche Fragen aufwerfen, deren
Angelpunkt die Identität von nationaler Marke und Gemeinschaftsmarke sowie die
Identität der Inhaber sein wird. Daneben wird in der Praxis der Inhaber einer
Gemeinschaftsmarke sich die Veräußerung seiner identischen nationalen Marken reiflich
überlegen, um nicht auf diesem Wege den Goodwill seiner Gemeinschaftsmarke selbst
zu gefährden.
Bevor der europäische Gesetzgeber rechtlich in Form einer Markenrichtlinie oder
Verordnung die aus der Veräußerung der nationalen Marken resultierende Gefahr der
Marktabschottung angehen will, sollte überprüft werden, ob es, bezogen auf die gelebte
1139 Dieses Beispiel trifft nicht auf alle Mitgliedstaaten zu, so u.a. nicht für Italien und Österreich, deren
Markengesetze kein Widerspruchsverfahren vorsehen.

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Markenpraxis, tatsächlich erforderlich ist, die Veräußerung für nationale Marken bei
gleichzeitiger Inhaberschaft einer entsprechenden Gemeinschaftsmarke zu verwehren
oder ob nicht die Anzahl der tatsächlich auftretenden Konfliktfälle so gering ist, daß eine
rechtliche Modellösung mit ihren eben nur angedeuteten immanenten Anwendungsproblemen
unverhältnismäßig sein kann.