特許審査便覧第2100章 - Japan Patent Office

合 致 する 場 合 、 特 許 法 第 101 条 の 有 用 性 は 明 確 に 証 明 される。」);
In re Gottlieb, 328 F.2d 1016, 1019, 140USPQ 665, 668 (CCPA 1964)(「 抗 生 物 質 がある
目 的 に 有 用 であると 認 定 されると、 有 用 であると 思 われるとして 明 細 書 に『 表 示 』されるそ
の 他 の 目 的 に 実 際 に 有 用 であるかどうかを 判 断 することが 不 要 になる。」); In re
Malachowski, 530 F.2d 1402, 189 USPQ 432 (CCPA 1976); Hoffman v. Klaus, 9 USPQ2d 1657
(Bd. Pat. App. & Inter. 1988)。 従 って、 出 願 人 が 有 用 性 について 1 つの 信 頼 できる 主 張 を
行 うと、クレームされている 発 明 全 体 の 有 用 性 が 確 立 される。
明 細 書 に 又 は 特 許 商 標 庁 への 出 願 手 続 に 付 随 して 出 願 人 が 行 う 記 述 は、 単 独 で、 特 許 法 第 101
条 又 は 特 許 法 第 112 条 に 基 づく 有 用 性 の 欠 如 による 拒 絶 の 根 拠 とすることはできない。
Tol-O-Matic, Inc. v. Proma Produkt-Und Mktg. Gesellschaft m.b.h., 945 F.2d 1546, 1553,
20 USPQ2d 1332, 1338 (Fed. Cir. 1991) ( 特 定 の 性 質 を 特 許 法 第 101 条 を 満 足 させるために
行 われる 手 続 処 理 履 歴 に 記 載 する 必 要 はない)。 出 願 人 は、その 技 術 的 正 確 さを 容 易 に 裏 付 け
ることのできない 記 述 を 明 細 書 に 含 めることができる。ただし、それらの 記 述 により、 法 的
根 拠 について 発 明 の 特 許 性 を 立 証 する 必 要 がない 場 合 とする。 従 って、 特 許 商 標 庁 は 出 願 人
に 有 用 性 に 関 して 不 必 要 な 記 述 を、 当 該 記 述 の 技 術 的 正 確 さ 又 はそれが 示 している 主 張 にか
かわらず、 特 許 の 開 示 から 削 除 するよう 求 めてはならない。また、 本 庁 審 査 官 は 請 求 されて
いない 発 明 の 成 果 、 制 限 若 しくは 実 施 例 をクレームに 読 み 込 まないよう 特 に 慎 重 でなくては
ならない。Carl Zeiss Stiftung v. Renishaw PLC, 945 F.2d 1173, 20 USPQ2d 1094 (Fed. Cir.
1991); In re Krimmel, 292 F.2d 948, 130 USPQ 215 (CCPA 1961)を 参 照 のこと。そうする
ことは、クレームされている 発 明 に 対 して 主 張 される 有 用 性 の 関 係 を 不 適 切 に 変 え、そのク
レームの 審 査 に 関 係 のない 問 題 点 を 生 じさせることがある。
II. クレームされている 発 明 に 主 張 される 又 は 十 分 に 確 立 された 有 用 性 はあるか?
最 初 の 審 査 で、 審 査 官 は 明 細 書 を 審 査 し、クレームされている 発 明 はなんらかの 特 定 した 目
的 に 有 用 であると 主 張 する 記 述 があるかどうかを 確 定 する。 完 全 な 開 示 には 当 該 発 明 の 具 体
的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 を 特 定 する 記 述 がなければならない。
A. 主 張 される 有 用 性 は 具 体 的 かつ 実 質 的 でなければならない
具 体 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 の 記 述 は 出 願 人 が 当 該 発 明 を 有 用 と 信 ずる 理 由 を 十 分 かつ 明 確 に
説 明 しなくてはならない。かかる 陳 述 は 一 般 に、その 発 明 の 目 的 若 しくはその 発 明 がどのよ
うに 使 用 されるか( 例 えば、 化 合 物 は 特 定 疾 患 の 治 療 に 有 用 であると 信 じられる)を 説 明 する。
有 用 性 の 陳 述 はその 様 式 にかかわらず、 出 願 人 がクレームされている 発 明 は 有 用 であると 信
ずる 理 由 を、 一 般 的 な 当 業 者 が 理 解 できるものでなければならない。
発 明 に 十 分 に 確 立 された 有 用 性 がある 場 合 を 除 き、 発 明 は 有 用 であると 信 じられる 理 由 を 出
願 人 が 具 体 的 に 特 定 できないものは、 特 許 法 第 101 条 及 び 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づき
クレームされた 発 明 の 不 備 とする。そのような 場 合 、 出 願 人 はクレームされている 発 明 の「 具
体 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 」の 特 定 に 失 敗 している。 例 えば、 組 成 物 に 特 定 されていない「 生
物 活 性 」がある 記 述 、 又 はその 活 性 を 有 する 組 成 物 が 有 用 であると 信 じられる 理 由 を 説 明 し
ていない 記 述 は、「 具 体 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 」を 説 明 できていない。Brenner v. Manson, 383
US 519, 148 USPQ 689 (1966) (クレームされた 化 合 物 が、 有 用 であることが 知 られている 既
知 の 化 合 物 と 類 似 していることについて 一 般 的 に 主 張 し、これに 対 応 する、クレームされた
化 合 物 がこれと 同 様 に 有 用 であることの 理 由 について 十 分 に 説 明 しない 場 合 、 特 許 法 第 101
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