特許審査便覧第2100章 - Japan Patent Office

異 議 を 申 し 立 てる 理 由 とならない。 治 療 的 又 は 薬 理 学 的 有 用 性 に 関 する 詳 細 については MPEP 第
2107.03 条 を 参 照 のこと。
IV. 一 応 の 証 明 をし、その 証 拠 の 裏 付 けを 用 意 する 最 初 の 立 証 責 任 は 特 許 商 標 庁 が 負 う
特 許 法 第 101 条 に 基 づきクレームされている 発 明 を 正 当 に 拒 絶 するには、 特 許 商 標 庁 は(A)
クレームされている 発 明 が 有 用 性 に 欠 けることの 一 応 の 証 明 をおこない、(B) 一 応 の 証 明 を 確
定 するに 当 たって 信 頼 するに 値 する 事 実 を 推 定 するための 十 分 な 証 拠 を 提 示 しなければなら
ない。In re Gaubert, 524 F.2d 1222, 1224, 187 USPQ 664, 666 (CCPA 1975)(「そこで、
PTO は 単 に 実 用 可 能 性 を 問 題 として 取 り 上 げるだけにとどまってはならない― 当 事 者 が 実 用
可 能 性 の 記 述 の 客 観 的 真 実 に 対 して 疑 問 をもつようになるであろう 事 実 に 基 づく 理 由 を 明 記
しなければならない。」)。 特 許 商 標 庁 は、 適 切 な 一 応 の 証 拠 がある 事 例 を 明 らかにして 特 許
法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 に 証 拠 の 裏 付 けを 用 意 できない 場 合 、この 理 由 に 基 づく 拒 絶 を 課 し
てはならない。 参 照 事 例 として、In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444
(Fed. Cir. 1992) (「 審 査 官 は、 先 行 技 術 の 確 認 又 はその 他 の 理 由 に 基 づき、 特 許 性 欠 如 の
一 応 の 証 明 をする 最 初 の 立 証 責 任 を 負 う。その 責 任 が 果 たされると、 証 拠 又 は 意 見 書 を 提 出
する 責 任 は 出 願 人 へ 転 換 する・・・。 最 初 の 段 階 の 審 査 が 特 許 性 欠 如 の 一 応 の 証 明 をしない 場 合 、
他 になければ、 出 願 人 は 当 該 特 許 の 付 与 を 受 ける 権 利 を 得 る。」)Fregeau v. Mossinghoff, 776
F.2d 1034, 227 USPQ 848 (Fed. Cir. 1985)( 特 許 法 第 101 条 に 一 応 の 証 明 の 法 則 を 適 用 );
In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 223 USPQ 785 (Fed. Cir. 1984)も 参 照 のこと。
一 応 の 証 明 は 十 分 な 理 由 を 付 して 記 述 しなければならない。 有 用 性 の 欠 如 を 理 由 とする 拒 絶
には、クレームされている 発 明 に 具 体 的 かつ 実 質 的 で 信 頼 できる 有 用 性 がないことの 詳 細 な
説 明 を 含 めなくてはならない。 審 査 官 は 可 能 な 限 り、 具 体 的 かつ 実 質 的 で 信 頼 できる 有 用 性
ではないことの 一 応 の 証 明 に 関 して 事 実 に 基 づく 理 由 を 裏 付 けるため、 公 開 日 に 関 わらず 証
拠 書 類 ( 例 えば、 科 学 的 ・ 技 術 的 雑 誌 、 専 門 書 又 は 文 献 の 抜 粋 若 しくは 米 国 又 は 外 国 特 許 )を
用 意 しなくてはならない。 証 拠 書 類 を 揃 えることができない 場 合 、 審 査 官 は 自 らの 事 実 に 基
づく 結 論 について 科 学 的 根 拠 を 具 体 的 に 説 明 しなくてはならない。
主 張 される 有 用 性 が 具 体 的 又 は 実 質 的 でない 場 合 、どちらかといえば 当 業 者 は 出 願 人 が 主 張
する 有 用 性 は 具 体 的 かつ 実 質 的 ではないとするであろうことを、 一 応 の 証 明 によって 確 証 し
なければならない。 一 応 の 証 明 には 次 の 要 素 がなければならない。
(A) クレームされている 発 明 に 主 張 される 有 用 性 が 具 体 的 でも 実 質 的 でもなく、 十 分 に 確 立
されてもいないとする 判 断 に 用 いた 根 拠 を 明 確 に 記 述 する 説 明
(B) この 結 論 に 達 した 際 の 信 頼 される 事 実 に 基 づく 認 定 の 裏 付 け
(C) 直 近 の 先 行 技 術 に 依 拠 する 有 用 性 を 含 め、 記 録 に 関 する 全 関 係 証 拠 の 評 価
主 張 される 具 体 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 が 信 じられない 場 合 、どちらかといえば 当 業 者 は 出 願
人 がクレームされている 発 明 について 主 張 する 具 体 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 は 信 じられないと
するだろうことを、 具 体 的 かつ 実 質 的 で 信 頼 できる 有 用 性 ではないこと 一 応 の 証 明 によって
立 証 しなければならない。 一 応 の 証 明 には 次 の 要 素 がなければならない。
(A) 主 張 される 具 体 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 は 信 じられないとする 判 断 に 用 いられた 根 拠 を 明
確 に 記 述 する 説 明
(B) この 結 論 に 達 した 際 の 信 頼 される 事 実 に 基 づく 認 定 の 裏 付 け
(C) 直 近 の 先 行 技 術 に 依 拠 する 有 用 性 を 含 め、 記 録 に 関 する 全 関 係 証 拠 の 評 価
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