特許審査便覧第700章

「 事 実 的 」 及 び「 事 実 」という 用 語 が 特 許 規 則 1.105 に 含 まれているのは, 求 められている
ものは, 出 願 人 に 知 られている, 又 は 出 願 人 が 合 理 的 調 査 をした 後 , 容 易 に 入 手 できる 事 実
及 び 事 実 的 情 報 であり,また, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 出 願 人 が 持 っているかもし
れない, 又 は 形 成 することが 必 要 となるかもしれない 意 見 を 請 求 することではないことを,
明 らかにするためである。 請 求 される 情 報 が 主 題 出 願 及 びその 詳 細 に 関 連 している 場 合 は,
出 願 人 はその 事 情 の 下 で, 請 求 されている 事 実 的 情 報 を 発 見 するための 合 理 的 調 査 をするも
のと 期 待 されている( 特 許 規 則 10.18(b)(2))。しかしながら, 出 願 人 は, 情 報 請 求 に 対 する
応 答 において, 実 験 等 により, 事 実 を 引 き 出 す 又 は 独 自 に 発 見 する 必 要 はない。 特 許 規 則
1.105 の 目 的 は, 特 許 の 質 を 改 善 し, 一 層 良 い 決 定 をするためのものであり, 出 願 人 を 情 報
請 求 に 対 する 応 答 において, 率 直 及 び 誠 実 の 義 務 を 満 たすことに 関 する 危 機 に 陥 れるためで
はない。
先 行 技 術 を 発 見 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報
情 報 請 求 に 対 して 特 許 規 則 1.105 に 記 載 されている 基 準 は, 出 願 に 関 する 事 項 を 審 査 又 は 処
理 するためにその 情 報 が 合 理 的 に 必 要 であるということである。 請 求 される 情 報 は 典 型 的 に
は, 先 行 技 術 を 発 見 するために, 又 は 技 術 調 査 結 果 若 しくは 出 願 ファイルの 分 析 から 生 じた
問 題 を 解 決 するために 必 要 な 情 報 である。 先 行 技 術 を 発 見 するために 必 要 な 情 報 を 請 求 する
ことは, 審 査 官 が 関 連 する 先 行 技 術 を 調 査 することの 代 用 ではない。 審 査 官 は,MPEP§704.01
及 び§904 から§904.03 までに 従 って 先 行 技 術 の 調 査 をしなければならない。
合 理 的 必 要 性 の 基 準 は, 例 えば, 次 の 場 合 に 一 般 に 満 たされる。
(A) 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分 析 が, 特 許 及 び 非 特 許 文 献 の 典 型 的 情 報 源 のクラスやキーワ
ードを 用 いてクレームされた 主 題 を 適 切 に 調 査 できないことを 論 証 していること, 又 は
(B) 出 願 ファイル, 若 しくは 審 査 官 の 調 査 によって 発 見 された 関 連 先 行 技 術 の 欠 如 の 何 れか
が, 出 願 人 に 対 して, 特 許 性 の 判 定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 か 尋 ねることを 正 当 化
すること
第 1 の 例 は 一 般 に, 全 体 としての 発 明 が 技 術 の 新 分 野 に 属 しており,その 分 野 が 特 許 分 類 を
有 さない, 又 はクレームされている 主 題 の 性 質 から 実 質 的 に 分 岐 する, 極 めて 限 られた 実 例
を 伴 うクラスを 有 している 場 合 に 生 じる。この 場 合 は, 当 該 技 術 の 希 少 性 から 明 らかなよう
に, 当 該 技 術 に 最 も 精 通 しているのは 出 願 人 であると 思 われ,かつ, 出 願 人 の 有 する 専 門 知
識 が 必 要 であるあることから, 調 査 分 野 に 関 する 出 願 人 の 情 報 を 請 求 することが 正 当 化 され
る。
第 2 の 例 は 一 般 に, 出 願 ファイル, 又 は 他 の 関 連 出 願 又 は 出 願 人 が 著 作 した 出 版 物 が, 出 願
人 が, 当 該 発 明 及 びその 状 況 をより 完 全 に 理 解 するために 必 要 な 情 報 を 利 用 できるであろう
ことを 示 唆 している 場 合 に 生 じる。
この 場 合 は, 記 録 は, 当 該 情 報 の 詳 細 が 特 許 性 の 問 題 に 関 連 している 可 能 性 があること, 及
びその 結 果 として 既 に 出 願 人 から 提 出 されている 情 報 に 付 加 される 情 報 を 求 める 必 要 を 示 唆
している。
704.11(a) 合 理 的 に 請 求 される 情 報 の 具 体 例 [R-3]
特 許 規 則 1.105(a)(1)(i)から(viii)までが, 合 理 的 に 請 求 することができる 具 体 例 を 記 載 し
ている。 出 願 の 審 査 に 合 理 的 に 請 求 することができる 他 の 情 報 の 例 は, 網 羅 的 であることを
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