特許審査便覧第700章

目 次
アメリカ 合 衆 国
MPEP( 特 許 審 査 手 続 便 覧 )
第 700 章 出 願 審 査
第 8 版 2001 年 8 月
最 終 改 正 6 2007 年 9 月
701 審 査 のための 法 的 権 限
702 出 願 要 件 [R-3]
702.01 明 らかに 不 備 のある 事 例 [R-2]
703 「 特 許 に 関 する 一 般 情 報 」 [R-5]
704 調 査 及 び 情 報 請 求
704.01 調 査
704.10 情 報 請 求 [R-3]
704.11 請 求 することができる 情 報 [R-3]
704.11(a) 合 理 的 に 請 求 される 情 報 の 具 体 例 [R-3]
704.11(b) 情 報 請 求 をすることができる 時 期 [R-2]
704.12 情 報 の 請 求 に 対 する 応 答
704.12(a) 情 報 請 求 の 開 示 義 務 に 対 する 関 係 [R-2]
704.12(b) 完 全 な 応 答 を 構 成 するもの [R-3]
704.12(c) 不 完 全 な 応 答 の 取 扱 [R-2]
704.13 応 答 期 間 [R-2]
704.14 情 報 請 求 の 実 施
704.14(a) 情 報 請 求 の 形 式 [R-5]
704.14(b) 出 願 人 の 応 答 に 続 く 審 査 官 の 義 務 [R-2]
704.14(c) 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 申 請
704.14(d) 情 報 開 示 陳 述 書 に 対 する 関 係 [R-5]
705 特 許 性 報 告 書 [R-3]
705.01 特 許 性 報 告 書 に 関 する 指 示 [R-2]
705.01(a) 特 許 性 報 告 書 の 性 質 ,その 使 用 及 び 処 分 [R-3]
705.01(b) 審 査 の 順 序
705.01(c) 特 許 性 報 告 書 に 関 する 擬 制 及 び 記 録
705.01(d) 図 面 の 複 製 印 刷 物 [R-2]
705.01(e) 使 用 に 関 する 制 限 [R-2]
705.01(f) 出 願 人 との 面 接
706 クレームの 拒 絶 [R-5]
1

706.01 異 論 との 対 比 [R-2]
706.02 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 [R-6]
706.02(a) 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)に 基 づく 拒 絶 ; 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 [R-3]
706.02(b) 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 に 基 づく, 特 許 法 第 102 条 拒 絶 の 克 服 [R-6]
706.02(c) 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 拒 絶 ; 他 人 による 知 識 又 は 公 然 使 用 又 は 販 売
706.02(d) 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づく 拒 絶
706.02(e) 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づく 拒 絶 [R-2]
706.02(f) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 [R-3]
706.02(f)(1) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するための 審 査 指 針 [R-5]
706.02(f)(2) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 ; 参 照 事 項 は 同 時 係 属 中 の 合 衆 国 特 許 出 願
である [R-3]
706.02(g) 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶
706.02(h) 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づく 拒 絶
706.02(i) 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-3]
706.02(j) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 の 内 容 [R-6]
706.02(k) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく
仮 拒 絶 ( 自 明 性 ) [R-6]
706.02(l) 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみ
に 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 しているもの [R-6]
706.02(l)(1) 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103
条 (a)に 基 づく 拒 絶 ; 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 の 資 格 喪 失 [R-6]
706.02(l)(2) 共 通 する 所 有 権 又 は 共 同 研 究 契 約 を 証 明 すること [R-6]
706.02(l)(3) 特 許 法 第 103 条 (c)に 関 する 審 査 手 続 [R-6]
706.02(m) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-5]
706.02(n) 生 物 工 学 的 方 法 の 出 願 ; 特 許 法 第 103 条 (b) [R-1]
706.03 先 行 技 術 に 基 づかない 拒 絶
706.03(a) 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 [R-5]
706.03(b) 原 子 力 法 による 禁 止 [R-2]
706.03(c) 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-2]
706.03(d) 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-3]
706.03(k) 重 複 クレーム
706.03(m) 選 択 されていない 発 明
706.03(o) 新 規 事 項 [R-3]
706.03(s) 許 可 なしでする 外 国 出 願
706.03(u) 権 利 の 一 部 放 棄 [R-3]
706.03(v) インターフェアレンス 又 は 公 然 使 用 手 続 の 後
706.03(w) 既 判 事 項
706.03(x) 再 発 行 [R-3]
706.04 前 に 許 可 されたクレームの 拒 絶 [R-1]
706.05 出 願 の 許 可 後 の 拒 絶
706.06 特 許 からコピーされたクレームの 拒 絶 [R-3]
2

706.07 最 終 拒 絶 [R-3]
706.07(a) 最 終 拒 絶 , 第 2 回 目 の 庁 指 令 によってすることが 適 切 である 場 合 [R-6]
706.07(b) 最 終 拒 絶 , 最 初 の 庁 指 令 によってするのが 適 切 な 場 合 [R-6]
706.07(c) 最 終 拒 絶 , 時 期 尚 早
706.07(d) 最 終 拒 絶 ,その 撤 回 , 時 期 尚 早 [R-6]
706.07(e) 最 終 拒 絶 の 撤 回 , 全 般 [R-6]
706.07(f) 最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 期 間 [R-6]
706.07(g) 最 終 拒 絶 後 実 務 に 係 る 経 過 措 置 [R-5]
706.07(h) 継 続 審 査 請 求 (RCE) 実 務 [R-6]
707 審 査 官 の 書 状 又 は 指 令 [R-6]
707.01 主 任 審 査 官 は 新 しい 審 査 官 補 に 措 置 を 指 示 する [R-2]
707.02 第 3 回 目 の 庁 指 令 の 対 象 となる 出 願 及 び 5 年 以 上 係 属 続 している 出 願 [R-2]
707.05 参 照 事 項 の 引 用 [R-6]
707.05(a) 引 用 参 照 文 献 の 写 し [R-3]
707.05(b) 出 願 人 による 関 連 技 術 及 び 情 報 の 引 用 [R-2]
707.05(c) 記 載 順 序
707.05(d) 後 の 通 知 において 引 用 された 参 照 文 献 [R-5]
707.05(e) 参 照 文 献 の 引 用 に 使 用 された 情 報 [R-2]
707.05(f) 機 密 解 除 された 印 刷 物 として 有 効 になった 日
707.05(g) 参 照 事 項 の 間 違 った 引 用 [R-3]
707.06 判 決 , 命 令 , 覚 書 及 び 通 知 の 引 用 [R-2]
707.07 庁 指 令 の 完 全 性 及 び 明 確 性
707.07(a) 方 式 的 事 項 に 関 する 完 全 な 通 知 [R-5]
707.07(b) 新 たな 宣 誓 供 述 書 の 請 求
707.07(c) 製 図 者 の 請 求
707.07(d) クレームを 拒 絶 するときに 使 用 されるべき 文 言
707.07(e) 未 解 決 となっている 全 ての 要 求 を 記 載 すること
707.07(f) 否 認 された 全 ての 要 素 に 対 して 応 答 すること [R-3]
707.07(g) 断 片 的 審 査
707.07(h) 補 正 に 関 する 誤 りの 通 告 [R-5]
707.07(i) 各 庁 指 令 の 中 で 各 クレームが 言 及 されるべきである [R-3]
707.07(j) クレームが 許 可 可 能 である 状 態 [R-5]
707.07(k) 段 落 の 番 号 付 け
707.07(l) 実 施 例 に 関 する 論 評
707.08 審 査 官 補 による 見 直 し 及 びイニシャルの 記 入 [R-3]
707.09 主 任 審 査 官 その 他 の 権 限 ある 審 査 官 による 署 名
707.10 採 用 [R-2]
707.11 日 付
707.12 郵 送 [R-2]
707.13 返 送 された 庁 指 令 [R-6]
3

708 審 査 の 順 番 [R-2]
708.01 特 別 事 件 の 一 覧 [R-2]
708.02 特 別 なものとする 申 請 [R-6]
708.02(a) 加 速 審 査 [R-5]
708.03 審 査 官 による 辞 任 申 出 [R-2]
709 処 分 の 停 止 [R-6]
709.01 同 一 の 出 願 人 による 又 は 同 一 の 譲 受 人 により 所 有 される 重 複 する 出 願 [R-3]
710 応 答 期 間
710.01 法 定 期 間 [R-3]
710.01(a) 法 定 期 間 , 計 算 方 法
710.02 短 縮 法 定 期 間 及 び 期 間 制 限 指 令 の 計 算 [R-3]
710.02(b) 短 縮 法 定 期 間 : 使 用 される 状 況 [R-3]
710.02(c) 指 定 期 間 : 適 用 される 状 況 [R-3]
710.02(d) 短 縮 法 定 応 答 期 間 と 指 定 期 限 の 相 違 [R-3]
710.02(e) 期 間 延 長 [R-3]
710.04 2 種 類 の 期 間 の 進 行 [R-3]
710.04(a) 特 許 クレームをコピーすること [R-3]
710.05 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 終 了 する 期 間
710.06 応 答 期 間 が 新 たに 設 定 され 又 は 新 たに 開 始 される 状 況 [R-6]
711 特 許 出 願 の 放 棄 [R-3]
711.01 明 示 の 又 は 正 式 な 放 棄 [R-6]
711.02 法 定 期 間 内 における 所 要 手 続 の 不 履 行 [R-3]
711.02(a) 不 十 分 な 応 答
711.02(b) 放 棄 に 係 る 特 別 な 状 況 [R-3]
711.02(c) 手 続 の 終 結
711.03 放 棄 とする 判 断 について 再 検 討 ; 回 復
711.03(a) 応 答 の 不 十 分 性 を 理 由 とする 判 断
711.03(b) 期 間 内 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 判 断
711.03(c) 放 棄 に 関 する 申 請 [R-6]
711.03(d) 審 査 官 判 断 の 破 棄 を 求 める 申 請 に 対 する 審 査 官 の 陳 述 [R-2]
711.04 放 棄 された 出 願 の 公 衆 による 閲 覧 [R-2]
711.04(a) 放 棄 出 願 の 回 収 及 び 回 送 [R-1]
711.04(b) 特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 された 出 願 ファイルの 請 求 [R-5]
711.04(c) 出 願 人 に 放 棄 について 通 知 すること
711.05 出 願 が 許 可 された 後 に 受 領 される 放 棄 書
711.06 要 約 ,アブレビエーチュア, 及 び 防 衛 公 開 [R-2]
711.06(a) 要 約 ,アブレビエーチュア 及 び 防 衛 公 開 の, 参 照 事 項 としての 引 用 及 び 使 用
[R-2]
4

713 面 談
713.01 一 般 的 方 針 , 実 施 方 法 [R-6]
713.02 第 1 回 目 の 庁 指 令 より 前 での 面 談 [R-6]
713.03 審 査 官 に「 打 診 」するための 面 談 は 認 められない
713.04 面 談 の 内 容 は 記 録 されなければならない [R-3]
713.05 面 談 が 禁 止 される 又 は 許 可 される, 特 別 な 状 況 [R-5]
713.06 当 事 者 系 の 疑 義 は 一 方 的 に 協 議 してはならない
713.07 他 の 事 件 の 露 出
713.08 実 演 ,ひな 形 , 模 型 [R-3]
713.09 最 終 的 に 拒 絶 される 出 願
713.10 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 の 提 出 に 先 行 する 面 談
714 補 正 , 出 願 人 の 手 続 [R-6]
714.01 補 正 書 への 署 名
714.01(a) 署 名 されていない 又 は 不 適 切 に 署 名 されている 補 正 書 [R-3]
714.01(c) 記 録 されていない 弁 護 士 又 は 代 理 人 による 署 名
714.01(d) 出 願 人 によって 署 名 されているが, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によっては
署 名 されていない 補 正 書
714.01(e) 最 初 の 庁 指 令 より 前 の 補 正 [R-5]
714.02 十 分 に 応 答 するものでなければならない [R-3]
714.03 補 正 は 完 全 には 応 答 していない, 取 られるべき 措 置 [R-3]
714.03(a) 補 充 的 補 正 [R-3]
714.04 補 正 において 提 出 されたクレームであって, 特 許 性 のある 新 規 性 を 指 摘 する 試 みが
されていないもの
714.05 審 査 官 は 即 座 に 査 閲 すべきである [R-3]
714.06 間 違 った 技 術 センターへ 送 られた 補 正
714.07 恒 久 インクが 使 用 されていない 補 正 書 [R-3]
714.10 追 加 されたクレームであって, 既 に 納 付 されているクレームを 超 過 するもの [R-3]
714.11 インターフェアレンス 手 続 中 に 提 出 される 補 正 [R-3]
714.12 最 終 拒 絶 又 は 指 令 後 の 補 正 及 びその 他 の 返 答 [R-3]
714.13 最 終 拒 絶 又 は 処 分 の 後 の 補 正 ,その 手 続 [R-5]
714.14 全 てのクレームが 許 可 された 後 の 補 正 [R-3]
714.15 許 可 通 知 郵 送 後 に 技 術 センターで 受 領 された 補 正 [R-3]
714.16 許 可 通 知 後 の 補 正 , 特 許 規 則 1.312 [R-3]
714.16(a) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 書 き 写 された 特 許 クレーム [R-3]
714.16(b) 特 許 規 則 41.208 に 基 づく 申 立 とともに 提 出 された 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正
[R-3]
714.16(c) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 追 加 補 正
714.16(d) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 取 扱 [R-3]
714.16(e) 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 , 一 部 登 録 [R-3]
714.17 返 答 期 間 が 満 了 した 後 に 提 出 される 補 正 [R-3]
5

714.18 補 正 の 登 録 [R-3]
714.19 補 正 一 覧 , 否 認 される 記 録 [R-5]
714.20 部 分 的 に 登 録 される 補 正 の 一 覧 [R-2]
714.21 不 注 意 に 登 録 された 補 正 , 法 的 効 果 なし [R-2]
714.25 出 願 人 又 は 弁 護 士 の 非 礼 [R-2]
715 宣 誓 による 遡 及 - 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-3]
715.01 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 対 特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書
715.01(a) 参 照 事 項 が, 出 願 人 及 び 他 の 者 にとって 共 同 の 特 許 又 は 公 開 された 出 願 である
[R-2]
715.01(b) 参 照 事 項 と 出 願 が 共 通 の 譲 受 人 を 有 する
715.01(c) 参 照 事 項 は, 出 願 人 による 自 己 の 発 明 についての 公 表 である [R-2]
715.01(d) クレームに 対 して 適 用 される 活 動
715.02 クレームした 発 明 をどの 程 度 まで 立 証 しなければならないか, 属 クレームについて
の 一 般 原 則 [R-6]
715.03 属 - 種 , 予 測 性 に 疑 義 を 有 する 場 合 に 関 する 実 務 [R-2]
715.04 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる 者 ; 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 方 式 要
件 [R-6]
715.05 同 一 発 明 をクレームする 合 衆 国 特 許 又 は 出 願 公 開 [R-5]
715.07 事 実 及 び 文 書 証 拠 [R-3]
715.07(a) 継 続 的 努 力
715.07(b) インターフェアレンス 手 続 での 証 言 を 使 用 するとき
715.07(c) 依 拠 する 行 為 は 合 衆 国 又 は NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 でなされたものでなければなら
ない。
715.07(d) 証 拠 物 件 の 処 理
715.08 主 任 審 査 官 によって 判 断 される [R-6]
715.09 適 時 の 提 出 [R-3]
715.10 先 行 公 然 実 施 若 しくは 販 売 又 はベストモード 開 示 欠 如 の 証 拠 についての 宣 誓 供 述 書
又 は 宣 言 書 の 再 審 理
716 拒 絶 理 由 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 , 特 許 規 則 1.132
716.01 一 般 的 に 適 用 される 基 準 [R-3]
716.01(a) 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 [R-2]
716.01(b) 非 自 明 性 の 関 連 性 要 件 及 び 証 拠
716.01(c) 客 観 的 証 拠 の 証 拠 価 値 [R-2]
716.01(d) 客 観 的 証 拠 の 考 量 [R-6]
716.02 予 測 せざる 結 果 の 主 張
716.02(a) 証 拠 は 予 測 せざる 結 果 を 証 明 しなければならない [R-2]
716.02(b) 出 願 人 の 責 任 [R-2]
716.02(c) 予 測 された 及 び 予 測 せざる 結 果 の 証 拠 の 考 量 [R-2]
716.02(d) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 する 予 測 せざる 結 果 [R-2]
6

716.02(e) 直 近 の 先 行 技 術 との 比 較 [R-2]
716.02(f) 開 示 された 又 は 内 在 する 有 益 性
716.02(g) 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 様 式
716.03 商 業 的 成 功 [R-2]
716.03(a) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 した 商 業 的 成 功 [R-2]
716.03(b) クレームされた 発 明 がもたらす 商 業 的 成 功 [R-2]
716.04 長 らく 待 望 されていた 他 人 が 未 解 決 の 事 項 [R-2]
716.05 専 門 家 がとる 懐 疑 的 立 場
716.06 模 倣 [R-6]
716.07 参 照 事 項 の 実 施 不 能 性
716.08 出 願 人 の 開 示 の 有 用 性 と 実 施 可 能 性
716.09 開 示 の 十 分 さ
716.10 由 来
718 同 一 人 が 所 有 する 特 許 を 先 行 技 術 から 除 外 するための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-6]
719 ファイル・ラッパー
719.01 ファイル・ラッパー 内 の 書 類 [R-2]
719.01(a) ファイル・ラッパー 中 での 書 類 の 配 置 [R-2]
719.01(b) 印 刷 出 力 した 書 類 [R-2]
719.02 ファイル・ラッパーに 入 れられる 資 料 [R-2]
719.02(b) 発 明 者 の 名 称 又 は 居 所 若 しくは 肩 書 の 変 更 [R-2]
719.03 審 査 中 の 分 類 [R-3]
719.04 クレーム 目 次 [R-3]
719.05 調 査 分 野 [R-6]
719.06 外 国 出 願 日
719.07 関 連 出 願 [R-3]
720 公 然 実 施 手 続 [R-3]
720.01 予 備 的 取 扱 [R-3]
720.02 一 応 の 証 拠 がある 証 明 の 審 査 官 による 決 定 [R-2]
720.03 予 備 的 審 理 [R-2]
720.04 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 証 言 [R-3]
720.05 最 終 決 定 [R-2]
724 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料
724.01 特 許 出 願 書 類 ファイルの 完 全 性
724.02 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 の 提 出 方 法 [R-6]
724.03 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 されるトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘
密 保 持 命 令 資 料 の 種 類
724.04 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 の 特 許 商 標 庁 による 処 理 及 び 取 扱 [R-6]
7

724.04(a) 特 許 法 第 122 条 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 対 して 提 出 される 資 料 [R-6]
724.04(b) 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 発 行 出 願 に 関 して 提 出 される
資 料 [R-6]
724.04(c) 特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 審 査 ファイルに 関 して 提 出 さ
れる 資 料 [R-6]
724.05 情 報 又 は 出 願 書 類 の 削 除 を 求 める 申 請 [R-6]
724.06 出 願 ファイルの 中 の 情 報 又 は 書 面 にを 削 除 するための 申 請 の 取 扱 [R-6]
8

701 審 査 のための 法 的 権 限
特 許 法 (35U.S.C.- 合 衆 国 法 典 第 35 巻 ) 第 131 条 出 願 審 査
特 許 商 標 庁 長 官 ( 以 下 「 長 官 」と 表 記 する)は, 出 願 及 び 新 規 であると 主 張 されている 発 明 が
審 査 を 受 けるようにしなければならない。 審 査 の 結 果 , 出 願 人 が 本 法 に 基 づいて 特 許 を 受 け
る 権 利 を 有 すると 思 われる 場 合 は, 長 官 は, 特 許 を 付 与 しなければならない。
出 願 人 に 対 する 特 許 付 与 についての 主 な 先 行 条 件 は, 特 許 法 第 101 条 , 第 102 条 及 び 第 103
条 に 記 載 されている。
特 許 法 第 101 条 特 許 を 受 けることができる 発 明
新 規 かつ 有 用 な 方 法 , 機 械 , 製 造 品 若 しくは 組 成 物 , 又 はそれらについての 新 規 かつ 有 用 な
改 良 を 発 明 又 は 発 見 した 者 は, 本 法 の 定 める 条 件 及 び 要 件 に 従 うことを 条 件 として,それに
対 する 特 許 を 取 得 することができる。
様 式 文 例 7.04 は 特 許 法 第 101 条 の 写 しである。MPEP§706.03(a) 参 照 。
特 許 法 第 100 条 定 義
文 脈 によって 別 段 の 指 示 がある 場 合 を 除 き, 本 法 においては,
(a) 「 発 明 」とは, 発 明 又 は 発 見 をいう。
(b) 「 方 法 」とは, 方 法 , 技 術 又 は 手 段 をいい, 既 知 の 方 法 , 機 械 , 製 造 品 , 組 成 物 又 は 材
料 の 新 規 用 途 を 含 む。
(c) 「 合 衆 国 」 及 び「 本 邦 」とは,アメリカ 合 衆 国 並 びにその 領 土 及 び 占 有 地 をいう。
(d) 「 特 許 権 者 」とは, 特 許 が 発 行 された 特 許 権 者 のみでなく, 特 許 権 者 の 正 当 な 承 継 人 を
含 む。
(e) 「 第 三 者 請 求 人 」とは, 特 許 権 者 以 外 の 第 302 条 に 基 づく 査 定 系 再 審 査 又 は 第 311 条 に
基 づく 当 事 者 系 再 審 査 を 請 求 する 者 をいう。
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702 出 願 要 件 [R-3]
新 規 出 願 が 技 術 センターに 割 り 振 られた 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 の 内 容 を 点 検 し,その 出 願
が 特 許 法 第 111 条 (a)の 要 件 を 満 たしているか 否 かを 決 定 する。 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 ,
出 願 手 数 料 又 はクレームに 不 備 がある 等 , 出 願 日 又 は 出 願 の 放 棄 に 影 響 する 事 項 は, 調 査 さ
れる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 及 び§3.3
参 照 のこと。
審 査 官 は, 出 願 が 方 式 事 項 並 びに 開 示 内 容 の 完 全 性 及 び 明 確 性 の 双 方 について MPEP 第 600
章 に 規 定 する 全 ての 要 件 が 満 たされているか 否 かを 確 認 しなければならない。 満 たされてい
ない 要 件 が 1 つでもある 場 合 は, 必 要 な 補 正 を 出 願 人 に 請 求 することができる。ただし, 当
該 補 正 は 新 規 事 項 を 含 んではならない。
702.01 明 らかに 不 備 のある 事 例 [R-2]
出 願 が 第 1 回 目 の 庁 指 令 を 受 ける 段 階 にあり,その 開 示 内 容 に 不 備 があるか 又 は 開 示 が 不 十
分 であるために 実 体 審 査 に 関 する 庁 指 令 を 発 出 することができないと 判 明 した 場 合 は, 次 の
手 続 をとることができる。
(A) 開 示 内 容 , 発 明 及 びクレームの 目 的 , 並 びに 外 見 上 関 連 性 を 有 する 引 用 技 術 から 理 解 で
きる 範 囲 内 で, 発 明 について 合 理 的 な 調 査 をする。 稀 な 例 として, 開 示 内 容 が 極 めて 解 り 難
いために 合 理 的 な 調 査 ができない 場 合 は, 調 査 されなかったことを 庁 指 令 によって 出 願 人 に
明 確 に 通 知 する。
(B) 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)が 指 摘 する 不 備 及 び 図 面 の 欠 落 を 庁 指 令 に 添 付 される 書 類 の 文
中 で 指 摘 する(MPEP§707.07(a) 参 照 )。
(C) 明 細 書 を 慣 用 的 な 英 語 及 び 合 衆 国 の 特 許 慣 行 に 沿 うように 修 正 することを 請 求 する。
(D) クレームに 不 備 がある 場 合 に, 特 許 法 第 112 条 にいう 方 法 で 発 明 を 特 徴 付 けていないと
して 当 該 クレームを 拒 絶 する。 通 常 は, 包 括 的 拒 絶 で 十 分 である。
審 査 官 は, 明 細 書 及 びクレームにおける 不 備 の 箇 所 を 指 摘 するようにしなければならない。
出 願 人 は, 完 全 な 審 査 が 受 けられるよう 出 願 を 適 切 な 形 に 修 正 する 責 任 を 負 う。
ある 出 願 で, 明 らかに 不 備 を 有 しているクレームが 複 数 提 出 された 場 合 は, 手 数 料 及 び 審 査
の 目 的 上 ,それらのクレームは 単 一 のクレームとみなされる。
適 切 な 開 示 を 伴 い,かつ, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 慣 習 及 び 要 件 に 従 って 出 願 することは, 出 願
人 にとって 明 らかに 有 利 である。 可 能 な 限 りこれに 従 わなければならない。しかし,パリ 条
約 上 の 期 限 その 他 の 理 由 により,これが 可 能 でない 場 合 は, 出 願 人 は, 速 やかに,なるべく
出 願 後 3 月 以 内 に, 明 らかな 不 備 を 訂 正 するために 予 備 的 補 正 書 を 提 出 しなければならない。
当 該 不 備 は, 訂 正 すされなければならず,それによって, 開 示 内 容 を 理 解 し 易 くし,また,
最 初 の 審 査 がされるクレームを 特 に 従 属 性 に 関 して 適 切 な 方 式 に 即 すようにし,かつ, 発 明
をその 他 の 点 でも 明 確 に 定 義 するようにしなければならない。「 新 規 事 項 」は,これらの 補 正
から 除 外 されなければならないが,その 理 由 は, 出 願 日 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 は 原 開 示
の 状 態 を 享 受 することができないからである。MPEP§608.04(b) 参 照 。
審 査 過 程 で, 発 明 を 記 述 するために 用 いられた 特 徴 描 写 の 用 語 又 は 表 現 が,その 発 明 が 関 係
する 技 術 又 はその 発 明 と 非 常 に 近 い 関 連 のある 技 術 と 十 分 に 一 致 していないために 審 査 官 が
特 許 規 則 (37CFR- 連 邦 規 則 法 典 第 37 巻 )1.104 にいう 審 査 をすることができない 旨 判 明 した
場 合 は, 審 査 官 は, 開 示 内 容 から 理 解 できる 範 囲 内 で 当 該 発 明 の 合 理 的 な 調 査 をする。 審 査
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官 に 許 されている 行 為 は, 最 も 関 連 性 が 高 いと 思 われる 先 行 技 術 を 引 用 すること, 及 び 更 な
る 措 置 をとる 前 に, 明 細 書 の 用 語 , 及 び 当 該 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 用 語 同 士 の 関
連 付 けを, 出 願 人 に 請 求 することのみである。
適 切 な 調 査 を 不 可 能 にする 用 語 が 用 いられている 場 合 は, 様 式 文 例 7.01 を 使 用 のこと。
7.01 非 慣 習 的 用 語 の 使 用 , 審 査 不 能
この 出 願 を 予 備 審 査 したところ, 本 件 発 明 の 関 連 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 用 語 と 異
なる 用 語 が 含 まれているために, 先 行 技 術 を 適 切 に 調 査 することができないと 判 明 した。そ
の 例 は,[1]である。
出 願 人 は, 先 行 技 術 との 適 切 な 比 較 ができるようにするために,これらの 事 項 の 解 明 又 は 当
該 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 用 語 との 相 関 関 係 を 提 供 しなければならない。 出 願 人 は,
開 示 内 容 に 新 規 事 項 (すなわち, 当 初 に 提 出 した 開 示 により 裏 付 けられない 事 項 )を 導 入 しな
いよう 留 意 しなければならない。
本 指 令 に 対 する 応 答 をするための 短 縮 法 定 期 間 は, 本 指 令 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 期 間
の 内 の 何 れか 長 い 方 とする。
審 査 官 ノート:
1. 適 切 な 調 査 が 不 可 能 な 場 合 は,この 様 式 文 例 又 は 様 式 文 例 7.02 を 使 用 すること。ただし,
合 理 的 な 調 査 を 要 求 する MPEP§702.01 の 規 定 を 参 照 のこと。
2. 括 弧 1 に, 問 題 となっている 用 語 , 特 性 ,データの 単 位 等 の 該 当 する 表 示 , 及 び 対 応 する
明 細 書 のページ 番 号 を 記 入 すること。
3. 図 面 のみが 不 備 となっている 場 合 の 手 続 については,MPEP§608.02(a) 及 び§608.02(b)
を 参 照 のこと。
出 願 の 内 容 が 理 解 できないものであり, 合 理 的 な 調 査 が 不 可 能 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例
7.02 を 使 用 すること。
7.02 開 示 が 理 解 しがたい
開 示 内 容 が 理 解 しがたいものであることから, 審 査 官 は 先 行 技 術 を 合 理 的 に 調 査 できないの
で, 特 許 規 則 1.71 に 基 づきこの 開 示 に 異 論 を 唱 える。 例 として, 次 の 項 目 は 理 解 不 能 である:
[1]
出 願 人 は, 開 示 内 容 を 明 確 にする 補 正 書 を 提 出 し, 審 査 官 が 当 該 発 明 と 先 行 技 術 を 適 切 に 比
較 することができるようにしなければならない。
出 願 人 は, 開 示 内 容 に 新 規 事 項 (すなわち, 当 初 に 提 出 した 開 示 によって 裏 付 けられない 事 項 )
を 導 入 しないように 留 意 しなければならない。
本 指 令 に 対 する 応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 は, 本 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 期 間 の 内
何 れか 長 い 方 とする。
審 査 官 ノート:
1. 調 査 が 実 行 できない 場 合 はこの 文 例 を 使 用 すること
2. 括 弧 1 には, 理 解 が 不 能 な 箇 所 のページ 番 号 及 び 特 徴 を 指 示 すること
3. 不 適 切 な 慣 用 的 英 語 については, 様 式 文 例 6.28 及 び 6.30 を 参 照 のこと
4. この 様 式 文 例 に 規 定 する 不 備 による( 必 要 に 応 じた)クレームの 拒 絶 については, 様 式 文 例
7.31.01 から 7.31.04 までを 適 宜 使 用 すること
11

図 面 のみが 不 備 である 場 合 の 手 続 については,MPEP§608.02(a) 及 び(b)を 参 照 のこと。
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703 「 特 許 に 関 する 一 般 情 報 」 [R-5]
出 願 又 は 自 己 の 出 願 の 提 出 又 は 手 続 を 考 えている 出 願 人 用 の 小 冊 子 「 特 許 に 関 する 一 般 情 報 」
は,その 最 新 版 が 2001 年 に 出 版 されており,the Superintendent of Documents, U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C. 20402 から 購 入 することができる。その 小
冊 子 の 現 行 改 訂 版 は 合 衆 国 特 許 商 標 庁 のホームページ(http://www.uspto.gov)で 利 用 するこ
とができる。
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704 調 査 及 び 情 報 請 求
704.01 調 査
審 査 官 は, 明 細 書 及 びクレームを 読 んだ 後 , 先 行 技 術 の 調 査 をする。 調 査 の 主 題 については
MPEP 第 900 章 で 詳 述 する。 特 に MPEP§904 から§904.03 までを 参 照 のこと。 発 明 は, 調 査 が
開 始 される 前 に 完 全 に 理 解 されなければならない。ただし, 不 備 がある 場 合 や, 処 置 をする
ために 通 常 の 手 順 で 審 査 官 に 回 付 された 時 点 で 完 全 には 理 解 できない 場 合 も, 手 続 の 断 片 化
を 避 けるために 調 査 する。
前 任 の 審 査 官 による 調 査
ある 審 査 官 が, 他 の 審 査 官 によって 1 又 は 複 数 の 指 令 が 発 出 されていた 出 願 を 担 当 すること
になった 場 合 は, 前 任 の 審 査 官 による 調 査 及 び 指 令 を 完 全 に 信 頼 しなければならない。ただ
し, 過 去 の 指 令 や 他 の 先 行 技 術 に 関 する 知 識 に 明 らかな 誤 りがある 場 合 はこの 限 りではない。
一 般 に, 第 2 番 目 の 審 査 官 は, 当 該 出 願 について 新 たに 取 り 組 むこと, 又 は 前 任 の 審 査 官 の
観 点 を 変 更 しようとすること, 又 は 新 たな 事 柄 が 判 明 することを 単 に 期 待 して 新 規 に 調 査 す
ることをしてはならない。MPEP§719.05 参 照 。
704.10 情 報 請 求 [R-3]
特 許 規 則 1.105 情 報 請 求
(a)(1) 事 項 であって, 特 許 法 第 111 条 若 しくは 第 371 条 に 基 づいてされた 係 属 中 の 若 しくは
放 棄 された 出 願 ( 再 発 行 出 願 を 含 む)に 関 するもの, 特 許 に 関 するもの, 又 は 再 審 査 手 続 に 関
するものを 審 査 又 は 処 理 する 過 程 において, 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 は,§1.56(c)
に 基 づいて 指 定 されている 個 人 又 は 譲 受 人 が 存 在 している 場 合 はその 譲 受 人 に,その 事 項 を
適 切 に 審 査 又 は 処 理 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提 出 を 請 求 することができる。 次 のも
のがその 例 に 該 当 する。
(i) 商 業 的 データベース: 何 れかの 発 明 者 が 知 っている, 特 に 関 連 のある 商 業 的 データベー
スであって, 発 明 の 特 定 の 局 面 が 調 査 できるもの
(ii) 調 査 : 先 行 技 術 の 調 査 が 行 われたか 否 か,また 行 われた 場 合 はその 内 容
(iii) 関 連 情 報 : 何 れかの 発 明 者 による 非 特 許 文 献 , 公 開 された 出 願 ( 以 下 ,「 公 開 出 願 」と
表 記 する) 又 は 特 許 ( 合 衆 国 又 は 外 国 )の 写 しであって,クレームされた 発 明 に 関 連 するもの
(iv) 出 願 書 類 の 作 成 に 使 用 された 情 報 : 出 願 書 類 の 作 成 に 使 用 された 非 特 許 文 献 , 公 開 出 願
又 は 特 許 ( 合 衆 国 又 は 外 国 )の 写 し
(v) 発 明 過 程 で 使 用 された 情 報 : 立 案 し, 又 は 発 明 結 果 を 得 るための 解 決 策 を 打 ち 出 す 等 の
目 的 で, 発 明 過 程 で 使 用 された 非 特 許 文 献 , 公 開 出 願 又 は 特 許 ( 合 衆 国 又 は 外 国 )の 写 し
(vi) 改 良 :クレームされた 発 明 が 改 良 である 場 合 において, 改 良 対 象 の 特 定
(vii) 実 施 : 出 願 の 時 点 で 発 明 者 の 何 れかが 知 っていた,クレームされた 発 明 の 実 施 ( 実 施 日
を 問 わない)の 特 定
(viii) 出 願 人 が 知 っている 技 術 情 報 : 出 願 人 が 知 っている, 関 連 技 術 , 開 示 ,クレームされ
ている 主 題 に 関 する 技 術 的 情 報 , 特 許 性 に 関 連 する 又 は 当 該 事 項 に 関 する 審 査 官 の 記 述 した
解 釈 に 関 する 他 の 事 実 的 情 報
(2) 譲 受 人 が§3.71(a)に 基 づいて, 手 続 をとる 自 己 の 権 利 を 主 張 した 場 合 は,(a)(1)(i),
14

(iii) 及 び(vii)の 事 項 は, 当 該 譲 受 人 にも 適 用 される。
(3) 出 願 人 に 知 られている 事 実 的 情 報 の 請 求 は, 適 切 な 方 式 で, 例 えば, 次 のような 形 式 で
提 示 することができる。
(i) 事 実 的 情 報 の 請 求
(ii) 出 願 人 の 事 実 的 知 識 を 求 める 特 定 質 問 の 形 式 による 質 問 書 , 又 は
(iii) 出 願 人 が 同 意 できる 又 は 同 意 できない 事 実 についての 合 意
(4) 本 条 の 規 定 による 情 報 請 求 に 対 する 回 答 であって, 提 出 するよう 請 求 されている 情 報 が,
請 求 されている 当 事 者 に 分 かっていないこと, 又 はその 当 事 者 が 容 易 に 利 用 することができ
るものではないことの 何 れかを 陳 述 しているものは, 完 全 な 回 答 として 受 理 することができ
る。
(b) (a)(1)の 情 報 請 求 は, 庁 指 令 に 記 載 するか, 又 は 別 途 送 付 することができる。
(c) 本 条 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 する 応 答 又 は 不 応 答 については,§1.135 及 び§1.136 の 規 定
に 従 う。
審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 は, 特 許 規 則 1.56(c)に 基 づいて 特 定 される 個 人 に 対 し,
又 は 譲 受 人 がいる 場 合 はその 譲 受 人 に 対 し, 特 許 法 第 111 条 に 基 づいて 提 出 された 係 属 中 の
若 しくは 放 棄 された 出 願 に 関 する, 特 許 法 第 371 条 に 基 づいて 国 内 段 階 に 移 行 した 係 属 中 の
若 しくは 放 棄 された 出 願 に 関 する, 特 許 に 関 する, 又 は 再 審 査 手 続 に 関 する 事 項 を 適 切 に 審
査 し 処 理 するために, 合 理 的 に 必 要 となることがある 情 報 の 提 出 を 請 求 することができる。
特 許 規 則 1.105 の 範 囲 は, 何 れの 譲 受 人 にも 及 ぶが,その 理 由 は, 要 求 される 情 報 が 発 明 者
に 不 明 である 場 合 でも, 譲 受 人 の 一 部 には 分 かっていることがあり 得 るからである。
当 該 請 求 をする 特 許 商 標 庁 の 権 限 は, 特 許 法 第 131 条 及 び 第 132 条 による, 審 査 に 関 する 法
定 要 件 から 生 じる。 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 は, 技 術 センター 長 又 は 当 該 審 査 官 若
しくは 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 の 報 告 先 となっている 他 の 管 理 機 関 の 長 が 定 める 方 針 及 び 慣 行
に 従 って 事 項 を 審 査 し 処 理 する 上 で 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提 出 を 請 求 することができる。 次
の 事 件 参 照 。Star Fruits S.N.C. v. United States, 393 F.3d 1277, 1283, 73 USPQ2d 1409,
1414 (Fed. Cir. 2005)(「Star Fruits の 主 張 は,この 事 件 における 真 の 問 題 ,すなわち,
出 願 人 が 適 用 法 規 について 異 なる 見 解 を 有 しているときに, 特 許 商 標 庁 は, 審 査 官 が 特 許 性
に 関 係 があると 考 えている 情 報 の 開 示 を 強 要 するために§1.105 を 使 用 することができるか
否 かということを 把 握 するに 至 っていない。 我 々は,この 問 題 に 対 して 肯 定 的 に 回 答 する。」)
704.11 請 求 することができる 情 報 [R-3]
特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 請 求 することができる 情 報 は, 特 許 法 第 111 条 に 基 づいて 提 出 さ
れ, 係 属 している 若 しくは 放 棄 された 出 願 ( 再 発 行 出 願 を 含 む)に 関 する, 特 許 法 第 371 条 に
基 づいて 国 内 段 階 に 移 行 し, 係 属 している 若 しくは 放 棄 された 出 願 に 関 する, 特 許 に 関 する,
又 は 再 審 査 手 続 に 関 する 事 項 を 適 切 に 審 査 し 処 理 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報 である。
出 願 の 審 査 又 は 事 案 の 処 理 に 寄 与 する, 請 求 される 情 報 に 関 しては 合 理 的 な 理 由 がなければ
ならない。
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 の 請 求 は, 出 願 人 に 多 大 な 負 担 を 掛 けるが,これは 請 求 する 理
由 及 び 期 待 する 回 答 の 範 囲 を 明 確 に 絞 ることで 軽 減 されるべきである。 従 って,この 請 求 範
囲 は, 厳 密 に 限 定 されなければならず,また, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 審 査 官 が,
情 報 を 請 求 する 合 理 的 な 理 由 を 有 する 場 合 にのみ 行 うことができる。
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「 事 実 的 」 及 び「 事 実 」という 用 語 が 特 許 規 則 1.105 に 含 まれているのは, 求 められている
ものは, 出 願 人 に 知 られている, 又 は 出 願 人 が 合 理 的 調 査 をした 後 , 容 易 に 入 手 できる 事 実
及 び 事 実 的 情 報 であり,また, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 出 願 人 が 持 っているかもし
れない, 又 は 形 成 することが 必 要 となるかもしれない 意 見 を 請 求 することではないことを,
明 らかにするためである。 請 求 される 情 報 が 主 題 出 願 及 びその 詳 細 に 関 連 している 場 合 は,
出 願 人 はその 事 情 の 下 で, 請 求 されている 事 実 的 情 報 を 発 見 するための 合 理 的 調 査 をするも
のと 期 待 されている( 特 許 規 則 10.18(b)(2))。しかしながら, 出 願 人 は, 情 報 請 求 に 対 する
応 答 において, 実 験 等 により, 事 実 を 引 き 出 す 又 は 独 自 に 発 見 する 必 要 はない。 特 許 規 則
1.105 の 目 的 は, 特 許 の 質 を 改 善 し, 一 層 良 い 決 定 をするためのものであり, 出 願 人 を 情 報
請 求 に 対 する 応 答 において, 率 直 及 び 誠 実 の 義 務 を 満 たすことに 関 する 危 機 に 陥 れるためで
はない。
先 行 技 術 を 発 見 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報
情 報 請 求 に 対 して 特 許 規 則 1.105 に 記 載 されている 基 準 は, 出 願 に 関 する 事 項 を 審 査 又 は 処
理 するためにその 情 報 が 合 理 的 に 必 要 であるということである。 請 求 される 情 報 は 典 型 的 に
は, 先 行 技 術 を 発 見 するために, 又 は 技 術 調 査 結 果 若 しくは 出 願 ファイルの 分 析 から 生 じた
問 題 を 解 決 するために 必 要 な 情 報 である。 先 行 技 術 を 発 見 するために 必 要 な 情 報 を 請 求 する
ことは, 審 査 官 が 関 連 する 先 行 技 術 を 調 査 することの 代 用 ではない。 審 査 官 は,MPEP§704.01
及 び§904 から§904.03 までに 従 って 先 行 技 術 の 調 査 をしなければならない。
合 理 的 必 要 性 の 基 準 は, 例 えば, 次 の 場 合 に 一 般 に 満 たされる。
(A) 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分 析 が, 特 許 及 び 非 特 許 文 献 の 典 型 的 情 報 源 のクラスやキーワ
ードを 用 いてクレームされた 主 題 を 適 切 に 調 査 できないことを 論 証 していること, 又 は
(B) 出 願 ファイル, 若 しくは 審 査 官 の 調 査 によって 発 見 された 関 連 先 行 技 術 の 欠 如 の 何 れか
が, 出 願 人 に 対 して, 特 許 性 の 判 定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 か 尋 ねることを 正 当 化
すること
第 1 の 例 は 一 般 に, 全 体 としての 発 明 が 技 術 の 新 分 野 に 属 しており,その 分 野 が 特 許 分 類 を
有 さない, 又 はクレームされている 主 題 の 性 質 から 実 質 的 に 分 岐 する, 極 めて 限 られた 実 例
を 伴 うクラスを 有 している 場 合 に 生 じる。この 場 合 は, 当 該 技 術 の 希 少 性 から 明 らかなよう
に, 当 該 技 術 に 最 も 精 通 しているのは 出 願 人 であると 思 われ,かつ, 出 願 人 の 有 する 専 門 知
識 が 必 要 であるあることから, 調 査 分 野 に 関 する 出 願 人 の 情 報 を 請 求 することが 正 当 化 され
る。
第 2 の 例 は 一 般 に, 出 願 ファイル, 又 は 他 の 関 連 出 願 又 は 出 願 人 が 著 作 した 出 版 物 が, 出 願
人 が, 当 該 発 明 及 びその 状 況 をより 完 全 に 理 解 するために 必 要 な 情 報 を 利 用 できるであろう
ことを 示 唆 している 場 合 に 生 じる。
この 場 合 は, 記 録 は, 当 該 情 報 の 詳 細 が 特 許 性 の 問 題 に 関 連 している 可 能 性 があること, 及
びその 結 果 として 既 に 出 願 人 から 提 出 されている 情 報 に 付 加 される 情 報 を 求 める 必 要 を 示 唆
している。
704.11(a) 合 理 的 に 請 求 される 情 報 の 具 体 例 [R-3]
特 許 規 則 1.105(a)(1)(i)から(viii)までが, 合 理 的 に 請 求 することができる 具 体 例 を 記 載 し
ている。 出 願 の 審 査 に 合 理 的 に 請 求 することができる 他 の 情 報 の 例 は, 網 羅 的 であることを
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意 味 しないが, 次 のものを 含 む。
(A) 特 に 関 連 性 を 有 する, 索 引 の 付 された 雑 誌 又 は 論 文 の 名 称 及 び 引 用
(B) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスの 取 引 名 称
(C) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスを 対 象 として 作 成 された 広 告 及 び 販
売 促 進 用 資 料 の 引 用 , 第 1 回 目 発 行 日 及 び 写 し
(D) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスについて 記 述 した 雑 誌 記 事 の 引 用 及
び 写 し
(E) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスと 競 合 する 製 品 又 はサービスの 取 引
名 称 名 及 び 供 給 者
(F) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスと 競 合 する 製 品 又 はサービスに 関 し
て 何 れかの 発 明 者 又 は 譲 受 人 によって 作 成 された 説 明 文 又 は 分 析 書
(G) 係 属 中 の 又 は 放 棄 された 出 願 であって, 少 なくとも 発 明 者 の 1 によって 行 われた, 又 は
現 行 出 願 と 同 一 の 譲 受 人 に 譲 渡 されたものであって, 現 行 の 出 願 においては 他 の 形 では 特 定
されていない, 類 似 の 主 題 を 開 示 しているものの 特 定
(H) 特 許 規 則 1.291 に 基 づく 抗 議 において 提 起 された 事 項 に 対 する 回 答
(I) 発 明 者 による 刊 行 物 等 の 刊 行 物 にある 専 門 的 事 項 についての 説 明
(J) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされた, 書 式 を 変 えた, 継 続 する 出 願 においてされている
変 更 の 特 定
(K) 介 在 する 参 照 事 項 があって 追 加 された 主 題 を 示 している 一 部 継 続 出 願 に 関 する 書 き 込 み
(L) 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 から 争 点 に 対 して 出 された 新 たな 判 決 についての 論 評
(M) 印 刷 刊 行 物 先 行 技 術 とみなすことができる 文 書 であって, 出 願 人 が 言 及 した, 日 付 のな
い 文 書 の 発 行 日 ( 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b))
(N) 記 録 されている 情 報 であって, 出 願 人 がその 発 明 を 他 人 から 得 ているか 否 かという, 特
許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 問 題 を 生 じさせたものについての 論 評
(O) 出 願 人 の 発 明 , 出 願 人 の 開 示 又 はクレームされている 主 題 に 関 連 する 技 術
(P) 特 許 性 に 関 連 する 他 の 事 実 的 情 報
(Q) それらの 項 目 に 関 する 審 査 官 の 陳 述 された 分 析 の 正 確 性
(R) 相 互 関 係 の 解 明 , 及 び 明 細 書 に 記 載 されているどの 構 造 , 材 料 又 は 行 為 が,ミーンズ 又
はステップ・プラス・ファンクション・クレーム 制 限 において 詳 述 されている 機 能 を 実 行 す
る 能 力 を 有 するかということについての 確 認 。 審 査 官 にとって, 明 細 書 及 び 図 面 の 如 何 なる
場 所 に, 機 能 を 達 成 する 手 段 を 詳 述 する, 特 定 のクレーム 制 限 を 裏 付 けるものがあるか 明 ら
かでなく, 当 該 裏 付 けを 求 める 審 査 官 の 照 会 が, 出 願 人 による,それに 係 る 知 識 についての
表 明 された 欠 如 によって 迎 えられる 場 合 は, 審 査 官 は 当 然 に, 当 該 裏 付 けはないものと 判 断
し, 例 えば, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 ( 記 述 説 明 ) 及 び 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 適 切
な 拒 絶 をすることができる。
(S) 質 問 又 は 合 意 であって, 次 の 事 項 に 関 するもの
(1) 全 てのクレームに 共 有 されている 技 術 的 特 徴 , 又 はクレームの 一 定 のグループは 共 通 の
技 術 的 特 徴 を 有 さない 旨 の 認 容
(2) ミーンズ 又 はステップ・プラス・ファンクション・クレームに 関 し, 開 示 の 中 に 見 出 さ
れる 裏 付 け( 特 許 法 第 112 条 第 6 段 落 )
(3) 正 確 に 言 って, 開 示 の 如 何 なる 部 分 が 特 定 のクレーム 要 素 に 対 する 記 述 説 明 及 び 実 施 化
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の 裏 付 けを 提 供 しているかということ
(4) クレーム 制 限 又 はクレームに 使 用 されている 用 語 の 意 味 , 例 えば, 先 行 技 術 におけるど
の 教 示 が 特 定 の 制 限 又 はクレームにおける 用 語 の 対 象 となっているか, 及 びどの 辞 書 の 定 義
が 特 定 のクレーム 用 語 を, 特 に,それらの 用 語 が 明 細 書 においてそれ 自 体 として 使 用 されて
いない 場 合 に, 定 義 するかということ
(5) 各 クレームのどの 部 分 が, 明 細 書 において 容 認 されている 先 行 技 術 に 一 致 しているかと
いうこと
(6) クレーム・バイ・クレーム・ベースでクレームされている 主 題 によって 提 供 される 特 定
の 有 用 性
(7) 従 属 クレームの 要 素 が,それを 信 じるための 合 理 的 基 礎 を 有 する 審 査 官 を 基 にする 先 行
技 術 において, 知 られているか 否 かということ
(8) 補 正 されたクレームに 関 する, 追 加 される 制 限 の 裏 付 け
(9) 公 的 使 用 又 は 販 売 状 況 に 関 する 事 実
704.11(b) 情 報 請 求 をすることができる 時 期 [R-2]
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は 任 意 である。 請 求 は,その 情 報 が 必 要 と 認 識 され 時 点 で
随 時 することができ,また, 当 該 必 要 性 が 認 識 された 後 は,できる 限 り 早 い 機 会 にすること
が 望 ましい。 情 報 を 請 求 するのに 最 適 な 時 期 は, 実 体 審 査 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 発 出 と
同 時 又 はそれより 前 であるが,その 理 由 は, 審 査 官 が 審 査 し,かつ, 応 答 を 利 用 する 最 大 の
機 会 を 持 つからである。 通 常 , 情 報 請 求 は 最 終 拒 絶 と 同 時 , 又 はその 後 にしてはならない。
I. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 前
主 題 が, 特 許 間 でのクラス 及 びキーワードによって, 又 は 特 許 商 標 庁 が 僅 かな 先 行 技 術 しか
有 さない 新 興 技 術 分 野 において, 適 切 に 調 査 されえないことを, 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分
析 が 明 らかにした 場 合 は, 例 えば, 限 定 要 求 に 関 する 等 の, 実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 指 令 の
前 に, 情 報 を 請 求 することが 適 切 であるかもしれない。
実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 前 に 情 報 を 別 途 請 求 することの 適 切 性 に 関 して 考 慮 されるべ
き 要 素 は, 次 の 事 項 を 含 む。
(A) クレームされた 主 題 が, 十 分 に 展 開 された 先 行 技 術 資 源 蓄 積 を 有 さない, 新 たに 確 立 さ
れた 技 術 分 野 にあるか 否 か
(B) 出 願 人 は 情 報 開 示 陳 述 書 を 提 出 したか 否 か
(C) 明 細 書 の 背 景 説 明 は, 開 示 された 主 題 の 背 景 を 適 切 に 説 明 しているか 否 か
(D) 発 明 者 , 又 は 譲 受 人 の 従 業 者 によって 作 成 された 関 連 文 書 であって, 提 出 されていない
ものが, 調 査 の 間 に 発 見 されたか 否 か, 又 は 出 願 ファイルにおいて 説 明 されているか 否 か
(E) 非 特 許 文 献 が 開 示 において 言 及 されているが,その 写 しは 供 給 されていないということ
があるか 否 か
(F) 発 明 に 関 する 明 細 書 の 背 景 が, 情 報 を 公 知 又 は 在 来 的 なものとして 記 述 しているか 否 か。
それに 該 当 する 場 合 は,その 情 報 は, 先 行 技 術 の 容 認 として 考 えることができるが, 当 該 情
報 は 審 査 官 にとって, 熟 知 されていないものであり, 出 願 ファイルの 中 に, 又 は 審 査 官 の 調
査 からは 発 見 することができず,また,その 情 報 の 更 なる 詳 細 は 特 許 性 の 問 題 に 関 連 を 有 す
ることになる。
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II. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 と 同 時 に
情 報 請 求 は, 少 なくとも 1 の 拒 絶 を 含 む, 最 初 の 庁 指 令 と 組 み 合 わせることができるが,そ
れは, 例 えば, 出 願 ファイル 又 は 審 査 官 の 調 査 によって 発 見 された 関 連 先 行 技 術 の 欠 如 の 何
れかが, 出 願 人 に 対 し, 出 願 人 が 特 許 性 の 判 定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 か 照 会 する
ことを 正 当 化 する 場 合 である。
関 連 先 行 技 術 の 欠 如 を 理 由 とする 情 報 請 求 は, 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 , 又 は 査 定 系 クウ
ェイル 指 令 と 同 時 にすることは 適 切 ではない。
III. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 後
実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 後 にされる 情 報 請 求 は, 出 願 ファイルが, 出 願 人 が 特 許 性 の 判
定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 かを 同 人 に 尋 ねることを 正 当 化 するときは, 適 切 である
とすることができる。 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 後 に, 関 連 する 先 行 技 術 の 欠 如 を 理 由 と
して 情 報 請 求 することが 適 切 であるのは 稀 である。
更 なる 措 置 が 審 査 官 によってとられる 予 定 がない 場 合 は, 情 報 請 求 は 適 切 でない。 情 報 請 求
に 関 する 合 理 的 必 要 性 の 基 準 は, 審 査 官 による 更 なる 措 置 を 含 意 する。これは, 審 査 のため
に 必 要 な 情 報 請 求 がされる 措 置 は, 一 般 に 非 最 終 的 措 置 でなければならないことを 意 味 する
が,その 理 由 は, 出 願 人 の 回 答 は, 検 討 され,かつ, 適 切 な 場 合 には, 適 用 されなければな
らないことにある。
限 定 された 状 況 下 では, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 発 行 される, 又 は 放 棄 される 出 願
に 関 してすることができる。そのような 請 求 は, 通 常 , 発 行 される 特 許 又 は 放 棄 される 出 願
に 関 する 進 行 中 の 何 らかの 手 続 の 間 に 限 り 行 われる。 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 が,
放 棄 される 出 願 に 関 してその 様 な 請 求 をすることができる 場 合 の 手 続 の 具 体 例 は, 放 棄 され
た 出 願 を 回 復 させるための 手 続 を 含 む。 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 が, 特 許 に 関 して
その 様 な 請 求 をする 場 合 の 手 続 の 具 体 例 は, 発 明 者 名 を 変 更 する 手 続 及 び 最 審 査 手 続 を 含 む。
704.12 情 報 の 請 求 に 対 する 応 答
情 報 請 求 に 対 する 応 答 は, 完 全 なものでなければならず,また, 延 長 期 間 があるときは,そ
れを 含 む 設 定 された 期 間 内 に 提 出 されなければならない。 設 定 された 期 間 内 における 応 答 の
不 履 行 は,その 出 願 の 放 棄 をもたらす。 情 報 請 求 に 対 する 応 答 の 全 ては, 完 全 性 についての
点 検 がされなければならない。 不 完 全 な 応 答 は, 延 長 期 間 がある 場 合 はそれを 含 む 原 初 の 期
間 内 に, 完 全 にすることができる。 補 充 的 応 答 であって, 延 長 期 間 がある 場 合 はそれを 含 ん
でいる 応 答 期 間 の 満 了 後 に 提 出 されるものは, 情 報 の 提 出 に 関 する 他 の 全 ての 規 則 を 遵 守 し
なければならない。
704.12(a) 情 報 請 求 の 開 示 義 務 に 対 する 関 係 [R-2]
特 許 規 則 1.56 に 基 づく 率 直 及 び 誠 実 の 義 務 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 する 出
願 人 の 応 答 にも 適 用 され,その 義 務 は, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 し,
合 理 的 かつ 容 易 に 利 用 することができる 情 報 を 添 えて 応 答 することを 要 求 する。
特 許 規 則 1.56 は, 特 許 規 則 1.56(c)において 指 定 されている 当 事 者 に 対 し,クレームする 主
題 の 特 許 性 にとって 重 要 な 情 報 を 特 許 商 標 庁 に 開 示 することを 要 求 する。この 閾 値 は, 出 願
審 査 にとっての 合 理 的 必 要 である, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 するものより 実 質
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的 に 高 い。 例 えば, 次 の 事 件 参 照 。Star Fruits S.N.C. v. United States, 280 F. Supp.2d
512, 515-16 (E.D. Va 2003)(「 特 許 出 願 人 が 特 許 規 則 1.56 の 規 定 によって, 開 示 義 務 を 負
っているところを 超 え, 審 査 官 は「その 問 題 を 適 切 に 審 査 又 は 処 理 するために 合 理 的 に 必 要
な 情 報 」の 提 出 を 要 求 することができる。」)
特 許 規 則 1.56 に 基 づく 特 許 性 にとって 重 要 な 情 報 を 自 主 的 に 開 示 すべき 出 願 人 の 義 務 とは
対 照 的 に, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 に 係 る 事 項 の 審 査 又 は 処 理 にとって 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提
出 を 要 求 する 権 限 を 有 している。その 様 な 情 報 を, 出 願 人 は 特 許 性 にとって 重 要 であるとは
考 えることができないので, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.56 に 基 づいては,その 情 報 の 提 供 を 要 求 さ
れないことになる。ただし,その 情 報 は, 技 術 水 準 ,その 発 明 が 実 施 されている 状 況 , 関 連
技 術 が 目 指 している 方 向 ,クレームされた 主 題 並 びに 出 願 人 及 びその 譲 受 人 が 取 り 組 んでい
るその 他 の 技 術 との 類 似 性 を 決 定 するために, 又 はそれ 以 外 に 出 願 に 関 する 事 項 の 審 査 及 び
処 理 を 進 めるために, 合 理 的 に 必 要 とされる。
特 許 規 則 1.56 の 場 合 と 同 様 に, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて, 既 に 知 っている 情 報 を
提 出 するよう 要 求 されるが, 知 っていない 情 報 について 調 査 すべき 旨 の 要 求 は 存 在 しない。
特 許 規 則 1.56 の 場 合 と 異 なり, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.105 によって, 情 報 であって,それ 自 体
は 特 許 性 にとって 重 要 でないかもしれないが, 特 許 性 についての 判 定 を 決 定 する 基 となる 完
全 な 記 録 を 取 得 するために 必 要 なものを, 提 出 するよう 要 求 される。
704.12(b) 完 全 な 応 答 を 構 成 するもの [R-3]
特 許 規 則 1.105 による 要 求 に 対 する 完 全 な 応 答 とは, 列 記 された 各 情 報 要 求 に 対 する 応 答 で
あって, 要 求 されている 情 報 を 与 えるもの, 又 は 提 出 することを 要 求 されている 情 報 が 当 事
者 又 は 請 求 をされた 者 には 知 られていない 及 び/ 又 は 容 易 に 入 手 することができない 旨 の 陳
述 を 提 供 するものの 何 れかである。 要 求 されている 情 報 は 実 際 に 容 易 に 入 手 できないもので
あることを 示 すべき 旨 の 出 願 人 に 対 する 要 求 はないが, 出 願 人 は 情 報 を 請 求 されたときは,
その 情 報 を 取 得 するために,かつ, 合 理 的 調 査 をするために 誠 実 な 試 みをすることを 要 求 さ
れる。
出 願 人 は, 要 求 された 情 報 が 知 られていないということと, 又 は 容 易 に 入 手 することができ
ないということとを 区 別 する 必 要 はない。 従 って, 合 理 的 調 査 をした 後 , 情 報 が 依 然 として
知 られていない 場 合 は, 出 願 人 は,その 情 報 は 出 願 人 に 知 られていない, 又 はその 情 報 は 出
願 人 にとっては 容 易 に 入 手 できないという 何 れか 一 方 の 断 定 的 な 意 見 を 述 べることを 必 要 と
される 代 わりに, 単 に, 請 求 された 情 報 は 知 られていないか 又 は 容 易 には 入 手 することがで
きないかの 何 れかである 旨 の 応 答 をすることができる。
提 出 することを 要 求 されている 情 報 が, 当 事 者 又 は 請 求 を 受 けている 者 にとって, 知 られて
いない, 及 び/ 又 は 容 易 に 入 手 することができないことを 述 べる 応 答 は, 一 般 に 十 分 である
が,ただし, 例 えば, 出 願 人 が 要 求 を 理 解 していないことが 明 らかであるとき, 又 は 応 答 が
曖 昧 であって, 更 に 明 確 な 応 答 が 可 能 な 場 合 は,この 限 りでない。
要 求 と 応 答 を 巡 る 事 情 次 第 であるが, 追 跡 要 求 を,それが 合 理 的 であると 同 時 に 正 当 化 され
る 場 合 は,することができる。
704.12(c) 不 完 全 な 応 答 の 取 扱 [R-2]
係 属 中 の 出 願 又 は 再 審 査 手 続 に 関 する, 特 許 規 則 1.105 請 求 に 対 する 不 完 全 な 応 答 は, 非 最
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終 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していない 補 正 と 同 様 の 方 法 で 取 り 扱 われる。 特 許 規 則
1.135(c) 及 び MPEP§714.03 参 照 。 応 答 が 誠 実 な 応 答 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例 7.95 を 使
用 することができる。 特 許 規 則 1.105 請 求 は, 実 体 に 関 する 指 令 が 存 在 していない 場 合 であ
っても, 庁 指 令 であることに 留 意 すること。
7.95 誠 実 , 非 応 答 的 補 正
[1]に 提 出 された 応 答 は, 先 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は, 次 の
脱 漏 又 は 問 題 :[2]が 存 在 していることにある。 特 許 規 則 1.111 を 参 照 のこと。 上 記 の 応 答 は
誠 実 なものであると 思 われるので, 出 願 人 には,この 通 知 書 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 期
間 の 内 の 何 れか 長 い 方 を, 放 棄 を 回 避 するために 脱 漏 又 は 更 正 を 提 出 するための 期 間 として
与 えられる。この 期 間 については, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 を 受 けることができる。
審 査 官 ノート:
この 手 続 は, 完 全 な 応 答 の 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱 漏 があった 場 合 , 又 は 出 願 が 最
終 庁 指 令 の 対 象 である 場 合 は, 適 用 されない。このような 事 情 においては, 応 答 期 間 が 満 了
した 場 合 , 審 査 官 は, 期 間 延 長 を 許 可 する 権 限 を 有 さない。 様 式 文 例 7.91 参 照 のこと。
704.13 応 答 期 間 [R-2]
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 する 応 答 又 はその 不 履 行 には, 特 許 規 則 1.135 及 び
1.136 が 適 用 される。MPEP§710 以 下 参 照 のこと。
特 許 規 則 1.105 に 基 づいてされる 情 報 請 求 であって, 実 体 に 関 する 庁 指 令 を 伴 わないものは,
応 答 のために 2 月 の 短 縮 された 法 定 期 間 を 設 定 しなければならない。 出 願 人 は, 特 許 規 則
1.136(a)に 従 って,この 応 答 期 間 を 最 大 6 月 まで 延 長 することができる。
請 求 であって, 実 体 に 関 する 庁 指 令 を 伴 って, 及 び 独 立 した 庁 指 令 としてではなく 送 付 され
るものには, 実 体 に 関 する 庁 指 令 に 対 する 場 合 と 同 一 の 応 答 期 間 が 与 えられる。
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は, 特 許 存 続 期 間 調 整 の 目 的 上 は, 特 許 法 第 132 条 に 基 づ
く 庁 指 令 である。 特 許 存 続 期 間 の 調 整 に 関 する 情 報 については,MPEP§2730 参 照 。
704.14 情 報 請 求 の 実 施
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は, 綿 密 に 表 示 がされ, 範 囲 が 限 定 されなければならない。
それは 出 願 人 及 び 特 許 商 標 庁 の 双 方 にとって 大 きい 負 担 であり,その 理 由 は, 出 願 人 は 請 求
される 情 報 を 収 集 し 提 出 しなければならず,また, 審 査 官 は 提 出 された 全 ての 情 報 を 検 討 し
なければならないということにある。 情 報 請 求 は, 情 報 から 得 られる 利 益 が 情 報 を 入 手 する
上 での 負 担 よりも 大 きい 場 合 にのみ 正 当 化 される。
704.14(a) 情 報 請 求 の 形 式 [R-5]
情 報 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 がされること, 請 求 の 根 拠 , 及 び 如 何 なる 情 報
が 請 求 されているかということを 明 示 しなければならない。 請 求 は, 関 連 する 特 定 の 技 術 分
野 並 びに,その 技 術 分 野 にある,クレームされている 特 定 の 主 題 を 指 定 しなければならない
が,その 目 的 は, 出 願 人 に 懸 かる 過 度 の 負 担 を 回 避 すること, 及 びその 情 報 にとっての 必 要
とは 関 係 のない 多 量 の 情 報 の 招 請 を 回 避 することにある。 請 求 書 はまた, 請 求 されている 情
報 が 取 るべき 形 式 を 明 示 しなければならない。すなわち, 請 求 が 求 めているのは, 個 々の 技
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術 参 照 事 項 に 係 る 引 用 文 及 び 写 し, 技 術 に 関 する 全 体 的 収 集 物 の 特 定 , 質 問 に 対 する 回 答 ,
又 はそれ 以 外 の 指 定 された 形 式 であるかということである。
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 書 は, 一 般 に 独 立 した 文 書 として 作 成 し, 実 体 に 関 する 庁
指 令 に 添 付 すること, 又 は 独 立 型 の 指 令 として 郵 送 することができる。この 規 則 は, 請 求 を
庁 指 令 に 含 めることを 許 容 するが, 独 立 した 文 書 を 作 成 することが 望 ましく,その 理 由 は,
請 求 が 直 ちに 受 領 者 の 注 意 を 引 くこと, 及 びそれが, 出 願 人 によって, 最 良 の 回 答 をするこ
とができる 当 事 者 に 一 層 容 易 に 回 付 されることにある。
請 求 書 は,その 請 求 がされた 理 由 及 びその 情 報 が 審 査 にとってどのように 必 要 であるかを 記
述 しなければならない。
質 問 書 は, 出 願 人 の 事 実 的 知 識 を 求 める 特 定 の 質 問 をするために 使 用 することができる。そ
の 様 な 情 報 請 求 は, 特 定 の 文 書 又 は 情 報 の 一 片 の 存 在 についての 照 会 , 及 びその 情 報 が 存 在
していることが 知 られており, 容 易 に 入 手 できるものである 場 合 は,その 情 報 が 供 給 される
べき 旨 の 要 求 を 含 むことができる。 合 意 書 は, 出 願 人 が 同 意 することができる 又 は 同 意 する
ことができない 事 実 に 関 し, 論 議 されていない 問 題 に 関 する 記 録 を 明 らかにするために 使 用
することができる。
様 式 文 例
次 の 様 式 文 例 が, 情 報 請 求 書 を 作 成 するときに 使 用 されなければならない。
7.105 情 報 請 求 , 見 出 し
この 出 願 の 出 願 人 及 び 譲 受 人 は, 審 査 官 がこの 出 願 の 審 査 に 合 理 的 に 必 要 であると 判 断 した
次 の 情 報 を 提 供 することを, 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 要 求 される。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 書 の 冒 頭 に 表 示 されるものとし,また,
この 文 例 の 後 に, 要 求 されている 情 報 が 審 査 のために 必 要 であるという 理 由 が 続 けられなけ
ればならない。 様 式 文 例 7.106 から 7.121までの 内 の 該 当 するものを 使 用 することができる。
2. 情 報 請 求 書 は, 様 式 文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものを,その 末 尾 に
記 載 しなければならない。
次 の 様 式 文 例 の 内 の 該 当 するものが, 要 求 される 情 報 が, 事 実 についての 合 意 又 は 出 願 人 に
知 られている 事 実 についての 質 問 に 関 連 している 場 合 に, 使 用 されなければならない:
7.105.01 出 願 人 に 知 られている 事 実 についての 合 意
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 事 実 についての 次 に 掲 げる 主 張 の 各 々:[1]についての 合 意 に
関 し, 同 意 又 は 不 同 意 をすること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. 括 弧 1 に, 個 別 の, 番 号 を 付 した 文 章 の 形 式 で, 出 願 人 がその 様 に 合 意 することについて
同 意 又 は 不 同 意 の 何 れかをする 各 事 実 的 主 張 を 指 定 すること。 各 主 張 の 末 尾 に, 出 願 人 が,
請 求 されている 合 意 の 写 しに 印 を 付 すことによって, 応 答 を 容 易 にするために, 括 弧 付 き 文
言 「( 同 意 する, 不 同 意 である)」を 添 えることが 推 奨 される。
22

7.105.02 出 願 人 に 知 られている 事 実 についての 質 問
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 事 実 的 情 報 :[1]を 求 める, 次 に 掲 げる 質 問 の 各 々に 対 する 回
答 をすること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 に, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 該 当 するものが 続 けられるべきである。
2. 括 弧 1 に, 別 個 の, 番 号 を 付 した 文 章 の 形 式 で, 出 願 人 が 回 答 すべき 各 質 問 事 項 を 指 定 す
ること。 各 質 問 の 範 囲 は, 明 確 に 記 載 されていなければならず,また, 予 期 される 内 容 は,
事 実 的 情 報 として 特 徴 付 けられなければならない。
次 に 掲 げる 質 問 様 式 文 例 の 内 の 該 当 するものが, 要 求 される 情 報 が 先 行 技 術 の 調 査 , 刊 行 物
の 引 用 及 び/ 又 は 写 しに 関 するものである 場 合 には, 使 用 されるべきである:
7.106 調 査 領 域
この 情 報 は, 先 行 技 術 調 査 の 領 域 を 拡 大 するために 必 要 である。クレームされている 主 題 に
関 連 する, 限 定 された 量 の 技 術 が 特 許 商 標 庁 内 において 利 用 可 能 であり, 一 般 にクラス[1]
及 びサブクラス[2]において 発 見 され,[3]を 記 述 している。[4]のクレームされている 主 題
に 関 して 通 常 の 技 術 を 有 する 者 の 知 識 水 準 を 確 認 するために, 一 層 広 い 範 囲 についての 調 査
が 必 要 である。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. 括 弧 4 には,クレームされているが, 分 類 体 系 において 見 出 せない 技 術 についての 説 明 を
挿 入 すること。
7.107 技 術 に 関 する 熟 練 度 及 び 知 識 の 水 準
この 情 報 は,[1]の 技 術 に 関 する 熟 練 度 及 び 知 識 の 水 準 を 文 書 によって 示 すために 要 求 される。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.108 背 景 の 説 明
この 情 報 は,[1]を 文 書 で 示 すことによって, 開 示 の 中 の 背 景 説 明 を 完 全 なものとするために
要 求 される。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には 様 式 文 例
7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.109 発 明 を 具 現 する 製 品 及 びサービス
この 情 報 は, 開 示 されている[1]の 主 題 を 具 現 する 製 品 及 びサービスを 特 定 し, 先 行 技 術 の 中
に 発 見 される 類 似 の 製 品 及 びサービスの 属 性 を 特 定 するために 要 求 される。
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審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には 様 式 文 例
7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.110 関 連 性 があると 示 唆 されている 技 術
この 情 報 は,この 審 査 に 関 連 性 があるとして 出 願 人 によって[1]において 示 唆 されている 技 術
を 記 録 に 登 録 するために 要 求 される。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 まで 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. 括 弧 1 には, 出 願 人 がその 技 術 が 関 連 していると 示 唆 している 出 願 ファイルの 中 の 箇 所 ,
例 えば, 明 細 書 及 びその 中 の 該 当 するページ, 又 は 指 定 された 日 に 特 許 商 標 庁 において 受 領
された 書 類 及 びその 中 の 該 当 するページを 記 述 すること。
7.111 キーワード 一 覧
この 請 求 に 対 する 応 答 として,[1]の 開 示 された 技 術 に 関 連 する 刊 行 物 を 探 すのに 特 に 有 益 で
あるキーワードの 一 覧 を 提 出 すること。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.112 電 子 的 に 調 査 可 能 なデータベース 又 は 他 の 索 引 付 収 集 物 に 係 る 引 用 文
この 請 求 に 対 する 応 答 として,[1]の 開 示 された 技 術 内 での 知 識 を 文 書 によって 示 している 刊
行 物 を 包 含 している, 電 子 的 に 調 査 可 能 なデータベース 又 は 他 の 索 引 付 収 集 物 に 係 る 引 用 文
についての 一 覧 を 提 出 すること。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.113 開 示 の 中 で 言 及 されているが, 提 出 されていない 技 術 の 写 し
この 請 求 に 対 する 応 答 として,[1]において 言 及 されている 技 術 についての 次 に 掲 げる 項 目 の
各 々に 係 る 写 しを 提 出 すること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. 括 弧 1 には, 出 願 人 が, 前 には 提 出 されていない 技 術 について, 出 願 書 類 のどの 箇 所 で,
例 えば 明 細 書 及 びその 中 の 該 当 するページ, 又 は 指 定 された 日 に 特 許 商 標 庁 において 受 領 さ
れた 書 類 及 びその 該 当 するページで 言 及 しているかを 記 述 すること。
7.114 発 明 者 が 著 作 した 刊 行 物 の 写 し
この 請 求 に 対 する 応 答 して, 出 願 人 ( 複 数 )の 何 れかが 著 作 又 は 共 著 した,[1]の 開 示 主 題 を 記
述 している 各 刊 行 物 の 写 しを 提 出 すること。
24

審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.115 先 行 技 術 の 記 述 のために 依 拠 された 技 術
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 開 示 における 先 行 技 術 の 記 述 のために 使 用 された 出 典 である
各 刊 行 物 の 標 題 , 引 用 文 及 び 写 しを 提 出 すること。 各 刊 行 物 に 関 し, 先 行 技 術 の 記 述 に 対 す
る,その 刊 行 物 の 貢 献 の 簡 単 な 説 明 を 提 出 すること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. この 請 求 は, 実 際 に 依 拠 された 文 書 に 関 するもののみに 限 定 され, 関 連 すると 思 われてい
る 文 書 が 要 求 されるのではない。
7.116 発 明 の 開 発 のために 依 拠 された 技 術
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 出 願 人 の 何 れかが, 開 示 されている 主 題 を 開 発 するために 依
拠 し, 出 願 人 の 発 明 , 特 に[1]を 開 発 することに 関 して, 記 述 している 各 刊 行 物 の 標 題 , 引 用
文 及 び 写 しを 提 出 すること。 各 刊 行 物 に 関 し, 開 示 された 主 題 の 開 発 において,その 刊 行 物
に 対 してされた 依 拠 の 簡 単 な 説 明 を 提 供 すること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. この 請 求 は, 実 際 に 依 拠 された 文 書 に 関 するもののみに 限 定 され, 関 連 すると 思 われてい
る 文 書 が 要 求 されるのではない。
3. 括 弧 1 には, 最 も 重 要 な 発 明 の 要 素 についての 説 明 を 挿 入 すること。
7.117 クレームされている 主 題 を 起 草 するために 依 拠 された 技 術
この 請 求 に 対 する 応 答 として,クレームされている 主 題 を 起 草 するために 依 拠 された 各 刊 行
物 の 標 題 , 引 用 文 及 び 写 しを 提 出 すること。 各 刊 行 物 に 関 し,クレームされている 主 題 を 先
行 技 術 から 区 別 するために,その 刊 行 物 に 対 してされた 依 拠 の 簡 単 な 説 明 を 提 供 すること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. この 請 求 は, 実 際 に 依 拠 された 文 書 に 関 するもののみに 限 定 され, 関 連 すると 思 われてい
る 文 書 が 請 求 されるのではない。
7.118 出 願 人 による 先 行 技 術 調 査 の 結 果
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 先 行 技 術 について 何 らかの 調 査 が 行 われたか 否 かを 記 述 する
こと。 調 査 が 行 われた 場 合 は, 調 査 がされた 各 先 行 技 術 収 集 物 に 対 する 引 証 を 記 述 すること。
調 査 によって 検 索 された 技 術 の 中 に, 開 示 される[1]についての 技 術 において 通 常 の 熟 練 度 を
有 する 者 の 知 識 を 証 明 することにとって 重 要 であると 考 えられたものがあった 場 合 は, 検 討
した 技 術 に 関 する 個 々の 記 事 の 引 用 文 及 びその 技 術 の 写 しを 提 出 すること。
25

審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. 括 弧 1 には, 主 題 であって,それに 係 る 技 術 が 請 求 されるものを 記 述 すること。
7.119 クレームされる 発 明 を 組 み 込 んでいる 製 品 又 はサービスの 名 称
この 請 求 に 対 する 応 答 として,クレームされている 主 題 を 組 み 込 んでいる 製 品 又 はサービス
の 名 称 を 提 出 すること。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
7.120 開 示 先 行 技 術 の 実 施 対 象 である 製 品 又 はサービスの 名 称
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 開 示 されている 先 行 技 術 [1]を 組 み 込 んでいる 製 品 又 はサービ
スがあるときは,その 名 称 を 提 供 すること。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. 括 弧 1 には, 回 答 の 焦 点 を 絞 るために,クレームされている 主 題 に 最 も 近 い 先 行 技 術 の 特
性 を 明 記 すること。
7.121 先 行 技 術 に 対 する 改 良 の 詳 細
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 開 示 されている 先 行 技 術 に 対 する,クレーム[1]の 主 題 による
特 定 の 改 良 点 を 記 述 し,また,クレームされている 主 題 において,これらの 改 良 を 提 供 する
特 定 の 要 素 を 指 摘 すること。ミーンズ 又 はステップ・プラス・ファンクションとして 表 現 さ
れるクレームに 関 しては,クレームされている 構 造 及 び 行 為 を 記 述 している, 開 示 内 の 特 定
のページ 及 び 行 番 号 を 提 供 すること。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
次 に 掲 げる 様 式 文 例 ( 複 数 )は, 該 当 する 場 合 は, 情 報 請 求 の 末 尾 に 表 示 されるべきである。
7.122 大 掛 りな 文 書 の 場 合 における 関 連 するページのみの 提 出
文 書 の 写 しを 求 める 請 求 に 対 する 応 答 として,その 文 書 が 50 ページを 超 え, 合 体 されている
テキスト 又 は 単 一 の 記 事 である 場 合 は,この 請 求 は,この 請 求 に 表 示 されている 特 定 の 主 題 ,
又 は 主 題 が 表 示 されていない 場 合 は 出 願 人 による 開 示 において 発 見 される 主 題 を 提 供 するペ
ージの 写 しを 提 供 することによって 満 たすことができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. この 様 式 文 例 は, 情 報 請 求 の 範 囲 が 特 に 刊 行 物 の 写 しを 含 んでいる 場 合 に 使 用 すること。
26

7.123 一 定 の 情 報 開 示 に 対 する 手 数 料 及 び 陳 述 要 件 についての 権 利 放 棄
特 許 規 則 1.97 に 基 づく 手 数 料 及 び 証 明 要 件 についての 権 利 は,この 請 求 に 対 する 応 答 として
提 出 される 文 書 については 放 棄 される。この 権 利 放 棄 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 の 範
囲 内 にあり,この 請 求 に 応 答 する, 出 願 人 の 最 初 の 完 全 な 通 信 に 含 まれているもののみを 対
象 とする。この 請 求 に 応 答 する, 最 初 の 通 信 の 後 にされる 補 充 的 応 答 , 及 び 特 許 規 則 1.105
に 基 づく,この 請 求 の 範 囲 を 超 える 情 報 開 示 がある 場 合 は,それらは, 該 当 するときは, 特
許 規 則 1.97 の 手 数 料 及 び 証 明 要 件 の 適 用 を 受 ける。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.124 及 び 様 式 文 例 7.125 又 は 7.126 の 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. この 様 式 文 例 は, 情 報 請 求 の 範 囲 が 明 示 的 に 刊 行 物 の 引 用 及 び/ 又 は 写 しを 含 んでいる 場
合 に, 使 用 すること。
7.124 誠 実 な 応 答 の 内 容
出 願 人 は,この 請 求 に 対 する 応 答 は 特 許 規 則 1.56 に 基 づく 率 直 及 び 誠 実 をもってされなけれ
ばならないということについて, 注 意 を 求 められる。 出 願 人 が 請 求 された 情 報 項 目 を 有 して
いない, 又 は 容 易 に 入 手 できない 場 合 は,その 項 目 が 知 られていない 又 は 容 易 に 入 手 できな
い 旨 の 陳 述 は,その 項 目 の 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 としての 受 理 を 受 けることができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式
文 例 7.125 又 は 7.126 の 何 れ 該 当 するものが 置 かれるべきである。
2. この 様 式 文 例 は, 情 報 請 求 の 末 尾 に 記 載 されなければならない。
7.125 庁 指 令 に 添 付 される 情 報 請 求 の 終 結
この 請 求 は 同 封 されている 庁 指 令 の 添 付 物 である。 同 封 されている 庁 指 令 への 完 全 な 応 答 は,
この 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 を 含 んでいなければならない。この 請 求 に 対 する 応 答 期 間 は,
同 封 されている 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 と 一 致 する。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また, 庁 指 令 に 付 随 する
情 報 請 求 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。 情 報 請 求 が, 庁 指 令 を 伴 わずに 郵 送 される 場 合 は,
これの 代 わりに, 様 式 文 例 7.126 を 使 用 すること。
2. 様 式 文 例 7.127 が, 添 付 されている 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 末 尾 に 記 載 されなければなら
ない。
7.126 他 の 庁 指 令 は 伴 わずに 郵 送 される 請 求 の 終 結
この 請 求 は 特 許 規 則 1.134,1.135 及 び 1.136 の 適 用 を 受 け,[1] 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 有 する。
この 期 間 の 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 受 けることができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また, 他 の 庁 指 令 を 伴 わ
ずに 郵 送 された 情 報 請 求 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。 情 報 請 求 が 庁 指 令 と 共 に 郵 送 され
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る 場 合 は,その 代 わりに, 様 式 文 例 7.125 を 使 用 すること。
2. 応 答 期 間 は 通 常 ,2 月 に 設 定 される。
7.127 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 終 結
この 庁 指 令 には, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 が 添 付 されている。この 庁 指 令 に 対 する
完 全 な 応 答 は, 添 付 されている 情 報 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 を 含 まなければならない。 添 付
されている 請 求 に 対 する 応 答 期 間 は,この 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 と 一 致 する。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 添 付 された 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。
704.14(b) 出 願 人 の 応 答 に 続 く 審 査 官 の 義 務 [R-2]
審 査 官 は, 出 願 人 の 応 答 に 添 えて 提 出 された 情 報 を 検 討 し, 審 査 官 が 適 切 であると 判 断 する
形 で 当 該 情 報 を 利 用 しなければならない。この 義 務 は, 請 求 に 際 して, 審 査 にとってその 情
報 が 必 要 であるとした 審 査 官 の 主 張 から 生 じる。
調 査 分 野 の 特 定 を 構 成 する 情 報 は, 検 討 されなければならず,かつ, 審 査 官 は, 調 査 する 上
で 使 用 された 分 野 及 び 使 用 されなかった 分 野 を 表 示 しなければならない。この 表 示 は, 出 願
ファイル・ラッパーの 調 査 注 記 に 置 くことができ, 又 は 出 願 人 の 応 答 書 上 の 注 釈 によってす
ることができ,その 際 には, 審 査 官 のイニシャル 及 び 日 付 を 付 し,かつ, 特 許 規 則 1.105 の
要 件 に 基 づく 調 査 が 出 願 人 の 応 答 書 上 の 注 記 に 基 づいて 行 われた 旨 の,ファイル・ラッパー
調 査 注 記 としての 注 釈 が 付 されるものとする。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関
しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 他 職 員 によって 提 起 された 質 問 に 対 する 回 答 を 構 成 する 情 報 は
検 討 されなければならず,また,その 回 答 は 検 討 された 旨 が 記 録 表 示 されなければならない。
この 表 示 は, 最 低 限 としては, 応 答 書 上 に,その 検 討 をした 者 のイニシャル 及 び 日 付 を 付 し
て「 検 討 された」と 表 示 することによって 行 うことができる。イメージ・ファイル・ラッパ
ー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
特 許 規 則 1.105 の 請 求 に 対 する 応 答 として 提 出 された 技 術 は, 少 なくとも, 特 許 規 則 1.97
及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 に 添 えて 提 出 された 技 術 と 同 程 度 に 検 討 されなければな
らない。MPEP§609 参 照 。 出 願 人 が, 特 許 規 則 1.105 の 請 求 に 対 する 応 答 に 添 えて 提 出 され
た 技 術 についての 引 用 文 に 関 する 書 面 による 一 覧 を 提 供 した 場 合 は, 審 査 官 は, 特 許 規 則
1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 場 合 と 同 様 に,その 一 覧 上 に,どの 技 術 が 検 討 さ
れ,どの 技 術 が 検 討 されなかったかを 表 示 しなければならない。イメージ・ファイル・ラッ
パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。 出 願 人 が 当 該 一 覧 を 提 出 しなかった
場 合 は, 審 査 官 にとっては, 当 該 一 覧 を 作 成 する, 又 は 提 出 された 技 術 をそれ 以 外 の 形 で 記
録 する 義 務 はないが,ただし, 審 査 官 が 拒 絶 においてその 技 術 に 依 拠 するときは,この 限 り
でない。
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 応 答 として,かつ,その 範 囲 内 で 提 出 された 情 報 を 検
討 することを 拒 否 することは, 如 何 なる 場 合 にも 適 切 でない。しかしながら, 情 報 であって,
特 許 規 則 1.105 請 求 の 範 囲 を 超 えており, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 応 答 する 情 報 に 添
えて 提 出 されたものは, 当 該 技 術 に 係 る 提 出 物 が 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 並 びに MPEP§609
の 規 定 に 適 合 している 場 合 を 除 き, 検 討 される 必 要 はない。 特 許 規 則 1.105 請 求 の 範 囲 を 測
28

定 する 基 準 は, 請 求 本 文 が 有 する 明 白 な 意 味 である。この 理 由 から, 請 求 される 情 報 の 範 囲
が 注 意 深 く 指 定 されることは 極 めて 重 要 である。 特 許 規 則 1.105 の 請 求 の 範 囲 を 超 える 技 術
が, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98, 並 びに MPEP§609 の 規 定 に 従 って 提 出 された 場 合 は, 当 該 技
術 は, 特 許 規 則 1.97 及 び 特 許 規 則 1.98 の 規 定 に 従 って 検 討 されなければならない。
704.14(c) 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 申 請
出 願 人 であって, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 が 撤 回 若 しくは 変 更 されることを 希 望 する 者 ,
又 は 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 提 出 された 情 報 が 検 討 されることを 希 望 する 者 は,その 請 求
書 が 請 求 された 技 術 センターの 長 官 に 対 し, 特 許 規 則 1.181 に 基 づく 申 請 書 を 提 出 すること
ができる。しかしながら, 申 請 書 は 特 許 規 則 1.105 請 求 に 対 する 応 答 ではない。 出 願 人 が 特
許 規 則 1.105 請 求 に 応 答 するための 期 間 は, 申 請 書 が 提 出 された 場 合 でも, 引 き 続 き 進 行 す
る。
704.14(d) 情 報 開 示 陳 述 書 に 対 する 関 係 [R-5]
最 初 の 応 答 は,それが 特 許 規 則 1.105 の 情 報 請 求 に 応 答 するものであり, 原 応 答 期 間 ( 延 長 期
間 を 含 む) 中 に 提 出 される 場 合 は, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 の 手 数 料 及 び/ 又 は 証 明 要 件 を 満
たす 必 要 がない。 出 願 人 は, 引 用 文 が 記 録 されるようにするためには, 様 式 PTO/SB/08 の 書
面 に 参 照 事 項 を 記 載 しなければならない。 最 初 の 応 答 の 後 にされる 応 答 がある 場 合 は,その
応 答 は, 該 当 する 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 の 規 定 を 満 たさなければならない。
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 の 範 囲 を 超 える 技 術 の 提 出 は, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 並
びに MPEP§609 に 基 づく 技 術 の 提 出 であり,その 技 術 が 検 討 されるようにするためには 特 許
規 則 1.97 及 び 1.98 の 規 定 を 満 たさなければならない。
情 報 が, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 応 答 として 提 出 された 場 合 は,その 技 術 に 依
拠 する 次 の 庁 指 令 を 最 終 の 指 令 とすることができないが,ただし, 当 該 技 術 の 利 用 の 全 ての
例 証 が 補 正 によって 必 要 とされているときはこの 限 りでない。 本 条 は, 特 許 規 則 1.105 に 基
づく 応 答 に 続 く 手 続 を, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 提 出 に 続 く MPEP
§609.04(b) 及 び§706.07(a)の 手 続 から 明 確 に 区 別 する。
29

705 特 許 性 報 告 書 [R-3]
1 の 技 術 センター(TC)に 適 切 に 割 り 当 てられた 出 願 が,それ 自 体 としては,1 又 は 複 数 の 他 の
TC に 分 類 することができる 1 又 は 複 数 のクレームを 包 含 していると 認 定 され,それらのクレ
ームが 互 いに, 又 は 最 初 の TC に 関 する 出 願 の 分 類 を 支 配 するクレームから 分 割 できないもの
である 場 合 は,その 出 願 は, 一 定 の 指 定 されたクレームの 特 許 性 に 関 する 報 告 書 のために 関
連 する 他 の TC( 複 数 の TC を 含 む)に 付 託 することができる。この 報 告 書 は 特 許 性 報 告 書 とし
て 知 られ, 報 告 する TC の 主 任 審 査 官 によって 署 名 される。
この 特 許 性 報 告 書 慣 行 は, 特 別 な 事 情 においてのみ 使 用 されるべきものであることに 留 意 す
ること。MPEP§705.01(e) 参 照 。
705.01 特 許 性 報 告 書 に 関 する 指 示 [R-2]
何 れかの 出 願 が 庁 指 令 の 段 階 に 入 り,それに 係 る(すなわち, 請 求 した 及 び 請 求 された 技 術 セ
ンター(TC) 双 方 の) 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 が 必 要 であることに 合 意 し, 更 に, 請 求 した
TC のセンター 長 が 承 認 した 場 合 は,その 出 願 は 適 切 な TC に 対 し, 覚 え 書 き, 例 えば「・・・
クレームに 関 する・・・TC からの 特 許 性 報 告 書 のために」という 添 付 された 覚 書 きを 付 して,
発 送 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
規 則 705.01(a) 特 許 性 報 告 書 の 性 質 ,その 使 用 及 び 処 分 [R-3]
特 許 性 報 告 書 を 請 求 された 技 術 センター(TC)の 主 任 審 査 官 は,その 請 求 を 承 認 した 場 合 は,
特 許 性 報 告 書 の 作 成 を 命 令 する。この 特 許 性 報 告 書 は, 覚 書 形 式 によるものであり,それに
含 まれる 全 てのクレームに 関 する, 関 連 する 全 ての 参 照 事 項 についての 引 用 文 及 び 完 全 な 指
令 を 含 む。 対 象 とされた 調 査 分 野 は, 報 告 書 を 作 成 した 審 査 官 によって,ファイル・ラッパ
ーに 裏 書 きされなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW
マニュアル 参 照 。 特 許 性 報 告 書 の 作 成 のために 出 願 書 類 を 送 付 された 審 査 官 が, 付 託 された
クレームに 関 して 最 終 庁 指 令 の 用 意 が 調 っているとの 見 解 を 有 するときは,その 審 査 官 はそ
の 旨 を 述 べなければならない。 特 許 報 告 書 は, 報 告 する TC の 主 任 審 査 官 によって 署 名 された
ときに,その 出 願 を 通 常 担 当 する TC に 返 送 され,ファイル・ラッパーに 入 れられる。
特 許 報 告 書 を 作 成 する 審 査 官 は, 作 業 の 重 複 を 避 けるために,その 事 件 が 割 り 当 てられた 審
査 官 から 開 示 についての 説 明 を 受 ける 権 利 を 有 する。
報 告 する TC の 主 任 審 査 官 が, 特 許 性 報 告 書 の 用 意 が 整 っていないとの 見 解 を 有 する 場 合 は,
同 審 査 官 は, 発 送 した TC の 主 任 審 査 官 にその 旨 を 通 知 しなければならない。
I. 分 類 に 関 する 意 見 の 不 一 致
分 類 に 関 する 意 見 の 対 立 は, 分 類 論 争 TC 代 表 者 委 員 会 に 決 定 を 委 ねることができる。
その 出 願 を 管 轄 する 技 術 センターの 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 の 内 容 に 同 意 する 場 合 は,そ
の 審 査 官 は,その 措 置 に 特 許 性 報 告 書 の 実 質 を 組 み 入 れなければならず,その 措 置 は, 全 て
のクレームについて 完 全 である。この 場 合 の 特 許 性 報 告 書 は, 書 類 番 号 を 与 えられないが,
その 出 願 が 許 可 又 は 放 棄 によって 最 終 的 に 処 分 されるときまで,ファイルに 残 ることを 許 容
され,また,その 処 分 があったときには 除 去 されなければならない。イメージ・ファイル・
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
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II. 特 許 性 報 告 書 に 関 する 意 見 の 不 一 致
前 記 の 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 又 はその 一 部 について 同 意 しない 場 合 は,その 審 査 官 は,
報 告 書 に 対 して 責 任 を 負 う 主 任 審 査 官 と 協 議 することができる。その 結 果 として 生 じる 措 置
についての 合 意 成 立 が 不 可 能 である 場 合 は,その 出 願 を 管 轄 する 主 任 審 査 官 は, 特 許 性 報 告
書 に 依 拠 する 必 要 はなく, 付 託 されていたクレームについて 同 審 査 官 自 身 の 措 置 をとること
ができ,その 場 合 は, 特 許 性 報 告 書 は 出 願 ファイルから 除 去 されなければならない。
III. 審 判 請 求 が 行 われた 場 合
クレームの 拒 絶 に 対 して 審 判 請 求 が 行 われ,そのクレームの 全 てが 特 許 性 報 告 書 を 作 成 した
TC において 審 査 することが 可 能 であり,その 出 願 がそれ 以 外 の 点 では 許 可 可 能 である 場 合 は,
審 判 請 求 目 的 に 限 定 して, 前 記 TC に 対 する 出 願 の 正 式 移 転 が 行 われなければならない。イメ
ージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 参 照 。 受 領 側 TC は,
その 出 願 の 管 轄 を 引 き 取 り, 審 査 官 解 答 書 を 作 成 する。 許 可 の 時 点 で, 出 願 に 残 る 支 配 的 ク
レームによって 決 定 される 分 類 を 有 する 前 記 TC は,その 出 願 を 発 行 のために 送 付 することが
できる。
705.01(b) 審 査 の 順 序
特 許 性 報 告 書 に 関 与 している 監 督 特 許 審 査 官 が,その 複 数 の 技 術 センター(TCs)による 審 査 の
順 序 について 同 意 することができない 場 合 は,その 出 願 についての 管 轄 権 を 有 する 監 督 特 許
審 査 官 は,その 出 願 を 報 告 書 のために 他 の 技 術 センターに 付 託 する 前 に,その 要 求 に 関 連 す
る 技 術 について, 完 全 な 調 査 が 行 われるよう 命 じることができる。 出 願 が 付 託 される 技 術 セ
ンターには,この 調 査 結 果 について 通 知 がされる。
監 督 特 許 審 査 官 が 調 査 についての 異 なる 順 序 が 便 宜 であるとの 意 見 を 有 する 場 合 は, 調 査 の
順 序 はそれに 応 じて 変 更 されなければならない。
705.01(c) 特 許 性 報 告 書 に 関 する 擬 制 及 び 記 録
特 許 性 報 告 書 のための 出 願 の 送 付 は, 送 付 する 技 術 センター(TC)からの 移 転 として 処 理 され
てはならない。 特 許 性 報 告 書 が 完 成 され, 送 付 した TC に 対 する 返 却 の 用 意 が 調 ったときは,
それは, 移 転 による 受 領 又 は 行 為 の 何 れかとしてはみなされない。しかしながら, 消 費 され
た 時 間 は 信 用 貸 しとなる。
報 告 する TC における 日 付 状 態 は, 原 管 轄 の TC における 日 付 を 基 準 にして 決 定 される。 報 告
される 日 付 における 秩 序 だった 進 行 を 確 保 するために, 特 許 性 報 告 書 を 作 成 する TC に 対 して,
適 時 の 状 況 照 会 状 が 送 付 されるべきである。
705.01(d) 図 面 の 複 製 印 刷 物 [R-2]
図 面 を 有 する 特 許 性 報 告 書 出 願 に 関 しては,その 事 件 を 担 当 する 審 査 官 はインターフェアレ
ンス 調 査 のために, 該 当 する 図 面 の 印 刷 物 をその 出 願 が 付 託 された 技 術 センターに 提 供 する。
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 参 照 。これがさ
れたことは,ファイル・ラッパー 上 の 鉛 筆 注 記 によって 示 すことができる。イメージ・ファ
イル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
特 許 性 報 告 書 手 続 を 経 た 出 願 が, 発 行 することに 合 格 するか, 又 は 放 棄 された 場 合 は,この
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事 実 についての 通 告 が, 直 ちに,その 出 願 の 管 轄 権 を 有 する TC から 特 許 性 報 告 書 を 提 出 した
各 TC に 与 えられる。 報 告 する 各 TC の 審 査 官 は, 印 刷 物 の 副 本 セット 上 に 許 可 又 は 放 棄 の 日
を 注 記 する。これらの 印 刷 物 が, 報 告 をする TC にとって 価 値 がなくなった 場 合 は,それらを
破 棄 することができる。
705.01(e) 使 用 に 関 する 制 限 [R-2]
その 概 要 を 前 述 した 特 許 性 報 告 書 実 務 は, 義 務 的 ではなく,それが 審 査 官 総 時 間 を 節 約 する
か, 又 は 専 門 化 された 知 識 による 処 置 の 質 の 向 上 を 生 じさせる 場 合 にのみ, 行 うべきである。
出 願 の 完 全 な 審 査 をするために 要 求 される 審 査 官 総 時 間 の 節 約 は, 極 めて 重 要 である。 特 許
性 報 告 書 実 務 は, 分 割 不 能 な 複 数 の 発 明 がクレームされた 場 合 に,クレームされている 発 明
の 各 々の 特 徴 に 関 する 専 門 家 がその 専 門 性 を 対 象 とするクレームを 処 理 するときは, 若 干 の
事 例 においては, 審 査 のためにより 少 ない 時 間 が 要 求 されるか, 又 はその 結 果 がより 良 質 の
ものになるかの 何 れかが 生 じるという 命 題 を 基 礎 としている。しかしながら, 多 くの 事 例 に
おいては, 単 一 の 審 査 官 が 全 てのクレームに 関 し, 良 質 の,かつ, 特 許 性 報 告 書 実 務 によっ
て 消 費 されるよりも 短 い 審 査 官 総 時 間 によって, 完 全 な 審 査 を 行 うことができる。
クレームが, 発 明 の 同 一 特 徴 を 対 象 としているが,その 範 囲 のみが 異 なっている 場 合 は, 特
許 性 報 告 書 による 手 続 は 決 して 適 切 でない。
特 許 性 報 告 書 が 通 常 適 切 でない 場 合 の 典 型 的 な 状 況 は, 次 のようなものである。
(A) クレームが,ある 製 造 方 法 及 びその 製 造 方 法 によって 定 義 される 製 品 として 関 連 してい
る 場 合 。 通 常 ,その 方 法 についての 管 轄 権 を 有 する 審 査 官 が, 特 許 性 報 告 書 を 使 用 すること
によって 消 費 される 審 査 官 総 時 間 よりも 短 い 総 時 間 によって, 完 全 かつ 十 分 な 審 査 を 行 うこ
とができる。
(B) クレームが,ある 製 品 , 及 び 一 定 の 特 徴 を 有 する 製 品 が 製 造 されるという 事 実 のみを 含
む 方 法 として 関 連 している 場 合 。 通 常 ,その 製 品 についての 管 轄 権 を 有 する 審 査 官 が, 完 全
かつ 十 分 な 審 査 をすることができる。
(C) クレームが, 下 位 結 合 (サブコンビネーション)の 特 徴 によってのみ 識 別 される 結 合 , 及
び 当 該 下 位 結 合 自 体 として 関 連 している 場 合 。 通 常 ,その 下 位 結 合 についての 管 轄 権 を 有 す
る 審 査 官 が, 完 全 かつ 十 分 な 審 査 をすることができる。
特 許 性 報 告 書 が 審 査 官 総 時 間 を 節 約 することができることを 証 明 することができる 場 合 は,
それは,その 出 願 が 割 り 当 てられている 技 術 センター 長 の 承 認 をもって 許 可 される。「 承 認 済
み」のスタンプが, 特 許 性 報 告 書 を 請 求 する 覚 書 上 に 押 されていなければならない。イメー
ジ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
705.01(f) 出 願 人 との 面 接
特 許 性 報 告 書 が 採 用 された 出 願 について 面 接 が 行 われる 場 合 において, 報 告 した 技 術 センタ
ーによって 処 理 されたクレームに 関 係 するときは,その 技 術 センターに 面 接 における 援 助 を
要 請 することができる。 面 接 全 般 に 関 しては,MPEP§713 から§713.10 までを 参 照 。
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706 クレームの 拒 絶 [R-5]
出 願 書 類 が 読 まれ,クレームされている 発 明 が 理 解 された 後 ,クレームされている 発 明 に 関
する 先 行 技 術 調 査 が 行 われる。 出 願 人 によって 提 供 された 参 照 事 項 を 含 む 先 行 技 術 調 査 の 結
果 を 伴 い,その 特 許 出 願 は, 先 行 技 術 の 技 術 水 準 との 関 連 において 再 検 討 及 び 分 析 され,そ
のクレームが 有 用 , 新 規 , 非 自 明 かつ 実 施 可 能 発 明 を 定 義 しており, 明 細 書 において 明 白 に
記 述 されているか 否 かが 決 定 されなければならない。 審 査 の 目 標 は, 手 続 過 程 の 早 い 段 階 で
拒 絶 がある 場 合 はそれを 明 確 に 表 明 することによって, 出 願 人 に 対 し, 早 期 に 特 許 性 の 証 拠
を 提 出 する,かつ,それ 以 外 の 方 法 で 最 も 早 い 時 期 に 完 全 な 応 答 をする 機 会 を 与 えるという
ことにある。 審 査 官 はその 後 , 次 回 の 庁 指 令 を 出 す 前 に, 拒 絶 に 応 答 する 意 見 書 及 び 証 拠 を
含 む 全 ての 証 拠 を 再 検 討 する。 審 査 官 が, 審 査 に 合 理 的 に 必 要 な 情 報 を 特 許 規 則 1.105 に 基
づいて 出 願 人 に 請 求 すべきであると 判 断 した 場 合 は, 当 該 請 求 は, 一 般 に, 実 体 審 査 に 関 す
る 第 1 回 目 の 庁 指 令 の 発 出 前 又 はこれと 同 時 に 行 われるべきであり,また,MPEP§704.10 以
下 の 手 続 に 従 わなければならない。
本 便 覧 のこの 部 分 は,クレーム 拒 絶 の 手 続 を 説 明 するが, 審 査 官 は, 発 明 を 適 切 に 明 示 して
いるクレームを 許 可 することにおけるその 役 割 の 重 要 性 を 見 落 としてはならない。
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容
*****
(c) クレームの 拒 絶
(1) 発 明 が, 特 許 性 があるとは 判 断 されない, 又 はクレームされている 形 で 特 許 性 があると
は 判 断 されない 場 合 は,そのクレーム 又 は 特 許 性 がないと 判 断 されたものは, 拒 絶 される。
(2) クレームを 新 規 性 又 は 非 自 明 性 欠 如 を 理 由 として 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 同 人 が 利
用 することができる 最 善 の 参 照 事 項 を 引 用 しなければならない。 参 照 事 項 が 複 雑 であるか,
又 は 出 願 人 によってクレームされていない 発 明 を 示 している, 若 しくは 記 述 している 場 合 は,
依 拠 される 特 定 部 分 ができる 限 り 精 密 に 指 定 されなければならない。 各 参 照 事 項 の 適 切 性 が
明 らかでない 場 合 は,その 適 切 性 が 明 瞭 に 説 明 され,また, 拒 絶 されるクレームの 各 々が 指
定 されなければならない。
(3) クレームを 拒 絶 するときには, 審 査 官 は, 特 許 性 に 影 響 を 及 ぼす 事 項 に 関 する, 出 願 人
又 は 再 審 査 手 続 における 特 許 所 有 者 による 自 認 に 依 拠 することができ, 出 願 についての 拒 絶
に 関 する 限 り,(d)(2)に 従 って 審 査 官 の 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 にも 依 拠 することができる。
(4) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみに 基 づいて
先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものを,クレームされた 発 明 に 対 する, 特 許 法 第 103 条 に 基
づく 先 行 技 術 として 使 用 することができる。ただし,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 で,
その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されているとき, 又 は 同 一
人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられているときはこの 限 りでない。
(i) 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされた 発 明 は, 次 の 条 件 が 満 たされていた 場
合 は, 出 願 及 び 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 しては, 同 一 人 によって 共 通 し
て 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたものとみなされる。
(A) クレームされた 発 明 及 び 主 題 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 は 当 該 当 事 者 のために 作 成 されたこと
(B) クレームされた 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 作 成 された
こと, 及 び
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(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している
か, 又 は 開 示 するように 補 正 されていること
(ii) (c)(4)(i)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」とは,クレームされた 発 明 の 分 野 における
実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために 2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 の 間 で 締 結 される, 書 面 によ
る 契 約 , 許 諾 又 は 協 力 の 合 意 をいう。
(iii) 特 許 法 第 103 条 (c)(2)を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基
づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 を 基 にする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶
を 克 服 するためには, 出 願 人 は,その 先 行 技 術 及 びクレームされた 発 明 は,クレームされた
発 明 が 行 われる 日 以 前 において 有 効 であった 特 許 法 第 103 条 (c)(3) 及 び 本 条 (c)(4)(ii)の 意
味 における 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって 又 は 当 該 当 事 者 のためになされた 旨 , 並 びにクレ
ームされた 発 明 は 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 に 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われた 旨 の 陳 述 書 を
提 供 しなければならない。
(5) ある 発 明 者 を 記 名 している 原 出 願 におけるクレームは, 同 一 主 題 がその 出 願 及 び 法 定 発
明 登 録 においてクレームされている 場 合 は,その 発 明 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登
録 における 権 利 放 棄 によって 除 外 されているものとして 拒 絶 される。ある 発 明 者 を 記 名 して
いる 再 発 行 出 願 に 係 るクレームは, 再 発 行 出 願 が 次 の 主 題 をクレームしようとしている 場 合
は,その 発 明 者 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登 録 における 権 利 放 棄 によって 除 外 され
ているものとして 拒 絶 される。
(i) 法 定 発 明 登 録 の 公 開 前 に 発 行 された 特 許 におけるクレームの 対 象 とされていなかったも
の, 及 び
(ii) 法 定 発 明 登 録 において 権 利 放 棄 されたのと 同 一 主 題 であったもの
*****
I. 特 許 性 基 準 の 統 一 適 用
クレームの 審 査 において 適 用 される 特 許 性 の 基 準 は, 特 許 商 標 庁 全 体 で 同 一 でなければなら
ない。 何 れの 技 術 においても,それが「 複 雑 である」,「 新 規 に 開 発 された」,「 繁 雑 である」
又 は「 競 争 力 がある」とみなされるか 否 かに 拘 らず, 全 ての 特 許 性 要 件 ( 例 えば, 特 許 法 第
101 条 , 第 102 条 及 び 第 103 条 に 定 められている 新 規 性 , 有 用 性 及 び 非 自 明 性 等 )は,クレー
ムが 許 可 される 前 に 満 たされていなければならない。クレームは, 発 明 の 全 ての 特 徴 を 詳 細
に 記 述 している(すなわち,「 図 面 型 」クレームである)という 単 なる 事 実 は,それ 自 体 として
は, 決 して 当 該 クレームの 許 可 についての 正 当 化 理 由 とはなり 得 ない。
特 許 性 に 関 する 問 題 が 審 査 及 び 処 理 手 続 の 過 程 で 提 起 され,かつ, 解 決 されない 限 り, 出 願
は 許 可 されてはならないが,その 理 由 は,そうでない 場 合 は,その 結 果 として 生 じる 特 許 が
有 効 性 についての 法 定 推 定 ( 特 許 法 第 282 条 )を 正 当 化 せず,また, 最 高 裁 判 所 によって 解 釈
されている,1952 年 法 において 規 定 された 要 件 を「 厳 格 に 遵 守 する」ことにならないからで
ある。 全 ての 事 件 において 適 用 されるべき 基 準 は,「 証 拠 の 優 越 」 基 準 である。 換 言 すれば,
審 査 官 は, 先 行 技 術 及 び 記 録 されている 証 拠 を 考 慮 して,クレームに 特 許 性 が 認 められない
可 能 性 のほうが 高 い 場 合 は,そのクレームを 拒 絶 すべきである。
II. 方 式 における 不 備 又 は 限 定 の 脱 漏 ; 他 の 点 では 許 可 可 能 なクレーム
出 願 が 特 許 可 能 な 主 題 を 開 示 しており,また,そのクレーム 及 び 出 願 人 の 主 張 から,そのク
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レームは 特 許 可 能 な 主 題 を 対 象 としていると 思 われるが, 現 状 での 方 式 におけるクレームは,
様 式 における 不 備 又 は 限 定 の 脱 漏 が 理 由 となり, 許 可 を 受 けることができない 場 合 は, 審 査
官 は,そのクレームについての 単 なる 異 論 又 は 拒 絶 に 留 まるべきではない。 審 査 官 の 措 置 は,
その 性 質 において 建 設 的 でなければならず,また, 可 能 な 場 合 は, 更 正 のための 明 確 な 示 唆
を 提 供 すべきである。
III. 開 示 されたがクレームされていない 特 許 可 能 な 主 題
調 査 が 完 了 した 後 , 審 査 官 が, 特 許 可 能 な 主 題 が 開 示 されていることを 認 め,かつ, 記 録 に
よれば, 出 願 人 が 当 該 主 題 をクレームする 意 図 を 有 していることが 示 されている 場 合 は, 審
査 官 は, 庁 指 令 において, 特 許 可 能 な 発 明 に 係 る 特 徴 の 一 部 がクレームされていないこと,
及 び 適 切 にクレームされるときは, 当 該 クレームは 有 利 な 方 向 で 検 討 を 受 ける 可 能 性 がある
ことを 記 すことができる。
IV. 出 願 人 による 応 答 の 後 のクレームの 再 検 討
特 許 規 則 1.112 最 終 指 令 前 の 再 検 討
非 最 終 指 令 及 び 当 事 者 系 再 審 査 請 求 人 による 意 見 (§1.947)に 対 する 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者
による 応 答 (§1.111 又 は§1.945)の 後 , 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 は 再 検 討 され, 再 度 審 査 さ
れる。 出 願 人 , 又 は 再 審 査 手 続 の 場 合 は, 特 許 所 有 者 若 しくは 第 三 者 請 求 人 には,クレーム
が 拒 絶 され, 異 論 若 しくは 要 求 が 行 われ, 又 は 特 許 性 を 認 める 決 定 がされる 場 合 は, 最 初 の
審 査 (§1.104)の 後 と 同 じ 方 法 によって 通 告 が 行 われる。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は,このよう
な 庁 指 令 に 対 して, 補 正 をして 又 はしないで,§1.111 又 は§1.945 に 定 められているのと 同
じ 方 式 によって 応 答 することができる。ただし,そのような 庁 指 令 が,それが 最 終 的 なもの
とされること(§1.113) 若 しくは 審 判 請 求 (§41.31)がされていること(§1.116)を 表 示 して
いるか, 又 は 当 事 者 系 再 審 査 に 関 しては,それが 手 続 を 終 結 させる 処 分 であること(§1.949)
若 しくは 審 判 請 求 権 の 通 知 (§1.953)であることを 表 示 しているときは,この 限 りでない。
特 許 規 則 1.112 は, 出 願 人 による 応 答 の 後 の 出 願 の 再 検 討 及 び 継 続 審 査 , 並 びに 特 許 所 有 者
による 応 答 の 後 の, 再 審 査 手 続 についての 再 検 討 及 び 継 続 審 査 について 規 定 している。クレ
ームが 拒 絶 される, 又 は 異 論 若 しくは 要 求 が 行 われる 場 合 は, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 最
初 の 庁 指 令 の 後 に 与 えられる 通 告 と 同 じ 方 法 で 通 告 される。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 当 該
庁 指 令 に 対 し, 当 事 者 系 再 審 査 に 関 しては, 特 許 規 則 1.111 又 は 特 許 規 則 1.945 に 規 定 され
ているのと 同 一 の 方 法 で,( 補 正 を 伴 って 又 は 伴 わないで) 応 答 することができるが,ただし,
当 該 庁 指 令 が,それを 最 終 的 なものとする( 特 許 規 則 1.113), 若 しくは 特 許 規 則 41.31 に 基
づく 審 判 請 求 が 行 われた( 特 許 規 則 1.116) 旨 を 指 示 している 場 合 , 又 は 当 該 庁 指 令 が 当 事 者
系 再 審 査 に 関 し,それは 手 続 を 終 結 する 指 令 である( 特 許 規 則 1.949), 若 しくは 審 判 請 求 権
の 通 告 である( 特 許 規 則 1.953) 旨 を 指 示 しているときは,この 限 りでない。 一 旦 , 審 判 請 求
が 出 願 に 関 して 又 は 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 して 行 われた 後 は,( 審 判 請 求 摘 要 書 より 前 に 提
出 された) 補 正 書 があるときは,その 補 正 書 は, 特 許 規 則 1.116(b) 及 び(c)の 適 用 を 受 けるこ
とになり, 審 判 請 求 が 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 である 場 合 も, 同 様 である。 審 判 請 求 摘 要
書 の 提 出 と 当 時 又 は 後 に 提 出 される 補 正 に 関 しては, 特 許 規 則 41.33(b) 参 照 。
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V. 法 定 発 明 登 録 における 拒 絶
法 定 発 明 登 録 申 請 におけるクレームの 拒 絶 については,MPEP§ 第 1100 章 を 参 照 のこと。
706.01 異 論 との 対 比 [R-2]
クレームされた 主 題 が 特 許 性 を 有 さないと 考 えられることを 理 由 とする,クレームについて
の 承 認 の 拒 否 は「 拒 絶 (rejection)」と 呼 ばれる。「 拒 絶 」の 語 は, 審 査 官 の 指 令 において,
そのようなクレームに 対 して 適 用 されなければならない。 異 論 が 唱 えられる 方 式 問 題 の 一 例
は, 拒 絶 されたクレームに 関 するクレームの 従 属 性 であり,その 従 属 クレームが 他 の 点 では
許 可 可 能 な 場 合 である。MPEP§608.01(n) 参 照 。 拒 絶 と 異 論 との 間 の 実 際 上 の 差 異 は,クレー
ムの 実 体 に 関 する 拒 絶 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審 理 の 対 象 とされるが, 他 方 ,
異 論 は,それが 固 執 される 場 合 ,USPTO 長 官 に 対 する 申 請 の 方 式 によってのみ 審 理 を 受 ける
ことができるということである。
同 様 に 同 部 は, 異 論 及 び 方 式 事 項 に 関 する 問 題 については,それが 同 部 によって 処 理 される
のが 適 切 でないので, 聴 聞 又 は 決 定 を 行 わない。これらの 方 式 問 題 は, 同 部 に 対 する 審 判 請
求 に 組 み 入 れてはならない。
706.02 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 [R-6]
特 許 法 第 102 条 特 許 要 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失
何 人 も 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 するが,ただし, 次 に 掲 げる 事 情 に 該 当 している 場 合 を 除 く。
(a) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に,この 国 ( 以 下 , 合 衆 国 と 表 記 する)において
他 人 によって 知 られていた 若 しくは 使 用 されていた, 又 は 合 衆 国 若 しくは 外 国 において 特 許
されていた, 若 しくは 印 刷 された 刊 行 物 において 記 述 されていた 場 合 , 又 は
(b) その 発 明 が, 合 衆 国 におけるその 特 許 出 願 日 より 1 年 以 上 前 に, 合 衆 国 若 しくは 外 国 に
おいて 特 許 され, 若 しくは 印 刷 された 刊 行 物 において 記 述 されていた, 又 は 合 衆 国 において
公 然 実 施 されていた, 若 しくは 販 売 されていた 場 合 , 又 は
(c) 同 人 がその 発 明 を 放 棄 している 場 合 , 又 は
(d) その 発 明 が, 最 初 に 特 許 された, 若 しくは 特 許 される 原 因 となっていた, 又 は, 発 明 者
証 の 主 題 となっており,それがその 出 願 人 , 若 しくは 合 衆 国 におけるその 出 願 日 前 の 外 国 に
おけるその 法 定 代 理 人 若 しく 譲 譲 受 人 による, 合 衆 国 におけるその 出 願 の 出 願 日 から 12 月 よ
り 前 にされた 特 許 若 しくは 発 明 者 証 の 出 願 に 基 づくものであった 場 合 , 又 は,
(e) その 発 明 が, 既 に 記 述 されており,その 場 所 が,(1) その 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に
合 衆 国 において 他 人 によってされた 出 願 であって, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの,
又 は(2) その 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 関 して 付 与 された
特 許 である 場 合 。ただし, 第 351 条 (a)において 定 義 される 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,
合 衆 国 を 指 定 国 とする 国 際 出 願 が 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づいて, 英 語 によって 公 開 されて
いる 場 合 に 限 り, 合 衆 国 においてされた 出 願 に 関 する 本 条 適 用 のための 効 力 を 有 する。 又 は
(f) 同 人 が, 特 許 を 得 ようとする 発 明 の 主 題 を 同 人 自 身 で 発 明 していなかった 場 合 , 又 は
(g) (1) 第 135 条 又 は 第 291 条 に 基 づいて 行 われるインターフェアレンス 手 続 において,こ
れに 関 与 する 他 の 発 明 者 が, 第 104 条 によって 許 容 される 範 囲 で, 当 該 人 の 発 明 の 前 に,そ
の 発 明 が 当 該 他 の 発 明 者 によって 行 われ,かつ, 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかった
場 合 , 又 は(2) 当 該 人 の 発 明 の 前 に,その 発 明 が 合 衆 国 において 他 の 発 明 者 によって 行 われ,
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同 人 によって 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかったことが 証 明 される 場 合 。 本 項 に 基 づ
いて 発 明 の 優 先 日 を 決 定 するときは,その 発 明 に 係 る 各 着 想 日 及 び 実 施 日 のみならず,また,
その 発 明 を 最 初 に 着 想 し, 最 後 に 実 施 した 者 による, 前 記 の 他 人 による 着 想 日 前 からの 合 理
的 勤 勉 も 考 慮 されなければならない。
特 許 法 第 103 条 特 許 要 件 ; 自 明 でない 主 題
(a) 特 許 は,ある 発 明 が 第 102 条 の 規 定 と 同 一 には 開 示 又 は 記 述 されていない 場 合 であって
も, 特 許 を 求 める 主 題 と 先 行 技 術 との 間 に, 全 体 としてのその 主 題 が,その 発 明 がされた 時
点 において, 当 該 主 題 が 関 係 する 技 術 において 通 常 の 熟 練 度 を 有 する 者 にとって 自 明 であっ
た 程 度 の 差 異 しか 存 在 しないときは, 取 得 することができない。 特 許 性 は 発 明 のされ 方 によ
って 否 定 されない。
(b)(1) (a)の 規 定 に 拘 らず,かつ, 特 許 出 願 人 による 本 項 に 基 づいて 手 続 を 進 めることの 適
時 の 選 択 があった 場 合 は, 生 物 工 学 的 方 法 であって, 第 102 条 に 基 づく 新 規 性 を 有 し,かつ,
(a)に 基 づく 非 自 明 性 を 有 する 組 成 物 を 使 用 する 又 は 生 じさせるものは, 次 の 条 件 に 該 当 する
場 合 は, 非 自 明 であると 考 えられる。
(A) 方 法 及 び 組 成 物 に 対 するクレームが, 同 一 の 特 許 出 願 又 は 同 一 の 有 効 出 願 日 を 有 する 別
の 特 許 出 願 の 何 れかに 含 まれてこと, 及 び
(B) その 組 成 物 及 び 方 法 が, 発 明 がされた 時 に, 同 一 人 によって 所 有 されていたか 又 は 同 一
人 への 譲 渡 義 務 が 付 されていたこと
(2) (1)に 基 づいて 方 法 に 関 して 発 行 される 特 許 は,
(A)その 方 法 において 使 用 され, 又 はその 方 法 によって 作 成 される 組 成 物 に 対 するクレームも
含 んでいなければならず, 又 は
(B) 当 該 組 成 物 が 他 の 特 許 においてクレームされている 場 合 は, 第 154 条 に 拘 らず, 当 該 他
の 特 許 の 満 了 日 と 同 日 に 満 了 するように 定 められていなければならない。
(3) (1)の 適 用 上 ,「 生 物 工 学 的 方 法 」という 用 語 は 次 のものを 意 味 する。
(A) 遺 伝 学 的 に 単 細 胞 若 しくは 多 細 胞 有 機 体 を 改 変 し, 又 はそれ 以 外 に 誘 導 する 方 法 であっ
て, 次 に 掲 げる 目 的 を 有 するもの
(i) 外 生 的 ヌクレオチド 配 列 を 表 現 すること
(ii) 内 生 的 ヌクレオチド 配 列 の 表 現 を 抑 制 , 消 滅 , 増 大 若 しくは 改 変 すること, 又 は
(iii) 当 該 有 機 物 と 自 然 には 関 連 していない, 一 定 の 生 理 学 的 特 徴 を 表 現 すること
(B) 単 クローン 抗 体 のような 特 定 の 蛋 白 質 を 表 現 する 細 胞 列 を 生 じる 細 胞 融 合 処 理 , 及 び
(C) (A) 若 しくは(B), 又 は(A) 及 び(B)の 組 合 せによって 定 義 される 方 法 によって 生 産 される
製 品 を 使 用 する 方 法
(c)(1) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数 によ
ってのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは, 本 項 に 基 づく 特 許 性 を 排 除 しないものとす
るが,ただし,その 主 題 とクレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた
ときに, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けていたこ
とを 条 件 とする。
(2) 本 項 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は, 次 の 事 情
が 存 在 しているときは, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を
受 けていたものとみなされる。
(A) クレームされている 発 明 は,クレームされている 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった
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共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 により, 又 はその 当 事 者 のために 行 われたこと
(B) クレームされている 発 明 は, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として,それ
が 行 われたこと, 及 び
(C) クレームされている 発 明 に 関 する 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 に 係 る 当 事 者 の 名 称 を 開 示
している, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること
(3) (2)の 適 用 上 ,「 共 同 研 究 契 約 」とは,クレームされている 発 明 の 分 野 における 実 験 , 開
発 又 は 調 査 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された, 書 面 による 契
約 , 許 諾 又 は 協 力 の 合 意 をいう。
圧 倒 的 に 多 い 拒 絶 理 由 は, 先 行 技 術 を 考 慮 しての 不 特 許 性 ,すなわち,クレームされた 主 題
が 特 許 法 第 102 条 に 基 づき, 新 規 性 を 欠 いているか, 又 はそうでない 場 合 は, 特 許 法 第 103
条 に 基 づいて, 自 明 であるかの 何 れかであるという 理 由 によるものである。クレームを 拒 絶
するときに 使 用 される 言 語 は 明 確 でなければならない。MPEP§707.07(d) 参 照 。
I. 先 行 技 術 の 選 択 , 利 用 可 能 な 最 善 のもの
先 行 技 術 拒 絶 は, 通 常 , 利 用 可 能 な 最 善 の 技 術 に 厳 格 に 制 限 されなければならない。ただし,
次 の 例 においては, 適 用 除 外 をすることは 適 切 であり 得 る。
(A) 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 拒 絶 の 妥 当 性 が,クレームの 特 定 の 解 釈 に 依 拠 している 場
合
(B) 関 係 する 発 明 概 念 を 開 示 していない 参 照 による 用 語 によってのみクレームが 適 正 になる
場 合 , 又 は
(C) 最 も 関 連 性 のある 参 照 より, 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 が 時 期 的 に 先 行
していると 思 われる 場 合
このような 拒 絶 は, 他 の 利 用 可 能 な 最 善 の 拒 絶 によって 支 援 されなければならない。 単 なる
累 積 的 拒 絶 ,すなわち, 主 たる 拒 絶 が 支 持 されなかった 場 合 には 明 らかに 崩 れることになる
拒 絶 は 避 けるべきである。
MPEP§707.05 参 照 。
II. 拒 絶 を 裏 付 けるための 要 約 及 び 外 国 語 文 書 への 依 拠
特 許 出 願 のクレームされている 主 題 に 関 する 調 査 において 明 らかにならなかった 先 行 技 術 は
しばしば, 英 語 によるものでない 基 礎 的 文 書 , 例 えば, 技 術 文 献 又 は, 外 国 特 許 文 書 につい
ての 英 語 要 約 を 含 んでいる。 要 約 が 拒 絶 の 裏 付 けに 使 用 されるときは, 依 拠 される 証 拠 は,
要 約 に 包 含 されている 事 実 であって, 基 礎 的 文 書 の 全 文 に 包 含 されていることがある 追 加 の
事 実 ではない。 要 約 に 関 する 引 用 及 び 依 拠 であって, 基 礎 的 科 学 文 書 に 関 する 引 用 及 び 依 拠
を 伴 わないものは, 要 約 及 び 基 礎 的 文 書 の 双 方 が 先 行 技 術 である 場 合 は, 一 般 的 に 不 適 切 で
ある。 次 の 事 件 参 照 。Ex parte Jones, 62 USPQ2d 1206, 1208 (Bd. Pat. App. & Inter. 2001)( 未
公 表 )。
要 約 及 び 基 礎 的 文 書 の 両 方 が 先 行 技 術 であるか 否 かを 決 定 するためには, 基 礎 的 文 書 の 写 し
が 取 得 され, 分 析 されなければならない。その 文 書 が 英 語 でない 言 語 によるものであり, 審
査 官 がその 文 書 に 依 拠 しようと 思 うときは, 審 査 官 が 拒 絶 の 裏 付 けにする 正 確 な 事 実 につい
て 記 録 が 明 らかになるようにするために, 翻 訳 文 が 取 得 されなければならない。その 記 録 は
また, 審 査 官 が 拒 絶 を 裏 付 けるために 使 用 しようとしているのが 要 約 であるか, 全 文 の 文 書
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であるかについても 明 らかでなければならない。これを 支 持 する 理 論 的 根 拠 は 多 重 である。
全 文 の 文 書 が, 要 約 はせいぜい 自 明 的 であるのみの 発 明 をその 文 書 が 完 全 に 予 測 しているこ
とを 暴 露 することは 珍 しくない。 逆 もまた 真 であることがあり, 全 文 の 文 書 が, 特 許 法 第 103
条 に 基 づく 自 明 性 ・ 拒 絶 を 排 除 する 発 明 から 離 れていた 教 示 を 含 んでいる 一 方 , 要 約 のみは,
その 拒 絶 を 裏 付 けていると 思 われるときがある。 要 約 は, 全 文 の 文 書 とは 異 なる 発 表 日 を 有
していることがある。 全 ての 特 許 性 判 定 は 事 実 に 依 存 しているので, 審 査 手 続 中 の 実 務 的 に
最 も 早 い 時 期 に 全 文 の 文 書 を 取 得 し, 検 討 することは, 特 許 性 判 定 の 基 礎 となる, 利 用 可 能
な 最 も 広 範 囲 な 一 連 の 事 実 を 生 じさせることになり,それにより, 質 を 向 上 させ, 係 属 を 短
縮 することになる。
要 約 及 び 基 礎 的 文 書 の 双 方 が 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は, 拒 絶 の 裏 付 けとして 通
常 は 基 礎 的 文 書 が 使 用 されるべきである。 一 定 の 事 情 においては, 審 査 官 が 全 文 の 文 書 に 依
拠 することなく, 全 部 又 は 一 部 において 要 約 のみを 基 にして 非 最 終 庁 指 令 としての 拒 絶 をす
ることが 適 切 であることがある。そのような 事 情 の 場 合 は, 全 文 の 文 書 及 び( 文 書 が 英 語 によ
るものでない 場 合 は) 翻 訳 文 は 次 の 庁 指 令 において 提 供 することができる。この 場 合 の 次 の 庁
指 令 を 最 終 的 なものとすることができるか 否 かは,MPEP§706.07(a)に 定 められているところ
による。
III. 拒 絶 の 裏 付 けるための 容 認 された 先 行 技 術 への 依 拠
明 細 書 における, 又 は 手 続 中 にされる 出 願 人 による 陳 述 であって, 他 人 の 作 業 を「 先 行 技 術 」
として 確 認 する 者 は, 予 測 及 び 自 明 性 の 決 定 の 双 方 において 依 拠 することができる 容 認 であ
り, 容 認 された 先 行 技 術 がそれ 以 外 に 特 許 法 第 102 条 に 基 づいて 先 行 技 術 としての 資 格 を 有
するか 否 かに 拘 わらない。Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354,
66 USPQ2d 1331, 1337 (Fed. Cir. 2003); Constant v. Advanced Micro-Devices Inc. 848 F.2d
1560, 1570, 7 USPQ2d 1057, 1063 (Fed. Cir.1988)。 先 行 技 術 としての 容 認 に 関 する 論 議 に
関 しては MPEP§2129 参 照 。 容 認 された 先 行 技 術 が,クレームを 予 測 しているが, 特 許 法 第
102 条 の 何 れかの 項 に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 さない 場 合 は,そのクレームは, 特
許 法 第 102 条 を 引 用 することなく, 容 認 された 先 行 技 術 によって 予 測 されているとして 拒 絶
することができる。
IV. 再 審 査
査 定 系 再 審 査 手 続 における 拒 絶 の 範 囲 に 関 しては,MPEP§2258 を 参 照 ,また, 当 事 者 系 再 審
査 におけるものは MPEP§2658 を 参 照 のこと。
V. 特 許 法 第 102 条 と 第 103 条 の 区 別
特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 及 び 特 許 法 第 103 条 に 基 づくものとの 間 の 区 別 は, 留 意 されな
ければならない。 前 者 の 場 合 は,クレームは 参 照 事 項 によって 予 測 されている。 自 明 性 の 問
題 は 存 在 しない。 換 言 すれば, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 予 測 性 に 関 しては, 参 照 事 項 は, 明
示 又 は 黙 示 の 何 れかの 方 法 により,クレームされている 発 明 の 全 ての 特 徴 を 教 示 しなければ
ならない。 直 接 的 に 教 示 されない 特 徴 は, 固 有 のものとして 存 在 しなければならない。それ
に 反 し, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 においては, 参 照 事 項 教 示 は,そのクレームに 対 処 す
るために, 若 干 修 正 されなければならない。 修 正 は, 発 明 がされたときにその 技 術 に 関 して
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通 常 の 技 倆 を 有 する 者 にとって 自 明 であるようなものでなければならない。 特 許 法 第 102 条
及 び 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 決 定 についての 指 針 に 関 しては,MPEP§2131 から§2146 までを
参 照 のこと。
VI. 有 効 出 願 日 の 決 定
合 衆 国 出 願 の 有 効 出 願 日 は, 次 の 通 り 決 定 することができる。
(A) 出 願 が 1 又 は 複 数 の 先 の 合 衆 国 出 願 又 は 国 際 出 願 の 継 続 出 願 又 は 分 割 出 願 であり, 特 許
法 第 120 条 及 び 第 365 条 (c)の 要 件 がそれぞれ 満 たされている 場 合 は,その 有 効 出 願 日 は, 継
続 出 願 又 は 分 割 出 願 の 系 列 の 中 での 最 先 の 出 願 日 と 同 じ 日 である。
(B) 出 願 が 先 の 合 衆 国 出 願 又 は 国 際 出 願 の 一 部 継 続 出 願 である 場 合 は, 親 出 願 の 明 細 書 及 び
クレームによって 裏 付 けられていない 新 たな 出 願 のクレームは, 新 たな 出 願 の 提 出 日 と 同 一
の 出 願 日 を 有 する。 先 の 出 願 により, 特 許 法 第 112 条 に 基 づいて 完 全 に 裏 付 けられているク
レームは, 先 の 親 出 願 の 有 効 出 願 日 を 有 する。
(C) 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで, 又 は 第 365 条 (a) 若 しくは(b)に 基 づき 外 国 優 先
権 を 主 張 している 場 合 は,その 有 効 出 願 日 は, 上 記 の(A) 又 は(B)の 事 情 に 該 当 しているとき
を 除 き, 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 である。 外 国 優 先 権 書 類 の 提 出 日 は, 一 定 の 参 照 事 項 を 克 服 す
るために 使 用 することができるが, 有 効 出 願 日 ではない。MPEP§706.02(b) 及 び§2136.05 参
照 。
(D) 出 願 が 仮 出 願 についての, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 を 主 張 している 場 合 は,その
有 効 出 願 日 は, 仮 出 願 によって, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づき 完 全 な 裏 付 けがされてい
るクレームについての 仮 出 願 の 出 願 日 である。
特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 の 有 効 出 願 日 の 決 定 に 関 しては,MPEP§1893.03(b)を 参 照 のこ
と。 合 衆 国 を 指 定 国 とする PCT 出 願 の 継 続 , 分 割 又 は 一 部 継 続 の 有 効 出 願 日 の 決 定 について
は,MPEP§201.11(a) 及 び§1895 を 参 照 のこと。また, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 出 願 及 び
特 許 法 第 371 条 に 基 づき 国 内 段 階 に 移 行 する 国 際 出 願 との 間 の 相 違 を 論 じている MPEP§
1895.01 及 び§1896 の 考 察 も 参 照 のこと。
706.02(a) 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)に 基 づく 拒 絶 ; 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 [R-3]
審 査 官 が 調 査 を 実 施 し,クレームされた 発 明 を 開 示 している 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 を 発 見 した
場 合 は, 審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)の 規 定 に 基 づいて 拒 絶 がされるべきか 否
かを 決 定 しなければならない。
特 許 法 第 102 条 のどの 項 が 適 用 されるかを 決 定 するために, 有 効 出 願 日 が 決 定 され,また,
その 出 願 日 は 参 照 事 項 の 日 付 と 比 較 されなければならない。 有 効 出 願 日 の 決 定 に 関 しては,
MPEP§706.02 を 参 照 のこと。
I. 参 照 事 項 の 発 行 又 は 公 表 日 の 決 定
審 査 官 は, 出 願 日 及 び 参 照 事 項 の 日 付 の 間 の 適 切 な 比 較 を 可 能 にするために, 参 照 事 項 の 発
行 又 は 公 表 の 日 を 決 定 しなければならない。 雑 誌 は, 郵 送 に 付 された 日 ではなく,それが 名
宛 人 に 到 着 した 日 に, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 刊 行 物 としての 効 力 を 有 する。Protein
Foundation Inc. v. Brenner, 260 F. Supp. 519, 151 USPQ 561 (D.D.C. 1966)。MPEP§707.05(f)
参 照 。 外 国 特 許 に 関 しては MPEP§901.05 参 照 。 参 照 日 の 決 定 についての 判 例 法 に 関 しては,
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MPEP§2124,§2126 及 び§2128 から§2128.02 までを 参 照 。
II. 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)の 何 れを 適 用 するか 決 定 すること
A. 特 許 法 第 102 条 (b)
最 初 に 審 査 官 は,その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する
か 否 かを 検 討 しなければならないが,その 理 由 は,この 条 項 が 特 許 取 得 に 対 する 法 定 拒 絶 事
由 を 生 じさせることにある。 参 照 事 項 の 発 行 又 は 公 表 の 日 が, 有 効 出 願 日 より 1 年 以 上 前 で
ある 場 合 (MPEP§706.02)は,その 参 照 文 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 先 行 技 術 として
の 資 格 を 有 する。
公 表 日 から 起 算 された 1 年 間 の 末 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 において,
出 願 がその 翌 就 業 日 にされたときは,その 公 表 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 法 定 拒 絶 事 由
ではない。Ex parte Olah, 131 USPQ 41 (Bd. App. 1960)(Olah 事 件 における 審 判 部 は, 原
特 許 出 願 に 対 して 特 許 法 第 21 条 (b)が 適 用 される 旨 , 及 び 1 年 の 猶 予 期 間 が 土 曜 日 , 日 曜 日
又 は 連 邦 休 日 に 満 了 し,かつ,その 出 願 の 合 衆 国 出 願 日 が 翌 就 業 日 である 場 合 は, 出 願 人 本
人 の 行 為 は 特 許 を 阻 害 しない 旨 の 判 決 を 下 した)。USPTO が 出 願 人 に 対 し, 特 許 規 則 1.10 に
従 って 合 衆 国 郵 便 業 務 に「 速 達 郵 便 」として 寄 託 された 日 を 出 願 日 として 付 与 することを 許
可 している( 例 えば, 土 曜 日 出 願 日 ) 特 許 規 則 1.6(a)(2) 及 び 1.10 についての 変 更 に 拘 らず,
この 規 則 変 更 は,「 手 続 をする」ための 最 終 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 ( 例
えば,1 年 の 猶 予 期 間 の 最 終 日 が 土 曜 日 に 当 たる 場 合 )にその 出 願 の 提 出 を 翌 就 業 日 に 延 期 で
きる 出 願 人 の 併 存 権 利 に 影 響 を 及 ぼさない。
B. 特 許 法 第 102 条 (e)
参 照 事 項 の 公 表 又 は 発 行 の 日 が, 余 りにも 最 近 のものであって, 特 許 法 第 102 条 (b)を 適 用 で
きない 場 合 は, 審 査 官 は 特 許 法 第 102 条 (e)を 検 討 すべきである。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するためには, 出 願 に 係 る 発 明 の 主 体 は, 参 照 事
項 に 係 るものと 異 なっていなければならない。 共 同 発 明 者 が 存 在 している 場 合 は, 発 明 主 体
が 異 なっているためには,1 の 発 明 者 のみが 異 なっていることを 必 要 とし,また, 特 許 法 第
102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 出 願 と 参 照 事 項 の 間 で 複 数 の 発 明 者 が 共 通 している 場 合 でも, 適
用 されることに 留 意 すること。
改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e),すなわち,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)(Pub. L.
106-113, 113 Stat. 1501 (1999))によって 修 正 され,かつ,2002 年 の 最 先 端 高 技 術 の 技 術
的 修 正 法 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))によって 修 正 されたものは, 出 願 の 時
期 を 問 わず, 全 ての 出 願 に 関 する 審 査 及 び 全 ての 特 許 について,その 効 力 を 争 う 他 の 手 続 に
適 用 される。 審 査 される 出 願 の 提 出 日 は, 今 では,その 出 願 又 はその 出 願 から 生 じた 特 許 の
特 許 性 を 決 定 するのに 特 許 法 第 102 条 (e)のどの 版 が 適 用 されるかを 決 定 することに 関 し 関
連 性 を 有 さない。 改 正 された 法 的 規 定 は, 特 許 法 第 102 条 (e) 及 び 第 374 条 の 先 の 全 ての 条 文
に 取 って 代 わるが, 唯 一 の 例 外 があり,それは 潜 在 的 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 にされ
た 国 際 出 願 に 基 づいているときである( 後 で 更 に 論 述 される)。Pub. L. 107-273 において 特
許 法 第 102 条 (e) 及 び 第 374 条 を 修 正 する 規 定 は, 完 全 に AIPA における 関 連 規 定 の 施 行 日
(2000 年 11 月 29 日 )まで 遡 及 する。 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 についての 審 査 指 針 に 関 して
は MPEP§706.02(f)(1) 参 照 。
41

特 許 法 第 102 条 特 許 性 の 条 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失
*****
(e) その 発 明 が, 次 のものにおいて 記 述 されていたこと。(1) 特 許 出 願 人 の 発 明 の 前 に, 合
衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出 願 であって, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの,
又 は(2) 特 許 出 願 人 の 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 対 して 付
与 された 特 許 。ただし, 第 351 条 (a)に 定 義 されている 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,そ
の 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 英 語 により, 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づい
て 公 開 されている 場 合 に 限 り, 本 項 の 適 用 上 , 合 衆 国 においてされた 出 願 の 効 果 を 有 する。
又 は
*****
前 述 の 通 り,2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 は, 後 記 の 特 許 法 第 102
条 (e)(AIPA 前 の) 旧 条 文 の 適 用 を 受 ける。
旧 特 許 法 第 102 条 特 許 性 の 条 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失
何 人 も, 次 の 場 合 を 除 き, 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 する。
*****
(e) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 合 衆 国 においてされた 他 人 による 出 願 に 対 し
て 付 与 された 特 許 において, 又 は 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)
の 要 件 を 満 たしている 他 人 によってされた 国 際 出 願 上 に 記 述 されていたこと。
*****
改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)は 分 離 した 2 の 条 項 ,すなわち, 特 許 出 願 公 開 に 関 する 特 許 法
第 102 条 (e)(1) 及 び 合 衆 国 特 許 についての 特 許 法 第 102 条 (e)(2)を 有 する。 特 許 法 第 102 条
(e)(1)は, 修 正 された 特 許 法 第 374 条 と 結 合 し, 合 衆 国 有 効 出 願 日 (これには, 一 定 の 国 際 出
願 日 が 含 まれる)における, 一 定 の 国 際 出 願 を 含 む 特 許 出 願 の 一 定 の 公 開 に 対 して 先 行 技 術 効
果 を 与 えることにより, 先 行 技 術 の 新 区 分 を 創 設 した。 改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)の 下 で
は,2000 年 11 月 29 日 以 後 である 国 際 出 願 日 は, 合 衆 国 出 願 日 であるが,ただし,それに 係
る 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (WIPO)によって, 英 語
により, 特 許 協 力 条 約 (PCT) 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていていることが 条 件 とされる。
従 って, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 は, 国 際 出 願 日 ( 上 記 の 3 条 件 が
満 たされている 場 合 ), 又 はその 優 先 権 若 しくは 利 益 が 適 式 に 主 張 されている 先 の 合 衆 国 出 願
日 となることがある。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 は, 国 際 出 願 の 出 願 人 による 早 期 公 開 の
請 求 によって, 又 は 国 際 出 願 において 主 張 されている 最 先 の 出 願 日 から 18 月 の 満 了 後 に 生 じ
させることができる。 合 衆 国 のみを 指 定 国 としている 国 際 出 願 の 出 願 人 は,PCT 第 64 条 (3)
に 基 づく 留 保 がそれらの 出 願 に 関 して 引 き 続 き 効 力 を 有 しているので, 引 き 続 き,WIPO によ
る 公 開 を 請 求 することを 要 求 されることになる。 国 際 出 願 であって,(1) 2000 年 11 月 29 日
前 に 行 われたもの,(2) 合 衆 国 を 指 定 国 としていないもの, 又 は(3) WIPO による PCT 第 21
条 (2)に 基 づく 公 開 が 英 語 によってされていないものは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技
術 の 目 的 上 は, 優 先 権 又 は 利 益 による 先 の 出 願 日 に 遡 る( 橋 渡 しをする)ために 使 用 すること
ができない。
改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 の 充 足 への 言 及
を 削 除 した。 結 果 として,2000 年 11 月 29 日 以 後 にされた 国 際 出 願 から 直 接 に 生 じる 合 衆 国
特 許 は, 今 では, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 満 たされた 日 を 特 許 法 第 102
42

条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 として 使 用 することができない。AIPA 及 び Pub. L. 107-273 によっ
て 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)(2)に 基 づき,2000 年 11 月 29 日 以 後 である 国 際 出 願
日 が, 特 許 に 係 る 最 先 の 先 行 技 術 日 を 決 定 する 目 的 上 は, 合 衆 国 出 願 日 であるが,ただし,
その 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 英 語 によって,WIPO による PCT 第 21 条
(2)に 基 づく 公 開 がされていたことが 条 件 とされる。
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 は,Pub. L. 107-273 の 有 効 日 条 項 の 最 終 文 に 従 って, 特
許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 として 依 拠 することはできない。2000 年 11 月 29 日 前
にされた 国 際 出 願 から 間 接 的 に 又 は 直 接 的 に 生 じた 特 許 は,2000 年 11 月 29 日 前 に 有 効 な 特
許 法 第 102 条 (e)の 規 定 に 基 づく 先 行 技 術 としてのみ 使 用 することができる。 従 って,そのよ
うな 先 行 技 術 特 許 に 係 る 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)
についての 最 先 の 遵 守 日 , 又 はその 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 して 後 にされる 継 続 する 合 衆 国 出
願 の 出 願 日 である。2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 の 公 開 (その 出 願 は WIPO 公 開 及 び
国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )の 合 衆 国 公 開 を 含 むことになる)は, 特 許 法 第 102 条 (e)による 日
を 全 く 有 さない(しかしながら, 当 該 公 開 は,その 公 開 日 に 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づ
く 先 行 技 術 として 使 用 することができる)。 特 に, 国 際 出 願 は,それが 改 正 された 特 許 法 第
374 条 に 基 づき,WIPO 公 開 が「 第 122 条 (b)に 基 づく 公 開 とみなされ,その 結 果 ,AIPA によ
って 修 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 可 能 な 先 行 技 術 参 照 事 項 として 使 用 することが
できるためには,2000 年 11 月 29 日 以 後 にされていなければならない。
C. 特 許 法 第 102 条 (a)
たとえ, 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 であるとしても, 審 査 官 はなお,2
の 理 由 から 特 許 法 第 102 条 (a)を 検 討 しなければならない。 第 1 に, 参 照 事 項 が, 国 際 出 願 に
関 する 合 衆 国 特 許 若 しくは 特 許 出 願 公 開 であるか, 又 は 国 際 出 願 の 利 益 の 主 張 である 場 合 は,
PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 の 公 開 がその 開 示 に 対 する, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 最
先 の 先 行 技 術 日 であるかもしれない。 第 2 に, 参 照 事 項 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f)
又 は(g)の 下 でのみ 先 行 技 術 であり, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 適 用 されるものは,
その 発 明 が 行 われた 時 点 で, 参 照 事 項 と 出 願 が 共 通 して 所 有 されているか 又 は 共 通 の 譲 渡 の
義 務 の 適 用 を 受 けている 場 合 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づき, 拒 絶 理 由 としての 資 格 を 失 う
ことにあるからである。 特 許 法 第 102 条 (a)を 適 用 するためには, 参 照 事 項 は, 有 効 な 出 願 日
より 時 間 的 に 前 の 公 表 日 を 有 していなければならず,かつ, 出 願 人 自 身 の 著 作 であってはな
らない。
706.02(b) 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 に 基 づく, 特 許 法 第 102 条 拒 絶 の 克 服 [R-6]
特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。
(A) クレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主 張
すること
(B) クレームを, 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 できるように 補 正 すること
(C) 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 利 益 を 特 許 規 則 1.78(a)に 定 められている 期 間 内 に 完 全 なもの
にすること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 基 づいて 承 認 を 受 けることができる 申 請 書 を 提 出 する
こと。その 方 法 は, 出 願 の 明 細 書 を 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 含 むように 補 正 すること,
又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 従 って 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 含 んでいる, 特 許 規 則 1.76 に
43

基 づく 出 願 データシートを 提 出 すること, 並 びに 先 行 出 願 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施
化 及 び 記 述 説 明 要 件 を 満 たしていることを 証 明 することによる。MPEP§201.11 及 び§706.02
参 照 。 又 は
(D) 特 許 規 則 1.78(a)を 遵 守 することによって, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 の 主 張 を 完
全 なものにすること( 前 記 (C) 参 照 )。 仮 出 願 は,その 仮 出 願 についての 利 益 を 主 張 する 非 仮 出
願 提 出 から 1 年 より 前 に 提 出 されていることはあり 得 ないために, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づ
く 利 益 主 張 が 完 成 された 場 合 は, 拒 絶 は,その 先 行 技 術 が 依 然 として 特 許 法 第 102 条 (b)に 基
づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 しているか 否 か, 又 は 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 と
しての 資 格 を 有 しているか 否 か 判 定 するために 再 検 討 されなければならない。 先 行 技 術 が 特
許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 拒 絶 を
克 服 する 方 法 に 関 しては, 下 記 参 照 。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。
(A) クレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主 張
すること
(B) クレームを, 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 できるように 補 正 すること
(C) 参 照 発 明 が「 他 人 」によって 行 われてはいないことを 示 す, 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣
誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c) 及 び§716.10 参 照 。
(D) 参 照 事 項 が, 特 許 規 則 41.203(a)に 定 義 されている 特 許 性 のある 同 一 発 明 をクレームし
ている 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 でない 場 合 は, 先 行 発 明 を 示 す, 特 許 規 則 1.131 に 基
づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 に 関 する 更 なる 情 報
については,MPEP§715 参 照 。 参 照 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 びその 出 願 のクレ
ームが, 同 一 の 発 明 を 対 象 としているか, 自 明 の 異 形 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づ
く 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 を 克 服 するための 受 理 可 能 な 方 法 でない。このような 状 況
下 では, 審 査 官 は, 二 重 特 許 拒 絶 又 はインターフェアレンスが 適 切 であるか 否 かを 決 定 しな
ければならない。 出 願 と 特 許 の 間 に 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者 が 存 在 する 場 合 は, 二 重 特 許 拒
絶 が 行 われなければならない。MPEP§804 参 照 。 共 通 の 出 願 人 又 は 発 明 者 が 存 在 せず,また,
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 が 唯 一 可 能 な 拒 絶 である 場 合 は, 審 査 官 は,インターフェア
レンスが 宣 言 されるべきか 否 か 決 定 しなければならない。インターフェアレンスについての
更 なる 情 報 に 関 しては MPEP 第 2300 章 参 照 。
(E) 優 先 権 主 張 を, 特 許 規 則 1.55(a)(1)に 定 められている 期 間 内 に, 特 許 法 第 119 条 (a)か
ら(d)までに 基 づいて 完 全 なものにすること, 又 は, 特 許 規 則 1.55(c)に 基 づいて, 承 認 を 受
けることができる 申 請 書 を 提 出 すること。MPEP§201.13 参 照 。 外 国 優 先 権 出 願 日 は, 参 照 事
項 より 先 の 日 付 を 有 さなければならず,また, 完 全 なものにされなければならない。 優 先 権
書 類 の 提 出 日 は, 出 願 人 がその 出 願 に 関 する 認 証 付 優 先 権 書 類 ( 及 びその 書 類 が 英 語 によるも
のでない 場 合 はその 英 語 翻 訳 文 )( 特 許 規 則 1.55(a)(3) 参 照 )を 提 出 しており,かつ, 審 査 官
が,その 優 先 権 書 類 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施 化 及 び 記 載 要 件 を 満 たしていることを
確 認 していない 限 り, 完 全 なものとはならない。 又 は
(F) 特 許 規 則 1.78(a)に 定 められている 期 間 内 に, 特 許 法 第 119 条 (e) 若 しくは 第 120 条 に 基
づき 利 益 を 完 全 なものにすること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 基 づき, 承 認 を 受 けることがで
きる 申 請 書 を 提 出 すること。その 方 法 は, 出 願 明 細 書 を, 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 包
含 するよう 補 正 すること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 従 って 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 包
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含 している 出 願 データシートを 特 許 規 則 1.76 に 基 づいて 提 出 すること, 及 び 先 行 出 願 が 特 許
法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施 化 及 び 記 述 要 件 を 満 たしていることを 証 明 することによる。MPEP
§201.11 及 び§706.02 参 照 。
特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。
(A) そのクレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 と 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主
張 すること
(B) そのクレームを 特 許 性 において 先 行 技 術 に 対 し 区 別 可 能 となるよう 補 正 すること
(C) 参 照 事 項 が, 特 許 規 則 41.203(a)に 定 義 されている, 特 許 を 受 けることができる 発 明 と
同 一 の 発 明 をクレームしている 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 でない 場 合 は, 先 行 技 術 を 示
す, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供
述 書 に 関 する 情 報 については,MPEP§715 参 照 。 参 照 事 項 である 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許
出 願 公 開 のクレームとその 出 願 のクレームが, 同 一 の 発 明 を 対 象 としているか, 又 は 自 明 の
変 異 形 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 を 克 服 するの
に 適 切 でない。
(D) 参 照 発 明 が「 他 人 」によるものでないことを 証 明 する, 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供
述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c) 及 び§716.10 参 照 。
(E) 特 許 法 第 102 条 (e)に 関 連 して 前 に 説 明 されている 通 りに, 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)
までに 基 づく 優 先 権 主 張 を 完 全 なものにすること
(F) 特 許 法 第 102 条 (e)に 関 連 して 前 に 説 明 されている 通 りに, 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は 第 120
条 に 基 づく 利 益 を 完 全 なものにすること
706.02(c) 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 拒 絶 ; 他 人 による 知 識 又 は 公 然 使 用 又 は 販
売
出 願 人 は, 発 明 の 販 売 について, 若 しくは 発 明 についての 他 人 の 知 識 について, 容 認 するこ
と 若 しくは 証 拠 を 提 出 することができ, 又 は 審 査 官 自 身 が,この 国 において, 発 明 が 出 願 人
によって 販 売 された, 若 しくは 他 人 に 知 られていた 旨 の 知 識 を 有 することがあるかもしれな
い。「この 国 において」という 言 葉 は, 合 衆 国 においてということのみを 意 味 し, 他 の WTO
又 は NAFTA の 加 盟 国 を 含 まない。これらの 場 合 には, 審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 第
102 条 (b)が 提 供 されるか 否 かを 決 定 しなければならない。「 公 然 使 用 」 及 び「 販 売 」による
法 定 拒 絶 事 由 を 処 理 する 判 例 法 についての 論 議 に 関 しては,MPEP§2133.03 参 照 。
活 動 が, 発 明 者 若 しくは 譲 受 人 でない 法 主 体 によるもの, 例 えば, 他 人 による 販 売 , 他 人 に
よる 製 造 , 又 は 出 願 人 による 他 人 への 発 明 の 開 示 である 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 及 び(b)
の 両 方 を 適 用 することができる。 証 拠 が 有 効 出 願 日 前 1 年 以 内 の 知 識 のみを 示 している 場 合
は, 特 許 法 第 102 条 (a)が 適 用 される。しかしながら, 出 願 人 が 発 明 を 行 い, 有 効 出 願 日 前 1
年 以 内 にそれを 他 人 に 開 示 のみをした 旨 の 証 拠 がある 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 拒
絶 はされるべきではない。
特 許 法 第 102 条 (b)は,その 出 願 の 有 効 出 願 日 より 1 年 以 上 前 にその 活 動 が 生 じた 場 合 に 適 用
される。 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく「 販 売 」 及 び「 公 然 使 用 」による 拒 絶 事 由 についての 論
議 に 関 しては,MPEP§2133.03 参 照 。
公 然 使 用 又 は 販 売 の 問 題 , 及 び 特 許 法 第 102 条 (b)の 他 の 関 連 問 題 を 解 決 するための 補 助 とし
て, 出 願 人 に 対 しては, 審 査 官 が 提 起 する 特 定 の 質 問 に 回 答 し,また, 記 録 されている 証 拠
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がある 場 合 は,それを 説 明 し 又 は 補 充 するよう 要 求 することができることに 留 意 すること。
特 許 法 第 132 条 , 特 許 規 則 1.104(a)(2) 参 照 。 求 める 情 報 の 対 象 は, 審 査 官 が 特 許 性 を 判 断
する 上 で 合 理 的 に 必 要 な 情 報 に 限 定 しなければならない。 審 査 官 は, 記 録 されている 証 拠 が,
合 理 的 必 要 性 を 示 している 場 合 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 をすることを 検 討 する
ことができる。MPEP§704.10 以 降 参 照 。
1 月 から 2 月 までの 期 間 が,その 請 求 に 対 する 応 答 期 間 として 審 査 官 によって 決 定 されるべ
きものとするが,ただし, 請 求 が 短 縮 法 定 期 間 を 伴 う 庁 指 令 の 一 部 である 場 合 はこの 限 りで
なく,その 場 合 には, 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 がその 請 求 にも 適 用 される。 出 願 人 が 情 報 請
求 に 対 して 適 時 に 応 答 しない 場 合 は,その 出 願 は, 放 棄 されたものとみなされる。 特 許 法 第
133 条 。MPEP§2133.03 参 照 。
公 然 実 施 又 は 販 売 による 拒 絶 の 根 拠 とするのに 十 分 な 情 報 がない 場 合 は, 審 査 官 は 追 加 情 報
を 請 求 すべきである。 様 式 文 例 7.104 を 使 用 することができる。
7.104 情 報 請 求 , 公 然 使 用 又 は 販 売
この 出 願 に 関 して, 公 然 使 用 又 は 販 売 活 動 の 問 題 が 生 じた。 審 査 官 が,クレームされている
発 明 について 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 特 許 性 を 適 切 に 判 断 するようにするために, 本 件 に
ついて 次 の 通 り 追 加 情 報 が 請 求 される:[1]
出 願 人 は, 本 情 報 請 求 に 対 して 十 分 な 応 答 をしないことが 放 棄 の 判 断 を 生 じさせることに 注
意 を 喚 起 される。
審 査 官 ノート:
1. 請 求 する 情 報 は, 審 査 官 が 特 許 性 を 判 断 する 上 で 合 理 的 に 必 要 である 情 報 に 限 定 されなけ
ればならない。MPEP§2133.03 参 照 。
2. 審 査 官 は,このような 請 求 に 対 する 応 答 期 間 として 1 月 又 は 2 月 の 期 間 を 設 定 しなければ
ならない。ただし,その 請 求 が SSP( 短 縮 法 定 期 間 )を 伴 った 庁 指 令 の 一 部 である 場 合 は,そ
の 応 答 期 間 が 当 該 請 求 にも 適 用 される。
3. 公 然 使 用 又 は 販 売 に 関 する 一 応 の 証 拠 がある 事 件 であることを 立 証 するのに 十 分 な 証 拠
が 既 に 存 在 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 拒 絶 をするために, 様 式 文 例 7.16
を 使 用 すること。MPEP§2133.03 参 照 。
706.02(d) 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づく 拒 絶
特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づき,「 発 明 」の 放 棄 ( 出 願 の 放 棄 とは 異 なる)は, 特 許 権 の 喪 失 を 生
じる。 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づく 放 棄 の 基 準 を 記 載 する 判 例 法 に 関 しては,MPEP§2134 を
参 照 のこと。
706.02(e) 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づく 拒 絶 [R-2]
特 許 法 第 102 条 (d)は,4 つの 条 件 を 設 定 しており,その 全 てが 存 在 する 場 合 には,それは 合
衆 国 における 特 許 付 与 に 対 する 法 定 拒 絶 事 由 を 構 成 する。
(A) 外 国 出 願 は, 合 衆 国 出 願 の 有 効 出 願 日 前 12 月 以 上 前 に 出 願 されていなければならない。
有 効 出 願 日 の 決 定 については,MPEP§706.02 を 参 照 のこと。
(B) 外 国 及 び 合 衆 国 出 願 は, 同 一 の 出 願 人 ,その 法 定 代 理 人 又 は 譲 受 人 によってされていな
ければならない。
46

(C) 外 国 出 願 は, 合 衆 国 での 出 願 の 前 に, 実 際 に 特 許 又 は 発 明 者 証 ( 例 えば, 英 国 においては
文 書 へのシールによって 付 与 されたもの)になっていなければならない。それは 公 開 されてい
る 必 要 はないが, 付 与 された 特 許 権 は 行 使 できるものでなければならない。
(D) 同 一 の 発 明 が 含 まれていなければならない。
そのような 外 国 特 許 又 は 発 明 者 証 が 審 査 官 によって 発 見 された 場 合 は, 法 定 拒 絶 事 由 を 基 に
し, 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づいて 拒 絶 が 行 われる。
特 許 法 第 102 条 (d)の 4 つの 各 要 件 をより 明 確 にする 判 例 法 については,MPEP§2135.01 を 参
照 のこと。
特 許 法 第 102 条 (d) 先 行 技 術 の 調 査
審 査 官 は 次 の 事 情 がある 場 合 に 限 り, 特 許 法 第 102 条 (d)の 先 行 技 術 として 使 用 するために 発
行 済 みの 外 国 特 許 の 調 査 をすべきである。つまり, 合 衆 国 出 願 と 同 一 主 題 を 取 り 扱 っている
外 国 特 許 が, 合 衆 国 有 効 出 願 日 前 に 同 一 の 発 明 主 体 に 対 して 付 与 されていたという 合 理 的 可
能 性 がある 場 合 ,すなわち, 外 国 及 び 合 衆 国 出 願 の 間 の 期 間 が, 外 国 において 特 許 が 発 行 さ
れるまでに 要 する 通 常 の 期 間 よりも 長 い 場 合 である。 通 常 は,その 発 明 者 の 外 国 特 許 が 合 衆
国 出 願 日 前 に 発 行 される 蓋 然 性 は 極 めて 軽 微 であり,そのような 調 査 は 非 生 産 的 になるほど
である。しかしながら, 留 意 すべきことは, 平 均 係 属 期 間 は 国 によって 大 きく 異 なるという
ことである。 例 えば,ベルギーにおいては, 特 許 は 出 願 からわずか 1 月 の 内 に 付 与 されるが,
それに 対 し, 日 本 では 特 許 は 数 年 間 発 行 されないことがある。
付 与 済 みの 特 許 の 調 査 は, 電 子 データベース 上 で, 審 査 官 又 は 科 学 技 術 情 報 センターの 職 員
が 行 うことができる。オンライン 調 査 に 関 する 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP§901.06(a)IV.B.
を 参 照 のこと。その 文 書 は, 特 許 又 は 発 明 者 証 でなければならず, 単 に 公 開 された 又 は 閲 覧
に 供 されている 出 願 であってはならない。
706.02(f) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 [R-3]
特 許 法 第 102 条 (e)は,その 一 部 において, 一 定 の 先 行 技 術 (すなわち, 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国
特 許 出 願 公 開 , 国 際 出 願 の WIPO 公 開 )が, 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 においてクレームに 対 して 適
用 されることを 認 めている。 特 許 法 第 102 条 のこの 規 定 は, 殆 ど, 公 表 又 は 発 行 の 日 が 特 許
法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するのに 直 前 であり 過 ぎる 場 合 に 利 用 される。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するためには, 出 願 に 係 る 発 明 主 体 は, 参 照 事 項
のそれと 異 なっていなければならない。 共 同 発 明 者 が 存 在 している 場 合 は, 発 明 主 体 が 異 な
る 存 在 であるためには,1 の 発 明 者 のみが 異 なっていることが 必 要 であり,また, 特 許 法 第
102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 出 願 と 参 照 事 項 の 間 に 若 干 の 共 通 の 発 明 者 が 存 在 している 場 合 で
も, 適 用 できることに 留 意 すること。
706.02(f)(1) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するための 審 査 指 針 [R-5]
I. 潜 在 的 参 照 事 項 について, 適 切 な 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 下 記 の 指 針 , 具 体 例 及 びフ
ローチャートに 従 って 決 定 すること
(A) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するためには, 潜 在 的 参 照 事 項 は, 合 衆 国 特
許 , 合 衆 国 特 許 出 願 ( 特 許 法 第 122 条 (b)) 又 は PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 の WIPO 公 開
でなければならない。
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(B) 潜 在 的 参 照 事 項 が 国 際 出 願 から 生 じたか, 又 はその 出 願 の 利 益 を 主 張 したか 否 かを 決 定
すること。 参 照 事 項 がそれに 該 当 している 場 合 は, 下 記 のステップ(C)に 進 むこと。 参 照 事 項
であって, 国 際 出 願 から 生 じなかった, 又 はその 出 願 の 利 益 を 主 張 しなかったものの 特 許 法
第 102 条 (e)の 日 付 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 であるが,それに 関 しては, 特 許 法 第 119
条 (e) 又 は 第 120 条 に 基 づく 先 行 する 合 衆 国 出 願 についての 適 切 な 利 益 主 張 があり,その 先 行
出 願 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を 遵 守 する 拒 絶 をするのに 使 用 された 主 題 を 適 切 に 裏 付 けて
いるときは,その 主 張 を 考 慮 する。MPEP§2136.02 参 照 。
(C) 潜 在 的 参 照 事 項 が 国 際 出 願 から 生 じていた, 又 はその 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 次 の
事 項 が 決 定 されなければならない。
(1) 国 際 出 願 が 次 の 3 条 件 ,すなわち,
(a) 国 際 出 願 日 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 であること
(b) 合 衆 国 を 指 定 国 としていること
(c) 英 語 により,PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されたこと
を 満 たしている 場 合 は, 国 際 出 願 日 が, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 のための 合 衆 国
出 願 日 である。 当 該 国 際 出 願 が, 適 切 に 先 にされた 合 衆 国 出 願 若 しくは 国 際 出 願 の, 又 は 先
にされた 合 衆 国 仮 出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e), 第 119 条 (e), 第
120 条 又 は 第 365 条 (c)の 全 ての 条 件 が 満 たされていることを 条 件 として, 先 の 出 願 日 から 特
許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 する。 拒 絶 に 使 用 される 主 題 は,その 主 題 が 特 許 法
第 102 条 (e)に 基 づき 先 の 出 願 日 としての 資 格 を 有 するためには, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を
遵 守 して 先 にされた 出 願 において 開 示 されていなければならない。 先 の 出 願 が 国 際 出 願 であ
る 場 合 は,その 先 の 国 際 出 願 は,その 先 の 国 際 出 願 日 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術
適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 であるためには, 同 一 の 3 条 件 (すなわち,2000 年 11 月 29 日 以 後 に
出 願 されたこと, 合 衆 国 を 指 定 国 としていること 及 び PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によっ
て 公 開 されたこと)を 満 たしていなければならないことに 留 意 すること。
(2) 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 にされたが, 合 衆 国 を 指 定 としていなかった, 又 は
PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 されていなかった 場 合 は,その 国 際 出 願 日 は,
先 行 技 術 適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 として 処 理 してはならない。この 状 況 においては, 参 照 事 項
を, 国 際 出 願 日 , 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4) 要 件 の 完 成 日 , 又 は 当 該 国 際 出 願 がそ
の 利 益 又 は 優 先 権 を 主 張 している 先 の 出 願 があるときは,その 先 の 出 願 の 日 から 適 用 しては
ならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて, 公 開 の 日 から, 又 は 特
許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて,その 国 際 出 願 の 利 益 を 適 切 に 主 張 した 出 願 に 係 る 後 の 合 衆 国 出
願 日 から( 該 当 するものがある 場 合 ) 適 用 することができる。
(3) 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 場 合 は,AIPA 修 正 前 の 特 許 法 第
102 条 及 び 第 374 条 の 規 定 に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 すること:
(a) 合 衆 国 特 許 に 関 しては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),
(2) 及 び(4)の 要 件 の 完 成 日 , 又 はその 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 出 願 の 出 願 日
の 内 , 何 れか 先 の 日 から 適 用 すること
(b) 合 衆 国 出 願 公 開 及 び PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 から 直 接 に 生 じた WIPO 公 開 に 関 し
ては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくそれらの 参 照 事 項 は, 決 して 適 用 してはならない。これら
の 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 公 開 日 から 適 用 することができる。
(c) 合 衆 国 出 願 公 開 であって,2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 についての, 特 許 法 第
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102 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する 出 願 に 関 しては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づ
く 参 照 事 項 を,その 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 実 際 の 出 願 日 から
適 用 すること
(4) 審 査 官 は, 国 際 出 願 の 公 開 又 は 国 際 出 願 から 生 じる 特 許 は, 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 を 全
く 有 することができない, 又 は 審 査 される 出 願 の 有 効 出 願 日 より 後 である 特 許 法 第 102 条 (e)
の 日 を 有 することができるが( 従 って,それは「 先 行 技 術 」ではない),それに 対 応 する 国 際
出 願 の WIPO 公 開 は,より 先 の 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)の 日 を 有 することができることを 知
っていなければならない。
(D) 外 国 出 願 の 出 願 日 であって, 合 衆 国 若 しくは WIPO 公 開 として 公 開 された, 又 は 合 衆 国 に
おいて 特 許 された 出 願 において( 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで,(f) 若 しくは 第 365 条 (a)
若 しくは(b)を 通 じて) 主 張 されているものは, 先 行 技 術 適 用 のための 特 許 法 第 102 条 (e)の 日
として 使 用 することができない。これは, 外 国 優 先 権 の 日 として 特 許 法 第 365 条 (a) 若 しくは
(b)に 基 づいて 主 張 されている 国 際 出 願 日 を 含 む。
II. 具 体 例
特 許 出 願 の 合 衆 国 及 び WIPO 公 開 並 びに 合 衆 国 特 許 に 関 する, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先
行 技 術 日 を 説 明 するために, 具 体 例 9 例 を 以 下 に 提 示 する。 具 体 例 は, 特 許 法 第 102 条 (e)
の 基 準 日 を 決 定 するときに 遭 遇 することがある 最 も 普 通 の 事 実 的 状 況 のみを 取 り 扱 う。 具 体
例 1 及 び 2 は 合 衆 国 出 願 公 開 及 び 合 衆 国 特 許 のみに 関 連 する。 具 体 例 3 は, 外 国 特 許 出 願 に
ついての 優 先 権 主 張 に 関 連 する。 具 体 例 4 から 9 までは, 国 際 出 願 に 関 連 する。 下 記 諸 例 に
おける 時 系 列 は, 審 査 を 受 けている 出 願 又 は 再 審 査 を 受 けている 特 許 のクレームに 対 して 適
用 することができた 先 行 技 術 参 照 事 項 の 履 歴 を 示 している。
具 体 例 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 を 決 定 するために 必 要 な 情 報 を 示 すのみで
ある。また, 具 体 例 における 日 付 は, 恣 意 的 に 使 用 されており, 単 に 説 明 の 目 的 のみで 提 示
されている。 従 って, 特 許 付 与 日 と 火 曜 日 , 又 は 出 願 公 開 日 と 木 曜 日 の 間 の 相 互 関 係 は, 具
体 例 において 示 すことができない。
具 体 例 1: 参 照 公 開 及 び 特 許 であって, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 を 伴 わない 特 許 法 第 111 条 (a) 出
願 に 関 するもの
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 であって, 先 の 出 願 についての 利 益 又 は 優 先 権
の 主 張 を 伴 っていないものの 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照 事 項 に 与 えられる
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 である。 従 って, 特 許 法
第 111 条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (e), 第 120 条 又 は 第 365
条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 していない 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくその 先 行 技 術 日 と
して,その 出 願 の 実 際 の 出 願 日 が 与 えられる。
( 参 照 図 省 略 )
具 体 例 2: 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 であって, 先 の 合 衆 国 仮 出 願 又 は 非 仮 出 願 についての 利 益
主 張 を 伴 っているものの 参 照 公 開 及 び 特 許
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 の 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照
事 項 に 与 えられる 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 である。
従 って, 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が, 先 行 する 合 衆 国 仮 出 願
についての 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 を 主 張 している, 又 は 先 行 する 非 仮 出 願 について
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の 特 許 法 第 120 条 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくその 先 行 技 術 日
として, 早 い 方 の 出 願 日 が 与 えられるが,それは, 先 にされた 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は
第 120 条 によって 要 求 されている,その 主 題 についての 適 切 な 裏 付 けを 有 していることが 想
定 されるからである。
( 参 照 図 省 略 )
具 体 例 3: 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 であって, 先 行 する 外 国 出 願 についての 特 許 法 第 119 条 (a)
から(d)までの 優 先 権 主 張 を 伴 っているものの 参 照 公 開 及 び 特 許
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 の 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照
事 項 に 対 して 与 えられる 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日
である。 先 行 技 術 の 目 的 のためには, 特 許 法 第 102 条 (e)の 規 定 によっては, 外 国 出 願 の 出 願
日 の 利 益 は 与 えられない(In re Hilmer, 149 USPQ 480 (CCPA 1966))。 従 って, 特 許 法 第 111
条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が 先 行 する 外 国 出 願 についての 特 許 法 第 119 条
(a)から(d)までに 基 づく( 又 は 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 365 条 (a)に 基 づく) 優 先 権 を 主
張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 日 として,その 合 衆 国 出 願 日 が 与 え
られる。 下 記 の 具 体 例 においては, 先 にされた 合 衆 国 出 願 は 後 にされる 合 衆 国 出 願 の 主 題 に
ついて, 特 許 法 第 120 条 によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 しているものと 想 定 されてい
る。
( 参 考 図 省 略 )
具 体 例 4:2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,かつ,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって
公 開 された 国 際 出 願 の 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項
国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され, 合 衆 国 を 指 定 国 としており,PCT
第 21 条 (2)に 基 づき,WIPO によって 英 語 によって 公 開 されたものに 関 する 全 ての 参 照 事 項 は,
WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 , 合 衆 国 特 許 の 何 れによるものであっても,その 国 際 出 願 日
又 は 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 による, 特 許 法 第 120 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。ただし,その
IA が 英 語 でない 言 語 によって PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 は, 特 許 法 第 102
条 (e)の 先 行 技 術 のためには, 国 際 出 願 日 の 利 益 は 与 えられない(その IA 前 の 合 衆 国 出 願 日 が
ある 場 合 は,その 出 願 日 についても 同 様 である)。
( 参 照 図 省 略 )
追 加 の 利 益 主 張 :
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して
いた 場 合 は, 後 にされた 出 願 による 特 許 又 は 公 開 に 関 する 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 国 際
出 願 日 となるが,これは, 先 にされた IA が, 依 拠 された 主 題 に 関 して 特 許 法 第 120 条 によっ
て 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 していると 想 定 されるからである。
IA が 先 にされた 合 衆 国 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (b)) 出 願 の 利 益 , 又 は 先 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許
法 第 111 条 (a)) 出 願 の 利 益 を 適 切 に 主 張 していた 場 合 は, 全 ての 参 照 事 項 に 対 する 特 許 法 第
102 条 (e)の 日 付 は, 先 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となるが,これは, 先 にされた 合 衆 国 出
願 が 依 拠 された 主 題 に 対 して 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は 第 120 条 によって 要 求 される 適 切 な 裏 付
けを 有 していると 想 定 されるからである。
具 体 例 5:2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,かつ,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって
公 開 されなかった 国 際 出 願 の 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項
国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されたが,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき,
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英 語 によって 公 開 されなかったものについての 全 ての 参 照 事 項 は,WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出
願 公 開 , 又 は 合 衆 国 特 許 の 何 れによるものであっても, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術
日 を 全 く 有 さない。 特 許 法 第 102 条 (e)の 規 定 により, 国 際 出 願 日 (また,その IA 前 の 合 衆 国
出 願 日 がある 場 合 は,その 出 願 日 も 含 む)の 利 益 は,その IA が 英 語 でない 言 語 によって PCT
第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されている 場 合 は,その 国 際 出 願 が 国 内 段 階 に 移 行 しているか 否
かに 拘 らず, 特 許 法 第 102 条 (e)の 先 行 技 術 の 適 用 のためには 与 えられない。 当 該 参 照 事 項 は,
その 出 願 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 することができるが, 特 許 法 第 102
条 (e)に 基 づいて 適 用 されることは 決 してない。
( 参 照 図 省 略 )
WIPO による IA 公 開 は,その 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 するこ
とができる(2002 年 7 月 1 日 )。
追 加 の 利 益 主 張 :
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 又 は 非 仮 の 何 れであるかを 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張 し
ている 場 合 であっても, 全 ての 参 照 事 項 に 対 して 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は 存 在 しない。
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して
いた 場 合 は, 後 にされた 合 衆 国 出 願 に 関 する 特 許 法 第 102 条 (a) 特 許 又 は 公 開 についての 特 許
法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 実 際 の 出 願 日 となる。
具 体 例 6:2000 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 (PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 の 言 語 は 関 係 がな
い)の 国 際 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項
2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 (IA)から 生 じる 参 照 合 衆 国 特 許 は, 特 許 法 第 371 条
(c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 の 達 成 日 による, 特 許 法 第 102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。これ
は AIPA 前 の 特 許 法 第 102 条 (e)である。2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 についてされ
た 出 願 公 開 は,WIPO 公 開 及 び 合 衆 国 公 開 の 双 方 とも, 特 許 法 第 102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有
さない。Pub. L. 107-273 によって 修 正 された 有 効 日 規 定 に 従 い, 特 許 法 第 102 条 (e) 及 び 特
許 法 第 374 条 についての 修 正 は,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 には 適
用 されない。その 出 願 公 開 は, 出 願 公 開 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 す
ることができる。
( 参 照 図 省 略 )
WIPO による IA 公 開 は,その 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 するこ
とができる(2001 年 7 月 1 日 )。
追 加 の 利 益 主 張 :
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 又 は 非 仮 を 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張 していた 場 合 であ
っても, 合 衆 国 及 び WIPO 出 願 公 開 についての 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は 存 在 せず,また,
特 許 に 対 する 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 依 然 として,2002 年 7 月 1 日 ( 特 許 法 第 371 条
(c)(1),(2) 及 び(4)に 基 づく 要 件 の 達 成 日 )である。
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して
いた 場 合 は, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 公 開 に 係 る 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は, 後 に
された 合 衆 国 出 願 の 実 際 の 出 願 日 であり,また, 後 にされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 について
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は 2002 年 7 月 1 日 ( 先 にされた IA が 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2)
及 び(4)の 要 件 を 達 成 した 日 )である。
特 許 が, 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 合 衆 国 出 願 を 基 にしており, 後 にされた 合
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衆 国 出 願 の 出 願 日 が 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 達 成 された 日 ( 達 成 されるこ
とがある 場 合 ) 前 である 場 合 は, 特 許 についての 特 許 法 第 102 条 の 日 付 は, 国 際 出 願 の 利 益 を
主 張 した, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となろう。
具 体 例 7: 国 際 出 願 の 継 続 である 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 であって,その 国
際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されており, 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ,PCT
第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 されたもの
全 ての 参 照 事 項 は,それが, 国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され, 合
衆 国 を 指 定 国 としており,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって 公 開 されたものについての
WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 , 又 はその 国 際 出 願 による 若 しくはその 利 益 を 主 張 する 特 許
の 何 れかを 問 わず,その 国 際 出 願 日 による, 若 しくは 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 による 特 許 法 第
102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。ただし,その IA が 英 語 でない 言 語 によって WIPO により PCT
第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 上 は, 国 際 出 願 日 の
利 益 は 与 えられない(その IA より 前 の 合 衆 国 出 願 日 についても 同 様 である)。 下 記 の 具 体 例 に
おいては, 先 にされた IA は 後 にされる 合 衆 国 出 願 の 主 題 に 対 して 特 許 法 第 120 条 及 び 第 365
条 (c)によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 しているものと 想 定 される。
( 参 照 図 省 略 )
追 加 の 利 益 主 張 :
IA が 適 切 に, 先 にされた 合 衆 国 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (b)) 出 願 の 利 益 又 は 先 にされた 合 衆 国 非
仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 全 ての 参 照 事 項 に 対 する 特 許 法 第
102 条 (e) 期 日 は, 先 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となるが,これは, 先 にされた 出 願 が 依 拠
された 主 題 に 対 し, 特 許 法 第 119 条 (e) 及 び 第 120 条 (c)によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを
有 していると 想 定 されるからである。
第 2 の, 後 にされた 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111 条 (a)
出 願 の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 第 2 の, 後 にされた 出 願 の 特 許 又 は 公 開 に 関 する 特 許 法
第 102 条 (e)の 期 日 は,IA の 国 際 出 願 日 であるが,これは, 先 にされた IA が 依 拠 された 主 題
に 対 し 特 許 法 第 120 条 及 び 第 365 条 (c)によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 していると 想 定
されるからである。
具 体 例 8: 国 際 出 願 の 継 続 である 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 であって,その 国
際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 さ
れていないもの
国 際 出 願 (IA)についての 特 許 法 第 111 条 (a) 継 続 に 係 る 合 衆 国 公 開 及 び 合 衆 国 特 許 の 両 方 と
も,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されたが,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 に
よって 公 開 されていなかった 場 合 は, 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 の 実 際 の 出 願 日 による, 特 許 法
第 102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 に 関 しては, 国 際 出 願 日 の 利
益 は 与 えられないが(その IA より 前 の 合 衆 国 出 願 日 がある 場 合 は,それについても 同 様 であ
る),その 理 由 は,その IA が 英 語 でない 言 語 によって,PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 がされ
たからである。PCT 第 21 条 (2)に 基 づくその IA 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (e)(1)に 基 づく 先 行
技 術 日 を 有 さないが,その 理 由 は,その IA が, 英 語 によって PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 が
されなかったことにある。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく IA 公 開 は,その 公 開 日 から 特 許 法 第 102
条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 することができる。
( 参 照 図 省 略 )
52

WIPO による IA 公 開 は,その 公 開 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 すること
ができる(2002 年 9 月 1 日 )。
追 加 の 利 益 主 張 :
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 又 は 非 仮 の 何 れかであるかを 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張
していた 場 合 であっても,WIPO による IA 公 開 に 対 する 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は 存 在
せず, 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 び 特 許 は, 依 然 として, 前 記 具 体 例 における 後 にされた 特 許 法
第 111 条 (a) 出 願 の 実 際 の 出 願 日 による 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 有 する(2003 年 5 月 1 日 )。
第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111
条 (a)の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 特 許 又 は 公 開 に 係 る 特
許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 依 然 として, 上 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 の 実 際
の 出 願 日 となる(2003 年 5 月 1 日 )。
具 体 例 9: 国 際 出 願 についての(その 国 内 段 階 への 移 行 の 前 にされた) 継 続 である 特 許 法 第 111
条 (a) 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 であって,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 に 提 出 されたも
の(PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 の 言 語 は 関 連 性 がない)。
国 際 出 願 (IA)についての(その 国 内 段 階 への 移 行 の 前 にされた) 特 許 法 第 111 条 (a) 継 続 に 係
る 合 衆 国 公 開 及 び 合 衆 国 特 許 の 両 方 とも,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 に 提
出 されたものである 場 合 は, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 実 際 の 合 衆 国 出 願 日 による 特 許 法 第
102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 に 関 しては, 国 際 出 願 日 (その IA
より 前 の 合 衆 国 出 願 日 がある 場 合 は,それについても 同 様 である)の 利 益 は 与 えられないが,
その 理 由 は,その IA が 2000 年 11 月 29 日 前 に 提 出 されているからである。PCT 第 21 条 (2)
に 基 づくその IA の 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (e)(1)に 基 づく 先 行 技 術 日 を 有 さないが,その 理
由 は,その IA が 2000 年 11 月 29 日 前 に 提 出 されたからである。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく IA
公 開 は,その 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 することができる。
( 参 照 図 省 略 )
WIPO による IA 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 することができる(2000
年 9 月 1 日 )。
追 加 の 利 益 主 張 :
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 であるか 非 仮 であるかを 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張 して
いる 場 合 であっても,WIPO による IA 公 開 に 対 しては 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は 存 在 せ
ず,また, 合 衆 国 出 願 公 開 及 び 特 許 は, 依 然 として, 前 記 具 体 例 における 後 にされた 特 許 法
第 111 条 (a) 出 願 の 実 際 の 出 願 日 による 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 有 することになる(2000
年 12 月 1 日 )。
第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111
条 (a) 出 願 の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 又 は 公 開
についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 依 然 として, 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111 条 (a)
出 願 の 日 である(2000 年 12 月 1 日 )。
III. フローチャート
(フローチャート 省 略 )
53

706.02(f)(2) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 ; 参 照 事 項 は 同 時 係 属 中 の 合 衆 国 特 許 出
願 である [R-3]
先 に 提 出 され, 同 時 に 係 属 しており,かつ, 未 公 開 である 合 衆 国 出 願 が, 異 なる 発 明 主 体 を
有 する, 後 に 提 出 され, 係 属 している 出 願 におけるクレームを 予 測 する 主 題 を 開 示 している
場 合 は, 審 査 官 は, 後 に 提 出 された 出 願 について, 仮 の 特 許 法 第 102 条 (e) 拒 絶 をすることが
できるか 否 かを 決 定 しなければならない。 更 に, 仮 の 特 許 法 第 102 条 (e) 拒 絶 は, 下 記 の 事 情
において, 先 に 提 出 され, 係 属 中 の 出 願 が 編 集 された 形 で 公 開 されており( 特 許 規 則 1.217),
かつ, 拒 絶 において 依 拠 される 主 題 が 特 許 出 願 についての 編 集 された 公 開 において 裏 付 けら
れていない 場 合 に,することができる。
I. 同 時 係 属 中 の 合 衆 国 出 願 であって, 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 を 有 しているか, 又 は
共 通 して 譲 渡 されるもの
(1) 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 が 複 数 の 出 願 の 間 に 存 在 しているか, 又 は 複 数 の 発 明 が 共
通 して 譲 渡 されており,かつ,(2)それらの 有 効 出 願 日 が 異 なっている 場 合 は, 後 にされた 出
願 について 仮 拒 絶 がされなければならない。 仮 拒 絶 は, 先 にされた 出 願 が 公 開 されるか, 又
は 特 許 となった 場 合 ,それが 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 実 際 の 先 行 技 術 を 構 成 する 状 況 におい
て 適 切 である。 先 にされた 出 願 はその 拒 絶 の 時 点 では 公 開 されていないので,その 拒 絶 は,
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 仮 のものとしてされなければならない。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 することがで
きる 方 法 と 同 一 の 方 法 によって 克 服 することができる。MPEP§706.02(b) 参 照 。 仮 拒 絶 の 克 服
は,それらの 出 願 を 放 棄 し,かつ, 双 方 の 主 題 を 含 む 新 たな 出 願 をすることによってもする
ことができる。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 するときは, 様 式 文 例 7.15.01 が 使 用 されなければならな
い。
7.15.01 仮 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e)- 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 仮 の 拒 絶 がされるが,その 理 由 は, 同 時 係 属
中 の 出 願 番 号 [2]が 本 件 出 願 と 共 通 する[3]を 有 しており,その 出 願 によって 予 測 されている
ということにある。
同 時 係 属 中 の 出 願 の 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 に 基 づき,その 出 願 は, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づ
いて 公 開 されるか, 又 は 特 許 付 与 がされた 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構
成 することになる。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 についての
将 来 の 公 開 又 は 特 許 取 得 についての 推 定 をその 根 拠 としている。[4]。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 において 開 示 されているがクレ
ームされていない 発 明 が,この 出 願 の 発 明 者 に 由 来 するものであり, 従 って,「 他 人 」による
発 明 ではないことの 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 によって, 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 適
切 な 証 明 によって 克 服 することができよう。
この 拒 絶 は,ターミナルディスクレーマーを 提 出 することによっては 克 服 することはできな
い。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。In re Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991)。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 であって, 先 の 出 願 日 を 有 しており, 特 許 法 第 122
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条 に 基 づいて 公 開 されていないクレームされた 発 明 を 開 示 しているものに 関 して 仮 の 拒 絶 を
するために 使 用 される。 同 時 係 属 中 のその 出 願 は, 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の
発 明 者 を 有 していなければならない。
2. 特 許 法 第 102 条 (e)であって,アメリカ 発 明 者 保 護 法 , 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最
先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 されたものを, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技
術 日 を 決 定 するために 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12)。ただし, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が 直 接
又 は 間 接 に 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 によるものであるときは,こ
の 限 りでない。 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 ( 特 許 法 第 371
条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 につ
いての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 で
ある 場 合 は,AIPA 前 の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12.01)。 特 許 法 第 102
条 (e) 日 付 についての 決 定 の 補 助 としては, 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 についての 審 査 官 ノ
ートを 参 照 のこと。
3. クレームが, 他 の 同 時 係 属 出 願 に 開 示 されている 発 明 によって 自 明 である 場 合 は, 様 式 文
例 7.21.01 を 使 用 すること。
4. 括 弧 3 には,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。
5. 必 要 な 場 合 には, 括 弧 4 において, 審 査 官 の 主 張 を 裏 付 ける 適 切 な 説 明 を 提 供 することが
できる。
6. 同 時 係 属 出 願 のクレームが 本 件 出 願 のクレームと 抵 触 する 場 合 は, 様 式 文 例 8.30 及 び
8.32 を 使 用 して, 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 もされるべきである。
7. 記 録 されている 証 拠 が 追 加 的 に, 何 れかの 発 明 が 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づき 他 の
発 明 に 対 する 先 行 技 術 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.13 及 び/ 又 は 7.14 を 使 用 する 拒 絶 もされ
るべきである。
II. 共 通 の 発 明 者 又 は 譲 受 人 を 有 さない 同 時 係 属 出 願
共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 が 存 在 しておらず,かつ, 出 願 が 特 許 法 第 122 条 (b)に 従 って
公 開 されていない 場 合 は, 特 許 法 第 122 条 (a)に 基 づく, 出 願 についての 秘 密 保 持 状 態 が 維 持
されなければならず,また, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 として, 先 にされ, 未 公 開
である 出 願 , 又 は 編 集 された 出 願 の 公 開 においてその 裏 付 けがない 主 題 に 依 拠 して, 拒 絶 を
することはできない。 複 数 の 出 願 の 出 願 日 が 相 互 に 6 月 ( 単 純 な 主 題 については 3 月 ) 以 内 で
ある 場 合 は,インターフェアレンス 手 続 が 適 切 であるかもしれない。MPEP 第 2300 章 参 照 。
最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 を 有 する 出 願 が, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されない 場 合 は,
それは, 全 ての 法 定 要 件 が 満 たされたときに, 発 行 のために 許 可 されなければならない。 特
許 が 公 開 された 後 では,それは 適 切 なときは, 引 き 続 き 係 属 中 の 出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102
条 (e)に 基 づく 拒 絶 における 参 照 事 項 として 使 用 することができる。MPEP§706.02(a) 及 び
§2136 以 降 を 参 照 のこと。
706.02(g) 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶
特 許 法 第 102 条 (f)は, 出 願 人 が,クレームされ,かつ, 特 許 が 求 められている 主 題 を 発 明 し
ていなかった 場 合 は, 特 許 の 発 行 を 禁 じている。 特 許 法 第 101 条 も 参 照 のこと。 同 条 は, 発
明 又 は 発 見 をした 者 がその 特 定 の 発 明 又 は 発 見 についての 特 許 を 取 得 できる 当 事 者 である 旨
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を 規 定 している。 審 査 官 は, 出 願 人 が 正 しい 発 明 者 であると 推 定 しなければならないが,た
だし, 他 人 がその 発 明 を 行 ったこと, 及 び 出 願 人 が 真 の 発 明 者 からその 発 明 を 取 得 している
旨 の 証 拠 があるときは,この 限 りでない。
特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶 の 実 体 的 要 件 についての 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP§2137
から§2137.02 までを 参 照 のこと。
706.02(h) 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づく 拒 絶
特 許 法 第 102 条 (g)は, 他 人 が 出 願 人 より 前 に 合 衆 国 内 において 発 明 を 行 い,かつ,それを 放
棄 , 隠 匿 又 は 隠 蔽 していなかった 場 合 は, 特 許 の 発 行 を 禁 じている。 特 許 法 第 102 条 のこの
部 分 は,インターフェアレンス 手 続 実 務 の 基 礎 を 形 成 している。インターフェアレンス 手 続
に 関 する 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。 特 許 法 第 102 条 (g)の 要 件 に
ついての 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP§2138 から§2138.06 までを 参 照 のこと。
706.02(i) 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-3]
次 に 掲 げる 様 式 文 例 が, 適 切 な 拒 絶 をするときに 使 用 されなければならない。
拒 絶 を 裏 付 けるために 依 拠 される 参 照 事 項 の 特 定 部 分 が 記 載 されるべきであることに 留 意 す
ること。
7.07 法 定 拒 絶 事 由 についての 陳 述 , 特 許 法 第 102 条
次 のものが,この 庁 指 令 においてされる 本 条 に 基 づく 拒 絶 についての 基 礎 を 形 成 する, 特 許
法 第 102 条 の 該 当 条 項 の 引 用 である:
何 人 も,・・の 場 合 を 除 き, 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 する。
審 査 官 ノート:
1. 法 規 定 は,その 後 の 全 ての 庁 指 令 において 再 述 される 必 要 はない。それは, 実 体 審 査 に 関
する 最 初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 に 関 してのみ 要 求 される。 法 規 定 が 実 体 に 関 する 庁 指 令 にお
いて 引 用 されない 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。
2. 様 式 文 例 7.07 から 7.14 までが, 所 与 の 1 事 項 に 関 する 庁 指 令 において 1 回 に 限 り 使 用 さ
れるべきである。
7.08 特 許 法 第 102 条 (a), 出 願 人 による 発 明 の 前 における 他 人 による 活 動
(a) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において, 他 人 によって 知 られ 若 し
くは 実 施 されていた, 又 は 合 衆 国 若 しくは 外 国 において, 特 許 され 若 しくは 印 刷 刊 行 物 に 記
述 されていた。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならない。
7.09 特 許 法 第 102 条 (b), 出 願 の 1 年 以 上 前 の 活 動
(b) その 発 明 が, 合 衆 国 における 特 許 出 願 日 の 1 年 以 上 前 に, 合 衆 国 若 しくは 外 国 において
特 許 され, 若 しくは 印 刷 刊 行 物 において 記 載 されていた, 又 は 合 衆 国 において 公 然 使 用 され,
若 しくは 販 売 されていた。
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審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.09 を 置
くことができる。
7.10 特 許 法 第 102 条 (c), 発 明 が 放 棄 されている
(c) 同 人 がその 発 明 を 放 棄 している。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 を 置 かなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09
の 一 方 又 は 双 方 を 置 くことができる。
7.11 特 許 法 第 102 条 (d), 外 国 特 許 が 付 与 されていること
(d) その 発 明 は, 出 願 人 又 はその 法 定 代 理 人 又 は 譲 受 人 によって 外 国 において, 合 衆 国 にお
ける 特 許 出 願 日 前 に, 合 衆 国 における 特 許 出 願 前 12 月 を 超 えているときにされた 特 許 出 願 又
は 発 明 者 証 出 願 に 基 づき, 最 初 に 特 許 され, 若 しくは 特 許 されるようにし, 又 は 発 明 者 証 の
主 題 とされていた。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 を 置 かなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 から 7.10
までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。
7.12 1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA) 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノ
ロジー 技 術 的 修 正 法 を 考 慮 して, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 , 先 の 出 願 日 を 有 する 特 許
出 願 公 開 又 は 他 人 への 特 許
(e) その 発 明 が,(1) 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国 においてされた 特 許 出 願 であっ
て, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの, 又 は(2) 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国
において 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 基 づいて 付 与 された 特 許 に 記 述 されていた。ただし,
第 351 条 (a)に 定 義 されている 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,その 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国
としており,かつ, 英 語 により 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 に 限 り,
本 項 の 適 用 上 , 合 衆 国 においてされた 出 願 の 効 果 を 有 するものとする。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 参 照 事 項 が 次 の 事 項 の 1 である 場 合 に 限 り 使 用 されるべきである。
(a) 合 衆 国 特 許 , 又 は 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 特 許 出 願 の 公 開
(b) 国 際 出 願 から 直 接 若 しくは 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 国 際 出 願 についての 合 衆 国 若
しくは WIPO 公 開 。ただし,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 するこ
とを 条 件 とする。
2. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 場 合 において, 拒 絶 をするために 使 用 される 主 題 が,
依 拠 される, 先 にされた 出 願 の 開 示 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )において 適 切 に
裏 付 けられているときは, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって, 先 にされた, 特 許 法 第 119 条 (e)
に 基 づく 仮 出 願 , 特 許 法 第 120 条 若 しくは 第 121 条 に 基 づく 合 衆 国 非 仮 出 願 , 及 び 特 許 法 第
120 条 , 第 121 条 若 しくは 第 365 条 (c)についてのものを 検 討 すること。 特 許 法 第 119 条 (a)
から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張 は 検 討 してはならない。
3. 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 の 適 用 上 , 国 際 出 願 日 に 依 拠 するためには,その 国
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際 出 願 は 2000 年 11 月 29 日 以 後 にされていなければならず, 合 衆 国 を 指 定 国 としていなけれ
ばならず,かつ,WIPO による PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 公 開 は 英 語 によって 行 われていな
ければならない。 前 記 条 件 の 内 の 1 でも 満 たされていない 場 合 は,その 国 際 出 願 日 は, 特 許
法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 でない。
4. 国 際 出 願 が,WIPO によって 英 語 以 外 の 言 語 で 公 開 された, 又 は 合 衆 国 を 指 定 国 としてい
なかった 場 合 は,WIPO による 国 際 出 願 の 公 開 ,その 国 際 出 願 に 係 る 国 内 段 階 出 願 ( 特 許 法 第
371 条 )についての 合 衆 国 公 開 , 及 びその 国 際 出 願 から 生 じる 合 衆 国 特 許 は, 特 許 法 第 102 条
(e)に 基 づく 参 照 事 項 として 利 用 することができない。その 参 照 事 項 は,その 公 開 の 日 から 特
許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。
5. 国 際 出 願 が,WIPO によって 英 語 以 外 の 言 語 で 公 開 された, 又 は 合 衆 国 を 指 定 国 としてい
なかった 場 合 は, 当 該 国 際 出 願 について 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく
利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 に 係 る 合 衆 国 公 開 又 はその 出 願 から 生 じる 特 許 は, 国 際 出 願
日 後 の 最 先 の 合 衆 国 出 願 日 から 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 有 する。
6. 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じ
た 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.12.01 を 使 用 すること。この 状 況 において, 当 該 国
際 出 願 から 生 じた 特 許 についての 先 行 技 術 日 を 決 定 するときは,プレ AIPA(AIPA 前 )の 特 許 法
第 102 条 (e)を 適 用 することができる。
7. 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 国 際 出 願 公 開
( 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )についての 合 衆 国 公 開 を 含 む)である 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使
用 してはならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 参 照 事 項 として 利
用 することができない。その 参 照 事 項 はその 公 開 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づい
て 適 用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。
8. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08
から 7.11 までの 内 の 1 又 はそれ 以 上 を 置 くことができる。
7.12.01 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 , 他 人 に 対 する, 先 の 出 願 日 を 有 する 特 許 , 参 照
事 項 は,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 出 願 に 係 る 国 内 段 階 から 直 接 又 は 間 接 に
生 じた 合 衆 国 特 許 又 はその 国 際 出 願 の 特 許 法 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する
出 願 である
(e) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出
願 に 対 して, 又 は 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4) 要 件 を 満 たした, 他 人 による 国 際 出 願 に 対 し
て 付 与 された 特 許 に 記 述 されていた。
1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA), 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジ
ー 技 術 的 修 正 法 は, 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生
じた 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 適 用 されない。 従 って, 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 は AIPA による
修 正 前 の(プレ AIPA)の 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 決 定 される。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 使 用 は, 参 照 事 項 が 直 接 又 は 間 接 に 2000 年 11 月 29 日 前 前 の 国 際 出 願 日
を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国
際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する 継 続 する
出 願 の 何 れかから 生 ずる 合 衆 国 特 許 である 場 合 に 限 定 されるべきである。
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2. 参 照 事 項 がそのような 国 際 出 願 の 国 内 段 階 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 である
場 合 は, 参 照 事 項 の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件
が 達 成 された 日 である。WIPO 公 開 (PCT)の 言 語 は,この 状 況 においては 関 係 がない。 注 意 :
WIPO による, 国 際 出 願 (PCT)の 国 際 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 第 120 条 (b)に 基 づきそ
れより 先 の 先 行 技 術 日 を 持 つことができる。
3. 参 照 事 項 が, 継 続 する 出 願 であって,そのような 国 際 出 願 ( 継 続 する 出 願 の 出 願 日 前 に 国
内 段 階 に 移 行 していないもの。それ 以 外 の 場 合 については 下 記 注 4 参 照 )についての 特 許 法 第
120 条 , 第 121 条 , 又 は 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 しているものから 直 接 又 は 間 接 に 生 じ
る 特 許 である 場 合 は, 先 行 技 術 参 照 事 項 の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 継 続 する 出 願 の 実 際
の 合 衆 国 出 願 日 である。 注 意 :WIPO による, 国 際 出 願 (PCT)の 国 際 公 開 は, 特 許 法 第 102 条
(a) 又 は 第 120 条 (b)に 基 づきそれより 先 の 先 行 技 術 日 を 持 つことができる。
4. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 するときは, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって, 先 にされた,
合 衆 国 仮 出 願 についての 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく, 合 衆 国 非 仮 出 願 についての 特 許 法 第
120 条 又 は 第 121 条 に 基 づく, 及 び 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365
条 (c)に 基 づくものを 検 討 すること。ただし,その 検 討 は, 拒 絶 をするために 使 用 される 主 題
が, 依 拠 される, 先 にされた 出 願 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )の 開 示 において 適
切 に 裏 付 けられていることを 条 件 とする。 先 にされた 国 際 出 願 に 係 る 合 衆 国 特 許 についての
利 益 主 張 は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)が 達 成 された 日 から 合 衆 国 有 効 出 願 日 を 生
じることができる。 国 際 出 願 より 前 にされた 合 衆 国 出 願 についての 優 先 権 / 利 益 の 主 張 は 検
討 してはならない。 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張
は 検 討 してはならない。
5. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08
から 7.11 までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。
7.13 特 許 法 第 102 条 (f), 出 願 人 が 発 明 者 でない
(f) 同 人 自 身 は, 特 許 を 得 ようとする 主 題 を 発 明 していなかった。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 から
7.12 までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。
7.14 特 許 法 第 102 条 (g), 発 明 の 優 先 性
(g) (1) 第 135 条 又 は 第 291 条 に 基 づいて 抵 触 審 査 が 行 われている 間 に,これに 関 与 する 別
の 発 明 者 が, 第 104 条 において 許 容 されている 範 囲 において, 当 該 人 による 発 明 の 前 に,そ
の 発 明 が, 当 該 他 人 によって 行 われ,かつ, 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかった, 又
は(2) 当 該 人 の 発 明 の 前 に,その 発 明 が 合 衆 国 において 他 の 発 明 者 によって 行 われ, 同 人 が
それを 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 していなかった。 本 項 に 基 づく 発 明 の 優 先 性 の 決 定 において
は, 発 明 の 着 想 及 び 実 施 に 係 る 各 日 のみならず,それを 最 初 に 着 想 し, 最 後 に 実 施 した 者 に
よる, 前 記 他 人 による 着 想 の 前 からの 合 理 的 勤 勉 も 考 慮 されなければならない。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 から
7.13 までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。
59

7.15 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 特 許 又 は 公 開 , 及 び(g)
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 [2]に 基 づき,[3]であるとして,[4]によって 拒 絶 される。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 に, 特 許 法 第 102 条 の 該 当 する 項 の 文 字 を 挿 入 すること。 特 許 法 第 102 条 (e)が 該
当 する 場 合 は, 様 式 文 例 7.15.02 又 は 7.15.03 を 使 用 すること。
2. 括 弧 3 には,・・ 明 らかに 予 測 されている・・ 又 は・・ 予 測 されている・・の 何 れかを 挿
入 し,その 段 落 の 後 に 説 明 を 付 すること。
3. 括 弧 4 には, 依 拠 する 先 行 技 術 を 挿 入 すること。
4. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.07, 及 び 該 当 する 様 式 文 例 7.08,7.09 及 び 7.14, 又 は 様
式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれなければならない。
5. 特 許 法 第 102 条 (e)も 適 用 される 場 合 は,この 様 式 文 例 の 後 に 様 式 文 例 7.15.02 又 は
7.15.03 の 何 れかが 置 かれなければならない。
7.15.01 仮 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e)- 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は 同 時 係 属 出 願 [2]
であって, 本 件 出 願 と 共 通 の[3]を 有 するものによって 予 測 されていることにある。
同 時 係 属 している 出 願 の 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 に 基 づき,それは, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づ
いて 公 開 された, 又 は 特 許 された 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成 するこ
とになる。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく,この 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 に 関 する 将 来 の 公
開 又 は 特 許 付 与 の 想 定 を 基 にしている。[4]。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 において 開 示 されているが,ク
レームされていない 発 明 がその 出 願 の 発 明 者 から 取 得 されたものではなく, 従 って,「 他 人 」
による 発 明 ではない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 , 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づく, 他 の
適 切 な 証 明 によって 克 服 することができる。
この 拒 絶 は,ターミナルディスクレーマーの 提 出 によって 克 服 することができない。 次 の 事
件 参 照 。In re Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir, 1991)。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 先 の 出 願 日 を 有 する 同 時 係 属 中 の 出 願 であって, 特 許 法 第 122 条 に 基 づ
く 公 開 がされていない,クレームされた 発 明 を 開 示 しているものに 依 拠 して, 仮 拒 絶 する 場
合 に 使 用 される。 同 時 係 属 中 の 出 願 は, 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 の 何
れかを 有 さなければならない。
2. 特 許 法 第 102 条 (e)であって,アメリカ 発 明 者 保 護 法 , 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最
先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 されたものを, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技
術 日 を 決 定 するために 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12)。ただし, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が 直 接
又 は 間 接 に 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 によるものであるときは,こ
の 限 りでない。 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 ( 特 許 法 第 371
条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 につ
いての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 で
ある 場 合 は,プレ AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12.01)。 特 許 法 第
102 条 (e)の 日 付 についての 決 定 の 補 助 としては, 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 についての 審
60

査 官 ノートを 参 照 のこと。
3. クレームが, 他 の 同 時 係 属 出 願 において 開 示 されている 発 明 を 考 慮 して, 自 明 である 場 合
は, 様 式 文 例 7.21.01 を 使 用 すること。
4. 括 弧 3 に,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。
5. 括 弧 4 に, 必 要 な 場 合 は, 適 切 な 説 明 を, 予 測 性 に 関 する 審 査 官 の 見 解 を 裏 付 けるために
提 供 することができる。
6. 同 時 係 属 出 願 のクレームが 本 件 出 願 のクレームと 抵 触 する 場 合 は, 様 式 文 例 8.30 及 び
8.32 を 使 用 して, 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 もされるべきである。
7. 何 れかの 発 明 が 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づいて 他 の 発 明 に 対 する 先 行 技 術 であるこ
とを 示 す 証 拠 が 追 加 的 に 記 録 された 場 合 は, 様 式 文 例 7.13 及 び/ 又 は 7.14 を 使 用 する 拒 絶
もされるべきである。
7.15.02 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e), 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は[2]によって 予 測
されていることにある。
適 用 される 参 照 事 項 は, 本 件 出 願 と 共 通 の[3]を 有 する。 参 照 事 項 の, 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日
に 基 づいて,それは 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成 する。 特 許 法 第 102 条 (e)に
基 づくこの 仮 拒 絶 は, 参 照 事 項 において 開 示 されているが,クレームされていない 発 明 が,
この 出 願 に 係 る 発 明 者 に 由 来 しており, 従 って,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132
に 基 づく 証 明 , 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 他 の 適 切 な 証 明 によって 克 服 することができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 先 の 出 願 日 を 有 しており, 同 一 発 明 を 開 示 してはいるが,クレームして
いない 特 許 又 は 特 許 出 願 公 開 に 基 づいて 拒 絶 するために 使 用 される。その 特 許 又 は 特 許 出 願
公 開 は, 共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 を 有 していなければならない。
2. 特 許 法 第 102 条 (e)であって,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA), 並 びに 2002 年 の
知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 されたものが( 様 式 文 例
7.12), 参 照 事 項 が 次 のものの 1 である 場 合 には, 適 用 されなければならない。
a. 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 又 は 公 開
b. 国 際 出 願 から 直 接 若 しくは 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 国 際 出 願 についての 合 衆 国 若 し
くは WIPO 公 開 ,ただし,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 すること
を 条 件 とする。
様 式 文 例 7.12 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決
定 するための 補 助 として 参 照 のこと。
3. プレ AIPA 特 許 法 第 102 条 (e)( 様 式 文 例 7.12.01)が, 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 に
された 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 適 用 されなければなら
ない。 様 式 文 例 7.12.01 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)
の 日 付 を 決 定 するための 補 助 として 参 照 のこと。
4. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 場 合 において, 拒 絶 をするために 使 用 される 主 題 が,
依 拠 される, 先 にされた 出 願 の 開 示 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )において 適 切 に
裏 付 けられているときは, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって, 先 にされた, 特 許 法 第 119 条 (e)
に 基 づく 仮 出 願 , 特 許 法 第 120 条 若 しくは 第 121 条 に 基 づく 合 衆 国 非 仮 出 願 , 及 び 特 許 法 第
61

120 条 , 第 121 条 若 しくは 第 365 条 (c)についてのものを 検 討 すること。 先 にされた 国 際 出 願
に 係 る 合 衆 国 特 許 についての 利 益 主 張 であって,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際
出 願 日 を 有 するものは, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 達 成 された 日 から 合 衆
国 有 効 出 願 日 を 生 じるのみである。 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国
際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 より 前 にされた 合 衆 国 出 願 に 関 するものは, 考 慮 してはならない。
特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張 は 考 慮 してはならな
い。
5. 参 照 事 項 が, 国 際 出 願 の 公 開 ( 国 内 段 階 についての 特 許 法 第 122 条 に 基 づく 任 意 の 合 衆 国
公 開 又 は WIPO 公 開 を 含 む)であって,その 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 して
おり, 合 衆 国 を 指 定 しなかった, 又 は WIPO によって 英 語 によって 公 開 されなかったものであ
る 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 してはならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づ
く 参 照 事 項 ではない。その 参 照 事 項 は 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利
用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。
6. 括 弧 3 に,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。
7. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.12 又 は 7.12.01 の 何 れかが 置 かれなければならない。
8. 特 許 出 願 公 開 は,この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.12 が 置 かれていた 場 合 に 限 り, 使 用 す
ることができる。
7.15.03 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e), 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者 なし
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は[2]であり,それ
は[3]によるものである。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 同 一 の 発 明 を 開 示 しているが,クレームはしていない 先 の 出 願 日 を 有 す
る 特 許 又 は 特 許 出 願 公 開 を 理 由 として 拒 絶 するために 使 用 される。その 特 許 又 は 特 許 出 願 公
開 は 共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 を 持 つことを 要 求 されない。
2. 1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA), 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロ
ジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)が( 様 式 文 例 7.12), 参 照 事 項 が 次
のものの 1 である 場 合 には, 適 用 されなければならない。
a. 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 又 は 公 開
b. 国 際 出 願 から 直 接 若 しくは 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 国 際 出 願 についての 合 衆 国 若 し
くは WIPO 公 開 。ただし,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 すること
を 条 件 とする。
様 式 文 例 7.12 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決
定 するための 補 助 として 参 照 のこと。
3. プレ AIPA 特 許 法 第 102 条 (e)( 様 式 文 例 7.12.01)が, 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 に
された 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 適 用 されなければなら
ない。 様 式 文 例 7.12.01 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)
の 日 付 を 決 定 するための 補 助 として 参 照 のこと。
4. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 するに 際 し, 拒 絶 をするために 使 用 された 主 題 が, 依 拠
される, 先 にされた 出 願 の 開 示 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )において 適 切 に 裏 付
けられているときは, 先 にされた 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 仮 出 願 , 特 許 法 第 120 条 若 しく
62

は 第 121 条 に 基 づく 合 衆 国 非 仮 出 願 , 及 び 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 若 しくは 第 365 条 (c)
に 基 づく 国 際 出 願 についての 優 先 権 / 利 益 の 主 張 を 検 討 すること。 先 にされた 国 際 出 願 に 係
る 合 衆 国 特 許 についての 利 益 主 張 であって,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願
日 を 有 するものは, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 達 成 された 日 から 合 衆 国 有
効 出 願 日 を 生 じるのみである。 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出
願 日 を 有 する 国 際 出 願 より 前 にされた 合 衆 国 出 願 に 関 するものは, 考 慮 してはならない。 特
許 法 第 119 条 (a)から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張 は 考 慮 してはならない。
5. 参 照 事 項 が, 国 際 出 願 の 公 開 ( 国 内 段 階 についての 特 許 法 第 122 条 に 基 づく 任 意 の 合 衆 国
公 開 又 は WIPO 公 開 を 含 む)であって,その 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 して
おり, 合 衆 国 を 指 定 しなかった, 又 は WIPO によって 英 語 によって 公 開 されなかったものであ
る 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 してはならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づ
く 先 行 技 術 参 照 事 項 ではない。その 参 照 事 項 は, 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に
基 づいて 利 用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。
6. 括 弧 2 に,・・ 明 らかに 予 測 されていた・・ 又 は・・ 予 測 されていた・・の 何 れかを 挿 入
し,その 文 例 の 末 尾 に 説 明 を 付 すること。
7. 括 弧 3 に, 依 拠 された 先 行 技 術 を 挿 入 すること。
8. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.12 又 は 7.12.01 の 何 れかが 置 かれなければならない。
9. 特 許 出 願 公 開 は,この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.12 が 置 かれていた 場 合 に 限 り, 使 用 す
ることができる。
7.16 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (b), 公 然 使 用 又 は 販 売
クレーム[1]は,その 発 明 の 公 然 使 用 又 は 販 売 を 理 由 として 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づいて 拒
絶 される。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.09, 又 は 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれ
なければならない。
2. 公 然 使 用 又 は 販 売 を 立 証 する 証 拠 についての 完 全 な 説 明 が 括 弧 2において 提 供 されなけれ
ばならない。
7.17 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (c), 発 明 の 放 棄
クレーム[1]は,その 発 明 が 放 棄 されたので, 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づいて 拒 絶 される。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.10, 又 は 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれ
なければならない。
2. 括 弧 2 には, 発 明 の 放 棄 を 立 証 する 証 拠 について 完 全 な 説 明 を 挿 入 すること。MPEP§2134
参 照 。
7.18 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (d), 外 国 における 特 許 の 付 与
クレーム[1]は, 出 願 人 [2]により 阻 害 されたために, 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づいて 拒 絶 さ
れる。
[3]。
63

審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.11, 又 は, 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 か
れなければならない。
2. 括 弧 3 に,この 拒 絶 についての 説 明 を 挿 入 すること。その 説 明 は, 該 当 する 日 付 , 及 びそ
れにより 外 国 特 許 がどのように 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づいて 適 用 されるようになるかとい
うことを 含 んでいなければならない。
3. 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (d)の 先 行 技 術 については,MPEP§2135 を 参 照 のこと。
7.19 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (f), 出 願 人 が 発 明 者 でない
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は 出 願 人 が,クレー
ムされている 主 題 を 発 明 しなかったということである。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.13, 又 は 様 式 文 例 7.103 が 置 かれなければ
ならない。
2. 括 弧 2 に, 出 願 人 が 発 明 者 でないことを 裏 付 ける 証 拠 に 関 する 説 明 を 挿 入 すること。MPEP
§2137 を 参 照 。
706.02(j) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 の 内 容 [R-6]
特 許 法 第 103 条 は,クレームに 適 合 するために 単 一 の 参 照 事 項 を 変 更 するか, 又 はそれを 1
又 は 複 数 の 他 の 参 照 事 項 と 組 み 合 わせることが 必 要 である 場 合 に, 拒 絶 を 認 めている。 審 査
官 は, 拒 絶 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づくものであることを 示 した 後 , 庁 指 令 に 次 の 事 項 を 記 載
しなければならない。
(A) 依 拠 された 先 行 技 術 の 関 連 する 教 示 。 望 ましくは, 関 連 する 欄 又 はページ 番 号 及 び 行 番
号 を 付 記 する。
(B) 利 用 された 参 照 事 項 に 対 する,そのクレームの 差 異
(C) 利 用 された 参 照 事 項 についての 変 更 案 であって,クレームされた 主 題 に 到 達 するために
必 要 なもの
(D) クレームされた 発 明 が,その 発 明 が 行 われた 時 点 において,その 技 術 に 関 して 通 常 の 熟
練 度 を 有 する 者 にとって 自 明 であったと 思 われる 理 由 についての 説 明
「クレームされた 発 明 が 自 明 である 主 題 を 対 象 としているという 結 論 を 裏 付 けるためには,
次 の 何 れかがなければならない。 参 照 事 項 が 明 示 的 若 しくは 黙 示 的 にクレームされた 発 明 を
示 唆 していること, 又 は 当 該 技 術 の 熟 練 者 が, 参 照 事 項 の 教 示 を 考 慮 して,クレームされた
発 明 が 自 明 であると 判 断 したであろう 理 由 について, 審 査 官 が 説 得 力 のある 論 理 の 道 筋 を 提
示 すること。」Ex parte Clapp, 227 USPQ 972, 973 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985)。
参 照 事 項 が, 程 度 の 如 何 に 拘 らず, 拒 絶 の 裏 付 けのために 依 拠 されている 場 合 は,その 参 照
事 項 は 拒 絶 陳 述 書 に 明 示 して 含 まれなければならない。 次 の 事 件 参 照 。In re Hoch, 428 F.2d
1341, 1342 n.3 166 USPQ 406, 407 n.3 (CCPA 1970)。
審 査 官 が 拒 絶 の 根 拠 を 適 切 に 通 知 し,それによって 争 点 が 早 期 に 明 らかにされ,かつ, 出 願
人 に 公 正 な 応 答 の 機 会 を 与 えるようにすることは 重 要 である。 更 にまた, 最 初 拒 絶 された 出
願 から 特 許 が 生 じる 場 合 は, 先 の 拒 絶 の 背 後 にある 論 理 的 根 拠 が 特 許 クレームの 範 囲 を 解 釈
する 上 で 重 要 となることがある。 発 行 された 特 許 は 有 効 であるとみなされ( 特 許 法 第 282 条 ),
64

また, 財 産 権 を 構 成 する( 特 許 法 第 261 条 )ので, 記 述 された 記 録 は, 付 与 の 根 拠 として 明 確
でなければならない。 特 許 審 査 官 は, 通 常 , 法 的 手 続 において 自 らの 心 理 過 程 を 証 言 するよ
う 強 制 されないので(MPEP§1701.01 参 照 ), 記 述 された 記 録 が 出 願 の 手 続 中 になされた 決 定
についての 論 理 的 根 拠 を 明 瞭 に 説 明 していることが 重 要 である。
特 許 法 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 の 判 断 に 関 する 指 針 全 般 に 関 しては,Graham v. Johon Deere,
383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)の 要 件 に 関 する 論 議 を 含 め,MPEP§2141 から§2144.09
までを 参 照 のこと。 出 願 人 からの 反 論 の 検 討 に 関 しては,MPEP§2145 を 参 照 のこと。 特 許 法
第 103 条 (c)に 基 づいて 資 格 を 失 う 先 行 技 術 についての 議 論 に 関 しては,MPEP§706.02(l)か
ら§706.02(l)(3)までを 参 照 のこと。
706.02(k) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく
仮 拒 絶 ( 自 明 性 ) [R-6]
1999 年 11 月 29 日 からの 施 行 として, 旧 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 先 行 技 術 であった 主 題 は,
特 許 法 第 102 条 (e)を 経 由 して,クレームされた 発 明 に 対 する 先 行 技 術 としての 資 格 を 失 った
が,ただし,その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,「その 発 明 がされたときに, 同 一 人 によっ
て 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義 務 の 適 用 対 象 であったこと」が 条 件 とされて
いる。 特 許 法 第 103 条 (c)についてのこの 改 正 は,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA) 第
4807 条 に 従 って 行 われた。Pub. L. 106-113, 113 Stat. 1501, 1501A-591 (1999) 参 照 。2002
年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 による 特 許 法 第 102 条 (e)についての
変 更 は,1999 年 11 月 29 日 にされた 修 正 による 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 除 外 に 影 響 を 及
ぼさなかった。その 後 ,2004 年 の 共 同 研 究 及 び 技 術 強 化 法 (CREATE 法 , 以 下 ,「CREATE 法 」
と 表 記 する)(Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))は, 更 に 特 許 法 第 103 条 (c)を 修 正
し, 自 明 性 決 定 の 目 的 上 , 次 の 3 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 他 人 によって 開 発 された 主
題 は 同 一 人 によって 所 有 されている, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けている 旨 を 規 定
するものとなった。
(A) クレームされた 発 明 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった 共 同 研 究
契 約 の 当 事 者 によって, 又 はその 当 事 者 のために 行 われたこと
(B) クレームされた 発 明 が 行 われたのは, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 であ
ること
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している
か, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること( 以 下 ,「 共 同 研 究 契 約 資 格 喪 失 事 由 」)
特 許 法 第 103 条 (c)の 変 更 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 全 ての( 再 発 行 特 許 を 含 む)
特 許 に 適 用 される。「(f) 又 は(g)」を「(e),(f), 又 は(g)の 1 又 はそれ 以 上 」に 変 更 するた
めに AIPA によってされた 特 許 法 第 103 条 (c)の 修 正 は,1999 年 11 月 29 に 以 後 にされた 出 願
に 適 用 される。 留 意 すべきは,( 再 発 行 出 願 を 含 む) 全 ての 出 願 に 対 し, 出 願 が 2004 年 12 月
10 日 以 後 に 係 属 している 場 合 は,1999 年 変 更 を 有 効 に 含 む 特 許 法 第 103 条 (c)についての 変
更 が 適 用 される。 従 って, 特 許 法 第 103 条 (c)についての 先 の 改 訂 による 1999 年 11 月 29 日
の 日 付 は, 今 では 関 係 がないということである。
しかしながら, 再 審 査 手 続 に 関 しては, 再 審 査 される 特 許 は,CREATE 法 によって 修 正 された,
特 許 法 第 103 条 (c)が 適 用 されるか 否 かを 決 定 するために,2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 さ
れたか 否 かが 調 査 されなければならない。 再 審 査 手 続 であって,1999 年 11 月 29 日 以 後 にさ
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れた 出 願 に 対 して 2004 年 12 月 10 日 前 に 付 与 された 特 許 に 関 するものについては, 特 許 法 第
103 条 (c)に 基 づき 資 格 を 喪 失 させる, 共 通 して 譲 渡 されている/ 所 有 されている 先 行 技 術 に
対 して 適 用 されるものは, 特 許 法 第 103 条 (c)についての 1999 年 変 更 である。MPEP§
706.02(l)(1)を, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 資 格 喪 失 した 先 行 技 術 に 関 する 更 なる 情 報 の
ために 参 照 のこと。 再 審 査 手 続 であって,1999 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 に 対 して 2004
年 12 月 10 日 前 に 付 与 された 特 許 に 関 するものについては, 特 許 法 第 103 条 (c)についての
1999 年 変 更 も 2004 年 変 更 の 何 れも 適 用 されない。 従 って, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶
において 使 用 された 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)のみに 基 づく 先 行 技 術 は, 特 許 法 第 103 条 (c)
による 共 通 して 譲 渡 / 所 有 されている 先 行 技 術 規 定 に 基 づきその 資 格 を 喪 失 させることがで
きる。
異 なる 発 明 主 体 による 2 件 の 出 願 が 同 時 に 係 属 しているが, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づく 公 開
はされておらず,それらの 出 願 日 が 異 なる 場 合 は, 後 にされた 出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102 条
(e)に 基 づく, 仮 の 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 仮 拒 絶 がされるべきである
が,ただし,その 出 願 が CREATE 法 によって 追 加 された 新 たな 規 定 を 含 む 特 許 法 第 103 条 (c)
に 基 づいて 除 外 されているときは,この 限 りでない。MPEP§706.02(l)(3)を, 特 許 法 第 103
条 (c)に 関 する 審 査 手 続 に 関 して 参 照 のこと。また,MPEP§706.02(f)も, 仮 拒 絶 が 適 切 な 時
を 決 定 する 際 の 審 査 手 続 に 関 して, 参 照 のこと。それ 以 外 の 場 合 は, 特 許 法 第 122 条 に 基 づ
く, 未 公 開 の 出 願 又 はその 一 部 についての 秘 密 保 持 状 態 が 維 持 されなければならない。その
ような 拒 絶 は,その 出 願 人 に 対 し, 同 時 係 属 出 願 の 1 が 特 許 となる 場 合 は, 出 願 人 は 同 一 の
事 由 に 基 づく 現 実 の 拒 絶 を 予 期 できることについて 注 意 を 促 し,また, 出 願 人 に 対 し,その
拒 絶 を 回 避 するためには 手 続 が 取 られなければならないことを 知 らしめなければならない。
これは 出 願 人 に 対 し, 拒 絶 の 妥 当 性 を 分 析 し, 要 望 する 主 題 についての 権 利 の 喪 失 を 回 避 で
きる 機 会 を 与 える。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に
基 づく 自 明 性 タイプの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 であって, 異 なる 有 効 出 願 日 を 有 してお
り, 個 々の 出 願 が 共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 を 有 しているものに 適 用 される 拒 絶 である。
先 にされた 出 願 は,それが 特 許 された 又 は 公 開 された 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先
行 技 術 を 構 成 することになる。この 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。
(A) 先 にされた 出 願 に 対 し 特 許 性 を 主 張 すること
(B) 同 時 係 属 中 の 出 願 の 主 題 を, 特 許 法 第 120 条 に 基 づく 先 にされた 出 願 の 利 益 を 主 張 する
単 一 の 出 願 に 組 み 入 れ,かつ,その 同 時 係 属 中 の 出 願 を 放 棄 すること( 次 のことに 留 意 するこ
と。 複 数 の 先 行 出 願 の 組 合 せに 依 拠 して 後 にされる 出 願 のクレームは, 特 許 法 第 120 条 に 基
づく, 先 の 出 願 日 の 利 益 を 受 ける 権 利 を 有 さないが,その 理 由 は, 特 許 法 第 120 条 が, 先 に
された 出 願 が 後 にされる 出 願 における 各 クレームについて, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を 遵 守
する 開 示 を 含 んでいることを 要 求 していることにある。Studiengesellschaft Kohle m.b.H. v.
Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 42 USPQ2d 1674 (Fed. Cir. 1997))。
(C) 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 同 時 係 属 中 の 出 願 において 開
示 されており,クレームされていない 発 明 が, 他 の 出 願 に 係 る 発 明 者 に 由 来 するものであり,
従 って,「 他 の 者 による」 発 明 でないことを 証 明 するものを 提 出 すること(MPEP§715.01(a),
§715.01(c) 及 び§716.10 を 参 照 )
(D) 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 同 時 係 属 中 の 出 願 に 係 る 有 効
な 合 衆 国 出 願 日 より 前 の 発 明 日 を 証 明 するものを 提 出 すること。MPEP§715 参 照 。
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(E) 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 に 関 しては,(1) 先 行 技 術 及 びクレームされ
ている 発 明 は,その 発 明 がされたとき, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲
渡 義 務 の 適 用 を 受 けていた 旨 , 又 は(2) その 主 題 は,CREAT 法 によって 特 許 法 第 103 条 (c)に
対 してされた 修 正 に 基 づき 資 格 が 喪 失 させられた 旨 (すなわち, 共 同 研 究 契 約 資 格 喪 失 事 由 )
を 証 明 すること
複 数 の 出 願 が 特 許 可 能 な 同 一 の 発 明 をクレームしている 場 合 は,ターミナルディスクレーマ
ー 及 び 特 許 規 則 1.130 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 共 通 の 所 有 状 態 における 特 許 法 第
103 条 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 使 用 することができるが,ただし, 先 にされた 出 願 が
公 開 されているか, 又 は 特 許 を 受 けるのに 熟 していることが 条 件 とされる。MPEP§718 参 照 。
仮 拒 絶 がされ, 同 時 係 属 中 の 複 数 の 出 願 が 単 一 の 出 願 に 統 合 され,その 結 果 である 単 一 出 願
が 限 定 要 求 の 適 用 を 受 ける 場 合 は,その 分 割 出 願 は, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 仮 の 又 は 実 際
の 拒 絶 の 適 用 対 象 とはならないが,その 理 由 は, 特 許 法 第 121 条 の 規 定 が,それから 生 じる
特 許 を 他 の 出 願 に 対 する 参 照 事 項 として 使 用 することを 排 除 しているからである。 更 に, 結
果 として 生 じる 一 部 係 属 出 願 は 先 行 出 願 の 各 々についての 特 許 法 第 120 条 の 利 益 を 受 ける 権
利 を 有 する。このことは, 下 記 の 具 体 例 2 において 説 明 される。
次 の 具 体 例 は,1999 年 11 月 29 日 前 に 提 出 された 出 願 であって,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許
が 付 与 されているものに 関 する 特 許 法 第 103 条 の 適 用 に 関 して 有 益 である。
具 体 例 1
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 相 手 方 の 仕 事 について
の 知 識 を 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 有 している。
状 況
結 果
1. A は X を 発 明 し, 後 に 出 願 する。 これは 許 容 される。
2. B は X を XY に 変 更 する。B は A の 出 願 の 前 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく
に 出 願 する。
先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 は
ない。 特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 が, 後 にされた
出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先
行 技 術 ( 先 にされた 出 願 ) 根 拠 として 行 われ
る。 仮 二 重 特 許 拒 絶 がされる。
3. B の 特 許 が 発 行 される。 A のクレームは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく
先 行 技 術 及 び 二 重 特 許 付 与 を 根 拠 として, 特
許 法 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶 される。
4. A は, 特 許 可 能 な 同 一 の 発 明 がクレームさ
れている 場 合 の 先 行 技 術 として,B の 特 許 を
失 格 させるために 特 許 規 則 1.130 宣 誓 供 述 書
を 提 出 する。 特 許 規 則 1.321(c)に 基 づくター
ミナルディスクレーマーが 提 出 される。
発 明 X と 発 明 XY が 共 通 して 所 有 されており,
かつ, 特 許 規 則 1.130 及 び 1.321 の 全 ての 要
件 が 満 たされる 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)
に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする 第 103 条 拒 絶
を 克 服 することができ,かつ, 二 重 特 許 拒 絶
を 克 服 することができる。
前 記 の 2.の 状 況 の 場 合 は,その 結 果 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術 ( 先 にされた
出 願 )を 根 拠 とする, 後 にされた 出 願 に 関 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づいてされる 仮 拒 絶 である。
この 拒 絶 は, 主 題 及 び 先 行 技 術 が 係 属 出 願 であるために, 仮 である。
具 体 例 2
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 他 方 の 仕 事 についての
知 識 を 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 負 っている。
67

状 況
結 果
1. A は X を 発 明 し, 出 願 する。 これは 許 容 される。
2. B は,A の 出 願 がされた 後 ,X を XY に 変 更 特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 であって, 後 にされた
する。B は,A 及 び B の 双 方 が, 発 明 がされた 出 願 に 関 し, 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術
時 点 で 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 負 っていた ( 先 にされた 出 願 )を 根 拠 として 行 われるも
ことを 立 証 している 出 願 をする。
の, 及 び 仮 二 重 特 許 拒 絶 が 行 われる。 特 許 法
第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技
術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 はない。
3. A 及 び B は 共 同 して, 彼 らの 先 の 出 願 の 双
方 についての 優 先 権 を 主 張 している 継 続 する
出 願 をし, 先 の 両 出 願 を 放 棄 する。
4. X が 選 択 され,XY について 適 時 にされる 分
割 出 願 を 伴 う X に 対 して 特 許 が 発 行 される。
X と XY の 間 において 限 定 が 求 められることが
適 切 であると 仮 定 すること。
特 許 法 第 121 条 から 考 えて, 特 許 法 第 102 条
(e)を 根 拠 とする, 第 103 条 に 基 づく 分 割 出 願
の 拒 絶 はない。
次 の 具 体 例 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 についての, 特 許 法 第 102 条 (e)
に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 関 して 有 益 である。
具 体 例 3
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 他 方 の 仕 事 についての
知 識 を 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 有 している。 従 業 者 A
の 出 願 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 において 係 属 しており, 審 査 が 行 われている。
状 況
結 果
1. A は X を 発 明 し, 後 に 出 願 をする。 これは 許 容 される。
2. B は X を XY に 変 更 する。B は,A の 出 願 の 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術 ( 先 に
前 に 出 願 する。A は 発 明 X について 出 願 する。 された 出 願 )を 根 拠 とする, 後 にされた 出 願 に
関 する 特 許 法 第 103 条 の 仮 拒 絶 , 及 び 仮 の 二
重 特 許 拒 絶 がされる。
3. B の 特 許 が 発 行 される。 A のクレームは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく
先 行 技 術 及 び 二 重 特 許 を 根 拠 とし, 特 許 法 第
103 条 に 基 づいて 拒 絶 される。
4. A は, 先 行 技 術 としての B の 特 許 を 失 格 さ
せるために, 発 明 XY が 行 われたとき, 発 明 X
及 び 発 明 XY の 共 通 所 有 権 に 関 する 証 拠 を 提
出 する。 更 に,A は, 特 許 規 則 1.321(c)に 基
づくターミナルディスクレーマーを 提 出 す
る。
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠
とする,A のクレームに 対 する 特 許 法 第 103
条 に 基 づく 拒 絶 は 取 り 下 げられ, 二 重 特 許 拒
絶 は 除 去 されるが,ただし, 発 明 X 及 び XY が,
発 明 XY がされたときに, 共 通 して 所 有 されて
いたこと, 及 び, 特 許 規 則 1.321 の 要 件 の 全
てが 満 たされることが 条 件 とされる。
前 記 の 2.の 状 況 の 場 合 は,その 結 果 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術 ( 先 にされた
出 願 )を 根 拠 とする, 後 にされた 出 願 に 関 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づいてされる 仮 拒 絶 である。
この 拒 絶 は, 主 題 及 び 先 行 技 術 が 係 属 出 願 であるために, 仮 である。
具 体 例 4
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 他 方 の 仕 事 についての
知 識 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 有 している。 従 業 者 B の
出 願 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 において 係 属 しており, 審 査 が 行 われている。
状 況
結 果
1. A は X を 発 明 し, 出 願 をする。 これは 許 容 される。
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2. B は,A の 出 願 がされた 後 で,X を XY に 変
更 する。B が, 発 明 XY がされたときに,A 及
び B の 両 方 とも 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 負
っていることを 証 明 する 証 拠 を 提 出 する。
3. B は, 特 許 規 則 1.321(c)に 基 づくターミナ
ルディスクレーマーを 提 出 する。
具 体 例 5
特 許 法 第 102 条 (e)(A の 出 願 )に 基 づく 仮 先 行
技 術 を 根 拠 とする,B のクレームについての
特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 はすることができな
い; 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 はされる。 特 許 法 第 102
条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根
拠 とする, 特 許 法 第 103 条 拒 絶 はされない。
B の 出 願 に 関 してされた 仮 二 重 特 許 拒 絶 は,
特 許 規 則 1.321 の 全 ての 要 件 が 満 たされた 場
合 は, 除 去 される。
仮 定 : 従 業 者 A は 譲 受 人 I のために 働 いており, 従 業 者 B は 譲 受 人 J のために 働 いている。
譲 受 人 I 及 び J の 間 には, 特 許 法 第 103 条 (c)による, 共 同 研 究 契 約 が 存 在 する。 従 業 者 A
及 び B の 各 々が, 下 記 の 通 り 出 願 をした。 従 業 者 B の,その 出 願 においてクレームされてい
る 発 明 は, 共 同 研 究 契 約 が 締 結 された 後 に 行 われ,かつ,それは, 共 同 契 約 の 範 囲 内 で 行 わ
れた 活 動 の 結 果 として 行 われた。 従 業 者 B の 出 願 は, 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 としての 譲 受 人
I 及 び J を 開 示 している。 従 業 者 B の 出 願 は 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 しており, 審 査 が
行 われている。
状 況
結 果
1. A は X を 発 明 し, 出 願 をする。 これは 許 容 される。
2. B は,A の 出 願 がされた 後 で,X を XY に 変 特 許 法 第 102 条 (e)(A の 出 願 )に 基 づく 仮 先
更 する。B は, 共 同 研 究 契 約 を 証 明 する, 特 許 行 技 術 を 根 拠 とする,B のクレームについて
法 第 103 条 (c)を 遵 守 している 証 拠 を 提 出 す の 特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 はすることができ
る。
ない; 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 はされる。 特 許 法 第
102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術
を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 拒 絶 はされな
い。
3. B は, 特 許 規 則 1.321(c)に 基 づくターミナ
ルディスクレーマーを 提 出 する。
B の 出 願 に 関 してされた 仮 の 二 重 特 許 拒 絶
は, 特 許 規 則 1.321 の 全 ての 要 件 が 満 たされ
た 場 合 は, 除 去 される。
継 続 する 出 願 の 審 査 であって,その 出 願 が, 特 許 法 第 120 条 に 基 づく 利 益 が 主 張 されている,
放 棄 された 親 出 願 と 共 通 して 所 有 されているもの
出 願 であって, 先 にされ, 同 時 係 属 している 国 内 又 は 国 際 出 願 に 関 して 特 許 法 第 120 条 に 基
づく 利 益 を 主 張 するものは, 先 にされた 出 願 において 記 名 されている 少 なくとも 1 の 発 明 者
を 記 名 していなければならない。 先 にされた 出 願 もまた, 後 にされる 出 願 の 少 なくとも 1 の
クレームにおいてクレームされている,その 被 記 名 発 明 者 の 発 明 を, 特 許 法 第 112 条 第 1 段
落 に 規 定 されている 方 法 で 開 示 していなければならない。この 慣 行 は,1984 年 11 月 8 日 ( 一
般 法 律 第 98-622 号 の 施 行 日 ) 前 に 施 行 されていた 慣 行 とは 対 照 的 であり, 後 者 においては,
特 許 法 第 120 条 のためには, 個 々の 出 願 における 発 明 者 主 体 は, 同 一 であることを 要 求 され
ていた。
出 願 が 少 なくとも 1 の 共 通 する 発 明 者 を 有 しており,かつ, 他 の 要 件 が 満 たされている 限 り
は, 特 許 商 標 庁 は, 発 明 者 名 の 相 違 に 関 する 出 願 人 からの 追 加 の 提 出 物 又 は 届 け 出 なしに,
特 許 法 第 120 条 の 利 益 に 対 する 主 張 を 許 容 する。
審 査 官 によって 行 われる 通 常 の 審 査 に 加 え, 審 査 官 は, 先 にされた 出 願 を 審 査 し, 先 にされ
69

た 出 願 及 び 後 にされた 出 願 が 少 なくとも 1 の 発 明 者 を 共 通 して 有 しているか 否 か, 及 び 特 許
法 第 120 条 及 び 特 許 規 則 1.78 の 他 の 要 件 が 満 たされているか 否 かを 決 定 しなければならない。
特 許 法 第 120 条 の 利 益 の 主 張 は, 先 の 出 願 に 関 して, 後 にされた 出 願 の 特 許 法 第 112 条 第 1
段 落 に 基 づく 少 なくとも 1 のクレームについての 開 示 及 び 裏 付 けについて 審 査 することなく
許 可 されるが,ただし, 例 えば, 介 在 する 参 照 事 項 を 理 由 として 審 査 することが 必 要 なとき
は,この 限 りでない。
706.02(l) 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の
みに 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 しているもの [R-6]
特 許 法 第 103 条 特 許 性 の 条 件 , 非 自 明 の 主 題
*****
(c)(1) 他 人 によって 行 われた 発 明 の 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数
に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは,その 主 題 及 びクレームされている 発
明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた 時 点 において, 同 一 人 によって 所 有 されていたか
又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けていたときは, 本 項 に 基 づく 発 明 の 特 許 性 を 排 除
しないものとする。
(2) 本 項 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は, 次 の 条 件
に 該 当 するときは, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 け
ていたとみなされるものとする。
(A) クレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 がされた 日 以 前 に 有 効 であった 共
同 研 究 契 約 の 当 事 者 により, 又 はその 当 事 者 のためにされたこと
(B) クレームされている 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われ
たこと, 及 び
(C) クレームされている 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 して
いるか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること
(3) (2)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 における 実 験 ,
開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された 書 面 による 契
約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。
特 許 法 第 103 条 (c)が, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 自 明 性 を 適 用 するための 先 行 技 術 に 関 する 検
討 に 限 って 適 用 されることを 認 識 しておくことは 重 要 である。それは, 特 許 法 第 102 条 に 基
づく 拒 絶 又 は 二 重 特 許 拒 絶 において 利 用 されている 主 題 に 適 用 されること, 又 は 影 響 を 及 ぼ
すことはない。 更 に,その 主 題 が 特 許 法 第 102 条 の 他 の 項 ( 例 えば, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は
(b))に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は,それは, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先
行 技 術 としての 資 格 を 喪 失 させられることはない。
主 題 が 資 格 を 有 さないと 主 張 する 特 許 出 願 人 又 は 特 許 権 者 は,その 先 行 技 術 は 特 許 法 第 103
条 (c)に 基 づいて 資 格 を 失 う 旨 の 立 証 責 任 を 負 う。 資 格 喪 失 についての 適 切 な 証 拠 がない 場 合
は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 適 切 な 拒 絶 は, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先
行 技 術 を 適 用 してされなければならない。MPEP§706.02(l)(2)を, 共 通 所 有 又 は 共 同 研 究 契
約 を 理 由 とする 先 行 技 術 除 外 の 証 明 に 関 する 情 報 に 関 して, 参 照 のこと。
用 語 「 主 題 」は,その 用 語 が 特 許 法 第 103 条 の 残 余 の 部 分 において 解 釈 されるのと 同 じ 方 法
で, 広 く 解 釈 される。 特 許 法 第 103 条 に 使 用 されている「 他 人 」は,その 発 明 者 を 除 く 発 明
70

主 体 を 意 味 し,かつ,その 発 明 者 及 び 他 の 者 を 含 むことがある。 用 語 「 開 発 された」は 広 く
解 釈 されるべきものとし, 開 発 が 生 じることになった 方 法 によって 限 定 されない。 用 語 「 共
通 して 所 有 される」は, 発 明 がされた 時 点 で, 同 一 の 者 又 は 組 織 によって 全 面 的 に 所 有 され
ていることを 意 味 する。 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 における
実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された 書 面 に
よる 契 約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。MPEP§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。
1999 年 11 月 29 日 前 に 提 出 され,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許 が 付 与 された 出 願 について
1999 年 11 月 29 日 前 においては, 特 許 法 第 103 条 (c)は, 他 人 によって 開 発 された 主 題 であ
って, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいてのみ「 先 行 技 術 」としての 資 格
を 有 するものは, 特 許 の 付 与 を 求 める 発 明 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づき 自 明 であるか 否 かを 決
定 するに 際 し,その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,その 発 明 が 行 われた 時 に 共 通 して 所 有
されていた 場 合 は, 考 慮 されるべきではないと 規 定 していた。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先
行 技 術 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 資 格 喪 失 する 場 合 についての 情 報 に 関 しては,MPEP
§706.02(l)(1)を 参 照 のこと。
出 願 であって,1999 年 11 月 29 日 前 に 行 われ,かつ,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許 が 付 与 され
たものに 関 しては, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 先 行 技 術 として 不 適 格 とされる 主 題 は, 厳
格 に 次 の 主 題 ,すなわち,(A) 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいてのみ 先
行 技 術 としての 資 格 を 有 し,かつ,(B) その 発 明 のされた 時 に,クレームされている 発 明 と
共 通 して 所 有 されていたものに 限 定 されている。 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 特 許 法 第 102 条 (g)
に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 が,その 発 明 がされた 時 点 で 共 通 して 所
有 されていなかった 場 合 は,その 主 題 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格
を 喪 失 しない。 次 の 事 件 参 照 。Oddz On Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396,
1403-04, 43 USPQ2d 1641, 1646 (Fed. Cir. 1997)(「 従 って 我 々は, 他 人 から 取 得 した 主 題
は,それ 自 体 が, 第 102 条 (f)に 基 づき,それを 取 得 した 者 に 特 許 性 を 与 えないのみではなく,
それから 生 じる 自 明 の 発 明 を 第 102 条 (f) 及 び 第 103 条 の 組 合 せに 基 づき,その 当 事 者 に 特 許
性 を 与 えないものにすることがあり 得 ると 考 える。」)。 従 って,これらの 出 願 に 関 しては,
その 組 織 外 の 者 から 知 った, 又 はそれらの 者 に 伝 達 された 知 識 は, 先 行 技 術 として 失 格 しな
い。
発 明 者 であって, 発 明 がされた 時 点 では 共 通 して 所 有 されていなかったが, 現 在 では 共 通 し
て 所 有 されている 主 題 に 係 わる 者 は, 共 同 発 明 者 として 単 一 の 出 願 によって 出 願 をすること
ができる。しかしながら,そのような 出 願 におけるクレームは, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第
102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 から 保 護 されていない。そのよ
うな 事 件 における 出 願 人 は, 個 々のクレームの 発 明 者 及 び 発 明 日 及 び 後 の 発 明 の 時 点 におけ
る 共 通 の 所 有 権 の 欠 如 を 指 摘 すべき, 特 許 規 則 1.56 による 義 務 を 負 い,それによって 審 査 官
が, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 拒
絶 の 適 用 可 能 性 を 検 討 することを 可 能 にしなければならない。 審 査 官 は, 反 証 がない 限 り,
出 願 人 は 開 示 義 務 を 遵 守 していると 想 定 する。
外 国 出 願 人 は, 時 には, 異 なる 発 明 者 を 有 する 2 以 上 の 関 連 出 願 の 主 題 を 組 み 合 わせて, 共
同 発 明 者 を 記 名 する 単 一 の 合 衆 国 出 願 とすることがある。 審 査 官 は, 反 証 がない 限 り, 発 明
日 及 び 後 の 発 明 がされた 時 点 での 共 通 の 所 有 権 に 関 する 如 何 なる 情 報 も 提 供 されていない 場
71

合 は, 出 願 人 は 開 示 義 務 を 遵 守 していると 想 定 する。 外 国 でされた 出 願 を 根 拠 とする, 特 許
法 第 119 条 (a)から(d)までの 優 先 権 についてのそのような 主 張 は 適 切 であり, 外 国 出 願 の
各 々を 基 にして, 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)までの 優 先 権 の 付 与 を 受 けることができる。
2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 についての, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づく
先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(1)を 参
照 のこと。
706.02(l)(1) 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103
条 (a)に 基 づく 拒 絶 ; 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 の 資 格 喪 失 [R-6]
特 許 法 第 103 条 特 許 性 の 条 件 ; 非 自 明 の 主 題
*****
(c)(1) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数 に 基
づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは,その 主 題 及 びクレームされている 発 明 が,
その 発 明 がされた 時 点 において, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲
渡 義 務 の 適 用 を 受 けていた 場 合 は, 本 条 に 基 づく 特 許 性 を 排 除 しないものとする。
(2) 本 項 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は, 次 の 条 件
に 該 当 するときは, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 け
ていたものとみなす。
(A) クレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 はその 当 事 者 のためにされたこと
(B) クレームされている 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 での 活 動 の 結 果 としてされたこと,
及 び
(C) クレームされている 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 して
いるか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること
(3) (2)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 における 実 験 ,
開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された, 書 面 による
契 約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。
I. 共 通 の 所 有 者 又 は 譲 受 人 に 係 る 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 の 適 用 除 外
1999 年 11 月 29 日 に 制 定 されたアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)は, 特 許 法 第 102 条 (e)を 経 由
し, 旧 特 許 法 第 103 条 に 基 づき 先 行 技 術 であった 主 題 を,その 主 題 及 びクレームされている
発 明 が,「その 発 明 がされた 時 に, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務
の 対 象 となっていた」ことを 条 件 とし,クレームされている 発 明 に 対 する 失 格 した 先 行 技 術
として 追 加 した。 特 許 法 第 103 条 (c)の 1999 年 変 更 は,1999 年 11 月 29 日 以 後 にされた 通 常 ,
意 匠 及 び 植 物 特 許 出 願 に 限 り 適 用 される。2004 年 の 共 同 研 究 及 び 技 術 強 化 法 (CREATE 法 )は,
その 一 部 において, 旧 特 許 法 第 103 条 (c)を 特 許 法 第 103 条 (c)(1)に 変 更 し,この 規 定 を,2004
年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 係 る 全 ての 出 願 に 対 して 有 効 とした。 従 って, 特 許 法
第 103 条 (c)(1)の 規 定 は,1999 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 を 含 む,2004 年 12 月 10 日 以 後
に 係 属 している 全 ての 出 願 に 対 して 有 効 である。 更 に,この 規 定 は, 通 常 , 意 匠 , 植 物 を 含
む 全 ての 特 許 出 願 及 び 再 発 行 出 願 に 適 用 される。 特 許 法 第 103 条 (c)(1)に 対 する 修 正 は,1999
年 11 月 29 日 前 に 出 願 され,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許 となった 出 願 には 影 響 を 及 ぼさない。
72

しかしながら, 再 審 査 手 続 においては,CREATE 法 によって 修 正 された 特 許 法 第 103 条 (c)が
適 用 されるか 否 かを 決 定 するために, 再 審 査 される 特 許 が 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 され
たものか 否 かが 調 べられなければならない。 特 許 であって,1999 年 11 月 29 日 以 後 にされた
出 願 に 対 し,2004 年 12 月 10 日 前 に 付 与 されたものについての 再 審 査 手 続 に 関 しては, 特 許
法 第 103 条 (c)の 失 格 させる, 共 通 譲 渡 / 所 有 された 先 行 技 術 規 定 に 適 用 できるのは, 特 許 法
第 103 条 (c)についての 1999 年 変 更 である。 特 許 に 関 する 再 審 査 手 続 であって,その 特 許 が
1999 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 に 対 し,2004 年 12 月 10 日 前 に 付 与 されたものに 関 しては,
特 許 法 第 103 条 (c)についての 1999 年 変 更 及 び 2004 年 変 更 の 何 れも 適 用 されない。 従 って,
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 において 使 用 された, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づく 先
行 技 術 のみを, 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 通 譲 渡 / 所 有 された 先 行 技 術 規 定 に 基 づいて 失 格 させ
ることができる。
再 発 行 出 願 に 関 しては, 取 り 戻 し 論 により, 再 発 行 を 求 められている 特 許 に 該 当 していた 出
願 から 補 正 又 は 抹 消 されていたクレームの 再 発 行 出 願 における 提 出 を 防 止 することができる
が,ただし,そのクレームが, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 であって, 特 許 が 発 行 さ
れた 出 願 に 関 して 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 除 外 することができなかったものを 根 拠 と
する 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 補 正 又 は 抹 消 されていたことが 条 件 とさ
れる。 審 査 官 が,この 状 況 が 審 査 中 の 再 発 行 出 願 に 該 当 すると 決 定 した 場 合 は, 特 許 法 務 管
理 局 との 協 議 が, 技 術 センター 特 殊 プログラム 審 査 官 を 経 由 して 開 始 されなければならない。
特 許 法 第 103 条 (c)は, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 自 明 性 拒 絶 に 使 用 できる 先 行 技 術 について 適
用 される。 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 予 測 的 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するも
のは 影 響 を 受 けず,かつ,クレームを 予 測 されていたものとして 拒 絶 するのに 依 然 として 使
用 することができる。 更 に, 二 重 特 許 拒 絶 であって, 修 正 後 の 特 許 法 第 103 条 (c)において 今
や 先 行 技 術 として 失 格 している 主 題 に 基 づくものを, 引 き 続 き 適 切 なものとして 行 うことが
できる。 特 許 規 則 1.78(c) 及 び MPEP§804 参 照 。
主 題 が 不 適 格 である 旨 を 証 明 する 責 任 は, 審 査 官 がその 主 題 を 根 拠 として 一 応 の 証 拠 がある
事 件 であることを 証 明 した 場 合 は, 出 願 人 に 転 嫁 される。 例 えば, 参 照 事 項 と 出 願 が 同 一 の
譲 受 人 を 有 しているという 事 実 は,それ 自 体 では, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 を 失
格 させるための 十 分 な 証 拠 ではない。「 発 明 がされた 時 に」 共 通 して 所 有 されていた 旨 の 陳 述
がなければならない。
共 通 の 所 有 権 を 立 証 することに 関 する 情 報 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。
特 許 法 第 103 条 (c)に 関 連 する 審 査 手 続 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(3)を 参 照 のこと。
II. CREATE 法 による 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく, 共 同 研 究 契 約 に 係 る 資 格 喪 失
CREATE 法 (Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))は,2004 年 12 月 10 日 に 制 定 され,2004
年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 係 る 出 願 に 対 して 効 力 を 有 する。 特 に,CREATE 法 は 特
許 法 第 103 条 (c)を 次 の 規 定 をするよう 修 正 した。
- 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数 に 基 づい
てのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは,その 主 題 及 びクレームされている 発 明 が,そ
の 発 明 がされた 時 点 において, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡
義 務 の 対 象 となっていたときは, 本 条 に 基 づく 特 許 性 を 排 除 しないものとする。
- 特 許 法 第 103 条 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は,
73

次 の 条 件 に 該 当 するときは, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義
務 の 対 象 となっていたものとみなされる。
- クレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった 共
同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 はその 当 事 者 のためにされたこと
- クレームされている 発 明 は, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 での 活 動 の 結 果 としてされたこと, 及
び
- クレームされている 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 してい
るか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること
- 特 許 法 第 103 条 (c)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野
における 実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 され
た, 書 面 による 契 約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。
CREATE 法 の 施 行 期 日 規 定 は,その 修 正 が 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された( 再 発 行 特 許 を
含 む) 特 許 に 適 用 される 旨 を 規 定 した。CREATE 法 はまた,その 修 正 が,2004 年 12 月 10 日 前
にされた 裁 判 所 又 は 特 許 商 標 庁 による 最 終 決 定 に 影 響 を 及 ぼさないこと, 及 び 2004 年 12 月
10 日 に 特 許 商 標 庁 又 は 裁 判 所 に 係 属 している 訴 えにおける 当 事 者 の 権 利 であって,その 当 事
者 の 権 利 を 2004 年 12 月 9 日 に 有 効 であった 特 許 法 の 規 定 を 基 にして 決 定 させるためのもの
には 影 響 を 及 ぼさない 旨 を 規 定 した。CREATE 法 は,AIPA(Pub. L. 106-113, 113 Stat. 1501,
1501A-591 (1999) 参 照 ) 第 4807 条 によってされた 特 許 法 第 103 条 (c)の 修 正 も 含 んでいるので,
「(f) 又 は(g)」の, 特 許 法 第 103 条 の「(e),(f) 又 は(g)の 1 又 はそれ 以 上 」への 変 更 は, 今
では,1999 年 11 月 29 日 前 に 提 出 され,2004 年 12 月 10 日 に 係 属 していた 出 願 に 対 しても 適
用 することができる。
CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)は, 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条
(e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 し, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 におい
て 依 拠 された 主 題 に 限 り, 引 き 続 き 適 用 される。 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基
づく 予 測 である 場 合 は, 特 許 法 第 103 条 (c)には, 予 測 拒 絶 を 克 服 する 又 は 防 止 するために 依
拠 することができない。 同 様 に, 特 許 法 第 103 条 (c)には, 二 重 特 許 拒 絶 を 克 服 する 又 は 防 止
するために 依 拠 することができない。 特 許 規 則 1.78(c) 及 び MPEP§804 参 照 。
CREATE 法 は 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 限 り 適 用 されるので, 取 り 戻 し 論 は,
再 発 行 される 特 許 を 生 じさせた 出 願 の 手 続 中 に,( 例 えば, 今 では CREATE 法 によって 失 格 さ
せることができる 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 回 避 するために)
補 正 又 は 抹 消 されたクレームの 再 発 行 出 願 における 提 出 を 防 止 することができる。
706.02(l)(2) 共 通 する 所 有 権 又 は 共 同 研 究 契 約 を 証 明 すること [R-6]
特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 喪 失 させるためには, 他 の 場 合 にはクレ
ームされた 発 明 に 対 して 先 行 技 術 となる 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,クレームされた 発
明 がされた 時 に, 共 通 して 所 有 されているか, 若 しくは 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義 務 の 適 用 対 象
であるか, 又 は 発 明 がされたときの 共 同 研 究 契 約 の 適 用 対 象 でなければならない。2004 年 12
月 10 日 前 に 特 許 が 付 与 された 出 願 についての, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく
先 行 技 術 及 び 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 失 格 する 先 行 技 術 を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103
条 に 基 づく 拒 絶 に 関 しては,MPEP§706.02(l)を 参 照 のこと。 特 許 法 第 102 条 (e), 第 102 条
(f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 及 び 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 失 格 する 先 行 技 術 を
74

根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 対 しては,MPEP§706.02(l)(1)を 参 照 のこと。
I. 共 通 所 有 の 定 義
用 語 「 共 通 して 所 有 されている」は,それ 以 外 の 場 合 は,クレームされた 発 明 にとって 先 行
技 術 である 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,その 発 明 がされた 時 に, 完 全 に 又 は 全 面 的 に,
同 一 の 人 ( 複 数 を 含 む, 以 下 同 じ) 又 は 組 織 / 事 業 体 によって 所 有 されていることを 意 味 する。
人 又 は 組 織 が,それ 以 外 の 場 合 はクレームされた 発 明 にとって 先 行 技 術 となるであろう 主 題
の 100% 未 満 , 又 はクレームされた 発 明 の 100% 未 満 を 所 有 していた 場 合 は, 共 通 の 所 有 権 は
存 在 しないことになる。 共 通 所 有 権 は, 人 , 組 織 又 は 事 業 体 が 主 題 の 100% 及 びクレームさ
れている 発 明 の 100%を 所 有 することを 要 求 する。
特 に, 出 願 においてクレームされた 発 明 が 2 以 上 の 主 体 によって 所 有 されており,それらの
主 体 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 参 照 事 項 の 使 用 を 排 除 することを 求 めている 場 合 は,その 参
照 事 項 は, 後 の 発 明 がされたときに,その 出 願 を 所 有 していたのと 同 一 の 主 体 によって 所 有
されていたか, 又 はその 主 体 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けていたものでなければならない。 例
えば, 特 許 出 願 X に 係 る 発 明 がされたときに, 会 社 A が 特 許 出 願 X の 20%を 所 有 し, 会 社 B
が 特 許 出 願 X の 80%を 所 有 していたと 仮 定 する。 更 に, 会 社 A 及 び B が 特 許 法 第 103 条 に 基
づく 参 照 事 項 Z の 使 用 の 排 除 を 求 めていたと 仮 定 する。 参 照 事 項 Z は,その 排 除 の 請 求 が 適
切 であるためには,その 発 明 がされた 日 に, 両 社 によって 所 有 されていたか, 又 はその 両 社
への 譲 渡 義 務 の 下 になければならない。 例 えば,「 出 願 X 及 び 特 許 Z は, 共 同 して 所 有 されて
いた」 旨 の 陳 述 は, 共 通 所 有 権 の 十 分 な 証 拠 であろう。
出 願 であって,2 以 上 の 主 体 による 合 弁 事 業 によって 所 有 されているものに 関 しては, 出 願
及 び 参 照 事 項 の 両 方 とも,その 発 明 がされた 時 に, 合 弁 事 業 によって 所 有 されていたか, 又
は 合 弁 事 業 への 譲 渡 義 務 の 対 象 となっていなければならなかった。 例 えば, 会 社 A 及 び 会 社
B が 合 弁 事 業 である 会 社 C を 設 立 した 場 合 は, 参 照 事 項 Z を 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行
技 術 として 適 切 に 除 外 するためには, 出 願 X 及 び 参 照 事 項 Z の 両 方 とも,その 発 明 がされた
時 に, 会 社 C によって 所 有 されていたか, 又 は 会 社 C への 譲 渡 義 務 の 対 象 となるものでなけ
ればならなかった。 会 社 A 自 体 が, 出 願 X に 係 る 発 明 がされた 時 に, 参 照 事 項 Z を 所 有 して
おり, 出 願 X が,その 発 明 がされた 日 に, 会 社 C によって 所 有 されていた 場 合 は, 特 許 法 第
103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としての 参 照 事 項 Z の 除 外 を 求 める 請 求 は 適 切 でない。
主 題 又 はクレームされている 発 明 の 何 れかについての 主 たる 所 有 権 が 異 なる 人 又 は 組 織 に 所
在 している 場 合 は, 共 通 所 有 権 は 存 在 しない。クレームされた 発 明 についての,その 所 有 者
から 他 人 へのライセンスは,その 所 有 権 が 保 持 されている 場 合 は, 所 有 権 を 無 効 にしない。
クレームされた 発 明 が 行 われ 時 点 における 共 通 所 有 の 要 求 は,クレームされた 発 明 が 行 われ
た 後 で, 主 題 をクレームされた 発 明 に 対 する 先 行 技 術 としての 資 格 を 喪 失 されるために,そ
の 主 題 の 所 有 権 を 取 得 することを 排 除 するためのものである。
クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 において 共 通 所 有 が 存 在 しているか 否 かという 問 題 は,
問 題 とする 特 定 の 事 件 に 関 する 事 実 に 基 づいて 決 定 されなければならない。 主 題 及 びクレー
ムされた 発 明 の 同 一 の 個 人 又 は 組 織 による 現 実 の 所 有 , 又 は 主 題 及 びクレームされた 発 明 の
両 方 の, 同 一 の 個 人 又 は 組 織 / 事 業 体 への 法 的 譲 渡 義 務 は,その 主 題 を 先 行 技 術 としての 資
格 を 喪 失 させるためには,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 で 存 在 していなければならな
い。 道 徳 的 又 は 法 的 強 制 のない 債 務 は, 共 通 所 有 の 証 拠 とはならない。
75

特 許 法 第 103 条 (c)の 下 では, 主 題 が 出 願 人 の 発 明 の 前 に 開 発 された 旨 の 出 願 人 の 自 白 は,そ
の 主 題 を 出 願 人 に 対 する 先 行 技 術 とはしないが,ただし,その 主 題 が 特 許 法 第 102 条 (e),(f)
又 は(g)に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 すること, 並 びに 主 題 及 びクレームされて
いる 発 明 が,その 発 明 が 行 われた 時 に, 共 通 して 所 有 されていたことが 条 件 とされる。 出 願
人 の 自 白 であって,その 出 願 に 対 する 先 行 技 術 として 使 用 されたものに 係 わる 判 決 に 関 して
は,In re Fout, 675 F.2d 297, 213 USPQ 532 (CCPA 1982)を 参 照 のこと。 主 題 と 発 明 が 共
通 して 所 有 されていなかった 場 合 は,その 主 題 が 先 行 技 術 である 旨 の 出 願 人 の 自 白 は, 特 許
法 第 103 条 に 基 づいて 使 用 することができる。
主 題 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としては 不 適 格 であることの 証 明 責 任 は,その 主
題 が 不 適 格 であることを 主 張 する 者 に 置 くことが 意 図 されており,かつ, 当 該 人 の 側 に 存 在
する。 例 えば, 主 題 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 であると 主 張 する 特
許 出 願 人 は,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 に 共 通 して 所 有 されていたことを 証 明 する 責
任 を 負 う。 同 様 に, 訴 訟 における 特 許 権 所 有 者 は, 特 許 商 標 庁 に 対 する 手 続 において 出 願 人
に 賦 課 されるのと 同 一 の 責 任 を 当 然 に 負 担 する。その 負 担 の, 特 許 審 査 官 又 は 訴 訟 における
被 告 への 賦 課 は,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 での 共 通 所 有 についての 証 拠 が 特 許 審
査 官 又 は 訴 訟 における 被 告 にとって 使 用 できないものであるかもしれないので, 適 切 ではな
いが, 当 該 証 拠 は,それが 存 在 するときは, 特 許 出 願 人 又 は 特 許 権 所 有 者 にとって 容 易 に 閲
覧 できるようにされなければならない。
特 許 法 第 103 条 (c)を 考 慮 し, 特 許 商 標 庁 長 官 は, 適 切 な 状 況 においては, 異 なる 発 明 主 体 に
よって 共 通 して 所 有 されている 出 願 のクレームを, 二 重 特 許 を 理 由 として 拒 絶 する 慣 行 を 回
復 することができる。 当 該 拒 絶 は, 適 切 な 事 情 においては,ターミナルディスクレーマーの
提 出 によって 克 服 することができる。この 慣 行 は 司 法 的 に 承 認 されている。In re Bowers, 359
F.2d 886, 149 USPQ 57 (CCPA 1966) 参 照 。 二 重 特 許 拒 絶 は,ターミナルディスクレーマーの
提 出 によって 克 服 可 能 な 場 合 があるが,その 使 用 は, 特 許 保 護 の 不 当 な 拡 大 を 排 除 し, 同 時
に, 発 明 者 及 びその 譲 受 人 が, 依 然 として, 自 らの 貢 献 による 正 当 な 利 益 を 取 得 することを
許 容 する。MPEP§804 も 参 照 。
次 の 具 体 例 は, 説 明 のみを 目 的 として 提 供 されるものである。
具 体 例 1
親 会 社 が 子 会 社 A 及 び 子 会 社 B の 100%を 所 有 している。
- A 及 び B の 発 明 は 親 会 社 により 共 通 して 所 有 される。
具 体 例 2
親 会 社 が 子 会 社 A の 100% 及 び 子 会 社 B の 90%を 所 有 している。
- A 及 び B の 発 明 は, 親 会 社 によって 共 通 して 所 有 されてはいない。
具 体 例 3
同 一 人 が, 発 明 がされた 時 点 で 主 題 及 び 発 明 を 所 有 している 場 合 は,その 主 題 が 先 行 技 術 と
なることなしに, 他 人 に 対 しライセンスすることができる。
具 体 例 4
政 府 の 異 なる 発 明 者 が, 政 府 の 所 有 する 別 々の 発 明 に 係 る 一 定 の 権 利 ( 例 えば 外 国 出 願 権 )を
有 する 場 合 は,それらの 発 明 についての 共 通 所 有 は 排 除 される。
具 体 例 5
会 社 A 及 び 会 社 B は 合 弁 会 社 C を 設 立 している。A の 従 業 者 ( 複 数 )は, 発 明 を C に 譲 渡 する
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義 務 を 負 って C のために 働 いており, 発 明 #1 を 発 明 する;B の 従 業 者 は, 発 明 を C に 譲 渡 す
る 義 務 を 負 って C のために 働 いており, 発 明 #1 を 知 りながら, 発 明 #2 を 発 明 する。
質 問 : 発 明 #1 及 び 発 明 #2 は, 後 の 発 明 がされた 時 点 で, 共 通 して 所 有 されており,それらは,
特 許 法 第 103 条 に 鑑 みて, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 拒 絶 を 排 除 することにな
るか?
回 答 :イエス-ただし, 共 通 所 有 についての 所 要 の 証 拠 が 特 許 出 願 ファイルに 記 録 されてい
ることが 条 件 とされる。 発 明 #1 が, 会 社 A の 従 業 者 であって, 会 社 C のために 働 いていない
者 によって 発 明 され,かつ, 会 社 A が, 発 明 #2 がされた 時 点 で, 発 明 #1 を 単 独 で 所 有 してい
た 場 合 は, 発 明 #1 及 び 発 明 #2 は, 特 許 法 第 103 条 (c)によって 要 求 されている 意 味 での, 共
通 に 所 有 されているものではない。
具 体 例 6
会 社 A が, 発 明 #2 がされた 時 点 で, 発 明 #1 の 40% 及 び 発 明 #2 の 60%を 所 有 しており,また,
会 社 B が 発 明 #1 の 60% 及 び 発 明 #2 の 40%を 所 有 している。
- 発 明 #1 及 び 発 明 #2 は 共 通 して 所 有 されている。
具 体 例 7
会 社 B は 大 学 A との 間 に 共 同 研 究 プロジェクトを 有 している。 共 同 研 究 プロジェクトの 条 件
に 基 づき, 大 学 A は,その 特 許 の 全 てが 会 社 B と 大 学 A の 間 で 共 有 されることに 同 意 してい
る。 大 学 A に 勤 務 している 教 授 X は, 大 学 A との 間 にその 特 許 の 全 てを 大 学 A に 対 してのみ
譲 渡 する 雇 用 契 約 を 有 している。 共 同 研 究 プロジェクト 契 約 が 締 結 された 後 , 教 授 X の 発 明
に 関 し 特 許 出 願 #1 を 提 出 し,それは 会 社 B が, 類 似 の 発 明 に 関 して 特 許 出 願 #2 を 提 出 する 前
であった。
- 発 明 #1 及 び#2 は 共 通 して 所 有 されているが,その 理 由 は, 特 許 を A-B の 合 弁 事 業 に 譲 渡
する 義 務 を 負 っている 大 学 A に 対 する 教 授 X の 特 許 譲 渡 義 務 が, 教 授 X の A-B 合 弁 事 業 に 対
する 譲 渡 義 務 を 法 的 に 証 明 するからである。
具 体 例 8
会 社 A に 勤 務 する 発 明 者 X は 発 明 をし, 会 社 A が 所 有 する,テクノロジー・T に 関 する 特 許
出 願 #1 を 提 出 する。 出 願 #1 がされた 後 , 会 社 A は,テクノロジー・T に 関 する 100% 所 有 の
子 会 社 B を 独 立 させ,それには 特 許 出 願 #1 に 関 する 所 有 権 の 子 会 社 B に 対 する 移 転 が 含 まれ
ている。 子 会 社 B が 設 立 された 後 , 発 明 者 Y( 前 は 会 社 A の 従 業 者 であったが, 現 在 は 子 会 社
B の 従 業 者 であって, 子 会 社 B に 対 する 譲 渡 義 務 を 負 っている)は, 発 明 者 X( 当 該 人 もまた,
子 会 社 B の 従 業 者 であって, 子 会 社 B への 譲 渡 義 務 を 負 っている)と 共 に 共 同 出 願 をし,それ
はテクノロジー・T に 関 する, 非 自 明 の 可 能 性 のある 改 良 を 対 象 としている。
- 出 願 #1 及 び#2 は, 子 会 社 B が 会 社 A の 完 前 所 有 子 会 社 であるため, 共 通 して 所 有 されて
いる。
審 査 官 は, 出 願 ファイルが 後 の 発 明 がされた 時 点 における 共 通 の 所 有 を 証 明 している 場 合 に
限 り, 特 許 法 第 103 条 を 通 じて 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)を 除 く 全 ての 事 由
について 出 願 を 審 査 しなければならない。 従 って, 共 通 所 有 が 存 在 する 時 期 について 調 査 し
なければならない。 共 通 所 有 が, 後 の 発 明 がされた 時 点 において 存 在 していない 場 合 は, 先
の 出 願 は, 特 許 法 第 103 条 を 通 じて 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)に 基 づく 潜 在
的 先 行 技 術 として 不 適 格 ではない。 発 明 は 着 想 が 完 成 したときに「 行 われる」。これについて
は, 次 の 事 件 において 明 確 にされている。Mergenthaler v. Scudder, 11 App. D.C. 264, 81
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O.G. 1417, 1897 C.D. 724 (D.C. Cir. 1897); In re Tansel, 253 F.2d 241, 117 USPQ 188
(CCPA 1958)。 次 の 事 件 を 参 照 。Pfaff v. Wells Elecs., 525 U.S. 55, 119 S. Ct. 304, 312,
48 USPQ2d 1641, 1647 (1998)(「 基 準 とされる 日 の 前 に,その 発 明 が,その 発 明 についての
図 面 又 は 他 の 記 述 であって,その 技 術 に 熟 練 した 者 がその 発 明 を 実 行 することを 可 能 にする
のに 十 分 に 明 確 なものを 作 成 していたという 証 明 によって・・・ 発 明 は, 特 許 を 受 ける 準 備
が 整 っていなければならない。」)。 発 明 がされた 時 点 での 共 通 所 有 であって, 特 許 法 第 102
条 (e), 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく
拒 絶 を 除 去 するためのものは,その 発 明 が 合 衆 国 においてされたか 又 は 外 国 でされたかに 関
係 なく, 立 証 することができる。しかしながら, 特 許 法 第 104 条 の 規 定 は, 合 衆 国 特 許 商 標
庁 における 他 の 手 続 , 例 えば,インターフェアレンス 手 続 に 対 して, 外 国 における 発 明 であ
って, 知 識 若 しくは 使 用 による, 又 はそれに 関 する 他 の 活 動 によるものについての 日 付 を 確
定 することに 関 するものについては 引 き 続 き 適 用 される。 外 国 の 出 願 日 は, 特 許 法 第 119 条
(a)から(d)まで 及 び 特 許 法 第 365 条 に 基 づくインターフェアレンス 手 続 に 際 し, 引 き 続 き 使
用 される。
II. 共 通 所 有 を 証 明 するために 要 求 される 証 拠
発 明 がされた 時 点 における 共 通 所 有 を 立 証 できる 十 分 な 証 拠 は 何 であるかを 正 しく 認 識 する
ことが 重 要 である。 共 通 所 有 は, 後 の 発 明 がされた 時 点 で 存 在 していたことが 証 明 されなけ
ればならない。 現 在 の 共 通 所 有 についての 陳 述 では 十 分 でない。In re Onda, 229 USPQ 235
(Comm'r Pat. 1985)。
次 の 陳 述 は, 同 一 の 人 若 しくは 組 織 による 共 通 所 有 , 又 はそれに 対 する 譲 渡 義 務 を 証 明 する
のに 十 分 な 証 拠 である。
出 願 及 び 参 照 事 項 ( 特 許 , 特 許 出 願 , 特 許 出 願 公 報 等 )は, 出 願 及 び 参 照 事 項 が, 発 明 がされ
た 時 点 において 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 されていた
旨 の 陳 述 を 出 願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 登 録 代 理 人 がする 場 合 は, 審 査 官 によって, 発 明 がさ
れた 時 点 において 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 されてい
たとみなされる。
「 特 許 法 第 103 条 (c)によって 要 求 される 共 通 所 有 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 についての 証 拠
に 関 する 修 正 された 方 針 を 記 載 するガイドライン」,1241 O.G. 96 (2000 年 12 月 26 日 )を 参
照 のこと。 出 願 人 又 はその 登 録 代 理 人 は, 自 らの 出 願 及 び 参 照 事 項 の 所 有 権 について 最 善 の
知 識 を 有 しており,それらの 者 の 当 該 事 項 に 関 する 陳 述 は, 特 許 商 標 庁 に 対 する 率 直 及 び 誠
実 の 至 上 の 義 務 から, 十 分 な 証 拠 である。
共 通 所 有 に 関 する 陳 述 書 は, 審 査 官 がその 陳 述 書 にすぐに 気 付 くことができるようにするた
めに, 明 瞭 かつ 明 白 ( 例 えば, 別 途 の 用 紙 又 は 独 立 した 標 識 を 付 した 欄 による)でなければな
らない。 出 願 人 は, 共 通 所 有 に 関 する 上 記 の 陳 述 書 に 加 え, 更 なる 証 拠 , 例 えば, 同 一 人 に
よる 所 有 譲 渡 記 録 , 共 通 所 有 者 による 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 , 又 は 裁 判 所 判 決 を 提 出 す
ることができるが, 要 求 はされない。
例 えば, 登 録 代 理 人 が 出 願 X に 対 する 庁 指 令 を 受 領 し,この 庁 指 令 においては, 全 てのクレ
ームが, 特 許 A のみが 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 として 利 用 可
能 である 特 許 B に 関 して 特 許 A を 使 用 して, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 されている。
その 庁 指 令 に 対 する 応 答 として, 出 願 X の 登 録 代 理 人 は, 明 瞭 かつ 明 白 に 次 のことを 陳 述 す
78

る。
「 出 願 X 及 び 特 許 A は, 出 願 A に 係 る 発 明 がされた 時 点 で, 会 社 Z によって 所 有 されていた。」
この 陳 述 自 体 が, 出 願 X のクレームに 対 する 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 において, 特 許
A が 使 用 されることを 不 適 格 にする 十 分 な 証 拠 である。
稀 に, 審 査 官 は, 審 査 される 出 願 及 び 適 用 される 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 による
参 照 事 項 についての,(1) 共 通 所 有 , 又 は(2) 共 通 譲 渡 義 務 の 存 在 の 何 れかに 関 する 出 願 人
の 表 明 の 正 確 性 について 重 大 な 疑 義 を 提 起 する 独 自 の 証 拠 を 有 することがある。そのような
場 合 には, 審 査 官 は,その 表 明 の 正 確 性 が 疑 われている 理 由 を 説 明 すること, 及 び 審 査 され
る 出 願 に 係 る 発 明 の 時 点 において, 審 査 される 出 願 及 び 利 用 される 参 照 事 項 に 関 する 共 通 所
有 , 又 はそれを 譲 渡 する 義 務 の 存 在 についての 客 観 的 証 拠 を 要 求 することができる。 前 述 し
た 通 り, 出 願 人 は 共 通 所 有 に 関 する 前 記 の 陳 述 に 加 え, 次 の 客 観 的 証 拠 を 提 出 することがで
きる。
(A) 特 許 商 標 庁 において 特 許 規 則 第 3 部 に 基 づいて 記 録 されている 譲 渡 についての 言 及 であ
って,その 譲 渡 が 出 願 に 関 する 全 面 的 権 利 を 同 一 の 人 又 は 組 織 に 移 転 するもの
(B) 無 登 録 の 譲 渡 の 写 しであって,その 譲 渡 が 出 願 に 関 する 全 面 的 権 利 を 同 一 の 人 又 は 組 織
に 移 転 するものを 各 々の 出 願 に 関 して 提 出 すること
(C) 共 通 所 有 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 共 通 所 有 が 存 在 していることを 陳 述
し,また, 宣 誓 人 又 は 宣 言 人 が, 共 通 所 有 が 存 在 していると 信 じる 理 由 を 説 明 する 事 実 を 陳
述 するものを 提 出 すること。 共 通 所 有 者 が 会 社 その 他 の 組 織 である 場 合 は, 宣 誓 供 述 書 又 は
宣 言 書 には, 会 社 又 は 組 織 の 幹 部 であって, 会 社 又 は 組 織 を 代 表 して 行 為 する 権 限 を 付 与 さ
れている 者 が 署 名 することができる。 及 び
(D) 出 願 についての 共 通 所 有 を 証 明 する 前 記 以 外 の 証 拠 を 提 出 すること
III. 共 同 研 究 契 約 を 証 明 するために 要 求 される 証 拠
審 査 官 が 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 自 明 性 についての 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 証 明 したと
きは,CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 を 援 用 し
て 拒 絶 を 克 服 する 責 任 は, 出 願 人 又 は 特 許 権 所 有 者 の 側 にある。 特 許 法 第 103 条 (c)(3)は,
「 共 同 研 究 契 約 」を 書 面 による 契 約 , 許 諾 , 協 力 合 意 であって,2 以 上 の 者 又 は 主 体 によっ
て,クレームされた 発 明 の 分 野 における 実 験 , 開 発 又 は 研 究 の 作 業 のために 締 結 されたもの
であり,( 審 査 又 は 再 審 査 を 受 けている)クレームされた 発 明 が 行 われる 前 に 有 効 であったも
のと 定 義 している。
共 通 所 有 又 は 譲 渡 規 定 と 同 様 に, 共 同 研 究 契 約 は, 後 の 発 明 が 行 われるとき 以 前 に 有 効 であ
ったことが 証 明 されなければならない。 共 同 研 究 契 約 は,CREATE 法 の 施 行 期 日 (2004 年 12
月 10 日 ) 前 に 有 効 であったものも 認 められる。 更 に, 共 同 研 究 契 約 は, 不 適 格 とすることを
求 められている 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 以 前 に 有 効 であったことは 要 求 されない。
主 題 ( 特 許 文 書 , 刊 行 物 又 はその 他 の 証 拠 の 何 れであるかは 問 われない)であって,CREATE 法
を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての
資 格 を 有 するものを 事 由 とする, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するためには, 出 願
人 は, 有 効 な 法 律 及 び 実 務 規 則 を 遵 守 しなければならない。
特 許 規 則 1.71 発 明 に 関 する 詳 細 な 説 明 及 び 明 細 書
*****
79

(g)(1) 明 細 書 は, 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 ( 特 許 法 第 103 条 (c)(2)(C))の 名 称 を 開 示 すること
ができ, 又 は 開 示 するように 補 正 することができる。
(2) (g)(1)に 基 づく 補 正 書 が 次 の 何 れかの 期 間 内 に 提 出 されない 場 合 は,その 補 正 書 には§
1.17(i)に 定 める 処 理 手 数 料 が 添 付 されなければならない。
(i) 国 内 出 願 の 出 願 日 から 3 月 以 内
(ii) 国 際 出 願 における,§1.491 に 定 められる 国 内 段 階 への 移 行 日 から 3 月 以 内
(iii) その 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 が 郵 送 される 前 , 又 は
(iv) §1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 提 出 後 の 最 初 の 庁 指 令 が 郵 送 される 前
(3) (g)(1)に 基 づく 補 正 書 が, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 提 出 される 場 合 は, 発 行 される
特 許 は, 必 ずしも 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 むことにはならない。 発 行 される 特 許 が 共
同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 んでいない 場 合 は,その 特 許 は,その 補 正 を 有 効 にするために
は, 特 許 法 第 255 条 及 び§1.323 に 基 づく 訂 正 証 明 書 によって 訂 正 されなければならない。
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容
*****
(c) クレームの 拒 絶
*****
(4) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみに 基 づいて
先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものを,クレームされた 発 明 に 対 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づ
く 先 行 技 術 として 使 用 することができる。ただし,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 で,
その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されているとき, 又 は 同 一
人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられているときは,この 限 りでない。
(i) 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされた 発 明 は, 次 に 該 当 する 場 合 は, 出 願 及
び 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 しては, 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されて
いた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたものとみなされる。
(A) クレームされた 発 明 及 び 主 題 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 は 当 該 当 事 者 のために 作 成 されたこと
(B) クレームされた 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 としてなされたこ
と, 及 び
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している
か, 又 は 開 示 するように 補 正 されていること
(ii) (c)(4)(i)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 におけ
る 実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために 2 以 上 の 人 又 は 法 主 体 の 間 で 締 結 される, 書 面 に
よる 契 約 ,グラント( 政 府 による 許 可 等 ) 又 は 協 力 合 意 をいう。
(iii) 特 許 法 第 103 条 (c)(2)を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基
づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 を 基 にする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶
を 克 服 するためには, 出 願 人 は,その 先 行 技 術 及 びクレームされている 発 明 は,クレームさ
れている 発 明 が 行 われる 日 以 前 において 有 効 であった 特 許 法 第 103 条 (c)(3) 及 び 本 条
(c)(4)(ii)の 意 味 における 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって 又 は 当 該 当 事 者 のためになされた
旨 , 並 びにクレームされた 発 明 は 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 に 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われ
た 旨 の 陳 述 書 を 提 供 しなければならない。
*****
80

特 許 規 則 1.71(g)は,CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)の「 安 全 港 」 規
定 を 援 用 するために, 出 願 が 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 するか, 又 開 示 するよう 補 正
される 状 況 について 規 定 している。 特 許 規 則 1.71(g)(1)は, 明 細 書 が 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の
名 称 を 開 示 するか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されることができる 旨 を 明 確 に 規 定 しているが,
その 理 由 は,この 情 報 が 特 許 法 第 103 条 (c)(2)(C)によって 要 求 されているからである。
特 許 規 則 1.71(g)(2)は, 特 許 規 則 1.71(g)(1)に 基 づく 補 正 書 が 次 に 掲 げる 期 間 の 1 以 内 に 提
出 されない 場 合 は,それには 特 許 規 則 1.71(i)に 記 載 されている 処 理 手 数 料 が 添 付 されなけ
ればならない 旨 を 規 定 している。(1) 国 内 出 願 の 出 願 日 から 3 月 以 内 ,(2) 国 際 出 願 に 関 す
る, 特 許 規 則 1.491 に 記 載 されている 国 内 段 階 移 行 日 から 3 月 以 内 ,(3) 実 体 に 関 する 最 初
の 庁 指 令 の 郵 送 前 , 又 は(4) 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 提 出 後 の 最 初 の 庁 指 令 の
郵 送 前 。
特 許 規 則 1.71(g)(3)は, 特 許 規 則 1.71(g)(1)に 基 づく 補 正 書 が, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 日
より 後 に 提 出 された 場 合 は, 発 行 される 特 許 は 必 ずしも 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 むと
は 限 らない 旨 を 規 定 している。 特 許 規 則 1.71(g)(3)はまた, 発 行 される 特 許 が 共 同 研 究 契 約
当 事 者 の 名 称 を 含 んでいない 場 合 において,その 補 正 を 有 効 にするためには, 特 許 は, 特 許
法 第 255 条 及 び 特 許 規 則 1.323 に 基 づく 訂 正 証 明 書 によって, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を
含 むように 訂 正 されなければならない 旨 を 規 定 している。 特 許 規 則 1.71(g)(3)の 要 件 ( 特 許
法 第 255 条 及 び 特 許 規 則 1.323 に 基 づく 訂 正 証 明 書 による 特 許 の 訂 正 )はまた, 当 該 補 正 書 が
(2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 し) 特 許 が 付 与 された 日 までに 提 出 されなかっ
た 状 況 においても 適 用 される。CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)を 利
用 するために 必 要 な 補 正 その 他 の 情 報 を 提 出 するために 特 許 についての 再 発 行 出 願 又 は 再 審
査 請 求 を 提 出 することは 不 必 要 である。H.R. Rep. No. 108-425, at 9 参 照 (「 共 同 研 究 契 約
当 事 者 の 名 称 の 脱 漏 は, 再 発 行 又 は 再 審 査 手 続 の 開 始 を 正 当 化 するような 誤 りではない」)。
そのような 補 正 の 提 出 は, 引 き 続 き 実 務 規 則 , 例 えば 特 許 規 則 1.116,1.121 及 び 1.312 の 適
用 を 受 ける。 特 許 規 則 1.71(g)に 基 づく 補 正 書 が 最 終 拒 絶 をされた 出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102
条 (e)のみに 基 づいて 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 合 衆 国 特 許 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103
条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 提 出 された 場 合 において,それに 適 切 なターミナルディ
スクレーマー( 特 許 規 則 1.321(d))が 添 えられていないときは, 審 査 官 は, 特 許 規 則 1.71(g)
に 基 づく 補 正 の 登 録 を 拒 絶 することができる。その 理 由 は,そのような 補 正 は, 手 続 ( 例 えば
二 重 特 許 拒 絶 のための 手 続 )の 再 開 を 必 要 とすることがあるからである。
特 許 規 則 1.71(g)に 基 づく 補 正 書 が, 特 許 法 第 102 条 (e)のみに 基 づいて 先 行 技 術 としての 資
格 を 有 する 合 衆 国 特 許 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 提 出
され,かつ, 審 査 官 が 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 取 り 下 げる 場 合 は, 審 査 官 は, 不 適
格 とされる 特 許 又 は 特 許 出 願 公 開 に 基 づく 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 を 包 含 する 庁 指 令 を 発 行 する
必 要 があるかもしれない。このような 状 況 においては, 当 該 庁 指 令 は 最 終 的 なものとするこ
とができるが,ただし, 審 査 官 が, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則
1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 付 して 提 出 された 補 正 書 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れか
によって 必 要 とされたものではない 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 しないことが 条 件 とされる。
その 庁 指 令 が 最 終 的 なものとされるのは 適 切 であるが,その 理 由 は, 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 は,
出 願 人 による 出 願 の 補 正 によってその 必 要 が 生 じたものであるからである。これは,クレー
ム 自 体 が 補 正 されたか 否 かに 拘 らず, 該 当 する。
81

出 願 人 は, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 するために 明 細 書 を 補 正 することに 加 え,CREATE
法 に 基 づく 先 行 技 術 不 適 格 を 援 用 するために 要 求 される 陳 述 書 を 提 出 しなければならない。
特 許 規 則 1.104(c)(4)は 陳 述 書 の 要 件 を 記 載 しているが,その 陳 述 書 は, 先 行 技 術 及 びクレ
ームされた 発 明 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった 特 許 法 第 103 条
(c)(3)の 意 味 での 共 同 研 究 契 約 当 事 者 によって 又 はそれらの 者 のために 作 成 された 旨 , 及 び
クレームされた 発 明 が,その 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 としてなされた 旨
の 陳 述 を 含 んでいなければならない。この 陳 述 は, 独 立 した 用 紙 によるか, 又 は 独 立 した 用
紙 上 で 開 始 するかの 何 れかでなければならず,また, 他 の 事 項 を 対 象 としてはならない( 特 許
規 則 1.4(c))。 陳 述 書 は 特 許 規 則 1.33(b)に 従 って 署 名 されなければならない。
出 願 人 が CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c) 及 び 実 務 規 則 に 記 載 されて
いる 手 続 に 従 って, 審 査 官 によって 依 拠 されている 主 題 を 不 適 格 にした 場 合 は, 審 査 官 は,
審 査 中 の 出 願 及 び 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 先 行 技 術 を, 特 許 法 第 103 条 (a)の 適 用
上 ,それらが 共 通 して 所 有 されているものとして 取 り 扱 う。
次 に 掲 げる 具 体 例 は, 単 に 説 明 用 として 提 供 される。
具 体 例 1
A 社 と B 大 学 は, 発 明 X'が 行 われた 日 前 に 共 同 研 究 契 約 (JRA)を 結 んでいる。B 大 学 の BB 教
授 は, 発 明 X について A 社 に 連 絡 する。2004 年 11 月 12 日 に,B 大 学 は 発 明 X について 出 願
した。2004 年 12 月 13 日 に,A 社 は, 発 明 X の 自 明 の 変 異 形 である 発 明 X'を 開 示 し,かつ,
クレームする 出 願 をした。 発 明 X'は,JRA の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 としてなされた。B
大 学 は 発 明 X の 所 有 権 を 保 有 し,また,A 社 は 発 明 X'の 所 有 権 を 保 有 するが,その 発 明 を 共
通 の 所 有 者 に 譲 渡 する 義 務 を 負 わない。A 社 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 における 先
行 技 術 としてB 大 学 の 出 願 を 失 格 させるために 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 を 援 用
することができなかった。
具 体 例 2
B 大 学 の BB 教 授 は, 発 明 X について A 社 に 連 絡 する。2004 年 11 月 12 日 に,B 大 学 は 発 明 X
について 特 許 出 願 をした。2004 年 12 月 13 日 に,A 社 は, 発 明 X の 自 明 の 変 異 形 である 発 明
X'を 開 示 し,かつ,クレームする 出 願 をした。A 社 と B 大 学 は, 共 同 研 究 契 約 (JRA)を 有 して
おり,それは 2004 年 12 月 20 日 に 発 効 した。B 大 学 は 発 明 X の 所 有 権 を 保 有 し,また,A 社
は 発 明 X'の 所 有 権 を 保 有 するが,その 発 明 を 共 通 の 所 有 者 に 譲 渡 する 義 務 を 負 わない。A 社
は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 における 先 行 技 術 として B 大 学 の 出 願 を 失 格 させるため
に 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 を 援 用 することができなかったが, 理 由 は,その
JRA は 後 の 発 明 が 行 われた 後 まで 効 力 を 有 さなかったからである。
具 体 例 3
A 社 と B 大 学 は 発 明 X'が 行 われた 日 前 に 共 同 研 究 契 約 (JRA)を 結 んでいたが,その JRA は, 発
明 X とは 別 異 の 発 明 Y に 関 する 活 動 に 限 定 されている。B 大 学 の BB 教 授 は, 発 明 X について
A 社 に 連 絡 する。2004 年 11 月 12 日 に,B 大 学 は 発 明 X について 特 許 出 願 をした。2004 年 12
月 13 日 に,A 社 は, 発 明 X の 自 明 の 変 異 形 である 発 明 X'を 開 示 し,かつ,クレームする 出 願
をした。B 大 学 は 発 明 X の 所 有 権 を 保 有 し,また,A 社 は 発 明 X'の 所 有 権 を 保 有 するが,そ
の 発 明 を 共 通 の 所 有 者 に 譲 渡 する 義 務 を 負 わない。A 社 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶
における 先 行 技 術 としてB 大 学 の 出 願 を 失 格 させるために 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約
規 定 を 援 用 することができなかったが, 理 由 は,クレームされた 発 明 がその JRA の 範 囲 内 で
82

行 われた 活 動 の 結 果 としてなされたものでなかったからである。
706.02(l)(3) 特 許 法 第 103 条 (c)に 関 する 審 査 手 続 [R-6]
審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 の 拒 絶 に 使 用 される 参 照 事 項 は,そ
の 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 であることを 示 す 証 拠 が 提 出 される 場 合
は, 不 適 格 でないことに 留 意 する。 一 般 に,そのような 参 照 事 項 は 次 の 条 件 が 満 たされる 場
合 に 限 り, 不 適 格 となる。
(A) 適 切 な 証 拠 が 提 出 されること
(B) その 参 照 事 項 が, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)( 例 えば, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b) で
はない)のみに 基 づいて 先 行 技 術 として 適 格 であること, 及 び
(C) その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 自 明 性 拒 絶 において 使 用 されたこと
出 願 及 び 特 許 は, 発 明 がされた 時 点 において 同 一 の 人 又 は 組 織 によって 所 有 されていた, 又
はそれへの 譲 渡 義 務 が 課 されていたと 考 えられるが,ただし,その 出 願 及 び 特 許 が, 発 明 が
された 時 点 において 同 一 の 人 又 は 組 織 によって 所 有 されていたか, 又 はそれへの 譲 渡 義 務 が
適 用 されていた 旨 を 出 願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 登 録 代 理 人 が 陳 述 することが 条 件 とされる。
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって,CREATE 法 を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f)
又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 参 照 事 項 を 基 にするも
のを 克 服 するためには, 出 願 人 は, 有 効 な 法 律 及 び 実 務 規 則 を 遵 守 しなければならない。
共 通 所 有 の 立 証 についての 追 加 情 報 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。
I. 異 なる 発 明 主 体 による 出 願 の 審 査 であって, 共 通 所 有 又 は 共 同 研 究 契 約 が 証 明 されてい
ない 場 合
審 査 される 出 願 ファイルが, 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 で
あることを 証 明 していない 場 合 は, 審 査 官 は 次 のことを 行 う。
(A) 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 にはされないと 仮 定 する。
(B) 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 理 由 とする 特 許 法 第 103 条 に
基 づく 拒 絶 が 生 じる 場 合 の 参 照 特 許 又 は 出 願 の 間 の 対 立 以 外 の 全 ての 事 由 に 基 づいて 出 願 を
審 査 する。
(C) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 仮 の 拒 絶
を 含 め, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 基 礎 とする, 特 許 法 第
103 条 に 基 づく 参 照 事 項 の 適 用 可 能 性 を 検 討 する。
(D) 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 とされるまでは, 特 許 法 第 102 条 (e),
(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 基 礎 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 を 含 め, 特 許
法 第 102 条 及 び 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 により,クレームされた 発 明 に 対 して 最 良 の 参 照 事 項
を 適 用 する。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 参 照 事 項 をクレーム
に 対 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 適 用 するときは, 審 査 官 は,その 参 照 事 項 は 特 許 法
第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 とされることがあることを 予 期 すべきである。MPEP§
706.02(l)(1) 参 照 。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 基 礎 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 に
対 する 応 答 として, 共 通 の 所 有 又 は 譲 渡 についての 陳 述 書 が 提 出 され,クレームが 補 正 され
ない 場 合 において 新 たな 拒 絶 がされるときは, 審 査 官 は, 次 の 庁 指 令 を 最 終 的 なものとする
ことができない。MPEP§706.07(a) 参 照 。 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c) 共 同 研 究 契 約 規 定 に
83

基 づいて 不 適 格 とされ, 不 適 格 とされた 参 照 事 項 を 基 にするその 後 の 新 たな 二 重 特 許 の 拒 絶
が 適 用 される 場 合 は, 新 たな 二 重 特 許 の 拒 絶 を 含 む 新 たな 庁 指 令 は, 出 願 人 がそのクレーム
を 補 正 していなかった 場 合 でも, 最 終 的 なものとすることができる(ただし, 審 査 官 が, 補 正
又 は 特 許 規 則 1.97(c)に 基 づく 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて
提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れかによって 必 要 となった 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 しない
ことが 条 件 とされる)。その 庁 指 令 を 最 終 的 なものとすることは, 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 が 出 願
人 による 出 願 の 補 正 によって 必 要 となったものであるので, 適 切 である。
II. 異 なる 発 明 主 体 による 出 願 の 審 査 であって, 共 通 所 有 又 は 共 同 研 究 契 約 が 証 明 されてい
る 場 合
審 査 される 出 願 が, 参 照 事 項 は 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 であること
を 証 明 している 場 合 は, 審 査 官 は 次 のことを 行 う。
(A) 出 願 を, 特 許 法 第 103 条 を 通 じて 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を
基 にする 仮 の 拒 絶 を 含 め, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)を 除 き, 全 ての 事 由 に 関 して 審 査
する。
(B) 出 願 を, 法 定 及 び 非 法 定 二 重 特 許 を 含 め, 二 重 特 許 に 関 して 審 査 し, 適 切 な 場 合 は, 仮
の 拒 絶 をする。また,
(C) 適 切 な 場 合 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 の 又 は 実 際 の 非 法 定 二 重 特 許 拒 絶 を 克 服 するためにタ
ーミナルディスクレーマーを 提 出 するよう 求 める( 特 許 規 則 1.321)。
III. 二 重 特 許 拒 絶
異 なる 発 明 主 体 により 共 通 して 所 有 されている 出 願 は,その 内 の 後 願 がその 先 願 に 対 する 特
許 法 第 120 条 の 利 益 を 主 張 している 場 合 であっても, 二 重 特 許 の 事 由 によって 拒 絶 すること
ができる。 更 に, 二 重 特 許 拒 絶 は,CREATE 法 (Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))に
よる 特 許 法 第 103 条 (c)の 修 正 の 結 果 としても 生 じることがある。 連 邦 議 会 は, 特 許 法 第 103
条 (c)についてのこの 修 正 が, 同 一 人 によって 所 有 されていない 出 願 の 間 に, 二 重 特 許 拒 絶 が
生 じる 状 況 をもたらすであろうことを 認 めている(H.R. Rep. No. 108-425, at 5-6 (2003)
参 照 )。 二 重 特 許 拒 絶 分 析 のためには, 出 願 又 は 特 許 及 び CREATE 法 によって 修 正 された 形 で
の 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 失 格 させられる 主 題 は, 共 通 して 所 有 されているものとして
処 理 される。
係 属 している 出 願 を 基 にする 拒 絶 は, 仮 拒 絶 となる。 異 なる 発 明 主 体 によって 共 通 して 所 有
されている 出 願 に 関 し, 二 重 特 許 拒 絶 を 事 由 としてクレームを 拒 絶 する 手 続 は, 判 例 法 に 従
って 行 われ,また,1 の 組 織 が, 殆 ど 同 一 の 主 題 を 対 象 とし, 異 なる 満 了 日 を 有 する 2 以 上
の 特 許 を 取 得 することを 防 止 する。 二 重 特 許 問 題 に 関 する 指 導 については MPEP§804 参 照 。
特 許 法 に 関 して 確 立 している 見 解 に 従 って, 二 重 特 許 拒 絶 は, 一 定 の 状 況 においては, 特 許
規 則 1.321 の 現 行 規 定 により, 後 の 特 許 の 存 続 期 間 に 係 る 最 終 部 分 について 権 利 放 棄 し,ま
た,その 権 利 放 棄 に,その 特 許 は 拒 絶 の 根 拠 を 形 成 する 出 願 又 は 特 許 と 共 に 共 通 して 所 有 さ
れている 期 間 に 限 り 有 効 である 旨 の 規 定 を 含 め,それによって 特 許 寿 命 の 延 長 問 題 を 解 消 す
ることによって, 克 服 することができる。 共 通 して 所 有 されていない(CREATE 法 によって 共
通 して 所 有 されているものとして 取 り 扱 われる) 特 許 を 事 由 とする 二 重 特 許 拒 絶 に 関 しては,
その 二 重 特 許 拒 絶 は, 特 許 規 則 1.321(d)に 従 ったターミナルディスクレーマーを 提 出 するこ
84

とによって 除 去 することができる。MPEP§804 及 び§804.02 参 照 。
706.02(m) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-5]
次 の 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 に 該 当 する 拒 絶 をするときに 使 用 されなければならない。
7.20 法 定 根 拠 の 陳 述 , 特 許 法 第 103 条 (a)
次 は, 特 許 法 第 103 条 (a)からの 引 用 であって,この 庁 指 令 に 記 載 される 全 ての 自 明 性 拒 絶 の
基 礎 を 形 成 する。
(a) 発 明 は, 特 許 を 取 得 しようとする 主 題 と 先 行 技 術 の 間 に, 全 体 としての 主 題 が,その 発
明 がされた 時 点 でそれに 関 する 技 術 分 野 において 通 常 の 技 術 を 有 する 者 にとって 自 明 であっ
たであろう 程 度 の 差 異 しかなかった 場 合 は, 第 102 条 に 規 定 されているような 同 一 のものと
して 開 示 又 は 記 述 されていないときであっても, 特 許 を 取 得 することができない。 特 許 性 は,
発 明 のされ 方 によっては 否 定 されない。
審 査 官 ノート:
1. 法 律 は, 全 ての 庁 指 令 において 引 用 する 必 要 はない。それは, 特 許 法 第 103 条 (a)を 使 用
する, 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においてのみ 要 求 される。 法 律 が 適 用 される
が, 実 体 に 関 する 庁 指 令 において 引 用 されないときは, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。
2. この 様 式 文 例 は, 所 与 の 1 の 庁 指 令 において,その 使 用 は 1 回 に 限 定 されなければならな
い。
3. この 様 式 文 例 が 最 初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 において 法 律 を 引 用 するために 使 用 される 場
合 は,この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.20.01 から 7.22 までが 置 かれなければならない。
7.20.01 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 であって, 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 失 格 させられていな
い 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を,その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 の 他
の 項 に 基 づく 先 行 技 術 であることを 理 由 として, 使 用 するもの
出 願 人 は, 発 明 が,この 発 明 がされた 時 点 で,[1]として, 同 一 主 体 によって 所 有 されていた,
若 しくはそれへの 譲 渡 義 務 を 課 されていた, 又 はこの 発 明 がされた 時 点 で, 共 同 研 究 契 約 の
適 用 を 受 けていたことを 証 明 する 証 拠 を 提 出 していた。しかしながら, 参 照 事 項 [2]は, 特 許
法 第 102 条 の 他 の 項 に 基 づく 先 行 技 術 として 追 加 的 に 資 格 を 有 し, 従 って, 特 許 法 第 103 条
(c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 にされない。
出 願 人 は, 適 用 されている 技 術 を, 出 願 において 開 示 されている 発 明 がこの 出 願 に 係 る 発 明
者 に 由 来 したものであり, 従 って,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証
明 によって, 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づき, 適 用 されている 技 術 より 先 の 日 付 とすることの
何 れかによって 克 服 することができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又
は(g)を 使 用 して, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 とされるが, 特 許 法 第 102 条 の 他 の
項 に 基 づいて 適 格 である 技 術 を 使 用 するものを 包 含 する 全 ての 庁 指 令 において, 様 式 文 例
7.20 の 後 に 含 まれなければならない。
2. 括 弧 1 及 び 2 において, 不 適 格 とすることを 求 める 参 照 事 項 を 特 定 すること。
7.20.02 共 同 発 明 者 , 共 通 所 有 が 推 定 される
85

この 出 願 は 現 在 , 共 同 発 明 者 の 名 称 を 記 載 している。 審 査 官 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づい
てクレームの 特 許 性 を 検 討 するに 際 し, 反 証 がないときは, 種 々のクレームで 構 成 されてい
る 主 題 は,そこにおいて 対 象 とされている 発 明 が 行 われた 時 に 共 通 して 所 有 されていたと 推
定 する。 出 願 人 は, 審 査 官 が 特 許 法 第 103 条 (c)の 適 用 可 能 性 , 及 び 特 許 法 第 103 条 (a)に 基
づく, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 潜 在 的 先 行 技 術 の 検 討 をすることができるようにす
るために, 後 の 発 明 がされた 時 点 で 共 通 して 所 有 されていなかった 各 クレームについての 発
明 者 及 び 発 明 日 を 指 摘 する 特 許 規 則 1.56 に 基 づく 義 務 について 通 知 を 受 ける。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 共 同 発 明 者 を 有 する 全 ての 出 願 に 関 して 使 用 されなければならない(ただし,
そのクレームが,クレームされた 1 の 発 明 のみに 明 確 に 限 定 されている, 例 えば, 単 一 のク
レームのみが 出 願 において 提 示 されている 場 合 を 除 く)。
7.20.04 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 であって, 共 通 所 有 又 は 譲 渡 の 規 定 を 使 用 して, 特 許 法 第
103 条 に 基 づいて 不 適 格 とすることを 試 みられている 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行
技 術 を 使 用 するもの
出 願 人 は, 参 照 事 項 [1]を 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 しよう 試 みており,そのた
めに,この 発 明 がされたときに,その 発 明 は[2]と 同 一 の 主 体 によって 所 有 されていた, 又 は
それへの 譲 渡 義 務 が 課 せられていたことを 証 明 した。しかしながら 出 願 人 は,その 出 願 及 び
参 照 事 項 が,その 発 明 がされたときに, 明 白 な 形 で, 同 一 の 主 体 によって 所 有 されていた,
又 はそれへの 譲 渡 義 務 が 課 せられていた 旨 の 陳 述 を 提 出 しておらず, 従 って, 特 許 法 第 103
条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 にはされない。 出 願 人 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づき
その 参 照 事 項 を 適 式 に 不 適 格 とするためには, 所 要 の 証 拠 を 提 出 しなければならない。MPEP
§706.02(l)を 参 照 のこと。
更 に, 出 願 人 は 適 用 されている 技 術 を,そこで 開 示 されている 発 明 がこの 出 願 の 発 明 者 に 由
来 したものであって, 他 人 による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 によって, 又
は 特 許 規 則 1.131 に 基 づき, 適 用 されている 技 術 より 前 の 日 付 にすることによって, 克 服 す
ることができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく
参 照 事 項 を 不 適 格 にする 試 みがされたが, 出 願 人 が,その 発 明 がされたときにおける 共 通 の
所 有 又 は 譲 渡 を 示 す 適 切 な 陳 述 書 を 提 出 していない 場 合 のものを 包 含 する 全 ての 指 令 に 含 ま
れなければならない。
2. 括 弧 1 及 び 2 において, 共 通 して 所 有 されており, 適 用 された 技 術 ( 例 えば, 特 許 又 は 同
時 係 属 中 の 出 願 )を 特 定 すること。
7.20.05 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 であって, 共 同 研 究 契 約 規 定 を 使 用 して, 特 許 法 第 103
条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 する 試 みがされた, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行
技 術 を 使 用 するもの
出 願 人 は 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 参 照 事 項 [1]を,この 発 明 がされた 時 に, 発 明 が 共 同 研
究 契 約 の 適 用 を 受 けていたことを 証 明 することによって, 不 適 格 化 しようと 試 みた。しかし
ながら, 出 願 人 は,[2]を 提 出 していない。 出 願 人 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 参 照 事 項
86

を 適 式 に 不 適 格 化 するためには, 欠 落 している 必 要 書 類 を 提 出 しなければならない。これに
関 しては, 特 許 規 則 1.71(g) 及 び 1.104(c) 並 びに MPEP§706.02(l)を 参 照 のこと。
更 に, 出 願 人 は, 適 用 されている 技 術 を, 出 願 において 開 示 された 発 明 がこの 出 願 に 係 る 発
明 者 に 由 来 したものであり, 従 って,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく
証 明 によって, 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づき, 適 用 されている 技 術 より 先 の 日 付 とすること
の 何 れかによって 克 服 することができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく
参 照 事 項 を 不 適 格 にする 試 みがされたが,その 不 適 格 化 の 試 みが 有 効 でなかった 場 合 のもの
を 包 含 する 全 ての 指 令 に 含 まれなければならない。
2. 括 弧 1 において, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 を 求 める 参 照 事 項 を 特 定 するこ
と。
3. 括 弧 2 において, 不 適 格 化 の 試 みが 有 効 でない 理 由 を 特 定 すること。その 理 由 は, 特 許 法
第 103 条 (c)の 法 定 要 件 又 は CREATE 法 に 関 連 する 規 則 要 件 の 不 遵 守 , 例 えば, 所 要 の 陳 述 書
の 不 提 出 又 は 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 めるための 明 細 書 補 正 の 不 履 行 であるかもしれ
ない。 特 許 規 則 1.104(c)(4) 参 照 。
7.21 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a)
クレーム[1]は,[2]に 対 する 特 許 性 がないので, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 される。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.20 又 は 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれなければな
らない。
2. この 様 式 文 例 には,グラハム 対 ディア 事 件 の 判 断 基 準 (Graham v. Deere test)を 適 用 する
拒 絶 についての 理 由 が 続 かなければならない。
3. 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 に 依 拠 している 場 合 は, 参 照 事 項 の 先 行 技 術
日 を 決 定 するために,アメリカ 発 明 者 保 護 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)
を 使 用 すること。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願
日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 換 言 すれば,プレ
AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段
階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第
121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたも
のであることが 条 件 とされる。 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 に 対 する 審 査 官 ノートを 参 照 事 項
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 補 助 として 参 照 のこと。
4. この 拒 絶 の 適 用 可 能 性 ( 例 えば, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 参 照
事 項 としての 先 行 技 術 の 利 用 可 能 性 )が,その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 不 適 格 と
されることを 妨 げる 場 合 は, 様 式 文 例 7.20.01 がこの 様 式 文 例 の 後 に 続 かなければならない。
5. この 拒 絶 が, 特 許 法 第 103 条 (a)の 仮 拒 絶 であって, 特 許 又 は 公 開 された 場 合 に 特 許 法 第
102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 構 成 することになる 同 時 係 属 中 の 出 願 を 基 にするものである
場 合 は,この 様 式 文 例 の 代 わりに 様 式 文 例 7.21.01 を 使 用 すること。
87

7.21.01 仮 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a), 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者
クレーム[1]は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 仮 の 拒 絶 がされるが,その 理 由 は, 同 時 に 係
属 している 出 願 番 号 [2]の 出 願 であって, 本 件 出 願 と 共 通 の[3]を 有 するものに 関 して 自 明 で
あるということにある。 同 時 係 属 出 願 に 係 る 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 を 理 由 として,それは,
公 開 又 は 特 許 がされたときは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成 することになろう。
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 抵 触 する 出 願 についての 将 来 の 公 開 又 は 特 許 付 与
についての 推 定 を 基 にしている。[4]
この 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 出 願 において 開 示 されているが,クレームされていない 発 明 はこの
出 願 の 発 明 者 に 由 来 したものであって,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づ
く 証 明 , 又 は 本 件 出 願 に 係 る 発 明 の 日 付 が 同 時 係 属 出 願 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 より 前 である
旨 の 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 証 明 の 何 れかによって, 克 服 することができる。この 拒 絶 はま
た, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 関 し, 同 時 係 属 中 の 出 願 が 先 行 技 術 として 特 許 法 第
103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 されるという 旨 の 証 明 によっても 克 服 することができる。MPEP
§706.02(l)(1) 及 び§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は,クレームであって, 先 の 合 衆 国 出 願 日 を 有 する 同 時 係 属 中 の 出 願 におけ
る 開 示 から 特 許 性 の 上 で 区 別 することができず,かつ, 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共
通 の 発 明 者 を 有 するものを 仮 に 拒 絶 するために 使 用 される。この 様 式 文 例 は,2004 年 12 月
10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 に 関 し, 同 時 係 属 中 の 出 願 が 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 において,
特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 化 される 場 合 には, 使 用 してはならない。
MPEP§706.02(l)(3) 参 照 。
2. 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 を 決 定 するためには,アメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)
によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 すること。ただし , 同 時 係 属 出 願 参 照 事
項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は
間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際
出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29
日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)
に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 である 場 合 は, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日
を 決 定 するために,プレ AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。 様 式 文 例 7.12
及 び 7.12.01 についての 審 査 官 ノートを, 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 するための 補 助 と
して 参 照 のこと。
3. クレームされている 発 明 が 同 時 係 属 中 の 出 願 に 全 面 的 に 開 示 されている 場 合 は, 様 式 文 例
7.15.01 を 使 用 すること。
4. 括 弧 3 に ,「 譲 受 人 」 又 は「 発 明 者 」の 何 れかを 挿 入 すること。
5. 括 弧 4 に, 自 明 性 についての 説 明 を 挿 入 すること。
6. クレームされている 発 明 が 同 時 係 属 中 の 出 願 においてもクレームされている 場 合 は, 様 式
文 例 8.33 及 び 8.37 を 使 用 して, 仮 の 自 明 性 二 重 特 許 拒 絶 が 追 加 的 に 行 われなければならな
い。
7. 同 時 係 属 中 の 出 願 はまた, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 であり,かつ,そ
の 同 時 係 属 中 の 出 願 が 特 許 法 第 103 条 (c)により, 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 における 先 行 技 術
88

として 不 適 格 化 されていないことを 証 拠 が 示 す 場 合 は, 様 式 文 例 7.21 を 使 用 して, 拒 絶 が 追
加 的 にされなければならない( 例 えば, 出 願 人 が, 様 式 文 例 8.28 を 使 用 して 行 われた 要 求 に
対 する 応 答 として, 先 の 発 明 者 を 指 名 した 場 合 )。
7.21.02 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a), 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者
クレーム[1]は,[2]に 関 して 自 明 であるとして, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 される。
適 用 された 参 照 事 項 は, 当 該 出 願 と 共 通 する[3]を 有 している。 参 照 事 項 の 有 効 な 合 衆 国 出 願
日 がそれより 先 であるという 理 由 により,それは 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成
する。 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づくこの 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる:(1)
参 照 事 項 において 開 示 されているが,クレームされてはいない 発 明 は,この 出 願 の 発 明 者 に
由 来 したものであって,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 ,(2) 参
照 事 項 において 開 示 されているが,クレームされてはいない 主 題 に 対 応 する, 出 願 のクレー
ムされた 主 題 の 発 明 日 であって, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 参 照 事 項 の 有 効 出 願 日 より 前 であ
るものの 証 明 , 又 は(3) 特 許 規 則 1.130 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって,その 出 願
及 び 参 照 事 項 が 現 在 , 同 一 人 によって 所 有 されていること, 及 び 出 願 において 記 名 されてい
る 発 明 者 は 特 許 法 第 104 条 に 基 づく 先 の 発 明 者 であることを 陳 述 しており, 特 許 規 則
1.321(c)に 従 ったターミナルディスクレーマーが 添 付 されているもの。この 拒 絶 はまた, 特
許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 関 し, 同 時 係 属 中 の 出 願 が 先 行 技 術 として 特 許 法 第 103 条 (c)
に 基 づいて 不 適 格 化 される 旨 の 証 明 によって 克 服 することができる。MPEP§706.02(l)(1) 及
び§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。[4]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 先 の 出 願 日 を 有 する 参 照 事 項 ( 特 許 又 は 公 開 された 出 願 )であって,クレ
ームされた 発 明 を 開 示 しており,かつ, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての
資 格 を 有 するものを 使 用 して, 拒 絶 するために 使 用 される。 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 (a)
又 は(b)に 基 づいて 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 してはならな
い(その 代 わりに, 様 式 文 例 7.21 を 使 用 しなければならない)。 参 照 事 項 は, 共 通 の 譲 受 人 又
は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 の 何 れかを 有 していなければならない。この 様 式 文 例 は, 参
照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 において, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づき, 先 行 技 術 として 不
適 格 であるとされる 場 合 は, 出 願 に 関 して 使 用 してはならない。MPEP§706.02(l)(3) 参 照 。
2. 1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)によって 修 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)が, 参 照 事
項 が 次 に 掲 げるものの 1 である 場 合 は, 適 用 されなければならない。
a. 合 衆 国 特 許 又 は 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 特 許 出 願 の 公 開
b. 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 する 場 合 において, 当 該 国 際 出 願 か
ら 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 当 該 国 際 出 願 の 合 衆 国 若 しくは WIPO 公 開
様 式 文 例 7.12 についての 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を
決 定 するための 補 助 として 参 照 のこと。
3. 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許
である 場 合 には,プレ AIPA 特 許 法 第 102 条 (e)が 使 用 されなければならない。 様 式 文 例
7.12.01 についての 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 す
るための 補 助 として 参 照 のこと。
4. 括 弧 3 に,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。
89

5. 括 弧 4 に, 自 明 性 についての 説 明 を 挿 入 すること。
7.22 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a), 追 加 の 考 慮 事 項
クレーム[1]は,[2]であって, 上 記 クレーム[3]に 適 用 されるもの, 及 び[4]の 追 加 の 考 慮 事
項 によって, 特 許 を 受 けることができないものとして, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 さ
れる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.21 が 置 かれなければならない。
2. この 様 式 文 例 の 後 には,グラハム 対 ディア 事 件 の 判 断 基 準 を 適 用 する 拒 絶 についての 説 明
が 置 かれなければならない。
3. 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 に 依 拠 している 場 合 は, 参 照 事 項 の 先 行 技 術
日 を 決 定 するために,アメリカ 発 明 者 保 護 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)
を 使 用 すること。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願
日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 換 言 すれば,プレ
AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段
階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第
121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたも
のであることが 条 件 とされる。 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 に 対 する 審 査 官 ノートを 参 照 事 項
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 上 での 補 助 として 参 照 のこと。
7.23 グラハム 対 ディア 事 件 , 自 明 性 判 断 基 準
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 自 明 性 を 判 断 するための 背 景 を 確 認 するために 用 いられる,
Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)に 記 載 されている, 事 実 に 関
する 照 会 は, 次 のように 要 約 される。
1. 先 行 技 術 の 範 囲 及 び 内 容 を 決 定 すること
2. 先 行 技 術 と 問 題 となっているクレームとの 差 異 を 確 認 すること
3. 当 該 技 術 に 関 する 通 常 の 技 術 レベルを 決 定 すること
4. 出 願 の 中 に 存 在 し, 自 明 性 又 は 非 自 明 性 を 示 す 客 観 的 証 拠 を 検 討 すること
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 該 当 する 場 合 は,グラハム 対 ディアの 使 用 の 主 張 に 対 する 回 答 として 使 用
することができる。
7.27 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 (a)
クレーム[1]は,[3]によって 予 測 されていたとして, 又 は 択 一 的 に, 特 許 法 第 103 条 (a)に
基 づいて[3]によって 自 明 的 であるとして, 特 許 法 第 102 条 ([2])に 基 づいて 拒 絶 される。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 の 代 替 として 一 般 的 に 使 用 することを 予 定
されてはいない。 換 言 すれば, 可 能 な 限 り, 特 許 法 第 102 条 又 は 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく
単 一 の 拒 絶 は, 様 式 文 例 7.15 から 7.19 まで,7.21 及 び 7.22 の 内 の 適 切 なものを 使 用 して
行 われるべきである。この 様 式 文 例 を 使 用 することができる 状 況 の 例 は 次 の 通 りである。
90

a. クレームの 解 釈 に 争 いがあるか 又 は 争 いが 生 じる 可 能 性 がある 場 合 ,すなわち,1 の 解 釈
によれば, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 が 適 切 であり, 別 の 解 釈 によれば, 特 許 法 第 103 条
(a)に 基 づく 拒 絶 が 適 切 である 場 合 。クレームの 解 釈 に 関 する 指 針 については,MPEP§2111
から§2116.01 までを 参 照 のこと。
b. 参 照 事 項 が, 特 性 及 び 機 能 を 除 き,クレームに 関 する 制 限 の 全 てを 開 示 しており,かつ,
審 査 官 が, 参 照 事 項 がクレームされた 発 明 を 予 測 する, 又 はそれを 自 明 とする 特 性 を 本 来 的
に 有 するか 否 かを 決 定 することはできないが, 挙 証 責 任 を,In re Fitzgerald, 619 F.2d 67,
205 USPQ 594 (CCPA 1980)の 場 合 のように, 出 願 人 に 移 転 する 根 拠 を 有 している 場 合 。MPEP
§2112 から§2112.02 までを 参 照 のこと。
c. 参 照 事 項 が,In re Schaumann, 572 F.2d 312, 197 USPQ 5 (CCPA 1978)の 場 合 のように,
クレームされている 種 を 公 衆 の 占 有 に 置 く 小 さい 属 を 教 示 しており,かつ,その 属 が 特 許 法
第 102 条 に 基 づく 拒 絶 を 正 当 化 するのに 十 分 な 程 小 さくない 場 合 であっても,その 種 が 自 明
である 場 合 。MPEP§2131.02 及 び§2144.08 を, 属 の 開 示 による 種 の 予 測 性 及 び 自 明 性 に 関 す
る 更 なる 情 報 のために, 参 照 のこと。
d. 参 照 事 項 が 製 品 を 教 示 しており,それがプロダクト・バイ・プロセス・クレームに 記 載 さ
れている 製 品 と, 異 なるプロセスによって 生 産 されていても, 同 一 であるか, 又 は 自 明 の 異
形 体 と 思 われる 場 合 。 次 の 事 件 参 照 。In re Marosi, 710 F.2d 799, 218 USPQ 289 (Fed. Cir.
1983) 及 び In re Thorpe, 777 F.2d 695, 227 USPQ 964 (Fed. Cir. 1985)。MPEP§2113 も 参
照 。
e. 参 照 事 項 が,ミーンズ・プラス・ファンクション 制 限 を 除 き,クレーム 制 限 の 全 てを 教 示
しており,かつ, 審 査 官 が, 参 照 事 項 に 開 示 されている 要 素 がクレームされている 要 素 と 均
等 物 であり, 従 って, 予 測 性 を 有 しているか 否 か, 又 は 先 行 技 術 要 素 はクレームされている
要 素 の 自 明 の 異 形 体 であるか 否 かについて 確 信 が 持 てない 場 合 。MPEP§2183 から§2184 まで
参 照 。
f. 参 照 事 項 において 開 示 されており,かつ, 出 願 人 によってクレームされている 範 囲 が 重 複
しているが, 参 照 事 項 がクレームされている 範 囲 内 での 特 定 見 本 を 包 含 していない 場 合 。 次
の 事 件 における 同 意 意 見 参 照 。Ex parte Lee, 31 USPQ2d 1105 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)。
MPEP§2131.03 参 照 。
2. クレームの 解 釈 がクレームを 不 明 確 のものとしている 場 合 は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に
基 づく 拒 絶 が 適 切 であるかもしれない。
3. 括 弧 [2]には, 丸 括 弧 内 の 該 当 する 項 の 文 字 を 挿 入 すること。
4. 完 全 な 説 明 が,この 様 式 文 例 の 後 に 続 かなければならない。
5. 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 に 依 拠 している 場 合 は, 参 照 事 項 の 先 行 技 術
日 を 決 定 するために,アメリカ 発 明 者 保 護 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)
を 使 用 すること。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願
日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 換 言 すれば,プレ
AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段
階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第
121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたも
のであることが 条 件 とされる。 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 に 対 する 審 査 官 ノートを 参 照 事 項
91

の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 上 での 補 助 として 参 照 のこと。
6. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07, 様 式 文 例 7.08 から 7.14 までの 内 の 該 当 するも
の 1 又 は 複 数 , 及 び 様 式 文 例 7.20 又 は 様 式 文 例 7.103 が 置 かれなければならない。
706.02(n) 生 物 工 学 的 方 法 の 出 願 ; 特 許 法 第 103 条 (b) [R-1]
特 許 法 第 103 条 特 許 性 要 件 ; 非 自 明 の 主 題
*****
(b)(1) (a)の 規 定 に 拘 らず,かつ, 特 許 出 願 人 が 本 項 に 基 づいて 手 続 を 進 めることを 適 時 に
選 択 したときは, 生 物 工 学 的 方 法 であって, 第 102 条 に 基 づく 新 規 性 を 有 し,かつ,(a)に 基
づく 非 自 明 性 を 有 する 組 成 物 を 使 用 する 又 は 生 じさせるものは, 次 の 条 件 に 該 当 する 場 合 は,
非 自 明 であると 考 えられるものとする。
(A) 方 法 及 び 組 成 物 に 対 するクレームが, 同 一 の 特 許 出 願 又 は 同 一 の 有 効 出 願 日 を 有 する 別
途 の 特 許 出 願 の 何 れかに 含 まれていること, 及 び
(B) その 組 成 物 及 び 方 法 が, 発 明 がされた 時 に, 同 一 人 によって 所 有 されていた 又 は 同 一 人
への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたこと
(2) (1)に 基 づいて 方 法 に 関 して 発 行 される 特 許 は,
(A) その 方 法 において 使 用 され, 又 はその 方 法 によって 作 成 される 組 成 物 に 対 するクレーム
も 含 んでいなければならず, 又 は
(B) 当 該 組 成 物 が 他 の 特 許 においてクレームされている 場 合 は, 第 154 条 に 拘 らず, 当 該 他
の 特 許 の 満 了 日 と 同 日 に 満 了 するように 定 められていなければならない。
(3) (1)の 適 用 上 ,「 生 物 工 学 的 方 法 」という 用 語 は 次 のものを 意 味 する。
(A) 遺 伝 学 的 に 単 細 胞 若 しくは 多 細 胞 有 機 体 を 改 変 する, 又 はそれ 以 外 に 誘 導 する 方 法 であ
って, 次 に 掲 げる 目 的 を 有 するもの
(i) 外 生 的 ヌクレオチド 配 列 を 表 現 させること
(ii) 内 生 的 ヌクレオチド 配 列 の 表 現 を 抑 制 , 消 滅 , 増 大 若 しくは 改 変 させること, 又 は
(iii) 当 該 有 機 物 と 自 然 には 関 連 していない 一 定 の 生 理 学 的 特 徴 を 表 現 させること
(B) 単 クローン 抗 体 のような 特 定 の 蛋 白 質 を 表 現 する 細 胞 列 を 生 じる 細 胞 融 合 処 理 , 及 び
(C) (A) 若 しくは(B), 又 は(A) 及 び(B)の 組 合 せによって 定 義 される 方 法 によって 生 産 される
製 品 を 使 用 する 方 法
*****
特 許 法 第 103 条 (b)は 生 物 工 学 的 な 方 法 に 限 り 適 用 可 能 である。 特 許 法 第 103 条 (b)は, 一 定
の 非 自 明 な 生 物 工 学 的 組 成 物 の 使 用 又 は 生 成 に 係 る 方 法 クレームについての 特 許 法 第 103 条
(a)に 基 づく 拒 絶 を 排 除 している。
特 許 法 第 103 条 (b)は 次 のことを 要 求 している。
(A) 生 物 工 学 的 方 法 及 び 組 成 物 が, 同 一 の 特 許 出 願 又 は 同 一 の 有 効 出 願 日 を 有 する 別 途 の 特
許 出 願 の 何 れかに 含 まれていること
(B) 生 物 工 学 的 方 法 及 び 組 成 物 の 両 方 が,その 方 法 が 発 明 された 時 に, 同 一 人 によって 所 有
されていた 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたこと
(C) 方 法 に 関 して 発 行 される 特 許 が,その 方 法 において 使 用 される 若 しくは 生 成 される 組 成
物 についてのクレームも 包 含 していること, 又 は 方 法 と 組 成 物 が 別 異 の 特 許 として 存 在 して
いる 場 合 は,その 両 方 の 特 許 が 同 日 に 満 了 すること
92

(D) 生 物 工 学 的 方 法 が 特 許 法 第 103 条 (b)に 記 載 されている 定 義 に 該 当 すること, 及 び
(E) 特 許 法 第 103 条 (b)の 規 定 に 基 づいて 手 続 をするために, 適 時 の 選 択 がされること
特 許 法 第 103 条 (b)に 基 づいて 手 続 をするための 選 択 は, 特 許 規 則 1.182 に 基 づく 申 請 の 方 法
によって 行 われなければならない。その 申 請 は, 特 許 法 第 103 条 (b)に 記 載 されている 要 件 の
全 てが 満 たされていることを 確 認 しなければならない。
選 択 が 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶 がされていない 組 成 物 クレームを 包 含 す
る 出 願 に 関 しての, 発 行 手 数 料 の 納 付 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 の 内 の 何 れか 早 い 方 より 遅
くないときに 行 われる 場 合 は,その 選 択 は, 通 常 , 適 時 にされたものと 考 えられる。
少 なくとも 1 の 組 成 物 クレームが 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶 されていない
出 願 に 関 しては, 特 許 法 第 103 条 (b)の 選 択 は, 組 成 物 クレームに 対 応 する 方 法 クレームの 記
録 を 求 める 申 請 書 及 び 補 正 書 を 提 出 することによってすることができる。
1995 年 11 月 1 日 以 降 に 係 属 する 出 願 であって, 発 行 手 数 料 が 1996 年 3 月 26 日 前 に 納 付 さ
れているものに 関 しては, 特 許 法 第 103 条 (b)に 基 づく 適 時 性 要 件 は, 特 許 規 則 1.312(b)の
条 件 が 充 足 されている 場 合 は, 満 たされていると 考 えられる。しかしながら, 特 許 が, 欺 く
意 図 のない 過 ちの 結 果 として 選 択 なしに, 特 許 法 第 103 条 (b)の 利 益 を 主 張 する 出 願 に 対 して
付 与 される 場 合 は, 特 許 権 者 は, 特 許 法 第 103 条 (b)の 処 理 に 対 して 適 格 である 方 法 クレーム
の 検 討 を 可 能 ならしめるために, 再 発 行 出 願 をすることができる。
MPEP§2116.01 を, 連 邦 巡 回 の 判 決 ,In re Ochiai, 71 F.3d 1565, 37 USPQ 1127 (Fed. Cir.
1995) 及 び In re Brouwer, 77 F.3d 422, 37 USPQ2d 1663 (Fed. Cir. 1996)における 論 議 に
関 して, 参 照 のこと。それは, 他 の 場 合 には 在 来 的 である 方 法 が, 非 自 明 の 製 品 を 作 成 する
又 は 使 用 する 場 合 に 特 許 を 受 けることができるか 否 かという 一 般 的 問 題 について 論 じている。
In re Ochiai 及 び In re Brouwer に 関 する 連 邦 巡 回 の 判 決 を 考 慮 すれば, 出 願 人 が 特 許 法 第
103 条 (b)に 依 拠 する 必 要 は 稀 になる。1184 O.G. 86 (Comm'r Pat. 1996)も 参 照 のこと。 有
効 性 の 推 定 を 基 礎 とする, 特 許 法 第 103 条 (b)(1)に 基 づく 非 自 明 性 の 決 定 の 効 果 に 関 しては,
特 許 法 第 282 条 を 参 照 のこと。
706.03 先 行 技 術 に 基 づかない 拒 絶
出 願 審 査 の 主 要 目 的 は,クレームが 先 行 技 術 に 勝 る 特 許 性 を 有 するか 否 かを 決 定 することで
ある。この 検 討 は, 非 先 行 技 術 拒 絶 又 は「 技 術 的 」 拒 絶 が 不 当 に 重 視 され, 二 次 的 地 位 に 格
下 げされてはならない。 審 査 における 努 力 は, 真 に 本 質 的 な 事 項 に 集 中 されるべきであり,
実 際 に 決 定 的 ではない 技 術 的 拒 絶 に 関 する 努 力 は 最 小 化 し 又 は 消 滅 させるべきである。 重 大
な 技 術 的 拒 絶 が 適 切 である 場 合 ( 例 えば, 適 切 な 開 示 の 欠 落 , 不 当 な 広 さ, 有 用 性 等 )は,そ
のような 拒 絶 は, 定 型 的 表 現 を 伴 う 単 なる 結 論 によってではなく, 理 由 についての 全 面 的 展
開 を 付 して 記 述 されるべきである。
非 法 定 主 題 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§706.03(a),§2105,§2106 から§2106.02 まで, 及 び§
2107 から§2107.02 までにおいて 説 明 される。 原 子 力 法 によって 禁 止 された 主 題 に 基 づく 拒
絶 は,MPEP§706.03(b)において 説 明 される。 二 重 クレームに 基 づく 拒 絶 は,MPEP§706.03(k)
において,また, 二 重 特 許 拒 絶 は,MPEP§804 において 取 り 上 げられる。 新 規 事 項 を 理 由 と
する 拒 絶 については,MPEP§706.03(o)を 参 照 のこと。 許 可 を 得 ずに 行 われる 外 国 出 願 は,MPEP
§706.03(s)において 論 じられる。インターフェアレンス 又 は 公 然 使 用 手 続 後 の 権 利 の 部 分 放
棄 , 既 判 事 項 及 び 再 発 行 は,MPEP§706.03(u)から§706.03(x)までにおいて 説 明 される。 特
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許 法 第 112 条 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§2161 から§2174 までにおいて 論 じられる。 様 式 文 例 の
文 言 が 拒 絶 を 言 明 する 庁 指 令 に 組 み 込 まれる 場 合 は, 拒 絶 理 由 に 関 する 誤 解 の 発 生 は 少 なく
なるであろう。
706.03(a) 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 [R-5]
I. 主 題 の 適 格 性
特 許 は, 新 規 かつ 有 用 な 発 明 及 び 発 見 の 全 てに 対 しては 与 えられない。 発 明 又 は 発 見 の 主 題
は, 特 許 法 第 101 条 によって 定 められている 範 囲 内 になければならず, 同 条 は,「 新 規 かつ 有
用 な 方 法 , 機 械 , 製 品 若 しくは 組 成 物 , 又 はそれらについての 新 規 かつ 有 用 な 改 良 」にのみ,
特 許 が 付 与 されることを 認 めている。
特 許 法 第 100 条 に 定 義 されている 用 語 「 方 法 」は, 方 法 , 技 法 又 は 手 法 を 意 味 し, 既 知 の 方
法 , 機 械 , 製 造 物 , 組 成 物 又 は 材 料 の 新 しい 用 途 を 含 む。
生 物 である 主 題 の 特 許 適 格 性 については MPEP§2105 を,また , 主 題 適 格 性 一 般 に 関 する 指 針
については,MPEP§2106 を 参 照 のこと。
これまで, 判 決 により 法 定 分 類 の 範 囲 が 決 定 されてきた。 法 律 に 基 づき, 特 許 性 を 有 さない
とされる 主 題 は 次 の 通 りである。
A. 印 刷 物
例 えば, 印 刷 物 の 単 なる 配 置 は,「 製 造 物 」に 見 えたとしても, 法 定 分 類 に 入 らないものとし
て 拒 絶 される。 次 の 事 件 参 照 。In re Miller, 418 F.2d 1392, 164 USPQ 46 (CCPA 1969); Ex
parte Gwinn, 112 USPQ 439 (Bd. App. 1955); 及 び In re Jones, 373 F.2d 1007, 153 USPQ
77 (CCPA 1967)。
B. 天 然 物
同 様 に, 自 然 界 に 発 生 し, 実 質 的 に 改 変 されていないものは「 製 造 物 」ではない。 頭 と 消 化
管 が 取 り 除 かれている 海 老 はその 例 である。Ex parte Grayson, 51 USPQ 413 (Bd. App. 1941)。
C. 科 学 原 理
有 形 構 造 から 分 離 された 科 学 原 理 は, 法 定 分 類 内 にないものとして 拒 絶 することができる。
O'Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62 (1854)。
主 題 はまた,MPEP§706.03(b)において 説 明 する 原 子 力 法 によって 更 に 制 限 される。
II. 有 用 性
有 用 性 の 欠 如 を 理 由 とする 拒 絶 は, 永 久 運 動 を 含 めて, 更 に 特 定 的 な 実 施 不 能 の 理 由 を 含 む。
有 用 性 の 欠 如 を 理 由 とする 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 は, 発 明 が 些 末 であり, 詐 欺 的 であ
り, 又 は 公 序 良 俗 に 違 反 するという 理 由 を 基 礎 としてはならない。 次 の 事 件 参 照 。Juicy Whip
Inc. v. Orange Bang Inc., 185 F.3d 1364, 1367-68, 51 USPQ2d 1700, 1702-03 (Fed. Cir.
1999)(「 何 年 か 前 ,( 複 数 の) 裁 判 所 が 賭 博 装 置 に 関 する 特 許 を,それが 道 徳 に 反 していると
いう 理 由 で 無 効 にした...ただし,それは 今 では, 法 律 ではない... 連 邦 議 会 は, 特 許 関 係 諸
法 が 合 衆 国 の 福 祉 権 能 ,その 用 語 が 意 味 するところの, 共 同 体 の 健 康 , 良 俗 , 治 安 , 総 合 的
福 祉 を 増 進 させる 権 限 に 代 えるよう 意 図 したことは 決 してない... 我 々は 特 許 法 第 101 条 に
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は, 発 明 が 公 衆 の 一 部 を 愚 弄 する 能 力 を 有 するということから,それは 特 許 性 を 有 さないと
判 断 すべき 理 由 を 見 出 さない。」)。この 拒 絶 に 対 する 法 定 根 拠 は 特 許 法 第 101 条 である。 有
用 性 欠 如 を 理 由 とする 拒 絶 に 関 する 指 針 については MPEP§2107 を 参 照 のこと。 有 用 性 要 件 に
関 する 判 例 については MPEP§2107.01 から§2107.03 までを 参 照 のこと。
様 式 文 例 7.04 から 7.05.03 を 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 をする 場 合 に 使 用 すること。
7.04 法 的 根 拠 についての 陳 述 , 特 許 法 第 101 条
特 許 法 第 101 条 の 条 文 は 次 の 通 りである。
新 規 かつ 有 用 な 方 法 , 機 械 , 製 造 物 若 しくは 組 成 物 , 又 はそれらについての 新 規 かつ 有 用 な
改 良 を 発 明 又 は 発 見 した 者 は, 本 法 の 条 件 及 び 要 件 に 従 うことを 条 件 として,それについて
の 特 許 を 取 得 することができる。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 実 体 審 査 に 関 する 最 初 の 指 令 及 び 最 終 拒 絶 の 全 てにおける 特 許 法 第 101 条
の 最 初 の 使 用 に 先 行 しなければならない。
7.05 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 ,- 見 出 しのみ-( 有 用 性 , 法 定 外 , 実 施 不 能 )
クレーム[1]は 特 許 法 第 101 条 に 基 づいて 拒 絶 される, 理 由 は
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 後 には, 様 式 文 例 7.05.01 から 7.05.03 までの 内 の 何 れか 1 又 は 他 の 適 切
な 理 由 が 置 かれなければならない。
2. 法 律 の 記 述 及 び 様 式 文 例 7.05.01 から 7.05.03 までの 使 用 又 は 他 の 理 由 に 続 けて, 拒 絶 を
説 明 すること。
3. 他 の 状 況 に 関 しては,MPEP§706.03(a) 及 び§2105 から§2107.03 までを 参 照 のこと。
4. 最 初 の 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においては,この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.04 が 置 かれなけれ
ばならない。
7.05.01 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 , 法 定 外
クレームされている 発 明 は 法 定 外 主 題 を 対 象 としており,その 理 由 [1]
審 査 官 ノート:
括 弧 1 において,クレームされている 発 明 が 特 許 適 格 の 主 題 でない 理 由 , 例 えば, 次 の 理 由
を 説 明 すること。
(a) クレームされている 発 明 が 特 許 法 第 101 条 に 記 述 されている 4 種 の 特 許 適 格 主 題 ( 方 法 ,
機 械 , 製 造 物 又 は 合 成 物 )の 少 なくとも 1 に 該 当 していない 理 由 , 又 は
(b) クレームされている 発 明 が 特 許 法 第 101 条 に 対 する 法 的 除 外 事 項 (すなわち, 抽 象 観 念 ,
自 然 現 象 , 又 は 自 然 法 則 )を 対 象 としており, 当 該 法 的 除 外 事 項 の 実 際 的 応 用 を 対 象 としてい
ないとする 理 由 ( 例 えば,そのクレームが 物 質 的 変 容 を 必 要 とせず,また,クレームされてい
る 発 明 が 有 用 であり, 具 体 的 であり,かつ, 有 形 の 結 果 を 生 じていないことによる), 又 は
(c) クレームされている 発 明 が, 抽 象 観 念 , 自 然 現 象 又 は 自 然 法 則 に 関 し,あらゆる 実 質 的 ,
実 際 的 利 用 を 許 容 不 能 の 形 で 包 含 しており,それにより,その 利 用 を 排 除 しているとする 理
由
7.05.02 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 , 有 用 性 の 欠 如
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クレームされた 発 明 は 特 許 性 のある 有 用 性 を 欠 如 している。[1]
審 査 官 ノート:
括 弧 1 に, 有 用 性 の 欠 如 についての 理 由 を 提 供 すること。MPEP§706.03(a) 及 び§2105 から
§2107.03 まで 参 照 。
7.05.03 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 , 実 施 不 能
開 示 されている 発 明 は 実 施 不 能 であり, 有 用 性 を 欠 く。[1]
審 査 官 ノート:
括 弧 1 において, 発 明 が 実 施 不 能 である 理 由 を 説 明 すること。
7.05.04 特 許 法 第 101 条 及 び 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 有 用 性 の 拒 絶
クレーム[1]は 特 許 法 第 101 条 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は,クレームされている 発
明 が, 主 張 されている[2] 有 用 性 又 は 十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何 れにかによって 裏 付 け
られていないことにある。
[3]
クレーム[4]も, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 される。 特 に,クレームされている
発 明 は, 上 記 の 理 由 により, 主 張 されている[5] 有 用 性 又 は 十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何
れかによって 裏 付 けられておらず, 明 らかに, 当 該 技 術 の 熟 練 者 が,クレームされている 発
明 を 使 用 する 方 法 が 分 からないと 思 われるからである。
審 査 官 ノート:
1. 明 細 書 が,その 技 術 における 熟 練 者 がクレームされている 発 明 を 行 うことを 可 能 にしない
場 合 , 又 は 択 一 的 理 由 が 実 施 化 拒 絶 を 支 持 する 場 合 は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 実 施 化 に
基 づく 別 途 の 拒 絶 が,In re Wands, 858 F.2d 731, 8 USPQ2d 1400 (Fed. Cir. 1988)に 記 載
されている 要 因 及 び 不 当 な 実 験 分 析 を 使 用 して 行 われなければならない。MPEP§2164 から
2164.08(c)まで 参 照 。
2. 下 記 様 式 A,B 又 は C の 内 の 該 当 するものを 使 用 すること。
様 式 A:
(a) 括 弧 1 及 び 4 に, 同 一 のクレーム 番 号 を 挿 入 すること。
(b) 2 及 び 5 の 挿 入 文 言 に「 特 定 的 かつ 実 質 的 な」を 挿 入 すること。
(c) 括 弧 3 に,クレームされている 発 明 が, 主 張 されている 特 定 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 又 は
十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何 れかによって 裏 付 けされていないということについての 説
明 を 挿 入 すること。
(d) 様 式 A は, 有 用 性 の 主 張 がない 場 合 , 及 び 有 用 性 の 主 張 はあるが,その 有 用 性 が 特 定 的
かつ 実 質 的 でない 場 合 に 使 用 されるべきである。
様 式 B:
(a) 括 弧 1 及 び 4 に, 同 一 のクレーム 番 号 を 挿 入 すること。
(b) 2 及 び 5 の 挿 入 文 言 に「 信 頼 できる」を 挿 入 すること。
(c) 括 弧 3 に,クレームされている 発 明 が, 主 張 されている, 信 頼 できる 有 用 性 又 は 十 分 に
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証 明 されている 有 用 性 の 何 れかに 拠 って 裏 付 けされていないということについての 説 明 を 挿
入 すること。
様 式 C:
クレームが 複 数 の 有 用 性 を 有 している 場 合 において,これらの 有 用 性 に 具 体 的 かつ 実 質 的 で
ないものがあり, 信 頼 性 を 欠 くものがあるが, 何 れも, 具 体 的 , 実 質 的 かつ 信 頼 性 のあるも
のではないときに 使 用 する。
(a) 括 弧 1 及 び 4 に, 同 一 のクレーム 番 号 を 挿 入 すること。
(b) 2 及 び 5 の 挿 入 文 言 に「 特 定 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 の 主 張 , 信 頼 できる」を 挿 入 するこ
と。
(c) 括 弧 3 に,クレームされている 発 明 が, 主 張 されている, 特 定 的 かつ 実 質 的 有 用 性 , 主
張 されている, 信 頼 できる 有 用 性 , 又 は 十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何 れかによって 裏 付
けされていないということについての 説 明 を 挿 入 すること。
706.03(b) 原 子 力 法 による 禁 止 [R-2]
特 許 を 受 けることができる 事 項 に 関 する 制 限 が,1954 年 原 子 力 法 によって 課 せられている。
同 法 第 151 条 (a)(42U.S.C. 2181(a))の 条 文 の 一 部 は, 次 の 通 りである。
今 後 , 特 許 は, 発 明 又 は 発 見 であって, 核 兵 器 における 特 殊 な 核 物 質 又 は 原 子 力 の 利 用 にお
いてのみ 有 用 なものに 対 しては, 付 与 されない。
用 語 「 原 子 力 」 及 び「 特 殊 な 核 物 質 」は, 同 法 第 11 条 (42U.S.C. 2014)に 定 義 されている。
第 151 条 (c) 及 び 第 151 条 (d)(42U.S.C. 2181(c) 及 び(d))は, 原 子 力 に 関 する 係 属 中 の 出 願 で
あって,エネルギー 省 の 注 意 を 求 むべきものの 種 類 を 設 定 している。 特 許 規 則 1.14(d)に 基
づき, 特 許 出 願 であって, 原 子 力 に 関 する 発 明 又 は 発 見 を 開 示 している 若 しくは 開 示 してい
ると 思 われる, 又 は 開 示 しているとされるものはエネルギー 省 に 報 告 され,また, 同 省 はそ
の 出 願 を 閲 覧 する 機 会 を 与 えられる。ただし, 当 該 報 告 は,そのように 報 告 される 各 出 願 の
主 題 が, 実 際 に 有 用 であるか, 発 明 若 しくは 発 見 である 旨 , 又 は 当 該 出 願 が, 原 子 力 法 によ
って 指 定 されている 種 類 の 主 題 を 実 際 に 開 示 している 旨 の 決 定 を 構 成 しない。
合 衆 国 特 許 商 標 庁 において 受 領 された 全 ての 出 願 は, 特 許 商 標 庁 長 官 が 原 子 力 法 第 151 条
(d)(42U.S.C. 2181(d))に 基 づくその 責 務 を 遂 行 することができるようにするために, 特 許 規
則 1.14(d)に 基 づいて, 技 術 センター(TC)の 3640 作 業 グループの 職 員 によって 選 別 される。
後 で 追 加 される 書 類 は,それが 受 領 されたときに,その 出 願 が 原 子 力 に 関 連 するように 補 正
されているか 否 かを 決 定 するために, 速 やかに 審 査 官 によって 検 査 されなければならず,ま
た,そのように 関 連 づけられているものは,TC3640 作 業 グループにおける 許 可 及 び 再 検 討 の
ために 送 付 されなければならない。
原 子 力 法 第 151 条 (a)(42U.S.C. 2181(a)) , 第 152 条 (42U.S.C. 2182) 及 び 第 155 条
(42U.S.C.2185)に 基 づく 拒 絶 の 全 ては,TC3640 作 業 グループの 職 員 によってのみ 行 われな
ければならない。
706.03(c) 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-2]
特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§2161 から§2165.04 までにおいて 論 議 され
る。 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 及 び 特 許 法 第 101 条 の 有 用 性 要 件 の 論 議 に 関 しては,MPEP§2107
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から§2107.03 までを 参 照 のこと。 様 式 文 例 7.30.01 及 び 7.30.01 から 7.33.01 までの 該 当
する 様 式 文 例 が, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 をするときに 使 用 されなければなら
ない。
7.30.01 法 定 事 由 についての 陳 述 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落
次 は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 引 用 である。
明 細 書 は, 発 明 について, 及 びそれを 作 成 し, 使 用 する 態 様 及 び 方 法 について,それが 属 す
る 又 はそれと 密 接 に 関 連 している 技 術 における 熟 練 者 がそれを 作 成 し, 使 用 することを 可 能
にするように, 完 全 , 明 瞭 , 簡 潔 かつ 適 切 な 用 語 による 記 述 説 明 を 含 んでいなければならず,
また, 発 明 者 によって 考 えられている,その 発 明 を 実 施 するためのベストモードを 含 んでい
なければならない。
審 査 官 ノート:
1. この 条 文 は, 今 では, 全 ての 庁 指 令 においては 再 引 用 されない。それは, 実 体 に 関 する 最
初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においてのみ 要 求 される。この 条 文 が 実 体 に 関 する 庁 指 令 において
引 用 されない 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。
2. 様 式 文 例 7.30.01 及 び 7.30.02 は, 所 与 の 庁 指 令 において 1 回 に 限 り 使 用 されるべきであ
る。
7.31.01 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 記 述 要 件 , 新 規 事 項 状 況 を 含 む
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 記 述 明 要 件
を 遵 守 していないことにある。このクレームは 主 題 であって, 発 明 者 が,この 出 願 がされた
ときに,クレームされている 発 明 を 保 有 していたことを 関 連 技 術 における 熟 練 者 に 合 理 的 に
伝 えるような 形 では 明 細 書 において 記 述 されていないものを 包 含 している。[2]
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 括 弧 2 において, 出 願 時 の 出 願 において 適 切 に 記 述 されていない 主 題 を(ページ 番 号 , 行
番 号 及 び/ 又 は 図 番 号 に 対 する 適 切 な 言 及 によって) 特 定 し, 審 査 官 の 見 解 についての 説 明 を
提 供 すること。この 説 明 は, 審 査 官 が 提 起 し, 満 足 できるように 解 決 されず,その 結 果 ,ク
レームされている 発 明 についての 出 願 時 における 保 有 に 関 して 疑 義 を 生 じさせている 質 問 を
含 まなければならない。
様 式 文 例 7.31.02 は, 審 査 官 がクレームの 範 囲 内 に 実 施 可 能 なものがないという 見 解 を 有 す
る 場 合 に 使 用 されなければならない。このような 拒 絶 においては, 審 査 官 は,クレームの 範
囲 内 に 実 施 可 能 なものはないとする 全 ての 理 由 の 説 明 しなければならない。 関 連 する 全 ての
問 題 が 確 実 に 提 起 されようにするために,これは, 開 示 における 指 針 に 関 連 するクレームの
広 さに 係 るあらゆる 問 題 を 含 まなければならない。
7.31.02 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 実 施 化 要 件
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 実 施 可 能 化
要 件 を 遵 守 していないことにある。このクレームは, 主 題 であって,それが 属 している, 又
はそれに 密 接 な 関 係 がある 技 術 における 熟 練 者 がその 発 明 を 作 成 及 び/ 又 は 使 用 できるよう
にする 形 で 明 細 書 において 記 述 されていないものを 包 含 している。[2]
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審 査 官 ノート:
1.この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 問 題 が 範 囲 に 関 するものである 場 合 は, 様 式 文 例 7.31.03 が 使 用 されなければならない。
3. 括 弧 2 に, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていない,クレームされている 発 明 を 特 定 すること。
同 時 に, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていない 理 由 を, 該 当 するときは, 次 の 事 件 に 記 載 されて
いる 要 因 を 利 用 して 説 明 すること。In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404
(Fed. Cir. 1998)。また,MPEP§2164.01(a) 及 び§2164.04 も 参 照 のこと。この 説 明 は, 審
査 官 が 提 起 し, 満 足 できるように 解 決 されず,その 結 果 ,クレームされている 発 明 について
の 実 施 可 能 化 に 関 して 疑 義 を 生 じさせている 質 問 があるときは,それも 含 まなければならな
い。
4. 発 明 に 関 する 主 要 な 構 成 部 分 又 は 工 程 がクレームにおいて 記 述 されていない 場 合 は, 様 式
文 例 7.33.01 を 使 用 すること。
様 式 文 例 7.31.03 が,クレームの 範 囲 内 の 一 部 は 実 施 を 可 能 にしているが,クレームがその
範 囲 に 限 定 されていないというのが 審 査 官 の 見 解 である 場 合 に, 使 用 されなければならない。
7.31.03 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 実 施 可 能 化 の 範 囲
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 明 細 書 が[2]
に 関 しては 実 施 を 可 能 にしているが,[3]に 関 する 実 施 可 能 化 条 件 は 合 理 的 な 形 で 提 供 してい
ないことにある。 明 細 書 は,これらのクレームの 範 囲 に 相 応 している 発 明 の[4]の 部 分 に 対 し
て,それが 属 している, 又 はそれと 密 接 な 関 係 がある 技 術 における 熟 練 者 が 実 施 することが
できるようにしていない。[5]
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. この 様 式 文 例 は,クレームの 範 囲 が, 実 施 を 可 能 にする 開 示 の 範 囲 と 同 等 でない 場 合 に 使
用 されるべきである。
3. 括 弧 2 に,クレームされている 主 題 であって, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしているものを 特 定
すること。これは, 明 細 書 中 の 特 定 部 分 に 対 する 言 及 によることができる。
4. 括 弧 3 に,クレームの 局 面 であって, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていないものを 特 定 するこ
と。
5. 括 弧 4 に, 条 文 の 中 の 該 当 する 部 分 のみ,すなわち, 次 に 掲 げるもの 内 の 該 当 するものの
みを 記 入 すること。・ ・ 作 成 する・・,・・ 使 用 する・・, 又 は・・ 作 成 及 び 使 用 する・・
6. 括 弧 5 に,クレームされている 主 題 であって, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていないものを 特
定 すること。 同 時 に, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていない 理 由 を, 適 切 な 場 合 は, 次 の 事 件 に
記 載 されている 要 因 を 利 用 して 説 明 すること。In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400,
1404 (Fed. Cir. 1988)。 併 せて,MPEP§2164.01(a) 及 び§2164.04 も 参 照 のこと。この 説 明
は, 審 査 官 が 提 起 し, 満 足 できるように 解 決 されず,その 結 果 ,クレームされている 発 明 に
ついての 実 施 可 能 化 に 関 して 疑 義 を 生 じさせている 質 問 があるときは,それを 含 まなければ
ならない。
7.31.04 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 :ベストモード 要 件
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 発 明 者 によ
って 意 図 されているベストモードが 開 示 されていないことにある。ベストモード 隠 匿 の 証 拠
99

は,[2]を 根 拠 とする。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 括 弧 2 には,ベストモードが 隠 匿 されている, 例 えば, 出 願 人 の 開 示 の 質 が 非 常 に 貧 弱 で
あって, 実 質 上 , 隠 匿 を 生 じていると 判 断 する 根 拠 を 挿 入 すること。
3. この 様 式 文 例 の 使 用 は 稀 でなければならない。MPEP§2165 から§2165.04 まで 参 照 。
様 式 文 例 7.33.01 は, 審 査 官 の 見 解 が, 出 願 人 によって,クレームされた 発 明 の 実 施 にとっ
て 重 大 又 は 不 可 欠 であると 考 えられている 特 徴 が,クレームに 欠 落 しているというものであ
る 場 合 に 使 用 されなければならない。
7.33.01 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 本 質 的 主 題 がクレームから 欠 落 している( 実 施 化
可 能 要 件 )
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 開 示 が 実 施
を 可 能 にしていないことにある。 発 明 の 実 施 にとって 重 大 又 は 不 可 欠 であるが,クレームに
含 まれていない[2]は,その 開 示 によって 実 施 可 能 にはされていない。In re Mayhew, 527 F.2d
1229, 188 USPQ 356 (CCPA 1976)を 参 照 のこと。[3]。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 括 弧 2 に,クレームから 脱 漏 している 主 題 を 記 述 すること。
3. 括 弧 3 に, 脱 漏 している 主 題 が 重 大 又 は 不 可 欠 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示 すこと。
4. 審 査 官 は, 陳 述 , 主 張 , 日 付 , 図 面 又 は 他 の 証 拠 であって, 特 定 の 特 徴 が 出 願 人 によって
必 須 であると 考 えられており, 拒 絶 されるクレームに 反 映 されていないものを 引 用 しなけれ
ばならない。
706.03(d) 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-3]
特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§2171 から§2174 までにおいて 論 議 される。
様 式 文 例 7.30.02 及 び 7.34 から 7.35.01 までが, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 をす
るために 使 用 されなければならない。
7.30.02 法 定 事 由 についての 記 述 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落
次 に 掲 げるものは, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 の 引 用 である。
明 細 書 は, 出 願 人 が 自 己 の 発 明 であるとみなす 主 題 を 具 体 的 に 指 摘 し,かつ, 明 確 にクレー
ムする 1 又 はそれ 以 上 のクレームをもって 終 わらなければならない。
審 査 官 ノート:
1. この 条 文 は, 今 では, 全 ての 庁 指 令 においては 再 引 用 されない。それは, 実 体 に 関 する 最
初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においてのみ 要 求 される。この 条 文 が 実 体 に 関 する 庁 指 令 において
引 用 されない 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。
2. 様 式 文 例 7.30.01 及 び 7.30.02 は, 所 与 の 庁 指 令 において 1 回 に 限 り 使 用 されるべきであ
る。
7.34 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 , 出 願 人 の 発 明 をクレームしていないこと
100

クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 出 願 人 が 自 己
の 発 明 とみなしている 主 題 を 記 載 していないことにある。クレーム[2]が, 出 願 人 が 自 己 の 発
明 とみなしているものの 範 囲 と 一 致 していないという 証 拠 は,[3]によって 提 出 された 応 答 書
の 中 に 見 出 すことができる。 同 書 において 出 願 人 は,[4]を 記 述 しており,また,この 陳 述 書
は,その 発 明 はクレームにおいて 定 義 されているものとは 異 なっていることを 示 しているが,
その 理 由 は[5]。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 に, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 が, 出 願 時 の 出 願 書 類 以 外 のところで,その 発 明 はクレームにお
いて 定 義 されているものと 異 なることを 記 述 している 場 合 に 限 り, 使 用 されるべきである。
3. 括 弧 3 において, 出 願 人 による 提 出 物 ( 出 願 時 に 提 出 されてはいないものであり, 出 願 人
による 所 見 , 準 備 書 面 , 宣 誓 供 述 書 の 形 式 によるものであるかもしれない)を,その 書 類 が
USPTO に 提 出 された 日 付 によって 特 定 すること。
4. 括 弧 4 に, 出 願 人 がその 提 出 物 において 陳 述 しているものであって, 別 異 の 発 明 を 示 して
いるものを 記 載 すること。
5. 括 弧 5 において,その 陳 述 が,クレームされているものではない 発 明 をどのように 示 して
いるかを 説 明 すること。
7.34.01 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 , 具 体 的 に 指 摘 すること 及 び 明 確 にクレームする
ことを 実 行 していないこと( 不 明 確 )
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 出 願 人 が 自
己 の 発 明 であるとみなしている 主 題 を 具 体 的 に 指 摘 していないので, 不 明 確 であるというこ
とにある。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. この 様 式 文 例 の 後 には, 該 当 するときは, 次 の 様 式 文 例 7.34.02 から 7.34.11 まで 内 の,
1 又 は 複 数 が 置 かれなければならない。それらの 様 式 文 例 の 何 れも 該 当 しない 場 合 は,クレ
ームの 不 備 についての 全 面 的 説 明 が 提 供 なければならない。 可 能 な 場 合 は,クレームを 不 明
確 にしている 特 定 の 用 語 又 は 制 限 を 特 定 し,かつ,それらの 用 語 又 は 制 限 がクレームを 不 明
確 にしている 理 由 を 記 述 すること。クレームされている 主 題 の 範 囲 が,その 技 術 に 関 する 通
常 の 熟 練 度 を 有 する 者 が 決 定 することができるものである 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 して
の 拒 絶 は 不 適 切 である。MPEP§2171 から§2174 までを 参 照 のこと。 本 人 出 願 の 出 願 人 に 関 し
ては, 様 式 文 例 7.34.15 を 参 照 のこと。
7.34.02 一 般 に 容 認 された 意 味 とは 一 致 しないで 使 用 されている 専 門 用 語
出 願 人 が 自 己 自 身 の 語 彙 記 録 者 として 行 動 し, 特 に,クレームの 用 語 を 通 常 の 意 味 に 反 して
定 義 する 場 合 は, 記 述 説 明 は,そのクレーム 用 語 を 明 瞭 に 再 定 義 しなければならず,また,
その 技 術 に 関 して 合 理 的 に 熟 練 した 者 が, 出 願 人 がそのクレーム 用 語 をそのように 再 定 義 す
る 意 図 を 有 していたことに 気 付 くように 記 載 しなければならない。Process Control Corp. v.
HydeReclaim Corp., 190 F.3d 1350, 1357, 52 USPQ2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1999)。 用 語
「[1]」であって,クレーム[2]にあるものは,そのクレームによって「[3]」を 意 味 するも
101

のとして 使 用 されているが, 一 般 に 容 認 された 意 味 は「[4]」である。その 用 語 は, 明 細 書 が
その 用 語 を 明 確 に 再 定 義 していないので, 不 明 確 である。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 3 において, 開 示 全 体 を 考 慮 して, 出 願 人 のクレームによって 与 えられている 意 味 を
指 摘 すること。
2. 括 弧 4 において,その 用 語 についての 一 般 に 容 認 された 意 味 を 指 摘 すること。 審 査 官 が 記
述 している, 一 般 に 容 認 された 意 味 の 裏 付 けが, 該 当 する 参 照 文 献 の, 例 えば, 教 科 書 又 は
辞 書 の 引 用 の 形 で 提 供 されなければならない。MPEP§2173.05(a) 参 照 。
3. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
4. この 様 式 文 例 は, 問 題 とされているクレーム 用 語 を 明 細 書 が 明 確 に 再 定 義 していない 場 合
に 限 り, 使 用 されるべきである。
7.34.03 相 対 語 -クレームを 不 明 確 にする, 程 度 に 関 する 用 語
用 語 「[1]」であって,クレーム[2]にあるものは,そのクレームを 不 明 確 にする 相 対 語 であ
る。 用 語 「[1]」はクレームによって 定 義 されておらず, 明 細 書 は 必 要 な 程 度 を 確 認 するため
の 基 準 を 提 供 しておらず,また,その 技 術 における 通 常 の 熟 練 者 が 発 明 の 範 囲 を 合 理 的 に 知
らされることにはならない。[3]
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 3 に,どのパラメーター, 数 量 又 は 他 の 制 限 が, 括 弧 1 に 記 載 されている 用 語 の 使 用
によって 不 明 確 にされているかを 説 明 すること。
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.04 同 一 クレームにおける,より 広 い 範 囲 / 制 限 , 及 び 狭 い 範 囲 / 制 限
広 い 範 囲 又 は 制 限 , 及 び 広 い 範 囲 又 は 制 限 の 範 囲 内 にある 狭 い 範 囲 又 は 制 限 ( 同 一 クレーム 内
にあるもの)は, 不 明 確 であると 考 えられるが,その 理 由 は,その 結 果 であるクレームが, 求
められる 特 許 保 護 の 境 界 を 明 瞭 に 定 めないからである。MPEP§2173.05(c)を 参 照 のこと。 特
許 審 判 インターフェアレンス 部 によって 与 えられた 説 明 であって,Ex parte Wu, 10 USPQ2d
2031, 2033 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)において, 広 い 意 味 の 文 言 の 後 に「そのような」
及 びその 後 に 狭 い 範 囲 の 言 葉 が 続 いている 場 合 に 関 するものに 留 意 すること。 同 部 が 説 明 し
ているところでは,これはクレームを 不 明 確 にすることがあり,その 理 由 は,そのような 文
言 によって 導 入 される 特 徴 が(a) そのクレームの 残 余 の 部 分 に 係 る 単 なる 例 示 であって, 従
って, 必 要 とされていないものか, 又 は(b) そのクレームに 関 する, 必 要 な 特 徴 であるかに
ついての 質 問 又 は 疑 義 を 提 起 することにある。 例 えば, 次 に 掲 げる 事 件 の 判 決 にも 留 意 する
こと。Ex parte Steigewald, 131 USPQ 74 (Bd. App. 1961); Ex parte Hall, 83 USPQ 38 (Bd.
App. 1948); 及 び Ex parte Hasche, 86 USPQ 481 (Bd. App. 1949)。 本 件 においては,クレ
ーム[1]は,[2]の 広 い 記 述 をしており,そのクレームは,その 範 囲 / 制 限 についての 狭 めら
れた 陳 述 である[3]も 記 載 している。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 に,より 広 い 範 囲 / 制 限 及 びそれが 記 載 されている 場 所 を 挿 入 すること。 括 弧 3
に 狭 い 範 囲 / 制 限 及 びそれが 記 載 されている 場 所 を 挿 入 すること。この 様 式 文 例 は,クレー
102

ムの 不 明 確 性 に 係 る 他 の 状 況 に 適 合 させるために 修 正 することができる。
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.05 クレームにおける 先 行 的 基 盤 の 欠 如
クレーム[1]は, 制 限 [2]を[3]において 記 載 している。そのクレームにおけるこの 制 限 につ
いては 不 十 分 な 先 行 的 基 礎 が 存 在 している。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 に, 先 行 的 基 礎 , 例 えば「 当 該 レバー」 又 は「そのレバー」を 欠 いている 制 限 を 挿
入 すること。
2. 括 弧 3 に,クレームにおいて 制 限 が 現 れる 場 所 , 例 えば「 第 3 行 」,「クレームの 第 3 段 落 」,
「クレームの 最 終 2 行 」 等 ,を 特 定 すること。
3. この 様 式 文 例 は, 先 行 的 基 礎 の 欠 如 がクレームを 不 明 確 にするという 加 重 理 由 がある 場 合
に 限 り, 使 用 されるべきである。この 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 を 記 載 しなければな
らない。
7.34.06 用 途 クレーム
クレーム[1]は[2]の 用 途 を 定 めているが,そのクレームがその 方 法 / 手 法 に 含 まれている 工
程 を 記 載 していないので, 出 願 人 がどの 方 法 を 含 めようとしているのかが 明 確 でない。クレ
ームは, 用 途 の 実 際 の 実 施 方 法 の 限 界 を 示 す 積 極 的 , 肯 定 的 工 程 を 伴 わずにその 用 途 を 単 に
記 載 しているのみである 場 合 は, 不 明 確 である。クレーム[3]は, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいて
拒 絶 されるが,その 理 由 は,その 方 法 に 係 る 工 程 を 記 載 せずにされる,クレームについての
主 張 される 説 明 は, 方 法 についての 不 適 切 な 定 義 をもたらす,すなわち, 特 許 法 第 101 条 に
基 づく 適 切 な 方 法 でないクレームを 生 じさせることにある。 例 えば, 次 の 事 件 を 参 照 のこと。
Ex parte Dunki, 153 USPQ 678 (Bd. App. 1967) 及 び Clinical Products, Ltd. v. Brenner,
255 F. Supp. 131, 149 USPQ 475 (D.D.C. 1966)。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 には, 使 用 されるものを 挿 入 すること。 例 えば,「クレーム 4 の 単 クローン 抗 体 」
を 挿 入 すること。ただしこの 例 は,クレーム 4 が「インターフェロンを 精 製 するために,ク
レーム 4 の 単 クローン 抗 体 を 使 用 する 方 法 」の 場 合 である。
2. MPEP§2173.05(q) 参 照 。
3. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.07 クレームが 直 訳 である
このクレームは 概 して 叙 述 的 ,かつ, 不 明 確 であって, 現 行 の 合 衆 国 の 慣 行 に 適 合 していな
い。このクレームは 外 国 語 文 書 からの 英 語 への 直 訳 であると 思 われ, 文 法 的 な 及 び 慣 用 語 法
上 の 誤 りを 多 数 含 んでいる。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.08 不 明 確 なクレーム 言 語 :「 例 えば(For Example)」
クレーム[1]に 関 し,「 例 えば」という 文 言 がクレームを 不 明 確 なものにしているが,その 理
由 は,その 文 言 の 後 に 記 されている 制 限 が,クレームされている 発 明 の 一 部 であるか 否 かが
103

不 明 瞭 であることにある。MPEP§2173.05(d)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.09 不 明 確 なクレーム 言 語 :「 又 は 類 似 のもの(Or The Like)」
クレーム[1]に 関 しては,「 又 は 類 似 のもの」という 文 言 がクレームを 不 明 確 なものにしてい
るが,その 理 由 は,クレームが 実 際 に 開 示 されていない 要 素 (「 又 は 類 似 のもの」によって 包
含 されている 要 素 )を 含 んでおり,それによってクレームの 範 囲 を 確 定 できないものにしてい
ることにある。MPEP§2173.05(d)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.10 不 明 瞭 なクレーム 言 語 :「 のような(Such As)」
クレーム[1]に 関 しては,「 のような」の 文 言 がクレームを 不 明 確 なものにしているが,その
理 由 は,その 文 言 の 後 に 記 載 されている 制 限 が,クレームされている 発 明 の 一 部 であるか 不
明 瞭 であることにある。MPEP§2173.05(d)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.11 「 手 段 (Means)」の 修 飾 語 句 が 機 能 (Function)を 欠 いている
クレーム[1]に 関 しては,「 手 段 」という 単 語 の 前 に,「[2]」の 文 言 が 置 かれており,その 意
図 は, 手 段 についての 条 項 を 使 用 し,クレーム 要 素 を, 指 定 された 機 能 を 果 たすための 手 段
として 説 明 することにある。しかしながら,「 手 段 」に 先 行 する 文 言 によって 機 能 が 指 定 され
ていないので, 特 許 法 第 112 条 第 6 段 落 によって 要 求 される,その 要 素 の 均 等 物 を 決 定 する
ことが 不 可 能 である。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。Ex parte Klumb, 159 USPQ 694 (Bd. App. 1967)。
審 査 官 ノート:
1. 「 手 段 」に 先 行 する 文 言 は, 果 たされるべき 機 能 を 伝 えることが 必 要 である。 例 えば,「ラ
ッチ( 掛 け 金 ) 手 段 」という 表 現 は,「ラッチ」という 語 が「ラッチすること( 掛 け 金 をかける
こと)」という 機 能 を 伝 えるので 明 確 である。 一 般 に,その 表 現 が「__のための 手 段 」と 言
い 換 えることができ,かつ, 意 味 がある 場 合 は,それは 明 確 である。 上 記 の 例 においては,
「ラッチ 手 段 」は「ラッチするための 手 段 」と 言 い 換 えることができる。しかしながら,「 導
管 手 段 」を「 導 管 するための 手 段 」と 言 い 換 えた 場 合 は,「 導 管 」という 語 は 機 能 的 含 意 を 有
さないので,その 表 現 は 意 味 をなさず,その 表 現 は 不 明 確 である。
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。
7.34.12 必 須 工 程 が 省 略 されている
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 工 程 間 の 空 隙
を 生 じさせるような, 必 須 工 程 を 省 略 しているので, 不 完 全 であるということにある。
MPEP§2172.01 を 参 照 のこと。 省 略 されている 工 程 は[2]である。
104

審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 括 弧 2 には,クレームから 省 略 されている 工 程 を 記 載 すること。
3. 省 略 されている 工 程 が 重 大 又 は 必 須 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示 すこと。
7.34.13 必 須 要 素 が 省 略 されている
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 工 程 間 の 空 隙
を 生 じさせるような, 必 須 要 素 を 省 略 しているので, 不 完 全 であるということにある。MPEP
§2172.01 を 参 照 のこと。 省 略 されている 工 程 は[2]である。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 括 弧 2 には,クレームから 省 略 されている 要 素 を 記 載 すること。
3. 省 略 されている 要 素 が 重 大 又 は 必 須 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示 すこと。
7.34.14 重 要 な 協 力 関 係 が 省 略 されている
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 必 要 な 構 造 的
連 結 の 間 の 空 隙 を 生 じさせるような, 要 素 に 関 する 必 須 の 構 造 的 協 力 関 係 を 省 略 しているの
で, 不 完 全 であるということにある。MPEP§2172.01 を 参 照 のこと。 省 略 されている 構 造 的
協 力 関 係 は[2]である。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. 括 弧 2 には,クレームから 省 略 されている, 要 素 間 の 重 要 な 構 造 的 協 力 関 係 を 述 べること。
3. 省 略 されている, 要 素 間 の 構 造 的 協 力 関 係 が 重 大 又 は 必 須 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示
すこと。
7.34.15 特 許 法 第 112 条 に 基 づく 拒 絶 , 本 人 の 出 願 の 場 合
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 によって 要 求 されている 方 法 で 発 明 を 明 示 していな
いので, 拒 絶 される。
本 クレームは 形 式 において 叙 述 的 であり,また, 不 明 確 かつ 機 能 的 又 は 作 用 的 な 文 言 に 満 ち
ている。 装 置 を 作 り 上 げるための 構 造 は 明 瞭 かつ 明 確 に 指 示 されなければならない。 構 造 は,
完 全 な 作 動 的 装 置 を 示 すように, 組 織 され, 関 連 付 けられなければならない。クレームは 一
文 のみの 形 式 によるものでなければならない。 引 用 されている 特 許 におけるクレームの 書 式
に 留 意 すること。
7.35 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 , 具 体 的 指 摘 及 び 明 示 的 請 求 がされていない-オムニ
バス・クレーム
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づき 拒 絶 されるが,その 理 由 は,それが,クレ
ームの 文 言 によって 含 まれる 又 は 除 外 されるものを 指 摘 していないことによって, 不 明 瞭 で
あることにある。このクレームは,オムニバス 型 クレームである。
審 査 官 ノート:
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。
2. この 様 式 文 例 は,「オムニバス」 型 のクレームを 拒 絶 するために 使 用 すること。それ 以 上
105

の 説 明 は 不 必 要 である。
3. 許 可 をするときの 審 査 官 補 正 による,そのようなクレームの 抹 消 に 関 しては MPEP§
1302.04(b)を 参 照 のこと。
4. オムニバス・クレームの 具 体 例 は 次 の 通 り:「 要 点 が 示 され, 記 述 されている 装 置 」
7.35.01 クレームにおける 制 限 としての 商 標 又 は 商 号
クレーム[1]は, 商 標 / 商 号 [2]を 含 んでいる。 商 標 又 は 商 号 がクレームの 中 で, 特 定 の 材 料
又 は 製 品 を 特 定 又 は 記 述 するための 制 限 として 使 用 されている 場 合 は,そのクレームは, 特
許 法 第 112 条 第 2 段 落 の 要 件 を 遵 守 していない。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。Ex parte Simpson,
218 USPQ 1020 (Bd. App. 1982)。 商 標 又 は 商 号 は 特 定 の 材 料 又 は 製 品 を 適 切 に 特 定 するため
に 使 用 することはできないので,このクレームの 範 囲 は 不 確 定 である。 商 標 又 は 商 号 は, 製
品 そのものではなく 製 品 の 出 所 を 識 別 するために 使 用 される。 従 って, 商 標 又 は 商 号 は,そ
の 商 標 又 は 商 号 に 関 連 する 商 品 を 特 定 又 は 記 述 しない。 本 件 においては, 商 標 / 商 号 が[3]
を 特 定 / 記 述 するために 使 用 されており, 従 って, 特 定 / 記 述 が 不 明 確 である。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 に, 商 標 / 商 号 , 及 びそれがクレーム 中 で 使 用 されている 場 所 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 3 において,その 商 標 / 商 号 によって 特 定 又 は 記 述 されている 材 料 又 は 製 品 を 指 定 す
ること。
706.03(k) 重 複 クレーム
特 許 が 唯 一 の 発 明 , 又 は 多 くとも 数 件 の 密 接 に 関 連 した 不 可 分 の 発 明 に 限 定 されるべきであ
ると 考 えられている 限 り, 出 願 を 単 一 のクレーム, 又 は 関 連 する 発 明 の 各 々に 対 する 単 一 の
クレームに 制 限 することは 論 理 的 であると 同 時 に 便 利 であると 思 われるかもしれない。しか
しながら, 裁 判 所 の 判 決 は, 出 願 人 が, 合 理 的 な 数 通 りの 方 法 によって,その 発 明 を 言 い 換
える(すなわち, 複 数 のクレームをすることによって) 権 利 を 確 認 してきた。 実 際 に,クレー
ム 間 での 単 なる 範 囲 の 差 異 が 十 分 であると 判 断 とされてきた。
それにも 拘 らず, 出 願 の 中 の 2 のクレームが 重 複 物 である 場 合 , 又 はそうでなくとも, 両 者
が 同 一 物 を 対 象 としていることになるほどにその 内 容 において 近 接 している 場 合 は, 表 現 上
の 微 細 な 差 異 に 拘 らず,1 のクレームを 許 可 した 後 にもう 一 方 のクレームに 対 し,それが 許
可 されたクレームの 実 質 的 な 重 複 物 であることを 理 由 として, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論
を 唱 えることが 適 切 である。
出 願 に 重 複 クレームが 存 在 している 場 合 は, 様 式 文 例 7.05.05 及 び 7.05.06 を 使 用 すること
ができる。
7.05.05 重 複 クレーム, 警 告
出 願 人 には,クレーム[1]が 許 可 可 能 であると 認 定 された 場 合 は,クレーム[2]は,その 実 質
的 重 複 物 であるとして, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論 が 唱 えられる 旨 が 通 知 される。 出 願 の
中 の 2 のクレームが 重 複 物 であるか, 又 はそうでなくとも, 両 者 が 同 一 物 を 対 象 としている
ことになるほどにその 内 容 において 近 接 している 場 合 は, 表 現 上 の 微 細 な 差 異 に 拘 らず,1
のクレームを 許 可 した 後 にもう 一 方 のクレームに 対 し,それが 許 可 されるクレームの 実 質 的
な 重 複 物 であることを 理 由 として, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論 を 唱 えることが 適 切 である。
MPEP§706.03(k)を 参 照 のこと。
106

審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は,2 のクレームが 実 質 的 な 重 複 物 であると 認 定 されたが,それらが 許 可 可
能 でない 場 合 に 使 用 すること。これは, 出 願 人 に 対 し,その 問 題 を 更 正 し,かつ, 後 の 異 論
を 回 避 する 機 会 を 与 える。
2. それらのクレームが 許 可 可 能 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.05.06 を 使 用 すること。
7.05.06 重 複 クレーム, 異 論
クレーム[1]は,クレーム[2]の 実 質 的 重 複 物 として, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論 が 唱 え
られる。 出 願 の 中 の 2 のクレームが 重 複 物 であるか, 又 はそうでなくとも, 両 者 が 同 一 物 を
対 象 としていることになるほどにその 内 容 において 近 接 している 場 合 は, 表 現 上 の 微 細 な 差
異 に 拘 らず,1 のクレームを 許 可 した 後 にもう 一 方 のクレームに 対 し,それが 許 可 されるク
レームの 実 質 的 な 重 複 物 であることを 理 由 として, 異 論 を 唱 えることが 適 切 である。MPEP§
706.03(k)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
重 複 する 両 方 のクレームが 許 可 することができないものである 場 合 は, 様 式 文 例 7.05.05 を
使 用 すること。
複 数 の 発 明 であって, 相 互 に 他 を 理 由 として 特 許 性 を 有 さないものについての 二 重 特 許 付 与
の 拒 絶 に 関 しては,MPEP§804 を 参 照 のこと。
706.03(m) 選 択 されていない 発 明
選 択 されていない 発 明 とみなされるクレームの 取 扱 に 関 しては,MPEP§821 から§821.03 ま
でを 参 照 のこと。
706.03(o) 新 規 事 項 [R-3]
特 許 法 第 132 条 拒 絶 の 通 知 ; 再 審 査
(a) 審 査 に 基 づき, 特 許 請 求 について 拒 絶 がされ, 又 は 異 論 が 唱 えられ 若 しくは 要 求 がされ
る 場 合 は, 特 許 商 標 庁 長 官 は, 出 願 人 に 対 し,それについて 通 告 し, 当 該 拒 絶 又 は 異 論 若 し
くは 要 求 の 理 由 を 述 べるものとするが,その 際 には, 出 願 手 続 を 続 行 することの 妥 当 性 を 判
断 するのに 役 立 つ 情 報 及 び 参 照 事 項 を 添 付 しなければならない。また, 出 願 人 が,その 通 知
を 受 領 した 後 , 補 正 をして 又 はしないで,その 後 も 同 人 の 特 許 請 求 を 続 行 する 場 合 は,その
出 願 は 再 審 査 されなければならない。 補 正 は, 発 明 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 することができ
ない。
*****
補 正 がされる 場 合 , 時 には, 原 出 願 において 開 示 されなかった 主 題 が 追 加 され,それについ
てのクレームがされることがある。 当 該 クレームは,それが 原 出 願 における 裏 付 けを 有 さな
い 要 素 を 記 載 しているという 理 由 により, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 される。
Waldemar Link, GmbH & Co. v. Osteonics Corp. 32 F.3d 556, 559, 31, USPQ2d 1855, 1857
(Fed. Cir. 1994); In re Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981)。 新 規 事
項 の 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 対 する 関 係 の 論 議 に 関 しては,MPEP§2163.06 から§
2163.07(b)までを 参 照 のこと。 新 規 事 項 とは, 全 面 的 には 裏 付 けられていない 主 題 の 追 加 を
含 むのみではなく, 一 層 広 範 囲 の 原 開 示 後 の 一 定 の 割 合 又 は 複 合 要 素 を 追 加 すること, 又 は
107

方 法 からの 工 程 の 省 略 さえも 含 むことができる。MPEP§608.04 から§608.04(c)までを 参 照
のこと。 一 層 広 範 囲 の 原 開 示 後 の 一 定 の 割 合 又 は 複 合 要 素 の 追 加 が 新 規 事 項 を 構 成 するか 否
かを 決 定 するための 指 針 に 関 連 しては,In re Wertheim, 541 F.2d 257, 191 USPQ 90 (CCPA
1976) 及 び MPEP§2163.05 を 参 照 のこと。
補 正 後 の 出 願 審 査 をするときは, 審 査 官 は, 新 規 事 項 が 入 っていないかを 調 べるよう 注 意 し
なければならない。 特 許 法 第 132 条 (a)が, 出 願 時 に 最 初 に 開 示 されたものに 対 して 新 たな 開
示 を 追 加 するための, 要 約 , 明 細 書 又 は 図 面 に 対 する 補 正 に 対 して 異 論 を 唱 える 上 での 基 礎
として 使 用 されなければならない。
図 示 できる 主 題 が 当 初 にクレームされていたが,それが 図 面 に 示 されていない 場 合 は,その
クレームが 拒 絶 されることはないが, 出 願 人 は,それを 図 面 に 追 加 することを 要 求 される。
MPEP§608.01(l) 参 照 。
新 規 事 項 が 明 細 書 に 加 えられている 場 合 は,それに 対 しては, 様 式 文 例 7.28 を 使 用 して, 異
論 が 唱 えられるべきである。
7.28 明 細 書 に 追 加 される 新 規 事 項 に 対 する 異 論
[1]に 提 出 された 補 正 書 に 対 しては, 特 許 法 第 132 条 (a)に 基 づいて 異 論 が 唱 えられるが,そ
の 理 由 は,それが 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 していることにある。 特 許 法 第 132 条 (a)は, 補 正 は
発 明 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 してはならないと 述 べている。 追 加 される 資 料 であって, 原 開
示 によって 裏 付 けされていないものは 次 の 通 りである:[2]
出 願 人 は,この 庁 指 令 に 対 する 応 答 として, 新 規 事 項 を 抹 消 することを 要 求 される。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 出 願 に 関 しては 使 用 されるべきではない。その 代 わりに 様 式 文 例
14.22.01 を 使 用 すること。
2. 括 弧 2 において, 新 規 事 項 をページ 番 号 , 行 番 号 及 び/ 又 は 図 番 号 によって 特 定 し,また,
審 査 官 の 見 解 についての 適 切 な 説 明 を 提 供 すること。この 説 明 は, 出 願 人 による 陳 述 であっ
て,その 主 題 が 出 願 時 の 明 細 書 に 記 述 されている 旨 の 立 場 を 支 持 するためのものがある 場 合
は,それに 対 処 しなければならない。それは,クレームされた 発 明 に 関 する 出 願 時 における
所 有 について 提 起 され, 解 決 されていない 疑 問 を 含 まなければならない。
3. 新 規 事 項 が,クレームに 追 加 され 又 はクレームに 影 響 を 及 ぼす 場 合 は, 様 式 文 例 7.31.01
を 使 用 する, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 もされなければならない。 新 規 事 項 がク
レームのみ 関 して 追 加 される 場 合 は,この 様 式 文 例 を 用 いての 異 論 は 唱 えられるべきではな
く,そのクレームは, 様 式 文 例 7.31.01 を 使 用 して 拒 絶 されるべきである。 他 の 適 切 な 先 行
技 術 又 は 特 許 法 第 112 条 拒 絶 に 対 しては, 新 規 事 項 は,クレームされている 主 題 の 一 部 とし
て 検 討 されるべきであり, 無 視 することはできない。
706.03(s) 許 可 なしでする 外 国 出 願
特 許 法 第 182 条 無 許 可 開 示 を 理 由 とする 発 明 の 放 棄
特 許 法 第 181 条 の 規 定 によってされた 命 令 の 適 用 を 受 ける 特 許 出 願 において 開 示 された 発 明
は, 特 許 局 長 によって,その 発 明 が 特 許 局 長 の 承 諾 を 得 ないで, 当 該 命 令 に 違 反 して, 発 明
者 ,その 相 続 人 , 譲 受 人 若 しくは 法 定 代 理 人 , 又 はそれらの 者 と 関 係 のある 者 によって, 公
表 され 若 しくは 開 示 されたこと, 又 はそれについての 特 許 出 願 が 外 国 においてされたことが
108

証 明 されたときは, 放 棄 されたものとみなすことができる。 放 棄 は, 違 反 の 時 に 生 じたもの
とみなされる。 特 許 局 長 の 承 諾 は,その 命 令 を 発 出 させた 部 門 の 長 及 び 政 府 機 関 の 主 席 官 の
承 諾 を 得 ないでは, 与 えられないものとする。 放 棄 とみなすことは, 出 願 人 ,その 相 続 人 ,
譲 受 人 , 法 定 代 理 人 , 又 はそれらの 者 と 関 係 のある 者 による,その 発 明 に 基 づく 合 衆 国 政 府
に 対 する 全 ての 請 求 権 の 喪 失 を 構 成 する。
特 許 法 第 184 条 外 国 での 出 願
特 許 局 長 から 取 得 した 許 可 によって 認 められている 場 合 を 除 き, 何 人 も, 合 衆 国 における 出
願 から 6 月 が 経 過 するまでは, 合 衆 国 においてされた 発 明 に 関 し, 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 ,
工 業 意 匠 若 しくはモデルの 登 録 出 願 を, 外 国 においてすること,させること,それを 許 可 す
ることをしてはならない。 許 可 は, 第 181 条 の 規 定 に 従 って 特 許 局 長 によって 発 出 された 命
令 の 適 用 を 受 ける 発 明 に 関 しては,その 命 令 を 発 出 させる 原 因 となった 部 門 の 長 又 は 政 府 機
関 の 主 席 官 の 同 意 を 得 ることなしには, 付 与 されない。ライセンスは, 出 願 が 誤 って 又 は 欺
く 意 図 なく 外 国 においてされ,かつ, 第 181 条 の 規 定 の 範 囲 にある 発 明 を 開 示 していない 場
合 は, 遡 及 して 付 与 を 受 けることができる。
用 語 「 出 願 」が 本 章 において 使 用 される 場 合 は, 出 願 , 及 びそれについての 変 更 , 補 正 , 若
しくは 補 充 , 又 はその 分 割 がある 場 合 はそれらの 全 てを 含 む。
許 可 の 範 囲 は,その 後 の 変 更 , 補 正 , 及 び 追 加 の 主 題 を 含 む 補 充 を 許 容 するが,ただし, 許
可 請 求 の 基 となる 出 願 が, 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 することを 要 求 されていない, 又 はい
なかったこと, 及 び 補 充 が,その 発 明 の 全 般 的 性 格 を, 当 該 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 され
ることを 要 求 するような 形 で 変 更 しないことを 条 件 とする。 許 可 が, 外 国 において 出 願 をす
るために 要 求 されていない, 又 は 要 求 されなかった 場 合 は,そのようなその 後 の 変 更 , 補 正
及 び 補 充 は, 許 可 なしに, 外 国 においてされる 出 願 について 行 うことができるが,ただし,
合 衆 国 出 願 が 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 することを 要 求 さていなかったこと, 及 び 当 該 変 更 ,
補 正 及 び 補 充 がその 発 明 の 一 般 的 性 格 を, 当 該 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 することを 要 求 す
ることになるような 形 で 変 更 しない, 又 はしなかったことを 条 件 とする。
特 許 法 第 185 条 特 許 は, 許 可 を 取 得 しないで 出 願 している 場 合 は, 無 効 とされる
法 律 の 他 の 如 何 なる 規 定 にも 拘 りなく, 何 人 も, 及 びその 承 継 人 , 譲 受 人 又 は 法 定 代 理 人 は,
同 人 , 又 はその 承 継 人 , 譲 受 人 , 又 は 法 定 代 理 人 が, 第 184 条 に 規 定 されている 許 可 を 取 得
しないで, 外 国 において,その 発 明 に 関 する 特 許 出 願 , 又 は 実 用 新 案 , 工 業 意 匠 又 はモデル
の 登 録 出 願 をしたか, 又 は 他 人 がすることを 承 諾 し 若 しくは 援 助 した 場 合 は, 発 明 について
の 合 衆 国 特 許 を 受 けることができない。 合 衆 国 特 許 であって, 当 該 人 ,その 承 継 人 , 譲 受 人
又 は 法 定 代 理 人 に 対 して 発 行 された 特 許 は 無 効 とされるが,ただし, 当 該 許 可 を 取 得 しなか
ったことが, 誤 りによるものであって, 欺 く 意 図 がなく,かつ,その 特 許 が 第 181 条 の 範 囲
内 にある 主 題 を 開 示 していない 場 合 は,この 限 りでない。
出 願 を 審 査 して, 審 査 官 が, 合 衆 国 出 願 がされてから 6 月 が 経 過 する 前 にされたと 思 われる
対 応 する 外 国 出 願 の 存 在 を 知 った 場 合 , 及 びその 発 明 が 合 衆 国 において 行 われたと 思 われる
場 合 には, 審 査 官 は,その 出 願 を, 外 国 出 願 についての 注 意 を 求 めつつ, 技 術 センター(TC)3640
作 業 グループの 許 可 付 与 再 審 理 部 門 に 付 託 しなければならない。 違 反 の 有 無 についての 調 査
中 は,その 出 願 は, 実 体 に 関 する 手 続 のために, 技 術 センターに 返 却 させることができる。
出 願 がそれ 以 外 には 許 可 を 受 けられる 状 態 にある 場 合 は,その 出 願 は,TC3640 作 業 グループ
の 許 可 付 与 再 審 理 部 門 に 再 提 出 される。ただし, 後 者 が 既 に,その 外 国 出 願 が 合 衆 国 出 願 に
109

対 する 拒 絶 事 由 を 含 んでいない 旨 の 報 告 を 受 けているときは,この 限 りでない。
特 許 法 第 185 条 に 基 づく 処 分 をする 必 要 がある 場 合 は,TC3640 作 業 グループの 許 可 付 与 再 審
理 部 門 は,その 出 願 の 同 部 門 への 移 転 を 請 求 する。
706.03(u) 権 利 の 一 部 放 棄 [R-3]
クレームは, 出 願 人 がそれに 係 る 主 題 について 権 利 の 一 部 放 棄 をしたことを 理 由 として, 拒
絶 することができる。 当 該 放 棄 は, 例 えば, 出 願 人 による 次 の 事 項 の 不 履 行 から 生 じること
がある。
(A) 他 の 出 願 とのインターフェアレンスのために, 特 許 規 則 41.202(c)に 基 づいて 提 案 され
たクレームをすること(MPEP 第 2300 章 参 照 )
(B) 審 査 官 から 提 案 されたときに, 特 許 のクレームをコピーすること(MPEP 第 2300 章 参 照 ),
又 は
(C) コピーされた 特 許 クレームについての 審 査 官 による 拒 絶 に 対 し, 定 められた 期 間 内 に,
応 答 又 は 審 判 請 求 をすること(MPEP 第 2300 章 参 照 )
権 利 の 一 部 放 棄 に 基 づく 拒 絶 は, 当 該 放 棄 がされた 主 題 と 特 許 性 の 点 で 区 別 できない 全 ての
クレーム 及 びそのクレームに 直 接 的 に 関 係 するクレームに 適 用 される。
権 利 の 一 部 放 棄 に 基 づく 拒 絶 は, 様 式 文 例 7.48 及 び 7.49 の 内 の 1 を 使 用 して 行 われなけれ
ばならない。
7.48 インターフェアレンスのためのクレームの 不 提 示
クレーム[1]は, 特 許 法 [2]に 基 づき,クレーム[3]であって, 特 許 番 号 [4]に 係 るものを 理 由
として 拒 絶 される。
抵 触 する 主 題 がクレームされている 旨 の 通 告 の 後 ,インターフェアレンス 手 続 のためにクレ
ームを 提 出 しない, 及 び/ 又 は 必 要 な 手 続 をしないことは,その 主 題 についての 権 利 放 棄 を
構 成 する。これは, 法 律 問 題 として, 特 許 権 所 有 者 が 合 衆 国 における 最 初 の 発 明 者 であるこ
とを 容 認 することになる。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。In re Oguie, 517 F.2d 1382, 186 USPQ 227
(CCPA 1975)。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 使 用 は, 出 願 人 が,そのクレームについて 許 可 することが 可 能 になる 前 に
インターフェアレンス 手 続 が 開 始 されなければならない 旨 を 通 告 された 後 ,かつ, 出 願 人 が
そのクレームをコピーすることを 拒 絶 する 前 に 限 られなければならない。
2. 括 弧 2 には,「 第 102 条 (g)」 又 は「 第 102 条 (g)/ 第 103 条 (a)」を 挿 入 すること。
3. 括 弧 4 には, 特 許 番 号 , 及 び 他 の 参 照 事 項 も 依 拠 されている 場 合 は「_を 考 慮 し」を 挿 入
すること。 拒 絶 が 特 許 法 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づくものである 場 合 は, 審 査 官 の 自 明 性 認 定
理 由 が 含 まれなければならない。インターフェアレンスは 自 明 の 変 異 体 を 含 むことができる
ことに 留 意 すること。MPEP 第 2300 章 参 照 。
7.49 拒 絶 , 権 利 の 一 部 放 棄 , 審 判 請 求 の 不 提 出
クレーム[1]に 対 する 不 利 な 判 定 が( 特 許 審 判 インターフェアレンス) 部 によって 記 録 された。
クレーム[2]は,インターフェアレンスに 関 して 提 出 された 当 該 クレームに 関 する 審 査 官 の 拒
絶 に 対 し, 審 判 請 求 又 は 特 許 規 則 1.304 に 指 定 されている 民 事 訴 訟 に 対 する 期 間 内 に 応 答 又
は 審 判 請 求 がされなかったために, 最 終 的 処 分 がされた 状 態 にある。クレームに 対 する 不 利
110

な 判 定 は, 特 許 商 標 庁 による 最 終 処 分 であって,そのクレームを 永 久 に 処 理 するための 特 許
商 標 庁 による 更 なる 処 分 を 要 求 しない。 特 許 規 則 41.127(a)(2)を 参 照 のこと。
706.03(v) インターフェアレンス 又 は 公 然 使 用 手 続 の 後
インターフェアレンス 手 続 に 続 く 拒 絶 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。
公 然 使 用 手 続 の 結 果 は, 拒 絶 の 基 礎 とすることもできる。 特 許 規 則 1.292 及 び 次 の 事 件 を 参
照 のこと。In re Kaslow, 707 F.2d 1366, 217 USPQ 1089 (Fed. Cir. 1983)。
インターフェアレンス 手 続 に 関 する 事 件 を 含 め, 公 然 使 用 手 続 が 終 結 したときは,インター
フェアレンス 手 続 の 速 やかな 再 開 のために, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 対 し, 公 然
使 用 手 続 による 処 分 について 同 部 に 通 告 する 通 告 書 が 送 付 されなければならない。
706.03(w) 既 判 事 項
既 判 事 項 は 正 当 な 拒 絶 理 由 を 構 成 することができる。しかしながら, 次 に 記 す 通 り, 関 税 特
許 上 訴 裁 判 所 は, 既 判 事 項 拒 絶 の 使 用 を 著 しく 制 限 した。それは, 先 行 する 決 定 が 審 判 部 又
は 再 審 理 する 何 れかの 裁 判 所 による 決 定 である 場 合 , 及 び 当 該 先 の 決 定 に 関 して 更 なる 裁 判
所 審 理 の 機 会 がない 場 合 に 限 り 適 用 されるべきである。
先 の 出 願 と 同 時 係 属 する 第 2 の 出 願 の 適 時 の 提 出 は, 第 2 出 願 のクレームに 対 する 拒 絶 理 由
としての 既 判 事 項 の 使 用 を 排 除 しない。
既 判 事 項 に 基 づく 拒 絶 をするときは, 処 分 は, 通 常 , 先 行 技 術 に 基 づいてもされるべきであ
り, 特 に 継 続 する 出 願 の 場 合 はそのようにされるべきである。 多 くの 場 合 , 先 の 決 定 におい
て 依 拠 されたのと 同 一 の 先 行 技 術 が, 再 度 適 用 されることになろう。
次 に 掲 げる 事 件 においては, 既 判 事 項 を 理 由 とするクレームの 拒 絶 が 支 持 されたが,そこで
は,それは 同 一 のクレーム, 特 許 性 の 点 から 区 別 できないクレーム, 又 は 同 一 の 問 題 を 含 む
クレームに 関 する 発 明 者 に 対 する 先 の 裁 決 に 基 づくものであった。
In re Freeman, 30 F.3d 1459, 31 USPQ2d 1444 (Fed. Cir. 1944)。
Edgerton v. Kingland, 168 F.2d 121, 75 USPQ 307 (D.C. Cir. 1947)。
In re Szwarc, 319 F.2d 277, 138 USPQ 208 (CCPA 1963)。
In re Katz, 467 F.2d 939, 167 PSPQ 487 (CCPA 1970)( 地 方 裁 判 所 による 先 行 する 決 定 )。
次 に 掲 げる 事 件 においては, 種 々の 理 由 により, 既 判 事 項 拒 絶 は 破 棄 された。
In re Fried, 312 F.2d 930, 136 USPQ 429 (CCPA 1963)(クレームにおける 差 異 )。
In re Szwarc, 319 F.2d 277, 138 USPQ 208 (CCPA 1963)(クレームにおける 差 異 )。
In re Hellbaum, 371 F.2d 1022, 152 USPQ 571 (CCPA 1967)(クレームにおける 差 異 )。
In re Herr, 377 F.2d 610, 153 USPQ 548 (CCPA 1967)( 同 一 クレーム, 新 たな 証 拠 ,CCPA
による 先 行 判 決 )。
In re Kaghan, 387 F.2d 398, 156 USPQ 130 (CCPA 1967)( 審 判 部 による 先 行 判 決 ,「 問 題 を
単 純 化 するために」 審 査 官 によって 取 り 下 げられた 先 行 技 術 に 基 づく 最 終 拒 絶 ,クレームに
おける 差 異 ,その 当 時 の MPEP の 文 言 に 基 づく 権 利 放 棄 の 判 断 )。
In re Craig, 411 F.2d 1333, 162 USPQ 157 (CCPA 1969)( 審 判 部 は, 第 2 番 目 のクレームの
セットは 先 行 技 術 に 対 して 特 許 性 があると 判 断 した)。
In re Fisher, 427 F.2d 833, 166 USPQ 18 (CCPA 1970)(クレームにおける 差 異 )。
In re Russell, 439 F.2d 1228, 169 USPQ 426 (CCPA 1971)( 新 たな 証 拠 , 裁 判 所 によって 破
111

棄 された 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 )。
In re Ackermann, 444 F.2d 1172, 170 USPQ 340 (CCPA 1971)( 審 判 部 による 先 行 決 定 , 新 た
な 証 拠 , 裁 判 所 によって 破 棄 された 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 )。
Plastic Contact Lens Co. v. Gottschalk, 484 F.2d 837, 179 USPQ 262 (D.C. Cir. 1973)(In
re Kaghan を 踏 襲 )。
706.03(x) 再 発 行 [R-3]
再 発 行 出 願 の 審 査 は,MPEP 第 1400 章 で 取 り 扱 われている。
特 許 法 第 251 条 は, 再 発 行 出 願 が 原 特 許 の 付 与 日 から 2 年 以 内 にされる 場 合 を 除 き,「 原 特 許
のクレームの 範 囲 を 拡 大 する」 再 発 行 を 付 与 することを 禁 止 している。これは 絶 対 的 な 阻 却
事 由 であり, 免 除 を 受 けることができない。この 禁 止 は, 如 何 なる 点 においても, 原 特 許 の
クレームよりも 範 囲 が 広 いものに 適 用 されると 解 釈 されてきた。そのようなクレームは, 特
許 法 第 251 条 によって 阻 却 されているとして, 拒 絶 することができる。しかしながら, 再 発
行 が 2 年 以 内 に 出 願 されるか, 又 は 特 許 付 与 から 2 年 以 内 にされた, 範 囲 を 拡 大 する 再 発 行
出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 審 査 官 は 不 当 遅 延 の 問 題 に 立 ち 入 らない。
同 条 は, 利 益 全 体 の 譲 受 人 による 再 発 行 出 願 の 提 出 を,それが「 原 特 許 のクレームの 範 囲 を
拡 大 」していない 場 合 に 限 り 許 容 する。そのようなクレームであって 範 囲 を 拡 大 するものも,
法 律 によって 阻 却 されているとして 拒 絶 することができる。しかしながら In re Bennett, 766
F.2d 524, 226 USPQ 413 (Fed. Cir. 1985)において, 裁 判 所 は,そのような 事 件 における 譲
受 人 によってされた 誤 った 出 願 が 更 正 されることを 許 可 した。
欠 陥 のある 再 発 行 宣 誓 供 述 書 は, 再 発 行 出 願 における 全 てのクレームに 対 する 拒 絶 理 由 を 提
供 する。MPEP§1444 参 照 。
なお, 再 発 行 出 願 は「 特 別 なもの」であり, 出 願 人 が 速 やかに 応 答 しない 場 合 であっても,
その 状 態 に 留 まる。
706.04 前 に 許 可 されたクレームの 拒 絶 [R-1]
許 可 可 能 とされているクレームの 拒 絶 は, 主 任 審 査 官 に 対 し, 全 ての 事 実 についての 検 討 及
び 処 分 案 についての 承 認 を 求 める 拒 絶 案 が 提 出 された 後 に 限 り, 行 われるものとする。
当 該 拒 絶 を 許 可 するときには, 特 に 大 きな 注 意 が 払 われなければならない。 次 の 事 件 を 参 照
のこと。Ex parte Grier, 1923 C.D. 27, 309 O.G. 223 (Comm'r Pat. 1923); Ex parte Hay,
1909 C.D. 18, 139 O.G. 197 (Comm'r Pat. 1909)。
別 の 審 査 官 による 前 の 処 置
前 の 審 査 官 が 行 った 調 査 及 び 処 置 に 対 しては, 前 の 処 置 又 は 他 の 先 行 技 術 についての 知 識 に
明 らかな 誤 りがある 場 合 を 除 き, 完 全 な 信 頼 及 び 信 用 が 与 えられなければならない。 一 般 に,
審 査 官 は, 前 の 審 査 官 の 観 点 を 変 更 するために 全 く 新 しいアプローチ 若 しくは 試 みをするこ
と, 又 は 何 かを 発 見 するという 単 なる 希 望 によって 新 たな 調 査 をしてはならない。Amgen, Inc.
v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 126 F. Supp. 2d 69, 139, 57 USPQ2d 1449, 1449-50 (D.
Mass. 2001)。
前 に 許 可 されたクレームを 拒 絶 するということは 例 外 的 なことであるので, 審 査 官 は,その
庁 指 令 において, 様 式 文 例 7.50 を 使 用 し, 今 回 拒 絶 されるクレームは 前 に 許 可 されていたこ
112

とを 指 摘 しなければならない。
7.50 前 に 許 可 されていたクレーム, 今 回 拒 絶 される, 新 技 術
クレーム[1]について 示 されていた 許 可 可 能 性 は, 新 たに 発 見 された[2]の 参 照 事 項 を 考 慮 し
て 撤 回 される。 新 たに 引 用 された 参 照 事 項 に 基 づく 拒 絶 が 続 く。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 に, 新 たに 発 見 された 参 照 事 項 の 名 称 を 挿 入 すること。
2. この 様 式 文 例 を 含 む 庁 指 令 は, 主 任 審 査 官 の 署 名 を 必 要 とする。MPEP§1004。
706.05 出 願 の 許 可 後 の 拒 絶
許 可 後 の, 参 照 事 項 に 基 づく 拒 絶 に 関 しては,MPEP§1308.01 を 参 照 のこと。
706.06 特 許 からコピーされたクレームの 拒 絶 [R-3]
MPEP 第 2300 章 参 照 。
706.07 最 終 拒 絶 [R-3]
特 許 規 則 1.113 最 終 の 拒 絶 又 は 指 令
(a) 審 査 官 による 第 2 回 目 又 はその 後 の 審 査 若 しくは 検 討 が 終 わったとき, 拒 絶 その 他 の 指
令 は, 最 終 のものとすることができ,その 際 には, 出 願 人 の, 又 は§1.510 に 基 づいて 提 出
された 査 定 系 再 審 査 に 関 しては 特 許 権 所 有 者 の 応 答 は,クレームの 拒 絶 の 場 合 は 審 判 請 求 (§
41.31)に, 又 は§1.114 又 は§1.116 に 指 定 されている 補 正 に 限 定 される。クレームの 拒 絶 に
係 わりのない 異 論 又 は 要 求 の 場 合 は, 特 許 商 標 庁 長 官 に 申 請 をすることができる(§1.181)。
最 終 の 拒 絶 又 は 指 令 に 対 する 応 答 は,§1.114 又 は 本 条 (c)を 遵 守 しなければならない。§
1.913 に 基 づく 当 事 者 系 再 審 査 における 最 終 指 令 については,§1.953 を 参 照 のこと。
(b) 最 終 拒 絶 をするときは, 審 査 官 は,その 出 願 のクレームに 関 して 適 用 できると 考 えられ
る 拒 絶 事 由 の 全 てを 反 復 し 又 は 記 述 し,それを 支 持 している 理 由 を 明 示 しなければならない。
(c) 最 終 の 拒 絶 又 は 指 令 に 対 する 応 答 は, 拒 絶 された 各 クレームの 抹 消 , 又 はその 拒 絶 に 対
する 審 判 請 求 を 含 まなければならない。 何 れかのクレームが 許 可 されている 状 態 にあるとき
は, 最 終 の 拒 絶 又 は 指 令 に 対 する 応 答 は, 様 式 に 関 する 要 求 又 は 異 論 に 従 わなければならな
い。
最 終 拒 絶 の 準 備 が 整 う 前 に, 明 確 な 争 点 が 審 査 官 と 出 願 人 との 間 で 明 らかにされなければな
らない。 手 続 をできる 限 り 迅 速 に 終 結 させるために,また 同 時 に, 出 願 人 及 び 公 衆 の 双 方 を
公 正 に 遇 するために, 開 示 され,クレームされている 発 明 は, 最 初 の 庁 指 令 において 徹 底 的
に 調 査 され,また, 参 照 事 項 は 十 分 に 適 用 されなければならない。また,この 庁 指 令 に 対 す
る 応 答 として, 出 願 人 は, 拒 絶 及 び 異 論 に 係 る 全 ての 事 由 を 回 避 するために 補 正 をしなけれ
ばならない。 取 り 替 えであって, 連 続 する 補 正 において 出 願 人 によって 提 出 されるクレーム
に 関 しての 1 の 主 題 から 他 のもの 切 り 替 え, 又 は 実 質 的 に 同 一 の 主 題 を 有 するクレームを,
連 続 する 指 令 によって 拒 絶 する 際 の 審 査 官 による 一 連 の 参 照 事 項 から 他 のものへの 切 り 替 え
は, 同 様 に, 早 期 の 終 結 ,すなわち, 出 願 の 許 可 又 は 最 終 拒 絶 の 何 れかのために, 明 確 に 定
義 された 争 点 に 到 達 するという 目 標 を 達 成 することを 阻 害 するという 傾 向 を 有 する。
規 則 は, 今 では 出 願 人 に「 審 査 官 が 新 たな 参 照 事 項 又 は 拒 絶 理 由 を 提 示 するたびに 補 正 をす
113

る」 権 利 を 与 えていないが, 現 行 実 務 は 性 急 かつ 熟 慮 を 欠 いた 最 終 拒 絶 を 認 めてはいない。
出 願 人 であって, 同 人 が 正 当 に 受 ける 権 利 を 有 する 特 許 保 護 を 与 えるクレームの 形 でその 発
明 を 定 義 しようと 思 う 者 は,その 目 的 で 審 査 官 の 協 力 を 得 なければならず,また,その 出 願
手 続 の 過 程 で 早 まった 打 ち 切 りを 受 けることになってはならない。しかしながら, 出 願 人 で
あって,その 出 願 を 主 任 審 査 官 に 係 属 させておくために, 技 術 的 その 他 の 明 らかな 詐 術 に 訴
えて,その 出 願 手 続 を 手 間 取 らせようとする 者 は, 今 では, 規 則 においては, 最 終 拒 絶 を 避
けるために 避 難 所 を 見 出 すことができない。
審 査 官 は, 出 願 人 は 全 ての 事 件 において 全 面 的 かつ 公 正 な 審 理 を 受 ける 権 利 を 有 するという
事 実 , 及 び 可 能 な 場 合 には, 審 判 請 求 の 前 に, 明 確 な 争 点 が 審 査 官 と 出 願 人 との 間 で 明 らか
にされなければならないという 事 実 を 見 失 ってはならない。しかしながら, 出 願 手 続 が,そ
の 実 体 に 関 する 徹 底 的 な 検 討 に 沿 う 限 りでの 極 く 少 ない 措 置 に 限 定 されることは, 出 願 人 全
体 及 び 一 般 大 衆 にとっての 利 益 となる。
法 令 も, 実 務 規 則 も, 出 願 人 に 審 査 手 続 を 引 き 伸 ばす 権 利 を 与 えていない。Ex parte Hoogendam,
1939 C.D. 3, 499 O.G.3, 40 USPQ 389 (Comm'r Pat. 1939)。
理 由 の 陳 述
最 終 拒 絶 をするときには, 記 録 されている 全 ての 未 決 着 の 拒 絶 理 由 が 注 意 深 く 見 直 され,か
つ, 最 終 拒 絶 において 依 拠 される 拒 絶 理 由 が 再 述 されなければならない。それらはまた,そ
れ 以 前 の 1 件 の 庁 指 令 がその 拒 絶 を 支 持 する 完 全 な 陳 述 を 含 んでいる 場 合 を 除 き, 出 願 人 が
審 判 請 求 をすることが 得 策 であるか 否 かを 容 易 に 判 断 することができるように, 明 確 に 述 べ
られていなければならない。
しかしながら, 以 前 の 単 一 の 庁 指 令 が 拒 絶 理 由 についての 完 全 な 陳 述 を 含 んでいる 場 合 は,
最 終 拒 絶 は 当 該 陳 述 に 言 及 することができ,また, 出 願 人 の 応 答 において 提 起 された 主 張 が
ある 場 合 は,それに 対 する 反 論 を 含 んでいなければならない。このような 状 況 下 で 審 判 請 求
があった 場 合 は, 審 査 官 の 答 弁 書 は 審 査 官 の 見 解 についての 完 全 な 陳 述 を 含 まなければなら
ない。 最 終 拒 絶 はその 末 尾 に 様 式 文 例 7.39 を 置 く。
7.39 指 令 は 最 終 のものである
この 指 令 は 最 終 とされる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 につ
いて 注 意 が 与 えられる。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は, 勧
告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のための
法 定 期 間 はこの 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 訴 訟 事 件 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ), 又 は 再 審 査 手 続 ( 短 縮 法 定 期 間
は 1 月 又 は 2 月 )に 関 して 使 用 してはならない。
2. 特 許 規 則 1.136(a)は, 再 発 行 訴 訟 事 件 に 関 して 使 用 してはならず,また, 再 審 査 手 続 に
関 して 使 用 することはできない。
114

様 式 文 例 7.39.01 は, 最 終 拒 絶 後 利 用 できる 選 択 肢 を 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 すること
ができる。
7.39.01 最 終 拒 絶 , 出 願 人 の 選 択 肢 , 本 人 出 願 の 場 合
この 指 令 は 最 終 拒 絶 であり,この 出 願 に 係 る 手 続 を 終 結 させることが 意 図 されている。この
指 令 に 対 する, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 出 願 人 の 応 答 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部
に 対 する 審 判 請 求 , 又 は 次 に 記 載 する 要 件 を 遵 守 する 補 正 の 何 れかに 限 定 される。
出 願 人 が 審 査 官 によってされた 拒 絶 に 対 し 審 判 請 求 をしようとする 場 合 は, 拒 絶 されたクレ
ーム 又 は 審 判 請 求 するクレームを 特 定 し, 応 答 期 間 内 に 審 判 請 求 書 を 提 出 しなければならな
い。 審 判 請 求 書 には 所 要 の 手 数 料 [1]ドルが 添 付 されなければならない。
出 願 人 が 補 正 書 を 提 出 しようとする 場 合 は, 最 終 拒 絶 後 における 補 正 提 案 書 の 記 録 は 権 利 事
項 として 登 録 することはできないが,ただし,それが 単 にクレームを 抹 消 するか, 又 は 先 に
された 方 式 についての 要 求 を 遵 守 しているものである 場 合 は,この 限 りでない。 出 願 の 実 体
に 触 れる 補 正 であって,それ 以 外 の 形 では 適 切 でないものは,それが 必 要 であること, 及 び
それを 先 に 提 出 することができなかったことについての 有 効 かつ 十 分 な 理 由 を 証 明 すること
によって, 容 認 を 受 けることができる。
最 終 拒 絶 に 対 する 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 応 答 は, 拒 絶 された 個 々のクレームについて 審 判
請 求 様 式 又 はその 抹 消 を 含 まなければならない。 最 終 拒 絶 後 における 補 正 書 の 提 出 は,それ
が 記 録 されるか 否 かに 拘 らず, 最 終 拒 絶 に 対 する 法 定 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させないが,た
だし, 審 査 官 がそのクレームは 許 可 できる 状 態 にあると 判 断 するときは,この 限 りでない。
従 って, 審 判 請 求 書 が, 応 答 期 間 内 又 は 特 許 規 則 1.136(a) 若 しくは(b)に 基 づいて 取 得 され
たこの 期 間 についての 延 長 期 間 内 に 適 式 に 提 出 されなかった 場 合 は,その 出 願 は 放 棄 される
ことになる。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.39,7.40,7.40.01,7.41,7.42.03 又 は 7.42.09 の 内 の
何 れか 1 が 置 かれなければならない。
庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326 が, 拒 絶 に 至 るまでの( 拒 絶 を 含 む) 全 ての 庁 指 令 において 使 用 され
なければならない。
最 終 拒 絶 後 に 提 出 される 補 正 書 については,MPEP§714.12 及 び§714.13 を 参 照 のこと。
再 審 査 手 続 における 最 終 拒 絶 の 実 務 については,MPEP§2271 を 参 照 のこと。
706.07(a) 最 終 拒 絶 , 第 2 回 目 の 庁 指 令 によってすることが 適 切 である 場 合 [R-6]
最 終 拒 絶 に 影 響 する 実 務 における 変 化 のために, 最 終 拒 絶 の 時 期 尚 早 性 の 問 題 又 は 後 にされ
る 補 正 の 容 認 に 関 する 以 前 の 決 定 は, 必 ずしも 現 行 の 実 務 を 反 映 していない。
現 行 実 務 の 下 では, 実 体 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 指 令 は, 最 終 のものとされるが,た
だし, 審 査 官 が 新 たな 拒 絶 理 由 であって,クレームについての 出 願 人 の 補 正 により 必 要 性 が
生 じたものでなく, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 さ
れている 手 数 料 を 添 えて 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 に 基 づいてもい
ないものを 導 入 する 場 合 を 除 く。 情 報 が, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に 手 数
料 を 添 えて 提 供 される 場 合 は, 審 査 官 は, 提 供 された 情 報 , 例 えば, 印 刷 刊 行 物 又 は 公 然 使
用 についての 証 拠 を 利 用 することができ,かつ,そのクレームが 補 正 されているか 否 かに 拘
115

らず, 次 の 庁 指 令 を 最 終 とすることができるが,ただし,クレームの 補 正 によって 必 要 とさ
れたものではない 新 たな 拒 絶 理 由 が 審 査 官 によって 導 入 されないことが 条 件 とされる。MPEP
§609.04(b) 参 照 。 更 に, 出 願 の 実 体 又 は 再 審 査 手 続 を 受 けている 特 許 に 関 する 第 2 回 目 の 指
令 又 はその 後 の 指 令 があるときはその 指 令 は, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 によって 補 正 されてい
ないクレームについての, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 特 許 規 則
1.97(c)に 基 づいて 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 ではない, 新 たに 引 用
された 技 術 に 基 づく 拒 絶 を 含 んでいる 場 合 は, 他 のクレームが 新 たに 引 用 された 技 術 を 必 要
とするように 補 正 されている 事 実 があったとしても, 最 終 的 なものとはされない。 情 報 が 特
許 規 則 1.105 に 基 づく 要 求 に 対 する 応 答 として 提 供 された 場 合 は, 審 査 官 は, 当 該 技 術 を 適
用 する 全 ての 事 例 が 補 正 によって 必 要 とされているのでない 限 り,その 技 術 に 依 拠 する 次 回
の 庁 指 令 を 最 終 のものとすることができない。
出 願 又 は 再 審 査 手 続 中 の 特 許 の 実 体 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 指 令 は,それが, 主 張 さ
れることが 合 理 的 に 予 期 される 制 限 を 含 むために 補 正 されたクレームについての, 記 録 され
ていない 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 を 含 んでいる 場 合 は, 最 終 的 なものとしてはならない。MPEP
§904 以 下 参 照 。しかしながら, 審 査 官 が, 出 願 人 が 拒 絶 を 克 服 するためにクレームを 補 正
するか 否 か, 又 はどのように 補 正 するかは, 極 めて 限 られた 事 情 の 場 合 ( 例 えば, 審 査 官 が,
出 願 人 が 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 する 方 法 を 示 唆 する 場 合 )を 除 き, 予 想
することを 期 待 できない 点 に 留 意 すること。
出 願 又 は 再 審 査 手 続 中 の 特 許 の 実 体 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 指 令 は,それが,2002 年
の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758
(2002))による 特 許 法 第 102 条 (e)の 修 正 によって 必 要 となった 新 たな 拒 絶 理 由 を 含 んでいる
場 合 は, 最 終 的 なものとすることができないが,ただし, 新 たな 拒 絶 理 由 が,クレームの 補
正 によって, 又 は 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されている 特 許 規 則
1.97(c)に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 の 結 果 であるときは,この 限 りでな
い。
特 許 法 第 102 条 (e)/ 第 103 条 の 何 れかの 参 照 事 項 を 出 願 のクレームに 対 して 適 用 するときは,
審 査 官 は, 発 明 がされた 時 点 における 共 通 の 所 有 を 申 立 てる 陳 述 は, 特 許 法 第 102 条 (e)を 根
拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 において 適 用 されている 特 許 又 は 出 願 を 不 適 格 とする
ことができることを 予 期 しなければならない。そのような 陳 述 書 が 特 許 法 第 102 条 (e)/ 第
103 条 の 拒 絶 に 対 する 応 答 として 提 出 され,かつ,そのクレームが 補 正 されていない 場 合 に
おいて, 新 たな 拒 絶 をするときは, 審 査 官 は, 次 回 の 庁 指 令 を 最 終 のものとすることができ
ない。MPEP§706.02(l)(3) 参 照 。 参 照 事 項 が, 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 に 基 づ
いて 不 適 格 とされ,また, 不 適 格 とされた 参 照 事 項 に 基 づくその 後 の 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 が
適 用 される 場 合 は, 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 を 含 む 次 の 庁 指 令 は, 出 願 人 がそのクレームを 補 正
していない 場 合 でも 最 終 とすることができる(ただし, 審 査 官 が, 補 正 , 又 は 情 報 開 示 陳 述 書
であって, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている
手 数 料 を 添 えて 提 出 されたものの 何 れかによって 必 要 となったものではない, 他 の 新 たな 拒
絶 理 由 を 導 入 しないことが 条 件 とされる)。 庁 指 令 を 最 終 的 なものすることは, 新 た 二 重 特 許
付 与 の 拒 絶 が, 出 願 人 による, 出 願 の 補 正 によって 必 要 となったものであるので, 適 切 であ
る。
ジェネリック・クレームを 特 許 性 がないものと 表 示 する 庁 指 令 については,MPEP§809.02(a)
116

を 参 照 のこと。
補 正 された 事 情 でのクレームを 検 討 する 場 合 において,それが 特 許 可 能 な 新 規 性 を 指 摘 する
試 みがされていないときは, 審 査 官 は, 当 該 クレームを 許 可 しないように 注 意 しなければな
らない。MPEP§714.04 参 照 。クレームは, 審 査 官 の 見 解 において, 記 録 されている 理 由 に 基
づいて 明 らかに 拒 絶 することができる 場 合 は, 最 終 的 に 拒 絶 することができる。
様 式 文 例 7.40 が, 出 願 人 の 補 正 によって 必 要 となった 新 たな 拒 絶 理 由 を 含 め, 庁 指 令 を 最 終
的 なものとするときに 使 用 されなければならない。
7.40 指 令 は 最 終 のものである, 補 正 によって 必 要 となった
出 願 人 による 補 正 が,この 庁 指 令 に 示 されている 新 たな 拒 絶 理 由 を 必 要 なものにした。 従 っ
て,この 指 令 は 最 終 指 令 とされる。MPEP§706.07(a) 参 照 。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に
記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 が 与 えられる。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは
ない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 訴 訟 事 件 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ), 又 は 再 審 査 手 続 ( 短 縮 法 定 期 間
は 1 月 又 は 2 月 )に 関 して 使 用 してはならない。
2. 特 許 規 則 1.136(a)は 再 発 行 訴 訟 事 件 に 関 しては 使 用 してはならず,また, 再 審 査 手 続 に
関 しては 使 用 することができない。
7.40.01 指 令 は 最 終 のものである, 手 数 料 が 添 付 された IDS によって 必 要 となった
出 願 人 による,[1]の, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 された, 特 許 規 則
1.97(c)に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 提 出 がこの 庁 指 令 に 表 示 されている 新 たな 拒 絶 理 由 を 誘
発 した。 従 って,この 指 令 は 最 終 指 令 とされる。MPEP§609.04(b)を 参 照 のこと。 出 願 人 は,
特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは
ない。
審 査 官 ノート:
1. クレームの 補 正 によって 必 要 となったものではない, 審 査 官 によって 導 入 された 他 の 新 た
な 拒 絶 理 由 がある 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 してはならず,また, 最 終 拒 絶 は 不 適 切 であ
る。
117

2. 括 弧 2 には, 新 たな 拒 絶 理 由 として 使 用 された 情 報 項 目 の 特 定 を 含 んでいる 情 報 開 示 陳 述
書 の 日 付 を 挿 入 すること。
7.40.02 指 令 は 最 終 のものである, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 共 同 研 究 契 約 及 び 先 行 技 術
の 適 用 除 外 の 援 用 によって 必 要 となった
出 願 人 による,[1]の, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 共 同 研 究 契 約 及 び 先 行 技 術 の 適 用 除 外 に
係 る 要 件 に 関 する 提 出 物 が,この 庁 指 令 に 示 されている 新 たな 二 重 特 許 付 与 拒 絶 を 誘 発 した。
従 って,この 指 令 は 最 終 指 令 とされる。MPEP§706.02(l)(3)を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 特 許
規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において
も, 応 答 のための 法 定 期 間 は,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 すること
はない。
審 査 官 ノート:
1. 審 査 官 によって 導 入 された 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 であって,クレームの 補 正 によって 必 要 と
なったものでなく, 又 は 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記
載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 に 基 づくも
のでもないものがある 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 してはならず,また, 最 終 拒 絶 は 不 適 切
である。
2. 括 弧 2 には, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 共 同 研 究 契 約 及 び 先 行 技 術 の 適 用 除 外 に 係 る 要
件 に 関 する 提 出 物 の 提 出 日 を 挿 入 すること。
706.07(b) 最 終 拒 絶 , 最 初 の 庁 指 令 によってするのが 適 切 な 場 合 [R-6]
新 たな 出 願 のクレームを, 次 の 場 合 には, 最 初 の 庁 指 令 によって 最 終 拒 絶 をすることができ
る。(A) 新 たな 出 願 が 先 の 出 願 に 係 る 継 続 する 出 願 又 は 代 替 であること, 及 び(B) 新 たな 出
願 の 全 てのクレームが,(1) 先 の 出 願 においてクレームされているものと 同 一 の 発 明 を 対 象
としており,かつ,(2) それが 先 の 出 願 において 記 録 されていたとすれば, 次 回 の 庁 指 令 に
よって, 記 録 されている 理 由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 拒 絶 されるのが 適 切 であったと 思 われ
ること。
継 続 審 査 請 求 (RCE)がされた 出 願 のクレームは,( 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 及 び 手 数 料
を 添 えた)RCE 提 出 の 直 後 における 庁 指 令 によって 最 終 拒 絶 をすることができるが,ただし,
次 の 事 項 が 条 件 とされる。 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 記 録 後 における 出 願 の 全 てのク
レームが,(A) 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 記 録 前 の 出 願 においてクレームされている
のと 同 一 の 発 明 を 対 象 としていること, 及 び(B) それらが,それが 特 許 規 則 1.114 に 基 づく
RCE 提 出 前 の 出 願 において 記 録 されていた 場 合 は, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 理
由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 拒 絶 されるのが 適 切 であったと 思 われること。
最 初 の 庁 指 令 であって, 継 続 する 若 しくは 代 替 の 出 願 又 は RCE に 関 するものは, 最 終 とする
ことができないが,ただし,それが,2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修
118

正 法 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))による 特 許 法 第 102 条 (e)の 修 正 によって 必
要 となった 新 たな 拒 絶 理 由 を 含 んでいることが 条 件 とされる。
しかしながら, 継 続 する 若 しくは 代 替 の 出 願 又 は RCE に 関 する 最 初 の 庁 指 令 を 最 終 とするこ
とは,その 出 願 が 資 料 であって, 先 の 出 願 に 関 して 最 終 拒 絶 又 は 手 続 の 終 結 の 後 に 提 示 され
たが,(A) 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必 要 とする 新 規 問 題 が 提 起 されたか, 又 は(B) 新 規
事 項 の 問 題 が 提 起 されたという 理 由 で 認 められなかったものを 含 んでいる 場 合 は, 適 切 でな
いであろう。
更 に, 一 部 継 続 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 を 最 終 とすることは, 先 の 出 願 において 提 示 され
なかった 主 題 を 含 んでいるクレームがあるときは, 適 切 でないであろう。
継 続 する 又 は 代 替 の 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 前 での 面 接 の 請 求 は, 通 常 は 許 可 されなけ
ればならない。
最 初 の 指 令 の 最 終 拒 絶 は, 様 式 文 例 7.41 又 は 7.41.03 の 内 の 何 れか 該 当 するものを 使 用 して,
行 われなければならない。
7.41 指 令 は 最 終 である, 最 初 の 指 令
これは[1]であって, 出 願 人 の 先 の 出 願 番 号 [2]に 係 るものである。 全 てのクレームは, 先 の
出 願 においてクレームされていたものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,また,それが 先 の 出
願 によって 記 録 されていたならば, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 事 由 及 び 技 術 に 基
づいて 最 終 的 に 拒 絶 することができたであろう。 従 って,この 指 令 は, 本 件 に 関 する 最 初 の
指 令 であるが, 最 終 とされる。MPEP§706.07(b)を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)
に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは
ない。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 に, 該 当 する 事 情 に 応 じ,「 継 続 」 又 は「 代 替 」の 何 れかを 挿 入 すること。
2. 補 正 が,それが 新 規 問 題 又 は 新 規 事 項 を 提 起 したことを 理 由 として,その 特 許 事 件 への 記
録 を 拒 絶 された 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 することができない。MPEP§706.07(b) 参 照 。
3. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 訴 訟 事 件 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ) 又 は 再 審 査 手 続 ( 短 縮 法 定 期 間 は
1 月 又 は 2 月 )に 関 しては 使 用 してはならない。
4. 特 許 規 則 1.136(a)は, 再 発 行 訴 訟 事 件 に 関 して 利 用 してはならず,また, 再 審 査 手 続 に
関 しては 利 用 されない。
7.41.03 指 令 は 最 終 である, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 提 出 物 の 後 の 最 初 の 指 令 , 継 続 手
続 出 願 (CPA)
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づくこの 継 続 手 続 出 願 の 提 出 前 に 親 出 願 において
クレームされていたものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,また,それが 先 の 出 願 によって 記
録 されていたならば, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 事 由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 的
119

に 拒 絶 することができたであろう。 従 って,この 指 令 は, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 出 願 後
の 最 初 の 指 令 であるが, 最 終 とされる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間
延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは
ない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づいてされた 継 続 手 続 出 願 に 関 する 最 初 の 指 令 の
最 終 拒 絶 のためのものである。
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 2.30 又 は 2.35 の 内 の 1 であって, 該 当 するものが 置 か
れなければならない。
7.42.09 指 令 は 最 終 である, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 の 後 の 最 初 の 指 令
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 記 録 前 に 出 願 においてクレームされて
いたものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,また,それらが 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 記 録 前 に
その 出 願 によって 記 録 されていたならば, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 事 由 及 び 技
術 に 基 づいて 最 終 的 に 拒 絶 することができたであろう。 従 って ,この 指 令 は, 特 許 規 則 1.114
に 基 づく 継 続 審 査 請 求 及 びそれに 係 る 提 出 物 の 提 出 後 の 最 初 の 指 令 であるが, 最 終 とされる。
MPEP§706.07(b)を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方
針 について 注 意 を 促 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは
ない。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 提 出 される 継 続 審 査 請 求 に 続 く 最 初 の 指 令 の 最
終 拒 絶 のためのものである。
706.07(c) 最 終 拒 絶 , 時 期 尚 早
出 願 が 引 き 続 き 主 任 審 査 官 に 係 属 している 間 は, 最 終 拒 絶 の 時 期 尚 早 性 に 関 する 問 題 が 提 起
されるべきである。これは 純 粋 に 実 務 上 の 問 題 であって, 拒 絶 の 支 持 可 能 性 とは 完 全 に 別 の
問 題 である。 従 って,これは 審 判 請 求 理 由 として 提 出 することはできず,また, 特 許 審 判 イ
ンターフェアレンス 部 に 対 する 不 服 申 立 の 根 拠 とすることもできない。それは, 特 許 規 則
120

1.181 に 基 づく 申 請 書 によって 審 理 を 受 けることができる。MPEP§1002.02(c) 参 照 。
706.07(d) 最 終 拒 絶 ,その 撤 回 , 時 期 尚 早 [R-6]
出 願 人 からの 審 査 継 続 請 求 に 基 づき, 主 任 審 査 官 が 最 終 拒 絶 は 時 期 尚 早 であったと 認 定 した
ときは, 同 審 査 官 は,その 拒 絶 の 終 局 性 を 撤 回 しなければならない。 庁 指 令 の 終 局 性 は,そ
の 出 願 が 引 き 続 き 係 属 している 場 合 は, 撤 回 されなければならない。 同 審 査 官 は, 出 願 が 放
棄 された 後 は, 最 終 拒 絶 を 撤 回 することができない。
庁 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 された 後 は,MPEP§706.07(a)に 記 載 されている 条 件 が 満 たされている
場 合 は, 次 回 の 庁 指 令 を 最 終 とすることができる。
様 式 文 例 7.42 が, 最 後 の 庁 指 令 による 拒 絶 の 終 局 性 を 撤 回 するときに 使 用 されなければなら
ない。
7.42 最 後 の 庁 指 令 に 関 する 終 局 性 の 撤 回
出 願 人 による, 最 後 の 庁 指 令 による 拒 絶 の 終 局 性 についての 再 検 討 請 求 は 説 得 力 があるので,
その 指 令 の 終 局 性 は 撤 回 される。
706.07(e) 最 終 拒 絶 の 撤 回 , 全 般 [R-6]
最 終 拒 絶 後 の 補 正 については,MPEP§714.12 及 び§714.13 を 参 照 のこと。
時 期 尚 早 でない 最 終 拒 絶 が 出 願 手 続 又 は 再 審 査 手 続 において 一 旦 記 録 された 後 は, 特 許 規 則
1.116(b)に 基 づく 証 明 による 場 合 を 除 き, 出 願 人 又 は 特 許 権 者 の 請 求 に 基 づいて 撤 回 するこ
とはできない。 追 加 の 補 正 又 は 主 張 は, 一 定 の 事 情 においては 検 討 される。 補 正 であって,
出 願 を 許 可 できる 状 態 にするか, 又 は 審 判 請 求 のためのよりよい 形 式 の 何 れかにするものも,
容 認 することができる。 特 許 規 則 1.116(a)に 従 った 最 終 拒 絶 の 後 , 様 式 についての 異 論 又 は
要 求 を 遵 守 する 補 正 も 許 可 されるべきである。
審 査 官 は, 最 終 拒 絶 したクレームについての 拒 絶 を 撤 回 することができる。 新 たな 事 実 又 は
理 由 であって, 再 審 査 手 続 の 場 合 に, 前 に 拒 絶 したクレームが 実 際 は 許 可 可 能 である, 又 は
特 許 可 能 である 旨 を 審 査 官 に 説 得 するものが 提 出 された 場 合 は,その 最 終 拒 絶 は 撤 回 されな
ければならない。ときには, 拒 絶 の 終 局 性 を, 新 たな 拒 絶 理 由 を 適 用 するために, 撤 回 する
ことができる。
最 終 拒 絶 を, 新 たな 拒 絶 理 由 を 記 録 する 目 的 で 撤 回 することは 許 容 されるが,この 実 務 は,
新 たな 参 照 事 項 が 少 なくとも 1 のクレームと 完 全 に 適 合 しているか, 又 は 完 全 に 自 明 である
ことが 証 明 される 相 異 を 除 いては, 適 合 する 場 合 に 限 定 されるべきである。 通 常 ,それに 係
るクレームに 関 しては, 以 前 の 拒 絶 は 撤 回 されるべきである。 何 が 新 たな 拒 絶 理 由 を 構 成 す
ることができるかについての 論 議 に 関 しては MPEP§1207.03 を 参 照 のこと。
この 実 務 は, 従 属 的 参 照 事 項 , 累 積 的 参 照 事 項 又 は 単 に 記 録 にあるものより 良 いと 思 われる
参 照 事 項 を 適 用 するために, 使 用 されてはならない。
最 終 拒 絶 が 撤 回 された 場 合 は, 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 補 正 の 全 ては, 通 常 , 記 録 される。
審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 された 後 に, 審 査 手 続 を 再 開 させる 庁 指 令 によってされる 拒 絶 につい
ての 新 たな 理 由 は, 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 を 必 要 とする。MPEP§1002.02(d) 参 照 。
706.07(f) 最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 期 間 [R-6]
最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 期 間 は 次 の 通 りである。
121

(A) 応 答 のための 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 設 定 する 最 終 拒 絶 の 全 ては, 様 式 文 例 7.39,7.40,
7.40.01,7.40.02,7.41,7.41.03,7.42.03,7.42.031 又 は 7.42.09 の 内 の 1 を 含 まなけれ
ばならず,それによって 出 願 人 に 対 し, 応 答 書 が 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 2 月 以 内 に 提 出 され
る 場 合 は,その 短 縮 法 定 期 間 は, 最 終 拒 絶 の 日 付 から 3 月 後 , 又 は 勧 告 的 指 令 が 郵 送 された
日 の 内 の 何 れか 遅 い 方 に 満 了 することを 通 知 する。このようにして, 変 動 的 応 答 期 間 が 設 定
されることになる。「 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 2 月 」の 最 終 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 はコロンビア
特 別 区 の 連 邦 休 日 に 当 たり,かつ, 応 答 書 が, 特 許 規 則 1.7(a)の 規 定 による, 土 曜 日 , 日 曜
日 又 は 連 邦 休 日 でない,その 次 の 日 に 提 出 された 場 合 は,その 応 答 書 は 2 月 期 間 内 に 提 出 さ
れたものとみなされ, 短 縮 法 定 期 間 は, 最 終 拒 絶 の 日 付 から 3 月 後 , 又 は 勧 告 的 指 令 が 郵 送
された 日 の 内 の 何 れか 遅 い 方 に 満 了 する(MPEP§710.05 参 照 )。 如 何 なる 場 合 にも, 応 答 のた
めの 短 縮 応 答 期 間 が 最 終 拒 絶 の 日 付 から 6 月 より 後 に 満 了 することはない。
(B) 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 に 対 して 最 初 の 応 答 書 をいつ 提 出 するかによって 左 右 される, 最 終
拒 絶 に 関 する 変 動 的 応 答 期 間 を 設 定 する 実 務 は, 短 縮 法 定 期 間 が 3 月 未 満 に 設 定 される 状 況 ,
例 えば, 再 発 行 訴 訟 出 願 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ) 又 は 再 審 査 手 続 には 適 用 されない。
I. 勧 告 的 指 令
(C) 最 終 庁 指 令 が(A)に 記 載 する 変 動 的 応 答 期 間 を 設 定 し,かつ, 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 に 対 す
る 完 全 な 最 初 の 応 答 を 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 2 月 以 内 に 提 出 した 場 合 は, 審 査 官 は,その 応
答 が 次 のことをしているか 否 かを 決 定 しなければならない。
(1) その 出 願 を, 許 可 できる 状 態 にすること-その 場 合 には, 出 願 は 許 可 として 処 理 されな
ければならず, 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 義 務 は 生 じない。
(2) その 出 願 を, 審 査 官 が 出 願 人 の 許 可 を 得 ることなく 変 更 することができる 様 式 事 項 に 関
するものを 除 き, 許 可 できる 状 態 にすること,MPEP§1302.04-その 場 合 には, 出 願 は 必 要 に
応 じて 補 正 され, 許 可 として 処 理 されなければならず,また, 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 義 務 は
生 じない。
(3) その 出 願 を, 許 可 できる 状 態 にしないこと-その 場 合 には, 勧 告 的 指 令 は 出 願 人 に 対 し,
応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 は 最 終 拒 絶 の 日 付 から 3 月 又 は 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 の 内 , 何 れか
遅 い 方 に 終 了 することを 通 知 しなければならず,その 方 法 は, 勧 告 的 指 令 様 式 ,PTOL-303 の
上 部 にある 欄 1.b)に 照 合 の 印 を 付 すことによる。
(D) 最 終 庁 指 令 が 前 記 (A)に 記 載 する 変 動 的 応 答 期 間 を 設 定 しており, 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 に
対 する 完 全 な 最 初 の 応 答 を 2 月 以 内 に 提 出 しない 場 合 は, 審 査 官 は, 勧 告 的 指 令 様 式 ,
PTOL-303 の 上 部 にある 欄 1.a)に 照 合 の 印 を 付 さなければならない。
(E) 勧 告 的 指 令 様 式 ,PTOL-303 上 部 の 欄 1.b)に 照 合 の 印 が 付 されている 場 合 は, 出 願 人 がそ
の 後 の 手 続 ( 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 手 数 料 の 計 算 を 含 む)を 取 るための 期 間 は,
最 終 拒 絶 の 日 付 から 又 は 勧 告 的 指 令 の 日 付 から 3 月 の 内 , 何 れか 遅 い 方 まで 継 続 する。 期 間
延 長 手 数 料 は,1 月 の 端 数 部 分 について, 比 例 配 分 することができない。 如 何 なる 場 合 にも,
応 答 のための 法 定 期 間 が, 最 終 拒 絶 の 日 付 から 6 月 より 後 に 満 了 することはあり 得 ない。 例
えば, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 最 初 の 応 答 をし, 審 査 官 が 最 終 拒 絶 の
郵 送 日 から 3 月 の 期 間 の 末 日 までに 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 最 終 拒
絶 の 郵 送 日 から 3 月 の 期 間 の 末 日 に 終 了 する。そのような 場 合 において, 期 間 延 長 の 申 請 が
認 められるときは, 応 答 のための 最 終 日 は, 最 終 拒 絶 を 含 む 庁 指 令 にスタンプ 又 は 印 字 され
122

ている 日 付 が 起 算 日 とされる。MPEP§710.01(a) 参 照 。しかしながら, 審 査 官 が 3 月 期 間 の 末
日 までに 勧 告 的 指 令 を 郵 送 しない 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した
日 に 終 了 し, 期 間 延 長 手 数 料 は 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 を 起 算 日 とする。
( 様 式 省 略 )
II. 審 査 官 補 正
(F) 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 最 初 の 応 答 書 が 最 終 庁 指 令 から2 月 以 内 に 提 出 された 場 合 は,
その 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするための 審 査 官 補 正 は, 審 査 官 補 正 が 最 終 庁 指 令 の 日 付 から
3 月 より 後 にされる 場 合 であっても, 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 を 受 けないですることができる。
審 査 官 補 正 は, 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 6 月 より 後 には, 出 願 がその 時 点 で, 法 の 作 用 により
放 棄 されるので,することができない 点 に 留 意 すること。
(G) 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 最 初 の 応 答 書 が 最 終 庁 指 令 から 2 月 以 内 に 提 出 されなかった
場 合 は, 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする 補 正 をするための 出 願 人 の 授 権 が,3 月 の 短 縮 法 定 期
間 内 , 又 は 特 許 規 則 1.136(a)に 従 って 出 願 人 により 申 請 され, 手 数 料 が 納 付 された 延 長 応 答
期 間 内 の 何 れかにおいて 与 えられなければならない。しかしながら, 審 査 官 補 正 であって,
最 終 庁 指 令 に 対 して 応 答 がされた 後 に 初 めて 特 定 される 様 式 事 項 のみを 訂 正 するものは, 期
間 延 長 手 数 料 を 必 要 としないが,その 理 由 は, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が,その 訂 正 が 未 だ
審 査 官 によって 要 求 されていない 様 式 事 項 の 訂 正 を 除 き,その 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする
からである。
(H) 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は, 期 間 延 長 のための 申 請 書 及 び 特 許 規 則 1.17 に
定 められている 該 当 する 手 数 料 を 必 要 とする。 期 間 延 長 が, 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするた
めに 必 要 な 場 合 は( 例 えば, 審 査 官 補 正 が 応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 が 終 了 した 後 に 必 要 とな
るとき), 出 願 人 は 所 要 の 申 請 書 及 び 手 数 料 を 提 出 すること, 又 は 審 査 官 に 対 し,その 申 請 を
記 録 し, 指 定 されている 手 数 料 を 予 納 口 座 に 請 求 するための 授 権 をすることができる。 特 許
商 標 庁 の 職 員 は,クレジットカード 支 払 様 式 を 完 成 する, 又 はそれ 以 外 の 形 で, 特 許 処 理 手
数 料 ( 情 報 に 係 る 物 又 はサービスの 手 数 料 ではないもの)をクレジットカードに 請 求 するため
の 口 頭 の( 電 話 による) 指 示 を 受 け 入 れることはできない。 期 間 延 長 申 請 を 記 録 する 権 限 を 審
査 官 に 与 える 場 合 は,その 権 限 は, 延 長 された 期 間 が 満 了 する 前 に 与 えられなければならな
い。その 権 限 は 審 査 官 補 正 における 記 録 とされなければならず,その 際 には,その 権 限 が 与
えられたときにその 権 限 を 与 えた 者 の 名 称 , 請 求 先 の 予 納 口 座 の 番 号 , 請 求 された 延 長 期 間
の 長 さ, 予 納 口 座 に 請 求 される 金 額 が 記 載 されなければならない。 様 式 文 例 13.02.02 が 使 用
されなければならない。
13.02.02 期 間 延 長 及 び 電 話 によって 授 権 された 審 査 官 補 正
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 が,この 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする 審 査 官 補 正 を 行 う
ために 要 求 される。[1]に 行 われた 電 話 面 談 において[2]は,[3] 月 の 期 間 延 長 を 申 請 し,ま
た, 特 許 商 標 庁 長 官 に 対 し, 予 納 口 座 番 号 [4]にこの 期 間 延 長 のために 必 要 な 所 要 手 数 料 [5]
ドルを 請 求 する 授 権 をし,また, 下 記 の 審 査 官 補 正 を 授 権 した。この 変 更 及 び/ 又 は 追 加 が
出 願 人 にとって 受 諾 できないものである 場 合 は, 補 正 書 を 特 許 規 則 1.312 に 定 められている
形 で 提 出 することができる。 当 該 補 正 についての 検 討 をさせるためには,それは, 発 行 手 数
料 の 納 付 より 遅 くないときに 提 出 されなければならない。
123

審 査 官 ノート:
MPEP§706.07(f)が, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にする 補 正 をするために 期 間 延 長 が 必 要 になる 場
合 について 説 明 しているので,それを 参 照 のこと。
III. 最 終 拒 絶 後 の 実 務
(I) 最 終 拒 絶 後 の 応 答 は, 全 ての 特 許 商 標 庁 職 員 によって 速 やかに 処 理 され,かつ, 検 討 さ
れなければならない。
(J) 最 終 拒 絶 後 の 応 答 は,それが 短 縮 法 定 期 間 内 に 提 出 されるか, 又 は 期 間 延 長 申 請 及 び 該
当 する 手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17 及 び 1.136(a))が 添 付 されている 場 合 を 除 き, 審 査 官 による 検
討 がされてはならない。MPEP§710.02(e)も 参 照 のこと。この 要 件 は, 最 初 の 応 答 の 後 に 提 出
される 補 充 的 応 答 書 にも 適 用 される。
(K) 面 接 は, 最 終 庁 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 の 満 了 後 ,ただし,6 月 の 法 定 応 答
期 間 内 に, 期 間 延 長 手 数 料 を 納 付 することなく, 受 けることができる。
(L) 様 式 事 項 であって, 最 終 庁 指 令 に 対 して 応 答 がされた 後 に 初 めて 特 定 され,かつ, 出 願
人 による 手 続 を 要 するものを, 査 定 系 クウェイル 指 令 に 関 して 要 求 することができるが,た
だし, 出 願 が 他 の 点 では 許 可 可 能 な 状 態 にあることを 条 件 とする。 期 間 延 長 手 数 料 は 要 求 さ
れないことになるが,その 理 由 は,その 応 答 が, 様 式 事 項 の 訂 正 - 審 査 官 によって 未 だされ
てはいない 訂 正 を 除 き,その 出 願 を 許 可 できる 状 態 にすることにある。
(M) 手 続 が, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 があった 後 に 再 開 されることになる 場 合 は, 前 の 庁 指
令 の 終 局 性 は, 放 棄 の 問 題 及 び 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 を 回 避 するために 撤 回 されなければな
らない。 例 えば, 新 規 の 参 照 事 項 であって, 許 可 可 能 であると 示 されていたクレームを 特 許
不 能 にするものが, 審 査 官 の 注 意 を 引 くことになった 場 合 は, 庁 指 令 は 次 の 趣 旨 の 陳 述 ,す
なわち,「 郵 送 された 庁 指 令 の 終 局 性 は, 以 下 に 記 す 新 たな 拒 絶 理 由 を 考 慮 し,ここに 撤 回 さ
れる」をもって 開 始 しなければならない。
様 式 文 例 7.42 を,この 陳 述 に 追 加 して 使 用 することができよう。MPEP§706.07(d) 参 照 。
706.07(g) 最 終 拒 絶 後 実 務 に 係 る 経 過 措 置 [R-5]
特 許 規 則 1.129 最 終 拒 絶 及 び 限 定 手 続 後 の 制 限 された 審 査 に 関 する 過 渡 的 手 続
(a) 再 発 行 出 願 又 は 意 匠 出 願 ではない 出 願 の 出 願 人 であって, 当 該 出 願 において, 特 許 法 第
120 条 , 第 121 条 及 び 第 365 条 (c)に 基 づいてされた 先 の 出 願 に 対 する 言 及 がある 場 合 はそれ
を 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において 少 なくとも 2 年 間 係 属 しているものに 係 る 者 は,
次 に 掲 げる 事 情 においては, 最 終 拒 絶 後 に, 最 初 の 提 出 物 を 記 録 させ,かつ,その 実 体 に 関
して 検 討 させる 権 利 を 有 する。すなわち, 最 初 の 提 出 物 及 び§1.17(r)に 記 載 されている 手 数
料 が, 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及 びその 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることを 条 件 として, 特 許
商 標 庁 は 当 該 提 出 物 を 検 討 するであろうという 事 情 である。 最 終 拒 絶 の 終 局 性 は, 提 出 物 及
び§1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 適 時 の 提 出 があったときは, 自 動 的 に 撤 回 される。そ
の 後 , 出 願 が 最 終 拒 絶 された 場 合 は, 出 願 人 は, 次 に 掲 げる 事 情 においては,2 回 目 の 提 出
物 を 記 録 させ,かつ, 後 の 最 終 拒 絶 後 の 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 する。すなわち,2
回 目 の 提 出 物 及 び§1.17(r)に 記 載 されている 2 回 目 の 手 数 料 が 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及
び 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることを 条 件 として, 特 許 商 標 庁 は 当 該 提 出 物 を 検 討 するであろ
うという 事 情 である。 後 の 最 終 拒 絶 の 終 局 性 は, 提 出 物 及 び§1.17(r)に 記 載 されている 2
124

回 目 の 手 数 料 の 適 時 の 提 出 があったときは, 自 動 的 に 撤 回 される。 提 出 物 であって,§1.17(r)
に 記 載 されている 手 数 料 が 2 回 納 付 された 後 に, 出 願 に 関 してされた 最 終 拒 絶 の 後 に 提 出 さ
れるものは,§1.116 に 記 載 されているように 処 理 される。 本 条 において 使 用 するときは,
提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 についての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を
支 持 する 新 たな 実 質 的 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むが,それらに 限 定 はされない。
*****
(c) 本 条 の 規 定 は,1995 年 6 月 8 日 後 にされた 出 願 には 適 用 されない。
1995 年 6 月 8 日 に USPTO に 係 属 している 出 願 についての 手 続 の 完 了 を 促 進 するために,かつ,
17 年 の 特 許 存 続 期 間 と 20 年 の 特 許 存 続 期 の 間 での 移 行 を 容 易 にするために, 一 般 法 律 第
103-465 号 は, 出 願 であって, 当 該 出 願 においてされている, 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 及
び 第 365 条 (c)に 基 づいてされた 先 の 出 願 に 対 する 言 及 がある 場 合 はそれを 考 慮 して,1995
年 6 月 8 日 現 在 において 2 年 以 上 係 属 しているものについての 更 に 限 定 された 審 査 について
規 定 した。 更 なる 限 定 された 再 審 査 は, 出 願 人 に 対 し, 手 数 料 納 付 に 基 づく 権 利 事 項 として,
出 願 に 関 して 最 終 拒 絶 が 出 された 後 に, 検 討 を 求 めて 提 出 物 を 提 出 することを 許 可 している。
出 願 人 は,この 規 定 の 利 益 を 2 の 異 なる 機 会 において 得 ることができるが,ただし, 提 出 物
及 び 手 数 料 が 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 ,かつ,その 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることが 条 件 と
される。これは, 出 願 人 に 対 し,2 の 別 異 の 機 会 に 各 機 会 に 対 する 手 数 料 を 納 付 して, 係 属
中 の 出 願 に 関 する 先 の 庁 指 令 の 終 局 性 を 実 質 的 に 除 去 することを 可 能 にし,また, 追 加 のク
レーム 及 び/ 又 はクレームされている 主 題 に 関 する 情 報 についての 検 討 を 受 けるために 再 出
願 をするという 衝 撃 の 回 避 を 可 能 にする 効 果 を 有 する。 最 終 手 続 後 の 過 渡 的 実 務 は,1995 年
6 月 8 日 以 前 にされた 出 願 に 限 って 適 用 され, 再 発 行 若 しくは 意 匠 出 願 , 又 は 再 審 査 手 続 に
は 適 用 されない。
次 のフローチャートは 特 許 規 則 1.129(a)に 記 載 されている 最 終 手 続 後 の 過 渡 的 手 続 を 図 解
する。
(フローチャート 省 略 )
1995 年 6 月 8 日 以 降 の 施 行 として, 係 属 中 の 出 願 であって,1993 年 6 月 8 日 以 前 の 現 実 の 又
は 有 効 な 出 願 日 を 有 するものに 関 しては, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき, 最 終 拒 絶
後 の 最 初 の 提 出 物 を 記 録 させ,その 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 するが,ただし,その
提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 特 許 規 則 41.37 に 記 載 されている 審
判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及 び 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることが 条 件 とされる。 出 願 であって,
特 許 法 第 371 条 に 基 づいて 国 内 段 階 に 入 るもの, 又 は 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされる 出
願 であって, 合 衆 国 を 指 定 国 とする PCT 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 に 基 づく 利 益 を 主 張
するものに 関 しては,その PCT 国 際 出 願 日 が 1995 年 6 月 8 日 の 時 点 で 少 なくとも 2 年 間 係 属
していたか 否 かを 決 定 するために 使 用 される。
様 式 文 例 7.41.01 を,その 出 願 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 資 格 を 有 することを 出 願 人 に 通
告 するために 使 用 することができる。
7.41.01 最 終 後 の 過 渡 的 手 続 , 最 初 の 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.129(a))
この 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 から 施 行 されている 一 般 法 律 第 103-465 号 の 適 用 を 受 ける。 従
って,この 出 願 は, 先 にされた 出 願 に 対 する 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基
づく 言 及 がある 場 合 はそれを 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において, 少 なくとも 2 年 間 係
属 しているので, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき, 最 初 の 提 出 物 を 記 録 させ,また,
125

その 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 するが,ただし, 放 棄 前 に,その 提 出 物 及 び 特 許 規 則
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則 41.37 に 基 づく 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 に 提 出
されることが 条 件 とされる。 最 初 の 提 出 物 及 び[1]ドルである, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく[2]
事 業 体 に 対 する 該 当 する 手 数 料 が 適 時 に 提 出 されたときは, 先 の 庁 指 令 の 終 局 性 は 撤 回 され
る。 審 判 請 求 通 知 書 及 び 特 許 規 則 41.20(b)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則 1.17(r)に
記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 前 , 又 はそれと 同 時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許 規 則
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 は, 審 判 請 求 の 却 下 及 び 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく
手 続 継 続 の 請 求 と 解 釈 されるものとする。 特 許 法 第 132 条 の 規 定 により, 特 許 規 則 1.17(r)
に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 結 果 として 検 討 される 補 正 は,その 出 願 の 開 示 に 新 規 事 項
を 導 入 することができない。
出 願 人 が 複 数 の 補 正 案 を 提 出 しており,それが, 記 録 される 場 合 に, 相 互 に 矛 盾 するもので
あるときは, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 手 数 料 を 納 付 して, 当 該 補 正 の 各 々に 係 る 登 録 又 は
不 登 録 に 関 して 明 示 の 指 示 が 与 えられなければならない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は,1995 年 6 月 9 日 前 にされた 出 願 に 関 する 様 式 文 例 7.39 から 7.41 まで
の 内 の 何 れかであって,その 出 願 が, 先 にされた 出 願 に 対 する 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又
は 第 365 条 (c)に 基 づく 言 及 がある 場 合 は,それを 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において,
少 なくとも 2 年 間 係 属 しており,かつ, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 手 数 料 が 以 前 に 納 付 され
ていない 場 合 のものに, 続 けることができる。
2. この 様 式 文 例 は, 意 匠 出 願 若 しくは 再 発 行 出 願 , 又 は 再 審 査 手 続 に 関 しては 使 用 してはな
らない。
3. 括 弧 1 には, 該 当 する 事 情 に 応 じて, 大 規 模 又 は 小 規 模 事 業 体 に 対 する 現 行 手 数 料 を 挿 入
すること。
4. 括 弧 2 には,その 出 願 の 現 行 の 地 位 に 依 存 する「 小 規 模 」 又 は「 大 規 模 」を 挿 入 すること。
特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 (IDS), 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面
についての 補 正 書 , 新 たな 実 質 的 主 張 及 び/ 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むことができるが,それら
に 限 定 されない。 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 結 果 として 検 討 される
補 正 書 は, 出 願 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 することができない, 特 許 法 第 132 条 。 特 許 規 則
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 を 考 慮 し, 何 れかの IDS であって, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.97(c)
又 は(d)を 遵 守 しなかったことを 理 由 として, 前 に 出 願 に 関 して 検 討 することを 拒 絶 されてい
たものは,それが 特 許 規 則 1.97(b)に 記 載 されている 期 間 の 1 において 提 出 されたものとし
て 取 り 扱 われ,かつ, 申 請 書 , 及 び 特 許 規 則 1.97(d)において 要 求 されている 申 請 手 数 料 な
しに 検 討 されるが,ただし, 特 許 規 則 1.98 の 要 件 を 遵 守 することが 条 件 とされる。IDS であ
って, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき,2005 年 6 月 8 日 以 後 に, 特 許 規 則 1.97(e)において 指 定
されている 陳 述 を 伴 わずに 提 出 されたものは, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に
特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 されたものとして 取 り 扱 われる。 審
査 官 は,IDS において 提 出 された 情 報 を 基 にする 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 し,かつ, 次 回 の 庁
指 令 を 最 終 のものとすることができるが,ただし, 審 査 官 が, 当 該 クレームの 補 正 によって
必 要 とされなかった 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 しないことが 条 件 とされる。MPEP§706.07(a)
参 照 。
126

出 願 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づいて 適 格 である 場 合 ,すなわち,1995 年 6 月 8 日 以 前 に 出 願
されており,かつ,1993 年 6 月 8 日 以 前 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 を 有 している 場 合 は, 審 査 官
は,その 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r) 手 数 料 が, 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及 び 出 願 の 放 棄 前
に 提 出 されているか 否 かを 確 認 しなければならない。 補 正 書 が 最 終 拒 絶 に 応 答 して 適 時 に 提
出 されていたが, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 がその 補 正 書 に 添 付 されていな
かった 場 合 は, 審 査 官 はそれらの 補 正 を 引 き 続 き MPEP§714.13 に 記 載 されている 迅 速 な 方 法
で 検 討 し,かつ, 補 正 が 採 用 されたか 否 かを 出 願 人 に 通 知 する 勧 告 的 指 令 を 発 行 する。 審 査
官 が 勧 告 的 指 令 において, 補 正 が 採 用 されなかったことを 示 した 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規
則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 及 び 出 願 放 棄 を 回 避 するために 必 要 な 手 数 料 を 納 付 し,
補 正 書 に 関 して, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 としての 採 用 及 び 検 討 を 得 ることができ
る。 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 納 付 が 最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 とし
て 適 時 に 提 出 されており, 勧 告 的 指 令 が 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 前
に 発 行 されていなかった 場 合 は, 勧 告 的 指 令 は 必 要 でない。 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し, 前 の
庁 指 令 の 終 局 性 は 特 許 規 則 1.129(a)に 従 って 撤 回 されていることを 通 告 する。 次 のことを 注
記 する。 提 出 物 に 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 についての「 条 件 付 きでの」 納
付 ,すなわち, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 を 予 納 口 座 又 はクレジットカード
に 請 求 する 授 権 が 添 付 されており, 提 出 物 が, 条 件 付 き 納 付 でなければ 採 用 されるものであ
る 場 合 は, 特 許 商 標 庁 はその 条 件 付 き 納 付 を, 特 許 規 則 1.17(r) 手 数 料 の 無 条 件 納 付 として
処 理 する。
最 終 拒 絶 の 終 局 性 は, 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r) 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 が 適 時 に 提
出 されたときに, 自 動 的 に 撤 回 される。 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に
納 付 された 場 合 は,それ 以 前 に 採 用 されていない 全 ての 提 出 物 , 及 び 特 許 規 則 1.17(r) 手 数
料 を 添 えて 提 出 された 提 出 物 は, 採 用 に 関 する 明 示 の 指 示 がない 場 合 ,それらが 提 出 された
順 序 で 採 用 される。 抵 触 する 複 数 の 補 正 がある 場 合 は,それらは, 特 許 規 則 1.17(r)の 手 数
料 を 納 付 して, 出 願 人 によって, 採 用 のために 明 解 にされなければならない。 様 式 文 例
7.42.01 が, 前 の 庁 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 された 旨 を 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 されなけれ
ばならない。
7.42.01 最 終 庁 指 令 の 終 局 性 の 撤 回 - 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 過 渡 的 出 願
この 出 願 は 特 許 規 則 1.129(a)の 過 渡 的 手 続 に 対 して 適 格 であり,かつ, 特 許 規 則 1.17(r)に
記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されているので, 特 許 規 則 1.129(a)の 規 定 により 前 の 庁
指 令 の 終 局 性 は 撤 回 された。 出 願 人 の[1]の 提 出 物 は, 最 終 後 の[2]に 提 出 されているので 登
録 された。
審 査 官 ノート:
「 最 初 の」 又 は「 第 2 回 目 の」を 括 弧 1 に 挿 入 すること。
審 判 請 求 通 知 書 及 び 特 許 規 則 1.17(b)に 記 載 されている 審 判 請 求 手 数 料 が 特 許 規 則 1.17(r)
に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 より 前 , 又 はそれと 同 時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許 規 則
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 出 願 人 による 納 付 は, 審 判 請 求 を 却 下 し,かつ, 特 許 規 則
1.129(a)に 基 づく 手 続 を 継 続 するための 請 求 と 解 釈 される。
特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されたときに, 審 査 官 が, 提 出 物 が
前 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していない, 例 えば,その 提 出 物 が 情 報 開 示 陳 述 書 を 含 ん
127

でいるのみであると 決 定 した 場 合 は, 出 願 人 は 完 全 な 応 答 書 を 提 出 するために,1 月 又 は 30
日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。 様 式 文 例 7.42.02 が 使 用 されなければ
ならない。
7.42.02 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づいて 提 出 された 非 応 答 的 提 出 物
[1]に 提 出 された, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 適 時 の 提 出 物 は, 前 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 に
は 応 答 しておらず,その 理 由 は[2]である。 提 出 物 は 先 の 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 出 す
るための 誠 実 な 試 みと 思 われるので, 出 願 人 は, 完 全 な 応 答 書 を 提 出 するために,この 書 状
の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 短 縮 法 定
期 間 は, 先 の 庁 指 令 において 設 定 されていた 期 間 を 破 棄 する。この 期 間 は, 特 許 規 則 1.136(a)
の 規 定 により 延 長 を 受 けることができる。 審 判 請 求 書 及 び 特 許 規 則 41.20(b)に 記 載 されてい
る 審 判 請 求 手 数 料 が 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 より 前 , 又 はそれと 同
時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 出 願 人 による 納 付
は, 審 判 請 求 を 却 下 し,かつ, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 手 続 を 継 続 するための 請 求 と 解 釈
される。 審 判 請 求 は, 却 下 された 状 態 となる。
審 査 官 ノート:
審 査 官 が, 提 出 物 は 完 全 には 応 答 していないと 考 える 理 由 が, 括 弧 2 に 記 載 されなければな
らない。
I. 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 であって,2005 年 6 月 8 日 前 に 提 出 されたもの
提 出 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 後 , 次 回 の 庁 指 令 は,MPEP§
706.07(b)に 記 載 されている, 継 続 する 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 を 最 終 的 なものとするため
の 条 件 の 下 においてのみ, 最 終 的 なものとすることができる。
様 式 文 例 7.42.03 は, 最 初 の 庁 指 令 を,2005 年 6 月 8 日 前 に 提 出 された, 特 許 規 則 1.129(a)
に 基 づく 提 出 物 の 後 に, 最 終 的 なものとすることが 適 切 な 場 合 に, 使 用 することができる。
7.42.03 指 令 は 最 終 のものである,2005 年 6 月 8 日 前 に 提 出 された 特 許 規 則 1.129(a)に 基
づく 提 出 物 に 続 く 最 初 の 指 令
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 の 採 用 前 の 出 願 においてクレームされ
ているものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,かつ,それが 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物
の 採 用 前 の 出 願 において 記 載 されていた 場 合 には, 次 回 の 庁 指 令 において, 記 録 されている
理 由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 拒 絶 することができたものである。 従 って,この 指 令 は, 特 許
規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 の 後 の 最 初 の 指 令 であったとしても 最 終 とされる。MPEP§
706.07(b) 参 照 。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 について 注 意 が 与
えられる。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
に 設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令
が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は,
勧 告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は,
勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のため
の 法 定 期 間 は,この 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。
128

審 査 官 ノート:
様 式 文 例 7.41.02 も,この 指 令 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 最 初 の 提 出 物 に 続 く 最 終 拒 絶 で
ある 場 合 には, 使 用 すること。
出 願 に 関 してその 後 の 最 終 拒 絶 がされる 場 合 は, 出 願 人 は, 最 初 の 提 出 物 の 検 討 に 関 して 記
載 されているのと 同 一 条 件 に 基 づいて, 第 2 回 目 の 提 出 物 を 採 用 させ,かつ, 実 体 に 関 して
検 討 させる 権 利 を 有 する。 様 式 7.41.02 が 使 用 されなければならない。
7.41.02 最 終 後 の 過 渡 的 実 務 , 第 2 回 目 の 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.129(a))
最 終 拒 絶 後 の 最 初 の 提 出 物 に 関 する, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 前 に 納 付
されているので, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき, 第 2 回 目 の 提 出 物 を 採 用 させ,そ
の 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 するが,ただし, 放 棄 前 に, 第 2 回 目 の 提 出 物 及 び 特 許
規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則 41.37 に 基 づく 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 の
前 に 提 出 されることが 条 件 とされる。 第 2 回 目 の 提 出 物 及 び[1]ドルである, 特 許 規 則 1.17(r)
に 基 づく[2] 事 業 体 に 対 する 該 当 する 手 数 料 が 適 時 に 提 出 されたときは, 先 の 庁 指 令 の 終 局 性
は 撤 回 される。 審 判 請 求 書 及 び 特 許 規 則 41.20(b)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 前 , 又 はそれと 同 時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許
規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 は, 審 判 請 求 の 却 下 及 び 特 許 規 則 1.129(a)に 基
づく 手 続 継 続 の 請 求 と 解 釈 される。 特 許 法 第 132 条 の 規 定 により, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載
されている 手 数 料 の 納 付 の 結 果 として 検 討 される 補 正 は,その 出 願 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入
することができない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は,1995 年 6 月 9 日 前 にされた 出 願 に 関 する 様 式 文 例 7.39 から 7.41 まで
の 内 の 何 れかであって,その 出 願 が, 先 にされた 出 願 に 対 する 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又
は 第 365 条 (c)に 基 づく 言 及 がある 場 合 はそれを 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において,
少 なくとも 2 年 間 係 属 しており,かつ, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 最 初 の 提 出 物 手 数 料 が 以
前 に 納 付 されている 場 合 のものに, 続 けることができる。
2. この 様 式 文 例 は, 意 匠 出 願 若 しくは 再 発 行 出 願 , 又 は 再 審 査 手 続 に 関 しては 使 用 してはな
らない。
3. 括 弧 1 には, 該 当 する 事 情 に 応 じて, 大 規 模 又 は 小 規 模 事 業 体 に 対 する 現 行 手 数 料 を 挿 入
のこと。
4. 括 弧 2 には,その 出 願 の 現 行 の 地 位 に 依 存 する「 小 規 模 」 又 は「 大 規 模 」を 挿 入 のこと。
5. 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 手 数 料 が 2 回 納 付 されている 場 合 は, 特 許 規 則 1.129(a)の 規 定
は, 今 では 使 用 することができない。
提 出 物 であって, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 2 回 の 納 付 に 続 いて, 出 願 に
関 してされた 最 終 拒 絶 の 後 に 提 出 されたものは, 特 許 規 則 1.116 に 記 載 されている 現 行 の 最
終 後 の 実 務 に 従 って 処 理 される。
II. 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 であって,2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 されたもの
2005 年 6 月 8 日 以 後 の 適 時 の 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 に
関 しては, 実 体 に 関 する 次 回 の 庁 指 令 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 と 同
等 になる。 現 行 の 第 2 回 庁 指 令 最 終 実 務 の 下 では, 実 体 に 関 するそのような 庁 指 令 は 最 終 と
129

されるが,ただし, 審 査 官 が 新 たな 拒 絶 理 由 であって, 出 願 人 によるクレームの 補 正 によっ
ても, 又 は 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手
数 料 を 添 えて 提 出 された IDS の 形 で 提 供 された 情 報 に 基 づいても 必 要 とはされていないもの
を 導 入 するときは,この 限 りでない。MPEP§706.07(a) 参 照 。
様 式 文 例 7.42.031 は,2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 された, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出
物 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 を 最 終 とするために 使 用 することができる。
7.42.031 指 令 は 最 終 である,2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づ
く 提 出 物 に 続 く 指 令
2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 に 続 く 庁 指 令 に 関 する 最
終 指 令 実 務 の 下 では, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 の 適 時 の 提 出 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 は,
非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 と 同 等 になる。 現 行 の 第 2 回 庁 指 令 最 終 実 務
の 下 では, 実 体 に 関 するそのような 庁 指 令 は 最 終 とされるが,ただし, 審 査 官 が 新 たな 拒 絶
理 由 であって, 出 願 人 によるクレームの 補 正 によっても, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されてい
る 期 間 内 に 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 された IDS の 形 で 提 供 さ
れた 情 報 に 基 づいても 必 要 とはされていないものを 導 入 するときは,この 限 りでない。MPEP
§706.07(a)を 参 照 のこと。
この 庁 指 令 の 中 には, 新 たな 拒 絶 理 由 であって, 出 願 人 によるクレームの 補 正 によっても,
特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添
えて 提 出 された IDS の 形 で 提 供 された 情 報 に 基 づいても 必 要 とはされていないものは 存 在 し
ていない。 従 って,この 指 令 は 最 終 とされる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されてい
る 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 喚 起 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
に 設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令
が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は,
勧 告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は,
勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のため
の 法 定 期 間 は,この 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。
審 査 官 ノート:
様 式 文 例 7.41.02 も,これが 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 最 初 の 提 出 物 に 続 く 最 終 拒 絶 である
場 合 には, 使 用 すること。
出 願 人 は,その 出 願 が 特 許 規 則 1.129(a)に 記 載 されている 更 なる 制 限 された 審 査 についての
過 渡 的 手 続 にとって 適 格 である 場 合 は, 最 終 後 の 2 回 の 提 出 物 について 検 討 を 受 ける 権 利 を
有 する。その 結 果 , 当 該 出 願 人 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 1 の 提 出 物 を 提 出 し,その 出 願
が 再 び 最 終 拒 絶 下 にある 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 追 加 の 1 の 提 出 物 に
限 って 権 利 を 有 する。 当 該 出 願 人 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき 既 に 2 の 提 出 物 を 提 出 してお
り,その 出 願 が 再 度 最 終 拒 絶 下 にある 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 追 加 の
提 出 物 を 検 討 させる 権 利 を 有 さない。 出 願 人 は, 追 加 の 提 出 物 について,それが 特 許 規 則
1.116 に 記 載 されている 条 件 を 満 たしている 場 合 には, 検 討 を 受 ける 権 利 を 有 することがで
きる。
130

706.07(h) 継 続 審 査 請 求 (RCE) 実 務 [R-6]
特 許 法 第 132 条 拒 絶 通 告 ; 再 審 査
*****
(b) 特 許 商 標 庁 長 官 は, 出 願 人 の 請 求 による 特 許 出 願 の 継 続 審 査 について 規 定 する 規 則 を 定
めるものとする。 特 許 商 標 庁 長 官 は, 当 該 継 続 審 査 について 適 切 な 手 数 料 を 定 めることがで
き,また, 第 41 条 (h)(1)に 基 づく 減 額 された 手 数 料 についての 資 格 を 有 する 小 規 模 事 業 体 に
対 し 当 該 手 数 料 に 関 する 50%の 減 額 を 規 定 するものとする。
特 許 規 則 1.114 継 続 審 査 請 求
(a) 出 願 に 関 する 手 続 が 終 了 した 場 合 は, 出 願 人 は, 次 に 掲 げる 事 項 の 内 の 最 先 のものより
前 に 提 出 物 及 び§1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 することによって, 出 願 についての
継 続 審 査 を 請 求 することができる。
(1) 発 行 手 数 料 の 納 付 。ただし,§1.313 に 基 づく 申 請 が 承 認 される 場 合 を 除 く。
(2) 出 願 の 放 棄 , 又 は
(3) 特 許 法 第 141 条 に 基 づく 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 に 対 する 上 訴 通 知 書 の 提 出 , 又 は 特 許 法 第
145 条 若 しくは 第 146 条 に 基 づく 民 事 訴 訟 の 開 始 。ただし,その 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 が 終 結 し
ている 場 合 を 除 く。
(b) 本 条 において 使 用 される「 出 願 に 関 して 手 続 が 終 了 する」とは, 出 願 について 上 訴 がさ
れていること, 又 は 最 後 の 庁 指 令 が 最 終 庁 指 令 (§1.113), 許 可 通 知 (§1.311) 若 しくは 他 の
形 で 出 願 手 続 を 終 了 させる 指 令 であることをいう。
(c) 本 条 において 使 用 される 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 につ
いての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を 支 持 する 新 たな 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むが,それに 限 定 され
ない。 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 処 理 となっている 場 合 は, 提 出 物 は,
§1.111 の 応 答 要 件 を 満 たしていなければならない。
(d) 出 願 人 が 適 時 に 提 出 物 , 及 び§1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 した 場 合 は, 特 許
商 標 庁 は 庁 指 令 の 終 局 性 を 撤 回 し,その 提 出 物 は 採 用 され, 検 討 される。 出 願 人 が 本 条 に 基
づく 継 続 審 査 請 求 書 を, 上 訴 後 であるが,その 上 訴 に 関 する 決 定 の 前 に, 提 出 する 場 合 は,
それは, 上 訴 を 取 り 下 げ, 審 査 官 に 対 する 出 願 手 続 を 再 開 するための 請 求 として 取 り 扱 われ
る。 上 訴 趣 意 書 (§41.37) 若 しくは 応 答 趣 意 書 (§41.41) 又 は 関 連 書 類 は, 本 条 に 基 づく 提 出
物 とは 考 えられない。
(e) 本 条 の 規 定 は 次 の 事 項 には 適 用 されない。
(1) 仮 出 願
(2) 1995 年 6 月 8 日 前 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 (utility) 又 は 植 物 特 許 に
ついての 出 願
(3) 1995 年 6 月 8 日 前 に, 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願
(4) 意 匠 特 許 出 願 , 又 は
(5) 再 審 査 中 の 特 許
特 許 法 第 132 条 (b)は, 手 数 料 を 納 付 してされる 出 願 人 による 請 求 ( 継 続 審 査 請 求 ,すなわち,
RCE)に 基 づいて, 出 願 人 に 対 して 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 出 願 を 要 求 することなく,
出 願 についての 継 続 審 査 を 規 定 している。RCE 実 務 を 実 行 するために, 特 許 規 則 1.114 は,
出 願 人 が, 手 続 が 終 了 している 出 願 ( 例 えば,その 出 願 が 最 終 拒 絶 又 は 許 可 通 告 を 受 けている)
に 関 する 継 続 審 査 を, 提 出 物 を 提 出 し, 所 定 の 手 数 料 を 納 付 することによって, 獲 得 できる
131

方 法 を 定 めている。 出 願 人 は, 前 にクレームされ, 権 利 事 項 として, 審 査 されているクレー
ムからは 独 立 しており,かつ, 異 なっているクレームを 基 にして, 継 続 審 査 を 獲 得 するため
の RCE を 提 出 することはできない(すなわち, 出 願 人 は 発 明 を 取 り 替 えることができない)。
特 許 規 則 1.145 参 照 。 新 たに 提 出 されるクレームであって, 前 にクレームされている 発 明 か
らは 独 立 しており,かつ, 異 なっている 発 明 を 対 象 としているものは, 検 討 から 取 り 下 げら
れ,かつ, 採 用 されない。 下 記 VI. 参 照 。RCE は 新 たな 出 願 ではない。それ 故 に, 特 許 商 標 庁
は,RCE を 新 たな 出 願 , 例 えば, 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされる 出 願 又 は 特 許 規 則 1.53(d)
に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)には 転 換 しない。
I. RCE 提 出 のための 条 件
特 許 規 則 1.114 の 規 定 は,1995 年 6 月 8 日 以 後 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常
願 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願
に 適 用 される。 特 許 規 則 1.114 の RCE 規 定 は, 次 の 事 項 には 適 用 されない。
(A) 仮 出 願
(B) 1995 年 6 月 8 日 前 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願
(C) 1995 年 6 月 8 日 前 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願
(D) 意 匠 特 許 出 願 , 又 は
(E) 再 審 査 中 の 特 許
特 許 規 則 1.114(e) 参 照 。
出 願 人 は, 次 に 掲 げる 事 項 の 内 の 最 先 のものより 前 に, 継 続 審 査 請 求 書 ( 様 式 PTO/SB/30 参 照 ),
提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 することにより, 出 願 について
の 継 続 審 査 を 獲 得 することができる。
(A) 発 行 手 数 料 の 納 付 (ただし, 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 が 認 められる 場 合 を 除 く)
(B) 出 願 の 放 棄 , 又 は
(C) 連 邦 巡 回 合 衆 国 控 訴 裁 判 所 に 対 する 控 訴 状 の 提 出 , 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 (ただし, 上 訴 又
は 民 事 訴 訟 が 終 了 した 場 合 を 除 く)
特 許 規 則 1.114(a) 参 照 。 出 願 人 は, 出 願 に 関 する 手 続 が 終 結 するまでは, 出 願 に 関 する 継 続
審 査 を 請 求 することができない。 特 許 規 則 1.114(a) 参 照 。 出 願 が 終 結 するのは,その 出 願 が
上 訴 の 対 象 とされている, 又 は 最 後 の 庁 指 令 が 最 終 庁 指 令 ( 特 許 規 則 1.113), 許 可 通 告 ( 特 許
規 則 1.311) 若 しくはそれ 以 外 に 出 願 に 関 する 手 続 を 終 結 させる 指 令 ( 例 えば,Ex parte
Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935))である 場 合 である。
II. 提 出 物 要 件
特 許 規 則 1.114 において 使 用 される「 提 出 物 」は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又
は 図 面 についての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を 支 持 する 新 たな 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むが,それ
に 限 定 されない。 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 。 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未
処 理 となっている 場 合 は, 提 出 物 は, 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を 満 たしていなければなら
ない。 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 。 従 って, 出 願 人 は, 情 報 開 示 陳 述 書 ( 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98)
のみを 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 を, 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 告 の 適 用 を 受
ける 出 願 に 関 しては 提 出 することができるが, 出 願 であって, 最 後 の 庁 指 令 が 最 終 拒 絶 又 は
Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 であるも
132

の, 又 は 上 訴 されている 出 願 に 関 しては, 提 出 することができない。 指 令 停 止 の 要 求 , 上 訴
趣 意 書 又 は 応 答 趣 意 書 ( 若 しくは 関 連 書 類 )は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 とは 考 えられ
ない。 特 許 規 則 1.103 及 び 1.114(d) 参 照 。しかしながら 提 出 物 は, 先 に 提 出 された 上 訴 趣 意
書 又 は 応 答 趣 意 書 における 主 張 をもって 構 成 することができる, 又 は 単 に 先 に 提 出 された 上
訴 趣 意 書 又 は 応 答 趣 意 書 における 主 張 を 参 照 によって 援 用 する 旨 の 陳 述 書 をもって 構 成 する
ことができる。 更 に, 先 に 提 出 された 最 終 後 の 補 正 書 ( 採 用 されているか 否 かは 問 題 とされな
い)は,この 提 出 物 要 件 を 満 たすことができる。
最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 主 張 であって, 審 査 官 によって 採 用 されてはいるが, 説 得 力 がある
とは 認 定 されていないものは, 当 該 主 張 が 庁 指 令 に 対 して, 特 許 規 則 1.111 の 意 味 で 応 答 し
ているものである 場 合 は, 提 出 物 要 件 を 満 たすことができる。 提 出 物 が, 最 後 の 未 処 理 の 庁
指 令 に 対 して, 特 許 規 則 1.111 の 意 味 において 応 答 しているか 否 かの 検 討 は, 当 該 未 処 理 の
庁 指 令 に 関 する「 最 終 的 」 状 態 を 要 素 とすることなく 行 われる。 従 って, 出 願 が 最 終 拒 絶 を
受 けている 場 合 に, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 応 答 として 承 諾 されないことがある 応 答 は, 特
許 規 則 1.111 に 基 づく 応 答 として 受 諾 されることがある。
出 願 の 状 態 提 出 物 追 加 の 情 報
最 終 後
最 終 拒 絶 に 対 する 特 許 規 則 下 記 V. 及 び VI. 参 照
1.111 に 基 づく 応 答 を 含 んで
いなければならない( 例 えば,
RCE に 添 付 して 提 出 される 補
正 書 , 又 は 最 終 後 の 前 に 提 出
される 補 正 書 )。
査 定 系 クウェイル 指 令 後 査 定 系 クウェイル 指 令 に 対 す 下 記 IX. 参 照
る 応 答 書 を 含 んでいなければ
ならない。
許 可 後
IDS, 補 正 書 , 新 たな 主 張 又 は 下 記 IX. 参 照
新 たな 証 拠 を 含 んでいなけれ
ばならないが,それらに 限 定
されない。
上 訴 後
最 終 拒 絶 に 対 する 特 許 規 則
1.111 に 基 づく 応 答 を 含 んで
いなければならない( 例 えば,
先 に 提 出 された 上 訴 趣 意 又 は
応 答 趣 意 書 における 主 張 を 参
照 によって 援 用 する 旨 の 陳 述
書 )。
下 記 X.,XI. 及 び XII. 参 照
III. 最 初 の 処 理
RCE は,まず, 出 願 を 担 当 させられている 技 術 センター(TC)によって 処 理 される。 技 術 支 援
職 員 は, 次 の 事 項 を 検 証 する。
(A) RCE が 2000 年 5 月 29 日 以 降 にされたこと
(B) 出 願 が 1995 年 6 月 8 日 以 降 に 行 われたこと
(C) 出 願 が 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願 であること( 例 えば, 意 匠 出 願 でないこと)
(D) 出 願 が,RCE が 提 出 された 時 点 で 係 属 していたこと(すなわち, 特 許 付 与 又 は 放 棄 がされ
ていなかったこと)
133

(E) 出 願 に 係 る 手 続 が 終 結 していること(すなわち, 最 後 の 庁 指 令 が, 最 終 拒 絶 , 許 可 通 告 若
しくは Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 で
あるか, 又 はその 出 願 が 上 訴 されていること)
(F) RCE が, 発 行 手 数 料 の 納 付 前 に 提 出 されたこと, 又 は 提 出 されていなかった 場 合 は,そ
の 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるための 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 承 認
されていたこと
(G) RCE に, 特 許 規 則 1.17(e)に 基 づく RCE 手 数 料 を 含 む 適 切 な 手 数 料 が 添 付 されていたこと,
及 び
(H) RCE が, 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 含 んでいたこと
A. 不 適 切 RCE の 取 扱
RCE 提 出 のための 条 件 の 1 又 は 複 数 が 満 たされていない 場 合 は, 出 願 人 にその 旨 が 通 告 され
る。 一 般 に,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 書 (RCE)についての 通 知 」, 様 式 PTO-2051 が 出 願 人 に 郵
送 される。 不 適 切 な RCE は, 前 の 庁 指 令 に 記 載 されている, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するための 応
答 に 関 する 期 間 の 進 行 を 停 止 する 作 用 を 有 さない。
審 査 官 が, 不 適 正 な RCE が 誤 って 審 査 官 に 発 送 されたことを 発 見 した 場 合 は,その 出 願 は,
直 ちに 技 術 センター 内 の 法 律 文 書 監 督 主 任 審 査 官 (HSLIE)に 返 送 されなければならない。
1. 手 続 が 終 結 していない
出 願 に 関 する 手 続 が 終 結 していない 場 合 は, 出 願 人 には, 不 適 切 な RCE について 通 告 がされ,
また, 補 正 / 応 答 書 が 存 在 している 場 合 は,それは 採 用 される。その 後 ,その 出 願 は, 特 許
規 則 1.111 に 基 づく 補 正 又 は 応 答 の 検 討 のために, 審 査 官 に 宛 てて 発 送 される。
2. 出 願 について 上 訴 がされている
出 願 について 上 訴 がされており,かつ,RCE に, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及
び/ 又 は 特 許 規 則 1.114 により 要 求 される 提 出 物 が 添 付 されていない 場 合 は,その 出 願 は,
適 切 な 処 理 のために 審 査 官 に 発 送 され,かつ, 出 願 人 は 不 適 切 な RCE について 通 告 を 受 ける。
( 下 記 X. 参 照 )。
B. 不 明 確 な 送 付 状
出 願 人 が 送 付 状 を 提 出 し,それが 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA), 又 は 特 許 規
則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)の 何 れであるか 明 確 でなく( 例 えば,RCE 及 び CPA の 双
方 についての 言 及 を 含 んでいる),かつ,その 出 願 が 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 植 物 又 は
通 常 出 願 である 場 合 には, 特 許 商 標 庁 はその 送 付 状 を 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE として 取
り 扱 うものとするが,その 理 由 は,2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA 実 務 は, 植 物 及
び 通 常 出 願 に 関 しては, 消 滅 させられているからである。 出 願 人 が 送 付 状 を 提 出 し,それが
CPA 又 は RCE の 何 れであるか 明 確 でなく,かつ,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 には, 特 許
商 標 庁 は,その 送 付 状 を 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA についての 請 求 として 取 り 扱 うもの
とするが,その 理 由 は,RCE 実 務 は, 意 匠 出 願 には 適 用 されないからである。 送 付 状 と 共 に
提 出 されるその 他 の 書 類 ( 例 えば, 予 備 的 補 正 書 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 )は, 送 付 状 が CPA であ
るか 若 しくは RCE であるか, 又 は,それが CPA であるか 若 しくは RCE であるかについて 不 明
134

確 であるか 否 かを 決 定 するときには 考 慮 されない。しかしながら 出 願 人 が, 意 匠 出 願 に 関 す
る RCE であることが 明 確 な 送 付 状 を 提 出 した 場 合 は,それは 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 われ,
出 願 人 に 対 し,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)についての 通 告 」, 様 式 PTO-2051 が 郵 送 される。
RCE は 新 たな 出 願 の 種 類 ではない。それ 故 に, 特 許 商 標 庁 は RCE( 適 切 であるか 不 適 切 である
かを 問 わない)を, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA のような 新 たな 出 願 に 転 換 することができ
ない。
C. 条 件 付 き RCE の 取 扱
提 出 物 に,「 条 件 付 き」RCE 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 基 づく RCE 手 数 料 の 納 付 (すなわち, 特 許
規 則 1.17(e)に 基 づく 手 数 料 を 預 託 口 座 に 請 求 することについての 授 権 書 であって,それが
なければ, 提 出 物 が 採 用 されないことに 備 えるもの)が 添 付 されている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,
その 条 件 付 き RCE 及 び 納 付 を,RCE 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 が 提 出 され
ているものとして 取 り 扱 う。
D. 適 切 な RCE の 取 扱
RCE を 提 出 するための 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 技 術 支 援 職 員 がその 適 切 な RCE の 処 理
をする。 前 に 提 出 され, 採 用 されていない 補 正 及 び RCE と 共 に 提 出 される 補 正 は 正 規 に 採 用
される。 当 該 補 正 は, 採 用 に 関 する 明 示 の 指 示 がない 場 合 は, 提 出 された 順 序 に 従 って 採 用
される。 例 えば, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 後 に 補 正 書 を 提 出 し,それが 審 査 官 によって 否 認 され,
また, 出 願 人 がその 後 , 補 正 書 を 伴 う RCE を 提 出 したが,その RCE が 前 に 提 出 された, 最 終
後 の 補 正 が 採 用 されるべきか 否 かについて 沈 黙 している 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,それら 両 方
の 補 正 をそれらが 提 出 された 順 序 に 従 って 採 用 する。しかしながら, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 後 に
補 正 書 を 提 出 し,それが 審 査 官 によって 否 認 され,また, 出 願 人 がその 後 ,RCE であって,
前 に 提 出 した 最 終 後 の 補 正 は 採 用 を 求 めない 旨 の 明 示 の 指 示 を 含 む 補 正 が 添 付 されているも
のを 提 出 した 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,RCE に 添 えて 提 出 された 補 正 は 採 用 するが, 前 記 の 最
終 後 の 補 正 は 採 用 しない。 抵 触 する 複 数 の 補 正 が 前 に 提 出 されている 場 合 は, 出 願 人 は,
RCE( 及 び 手 数 料 )を 提 出 するときに,どの 補 正 が 採 用 されるべきかを 明 らかにしなければなら
ない。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.111(b)に 基 づく 登 録 の 不 承 認 を 回 避 するために, 全 ての 補 正 を
RCE の 提 出 より 遅 くないときに 提 出 するよう 奨 励 される。MPEP§714.03(a) 参 照 。 追 加 の 期 間
が, 前 に 提 出 された 提 出 物 に 対 する 補 充 物 ( 例 えば,テスト・データを 含 む 宣 誓 供 述 書 又 は 宣
言 書 )を 作 成 し, 提 出 するために 必 要 である 場 合 は, 出 願 人 は,RCE に 添 えて, 特 許 規 則
1.103(c)に 基 づく 特 許 商 標 庁 による 処 置 の 停 止 を 提 出 することを 考 慮 すべきである。 処 置 の
停 止 に 関 する 更 なる 明 細 に 関 しては,MPEP§709 を 参 照 のこと。
補 正 の 採 用 及 び 手 数 料 の 処 理 の 後 , 出 願 書 類 は 審 査 官 に 発 送 される。 出 願 人 は,RCE 提 出 前
に, 既 に 納 付 がされている 超 過 クレームに 対 しては 手 数 料 を 納 付 する 必 要 がない。 当 然 のこ
とながら, 新 たなクレームであって, 前 に 納 付 された 数 を 超 えており,RCE と 共 に 又 はその
後 に 提 出 されるものは, 特 許 規 則 1.16 に 基 づく 該 当 する 手 数 料 の 納 付 を 必 要 とする。
IV. RCE として 取 り 扱 われる 不 適 切 な CPA
特 許 規 則 1.53(d)(1)は 改 正 されて, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA 実 務 が, 通 常 及 び 植 物 出
願 には 適 用 されない 旨 を 規 定 している。2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA は, 先 の 非
135

仮 出 願 が 意 匠 出 願 であって, 特 許 規 則 1.51(b)において 定 義 されている 通 りに 完 全 なもので
ある 場 合 に 限 り, 提 出 することができる。
出 願 人 が CPA の 請 求 を,(2003 年 7 月 14 日 以 後 に) 通 常 又 は 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月
8 日 以 後 にされたものに 関 して 提 出 した 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 自 動 的 に,その 不 適 切 な CPA
を, 先 の 出 願 (CPA の 請 求 において 特 定 されているもの)に 関 する 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE
として 取 り 扱 う。CPA が 適 切 な RCE であるための 特 許 規 則 1.114 の 要 件 を 満 たしていない( 例
えば, 特 許 規 則 1.114(b)に 基 づく 提 出 物 を 欠 いている, 又 は 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されて
いる 手 数 料 が 添 付 されていない) 場 合 は,その 不 適 切 な CPA は 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 われ,
また, 最 後 の 庁 指 令 ( 又 は, 許 可 通 告 )に 記 載 されている 期 間 は 引 き 続 き 進 行 する。 前 記 の 期
間 ( 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 利 用 可 能 な 期 間 延 長 を 考 慮 した 上 でのもの)が 満 了 した 場
合 には, 出 願 人 は, 放 棄 された 出 願 を 復 活 させるためには, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 書
を( 欠 落 している 特 許 規 則 1.114(b)に 基 づく 提 出 物 又 は 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている
手 数 料 を 添 付 して) 提 出 しなければならない。
2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として, 特 許 商 標 庁 は, 不 適 切 な CPA の 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づ
く 出 願 への 変 更 は, 単 に 出 願 人 によって 要 求 されたことを 理 由 としては 行 わない。 特 許 商 標
庁 は, 不 適 切 な CPA の 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 出 願 への 変 更 は, 出 願 人 が,CPA を 特 許 規 則
1.53(b)に 基 づく 出 願 に 変 更 するという 負 担 の 大 きい 方 法 を 正 当 化 する 情 状 酌 量 すべき 事 由
( 例 えば,その 出 願 を 係 属 状 態 に 復 帰 させ, 不 適 切 な RCE を 更 正 することが,その 出 願 が 既 に
特 許 になっているために 可 能 でないということ)があることを 証 明 する 場 合 に 限 り 行 うもの
とする。
様 式 文 例 7.42.15 が,CPA が RCE として 処 理 されることを 出 願 人 に 通 知 するために, 審 査 官
によって 使 用 されなければならない。
7.42.15 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 として 取 り 扱 われる 継 続 手 続 出 願
[1]に 提 出 された 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)の 請 求 は 確 かに 受 領 された。
特 許 規 則 1.53(d)(1)は 改 正 されて,CPA は 意 匠 特 許 に 対 するものでなければならない 旨 , 及
び CPA の 先 行 出 願 は 特 許 規 則 1.51(b)において 定 義 されている 通 りに 完 全 な 意 匠 出 願 がなけ
ればならない 旨 を 規 定 している。 通 常 及 び 植 物 特 許 出 願 についての 継 続 手 続 出 願 の 削 除 , 最
終 規 則 ,68 Fed. Reg. 32376 (2003 年 5 月 30 日 ), 1271 Off. Gaz. Pat. Office 143 (2003
年 6 月 24 日 )を 参 照 のこと。この 出 願 の CPA は, 特 許 規 則 1.53(d)(1)の 下 では 許 可 されない
ので,CPA についてのこの 不 適 切 な 請 求 は,この 出 願 についての 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継
続 審 査 請 求 として 取 り 扱 われる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は,CPA が RCE として 取 り 扱 われることを 出 願 人 に 通 知 するために 使 用 する
こと。
2. 更 に, 様 式 文 例 7.42.04,7.42.05,7.42.06 又 は 7.42.07 は, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 さ
れている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されていることを 条 件 として, 出 願 人 の 提 出 物 の 採 用 を 確 認 す
るために 使 用 すること。
3. 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び/ 又 は 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 される
提 出 物 が 欠 落 している/ 欠 落 することになり,かつ,その 出 願 が 上 訴 されていない 場 合 は,
不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 についての 通 告 が 郵 送 されなければならない。その 出 願 について 上 訴
136

が 行 われており, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び/ 又 は 提 出 物 が 欠 落 してい
る/ 欠 落 することになる 場 合 は,この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.42.10 から 7.42.14 まで
の 内 の 1 が, 該 当 する 事 情 に 応 じて, 置 かれなければならない。
V. 最 終 拒 絶 の 後
出 願 人 が RCE を, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件
を 満 たす 提 出 物 を 添 付 して 適 時 に 提 出 した 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 未 だ 応 答 がされていない
庁 指 令 について,その 終 局 性 を 撤 回 し,かつ,その 提 出 物 を 採 用 し, 検 討 する。 特 許 規 則
1.114(d) 参 照 。 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を 満 たす 提 出 物 が, 出 願 についての 手 続 を 継 続 す
るためには, 適 時 に 受 領 されなければならない。 換 言 すれば, 継 続 審 査 に 関 する 単 なる 請 求
及 び 手 数 料 の 納 付 は, 出 願 の 放 棄 を 防 止 するために 先 の 庁 指 令 において 設 定 されている 応 答
期 間 の 進 行 を 停 止 する 作 用 を 有 さない。
提 出 物 が 補 正 書 である 場 合 は,その 提 出 物 は, 特 許 規 則 1.121 に 記 載 されている 補 正 をする
ための 方 式 を 遵 守 しなければならない。MPEP§714.03 参 照 。 補 正 書 は, 最 後 に 採 用 された 補
正 書 に 対 する 変 更 を 示 す 印 を 含 んでいなければならない。 以 前 に, 最 終 後 に 提 出 され, 未 採
用 となっている 補 正 書 が 特 許 規 則 1.114(c)に 基 づく 提 出 物 応 答 要 件 を 満 たしている 場 合 で
あっても, 出 願 人 は,RCE の 提 出 時 に, 前 に 提 出 され, 未 採 用 となっている 最 終 後 の 補 正 書
がある 場 合 はそこで 提 示 されている 変 更 を 含 めて, 要 望 する 変 更 の 全 てを 組 み 込 んでいる 補
正 書 を, 未 採 用 の 最 終 後 の 補 正 を 採 用 しないようにする 指 示 を 添 付 して 提 出 することを 奨 励
される。 不 遵 守 の 補 正 を 含 め, 完 全 な 応 答 ではない 提 出 物 の 取 扱 に 関 しては, 下 記 VI.を 参
照 のこと。
RCE が 適 切 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.42.04 が, 前 の 庁 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 された 旨 を 出 願
人 に 通 告 するために 使 用 されなければならない。
7.42.04 最 終 拒 絶 後 の, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査
特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が
この 出 願 に 関 し, 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された。この 出 願 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査
に 適 格 であり, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 提 出 されているので, 前
の 庁 指 令 の 終 局 性 は, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 撤 回 された。[1]に 提 出 された, 出 願 人
の 提 出 物 は 採 用 済 みである。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む 継 続 審 査 請 求 (RCE)が
最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 場 合 に 使 用 すること。
2. 括 弧 1 に 提 出 物 の 受 領 日 を 挿 入 すること。 提 出 物 は, 最 終 拒 絶 後 , 前 に 提 出 されている 補
正 書 又 は RCE に 付 随 する 補 正 書 とすることができる。 特 許 規 則 1.114 に 記 載 されているよう
に, 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 (IDS), 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 についての 補 正 書 , 新 た
な 主 張 及 び/ 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むことができる。 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 だされていない
場 合 は, 提 出 物 は, 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を 遵 守 していなければならない。 提 出 物 が 特
許 規 則 1.111 の 要 件 を 遵 守 していない 場 合 には,その 代 わりに, 様 式 文 例 7.42.08 を 使 用 す
ること。 前 に, 最 終 拒 絶 後 の 応 答 として 提 出 されている 主 張 であって, 採 用 されてはいるが,
説 得 力 があるとは 認 められていないものは,その 主 張 が 残 存 している 庁 指 令 に 対 して 特 許 規
137

則 1.111 の 意 味 で 応 答 している 場 合 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 と 考 えることができ
る。この 様 式 文 例 の 最 終 文 が 該 当 しない( 例 えば, 提 出 物 が 前 に 採 用 された 主 張 によって 構 成
されている) 場 合 は,それは, 必 要 に 応 じ, 削 除 又 は 修 正 することができる。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
VI. 完 全 には 応 答 していない 提 出 物
最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 決 着 であり,また, 提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 してい
ない 場 合 は, 提 出 物 は,RCE が 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させるためには, 最 終 庁 指 令 に 対 して
完 全 な 応 答 を 提 供 しようとする 誠 実 な 試 みでなければならない。
提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 して 完 全 な 応 答 を 提 供 しようとする 誠 実 な 試 みでない 場 合 は,その
RCE は 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 われるべきである。それに 伴 って, 特 許 規 則 1.111 の 要 件
を 遵 守 している 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 )が 添 付 されていなかったことを 指 摘 して,
「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)についての 通 知 」, 様 式 PTO-2051 が 技 術 支 援 職 員 によって 作 成
され, 出 願 人 に 郵 送 されなければならない。その RCE は 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させず,また,
その 出 願 は, 特 許 規 則 1.111 を 遵 守 する 提 出 物 が 提 出 されない 場 合 は, 応 答 のための 法 定 期
間 が 満 了 した 後 に 放 棄 される。 例 えば, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 決 着 であり, 提 出 物 が
情 報 開 示 陳 述 書 (IDS)のみを 含 んでいる 場 合 は,その 提 出 物 は, 最 終 庁 指 令 に 対 して 完 全 な 応
答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みとは 考 えられず,また, 応 答 期 間 の 進 行 は 停 止 されない。 同
様 に, 補 正 であって, 出 願 におけるクレームの 全 てを 取 り 消 し, 新 たな 又 は 代 替 のクレーム
を 提 出 しないものは, 最 終 庁 指 令 に 対 して, 出 願 を 前 進 させるための 誠 実 な 試 みではない。
特 許 商 標 庁 はそのような 補 正 を 登 録 しない。 次 の 事 件 参 照 。Exxon Corp. v. Phillips
Petroleum Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)
提 出 物 が 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みである 場 合 には, 出 願 人 に 対 しては,その
提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないことを,その 理 由 を 付 して 通 知 される
べきであり,また,その 応 答 を 完 全 にするために,1 月 又 は 30 日 (の 内 の 長 い 方 )の 新 たな 法
定 短 縮 期 間 が 与 えられなければならない。 特 許 規 則 1.135(c) 参 照 。 下 記 の 様 式 文 例 7.42.08
が 使 用 されなければならない。
提 出 物 が, 完 全 に 応 答 している 提 出 物 ではないが,それが 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実
な 試 みである 状 況 としては, 次 のようなものがある。
(A) RCE が 提 出 物 を 添 付 して 提 出 され,その 提 出 物 が, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していないが,
最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 供 する 誠 実 な 試 みである 補 正 書 である 場 合 は, 適 切 な
RCE として 取 り 扱 われるべきであり,「 不 遵 守 の 補 正 書 についての 通 知 」が 出 願 人 に 郵 送 され
なければならない。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 する 補 正 書 を 提 出 するために,その 通
知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 何 れか 長 い 方 の 期 間 を 与 えられる。 特 許 規 則 1.121 に 基 づ
く 補 正 実 務 に 関 する 情 報 に 関 しては,MPEP§714.03 を 参 照 のこと。
(B) 異 なる 発 明 に 関 するクレームの 提 出 - 出 願 人 は, 前 にクレームされ, 権 利 事 項 として 審
査 されているクレームからは 独 立 しており,かつ, 異 なっているクレームを 基 にして, 継 続
審 査 を 獲 得 するための RCE を 提 出 することができない(すなわち, 出 願 人 は 発 明 を 取 り 替 える
138

ことができない)。 特 許 規 則 1.145 参 照 。RCE が, 補 正 であって, 選 択 された 発 明 を 対 象 とす
る 全 てのクレームを 取 り 消 し, 選 択 されなかった 発 明 を 対 象 とするクレームのみを 提 示 する
ものを 添 えて 提 出 される 場 合 は,その RCE は 適 切 な RCE として 取 り 扱 われるべきであるが,
その 補 正 書 は 採 用 されるべきではない。その 補 正 は, 全 面 的 には 応 答 しておらず, 出 願 人 は
完 全 な 応 答 書 を 提 出 するために,1 月 又 は 30 日 の 期 間 (の 内 の 長 い 方 )を 与 えられるべきであ
る。MPEP§821.03 参 照 。 様 式 文 例 8.04 又 は 8.26 の 内 の 該 当 するものが 使 用 されるべきであ
る。
7.42.08 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 提 出 される 提 出 物 であって, 完 全 には 応 答 していない
ものを 添 えた 継 続 審 査 請 求
[1]に 提 出 された, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 書 であって, 特 許 規 則 1.17(e)に 記
載 されている 手 数 料 及 び 提 出 物 を 含 んでいるものの 受 領 が 確 認 される。しかしながら, 提 出
物 は 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は[2]である。 提 出 物 は, 先 の 庁 指
令 に 対 して 完 全 な 応 答 をしようとする 誠 実 な 試 みであると 思 われるので, 出 願 人 には, 完 全
な 応 答 書 を 提 出 するための 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 , 何 れか 長
い 方 の 短 縮 法 定 期 間 が 与 えられる。 応 答 のためのこの 短 縮 法 定 期 間 が 先 の 庁 指 令 に 記 載 され
ている 期 間 を 破 棄 する。この 期 間 は, 特 許 規 則 1.136(a)により 延 長 を 受 けることができる。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 手 数 料 及 び 提 出 物 を 添 えて 提 出 された RCE に 関 し,その 提 出 物 が, 前 の
庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していない 場 合 に,その 受 領 確 認 のために 使 用 すること。この 様 式 文
例 は, 完 全 には 応 答 していない 提 出 物 を 添 えて 提 出 される 全 ての RCE,すなわち,RCE であっ
て, 最 終 拒 絶 後 , 許 可 後 ,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)
に 基 づく 庁 指 令 の 後 , 又 は 上 訴 後 に 提 出 されるものに 使 用 することができる。
2. 括 弧 2 には, 提 出 物 が 完 全 には 応 答 していないと 審 査 官 が 判 断 する 理 由 を 特 定 すること。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
にされた 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 にさ
れた 特 許 法 第 363 条 に 基 づく 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以 後 に
提 出 されなければならない。
VII. 新 規 事 項
特 許 法 第 132 条 (a)は,「 補 正 は, 発 明 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 してはならない」と 規 定 して
いる。 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により 採 用 される 補 正 であって, 新 規 事 項 を 含 むと 決 定 される
ものは, 新 規 事 項 を 含 むと 決 定 される 特 許 規 則 1.111 に 基 づく 応 答 が 現 状 において 取 り 扱 わ
れているのと 同 じ 方 法 で 取 り 扱 われるべきである。MPEP§706.03(o) 参 照 。 出 願 人 が 出 願 の 開
示 内 容 に 新 規 事 項 を 加 えようとする 場 合 は, 特 許 規 則 1.114 の 手 続 は 使 用 することができず,
出 願 人 はそのような 新 規 事 項 を 含 む 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 一 部 継 続 出 願 をしなければな
らない。
VIII. RCE 提 出 後 の 最 初 の 指 令 を 最 終 とすること
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 及 び 手 数 料 を 伴 う RCE の 提 出 直 後 の 庁 指 令 は,MPEP§
706.07(b)に 記 載 されている 条 件 が 満 たされている 場 合 に 限 り, 最 終 的 なものとすることがで
139

きる。
RCE の 提 出 直 後 の 庁 指 令 を 最 終 とすることは, 最 初 の 庁 指 令 が 新 規 の 拒 絶 理 由 を 含 んでいる
場 合 は, 適 切 でないであろう。 新 たな 拒 絶 理 由 を 構 成 できるものについての 論 議 に 関 しては,
MPEP§1207.03 を 参 照 のこと。
様 式 文 例 7.42.09 は,RCE 提 出 後 の 最 初 の 指 令 を 最 終 とすることが 適 切 である 場 合 に 使 用 す
ることができる。
7.42.09 指 令 は 最 終 である, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 後 の 最 初 の 指 令
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 採 用 前 のその 出 願 においてクレームさ
れていたのと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,それらが 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 採 用 前 の 出 願
に 関 して 採 用 されていたとすれば, 次 回 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 理 由 及 び 技 術 に
基 づいて 最 終 的 に 拒 絶 することができるものであったと 考 えられる。 従 って,この 指 令 は,
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 及 び 提 出 物 の 提 出 後 の 最 初 の 指 令 であっても, 最 終 と
される。MPEP§706.07(b) 参 照 。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方
針 について 注 意 を 喚 起 される。
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は, 勧
告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のための
法 定 期 間 は,この 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 継 続 審 査 請 求 が 提 出 された 後 の, 最 初 の 指 令 最
終 拒 絶 のためのものである。
IX. 許 可 後 又 はクウェイル 指 令 の 後
特 許 規 則 1.114(d)の 文 言 「 庁 指 令 の 終 局 性 を 撤 回 する」は, 終 局 性 の 撤 回 であって, 最 終 拒
絶 , 並 びに Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指
令 による 手 続 の 終 結 , 又 は 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 知 ( 又 は 許 可 可 能 通 知 )に 係 わるも
のを 含 む。 従 って, 出 願 人 が, 許 可 されている 出 願 に 関 し, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されて
いる 手 数 料 及 び 提 出 物 を 添 付 して RCE を 提 出 した 場 合 は, 手 続 が 再 開 される。しかしながら,
発 行 手 数 料 が 既 に 納 付 されている 場 合 は,RCE 手 数 料 の 納 付 , 及 び 提 出 物 であって, 出 願 を
許 可 から 取 り 下 げるための 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 を 伴 っていないものは,その 出 願
に 特 許 が 発 行 されることを 回 避 させない。RCE が( 手 数 料 及 び 提 出 物 を 伴 って) 許 可 されてい
る 出 願 に 関 して, 発 行 手 数 料 の 納 付 前 に 提 出 される 場 合 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるため
の 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 は 要 求 されない。
特 許 規 則 1.114 の 要 件 を 遵 守 している RCE が, 許 可 された 出 願 に 関 して, 発 行 手 数 料 の 納 付
後 に 提 出 され,また, 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 も 提 出 され,かつ, 承 認 される 場 合 は,
手 続 は 再 開 される。 出 願 人 は, 発 行 手 数 料 の 払 戻 しを 受 けることができない。しかしながら,
出 願 がその 後 に 許 可 される 場 合 は, 許 可 通 知 書 は, 納 付 義 務 が 生 じる 発 行 手 数 料 金 額 であっ
て, 現 行 発 行 手 数 料 金 額 と 納 付 済 みの 発 行 手 数 料 との 差 額 であるものを 反 映 する。
140

様 式 文 例 7.42.05 は, 手 続 が 再 開 されたことを 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 されるべきであ
る。
7.42.05 許 可 又 はクウェイル 指 令 の 後 の 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 め
て,この 出 願 に 関 し, 許 可 の 後 に, 又 は Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r
Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 の 後 に 提 出 された。この 出 願 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審
査 に 適 格 であり,かつ, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されている
ので, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により,この 出 願 に 関 する 手 続 が 再 開 された。 出 願 人 によって
[1]に 提 出 された 提 出 物 は 既 に 採 用 されている。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 継 続 審 査 請 求 (RCE)が, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び
提 出 物 を 含 めて, 許 可 ( 又 は 許 可 可 能 ) 通 知 , 又 は Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213
(Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 の 後 に 提 出 された 場 合 に, 使 用 すること。
2. 括 弧 1 には, 提 出 物 の 受 領 日 を 挿 入 すること。 特 許 規 則 1.114 に 記 載 しているように, 提
出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 についての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を 支
持 する 新 たな 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むことができる。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
4. RCE が, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 提 出 された 場 合 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるため
の, 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 承 認 されていなければならない。
X. 審 判 請 求 後 であるが, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 前
出 願 人 が, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 ( 以 下 「 審 判 部 」という)に 審 判 請 求 書 を 提 出 し
た 後 ,ただし,その 請 求 に 関 する 審 決 の 前 に, 特 許 規 則 1.111 に 基 づく RCE を 提 出 した 場 合
は,RCE は,それが 適 切 であるか 否 かに 拘 らず, 審 判 請 求 を 取 り 下 げ,かつ, 審 査 官 に 対 す
る 出 願 手 続 を 再 開 するための 請 求 として 取 り 扱 われる。 特 許 規 則 1.114(d) 参 照 。 特 許 商 標 庁
は,RCE の 提 出 があったときは, 審 判 請 求 を 取 り 下 げる。 出 願 人 は, 審 判 部 に 対 し, 審 決 待
ちの 審 判 請 求 を 含 む 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE がいつ 提 出 されるかを 通 知
しなければならない。 通 知 しない 場 合 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 は, 特 許 規 則
1.114 に 基 づく RCE の 提 出 後 (ただし, 特 許 商 標 庁 による 認 識 の 前 )に 下 された 審 決 を 無 効 に
することを 拒 絶 することができる。
A. 適 切 な RCE
手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17(e)) 及 び 未 決 着 の 最 後 の 庁 指 令 に 対 する 特 許 規 則 1.111 の 意 味 におけ
る 応 答 を 含 んでいる 提 出 物 が RCE に 添 付 されている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 最 終 庁 指 令 の 終
局 性 を 撤 回 し,その 提 出 物 は 採 用 され, 検 討 される。 提 出 物 が, 未 決 着 の 最 後 の 庁 指 令 に 対
して 完 全 には 応 答 していないが, 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みであると 考 えられ
る 場 合 は, 出 願 人 に 対 して, 提 出 物 が 完 全 には 応 答 していないことが,その 理 由 を 付 して 通
141

告 され,また,( 様 式 文 例 7.42.08 を 使 用 して) 応 答 書 を 完 成 するための 新 たな 期 間 が 与 えら
れる。 特 許 規 則 1.135(c) 及 び 下 記 VI. 参 照 。
RCE が 適 切 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.42.06 が, 出 願 人 に 対 して, 審 判 請 求 が 取 り 下 げられ
たこと, 及 び 手 続 が 再 開 されたことを 通 告 するために 使 用 されるべきである。
7.42.06 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 であって, 審 判 請 求 後 ,ただし, 審 判 部 審 決 前
のもの
この 出 願 に 関 し, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が, 特 許 審 判 インターフェアレンス
部 に 対 する 審 判 請 求 後 であるが,ただし,その 審 判 請 求 に 対 する 決 定 の 前 に, 提 出 された。
この 出 願 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であり,かつ, 特 許 規 則 1.17(e)に 記
載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されているので, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請 求
は 取 り 下 げられ,かつ, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により,その 出 願 に 関 する 手 続 が 再 開 された。
[1]に 提 出 された 出 願 人 の 提 出 物 は 採 用 された。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 継 続 審 査 請 求 であって, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び
提 出 物 を 含 むものが, 審 判 請 求 書 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 に 提 出 されたが, 未 だその 審 判 請
求 に 対 する 決 定 がされていない 場 合 に 使 用 すること。 審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 されていること
は 必 要 でないことに 留 意 する。
2. 特 許 規 則 1.114 に 記 載 されている 通 り, 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム
若 しくは 図 面 に 対 する 補 正 書 , 新 たに 主 張 , 又 は 特 許 性 を 支 持 する 新 たな 証 拠 を 含 むことが
できる。 提 出 物 は, 前 に 提 出 された 審 判 請 求 趣 意 書 若 しくは 応 答 趣 意 書 における 主 張 , 又 は
送 付 状 における 当 該 主 張 の 組 み 込 み, 又 は RCE に 付 属 するそれ 以 外 の 書 類 によって 構 成 する
ことができる。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以
後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29
日 以 後 に 提 出 されなければならない。
B. 不 適 切 な RCE
審 判 請 求 は,RCE が 不 適 切 な 場 合 であっても, 取 り 下 げられる。RCE が 出 願 に 関 し, 審 判 部 に
対 する 審 判 請 求 の 後 に 提 出 されたが,その 請 求 書 が 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求 されてい
る 手 数 料 若 しくは 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 , 又 はその 両 方 を 含 んでい
ない 場 合 は, 審 査 官 は,その 請 求 を 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 い, 特 許 規 則 1.114(d)の 規 定
に 従 い, 審 判 請 求 を 取 り 下 げる。 提 出 物 が, 未 決 着 の 最 後 の 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提
供 する 誠 実 な 試 みであるとは 考 えられない( 例 えば,IDS のみ) 場 合 は, 提 出 物 は 不 適 切 な 提
出 物 である, 又 は 特 許 規 則 1.114(c)に 基 づく 提 出 物 はないものとして 取 り 扱 われる( 従 って,
その 請 求 は 不 適 切 な RCE である)。 下 記 VI. 参 照 。
審 判 請 求 が 取 り 下 げられたときは,その 出 願 は, 許 可 されたクレームがあるか 否 かを 基 にし
て,MPEP§1215.01 に 従 って 取 り 扱 われる。 拒 絶 されたクレームについては, 手 続 は 終 了 し
ていると 考 えられる。 拒 絶 されたクレームへの 従 属 を 除 けば 許 可 可 能 であるクレームは, 拒
絶 されていたものとして 取 り 扱 われる。MPEP§1215.01 参 照 。 少 なくとも 1 の 許 可 されたク
142

レームがある 場 合 は,その 出 願 は, 許 可 されたクレームに 基 づいて, 発 行 することに 合 格 す
る。 少 なくとも 1 の 許 可 されたクレームがあるが, 様 式 問 題 が 未 決 着 である 場 合 は, 出 願 人
は,その 様 式 事 項 を 更 正 する 期 間 として,1 月 又 は 30 日 (の 内 の 何 れか 長 い 方 )の 短 縮 法 定 期
間 が 与 えられるべきである。 該 当 する 事 情 に 応 じて, 様 式 文 例 7.42.10 から 7.42.14 までが
使 用 されるべきである。
7.42.10 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 提
出 物 / 手 数 料 を 伴 っていないもの; 許 可 されたクレームがない
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス
部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。 従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請
求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求 されている 手
数 料 及 び/ 又 は 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 欠 いている。 拒 絶 されたク
レームについての 手 続 は 終 結 されていると 考 えられ,また, 許 可 されたクレームは 存 在 して
いないので,その 出 願 は 放 棄 される。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 書 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 ,ただし,その 審 判 請 求 についての
決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 若 しくは 提 出 物 ,
又 はその 両 方 を 欠 いている 場 合 において, 許 可 されたクレームがないときは, 審 判 請 求 を 取
り 下 げ,かつ,その 出 願 を 放 棄 されたものとするために,この 様 式 文 例 を 使 用 すること。
2. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
7.42.11 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 提
出 物 を 伴 っていないもの;クレームは 許 可 されている
特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,
この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 対 す 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。
従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は,
特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 欠 いている。 拒 絶 されたクレームについて
の 手 続 は 終 結 されていると 考 えられるので,この 出 願 は, 許 可 されているクレーム[2]に 基 づ
いて 発 行 のために 合 格 する。クレーム[3]は 取 り 消 された。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. 手 数 料 を 含 む, 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 , 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 ,ただし,
その 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 所 要 の 提 出 物 を 欠 いている 場 合 は,
審 判 請 求 を 取 り 下 げ,その 出 願 を 許 可 されているクレームに 基 づいて 発 行 に 合 格 させるため
にこの 様 式 文 例 を 使 用 すること。
2. 括 弧 3 には, 取 り 消 されたクレーム 番 号 であって,その 後 に-has-- 又 は-have--が 続 いて
いるものを 挿 入 すること。クレームであって, 許 可 可 能 な 主 題 を 包 含 していると 指 示 された
が, 拒 絶 されたクレームに 従 属 しているとして 異 論 が 唱 えられたものは,それらは 拒 絶 され
ており, 従 って, 拒 絶 されたクレームと 共 に 取 り 消 されるべきものと 考 えられる。MPEP§
143

1215.01 参 照 。
3. この 様 式 文 例 は 許 可 可 能 通 知 と 共 に 使 用 されるべきである。
4. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は 2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
7.42.12 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 提
出 物 を 伴 っていないもの;クレームは 様 式 問 題 の 未 決 着 のまま 許 可 されている
特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,
この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。
従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は,
特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 欠 いている。 拒 絶 されたクレームについて
の 手 続 は 終 結 されていると 考 えられるので,この 出 願 は, 許 可 されたクレーム[2]に 基 づいて
発 行 のために 合 格 することになるが,ただし, 次 に 掲 げる 様 式 問 題 [3]が 速 やかに 更 正 される
ことが 条 件 とされる。 更 正 されない 場 合 は, 手 続 は 終 結 される。MPEP§1215.01 を 参 照 のこ
と。 出 願 人 は, 未 決 着 の 様 式 問 題 に 係 る 必 要 な 更 正 を,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30
日 の 内 の 何 れか 遅 い 方 に 満 了 する 短 縮 法 定 期 間 内 に 行 うことを 要 求 される。 期 間 延 長 につい
ては, 特 許 規 則 1.136 に 基 づいて 承 認 を 得 ることができる。
審 査 官 ノート:
1. 手 数 料 を 含 む 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 , 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 ,ただし,
その 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 所 要 の 提 出 物 を 欠 いている 場 合 にお
いて, 許 可 されているクレームがあるが, 更 正 される 必 要 がある 未 決 着 の 様 式 問 題 があると
きは, 審 判 請 求 を 取 り 下 げるために,この 様 式 文 例 を 使 用 すること。
2. 括 弧 3 において, 更 正 されなければならない 様 式 問 題 を 説 明 すること。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
7.42.13 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 手
数 料 を 伴 っていないもの;クレームは 許 可 されている
提 出 物 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インター
フェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。 従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 に
より, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求
されている 手 数 料 を 欠 いている。 従 って, 提 出 物 は 採 用 されていない。 特 許 規 則 1.116(c) 参
照 。 拒 絶 されたクレームについての 手 続 は 終 結 されていると 考 えられるので,この 出 願 は,
許 可 されたクレーム[2]に 基 づいて 発 行 のために 合 格 することになる。クレーム[3]は 取 り 消
された。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. 提 出 物 を 含 む 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 であるが,そ
144

の 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 所 要 の 手 数 料 を 欠 いている 場 合 は,こ
の 様 式 文 例 を, 審 判 請 求 を 取 り 下 げ,その 出 願 を 許 可 されたクレームに 基 づいて 発 行 に 合 格
させるために 使 用 すること。
2. 括 弧 3 には, 取 り 消 されたクレーム 番 号 であって,その 後 に-has-- 又 は-have--が 続 いて
いるものを 挿 入 すること。クレームであって, 許 可 可 能 な 主 題 を 包 含 していると 指 摘 された
が, 拒 絶 されたクレームに 従 属 しているとして 異 論 が 唱 えられたものは,それらが 拒 絶 され
ており, 従 って, 拒 絶 されたクレームと 共 に 取 り 消 されるべきものと 考 えられる。MPEP§
1215.01 参 照 。
3. この 様 式 文 例 は, 許 可 可 能 通 知 と 共 に 使 用 されるべきである。
4. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
7.42.14 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 手
数 料 を 伴 っていないもの;クレームは 様 式 問 題 の 未 決 着 のまま 許 可 されている
提 出 物 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インター
フェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。 従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 に
より, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求
されている 手 数 料 を 欠 いている。そのために, 提 出 物 は 採 用 されていない。 特 許 規 則 1.116(c)
を 参 照 のこと。 拒 絶 されたクレームについての 手 続 は 終 結 されていると 考 えられ,また,こ
の 出 願 は 許 可 されているクレーム[2]に 基 づいて 発 行 のために 合 格 することになるが,ただし,
次 に 掲 げる 様 式 問 題 [3]が 速 やかに 更 正 されることが 条 件 とされる。 更 正 されない 場 合 は, 手
続 は 終 結 される。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 未 決 着 の 様 式 問 題 に 係 る 必 要 な
更 正 を,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 に 満 了 するよう 設 定 されて
いる 短 縮 法 定 期 間 内 に 行 うことを 要 求 される。 期 間 延 長 については, 特 許 規 則 1.136 に 基 づ
いて 承 認 を 得 ることができる。
審 査 官 ノート:
1. 提 出 物 を 含 む 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 であるが,そ
の 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求 されて
いる 手 数 料 を 欠 いている 場 合 において, 許 可 されたクレームがあるが, 更 正 される 必 要 があ
る 未 決 着 の 様 式 問 題 があるときは, 審 判 請 求 を 取 り 下 げるために,この 様 式 文 例 を 使 用 する
こと。
2. 括 弧 3 において, 更 正 されなければならない 様 式 問 題 を 説 明 すること。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以
後 に 提 出 されなければならない。
145

XI. 審 判 部 による 審 決 の 後
A. 審 判 部 審 決 後 の 適 正 な RCE
RCE( 手 数 料 及 び 提 出 物 が 添 付 されているもの)の 提 出 であって, 特 許 審 判 インターフェアレン
ス 部 による 決 定 の 後 であるが, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 ( 連 邦 巡 回 )に 対 する 上 訴 通 知 又 は 連 邦 地
方 裁 判 所 における 民 事 訴 訟 の 開 始 前 のものも, 拒 絶 又 は 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 され, 提 出 物 が
検 討 されるという 結 果 を 生 じる。 一 般 に, 連 邦 巡 回 に 対 する 上 訴 通 知 の 提 出 のための, 又 は
民 事 訴 訟 を 開 始 するための 期 間 は 審 判 部 審 決 から 2 月 以 内 である。 特 許 規 則 1.304 及 び MPEP
§1216 を 参 照 。それ 故 に,RCE がこの 2 月 期 間 内 であって, 連 邦 巡 回 への 控 訴 通 知 の 提 出 又
は 民 事 訴 訟 の 開 始 前 に 提 出 される 場 合 は, 適 時 に 提 出 されたことになろう。 出 願 に 関 する 特
許 審 判 インターフェアレンス 部 審 決 の 既 判 事 項 効 果 (MPEP§706.03(w) 参 照 )に 加 え, 出 願 に 関
する 審 決 は「その 事 件 についての 法 」であり, 従 って,その 出 願 及 びそれに 続 く 関 連 出 願 に
関 する 支 配 力 を 有 する。MPEP§1214.01 参 照 ( 新 たな 拒 絶 理 由 が, 特 許 規 則 41.50(b)の 規 定 に
より 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 によって 採 用 される 場 合 は,そのように 拒 絶 されたク
レームについての 補 正 , 又 は 事 実 の 証 明 に 係 る 提 出 物 の 何 れかを 伴 っていない 主 張 は,その
クレームについての 最 終 拒 絶 を 生 じさせるのみであるが,その 理 由 は, 審 査 官 は,そのクレ
ームが 補 正 されるか, 又 は 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 示 されていない 事 実 を 証 明 す
ることによってその 拒 絶 が 克 服 される 場 合 を 除 き,クレームを 許 可 する 権 限 を 有 さないこと
にある)。このような 事 情 であるので, 拒 絶 されたクレームについての 補 正 , 又 は 事 実 の 証 明
に 係 る 提 出 物 の 何 れかを 伴 っていない 主 張 を 包 含 する 提 出 物 は,その 拒 絶 を 除 去 する 効 力 を
有 さない。
様 式 文 例 7.42.07 が, 出 願 人 に 対 し, 審 判 請 求 が 取 り 下 げられ, 手 続 が 再 開 されたことを 通
告 するために 使 用 されるべきである。
7.42.07 審 判 部 審 決 後 であって, 更 なる 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 前 の, 特 許 規 則 1.114 に 基 づ
く 継 続 審 査
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス
部 による 審 決 の 後 ,ただし, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 通 知 の 提 出 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 よ
り 前 に, 提 出 された。この 出 願 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 対 して 適 格 であり,か
つ, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 は 適 時 に 納 付 されているので, 特 許 規 則 1.114
の 規 定 により, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられ,かつ,この 出 願 に 関 する 手 続 は, 特 許 規 則 1.114
の 規 定 により 再 開 された。[1]に 提 出 された 出 願 人 の 提 出 物 は 採 用 された。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 継 続 審 査 請 求 (RCE)であって, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数
料 及 び 提 出 物 を 含 んでいるものが, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 の 後 ,ただ
し, 更 なる 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 前 に 提 出 された 場 合 に 使 用 すること。 一 般 に, 連 邦 巡 回 に 対
する 上 訴 通 知 の 提 出 のための, 又 は 民 事 訴 訟 を 開 始 するための 期 間 は, 審 判 部 審 決 から 2 月
以 内 である。MPEP§1216 及 び 特 許 規 則 1.304 を 参 照 。
2. 出 願 に 関 する 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審 決 は 既 判 力 を 有 し,「その 事 件 につい
ての 法 」であり, 従 って,その 出 願 及 びそれに 続 く 関 連 出 願 に 関 する 支 配 力 を 有 する。それ
故 に, 拒 絶 されたクレームについての 補 正 , 又 は 事 実 の 証 明 に 係 る 提 出 物 の 何 れかを 伴 って
いない 主 張 を 包 含 する 提 出 物 は,その 拒 絶 を 除 去 する 効 力 を 有 さない。MPEP§706.03(w) 及 び
146

§1214.01 参 照 。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 対 して 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8
日 以 後 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日
以 後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は 2000 年 5 月 29
日 以 後 に 提 出 されなければならない。
B. 審 決 後 の 不 適 切 な RCE
RCE が 提 出 され,その 時 期 が 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 の 後 ,ただし, 連
邦 巡 回 に 対 する 上 訴 通 知 の 提 出 又 は 連 邦 地 方 裁 判 所 における 民 事 訴 訟 の 開 始 前 であり,また,
その RCE に 手 数 料 及 び/ 又 は 提 出 物 が 添 付 されていない 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し,
下 記 の 様 式 文 例 7.42.16 を 使 用 して,その RCE が 不 適 切 であることを 通 告 しなければならな
い。 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 めるための 期 間 が,そのような 再 審 理 が 求 められることなく 経 過 し
た 場 合 は, 審 査 官 は,クレームの 状 況 に 応 じて, 許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 にその 様
式 文 例 を 含 めなければならない。MPEP§1214.06 参 照 。 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 めるための 期 間
が 残 存 しているときは, 審 査 官 は, 様 式 PTOL-90 にその 様 式 文 例 を 含 めなければならない。
期 限 は 設 定 されるべきではない。 提 出 物 が RCE に 添 えて 提 出 されたが, 手 数 料 が 欠 けている
場 合 は, 審 査 官 は, 提 出 物 が 登 録 されたか 否 かについての 記 述 も 含 めなければならない。 一
般 に,そのような 提 出 物 は 採 用 されるべきではない。しかしながら, 提 出 物 が 出 願 を 許 可 可
能 な 状 態 にすることが 明 らかな 補 正 である 場 合 は,それは 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 を 得 て, 採
用 されるべきである。MPEP§1214.07 参 照 。 様 式 文 例 7.42.16 は, 出 願 が,1995 年 6 月 8 日
以 後 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8
日 以 後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でない 場 合 には, 使 用 されるべきではな
い。そのような 場 合 には,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)」, 様 式 PTO-2051 が 技 術 支 援 職 員 に
よって 作 成 され, 出 願 人 に 対 し, 継 続 審 査 はその 出 願 には 適 用 されないことを 通 告 するため
に 郵 送 されなければならない。 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 める 期 間 が,そのような 再 審 理 が 求 めら
れることなく 経 過 した 場 合 は, 審 査 官 は,それに 係 る 出 願 を 検 討 のために 取 り 上 げなければ
ならない。とられるべき 措 置 に 関 する 指 針 については,MPEP§1214.06 を 参 照 のこと。
7.42.16 審 判 部 審 決 後 ,ただし, 更 なる 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 前 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく
継 続 審 査 請 求 であって, 提 出 物 及 び/ 又 は 手 数 料 が 添 付 されていないもの
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって,この 出 願 に 関 するものが,[1]に,すなわち,
特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 の 後 ,ただし, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 に 対 する 上
訴 通 知 の 提 出 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 の 前 に 提 出 された。しかしながら,この 請 求 は, 特 許 規 則
1.17(e)によって 要 求 されている 手 数 料 及 び 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物
を 欠 いている。 従 って,この RCE は 不 適 切 であり, 進 行 している 期 間 は, 不 適 切 な 請 求 の 提
出 によって 停 止 はされなかった。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 めるための 期 間 が,そのような 再 審 理 が 求 められる
ことなく 経 過 した 場 合 に, 該 当 する 事 情 に 応 じ, 許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 に 添 えて
使 用 されなければならず, 又 はその 期 間 が 残 存 している 場 合 に,PTOL-90 上 で 使 用 されなけ
ればならない。
147

2. この 様 式 文 例 は, 出 願 が 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 通 常 若
しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 特 許 法 第 363 条 に 基 づく 国 際 出 願 でない
場 合 は, 使 用 されるべきではない。そのような 場 合 には,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)」, 様
式 PTO-2051 が 技 術 支 援 職 員 によって 作 成 され, 出 願 人 に 対 し, 継 続 審 査 はその 出 願 には 適 用
されないことを 通 告 するために 郵 送 されなければならない。
3. 一 般 に,このような 状 況 において, 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 に 添 えて 提 出 された 提 出 物 は 登
録 されるべきではない。 補 正 に 対 する 例 外 が 存 在 し,それが 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするこ
とが 明 らかなことが 条 件 とされる。MPEP§1214.07 参 照 。 審 査 官 はまた,そのような 提 出 物
がある 場 合 は,それが 採 用 されたか 否 かについての 記 述 を 含 めなければならない( 例 えば,
「この 不 適 正 な 継 続 審 査 請 求 に 添 えて 提 出 された 提 出 物 は 採 用 されなかった。」)。
XII. 連 邦 巡 回 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 後
特 許 規 則 1.114 に 記 載 されている 手 続 は, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 へ 上 訴 又 は 連 邦 地 方 裁 判 所 に
おける 民 事 訴 訟 の 開 始 の 後 は, 出 願 に 関 して 利 用 することができないが,ただし, 上 訴 又 は
民 事 訴 訟 が 終 結 されており,かつ,その 出 願 がなお 係 属 しているときは,この 限 りでない。
RCE が, 裁 判 所 の 再 審 理 を 受 けている 出 願 に 関 して 提 出 された 場 合 は, 審 査 官 は,その 出 願
を,その RCE が 適 切 であるか 否 かを 決 定 するために,TC の 監 督 特 許 審 査 官 又 は 特 別 プログラ
ム 審 査 官 宛 てに 提 出 しなければならない。 出 願 が 許 可 されたクレームを 含 んでいる( 又 は 裁 判
所 の 命 令 が, 特 許 商 標 庁 が 更 なる 措 置 を 取 るべきことを 明 示 している) 場 合 を 除 き, 勝 訴 しな
かった 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 は,その 出 願 についての 破 棄 をもたらす。MPEP§1216.01 参 照 。
XIII. 様 式
様 式 PTO/SB/30,「 継 続 審 査 請 求 (RCE) 送 付 」を, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE を 提
出 するために 使 用 することができる。 技 術 センターによって, 出 願 人 に 不 適 切 な RCE につい
て 通 告 するために 使 用 される「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)についての 通 知 」, 様 式 PTO-2051
は, 以 下 に 示 される。
( 様 式 省 略 )
148

707 審 査 官 の 書 状 又 は 指 令 [R-6]
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容
(a) 審 査 官 による 処 分
(1) 出 願 の 審 査 又 は 特 許 の 再 審 査 手 続 に 着 手 するに 際 し, 審 査 官 は,それについて 徹 底 的 に
研 究 をしなければならず,また,クレームされた 発 明 の 主 題 に 関 する 利 用 可 能 な 先 行 技 術 に
ついて 徹 底 的 な 調 査 をしなければならない。 別 段 の 指 示 がされている 場 合 を 除 き, 審 査 は,
出 願 又 は 再 審 査 を 受 ける 特 許 の 適 用 法 規 の 遵 守 及 びクレームされた 発 明 の 特 許 性 の 双 方 に 関
し,また, 方 式 上 の 事 項 に 関 して, 完 全 でなければならない。
(2) 出 願 人 に, 又 は 再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 所 有 者 及 び 請 求 人 の 双 方 に, 審 査 官 の 処 分 につ
いて 通 知 がされる。 不 利 な 処 分 又 は 異 論 若 しくは 要 求 の 理 由 は 庁 指 令 に 記 述 され,また, 出
願 人 又 は 再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 所 有 者 がその 手 続 を 継 続 することの 適 切 性 を 判 断 する 上 で
助 けとなり 得 る 情 報 又 は 参 照 事 項 が 与 えられる。
(3) 1978 年 6 月 1 日 以 後 にされた 全 ての 国 内 出 願 に 関 し, 国 際 型 調 査 が 行 われる。
(4) 如 何 なる 国 内 出 願 も, 実 体 に 関 する 国 内 審 査 時 に,その 出 願 に 関 する 国 際 型 調 査 を 作 成
させることができるが,ただし,それについての 書 面 による 明 示 の 請 求 及 び§1.21(e)に 記 載
されている 国 際 型 調 査 報 告 手 数 料 の 納 付 を 条 件 とする。 特 許 商 標 庁 は, 後 にされる 国 際 出 願
に 関 する 調 査 手 数 料 の 払 戻 を 受 けるために 国 際 型 調 査 の 正 式 報 告 書 が 作 成 されることを 要 求
しない。
(b) 審 査 官 による 処 分 の 完 全 性
審 査 官 の 処 分 は, 全 ての 事 項 に 関 して 完 全 なものでなければならないが,それが, 発 明 の 誤
った 併 合 , 出 願 における 基 本 的 欠 陥 等 の 該 当 する 事 情 において, 更 なる 処 分 がされる 前 の 当
該 事 項 に 限 定 され 得 る 場 合 は,この 限 りでない。
(c) クレームの 拒 絶
(1) 発 明 が, 特 許 可 能 なものとはみなされない 又 はクレームされている 形 で 特 許 可 能 なもの
とはみなされない 場 合 は,そのクレーム 又 は 特 許 性 がないとみなされたものは, 拒 絶 される
ものとする。
(2) 新 規 性 の 欠 如 又 は 自 明 性 を 理 由 としてクレームを 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 自 ら 利 用
することができる 最 善 の 参 照 事 項 を 引 用 しなければならない。 参 照 事 項 が 複 雑 であるか, 又
は 出 願 人 によってクレームされているものではない 発 明 を 示 し 又 は 記 述 している 場 合 は, 依
拠 された 特 定 部 分 ができる 限 り 精 密 に 指 定 されなければならない。 個 々の 参 照 事 項 の 適 切 性
が 明 らかでない 場 合 は,その 適 切 性 が 明 瞭 に 説 明 され,また, 拒 絶 されたクレームの 各 々が
指 定 されなければならない。
(3) クレームを 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 特 許 性 に 影 響 を 及 ぼす 事 項 に 関 する, 出 願 人 又
は 再 審 査 手 続 における 特 許 所 有 者 の 自 認 に 依 拠 することができ,また, 出 願 についての 拒 絶
に 関 する 限 りは,(d)(2)の 規 定 による 自 らの 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 にも 依 拠 することがで
きる。
(4) 他 人 により 開 発 された 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみに 基 づいて 先
行 技 術 としての 資 格 を 有 するものを,クレームされた 発 明 に 対 する 特 許 法 第 103 条 の 規 定 に
基 づく 先 行 技 術 として 使 用 することができる。ただし,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点
で,その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されていた, 又 は 同 一
人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたときは,この 限 りでない。
149

(i) 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされた 発 明 は, 次 に 該 当 する 場 合 は, 出 願 及
び 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 しては, 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されて
いた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたものとみなされる。
(A) クレームされた 発 明 及 び 主 題 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 は 当 該 当 事 者 のために 作 成 されたこと
(B) クレームされた 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 作 成 された
こと, 及 び
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している,
又 は 開 示 するように 補 正 されていること
(ii) (c)(4)(i)の 適 用 上 ,「 共 同 研 究 契 約 」とは,クレームされた 発 明 の 分 野 における 実 験 ,
開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために 2 以 上 の 者 又 は 事 業 体 の 間 で 締 結 された 書 面 による 契 約 ,
許 諾 又 は 協 力 契 約 をいう。
(iii) 特 許 法 第 103 条 (c)(2)の 媒 介 により, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に
基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 を 基 にする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒
絶 を 克 服 するためには, 出 願 人 は,その 先 行 技 術 及 びクレームされた 発 明 は,クレームされ
た 発 明 が 行 われた 日 以 前 において 有 効 であった 特 許 法 第 103 条 (c)(3) 及 び 本 条 (c)(4)(ii)の
意 味 における 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって 又 は 当 該 当 事 者 のためにされた 旨 , 及 びクレー
ムされた 発 明 は 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われた 旨 の 陳 述 書 を 提
供 しなければならない。
(5) 発 明 者 を 記 名 している 原 出 願 のクレームは, 同 一 主 題 がその 出 願 及 び 法 定 発 明 登 録 にお
いてクレームされている 場 合 は,その 発 明 者 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登 録 におけ
る 権 利 放 棄 によって 排 除 されているものとして, 拒 絶 される。 発 明 者 を 記 名 している 再 発 行
出 願 におけるクレームは, 再 発 行 出 願 が 次 に 掲 げる 主 題 をクレームしようとしている 場 合 は,
その 発 明 者 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登 録 における 権 利 放 棄 によって 排 除 されてい
るものとして, 拒 絶 される。
(i) 法 定 発 明 登 録 の 公 開 前 に 発 行 された 特 許 におけるクレームの 対 象 とされていなかったも
の, 及 び
(ii) 法 定 発 明 登 録 において 権 利 放 棄 されたのと 同 一 の 主 題 であったもの
(d) 参 照 事 項 の 引 用
(1) 国 内 特 許 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名
称 が 記 載 される。 国 内 特 許 出 願 公 開 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 公 開 番 号 , 公
開 日 及 び 出 願 人 の 名 称 が 記 載 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特 許 が 引 用 される 場 合 は,
その 国 籍 又 は 国 名 , 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名 称 が 記 述 載 れ,かつ, 出 願 人 , 又 は
再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 権 者 が, 引 用 された, 公 開 された 出 願 又 は 特 許 を 確 認 することがで
きるようにするために 必 要 なそれ 以 外 のデータが 提 供 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特
許 を 引 用 する 場 合 において, 書 類 の 一 部 のみが 関 連 しているときは, 依 拠 された 部 分 を 含 む
特 定 のページ 及 び 用 紙 が 特 定 される。 印 刷 刊 行 物 が 引 用 される 場 合 は,( 著 者 が 存 在 する 場 合
は) 著 者 , 標 題 , 日 付 ,ページ 又 は 図 版 及 び 刊 行 の 場 所 , 又 はそれを 見 つけることができる 場
所 が 示 される。
(2) 出 願 の 拒 絶 が 特 許 商 標 庁 職 員 の 個 人 的 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 を 基 にしている 場 合 は,
そのデータはできる 限 り 明 確 なものでなければならず,また,その 参 照 は, 出 願 人 からの 要
150

求 があったときは, 当 該 職 員 の 宣 誓 供 述 書 によって 支 持 されなければならず,かつ, 出 願 人
その 他 の 者 の 宣 誓 供 述 書 による 反 論 又 は 説 明 の 対 象 となる。
(e) 許 可 のための 理 由
審 査 官 が, 全 体 としての 手 続 記 録 がクレームを 許 可 するための 理 由 を 明 らかにしていないと
考 えたときは, 審 査 官 は,そのように 考 える 理 由 を 記 載 することができる。その 理 由 は,そ
れに 係 る 出 願 又 は 再 審 査 を 受 ける 特 許 の 他 のクレームを 拒 絶 する 庁 指 令 に 組 み 入 れられるか,
又 は 出 願 人 若 しくは 特 許 所 有 者 に 対 する 通 信 の 別 の 主 題 とされる。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は,
審 査 官 が 指 定 した 期 間 内 に, 許 可 のための 理 由 について 意 見 を 述 べる 陳 述 書 を 提 出 すること
ができる。 許 可 のための 理 由 について 意 見 を 述 べる 陳 述 書 に 対 して 審 査 官 が 応 答 しないこと
は, 如 何 なる 含 意 も 生 じさせない。
査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 庁 指 令 については,MPEP§2260,§ 2262 及 び§2271 及 びその 付 属
書 を 参 照 のこと。 当 事 者 系 再 審 査 手 続 関 する 庁 指 令 については,MPEP§2260,§2671 及 び§
2673 及 びその 付 属 書 を 参 照 のこと。
現 行 の 初 回 庁 指 令 手 続 の 下 では, 審 査 官 は, 庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326 の 上 に 一 定 の 情 報 を 表
示 するが,それには 応 答 のために 定 められた 期 間 , 添 付 物 がある 場 合 はその 添 付 物 , 及 び 全
てのクレームに 対 して 取 られている 見 解 である「 指 令 の 要 約 」が 含 まれる。
現 行 手 続 はまた, 審 査 官 がその 職 業 的 権 利 を 行 使 して, 出 願 人 の 代 表 者 との 討 議 が, 出 願 が
許 可 を 受 けることができる 状 態 にする 合 意 を 生 じさせ 得 ることを 示 すこと, 及 び 審 査 官 が 2
週 間 以 内 に 代 理 人 に 電 話 をすることを 許 容 している。この 実 務 に 基 づき, 出 願 人 の 代 理 人 は
当 該 討 議 を 行 うのに 十 分 な 準 備 をすることができる。その 結 果 としての 補 正 は, 出 願 人 の 弁
護 士 若 しくは 代 理 人 , 又 は 審 査 官 補 正 の 形 での 審 査 官 が 行 うことができる。 広 範 囲 の 補 正 が
必 要 な 場 合 には,その 補 正 は 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって 提 出 されるのが 望 ま
しいことが 認 識 されるべきである。その 理 由 は,その 方 法 が 特 許 商 標 庁 における 専 門 職 的 及
び 事 務 的 作 業 負 担 を 軽 減 すると 共 に, 特 許 規 則 1.111 によって 要 求 されている 許 可 可 能 性 に
ついての 出 願 人 の 主 張 を 含 め, 一 層 良 好 な 記 録 を 備 えたファイル・ラッパーを 提 供 するから
である。
引 用 された 参 照 事 項 の 一 覧 は, 別 途 用 紙 に 表 示 され, 引 用 された 参 照 事 項 についての 通 知 ,
様 式 PTO-892(MPEP§707.05 にある 文 面 )が,その 指 令 書 面 の 出 願 人 用 のものに 添 付 される。
該 当 する 場 合 には, 製 図 者 による 特 許 図 面 修 正 についての 通 知 ,PTO-948 及 び 不 備 のある 特
許 出 願 についての 通 知 が, 最 初 の 指 令 に 添 付 される。
添 付 物 は 同 一 の 書 類 番 号 を 有 し,また, 庁 指 令 の 一 部 とみなされる。
庁 指 令 に 対 する 応 答 は, 特 許 商 標 庁 内 における 処 理 を 迅 速 にするために, 出 願 番 号 並 びに 4
桁 の 技 術 単 位 番 号 及 び 審 査 官 の 名 称 を 含 まなければならない。 更 に, 出 願 人 は, 特 許 商 標 庁
に 提 出 する 全 ての 書 類 に,4 桁 の 確 認 番 号 を 含 めることを 奨 励 される。 確 認 番 号 の 説 明 につ
いては,MPEP§503 参 照 。
特 許 法 に 従 い,「 審 査 の 結 果 , 何 れかの 特 許 クレームに 対 して 拒 絶 がされる, 又 は 異 論 が 唱 え
られる 場 合 は,」 拒 絶 及 び/ 又 は 異 論 の 理 由 についての 通 知 が, 手 続 を 続 行 することの 適 切 性
を 判 断 する 上 で 有 用 であり 得 る 情 報 及 び 参 照 事 項 を 添 えて( 特 許 法 第 132 条 ) 与 えられなけれ
ばならない。
適 切 な 情 報 のために 必 要 であると 考 えられる 場 合 は, 特 定 の, 図 面 中 の 図 , 参 照 事 項 のペー
ジ 若 しくは 段 落 , 及 び/ 又 は 簡 略 に 記 述 された 関 連 性 のある 注 釈 がある 場 合 は,それが 含 ま
151

れなければならない。 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 関 しては, 参 照 事 項 が 修 正 された, 又
は 複 数 の 参 照 事 項 が 結 合 された 方 法 が 説 明 されなければならない。
例 外 的 事 件 においては, 特 許 規 則 1.104(c)(2)に 基 づく 要 件 を 満 たすために, 及 び 本 人 ( 出 願 )
事 件 であって, 発 明 者 が 特 許 法 及 び 慣 行 に 不 慣 れである 場 合 は, 一 層 完 全 な 説 明 が 必 要 とな
るかもしれない。
開 示 についての 異 論 , 引 用 されたが 適 用 されなかった 参 照 事 項 についての 説 明 , 許 可 可 能 な
主 題 の 表 示 , 要 求 ( 該 当 する 場 合 には 限 定 要 求 を 含 む) 及 びそれ 以 外 の 関 連 する 論 評 がある 場
合 は,その 論 評 を 含 めることができる。 庁 指 令 の 最 初 のページとして 使 用 することができる
庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326(なお, 庁 指 令 の 通 信 宛 先 及 び 郵 送 日 のためのカバーシートとして
様 式 PTOL-90 を 使 用 することができる)は, 全 ての 最 初 の 庁 指 令 に 添 えて 使 用 されなければな
らず,また, 許 可 されたクレームを 特 定 しなければならない。
様 式 文 例 7.100,7.101 又 は 7.102 の 1 が, 全 ての 庁 指 令 の 末 尾 に 置 かれなければなければな
らない。
7.100 連 絡 先 である 審 査 官 の 名 称 及 び 電 話 番 号
この 通 信 に 関 する 照 会 がある 場 合 は,[1]に 対 してしなければならず,その 電 話 番 号 は[2]で
ある。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 ,すなわち, 様 式 文 例 7.101 又 は 様 式 文 例 7.102 が 全 ての 庁 指 令 の 終 わりに
おいて 使 用 されなければならない。
2. 括 弧 1 に, 庁 指 令 に 関 する 照 会 に 関 して 最 初 に 連 絡 するよう 指 定 されている 審 査 官 の 名 称
を 挿 入 すること。これは,その 指 令 を 作 成 した 非 署 名 の 審 査 官 又 は 署 名 した 審 査 官 とするこ
とができる。
3. 括 弧 2 には, 連 絡 先 である 審 査 官 自 身 の 地 域 コード 及 び 番 号 を 挿 入 すること。
7.101 電 話 照 会 先 -5/4/9 以 外 の 勤 務 日 程
審 査 官 からのこの 通 信 又 は 以 前 の 通 信 に 関 する 照 会 は,[1]に 対 してしなければならず,その
電 話 番 号 は[2]である。 審 査 官 に 対 しては, 通 常 ,[3]の[4]から[5]までに 連 絡 を 取 ることが
できる。
審 査 官 に 対 する 電 話 連 絡 の 試 みが 成 功 しない 場 合 は,その 審 査 官 の 監 督 官 である[6]に,[7]
において 連 絡 を 取 ることができる。この 出 願 又 は 手 続 を 担 当 している 組 織 のファックス 番 号
は 571-273-8300 である。
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムから 入 手 することができる。
公 開 された 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連
絡 すること。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 に,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。
152

2. 括 弧 2 に,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
3. 括 弧 3 に,あなたの 毎 週 の 勤 務 日 , 例 えば, 金 曜 日 は 就 業 日 でない 審 査 官 の 場 合 は,「 月
曜 日 から 木 曜 日 まで」と 挿 入 すること。
4. 括 弧 4 及 び 5 に,あなたの 通 常 の 勤 務 時 間 , 例 えば,「 午 前 6 時 30 分 から 午 後 5 時 まで」
を 挿 入 すること。
5. 括 弧 6 に,あなたの SPE( 監 督 特 許 審 査 官 )の 名 称 を 挿 入 すること。
6. 括 弧 7 に,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
7.102 電 話 照 会 先 -5/4/9 勤 務 日 程
審 査 官 からのこの 通 信 又 は 以 前 の 通 信 に 関 する 照 会 は,[1]に 対 してしなければならず,その
電 話 番 号 は[2]である。 審 査 官 に 対 しては, 通 常 ,[3]の[4]から[5]までに 連 絡 を 取 ることが
できる。 審 査 官 には 隔 週 の[6]においても 連 絡 を 取 ることができる。
審 査 官 に 対 する 電 話 連 絡 の 試 みが 成 功 しない 場 合 は,その 審 査 官 の 監 督 官 である[7]に,[8]
において 連 絡 を 取 ることができる。この 出 願 又 は 手 続 を 担 当 している 組 織 のファックス 番 号
は,571-273-8300 である。
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 システム(PAIR)から 入 手 することができる。
公 開 された 出 願 に 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連
絡 すること。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 に,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 2 に,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
3. 括 弧 3 に,あなたの 毎 週 の 勤 務 日 , 例 えば, 隔 週 の 金 曜 日 が 就 業 日 でない 審 査 官 の 場 合 は
「 月 曜 日 から 木 曜 日 まで」を 挿 入 すること。
4. 括 弧 4 及 び 5 に,あなたの 通 常 の 勤 務 時 間 , 例 えば,「 午 前 6 時 30 分 から 午 後 4 時 まで」
を 挿 入 すること。
5. 括 弧 6 に, 各 有 給 期 間 の 中 の 日 であって,あなたの 圧 縮 された 非 就 業 日 , 例 えば, 第 1
金 曜 日 を 非 就 業 日 する 5/4/9 勤 務 日 程 による 審 査 官 の 場 合 は 金 曜 日 ,を 挿 入 すること。
6. 括 弧 7 に,あなたの SPE( 監 督 特 許 審 査 官 )の 名 称 を 挿 入 すること。
7. 括 弧 8 に,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
特 許 法 の 条 文 が 以 前 に 庁 指 令 に 掲 載 されていた 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 することがで
きる。
7.103 先 行 する 庁 指 令 において 引 用 されていた 条 文
この 指 令 に 含 まれていない, 特 許 法 の 該 当 条 文 は, 先 行 する 庁 指 令 に 見 出 すことができる。
( 様 式 省 略 )
707.01 主 任 審 査 官 は 新 しい 審 査 官 補 に 措 置 を 指 示 する [R-2]
調 査 が 完 了 した 後 , 発 見 された 参 照 事 項 を 考 慮 して 措 置 がとられる。 審 査 官 補 が 特 許 商 標 庁
153

に 在 勤 してはいるが,その 期 間 が 短 い 場 合 は, 出 願 を 徹 底 的 に 再 検 討 することは, 主 任 審 査
官 の 義 務 である。 審 査 官 補 にとっての 通 常 の 手 続 は,その 発 明 を 説 明 し, 同 人 が 最 も 関 連 性
があると 考 える 参 照 事 項 について 論 じることである。 主 任 審 査 官 は,とられるべき 措 置 を 指
示 することができ,その 指 示 は, 限 定 又 は 種 の 選 択 が 要 求 されるべきであるか 否 かというこ
と, 又 はクレームがその 実 体 に 関 して 検 討 されるべきであるか 否 かである。 実 体 に 関 して 措
置 がとられるべき 場 合 において, 主 任 審 査 官 は,クレームが 拒 絶 されるべきときは, 参 照 事
項 が 適 用 されるべき 方 法 を 指 示 し, 又 は 参 照 事 項 に 該 当 するものがなく 更 なる 調 査 分 野 が 知
られていないときは, 許 可 をする 権 限 を 与 えることができる。
である。
707.02 第 3 回 目 の 庁 指 令 の 対 象 となる 出 願 及 び 5 年 以 上 係 属 続 している 出 願 [R-2]
監 督 特 許 審 査 官 は, 補 佐 官 に 対 し, 出 願 の 最 終 処 分 に 至 る 最 短 の 経 路 は, 最 初 の 調 査 におい
て 最 善 の 参 照 事 項 を 発 見 し,それを 注 意 深 く 利 用 することによるという 事 実 を 銘 記 させるべ
きである。
監 督 特 許 審 査 官 は, 第 3 回 目 又 はそれ 以 降 の 庁 指 令 の 対 象 になる 全 ての 出 願 を,その 手 続 を
最 終 的 に 終 結 させるために, 自 ら 点 検 することを 期 待 されている。
5 年 以 上 係 属 している 出 願 は, 監 督 特 許 審 査 官 によって 注 意 深 く 検 討 されなければならず,
また,その 手 続 を 終 結 させるために,あらゆる 努 力 が 傾 注 されなければならない。この 結 果
を 得 るために,その 出 願 は, 審 査 官 によって「 特 別 である」とみなされるべきである。
707.05 参 照 事 項 の 引 用 [R-6]
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容
*****
(d) 参 照 事 項 の 引 用
(1) 国 内 特 許 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名
称 が 記 載 される。 国 内 特 許 出 願 公 開 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 公 開 番 号 , 公
開 日 及 び 出 願 人 の 名 称 が 記 載 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特 許 が 引 用 される 場 合 は,
その 国 籍 又 は 国 名 , 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名 称 が 記 載 され,かつ, 出 願 人 , 又 は
再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 権 者 が, 引 用 された, 公 開 された 出 願 又 は 特 許 を 確 認 することがで
きるようにするために 必 要 なそれ 以 外 のデータが 提 供 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特
許 を 引 用 する 場 合 において, 文 書 の 一 部 のみが 関 連 しているときは, 依 拠 された 部 分 を 含 む
特 定 のページ 及 び 用 紙 が 特 定 される。 印 刷 刊 行 物 が 引 用 される 場 合 は,( 著 者 が 存 在 する 場 合
は) 著 者 , 標 題 , 日 付 ,ページ 又 は 図 版 , 及 び 刊 行 の 場 所 , 又 はそれを 見 つけることができる
場 所 が 示 される。
(2) 出 願 の 拒 絶 が 特 許 商 標 庁 職 員 の 個 人 的 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 を 基 にしている 場 合 は,
そのデータはできる 限 り 明 確 でなければならず,また,その 参 照 は, 出 願 人 からの 要 求 があ
ったときは, 当 該 職 員 の 宣 誓 供 述 書 によって 支 持 されなければならず,かつ, 出 願 人 その 他
の 者 の 宣 誓 供 述 書 による 反 論 又 は 説 明 の 対 象 となる。
*****
出 願 の 審 査 中 又 は 特 許 の 再 審 査 中 , 審 査 官 は,クレームにおいて 明 記 されている 主 題 に 最 も
近 い 適 切 な 先 行 技 術 を 引 用 しなければならない。 当 該 先 行 技 術 の 引 用 に 際 しては,その 関 連
154

性 の 説 明 を 要 する。
審 査 官 は, 出 願 又 は 再 審 査 において 引 用 されている 全 ての 先 行 技 術 参 照 文 献 を, 適 正 に 提 出
された 情 報 開 示 陳 述 書 において 出 願 人 により 引 用 されたものも 含 めて( 単 独 でも,また, 総 合
的 にも) 検 討 しなければならない。MPEP§609 を 参 照 のこと。
導 入 文 として, 様 式 文 例 7.96 を 記 載 することができる。
7.96 関 連 先 行 技 術 の 引 用
記 録 にあるが 依 拠 されていない 先 行 技 術 は, 出 願 人 の 開 示 内 容 に 関 連 するものとみなされる。
[1]。
審 査 官 ノート:
当 該 先 行 技 術 の 引 用 に 際 しては,MPEP§707.05 に 従 って[1]にその 関 連 性 を 記 載 しなければ
ならない。
1995 年 6 月 8 日 付 けで, 一 般 法 律 第 103-465 号 により 特 許 法 第 154 条 は 改 正 され, 特 許 有 効
期 間 は, 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する 最 先 の 合 衆 国 出
願 の 出 願 日 から 起 算 して 20 年 に 変 更 された。この 20 年 の 特 許 期 間 は,1995 年 6 月 8 日 以 降
の 出 願 に 関 して 発 行 された 全 ての 通 常 特 許 及 び 植 物 特 許 に 適 用 される。このように 特 許 期 間
が 20 年 となった 結 果 , 一 定 の 状 況 下 では, 出 願 人 が 明 細 書 を 補 正 して, 先 行 出 願 に 対 する 参
照 文 献 を 削 除 することによって 利 益 / 優 先 権 の 主 張 を 取 り 消 す 可 能 性 があると 予 測 される。
従 って, 審 査 官 は, 利 益 / 優 先 権 が 主 張 される 合 衆 国 の 親 出 願 の 出 願 日 ではなく, 当 該 出 願
の 実 際 の 合 衆 国 出 願 日 に 基 づいて 全 ての 出 願 を 調 査 する 必 要 がある。 審 査 官 は, 有 効 出 願 日
が 親 出 願 の 合 衆 国 出 願 日 より 後 であり,かつ, 審 査 する 出 願 の 実 際 の 出 願 日 よりも 前 の 重 要
な 先 行 技 術 を 全 て 引 用 しなければならない。
審 査 手 続 中 に 提 示 されたクレームの 中 に 当 該 先 行 技 術 に 対 して 特 許 不 能 なものがなかった 場
合 でも, 通 常 は, 特 許 証 に 印 字 される 対 象 として 特 許 が 認 められた 出 願 に 関 連 先 行 技 術 が 含
まれていなければならない。 適 切 な 調 査 を 行 ったにも 拘 らず,クレームされている 発 明 の 関
連 先 行 技 術 が 発 見 されなかった 場 合 に 限 り, 先 行 技 術 の 引 用 をせずに 出 願 を 特 許 発 行 手 続 に
回 すことができる。 先 行 技 術 の 引 用 がない 場 合 は, 審 査 官 は, 様 式 PTO-892 に「 無 (None)」
と 記 入 してこれを 出 願 ファイルに 入 れなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)
処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。 親 出 願 の 審 査 手 続 中 に 参 照 文 献 が 引 用 され, 新
たな 参 照 文 献 のない 子 出 願 が 特 許 可 能 な 状 態 にある 場 合 は, 親 出 願 の 参 照 文 献 を 様 式
PTO-892 に 列 記 する。その 後 , 同 様 式 は, 当 該 子 出 願 のファイルに 入 れる。イメージ・ファ
イル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。MPEP§1302.12 参 照 。 特
許 規 則 1.53(d)に 基 づいて 出 願 された 審 査 手 続 継 続 出 願 においては, 新 たに 様 式 PTO-892 を
作 成 する 必 要 はない。これは, 親 出 願 にあった 同 様 式 が 同 じ 出 願 ファイル 中 に 存 在 し, 印 刷
でこれを 使 用 するためである。
全 ての 継 続 出 願 及 び 一 部 継 続 出 願 においては, 関 連 先 行 技 術 について 親 出 願 を 見 直 すべきで
ある。
PCT 関 連 の 国 内 出 願 における 出 願 人 及 び/ 又 は 出 願 人 の 弁 護 士 は, 審 査 官 による 検 討 を 確 実
に 受 けるため, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 により PCT 国 際 調 査 報 告 書
から 重 要 な 参 照 文 献 を 引 用 することを 要 望 することができる。
出 願 人 が 情 報 開 示 陳 述 書 を 提 出 しておらず, 国 際 調 査 報 告 書 の 中 に 文 献 の 引 用 はあるものの,
155

当 該 文 献 の 写 しもその 英 語 訳 ( 又 は 英 文 ファミリーメンバー)も 提 供 されていない 場 合 は, 審
査 官 は, 当 該 写 し 及 び/ 又 は 翻 訳 文 を 入 手 するために 必 要 な 手 段 を 講 じるか 否 かを 自 己 の 裁
量 で 決 定 することができる。
参 照 文 献 の 写 しの 提 供 については,MPEP§707.05(a)に 規 定 する。すなわち, 審 査 官 が 引 用 し
た 書 類 の 写 しは,その 書 類 が 次 の 何 れかに 該 当 するものである 場 合 を 除 き, 出 願 人 に 提 供 さ
れる。
(A) MPEP§609,§707.05(b) 及 び§708.02 に 従 って 出 願 人 が 引 用 した 書 類
(B) 出 願 人 の 開 示 陳 述 書 の 中 で 言 及 された 書 類
(C) 引 用 され, 親 出 願 において 提 供 された 書 類
(D) 特 許 規 則 1.99 に 基 づく 提 出 物 の 中 で 第 三 者 が 引 用 した 書 類 (MPEP§1134.01), 又 は
(E) 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 出 願 公 開
参 照 事 項 の 引 用 において 使 用 されるデータに 関 しては,MPEP§707.05(e) 参 照 。
707.05(a) 引 用 参 照 文 献 の 写 し [R-3]
引 用 された 外 国 特 許 文 書 及 び 非 特 許 文 献 参 照 事 項 の 写 し( 下 記 のものを 除 く)は,それを 引 用
している 庁 指 令 と 一 緒 に, 自 動 的 に 出 願 人 に 無 償 提 供 される。 引 用 参 照 文 献 の 写 しは, 出 願
ファイルの 中 にも 入 れられ, 審 査 手 続 期 間 中 に 審 査 官 によって 使 用 される。 合 衆 国 特 許 及 び
合 衆 国 特 許 出 願 公 開 は, 紙 面 によっては 出 願 人 に 提 供 されず,また, 出 願 ファイルには 入 れ
られない。
MPEP§609,§ 707.05(b) 及 び§708.02 に 従 って 出 願 人 が 引 用 した 文 献 の 写 しが 庁 指 令 と 一 緒
に 出 願 人 に 提 供 されることはない。また, 継 続 出 願 において 引 用 された 参 照 文 献 の 写 しは,
それが 親 出 願 で 既 に 引 用 されている 場 合 は 提 供 されない。 参 照 文 献 の 写 しが 出 願 人 に 提 供 さ
れる 予 定 がない 場 合 は, 審 査 官 は 様 式 PTO-892 の 左 側 の 欄 の 該 当 箇 所 に 印 を 付 けるものとす
る。
特 許 付 与 の 時 点 で 審 査 官 が 引 用 した 外 国 特 許 文 献 及 び 非 特 許 文 献 (NPL)の 写 しは, 庁 指 令 と 一
緒 に 出 願 人 に 提 供 されると 同 時 に, 出 願 ファイルの 中 にも 保 管 される。イメージ・ファイル・
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。この 手 続 は, 第 1 回 目 の 庁 指 令
における 特 許 付 与 及 びクウェイル 指 令 を 含 む 全 ての 特 許 許 可 通 知 について 適 用 される。
稀 な 例 であるが, 継 続 する 出 願 に 先 行 技 術 が 引 用 されていない 場 合 は, 親 出 願 の 審 査 手 続 中
に 引 用 された 全 ての 文 献 が 特 許 付 与 の 段 階 で 列 挙 され, 特 許 証 に 印 字 される。
審 査 官 は, 参 照 事 項 に 係 る 写 しの 提 供 又 は 閲 覧 を 援 助 するために, 次 に 従 わなければならな
い。
(A) 参 照 事 項 の 引 用 文 を,OACS を 使 用 して, 様 式 PTO-892,「 引 用 された 参 照 事 項 についての
通 知 」に,タイプ 打 ちする。
(B) 様 式 PTO-892 が,ファイル・ラッパー 中 で 手 前 に 来 るようにする。
(C) 審 査 官 が 引 用 した 文 献 の 内 , 出 願 人 に 提 供 される 予 定 であり,かつ, 秘 密 調 査 ファイル
の 中 から 入 手 した 全 ての 文 献 を 出 願 ファイル・ラッパーに 入 れる(イメージ・ファイル・ラッ
パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 )。
(D) 出 願 を, 集 計 するために 技 術 支 援 職 員 に 提 出 する。 必 要 な 引 用 参 照 文 献 の 全 てが 添 付 さ
れずに 提 出 された 出 願 は, 審 査 官 に 差 し 戻 される。できる 限 り 早 く, 欠 落 している 引 用 参 照
文 献 を 入 手 し,ファイルを 技 術 支 援 職 員 に 差 し 戻 さなければならない。イメージ・ファイル・
156

ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
意 匠 出 願 の 場 合 は, 手 続 は,MPEP§707.05(a)から(g)までに 定 める 手 続 と 同 じである。
7.82.03 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 の 写 しを 取 得 する 方 法
2004 年 6 月 ,USPTO は, 引 用 した 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 の 紙 面 による 写 しを 全
ての 庁 指 令 に 添 付 することを 停 止 した。「USPTO は, 庁 指 令 に 係 る, 引 用 された 合 衆 国 特 許 参
照 事 項 について 電 子 的 アクセスを 提 供 し, 紙 面 による 写 しの 提 供 を 停 止 する」,1282 O.G. 109
(2004 年 5 月 18 日 )を 参 照 のこと。 外 国 特 許 文 書 及 び 非 特 許 文 献 は 引 き 続 き 出 願 人 に 対 し 紙
面 によって 提 供 される。
全 ての 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 は,USPTO のウェブサイト
(www.uspto.gov/patft/index.html) から 無 料 で, 公 的 記 録 庁 (the Office of Public
Records)(http://ebiz1.uspto.gov/oems25p/index.html) 及 び 商 業 的 ソースから 有 料 で 利 用
することができる。 写 しはまた, 特 許 商 標 庁 保 管 ライブラリー(PTDLs)において 利 用 すること
が で き る 。 PTDLs の 一 覧 は , USPTO の ウ ェ ブ サ イ ト
(www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/ptdl/ptdlib_1.html) 上 で 見 出 すことができる。 更 に,
特 許 商 標 庁 プライベート 特 許 出 願 情 報 検 索 システム(PAIR)における 容 易 で 新 しい 機 能 ,E- 特
許 参 照 を, 庁 指 令 において 引 用 された 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 のダウンロード 及
び 印 刷 のために 利 用 することができる。
E- 特 許 参 照 機 能 を 使 用 するための 手 順
E- 特 許 参 照 を 利 用 するためには,プライベート PAIR へのアクセスが 要 求 される。プライベー
ト PAIR へのアクセスを 有 してはいない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 有 資 格 実 務 家 及 び 出 願 人 であ
って 有 資 格 実 務 家 を 代 理 人 にしていない 者 に 対 し, 次 のことを 強 く 奨 励 する。(1) 無 償 であ
る USPTO パブリック・キー・インフラストラクチャー(PKI)デジタル 証 明 を 取 得 すること,(2)
USPTO 顧 客 番 号 を 取 得 すること,(3) それらの 者 の 係 属 中 及 び 新 規 提 出 出 願 の 全 てを 顧 客 番
号 と 結 合 すること,(4) プライベート PAIR 及 び E- 特 許 参 照 へのアクセスのために 必 要 とさ
れるフリー・ソフトウェア( 特 許 商 標 庁 によって 提 供 される)をインストールすること, 及 び
(5) インターネット・アクセスのための 適 切 な 手 筈 を 整 えること。
5 段 階 手 順 の 履 行 に 関 する 指 示
手 順 1:PKI デジタル 証 明 を 取 得 するための 完 全 な 指 示 は, 特 許 商 標 庁 の 電 子 ビジネス・セン
ター(EBC)のウェブページ(www.uspto.gov/ebc/downloads.html)から 入 手 することができる。
デジタル 証 明 を 獲 得 するには, 公 証 された 署 名 が 要 求 されることに 留 意 すること。
手 順 2: 顧 客 番 号 を 取 得 するために, 顧 客 番 号 申 請 書 様 式 ,PTO-SB/125 を USPTO ウェブサイ
ト(www.uspto.gov/web/forms/sb0125.pdf)からダウンロードし,それを 完 成 すること。 完 成
した 様 式 は,(571)273-0177 の 特 許 ビジネス・センターにファクシミリで 送 信 すること, 又
は 様 式 に 記 載 されている 宛 先 に 郵 送 することができる。あなたが 登 録 されている 弁 護 士 又 は
代 理 人 である 場 合 は,あなたの 登 録 番 号 があなたの 顧 客 の 顧 客 番 号 と 連 結 されなければなら
ない。この 連 結 は,あなたの 登 録 番 号 を 顧 客 番 号 申 請 様 式 に 追 加 することによって 行 うこと
ができる。
手 順 3 : 顧 客 番 号 と 出 願 に 係 る 通 信 宛 先 を 連 結 する 記 述 は,EBC ウェブページ
(www.uspto.gov/ebc/registration_pair.html)において 記 述 されている。
157

手 順 4: 電 子 出 願 のためのソフトウェアは,www.uspto.gov/ebc から 入 手 することができる。
ユーザーは EFS ヘルプ・デスク(571)272-4100 に 連 絡 し,コンパクトディスクによるソフト
ウェアのコピーを 請 求 することもできる。ユーザーはまた,Adobe Acrobat Reader も 必 要 と
するが,これは,USPTO ウェブサイトからのリンクを 通 じて 入 手 することができる。
手 順 5:インターネット・アクセスも 必 要 となるが,それは, 出 願 人 自 身 が 選 択 するプロバ
イダーを 通 じて 獲 得 することができる。 大 規 模 書 類 の 映 像 がダウンロードされなければなら
ないので, 高 速 インターネット・アクセスが 推 奨 される。
E- 特 許 参 照 機 能 は,プライベート PAIR 画 面 上 のボタンを 使 用 してアクセスされる。 通 常 , 引
用 される 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 参 照 事 項 の 全 てが 特 許 商 標 庁 の 新 しい E- 特 許
参 照 機 能 を 使 用 し,インターネットによって 閲 覧 することができる。ダウンロードされる 参
照 事 項 のサイズは,E- 特 許 参 照 によって 表 示 され,ダウンロード・タイムは 推 定 することが
できる。 出 願 人 及 び 登 録 有 資 格 実 務 家 は, 参 照 事 項 の 全 て 又 は 参 照 事 項 の 組 合 せを 選 択 して
ダウンロードすることができる。 選 択 された 参 照 事 項 は,ポータブル・ドキュメント・フォ
ーマット(PDF)による 完 全 な 文 書 としてダウンロードすることができる。ダウンロードされた
文 書 は, 商 業 的 に 利 用 されているソフトウェア, 例 えば,ADOBE® READER®によって 閲 覧 する
こ と が で き る 。 ADOBE® READER® は , Adobe Systems Incorporated
(www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html)から 無 料 で 入 手 することができる。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 出 願 人 が 登 録 特 許 弁 護 士 又 は 登 録 特 許 代 理 人 を 代 理 人 としていない 場 合 に
おいて, 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 を 引 用 する 庁 指 令 において 使 用 することが 推 奨
される。
( 様 式 省 略 )
707.05(b) 出 願 人 による 関 連 技 術 及 び 情 報 の 引 用 [R-2]
I. 出 願 人 による 関 連 技 術 の 引 用
MPEP§609 は, 特 許 商 標 庁 による 検 討 を 受 けるために 先 行 技 術 を 提 出 しようとする 出 願 人 及
びその 代 理 人 のための 指 針 を 定 めている。
提 出 された 引 用 文 は, 如 何 なる 意 味 においても, 独 立 した 先 行 技 術 調 査 を 行 う 審 査 官 の 義 務
を 軽 減 させることはなく, 又 は 審 査 官 が 知 ることができる 他 の 関 連 性 のある 先 行 技 術 の 引 用
を 審 査 官 に 免 除 するものではない。
MPEP§609 に 定 める 方 法 で 出 願 人 から 提 出 された 先 行 技 術 は, 庁 指 令 と 一 緒 に 提 供 されるこ
とはない。
II. 出 願 人 による 関 連 情 報 の 引 用
特 許 規 則 1.105 及 び MPEP§704.10 以 下 は, 審 査 官 が 出 願 人 及 びその 代 理 人 に 対 して, 特 許 商
標 庁 が 出 願 を 審 査 するにあたり 又 は 出 願 中 で 言 及 されている 事 項 を 処 理 するにあたり 合 理 的
に 必 要 とされる 情 報 の 提 出 を 請 求 するための 手 続 について 定 めている。
当 該 請 求 及 びこれに 応 答 して 提 出 された 情 報 が 存 在 する 場 合 は,その 情 報 は, 如 何 なる 意 味
においても, 独 立 した 先 行 技 術 調 査 を 行 う 審 査 官 の 義 務 を 軽 減 させることはなく, 又 は 審 査
官 が 知 ることができる 他 の 関 連 性 のある 先 行 技 術 の 引 用 を 審 査 官 に 免 除 するものではない。
158

MPEP§704.10 以 下 に 規 定 する 方 法 で 出 願 人 が 提 出 した 先 行 技 術 は, 庁 指 令 と 一 緒 に 提 供 され
ることはない。
707.05(c) 記 載 順 序
文 献 を 初 めて 引 用 する 際 には, 参 照 文 献 を 特 定 する 情 報 は, 様 式 PTO-892「 引 用 参 照 文 献 通
知 」に 記 載 して,その 写 しを 庁 指 令 に 添 付 しなければならない。クレームの 拒 絶 理 由 となっ
た 参 照 文 献 及 び 過 去 に「 関 連 性 を 有 する」とされた 参 照 文 献 とを 区 別 してはならない。MPEP
§609 及 び§708.02 に 定 める, 出 願 人 により 提 出 された 参 照 文 献 を 除 き, 拒 絶 理 由 で 使 用 し
なかった 参 照 文 献 の 関 連 性 ある 特 徴 を 簡 潔 に 指 摘 することが 望 ましい。
MPEP§1302.12 参 照 。
707.05(d) 後 の 通 知 において 引 用 された 参 照 文 献 [R-5]
出 願 人 が 補 正 書 類 の 中 で, 後 に 審 査 官 が 依 拠 した 参 照 文 献 に 言 及 している 場 合 , 審 査 官 は,
様 式 PTO-892「 引 用 参 照 文 献 通 知 」を 用 いた 通 常 の 方 法 で 当 該 文 献 を 引 用 するものとする。
ただし, 出 願 人 が, 審 査 官 の 頭 文 字 が 付 された 様 式 PTO/SB/08 で 当 該 参 照 文 献 を 記 載 した 場
合 はこの 限 りではない。
707.05(e) 参 照 文 献 の 引 用 に 使 用 された 情 報 [R-2]
特 許 規 則 1.104(d)(MPEP§707.05 及 び§901.05(a)も 併 せて 参 照 )は, 審 査 官 に 対 し, 文 献 を
引 用 する 際 には 一 定 の 情 報 を 提 供 しなければならないことを 定 めている。 審 査 官 は, 様 式
PTO-892 の「 引 用 参 照 文 献 通 知 」(MPEP§707.05 にある 写 し)で 当 該 文 献 を 提 示 しなければな
らない。
I. 合 衆 国 特 許 書 類
審 査 官 が 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 を 引 用 した 場 合 ,その 公 開 番 号 , 公 開 日 , 出 願 人 の 名 称 ,クラ
ス 及 びサブクラスを, 様 式 PTO-892「 合 衆 国 特 許 書 類 」の 欄 に 記 さなければならない。また
合 衆 国 特 許 については, 特 許 番 号 , 特 許 日 , 特 許 権 者 の 名 称 ,クラス 及 びサブクラスも 同 欄
に 記 載 しなければならない。 更 に, 審 査 官 は, 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 及 び 特 許 証 に 印 字 された
種 類 コードを 記 すことが 望 ましい。 種 類 コードに 関 する 説 明 については,MPEP§901.04(a)
を 参 照 のこと。また, 合 衆 国 特 許 の 各 シリーズ 及 びその 引 用 方 法 に 関 する 詳 細 については,
MPEP§901.04 を 参 照 のこと。なお,X シリーズの 特 許 (1836 年 7 月 4 日 前 の 日 付 を 有 するも
の)については 番 号 では 引 用 できない。1861 年 に 発 行 された 合 衆 国 特 許 の 中 には 番 号 が 2 つ
付 与 されているものもあるが,この 場 合 は 大 きい 数 字 の 番 号 の 方 を 引 用 する。
防 御 的 公 開 及 び 法 定 発 明 登 録 (SIRs)は, 様 式 PTO-892 上 の「 合 衆 国 特 許 書 類 」の 欄 で 引 用 さ
れなければならない(MPEP§711.06(a) 及 び§901.06(a) 参 照 )。
II. 外 国 特 許 及 び 外 国 公 開 出 願
外 国 特 許 を 引 用 する 際 は, 特 許 番 号 , 種 類 コード, 引 用 日 , 国 名 , 特 許 権 者 の 名 称 並 びに 合
衆 国 でのクラス 及 び 適 宜 サブクラスを 明 記 しなければならない。 国 際 特 許 分 類 (IPC)によって
ファイリングを 実 施 する 技 術 センターにおいて 調 査 された 外 国 特 許 は, 国 際 特 許 分 類 上 の 適
切 なサブクラス/グループ/サブグループを 用 いて 引 用 される。 出 願 ファイル 上 の「 調 査 済
159

み」の 枠 及 び 様 式 PTO-892 では「 分 類 」の 箇 所 に, 国 際 特 許 分 類 上 のサブクラス/グループ
/サブグループを 記 載 しなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 し
ては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
参 照 文 献 の 中 の 開 示 内 容 の 一 部 のみに 依 拠 する 場 合 は, 特 に 依 拠 したページ 番 号 と, 図 面 の
合 計 枚 数 及 び 明 細 書 のページ 数 を 記 載 しなければならない( 出 願 人 が 参 照 文 献 を 提 出 した 場
合 を 除 く)。 参 照 文 献 の 開 示 内 容 全 体 に 依 拠 する 場 合 は, 合 計 枚 数 及 びページ 数 を 様 式
PTO-892 に 記 載 しなくてもよい。
ドイツで 特 許 許 可 された 出 願 並 びにベルギー 及 びオランダで 印 刷 された 明 細 書 のような 公 告
もまた 同 様 に 取 り 扱 われる。
引 用 するべき 外 国 特 許 日 及 び 外 国 公 告 日 を 示 す 外 国 語 の 対 照 表 を,MPEP§901.05(a)に 掲 載 す
る。
III. 刊 行 物
要 約 ,アブレビエーチュア( 出 願 の 抜 粋 ), 外 国 の 財 産 管 理 公 告 , 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 ,
取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 びその 他 の 非 特 許 文 書 は, 様 式 PTO-892 上 の「 非 特 許
文 書 」の 欄 に 引 用 されなければならない。 要 約 及 びアブレビエーチュアについては MPEP§
711.06(a)を 参 照 のこと。 外 国 財 産 管 理 公 告 の 引 用 については MPEP§901.06(c)を 参 照 のこと。
刊 行 物 を 引 用 する 際 は, 容 易 にその 文 献 が 特 定 され,かつ,その 所 在 場 所 が 見 つかるように
十 分 な 情 報 を 示 さなければならない。 書 籍 については, 特 許 規 則 1.104(d)(MPEP§707.05)で
要 件 とする 情 報 , 依 拠 された 特 定 のページ 番 号 , 及 び 科 学 技 術 情 報 センター(STIC)の 整 理 番
号 を 記 載 すれば 足 りる。 整 理 番 号 は, 厚 みのある 書 籍 であれば「 背 」の 部 分 に,またそれ 以
外 の 場 合 はタイトルページの 裏 側 に 記 載 されている。 図 書 館 相 互 貸 出 の 書 籍 については, 言
うまでもなく 他 の 図 書 館 における 整 理 番 号 が 記 されている。この 場 合 の 整 理 番 号 は 引 用 して
はならない。 定 期 刊 行 物 からの 記 事 の 引 用 に 際 しても 同 様 である。 科 学 技 術 情 報 センター 所
有 の 定 期 刊 行 物 については 整 理 番 号 を 引 用 しなければならないが, 他 の 図 書 館 から 貸 し 出 さ
れた 定 期 刊 行 物 については 整 理 番 号 を 引 用 してはならない。 定 期 刊 行 物 を 引 用 する 際 に, 記
事 を 特 定 するための 十 分 な 情 報 には,その 記 事 の 執 筆 者 及 び 肩 書 , 当 該 定 期 刊 行 物 の 表 題 ,
巻 番 号 , 発 行 番 号 , 発 行 日 及 びページ 数 等 が 含 まれる。 依 拠 された 写 しが 指 令 を 作 成 する 技
術 センターのみに 所 在 する 場 合 (この 場 合 , 整 理 番 号 はない)には, 追 加 情 報 として,「 技 術 セ
ンター-に 写 し 有 り」と 記 載 する。
次 は, 非 特 許 引 用 文 献 の 例 である。
(A) 書 籍
Winslow. C. E. A. Fresh Air and Ventilation. N.Y., E. P. Dutton, 1926. p. 97-112.
TI17653.W5.
(B) 書 籍 の 一 部
Smith, J. F. "Patent Searching." in: Singer, T.E.R., Information and Communication
Practice in Industry (New York, Reinhold, 1958), pp. 157-165. T 175.S5.
(C) 百 科 事 典 の 項 目
Calvert, R. "Patents (Patent Law)." in: Encyclopedia of Chemical Technology (1952 ed.),
vol. 9, pp. 868-890. Ref. TP9.E68.
(D) 便 覧 の 項 目
160

Machinery's Handbook, 16th ed. New York, International Press, 1959. pp. 1526-1527.
TJ151.M3 1959.
(E) 定 期 刊 行 物 の 記 事
Noyes, W. A. A Climate for Basic Chemical Research
Chemical & Engineering News, Vol. 38, no. 42 (Oct. 17, 1960), pp. 91-95. TP1.I418.
次 に 掲 げるものは, 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 及 び 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 の 引
用 方 法 の 例 である。
(A) 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 :
US 6,999,999, 10/2002, Brown et al., 403/155( 取 下 )
(B) 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 :
US 2002/0009999 A1, 7/2002, Jones et al., 403/155( 取 下 )
書 籍 及 び 定 期 刊 行 物 の 表 題 は 省 略 してはらない。これは,P.S.E.B.M.のような 略 号 を 用 いて
は 十 分 に 刊 行 物 を 特 定 できないためである。 参 照 文 献 は, 特 許 の 内 容 を 読 んだ 人 が 誰 でもそ
こで 引 用 されている 刊 行 物 を 特 定 し 検 索 することができるように 引 用 すべきである。 記 載 さ
れる 書 誌 情 報 は, 少 なくとも 著 述 者 , 表 題 及 び 発 行 日 等 , 刊 行 物 を 特 定 するのに 十 分 なもの
でなければならない。 書 籍 については, 最 低 限 の 情 報 として, 著 者 , 表 題 及 び 発 行 日 を 含 め
る。 定 期 刊 行 物 については, 少 なくともその 表 題 , 巻 番 号 , 発 行 日 及 びページ 数 を 示 さなけ
ればならない。このような 最 低 限 の 引 用 は, 完 全 かつ 詳 細 な 書 誌 情 報 が 未 知 又 は 入 手 不 能 で
ある 場 合 に 限 り 認 められる。
非 特 許 文 献 を 文 献 識 別 番 号 と 共 に 引 用 する 場 合 は, 識 別 番 号 並 びにクラス 及 びサブクラスを
様 式 PTO-892に 記 載 する。 例 として,このように 引 用 する:(S00840001) Winslow, C.E.A. Fresh
Air and Ventilation N.Y., E.P. Dutton, 1926, p. 97-112, TH 7653, W5, 315/22
刊 行 物 の 原 本 が 特 許 商 標 庁 内 にない 場 合 , 審 査 官 は, 直 ちに, 依 拠 した 部 分 を 複 写 するか 又
は 当 該 複 写 を 命 じると 共 に,それが 分 類 されるクラス 及 びサブクラスがあればそれを 明 示 す
る。
IV. 電 子 文 書
電 子 文 書 とは,オンラインソース(インターネット,オンラインデータベース 等 ) 又 は 電 子 媒
体 (CD-ROM, 磁 気 ディスク 又 はテープ 等 )から 検 索 することができる 文 書 をいう。 紙 面 化 され
た 参 照 文 献 には, 電 子 文 書 として 検 索 することが 可 能 であることも 多 い。それ 以 外 のものは,
電 子 ソースからのみ 検 索 が 可 能 である。
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (WIPO) 規 格 第 14 号 「 特 許 文 献 における 参 照 文 献 の
包 含 の 推 奨 」による 推 奨 形 式 に 従 っている。 電 子 文 書 の 引 用 形 式 は 同 種 の 紙 面 化 された 文 書
に 使 用 された 形 式 とできる 限 り 同 一 であるべきであるが, 適 宜 , 所 定 の 場 所 に 次 の 情 報 を 加
える。
(A) 使 用 されている 電 子 媒 体 の 種 類 を, 刊 行 物 の 表 題 又 はホストドキュメント 名 の 後 に, 括
弧 に 入 れて 記 載 する。 例 :[オンライン],[CD-ROM],[ディスク],[ 磁 気 テープ] 等 。
(B) その 文 書 が 電 子 媒 体 から 検 索 された 日 を, 発 行 日 の 後 に, 括 弧 に 入 れて 記 載 する。 例 :
[1998 年 3 月 4 日 検 索 ],[1998-03-04 検 索 ] 等 。 年 度 は 常 に 4 桁 で 記 さなければならない。
(C) 文 書 の 出 典 を「……から 検 索 」の 語 を 添 えて 記 し,また 該 当 する 場 合 はそのアドレスを
記 載 する。この 項 目 は, 当 該 引 用 句 の 前 に 置 く。
161

(D) 文 書 中 にページ 付 け 若 しくはこれに 類 する 内 部 参 照 方 式 が 含 まれる 場 合 , 又 は 引 用 句 の
最 初 と 最 後 の 単 語 を 特 定 することにより, 本 文 の 中 の 特 定 の 句 を 示 すことができる。
将 来 同 じものを 検 索 することが 不 可 能 であるような 電 子 文 書 については,その 写 しを 特 許 商
標 庁 用 として 保 管 しなければならない。これは, 情 報 源 がインターネットやオンラインデー
タベースである 場 合 等 は 特 に 重 要 である。
電 子 文 書 は,これを 紙 面 化 しても 入 手 可 能 である 場 合 は, 特 に 適 切 又 は 便 宜 と 思 われない 限
り 電 子 文 書 として 特 定 する 必 要 はない。
例 1-4:インターネット 以 外 のオンラインデータベースから 検 索 した 文 書
例 1:
SU 1511467 A (BRYAN MECH) 1989-09-30 (abstract) World Patents Index [online]. London,
U.K.: Derwent Publications, Ltd. [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from:
Questel/Orbit, Paris, France. DW9016, Accession No. 90-121923.
例 2:
DONG, X. R. ‘Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical
significance in the evaluation of the emergency managements', Chung Hua Wai Ko Tsa Chih,
May 1993, Vol. 31, No. 5, pages 301-302. (abstract) Medline [online]. Bethesda, MD,
USA: United States National Library of Medicine [retrieved on 24 February 1998].
Retrieved from: Dialog Information Services, Palo Alto, CA, USA. Medline Accession no.
94155687, Dialog Accession No. 07736604.
例 3:
JENSEN, B. P. ‘Multilayer printed circuits: production and application II'. Electronik,
June-July 1976, No. 6-7, pages 8, 10, 12, 14, 16. (abstract) INSPEC [online]. London,
U.K.: Institute of Electrical Engineers [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from: STN
International, Columbus, Ohio, USA. Accession No. 76:956632.
例 4:
JP 3002404 (TAMURA TORU) 1991-03-13 (abstract). [online] [retrieved on 1998-09-02].
Retrieved from: EPO PAJ Database.
例 5-11:インターネットから 検 索 した 文 書
例 5:
( 著 作 物 全 体 - 書 籍 又 は 報 告 書 )
WALLACE, S., and BAGHERZADEH, N. Multiple Branch and Block Prediction. Third
International Symposium on High-Performance Computer Architecture [online], February
1997 [retrieved on 1998-05-20]. Retrieved from the Internet:
例 6:
( 著 作 物 の 一 部 - 章 又 はこれに 相 当 するものの 特 定 )
National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition,
Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle [online].
7th revised edition. Washington, DC: National Academy Press, 1996 [retrieved on
1998-06-10]. Retrieved from the Internet:
162

Chapter 3, page 24, table 3-1.
例 7:
( 電 子 逐 次 刊 行 物 - 記 事 又 はその 他 の 寄 稿 )
Ajtai. Generating Hard Instances of Lattice Problems. Electronic Colloquium on
Computational Complexity, Report TR96-007 [online], [retrieved on 1996-01-30].
Retrieved from the Internet
例 8:
( 電 子 掲 示 板 ,メッセージシステム 及 び 討 議 一 覧 表 -システム 全 体 )
BIOMET-L (A forum for the Bureau of Biometrics of New York) [online]. Albany (NY): Bureau
of Biometrics, New York State Health Department, July, 1990 [retrieved 1998-02-24].
Retrieved from the Internet: , message: subscribe
BIOMET-L your real name.
例 9:
( 電 子 掲 示 板 ,メッセージシステム 及 び 討 議 一 覧 表 - 寄 稿 )
PARKER, Elliott. ‘Re: citing electronic journals'. In PACS-L (Public Access Computer
Systems Forum) [online]. Houston (TX): University of Houston Libraries, November 24,
1989; 13:29:35 CST [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet:
.
例 10:
( 電 子 メール)
‘Plumb design of a visual thesaurus'. The Scout Report [online]. 1998, vol. 5 no. 3
[retrieved on 1998-05-18]. Retrieved from Internet electronic mail:
, subscribe message: info scout-report. ISSN: 1092-3861/cf15.
例 11:
( 製 品 マニュアル/カタログ 又 はウェブサイトから 得 られたその 他 の 情 報 )
Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet [online]. 3 Com Corporation,
1997 [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet:
例 12:
HU D9900111 Industrial Design Application, (HADJDUTEJ TEJIPARI RT, DEBRECEN) ,
1999-09-28, [online], [retrieved on 1999-10-26] Retrieved from the Industrial Design
Database of the Hungarian Patent Office using Internet
.
例 13 及 び 14:CD-ROM 製 品 から 検 索 した 文 書
例 13:
JP 0800085 A (TORAY IND INC), (abstract), 1996-05-31. In: Patent Abstracts of Japan
[CD-ROM].
例 14:
163

HAYASHIDA, O. et. al.: Specific molecular recognition by chiral cage-type cyclophanes
having leucine, valine, and alanine residues. In: Tetrahedron 1955, Vol. 51(31), p.
8423-36. In: CA on CD [CD-ROM]. Columbus, OH: CAS./f5Abstract 124:9350.
707.05(f) 機 密 解 除 された 印 刷 物 として 有 効 になった 日
機 密 解 除 された 資 料 を 参 照 文 献 として 用 いる 場 合 は, 通 常 , 関 連 する 2 つの 日 付 ,すなわち
印 刷 日 と 公 開 日 が 考 慮 される。 印 刷 日 は, 当 該 資 料 の 中 に 記 される 場 合 もあり,その 資 料 が
限 定 的 に 頒 布 されるために 作 成 された 場 合 に 限 り 印 刷 日 とみなされる。 公 開 日 とは, 当 該 資
料 が 一 般 に 公 開 された 日 である。Ex parte Harris, 79 USPQ 439 (Comm'r Pat. 1948) 参 照 。
資 料 上 に 公 開 日 の 記 載 がない 場 合 は,この 日 付 は, 商 務 省 の 技 術 サービス 局 に 照 会 して 確 定
することができる。
前 述 の 資 料 の 何 れかを 予 測 公 開 として 使 用 する 場 合 は, 機 密 解 除 後 の 公 開 日 は, 特 許 法 が 意
味 するところの 公 開 が 実 施 された 日 となる。
特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づき 既 に 他 人 により 知 られていることを 根 拠 に 予 測 性 を 主 張 する 際
は, 前 述 の 機 密 解 除 された 資 料 は,その 印 刷 日 に 機 密 資 料 となっていた 場 合 でも,その 印 刷
日 現 在 で 既 に 他 人 により 知 られていたことを 示 す 一 応 の 証 拠 となる。 証 拠 として 使 用 する 場
合 は, 当 該 印 刷 物 は 絶 対 的 法 定 拒 絶 理 由 とはならず,その 印 刷 日 は 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供
述 書 又 は 宣 言 書 によって 先 行 されることがある。
707.05(g) 参 照 事 項 の 間 違 った 引 用 [R-3]
出 願 人 から 特 許 商 標 庁 に 対 して 参 照 文 献 に 誤 りがあることが 指 摘 された 場 合 は, 誤 りを 訂 正
する 書 状 と 正 しい 参 照 文 献 の 写 しが 出 願 人 に 送 付 される。MPEP§710.06 参 照 。 誤 りが 審 査 官
によって 発 見 された 場 合 にも, 出 願 人 に 通 知 され, 改 めて 応 答 期 間 が 開 始 される。 何 れの 場
合 でも, 審 査 官 は, 誤 りのある 用 紙 上 にインクで 誤 りを 訂 正 してから, 同 用 紙 の 余 白 部 分 に,
自 己 の 頭 文 字 と 正 しい 引 用 がされている 庁 指 令 のページ 番 号 を 記 載 する。MPEP§710.06 参 照 。
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
参 照 文 献 又 はその 写 しの 訂 正 には, 様 式 文 例 7.81 から 7.83 までを 使 用 することができる。
7.81 前 回 の 庁 指 令 に 関 する 訂 正 書
前 回 の 庁 指 令 に 関 する 出 願 人 の[1]に 対 し, 次 の 訂 正 措 置 がとられる。
当 該 庁 指 令 に 記 載 されている[2] 月 の 応 答 期 間 は, 本 書 状 の 郵 送 日 から 改 めて 開 始 される。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 には,「 電 話 による 問 合 せ」 又 は「_ 年 _ 月 _ 日 付 の 連 絡 」を 挿 入 すること。
2. 括 弧 2 には, 新 たな 応 答 期 間 を 挿 入 すること。
3. この 様 式 文 例 の 後 には, 様 式 文 例 7.82,7.82.01 又 は 7.83 の 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文
例 を 記 載 しなければならない。
4. 改 めて 応 答 期 間 を 開 始 する 前 に, 監 督 特 許 審 査 官 に 相 談 するものとする。
7.82 参 照 文 献 の 訂 正
前 回 の 庁 指 令 の 中 で, 文 献 [1]が 正 しく 引 用 されていなかった。 正 しい 引 用 については, 添 付
の 様 式 PTO-892 に 示 す 通 りである。
164

審 査 官 ノート:
1. 全 ての 訂 正 は, 訂 正 した 様 式 PTO-892 又 は 新 たな 様 式 PTO-892 に 反 映 されていなければな
らない。
2. この 様 式 文 例 は, 様 式 文 例 7.81 に 続 けなければならない。
3. 様 式 PTO-892 の 写 しが 訂 正 なしに 提 供 される 場 合 は,この 様 式 文 例 ではなく 様 式 文 例 7.83
を 使 用 すること。
4. 参 照 文 献 の 写 しが 提 供 される 場 合 は, 様 式 文 例 7.82.01 も 使 用 すること。
7.82.01 提 供 された 参 照 文 献 の 写 し
これまで 提 供 しなかった 次 の 参 照 文 献 の 写 しを 同 封 する。
審 査 官 ノート:
1. USPTO は 2004 年 6 月 からの 開 始 として, 非 仮 出 願 に 関 する 庁 指 令 において 引 用 された 合
衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 の 紙 面 による 写 しを 郵 送 することを 停 止 した。E- 特 許 参 照 の 段
階 的 導 入 スケジュールであって,「USPTO は 庁 指 令 に 係 る, 引 用 される 合 衆 国 特 許 参 照 事 項 に
対 する 電 子 的 アクセスを 提 供 するものとし,その 紙 面 の 写 しの 提 供 は 停 止 する」,1282 O.G.
109 (2004 年 5 月 18 日 )に 定 められているものを 参 照 のこと。 従 って,この 様 式 文 例 は, 外
国 特 許 文 書 , 非 特 許 文 献 ,イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)システムにおいて 格 納 されて
いない 係 属 中 の 出 願 , 及 び 前 に 提 供 されていない 他 の 情 報 のみを 対 象 として 使 用 されるべき
である。
2. 提 供 される, 参 照 事 項 の 写 しは,この 様 式 に 続 いて 記 載 されなければならない。
3. この 様 式 文 例 は,その 前 に 様 式 文 例 7.81 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.82
又 は 7.83 を 併 用 することができる。
7.83 提 供 される 庁 指 令 の 写 し
前 回 の 庁 指 令 の[1]をここに 同 封 する。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 では, 同 封 物 の 内 容 を 説 明 すること。 次 に 例 を 挙 げる。
a. 「 訂 正 済 みの 写 し」
b. 「 完 全 な 写 し」
c. 特 定 のページ。「 3 ページ 目 から 5 ページ 目 まで」 等
d. 「 様 式 PTO-892 引 用 参 照 文 献 通 知 」
2. この 様 式 文 例 は 様 式 文 例 7.81 に 続 けるものとし,また, 様 式 文 例 7.82 及 び 7.82.01 に 続
けることができる。
引 用 の 誤 りが 正 式 文 書 において 訂 正 されていないが,それ 以 外 の 点 では 特 許 発 行 が 可 能 にな
っている 出 願 に 関 して, 審 査 官 は, 様 式 PTOL-37 の 特 許 可 能 性 通 知 を 添 付 した 審 査 官 による
補 正 によって 引 用 を 訂 正 する。
外 国 特 許 の 引 用 に 誤 りがある 場 合 ( 国 名 の 誤 りや 引 用 に 国 名 の 記 載 がない 等 )には, 科 学 技 術
資 料 室 の 一 般 参 照 部 門 が 役 立 つ。 特 許 日 及 び 特 許 番 号 のみで,その 特 許 が 付 与 された 正 しい
国 を 十 分 に 特 定 できることが 多 い。
165

707.06 判 決 , 命 令 , 覚 書 及 び 通 知 の 引 用 [R-2]
裁 判 所 の 判 決 を 引 用 するときは, 合 衆 国 特 許 審 判 決 集 (USPQ)を 引 用 するものとし,また,そ
うすることが 便 利 である 場 合 は, 合 衆 国 判 例 集 (U.S.), 関 税 特 許 控 訴 裁 判 所 判 例 集 (CCPA) 又
は 連 邦 判 例 集 (Federal Reporter)も 引 用 されなければならない。
公 衆 が 閲 覧 できない 手 書 判 決 の 引 用 は 回 避 されるべきである。
連 邦 地 方 裁 判 所 の 判 決 であって, 上 訴 によって 破 棄 されたものは, 先 例 として 引 用 すること
ができない 点 を 認 識 することは 重 要 である。
公 衆 にとって 利 用 可 能 であるが, 公 開 されていない 手 書 判 決 を 引 用 するときは,その 判 決 を
下 した 法 廷 及 びその 書 類 を 確 認 する 完 全 なデータが 示 されなければならない。 従 って, 公 開
はされていないが, 特 許 ファイルにおいて 公 衆 の 利 用 に 供 される 特 許 審 判 インターフェアレ
ンス 部 の 審 決 は, 例 えば, 次 のように 引 用 されるべきである。「 査 定 系 _, 特 許 審 判 インター
フェアレンス 部 審 決 , 特 許 番 号 _, 書 類 番 号 _,_ページ」。
特 許 ファイルにおいてのみ 見 出 される 決 定 は, 同 一 問 題 に 関 する 公 開 された 決 定 が 存 在 して
いない 場 合 に 限 り 引 用 されるべきである。
未 だ MPEP に 組 み 込 まれていない, 長 官 命 令 , 通 知 又 は 覚 書 を 庁 指 令 の 中 で 引 用 する 場 合 は,
その 命 令 , 通 知 又 は 覚 書 の 表 題 及 び 日 付 が 示 されるべきである。 適 切 な 場 合 には,それ 以 外
のデータ, 例 えば,それが 掲 載 されている 特 許 商 標 庁 協 会 報 又 は 公 報 の 特 定 の 号 も 与 えられ
なければならない。
707.07 庁 指 令 の 完 全 性 及 び 明 確 性
特 許 規 則 1.104 審 査 の 性 質
*****
(b) 審 査 官 による 指 令 の 完 全 性 。 審 査 官 による 指 令 は, 全 ての 事 項 について 完 全 でなければ
ならないが,ただし, 不 適 切 な 事 情 , 例 えば, 発 明 の 誤 った 併 合 , 出 願 中 の 基 本 的 な 欠 陥 等
がある 場 合 においては, 更 なる 指 令 がされるまで,それらの 事 項 に 限 定 することができる。
しかしながら, 方 式 的 事 項 は,クレームが 許 可 可 能 であると 認 定 されるまで, 審 査 官 によっ
て 提 起 される 必 要 がない。
*****
707.07(a) 方 式 的 事 項 に 関 する 完 全 な 通 知 [R-5]
不 備 のある 出 願 には, 製 図 者 ( 様 式 PTO-948) 及 び 第 一 次 特 許 審 査 局 によって 指 摘 された 不 備
を 記 載 する 様 式 が 添 えられる。これらの 様 式 の 各 々は,ファイル 記 録 用 の 原 本 及 び 審 査 官 に
よる 最 初 の 指 令 の 一 部 として 出 願 人 に 郵 送 される 写 しによって 構 成 される。イメージ・ファ
イル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。これらのものは, 指 令 の 添 付 物
であることを 明 示 して 言 及 され,また,その 書 類 番 号 が 記 される。これらの 様 式 が 使 用 され
る 全 ての 場 合 において,それらは 審 査 官 の 最 初 の 指 令 に 添 えて 郵 送 されなければならず,ま
た, 審 査 官 が 行 おうとする 追 加 の 方 式 的 要 求 があるときは,それは 最 初 の 庁 指 令 に 含 まれな
ければならない。
審 査 官 指 令 によって 方 式 的 要 求 がされる 場 合 は,その 指 令 は,それが 許 可 可 能 な 主 題 を 表 示
している 全 ての 場 合 において, 特 許 規 則 1.111(b)に 対 する 注 意 を 促 さなければならず,また,
完 全 な 応 答 は, 方 式 的 要 求 の 全 てを 遵 守 するか, 又 は 遵 守 しない 各 要 求 を 否 認 するかの 何 れ
166

かであることを 記 載 しなければならない。
7.43.03 許 可 可 能 な 主 題 , 方 式 的 要 件 が 未 決 着 である
許 可 可 能 な 主 題 が 示 されている 場 合 は, 出 願 人 の 応 答 は, 方 式 的 要 件 の 全 てを 遵 守 するか,
遵 守 しない 各 要 件 を 否 認 するかの 何 れかでなければならない。 特 許 規 則 1.111(b) 及 び MPEP
§707.07(a)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 許 可 前 に 変 更 ( 例 えば, 図 面 訂 正 又 は 明 細 書 の 訂 正 )がされなければならな
い 場 合 に 適 切 なものとなろう。
707.07(b) 新 たな 宣 誓 供 述 書 の 請 求
MPEP§602.02 参 照 。
707.07(c) 製 図 者 の 請 求
MPEP§707.07(a)を 参 照 のこと。また,MPEP§608.02(a),(e) 及 び(s)も 参 照 のこと。
707.07(d) クレームを 拒 絶 するときに 使 用 されるべき 文 言
如 何 なる 理 由 によるものであっても,クレームがその 実 体 的 事 項 に 関 して 拒 絶 される 場 合 は,
それは,「 拒 絶 」され, 拒 絶 理 由 が 完 全 かつ 明 確 に 述 べられるべきであり,また,「 拒 絶 」の
語 が 使 用 されなければならない。 審 査 官 は, 各 拒 絶 理 由 の 書 き 出 しの 文 において 特 許 法 の 条
項 に 明 示 して 言 及 し, 拒 絶 理 由 の 法 的 根 拠 を 指 定 すべきである。クレームが, 実 施 可 能 とす
る 開 示 よりも 広 範 囲 であるとして 拒 絶 される 場 合 は,そのように 判 断 する 理 由 が 与 えられな
ければならない。 不 確 定 であるとして 拒 絶 される 場 合 は, 審 査 官 は 不 確 定 性 が 存 在 する 箇 所
を 指 摘 しなければならない。 又 は 不 完 全 であるとして 拒 絶 される 場 合 は, 欠 落 している 1 若
しくは 複 数 の 要 素 が 指 定 されるか, 又 は 出 願 人 は,クレームが,それを 完 全 にするために 何
を 必 要 としているかについてそれ 以 外 の 形 で 通 知 されなければならない。
使 用 されるべき 文 言 については,MPEP§706.02(i),(j) 及 び(m)を 参 照 のこと。
私 的 な 事 柄 は 全 て, 回 避 されなければならない。 審 査 される 出 願 の 開 示 における 特 許 性 を 有
する 実 体 の 完 全 な 欠 落 に 関 する 審 査 官 の 見 解 が 如 何 なるものであっても, 審 査 官 は,その 出
願 が 特 許 性 を 有 する 主 題 を 欠 いている, 又 は 欠 いていると 思 われるとする 見 解 をその 記 録 に
おいて 表 明 してはならない。 更 に, 許 可 されたクレームの 許 可 可 能 性 についての 疑 義 を 表 明
してはならず,また, 出 願 人 に 許 可 されたクレームを 認 めるに 際 し, 全 ての 疑 義 が 出 願 人 に
有 利 に 解 決 された 旨 の 陳 述 をしてはならない。
審 査 官 は 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 一 部 として, 同 人 が 現 に 記 述 しているように, 許 可 可
能 であると 判 断 するクレームを 特 定 し, 及 び/ 又 は 拒 絶 されたクレームを 許 可 可 能 とするた
めに 補 正 することができると 同 人 が 考 える 方 法 を 示 唆 しなければならない。 審 査 官 がこれを
しない 場 合 は, 現 に 通 知 されている 審 査 官 の 見 解 では, 許 可 可 能 なクレームは 存 在 しておら
ず,また,そのクレームの 対 象 である 主 題 には 特 許 可 能 なものはないと 思 われることが, 出
願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって 暗 に 理 解 される。
167

不 適 切 な 拒 絶 表 明
「 記 録 されている 参 照 事 項 及 び 理 由 に 基 づく」クレームの 一 括 拒 絶 は, 無 益 なものであり,
通 常 は 説 明 的 ではなく, 従 って 回 避 されるべきである。これは, 一 定 のクレームがある 理 由
で 拒 絶 されており, 他 のクレームが 別 の 理 由 で 拒 絶 されている 場 合 に, 特 にその 通 りである。
複 数 のクレームは, 拒 絶 があるグループの 全 てのクレームに 平 等 に 適 用 される 場 合 を 除 き,
共 通 の 拒 絶 対 象 としてグループ 化 されてはならない。
707.07(e) 未 解 決 となっている 全 ての 要 求 を 記 載 すること
補 正 された 出 願 についての 手 続 をするときは, 審 査 官 は, 全 ての 書 状 において,その 出 願 に
対 して 未 解 決 になっている 全 ての 要 求 を 記 載 しなければならない。 審 査 官 の 先 の 指 令 におけ
る 問 題 点 であって, 依 然 として 該 当 するものは,その 要 求 に 関 する 暗 黙 の 権 利 放 棄 を 回 避 す
るために, 反 復 又 は 言 及 されなければならない。 当 該 要 求 は, 特 許 規 則 1.105 及 び MPEP§
704.10 に 基 づく 情 報 請 求 を 含 む。しかしながら 審 査 官 は, 当 該 要 求 の 内 特 許 規 則 1.105(a)(3)
に 基 づく 否 定 的 応 答 によって 満 たされているものがあるか 否 かを 決 定 しなければならない。
許 可 可 能 な 主 題 が 発 見 され 次 第 , 速 やかに,そのとき 存 在 している 不 備 の 全 てについての 是
正 が 要 求 されるべきである。
707.07(f) 否 認 された 全 ての 要 素 に 対 して 応 答 すること [R-3]
出 願 ファイルの 完 全 な 履 歴 を 提 供 し, 手 続 履 歴 記 録 の 明 瞭 性 を 強 化 するために, 審 査 官 は,
出 願 に 係 る 手 続 の 間 に, 審 査 官 によって 行 われた 全 ての 指 令 に 関 する 明 瞭 な 説 明 を 提 供 しな
ければならない。
要 求 が 拒 絶 された 場 合 又 はその 停 止 が 請 求 された 場 合 は, 審 査 官 は, 補 正 に 関 する 指 令 の 中
でそれに 対 して 適 切 に 言 及 しなければならない。
出 願 人 が 拒 絶 を 否 認 する 場 合 において 審 査 官 が 再 度 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 出 願 人 によ
る 論 証 に 留 意 し,かつ,その 内 容 について 応 答 しなければならない。
出 願 人 の 論 証 が 説 得 力 を 有 しており,かつ, 拒 絶 を 再 検 討 した 結 果 , 審 査 官 が 前 の 拒 絶 は 撤
回 されるべきであると 決 定 した 場 合 は, 審 査 官 は, 庁 の 次 回 の 通 信 において, 前 の 拒 絶 を 撤
回 する 理 由 を 述 べなければならず,その 際 には, 拒 絶 を 撤 回 する 基 礎 となった 出 願 人 の 見 解
に 関 し,そのページ 及 び 行 に 明 示 して 言 及 しなければならない。 審 査 官 が, 出 願 人 の 見 解 の
全 てが 前 の 拒 絶 を 撤 回 する 基 礎 を 形 成 する 旨 を 単 に 表 示 することは 容 認 されない。 様 式 文 例
7.38.01 を 使 用 することができる。 前 の 拒 絶 の 撤 回 の 結 果 ,クレームが 許 可 されることにな
る 場 合 は, 前 の 拒 絶 についての 撤 回 の 基 礎 を 形 成 する 理 由 を 許 可 理 由 書 に 含 めることができ
る。MPEP§1302.14 参 照 。
出 願 人 の 論 証 は 説 得 力 を 有 しており,また, 審 査 官 が 前 の 拒 絶 は 撤 回 すべきであるが, 更 な
る 検 討 に 基 づき, 新 たな 拒 絶 理 由 が 作 成 されるべきと 決 定 した 場 合 は, 様 式 文 例 7.38.02 を
使 用 することができる。その 庁 指 令 を 最 終 のものとすることができるか 否 かを 決 定 すること
に 関 しては,MPEP§706.07(a) 参 照 。
記 録 されている 拒 絶 が, 新 たなクレーム 又 は 補 正 されたクレームに 適 用 されるべきである 場
合 は,その 拒 絶 理 由 の 明 確 な 特 定 が, 前 の 庁 書 状 においてその 拒 絶 が 当 初 に 陳 述 された 形 で
の 文 章 の 引 用 によって,なされなければならない。
168

利 点 の 主 張 に 対 する 応 答
庁 指 令 の 後 ,( 補 正 等 をすることに 追 加 してなされる) 応 答 は,しばしば, 審 査 官 によって 引
用 された 先 行 技 術 が, 新 規 であると 主 張 されているクレームされた 主 題 に 特 許 を 発 行 するこ
とを 正 当 化 する 上 で 要 求 される 利 点 の 取 得 方 法 を 教 示 していない, 又 は 本 来 的 に 1 又 は 複 数
のその 利 点 ( 新 規 の 若 しくは 改 良 された 成 果 , 機 能 又 は 効 果 )を 生 じるものではない 旨 の 論 議
及 び 宣 誓 供 述 を 含 んでいることがある。
審 査 官 の 検 討 後 の 意 見 が, 主 張 されている 利 点 は 記 録 されている 拒 絶 を 克 服 するのに 不 十 分
であるというものである 場 合 は, 同 人 は,その 記 録 における 同 人 の 見 解 の 理 由 を, 望 ましく
は, 当 該 利 点 に 関 する 主 張 又 は 論 議 に 続 く 次 の 庁 指 令 によって 述 べるべきである。そのよう
にすることによって, 出 願 人 は, 主 張 した 利 点 が 実 際 に 審 査 官 によって 検 討 されたことを 知
り,また, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 も 知 らされることになる。 特 許 規 則 1.132 に 基
づく 宣 誓 供 述 書 及 び 宣 言 書 の 取 扱 については,MPEP§716 以 降 を 参 照 のこと。
出 願 人 の 意 見 書 に 応 答 することの 重 要 性 については,クレームされた 主 題 が 新 規 かつ 有 用 な
成 果 をもたらしたと 出 願 人 が 主 張 した In re Herrmann, 261 F.2d 598, 120 USPQ 182 (CCPA
1958)によって 明 らかにされている。 裁 判 所 は, 審 査 官 又 は 審 判 部 が 出 願 人 による 効 果 の 陳 述
に 対 して 疑 義 を 呈 していないので,その 陳 述 を 額 面 価 格 通 りに 受 理 せざるを 得 ず, 従 って,
一 定 のクレームは 許 可 可 能 であると 認 定 する 旨 を 述 べた。 次 の 事 件 も 参 照 のこと。In re Soni,
54 F.3d 746, 751, 34 USPQ2d 1684, 1688 (Fed. Cir. 1995)( 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 の 主 張 に
反 駁 しなかった)。
様 式 文 例 7.37 から 7.37.13 までは, 出 願 人 の 主 張 が 説 得 力 を 有 さない 場 合 に 使 用 することが
できる。
様 式 文 例 7.38 から 7.38.02 までは, 出 願 人 の 主 張 に 議 論 の 余 地 があるか,その 主 張 が 説 得 力
を 有 さない 場 合 に 使 用 することができる。
7.37 説 得 力 を 有 さない 主 張
[1]に 提 出 された 出 願 人 の 主 張 を 十 分 に 検 討 した 結 果 ,これは 説 得 力 を 有 さないものと 判 断 す
る。[2]。
審 査 官 ノート:
1. 審 査 官 は,まだ 応 答 されていなかった 論 議 の 全 てを, 拒 絶 理 由 陳 述 書 において 指 摘 しなけ
ればならない。
2. 括 弧 2 において, 非 説 得 性 についての 説 明 を 提 供 すること。
7.38 新 たな 拒 絶 理 由 があるため,その 主 張 には 議 論 の 余 地 がある
クレーム[1]に 関 する 出 願 人 の 主 張 は 検 討 されたが, 新 たな 拒 絶 理 由 があるので, 議 論 の 余 地
がある。
審 査 官 ノート:
審 査 官 は, 出 願 人 によって 提 示 された 主 張 であって, 適 用 される 参 照 事 項 に 対 して 依 然 とし
て 関 連 すると 思 われるものについて 対 処 しなければならない。
7.38.01 主 張 は 説 得 力 を 有 する, 前 の 拒 絶 / 異 論 は 撤 回 される
出 願 人 の 主 張 ,[1] 参 照 ,であって[2]に 提 出 され,[3]に 係 わっているものは, 十 分 に 検 討
され, 説 得 力 を 有 している。[4]であって,[5]に 関 するものは, 撤 回 された。
169

審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 において, 前 の 拒 絶 / 異 論 を 撤 回 するための 基 礎 を 形 成 する 出 願 人 の 見 解 の 中 のペ
ージ 及 び 行 を 特 定 すること。
2. 括 弧 3 に,クレーム 番 号 , 図 番 号 , 明 細 書 , 要 約 その 他 を 挿 入 すること。
3. 括 弧 4 に, 拒 絶 又 は 異 論 を 挿 入 すること。
4. 括 弧 5 に,クレーム 番 号 , 図 番 号 , 明 細 書 , 要 約 その 他 を 挿 入 すること。
7.38.02 主 張 は 説 得 力 を 有 する, 新 たな 拒 絶 理 由
出 願 人 の 主 張 ,[1] 参 照 ,であって[2]に 提 出 され,クレーム[3]に 係 わっており,[4]に 基 づ
いているものは, 十 分 に 検 討 されたが, 説 得 力 を 有 している。それ 故 に, 拒 絶 は 撤 回 された。
しかしながら, 更 なる 検 討 の 結 果 , 新 たな 拒 絶 理 由 が,[5]を 考 慮 して 作 成 された。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 において, 前 の 拒 絶 / 異 論 を 撤 回 するための 基 礎 を 形 成 する 出 願 人 の 見 解 について,
そのページ 及 び 行 を 特 定 すること。
2. 括 弧 3 に,クレーム 番 号 を 挿 入 すること。
3. 括 弧 4 に, 前 の 拒 絶 についての 法 定 事 由 を 挿 入 すること。
4. 括 弧 5 に, 新 たな 拒 絶 理 由 , 例 えば, 先 に 適 用 された 参 照 事 項 についての 異 なる 解 釈 , 新
たに 発 見 された 先 行 技 術 参 照 事 項 を 挿 入 し,かつ, 拒 絶 についての 説 明 を 提 供 すること。
7.37.01 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 参 照 事 項 の 経 年 数
参 照 事 項 の 経 年 数 に 基 づく 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 参 照 特 許 は 古 いものである 旨
の 主 張 は, 参 照 事 項 について 推 定 される 知 識 に 拘 らず,その 技 術 が 同 一 問 題 を 解 決 するため
に 試 行 されたが 失 敗 した 旨 の 証 明 がない 限 り, 感 銘 を 与 えるものではない。In re Wright, 569
F.2d 1124, 193 USPQ 332 (CCPA 1977) 参 照 。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 記 載 しなければならない。
7.37.02 説 得 力 を 有 さない 主 張 :そのままの 組 み 込 み
[1]の 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 自 明 性 基 準 は, 第 2 の 参 照 事 項 の 特 徴 が 第 1 の 参 照
事 項 の 構 造 にそのまま 組 み 込 めるか 否 かということではなく,また,クレームされている 発
明 が 参 照 事 項 の 1 又 は 全 てによって 明 らかに 示 唆 されていなければならないということでも
ない。そうではなく, 基 準 は, 参 照 事 項 の 組 み 合 わされた 教 示 がその 技 術 における 通 常 の 技
倆 を 有 するものに 何 を 示 唆 するかということである。In re Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ
871 (CCPA 1981)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 では,そのままの 組 み 込 みに 関 する 出 願 人 の 主 張 を 簡 単 に 再 述 すること。
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。
7.37.03 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 後 知 恵 的 推 論
自 明 性 に 関 する 審 査 官 の 結 論 は 不 適 切 な 後 知 恵 的 推 論 に 基 づいているとの 出 願 人 の 主 張 に 対
する 応 答 としては, 自 明 性 についての 判 断 は,ある 意 味 では 必 然 的 に 後 知 恵 的 推 論 に 基 づく
再 構 築 であることが 認 識 されなければならない。ただし,それが,クレームされている 発 明
170

が 行 われた 時 点 での 通 常 の 技 術 範 囲 内 にあった 知 識 のみを 考 慮 しており,かつ, 出 願 人 の 開
示 のみよって 示 される 知 識 を 含 んでいない 限 りは,そのような 再 構 築 は 適 切 である。In re
McLaughlin, 443 F.2d 1392, 170 USPQ 209 (CCPA 1971)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 記 載 しなければならない。
7.37.04 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 組 合 せについての 示 唆 がない
参 照 事 項 の 組 合 せについて 示 唆 がないとする 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 審 査 官 は,
自 明 性 は, 参 照 事 項 それ 自 体 , 又 は 当 該 技 術 における 通 常 の 技 倆 を 有 する 者 が 一 般 に 入 手 す
ることができる 知 識 の 何 れかに, 発 明 を 生 み 出 すための 何 らかの 教 示 , 示 唆 又 は 動 機 が 存 在
している 場 合 において,クレームされた 発 明 を 生 み 出 すために 先 行 技 術 の 教 示 を 組 合 せ 又 は
修 正 することによってのみ 証 明 することができると 認 識 している。In re Fine, 837 F.2d 1071,
5 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1988) 及 び In re Jones, 958 F.2d 347, 21 USPQ2d 1941 (Fed. Cir.
1992) 参 照 。 本 件 に 関 しては,[1]。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 において, 拒 絶 の 動 機 がその 参 照 事 項 , 又 はその 技 術 に 関 して 通 常 の 技 倆 を 有 する
者 が 一 般 に 入 手 することができる 知 識 のどちらに 存 在 しているかを 説 明 すること。
2. この 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。
7.37.05 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 非 類 似 技 術
[1]が 非 類 似 技 術 であるとする 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 先 行 技 術 参 照 事 項 は,クレ
ームされた 発 明 の 拒 絶 理 由 として 依 拠 されるためには,それが 出 願 人 の 努 力 の 分 野 にあるか,
またそうでない 場 合 は, 出 願 人 が 関 与 していた 特 定 の 問 題 に 合 理 的 に 関 連 しているものでな
ければならないと 判 断 されている。In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 24 USPQ2d 1443 (Fed. Cir.
1992) 参 照 。この 場 合 において,[2]。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 に, 出 願 人 が 非 類 似 的 であると 主 張 する 参 照 事 項 の 名 称 を 記 入 すること。
2. 括 弧 2 において,その 参 照 事 項 が 類 似 技 術 である 理 由 を 説 明 すること。
3. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 置 かなければならない。
7.37.06 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 参 照 事 項 の 数
審 査 官 が 過 剰 な 数 の 参 照 事 項 を 組 み 合 わせたとの 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として,1 の 拒
絶 における 多 数 の 参 照 事 項 への 依 拠 は,クレームされた 発 明 の 自 明 性 に 対 して 不 利 にはたら
くことはない。In re Gorman, 933 F.2d 982, 18 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参 照 。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 が 置 かれなければならない。
7.37.07 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 出 願 人 が 先 行 技 術 によって 意 図 されていない 結 果 を 取 得
する
[1]の 内 容 を 有 する 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 としては, 出 願 人 が, 先 行 技 術 の 示 唆 から 自 然
に 生 じる 利 点 とは 別 の 利 点 を 認 知 したという 事 実 は, 差 異 がそれ 以 外 には 自 明 であるときは,
171

特 許 性 の 理 由 ではあり 得 ない。Ex parte Obiaya, 227 USPQ 58, 60 (Bd. Pat. App. & Inter.
1985) 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 に, 先 行 技 術 により 意 図 されてない 結 果 に 関 する 出 願 人 の 主 張 を 簡 単 に 再 述 するこ
と。
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 が 置 かれなければならない。
7.37.08 説 得 力 を 有 さない 主 張 :クレームされていない 制 限 の 主 張
参 照 事 項 が 出 願 人 の 発 明 に 関 する 一 定 の 特 徴 を 示 していないという 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応
答 として, 出 願 人 が 依 拠 する 特 徴 (すなわち[1])は 拒 絶 されたクレームの 中 で 記 述 されていな
いことが 留 意 される。クレームは 明 細 書 に 照 らして 解 釈 されるものであるにも 拘 らず, 明 細
書 からの 制 限 がクレームに 読 み 込 まれていない。In re Van Geuns, 988 F.2d 1181, 26 USPQ2d
1057 (Fed. Cir. 1993) 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 には, 出 願 人 が 依 拠 しているが,クレームの 中 で 記 述 されていない 特 徴 を 記 述 する
こと。
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。
7.37.09 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 意 図 されている 用 途
[1]を 内 容 とする 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として,クレームされた 発 明 を 先 行 技 術 から 特 許
性 の 上 で 区 別 するためには,クレームされた 発 明 に 係 る 意 図 されている 用 途 についての 記 述
が,クレームされた 発 明 と 先 行 技 術 の 間 に 構 造 的 差 異 を 生 じるものでなければならない。 先
行 技 術 の 構 造 が 意 図 されている 用 途 を 履 行 できるものである 場 合 は,それはクレームに 合 致
する。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 において, 意 図 されている 使 用 に 関 する 出 願 人 の 主 張 を 簡 単 に 再 述 すること。
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 が 使 用 されなければならない。
7.37.10 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 前 提 部 分 における 制 限
出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として,[1]の 説 明 は 特 許 可 能 な 重 要 性 を 与 えられていないが,そ
の 理 由 は, 説 明 が 前 提 部 分 において 生 じているためである。 前 提 部 分 が 方 法 の 目 的 又 は 構 造
に 関 する 意 図 されている 使 用 のみを 記 述 している 場 合 であって,かつ,クレームの 本 体 がそ
の 完 成 のために 前 提 部 分 に 依 拠 せず,その 代 わりに, 工 程 や 構 造 上 の 制 限 が 自 立 可 能 である
場 合 は, 一 般 的 にその 前 提 部 分 には, 特 許 性 上 の 重 要 性 は 認 められない。In re Hirao, 535 F.2d
67, 190 USPQ 15 (CCPA 1976) 及 び Kropa v. Robie, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481
(CCPA 1951)を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 では, 出 願 人 が 主 張 する 説 明 を 再 述 すること。
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。
7.37.11 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 特 許 性 に 関 する 一 般 的 主 張
172

出 願 人 の 主 張 は, 特 許 規 則 1.111(b)を 遵 守 していない。その 理 由 は,クレームの 文 言 がその
クレームをどのように 参 照 事 項 から 特 許 性 の 上 で 区 別 しているかを 明 示 的 に 指 摘 することな
く,そのクレームは 特 許 可 能 な 発 明 を 明 確 にしているという 一 般 的 主 張 に 留 まっているから
である。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。
7.37.12 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 新 規 性 が 明 確 には 指 摘 されていない
出 願 人 の 主 張 は, 特 許 規 則 1.111(c)の 要 件 を 満 たしていない。その 理 由 は,その 主 張 が 引 用
された 参 照 事 項 によって 開 示 されている 技 術 水 準 又 は 唱 えられた 異 論 を 考 慮 した 上 で,クレ
ームが 提 示 していると 出 願 人 が 考 える 特 許 性 のある 新 規 性 を 明 確 に 指 摘 していないことにあ
る。 更 に,その 主 張 は, 当 該 補 正 が 当 該 参 照 事 項 又 は 異 論 をどのように 回 避 するかを 示 して
いない。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 記 載 しなければならない。
7.37.13 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 複 数 の 参 照 事 項 に 対 する 個 別 の 反 論
複 数 の 参 照 事 項 に 対 する 出 願 人 の 個 別 の 反 論 に 対 する 応 答 として, 拒 絶 が 参 照 事 項 の 組 合 せ
を 基 にしている 場 合 は, 人 は 複 数 の 参 照 事 項 を 個 別 に 攻 撃 することによっては, 非 自 明 性 を
立 証 することができない。In re Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ 871 (CCPA 1981); In re
Merck & Co., 800 F.2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986) 参 照 。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。
707.07(g) 断 片 的 審 査
断 片 的 な 審 査 はできる 限 り 回 避 しなければならない。 審 査 官 は, 通 常 , 各 クレームを 有 効 な
全 ての 理 由 に 基 づいて 拒 絶 すべきであるが, 参 照 事 項 の 不 当 な 増 加 は 避 けるべきである(MPEP
§904.03 参 照 )。 主 要 な 技 術 的 拒 絶 であって, 例 えば, 適 切 な 開 示 の 欠 如 , 実 施 化 要 件 の 欠
如 , 深 刻 な 不 確 定 性 及 び 既 判 事 項 等 を 事 由 とするものが, 該 当 する 場 合 には 適 用 されるべき
であり, 先 行 技 術 を 基 にする 十 分 と 思 われる 拒 絶 理 由 がある 場 合 でも 同 様 である。 主 要 な 技
術 的 拒 絶 が 適 切 である 場 合 には, 拒 絶 は, 無 益 な 表 現 の 幾 つかを 併 せた 単 なる 結 論 ではなく,
理 由 を 全 面 的 に 展 開 して 記 述 されるべきである。
発 明 の「 心 臓 部 」を 開 示 している 先 行 技 術 ( 単 にクレームの 表 現 が 合 致 しているものとは 異 な
っているもの)を 基 にする 健 全 な 拒 絶 が 存 在 する 場 合 は, 些 細 な 技 術 的 理 由 を 基 にする 二 次 的
拒 絶 はしてはならない。ある 種 の 技 術 的 拒 絶 ( 例 えば, 制 限 の 不 在 , 不 確 定 性 )は, 審 査 官 が,
英 語 に 係 る 制 限 を 認 識 していて, 改 善 された 定 義 法 に 気 付 かない 場 合 は, 行 ってはならない。
出 願 の 審 査 が,そのクレームに 関 する 手 続 を 特 定 の 問 題 に 限 定 することによって,もっとも
良 好 に 達 成 されると 思 われる 状 況 が 存 在 する。その 状 況 には, 次 のものが 含 まれる。
(A) 出 願 に 不 備 が 不 当 に 多 く, 実 体 審 査 に 関 する 完 全 な 庁 指 令 を 発 することができない。MPEP
§702.01 参 照 。
173

(B) 不 当 に 多 数 のクレームが 存 在 しており,かつ, 完 全 な 審 査 のために, 限 定 された 数 のク
レームを 選 択 するよう 求 めた 電 話 による 要 求 が 成 功 しなかった。MPEP§2173.05(n) 参 照 。
(C) 発 明 の 誤 った 併 合 があり, 電 話 による 選 択 の 請 求 が 成 功 しなかった。MPEP§803,§ 810,
§812.01 参 照 。
(D) 開 示 内 容 が 永 久 運 動 を 対 象 としているものである。Ex parte Payne, 1904 C.D. 42, 108
O.G. 1049 (Comm'r Pat. 1903) 参 照 。しかしながら,このような 場 合 は, 容 易 に 入 手 するこ
とができる 最 善 の 先 行 技 術 が 引 用 され,かつ,それを 具 体 的 に 当 該 クレームに 適 用 させるこ
となく,その 適 切 性 が 指 摘 されるべきである。
他 方 , 拒 絶 であって, 既 判 事 項 , 再 発 行 のための 一 応 の 証 明 の 不 在 , 新 規 事 項 , 又 は 実 施 不
能 性 ( 永 久 運 動 に 関 連 しないもの)を 理 由 とするものには, 使 用 することができる 他 の 全 ての
理 由 に 基 づく 拒 絶 が 添 付 されなければならない。
707.07(h) 補 正 に 関 する 誤 りの 通 告 [R-5]
MPEP§714,II.G. 参 照 。
707.07(i) 各 庁 指 令 の 中 で 各 クレームが 言 及 されるべきである [R-3]
全 ての 庁 指 令 において, 係 属 中 の 各 クレームは 番 号 によって 言 及 されなければならず,また,
その 処 理 又 は 状 況 が 示 されなければならない。クレームは, 出 願 手 続 期 間 中 一 貫 して 最 初 に
割 り 振 られた 番 号 が 保 持 されるので, 順 次 出 される 庁 指 令 を 通 じて 履 歴 を 容 易 にたどること
ができる。 各 庁 指 令 は, 審 査 を 求 めて 提 示 された 全 てのクレームの 状 態 についての 概 要 を 含
まなければならない。 様 式 PTO-326「 庁 指 令 の 概 要 」が 使 用 されるべきである。
特 許 規 則 1.142 に 基 づいて 保 持 されるクレーム 及 び 特 許 規 則 1.146 に 基 づいて 保 持 されるク
レームは,MPEP§821 から§821.04(b)までに 定 める 通 りに 処 理 される。
インターフェアレンス 手 続 における 敗 訴 当 事 者 の 出 願 中 のクレームの 取 扱 については,MPEP
第 2300 章 を 参 照 のこと。
クレームの 索 引 は,MPEP§719.04 に 記 載 されている 日 まで 保 管 しなければならない。イメー
ジ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアルを 参 照 のこと。
707.07(j) クレームが 許 可 可 能 である 状 態 [R-5]
I. 発 明 者 が 出 願 した
本 人 出 願 の 審 査 中 に, 審 査 官 にとって 出 願 において 特 許 可 能 な 主 題 が 開 示 されていると 思 え
る 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 のために 1 又 は 複 数 のクレームを 起 草 し,また, 当 該 クレーム
は, 補 正 によって 出 願 に 組 み 込 まれる 場 合 には 許 可 されるであろう 旨 をその 指 令 において 表
示 しなければならない。
この 実 務 は, 手 続 を 迅 速 化 し,また, 登 録 された 特 許 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって 代 表 されて
いない 個 人 発 明 者 に 対 するサービスを 提 供 するものである。この 実 務 は 望 ましいものである
かもしれず,また, 審 査 官 が 適 切 であると 考 える 事 件 に 関 して 許 容 されるが, 出 願 人 が 特 許
出 願 についての 適 切 な 準 備 及 び 手 続 について 不 慣 れであると 思 われる 全 ての 事 件 に 関 して,
それが 適 用 されることが 期 待 される。
174

II. 方 式 以 外 については 許 可 可 能
出 願 が 許 可 可 能 な 主 題 を 開 示 しており,また,クレーム 及 び 出 願 人 の 主 張 から,そのクレー
ムが 当 該 特 許 可 能 な 主 題 を 対 象 にすることを 意 図 されていると 思 われるが, 現 在 の 方 式 での
クレームは, 方 式 における 不 備 又 は 限 定 の 脱 漏 のために 許 可 を 受 けることができない 場 合 は,
審 査 官 はクレームに 対 するそれのみの 異 論 又 は 拒 絶 を 以 て 停 止 すべきではない。 審 査 官 の 措
置 は,その 性 質 において 建 設 的 でなければならず,また, 可 能 な 場 合 には, 訂 正 のための 明
確 な 示 唆 を 提 供 すべきである。 更 に, 許 可 可 能 な 主 題 についての 審 査 官 の 示 唆 は, 許 可 可 能
なクレームについて 早 期 の 合 意 を 促 すための 面 談 が 望 ましいことの 指 摘 を 正 当 化 することが
できる。
調 査 が 完 了 した 後 に, 審 査 官 が 特 許 可 能 な 主 題 が 開 示 されていると 認 定 し,かつ, 出 願 人 が
当 該 主 題 をクレームすることを 意 図 していることを 記 録 が 示 している 場 合 は, 審 査 官 は, 庁
指 令 において, 特 許 可 能 な 発 明 の 一 定 の 局 面 又 は 特 徴 がクレームされていないこと, 及 び 適
切 にクレームされた 場 合 は, 当 該 クレームは 有 利 な 検 討 を 受 けることができる 旨 を 記 すこと
ができる。
クレームが, 取 り 消 されたクレーム 又 は 拒 絶 されたクレームに 従 属 していることを 除 いて,
許 可 可 能 である 場 合 は, 庁 指 令 は,そのクレームが, 独 立 形 式 に 書 き 直 されたときは, 許 可
可 能 になるであろう 旨 を 述 べるべきである。
III. クレームについての 早 期 許 可
審 査 官 が, 先 行 技 術 が 十 分 に 展 開 されており,かつ, 一 部 のクレームが 明 らかに 許 可 可 能 で
あると 認 定 した 場 合 は, 当 該 クレームについての 許 可 を 遅 延 させてはならない。
様 式 文 例 7.43,7.43.01 及 び 7.43.02 は, 許 可 可 能 な 主 題 を 示 すために 使 用 することができ
る。
7.43 クレームに 対 する 異 論 , 許 可 可 能 な 主 題
クレーム[1]は, 拒 絶 された 基 本 クレームに 従 属 しているという 理 由 から 異 論 が 唱 えられるが,
基 本 クレーム 及 び 介 在 するクレームの 全 ての 限 定 事 項 を 含 む 独 立 形 式 に 書 き 直 された 場 合 に
は, 許 可 可 能 になろう。
7.43.01 許 可 可 能 な 主 題 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されたクレーム, 独 立
クレーム/ 従 属 クレーム
クレーム[1]は, 本 指 令 に 記 載 されている 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するよ
うに 書 き 直 されるか 又 は 補 正 された 場 合 には, 許 可 可 能 になろう。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は,(1) 指 摘 された 独 立 クレーム, 又 は(2) 指 摘 された 従 属 特 許 であって, 許
可 可 能 なクレームに 従 属 しているものが, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 のみを 根 拠 として 拒 絶 さ
れ,かつ,その 拒 絶 を 克 服 するために 補 正 されれば 許 可 可 能 になるであろう 場 合 に 限 り 使 用
されるべきである。
7.43.02 許 可 可 能 な 主 題 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されたクレーム, 従 属
クレーム
クレーム[1]は, 本 指 令 に 記 載 されている, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 理 由 を 克 服
し,かつ, 基 本 クレーム 及 び 介 在 するクレームに 係 る 全 ての 制 限 を 含 むように 書 き 直 された
175

場 合 は, 許 可 可 能 になろう。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 は, 指 摘 された 従 属 クレームであって, 先 行 技 術 を 理 由 として 拒 絶 されたクレ
ームに 従 属 しているものが, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 のみを 基 礎 として 拒 絶 され, 指 示 され
た 通 りに 補 正 されれば 許 可 可 能 になると 思 われる 場 合 に 限 り, 使 用 されるべきである。
7.43.04 許 可 可 能 なクレーム 草 案 の 示 唆 , 本 人 出 願
次 のクレーム[1]は, 審 査 官 によって 起 草 され,この 出 願 に 関 する, 記 録 されている 先 行 技 術
から 特 許 可 能 性 の 点 で 区 別 されると 思 われるものであり, 検 討 のために[2], 出 願 人 に 提 示 さ
れる。
[3]。
審 査 官 ノート:
1. クレーム 案 が 元 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 範 囲 外 になるものである 場 合 は, 補 充 的 宣 誓 供
述 書 又 は 宣 言 書 が 特 許 規 則 1.67 に 基 づいて 請 求 されるべきである。
2. 括 弧 2 には,-is-- 又 は-are--の 何 れかを 挿 入 すること。
3. 括 弧 3 には,クレーム 案 の 全 文 を 挿 入 すること。
クレームの 許 可 を 示 すためには, 様 式 文 例 7.97 を 使 用 することができる。
7.97 クレームは 許 可 される
クレーム[1]は 許 可 される。
707.07(k) 段 落 の 番 号 付 け
庁 指 令 の 段 落 に 通 し 番 号 を 振 ることは 良 い 慣 行 である。これは, 出 願 に 係 る 将 来 の 手 続 にお
ける 特 定 を 容 易 にする。
707.07(l) 実 施 例 に 関 する 論 評
審 査 官 は, 通 常 , 試 験 及 び 実 施 例 の 結 果 に 対 しては, 当 該 結 果 を 疑 うべき 合 理 的 な 理 由 が 存
在 していない 限 り, 疑 ってはならない。 審 査 官 が 当 該 結 果 を 疑 う 場 合 は, 該 当 するクレーム
は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 不 十 分 な 開 示 を 基 礎 としているものとして, 拒 絶 され
るべきである。In re Borkowski, 422 F.2d 904, 164 USPQ 642 (CCPA 1970) 参 照 。 特 許 法 第
112 条 第 1 段 落 の 記 述 説 明 及 び 実 施 可 能 化 の 要 件 に 関 する 論 議 については,MPEP§2161 から
§2164.08(c)までを 参 照 のこと。 出 願 人 は, 実 際 に 行 われた 試 験 若 しくは 実 施 例 の 結 果 を 提
供 するか, 又 はその 結 果 は 予 想 通 りであると 信 じるべき 強 い 理 由 がある 旨 の 関 連 性 のある 主
張 を 提 出 することによって,その 拒 絶 に 対 して 応 答 しなければならない。 出 願 に 新 規 事 項 が
入 り 込 まないように, 注 意 が 払 われなければならない。
実 施 可 能 性 又 は 有 用 性 に 関 する 疑 義 が 存 在 する 場 合 は, 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 の 適 用
性 について 考 慮 がされなければならない。MPEP§706.03(a) 及 び§2107 以 降 を 参 照 のこと。
707.08 審 査 官 補 による 見 直 し 及 びイニシャルの 記 入 [R-3]
庁 指 令 を 起 草 した 審 査 官 の 完 全 な 姓 が, 如 何 なる 事 件 においても,その 指 令 の 末 尾 にタイプ
されなければならない。 出 願 に 関 して, 討 議 が 行 われる 又 は 面 談 が 手 配 されるべきときには,
176

下 記 の 電 話 番 号 に 連 絡 を 取 るべきである。 様 式 文 例 7.100,7.101 又 は 7.102 が 使 用 されなけ
ればならない。
7.100 連 絡 先 となる 審 査 官 の 名 称 及 び 電 話 番 号
この 通 信 に 関 する 問 合 せは,[1] 宛 て, 電 話 番 号 [2]によってしなければならない。
審 査 官 ノート:
1. 全 ての 庁 指 令 の 末 尾 に,この 様 式 文 例 , 様 式 文 例 7.101 又 は 様 式 文 例 7.102 が 使 用 されな
ければならない。
2. 括 弧 1 には, 庁 指 令 に 関 する 問 合 せについての 最 初 の 連 絡 先 として 指 定 されている 審 査 官
の 名 称 を 挿 入 すること。 当 該 人 は, 指 令 を 起 草 したが 署 名 者 ではない 審 査 官 又 は 署 名 した 審
査 官 の 何 れかとすることができる。
3. 括 弧 2 には, 連 絡 先 である 審 査 官 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
7.101 電 話 照 会 先 -5/4/9 以 外 の 勤 務 日 程
この 通 信 又 は 審 査 官 からの 先 の 通 信 に 関 する 問 合 せは,[1]に 対 し, 電 話 番 号 [2]によってし
なければならない。 審 査 官 とは,[3]の[4]から[5]までの 間 に 連 絡 を 取 ることができる。
審 査 官 に 電 話 連 絡 をする 試 みが 成 功 しなかった 場 合 は, 審 査 官 の 監 督 官 [6]に,[7]によって
連 絡 することができる。この 出 願 又 は 手 続 が 割 り 当 てされている 組 織 のファックス 番 号 は,
571-273-8300 である。
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムから 入 手 することができる。
公 開 された 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連
絡 すること。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 には,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 2 には,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
3. 括 弧 3 には,あなたが 毎 週 勤 務 する 曜 日 ( 例 えば, 金 曜 日 が 休 日 の 審 査 官 の 場 合 は,「 月 曜
日 から 木 曜 日 まで」)を 挿 入 すること。
4. 括 弧 4 及 び 5 には, 担 当 審 査 官 の 通 常 の 勤 務 時 間 帯 ( 例 えば, 午 前 6 時 30 分 から 午 後 5
時 まで)を 挿 入 すること。
5. 括 弧 6 には,あなたの SPE( 監 督 特 許 審 査 官 )の 名 称 を 挿 入 すること。
6. 括 弧 7 には,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
7.102 電 話 照 会 先 -5/4/9 勤 務 日 程
この 通 信 又 は 審 査 官 からの 先 の 通 信 に 関 する 照 会 は,[1]に 対 し, 電 話 番 号 [2]によってしな
ければならない。 審 査 官 とは,[3]の[4]から[5]までの 間 に 連 絡 を 取 ることができる。 審 査
官 とは 隔 週 の[6]にも 連 絡 を 取 ることができる。
審 査 官 に 電 話 連 絡 する 試 みが 成 功 しなかった 場 合 は, 審 査 官 の 監 督 官 [7]に,[8]によって 連
絡 を 取 ることができる。この 出 願 又 は 手 続 が 割 り 当 てられている 組 織 のファックス 番 号 は,
177

571-273-8300 である。
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムから 入 手 することができる。
公 開 された 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連
絡 すること。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 には,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 2 には,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
3. 括 弧 3 には,あなたが 毎 週 勤 務 する 曜 日 ( 例 えば, 金 曜 日 が 休 日 の 審 査 官 の 場 合 は,「 月 曜
日 から 木 曜 日 まで」)を 挿 入 すること。
4. 括 弧 4 及 び 括 弧 5 には,あなたの 通 常 の 勤 務 時 間 帯 ( 例 えば, 午 前 6 時 30 分 から 午 後 4
時 まで)を 挿 入 すること。
5. 括 弧 6 には, 審 査 官 の 各 給 与 期 間 中 の 圧 縮 休 日 ( 例 えば, 第 1 金 曜 日 が 非 番 である 5/4/
9 勤 務 日 程 の 審 査 官 の 場 合 は,「 金 曜 日 」)を 挿 入 すること。
6. 括 弧 7 には,あなたの 監 督 特 許 審 査 官 (SPE)の 名 称 を 挿 入 こと。
7. 括 弧 8 には,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。
庁 指 令 をタイプした 後 ,その 指 令 を 作 成 した 審 査 官 はそれに 誤 りがないか 見 直 す。 指 令 を 作
成 した 審 査 官 の 名 称 又 はイニシャル 及 びその 指 令 がタイプされた 日 付 が,その 指 令 の 下 部 に
記 されなければならない。この 審 査 官 が 指 令 に 署 名 する 権 限 を 有 さない 場 合 は,タイプした
名 称 又 はイニシャルの 上 部 にイニシャルを 付 し, 署 名 を 得 るために,その 指 令 を, 署 名 する
権 限 を 有 する 審 査 官 に 送 付 しなければならない。
707.09 主 任 審 査 官 その 他 の 権 限 ある 審 査 官 による 署 名
署 名 は 原 本 のみにされるが,「 審 査 官 」の 語 及 び 署 名 者 の 名 称 は 原 本 及 び 写 しに 表 示 されなけ
ればならない。
全 ての 庁 指 令 及 びその 他 の 通 信 には, 速 やかに 署 名 がされなければならない。
707.10 採 用 [R-2]
権 限 を 有 する 審 査 官 によって 署 名 された 原 本 が,ファイル・ラッパーに 入 れられる 書 面 であ
る。 庁 指 令 の 種 類 , 書 類 番 号 及 び 郵 送 日 が,ファイルの 外 側 に,「 内 容 」の 下 に 黒 インクで 記
録 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
707.11 日 付
郵 送 日 は, 庁 指 令 が 書 かれたときには 印 字 してはならないが,それが 権 限 を 付 与 されている
署 名 審 査 官 によって 署 名 された 後 写 しが 正 に 郵 送 されようとする 時 に, 指 令 の 全 ての 写 しに
スタンプされ 又 は 印 字 されなければならない。
178

707.12 郵 送 [R-2]
審 査 官 指 令 の 写 しは, 審 査 官 補 によってイニシャルが 付 され, 権 限 を 有 する 署 名 審 査 官 によ
って 署 名 された 原 本 がファイルに 入 れられた 後 , 技 術 センターによって 郵 送 される。 書 面 が
郵 送 された 後 , 原 本 はファイルに 入 れるために 返 却 される。イメージ・ファイル・ラッパー
(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
707.13 返 送 された 庁 指 令 [R-6]
庁 指 令 は, 合 衆 国 郵 政 公 社 がそれを 配 達 できなかったために, 特 許 商 標 庁 に 返 送 されること
が 時 々ある。 返 送 された 庁 指 令 を 受 領 したときは, 技 術 センター(TC)の 技 術 支 援 職 員 は, 出
願 ファイル 記 録 を 点 検 し, 庁 指 令 が 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて 郵 送 されていたことを 確 認 しな
ければならない。 庁 指 令 が 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて 郵 送 されていなかった 場 合 は,それは 再
送 日 を 付 記 し,「 再 送 」のスタンプが 押 され, 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて 郵 送 されなければなら
ない。 出 願 に 対 して 進 行 する 期 間 は, 再 送 日 に 開 始 する。 庁 指 令 が 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて
郵 送 されており,かつ,それが 弁 護 士 又 は 代 理 人 宛 であった 場 合 は,その 庁 指 令 の 写 しを 添
付 した 書 状 を 最 初 に 記 名 されている 発 明 者 又 は( 存 在 する 場 合 は) 譲 受 人 に 送 付 し, 返 送 され
た 指 令 について 知 らせることができる。 庁 指 令 に 応 答 するための 期 間 は, 出 願 人 に 対 し, 返
送 された 指 令 について 知 らせる 書 状 の 郵 送 日 から 再 開 する。
庁 指 令 が 最 終 的 にその 書 状 の 配 達 に 成 功 しなかった 場 合 は,それは,その 封 筒 と 共 に,ファ
イル・ラッパーに 入 れられる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)に 関 しては, 書 状 の 文 面
及 び 封 筒 の 文 面 が IFW に 追 加 されなければならない(IFW マニュアル 参 照 )。 再 送 日 から 始 ま
る 期 間 が, 出 願 人 からの 通 信 がなく 経 過 した 場 合 は,その 出 願 は 放 棄 される。
179

708 審 査 の 順 番 [R-2]
非 仮 出 願 であって, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 対 して 行 われ,かつ, 完 全 な 出 願 として 受 理 された
ものは, 審 査 のために,その 出 願 が 関 連 する 発 明 分 類 を 有 する 技 術 センターに 割 り 当 てられ
る。 非 仮 出 願 は, 特 許 規 則 1.102 に 従 って 審 査 が 繰 り 上 げられている 出 願 を 除 き,それが 提
出 された 順 序 に 従 って,その 出 願 を 担 当 する 審 査 官 によって 審 査 手 続 がされなければならな
い。 国 内 段 階 における 国 際 出 願 の 審 査 についての 順 番 に 関 しては, 特 許 規 則 1.496 及 び MPEP
§1893.03 を 参 照 のこと。これには, 新 規 性 , 進 歩 性 及 び 産 業 上 の 利 用 可 能 性 に 関 して 特 許
協 力 条 約 (PCT) 第 33 条 (1)から(4)までの 基 準 を 満 たしているとして 表 示 されている 一 定 の 国
内 段 階 出 願 について 順 番 外 に 審 査 手 続 をすることが 含 まれている。
出 願 であって, 審 査 官 によってその 職 務 とされているもの, 及 び 出 願 人 によって, 審 査 官 に
よる 更 なる 手 続 ができるようにされたもの( 補 正 された 出 願 )は,USPTO 長 官 が 定 める 順 番 に
従 って, 審 査 手 続 がされるものとする。
各 審 査 官 は, 補 正 されたものであるか 又 は 新 規 であるかを 問 わず, 事 件 一 覧 表 の 中 にあって,
最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 を 有 する 出 願 に 優 先 性 を 与 える。 稀 な 事 情 により, 技 術 センター 長
に 個 別 の 例 外 措 置 が 認 められる 場 合 を 除 き,この 基 本 方 針 は 全 ての 出 願 に 適 用 される。
一 部 継 続 出 願 の 実 際 の 出 願 日 が, 事 件 一 覧 表 への 記 入 のために 使 用 される。しかしながら 審
査 官 は, 一 部 継 続 出 願 に 関 し, 望 ましい 場 合 は, 有 効 出 願 日 を 使 用 して 決 定 することができ
る。
審 査 官 が, 何 れかの 出 願 に 関 し,その「 有 効 出 願 日 」の 状 況 は 記 録 が 示 しているものとは 異
なっていると 決 定 した 如 何 なるときにも, 技 術 支 援 職 員 には 通 知 がされなければならず, 同
人 は 速 やかに, 訂 正 日 を 付 して,その 記 録 が 正 しい 状 況 を 示 すように 補 正 しなければならな
い。
各 審 査 官 にとっての 審 査 の 順 序 は, 再 発 行 出 願 及 び 再 審 査 手 続 に 対 して 優 先 性 を 与 えるべき
であって,その 方 法 として 最 優 先 性 が, 訴 訟 が 停 止 されている 再 発 行 出 願 (MPEP§1442.03),
訴 訟 に 関 わっている 査 定 系 再 審 査 手 続 (MPEP§2261), 及 び 訴 訟 に 関 わっている 当 事 者 系 再 審
査 手 続 (MPEP§2661)に 対 して, 次 に 審 査 官 の 答 弁 及 び 申 立 による 決 定 のような,30 日 の 固 定
期 限 が 付 されている 特 別 事 件 に 与 えられるべきである。「 特 別 な」 種 類 の 中 にある 他 の 事 件
(インターフェアレンス 事 件 , 申 請 によって 特 別 なものとされる 事 件 , 最 終 結 論 の 用 意 が 調 っ
ている 事 件 等 )の 殆 どは,その 種 類 として 継 続 し, 通 常 ,それらの 中 では 最 初 の 有 効 合 衆 国 出
願 日 が 優 先 性 を 支 配 する。
最 終 拒 絶 前 の 補 正 の 全 ては, 受 領 から 2 月 以 内 に 応 答 されなければならない。
708.01 特 別 事 件 の 一 覧 [R-2]
特 許 規 則 1.102 審 査 の 繰 上
(a) 出 願 は, 審 査 及 びその 後 の 措 置 のために 順 番 を 外 して 繰 り 上 げられることはないが,た
だし,この 部 で 定 められている 場 合 , 又 は 特 許 商 標 庁 の 業 務 を 迅 速 化 するための 特 許 商 標 庁
長 官 からの 命 令 があったとき, 又 は(b)に 基 づく 請 求 が 提 出 されたとき, 又 は(c) 又 は(d)に 基
づく 申 請 であって, 長 官 の 見 解 によればその 繰 上 を 正 当 化 する 証 明 が 付 されたものが 提 出 さ
れたときは,この 限 りでない。
(b) 出 願 であって,それに 係 る 発 明 が 公 益 事 業 のある 部 署 にとって 特 に 重 要 であるとみなさ
れ, 政 府 の 何 れかの 部 門 の 長 が 上 記 の 理 由 によって, 即 時 の 措 置 を 要 求 されるものは, 審 査
180

のために 繰 り 上 げることができる。
(c) 出 願 を 特 別 なものにするための 申 請 を 手 数 料 なしに 提 出 することができるが,ただし,
申 請 理 由 が 出 願 人 の 年 令 若 しくは 健 康 であること, 又 はその 発 明 が 環 境 改 善 若 しくはエネル
ギー 資 源 の 開 発 若 しくは 保 全 に 著 しく 寄 与 することにあることが 条 件 とされる。
(d) (c)において 言 及 されているもの 以 外 の 理 由 に 基 づいて 出 願 を 特 別 なものとするための
申 請 には, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されなければならない。
審 査 官 による 一 定 の 手 続 は, 特 別 事 件 に 関 する 手 続 に 関 してさえも 優 先 する。
例 えば, 印 字 され, 署 名 できるようにされている 全 ての 書 類 は, 完 成 され, 郵 送 されなけれ
ばならない。
「 印 刷 機 待 ち」のメモを 付 して 返 却 された 全 ての 発 行 事 件 は, 処 理 がされ, 表 示 されている
期 間 内 に 返 却 されなければならない。
再 発 行 出 願 , 特 に, 延 期 されている 訴 訟 に 関 するものは 優 先 順 位 が 与 えられるべきである。
出 願 であって,それに 関 して 実 務 が 審 査 官 に 対 し, 所 定 の 期 間 内 , 例 えば, 審 判 請 求 趣 意 書
から 2 月 以 内 に, 答 弁 書 を 提 出 することを 要 求 するものは(MPEP§1208), 特 定 の 期 限 が 付 さ
れていない 特 別 事 件 より 必 然 的 に 優 先 される。
審 査 官 が, 出 願 であって,その 出 願 は 許 可 を 受 ける 条 件 が 整 っていると 自 ら 認 定 するもの,
又 は 最 終 的 に 拒 絶 をせざるを 得 ないと 自 ら 認 定 するものを 有 している 場 合 は, 審 査 官 は,そ
の 出 願 に 順 番 を 待 たせる 代 りに, 直 ちにその 処 分 をするべきである。
次 に 掲 げるものは, 特 別 事 件 ( 順 番 外 で 審 査 が 繰 り 上 げられるもの)の 一 覧 である。
(A) 出 願 であって,その 発 明 が 何 れかの 公 益 事 業 分 野 にとって 特 に 重 要 であるとみなされて
おり,かつ,それを 理 由 として, 何 れかの 政 府 部 門 の 長 が 即 座 の 措 置 を 請 求 し,かつ,USPTO
長 官 がそのように 命 令 するもの( 特 許 規 則 1.102)
(B) 申 請 の 結 果 , 特 別 なものとされた 出 願 (MPEP§708.02)。 出 願 人 による 勤 勉 な 手 続 のみが
条 件 とされるが, 特 許 出 願 であって, 一 旦 , 特 別 なものとされ,(USPTO の 長 官 又 は 局 長 によ
る)その 特 定 事 件 に 関 する 決 定 によって, 順 番 外 に 審 査 が 繰 り 上 げられたものは, 合 衆 国 特 許
商 標 庁 における 手 続 の 全 過 程 において 特 別 扱 が 継 続 され,この 中 には, 特 許 審 判 インターフ
ェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 があるときは,それも 含 まれる。
(C) 再 発 行 出 願 , 特 に 中 断 されている 訴 訟 に 係 わっているもの( 特 許 規 則 1.176)
(D) 更 なる 措 置 のため, 上 訴 法 廷 によって 差 し 戻 された 出 願
(E) 出 願 であって, 審 査 官 によって 一 旦 , 有 効 出 願 日 に 従 って 手 続 が 開 始 されたものは,そ
の 後 ,その 出 願 の 移 転 先 となった 審 査 官 , 技 術 単 位 又 は 技 術 センターによって 特 別 なものと
して 取 り 扱 われなければならない。その 代 表 的 状 況 は, 電 話 選 択 の 結 果 として 移 転 された 新
規 事 件 及 び 庁 指 令 に 対 する 適 時 の 応 答 の 結 果 として 移 転 された 事 件 を 含 む。
(F) 出 願 であって, 前 に 検 討 され,かつ, 許 可 可 能 と 認 定 されている 他 の 出 願 と 抵 触 すると
思 われるもの, 又 は 未 経 過 の 特 許 との 間 のインターフェアレンス 手 続 に 付 されるもの
(G) 出 願 であって, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にあるもの, 又 は 方 式 事 項 を 除 いて 許 可
を 受 けることができる 状 態 にあるもの
(H) 出 願 であって, 最 終 拒 絶 される 状 態 にあるもの
(I) 出 願 であって,5 年 を 超 えて 係 属 しているもの。これは, 先 行 する 合 衆 国 出 願 との 関 連
によって,5 年 を 超 えて 有 効 に 係 属 しているものを 含 む。MPEP§707.02 参 照 。
(J) 再 審 査 手 続 ,MPEP§2261 及 び§2661
181

MPEP§714.13,§1207 及 び§1309 も 併 せて 参 照 のこと。
708.02 特 別 なものとする 申 請 [R-6]
特 許 規 則 1.102 審 査 の 繰 上
(a) 出 願 は, 審 査 及 びその 後 の 措 置 のために 順 番 を 外 して 繰 り 上 げられることはないが,た
だし,この 部 で 定 められている 場 合 , 又 は 特 許 商 標 庁 の 業 務 を 迅 速 化 するための 特 許 商 標 庁
長 官 からの 命 令 があったとき, 又 は(b)に 基 づく 要 求 が 提 出 されたとき, 又 は(c) 若 しくは(d)
に 基 づく 申 請 であって, 長 官 の 見 解 においては,その 繰 上 を 正 当 化 する 証 明 が 付 されたもの
が 提 出 されたときは,この 限 りでない。
(b) 出 願 であって,それに 係 る 発 明 がある 公 益 事 業 部 署 にとって 特 に 重 要 であるとみなされ,
かつ, 政 府 の 何 れかの 部 門 の 長 が 前 記 の 理 由 によって 即 時 の 措 置 を 要 求 するものは, 審 査 の
ために 繰 り 上 げることができる。
(c) 出 願 の 優 先 審 査 申 請 は, 申 請 理 由 が 次 に 該 当 する 場 合 は, 手 数 料 なしに 提 出 することが
できる。
(1) 出 願 人 の 年 齢 若 しくは 健 康 , 又 は
(2) その 発 明 が 著 しく 次 の 通 りであること
(i) 環 境 の 質 を 高 めること
(ii) エネルギー 資 源 の 開 発 又 は 保 全 に 貢 献 すること, 又 は
(iii) テロ 行 為 を 阻 止 するのに 貢 献 すること
(d) (c)において 言 及 されている 理 由 以 外 のものに 基 づく 出 願 を 特 別 なものにするための 申
請 には, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されなければならない。
新 規 出 願 は, 通 常 ,それらの 合 衆 国 有 効 出 願 日 の 順 番 に 従 って 審 査 が 開 始 される。 特 別 なも
のにするための 申 請 によって, 一 定 の 除 外 を 行 うことができ,その 申 請 は 下 記 の 条 件 に 基 づ
いて 承 認 を 受 けることができる。 特 別 なものにするための 申 請 を 裏 付 ける 陳 述 書 は,その 発
明 が 現 実 に 特 別 な 地 位 を 受 ける 資 格 を 有 している 旨 の 誠 実 な 所 信 を 基 礎 としていなければな
らない。 特 許 規 則 1.56 及 び 10.18 参 照 。
特 別 なものにするための 申 請 書 であって, 出 願 人 の 健 康 又 は 年 齢 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ
(PPH)パイロット・プログラムに 基 づくもの 以 外 であり,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 された
ものは,MPEP§708.02(a)に 記 載 されている 改 正 された 繰 上 審 査 プログラムの 要 件 を 満 たして
いなければならない。 出 願 人 の 健 康 又 は 年 齢 を 理 由 として, 特 別 なものにするための 申 請 書
を 提 出 するための 要 件 に 関 しては, 下 記 III. 及 び IV. 参 照 。
2006 年 8 月 25 日 前 にされた 出 願 は,MPEP§708.02(a)に 記 載 されている 改 正 された 繰 上 審 査
プログラムに 対 して 適 格 でない。2006 年 8 月 25 日 前 においては, 出 願 人 は,2006 年 8 月 25
日 前 にされた 出 願 に 関 し, 特 別 なものとするための 申 請 書 を, 下 記 の I.から II.まで 及 び V.
から XII.までに 記 載 されている 指 針 及 び 要 件 を 遵 守 して, 提 出 することができる。
特 別 なものにするための 申 請 書 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 されるものは,それ
が 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 を 理 由 としている, 又 は PHP パイロット・プログラムに 基 づい
ている 場 合 , 又 は MPEP§708.02(a)に 記 載 されている 要 件 を 遵 守 している 場 合 に 限 り 承 認 さ
れる。
182

I. 製 造
出 願 は, 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 が 添 付 された 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 出 願 人 ,
譲 受 人 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 する 手 続 を 代 行 するために 登 録 された 代 理 人 による 陳 述 書 であっ
て, 次 のことを 主 張 するものが 提 出 されたときは, 将 来 の 製 造 を 根 拠 として 特 別 なものとす
ることができる。
(A) 将 来 の 製 造 業 者 が,その 発 明 を 量 産 するために 十 分 な 現 在 使 用 できる 資 本 (その 概 算 額 を
記 載 すること) 及 び 施 設 (その 内 容 を 簡 単 に 記 述 すること)を 有 していること, 又 は 特 許 が 付 与
された 場 合 は, 前 記 の 十 分 な 資 本 及 び 施 設 を 使 用 できること。
将 来 の 製 造 業 者 が 個 人 である 場 合 は, 責 任 を 負 う 当 事 者 , 例 えば, 銀 行 幹 部 からの 確 認 状 で
あって, 当 該 個 人 が 製 造 をするための 所 要 資 本 を 有 していることを 証 明 するものが 存 在 しな
ければならない。
(B) 特 許 が 付 与 されることが 確 実 でない 限 り, 将 来 の 製 造 業 者 は, 製 造 をしないか 又 は 現 在
の 製 造 を 拡 大 しないこと
(C) 将 来 の 製 造 業 者 は, 資 本 及 び 施 設 への 投 資 を 保 護 する,クレームの 許 可 又 は 特 許 の 発 行
があったときは 直 ちに, 本 人 が 合 衆 国 又 はその 領 地 において,その 発 明 を 量 産 する 義 務 を 負
うこと, 及 び
(D) 出 願 人 又 は 譲 受 人 が, 先 行 技 術 について 慎 重 かつ 徹 底 的 な 調 査 を 自 ら 実 施 した, 若 しく
は 他 人 に 実 施 させたこと, 又 は 関 連 する 先 行 技 術 について 十 分 な 知 識 を 有 していること。
出 願 人 は,クレームの 対 象 とされている 主 題 に 特 に 関 連 があると 思 われる 参 照 事 項 の 各 々の
写 し 1 部 を, 当 該 参 照 事 項 が 未 だ 記 録 されていない 場 合 には, 提 出 しなければならない。
II. 権 利 侵 害
特 定 の 事 件 に 関 する 事 実 によって 必 要 とされる 更 なる 証 明 を 求 める 要 求 に 従 うことを 条 件 と
して, 出 願 は, 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 が 納 付 され,かつ, 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 特
許 商 標 庁 に 対 する 手 続 をするために 登 録 されている 代 理 人 による 陳 述 であって, 次 の 事 項 を
主 張 するものが 添 付 されている 申 請 書 が 提 出 されたときは, 現 実 の 侵 害 ( 侵 害 の 見 込 みは 除
く)を 理 由 として 特 別 なものとすることができる。
(A) 侵 害 している 装 置 若 しくは 製 品 が 現 に 市 場 に 出 ているか, 又 は 方 法 が 実 施 されているこ
と
(B) 侵 害 していると 主 張 される 装 置 , 製 品 又 は 方 法 と 出 願 のクレームとの 厳 密 な 比 較 が 行 わ
れたこと, 及 び 前 記 の 者 の 見 解 によれば,クレームの 中 には 疑 いなく 侵 害 されているものが
あること, 及 び
(C) 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 代 理 人 が 先 行 技 術 について 慎 重 かつ 徹 底 的 な 調 査 を 行 ったか 若 しく
は 他 人 に 行 わせたこと, 又 は 関 連 する 先 行 技 術 について 十 分 な 知 識 を 有 していること。
出 願 人 は,クレームの 対 象 とされている 主 題 に 特 に 関 連 があると 思 われる 参 照 事 項 の 各 々の
写 し 1 部 を, 当 該 参 照 事 項 が 未 だ 記 録 されていない 場 合 には, 提 出 しなければならない。
侵 害 製 品 の 模 型 若 しくは 見 本 , 又 は 出 願 に 係 るそれらのものは, 要 求 されたときを 除 いて,
提 出 すべきではない。
III. 出 願 人 の 健 康
出 願 は, 出 願 人 による 申 請 書 であって, 出 願 が 通 常 の 経 過 を 辿 った 場 合 は, 出 願 人 の 健 康 状
183

態 が 出 願 手 続 に 参 加 することを 不 可 能 にするかもしれない 程 であることを 示 す 証 拠 , 例 えば,
医 師 の 証 明 書 又 は 他 の 医 療 証 明 書 が 添 付 されたものに 基 づいて, 特 別 なものとされることが
可 能 である。 当 該 申 請 には, 手 数 料 は 必 要 とされない。 特 許 規 則 1.102(c) 参 照 。
申 請 を 裏 付 けるための 証 拠 として 提 出 された 個 人 的 / 医 療 的 情 報 は, 公 衆 の 閲 覧 に 供 される
が,ただし,その 出 願 ファイル 及 び 内 容 が, 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 により, 公 衆 の
閲 覧 に 供 される 場 合 に 限 られる。その 情 報 が 出 願 ファイル 記 録 の 一 部 とされることを 出 願 人
が 望 まない 場 合 は,その 情 報 は,MPEP§724.02 の 規 定 に 従 って 提 出 されなければならない。
IV. 出 願 人 の 年 齢
出 願 は, 申 請 書 であって, 出 願 人 の 年 齢 が 65 歳 以 上 であることを 示 す 証 拠 , 例 えば, 出 願 人
が 65 歳 以 上 であることを 示 す 出 願 人 の 陳 述 書 , 又 は 登 録 有 資 格 実 務 家 の 陳 述 書 であって, 同
人 がその 証 拠 を 有 している 旨 のものに 基 づいて, 特 別 なものとされることが 可 能 である。 当
該 申 請 には, 手 数 料 は 必 要 とされない。 特 許 規 則 1.102(c) 参 照 。
申 請 を 裏 付 けるための 証 拠 として 提 出 される 個 人 的 / 医 療 的 情 報 は, 公 衆 の 閲 覧 に 供 される
が,ただし,その 出 願 ファイル 及 び 内 容 が, 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 により, 公 衆 の
閲 覧 に 供 される 場 合 に 限 られる。その 情 報 が 出 願 ファイル 記 録 の 一 部 とされることを 出 願 人
が 望 まない 場 合 は,その 情 報 は,MPEP§724.02 の 規 定 に 従 って 提 出 されなければならない。
V. 環 境 の 質
特 許 商 標 庁 は, 発 明 についての 全 ての 特 許 出 願 であって,その 発 明 が, 生 命 を 持 続 させる 基
本 的 自 然 要 素 ,すなわち, 空 気 , 水 及 び 土 壌 の 回 復 又 は 維 持 に 貢 献 することによって, 人 類
に 係 わる 環 境 の 質 を 実 質 的 に 高 めるものに 対 し,「 特 別 な」 地 位 を 与 える。
この 計 画 に 参 加 しようとする 全 ての 出 願 人 は,それらの 者 の 出 願 には「 特 別 な」 地 位 が 与 え
られるよう 申 請 すべきである。 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 申 請 は,その 発 明 が, 生 命 を 持 続 さ
せる 基 本 的 自 然 要 素 ,すなわち, 空 気 , 水 及 び 土 壌 の 回 復 又 は 維 持 に 貢 献 することによって,
人 類 に 係 わる 環 境 の 質 を 実 質 的 に 高 めることを 理 由 として, 特 別 な 地 位 が 求 められる 旨 を 陳
述 しなければならない。 当 該 申 請 に 対 しては, 手 数 料 は 要 求 されない。 特 許 規 則 1.102(c) 参
照 。 出 願 の 開 示 が, 表 面 上 ,クレームされた 発 明 が 生 命 を 持 続 させる 基 本 的 自 然 要 素 ,すな
わち, 空 気 , 水 及 び 土 壌 の 回 復 又 は 維 持 に 貢 献 することによって, 人 類 に 係 わる 環 境 の 質 を
実 質 的 に 高 めることを 明 らかにしていない 場 合 は,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.102 に 基 づ
く 陳 述 書 であって,その 実 質 性 基 準 がどのようにして 満 たされるかについて 説 明 する, 出 願
人 , 譲 受 人 , 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 して 手 続 をとるために 登 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人 によ
るものが 添 付 されなければならない。 実 質 性 基 準 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 定 上 の 最 終 使 用 者 が
環 境 の 質 を 実 質 的 に 高 めることができる 方 法 でその 発 明 を 如 何 にして 特 に 利 用 できるかを 推
測 することを 許 容 しない。また, 当 該 基 準 は, 出 願 人 に 対 し,クレームされた 発 明 の 重 要 で
ない 部 分 が 環 境 の 質 を 高 める 可 能 性 があることのみを 理 由 として, 繰 上 審 査 の 利 益 を 受 ける
ことも 許 容 しない。
VI. エネルギー
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は,(A) エネルギー 資 源 の 発 見 若 しくは 開 発 , 又 は(B) エネルギー 資 源 の
より 効 率 的 な 利 用 及 び 保 護 に 大 いに 寄 与 するような 発 明 に 係 る 全 ての 特 許 出 願 に 対 し, 申 請
184

に 基 づき「 特 別 の」 地 位 を 与 える。(A)に 該 当 する 発 明 の 例 としては, 化 石 燃 料 ( 天 然 ガス,
石 炭 及 び 石 油 ), 水 素 燃 料 技 術 , 核 エネルギー, 太 陽 エネルギー 等 の 開 発 が 挙 げられる。また
(B)には, 燃 焼 方 式 , 工 業 設 備 , 家 電 製 品 等 におけるエネルギー 消 費 量 の 削 減 に 関 する 発 明 等
が 含 まれる。
この 計 画 への 参 加 を 希 望 する 全 ての 出 願 人 は, 自 らの 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えられるよ
う 申 請 すべきである。 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 申 請 は,その 発 明 が 前 記 の 分 類 (A) 又 は(B)に
対 して 実 質 的 に 貢 献 するので, 特 別 な 地 位 が 求 められている 旨 を 陳 述 しなければならない。
当 該 申 請 に 対 しては, 手 数 料 は 要 求 されない, 特 許 規 則 1.102(c)。 出 願 の 開 示 が, 表 面 上 ,
クレームされた 発 明 が 分 類 (A) 又 は(B)に 対 して 実 質 的 に 貢 献 することを 明 らかにしていない
場 合 は,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 であって,その 実 質 性 基 準 がどの
ようにして 満 たされるかについて 説 明 する, 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 して 手 続 を
とるために 登 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人 によるものが 添 付 されなければならない。 実 質 性
基 準 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 定 上 の 最 終 使 用 者 が 分 類 (A) 又 は(B)に 対 して 実 質 的 に 貢 献 するこ
とができる 方 法 としてその 発 明 を 如 何 にして 特 に 利 用 できるかを 推 測 することを 許 容 しない。
また, 当 該 基 準 は, 出 願 人 に 対 し,クレームされた 発 明 の 重 要 でない 部 分 が 分 類 (A) 又 は(b)
に 向 けられる 可 能 性 があることのみを 理 由 として, 繰 上 審 査 の 利 益 を 受 けることも 許 容 しな
い。
VII. 組 換 DNA に 関 する 発 明
近 年 , 組 換 デオキシリボ 核 酸 (「 組 換 DNA」)に 関 する 画 期 的 な 遺 伝 子 研 究 が 実 施 されている。
組 換 DNA の 研 究 は, 人 類 に 極 めて 大 きな 潜 在 的 利 益 をもたらすものと 思 われる。 例 えば,こ
の 分 野 の 研 究 は, 癌 や 遺 伝 性 疾 患 の 抑 制 及 び 治 療 法 をもたらすと 示 唆 されている。この 技 術
はまた, 農 業 や 工 業 における 応 用 の 可 能 性 も 有 している。その 重 要 性 は, 核 分 裂 及 び 核 融 合
の 発 見 にも 例 えられてきた。 国 立 衛 生 研 究 所 (NIH)は, 組 換 DNA に 関 する 研 究 の 実 施 について
ガイドラインを 発 表 した。この「 組 換 DNA 分 子 の 研 究 に 関 するガイドライン」は,1976 年 7
月 7 日 の 連 邦 公 報 第 41 巻 FR27902 ページから 27943 ページまでに 掲 載 された。 国 立 衛 生 研 究
所 は, 考 え 得 る 危 険 並 びに 安 全 実 務 及 び 手 続 を 認 識 するための 実 験 研 究 に 対 して 資 金 援 助 を
行 っている。
組 換 DNA の 例 外 的 重 要 性 , 及 びその 分 野 における 開 発 内 容 が 即 時 に 開 示 されることが 望 まし
いことを 考 慮 し, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 組 換 DNA の 分 野 における 研 究 の 安 全 性 に 関 する 特 許
出 願 に「 特 別 の」 地 位 を 与 える。 適 切 な 申 請 及 び 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 の 納 付 を
条 件 として, 特 許 商 標 庁 は, 組 替 DNA の 分 野 における 研 究 の 安 全 性 に 関 する 発 明 についての
特 許 出 願 を 特 別 なものとする。 特 別 な 地 位 を 求 める 申 請 書 には, 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 特 許 商
標 庁 に 対 する 手 続 をするために 登 録 された 代 理 人 による, 組 換 DNA 研 究 の 分 野 における 研 究
の 安 全 性 と 当 該 発 明 との 関 係 を 説 明 する 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 が 添 付 されなければ
ならない。 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 も 納 付 されなければならない。
VIII. 一 定 の 新 規 出 願 に 対 する 特 別 な 審 査 手 続 - 加 速 審 査
新 規 出 願 ( 審 査 官 による 審 査 を 受 けたことがないもの)は, 出 願 人 (その 代 理 人 を 含 む)が 次 の
条 件 の 各 々を 遵 守 することによって 特 別 の 地 位 を 付 与 される。
(A) 特 別 なものとする 申 請 書 を, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 す
185

ること
(B) 単 一 の 発 明 を 対 象 としている 全 てのクレームを 提 示 すること, 又 は 提 示 された 全 てのク
レームが 明 らかに 単 一 の 発 明 を 対 象 としているものではないと 特 許 商 標 庁 が 決 定 した 場 合 は,
特 別 な 地 位 の 付 与 を 受 けるための 前 提 条 件 として, 否 認 することなく 選 択 をすること
この 選 択 を, 出 願 人 は 特 別 な 地 位 を 求 める 申 請 書 を 提 出 する 時 に 行 うことができる。 出 願 人
が 選 択 を 原 書 類 又 は 申 請 書 に 含 めず,また, 要 求 がされるべきであると 特 許 商 標 庁 が 決 定 し
た 場 合 は, 確 立 している 電 話 限 定 実 務 がそれに 続 く。
それ 以 外 の 点 では 適 正 であるときは, 選 択 された 発 明 に 係 るクレームについて 実 体 審 査 が 開
始 される。
出 願 人 が, 否 認 することなく 選 択 することを 拒 絶 した 場 合 は, 出 願 は,その 時 点 で 更 なる 審
査 がされないことになる。 申 請 は,クレームが 単 一 の 発 明 を 対 象 としているものではないと
いう 理 由 によって 否 認 され,また,その 出 願 は, 通 常 の 順 番 による 手 続 を 待 つことになる。
選 択 されなかった 発 明 を 対 象 とする 分 割 出 願 は, 親 出 願 において 申 請 書 に 添 えて 提 出 された
書 類 を 基 にして 自 動 的 に 特 別 の 地 位 が 与 えられることはない。 当 該 各 出 願 はそれ 自 体 で, 新
たな 特 別 地 位 を 求 めるための 全 ての 要 件 を 満 たさなければならない。
(C) 審 査 前 の 調 査 が 行 われた 旨 の 陳 述 書 であって,クラス 及 びサブクラスによる 調 査 分 野 ,
刊 行 物 ,ケミカル・アブストラクツ, 外 国 特 許 等 を 記 載 しているものを 提 出 すること。 審 査
前 調 査 は, 特 別 な 地 位 が 請 求 されている 出 願 においてクレームされた 発 明 を 対 象 としていな
ければならない。 外 国 の 特 許 庁 によってされた 調 査 はこの 要 件 を 満 たしているものとするが,
ただし, 対 応 する 外 国 出 願 におけるクレームが, 特 別 な 地 位 が 請 求 されている 合 衆 国 出 願 に
おけるクレームと 同 一 又 は 類 似 の 範 囲 のものであることが 条 件 とされる。
(D) クレームの 対 象 とされている 主 題 に 非 常 に 密 接 な 関 連 を 有 するとみなされる 参 照 事 項 の
各 々の 写 し 1 部 を 提 出 すること。ただし, 当 該 参 照 事 項 が 未 だ 記 録 されていない 場 合 に 限 る。
及 び
(E) 参 照 事 項 に 関 する 詳 細 な 論 議 であって,その 論 議 が,クレームされた 主 題 が 参 照 事 項 を
対 象 として 如 何 なる 特 許 性 を 有 しているかを, 特 許 規 則 1.111(b) 及 び(c)によって 要 求 され
る 独 自 性 をもって 指 摘 しているものを 提 出 すること。
特 別 な 地 位 を 求 める 請 求 が 前 記 前 提 条 件 の 全 てを 満 たしてはいない 場 合 は, 出 願 人 に 対 して
通 告 が 行 われ,かつ, 請 求 における 不 備 が 記 述 される。その 出 願 は, 通 常 の 順 番 による 手 続
を 待 つ 新 規 出 願 の 地 位 に 留 まる。 請 求 が 1 又 は 複 数 の 点 に 関 して 不 備 である 場 合 は, 出 願 人
は, 特 別 なものにするための 更 新 された 申 請 においてその 請 求 を 完 成 する 1 の 機 会 が 与 えら
れる。 完 成 された 場 合 は,その 請 求 は 承 認 される。 最 初 の 更 新 申 請 において 完 成 されない 場
合 は, 特 別 なものにするための 追 加 の 更 新 申 請 は, 技 術 センター(TC)の 特 別 プログラム 審 査
官 の 裁 量 によって, 考 慮 されることもあり,されないこともある。
一 旦 請 求 が 認 められた 場 合 は, 下 記 の 手 順 に 従 って 手 続 は 進 行 する。この 特 別 の 地 位 からの
「 取 下 」に 関 する 規 定 はない。
VIII.の 特 別 審 査 手 続 ( 加 速 審 査 )は, 次 の 手 順 を 含 む。
(A) 前 記 要 件 の 遵 守 の 結 果 として 特 別 の 地 位 を 与 えられた 新 規 出 願 は, 明 らかに 許 可 可 能 な
状 態 にある 出 願 及 び 審 査 官 の 答 弁 等 の 設 定 された 期 限 が 付 されている 出 願 を 除 く 他 の 全 ての
種 類 の 出 願 より 前 に, 審 査 官 によって 手 続 が 開 始 され, 全 てのクレームに 関 する 全 ての 基 本
的 な 実 体 事 項 を 含 む 最 初 の 完 全 な 庁 指 令 が 与 えられる。 審 査 官 の 調 査 は,クレームに 包 含 さ
186

れている 主 題 に 限 定 される。 最 初 の 指 令 による 拒 絶 は, 応 答 のために 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を
設 定 する。
(B) 3 月 の 応 答 期 間 の 内 に, 出 願 人 は,できる 限 り 多 くの 問 題 を 最 終 的 に 解 決 するために,
審 査 官 との 面 談 を 取 り 決 めるよう 奨 励 される。 審 査 官 に 面 談 前 の 熟 慮 期 間 を 与 えるために,
出 願 人 又 はその 代 理 人 は, 面 談 より 少 なくとも 1 就 業 日 前 に, 審 査 官 の 指 令 に 対 する 応 答 と
して 提 出 しようとしている 補 正 書 の 写 し(そのようなものとして 明 瞭 に 注 記 されているもの)
が 審 査 官 の 手 に 渡 るようにしなければならない。 当 該 書 類 は 出 願 書 類 の 一 部 にはならないが,
面 談 における 討 議 の 基 礎 を 形 成 する。
(C) 面 談 後 に, 又 は 面 談 がされなかった 場 合 は 最 初 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 として, 出 願 人 は
「 記 録 」 応 答 を 提 出 する。この 段 階 における 応 答 は,それが 適 切 であるためには, 行 われた
拒 絶 , 異 論 及 び 要 求 に 限 定 されなければならない。 調 査 分 野 の 拡 大 を 必 要 とするような 補 正
は, 不 適 切 な 応 答 として 取 り 扱 われる。
(D) 審 査 官 は, 出 願 人 からの 正 式 応 答 の 受 領 日 から 1 月 以 内 に,その 出 願 についての 最 終 処
分 をするための 手 続 を 開 始 する。この 処 分 は,3 月 の 応 答 期 間 を 設 定 して 審 査 手 続 を 終 結 さ
せる 最 終 庁 指 令 又 は 許 可 通 知 の 何 れかとなる。 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 補 正 書 に 対 する 審 査
官 の 応 答 は, 速 やかにしなければならず,かつ, 様 式 PTOL-303 の 使 用 によるか,その 出 願 を
発 行 に 許 可 させるか, 又 は 出 願 人 がこの 時 点 で 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 することを 選 択 した 場
合 は 審 査 官 からの 答 弁 によるものでなければならない。これらの 形 式 の 使 用 は,その 後 の 手
続 に 対 して 門 戸 を 開 くことを 意 図 するものではない。もちろん, 比 較 的 軽 微 な 問 題 や 不 備 が
容 易 に 解 決 できるような 場 合 は, 審 査 官 は, 電 話 を 使 用 してそのことを 出 願 人 に 通 知 するこ
とができる。
(E) 最 終 庁 指 令 後 の 直 接 面 談 は, 審 査 官 によって 要 求 されるのでない 限 り, 許 可 されない。
しかしながら, 軽 微 な 未 解 決 事 項 を 訂 正 するために 適 切 であるときは, 電 話 会 見 は 許 可 され
る。
許 可 後 ,これらの 出 願 は 印 刷 についての 最 優 先 順 位 が 与 えられる。MPEP§1309 参 照 。
IX. 超 伝 導 に 関 する 特 許 出 願 についての 特 別 の 地 位
大 統 領 命 令 であって, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 対 し, 出 願 人 によるその 旨 の 請 求 があったときは,
超 伝 導 技 術 に 関 する 特 許 出 願 の 処 理 及 び 紛 争 の 裁 定 を 加 速 することを 指 示 しているものに 従
い, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 請 求 があったときは, 超 伝 導 物 質 に 係 る 発 明 に 対 する 全 ての 特 許
出 願 に「 特 別 の」 地 位 を 与 える。 当 該 発 明 の 例 は, 超 伝 導 物 質 自 体 , 並 びにその 製 造 及 び 応
用 を 対 象 とする 発 明 を 含 む。 合 衆 国 特 許 商 標 庁 がこの 手 続 を 実 行 できるようにするために,
このプログラムへの 参 加 を 希 望 する 全 ての 出 願 人 は,その 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えられ
るように 申 請 することを 求 められる。 当 該 申 請 には, 発 明 が 超 伝 導 物 質 に 関 するものである
旨 の 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 が 添 付 されなければならない。 手 数 料 は 要 求 されない。
X. HIV/エイズ 及 び 癌 に 関 する 発 明
HIV/エイズ 及 び 癌 の 治 療 及 び 治 癒 を 発 展 させることの 重 要 性 , 及 びこれらの 分 野 においてな
された 進 歩 の 速 やかな 開 示 が 望 ましいことを 考 慮 し, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は,HIV/エイズ 及 び
癌 に 関 する 特 許 出 願 に「 特 別 」の 地 位 を 与 える。
HIV/エイズ 又 は 癌 に 関 する 出 願 が 特 別 なものとされることを 望 む 出 願 人 は, 合 衆 国 特 許 商 標
187

庁 に 対 して 申 請 書 及 び 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 を 提 出 し,その 出 願 を 特 別 なものと
するよう 要 求 しなければならない。 特 別 な 地 位 を 求 める 申 請 書 には,その 発 明 が HIV/エイ
ズ 又 は 癌 の 診 断 , 治 療 又 は 予 防 にどのように 貢 献 するかを 説 明 する 陳 述 書 が 添 付 されなけれ
ばならない。
XI. テロリズムに 対 抗 するための 発 明
テロリズムに 対 抗 するための 技 術 を 開 発 することの 重 要 性 , 及 びこれらの 分 野 においてされ
た 進 歩 についての 速 やかな 開 示 が 望 ましいことを 考 慮 し, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は,テロリズム
対 策 に 実 質 的 に 貢 献 する 発 明 に 係 る 特 許 出 願 に「 特 別 の」 地 位 を 与 える。
18U.S.C. 2331 に 定 義 されている 国 際 テロリズムとは,「 活 動 であって,(A) 暴 力 行 為 又 は 人
間 の 生 命 にとって 危 険 な 行 為 であり, 合 衆 国 若 しくはその 他 の 国 の 刑 法 に 違 反 する, 又 は 合
衆 国 若 しくはその 他 の 国 の 法 域 で 行 われた 場 合 に 犯 罪 行 為 となるものを 含 み,(B) 次 のこと
を 意 図 していると 思 われるものである-(i) 一 般 市 民 を 脅 迫 若 しくは 威 圧 すること,(ii) 脅
迫 若 しくは 威 圧 によって 政 府 の 政 策 に 影 響 を 与 えること, 又 は(iii) 暗 殺 若 しくは 誘 拐 によ
り 政 治 に 影 響 を 与 えること・・・」テロリズムに 対 抗 するための 技 術 の 種 類 は, 爆 発 物 を 検
知 / 特 定 するためのシステム, 航 空 機 用 センサー/セキュリティ・システム, 及 び 車 両 バリ
ケード/ 機 能 停 止 システムを 含 むが,これらに 限 定 されない。
この 計 画 に 参 加 することを 希 望 する 全 ての 出 願 人 は, 自 らの 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えら
れるよう 申 請 すべきである。 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 申 請 は,その 発 明 がテロリズムに 対 抗
する 上 で 実 質 的 に 貢 献 するので 特 別 な 地 位 が 求 められている 旨 を 陳 述 しなければならない。
当 該 申 請 には, 手 数 料 は 要 求 されない, 特 許 規 則 1.102(c) 参 照 。 出 願 の 開 示 が, 表 面 上 ,ク
レームされた 発 明 が 実 質 的 にテロリズム 阻 止 を 対 象 としていることを 明 らかにしていない 場
合 は,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 であって,その 発 明 の 実 体 がテロリ
ズム 阻 止 にどのように 貢 献 するかを 説 明 する, 出 願 人 , 譲 受 人 , 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 して 手
続 をとるために 登 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人 によるものが 添 付 されなければならない。 実
質 性 基 準 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 定 上 の 最 終 使 用 者 が 如 何 にしてその 発 明 をテロリズムに 対 抗
できる 方 法 で 利 用 できるか 推 測 することを 許 容 しない。また, 当 該 基 準 は, 出 願 人 に 対 し,
クレームされた 発 明 の 重 要 でない 部 分 がテロリズム 阻 止 に 向 けられる 可 能 性 があることのみ
を 理 由 として, 繰 上 審 査 の 利 益 を 受 けることも 許 容 しない。
XII. 小 規 模 事 業 体 である 出 願 人 がしたバイオテクノロジー 関 連 出 願 についての 特 別 の 地 位
小 規 模 事 業 体 である 出 願 人 は,そのバイオテクノロジー 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えられる
ように 請 求 することができる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 申 請 手 数 料 を 添 えて 申
請 書 を 提 出 し, 特 別 の 地 位 を 請 求 しなければならず,また, 次 のことをしなければならない。
(A) 小 規 模 事 業 体 の 地 位 が 確 認 されていることを 陳 述 する, 又 は 小 規 模 事 業 体 の 地 位 を 確 認
する 陳 述 を 含 めること
(B) 特 許 出 願 の 主 題 がその 小 規 模 事 業 体 の 主 要 資 産 である 旨 を 陳 述 すること, 及 び
(C) 特 許 出 願 の 審 査 が 遅 延 した 場 合 はその 技 術 の 開 発 が 著 しく 損 なわれる 旨 の 陳 述 を,その
陳 述 をするための 基 礎 についての 説 明 を 含 めて 行 うこと
188

特 別 なものとする 申 請 に 関 する 方 式 要 件
特 別 なものとする 申 請 は,
(A) 書 面 によらなければならず,かつ
(B) その 出 願 を 出 願 番 号 及 び 出 願 日 によって 特 定 しなければならない。
特 別 なものとする 申 請 の 取 扱
特 別 なものとされた 出 願 は, 審 査 に 関 し 順 番 を 無 視 して 繰 り 上 げられ, 特 許 商 標 庁 における
手 続 全 体 において 特 別 なものとして 処 理 される。
特 別 なものとする 各 申 請 は,その 申 請 の 根 拠 とされている 理 由 及 びそれに 関 する 決 定 の 性 質
に 拘 らず,それに 係 る 決 定 と 共 に, 出 願 ファイルにおける 記 録 とされる。 申 請 について 決 定
する 特 許 商 標 庁 の 部 門 は,その 申 請 及 びその 結 果 としての 決 定 をファイル 記 録 に 適 切 に 登 録
する 責 任 を 負 う。 申 請 書 並 びにそれに 添 付 された 書 類 及 び 宣 誓 供 述 書 には 単 一 の 書 類 番 号 が
与 えられ,そのようにファイルの「 内 容 」に 記 載 される。 決 定 には 個 別 の 書 類 番 号 が 与 えら
れ, 同 様 に 記 録 される。「 内 容 」における 記 録 が 適 切 な 順 序 でされるようにするために,TC
の 技 術 支 援 職 員 は, 検 討 を 求 めて 申 請 書 を 発 送 する 前 に, 申 請 前 の 全 ての 書 類 が 出 願 ファイ
ルに 入 れられ 及 び/ 又 は 記 載 されていることを 確 認 する。MPEP§1002.02(s)に 留 意 すること。
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
特 別 なものとする 申 請 は,その 出 願 を 担 当 する TC の 特 別 プログラム 審 査 官 によって 決 定 され
る。
708.02(a) 加 速 審 査 [R-5]
出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ(PPH)パイロット・プログラムに 基 づく
ものを 除 き, 特 別 なものとする 申 請 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 されるものは,
下 記 I.に 記 載 されている 要 件 を 満 たさなければならない。 出 願 人 の 健 康 又 は 年 齢 を 理 由 とす
る 特 別 なものとする 申 請 を 提 出 するための 要 件 に 関 しては,MPEP§708.02,III. 又 は IV.( 該
当 する 場 合 )を 参 照 のこと。
2006 年 8 月 25 日 前 に 提 出 された 出 願 は, 下 記 の 加 速 審 査 プログラムに 対 して 適 格 でない。
2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 される, 特 別 なものとする 申 請 は,それが 出 願 人 の 健 康 若 しく
は 年 齢 を 根 拠 とし 又 は PPH パイロット・プログラムに 基 づいている 場 合 , 又 はそれが 下 記 要
件 を 遵 守 している 場 合 に 限 り 承 認 される。
I. 加 速 審 査 に 基 づく 特 別 なものとする 申 請 に 関 する 要 件
新 規 出 願 は, 次 に 掲 げる 条 件 に 基 づき, 加 速 審 査 の 地 位 の 付 与 を 受 けることができる。
(A) 出 願 は, 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 なものとする 申 請 を 添 付 してされなければな
らず,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 , 又 は 陳 述 書 であって,
クレームされている 主 題 が, 環 境 の 質 ,エネルギー 資 源 の 開 発 又 は 保 存 , 又 はテロリズム 阻
止 を 対 象 としている 旨 のものの 何 れかが 添 付 されなければならない。 特 許 規 則 1.102(c)(2)
参 照 。 出 願 人 は 申 請 を 提 出 するために 様 式 PTO/SB/28 を 使 用 しなければならない。
(B) 出 願 は, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされる, 非 再 発 行 の 通 常 又 は 意 匠 出 願 でなければ
ならない。
(C) 出 願 書 類 , 申 請 書 及 び 所 要 の 手 数 料 は,USPTO の 電 子 出 願 制 度 (EFS) 又 は EFS-Web を 電 子
189

的 に 使 用 して 提 出 されなければならない。 出 願 する 時 に,USPTO の EFS 及 び EFS-Web が,こ
れらのシステムに 関 する 正 規 の 就 業 時 間 帯 に, 公 衆 にとって 利 用 できないものである 場 合 は,
出 願 人 は, 出 願 書 類 ,その 他 の 書 類 及 び 手 数 料 を,EFS 及 び EFS-Web が 通 常 の 就 業 時 間 帯 に
おいて 利 用 できなかった 旨 の 申 立 書 を 添 付 して, 郵 送 することができるが, 出 願 についての
最 終 処 分 は, 出 願 から 12 月 より 後 に 生 じることがある。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 VIII.F.
を 参 照 のこと。
(D) 出 願 をする 時 点 において, 出 願 は 特 許 規 則 1.51 の 規 定 に 基 づいて 完 全 なものでなければ
ならず,かつ, 審 査 を 受 けることができる 状 態 になければならない。 例 えば, 出 願 書 類 は,
基 本 出 願 手 数 料 , 調 査 手 数 料 , 審 査 手 数 料 及 び( 該 当 する 場 合 は) 出 願 サイズ 手 数 料 , 並 びに
正 式 に 作 成 された 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 添 えて 提 出 されなければ
ならない。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 VIII.C.を 参 照 のこと。
(E) 出 願 は 3 以 下 の 独 立 クレーム 及 び 全 体 で 20 以 下 のクレームを 含 んでいなければならない。
出 願 はまた, 多 項 従 属 クレームを 含 んでいてはならない。 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別
なものとする 申 請 を 提 出 することによって, 出 願 人 は, 従 属 クレームがある 場 合 は,その 従
属 クレーに 関 し,その 出 願 に 関 する 審 判 請 求 中 は, 独 立 してその 特 許 性 を 主 張 しないことに
同 意 していることになる。 特 に 出 願 人 は,その 出 願 に 関 して 提 出 される 審 判 請 求 趣 意 書 ( 特 許
規 則 41.37(c)(1)(vii))がある 場 合 はその 趣 意 書 において, 従 属 クレームはそれが 従 属 する
独 立 クレームとグループ 化 すること, 及 びその 独 立 クレームから 独 立 して 主 張 されないこと
に 同 意 していることになる。 申 請 書 は, 出 願 に 関 する 審 判 があるときはその 期 間 中 , 従 属 ク
レームの 特 許 性 を 別 途 に 主 張 はしないことに 同 意 する 旨 の 陳 述 書 を 含 まなければならない。
様 式 PTO/SB/28 参 照 。
(F) クレームは 単 一 の 発 明 を 対 象 としていなければならない。USPTO が, 全 てクレームが 単
一 の 発 明 を 対 象 としてはいないと 判 断 した 場 合 は, 出 願 人 は 電 話 面 談 によって, 否 認 を 伴 わ
ない 選 択 をしなければならない。 申 請 書 は, 出 願 人 が 電 話 面 談 によって 否 認 を 伴 わない 選 択
をすることに 同 意 する 旨 の 陳 述 を 含 まなければならない。 様 式 PTO/SB/28 参 照 。
(G) 出 願 人 は,その 時 点 での 特 許 性 に 関 する 全 ての 問 題 を 明 確 にし, 可 能 な 場 合 には 解 決 す
る 意 図 を 持 って, 先 行 技 術 及 び 生 じることがありうる 拒 絶 又 は 異 論 について 議 論 するために,
面 談 ( 最 初 の 庁 指 令 前 の 面 談 を 含 む)をする 用 意 がなければならない。 申 請 は, 審 査 官 から 要
求 されたときは, 出 願 人 は 当 該 面 談 をすることに 同 意 する 旨 の 陳 述 を 含 まなければならない。
様 式 PTO/SB/28 参 照 。
(H) 出 願 をするとき, 出 願 人 は, 審 査 前 調 査 が 行 われた 旨 の 陳 述 を 提 供 しなければならず,
その 調 査 に 関 しては, 次 の 事 項 の 特 定 を 含 まなければならない。 合 衆 国 のクラス 及 びサブク
ラス 別 の 調 査 分 野 及 び 該 当 するときは 調 査 日 , 並 びにデータベース 調 査 に 関 しては, 調 査 の
論 理 又 は 質 問 として 使 用 された 化 学 構 造 又 は 配 列 , 調 査 したファイル 及 びデータベースの 名
称 , 並 びに 調 査 日 。
(1) この 審 査 前 調 査 は, 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 出 願 , 外 国 特 許 文 書 , 及 び 非 特 許 文 献 を 含
まなければならないが,ただし, 出 願 人 が 合 理 的 な 程 度 の 確 実 性 をもって, 既 に 特 定 されて
いるものより 一 層 関 連 性 のある 参 照 事 項 は, 除 外 された 情 報 源 において 見 出 すことはできな
いであろうことを 正 当 化 し,また,この 陳 述 に 関 するそのような 正 当 化 理 由 を 含 めることが
できるときは,この 限 りでない。
(2) この 審 査 前 調 査 は,クレームされた 発 明 を 対 象 としており,また,そのクレームに 合 理
190

的 な 範 囲 で 最 も 広 い 解 釈 を 与 えた 場 合 の,そのクレームの 特 徴 の 全 てを 網 羅 していなければ
ならない。
(3) 審 査 前 調 査 は, 開 示 された 特 徴 であって,クレームされることがあり 得 るもの 全 てを 網
羅 していなければならない。クレーム( 新 たなクレームが 生 じる 場 合 はそれを 含 む)について
の 補 正 であって,そのクレームが 審 査 前 調 査 において 網 羅 されていないもの, 又 は 加 速 審 査
の 裏 付 け 書 類 ((I) 参 照 )として 最 新 化 されていないものは, 完 全 には 応 答 していないものとし
て 取 り 扱 われ,かつ, 採 用 はされない。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 IV. 参 照 。
(4) 外 国 特 許 庁 の 調 査 報 告 は,その 調 査 報 告 が 審 査 前 調 査 の 要 件 を 満 たしていない 限 り,こ
の 審 査 前 調 査 要 件 を 満 たさない。
(5) 特 別 なものとする 申 請 を 支 持 する 陳 述 は, 審 査 前 調 査 がこれらの 要 件 を 遵 守 して 行 われ
た 旨 の 誠 実 な 所 信 を 基 礎 としていなければならない。 特 許 規 則 1.56 及 び 10.18 参 照 。
(I) 出 願 をするとき, 出 願 人 は 申 請 の 支 持 として, 加 速 審 査 支 持 文 書 を 提 出 しなければなら
ない。
(1) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 情 報 開 示 陳 述 書 (IDS)であって, 特 許 規 則 1.98 を 遵 守 しており,
それらのクレームの 各 々に 係 る 主 題 と 最 も 密 接 に 関 連 しているとみなされている 各 参 照 事 項
を 引 用 しているものを 含 んでいなければならない。
(2) 引 用 された 各 参 照 事 項 に 関 しては, 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 参 照 事 項 によって 開 示 される
クレームにおける 制 限 の 全 てを,その 制 限 が 引 用 された 参 照 事 項 のどの 箇 所 に 開 示 されてい
るかを 指 定 して, 特 定 するものでなければならない。
(3) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 各 々のクレームが, 引 用 された 参 照 事 項 に 対 し, 特 許 規 則 1.111(b)
及 び(c)によって 要 求 される 独 自 性 によってどのように 特 許 性 を 有 するかの 詳 細 な 説 明 を 含
んでいなければならない。
(4) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 独 立 クレームの 各 々において 定 義 されている 発 明 の 有 用 性 の 簡 単
な 陳 述 を 含 んでいなければならない( 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 を 除 く)。
(5) 加 速 審 査 支 持 文 書 は,クレームに 係 る 各 制 限 が, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 支 持
を, 明 細 書 における 記 述 説 明 のどの 部 分 にあるかという 証 明 を 含 んでいなければならない。
該 当 する 場 合 は,その 証 明 は 次 の 事 項 も 表 示 していなければならない。
(i) 各 ミーンズ( 又 はステップ)プラス・ファンクション・クレーム 要 素 であって, 特 許 法 第
112 条 第 6 段 落 に 基 づく 検 討 を 発 動 させるもの, 及 び
(ii) 明 細 書 における 構 造 , 材 料 又 は 行 為 であって, 特 許 法 第 112 条 第 6 段 落 に 基 づく 検 討 を
発 動 させる 各 ミーンズ( 又 はステップ)プラス・ファンクション・クレーム 要 素 に 対 応 してい
るもの。 出 願 が 特 許 法 に 基 づく 1 又 は 複 数 の 出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 証 明 はまた,
クレームについての 各 制 限 が, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 支 持 を, 当 該 支 持 が 存 在 す
る 当 該 各 出 願 において 見 出 す 箇 所 を 含 んでいなければならない。
(6) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 とすることがで
きる, 引 用 された 参 照 事 項 がある 場 合 は,それを 特 定 しなければならない。
II. 特 別 なものとする 申 請 に 関 する 決 定
出 願 人 は, 決 定 した 職 員 により,その 決 定 について 通 告 される。 出 願 及 び/ 又 は 申 請 が, 出
願 が 特 別 の 地 位 を 付 与 されるための, 前 記 I.に 記 載 されている 要 件 の 全 ては 満 たしていない
場 合 ( 調 査 は 不 十 分 であるとみなす 旨 の 決 定 を 含 む)は, 出 願 人 は,その 不 備 について 通 告 さ
191

れ,その 出 願 は 通 常 の 順 番 による 処 分 を 待 つ 新 規 出 願 の 地 位 に 留 まる。 申 請 又 は 加 速 審 査 支
持 文 書 が 1 又 は 複 数 の 要 件 に 関 して 不 備 である 場 合 は, 出 願 人 は,1 月 の 期 間 内 に, 申 請 又
は 加 速 審 査 支 持 文 書 を 完 全 にするために,1 回 に 限 りその 機 会 が 与 えられる( 特 許 規 則
1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 はない)。 申 請 を 完 成 するためのこの 機 会 は, 出 願 時 に 審 査 できる
状 態 にされていない 出 願 には 適 用 されない。 下 記 VIII.C. 参 照 。 文 書 が 適 時 の 方 法 で 更 正 さ
れた 場 合 は, 申 請 は 承 認 されるが,その 出 願 についての 最 終 処 分 は, 出 願 日 から 12 月 より 後
に 生 じることがある。 申 請 が 承 認 された 場 合 は, 手 続 は 次 の 手 順 に 従 って 進 行 する。
III. 審 査 官 による 出 願 に 関 する 最 初 の 指 令
出 願 に 特 別 な 地 位 が 与 えられた 時 点 で,その 出 願 は 処 理 予 定 事 件 表 に 記 載 され, 手 続 が 速 や
かに( 例 えば, 特 別 の 地 位 の 付 与 から 2 週 間 以 内 に) 開 始 される。 全 てのクレームが 単 一 の 発
明 を 対 象 としてはいないと 決 定 された 場 合 は,その 後 に,MPEP§812.01 に 記 載 されている 電
話 による 制 限 実 務 が 続 く。 出 願 人 は, 電 話 面 談 の 間 に, 否 認 を 伴 わない 選 択 をしなければな
らない。 出 願 人 が 否 認 を 伴 わない 選 択 を 拒 絶 した, 又 は 審 査 官 が 合 理 的 努 力 をしても 出 願 人
に 連 絡 を 取 ることができなかった 場 合 は, 審 査 官 は, 最 初 にクレームされた 発 明 (クレーム 1
の 発 明 )を, 審 査 のために 擬 制 的 に 否 認 を 伴 わずに 選 択 されているものとして 取 り 扱 う。 継 続
する 出 願 ( 例 えば, 選 択 されていない 発 明 を 対 象 とする 分 割 出 願 )は, 親 出 願 において 申 請 書
と 共 に 提 出 された 書 類 に 基 づいて 自 動 的 に 特 別 の 地 位 が 与 えられることがない。 継 続 する 各
出 願 は,それ 自 体 で, 特 別 な 地 位 を 得 るための 要 件 の 全 てを 満 たさなければならない。
USPTO が, 拒 絶 の 可 能 性 又 はその 他 の 問 題 に 対 処 しなければならないと 決 定 した 場 合 は, 審
査 官 は, 出 願 人 に 電 話 して,その 問 題 及 び 当 該 問 題 を 解 決 する 上 での 可 能 な 補 正 又 は 提 出 物
について 議 論 する。USPTO は, 次 の 何 れかに 該 当 する 場 合 を 除 き,( 許 可 通 知 以 外 の) 庁 指 令
は 発 出 しない。(A) 面 談 は 行 われたが,その 結 果 として, 出 願 が 許 可 を 受 ける 状 態 となるこ
とがなかった, 又 は(B) 面 談 の 結 果 , 出 願 が 許 可 を 受 ける 状 態 が 生 じる 見 込 みはないと 決 定
された。 更 に,クレームを 拒 絶 する 庁 指 令 を 郵 送 する 前 に,USPTO は, 庁 指 令 に 記 載 された
拒 絶 を 再 検 討 するために 協 議 する。
許 可 通 知 以 外 の 庁 指 令 又 は 最 終 庁 指 令 が 郵 送 される 場 合 は,その 庁 指 令 は,1 月 又 は 30 日 の
内 の 何 れか 長 い 方 を 法 定 短 縮 期 間 として 設 定 する。この 短 縮 法 定 期 間 に 関 する 特 許 規 則
1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。 応 答 の 適 時 提 出 の 不 履 行 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じ
させる。 許 可 後 及 び 最 終 後 の 手 続 についての 更 なる 情 報 に 関 しては,V. 及 び VI. 参 照 。
IV. 出 願 人 による 応 答
庁 指 令 に 対 する 応 答 は, 行 われた 拒 絶 , 異 論 及 び 要 求 に 対 するものに 限 定 されなければなら
ない。 補 正 であって, 次 のことをする 試 みは, 完 全 には 応 答 していないものとして 取 り 扱 わ
れ,また, 採 用 されない。(A) クレームを 追 加 することであって,その 結 果 出 願 において 係
属 する 3 より 多 い 独 立 クレーム, 又 は 全 体 で 20 より 多 いクレームを 生 じさせるもの,(B) ク
レームを 提 出 することであって,そのクレームが 審 査 前 調 査 ( 前 記 I.(H) 参 照 ) 又 は 最 新 版 の
加 速 審 査 支 持 文 書 ( 次 の 段 落 参 照 )の 対 象 とされていない 場 合 , 又 は(C) クレームを 提 出 する
ことであって,そのクレームが 選 択 されていない 発 明 又 は 出 願 において 前 にクレームされて
いるものではない 発 明 を 対 象 としている 場 合 。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 VIII.D. 参 照 。
クレームの 補 正 ( 新 規 クレームを 含 む)であって, 前 記 I.(I)の 加 速 審 査 支 持 文 書 の 対 象 とさ
192

れていないものに 関 しては, 出 願 人 は, 補 正 書 を 提 出 するときに, 補 正 された 又 は 新 たなク
レームを 包 含 する 最 新 版 の 加 速 審 査 支 持 文 書 を 提 供 するよう 要 求 される。 補 正 書 を 提 出 する
ときに,そのような 最 新 版 の 加 速 審 査 支 持 文 書 を 提 供 しない 場 合 は,その 補 正 は, 全 面 的 に
は 応 答 していないものとして 処 理 され, 採 用 されないことになる。 更 なる 情 報 に 関 しては,
下 記 VIII.D. 参 照 。 最 新 版 の 加 速 審 査 支 持 文 書 と 共 に 提 出 される IDS( 情 報 開 示 陳 述 書 )は , 特
許 規 則 1.97 及 び 1.98 の 要 件 も 遵 守 していなければならない。
応 答 書 その 他 の 書 類 は,それらの 書 類 が 速 やかに 処 理 され, 検 討 されるようにするために,
EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されなければならない。 書 類 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的
に 提 出 されない 場 合 , 又 は 応 答 書 が 全 面 的 応 答 をしていない 場 合 は,その 出 願 についての 処
分 は, 出 願 時 から 12 月 より 後 に 生 じることがある。
V. 許 可 後 の 処 理
許 可 通 知 の 郵 送 は, 加 速 審 査 プログラムの 12 月 目 標 にとっての 最 終 処 分 である。 許 可 通 知 に
対 する 応 答 として, 出 願 人 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するためには, 許 可 及 び 納 付 すべき 手 数 料
についての 通 知 書 ( 様 式 PTOL-85)の 郵 送 日 から 3 月 以 内 に, 発 行 手 数 料 を 納 付 しなければな
らない。 出 願 が 迅 速 に 特 許 として 発 行 されるようにするためには, 出 願 人 はまた,(A) 発 行
手 数 料 ( 及 び 納 付 すべき 未 納 付 の 手 数 料 がある 場 合 はその 手 数 料 )を 様 式 PTOL-85 の 郵 送 日 か
ら 1 月 以 内 に 納 付 しなければならず,また(B) USPTO によって 要 求 されていない 許 可 後 の 書
類 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 書 であって,USPTO によって 要 求 されなかったもの)
を 提 出 してはならない。
VI. 最 終 指 令 後 及 び 審 判 請 求 の 手 続
最 終 庁 指 令 の 郵 送 又 は 審 判 請 求 書 の 提 出 の 内 の 何 れか 早 い 方 が, 加 速 審 査 プログラムに 係 る
12 月 目 標 にとっての 最 終 処 分 である。 最 終 庁 指 令 の 郵 送 前 に,USPTO は, 最 終 庁 指 令 に 記 載
される 拒 絶 を 再 審 理 する 協 議 (すなわち, 出 願 人 が 審 判 請 求 趣 意 書 前 協 議 を 要 求 した 場 合 に,
その 出 願 について, 審 判 請 求 に 関 して 行 われる 種 類 の 協 議 )を 行 う。 出 願 が 審 決 を 受 けるため
に, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 (BPAI)に 迅 速 に 発 送 されるようにするために, 出 願 人
は,(A) 速 やかに 審 判 請 求 書 , 審 判 請 求 趣 意 書 及 び 審 判 請 求 手 数 料 を 提 出 しなければならず,
また(B) 審 判 請 求 趣 意 書 前 協 議 を 請 求 してはならない。 審 判 請 求 趣 意 書 前 協 議 は, 最 終 庁 指
令 を 受 けている 出 願 に 関 しては, 審 査 官 が 最 終 庁 指 令 の 郵 送 前 に 既 に 当 該 協 議 を 行 っている
であろうから, 価 値 を 有 さないであろう。 審 判 請 求 処 理 の 間 ,その 出 願 は, 通 常 の 審 判 請 求
手 続 に 従 って 処 理 される(MPEP 第 1200 章 参 照 )。USPTO は,BPAI による 審 結 後 , 引 き 続 きそ
の 出 願 を 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 なものとして 処 理 する。
特 許 規 則 1.116 又 は 41.33 に 基 づいて 提 出 される 最 終 後 の 補 正 書 , 宣 誓 供 述 書 又 は 他 の 証 拠
は, 前 記 IV.に 記 載 されている 要 件 も 満 たしていなければならない。 出 願 人 が 特 許 規 則 1.114
に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)を 提 出 物 及 び 手 数 料 と 共 に 提 出 する 場 合 は, 提 出 物 は 特 許 規 則
1.111 に 基 づく 応 答 要 件 ( 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 ) 及 び 前 記 IV.に 記 載 されている 要 件 を 満 た
していなければならない。RCE の 提 出 は, 加 速 審 査 プログラムに 係 る 12 月 目 標 にとっての 最
終 処 分 である。 出 願 はその 特 別 の 地 位 を 保 持 し,また, 加 速 審 査 プログラムの 中 に 留 まる。
このようにして, 審 査 官 は, 引 き 続 きその 出 願 を 前 記 III.に 記 載 されている 手 続 に 従 って 審
査 し,また, 出 願 人 によって 提 出 されるその 後 の 応 答 は, 前 記 IV.の 要 件 を 満 たさなければ
193

ならない。その 後 , 加 速 審 査 の 目 標 は,その 出 願 についての RCE の 提 出 から 12 月 以 内 の 最 終
処 分 に 到 達 すべきである。
VII. 通 常 の 審 査 方 法 外 の 手 続
出 願 が 通 常 の 審 査 方 法 外 の 手 続 ( 例 えば, 秘 密 保 持 命 令 , 国 家 安 全 再 審 理 ,インターフェアレ
ンス 又 は 特 許 規 則 1.181,1.182, 又 は 1.183 に 基 づく 申 請 )に 係 わることになる 場 合 は,USPTO
は, 当 該 手 続 の 前 及 び 後 においては,その 出 願 を 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 なものと
して 処 理 する。しかしながら,それらの 手 続 中 は,その 出 願 は 加 速 されない。 例 えば,イン
ターフェアレンス 手 続 中 は, 出 願 は, 通 常 のインターフェアレンス 手 続 に 従 って 処 理 され,
加 速 審 査 プログラムに 基 づいては 処 理 されない。それらの 手 続 の 1 が 完 了 した 場 合 は,USPTO
はその 出 願 を,それが 最 終 処 分 に 到 達 するまでは, 加 速 審 査 プログラムに 基 づいて 迅 速 に 処
理 するが,その 処 分 が 生 じるのは, 出 願 日 から 12 月 より 後 になることがある。
VIII. 更 なる 情 報
A. 適 格 性
非 再 発 行 の 通 常 又 は 意 匠 出 願 であって, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づき 2006 年 8 月 25 日 以 後 に
されるものは, 加 速 審 査 プログラムに 対 して 適 格 である。 次 に 掲 げる 種 類 の 出 願 は, 加 速 審
査 プログラムに 対 して 適 格 でない。
(1) 植 物 出 願
(2) 再 発 行 出 願
(3) 特 許 法 第 371 条 を 遵 守 した 後 , 国 際 出 願 から 国 内 段 階 に 移 行 する 出 願
(4) 再 審 査 手 続
(5) 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE(その 出 願 が 前 にそのプログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 付 与
されていた 場 合 を 除 く), 及 び
(6) 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は PPH パイロット・プログラムに 基 づく 特 別 なものとす
る 申 請
意 匠 特 許 出 願 人 は, 加 速 審 査 プログラムに 参 加 する 代 わりに, 早 期 審 査 プログラムに 参 加 す
ることができるが,その 場 合 は MPEP§1504.03 に 記 載 されているガイドラインを 遵 守 する 請
求 を 提 出 しなければならない。 特 許 規 則 1.155 参 照 。
B. 様 式
出 願 人 は 特 別 なものとする 申 請 書 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は PPH パイロッ
ト・プログラムに 基 づくものでないものを 提 出 するためには, 様 式 PTO/SB/28 を 使 用 すべき
である。この 様 式 は,EFS-Web 及 び USPTO のインターネット・ウェブサイト
http://www.uspto.gov/web/forms/index.html から 入 手 することができる。
C. 審 査 を 受 けるための 条 件
出 願 は, 出 願 時 に 審 査 が 受 けられる 状 態 になっていなければならない。これは, 出 願 が 次 の
事 項 を 含 んでいなければならないことを 意 味 する。
(1) 特 許 規 則 1.16 に 基 づく 基 本 出 願 手 数 料 , 調 査 手 数 料 及 び 審 査 手 数 料 (MPEP§607,I. 参 照 )
(2) 特 許 規 則 1.16(s)に 基 づく 出 願 サイズ 手 数 料 (ただし, 出 願 及 び 図 面 が 紙 面 100 枚 を 超 え
194

ている 場 合 )(MPEP§607,II. 参 照 )
(3) 特 許 規 則 1.63 を 遵 守 している 正 式 に 作 成 された 宣 誓 書 又 は 宣 言 書
(4) ( 特 許 規 則 1.52 を 遵 守 している) 明 細 書 であって, 説 明 ( 特 許 規 則 1.71) 及 び 特 許 規 則 1.75
を 遵 守 しているクレームを 包 含 しているもの
(5) 発 明 の 名 称 及 び 特 許 規 則 1.72 を 遵 守 している 要 約 書
(6) 特 許 規 則 1.84 を 遵 守 している 図 面
(7) 電 子 的 提 出 物 であって, 特 許 規 則 1.821(c) 若 しくは(e)を 遵 守 する 配 列 一 覧 , 大 型 の 表 ,
又 は 特 許 規 則 1.96 を 遵 守 するコンピュータ 一 覧 に 係 るものであり, 特 許 商 標 庁 の 電 子 出 願 制
度 (EFS)を 使 用 して,( 該 当 する 場 合 は) 関 連 ファイルの 一 部 として,ASCII テキストによって
提 出 されるもの
(8) 外 国 優 先 権 の 主 張 であって,それが 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)までに 基 づくものであり,
その 主 張 が 正 式 に 作 成 された 宣 誓 書 若 しくは 宣 言 書 , 又 は 出 願 データシート( 該 当 する 場 合 )
において 特 定 されているもの
(9) 国 内 利 益 の 主 張 であって, 特 許 法 第 119 条 (e), 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に
基 づくものであり, 特 許 規 則 1.78 を 遵 守 しているもの( 例 えば, 先 の 出 願 についての 特 定 言
及 は, 明 細 書 の 第 1 文 として, 又 は 出 願 データシートによって 提 出 されなければならず,ま
た, 非 英 語 仮 出 願 についての 利 益 主 張 に 関 しては,その 出 願 は 陳 述 書 であって,(a) 英 語 翻
訳 文 , 及 び(b) 翻 訳 文 が 正 確 である 旨 の 宣 言 書 が,その 仮 出 願 に 関 して 提 出 されている 旨 の
ものを 含 んでいなければならない( 該 当 する 場 合 )。)
(10) 特 許 規 則 1.52(d)に 基 づく 英 語 翻 訳 文 , 翻 訳 が 正 確 である 旨 の 陳 述 書 , 及 び 特 許 規 則
1.17(i)に 基 づく 処 理 手 数 料 ( 明 細 書 が 非 英 語 によるものである 場 合 )
(11) その 出 願 日 における 予 備 的 補 正 の 不 存 在
(12) 非 署 名 発 明 者 に 関 する 特 許 規 則 1.47 に 基 づく 申 請 書 の 不 存 在
更 に, 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は,その 出 願 は 特 許 規 則 1.151,1.152,1.153 及 び 1.154
に 記 載 されている 要 件 も 遵 守 していなければならない。
出 願 人 はまた,その 出 願 の 迅 速 な 処 理 を 可 能 にするために, 送 付 状 , 申 請 書 , 又 は 特 許 規 則
1.76(b)(3)に 記 載 されている 出 願 データシートの 上 に,その 出 願 に 関 して 提 案 するクラス 及
びサブクラス 別 の 分 類 提 案 を 提 供 しなければならない。
特 別 なものとする 申 請 書 は,その 出 願 が 何 らかの 項 目 を 欠 落 している, 又 は 何 らかの 書 類 を
含 んでおり,それが 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)に 様 式 検 査 の 間 に 通 知 ( 例 えば, 不 完 全 出 願 につ
いての 通 知 , 欠 落 部 分 の 提 出 を 求 める 通 知 , 出 願 に 関 する 更 正 された 書 類 の 提 出 を 求 める 通
知 , 脱 漏 項 目 についての 通 知 , 又 は 不 備 のある 出 願 についての 通 知 )を 郵 送 させることになる
ものである 場 合 は, 却 下 される。 申 請 書 を 完 全 なものにするための 機 会 ( 前 記 II. 参 照 )は,
出 願 がされるときに, 審 査 を 受 けることができる 状 態 になっていない 出 願 には 適 用 されない。
D. 応 答 書 は 完 全 には 応 答 していない
非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が, 完 全 に 応 答 しているものではないが,その 出 願 を 最 終 処 分 に
進 めるための 誠 実 な 試 みである 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し, 脱 漏 又 は 完 全 に 応 答 する
応 答 書 を 提 出 するために,1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 期 間 を 与 えることができる。
この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。 脱 漏 又 は 完 全 に 応
答 する 応 答 書 の 不 提 出 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じる。 応 答 書 が 誠 実 な 試 みでない 場 合 , 又 はそれ
195

が 最 終 庁 指 令 に 対 するものである 場 合 は, 追 加 期 間 は 与 えられない。 先 の 庁 指 令 に 記 載 され
ている 期 間 は,その 進 行 を 継 続 する。
E. 加 速 審 査 からの 取 下
加 速 審 査 に 基 づく 特 別 な 地 位 からの「 取 下 」に 関 する 規 定 は 存 在 していない。 出 願 人 は, 継
続 する 出 願 のために, 加 速 審 査 プログラムに 基 づいて 特 別 な 地 位 を 与 えられている 出 願 を 取
り 下 げることができ,また, 継 続 する 出 願 は,その 継 続 する 出 願 が 加 速 審 査 プログラムに 基
づく 特 別 なものとする 申 請 書 を 添 付 してされる 場 合 を 除 き, 特 別 の 地 位 を 与 えられない。し
かしながら, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE の 提 出 は, 加 速 審 査 に 基 づく 特 別 な 地 位 からの 取
下 を 生 じさせない。
F. 12 月 目 標
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 の 審 査 をその 出 願 の 提 出 日 から 12 月 以 内 に 完 了 させるこ
とにある。12 月 目 標 は, 次 に 掲 げる 処 分 の 1 が 生 じたときに, 成 功 裡 に 達 成 される。
(1) 許 可 通 知 の 郵 送
(2) 最 終 庁 指 令 の 郵 送
(3) RCE の 提 出 , 又 は
(4) 出 願 の 放 棄
しかしながら, 出 願 についての 最 終 処 分 は, 一 定 の 状 況 ( 例 えば, 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 後 にお
ける, 新 たな 先 行 技 術 を 引 用 する IDS( 情 報 開 示 陳 述 書 ))においては,12 月 の 期 間 枠 より 後 に
生 じるかもしれない。 審 査 を 12 月 の 期 間 枠 より 後 まで 延 期 させる 理 由 となり 得 る 他 の 出 来 事
に 関 する 追 加 の 情 報 に 関 しては, 前 記 VII. 参 照 。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても,
12 月 の 期 間 枠 は 単 なる 目 標 に 過 ぎない。12 月 目 標 の 不 達 成 又 はこの 12 月 目 標 に 関 連 するそ
れ 以 外 の 問 題 の 何 れも, 申 請 又 は 審 判 請 求 できる 事 項 ではない。
IX. 様 式 文 例
下 記 の 様 式 文 例 は, 加 速 審 査 (AE)プログラムに 関 して 使 用 することができる。
7.126.AE 他 の 庁 指 令 を 伴 わずに 郵 送 される 要 求 の 終 結 - 加 速 審 査 出 願
この 要 求 は, 特 許 規 則 1.134,1.135 及 び 1.136 の 適 用 を 受 け,1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか
長 い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 有 する。この 出 願 は, 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位
を 与 えられているので, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート
1. この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また, 他 の 庁 指 令 を 伴 わず
に 郵 送 された, 情 報 についての 要 求 の 終 結 時 にこの 様 式 文 例 が 示 されなければならない。 情
報 を 求 める 要 求 が 庁 指 令 と 共 に 郵 送 される 場 合 は, 代 わりに 様 式 文 例 7.125 を 使 用 すること。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 加 速 審 査 プログラム
196

又 は 特 許 規 則 1.102(c)(2) 若 しくは(d)に 基 づく 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ている 出 願 に 限 り 使 用 することができる。
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・パイロット・プ
ログラムを 基 にして, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられている 出 願 に 対
しては 使 用 してはならない。
7.42.08.AE 継 続 審 査 請 求 であって, 完 全 には 応 答 していない, 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて
提 出 された 提 出 物 を 伴 っているもの- 加 速 審 査 出 願
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 さ
れている 手 数 料 及 び 提 出 物 を 含 んでいるものを 受 領 したことを 確 認 する。しかしながら 提 出
物 は, 庁 指 令 に 対 しては 完 全 には 応 答 しておらず,その 理 由 は[2]である。 提 出 物 は, 前 の 庁
指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みと 見 受 けられるので, 出 願 人 は 完 全 な
応 答 を 提 出 するために,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短 縮
法 定 期 間 を 与 えられる。 応 答 のためのこの 短 縮 法 定 期 間 は, 前 の 庁 指 令 に 記 載 されている 期
間 を 破 棄 する。この 出 願 は, 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は,RCE であって, 手 数 料 及 び 提 出 物 が 添 付 されているが,その 提 出 物 が 前
の 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していないものの 受 領 を 確 認 するために 使 用 すること。この 様 式 文
例 は, 完 全 には 応 答 していない 提 出 物 を 添 付 して 提 出 された RCE,すなわち,RCE であって,
最 終 拒 絶 後 , 許 可 後 ,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に
基 づく 庁 指 令 後 , 又 は 審 判 請 求 後 に 提 出 されたものに 対 して 使 用 することができる。
2. 括 弧 2 において, 提 出 物 は 完 全 には 応 答 していないと 審 査 官 が 考 える 理 由 を 特 定 すること。
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 にとって 適 格 であるためには, 出 願 は, 通 常 又 は 植 物 出
願 であって, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいて,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされたもの, 又 は 国 際
出 願 であって, 特 許 法 第 363 条 に 基 づいて 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされたものでなければなら
ない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以 後 に 提 出 されなければならない。
4. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
出 願 に 限 り, 使 用 することができる。
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
7.51.AE クウェイル 指 令 - 加 速 審 査 出 願
この 出 願 は, 次 に 掲 げる 様 式 事 項 :[1]を 除 いては 許 可 を 受 ける 条 件 が 整 っている。
実 体 に 関 する 手 続 は,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に
基 づく 慣 行 に 従 って 終 結 される。
197

この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 指 令 に 対 す
る 短 縮 応 答 期 間 は,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 に 満 了 するよう
に 設 定 される。 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. 訂 正 されるべき 様 式 事 項 を 括 弧 1 で 説 明 すること。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく, 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り 使 用 することができる。
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
7.84.AE 補 正 が 面 談 に 応 答 していない- 加 速 審 査 出 願
[1]に 提 出 されたこの 応 答 は, 前 の 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は,[2]の
面 談 の 内 容 に 関 する 完 全 又 は 正 確 な 記 録 を 含 んでいないということにある。[3] 前 記 の 応 答 は
誠 実 であると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するために 提 出 物 又 は 訂 正 を 提 出 す
べき 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短 縮 法 定 期
間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,
この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 に, 面 談 の 日 付 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 3 で, 不 備 を 説 明 すること。
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 することができる。
4. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
7.84.01.AE 書 類 が 署 名 されていない- 加 速 審 査 出 願
[1]に 提 出 された 応 答 の 提 案 は,それが 署 名 されていなかったので, 採 用 されなかった。 前 記
応 答 は 誠 実 であると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその 脱 漏 又 は 訂 正
を 提 出 すべき 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短
198

縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられて
いるので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. 審 査 官 は, 先 ず 出 願 人 に 電 話 で 連 絡 を 取 り, 適 式 に 署 名 された 応 答 書 , 又 は 応 答 について
の 承 認 書 の 提 出 を 求 めることを 試 みなければならない。 出 願 人 に 対 する 電 話 連 絡 の 試 みが 成
功 しなかった 場 合 は, 審 査 官 は, 適 式 に 署 名 された 応 答 書 又 は 応 答 についての 承 認 書 を 要 求
する 書 状 において,この 様 式 文 例 を 使 用 することができるが,ただし,その 応 答 が 非 最 終 庁
指 令 に 対 するものであることが 条 件 とされる。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
出 願 に 限 り, 使 用 することができる。
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
7.95.AE 誠 実 であるが, 応 答 していない 補 正 - 加 速 審 査 出 願
[1]に 提 出 された 応 答 は, 前 の 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は, 次 の 脱 漏 又
は 事 項 :[2]があるということにある。 特 許 規 則 1.111 を 参 照 のこと。 前 記 の 応 答 は 誠 実 であ
ると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその 脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 すべき 期
間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 与
えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この
期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. この 実 務 は, 完 全 な 応 答 を 構 成 するための 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱 漏 があった 場
合 , 又 は 出 願 に 対 して 最 終 庁 指 令 が 適 用 されている 場 合 は, 適 用 されない。そのような 場 合
には, 審 査 官 は, 応 答 期 間 が 満 了 したとき, 期 間 延 長 を 承 認 する 権 限 を 有 さない。 様 式 文 例
7.91 参 照 。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 することができる。
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
199

ているものに 使 用 してはならない。
8.26.AE 選 択 されたクレームの 取 消 , 応 答 していない- 加 速 審 査 出 願
[1]に 提 出 された 補 正 書 は, 選 択 された 発 明 を 対 象 とする 全 てのクレームを 取 り 消 し, 選 択 さ
れていない 発 明 を 対 象 としているクレームのみを 提 出 しており, 応 答 になっていない(MPEP
§821.03)。 残 存 するクレームは, 選 択 された 発 明 を 基 にして 読 めるものではなく,その 理 由
は[2]である。
前 記 補 正 書 は 誠 実 な 試 みであると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその
脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 すべき 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長
い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位
を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 されるべきである。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
19.02.AE 情 報 提 出 要 求 - 加 速 審 査 出 願
[1]に 提 出 された 特 許 規 則 1.291 に 基 づく 異 議 申 立 は 検 討 された。そこで 提 起 されている 問 題
についての 全 面 的 かつ 適 切 な 検 討 に 至 るためには,それらの 問 題 に 関 する, 出 願 人 からの 追
加 情 報 を 獲 得 することが 必 要 である。 特 に[2]。この 情 報 提 出 要 求 に 対 して,この 要 求 の 郵 送
日 から1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 期 間 内 に 応 答 しないことは, 出 願 の 放 棄 を 生 じる。
この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 期 間 につい
ての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. 審 査 官 は, 通 常 は 出 願 人 に 更 なる 情 報 を 求 めるべきでないが,この 様 式 文 例 は, 特 定 の 追
加 情 報 を 出 願 人 に 要 求 するために 使 用 することができる。
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 されるべきである。
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
200

パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
24.01.AE カバーシートであって, 配 列 規 則 を 遵 守 するための 通 知 書 と 共 に 使 用 されるもの
- 加 速 審 査 出 願
この 出 願 は, 特 許 規 則 1.821(a)(1) 及 び(a)(2)に 記 載 されているヌクレオチド 及 び/ 又 はア
ミノ 酸 配 列 についての 定 義 の 対 象 とされている 配 列 開 示 を 包 含 している。しかしながら,こ
の 出 願 は 下 記 の 理 由 , 又 は 別 添 の,ヌクレオチド 配 列 及 び/ 又 はアミノ 酸 配 列 開 示 を 包 含 す
る 特 許 出 願 に 関 する 要 件 の 遵 守 を 要 求 する 通 知 書 に 記 載 されている 理 由 により, 特 許 規 則
1.821 から 1.825 までの 要 件 を 遵 守 していない。[1]
出 願 人 は, 特 許 規 則 1.821 から 1.825 までの 配 列 規 則 を 遵 守 するための 期 間 として,この 書
状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 が 与 えられる。この 要 件 を 遵 守 しないこと
は, 特 許 規 則 1.821(g)に 基 づく 出 願 放 棄 を 生 じる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく
特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許
可 されない。
応 答 は 下 記 署 名 者 宛 にすること。 出 願 人 はその 応 答 に 添 えて, 添 付 されていた 遵 守 要 求 書 の
写 しを 返 送 するよう 要 求 される。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 に 対 する 最 初 の 通 信 にのみ 使 用 すること。その 後 の 通 信 について
は, 様 式 文 例 24.03 又 は 24.04 の 何 れかを 使 用 する。
2. 括 弧 1 に,その 出 願 が 特 許 規 則 1.821 から 1.825 までの 要 件 を 遵 守 していない 理 由 を 挿 入
すること。
3. 指 令 の 末 尾 には, 様 式 文 例 7.100 から 7.102 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いること。
4. この 庁 指 令 を 郵 送 するときは,ヌクレオチド 及 び/アミノ 酸 配 列 開 示 を 包 含 する 特 許 出 願
に 関 する 要 件 を 遵 守 するための 通 知 書 を, 無 加 工 (raw) 配 列 一 覧 があるときは,それについて
のマーク 入 り 書 面 と 共 に 添 付 すること。
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 することができる。
6. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
24.02.AE カバーシートであって,CRF ディスケット 問 題 報 告 と 共 に 使 用 されるもの- 加 速
審 査 出 願
この 出 願 は, 特 許 規 則 1.821(a)(1) 及 び(a)(2)に 記 載 されているヌクレオチド 及 び/ 又 はア
ミノ 酸 配 列 についての 定 義 の 対 象 とされている 配 列 開 示 を 包 含 している。その 配 列 一 覧 につ
いてのコンピュータ 読 取 可 能 な 様 式 (CRF)が 提 出 された。しかしながら, 科 学 技 術 情 報 センタ
201

ー(STIC)は, 別 添 の CRF ディスケット 問 題 報 告 書 に 記 載 されている 理 由 によりこの CFR を 処
理 することができなかった。
出 願 人 は, 特 許 規 則 1.821 から 1.825 までの 配 列 規 則 を 遵 守 するための 期 間 として,この 書
状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 が 与 えられる。この 要 件 を 遵 守 しないこと
は, 特 許 規 則 1.821(g)に 基 づく 出 願 放 棄 を 生 じる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく
特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許
可 されない。
応 答 は 下 記 署 名 者 宛 にすること。 出 願 人 はその 応 答 に 添 えて, 添 付 されていた CRF ディスケ
ット 問 題 報 告 書 の 写 しを 返 送 するよう 要 求 される。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 に 対 する 最 初 の 通 信 にのみ 使 用 すること。その 後 の 通 信 には, 様
式 文 例 24.03 又 は 24.04 の 何 れかを 使 用 する。
2. 指 令 の 末 尾 には, 様 式 文 例 7.100 から 7.102 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いること。
3. この 庁 指 令 を 郵 送 するときは,CRF ディスケット 問 題 報 告 書 を 添 付 すること。
4. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 することができる。
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
24.03.AE コンパクトディスク/CRF 提 出 物 は 完 全 には 応 答 していない, 誠 実 な 試 み- 加 速
審 査 出 願
[1]に 提 出 された 応 答 は,[2]に 郵 送 された 庁 の 通 信 に 対 し, 下 記 の 理 由 , 又 は 別 添 の, 配 列
規 則 遵 守 通 知 書 若 しくはディスケット 問 題 報 告 書 に 記 載 されている 理 由 により, 全 面 的 には
応 答 していない。
前 記 応 答 書 は 誠 実 な 試 みであると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその
脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 すべき 期 間 として,この 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長
い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位
を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 応 答 のための 6 月 期 間 が 満 了 しているか 否 かに 拘 らず 使 用 することがで
202

きる。それは, 誠 実 な 応 答 が 提 出 されたときに 使 用 されるためのものである。この 実 務 は,
完 全 な 応 答 を 構 成 するための 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱 漏 があった 場 合 , 又 は 応 答 が
不 完 全 である 理 由 が 明 らかな 見 落 とし 又 は 明 らかな 不 注 意 として 特 徴 付 けられない 場 合 は 適
用 されない。そのような 場 合 には, 審 査 官 は,6 月 の 応 答 期 間 が 満 了 したとき, 期 間 延 長 を
承 認 する 権 限 を 有 さない。そのような 事 情 の 場 合 には, 様 式 文 例 24.04 を 使 用 すること。
2. 括 弧 1 には, 応 答 の 日 付 を 挿 入 し,また, 括 弧 2 には 遵 守 を 要 求 する 通 信 の 日 付 を 挿 入 す
ること。
3. この 庁 指 令 を 郵 送 するときには,ヌクレオチド 及 び/ 又 はアミノ 酸 配 列 開 示 を 包 含 する 特
許 出 願 に 関 する 要 件 の 遵 守 を 要 求 する 通 知 書 を, 生 の 配 列 一 覧 があるときはそれについての
加 筆 写 しと 共 に 又 は CRF ディスケット 問 題 報 告 書 と 共 に, 添 付 すること。
4. 特 許 規 則 1.135(c),1.821(g),MPEP§710.02(c),§711.02(a),§714.02 及 び§714.03
を 参 照 のこと。
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている
ものに 限 り, 使 用 することができる。
6. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ
ているものに 使 用 してはならない。
708.03 審 査 官 による 辞 任 申 出 [R-2]
審 査 官 が 辞 任 を 申 出 たときは, 監 督 特 許 審 査 官 は, 残 りの 期 間 が 可 能 な 限 り, 古 い 複 雑 な 事
件 又 は 記 録 されている 事 件 を 仕 上 げるために 使 用 され,また,その 審 査 官 のできる 限 り 多 く
の 補 正 された 事 件 が 最 終 処 分 できるようにするために 使 用 されるようにしなければならない。
審 査 官 がその 特 定 の 技 術 に 関 して 相 当 の 経 験 を 有 している 場 合 は, 同 人 がその 処 理 予 定 表 に
ある 出 願 ファイルに( 鉛 筆 書 きで) 調 査 分 野 又 は 同 人 が 適 当 と 考 える 関 連 性 のあるデータを 表
示 すれば,それは 特 許 商 標 庁 にとっても 有 利 である。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)
処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
203

709 処 分 の 停 止 [R-6]
特 許 規 則 1.103 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止
(a) 正 当 な 理 由 による 停 止 。 出 願 人 から 請 求 があった 場 合 において, 正 当 かつ 十 分 な 理 由 が
あるときは, 特 許 商 標 庁 は, 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止 を 認 めることができる。 特 許 商 標
庁 は, 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 の 応 答 が 済 んでいない 場 合 は, 処 分 の 停 止 をしないものとする。
本 項 に 基 づく 処 分 の 停 止 を 求 める 申 請 は,6 月 以 内 の 停 止 期 間 を 指 定 しなければならない。
本 項 に 基 づく 申 請 はまた, 次 のものを 含 まなければならない。
(1) 処 分 停 止 のための 正 当 かつ 十 分 な 理 由 の 証 明 , 及 び
(2) §1.17(g)に 記 載 されている 手 数 料 。ただし,その 理 由 が 庁 の 過 失 である 場 合 を 除 く。
(b) §1.53(d)に 基 づいてされた 継 続 手 続 出 願 (CPA)に 関 する 処 分 の 一 定 期 間 の 停 止 。 出 願 人
から 請 求 があったときは, 特 許 商 標 庁 は,§1.53(d)に 基 づいてされた 継 続 手 続 出 願 に 関 し,
本 項 に 基 づく 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止 を,3 月 を 超 えない 期 間 について 認 めることがで
きる。 本 項 に 基 づく 処 分 停 止 請 求 は,§1.53(d)に 基 づいて 提 出 される 出 願 に 関 する 請 求 と 共
に 提 出 されなければならず,また, 停 止 期 間 を 指 定 し,かつ,§1.17(i)に 記 載 されている 手
続 手 数 料 を 含 まなければならない。
(c) §1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE) 後 における 一 定 期 間 の 処 分 停 止 。 出 願 人 から 請 求 が
あったときは, 特 許 商 標 庁 は,§1.114 を 遵 守 する 継 続 審 査 請 求 の 提 出 後 は, 本 項 に 基 づく
特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止 を 3 月 以 内 の 期 間 について 認 めることができる。 本 項 に 基 づく
処 分 停 止 請 求 は,§1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 と 共 に 提 出 されなければならず,また, 停
止 期 間 を 指 定 し,かつ,§1.17(i)に 規 定 する 手 続 手 数 料 を 含 まなければらない。
(d) 審 査 の 延 期 。 出 願 人 から 請 求 があったときは, 特 許 商 標 庁 は, 本 項 に 記 載 されている 審
査 の 延 期 を, 特 許 法 に 基 づいて 利 益 が 主 張 される 最 先 の 出 願 日 から 3 年 を 超 えない 範 囲 で 認
めることができる。 本 項 に 基 づく 審 査 延 期 請 求 は,§1.18(d)に 記 載 されている 公 開 手 数 料 及
び§1.17(i)に 記 載 されている 処 理 手 数 料 を 含 まなければならない。 本 項 に 基 づく 審 査 延 期 請
求 は, 次 に 該 当 する 場 合 を 除 き, 認 められない。
(1) その 出 願 が 原 初 の 通 常 若 しくは 植 物 出 願 であって,§1.53(b)に 基 づいて 提 出 されたか,
又 は§1.495 の 規 定 を 遵 守 した 後 の 国 際 出 願 の 国 内 段 階 への 移 行 から 生 じたものであること
(2) 出 願 人 が,§1.213(a)に 基 づく 非 公 開 請 求 をしていないか, 又 は 先 に 提 出 した 非 公 開 請
求 を 取 り 消 すための§1.213(b)に 基 づく 請 求 を 提 出 していること
(3) その 出 願 が,§1.211(c)に 定 める 公 開 条 件 に 適 合 していること, 及 び
(4) 特 許 商 標 庁 が 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 又 は 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 知 の 何
れも 発 行 していないこと
(e) 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 処 分 停 止 の 通 知 。 特 許 商 標 庁 が 自 らの 発 意 によって 出 願 に 関 す
る 庁 の 処 分 を 停 止 する 場 合 は, 出 願 人 に 通 告 する。
(f) 公 共 の 安 全 又 は 防 衛 のための 処 分 の 停 止 。 次 の 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 特 許 商 標
庁 は, 長 官 の 命 令 によって 庁 による 処 分 を 停 止 することができる。
(1) 出 願 が 合 衆 国 によって 所 有 されていること
(2) 発 明 の 公 開 が 公 共 の 安 全 又 は 防 衛 にとって 有 害 であり 得 ること, 及 び
(3) 適 切 な 省 又 は 機 関 が 当 該 停 止 を 要 求 すること
(g) 法 定 発 明 登 録 。 特 許 商 標 庁 が 出 願 に 関 する 法 定 発 明 登 録 の 公 開 請 求 を 受 理 した 場 合 は,
特 許 商 標 庁 は, 出 願 が 係 属 している 全 期 間 について 庁 による 処 分 を 停 止 する。ただし, 第 41
204

部 , 副 部 D に 基 づく 特 許 インターフェアレンス 手 続 に 関 する 目 的 に 係 る 場 合 はこの 限 りでは
ない。
処 分 の 停 止 ( 特 許 規 則 1.103)は, 応 答 期 間 の 延 長 ( 特 許 規 則 1.136)と 混 同 されるべきではない。
処 分 の 停 止 は, 審 査 官 による 差 し 迫 った 庁 指 令 に 適 用 されるものであり, 他 面 , 応 答 期 間 の
延 長 は 出 願 人 による 行 為 に 適 用 されるものであることに 留 意 しなければならない。 別 の 表 現
をすれば, 処 分 の 停 止 は, 未 処 理 となっている 庁 指 令 又 は 出 願 人 による 応 答 を 待 っている 要
求 を 含 む 出 願 に 関 してはすることができない。 特 許 規 則 1.103 に 基 づいて 停 止 することがで
きるのは, 審 査 官 による 処 分 のみである。
出 願 人 の 要 求 による, 特 許 規 則 1.103(a)から(d)までに 基 づく 処 分 の 停 止 は, 特 許 規 則 1.703
に 基 づく, 累 積 される 特 許 存 続 期 間 調 整 (それが 存 在 する 場 合 )の 削 減 を 生 じさせる。 削 減 は,
処 分 停 止 請 求 が 提 出 された 日 に 始 まり, 停 止 の 終 了 日 までの 日 数 に 等 しい。 特 許 規 則
1.704(c)(1) 参 照 。
I. 出 願 人 による 請 求
請 求 , 特 許 規 則 要 件
手 数 料 , 特 許 規 則 の 停 止 の 最 長 期 間
の 条 項
条 項
1.103(a) 正 当 かつ 十 分 な 証 明 を 伴 う 申 請 1.17(g) 6 月
1.103(b) CPA 提 出 時 における 請 求 1.17(i) 3 月
1.103(c) RCE 提 出 時 における 請 求 1.17(i) 3 月
1.103(d) 下 記 の「 審 査 の 延 期 」 参 照 1.17(i) 及 び1.18(d) 特 許 法 に 基 づいて 利
益 が 主 張 される 最 先
の 出 願 日 から3 年
A. 正 当 かつ 十 分 な 理 由 を 有 する 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づく 申 請
出 願 に 関 する 処 分 が 遅 延 されるべき 旨 の 請 求 は,「 処 分 の 停 止 」を 規 定 している 特 許 規 則
1.103 に 基 づいてのみ 承 認 される。 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づく 処 分 停 止 の 申 請 は, 次 の 条 件
を 満 たさなければならない。
(A) 別 紙 として 提 出 されること
(B) 特 許 規 則 1.17(g)に 記 載 されている 申 請 手 数 料 が 添 付 されること
(C) 6 月 を 超 えない 特 定 かつ 合 理 的 停 止 期 間 を 請 求 すること, 及 び
(D) 停 止 が 必 要 であるとする 有 効 かつ 十 分 な 理 由 を 提 示 すること
特 許 規 則 1.103(a)の 要 件 が 満 たされない 場 合 は, 出 願 人 は,その 出 願 が 新 規 であるか 補 正 さ
れたものであるかに 拘 らず,MPEP§708, 審 査 の 順 番 に 定 められている 順 番 によって, 審 査 官
による 手 続 が 開 始 されるものと 予 期 すべきである。
出 願 人 に 情 報 開 示 陳 述 書 の 提 出 期 間 を 許 容 するための 処 分 停 止 申 請 は 有 効 かつ 十 分 な 理 由 を
提 示 していないものとして 否 認 されるが,その 理 由 は, 特 許 規 則 1.97 が, 審 査 官 による 検 討
のために, 先 行 技 術 の 適 時 の 提 出 に 関 する 十 分 な 根 拠 を 規 定 していることにある。
新 規 出 願 に 関 しては, 手 続 が 延 期 されるべき 旨 の 請 求 の, 単 なる 送 付 状 様 式 の 書 状 における
記 載 は,その 出 願 に 関 する 即 時 の 処 分 を 回 避 する 上 で 依 拠 できるものではない。しかしなが
ら, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 ( 要 件 については 下 記 参 照 )の 提 出 を
検 討 することができる。 出 願 人 は,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.53(d)に
基 づく 継 続 審 査 出 願 (CPA), 又 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)を 提 出 する 時 に,
205

3 月 を 超 えない 期 間 に 関 し, 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(d)に 基 づき, 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停
止 を 請 求 することができることを 知 るべきである。2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA
実 務 は 通 常 及 び 植 物 出 願 には 適 用 されないことに 留 意 すること。 多 くの 技 術 センター(TC) 技
術 単 位 及 び 審 査 官 は 第 1 回 目 の 庁 指 令 までの 短 い 未 決 期 間 を 有 しており, 新 規 出 願 は,その
出 願 に 関 して 予 備 的 補 正 書 が 提 出 される 前 に, 手 続 が 開 始 されることがある。 予 備 的 補 正 書
と 処 分 停 止 申 請 書 が 提 出 されている 場 合 は,その 点 に 関 して 電 話 連 絡 することは, 補 正 書 と
最 初 の 庁 指 令 が 郵 送 上 , 行 き 違 いになるのを 避 ける 上 で 有 益 である。 特 許 規 則 1.103(a)に 基
づく 申 請 書 の 承 認 又 は 否 認 を 通 知 するにあたっては, 次 の 様 式 文 例 を 使 用 しなければならな
い。
7.54 処 分 の 停 止 , 出 願 人 の 請 求
[1]に 提 出 された 出 願 人 からの 請 求 により, 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づいてこの 出 願 に 関 する
特 許 商 標 庁 の 処 分 は,[2] 月 の 間 停 止 される。この 期 間 が 終 了 したとき, 出 願 人 は, 審 査 官 に
通 告 し, 手 続 の 継 続 又 は 更 なる 中 断 を 請 求 するよう 要 求 される。MPEP§709 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. 停 止 期 間 の 最 長 は 6 月 である。
2. 技 術 センター 長 のみが, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 を 認 めることができる。MPEP§1003
参 照 。 当 該 承 認 は, 特 許 商 標 庁 の 書 状 に 記 載 されなければならない。
7.56 停 止 の 請 求 , 否 認 される, 未 処 理 となっている 庁 指 令
[1]に 提 出 された 出 願 人 の 請 求 であって,この 出 願 に 関 して 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づく 処 分
停 止 を 求 めているものは, 不 適 切 であるという 理 由 で 否 認 される。 出 願 人 による 応 答 を 待 っ
ている 出 願 に 関 しては, 処 分 を 停 止 することができない。MPEP§709 参 照 。
補 充 的 応 答 は,それが, 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づいて 特 許 商 標 庁 による 処 分 が 停 止 されてい
る 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 登 録 される。 補 充 的 応 答 に 関 しては,MPEP§714.03(a) 参 照 。
B. 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(c)に 基 づく 停 止 の 請 求
出 願 人 は 3 月 を 超 えない 期 間 について, 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(c)に 基 づく, 特 許 商 標 によ
る 処 分 の 停 止 を 請 求 することができ,その 対 象 は,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規
則 1.53(d)に 基 づく 継 続 審 査 出 願 (CPA), 又 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)で
ある。 停 止 請 求 は,CPA 又 は RCE を 提 出 する 時 に 提 出 されなければならない。
補 充 的 応 答 は,それが, 特 許 規 則 1.103(c)に 基 づいて 特 許 商 標 庁 による 処 分 が 停 止 されてい
る 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 採 用 される。 補 充 的 応 答 に 関 しては,MPEP§714.03(a) 参 照 。
1. 要 件
特 許 商 標 庁 は, 次 の 要 件 が 満 たされていない 限 り, 請 求 された 処 分 停 止 を 承 認 しない。
(A) 請 求 は, 意 匠 CPA 又 は RCE と 同 時 に 提 出 されていなければならない( 出 願 人 は 送 付 様 式
PTO/SB/29 又 は PTO/SB/30 上 に 設 けられている 照 合 欄 を 使 用 すること, 又 は 別 紙 による 請 求
を 提 出 することができる)。
(1) 請 求 が RCE と 共 に 提 出 される 場 合 は,その RCE は 特 許 規 則 1.114 を 遵 守 していなければ
ならない,すなわち,その RCE には, 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(e)の 手 数 料 が 添 付 されてい
なければならない。RCE 提 出 手 数 料 の 納 付 は 延 期 することができないこと, 及 び 停 止 請 求 は
206

提 出 物 の 代 用 とすることができないことに 留 意 すること。
(2) 請 求 が CPA と 共 に 提 出 される 場 合 は, 出 願 日 がその CPA に 付 与 されていなければならな
い。
(B) 請 求 は, 整 数 の 月 数 により 停 止 期 間 ( 最 長 で 3 月 )を 指 定 していなければならない。 請 求
が 停 止 期 間 を 指 定 していないか, 又 は 3 月 を 超 える 停 止 期 間 を 指 定 している 場 合 は, 特 許 商
標 庁 は,3 月 の 停 止 が 請 求 されているものと 仮 定 する。
(C) 請 求 は 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 処 理 手 数 料 を 含 んでいなければならない。
2. CPA の 欠 落 部 分 ( 出 願 日 は 付 与 されている)
特 許 商 標 庁 が 意 匠 CPA に 出 願 日 を 付 与 している 場 合 は,たとえその CPA に CPA 基 本 出 願 手 数
料 , 調 査 手 数 料 及 び 審 査 手 数 料 が 添 付 されていなかった 場 合 でも 停 止 請 求 は 処 理 される。 停
止 請 求 は, 審 査 官 による 最 初 の 庁 の 処 分 を 停 止 する 機 能 を 有 するが, 欠 落 部 分 に 対 する CPA
の 処 理 には 影 響 を 及 ぼさない。 出 願 人 は,CPA 基 本 出 願 手 数 料 , 調 査 手 数 料 , 審 査 手 数 料 及
び 特 許 規 則 1.16(f)に 記 載 されている 割 増 手 数 料 を 納 付 するために,2 月 の 期 間 を 定 める 通 知
が 与 えられる。 出 願 人 は,その CPA の 放 棄 を 回 避 するためには,2 月 以 内 に,CPA 基 本 出 願 手
数 料 , 調 査 手 数 料 , 審 査 手 数 料 及 び 割 増 手 数 料 を 納 付 しなければならない。 出 願 人 の 停 止 請
求 に 従 って,CPA に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 分 は,CPA の 出 願 日 を 起 算 日 とし, 出 願 人 によって
請 求 された 期 間 について 停 止 される。
3. 不 適 正 な RCE 又 は CPA( 出 願 日 が 付 与 されていない)
CPA 又 は RCE が 不 適 正 である( 例 えば,CPA に 関 して 出 願 日 が 付 与 されていない, 又 は RCE が
提 出 物 若 しくは RCE 手 数 料 を 伴 わずに 提 出 された) 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 停 止 請 求 を 承 認 せず,
庁 による 処 分 は 停 止 されない。 該 当 する 事 情 に 応 じて, 不 適 正 な CPA 又 は RCE についての 通
知 が 出 願 人 に 送 付 される。 前 の 庁 指 令 ( 例 えば, 最 終 庁 指 令 , 許 可 通 知 )に 設 定 されている 期
間 は,その 通 信 の 郵 送 日 から 引 き 続 き 進 行 する。 出 願 人 がその 後 , 別 の RCE を 提 出 する 場 合
は, 特 許 商 標 庁 が 停 止 請 求 を 適 正 に 処 理 するようにするために, 停 止 請 求 は 再 提 出 されなけ
ればならない。 処 分 停 止 の 請 求 は, 特 許 商 標 庁 が,その CPA に 出 願 日 を 付 与 するか, 又 は 特
許 規 則 1.114 を 遵 守 する 適 正 な RCE を 受 領 するまでは 処 理 されない。
4. 不 適 正 な 停 止 請 求
CPA 又 は RCE が 適 正 に 提 出 されたが, 停 止 請 求 が 不 適 正 である( 例 えば, 停 止 請 求 が 時 機 を 失
して, 又 は 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えずに 提 出 された) 場 合 は,その 出
願 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 分 は 停 止 されない。 特 許 商 標 庁 は,その CPA 又 は RCE を 処 理 し,
その 出 願 を 審 査 官 の 処 理 予 定 表 に 入 れる。 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し, 次 の 様 式 文 例 を 使 用 し
て, 次 回 の 庁 指 令 においてその 請 求 の 否 認 を 通 告 する。
7.56.01 特 許 規 則 1.103 に 基 づく 処 分 停 止 請 求 , 否 認 される
[1] 提 出 された 出 願 人 の 請 求 であって, 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(c)に 基 づく,この 出 願 に 関 す
る 処 分 の 停 止 を 求 めるものは, 不 適 正 であるとして 否 認 される。 請 求 は,(1) CPA 又 は RCE
の 提 出 時 に 提 出 されなかった, 及 び/ 又 は(2) 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 所 要 の 手
数 料 が 添 付 されていない。MPEP§709 参 照 。
207

審 査 官 ノート:
括 弧 1 に, 処 分 停 止 請 求 書 の 提 出 日 を 挿 入 すること。
5. 適 正 な 停 止 請 求
CPA 又 は RCE, 及 び 処 分 停 止 請 求 が 適 正 である 場 合 は, 特 許 商 標 庁 の 技 術 支 援 職 員 は,CPA 又
は RCE, 及 び 処 分 停 止 請 求 を 処 理 する。 出 願 人 には, 停 止 請 求 の 承 認 についての 通 告 が 送 付
される。 出 願 は, 停 止 期 間 が 終 了 するまで, 停 止 の 状 態 に 置 かれる。 停 止 期 間 が 満 了 したと
きは, 出 願 はその 後 の 手 続 のために, 審 査 官 の 処 理 予 定 表 に 入 れられる。
C. 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求
新 規 出 願 に 関 し, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 を, 特 許 法 第 119 条 (a)
から(d)まで,(e),(f), 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 に 基 づいて 利 益 が 主 張 された 最 先
の 出 願 日 から 3 年 を 超 えない 期 間 についてすることができる。 請 求 は, 特 許 商 標 庁 がその 出
願 に 関 して 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 又 は 許 可 通 知 を 発 行 する 前 にしなければならない。
停 止 は, 特 許 商 標 庁 が 審 査 延 期 請 求 を 承 認 した 日 から 開 始 する。 審 査 の 延 期 が 認 められたと
きは, 停 止 期 間 が 満 了 するまでは,その 出 願 は 審 査 官 による 処 分 のためのために 取 り 上 げら
れることがない。 例 えば, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 を,2000 年 1
月 3 日 にされた 外 国 出 願 の 優 先 権 を 主 張 する 出 願 に 関 し, 規 則 によって 許 容 される 最 長 期 間
に 対 してした 場 合 は,その 出 願 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 分 は 停 止 され,その 出 願 は,2003 年
1 月 4 日 (その 出 願 の 有 効 出 願 日 ,すなわち,2000 年 1 月 3 日 から 36 月 )に, 審 査 官 の 処 理 予
定 表 上 の 正 規 の 新 規 事 件 の 地 位 に 入 れられる。
1. 要 件
様 式 PTO/SB/37( 本 項 の 末 尾 に 転 載 する)を, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 をする
ために, 使 用 することができる。
特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 は, 次 のものを 含 まなければならない。
(A) 停 止 期 間 であって, 整 数 の 月 数 により, 最 先 の 有 効 出 願 日 から 3 年 を 超 えないもの( 請 求
が 停 止 期 間 を 含 んでいない, 又 は 規 則 上 認 められる 最 長 期 間 を 超 える,すなわち, 最 先 の 有
効 出 願 日 から 3 年 を 超 える 期 間 を 含 んでいる 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 前 記 の 最 長 期 間 が 請 求
されたものと 仮 定 する。)
(B) 特 許 規 則 1.18(d)に 記 載 されている 公 開 手 数 料 , 及 び
(C) 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 手 数 料
特 許 商 標 庁 は, 次 の 条 件 が 満 たされていない 限 り, 審 査 の 延 期 を 承 認 しない。
(A) 出 願 は, 次 に 掲 げるものでなければならないこと
(1) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされた 原 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願 , 又 は
(2) 国 際 出 願 が 特 許 規 則 1.495 の 規 定 を 満 たした 後 に 国 内 段 階 に 入 ったことによって 生 じた
出 願 ( 意 匠 出 願 , 再 発 行 出 願 又 は 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づいた 継 続 手 続 出 願 ではあり 得 ない。)
(B) 出 願 は,2000 年 11 月 29 日 (AIPA(アメリカ 発 明 者 保 護 法 )の 18 月 公 開 規 定 の 発 効 日 ) 以
後 にされていなければならないこと
(C) 出 願 人 が 特 許 規 則 1.213(a)に 基 づく 非 公 開 請 求 を 提 出 していないこと, 又 は 非 公 開 請 求
がその 出 願 において 行 われている 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.213(b)に 基 づく 請 求 をし,
208

前 にした 非 公 開 請 求 を 取 り 下 げなければならないこと( 様 式 PTO/SB/37 の 第 2 の 照 合 欄 を 参
照 )。
(D) その 出 願 が 特 許 規 則 1.211(c)に 定 められている 公 開 ができる 状 態 にあること( 出 願 が,
第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)から 技 術 センターに 送 付 されている 場 合 は,その 出 願 は 公 開 ができ
る 状 態 にあると 仮 定 することができる。 及 び
(E) 特 許 商 標 庁 が 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 ( 例 えば, 限 定 , 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 ,
若 しくは 特 許 規 則 1.105に 基 づく 要 求 ) 又 は 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 知 の 何 れも 発 出 し
ていないこと
2. 不 適 正 な 請 求
審 査 延 期 請 求 が 不 適 正 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例 を, 出 願 人 に 請 求 の 否 認 を 通 告 するため
に 使 用 することができる。
7.56.02 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 , 否 認 される
出 願 人 の 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 出 願 に 関 し, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 の 延
期 を 求 めているものは, 不 適 正 であるとして 否 認 された。[2]。
MPEP§709 を 参 照 のこと。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 には, 審 査 延 期 請 求 日 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 2 には, 請 求 否 認 の 理 由 を 挿 入 すること。 例 えば, 該 当 する 場 合 は, 次 の 文 言 を 挿 入
すること。・・ 出 願 人 は 前 に 提 出 した 非 公 開 請 求 を 取 り 消 すための 特 許 規 則 1.213(b)に 基 づ
く 請 求 をしていない・・;・・その 出 願 に 関 して 最 初 の 庁 指 令 が 発 行 されている・・; 又 は・・
出 願 人 は 特 許 規 則 1.221 に 基 づく 自 主 公 開 請 求 をしていない・・。
3. 適 正 な 請 求
出 願 に 関 する 審 査 延 期 を 承 認 するためには, 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 が 必 要 とされる。 審 査 延
期 請 求 が 適 正 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例 を, 延 期 請 求 が 承 認 されたことを 出 願 人 に 通 告 す
るために 使 用 することができる。
7.54.01 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 , 承 認 される
出 願 人 の 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 出 願 に 関 して 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 の 延
期 を 求 めているものは, 承 認 された。 出 願 審 査 は[2] 月 の 期 間 , 延 期 される。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 には, 審 査 延 期 請 求 日 を 挿 入 すること。
2. 括 弧 2 には, 延 期 する 月 数 を 挿 入 すること。
D. 処 分 停 止 の 終 了
一 旦 , 特 許 規 則 1.103 に 基 づく 処 分 停 止 請 求 が 承 認 されたときは, 出 願 に 関 する 処 分 は, 出
願 人 が 停 止 期 間 の 終 了 前 に, 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 を 提 出 する 場 合 を 除 き, 停 止 期 間
が 満 了 するまで 停 止 される。 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 は, 特 許 商 標 庁 の 適 切 な 職 員 がそ
れに 関 する 処 分 をしたときに 有 効 となる。 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 が 出 願 を 適 正 に 特 定
209

しており,また, 特 許 商 標 庁 がその 請 求 に 関 する 処 分 をするときに 停 止 期 間 が 満 了 していな
い 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 停 止 を 終 了 し, 出 願 を 審 査 官 の 処 理 予 定 表 に 入 れる。 次 の 様 式 文 例
を 使 用 した 承 認 書 が, 出 願 人 に 送 付 されなければならない。
7.54.02 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 , 認 められる
出 願 人 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 特 許 規 則 1.103 に 基 づく 処 分 停 止 の 終 了 を 求 めている
ものは, 承 認 された。 処 分 の 停 止 は,この 通 知 の 郵 送 日 をもって 終 了 した。
審 査 官 ノート:
括 弧 1 には, 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 の 提 出 日 を 挿 入 すること。
II. 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 場 合
特 許 商 標 庁 の 発 意 による 処 分 停 止 は, 可 能 な 場 合 は 回 避 されるべきであるが,その 理 由 は,
当 該 停 止 は, 審 査 の 遅 延 をもたらし, 出 願 係 属 を 増 加 させ,また, 特 許 の 有 効 存 続 期 間 の 短
縮 , 又 は 逆 にその 停 止 に 起 因 する 特 許 存 続 期 間 の 延 長 又 は 調 整 をもたらす 可 能 性 があること
にある。 一 旦 , 処 分 停 止 が 開 始 された 場 合 は, 処 分 停 止 は, 停 止 を 開 始 する 理 由 が 今 では 存
在 していないときは, 停 止 期 間 が 満 了 していない 場 合 であっても 直 ちに 解 除 されなければな
らない。
特 許 規 則 1.103(e)は, 特 許 商 標 庁 が 自 らの 発 意 によって 出 願 に 関 する 処 分 を 停 止 する 場 合 は,
特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 通 告 するよう 規 定 している。 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 処 分 停 止 の 全 て
は, 最 長 6 月 の 期 間 に 限 定 される。MPEP§709.01 及 び MPEP 第 2300 章 に 記 載 されているよう
に, 審 査 官 は 自 らの 発 意 により, 特 許 商 標 庁 による 処 分 について 最 長 6 月 までの 停 止 を 認 め
ることができる。 停 止 の 通 告 は, 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 各 処 分 停 止 に 関 して,それが 第 2
回 目 の 又 はその 後 の 停 止 の 場 合 であっても, 出 願 人 に 通 告 されなければならず,また, 停 止
期 間 ( 最 長 6 月 )を 含 んでいなければならない。 停 止 期 間 が 満 了 したときは, 審 査 官 は,その
出 願 について 手 続 を 開 始 するか, 又 はその 実 体 に 関 して 処 分 をするための 全 ての 可 能 性 を 評
価 しなければならない。 例 えば,6 月 間 待 機 した 後 でもなお 参 照 事 項 が 入 手 できない 場 合 に
は, 審 査 官 は, 新 たな 情 報 源 を 発 見 するよう 努 めるか, 又 は 拒 絶 するために 使 用 することが
できる 他 の 参 照 事 項 を 発 見 するための 調 査 を 更 新 するようにしなければならない。 特 別 な 事
情 において, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 が 必 要 な 場 合 は, 審 査 官 は TC の 長 の 承 認 (MPEP§1003
参 照 )を 得 て, 停 止 期 間 ( 最 長 6 月 )を 有 する 別 途 の 停 止 通 告 を 作 成 しなければならない。 第 2
回 目 又 はその 後 の 停 止 についての 通 告 は TC の 長 によって 署 名 されなければならない。
特 許 規 則 1.103(f)に 基 づく 停 止 は,3640 作 業 グループの TC 長 が 決 定 する。
次 の 様 式 文 例 が, 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 停 止 処 分 に 関 する 指 令 において 使 用 されなければ
ならない。
7.52 処 分 の 停 止 , 新 たな 参 照 事 項 待 ち
この 出 願 の 審 査 に 関 する 参 照 事 項 がまもなく 入 手 される。 査 定 系 審 査 手 続 はこの 書 状 の 郵 送
日 から[1] 月 間 停 止 される。 停 止 期 間 が 満 了 したとき, 出 願 人 は 出 願 の 状 態 について 照 会 すべ
きである。
審 査 官 ノート:
1. 最 長 停 止 期 間 は 6 月 である。
210

2. 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 の 全 ては,TC の 長 が 承 認 しなければならない。MPEP§1003 参
照 。
3. TC の 長 の 署 名 は, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 を 承 認 する 書 状 の 上 に 表 示 されなければな
らない。
7.53 処 分 の 停 止 ,インターフェアレンスの 可 能 性
全 てのクレームが 許 可 可 能 である。ただし,インターフェアレンスの 可 能 性 があるので, 査
定 系 審 査 手 続 はこの 書 状 の 郵 送 日 から[1] 月 間 停 止 される。 停 止 期 間 が 満 了 したとき, 出 願 人
は 出 願 の 状 態 について 照 会 すべきである。
審 査 官 ノート:
1. 最 長 停 止 期 間 は 6 月 である。
2. 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 の 全 ては,TC の 長 が 承 認 しなければならない。MPEP§1003 参
照 。
3. TC の 長 の 署 名 は, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 を 承 認 する 書 状 の 上 に 表 示 されなければな
らない。
( 様 式 省 略 )
709.01 同 一 の 出 願 人 による 又 は 同 一 の 譲 受 人 により 所 有 される 重 複 する 出 願 [R-3]
審 査 官 は, 出 願 人 によって 提 起 された 問 題 が 同 一 出 願 人 に 係 る 当 事 者 系 手 続 において 特 許 商
標 庁 に 係 属 しているときは,これを 査 定 系 の 問 題 として 検 討 することができない。Ex parte
Jones, 1924 C.D. 59, 327 O.G. 681 (Comm'r Pat. 1924) 参 照 。
このため, 同 一 発 明 者 による, 重 複 するクレームを 含 む 複 数 の 出 願 の 1 がインターフェアレ
ンス 手 続 に 入 った 場 合 は, 以 前 の 実 務 としては,Ex parte McCormick, 1904 C.D. 575, 113 O.G.
2508 (Comm'r Pat. 1924)に 従 い,インターフェアレンス 手 続 に 入 っていない 出 願 に 関 する 特
許 商 標 庁 の 処 分 を 停 止 することであった。
しかしながら,それより 良 い 実 務 は,インターフェアレンスに 入 っている 他 の 出 願 に 関 連 す
る 出 願 のクレームをインターフェアレンスのカウントから 除 外 し,かつ, 当 該 クレームが 外
の 出 願 において 抹 消 されない 場 合 は, 当 該 出 願 に 関 する 手 続 をインターフェアレンスにおけ
る 優 先 性 についての 最 終 決 定 まで 停 止 するということであると 思 われる。MPEP 第 2300 章 参
照 。
他 方 において, 出 願 人 が 外 の 出 願 の 審 査 手 続 を 希 望 し,かつ,それを 支 持 する 有 効 な 理 由 を
提 示 する 場 合 は, 審 査 手 続 は 継 続 されるべきである。Ex parte Bullier, 1899 C.D. 155, 88
O.G. 1161 (Comm'r Pat. 1899); In re Seebach, 88 F.2d 722, 33 USPQ 149 (CCPA 1937); In
re Hammell, 332 F.2d 796, 141 USPQ 832 (CCPA 1964)。MPEP§804.03 参 照 。
211

710 応 答 期 間
特 許 法 第 133 条 出 願 手 続 の 遂 行 期 間
庁 指 令 であって,その 通 知 が 与 えられた 又 は 郵 送 されたものから 6 月 以 内 に, 又 はそれより
短 い, 当 該 庁 指 令 において 長 官 によって 定 められている 30 日 以 上 の 期 間 内 に, 出 願 人 が 出 願
手 続 をしないときは,その 出 願 は 当 事 者 によって 放 棄 されたものとみなされるが,ただし,
当 該 遅 滞 が 避 けられなかったことが, 長 官 が 納 得 するように 証 明 されたときは,この 限 りで
ない。
特 許 法 第 267 条 政 府 による 出 願 についての 手 続 期 間
第 133 条 及 び 第 151 条 の 規 定 に 拘 らず, 長 官 は 手 続 をするための 期 間 を 3 年 に 延 長 すること
ができるが,ただし, 出 願 が 合 衆 国 の 財 産 になっており,かつ, 政 府 の 該 当 する 省 又 は 機 関
の 長 が 長 官 に 対 し,そこに 開 示 されている 発 明 は 合 衆 国 の 軍 備 又 は 防 衛 のために 重 要 である
ことを 証 明 していることが 条 件 とされる。
審 判 請 求 がされた, 又 は 裁 判 所 の 再 審 理 が 求 められた 場 合 の 応 答 期 間 については,MPEP 第
1200 章 を 参 照 のこと。
特 許 法 第 267 条 に 基 づく 期 間 延 長 は,3640 作 業 グループの 技 術 センター 長 によって 決 定 され
る。
710.01 法 定 期 間 [R-3]
特 許 規 則 1.135 期 間 内 における 応 答 の 不 履 行 による 放 棄
(a) 特 許 出 願 の 出 願 人 が§1.134 及 び§1.136 に 基 づいて 定 められている 期 間 内 に 応 答 しなか
ったときは, 庁 指 令 が 別 段 の 指 示 をしている 場 合 を 除 き,その 出 願 は 放 棄 されたものとなる。
(b) (a)の 規 定 による 放 棄 からそれを 救 済 するための 出 願 の 手 続 は,その 出 願 の 条 件 が 要 求 す
る 完 全 かつ 適 切 な 応 答 を 含 んでいなければならない。 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 容 認 若 しく
は 容 認 の 拒 絶 , 又 は 最 終 庁 指 令 に 応 答 していない 補 正 , 又 はその 関 連 手 続 は, 出 願 を 放 棄 か
ら 救 済 する 作 用 を 有 さない。
(c) 出 願 人 による 応 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり,また, 実 質
的 に 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての 考 慮 , 又 は 一 部 の 要
求 の 遵 守 が 不 注 意 に 欠 落 している 場 合 は, 出 願 人 は,その 脱 漏 を 提 供 するために,§1.134
に 基 づく 応 答 のための 新 たな 期 間 が 与 えられる。
庁 指 令 に 対 する 最 長 の 応 答 期 間 は 6 月 である。 特 許 法 第 133 条 。 現 状 では, 殆 ど 全 ての 事 件
に 関 して, 短 縮 された 期 間 が 使 用 されている。MPEP§710.02(b) 参 照 。
特 許 規 則 1.135 は, 特 許 規 則 1.134 に 基 づく 庁 指 令 において 定 められている 期 間 又 は 特 許 規
則 1.136 に 基 づいて 延 長 されている 期 間 内 に 応 答 がされなかった 場 合 は,その 出 願 は, 庁 指
令 が 別 段 の 指 示 をしているときを 除 き, 放 棄 されると 規 定 している。
特 許 規 則 1.135(b)は,(A) 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 容 認 若 しくは 容 認 の 拒 絶 又 はその 関 連
手 続 は, 出 願 を 放 棄 から 救 済 する 作 用 を 有 さないこと, 及 び(B) 最 終 庁 指 令 に 応 答 していな
い 補 正 又 はその 関 連 手 続 は, 出 願 を 放 棄 から 救 済 する 作 用 を 有 さないことを 明 示 している。
特 許 規 則 1.135(c)は 修 正 され, 出 願 人 が 先 の 応 答 についての 脱 漏 を 補 うことができる 非 法 定
期 限 ( 一 般 に 1 月 )の 提 供 に 関 する 実 務 を 変 更 した。 現 行 実 務 では, 審 査 官 は, 出 願 人 が 放 棄
を 回 避 するために, 先 の 応 答 についての 脱 漏 を 補 わなければならない 短 縮 法 定 期 間 ( 一 般 に 1
月 )を 設 定 することができる。
212

特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 先 の 実 務 は, 出 願 人 が 先 の 応 答 についての 脱 漏 を 補 うことができ
る 期 限 を 設 定 するものであった。 脱 漏 を 補 うことの 不 履 行 は, 先 の 応 答 について 定 められた
期 日 に 出 願 の 放 棄 を 生 じた。 期 限 内 ではあるが, 先 の 応 答 について 定 められた 期 日 を 超 えて
される 新 規 出 願 は,それら 両 出 願 の 同 時 係 属 の 欠 落 のために, 特 許 権 の 喪 失 を 生 じさせる 可
能 性 があった。
特 許 規 則 1.135(c)は, 現 在 では 審 査 官 に 対 し, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 であって, 不 注 意
な 脱 漏 を 除 いては 実 質 的 に 完 全 なものを, 放 棄 を 回 避 するための 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規
則 1.135 に 基 づく 十 分 な 応 答 として 受 理 する 権 限 を 与 えている。 応 答 するための 誠 実 な 試 み
が 出 願 の 実 体 事 項 に 関 する 処 分 を 排 除 する 不 注 意 な 脱 漏 を 含 んでいる( 例 えば, 補 正 書 が 署 名
されていない 若 しくは 不 適 切 に 署 名 されている, 又 は 特 許 規 則 1.16(h),(i) 若 しくは(j)に
より 追 加 手 数 料 を 必 要 とする 追 加 クレームを 伴 う 補 正 書 を 提 出 している) 場 合 は, 審 査 官 は,
その 応 答 は 放 棄 を 回 避 する 上 で, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づき 十 分 であると
考 え,また, 出 願 人 に 対 し,その 脱 漏 を 更 正 する( 例 えば, 副 本 若 しくは 承 認 書 を 提 供 する,
又 は 追 加 のクレーム 手 数 料 を 提 出 する, 又 はクレームを 抹 消 し, 手 数 料 の 納 付 が 不 要 になる
ようにする)ために,1 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 えることができる。 脱 漏 部 分 の 適 時 提 出 の 不 履
行 は, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づく 放 棄 を 生 じさせる。 特 許 規 則 1.136(a) 又
は(b)に 基 づく 期 間 延 長 を 受 けることができるが,ただし, 短 縮 法 定 期 間 を 設 定 した 指 令 に 別
段 の 表 示 があるときはこの 限 りでない。
応 答 するための 誠 実 な 試 みが, 出 願 の 実 体 に 関 する 処 分 を 排 除 しない 脱 漏 ( 例 えば, 応 答 が 拒
絶 又 は 異 論 に 対 処 していない) 場 合 は, 審 査 官 は, 応 答 における 不 備 についての 要 求 を 放 棄 す
ることができる。 審 査 官 は, 脱 漏 部 分 の 主 題 である 拒 絶 , 異 論 又 は 要 求 を 反 復 し,かつ, 最
終 とすることができる。 従 って, 非 最 終 指 令 に 対 する 応 答 であって, 誠 実 なものであるが,
脱 漏 を 含 んでいるものは, 次 のようにして 処 理 することができる。(A) 庁 指 令 であって,そ
の 応 答 を 実 体 事 項 に 関 しては 処 理 しないが, 出 願 人 に 対 して, 放 棄 を 回 避 するために, 脱 漏
部 分 の 提 供 を 要 求 するものを 発 出 すること, 又 は(B) 庁 指 令 であって,その 応 答 を 実 体 事 項
に 関 しては 処 理 する(また, 出 願 人 に 対 して, 放 棄 を 回 避 するために, 脱 漏 部 分 の 提 供 を 要 求
することもできる)ものを 発 出 すること。
最 後 に,1 月 の 短 縮 法 定 期 間 が, 先 の 応 答 についての 脱 漏 部 分 を 補 うために 出 願 人 に 与 えら
れるか 否 かは, 審 査 官 の 裁 量 範 囲 内 にある。 審 査 官 が, 欠 落 が 不 注 意 によるものでない( 例 え
ば, 出 願 人 が, 適 切 な 応 答 を 提 出 するための 追 加 期 間 を 得 るために 又 は 出 願 の 審 査 を 遅 らせ
るために, 特 許 規 則 1.135(c)の 規 定 を 濫 用 している)と 判 断 した 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人
に 対 し, 応 答 における 脱 漏 について 通 告 し,また, 先 の 応 答 における 脱 漏 は, 特 許 規 則
1.136(a)に 基 づいて 許 可 された 延 長 期 間 があるときはそれを 含 め, 先 の 指 令 に 対 する 応 答 期
間 内 に 提 出 されなければならない 旨 を 通 知 しなければならない。MPEP§714.03 参 照 。
710.01(a) 法 定 期 間 , 計 算 方 法
応 答 に 要 した 実 際 の 期 間 は, 庁 指 令 上 にスタンプされたか 印 字 された 日 付 から, 出 願 人 の 応
答 の 特 許 商 標 庁 による 受 領 日 までが 計 算 される。1 日 の 端 数 は 認 識 されず,また, 出 願 人 の
応 答 期 限 は, 庁 指 令 後 の, 指 定 された 6 月 又 はそれより 少 ない 数 の 月 の 対 応 日 である。
例 えば,11 月 30 日 の 日 付 の,3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 伴 う 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は, 次 の 2
月 28 日 ( 又 は 閏 年 の 場 合 は 29 日 )であるが, 他 面 ,2 月 28 日 付 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は
213

5 月 28 日 であって,5 月 の 末 日 ではない。Ex parte Messick, 7 USPQ 57 (Comm'r Pat. 1930)。
1 月 の 期 間 延 長 は, 応 答 期 間 を, 次 の 月 において 庁 指 令 の 日 付 に 対 応 する 日 まで 延 長 する。
例 えば,1 月 31 日 に 郵 送 され,3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 有 する 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は,4
月 30 日 である。1 月 の 期 間 延 長 が 与 えられた 場 合 は, 応 答 期 限 は 5 月 31 である。4 月 30 日
が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 であるという 事 実 は, 期 間 延 長 には 影 響 しない。 応 答 期 間 が
「1 月 」 又 はその 整 数 倍 の 期 間 以 外 によって 延 長 される 場 合 は, 延 長 を 承 認 する 者 は, 応 答
のための 延 長 期 日 が 終 了 する 日 を 示 さなければならない。
究 極 的 に 応 答 が 提 出 されない 場 合 は, 出 願 は, 応 答 期 日 が 終 了 する 日 の 真 夜 中 後 に 放 棄 され
たものとみなされる。 前 記 の 例 において,5 月 31 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でなく,
かつ,6 月 の 法 定 期 間 が 終 了 する 前 に,その 後 の 延 長 期 間 が 取 得 されていない 場 合 は, 出 願
は 6 月 1 日 に 放 棄 されることになる。6 月 1 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 であるという
事 実 は, 放 棄 日 を 変 更 しないが,その 理 由 は, 応 答 期 限 が 就 業 日 である 5 月 31 日 に 当 たるこ
とにある。 放 棄 された 出 願 の 回 収 及 び 転 送 については,MPEP§711.04(a)を 参 照 のこと。
特 許 商 標 庁 における 応 答 のための 30 日 期 間 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 及 び 連 邦 休 日 を 含 む 30 暦 日
を 意 味 する。しかしながら,その 期 間 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 終 わる 場 合 は, 応 答
は,それがその 翌 就 業 日 に 提 出 されるときは 適 時 である。 応 答 期 間 が 延 長 される 場 合 は, 延
長 された 期 間 は, 最 終 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 である 場 合 の 期 日 ではなく, 原 期 間
の 最 終 日 に 追 加 される。
庁 指 令 に 対 する 応 答 書 の 受 領 日 は, 応 答 書 上 に 示 される「 特 許 商 標 庁 日 付 」 印 で 与 えられる。
場 合 によっては, 審 査 官 の 庁 指 令 が, 法 定 応 答 期 間 の 開 始 を 決 定 しないことがある。 法 定 の
応 答 期 間 が 先 の 指 令 日 から 開 始 する 場 合 は 全 て,その 旨 の 陳 述 が 含 まれていなければならな
い。
期 間 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)により 取 得 することができるので, 応 答 日 を 認 識 して 適 切 な
延 長 手 数 料 が 納 付 できるようにすることは, 出 願 人 の 責 任 である。 従 って, 応 答 期 日 は, 通
常 , 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 が 受 けられない 場 合 にのみ 記 載 される。 再 審 査 手 続 については
MPEP 第 2200 章 を 参 照 のこと。
710.02 短 縮 法 定 期 間 及 び 期 間 制 限 指 令 の 計 算 [R-3]
特 許 規 則 1.136 期 間 延 長
(a)(1) 出 願 人 が 非 法 定 期 間 内 又 は 短 縮 された 法 定 期 間 内 に 応 答 することを 要 求 される 場 合
は, 出 願 人 はその 応 答 期 間 を 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 の 満 了 又 は 応 答 のため
に 定 められた 期 間 後 5 月 の 内 , 何 れか 早 い 方 まで 延 長 することができるが,これについては,
延 長 申 請 書 及 び§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 が 提 出 されることが 条 件 とされる。ただし,
次 の 条 件 に 該 当 する 場 合 を 除 く。
(i) 出 願 人 が 庁 指 令 において 別 段 の 通 知 を 受 けていること
(ii) 応 答 が§41.41 に 従 って 提 出 される 再 答 弁 趣 意 書 であること
(iii) 応 答 が§41.47(a)に 従 って 提 出 される 口 頭 審 理 請 求 書 であること
(iv) 応 答 が§1.304 又 は§41.50 又 は§41.52 による 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審
決 に 対 するものであること, 又 は
(v) 出 願 が 係 争 事 件 (§41.101(a))に 関 連 していること
(2) 申 請 書 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が, 延 長 期 間 及 びそれに 伴 う 手 数 料 の 金 額 を 決 定 する
214

ための 日 である。 期 間 の 満 了 は, 納 付 される 手 数 料 の 金 額 によって 定 められる。 出 願 の 放 棄 (§
1.135)を 回 避 するためには, 応 答 は 期 間 延 長 の 満 了 前 に 提 出 されなければならないが, 如 何
なる 場 合 にも, 出 願 人 は, 制 定 法 によって 定 められる 最 長 期 間 の 後 に 応 答 することができず,
また, 本 項 の 規 定 を 使 用 することができるときは,(b)に 基 づく 期 間 延 長 の 承 認 を 受 けること
ができない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期 間 延 長 については
§1.304 を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を, 当 事 者 系 再 審 査
手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.956 を, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 における 係
争 事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3)を 参 照 のこと。
(3) 出 願 に 関 する 書 面 の 請 求 であって, 適 時 の 提 出 であるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申
請 を 必 要 とする 同 時 又 は 将 来 における 応 答 を, 適 切 な 長 さの 期 間 についての 延 長 請 求 を 組 み
込 んでいるものとして 処 理 することについての 授 権 であるものを 提 出 することができる。 所
要 の 手 数 料 の 全 て,§1.17 に 基 づく 手 数 料 又 は 期 間 延 長 に 関 する 所 要 の 手 数 料 の 全 てを 請 求
することについての 授 権 は, 同 時 の 又 は 将 来 における 応 答 であって, 適 時 の 提 出 であるため
には 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 として 取 り
扱 われる。§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 も, 同 時 の 応 答 であって, 適 時 の 提 出 で
あるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 と
して 取 り 扱 われる。
(b) 応 答 を,その 応 答 について 定 められている 期 間 内 に 提 出 することができず,また,(a)
の 規 定 を 利 用 することができない 場 合 は, 応 答 期 間 は, 十 分 な 理 由 があり,かつ, 指 定 され
ている 合 理 的 期 間 に 限 り 延 長 される。 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は,それに 係 る 応 答 の 提 出
期 日 以 前 に 提 出 されなければならず, 申 請 の 単 なる 提 出 は, 本 項 に 基 づく 延 長 に 影 響 を 及 ぼ
さない。 如 何 なる 場 合 にも, 延 長 が 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 を 超 える 日 を 応
答 期 日 とすることはできない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期
間 延 長 については§1.304 を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を,
当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.956 を, 特 許 審 判 インターフェアレン
ス 部 における 係 争 事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3)を 参 照 の
こと。 本 条 に 基 づく 請 求 には,§1.17 に 基 づく 申 請 手 数 料 が 添 付 されなければならない。
(c) 出 願 人 が「 許 可 可 能 通 知 」によって, 出 願 が 他 の 点 では 許 可 を 受 けられる 状 態 にある 旨
の 通 知 を 受 けた 場 合 において, 次 に 掲 げる 期 間 は,それが「 許 可 可 能 通 知 」において, 又 は
「 許 可 可 能 通 知 」の 郵 送 日 を 有 する 庁 指 令 において 定 められているときは, 延 長 することが
できない。
(1) §1.63 を 遵 守 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するための 期 間
(2) §1.85(c)に 基 づいて 正 式 な 図 面 を 提 出 するために 定 められている 期 間 , 及 び
(3) §1.809(c)に 基 づいて 寄 託 をするために 定 められている 期 間
特 許 規 則 1.136 は, 特 許 出 願 に 関 して 手 続 を 取 るための 期 間 の 延 長 に 対 して 手 数 料 を 請 求 す
ることを 特 許 商 標 庁 長 官 に 命 じている 特 許 法 第 41 条 (a)(8)を 施 行 するものである。
特 許 規 則 1.136( 特 許 法 第 133 条 )に 基 づいて, 出 願 人 に 30 日 以 上 6 月 未 満 の 短 縮 期 間 中 に 応
答 することを 要 求 することができる。 短 縮 された 応 答 期 間 が 使 用 される 若 干 の 状 況 は,MPEP
§710.02(b)に 記 載 されている。
それ 以 外 の 事 情 , 例 えば,コピーされた 特 許 クレームの 拒 絶 ,においては, 審 査 官 は 出 願 人
に 対 し, 指 定 した 日 以 前 に 応 答 することを 要 求 することができる。これらは, 期 間 制 限 指 令
215

として 知 られており, 特 許 法 第 2 条 及 び 第 3 条 の 権 限 に 基 づいて 確 立 されている。 期 限 が 設
定 される 状 況 の 一 部 は,MPEP§710.02(c)に 示 されている。 期 間 制 限 の 要 求 は,それが 要 求 さ
れる 場 合 は, 大 文 字 で 印 字 されなければならない。
短 縮 応 答 期 間 の 表 示 は, 指 令 をざっと 見 る 人 が 容 易 に 理 解 できるようにするために, 短 縮 応
答 期 間 が 設 定 されている 指 令 に 係 る 全 ての 書 面 の 最 初 のページに 目 立 つように 記 載 されなけ
ればならない。
短 縮 法 定 期 間 は, 出 願 人 が 庁 指 令 によって 別 段 の 通 知 を 受 けている 場 合 を 除 き, 特 許 規 則
1.136(a)の 適 用 を 受 ける。 期 間 延 長 の 論 議 については MPEP§710.02(e)を 参 照 のこと。 査 定
系 再 審 査 手 続 については MPEP 第 2200 章 を,また, 当 事 者 系 再 審 手 続 については 第 2600 章 を
参 照 のこと。
710.02(b) 短 縮 法 定 期 間 : 使 用 される 状 況 [R-3]
特 許 法 第 133 条 により 与 えられる 権 限 に 基 づいて,USPTO 長 官 は, 審 査 官 が 全 ての 手 続 に 関
して 短 縮 法 定 期 間 を 設 定 することを 命 じている。 使 用 される 短 縮 法 定 期 間 の 長 さは, 要 求 さ
れる 応 答 の 種 類 に 依 存 する。 応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 に 関 する 若 干 の 具 体 例 を 下 に 記 す。
これらの 期 間 は, 特 別 な, 稀 に 生 じる 事 由 の 下 では 変 更 することができる。
短 縮 法 定 期 間 は,30 日 を 下 回 ることができない( 特 許 法 第 133 条 )。
1 月 (30 日 を 下 回 らない)
(A) 種 の 限 定 又 は 選 択 のみ( 実 体 に 関 する 手 続 なし)を 求 める 要 求 ....MPEP§809.02(a) 及 び
§817 参 照 。
(B) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 の 応 答 が, 誠 実 なものであるが, 不 注 意 な 脱 漏 を 含 んでい
る 場 合 は, 審 査 官 は,その 脱 漏 を 訂 正 するために,1 月 (30 日 を 下 回 らない)の 短 縮 法 定 期 間
を 設 定 することができる....MPEP§710.01 及 び§714.03 参 照 。
2 月
(A) 終 結 したインターフェアレンス 手 続 の 勝 者 が, 応 答 されていない 庁 指 令 に 対 して 応 答 す
ること....MPEP 第 2300 章 参 照 。
インターフェアレンス 手 続 の 終 了 後 に 勝 者 の 出 願 が, 応 答 されていない 庁 指 令 , 最 終 拒 絶 通
知 又 はその 他 の 処 分 を 含 んでいる 場 合 は, 主 任 審 査 官 がこの 事 実 を 出 願 人 に 通 知 する。この
場 合 , 庁 指 令 に 対 する 応 答 は, 当 該 通 知 の 日 から 始 まる 短 縮 法 定 期 間 内 にすることが 求 めら
れる。Ex parte Peterson, 49 USPQ 119, 1941 C.D. 8, 525 O.G. 3 (Comm'r Pat. 1941) 参
照 。
(B) クウェイル 審 判 事 件 による 庁 指 令 に 応 答 すること....MPEP§714.14 参 照 。
出 願 が, 明 細 書 の 訂 正 , 新 たな 宣 誓 供 述 書 等 の 様 式 事 項 を 除 き, 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にある
ときは, 出 願 は 特 別 なものとみなされ, 様 式 事 項 の 訂 正 を 求 める 指 令 が 迅 速 に 発 出 される。
当 該 指 令 には, 実 体 についての 手 続 が Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r
Pat. 1935)の 審 決 に 従 って 終 了 している 旨 の 庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326 上 の 記 載 を 含 めなけれ
ばならない。2 月 の 短 縮 法 定 応 答 期 間 を 定 めなければならない。
(C) 不 当 な 数 のクレームによる 拒 絶 - 他 に 拒 絶 理 由 がない......MPEP§2173.05(n) 参 照 。
216

3 月
実 体 に 関 する 庁 指 令 に 対 して 応 答 する 場 合
応 答 期 間 の 再 開
参 照 事 項 引 用 文 が 不 正 確 であるか, 又 は 庁 指 令 がそれ 以 外 の 不 備 を 含 んでおり,この 誤 りに
ついて, 庁 指 令 の 郵 送 日 から 1 月 以 内 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 がされた 場 合 は, 特 許 商 標
庁 は,その 誤 りが 訂 正 された 日 から, 前 に 設 定 された 応 答 期 間 を 再 開 するが,ただし, 出 願
人 がそのように 要 求 することを 条 件 とする。MPEP§710.06 参 照 。
710.02(c) 指 定 期 間 : 適 用 される 状 況 [R-3]
一 定 の 状 況 においては, 出 願 人 が 何 らかの 手 続 をとるための 期 間 を, 審 査 官 が 指 定 すること
があり, 出 願 人 が 指 定 された 手 続 を 時 宜 を 得 てとらないときは, 放 棄 以 外 の 結 果 を 生 じる。
手 続 をとるために 指 定 期 限 を 定 める 状 況 は 次 のとおりである。
(A) 公 衆 の 一 員 が 特 許 規 則 1.14(a)に 基 づいて 出 願 の 閲 覧 を 申 請 する 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,
閲 覧 申 請 を 許 可 することに 対 する 異 議 申 立 及 びそれが 拒 否 されるべき 理 由 を 陳 述 するための
指 定 期 間 ( 通 常 3 週 間 )を 出 願 人 に 与 えることができる。 時 宜 を 得 て 応 答 をしないことは,( 係
属 中 であると 推 定 して) 出 願 の 手 続 に 影 響 しないが, 出 願 人 による 異 議 が 勘 案 されることなく
特 許 商 標 庁 が 閲 覧 申 請 に 対 して 決 定 することになる。MPEP§103 参 照 。
(B) 情 報 開 示 陳 述 書 が, 特 許 規 則 1.97 に 定 めた 要 件 ( 提 出 時 を 基 礎 とする, 特 許 規 則 1.97(e)
に 基 づく 手 数 料 又 は 陳 述 についての 要 件 を 含 む)を 満 たしているが, 特 許 規 則 1.98 の 内 容 要
件 の 一 部 が 過 失 により 欠 落 している 場 合 は, 審 査 官 は, 情 報 開 示 陳 述 書 を 完 成 させるための
1 月 の 期 間 を 定 めることができる。 適 時 に 遵 守 しないことは, 出 願 の 放 棄 を 生 じるものでは
ないが,その 情 報 開 示 陳 述 書 は, 検 討 されなかった 不 遵 守 の 情 報 として 出 願 ファイルに 入 れ
られる。MPEP§609.05(a) 参 照 。
(C) 出 願 が, 限 定 要 求 の 否 認 を 含 み,それ 以 外 の 点 で 特 許 付 与 可 能 である 場 合 は, 出 願 人 に,
選 択 しなかった 発 明 又 は 種 に 対 するクレームを 取 り 消 すか 若 しくはその 他 の 適 切 な 手 続 (す
なわち, 特 許 規 則 1.144 にいう 限 定 要 求 に 対 する 否 認 申 請 )をするための, 指 定 期 間 ( 例 とし
て 1 月 の 期 間 )を 与 える。 特 許 規 則 1.144 にいう 申 請 書 が 時 宜 を 得 て 提 出 されない( 又 は 非 選
択 発 明 又 は 非 選 択 種 に 対 するクレームを 取 り 消 さない)ことは,その 出 願 に 放 棄 を 生 じさせる
ものではなく, 非 選 択 発 明 又 は 非 選 択 種 に 対 するクレームを 取 り 消 す 権 限 が 与 えられたもの
として 取 り 扱 われ, 出 願 は 特 許 付 与 に 至 る。 特 許 規 則 1.141 及 び 1.144, 並 びに MPEP§821.01
及 び§821.04(a) 参 照 。
(D) 特 許 規 則 41.202(c)の 一 部 は,インターフェアレンスのためにクレームを 提 案 すること
に 関 して, 次 の 通 り 規 定 している:
審 査 官 は 出 願 人 に 対 し,インターフェアレンスを 生 じさせるために,クレームを 追 加 するこ
とを 要 求 することができる。 審 査 官 が 設 定 した 期 間 (1 月 以 上 )にその 要 求 を 見 たさいないこ
とは,クレームの 主 題 に 関 する 優 先 権 を 容 認 することになる。
提 案 されたクレーを 適 時 に 提 出 しないことによっては,その 出 願 の 放 棄 は 生 じないが,その
クレームの 主 題 に 関 する 優 先 権 の 出 願 人 による 容 認 として 処 理 される。MPEP 第 2300 章 参 照 。
指 定 された 手 続 をとらないことによって 放 棄 が 生 じる( 例 えば, 先 の 審 判 請 求 趣 意 書 における
欠 陥 を 訂 正 した 新 たな 完 全 な 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 すること) 場 合 は, 指 定 された 手 続 をとる
217

ための 期 間 が 設 定 されなければならない。 出 願 の 状 態 が, 当 該 手 続 は 特 許 規 則 1.136 に 基 づ
く 延 長 期 間 の 適 用 を 受 けない 旨 を 要 求 している 場 合 は, 庁 指 令 は, 特 許 規 則 1.136( 又 は
1.136(a))の 規 定 は 手 続 をとるための 期 間 には 適 用 されない 旨 を 明 示 しなければならない(す
なわち, 指 定 期 限 は 単 に, 特 許 規 則 1.136 に 基 づく, 応 答 期 間 を 延 長 する 可 能 性 を 排 除 する
ために 設 定 されるべきではない)。
710.02(d) 短 縮 法 定 応 答 期 間 と 指 定 期 限 の 相 違 [R-3]
審 査 官 及 び 出 願 人 は, 特 定 の 手 続 のための 指 定 期 間 と 特 許 法 第 133 条 に 基 づく 短 縮 法 定 応 答
期 間 とが 異 なることを 理 解 しなくてはならない。
(A) 指 定 期 間 内 に 特 定 の 手 続 をとらなかったことに 伴 う 罰 則 は,その 特 定 事 項 についての 権
利 の 喪 失 である( 例 として, 提 案 されたクレームの 写 しを 適 時 に 提 出 しなかったときは,その
結 果 として 関 連 する 主 題 の 権 利 の 部 分 放 棄 となる)。 他 方 , 特 許 法 第 133 条 に 基 づいて 定 める
法 定 期 間 内 に 応 答 しなかったときは,その 結 果 として 出 願 全 体 の 放 棄 となる。 出 願 放 棄 に 対
しては, 上 訴 できないが, 遅 延 が 避 けられないものであった( 特 許 規 則 1.137(a)) 又 は 故 意 で
なかった( 特 許 規 則 1.137(b)) 場 合 は, 回 復 申 請 が 認 められる。
(B) 指 定 される 期 間 又 は 期 限 は, 特 許 法 第 133 条 に 基 づく 短 縮 法 定 期 間 ではないので, 特 許
商 標 庁 は, 特 許 法 第 133 条 に 指 定 されている 最 低 30 日 より 短 い 手 続 期 間 ( 又 は 期 限 )を 指 定 す
ることができる。MPEP§103 参 照 。
(C) 出 願 人 が 指 定 期 日 から 1 日 又 は 2 日 後 に 応 答 した 場 合 において, 納 得 できるように 説 明
された 場 合 は, 審 査 官 はその 遅 延 を 免 責 することができる。 審 査 官 は, 遅 延 理 由 がその 応 答
から 明 らかでない 場 合 は,その 裁 量 を 用 いて 遅 延 についての 説 明 を 要 求 することができる。
特 許 法 第 133 条 に 基 づく 短 縮 法 定 期 間 が 付 されている 出 願 に 関 する 1 日 遅 れの 応 答 は, 如 何
なる 弁 明 があろうとも, 放 棄 を 生 じる。 特 許 法 第 133 条 に 基 づく 法 定 期 間 の 延 長 は 特 許 規 則
1.136 に 基 づいて 取 得 することができるが,ただし,その 延 長 は, 庁 指 令 の 日 から 6 月 の 法
定 期 間 を 超 えないことが 条 件 とされる( 特 許 法 第 133 条 )。
特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 に 関 する 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 するための 2
月 の 期 間 ( 特 許 規 則 41.37(a)), 及 び 欠 陥 のある 審 判 請 求 趣 意 書 の 不 備 を 訂 正 するために 新 た
な 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 するための 1 月 の 期 間 ( 特 許 規 則 41.37(d))は, 期 間 ではあるが, 特
許 法 第 133 条 によって 設 定 される( 短 縮 された) 法 定 応 答 期 間 ではない。 従 って,これらの 期
間 は, 別 段 の 規 定 がないときは, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 5 月 まで 延 長 することができ,
例 外 的 な 状 況 においては, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づいて 更 に 延 長 することができる(すなわ
ち,これらの 期 間 は, 特 許 法 第 133 条 において 設 定 されている 6 月 の 最 長 期 間 の 適 用 を 受 け
る 法 定 期 間 ではない)。 更 に, 特 許 規 則 41.37(a)( 又 は(d))に 定 められている 期 間 内 に 審 判 請
求 趣 意 書 ( 又 は, 新 たな 審 判 請 求 趣 意 書 )が 提 出 されないときは, 審 判 請 求 の 却 下 が 生 じる。
審 判 請 求 の 却 下 は 放 棄 を 生 じるが, 許 可 されたクレームがあるときはこの 限 りでなく(MPEP
§1215.04),その 場 合 は, 審 査 官 は, 許 可 されなかったクレームを 抹 消 して 出 願 を 許 可 しな
ければならない。
「 出 願 の 欠 落 部 分 を 提 出 すべき 旨 の 通 知 」に 対 する 2 月 の 応 答 期 間 は, 特 許 法 第 133 条 の 適
用 を 受 ける 法 定 期 間 としては,その 通 知 上 には 表 示 されない。 従 って, 特 許 規 則 1.136(a)に
基 づい 5 月 までの 期 間 延 長 , 該 当 する 場 合 は,それに 続 く, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 追 加
期 間 が 許 可 される。
218

710.02(e) 期 間 延 長 [R-3]
特 許 規 則 1.136 期 間 延 長
(a)(1) 出 願 人 が 非 法 定 又 は 短 縮 された 法 定 期 間 内 に 応 答 することを 要 求 される 場 合 は, 出 願
人 はその 応 答 期 間 を 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 の 満 了 又 は 応 答 のために 定 めら
れた 期 間 後 5 月 の 内 , 何 れか 早 い 方 まで 延 長 することができるが,これについては, 期 間 延
長 申 請 書 及 び§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 提 出 が 条 件 とされる。ただし, 次 に 該 当 す
る 場 合 を 除 く。
(i) 出 願 人 が 庁 指 令 によって 別 段 の 通 知 を 受 けている。
(ii) 応 答 が§41.41 に 従 って 提 出 される 再 答 弁 趣 意 書 である。
(iii) 応 答 が§41.47(a)に 従 って 提 出 される 口 頭 審 理 請 求 書 である。
(iv) 応 答 が§1.304 又 は§41.50 又 は 又 は§41.52 による 特 許 審 判 インターフェアレンス 部
の 審 決 に 対 するものである。 又 は
(v) 出 願 が 係 争 事 件 (§41.101(a))に 関 連 している。
(2) 申 請 書 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が, 延 長 期 間 及 びそれに 伴 う 手 数 料 の 金 額 を 決 定 する
ための 日 である。 期 間 の 満 了 は, 納 付 される 手 数 料 の 金 額 によって 定 められる。 出 願 の 放 棄 (§
1.135)を 回 避 するためには, 応 答 は 期 間 延 長 の 満 了 前 に 提 出 されなければならないが, 如 何
なる 場 合 にも, 出 願 人 は, 制 定 法 によって 定 められる 最 長 期 間 の 後 に 応 答 すること, 又 は,
本 項 の 規 定 を 使 用 することができる 場 合 は,(b)に 基 づく 期 間 延 長 の 承 認 を 受 けることができ
ない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期 間 延 長 については§1.304
を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を, 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関
する 期 間 延 長 については§1.956 を, 並 びに 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 における 係 争
事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3) 参 照 。
(3) 出 願 に 関 する 書 面 による 請 求 であって, 適 時 の 提 出 であるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延
長 申 請 を 必 要 とする 同 時 の 又 は 将 来 における 応 答 を, 適 切 な 長 さの 期 間 についての 延 長 請 求
を 組 み 込 んでいるものとして 処 理 することについての 授 権 であるものを 提 出 することができ
る。 所 要 の 手 数 料 の 全 て,§1.17 に 基 づく 手 数 料 又 は 期 間 延 長 に 関 する 所 要 の 手 数 料 の 全 て
を 請 求 することについての 授 権 は, 同 時 の 又 は 将 来 における 応 答 であって, 適 時 の 提 出 であ
るためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 とし
て 取 り 扱 われる。§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 も, 同 時 の 応 答 であって, 適 時 の
提 出 であるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長
申 請 として 取 り 扱 われる。
(b) 応 答 を,その 応 答 について 定 められている 期 間 内 に 提 出 することができず,また,(a)
の 規 定 を 利 用 することができない 場 合 は, 応 答 期 間 は, 十 分 な 理 由 があり,かつ, 指 定 され
ている 合 理 的 期 間 に 限 り 延 長 される。 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は,それに 係 る 応 答 の 提 出
期 日 以 前 に 提 出 されなければならず, 申 請 の 単 なる 提 出 は, 本 項 に 基 づく 延 長 に 影 響 を 及 ぼ
さない。 如 何 なる 場 合 にも, 延 長 が 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 を 超 える 日 を 応
答 期 日 とすることはできない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期
間 延 長 については§1.304 を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を,
当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.956 を, 並 びに 特 許 審 判 インターフェ
アレンス 部 における 係 争 事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3)を
参 照 。 本 条 に 基 づく 請 求 には,§1.17(g)に 基 づく 申 請 手 数 料 が 添 付 されなければならない。
219

(c) 出 願 人 が「 許 可 可 能 通 知 」によって, 出 願 が 別 段 のことがなければ 許 可 を 受 けられる 状
態 にある 旨 の 通 知 を 受 けた 場 合 は, 次 の 期 間 は,それが「 許 可 可 能 通 知 」において, 又 は「 許
可 可 能 通 知 」の 郵 送 日 以 後 に 郵 送 日 を 有 する 庁 指 令 において 定 められているときは, 延 長 す
ることができない。
(1) §1.63 を 遵 守 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するための 期 間
(2) §1.85(c)に 基 づいて 正 式 な 図 面 を 提 出 するために 定 められている 期 間 , 及 び
(3) §1.809(c)に 基 づいて 寄 託 をするために 定 められている 期 間
特 許 規 則 1.136 は, 特 定 の 状 況 における 手 続 又 は 応 答 のための 期 間 を 延 長 するのに 2 通 りの
異 なる 手 続 を 規 定 する。 特 定 の 状 況 に 適 用 することができる 手 続 は,その 状 況 に 依 存 する。
特 許 規 則 1.136(a)は 出 願 人 に 対 し, 手 続 をとるために 定 められた 期 間 の 後 5 月 までは, 期 間
延 長 申 請 書 , 及 び 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 定 める 手 数 料 を 提 出 することを 許 可 し
ているが, 次 の 場 合 は 除 かれている。
(A) 制 定 法 によって 禁 じられている 場 合
(B) 規 則 に 列 挙 されている 事 項 の 1 によって 禁 止 されている 場 合 , 又 は
(C) 出 願 人 が 庁 指 令 によって 別 段 の 通 告 を 受 けている 場 合
申 請 書 及 び 手 数 料 は, 申 請 書 で 請 求 されている, 延 長 された 応 答 期 間 内 に 提 出 されなければ
ならず,また, 応 答 の 前 に, 応 答 を 伴 って, 若 しくは 伴 わずに, 提 出 することができる。 申
請 書 及 び 手 数 料 の 提 出 は, 上 記 の 場 合 を 除 き, 納 付 される 手 数 料 の 額 に 応 じて, 手 続 をする
ための 期 間 を 5 月 まで 延 長 する。 特 許 規 則 1.136(a)は, 出 願 人 及 び 特 許 商 標 庁 によって 必 要
とされる 書 類 作 業 の 量 を 効 果 的 に 削 減 するが,その 理 由 は, 延 長 が 有 効 になるのは, 申 請 書
の 提 出 及 び 該 当 する 手 数 料 の 納 付 によってであり,かつ, 特 許 商 標 庁 による 承 認 又 は 手 続 が
条 件 とされていないこと, 並 びに 申 請 書 及 び 手 数 料 は, 応 答 を 伴 って, 又 は 伴 わずに, 提 出
できることにある。 特 許 規 則 1.136(b)は, 特 許 規 則 1.136(a)の 手 続 を 利 用 できない 場 合 に,
十 分 な 理 由 を 証 明 してする 期 間 延 長 について 規 定 している。 特 許 規 則 1.136(a)の 申 請 書 及 び
手 数 料 は 通 常 , 設 定 された 応 答 期 間 が 満 了 した 後 5 月 以 内 に 利 用 することができるが, 特 許
規 則 1.136(b)に 基 づく 理 由 のある 延 長 申 請 は, 設 定 された 応 答 期 間 内 に 提 出 しなければなら
ない。インターフェアレンス 手 続 における 期 間 の 延 長 は, 特 許 規 則 41.4(a)によって 支 配 さ
れる。
慎 重 に 留 意 されるべきことは, 主 任 審 査 官 又 は USPTO 長 官 の 何 れも, 延 長 申 請 が 提 出 されな
い 限 り, 短 縮 法 定 期 間 を 延 長 する 権 限 を 有 さないということである。 短 縮 法 定 期 間 は 法 定 の
6 月 期 間 の 限 度 内 で 延 長 を 受 けることができるが, 如 何 なる 延 長 も,その 期 間 を 6 月 を 超 え
て 延 長 するようには 作 用 しない。
応 答 期 間 の 延 長 を 求 める, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 請 求 は,それを 裏 付 ける 理 由 を 述 べ,
かつ, 特 許 規 則 1.17(g)に 基 づく 手 数 料 を 提 供 しなければならない。 当 該 延 長 は, 十 分 な 理
由 がある 場 合 に 限 り 承 認 され,また, 設 定 されている 応 答 期 間 の 終 了 前 に 提 出 されなければ
ならない。 特 許 規 則 1.136(a)による 手 数 料 の 納 付 を 伴 う 期 間 延 長 は, 審 査 官 からの 庁 指 令 の
大 部 分 に 対 して 可 能 である。 例 外 は, 次 のものを 含 む。
(A) 再 審 査 手 続 に 関 する 延 長 の 全 て( 査 定 系 再 審 査 に 関 しては 特 許 規 則 1.550(c) 及 び MPEP§
2265 を, 及 び 当 事 者 系 再 審 査 に 関 しては 特 許 規 則 1.956 及 び MPEP§2665 を 参 照 )
(B) インターフェアレンス 手 続 (ただし,インターフェアレンスのためにクレームが 示 唆 され
た 場 合 の 準 備 的 なものを 除 く) 期 間 中 の 延 長 の 全 て
220

(C) 庁 指 令 が 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 が 適 用 されない 旨 を 述 べている 特 定 の 諸 状 況 ( 例 えば,
許 可 通 知 に 対 する 応 答 , 特 許 訴 訟 に 関 連 する 再 発 行 出 願 の 場 合 , 又 は 許 可 可 能 な 状 態 にある
出 願 が 選 択 されていないクレームを 有 しており, 当 該 クレームを 抹 消 するために 期 間 が 指 定
されている), 及 び
(D) 一 定 の 手 続 をとるために 出 願 人 に 指 定 期 限 が 与 えられている 限 定 された 状 況
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 のための 手 数 料 は, 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されており,
また, 小 規 模 事 業 体 としての 資 格 を 有 する 人 又 は 企 業 に 対 しては 50%の 減 免 が 適 用 される。
特 許 規 則 1.17(a)に 項 目 別 に 記 載 されている 手 数 料 は, 累 積 的 なものである。 従 って, 出 願
人 が 1 月 の 期 間 延 長 に 対 して 特 許 規 則 1.17(a)(1)に 記 載 されている 延 長 手 数 料 を 納 付 してお
り,また,その 後 ,1 月 の 追 加 が 必 要 であると 決 定 した 場 合 は, 適 切 な 手 数 料 は, 特 許 規 則
1.17(a)(2)に 記 載 されている 金 額 から, 先 に 納 付 された 特 許 規 則 1.17(a)(1)に 記 載 されてい
る 手 数 料 を 控 除 したものである。
特 許 規 則 1.136(a)(3)は, 次 のとおり 規 定 している。
(A) 出 願 に 関 する 書 面 による 請 求 であって, 適 時 であるためには 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく
期 間 延 長 申 請 を 必 要 とする 同 時 又 は 将 来 の 応 答 を, 適 切 な 期 間 延 長 についての 期 間 延 長 申 請
を 組 み 込 んでいるものとして, 処 理 するための 授 権 であるものを 提 出 することができる。
(B) 所 要 の 全 ての 手 数 料 , 特 許 規 則 1.17 に 基 づく 手 数 料 , 又 は 所 要 の 全 ての 期 間 延 長 手 数 料
を 請 求 することについての 授 権 は, 適 時 であるために 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 の
ための 申 請 を 必 要 とする, 同 時 又 は 将 来 の 応 答 に 関 する 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 として 処 理 され
る。また
(C) 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 提 出 は, 適 時 であるために 特 許 規 則 1.136(a)
に 基 づく 期 間 延 長 のための 申 請 を 必 要 とする, 同 時 又 は 将 来 の 応 答 に 関 する 擬 制 的 期 間 延 長
申 請 として 処 理 される。
これは 実 務 における 変 更 であって, 以 前 は, 延 長 が 要 求 される 庁 指 令 に 対 する 応 答 して, 申
請 ( 期 間 延 長 を 取 得 する 意 図 を 表 明 する 何 らかの 書 面 )を 提 出 することが 要 求 されていた。
特 許 規 則 1.136(a)(3)は, 不 注 意 に 申 請 書 を 出 さなかったが, 次 のことを 実 行 していた 出 願
人 にとって, 潜 在 的 特 許 権 の 喪 失 を 回 避 する 上 での「セーフティ・ネット」である。
(A) 期 間 延 長 を 必 要 とする 応 答 を, 当 該 期 間 延 長 に 対 する 申 請 を 組 み 込 んでいるものとして
処 理 するための 請 求 書 を 前 に 提 出 していたこと
(B) 所 要 の 全 ての 手 数 料 , 特 許 規 則 1.17 に 基 づく 手 数 料 , 又 は 所 要 の 全 ての 期 間 延 長 手 数 料
を 請 求 することについての 授 権 を 前 に 提 出 していたこと, 又 は
(C) 回 答 に 添 え, 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 すること
特 許 商 標 庁 は, 処 理 の 遅 延 を 回 避 するために 期 間 延 長 が 必 要 である 庁 指 令 に 対 する 応 答 に 希
望 する 期 間 延 長 のための 申 請 書 を 含 めることを 強 く 勧 告 する。
適 切 な 申 請 書 は, 次 の 例 のような, 僅 かな 数 のセンテンスのものとすることができる。
出 願 人 はここに, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 長 官 に 対 し,_ 日 付 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 を_から_
までの_ 月 の 間 延 長 をすることを 申 請 します。 延 長 費 用 を 負 担 するための$_の 小 切 手 を 同 封
します。[ 延 長 費 用 を 負 担 するための$_を, 当 方 の 予 納 口 座 番 号 _ 宛 てに 請 求 のこと。 支 払
の 過 不 足 については, 上 記 番 号 の 予 納 口 座 に 請 求 又 は 返 金 のこと]。
特 許 規 則 1.136(a)(2)はその 一 部 において,「 申 請 書 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が 延 長 期 間 ,
及 び 延 長 期 間 に 対 応 する 手 数 料 を 決 定 する 目 的 での 日 付 である。」と 規 定 している。 従 って,
221

特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 には, 応 答 が 添 付 される 必 要 がない( 例 えば, 継 続 する 出 願
と 同 時 係 属 させるために 延 長 が 必 要 な 状 況 である 場 合 )。しかしながら, 特 許 規 則
1.136(a)(2)は, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づき,「 応 答 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避
するために, 延 長 期 間 の 満 了 前 に 提 出 されなければならない」 旨 を 明 らかにしている( 例 えば,
継 続 する 出 願 との 同 時 係 属 のみを 目 的 として 延 長 が 取 得 され, 応 答 が 提 出 されない 場 合 は,
応 答 に 関 してそのように 延 長 された 期 間 が 満 了 したとき,その 出 願 は 放 棄 されたものとなる)。
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は, 応 答 のための 延 長 期 間 内 に 提 出 されなければな
らないが,その 申 請 は 応 答 のための 原 初 の 短 縮 法 定 期 間 内 に 提 出 される 必 要 はない。 特 許 規
則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 ( 応 答 を 伴 っているか 伴 っていないかを 問 わない)が 不 十
分 な 延 長 期 間 を 要 求 しており,その 結 果 ,その 申 請 が 応 答 のためにそのように 延 長 された 期
間 外 に 提 出 されることになるが, 応 答 期 間 は 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 更 に 延 長 すること
ができ,その 結 果 , 申 請 が 応 答 のための 更 なる 延 長 期 間 内 に 提 出 されることになる 場 合 は,
特 許 商 標 庁 の 実 務 としては 単 純 に,その 期 間 延 長 申 請 を,その 申 請 を 応 答 のために 更 に 延 長
されて 期 間 内 に 提 出 されたことにするために 必 要 な 期 間 延 長 を 請 求 するものとして 取 り 扱 う
が,ただし, 申 請 又 は 出 願 が, 延 長 手 数 料 又 は 特 許 規 則 1.17 に 基 づく 手 数 料 を 予 納 口 座 宛 に
請 求 することに 関 する 授 権 を 含 んでいることが 条 件 とされる。すなわち,そのような 状 況 に
おいては, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は 単 純 に, 適 切 な 延 長 期 間 を 求 めるもの
として 解 釈 される。 例 えば,2 月 の 期 間 延 長 を 求 める 申 請 ( 及 び 所 要 の 手 数 料 )であって, 手
数 料 不 足 分 を 預 託 口 座 に 請 求 するための 授 権 を 含 んでいるものが 出 願 に 関 して 提 出 され,そ
の 時 期 がその 出 願 に 関 して 審 判 請 求 通 知 書 が 提 出 された 日 から 4 月 半 後 であった 場 合 は, 特
許 商 標 庁 の 実 務 としては,その 申 請 を,その 申 請 が 応 答 のための 延 長 期 間 内 に 提 出 されたも
のとするために 必 要 な 延 長 期 間 (3 月 )を 請 求 しているものとして 処 理 する。この 実 務 は 出 願
に 関 し, 特 許 規 則 1.136(a)(3)に 基 づく 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 として 処 理 されるべき 更 なる 応
答 ( 審 判 請 求 趣 意 書 又 は 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 )が 提 出 されない 場 合 におい
ても 適 用 される。
処 理 を 促 進 するために, 期 間 延 長 申 請 ( 又 は, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復 申 請 )であって,
それに 関 して, 応 答 の 代 りに 継 続 する 出 願 が 提 出 されるものは, 継 続 する 出 願 の 提 出 につい
て 明 示 して 言 及 しなければならず,また,その 申 請 の 承 認 及 び 継 続 する 出 願 への 出 願 日 の 付
与 があることを 条 件 とする, 先 の 出 願 の 明 示 の 放 棄 を 含 まなければならない。
出 願 人 は, 継 続 する 出 願 に 関 して 期 間 延 長 申 請 , 延 長 手 数 料 , 又 は 手 数 料 に 係 る 授 権 を 提 出
することによっては, 先 の 出 願 に 関 する 期 間 延 長 はされないことに 注 意 が 求 められる。これ
は, 期 間 延 長 申 請 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)(3)に 基 づく 擬 制 的 申 請 )は,それが 特 許 規 則 1.4
及 び 1.5 に 従 って 関 連 する 出 願 を 対 象 として 提 出 されなければならないという 理 由 による。
応 答 が, 応 答 のために 設 定 された 期 間 が 満 了 した 後 に 提 出 され,それに 申 請 書 又 は 手 数 料 が
添 付 されていない 場 合 は,その 応 答 は, 申 請 ( 特 許 規 則 1.136(a)(3)とすることができる) 及
び 該 当 する 手 数 料 が 提 出 されるまでは, 適 時 のものとしては 受 理 されない。 例 えば, 庁 指 令
が 応 答 のために 3 月 の 期 間 を 設 定 しており, 出 願 人 が 4 月 目 に 応 答 し,1 月 の 期 間 延 長 申 請
のみを 含 めている 場 合 は,その 応 答 は 手 数 料 が 提 出 されるまでは 受 理 することができない。
手 数 料 が 5 月 目 まで 提 出 されない 場 合 は, 応 答 を 適 時 のものとするためには, 第 2 月 に 対 す
る 追 加 の 延 長 手 数 料 も 必 要 となる。
特 許 規 則 1.136 に 基 づく 期 間 延 長 は, 庁 指 令 に 対 する 補 充 的 応 答 を 提 出 する 場 合 には 必 要 で
222

ないが,ただし, 完 全 な 最 初 の 応 答 がその 庁 指 令 に 対 する 応 答 として 適 時 に 提 出 されていた
ことが 条 件 とされる。
特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 が 適 用 されない 場 合 には, 特 許 規 則 1.136(b)の 規 定 による 理 由 のあ
る 期 間 延 長 が 可 能 である。そのような 延 長 は, 応 答 期 日 以 前 に 提 出 されなければならない。
当 該 請 求 の 単 なる 提 出 によっては, 延 長 は 行 われない。 当 該 申 請 に 関 する 決 定 は 全 て, 技 術
センター(TC)の 長 がするものとする。 如 何 なる 延 長 も,6 月 の 法 定 期 間 を 超 えて 延 長 する 作
用 を 有 さない。 特 許 規 則 1.136(b)( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a))に 基 づく 期 間 延 長 は, 許 可 可 能
通 知 において, 又 は 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 日 より 後 の 郵 送 日 を 有 する 庁 指 令 において 設 定 され
ている 期 間 を, 特 許 規 則 1.63 を 遵 守 する 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するために, 正 式 図 面 を 提
出 するために, 又 は 生 物 学 的 資 料 を 寄 託 するために 延 長 することに 使 用 することができない。
特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 期 間 延 長 請 求 が 正 副 2 通 提 出 され, 切 手 つき 宛 先 記 載 の 返 信 封 筒
が 添 付 されている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,その 副 本 に 行 われた 処 分 を 表 示 し,それを 封 筒 に
入 れて 速 やかに 返 送 する。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュ
アル 参 照 。この 手 続 の 利 用 は, 出 願 人 が 選 択 することができる。この 手 続 においては,その
請 求 に 対 して 行 われた 処 分 が 原 本 , 及 び 返 送 される 写 しに 注 記 されなければならない。ファ
イル 記 録 の 一 部 となる 原 本 上 の 注 記 には, 延 長 を 承 認 した 又 は 否 認 した 者 によって 署 名 がさ
れなければならず,また, 同 人 の 氏 名 及 び 職 名 が, 延 長 を 請 求 した 者 に 返 送 される 写 し 上 の
注 記 に 記 載 されていなければならない。
請 求 が 承 認 されるときは, 特 許 商 標 庁 によるその 後 の 手 続 は 必 要 でない。 請 求 が 一 部 承 認 さ
れるときは, 承 認 された 期 間 の 範 囲 が 原 本 , 及 び 返 送 されるべき 副 本 の 双 方 に 明 瞭 に 表 示 さ
れる。 請 求 が 否 認 されるときには, 否 認 の 理 由 が 原 本 , 及 び 返 送 されるべき 副 本 の 双 方 に 表
示 されるか, 又 はその 理 由 を 伝 える 正 式 の 決 定 書 が, 副 本 の 郵 送 後 速 やかに 発 送 される。
期 間 延 長 請 求 が 承 認 される 場 合 は,その 満 期 日 は, 当 初 の 満 期 日 ではなく, 指 令 上 にスタン
プ 又 は 印 字 されている 日 から 計 算 される。MPEP§710.01(a) 参 照 。 例 えば,3 月 の 短 縮 法 定 期
間 を 有 する 11 月 30 日 付 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は 2 月 28 日 ( 又 は 閏 年 の 場 合 は 29 日 )で
ある。 応 答 期 間 が 追 加 1 月 分 延 長 される 場 合 は,その 応 答 期 限 は 3 月 28 日 でなく,3 月 30
日 となる。
手 校 の 期 間 延 長 請 求 書 は, 現 在 では TC において 受 理 されなくなっている。 手 校 の 期 間 延 長 請
求 書 は, 顧 客 窓 口 に 対 してのみ 引 き 渡 すことができ,その 場 所 は 次 の 通 りである。
U.S.Patent and Trademark Office
Customer Service Window
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314
出 願 人 に 対 しては, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 に 関 して 取 られる 手 続 に 関 して,
速 やかに 通 知 されるべきであり,それによってファイル・レコードは 完 全 になる。
様 式 文 例 7.98 又 は 7.98.01 は, 応 答 が 遅 れて 提 出 されたが 期 間 延 長 の 可 能 な 場 合 に, 使 用 す
ることができる。
7.98 応 答 が 遅 延 した, 期 間 延 長 が 示 唆 される
出 願 人 の 応 答 は[1]に 特 許 商 標 庁 において 受 領 されたが,その 日 は[2]に 郵 送 された 最 終 庁 指
令 において 設 定 されている 応 答 期 間 が 満 了 した 後 である。この 出 願 は, 出 願 人 が 特 許 規 則
223

1.136(a)に 基 づき 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 についての 期 間 延 長 を 取 得 しない 場 合 は, 放 棄 さ
れることになる。
審 査 官 ノート:
特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 は 再 審 査 手 続 又 は 訴 訟 関 連 の 再 発 行 出 願 には 適 用 されないので,そ
れらの 事 件 に 関 してはこの 様 式 文 例 を 使 用 してはならない。
7.98.01 応 答 が 遅 延 した, 期 間 延 長 が 示 唆 される, 本 人 でする 手 続
出 願 人 の 応 答 は[1]に 特 許 商 標 庁 において 受 領 されたたが,その 日 は[2]に 郵 送 された 最 終 庁
指 令 に 設 定 されている 応 答 期 間 の 満 了 より 後 である。この 出 願 は, 出 願 人 が 前 記 庁 指 令 に 設
定 されている 応 答 期 間 についての 延 長 を 取 得 しない 場 合 は, 放 棄 されたものとなる。 応 答 期
間 の 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 を 提 出 することによって 取 得 することができる。
申 請 には, 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 適 切 な 手 数 料 ( 現 行 手 数 料 附 則 の 写 し 添 付 )が
添 付 されなければならない。 応 答 , 申 請 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が, 応 答 日 であり,また,
延 長 期 間 及 びそれに 対 応 する 手 数 料 を 決 定 する 上 での 日 付 でもある。 期 間 の 満 了 は, 納 付 さ
れる 手 数 料 額 によって 決 定 される。 出 願 人 には, 延 長 は 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 日 が 法 定 の 最
長 6 月 を 超 えることがないことが 通 知 される。 更 に, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は, 庁
指 令 に 設 定 されている 期 間 より 5 月 を 超 える 期 間 については, 受 けることができない。
審 査 官 ノート:
出 願 人 が 所 要 の 手 数 料 を 決 定 できるようにするために, 手 続 についての 現 行 手 数 料 附 則 の 写
しを 庁 指 令 に 同 封 すること。
I. 最 終 拒 絶 - 応 答 期 間
出 願 人 が,3 月 の 短 縮 法 定 応 答 期 間 を 設 定 した 最 終 拒 絶 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 最 初 に
応 答 し, 特 許 商 標 庁 が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 終 了 するまで 勧 告 的 指 令 を 郵 送 しない 場 合 は,
延 長 手 数 料 を 決 定 する 上 での 日 付 は, 特 許 商 標 庁 が 出 願 人 に 対 し,その 出 願 の 地 位 を 通 知 す
る 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した 日 であるが, 如 何 なる 場 合 にも, 応 答 期 間 は, 最 終 拒 絶 通 知 の 日 か
ら 6 月 を 超 えることができない。この 手 続 は, 最 終 拒 絶 通 知 に 対 する 最 初 の 応 答 に 限 って 適
用 される。 審 査 官 は, 次 の 文 言 を 各 最 終 拒 絶 に 含 めなければならない。
「この 最 終 庁 指 令 に 対 する 短 縮 法 定 応 答 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 をもって 終 了 す
るように 設 定 される。 最 初 の 応 答 がこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され,また,
勧 告 的 指 令 が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 終 了 するまで 郵 送 されない 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 勧
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 終 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)による 延 長 手 数 料 は,その 勧 告
的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。 如 何 なる 場 合 にも, 法 定 応 答 期 間 がこの 最 終 指 令 の 日 付 か
ら 6 月 より 後 に 終 了 することはない。」
例 えば, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 最 初 の 応 答 をし,また, 審 査 官 がその 最
終 拒 絶 通 知 の 郵 送 日 から 3 月 の 末 日 前 に 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 最
終 拒 絶 の 郵 送 日 から 3 月 の 末 日 に 終 了 する。そのような 場 合 において, 延 長 申 請 が 承 認 され
たときは, 応 答 期 間 の 最 終 日 は, 最 終 拒 絶 を 伴 う 庁 指 令 にスタンプ 又 は 印 字 されている 日 付
から 計 算 される。MPEP§710.01(a) 参 照 。しかしながら, 審 査 官 が 3 月 の 末 日 までに 勧 告 的 指
令 を 郵 送 しなかった 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した 日 に 終 了 し,
224

また, 期 間 延 長 手 数 料 がある 場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 することができる。
如 何 なる 場 合 にも, 法 定 応 答 期 間 が 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 後 に 満 了 することはな
い。
MPEP§706.07(f)も 参 照 のこと。
II. 最 終 拒 絶 通 知 後 に 宣 誓 供 述 書 を 提 出 するための 期 間 の 延 長
出 願 人 はしばしば, 宣 誓 供 述 書 を 提 出 するためにより 多 くの 期 間 が 必 要 であるという 理 由 を
述 べ, 期 間 延 長 を 請 求 する。そのような 請 求 が 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 場 合 において,その
期 間 延 長 請 求 を 承 認 することは, 宣 誓 供 述 書 が 現 在 必 要 である 理 由 , 及 びそれが 以 前 に 提 出
されなかった 理 由 について 質 問 する 審 査 官 の 権 利 を 害 するものではない。 出 願 人 の 証 明 が 不
十 分 なときは, 審 査 官 は 宣 誓 供 述 書 の 採 用 を 否 認 することができ,かつ,それを 提 出 するた
めの 期 間 についての 前 の 承 認 に 拘 束 されない。このような 状 況 においての 期 間 延 長 の 承 認 は,
単 に, 出 願 人 に 対 して, 宣 誓 供 述 書 を 提 出 し, 又 は 他 の 適 当 な 手 続 を 取 る 機 会 を 許 容 しつつ,
その 出 願 が 放 棄 されたことにならないようにする 働 きをするのみである。その 上 に, 出 願 を
放 棄 から 救 済 するための 手 続 は, 特 許 規 則 1.113 によって 要 求 されている 形 での 適 時 , 完 全
かつ 適 切 な 措 置 を 含 まなければならない。 出 願 の 許 可 以 外 の 目 的 での 宣 誓 供 述 書 の 容 認 若 し
くは 宣 誓 供 述 書 を 容 認 することの 拒 絶 , 又 はそれに 関 連 する 手 続 は, 出 願 を 放 棄 から 救 済 す
る 作 用 を 有 さない。
前 記 実 務 において 黙 示 されているのは, 最 終 拒 絶 後 に 提 出 される 宣 誓 供 述 書 には, 最 終 拒 絶
後 に 提 出 される 補 正 と 同 一 の 処 理 が 適 用 されるという 事 実 である。 特 許 規 則 1.116(c) 参 照 。
短 縮 法 定 期 間 内 における 応 答 提 出 の 不 履 行 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じる。
特 許 規 則 1.304 に 基 づいて 裁 判 所 に 上 訴 するための 期 間 の 延 長 は,MPEP§1216 において 論 議
される。
III. 発 行 手 数 料 納 付 後 においては 期 間 延 長 はされない
発 行 手 数 料 納 付 のための 法 定 ( 延 長 不 能 の) 期 間 は, 許 可 通 知 の 日 付 から 3 月 である( 特 許 法 第
151 条 )。 図 面 等 の 不 備 の 訂 正 , 又 は 補 充 的 若 しくは 訂 正 された 宣 言 の 提 出 が, 許 可 時 に 未 処
理 である 状 況 においては, 出 願 人 は, 様 式 PTOL-37( 許 可 可 能 通 知 )により, 当 該 不 備 につい
て 通 告 される。 特 許 規 則 1.136(a) 又 は(b)は, 当 該 不 備 を 訂 正 するために 使 用 することはで
きない。 前 記 の 3 月 期 間 内 に,そのような 不 備 は 訂 正 され,また, 発 行 手 数 料 及 び, 要 求 さ
れる 場 合 は, 公 開 手 数 料 が 納 付 されなければならない。
710.04 2 種 類 の 期 間 の 進 行 [R-3]
1 の 出 願 に 対 して 2 種 類 の 応 答 期 間 ,すなわち,その 内 の 1 は 正 規 の 法 定 期 間 によって 制 限
されているものであり, 他 はその 後 の 庁 指 令 によって 設 定 される 制 限 された 期 間 であるもの
が, 進 行 する 状 況 が 生 じることがある。 第 1 の 期 間 の 進 行 は, 査 定 系 の 期 間 制 限 のある 措 置
によって, 又 はそれに 対 する 審 判 請 求 によって 停 止 もされず, 影 響 も 受 けない。 示 唆 される
クレームを 含 む 例 外 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。
710.04(a) 特 許 クレームをコピーすること [R-3]
答 弁 されていない 記 録 上 の 拒 絶 が 存 在 する 出 願 において,そのクレーム( 複 数 )が 特 許 からコ
225

ピーされているものであり,また,それらのクレームの 全 てが 拒 絶 されている 場 合 は,その
結 果 としてその 出 願 に 関 し, 応 答 のための 2 種 の 期 間 が 進 行 する 状 況 が 生 じる。1 の 期 間 ,
すなわち, 第 1 の 期 間 は, 答 弁 されていない 記 録 上 の 拒 絶 に 関 する 正 規 の 法 定 期 間 であり,
他 方 の 期 間 は,( 最 初 の 又 は 最 終 の 何 れかの) 拒 絶 に 対 する 応 答 のために 設 定 されている 限 定
された 期 間 である。コピーされた 特 許 クレームではないクレームに 関 する, 答 弁 されていな
い 最 終 の 庁 指 令 の 日 付 が 法 定 期 間 を 支 配 する 日 付 である。Ex parte Milton, 63 USPQ 132 (P.O.
Super Exam. 1938) 参 照 。MPEP 第 2300 章 も 参 照 のこと。
710.05 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 終 了 する 期 間
特 許 法 第 21 条 出 願 日 及 び 手 続 をするための 日
*****
(b) 合 衆 国 特 許 商 標 庁 において, 手 続 をする 又 は 手 数 料 を 納 付 するための 日 又 は 最 終 日 が,
土 曜 日 , 日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区 の 連 邦 休 日 に 当 たるときは,その 翌 平 日 又 は 翌 就 業 日
にその 手 続 又 はその 手 数 料 納 付 をすることができる。
特 許 規 則 1.7 手 続 をするための 期 間 ; 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 における 満 了
(a) この 部 において 期 間 が 日 によって 指 定 されているときは, 暦 日 が 意 図 されている。 合 衆
国 特 許 商 標 庁 に 対 して 手 続 をとり 又 は 手 数 料 を 納 付 するために, 制 定 法 により, 又 はこの 部
により 若 しくは 基 づいて 指 定 された 日 又 は 最 終 日 が, 日 曜 日 , 土 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区
内 の 連 邦 休 日 に 当 たるときは,その 手 続 の 実 行 又 は 手 数 料 の 納 付 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連
邦 休 日 でない 翌 就 業 日 にすることができる。 上 訴 のための 又 は 民 事 訴 訟 開 始 のための 期 間 に
ついては,§1.304 を 参 照 のこと。
(b) 特 許 法 第 111 条 (b) 及 び§1.53(c)に 基 づく 仮 出 願 の 出 願 日 の 後 12 月 である 日 が 土 曜 日 ,
日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区 の 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 は, 未 完 の 期 間 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 又
は 連 邦 休 日 の 何 れでもない, 次 の 平 日 又 は 就 業 日 まで 延 期 されるものとする。
5U.S.C. 6103(a)に 基 づく 連 邦 休 日 は, 新 年 の 日 ,1 月 1 日 ;マーティン・ルーサー・キング
誕 生 日 ,1 月 第 3 月 曜 日 ;ワシントン 誕 生 日 ,2 月 第 3 月 曜 日 ;メモリアルデイ,5 月 最 終 月
曜 日 ; 独 立 記 念 日 ,7 月 4 日 ; 労 働 者 の 日 ,9 月 第 1 月 曜 日 ;コロンブス・デイ,10 月 第 2 月
曜 日 ; 復 員 軍 人 の 日 ,11 月 11 日 ; 感 謝 祭 ,11 月 第 4 木 曜 日 ; 及 びキリスト 降 誕 祭 ,12 月 25
日 である。 連 邦 休 日 が, 日 曜 日 に 当 たるときは, 翌 日 ( 月 曜 日 )も 連 邦 休 日 である。Exec. Order
No.10, 358, 17 Fed. Reg., 5269; 5U.S.C. 6103。
連 邦 休 日 が 土 曜 日 に 当 たるときは,その 前 日 である 金 曜 日 は 連 邦 休 日 とみなされ,その 日 は,
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は 業 務 を 行 わない(5U.S.C. 6103)。 従 って,そのような 連 邦 休 日 である 金
曜 日 , 又 は 土 曜 日 がその 期 日 である 手 続 又 は 手 数 料 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でない
その 翌 日 にその 手 続 がとられ, 又 は 手 数 料 が 納 付 された 場 合 は, 適 時 であるとみなされる。
5U.S.C. 6103(c)の 規 定 により, 大 統 領 就 任 日 (4 年 ごとの 1 月 20 日 )は,コロンビア 特 別 区
及 びその 周 辺 地 域 において 雇 用 されている「 従 業 者 の 給 料 及 び 休 暇 に 関 する 制 定 法 の 適 用 上 ,
法 律 上 の 公 的 休 日 である・・・」。それは 更 に, 大 統 領 就 任 式 の 日 が 日 曜 日 に 当 たる 場 合 は,
就 任 祝 典 のために 選 定 された 翌 日 が, 本 項 の 適 用 上 , 法 律 上 の 公 的 休 日 とみなされる 旨 を 規
定 している。 大 統 領 就 任 式 が 土 曜 日 に 当 たる 場 合 については 規 定 されていない。
補 正 書 が 法 定 期 間 の 満 了 から 1 日 又 は 2 日 後 に 提 出 される 場 合 は,その 期 間 の 最 終 日 が 土 曜
日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 であったか 否 か,また,もしそうである 場 合 には,その 補 正 書 が 提
226

出 され, 又 は 手 数 料 が 納 付 されたのが, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でない 翌 日 だったか 否
かを 確 かめる 配 慮 をしなければならない。
補 正 書 が,その 期 限 であった 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 の 翌 日 に 受 領 されたときは,ファ
イル・ラッパーに 受 領 日 が 記 載 される。それに 関 連 する 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 公 休 日 も 表 示 さ
れる。
仮 出 願 の 係 属 期 間 は, 特 許 法 第 111 条 (b) 及 び 特 許 規 則 1.53(c)に 基 づく 仮 出 願 の 出 願 日 から
12 月 である 日 が, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区 内 における 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 は,
土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でない,それに 続 く 次 の 平 日 又 は 就 業 日 まで 延 長 される。 特 許
法 第 119 条 (e)(3) 及 び MPEP§201.04(b) 参 照 。
710.06 応 答 期 間 が 新 たに 設 定 され 又 は 新 たに 開 始 される 状 況 [R-6]
参 照 事 項 の 引 用 文 が 不 正 確 である, 又 は 庁 指 令 がその 庁 指 令 に 応 答 する 出 願 人 の 能 力 に 影 響
するそのた 何 らかの 誤 りを 含 んでおり,かつ,この 誤 りが 庁 指 令 が 郵 送 された 日 から 1 月 以
内 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 された 場 合 において, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 から 請 求 があった
ときは, 先 に 設 定 されていた 応 答 期 間 を, 誤 りが 訂 正 された 日 から 進 行 するようにして 再 開
する。その 誤 りが, 庁 指 令 に 設 定 されている 応 答 期 間 内 であるが, 庁 指 令 の 日 から 1 月 より
後 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 された 場 合 において, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 から 請 求 があった
ときは, 残 存 応 答 期 間 と 実 質 的 に 等 しい 新 たな 応 答 期 間 を 設 定 する。 例 えば, 庁 指 令 が 郵 送
されてから 5 週 間 後 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 誤 りが 指 摘 された 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 新 たな 2
月 の 応 答 期 間 を 定 める。 新 たな 応 答 期 間 は, 最 低 でも 1 月 なければならず, 誤 りが 訂 正 され
た 日 から 進 行 する。 引 用 文 に 誤 りがあった 場 合 の 記 録 の 訂 正 方 法 については,MPEP§
707.05(g)を 参 照 のこと。
何 らかの 理 由 で, 庁 指 令 を 再 郵 送 することが 必 要 となった 場 合 は(MPEP§707.13),その 再 郵
送 日 が 応 答 期 間 の 始 期 を 決 定 するので, 庁 指 令 はそれに 応 じて 日 付 が 改 められなければなら
ない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
拒 絶 後 の 補 充 的 指 令 であって, 参 照 事 項 を 更 に 明 白 に 説 明 する, 又 は 理 由 を 更 に 十 分 に 述 べ
るものは, 追 加 の 参 照 事 項 が 引 用 されていない 場 合 であっても, 法 定 期 間 が 進 行 する 起 点 に
なる 新 たな 日 付 を 確 定 する。
引 用 における 誤 り 又 は 庁 指 令 の 他 の 欠 陥 が, 応 答 期 間 満 了 後 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 され
た 場 合 は,その 期 間 は 再 開 されず,また, 適 切 な 延 長 手 数 料 が 応 答 を 適 時 のものとするため
に 要 求 される。 誤 りを 訂 正 する 特 許 商 標 庁 の 書 状 には, 応 答 期 間 は, 先 の 庁 指 令 に 記 載 され
ている 期 間 に 留 まることを 注 記 する。
書 類 にスタンプする 日 付 に 関 する 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 実 務 については,MPEP§505,§512 及
び§513 を 参 照 のこと。
特 許 商 標 庁 からの 通 信 が 遅 れて 受 領 され,(A) その 理 由 が, 合 衆 国 郵 便 業 務 における 遅 延 に
ある, 又 は,(B) 郵 便 物 が 合 衆 国 特 許 商 標 庁 から 出 るのが 遅 れた( 消 印 の 日 付 がその 通 信 に 印
字 されている 郵 送 日 より 遅 い)ためである 場 合 は, 出 願 人 は, 応 答 期 間 を 再 設 定 するための 申
請 をすることができ,それは 次 の 指 針 に 従 って 考 慮 される。その 申 請 に 係 る 庁 指 令 が 技 術 セ
ンター(TC)によって 郵 送 されていた 場 合 は, 当 該 申 請 について 決 定 をする 権 限 は,その TC
の 長 に 委 嘱 されている。「PTO( 特 許 商 標 庁 ) 指 令 の 受 領 遅 延 を 理 由 として 応 答 期 間 の 再 設 定 を
求 める 申 請 」と 題 する 通 知 に 関 しては,1160 O.G. 14 (1994 年 3 月 1 日 )を 参 照 のこと。
227

I. 庁 指 令 の 受 領 遅 延 に 起 因 する 応 答 期 間 再 設 定 のための 申 請
特 許 商 標 庁 は, 先 に 設 定 した 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 が 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 か
ら 進 行 するように 再 開 するための 申 請 を 承 認 するが,ただし, 次 に 掲 げる 基 準 が 満 たされて
いることを 条 件 とする。
(A) 申 請 書 が, 通 信 用 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 から 2 週 間 以 内 に 提 出 されること
(B) 受 領 日 に, 設 定 された 応 答 期 間 の 大 部 分 が 既 に 経 過 していること( 例 えば,2 月 又 は 3 月
の 応 答 期 間 の 少 なくとも 1 月 ), 及 び
(C) 申 請 書 が 次 のものを 含 んでいること。(1) 通 信 用 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 を 証 明 す
る 証 拠 ( 例 えば, 庁 指 令 の 写 しであって,そこにスタンプされている 通 信 宛 先 における 受 領 日
を 有 するもの,( 庁 指 令 が 同 封 されていた) 封 筒 の 写 しであって,そこにスタンプされている
通 信 宛 先 における 受 領 日 を 有 するもの,その 他 ), 及 び(2) 陳 述 書 であって, 通 信 宛 先 におけ
る 庁 指 令 の 受 領 日 を 記 載 しており,かつ, 提 出 する 証 拠 が 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日
をどのように 立 証 しているかを 説 明 するもの。
郵 便 又 は 特 許 商 標 庁 における 遅 延 のために, 庁 指 令 に 対 する 30 日 を 超 える 短 縮 法 定 応 答 期 間
を 再 設 定 しなければならない 旨 の 法 定 要 件 は 存 在 しない。しかしながら, 設 定 された 応 答 期
間 の 大 部 分 が 通 信 宛 先 における 受 領 日 において 既 に 経 過 している( 例 えば,2 月 又 は 3 月 の 応
答 期 間 の 少 なくとも 1 月 が 経 過 している) 場 合 は, 指 令 の 受 領 遅 延 に 対 する 上 記 の 手 続 を 使 用
することができる。 庁 指 令 が 受 領 された 時 に 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 の 内 の 2 月 未 満 が 残 ってい
る 場 合 は,その 期 間 は 受 領 日 から 再 開 することができる。 残 りの 期 間 が 2 月 から 3 月 までの
間 である 場 合 は, 特 別 な 状 況 , 例 えば, 比 較 データの 提 出 を 示 唆 する 複 雑 な 庁 指 令 ,の 場 合
に 限 り, 再 設 定 される。
II. 消 印 日 が 庁 指 令 に 印 字 されている 郵 送 日 より 遅 いことを 理 由 とする 応 答 期 間 再 設 定 の 申
請
特 許 商 標 庁 は, 先 に 設 定 した 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 が, 庁 指 令 を 包 含 していた 庁 の 郵 便 封
筒 上 に 示 されている 消 印 日 から 進 行 するように 再 開 するための 申 請 を 承 認 するが,ただし,
次 に 掲 げる 基 準 が 満 たされていることを 条 件 とする。
(A) 申 請 書 が, 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 から 2 週 間 以 内 に 提 出 されること
(B) 応 答 期 間 が 発 行 手 数 料 の 納 付 に 関 するものであったこと, 又 は 設 定 されていた 応 答 期 間
が 1 月 若 しくは 30 日 であったこと, 及 び
(C) 申 請 書 が 次 のものを 含 んでいること。(1) 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 を 証 明 する
証 拠 ( 例 えば, 庁 指 令 の 写 しであって,そこにスタンプされている 通 信 宛 先 における 受 領 日 を
有 するもの,( 庁 指 令 が 同 封 されていた) 封 筒 の 写 しであって,そこにスタンプされている 通
信 宛 先 における 受 領 日 を 有 するもの,その 他 ), 及 び(2) 庁 指 令 を 包 含 していた 封 筒 の 写 しで
あって, 消 印 日 を 示 しているもの, 及 び(3) 陳 述 書 であって, 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受
領 日 を 記 載 しており,かつ, 庁 指 令 が 消 印 付 きの 封 筒 の 形 で 受 領 されたことを 述 べているも
の
特 許 規 則 1.8 及 び 1.10 の 規 定 が, 上 記 の 申 請 につき, 庁 指 令 の 受 領 日 から 2 週 間 以 内 に 申 請
書 を 提 出 しなければならないとする 要 件 に 関 して, 適 用 される。
前 記 に 概 要 を 述 べた 証 明 は, 庁 の 手 続 が 郵 便 又 は 庁 において 遅 延 したという 結 論 ではなく,
庁 の 手 続 は 受 領 後 に 遅 延 したかもしれないという 結 論 を 指 向 する 状 況 がある 場 合 は, 十 分 で
228

ないかもしれない。
229

711 特 許 出 願 の 放 棄 [R-3]
特 許 規 則 1.135 期 間 内 応 答 の 不 履 行 による 放 棄
(a) 特 許 出 願 の 出 願 人 が§1.134 及 び§1.136 に 基 づいて 規 定 された 期 間 内 に 応 答 をしないと
きは,その 出 願 は, 庁 指 令 に 別 段 の 表 示 がない 限 り, 放 棄 されたものとなる。
(b) 出 願 に 係 る 手 続 であって,(a)の 規 定 による 放 棄 からそれを 救 済 するためのものは, 出 願
の 条 件 により 要 求 されることがある 完 全 かつ 適 切 な 応 答 を 含 まなければならない。 最 終 拒 絶
後 の 補 正 , 又 は 最 終 庁 指 令 に 応 答 していない 補 正 についての 容 認 若 しくは 容 認 することの 拒
絶 , 又 はその 関 連 手 続 は,その 出 願 を 放 棄 から 救 済 する 作 用 を 有 さない。
(c) 出 願 人 による 応 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり, 非 最 終 庁 指
令 に 対 する 実 質 的 に 完 全 な 応 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての, 又 は 何 れかの 要 件 の 遵 守
についての 考 慮 が 不 注 意 に 脱 漏 していた 場 合 は, 出 願 人 はその 脱 漏 を 提 供 するために,§
1.134 に 基 づく 新 たな 応 答 期 間 の 付 与 を 受 けることができる。
特 許 規 則 1.138 明 示 の 放 棄
(a) 出 願 は,それを 特 定 した 放 棄 宣 言 書 を 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 提 出 することによって, 明 示
して 放 棄 することができる。 出 願 の 明 示 的 放 棄 は,その 手 続 をすることができる 時 期 に 適 切
な 職 員 によって 実 際 に 受 領 される 場 合 を 除 き, 発 行 又 は 公 開 の 日 より 前 には 特 許 商 標 庁 の 承
認 を 受 けることができない。
(b) 放 棄 宣 言 書 は, 本 項 に 別 段 の 定 めがある 合 を 除 き, 出 願 書 類 に 署 名 する 権 限 を§
1.33(b)(1),(b)(3) 又 は(b)(4)に 基 づいて 付 与 されている 当 事 者 によって 署 名 されなければ
ならない。 記 録 されていない 登 録 弁 護 士 又 は 代 理 人 であって, 継 続 する 出 願 をするときに§
1.34(a)の 規 定 に 基 づく 代 理 能 力 によって 手 続 をする 者 は, 継 続 する 出 願 に 付 与 された 出 願 日
以 降 , 先 の 出 願 を 明 示 して 放 棄 することができる。
(c) 出 願 公 開 (§1.211(a)(1)を 参 照 )を 回 避 するために 出 願 を 放 棄 しようとする 出 願 人 は, 明
示 の 放 棄 に 関 する 宣 言 書 を, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む, 本 項 に 基 づ
く 申 請 の 方 式 により, 適 切 な 職 員 がその 放 棄 を 承 認 し,かつ, 出 願 を 公 開 手 続 から 除 去 する
のに 十 分 間 に 合 うように 提 出 しなければならない。 出 願 人 は, 明 示 の 放 棄 に 関 する 宣 言 書 及
び 申 請 書 が 適 切 な 職 員 によって 公 開 予 定 日 より 4 週 間 以 上 前 に 受 領 される 場 合 を 除 き, 申 請
は 認 められず, 出 願 は 通 常 通 り 公 開 されるものと 予 期 しなければならない。
放 棄 は, 発 明 又 は 出 願 の 何 れかに 関 してすることができる。この 論 議 は, 特 許 出 願 の 放 棄 に
関 するものである。
特 許 規 則 1.135 及 び 1.138 に 従 って 放 棄 される 出 願 とは, 次 に 掲 げることによって, 継 続 中
の 出 願 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 理 予 定 表 から 除 去 されるものである。
(A) 正 式 な 放 棄
(1) 出 願 人 ( 譲 受 人 がいるときは, 同 人 から 同 意 が 得 られていること)によるもの
(2) 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によるもの
(3) 登 録 弁 護 士 , 又 は 継 続 する 出 願 をするときに 特 許 規 則 1.34(a)に 基 づく 代 理 人 の 資 格 に
おいて 手 続 をする 代 理 人 によるもの, 又 は
(B) 出 願 人 が, 出 願 手 続 段 階 の 何 れかにおいて 指 定 期 限 内 に 適 切 な 手 続 をとらないこと
出 願 人 自 身 が 出 願 を 正 式 に 放 棄 する 場 合 に, 法 人 である 譲 受 人 がいるときは,その 承 認 は,
幹 部 であって,その 役 職 が 表 示 されており,かつ, 法 人 である 譲 受 人 を 代 表 して 署 名 する 権
限 を 付 与 されている 者 によってされなければならない。
230

711.01 明 示 の 又 は 正 式 な 放 棄 [R-6]
( 記 録 されている 譲 受 人 からの 同 意 を 得 ている) 出 願 人 , 又 は 記 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人
( 存 在 している 場 合 )は, 明 示 的 放 棄 書 に 署 名 することができる。 記 録 されている 弁 護 士 又 は
代 理 人 は, 特 許 出 願 に 関 する 明 示 的 放 棄 書 に 署 名 する 前 に, 予 め 細 心 の 注 意 を 払 って, 出 願
放 棄 が 出 願 人 の 希 望 及 び 最 善 の 利 益 に 合 致 することを 確 認 することが 必 須 である。 更 に, 放
棄 書 において 対 象 となる 出 願 が 正 しく 特 定 されるようにするために, 特 別 な 注 意 が 払 われな
ければならない。
適 切 に 署 名 された 放 棄 書 は, 特 許 商 標 庁 の 適 切 な 職 員 がそれに 関 する 処 分 をするときに 有 効
になる。そのように 認 知 されたときは, 放 棄 の 日 付 は, 認 知 の 日 付 又 は 放 棄 書 自 体 にそのよ
うに 指 定 されている 場 合 はそれより 後 の 日 とすることができる。 例 えば, 継 続 する 出 願 が,
係 属 する 出 願 に 付 与 された 日 付 をもって, 先 の 出 願 を 放 棄 する 要 求 を 添 えて 提 出 された 場 合
は, 先 の 出 願 の 放 棄 の 日 付 は,その 請 求 が 認 知 された 場 合 は,それに 従 ったものになる。
明 示 的 放 棄 書 , 又 は 出 願 の 公 開 を 回 避 するために 明 示 的 放 棄 を 求 める 特 許 規 則 1.138(c)に 基
づく 申 請 書 ( 特 許 規 則 1.211(a)(1) 参 照 )であって, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 申 請 手
数 料 が 添 付 されているものは, 次 の 通 りに 取 り 扱 うことができる。
(A) 次 の 宛 先 に 郵 送 すること。Mail Stop Express Abandonment, Commissioner for Patents,
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, 又 は
(B) 次 の 宛 先 にファクシミリ 送 信 によって 送 信 すること。Pre-Grant Publication
Division( 付 与 前 公 開 部 )(703)305-8568。
特 許 規 則 1.138(c)に 基 づく 申 請 は, 公 開 を 回 避 するのに 十 分 なときに, 付 与 前 公 開 部 によっ
て 認 知 され, 処 分 される 場 合 を 除 き,その 出 願 の 公 開 を 停 止 させないので, 出 願 人 は, 予 定
されている 公 開 日 が 申 請 書 の 日 付 から 3 月 より 短 い 場 合 は,その 全 ての 事 件 に 関 して, 申 請
書 をファクシミリ 送 信 によって 送 信 すべきである。これは, 適 切 な 職 員 がその 放 棄 を 認 知 し,
出 願 を 公 開 手 続 から 除 去 するのに 十 分 なときに, 当 該 申 請 を 受 領 する 可 能 性 を 増 大 させる。
発 行 手 数 料 が 納 付 済 みである 場 合 は, 明 示 的 放 棄 に 係 る 書 簡 は, 付 与 前 公 開 部 の 代 わりに,
請 願 局 宛 てとされなければならず,また, 特 許 規 則 1.313(c)に 基 づき, 出 願 を 発 行 から 取 り
下 げるための 申 請 が 添 付 されなければならない。「I. 発 行 手 数 料 の 納 付 後 」 参 照 。
明 示 的 放 棄 の 認 知 に 関 する 措 置 は,その 放 棄 が 特 許 規 則 1.138 を 遵 守 している 旨 を 表 示 して
いる, 明 示 的 放 棄 の 受 領 に 関 する 広 報 部 による 確 認 の 形 式 を 取 ることができる。
分 割 出 願 は, 出 願 前 に, 先 の 出 願 が 放 棄 されるべきか 否 かを 確 認 するために 再 検 討 されるべ
き 旨 が 示 唆 される。 特 許 商 標 庁 が, 明 示 的 放 棄 を 意 図 的 に 行 われる 故 意 の 行 為 としてみるよ
うな 状 況 においては, 注 意 が 払 われなければならない。
出 願 は, 特 許 規 則 1.138 に 定 めるところにより 明 示 して 放 棄 することができる。 特 許 商 標 庁
は,( 発 行 されていない) 出 願 を 明 示 して 放 棄 する 書 簡 を 受 領 したときは,その 受 領 を 確 認 し,
それが 特 許 規 則 1.138 の 要 件 を 遵 守 しているか 否 かを 表 示 しなければならない。
意 匠 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)のための 請 求 書 の 提 出 は,
継 続 出 願 に 付 与 される 出 願 日 の 時 点 において 先 の 出 願 を 明 示 的 に 放 棄 するための 請 求 とみな
される。
出 願 を 明 示 して 放 棄 する 書 簡 が 特 許 規 則 1.138 を 遵 守 していない 場 合 は, 特 許 庁 職 員 は,「 放
棄 通 知 」 様 式 PTO-1432 を 使 用 し, 該 当 する 欄 に 印 を 付 けることによって 応 答 しなければなら
ない。そのような 書 簡 が 特 許 規 則 1.138 の 要 件 を 遵 守 していない 場 合 は, 十 分 に 説 明 する 書
231

簡 が 送 付 されなければならない。
明 示 的 放 棄 書 であって,( 応 答 期 間 内 に 提 出 されなかったために) 適 時 に 提 出 されていないも
のは, 明 示 的 に 出 願 を 放 棄 するためには 受 理 されない。 明 示 的 放 棄 書 は, 出 願 ファイルには
入 れられるべきであるが, 正 式 に 採 用 されてはならない。
その 出 願 は, 最 大 許 容 応 答 期 間 (MPEP§711.04(a) 参 照 )が 満 了 した 後 に, 放 棄 するために 回 収
されなければならず,また, 出 願 人 には, 法 定 期 間 内 での 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄 に
ついて 通 告 がされなければならない。MPEP§711.02 及 び§711.04(c) 参 照 。
Ex parte Lasscell, 1884 C.D. 66, 29 O.G. 861 (Comm'r Pat. 1884)に 示 されている 法 理 の
ために, 全 てのクレームを 取 り 消 す 補 正 は, 当 該 補 正 が 出 願 人 自 身 及 び 譲 受 人 による 署 名 が
されている 場 合 であっても, 明 示 的 放 棄 ではない。しかしながら, 特 許 商 標 庁 は, 補 正 が 新
たな 又 は 代 替 のクレームを 提 出 することなく, 出 願 におけるクレームの 全 てを 取 り 消 すこと
になる 場 合 は,その 補 正 を 採 用 しない。 次 の 事 件 参 照 。Exxon Corp. v. Phillips Petroleum
Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)。 当 該 補 正 は, 非 応 答 的 とみなされ,
従 って,その 出 願 を 最 終 処 分 に 進 めるための 誠 実 な 試 みではない。 特 許 規 則 1.135(c)に 記 載
されている 実 務 は,そのような 補 正 には 適 用 されない。 出 願 人 は,MPEP§714.03 から§714.05
において 説 明 されているように, 通 告 されるべきである。
出 願 に 関 して 記 録 されていない 弁 護 士 又 は 代 理 人 は, 特 許 規 則 1.34(a)に 基 づいて 不 服 申 立
を 取 り 下 げることができるが,ただし,その 取 下 が 出 願 放 棄 を 生 じさせる 場 合 を 除 く。その
ような 場 合 には, 不 服 申 立 取 下 は 事 実 上 の 明 示 的 放 棄 である。
I. 発 行 手 数 料 の 納 付 後
明 示 的 放 棄 書 を, 許 可 された 出 願 に 関 して 発 行 手 数 料 の 納 付 後 に 提 出 しようとする 場 合 は,
その 明 示 的 放 棄 書 には, 特 許 規 則 1.313(c)に 基 づく 発 行 からの 取 下 申 請 書 及 び 特 許 規 則
1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されていなければならない。MPEP§1308 も 参 照 のこ
と。 明 示 的 放 棄 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるのに 間 に 合 うように 適 切 な 職 員 によって 実 際
に 受 領 されていない 限 り, 特 許 商 標 庁 による 認 知 を 受 けることができない。 特 許 規 則 1.313
に 基 づく 申 請 は, 発 行 前 に,それが 適 切 な 職 員 によって 実 際 に 受 領 され, 承 認 されていない
限 り,その 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げる 効 力 を 有 さない。 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 では, 出
願 は, 出 願 の 明 示 放 棄 を 含 む 出 願 人 の 申 請 によっては, 特 許 規 則 1.313(c)に 記 載 されている
理 由 による 場 合 を 除 き, 取 り 下 げられない。 出 願 は, 継 続 する 出 願 のためのその 出 願 に 関 す
る 明 示 的 放 棄 によって 発 行 から 取 り 下 げることができる。 申 請 手 数 料 が 添 付 されている 特 許
規 則 1.313(c)に 基 づく 申 請 は, 請 願 局 に 宛 てなければならない。 申 請 及 び 放 棄 書 が,その 申
請 に 関 する 処 分 をし,かつ, 出 願 を 発 行 する 段 階 から 除 外 するのに 十 分 間 に 合 うように 適 切
な 職 員 によって 受 領 された 場 合 は, 申 請 が 認 知 された 後 に, 特 許 公 報 部 によって 放 棄 書 の 受
領 が 確 認 される。 特 許 規 則 1.313(c)に 基 づく 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるための 申 請 書 は, 次
の 通 りに 取 り 扱 うことができる。
(A) 次 の 宛 先 に 郵 送 すること。Mail Stop Petition, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450,
Alexandria, VA 22313-1450,
(B) (571)273-0025 にファクシミリ 送 信 によって 送 信 すること, 又 は
(C) 請 願 局 ,Madison West, 7th Floor, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314 に 手 渡
しすること。Madison West の 警 備 所 においては, 警 備 員 は 配 達 のための 援 助 を 求 めて 請 願 局 ,
232

(571)272-3282 に 電 話 連 絡 しなければならない。
出 願 人 は 申 請 書 を 請 願 局 にファクシミリ 送 信 するか, 又 は 手 渡 しをするかの 何 れかの 方 法 を
とることを 強 く 奨 励 されるが,その 理 由 は,それによって 申 請 の 処 理 , 及 び 承 認 された 場 合
はその 出 願 の 発 行 からの 取 下 をするのに 十 分 な 時 間 が 与 えられるからである。
MPEP§711.05 及 び§1308 参 照 。 特 許 規 則 1.313 が 明 示 的 放 棄 に 効 果 を 与 えることを 妨 げる 場
合 の 適 切 な 対 策 は, 手 数 料 を 伴 った 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請 であり,これによって 正 義
が 特 許 規 則 1.313 の 停 止 を 要 求 している 異 常 な 場 合 であることを 証 明 することである。
II. 出 願 公 開 の 回 避
特 許 規 則 1.138(c)に 基 づく 申 請 は, 公 開 を 回 避 するのに 十 分 なときに, 付 与 前 公 開 部 によっ
て 認 知 され, 処 分 がされる 場 合 を 除 き,その 出 願 の 公 開 を 停 止 させない。 申 請 は, 出 願 公 開
を 回 避 するのに 十 分 なときに,それが 認 知 された 場 合 は, 承 認 される。 申 請 は, 出 願 公 開 を
回 避 するのに 十 分 なときに,それが 認 知 されない 場 合 は, 否 認 される。 一 般 に, 特 許 規 則
1.138(c)に 基 づく 申 請 は 承 認 されず, 出 願 は 通 常 の 手 続 を 経 て 公 開 されることになるが,た
だし, 明 示 的 放 棄 についてのそのような 宣 言 及 び 申 請 が 公 開 予 定 日 より 4 週 間 以 上 前 に 適 切
な 職 員 に 受 領 されるときは,この 限 りでない。 公 開 予 定 日 前 4 週 間 以 内 にされた 申 請 は, 公
開 を 回 避 する 上 で 有 効 であるとは 思 われない。 発 行 手 数 料 を 納 付 した 後 に 出 願 を 発 行 から 取
り 下 げることも, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づく 出 願 の 公 開 を 回 避 するための 効 力 を 有 さないこ
とに 留 意 すること。 特 許 規 則 1.313(d) 参 照 。
III. 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 返 還 を 受 けること
特 許 規 則 1.138 明 示 の 放 棄
*****
(d) 出 願 人 であって, 特 許 法 第 111 条 (a) 及 び§1.53(b)に 基 づいて 2004 年 12 月 8 日 以 後 に
した 出 願 を 放 棄 し,その 出 願 に 関 して 納 付 した 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 返 還 を
求 めようとする 者 は,その 出 願 に 関 する 調 査 が 終 結 する 前 に, 本 項 に 基 づく 申 請 の 方 式 によ
り, 明 示 的 放 棄 に 関 する 宣 言 書 を 提 出 しなければならない。§1.8 に 基 づく 郵 送 又 は 送 信 の
証 明 書 に 表 示 された 日 付 は,§1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が,その 出 願 に 関 する 審 査 が 終 結 さ
れる 前 に 提 出 されたか 否 かを 決 定 する 上 では 考 慮 されない。 出 願 に 関 して 納 付 された 調 査 手
数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 に 関 する 返 還 請 求 が 本 項 に 基 づく 明 示 的 放 棄 に 関 する 宣 言 書 の
提 出 から 2 月 以 内 に 提 出 されなかったときは, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 に 関 して 納 付 された 調 査
手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 全 額 を 保 留 することができる。この 2 月 の 期 間 は, 延 長 を
受 けることができない。 本 項 に 基 づく 申 請 書 及 び 明 示 的 放 棄 に 関 する 宣 言 書 が 出 願 に 関 する
審 査 が 終 結 する 前 に 提 出 されない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,§1.26 に 定 められている 場 合 を 除
き, 出 願 に 関 して 納 付 された 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 如 何 なる 部 分 も 返 還 しな
い。
特 許 規 則 1.138(d)に 規 定 されているように,2004 年 12 月 8 日 以 後 に, 特 許 法 第 111 条 (a)
及 び 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされた 出 願 に 関 する 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の
返 還 は,その 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に, 申 請 書 及 び 明 示 的 放 棄 の 宣 言 書 を 提 出 す
ることによって 獲 得 することができる。
特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 は,それが, 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 された
233

場 合 は 承 認 され,また, 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 されなかった 場 合 は 否 認 さ
れる。これは, 次 の 事 態 を 回 避 する。すなわち, 出 願 人 が, 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手
数 料 の 返 還 を 獲 得 するために 明 示 的 放 棄 の 宣 言 書 を 提 出 する, 返 還 請 求 は, 明 示 的 放 棄 の 宣
言 書 が,その 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 されなかったために 承 認 されない, 出
願 人 は, 明 示 的 放 棄 の 宣 言 書 がその 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 されなかったこ
とを 知 って, 明 示 放 棄 宣 言 を 撤 回 することを 希 望 し,また, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 が 出 願 人 に
よって 明 示 して,かつ, 意 図 的 に 放 棄 されたので,( 一 旦 , 明 示 的 放 棄 宣 言 書 が 認 知 された 以
上 )その 出 願 を 回 復 することができない。
特 許 規 則 1.138(d)の 適 用 上 ,「 出 願 についての 審 査 が 完 結 する」というのは, 指 令 ( 例 えば,
限 定 又 は 種 の 選 択 の 要 求 , 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 提 出 要 求 , 実 体 事 項 に 関 する 最 初 の
庁 指 令 , 許 可 可 能 通 知 若 しくは 許 可 通 知 , 又 は Ex parte Quayle, 1935 Dec. Comm'r Pat. 11
(1935)に 基 づく 指 令 )が, 特 許 出 願 の 所 在 調 査 及 びモニタリング・システム(PALM)にカウント
されたとして 示 されたときである。 特 許 規 則 1.138(d)の 適 用 上 ,「 前 に」は, 先 行 する 時 に
おいて 生 じることを 意 味 し, 従 って 同 日 に, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が 提 出 され,
庁 指 令 がカウントされる 場 合 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 はその 出 願 についての 審
査 が 完 結 する 前 には, 提 出 されていなかったことになる。 更 に, 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 郵 送
又 は 送 信 の 証 明 書 に 表 示 されている 日 付 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が, 出 願 審 査
が 完 結 する 前 に 提 出 されたか 否 かを 決 定 する 上 では, 考 慮 に 入 れられない。
PALM システムは, 全 ての 特 許 出 願 及 び 再 審 査 手 続 に 関 するコンピュータ 化 した 内 容 記 録 を 維
持 する。PALM システムは, 指 令 がカウントされている 場 合 は,031 より 高 い 地 位 を 示 す。PALM
に 示 されている 出 願 の 地 位 が, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が 提 出 された 日 以 前 におい
て,031 よりより 高 かった 場 合 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 は, 特 許 規 則 1.26 に 規 定
されている 場 合 を 除 き, 否 認 され, 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 は 返 還 されない。
特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 は 出 願 公 開 を 停 止 させる 効 力 を 持 つことができないが,ただ
し, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 が, 出 願 公 開 のための 技 術 的 準 備 が 開 始 される 前 に 承 認
され,かつ,その 放 棄 が 処 理 されていたときは,この 限 りでない。 出 願 公 開 のための 技 術 的
準 備 は 一 般 に, 公 開 予 定 日 から 4 月 より 前 に 始 まる。
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 が 付 与 前 公 開 局 ,(703)305-8568 に 対 してフ
ァクシミリによって 送 信 されることを 強 く 推 奨 する。MPEP§711.01,V.に 転 載 されている 様
式 PTO/SB/24B の 使 用 が 推 奨 される。
IV. インターフェアレンス 手 続 中 の 出 願
明 示 的 に 正 式 に 放 棄 しようとする 出 願 が 特 許 法 第 135 条 に 基 づいたインターフェアレンス 手
続 の 主 題 であるときに, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 のみが 署 名 した 出 願 の 放 棄 書 は,
インターフェアレンス 手 続 を 終 結 させる 効 力 を 有 さず,また, 査 定 系 手 続 が 再 開 されるまで
は 考 慮 されない。インターフェアレンス 手 続 を 終 結 させる 効 果 を 有 するためには, 出 願 の 放
棄 書 に 発 明 者 による 署 名 がなければならず, 譲 渡 があった 場 合 は 譲 受 人 からの 同 意 書 が 添 付
されていなければならない。
V. 明 示 的 放 棄 書 を 提 出 するための 様 式
様 式 PTO/SB/24 は, 明 示 的 放 棄 書 又 は 継 続 する 出 願 のための 明 示 的 放 棄 書 を 提 出 するために
234

使 用 することができる。 様 式 PTO/SB/24A は, 出 願 公 開 を 回 避 するための 特 許 規 則 1.138(c)
に 基 づく 明 示 的 放 棄 の 申 請 書 を 提 出 するために 使 用 することができる。 様 式 PTO/SB/24B は,
調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 返 還 を 求 める, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 明 示 的 放 棄
の 申 請 書 を 提 出 するために 使 用 することができる。
( 様 式 省 略 )
711.02 法 定 期 間 内 における 所 要 手 続 の 不 履 行 [R-3]
特 許 規 則 1.135(a)は, 出 願 人 が 定 められた 法 定 期 間 内 に 庁 指 令 に 対 して「 応 答 しない」とき
は, 出 願 が 放 棄 されたことになる 旨 を 明 記 している。この 不 履 行 は,(A) 法 定 期 間 内 におけ
る 応 答 の 不 履 行 , 又 は,(B) 不 十 分 な 応 答 の 何 れか,すなわち,「その 事 件 の 条 件 が 要 求 する
完 全 かつ 適 切 な 応 答 」( 特 許 規 則 1.135(b))を 法 定 期 間 内 に 提 出 しないことから 生 じることが
ある。
補 正 が 法 定 期 間 後 に 提 出 されるときは,その 出 願 は 放 棄 され,また,その 救 済 策 は, 出 願 を
回 復 させるための 申 請 をすることである。 審 査 官 は, 出 願 人 又 は 弁 護 士 に 対 して, 直 ちに,
放 棄 通 知 様 式 PTOL-1432 を 使 用 して 出 願 が 放 棄 されていることを 通 告 しなければならない。
様 式 上 の 適 切 な 欄 に 印 がつけられ,かつ, 空 所 に 補 正 案 及 び 庁 指 令 の 日 付 が 記 入 されなけれ
ばならない。 遅 延 した 補 正 は,ファイル・ラッパーに 入 れられるが, 正 式 に 採 用 はされない。
MPEP§714.17 参 照 。
様 式 文 例 7.90 又 は 7.98.02 を 使 用 することもできる。
7.90 放 棄 , 応 答 の 不 履 行
この 出 願 は, 出 願 人 が[1]に 郵 送 された 庁 指 令 に 対 する 適 切 な 応 答 を 要 求 された 期 間 内 に 提 出
しなかったので 放 棄 された。
審 査 官 ノート:
1. 放 棄 書 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 を 請 求 するための 期 間 が 満 了 するまでは
郵 送 されてはならない。
2. 本 人 出 願 の 事 件 に 関 しては, 様 式 文 例 7.98.02 を 参 照 のこと。
7.98.02 応 答 が 遅 れた, 回 復 申 請 が 示 唆 される, 本 人 出 願
[1]の 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 からの 応 答 は, 最 終 庁 指 令 に 設 定 されている 期 間 の 満 了 より 後 で
ある[2]に 特 許 商 標 庁 において 受 領 された。 出 願 人 が 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 によっ
て 応 答 期 間 を 延 長 するための 期 間 は 残 っていないので,この 出 願 は 放 棄 される。 出 願 人 には,
この 出 願 放 棄 が, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復 申 請 をすることによってのみ 克 服 可 能 である
ことが 通 告 される。 回 復 申 請 は, 下 に 記 載 するように, 出 願 人 の 応 答 不 履 行 が 回 避 できなか
った 又 は 故 意 でなかった 場 合 は, 適 切 である。
A. 応 答 の 不 履 行 は 避 けられないものであった
応 答 の 不 履 行 が 避 けられないものであったこと( 特 許 規 則 1.137(a))を 理 由 とする 放 棄 され
た 出 願 を 回 復 するための 申 請 書 には, 次 のものが 添 付 されなければならない。(1) 要 求 され
た 応 答 書 ( 既 に 提 出 されている),(2) 長 官 を 納 得 させる 証 明 であって, 要 求 された 応 答 の 提
出 期 日 から, 特 許 規 則 1.137(a)により 承 認 を 受 けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでの 遅
延 全 体 が 避 けられなかった 旨 のもの,(3) 特 許 規 則 1.137(d)に 従 って 要 求 されるターミナル
235

ディスクレーマー, 及 び(4) 特 許 規 則 1.17(l)に 記 載 されてい$[3]の 申 請 手 数 料 。この 手 数
料 が 受 領 されるまでは, 申 請 内 容 は 検 討 されない。
証 明 要 件 は, 応 答 提 出 の 遅 滞 が 避 けられないものであったこと, 並 びに 不 注 意 によるもので
あったことを 証 明 する 事 実 についての 陳 述 書 を 提 出 することによって 満 たすことができる。
これは, 次 のものを 含 まなければならない。(1) 納 得 させる 証 明 であって, 庁 指 令 に 対 する
適 時 の 応 答 の 不 履 行 を 生 じさせることになった 遅 延 の 理 由 が 不 可 避 であったとするもの, 及
び(2) 納 得 させる 証 明 であって, 放 棄 から 回 復 申 請 提 出 までの 期 間 における 遅 延 の 原 因 も 不
可 避 であったとするもの。
出 願 が 次 のものである 場 合 は,ターミナルディスクレーマー 及 び$[4]のターミナルディスク
レーマー 手 数 料 が 特 許 規 則 1.137(d)に 基 づいて 要 求 される。(1) 意 匠 出 願 ,(2) 1995 年 6
月 8 日 前 にされた 通 常 特 許 出 願 , 又 は(3) 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植 物 特 許 出 願 。ターミ
ナルディスクレーマーは, 出 願 に 付 与 された 特 許 に 係 る 存 続 期 間 の 終 末 部 分 であって, 出 願
放 棄 期 間 に 等 しいものを 公 衆 に 献 呈 しなければならず, 更 に, 回 復 を 求 める 出 願 についての,
特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 365 条 (c)に 基 づく 特 定 言 及 を 含 んでいる 出 願 に 対 して 付 与 さ
れた 特 許 にも 適 用 されなければならない。
B. 応 答 の 不 履 行 は 故 意 ではなかった
応 答 の 不 履 行 が 故 意 ではなかったことを 事 由 として 放 棄 された 出 願 についての 回 復 申 請 ( 特
許 規 則 1.137(b))には, 次 のものが 添 付 されなければならない。(1) 要 求 された 応 答 書 ( 既 に
提 出 されている),(2) 要 求 された 応 答 の 提 出 期 日 から, 特 許 規 則 1.137(b)により 承 認 を 受
けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでの 遅 延 全 体 が 避 けられなかった 旨 の 陳 述 書 ,(3) 特
許 規 則 1.137(d)に 従 って 要 求 されるターミナルディスクレーマー( 上 記 の 論 議 参 照 ), 及 び
(4) 特 許 規 則 1.17(m)に 記 載 されてい$[5]の 申 請 手 数 料 。この 手 数 料 が 受 領 されるまでは,
申 請 内 容 は 検 討 されない。 長 官 は, 遅 滞 が 故 意 でなかったか 否 かについての 疑 義 が 存 在 する
する 場 合 は, 追 加 情 報 を 請 求 することができる。
所 要 の 事 項 及 び 手 数 料 は,「 回 復 申 請 」の 表 題 を 付 したカバーシートを 付 して 速 やかに 提 出 さ
れなければならない。
この 事 項 に 関 するその 後 の 通 信 は,その 宛 先 を 次 のようにしなければならない。
郵 便 :
Mail Stop Petition
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
ファックス:
571-273-8300
Attn: Office of Petitions
この 問 題 に 関 する 電 話 照 会 は,(571)272-3282 の 請 願 局 職 員 宛 てにしなければならない。 更
なる 詳 細 については,MPEP§711.03(c) 参 照 。
放 棄 の 問 題 に 対 処 するためには, 審 査 官 が, 種 々の 状 況 における 法 定 期 間 の 開 始 日 及 び 終 了
日 を 知 っていることが 基 本 的 に 必 要 である。 出 願 人 の 応 答 は, 特 許 商 標 庁 の 書 状 にスタンプ
又 は 印 字 された 日 に 始 まる 応 答 のための 短 縮 法 定 応 答 期 間 内 に, 又 は 特 許 規 則 1.136 に 基 づ
236

いて 取 得 された 延 長 期 間 内 に 特 許 商 標 庁 に 届 かなければならない(MPEP§710 から§710.06
まで 参 照 )。
庁 指 令 を 受 領 しなかったことことを 理 由 とする 放 棄 決 定 の 取 下 申 請 については,MPEP§
711.03(c)を 参 照 のこと。
711.02(a) 不 十 分 な 応 答
放 棄 は, 出 願 人 の 応 答 が 応 答 期 間 内 であるが, 庁 指 令 に 十 分 に 応 答 していない 状 況 から 生 じ
ることがある。MPEP§710.02(c)を 参 照 のこと。また,MPEP§714.02 から§714.04 までも 参
照 のこと。
7.91 応 答 が 不 十 分 である, 期 間 延 長 が 示 唆 される
[1]に 提 出 された 応 答 は,[2]の 理 由 により, 先 の 庁 指 令 に 十 分 には 応 答 していない。 先 の 庁
指 令 において 設 定 された 応 答 期 間 は 満 了 しているので,この 出 願 は, 出 願 人 がその 不 備 を 訂
正 し,かつ, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 を 取 得 しない 限 り, 放 棄 されることになる。
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 書 及 び 適 切 な 延 長 手 数 料 が 納 付 された 日 付 が, 延 長 期 間 及 び
それに 応 じた 手 数 料 金 額 を 決 定 するための 日 付 である。 如 何 なる 場 合 にも, 出 願 人 は,6 月
の 法 定 期 間 外 に 応 答 すること, 又 は 庁 指 令 に 記 載 されている 応 答 日 から 5 月 を 超 える 延 長 を
取 得 することはできない。この 出 願 の 放 棄 を 回 避 するためには, 完 全 に 応 答 する 応 答 が 適 時
に 提 出 されなければならない。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 2 には, 法 定 期 間 内 に「 完 全 かつ 適 切 な 手 続 」が 取 られていないと 審 査 官 が 考 える 理
由 を 記 載 すること。
2. 応 答 が 不 注 意 な 脱 漏 を 伴 っているものの 応 答 のための 誠 実 な 試 みであると 思 われる 場 合
は,この 様 式 文 例 を 使 用 せず, 代 わりに 様 式 文 例 7.95 を 使 用 すること。
711.02(b) 放 棄 に 係 る 特 別 な 状 況 [R-3]
放 棄 問 題 に 係 る 次 に 掲 げる 状 況 は, 頻 繁 に 発 生 するものであり, 特 に 留 意 されなければなら
ない。
(A) 合 衆 国 特 許 商 標 庁 から 示 唆 されないときに 特 許 からクレームをコピーすることは, 最 終
庁 指 令 に 対 する 応 答 を 構 成 せず,かつ, 出 願 を 放 棄 から 救 済 しない。ただし, 最 終 庁 指 令 に
おいて 拒 絶 された 全 てのクレームの 拒 絶 のために,その 特 許 のみに 依 拠 していた 場 合 を 除 く。
(B) 出 願 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 を 取 り 下 げた, 又 はその 請 求 手
続 をしなかったために, 放 棄 されることになる 場 合 がある。MPEP§1215.01 から§1215.04
までを 参 照 。
(C) 出 願 は, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 提 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 却 下 のために 放 棄 されることにな
る 場 合 があるが,ただし, 当 該 却 下 の 前 に,その 出 願 を 発 行 可 能 な 状 態 にする, 又 は 審 決 に
全 面 的 に 対 応 する 補 正 が 提 出 されていなかったことが 条 件 とされる。 放 棄 は, 連 邦 巡 回 控 訴
裁 判 所 によって 要 求 される 審 判 請 求 を 完 成 しなかったことから 生 じる。MPEP§1215.04 及 び
§1216.01 参 照 。
(D) 出 願 に 対 して 進 行 している 応 答 期 間 が 満 了 に 近 づいたときに,クレームにインターフェ
アレンス 手 続 が 示 唆 される 場 合 。MPEP 第 2300 章 参 照 。
237

(E) 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)が 行 われる 場 合 。MPEP§201.06(d) 及 び§
711.01 参 照 。
(F) 審 決 の 前 に, 審 判 請 求 中 であって, 許 可 されたクレームを 有 さない 出 願 は, 継 続 審 査 請
求 (RCE)が,その 出 願 において 該 当 する 手 数 料 又 は 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.114(d))を 伴 わずに 不
適 切 に 提 出 されたときは, 放 棄 されたものとなる 場 合 がある。RCE の 提 出 は, 出 願 人 による
審 判 請 求 の 取 下 として 取 り 扱 われる。MPEP§706.07(h)X. 参 照 。
(G) 最 終 庁 指 令 への 応 答 が 未 処 理 である 場 合 において,RCE が 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を
満 たしている 適 時 の 提 出 物 を 伴 わずに 提 出 されたときは, 出 願 が 放 棄 されたことになる 場 合
がある。 不 適 切 な RCE の 提 出 は, 先 の 庁 指 令 において 出 願 放 棄 を 回 避 するために 設 定 されて
いる 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させる 作 用 を 有 さない。MPEP§706.07(h)VI. 参 照 。
(H) 発 行 手 数 料 の 納 付 前 に,RCE が,その 出 願 に 関 する 該 当 する 手 数 料 又 は 提 出 物 を 伴 わず
に 不 適 切 に 提 出 された 場 合 は, 許 可 された 出 願 が 放 棄 される 場 合 がある。 不 適 切 な RCE は,
発 行 手 数 料 納 付 のための 期 間 の 進 行 を 停 止 する 作 用 を 有 さない。MPEP§706.07(h)IX. 参 照 。
711.02(c) 手 続 の 終 結
「 手 続 の 終 結 」は, 特 許 法 第 120 条 に 見 られる 表 現 である。そこで 述 べられているように,
第 2 の 出 願 は,それが 次 の 事 項 より 先 にされている 場 合 は, 先 の 出 願 と 同 時 係 属 しているも
のと 考 えられる。
(A) 特 許 付 与
(B) 放 棄 , 又 は
(C) 先 の 出 願 に 関 する 手 続 の 終 結
「 前 」(before)は,この 文 脈 においては 一 貫 して,「 以 前 」(not later than)を 意 味 するもの
解 釈 されている。
次 の 状 況 の 各 々において, 手 続 は 終 結 する。
(A) 特 許 発 行 手 数 料 が 納 付 されておらず,また, 発 行 手 数 料 の 不 納 を 理 由 として 出 願 が 放 棄
されている 場 合 は, 手 続 は, 発 行 手 数 料 納 付 期 日 に 終 結 し,また, 出 願 は,それが 同 日 の 真
夜 中 後 に 放 棄 された 場 合 と 同 一 になる(ただし, 発 行 手 数 料 が 後 日 受 理 される 場 合 は, 申 請 に
基 づき,その 出 願 は 回 復 される)。MPEP§711.03(c) 参 照 。
(B) 出 願 がインターフェアレンス 手 続 中 であり,そこで 当 該 出 願 に 存 在 する 全 てのクレーム
がカウントに 対 応 しており,かつ, 当 該 出 願 が 全 てのクレームに 関 してインターフェアレン
スに 敗 れた 場 合 において,その 出 願 に 関 する 手 続 は, 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 が 提 起 されないとき
は, 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 による 再 審 理 が 行 われるべきであった 日 に 終 結 する。
(C) 手 続 は, 出 願 に 関 し,MPEP§1214.06 に 説 明 されているような, 特 許 審 判 インターフェ
アレンス 部 による 決 定 の 後 に 終 結 する。
(D) 手 続 は,MPEP§1216.01 に 説 明 されているような, 裁 判 所 による 決 定 の 後 に 終 結 する。
711.03 放 棄 とする 判 断 について 再 検 討 ; 回 復
出 願 人 は,その 出 願 の 放 棄 について 通 知 を 受 けたとき, 次 の 何 れかをすることができる。 事
実 上 放 棄 が 存 在 していないという 理 由 によりその 判 断 に 同 意 しない 場 合 は,その 判 断 の 再 検
討 を 求 めること, 又 は 特 許 規 則 1.137 に 基 づいて 回 復 申 請 をすること。
238

711.03(a) 応 答 の 不 十 分 性 を 理 由 とする 判 断
出 願 人 は, 応 答 が 不 完 全 であったことを 否 認 することができる。
主 任 審 査 官 は, 出 願 人 が 応 答 期 間 中 に 手 続 をとらなかった 出 願 に 関 して 処 分 をする 権 限 を 有
さない 場 合 は, 当 該 期 間 中 に 受 領 した 補 正 が 応 答 しているか 否 かについての 同 人 の 判 断 を 破
棄 し,また, 同 人 が 前 に 放 棄 されていると 判 断 した 種 類 の 出 願 に 関 して 処 分 をすることがで
きる。これは, 放 棄 された 出 願 の 回 復 ではなく, 単 に, 出 願 が 放 棄 されていなかった 旨 の 判
断 に 過 ぎない。MPEP§714.03 も 参 照 のこと。
711.03(b) 期 間 内 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 判 断
補 正 が, 応 答 期 間 満 了 後 に 特 許 商 標 庁 に 届 き,その 日 付 について 疑 義 がないときは, 放 棄 判
断 についての 再 検 討 の 問 題 は 提 起 することができない。
しかしながら, 審 査 官 及 び 出 願 人 は, 応 答 期 間 の 始 期 又 は 終 期 について 同 意 しないことがあ
る。この 状 況 においては, 応 答 の 十 分 性 に 係 る 状 況 の 場 合 と 同 じく, 出 願 人 はその 問 題 を 審
査 官 に 反 論 し,その 判 断 が 誤 りであることを 指 摘 することができる。
711.03(c) 放 棄 に 関 する 申 請 [R-6]
特 許 規 則 1.135 期 間 内 応 答 の 不 履 行 による 放 棄
(a) 特 許 出 願 の 出 願 人 が 同 §1.134 及 び§1.136に 定 められている 期 間 内 に 応 答 しなかったと
きは,その 出 願 は, 庁 指 令 に 別 段 の 指 示 がある 場 合 を 除 き, 放 棄 されることになる。
(b) 出 願 を(a)による 放 棄 から 救 済 するための 手 続 は,その 出 願 の 条 件 が 要 求 する 完 全 かつ 適
切 な 応 答 を 含 まなければならない。 容 認 又 は 容 認 拒 絶 であって, 最 終 拒 絶 後 の 補 正 又 は 最 終
指 令 に 応 答 していない 補 正 又 は 何 れかの 関 連 手 続 に 関 するものは, 出 願 を 放 棄 から 救 済 する
作 用 を 有 さない。
(c) 出 願 人 による 応 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり, 基 本 的 に 庁
の 非 最 終 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての 考 慮 又 は 一 部 の 要 求 につ
いての 遵 守 が 不 注 意 に 欠 落 している 場 合 は, 出 願 人 はその 欠 落 を 補 充 するために,§1.134
に 基 づく 応 答 のための 新 たな 期 間 の 付 与 を 受 けることができる。
特 許 規 則 1.137 放 棄 された 出 願 , 終 結 された 再 審 査 手 続 , 又 は 失 効 した 特 許 の 回 復
(a) 不 可 避 であったこと。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 応 答 の 遅 延 が 不 可 避 であった 場 合 は,
放 棄 された 出 願 ,§1.550(d) 又 は§1.957(b)に 基 づいて 終 結 された, 若 しくは§1.957(c)に
基 づいて 限 定 された 再 審 査 手 続 , 又 は 消 滅 した 特 許 を 回 復 するために, 本 項 に 従 った 申 請 書
を 提 出 することができる。 本 項 の 規 定 による, 承 認 を 受 けることができる 申 請 書 には 次 のも
のが 添 付 されなければならない。
(1) 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 き, 未 処 理 となっている 庁 の 指 令 又 は 通 知 に 対 する 所 要 の
応 答
(2) §1.17(l)に 記 載 されている 申 請 手 数 料
(3) 長 官 を 納 得 させる 証 明 であって, 応 答 提 出 期 日 から 本 項 による 承 認 を 受 けることができ
る 申 請 書 の 提 出 に 至 るまでの 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 が 不 可 避 であった 旨 のもの,
及 び
(4) (d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー( 及 び§1.20(d)に 記 載 されている
手 数 料 )
239

(b) 故 意 でなかったこと。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 応 答 の 遅 延 が 故 意 でなかった 場 合 は,
放 棄 された 出 願 ,§1.550(d) 又 は§1.957(b)に 基 づいて 終 結 された, 若 しくは§1.957(c)に
基 づいて 限 定 された 再 審 査 手 続 , 又 は 消 滅 した 特 許 を 回 復 するために, 本 項 に 従 った 申 請 書
を 提 出 することができる。 本 項 の 規 定 による, 承 認 を 受 けることができる 申 請 書 には 次 のも
のが 添 付 されなければならない。
(1) 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 き, 未 処 理 となっている 庁 の 指 令 又 は 通 知 に 対 する 所 要 の
応 答
(2) §1.17(m)に 記 載 されている 申 請 手 数 料
(3) 長 官 を 納 得 させる 証 明 であって, 応 答 提 出 期 日 から 本 項 による 承 認 を 受 けることができ
る 申 請 書 の 提 出 に 至 るまでの 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 が 不 可 避 であった 旨 のもの,
及 び
(4) (d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー( 及 び§1.20(d)に 記 載 されている
手 数 料 )
(c) 応 答 。 手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 された 非 仮 出 願 については, 所 要 の 応 答 は, 継 続 出 願
によって 満 たすことができる。 非 仮 出 願 である 通 常 又 は 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日
以 後 にされ, 手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 されたものについては, 所 要 の 応 答 は§1.114 に 従
って 継 続 審 査 請 求 の 提 出 によっても 満 たすことができる。 発 行 手 数 料 又 はその 一 部 の 不 納 の
ために 放 棄 されるか, 消 滅 した 出 願 又 は 特 許 については, 所 要 の 応 答 は 発 行 手 数 料 又 はそれ
に 係 る 未 納 残 額 の 納 付 を 含 まなければならない。 公 開 手 数 料 の 不 納 のために 放 棄 された 出 願
については, 所 要 の 応 答 は 公 開 手 数 料 の 納 付 を 含 まなければならない。
(d) ターミナルディスクレーマー
(1) 意 匠 出 願 についての 本 条 による 回 復 申 請 には,ターミナルディスクレーマー 及 び§1.321
に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されていなければならず,そのディスクレーマーは,その 出
願 に 付 与 される 存 続 期 間 の 内 の 出 願 放 棄 期 間 に 等 しい 終 末 部 分 を 公 衆 に 献 呈 するものでなけ
ればならない。1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 の 何 れかについての 本 条 によ
る 回 復 申 請 には,ターミナルディスクレーマー 及 び§1.321 に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付
されていなければならず,そのディスクレーマーは,その 出 願 に 付 与 される 特 許 の 存 続 期 間
内 の 終 末 部 分 であって, 次 に 掲 げる 期 間 の 内 の 短 い 方 に 等 しいものを 公 衆 に 献 呈 するもので
なければならない。
(i) 出 願 の 放 棄 期 間
(ii) その 出 願 が 合 衆 国 においてされた 日 から, 又 はその 出 願 が 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 若
しくは 第 365 条 (c)に 基 づく 特 定 言 及 を 含 んでいる 場 合 はそれらの 出 願 の 内 の 最 先 のものが
された 日 から 20 年 を 超 える 期 間
(2) (d)(1)によるターミナルディスクレーマーはまた,1995 年 6 月 8 日 前 にされた 継 続 する
通 常 若 しくは 植 物 出 願 に 関 して, 又 は 回 復 を 求 める 出 願 への 特 許 法 特 許 法 第 120, 第 121 条
若 しくは 第 365 条 (c)に 基 づく 特 定 言 及 を 言 及 を 含 んでいる 継 続 する 意 匠 出 願 に 関 して 付 与
される 特 許 にも 適 用 しなければならない。
(3) (d)(1)の 規 定 は,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願 と 同 時 係 属 するこ
とのみを 目 的 として 回 復 が 求 められる 出 願 に 対 して, 失 効 した 特 許 に 対 して, 再 発 行 出 願 に
対 して, 又 は 再 審 査 手 続 に 対 しては 適 用 されない。
(e) 再 検 討 請 求 。 放 棄 された 出 願 , 終 結 された 若 しくは 制 限 された 再 審 査 手 続 , 又 は 失 効 し
240

た 特 許 を 回 復 させることを 拒 絶 する 決 定 について, 本 条 の 規 定 により 提 出 される 申 請 に 基 づ
いて 再 検 討 又 は 再 審 理 を 求 める 請 求 は,それが 適 時 であると 考 えられるためには, 回 復 を 拒
絶 する 旨 の 決 定 から 2 月 以 内 , 又 はその 決 定 において 定 められている 期 間 内 に 提 出 されなけ
ればならない。 決 定 が 別 段 の 指 示 をしている 場 合 を 除 き,この 期 間 については, 次 の 規 定 に
基 づいて 延 長 を 受 けることができる。
(1) 放 棄 された 出 願 又 は 失 効 した 特 許 については§1.136 の 規 定
(2) 査 定 系 再 審 査 が§1.510 に 基 づいて 提 出 されていた 場 合 は, 終 結 された 査 定 系 再 審 査 手
続 に 関 する§1.550(c)の 規 定 , 又 は
(3) 当 事 者 系 再 審 査 §1.913 に 基 づいて 提 出 されていた 場 合 は, 終 結 された 当 事 者 系 再 審 査
手 続 又 はその 後 の 手 続 について 限 定 を 受 けた 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する§1.956 の 規 定
(f) 外 国 出 願 について 特 許 商 標 庁 に 届 け 出 なかったことによる 放 棄 : 非 仮 出 願 であって, 出
願 から 18 月 後 の 出 願 公 開 を 要 求 する 外 国 における 又 は 多 国 間 条 約 に 基 づく 出 願 について 特
許 商 標 庁 に 適 時 に 届 け 出 なかったことを 理 由 として 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)により 放
棄 された 出 願 は,(b)の 規 定 によってのみ, 回 復 することができる。(c)の 応 答 要 件 は, 外 国
における 又 は 多 国 間 条 約 に 基 づくその 出 願 についての 届 出 によって 満 たされるが, 本 条 に 基
づく 申 請 書 の 提 出 は,その 出 願 に 対 して 進 行 する 応 答 期 間 を 停 止 させる 作 用 を 有 さない。
(g) 仮 出 願 : 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 適 時 の 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 は,
本 条 に 基 づいて 回 復 することができる。 特 許 法 第 119 条 (e)(3) 及 び§1.7(b)に 従 うことを 条
件 として, 仮 出 願 は 如 何 なる 場 合 にも,その 出 願 日 から 12 月 が 経 過 したときは 係 属 している
とはみなされない。
特 許 規 則 1.181 長 官 に 対 する 申 請
(a) 長 官 に 対 し, 次 の 事 項 について 申 請 をすることができる。
(1) 出 願 についての 査 定 系 手 続 , 又 は 再 審 査 手 続 についての 査 定 系 若 しくは 当 事 者 系 手 続 に
おける 審 査 官 の 処 分 又 は 要 求 であって, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 又 は
裁 判 所 への 上 訴 ができないもの
(2) 制 定 法 又 は 規 則 が, 長 官 によって 直 接 に 決 定 される, 又 は 再 検 討 されるべきことを 定 め
ている 事 件 , 及 び
(3) 該 当 する 状 況 において, 長 官 の 監 督 権 の 発 動 を 求 めるためのもの。 特 許 審 判 インターフ
ェアレンス 部 による 処 分 に 係 わる 申 請 については,§41.3 を 参 照 のこと。
*****
(f) 申 請 書 の 提 出 のみでは,それに 係 る 出 願 に 関 して 進 行 する 応 答 期 間 を 停 止 させず,また,
他 の 手 続 を 停 止 させる 作 用 も 有 さない。 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 き,この 部 に 基 づく 申 請
であって, 救 済 請 求 の 原 因 である 処 分 又 は 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 されないものは,
不 適 時 のものとして 却 下 することができる。この 2 月 の 期 間 は 延 長 することができない。
*****
I. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請
放 棄 された 出 願 (それについての 論 議 は 下 に 記 す)を 回 復 するための 申 請 は, 放 棄 に 関 する 審
査 官 の 判 断 に 起 因 する 申 請 と 混 同 されてはならない。 出 願 人 が, 出 願 は 実 際 には 放 棄 されて
いない 主 張 する 場 合 は( 例 えば, 応 答 の 十 分 性 又 は 基 準 とすべき 日 付 について 見 解 の 不 一 致 が
存 在 する), 放 棄 判 断 の 撤 回 を 要 求 する 特 許 規 則 1.181(a)に 基 づく 申 請 は, 適 切 な 手 続 手 順
241

であり, 当 該 申 請 は 手 数 料 を 必 要 としない。 出 願 が 放 棄 されているか 否 かについて 見 解 の 不
一 致 がない 場 合 は( 例 えば, 出 願 人 の 主 張 は 単 に 放 棄 の 理 由 に 関 するものである), 特 許 規 則
1.137 に 基 づく( 適 切 な 申 請 手 数 料 が 添 付 されている) 申 請 が, 放 棄 された 出 願 を 回 復 するた
めに 必 要 である。
庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 を 回 復 させるためには,2 の 追 加
の 手 続 を 利 用 することができる。(1) 不 可 避 の 遅 延 を 理 由 とする, 特 許 規 則 1.137(a)に 基 づ
く 申 請 , 及 び(2) 故 意 でない 遅 延 を 理 由 とする, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 。
A. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 であって, 庁 指 令 を 受 領 しなかったことを 理 由 とするもの
Delgar v. Schulyer, 172 USPQ 513 (D.D.C. 1971)において, 裁 判 所 は, 出 願 人 の 代 理 人 が
原 初 の 許 可 通 知 を 受 領 しなかった 旨 の 主 張 の 裏 付 けとして 提 出 された 証 拠 を 考 慮 し, 特 許 商
標 庁 は 新 たな 許 可 通 知 を 郵 送 すべきであると 決 定 した。Delgar の 論 旨 に 基 づき, 庁 指 令 が 届
かなかった 旨 の 主 張 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 によって 検 討 することができる。 十 分
に 裏 付 けられている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 を 承 認 し, 庁 指 令
を 再 送 することができる。すなわち,Delgar の 論 旨 は, 出 願 が, 発 行 手 数 料 ( 特 許 法 第 151
条 )の 適 時 納 付 の 不 履 行 又 は 手 続 ( 特 許 法 第 133 条 )の 不 履 行 を 理 由 として 出 願 が 放 棄 されて
いると 判 断 されているか 否 かに 拘 らず, 適 用 可 能 である。
有 資 格 実 務 家 及 び 特 許 商 標 庁 の 費 用 及 び 負 担 を 最 小 化 するために, 特 許 商 標 庁 は, 庁 指 令 の
不 受 領 を 確 認 するために 要 求 される 証 拠 について 修 正 を 行 った。 庁 からの 通 信 の 不 受 領 を 確
認 するために 要 求 される 証 明 は, 有 資 格 実 務 家 からの 陳 述 であって,USPTO に 記 録 されてい
る 通 信 宛 先 において 受 領 される 庁 指 令 を 記 録 するために 使 用 されているシステムを 記 述 する
ものを 含 んでいなければならない。その 陳 述 は, 事 件 記 録 システムが 十 分 に 信 頼 できるもの
であることを 証 明 しなければならない。その 記 録 は 出 願 番 号 , 弁 護 士 の 事 件 記 録 番 号 , 庁 指
令 の 郵 送 日 及 び 応 答 期 日 を 含 んでいるものと 期 待 されるが, 内 容 はそれらに 限 定 されるもの
ではない。
有 資 格 実 務 家 は, 庁 指 令 が 記 録 上 の 通 信 宛 先 において 受 領 されなかった 旨 , 及 びファイルジ
ャケット 又 はその 同 等 物 及 び 出 願 内 容 物 を 含 む 有 資 格 実 務 家 の 記 録 についての 調 査 により,
庁 指 令 が 受 領 されなかったことが 示 されている 旨 を 陳 述 しなければならない。 有 資 格 実 務 家
が 使 用 している 記 録 であって, 不 受 領 の 庁 指 令 が 受 領 されていたならば, 記 入 されていたで
あろうものの 写 しが 要 求 される。
有 資 格 実 務 家 の 記 録 の 写 しであって, 庁 指 令 の 不 受 領 を 証 明 するために 要 求 されるものは,
同 人 の 事 務 所 の 基 本 事 件 記 録 (マスター・ドケット)を 含 んでいなければならない。すなわち,
受 領 されなかった 庁 指 令 において, 応 答 のために 3 月 期 間 が 設 定 されていた 場 合 は,マスタ
ー・ドケット 報 告 であって, 受 領 されなかった 庁 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 期 間 内 の 日 付 を 有 す
る, 事 件 記 録 番 号 が 付 された 応 答 を 記 載 しているマスター・ドケット 報 告 の 写 しが, 庁 指 令
の 不 受 理 に 関 する 書 面 証 拠 として 提 出 されなければならない。そのようなマスター・ドケッ
トが 存 在 していない 場 合 には, 有 資 格 実 務 家 はその 旨 を 述 べ,また,それ 以 外 の 証 拠 , 例 え
ば, 次 のような 証 拠 を 提 供 しなければならないものとするが, 証 拠 は,それに 限 定 されるも
のではない。 出 願 ファイルジャケット, 郵 便 物 受 け 入 れ 簿 ,カレンダー, 備 忘 システム, 問
題 とされている 出 願 についての 個 々の 事 件 記 録 。
上 に 概 略 を 述 べた 証 明 は, 庁 指 令 が 郵 送 中 に 紛 失 したとの 結 論 ではなく, 庁 指 令 が 受 領 後 に
242

紛 失 したとの 結 論 を 示 す 状 況 にあるときは( 例 えば, 有 資 格 実 務 家 が 庁 指 令 を 受 領 しなかった
経 歴 を 有 している 場 合 ), 十 分 でないことがある。
庁 からの 通 信 又 は 指 令 ( 例 えば, 放 棄 通 知 又 は 勧 告 的 指 令 )であって, 放 棄 を 回 避 するために
応 答 が 要 求 されているもの 以 外 についての 不 受 領 の 証 拠 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 保 証 するもの
ではない。 放 棄 は, 庁 指 令 に 対 する 応 答 がない 又 は 発 行 手 数 料 が 納 付 されないことを 理 由 と
する 法 律 作 用 によって 生 じるものであり, 放 棄 通 知 の 郵 送 についての 作 用 によるものではな
い。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。Lorenz v. Finki, 333 F.2d 885, 889-90, 142 USPQ 26, 29-30
(CCPA 1964); Krahn v. Commissioner, 15 USPQ2d 1823, 1824 (E.D. Va 1990); In re
Application of Fischer, 6 USPQ2d 1573, 1574 (Comm'r Pat. 1988)。
B. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 であって, 応 答 が 適 時 に 郵 送 又 は 提 出 された 旨 の 証 拠 を 基
にするもの
特 許 規 則 1.10(c)から 1.10(e)まで, 及 び 1.10(g)は,「 速 達 郵 便 」としての 通 信 の 寄 託 日 を
その 通 信 の 提 出 日 と 認 めさせるために,USPTO 長 官 に 申 請 するための 手 続 を 記 載 している。
適 時 に「 速 達 郵 便 」に 入 れられた 応 答 に 依 拠 して 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 書 は, 特 許 規
則 1.10(c),(d),(e) 又 は(g)に 基 づく 適 切 な 申 請 を 含 まなければならない(MPEP§513 参 照 )。
書 類 が,「 速 達 郵 便 」 手 続 を 使 用 して 特 許 商 標 庁 に 郵 送 されたことが 示 される 場 合 は,その 書
類 は「 速 達 郵 便 」 日 をもって PALM に 登 録 されなければならない。
類 似 的 に, 出 願 人 は 応 答 が 提 出 されたことを, 郵 便 葉 書 受 領 証 であって,その 応 答 を 特 定 し
ており,かつ,その 応 答 が 適 時 に 提 出 された 旨 の 一 応 の 証 拠 を 提 供 しているものによって,
確 認 することができる。MPEP§503 参 照 。 例 えば, 出 願 が, 最 初 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 をし
なかったことを 理 由 として, 放 棄 されたと 判 断 されており, 出 願 人 が, 補 正 がその 庁 指 令 に
対 する 応 答 として 適 時 に 提 出 されことを 示 す 郵 便 葉 書 受 領 証 を 有 している 場 合 は, 放 棄 判 断
は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 書 が 提 出 されたときに, 撤 回 されるべきである。 応 答 が,
郵 便 葉 書 受 領 証 を 基 にして, 適 時 に 提 出 されたことが 証 明 されている 場 合 は,その 応 答 は,
郵 便 葉 書 受 領 証 に 記 載 されている 応 答 書 受 領 日 を 使 用 して PALM に 登 録 されなければならな
い。
郵 便 葉 書 受 領 証 ではなく, 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 郵 送 証 明 書 が, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申
請 において 依 拠 されている 場 合 は, 特 許 規 則 1.8(b) 及 び MPEP§512 を 参 照 のこと。 特 許 規 則
1.8(b)(3)に 記 述 されているように, 通 信 についての 前 の 適 時 の 郵 送 又 は 送 信 を 証 拠 立 てる 陳
述 は, 本 人 自 身 の 認 識 によるか, 又 は USPTO 長 官 を 納 得 させるものでなければならない。 前
の 適 時 の 郵 送 を 証 拠 立 てる 陳 述 が 郵 送 証 明 書 に 署 名 した 者 によって 行 われない 場 合 (すなわ
ち, 本 人 自 身 の 認 識 によるものでない 場 合 )は, 前 の 適 時 の 郵 送 を 証 拠 立 てる 陳 述 は,その 通
信 が 実 際 に 郵 送 された 旨 の 結 論 を 裏 付 ける 記 述 を 含 まなければならない( 例 えば, 通 信 がその
出 願 に 関 して 郵 送 されたことを 確 認 する 郵 送 記 録 簿 の 写 し)。 通 信 が 郵 送 証 明 書 に 基 づいて 適
時 に 提 出 された 旨 が 証 明 される 場 合 には,その 通 信 は 実 際 の 受 領 日 (すなわち,その 書 類 の 副
本 が 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 陳 述 書 を 添 えて 提 出 された 日 )をもって PALM に 登 録 される。
特 許 規 則 1.8(b)はまた, 通 信 の 郵 送 又 は 送 信 の 時 から 相 当 の 時 間 量 ( 例 えば,1 月 超 )が 経 過
したときに 出 願 人 が 特 許 商 標 庁 に 対 し, 通 信 に 係 る 前 の 郵 送 又 は 送 信 について 通 告 し, 特 許
規 則 1.8(b)(3)に 基 づく 陳 述 書 を,その 通 信 の 副 本 を 添 付 して 提 出 することを 許 可 している。
出 願 人 は,その 通 信 に 係 る 前 の 郵 送 又 は 送 信 について 特 許 商 標 庁 に 通 告 する 前 に, 出 願 が 放
243

棄 されることになるのを 待 つ 必 要 がない。 出 願 人 は, 特 許 商 標 庁 に 通 告 する 前 に, 通 信 の 地
位 に 関 し,プライベート 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムを 点 検 すべきである。MPEP§512
参 照 。
C. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 の 取 扱
特 許 規 則 1.181(f)は, 特 に, 別 段 の 定 めがあるときを 除 き, 不 服 を 申 立 てる 処 分 から 2 月 以
内 に 提 出 されない 申 請 書 は, 不 適 時 として 却 下 できる 旨 を 規 定 している。 従 って, 破 棄 判 断
の 撤 回 を 求 める 申 請 書 ( 特 許 規 則 1.181)であって, 放 棄 ( 不 服 を 申 立 てる 処 分 ) 通 知 の 郵 送 日
から 2 月 以 内 に 提 出 されないものは, 不 適 時 であるとして 却 下 することができる。 特 許 規 則
1.181(f) 参 照 。
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.181(f)に 基 づく 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 却 下 せず
に, 破 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 認 める 条 件 として,ターミナルディスクレーマ
ーを 要 求 することができる。
1. 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 意 匠 出 願 , 通 常 特 許 出 願 , 及 び 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植
物 出 願
(a) 出 願 人 は 放 棄 通 知 を 受 領 している
1995 年 6 月 8 日 前 にされた 意 匠 出 願 , 通 常 ( 特 許 ) 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植
物 出 願 に 関 しては, 出 願 人 が 放 棄 通 知 を 受 領 している 場 合 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請
であって, 放 棄 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 されないものは,( 特 別 な 事 由 が 存 在 しない
限 り)その 実 体 に 関 して 処 理 はされないが,ただし, 特 許 規 則 1.321(a)に 基 づくターミナル
ディスクレーマー 及 び 特 許 規 則 1.20(d)に 記 載 されている 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されていると
きは,この 限 りでない。 権 利 放 棄 がされるべき 期 間 は,それに 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る,
又 は 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づきその 出 願 の 優 先 権 を 主 張 する 通 常 出
願 又 は 植 物 出 願 に 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る 存 続 期 間 の 末 端 部 分 であって, 次 に 掲 げる 日
付 の 間 の 期 間 に 相 当 するものである。
(A) 放 棄 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 に 当 たる 日 , 及 び
(B) 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 承 認 可 能 な 申 請 の 提 出 日
様 式 PTO/SB/62 は, 使 用 するのに 適 切 なターミナルディスクレーマーである。
(b) 出 願 人 は 放 棄 通 知 を 受 領 していない
1995 年 6 月 8 日 前 にされた 意 匠 出 願 , 通 常 ( 特 許 ) 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植
物 出 願 に 関 しては, 出 願 人 が 放 棄 通 知 を 受 領 していない 場 合 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申
請 であって, 出 願 人 による, 特 許 商 標 庁 の 更 なる 指 令 を 合 理 的 に 期 待 することができる 通 信
の 特 許 商 標 庁 への 提 出 日 ( 又 はその 通 信 が 特 許 商 標 庁 によって 受 領 されていなかった 場 合 は,
寄 託 日 )から 12 月 以 内 に 提 出 されていないものは,( 特 別 な 事 由 が 存 在 しない 限 り)その 実 体
事 項 に 関 して 処 理 されないが,ただし, 特 許 規 則 1.321(a)に 基 づくターミナルディスクレー
マー 及 び 特 許 規 則 1.20(d)に 記 載 されている 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されているときは,この 限
りでない。 権 利 放 棄 されるべき 期 間 は,それに 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る, 又 は 特 許 法 第
120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づきその 出 願 の 優 先 権 を 主 張 する 通 常 出 願 又 は 植 物 出
願 に 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る 存 続 期 間 の 末 端 部 分 であって, 次 に 掲 げる 日 の 間 の 期 間 に
244

相 当 するものである。
(A) 出 願 人 による, 特 許 商 標 庁 の 更 なる 指 令 を 合 理 的 に 期 待 することができる 通 信 の 特 許 商
標 庁 への 提 出 又 は 寄 託 の 日 から 12 月 に 当 たる 日 , 及 び
(B) 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 承 認 可 能 な 申 請 の 提 出 日
様 式 PTO/SB/62 は, 使 用 するのに 適 切 なターミナルディスクレーマーである。
2. 通 常 及 び 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日 以 後 ,ただし,2000 年 5 月 29 日 前 にされ
たもの
通 常 及 び 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日 以 後 ,ただし,2000 年 5 月 29 日 前 にされたも
のに 関 しては,ターミナルディスクレーマーは, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 承
認 する 条 件 として 要 求 されるべきではない。しかしながら, 特 許 法 務 管 理 局 (OPLA)は,その
ような 状 況 において, 放 棄 判 断 が 次 に 掲 げる 事 項 が 行 われる 期 間 に 係 わっているときは, 協
議 を 求 められるべきである。(A) 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 判 ,(B) 特 許 法
第 135 条 (a)に 基 づくインターフェアレンス 手 続 。これにはインターフェアレンス 手 続 に 起 因
する 停 止 があった 場 合 は,それも 含 まれる。 又 は(C) 出 願 が, 特 許 法 第 181 条 に 基 づく 秘 密
保 持 命 令 の 適 用 を 受 け, 封 鎖 状 態 に 置 かれるか, 又 は 手 続 が 停 止 されたこと。これは, 特 許
規 則 1.701(d)(2)の「 相 当 の 注 意 」 規 定 に 基 づく 特 許 存 続 期 間 の 短 縮 を( 該 当 するときは)す
ることが 必 要 であるという 理 由 による。
3. 2000 年 5 月 29 日 以 後 にされた 通 常 及 び 植 物 出 願
通 常 及 び 植 物 出 願 であって,2000 年 5 月 29 日 前 にされたものに 関 しては,ターミナルディ
スクレーマーは, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 承 認 する 条 件 として 要 求 されるべ
きではない。これは 次 の 理 由 による。 特 許 存 続 期 間 調 整 は,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法
(AIPA)の 特 許 存 続 期 間 調 整 規 定 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 関 しては, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申
請 が 放 棄 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 されない 場 合 は, 特 許 規 則 1.704(c)(4)の 規 定 に
基 づいて 自 動 的 に 短 縮 されること, 及 び 出 願 人 が 放 棄 通 知 を 受 領 していない 場 合 は, 特 許 存
続 期 間 調 整 は, 出 願 人 がその 出 願 に 関 する( 処 理 又 は 審 査 の)「 手 続 を 完 結 させるための 合 理
的 努 力 をしなかった」 期 間 に 相 当 する 期 間 が, 特 許 規 則 1.704(a)の 規 定 に 基 づいて 短 縮 され
ることである。
出 願 人 が 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 書 の 提 出 を 故 意 に 遅 延 させたことを 記 録 が 示 している
場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,その 申 請 を, 申 請 の 具 体 的 事 項 について 対 処 することなく,その 出
願 に 関 して 手 続 をすることに 関 する 当 該 遅 延 のみを 根 拠 とし, 不 適 時 のものとして( 特 許 規 則
1.181(f)), 単 純 に 却 下 することができる。 放 棄 された 出 願 の 回 復 を 求 めることに 関 する 故 意
の 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)に 基 づく 救 済 を 明 白 に 排 除 する(これについて 後 で 論 議
する)。
II. 放 棄 された 出 願 を 回 復 させ 又 は 発 行 手 数 料 の 遅 延 納 付 の 受 理 を 求 める 申 請
特 許 規 則 1.137 は, 次 の 事 項 の 不 履 行 のために 放 棄 された 出 願 及 び 失 効 した 特 許 の 回 復 につ
いて 規 定 している。
(A) 仮 出 願 において 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 し 適 時 に 応 答 すること
(B) 非 仮 出 願 において 適 時 に 手 続 をすること
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(C) 意 匠 出 願 に 対 する 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 すること
(D) 通 常 又 は 植 物 出 願 に 対 する 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 すること, 及 び
(E) 発 行 手 数 料 の 未 納 残 額 を 適 時 に 納 付 すること( 失 効 した 特 許 )
特 許 規 則 1.137(a)に 基 づく 申 請 は, 次 のものを 必 要 とする。
(A) 所 要 の 応 答 。ただし, 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 く。
(B) 特 許 規 則 1.17(l)に 記 載 されている 申 請 手 数 料
(C) 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 であって, 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(a)に 基 づい
て 承 認 を 受 けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでのものが 回 避 できないものであった 旨 を
USPTO 長 官 に 納 得 させる 証 明 , 及 び
(D) 特 許 規 則 1.137(d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー
特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 は, 次 の 事 項 を 必 要 とする。
(A) 所 要 の 応 答 。ただし, 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 く。
(B) 特 許 規 則 1.17(m)に 記 載 されている 申 請 手 数 料
(C) 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 であって, 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づい
て 承 認 を 受 けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでのものが 意 図 的 でなかった 旨 の 陳 述 , 及
び
(D) 特 許 規 則 1.137(d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー
長 官 は, 遅 延 が 故 意 でなかったか 否 かについて 疑 義 が 存 在 する 場 合 には, 追 加 の 情 報 を 要 求
することができる。
A. 応 答 要 求
放 棄 決 定 の 撤 回 申 請 とは 異 なり, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復 申 請 には, 特 に, 要 求 された
応 答 が 添 付 されていなければならない。Ex parte Richardson, 1906 Dec. Comm'r Pat. 83
(1905) 参 照 (「 当 庁 は,[ 応 答 期 間 ] 内 に 手 続 がされなかった 事 件 を 回 復 する 権 限 を 有 さず,
手 続 が 取 られた 後 に, 提 出 の 遅 延 が 不 可 避 であったか 否 かを 決 定 する 権 限 を 有 するのみであ
る 。」 )。 一 般 的 に, 要 求 されている 応 答 は,それが 適 時 に 提 出 されていたならば 放 棄 を 回 避
するのに 十 分 な 応 答 である。 特 許 規 則 1.136 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 及 び 当 該 期 間 延 長 のため
の 手 数 料 は, 応 答 に 含 まれることを 要 求 されない。
特 許 規 則 1.137(c)は, 特 許 規 則 1.137(a) 及 び(b)に 基 づく 申 請 に 対 する 応 答 要 求 に 適 用 され
る。 手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 された 非 仮 出 願 に 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 継 続 する 出 願 の
提 出 によって 満 たすことができる。 通 常 又 は 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされ,
手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 されたものに 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 特 許 規 則 1.114 を 遵 守 す
る 継 続 審 査 請 求 (RCE)の 提 出 によって 満 たすことができる。 出 願 又 は 特 許 であって, 発 行 手 数
料 又 はその 一 部 の 納 付 不 履 行 のために 放 棄 されたものに 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 発 行 手 数
料 又 は 未 払 い 残 額 の 納 付 を 含 まなければならない。 特 定 の 放 棄 状 況 に 置 ける 応 答 要 求 につい
ての 更 なる 明 細 に 関 しては, 下 記 を 参 照 のこと。
1. 発 行 手 数 料 又 は 公 開 手 数 料 の 不 納 を 理 由 とする 放 棄
適 時 に 手 続 をすることの 不 履 行 を 理 由 として, 及 び 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 することの 不 履
行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 の 回 復 は, 特 許 規 則 1.137 に 併 せて 組 み 込 まれているが, 適
時 に 手 続 をすることの 不 履 行 を 理 由 として, 及 び 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 することの 不 履 行
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を 理 由 として 放 棄 された 出 願 の 回 復 に 関 する 法 規 定 は, 相 互 に 排 他 的 である。 次 の 事 件 を 参
照 。Brenner v. Ebbert, 398 F.2d 762, 157 USPQ 609 (D.C. Cir. 1968)。 特 許 法 第 151 条
は, 発 行 手 数 料 が「 提 出 され…… 納 付 の 遅 延 が 不 可 避 であったことが 証 明 される」 場 合 は,
発 行 手 数 料 の 遅 延 納 付 を 許 可 している。 特 許 法 第 41 条 (a)(7)は, 同 様 に,「 個 々の 特 許 に 関
する 発 行 手 数 料 の 故 意 によらずに 遅 延 した 納 付 」を 受 理 することを 許 可 している。このよう
に, 特 許 法 第 41 条 (a)(7) 及 び 第 151 条 の 各 々は, 発 行 手 数 料 の 不 納 付 を 理 由 として 放 棄 され
た 出 願 又 は 失 効 した 特 許 を 回 復 する 条 件 として, 発 行 手 数 料 の 納 付 を 要 求 している。 従 って,
発 行 手 数 料 又 はその 未 払 い 残 額 の 納 付 を 伴 わない 継 続 する 出 願 は, 発 行 手 数 料 又 はその 一 部
の 不 納 付 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 又 は 失 効 した 特 許 に 関 する 受 理 可 能 な 応 答 ではない。
許 可 通 知 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するために,その 郵 送 日 に 有 効 な 発 行 手 数 料 の 適 時 納 付 を 要
求 する。 許 可 通 知 よって 要 求 された 発 行 手 数 料 の 納 付 の 時 までに, 発 行 手 数 料 の 増 額 がある
場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,そのときに 有 効 な 発 行 手 数 料 の 残 額 の 納 付 を 要 求 する 通 知 を 郵 送 す
る。 次 の 事 件 参 照 。In re Mills, 12 USPQ2d 1847, 1848 (Comm'r Pat. 1989)。「 発 行 手 数 料
又 はその 一 部 の 不 納 付 を 理 由 とする」という 表 現 は, 出 願 人 が, 許 可 通 知 において 要 求 され
る 発 行 手 数 料 , 又 は 後 の 通 知 によって 要 求 される 発 行 手 数 料 の 残 額 の 何 れかを 納 付 しない 場
合 に 適 用 される。そのような 場 合 には, 応 答 は, 発 行 手 数 料 の 如 何 なる 部 分 も 前 に 納 付 され
ていないときは,その 時 点 で 有 効 な 発 行 手 数 料 , 又 は 発 行 手 数 料 の 一 部 が 前 に 納 付 されてい
たときは,その 時 点 で 有 効 な 発 行 手 数 料 の 未 払 残 額 でなければならない。
公 開 手 数 料 の 不 納 付 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 に 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 公 開 手 数 料 の
納 付 を 含 まなければならない。 公 開 手 数 料 の 不 納 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 が, 継 続 する
出 願 との 継 続 の 目 的 のみによって 回 復 される 場 合 であっても, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復
申 請 は, 公 開 手 数 料 の 納 付 を 含 まなければならない。
2. 非 仮 出 願 における 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄
(a) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄
手 続 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 非 仮 出 願 に 関 する 非 最 終 指 令 に 対 する 所 要 の 応 答 は,
次 の 何 れかとすることができる。
(A) 特 許 規 則 1.111 に 基 づく 主 張 又 は 補 正
(B) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 する 出 願 ( 又 はその 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規 則
1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA))
特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 の 承 認 は, 特 許 規 則 1.111 に 基 づく 応 答 が 完 全 である 旨 の 決 定
ではない。 提 案 された 応 答 が 非 最 終 庁 指 令 に 対 するものである 場 合 には,その 申 請 は, 応 答
が 善 意 であると 思 われるときは, 承 認 を 受 けることができる。 出 願 の 回 復 後 に, 特 許 審 査 官
は 更 に 詳 細 な 検 討 をした 上 で, 応 答 が 若 干 の 点 で 欠 落 している 旨 の 決 定 をすることができる。
この 限 られた 状 況 においては, 特 許 審 査 官 は, 誤 り 又 は 欠 落 を 訂 正 するために 特 許 規 則
1.135(c)に 基 づいて 1 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 付 与 する 書 状 を 発 送 しなければならない。 期 間 延
長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 許 可 される。 出 願 人 がその 書 状 において 設 定 されている
期 間 ( 延 長 がある 場 合 は,それを 含 む) 内 にその 脱 漏 を 訂 正 しない 場 合 は,その 出 願 は 再 び 放
棄 される。
247

(b) 最 終 庁 指 令 への 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄
最 終 庁 指 令 に 対 する 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 応 答 は,そのように 拒 絶 された 各 クレームにつ
いての, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE), 抹 消 又 はその 拒 絶 に 対 する 審 判 請 求 を
含 んでいなければならない。 従 って, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 さ
れた 非 仮 出 願 において, 回 復 申 請 の 検 討 のために 要 求 される 応 答 は 次 の 通 りでなければなら
ない。
(A) 審 判 請 求 書 及 び 審 判 請 求 手 数 料
(B) 特 許 規 則 1.116 に 基 づく 補 正 であって, 拒 絶 されたクレームの 全 てを 抹 消 するか 又 はそ
れ 以 外 に 出 願 を 一 応 許 可 できる 状 態 にするもの, 又 は
(C) 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE( 特
許 規 則 1.111 の 要 求 を 満 たしている 提 出 物 及 び 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されているもの)の 提 出
( 下 記 (d) 参 照 ), 又 は
(D) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 する 出 願 ( 又 はその 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規 則
1.53(d)に 基 づく CPA)の 提 出
審 判 請 求 書 が 特 許 規 則 1.137(a)(1) 又 は 1.137(b)(1)の 規 定 により 提 出 された 応 答 である 場
合 は, 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 するための 特 許 規 則 41.37 に 基 づく 期 間 は,USPTO 長 官 がその
申 請 を 承 認 する 決 定 書 の 中 で 定 める。
最 終 指 令 の 対 象 である 出 願 であって, 特 許 規 則 1.116 に 基 づく 補 正 案 が 所 要 の 応 答 として 提
出 されたものは, 通 常 は, 請 願 局 によって 技 術 センター(TC)に 回 付 され, 出 願 についての 回
復 申 請 が 承 認 される 前 に, 補 正 案 が 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするものか 否 かを 同 局 が 決 定 す
る。 審 査 官 は, 応 答 が 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする 場 合 は, 応 答 書 の 余 白 に「 回 復 次 第 採 用
可 」と 記 すように 指 示 されている。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW
マニュアル 参 照 。 申 請 が 他 の 点 では 承 認 できるものであり,また, 審 査 官 が, 応 答 は 出 願 を
許 可 できる 状 態 にする 旨 を 表 示 している 場 合 は, 申 請 は 承 認 される。 他 面 , 応 答 が 出 願 を 許
可 できる 状 態 にしない 場 合 は, 審 査 官 は 様 式 PTOL-303 に 記 入 し,その 様 式 を 出 願 書 類 と 共 に
請 願 局 に 返 送 すべき 旨 を 指 示 されている。 審 査 官 は 様 式 PTOL-303 を 出 願 人 に 郵 送 してはなら
ない。この 状 況 においては, 請 願 局 はその 申 請 を 承 認 しない。 様 式 PTOL-303 の 写 しには, 請
願 局 によって「 儀 礼 的 写 し」と 注 記 される。この 儀 礼 的 写 しは, 申 請 に 関 する 決 定 と 共 に 添
付 物 として 送 付 される。 勧 告 様 式 PTOL-303 は, 最 終 拒 絶 通 知 後 の 補 正 に 関 する 審 査 官 による
決 定 についての, 請 願 局 に 対 する 勧 告 的 通 知 としての 働 きのみをもつ。イメージ・ファイル・
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
(c) 審 判 請 求 趣 意 書 提 出 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄
放 棄 が 審 判 請 求 趣 意 書 提 出 の 不 履 行 を 理 由 として 生 じた 場 合 は, 特 許 規 則 1.137(a)(1) 又 は
1.137(b)(1)によって 要 求 される 応 答 は, 次 の 何 れかでなければならない。
(A) 特 許 規 則 41.37(c)を 遵 守 する 審 判 請 求 趣 意 書 及 び 審 判 請 求 趣 意 書 手 数 料
(B) 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 については,RCE の 提 出 。RCE には, 特
許 規 則 1.114 の 規 定 を 遵 守 する 提 出 物 及 び 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されなければならない( 下 記
(d) 参 照 ), 又 は
(C) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 する 出 願 ( 又 はその 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規 則
1.53(d)に 基 づく CPA)の 提 出
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(d) 要 求 された 応 答 としての RCE の 提 出
最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として, 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 提 出 の 不 履 行 を 理 由 と
して 放 棄 された 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願 に 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 提 出 物 及 び 必 要 な 手 数 料
が 添 付 されている RCE( 継 続 審 査 請 求 )の 提 出 とすることができる。RCE がそのような 出 願 を 回
復 させるために 特 許 規 則 1.137(a)(1) 又 は 1.137(b)(1)により 提 出 される 応 答 である 場 合 は,
RCE に 付 属 する 提 出 物 は, 最 終 庁 指 令 に 対 し 特 許 規 則 1.111 の 意 味 において 応 答 する 応 答 で
なければならない。 提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 し 特 許 規 則 1.111 の 意 味 において 応 答 している
か 否 かについての 検 討 は, 当 該 指 令 の「 最 終 的 」 地 位 を 要 因 として 入 れることなく 行 われる。
提 出 物 は, 先 に 提 出 された 最 終 後 の 補 正 , 又 は 先 に 提 出 された 審 判 請 求 又 は 答 弁 趣 意 書 にお
ける 主 張 を 参 照 によって 援 用 する 旨 の 陳 述 書 とすることができる。MPEP§706.07(h)II. 参 照 。
申 請 は, 提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 出 するための 誠 実 な 試 みであると 思 わ
れる 場 合 は, 承 認 される。 出 願 の 回 復 後 , 審 査 官 は, 更 に 詳 細 な 検 討 に 基 づき, 応 答 はその
一 部 事 項 を 欠 落 している 旨 の 決 定 をすることができる。この 限 られた 状 況 においては, 審 査
官 は, 誤 り 又 は 脱 漏 を 訂 正 するための 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 1 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 え
る 書 状 を 送 付 しなければならない。 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 される。 出 願
人 が 書 状 において 設 定 されている 期 間 ( 延 長 されている 場 合 は,それを 含 む) 内 に 脱 漏 を 訂 正
しない 場 合 は, 出 願 は 再 び 放 棄 される。
(e) 継 続 する 出 願 又 は RCE を 特 許 商 標 庁 は 要 求 することができる
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.137(a)(1)( 又 は 特 許 規 則 1.137(b)(1))の 応 答 要 求 を 満 たすために,
継 続 する 出 願 又 は RCE( 放 棄 前 の 手 続 が 終 結 していた 場 合 )( 又 は 特 許 規 則 1.129(a)の 規 定 に
よる 更 なる 審 査 の 請 求 )の 提 出 を 要 求 することができるが,ただし, 出 願 に 係 る 事 情 の 下 で,
特 許 規 則 1.111 又 は 1.113 に 基 づく 応 答 を 処 理 することが, 特 許 商 標 庁 に 過 度 の 負 担 を 掛 け
ることが 条 件 とされる。 特 許 規 則 1.111 又 は 1.113 に 基 づく 応 答 を 処 理 することが 特 許 商 標
庁 に 過 度 の 負 担 を 掛 ける 例 示 的 事 情 は, 次 のとおりである。
(A) 出 願 が 過 度 に 長 い 期 間 にわたって 放 棄 されていること
(B) 出 願 ファイルが, 最 終 庁 指 令 に 対 して 多 重 の 又 は 相 反 する 応 答 を 含 んでいること, 又 は
(C) 特 許 規 則 1.137(a)(1)( 又 は 特 許 規 則 1.137(b)(1))に 基 づいて 提 出 された 応 答 が, 特 許 規
則 1.111 又 は 1.113 の 規 定 を 遵 守 しているか 否 かについて 疑 義 があること
3. 非 公 開 請 求 提 出 後 の 外 国 出 願 についての 特 許 商 標 庁 への 通 告 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄
出 願 人 が 出 願 時 に 適 切 な 証 明 書 を 添 えて 非 公 開 請 求 をしたときは,2000 年 11 月 29 日 以 後 に
された 通 常 又 は 植 物 出 願 は, 特 許 法 第 122 条 (b)(1)に 基 づき 公 開 がされない。 特 許 法 第 122
条 (b)(2)(B)(i) 参 照 。 出 願 人 が 非 公 開 請 求 をし,その 後 , 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(ii)の 規
定 により,それを 取 り 消 し,その 時 期 が, 対 応 する 出 願 が 18 月 公 開 を 要 求 している 外 国 にお
いて 又 は 多 国 間 国 際 協 定 に 基 づいて 提 出 される 日 より 前 であるときは, 非 公 開 請 求 は 無 効 に
されたものとして 取 り 扱 われ,その 出 願 は 非 公 開 請 求 がされなかったものとして 取 り 扱 われ
る。MPEP§1123 及 び§1124 参 照 。 出 願 人 が 非 公 開 請 求 をしたが,その 後 , 合 衆 国 出 願 におい
て 開 示 されている 発 明 を 対 象 とする 出 願 を, 非 公 開 請 求 が 取 り 消 される 前 に 18 月 公 開 を 要 求
する 外 国 において 又 は 多 国 間 国 際 協 定 に 基 づいて 提 出 した 場 合 は,その 取 消 に 加 え, 当 該 出
願 の 提 出 日 から 45 日 以 内 に, 特 許 商 標 庁 に 対 しその 出 願 を 届 け 出 なければならない。 外 国 出
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願 についての 通 知 に 係 る 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)の 要 求 は, 特 許 法 第 122 条
(b)(2)(B)(ii)に 基 づく 非 公 開 請 求 の 取 消 に 対 する 追 加 である。 出 願 人 が 外 国 において 対 応 す
る 出 願 をし,その 時 期 が 非 公 開 請 求 を 添 えて USPTO に 出 願 をした 後 である 場 合 は, 特 許 法 第
122 条 (b)(2)(B)(ii)に 基 づく 非 公 開 請 求 の 取 消 の 提 出 は, 適 時 に 外 国 出 願 についての 通 知 も
提 供 してはいないときは, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)に 基 づく 合 衆 国 特 許 の 放 棄 を 生 じ
る。しかしながら, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)はまた, 特 許 商 標 庁 に 対 する 当 該 通 知 の
適 時 提 供 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 は,「 通 知 提 出 の 遅 延 が 故 意 でなかった」 場 合
は, 回 復 の 適 用 を 受 けることを 規 定 している。
特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)は, 故 意 でない 遅 延 に 基 づく 回 復 のみを 規 定 しており, 不 可
避 の 遅 延 に 基 づくものについては 規 定 していない。 従 って, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)
により 放 棄 された 出 願 であって, 放 棄 の 理 由 が,18 月 公 開 を 要 求 する 外 国 における 又 は 多 国
間 国 際 協 定 に 基 づく, 当 該 出 願 についての 特 許 商 標 庁 への 適 時 通 告 の 不 履 行 である 場 合 は,
特 許 規 則 1.137(b)による 故 意 でない 遅 延 を 理 由 とする 場 合 に 限 り 回 復 することができる。 特
許 規 則 1.137(c)の 応 答 要 求 は, 外 国 における 又 は 多 国 間 条 約 に 基 づく 当 該 出 願 についての 通
告 によって 満 たされるが, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 は, 出 願 に 対 して 進 行 している 応
答 期 間 を 停 止 させるようには 作 用 しない。 特 許 商 標 庁 は, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)に
基 づいて 出 願 が 放 棄 されたか 否 かを 確 認 することができないので, 特 許 法 第 122 条
(b)(2)(B)(iii)に 基 づく 45 日 以 内 の 通 知 要 求 を 出 願 人 が 満 たさなかった 旨 の 通 告 を 受 ける
までは, 引 き 続 き 出 願 の 手 続 及 び 審 査 を 継 続 することができる。それ 故 に, 当 該 出 願 を 回 復
するための 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 をすることは, 出 願 に 対 して 進 行 している 応 答 期
間 を 停 止 させるようには 作 用 しない。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 回 復 申 請 を 提 出
するために, 様 式 PTO/SB/64a を 使 用 することができる。
B. 申 請 手 数 料 の 要 求
特 許 法 第 41 条 (a)(7)は, 故 意 でなく 放 棄 された 出 願 の 回 復 についての, 又 は 発 行 手 数 料 の 遅
延 した 納 付 についての 申 請 は, 特 許 規 則 1.17(m)に 記 載 されている 申 請 手 数 料 が 添 えられて
いなければならない 旨 を 規 定 している。ただし, 申 請 が 特 許 法 第 133 条 又 は 第 151 条 に 基 づ
いて( 避 けられない 遅 延 に 基 づいて) 提 出 される 場 合 は,その 例 外 であり,その 場 合 の 手 数 料
は, 特 許 規 則 1.17(l)に 記 載 されている。このように,それに 係 る 事 情 が 放 棄 決 定 の 撤 回 を
正 当 化 する(すなわち, 出 願 が 不 適 切 に 放 棄 判 断 されたと 決 定 される) 場 合 を 除 き, 放 棄 され
た 出 願 を 回 復 させるための 申 請 手 数 料 の 納 付 は, 放 棄 された 出 願 の 回 復 についての 法 定 要 件
であり, 免 除 されることがない。
加 えて, 特 許 法 第 41 条 (a)(7)における「 提 出 するときに」の 表 現 は, 申 請 手 数 料 が, 特 許 規
則 1.137 に 基 づく 申 請 書 の 提 出 のために( 単 に 承 認 のためでない) 要 求 されることを 意 味 する。
次 を 参 照 。H.R. Rep. No. 542, 97th Cong., 2d Sess. 6 (1982), reprinted in 1982 U.S.C.C.A.N.
770(「 本 条 に 記 載 されている 手 数 料 は, 申 請 書 の 提 出 時 に 納 付 しなければならない」)。 従 っ
て, 特 許 商 標 庁 は,(A) 特 許 規 則 1.17(l) 又 は1.17(m)によって 要 求 されている 申 請 手 数 料 は,
特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 が 却 下 されるか 又 は 否 認 されたか 否 かに 拘 らず 返 還 しない。ま
た(B) 所 要 の 申 請 手 数 料 が 欠 落 している, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 の 実 体 事 項 には 触 れ
ない。
「 申 請 が( 特 許 法 ) 第 133 条 又 は 第 151 条 に 基 づいて 提 出 される 場 合 を 除 き」という 表 現 は,
250

「( 特 許 法 第 133 条 又 は 第 151 条 に 基 づく) 不 可 避 の 遅 延 を 理 由 として 提 出 される 回 復 申 請 は,
故 意 でない 遅 延 を 理 由 として 提 出 される 回 復 申 請 の 部 分 集 合 であることを 示 している。すな
わち,「 不 可 避 の」 遅 延 及 び「 故 意 でない」 遅 延 は, 二 者 択 一 的 ではない。「 不 可 避 の」 遅 延
は,「 故 意 でない」 遅 延 の 典 型 である。 放 棄 された 出 願 又 は 失 効 した 特 許 を 回 復 するための 申
請 は,「 故 意 でない」 遅 延 の 最 低 閾 値 を 満 たさなければならず,また, 申 請 に, 応 答 締 切 日 か
ら 特 許 規 則 1.137(a)による 承 認 可 能 な 申 請 の 提 出 に 至 るまでの, 所 要 の 応 答 の 提 出 における
遅 延 全 体 が 不 可 避 であった 旨 の 十 分 な 証 明 が 添 付 されている 場 合 は, 出 願 人 は,( 特 許 規 則
1.17(m)に 指 定 されている 手 数 料 ではなく) 特 許 規 則 1.17(l)に 指 定 されている 手 数 料 のみの
納 付 が 必 要 である。
C. 故 意 でなく,かつ, 避 けられない 遅 延
特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 は, 提 出 の 負 担 が 少 なく( 証 拠 書 類 を 伴 う 証 明 でなく 陳 述 書 で
ある),また, 厳 密 性 がゆるい「 故 意 でない 遅 延 」の 基 準 に 基 づいて 評 価 される。 特 許 規 則
1.137(b) 又 は 1.137(a)にいう 出 願 の 回 復 申 請 をするか 否 かを 決 める 出 願 人 は, 次 のことを 考
慮 するべきである。
特 許 商 標 庁 は, 放 棄 及 び 回 復 申 請 の 遅 延 の 原 因 に 関 する 追 加 情 報 を 求 める 権 限 を 留 保 する 一
方 で, 出 願 人 の 誠 実 かつ 善 意 の 義 務 を 信 頼 し, 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 の 大 部 分 のもの
においては, 追 加 情 報 を 請 求 することなく,「 応 答 期 限 から 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 承
認 可 能 な 申 請 をするまでに 遅 延 したことは 全 て 故 意 でなかった」 旨 の 陳 述 書 を 受 理 する。こ
れは, 申 請 の 実 務 に 携 わる 者 が 陳 述 書 を 特 許 商 標 庁 に 提 出 するときに, 裏 付 け 事 実 及 び 状 況
を 出 願 人 が 照 合 することが 特 許 規 則 10.18 に 基 づいて 義 務 づけられているためである。 更 に,
放 棄 出 願 を 回 復 するために 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 をする 際 に 不 適 切 な 陳 述 書 を 提 出
することは, 出 願 から 生 じた 特 許 に 効 力 を 有 させることを 試 みるときに 逆 効 果 をもたらすこ
とがある。Lumenyte Int'l Corp. v. Cable Lite Corp. Nos. 96-1011, 96-1077, 1966 U.S.
App. LEXIS 16400, 1966 WL 383927, (Fed. Cir. July 9, 1996)( 未 出 版 )( 放 棄 が 故 意 でなか
った 旨 の 不 適 切 な 陳 述 書 を 提 出 するという 不 公 正 行 為 が 判 明 したために 特 許 が 効 力 を 有 する
に 至 らないと 審 決 された) 参 照 。
当 該 申 請 は, 特 許 商 標 庁 が 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 追 加 情 報 を 要 求 する 場 合 でも, 特 許
規 則 1.137(a)にいう 申 請 よりはるかに 準 備 及 び 手 続 の 負 担 が 少 ない。 特 許 商 標 庁 は, 遅 延 の
理 由 を 説 明 する 出 願 人 又 は 代 理 人 による 陳 述 書 (せいぜい 遅 延 期 間 に 関 する 交 信 の 写 しを 伴
うもの)に 基 づいて,「 遅 延 全 体 ……が 故 意 でなかった」か 否 かに 関 して 殆 ど 常 に 満 足 する。
避 けられない 遅 延 の 証 明 は,( 前 記 の 他 に) 次 のものがなければならない。(1) 遅 延 に 至 った
誤 りを 回 避 するべきであった 本 来 の 手 続 に 関 する 証 拠 ,(2) 誤 りに 責 任 のある 者 の 訓 練 と 経
験 に 関 する 証 拠 , 及 び(3) 誤 りが 実 際 に 遅 延 の 原 因 であったことを 証 明 する 該 当 の 記 録 の 写
し。MPEP§711.03(c)II.C.2. 参 照 。 更 に, 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 は, 遅 延 が 回 避 でき
なかったことのみでなく,また, 故 意 でなかったことを 立 証 しなければならない。このよう
に, 特 許 規 則 1.137(a)に 基 づいて 当 初 なされた 申 請 の 多 くは, 出 願 人 が, 遅 延 に 関 する 十 分
な 証 拠 が 取 得 困 難 である 又 は 遅 延 の 原 因 が 単 に 特 許 規 則 1.137(a)の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 で
の「 避 けられない 遅 延 」にはならないと 立 証 したときに, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 承 認
されることになる。
特 許 規 則 1.137(a)の 規 定 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 対 応 する 規 定 よりも 厳 密 であるために, 特
251

許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 は, 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 に 比 べて, 申 請 したとおりに 承
認 される 確 率 はかなり 少 ない。 避 けられない 遅 延 であることが 納 得 できる 証 拠 を 出 願 人 が 提
出 するか(この 場 合 , 申 請 は 承 認 を 受 けることができる), 又 は 避 けられない 遅 延 であると 納
得 することができる 証 拠 を 出 願 人 が 提 出 できない 旨 を 特 許 商 標 庁 が 結 論 するか(この 場 合 , 申
請 は 必 ず 拒 絶 される)の 何 れかまで, 通 常 , 特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 を
却 下 し,かつ, 追 加 証 拠 を 請 求 する 中 間 決 定 の 番 号 を 付 与 しなければならない。このように,
出 願 人 が 最 初 に 回 復 申 請 をする 時 から 特 許 商 標 庁 がその 申 請 を 承 認 する( 又 は 拒 絶 する) 決 定
をするまでの 期 間 は, 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 の 方 が, 特 許 規 則 1.137(b)にいうものよ
り,かなり 長 くなることが 多 い。
1. 故 意 でない 遅 延
一 般 法 律 第 97-247 号 , §3, 96 Stat. 317 (1982)の 立 法 史 が 明 らかにするところでは, 特 許
法 第 41 条 (a)(7)の 目 的 は, 適 切 な 場 合 に 放 棄 出 願 を 回 復 することの 裁 量 権 を, 特 許 法 第 133
条 又 は 第 151 条 におけるよりも 更 に 特 許 商 標 庁 に 与 えることであるが,ただし,「 本 条 に 基 づ
いて,[ 必 要 手 数 料 ] 納 付 を 伴 う 申 請 が, 放 棄 又 は 特 許 発 行 手 数 料 の 未 納 が 故 意 でない 又 は 避
けられない 場 合 に 反 して 故 意 によるものであった 場 合 は, 承 認 されない。」 旨 を 述 べて,この
裁 量 権 に 制 限 を 付 している。H.R. Rep. No. 542, 97th Cong., 2d Sess. 6-7 (1982), reprinted
in 1982 U.S.C.C.A.N. 770-71 参 照 。 出 願 人 が 意 図 的 に 選 択 した 手 続 の 進 め 方 から 生 じた 遅
延 は, 特 許 規 則 1.137(b)に 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 故 意 でない」 遅 延 ではない。
出 願 人 が,(クレームが 特 許 できない, 庁 指 令 における 拒 絶 が 克 服 できない, 又 は 発 明 が 継 続
手 続 を 正 当 化 するほどの 十 分 な 商 業 的 価 値 がない 等 の 理 由 により) 出 願 が 放 棄 されることを
意 図 的 に 容 認 する 場 合 は, 当 該 出 願 放 棄 は, 意 図 的 に 選 択 した 手 続 の 進 め 方 とみなされ,そ
の 結 果 生 じる 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 故 意 でない」ものとみな
されない。In re Application of G, 11 USPQ2d 1378, 1380 (Comm'r Pat. 1989)。 意 図 的 に
進 められる 手 続 は, 出 願 人 が 再 検 討 した 上 で, 取 るべきであった 手 続 に 対 して 考 えが 変 わっ
た 場 合 に, 故 意 でないものにはならない。In re Maldague, 10 USPQ2d 1477, 1478 (Comm’r
Pat. 1988) 参 照 。
出 願 人 が 意 図 的 に 選 択 した 手 続 の 進 め 方 から 生 じる 遅 延 は, 次 の 理 由 の 何 れかでは, 特 許 規
則 1.137(b)の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 故 意 でない」 遅 延 とならない。
(A) 未 決 の 庁 指 令 において 依 拠 された 参 照 事 項 を 克 服 してクレームが 許 可 可 能 になると 出 願
人 がみなさない。
(B) 許 可 された 又 は 許 可 可 能 なクレームが, 特 許 取 得 費 用 に 見 合 った 十 分 な 幅 又 は 範 囲 を 有
すると 出 願 人 がみなさない。
(C) 特 許 に 特 許 取 得 費 用 に 見 合 った 十 分 な 価 値 があると 出 願 人 がみなさない。
(D) 特 許 が 特 許 取 得 して 得 られる 利 益 を 維 持 するほど 十 分 な 価 値 を 有 するものであると 出 願
人 がみなさない。 又 は
(E) 出 願 人 が, 最 終 的 に 特 許 取 得 することに 依 然 として 関 心 を 有 しながらも, 特 許 手 数 料 及
び 手 続 手 数 料 を 延 納 しようとしているにすぎない。
同 様 に, 出 願 放 棄 の 後 に 生 じる 状 況 の 変 化 は, 出 願 放 棄 を 容 認 することを 過 去 に 意 図 的 に 決
定 したことから 生 じた 遅 延 を,「 故 意 でない」ものにしない。これらの 事 柄 は, 出 願 の 手 続 を
継 続 しないとの 意 図 的 な 決 定 をしたか 否 かの 疑 義 が, 出 願 の 手 続 を 継 続 しないことの 意 図 的
252

な 決 定 をした 理 由 と, 単 に 混 同 されたものである。
処 理 を 早 めるために, 遅 延 に 関 する 事 実 の 陳 述 書 を 含 めることを 出 願 人 が 選 択 する 場 合 でも,
「 応 答 期 限 から 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 承 認 可 能 な 申 請 をするまでに 応 答 が 遅 延 した
ことは 全 て 故 意 でなかった」 旨 の 陳 述 書 を 含 めることを, 特 許 規 則 1.137(b)にいう 放 棄 出 願
の 回 復 申 請 をする 出 願 人 に 勧 める。 出 願 人 は, 特 許 商 標 庁 が 提 供 する 様 式 (PTO/SB/64,
PTO/SB/64a, 又 は PTO/SB/64PCT)を 使 用 することができる。
( 様 式 省 略 )
2. 避 けられない 遅 延
上 述 の 如 く,「 避 けられない」 遅 延 は,「 故 意 でない」 遅 延 の 代 表 例 である。 故 に, 故 意 であ
る 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(a)(「 避 けられない」 遅 延 ) 又 は 特 許 規 則 1.137(b)(「 故 意 でない」
遅 延 )の 回 復 を 妨 げる。Maldague, 10 USPQ2d at 1478 参 照 。
「 避 けられない」 遅 延 に 基 づく 放 棄 出 願 の 回 復 に 関 する 決 定 では, 避 けられない 遅 延 であっ
たか 否 かの 決 定 において, 合 理 的 に 誠 実 な 人 物 の 標 準 を 採 用 している。
「 避 けられない……」の 語 は, 通 常 の 人 間 の 営 為 に 適 用 され,ここで 要 する 注 意 深 さ 及 び 勤
勉 さの 程 度 は, 慎 重 かつ 注 意 深 い 人 物 が 最 重 要 である 業 務 において 一 般 的 に 行 使 し,かつ,
励 行 する 注 意 深 さ 又 は 勤 勉 さを 超 えるものではない。 通 常 の 信 頼 できる 郵 便 及 び 通 信 を 担 う
団 体 に 依 拠 するためにその 者 たちがこの 注 意 を 払 うときは, 適 切 な 信 用 のおける 従 業 者 , 並
びにその 他 , 当 該 重 要 な 業 務 において 通 常 とるその 他 手 段 及 び 方 法 等 に 依 拠 することが 可 能
になる。 不 測 の 事 態 によって 又 は 予 測 できないこれらの 団 体 及 び 手 段 に 誤 り 若 しくは 不 備 が
あって 生 じた 遂 行 されない 事 柄 は,たとえそれを 更 正 するためにその 他 あらゆる 迅 速 対 応 を
した 場 合 でも, 避 けられないと 表 現 することが 適 切 になることがある。
In re Mattullath, 38 App. D.C. 497, 514-15 (1912)(Pratt, 1887 Dec. Comm'r Pat. 31, 32-33
(1887) 引 用 ); Winkler v. Ladd, 221 F. Supp. 550, 552, 138 USPQ 666, 667-68 (D.D.C. 1963),
aff'd, 143 USPQ 172 (D.C. Cir. 1963); Ex parte Henrich, 1913 Dec. Comm'r Pat. 139, 141
(1913)も 参 照 のこと。 加 えて, 回 復 の 決 定 は,「 全 ての 事 実 及 び 状 況 を 勘 案 して, 状 況 に 応 じ
た」 基 準 でなされる。Smith v. Mossinghoff, 671 F.2d 533, 538, 213 USPQ 977, 982 (D.C.
Cir. 1982) 参 照 。 最 後 に, 申 請 は,「 避 けられない」 遅 延 であったことについて 申 請 人 が 負 う
立 証 責 任 が 取 られなかった 場 合 は, 承 認 されない。Haines v. Quigg, 673 F. Supp. 314, 316-17,
5 USPQ2d 1130, 1131-32 (N.D. Ind. 1987) 参 照 。
事 務 行 為 をしているときの 従 業 者 による 人 為 的 誤 り( 書 類 綴 じ 上 の 誤 り 等 )から 生 じる 遅 延 は,
次 の 全 ての 事 項 が 証 明 される 場 合 に,「 避 けられない」 遅 延 の 根 拠 とすることができる。
(A) その 誤 りが, 問 題 となっている 遅 延 の 原 因 であった。
(B) 事 務 行 為 を 遂 行 するための 然 るべき 業 務 慣 行 があって,これによって,その 作 業 中 の 誤
りは 合 理 的 に 避 けるられるものであった。また
(C) 従 業 者 が 職 務 及 びその 遂 行 に 関 し 十 分 に 訓 練 されかつ 経 験 を 積 んでいたために, 当 該 従
業 者 に 依 拠 することが 然 るべき 注 意 を 払 うことの 表 れとなっていた。
In re Egbers, 6 USPQ2d 1869, 1872 (Comm'r Pat. 1988), rev'd on other grounds sub nom.,
Theodor Groz & Sohne & Ernst Bechert Nadelfabrik KG v. Quigg, 10 USPQ2d 1787 (D.D.C.
1988); In re Katrapat, 6 USPQ2d 1863, 1867-68 (Comm'r Pat. 1988) 参 照 。 例 として, 宛
先 が 変 更 されたために( 庁 指 令 が, 訂 正 されていない 旧 宛 先 へ 郵 送 され, 時 宜 を 得 た 応 答 を 可
253

能 にする 十 分 な 時 間 をもって 出 願 人 に 届 かないために) 出 願 が 放 棄 となった 場 合 は,「 避 けら
れない」 遅 延 であったことの 適 切 な 証 明 は, 通 信 用 宛 先 の 変 更 が 係 る 各 出 願 において 迅 速 に
通 知 することの 要 件 を 堅 守 するために 然 るべき 注 意 を 払 ったことの 証 明 を 要 し(MPEP§
601.03),また, 当 該 出 願 における 宛 先 変 更 通 知 が, 宛 先 変 更 通 知 であることを 喚 起 するよう
に 相 応 に 配 慮 された 態 様 で 時 宜 を 得 て 提 出 されたことの 適 切 な 証 明 を 含 めなければならない。
次 の 何 れのものも, 適 切 な 宛 先 変 更 通 知 を 構 成 しない。
(A) 別 目 的 のために 出 願 において 提 出 する 文 書 に, 宛 先 を 変 更 しようとしていたことを 述 べ
ずに, 先 に 提 出 された 宛 先 とは 異 なる 宛 先 を 含 めるのみであること
(B) 書 類 上 に 通 信 文 を 記 したもので, 変 更 を 反 映 させるべき 複 数 の 出 願 を 列 挙 しているもの
( 顧 客 番 号 実 務 に 基 づいて 定 める 場 合 を 除 く-MPEP§403 参 照 ), 又 は
(C) 特 許 商 標 庁 に 対 する 宛 先 変 更 通 知 がされないこと 又 は 遅 延 すること
しかしながら, 認 識 の 欠 如 又 は 特 許 法 , 特 許 規 則 若 しくは MPEP を 不 適 切 に 適 用 したことから
生 じる 遅 延 は,「 避 けられない」 遅 延 を 構 成 しない。Haines, 673 F. Supp. at 317, 5 USPQ2d
at 1132; Vincent v. Mossinghoff, 230 USPQ 621, 624 (D.D.C. 1985); Smith v. Diamond,
209 USPQ 1091 (D.D.C. 1981); Potter v. Dann, 201 USPQ 574 (D.D.C. 1978); Ex parte Murray,
1891 Dec. Comm'r Pat. 130, 131 (1891) 参 照 。 例 として, 特 許 規 則 1.116 及 び 1.135(b)は,
最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 手 続 が, 時 宜 を 得 て 適 切 に 審 判 請 求 をしなかった 出 願 を, 放 棄 と
されることから 回 避 させるものではない 旨 を 明 示 しているので, 出 願 人 が, 特 許 許 可 通 知 又
は 他 の 通 知 を 待 っている 間 に, 最 終 庁 指 令 へ 応 答 するための 最 大 法 定 延 長 期 間 を 満 了 するに
まかせていた 場 合 は, 遅 延 は,「 避 けられないもの」とはならない。 同 様 に,「 相 応 に 注 意 深
い 者 」は, 特 許 規 則 1.8 又 は 1.10 の 規 定 を 満 たす 書 類 を 提 出 し 又 は 手 数 料 を 納 付 して 合 衆 国
特 許 商 標 庁 (USPTO)への 時 宜 を 得 た 提 出 を 確 実 にすると 共 に, 当 該 提 出 又 は 納 付 が 済 んだこと
の 適 切 な 証 拠 を 保 管 するものであるから, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.8 又 は 1.10 の 規 定 を 満 たす 書
類 の 提 出 又 は 手 数 料 の 納 付 をしなかったことに 起 因 する 遅 延 は,「 避 けられない」 遅 延 を 構 成
しない。Krahn, 15 USPQ2d at 1825 参 照 。 最 後 に, 出 願 人 の 認 識 の 欠 如 若 しくは 特 許 法 , 特
許 規 則 又 は MPEP の 不 適 切 な 適 用 に 起 因 する 遅 延 は, 次 の 事 項 によって「 避 けられない」もの
とされない。(A) 出 願 人 が USPTO 職 員 からの 口 頭 勧 告 に 依 拠 すること, 又 は(B) 合 衆 国 特 許
商 標 庁 が, 出 願 人 が 訂 正 手 続 をとるための 十 分 な 時 間 的 余 裕 をもって, 出 願 人 に 欠 陥 を 勧 告
しなかったこと。In re Sivertz, 227 USPQ 255, 256 (Comm'r Pat. 1985) 参 照 。
特 許 法 第 133 条 及 び 第 151 条 は, 各 々,「 遅 延 」が「 避 けられない」ものであったことの 証 明
を 規 定 し,そこに, 出 願 放 棄 が 生 じた 遅 延 は 避 けられないものであったことが 証 明 されてい
るのみでなく, 回 復 申 請 をするまでの 遅 延 が 避 けられなかったことも 証 明 されていなければ
ならない。In re Application of Takao, 17 USPQ2d 1155 (Comm'r Pat. 1990) 参 照 。 承 認 さ
れるような 態 様 で 時 宜 を 得 て 申 請 するという 手 続 を 継 続 的 にとる 責 任 は, 申 請 が 承 認 された
旨 が 伝 達 されるまでは, 出 願 人 が 負 うものである。 同 1158 ページ 参 照 。このように,「 避 け
られずに」 放 棄 となった 出 願 の 回 復 を 求 める 出 願 人 は, 遅 滞 なく,(すなわち, 出 願 が 放 棄 さ
れた 旨 の 通 知 がきたとき, 又 は 他 に,これに 気 付 いたときは, 速 やかに) 特 許 規 則 1.137(a)
にいう 申 請 をしなければならない。
出 願 放 棄 を 通 知 されてから, 又 は 通 知 によらずにこれに 気 付 いてから,「 速 やかに」 特 許 規 則
1.137(a)にいう 申 請 の 提 出 をしなかった 出 願 人 は, 要 件 とされている 応 答 が, 応 答 期 日 から
特 許 規 則 1.137(a)に 基 づいて 承 認 可 能 な 申 請 を 提 出 するまでに 遅 延 したことは 全 て 避 けら
254

れないものであったことを 証 明 することができない。 如 何 なる 申 請 も「 出 願 人 が 放 棄 を 通 知
されてから, 又 は 通 知 によらずにこれに 気 付 いてから, 速 やかに 提 出 する」ことを 要 件 とし
ている 特 許 規 則 1.137(a)における 文 言 の 削 除 は, 次 のようにみなしてはならない。(A) 出 願
放 棄 となったことの 通 知 を 受 けてから, 又 は 通 知 によらずにこれに 気 付 いてから, 遅 延 して
特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 をすることを 認 めている, 又 は(B) In re Application of S, 8
USPQ2d 1630 (Comm'r Pat. 1988)における 決 定 を 変 更 している( 修 正 している)(この 決 定 では,
特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 は, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 書 の 提 出 を 意 図 的 に 遅
延 させた 理 由 で 却 下 された。 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 を 意 図 的 に 遅 延 させることを 選 ぶ 出
願 人 は,(Application of S, 8 USPQ2d at 1632 におけるように)「 請 求 に 対 する 応 答 が, 応
答 期 日 から[ 特 許 規 則 1.137(a)]に 従 って 承 認 可 能 な 申 請 をするまでに 遅 延 したことは 全 て
避 けられないものであった」ことを 証 明 することができず,また,「 請 求 に 対 する 応 答 が, 応
答 期 日 から[ 特 許 規 則 1.137(b)]にいう 承 認 可 能 な 申 請 を 提 出 するまで 遅 れたことは 全 て 故
意 ではなかった」ことの 適 切 な 陳 述 をすることさえもできない。
特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 の 却 下 又 は 拒 絶 は,( 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 の 却 下 又 は
拒 絶 の 決 定 で 別 段 の 規 定 がない 限 り) 出 願 人 が 故 意 ではない 遅 延 に 依 拠 して 特 許 規 則
1.137(b)にいう 救 済 を 受 けることを 妨 げない。このような 場 合 は, 特 許 規 則 1.137(b)にいう
申 請 をすることができ,かつ,この 申 請 は, 特 許 規 則 1.17(m)に 規 定 の 手 数 料 , 要 件 とされ
る 応 答 , 要 件 とされる 応 答 が 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(b)の 規 定 による 承 認 可 能 な 申 請 を
するまでに 遅 延 したことは 全 て 故 意 ではなかったことの 陳 述 書 及 び 特 許 規 則 1.137(c)によ
り 要 件 とされるターミナルディスクレーマーを 伴 ったものとする。
様 式 PTO/SB/61 又 は PTO/SB/61PCT は, 避 けられずに 放 棄 となった 出 願 の 回 復 申 請 をするため
に 使 用 することができる。
( 様 式 省 略 )
D. 承 認 可 能 な 申 請 を 提 出 するまでの 遅 延
特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 を 評 価 する 際 に 検 討 されるべき 3 の 期 間 がある。
(A) 放 棄 が 生 じた 根 本 的 原 因 となった 遅 延
(B) 出 願 回 復 を 求 めて 特 許 規 則 1.137 にいう 第 1 回 目 の 申 請 をすることの 遅 延 , 及 び
(C) 出 願 回 復 を 求 めて 特 許 規 則 1.137 にいう 承 認 可 能 な 申 請 をすることの 遅 延
前 述 の 如 く, 出 願 放 棄 は, 意 図 的 に 選 択 された 手 続 の 進 め 方 とみなされ, 故 意 に 出 願 人 が 出
願 放 棄 となることを 容 認 する 場 合 は,それに 起 因 した 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 範 囲 内 の
「 故 意 でないもの」とみなされない。Application of G, 11 USPQ2d at 1380 参 照 。 同 様 に,
出 願 人 が, 意 図 的 に 選 択 して 放 棄 となった 出 願 の 回 復 申 請 をせず, 又 は 継 続 的 に 回 復 申 請 し
ない 場 合 , 若 しくは, 出 願 人 が, 放 棄 となった 出 願 の 回 復 申 請 を 遅 らせることを 意 図 的 に 選
択 した 場 合 は, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 に 生 じる 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 規 制 を 受 ける 範 囲
内 の「 故 意 でないもの」とはみなされない。 出 願 人 が 意 図 的 に 手 続 の 進 め 方 を 選 択 すること
から 生 じた 故 意 の 遅 延 は, 次 の 何 れの 事 項 によっても 影 響 を 受 けない。
(A) 出 願 放 棄 すること 又 は 出 願 を 回 復 申 請 せず 若 しくは 継 続 的 に 申 請 しないことを, 出 願 人
( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 決 定 したことの 正 否
(B) 特 許 商 標 庁 による 拒 絶 若 しくはその 他 の 異 論 , 要 求 若 しくは 決 定 の 正 否 又 はその 適 否 ,
又 は
255

(C) 新 たな 情 報 若 しくは 証 拠 の 発 見 , 又 は 放 棄 後 に 回 復 請 求 しない 又 は 継 続 的 に 申 請 しない
ことを 決 定 した 後 の 状 況 その 他 の 変 化
業 界 又 は 競 合 者 がその 発 明 に 関 心 を 示 すときまで, 意 図 的 に 選 択 された 手 続 の 進 め 方 により
放 棄 出 願 の 回 復 を 遅 延 させることは, 明 らかに,「 避 けられない」 遅 延 又 は「 故 意 ではない」
遅 延 に 反 するものである。 意 図 的 な 出 願 放 棄 , 又 は 放 棄 出 願 の 回 復 を 継 続 的 に 求 めることの
意 図 的 な 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137 にいう 避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 であると 判 定 す
ることを 妨 げる。Maldague, 10 USPQ2d at 1478 参 照 。
特 許 商 標 庁 は, 通 常 , 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)にいう 第 1 回 目 の 申 請 が,(A) 出 願 人 に 出
願 放 棄 となった 旨 が 最 初 に 通 知 された 日 から 3 月 以 内 , 及 び(B) 出 願 放 棄 の 日 から 1 年 以 内
になされる 場 合 は,その 申 請 の 際 に, 遅 延 が 故 意 によるものか 又 はその 他 認 めることができ
ないものか 否 かは 不 問 に 付 す。 故 に, 出 願 放 棄 となった 旨 が 最 初 に 通 知 されてから 3 月 以 内
に 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 をすることによって, 故 意 の 遅 延 があったか 否 かの 疑 義 が 特 許
商 標 庁 により( 又 はその 出 願 が 特 許 付 与 されることに 対 抗 しようとしている 第 三 者 により) 提
起 されるのを 回 避 することを, 放 棄 出 願 の 回 復 を 求 める 出 願 人 に 勧 告 する。
出 願 放 棄 となった 旨 が 最 初 に 通 知 された 日 から 3 月 以 内 に 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)にいう
申 請 がされない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 遅 延 が 避 けられなかった 又 は 故 意 でなかったか 否 か
についての 疑 義 があるものと 考 えることができる。このような 場 合 は,
(A) 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 が 出 願 放 棄 となった 旨 を 最 初 に 通 知 された 日 から 特 許 規 則
1.137(a)の 申 請 が 提 出 された 日 までに 遅 延 したことが「 避 けられなかった」 理 由 の 証 明 を 要
求 するか, 又 は
(B) 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 が 出 願 放 棄 となった 旨 を 最 初 に 通 知 された 日 から 特 許 規 則
1.137(b)の 申 請 が 提 出 された 日 までに 遅 延 した 原 因 及 び 当 該 遅 延 が「 故 意 ではなかった」 理
由 の 追 加 情 報 を 要 求 することができる。
出 願 放 棄 となった 旨 が 特 許 商 標 庁 によって 最 初 に 通 知 された 日 から 3 月 以 内 に 当 該 申 請 がさ
れなかった 場 合 は, 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)にいう 申 請 の 実 体 審 査 に 遅 延 が 生 じることを
避 けるために, 出 願 人 は, 出 願 放 棄 となった 旨 が 特 許 商 標 庁 によって 最 初 に 通 知 された 日 か
ら 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 をするときまでに, 遅 延 が(A) 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 に
おいて「 避 けられなかった」 理 由 , 又 は(B) 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 において「 故 意 で
はなかった」 理 由 の 証 明 もしなければならない。
特 許 規 則 1.137(a)に 基 づく 申 請 が, 出 願 放 棄 となった 日 から 1 年 以 内 になされない 場 合 は,
特 許 商 標 庁 は 次 のものを 要 求 する(なお, 放 棄 は, 法 の 作 用 が 及 んで 生 じるものであり, 放 棄
通 知 が 郵 送 されることによって 生 じるものではない)。
(A) 出 願 人 ( 又 はその 代 理 人 )が,いつ 出 願 放 棄 に 気 付 いたかについての 追 加 情 報 , 及 び
(B) 出 願 人 ( 又 は,その 代 理 人 )が 然 るべき 注 意 と 努 力 を 行 使 したにも 拘 らず, 出 願 が 放 棄 さ
れた 状 態 を 認 識 することに 遅 延 が 生 じた 理 由 についての 証 明 (Pratt, 1887 Dec. Comm'r Pat.
at 32-33 参 照 )
特 許 規 則 1.137(b)の 規 定 による 申 請 が 出 願 放 棄 の 日 から 1 年 以 内 に 提 出 されなかった 場 合 は
( 放 棄 は 法 の 作 用 によって 生 じるものであって, 放 棄 通 知 の 郵 送 によって 生 じるものでないこ
とに 留 意 すること), 特 許 商 標 庁 は 次 のものを 要 求 することができる。
(A) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 出 願 の 放 棄 を 最 初 に 知 った 時 期 , 及 び
(B) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )の 側 における 相 当 の 注 意 又 は 努 力 の 行 使 に 拘 らず, 出 願 に
256

係 る 放 棄 された 地 位 の 発 見 における 遅 延 が 如 何 にして 生 じたかに 関 する 証 明
特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 の 実 体 に 関 する 検 討 の 遅 延 を, 当 該 申 請 が 出 願 放 棄 の 日 から
1 年 以 内 に 提 出 されなかった 場 合 において 回 避 するために, 出 願 人 は 次 のものを 含 めなけれ
ばならない。
(A) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 出 願 の 放 棄 を 最 初 に 知 った 時 期 , 及 び
(B) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )の 側 における 相 当 の 注 意 又 は 努 力 の 行 使 に 拘 らず, 出 願 に
係 る 放 棄 されて 地 位 の 発 見 における 遅 延 が 如 何 にして 生 じたかに 関 する 証 明
何 れの 場 合 にも, 遅 延 は「 全 て」「 避 けられなかった」 又 は「 故 意 ではなかった」ことについ
て 出 願 人 が 負 う 立 証 責 任 を 出 願 人 が 果 たさないときは, 出 願 放 棄 の 根 本 原 因 となった 事 情 に
拘 らず, 特 許 規 則 1.137(a) 又 は 1.137(b)にいう 申 請 が 拒 絶 されることになる。
E. 当 事 者 であって,その 遅 延 が 関 連 するもの
特 許 規 則 1.137 で 生 じる 疑 義 とは, 放 棄 を 回 避 するために 応 答 する( 又 は 応 答 しない) 権 利 又
は 権 限 を 有 する 当 事 者 側 による 遅 延 が, 避 けられないものであったか 否 か 又 は 故 意 でないも
のであったか 否 かである。 出 願 人 が 発 明 における 権 利 , 権 原 及 び 利 益 の 全 てを 第 三 者 に 譲 渡
する( 従 って, 発 明 における 法 的 又 は 衡 平 法 的 利 害 を 維 持 しない) 場 合 は, 出 願 人 が 遅 延 した
ことは, 遅 延 が 避 けられなかったか 否 か, 又 は 故 意 でなかったか 否 かさえも 評 価 する 際 に 無
関 係 である。Kim v. Quigg, 718 F. Supp. 1280, 1284, 12 USPQ2d 1604, 1607-08 (D.D. Va.
1989) 参 照 。 出 願 人 が, 出 願 を 第 三 者 ( 例 として, 発 明 者 , 出 願 人 の 使 用 者 )に 譲 渡 し,その 第
三 者 が, 放 棄 を 回 避 するための 応 答 を 提 出 しない 判 断 をしたときは, 出 願 人 の 行 為 , 無 為 又
は 意 図 は 特 許 規 則 1.137 の 下 では 関 連 性 を 有 さない。ただし, 応 答 期 日 前 にその 第 三 者 が 出
願 を 出 願 人 に 再 譲 渡 している 場 合 を 除 く。 同 文 献 参 照 。
同 様 に, 出 願 人 が 第 三 者 ( 権 利 の 一 部 の 譲 受 人 , 実 施 権 者 又 は 他 の 当 事 者 )に 出 願 手 続 の 管 理
を 認 める 場 合 は, 放 棄 回 避 のための 応 答 を 提 出 するか 否 か 第 三 者 によってなされる 決 定 が,
出 願 人 を 拘 束 する。Winkler, 221 F. Supp. at 552, 138 USPQ at 667 参 照 。 出 願 人 が 第 三
者 と, 第 三 者 が 出 願 手 続 を 管 理 する 契 約 を 結 んだ 場 合 は, 放 棄 を 回 避 するために 出 願 の 手 続
をする( 又 は 手 続 しない) 権 利 と 権 限 を 出 願 人 が 第 三 者 に 与 えたものとみなされる。ただし,
出 願 人 と 第 三 者 との 明 示 的 な 契 約 条 件 により 第 三 者 が 受 託 者 としての 立 場 でのみ 出 願 人 のた
めに 出 願 手 続 をとる 場 合 を 除 く。Futures Technology Ltd. v. Quigg, 684 F. Supp. 430, 431,
7 USPQ2d 1588, 1589 (E.D. Va, 1988) 参 照 。その 限 りでないときは, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避
するために 出 願 手 続 をとる( 又 はとらない)ことの 裁 量 権 を 無 制 限 に 第 三 者 に 与 えたものとみ
なされ, 当 該 第 三 者 の 手 続 又 は 手 続 欠 如 によって 拘 束 される。
F. 避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 を 証 明 する 立 証 責 任
特 許 規 則 1.137(a)(3)の 規 定 は, 要 求 された 応 答 が, 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(a)にいう
承 認 可 能 な 申 請 をするときまでに 遅 延 したことが 全 て 避 けられないものであったことの,
USPTO 長 官 が 納 得 することができる 証 明 を 要 求 している。 従 って, 特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則
1.137(a)にいう 申 請 をする 際 の 出 願 人 の 何 れにも, 要 求 された 応 答 が 応 答 期 日 から 承 認 可 能
な 申 請 をするまときでに 遅 延 したことが 避 けられないものであったことを 証 明 する 立 証 責 任
を 負 わせる。Haines, 673 F. Supp. at 316-17, 5 USPQ2d at 1131-32 参 照 。
特 許 規 則 1.137(b)(3)は, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 は 要 求 された 応 答 が 応 答 期 日 から
257

特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 をするときまでに 遅 延 したことは 全 て 故 意 ではなかった 旨 の
陳 述 書 を 伴 わなければならない 旨 規 定 しているが, 併 せて「 長 官 は, 遅 延 が 故 意 ではなかっ
たか 否 かについての 疑 義 を 有 する 場 合 は, 追 加 情 報 を 要 求 することができる。」とも 規 定 して
いる。 特 許 商 標 庁 は, 要 求 された 応 答 が 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(b)にいう 承 認 可 能 な 申
請 をするときまでに 遅 れたことは 全 て 故 意 ではなかった 旨 の 陳 述 書 のみを 通 常 は 要 求 するが,
遅 れたことが 全 て 故 意 でなかったか 否 かについての 疑 義 を 有 する 場 合 は, 出 願 人 に, 応 答 期
日 から 承 認 可 能 な 申 請 をするときまでに 遅 延 したことが 特 許 法 第 41 条 (a)(7) 及 び 特 許 規 則
1.137(b)の 法 の 適 用 範 囲 内 で 故 意 ではなかったことを 証 明 する 立 証 責 任 を 負 わせることがで
きる。Application of G, 11 USPQ2d at 1380 参 照 。
G. ターミナルディスクレーマーについての 要 求
特 許 規 則 1.137(d)は, 次 のものにおいて 特 許 規 則 1.137(a) 又 は 1.137(b)にいう 申 請 の 何 れ
かをするときは,その 放 棄 期 間 の 長 さに 拘 らず, 併 せてターミナルディスクレーマーを 提 出
すること( 及 び 手 数 料 を 納 付 すること)を 要 求 している。
(A) 意 匠 出 願
(B) 1995 年 6 月 8 日 前 の 仮 出 願 でない 通 常 特 許 出 願 , 又 は
(C) 1995 年 6 月 8 日 前 の 仮 出 願 でない 植 物 特 許 出 願
更 に,ターミナルディスクレーマー( 及 び 手 数 料 )も 1995 年 6 月 8 日 以 後 であるが,2000 年 5
月 29 日 前 にされている 通 常 又 は 植 物 出 願 に 対 して 要 求 されるが,ただし,その 出 願 が(1) 審
判 手 続 中 に,(2) インターフェアレンス 手 続 中 に, 又 は(3) 秘 密 保 持 命 令 下 にあったときに
放 棄 されていることが 条 件 とされる。 通 常 及 び 植 物 特 許 が,1995 年 6 月 8 日 以 後 であるが,
2000 年 5 月 29 日 前 にされた 出 願 に 基 づいて 発 行 されているという 事 由 が,(ウルグアイラウ
ンド 協 定 法 (URAA)の 結 果 としての) 旧 特 許 法 第 154 条 (b)に 基 づく 特 許 存 続 期 間 延 長 のための
適 格 化 要 件 である。 特 許 法 第 154 条 (b)(1999) 参 照 。また, 特 許 規 則 1.701 も 参 照 。そのよう
な 出 願 が(1) 審 判 手 続 中 に,(2) インターフェアレンス 手 続 中 に, 又 は(3) 秘 密 保 持 命 令 下
にあったときに 放 棄 されている 場 合 は, 当 該 出 願 から 生 じる 特 許 についての 特 許 権 所 有 者 は,
放 棄 期 間 全 体 についての 特 許 存 続 期 間 延 長 に 対 して 適 格 である。このような 状 況 に 対 するタ
ーミナルディスクレーマーの 要 求 は, 審 判 請 求 手 続 ,インターフェアレンス 手 続 , 秘 密 保 持
命 令 の 適 用 下 にあったときの 放 棄 期 間 に 関 して 取 得 された 特 許 存 続 期 間 延 長 が 公 衆 に 提 供 さ
れることを 確 実 にする。2000 年 5 月 29 日 以 後 にされた 通 常 及 び 植 物 出 願 に 関 しては,ター
ミナルディスクレーマー( 及 び 手 数 料 )は, 特 許 規 則 1.704 の 規 定 により, 放 棄 期 間 が 特 許 存
続 期 間 から 短 縮 されるので, 要 求 されない。
意 匠 出 願 を 対 象 に 提 出 されたターミナルディスクレーマーでは,その 出 願 に 対 して 付 与 され
た 特 許 残 余 存 続 期 間 の 内 出 願 放 棄 期 間 と 等 しい 長 さのみ 終 期 に 関 わる 部 分 を 公 衆 に 提 供 しな
ければならない。1995 年 6 月 8 日 前 の 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願 の 何 れかを 対 象 に 提 出
されたターミナルディスクレーマーでは,その 出 願 に 対 して 付 与 された 特 許 の 残 余 存 続 期 間
の 内 , 次 の 何 れか 短 い 方 に 相 当 する 期 間 を 終 期 にかけて, 公 衆 に 提 供 しなければならない。
(1) 出 願 放 棄 期 間 , 又 は(2) 特 許 出 願 が 合 衆 国 出 願 , 若 しくは 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又
は 第 365 条 (c)にいう 先 出 願 を 指 定 して 言 及 する 出 願 の 場 合 は, 当 該 出 願 の 最 先 の 出 願 日 から
20 年 を 超 えた 部 分 である 期 間 。ターミナルディスクレーマーは,また,1995 年 6 月 8 日 前 の
継 続 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願 に 付 与 された 特 許 , 又 は 継 続 意 匠 出 願 であって, 回 復 し
258

ようとする 出 願 が 有 する 出 願 日 の 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を
得 る 権 利 を 与 えられたものにも 適 用 されなければならない。 特 許 規 則 1.137(d)によるターミ
ナルディスクレーマーの 要 求 は,(A) 1995 年 6 月 8 日 以 後 の 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願
と 同 時 係 属 させる 目 的 のみで 回 復 が 求 められる 出 願 ,(B) 失 効 した 特 許 ,(C) 再 発 行 出 願 ,
又 は(D) 再 審 査 手 続 には 適 用 されない。
特 許 商 標 庁 は,( 回 復 申 請 を 承 認 するときに) 権 利 が 部 分 放 棄 される 期 間 (すなわち, 次 のもの
の 何 れか 短 い 方 : 出 願 放 棄 期 間 , 又 は 合 衆 国 における 特 許 出 願 日 から 若 しくは 特 許 法 第 120
条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づいて 先 の 出 願 を 指 定 して 言 及 した 出 願 である 場 合 は 当 該
出 願 の 最 先 の 出 願 日 から,20 年 を 超 えた 部 分 である 期 間 )を 決 定 できない。 従 って, 特 許 商
標 庁 は, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 を 承 認 した 決 定 において, 特 許 規 則 1.137(d)にいう 権 利 の 部 分
放 棄 期 間 を 表 示 しない。
ターミナルディスクレーマーの 提 出 は, 避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 に 置 き 換 わるも
のではない。Application of Takao, 17 USPQ2d at 1159 を 参 照 のこと。 遅 延 全 体 が 避 けら
れない( 特 許 規 則 1.137(a)) 又 は 少 なくとも 故 意 ではない( 特 許 規 則 1.137(b)) 旨 が 要 件 であ
ることは,ターミナルディスクレーマーが 要 件 であることとは 異 なる。 従 って,ターミナル
ディスクレーマーの 提 出 は, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 における 又 は 新 たな 申 請 における 故 意 の 遅
延 を 免 除 するものではない。 同 様 に, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 における 又 は 新 たな 申 請 における
避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(d)のターミナルディスクレーマー 要
件 の 適 用 が 免 除 されることを 保 証 するものではない。
問 題 となっている 出 願 が 呈 する 状 況 でターミナルディスクレーマーを 要 求 されることが 不 適
切 であると 出 願 人 がみなす 場 合 は, 当 該 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.183 のこの 要 求 を 免 除 するこ
とを 請 求 するために 特 許 規 則 1.183 にいう 申 請 ( 及 び 申 請 手 数 料 の 納 付 )をしなければならな
い。 当 該 申 請 では,この 要 求 の 全 体 の 免 除 又 は 権 利 放 棄 が 適 切 な 期 間 から 超 過 していると 出
願 人 がみなした 範 囲 の 免 除 を 請 求 することができる。ただし, 当 該 申 請 の 承 認 は, 請 求 する
救 済 を「 正 義 が 要 求 する」「 異 例 の 状 況 」であることを 出 願 人 が 立 証 した 場 合 に 厳 密 に 限 定 さ
れる。この 場 合 の 例 としては, 出 願 放 棄 が 実 質 的 に 手 続 を 遅 滞 させなかった 時 である( 例 とし
て, 放 棄 期 間 中 に 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 決 定 を 待 つ 出 願 )。
様 式 PTO/SB/62 及 び PTO/SB/63 は, 特 許 規 則 1.137(d)にいうターミナルディスクレーマーの
申 請 に 用 いることができる。
( 様 式 省 略 )
H. 再 検 討 の 請 求
特 許 規 則 1.137(e)は, 放 棄 出 願 又 は 失 効 特 許 の 回 復 に 対 する 拒 絶 決 定 の 再 検 討 又 は 再 審 理 を
求 める 請 求 は, 回 復 拒 絶 決 定 があった 後 2 月 以 内 又 はその 決 定 において 定 めた 期 間 中 にしな
ければならないことを 定 めている。 特 許 規 則 1.137(e)は, 更 に, 決 定 において 別 段 の 規 定 が
ない 限 り, 再 検 討 又 は 再 審 査 の 請 求 期 限 は, 特 許 規 則 1.136 に 基 づいて 延 長 できることを 定
めている。
特 許 規 則 1.137(e)は, 特 許 規 則 1.137 にいう 再 申 請 が 時 宜 を 得 たとみなされるために 申 請 し
なければならない 期 間 を 定 めている。 出 願 人 が, 再 申 請 , 再 検 討 請 求 ,その 他 特 許 規 則 1.137
にいう 申 請 に 対 する 過 去 の 決 定 の 再 審 理 を, 特 許 規 則 1.137(e)で 規 定 した 期 間 外 にする 場 合
は, 特 許 商 標 庁 は, 如 何 にして, 遅 延 の 全 ては「 避 けられない」( 特 許 規 則 1.137(a)) 又 は「 故
259

意 ではない」( 特 許 規 則 1.137(b))ものであったかの 具 体 的 な 証 明 を, 特 に 請 求 することがで
きる。 前 述 の 如 く, 出 願 人 が 自 らの 意 思 で 放 棄 出 願 の 回 復 を 継 続 的 に 請 求 しないことを 選 択
したことから 生 じる 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137 の 法 の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 避 けられない」
もの 又 は「 故 意 ではない」ものとはみなされず,また, 特 許 規 則 1.137 による 過 去 の 申 請 に
関 する 決 定 の 正 否 又 は 適 切 性 , 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 回 復 を 継 続 的 に 請 求 しないこ
とを 決 定 したことの 正 否 , 新 たな 情 報 若 しくは 証 拠 の 発 見 , 又 は 放 棄 後 若 しくは 回 復 を 継 続
的 に 請 求 しないことを 決 定 した 後 に 生 じるその 他 状 況 の 変 化 は, 出 願 人 が 自 らの 意 思 で 選 択
して 取 った 手 続 から 生 じた 故 意 の 遅 延 に 影 響 しない。
I. 仮 出 願
特 許 規 則 1.137 は, 特 許 商 標 庁 から 要 求 された 応 答 がされなかったことにより 放 棄 とされた
仮 出 願 に 適 用 される。 特 許 規 則 1.137(a)(1) 及 び 1.137(b)(1)は, 仮 出 願 でない 出 願 において
のみ 応 答 する 代 わりに 継 続 する 出 願 をすることが 認 められているので, 特 許 規 則 1.137(a) 又
は(b)にいう 申 請 では, 特 許 商 標 庁 から 要 求 されて 未 決 になっていた 応 答 を 併 せて 行 わなけれ
ばならない。
特 許 法 第 111 条 (b)(5)は, 仮 出 願 はその 出 願 日 から 12 月 後 に 放 棄 されたものとみなし,また,
当 該 12 月 の 期 間 の 後 は 回 復 されないことを 定 めている。 特 許 規 則 1.137(g)は, 特 許 商 標 庁
の 要 求 に 時 宜 を 得 て 応 答 しなかったことにより 放 棄 とされた 仮 出 願 が, 特 許 規 則 1.137 に 従
って 回 復 することができると 定 めているが,ただし, 仮 出 願 は, 如 何 なる 状 況 においても 出
願 日 から 12 月 後 は 係 属 中 とみなされない。なお, 仮 出 願 は,その 出 願 日 から 12 月 後 が 土 曜
日 , 日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 行 政 区 の 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 は,その 翌 平 日 又 は 翌 就 業 日
まで 係 属 が 延 長 される。 特 許 法 第 119 条 (e)(3) 参 照 。
仮 出 願 は, 特 許 商 標 庁 からの 請 求 に 応 答 しなかったこと( 手 数 料 未 納 及 び/ 又 はカバーシート
の 未 提 出 等 )によってその 出 願 日 から 12 月 が 経 過 する 前 に 放 棄 とされることがある。 出 願 人
は, 遅 延 が 避 けられないもの 又 は 故 意 でないものであった 場 合 は, 放 棄 とされた 仮 出 願 を,
仮 出 願 日 から 12 月 未 満 の 期 間 で 係 属 する 仮 出 願 として 回 復 申 請 することができる。 仮 出 願 日
から 12 月 を 過 ぎたときに 回 復 申 請 をすることは 認 められるが,ただし, 仮 出 願 をした 後 に 続
く 12 月 の 期 間 について 回 復 させるためのみである。 従 って,12 月 の 期 間 が 満 了 するまで 係
属 中 となる 状 態 が 付 与 された 場 合 でも, 仮 出 願 は, 出 願 日 から 12 月 後 は 係 属 中 とみなされな
い。
711.03(d) 審 査 官 判 断 の 破 棄 を 求 める 申 請 に 対 する 審 査 官 の 陳 述 [R-2]
特 許 規 則 1.181 は,「 審 査 官 は, 申 請 で 主 張 された 事 項 に 関 する 審 査 官 による 決 定 理 由 を 記 載
した 陳 述 書 を 特 定 期 間 内 に 提 出 し,その 写 しを 申 請 人 に 提 供 することを, 長 官 から 命 令 され
ることがある。」と 述 べている。しかしながら, 請 求 されない 場 合 は, 当 該 陳 述 書 は, 作 成 し
ないものとする。MPEP§1002.01 参 照 。
711.04 放 棄 された 出 願 の 公 衆 による 閲 覧 [R-2]
放 棄 された 公 開 出 願 であって, 非 イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)によるものについては,
出 願 ファイル 自 体 が 閲 覧 に 供 される。IFW システムへのアクセスがファイル・インフォーメ
ション・ユニット(FIU)において 可 能 であるか, 及 び/ 又 は 放 棄 された 公 開 IFW 出 願 へのイン
260

ターネットによるアクセスが 可 能 である 場 合 は, 当 該 ファイルは,FIU 及 び/ 又 はインター
ネットによって 公 衆 に 提 供 される。IFW 出 願 については 紙 面 のファイル・ラッパーは 存 在 し
ないので, 公 衆 が 電 子 的 にアクセスすることができない 場 合 は,IFW ファイルへのアクセス
は, 出 願 時 の 出 願 書 類 , 公 開 出 願 のファイル 内 容 , 又 は 公 開 出 願 の 中 にある 特 定 の 文 書 につ
いての 写 しを 公 的 記 録 局 へ 注 文 し,かつ, 特 許 規 則 1.19(b)に 記 載 された 該 当 する 手 数 料 を
納 付 することによってのみ, 可 能 である。 特 許 規 則 1.14(a)(1)(ii) 参 照 。
放 棄 された 未 公 開 出 願 に 関 するアクセスは,アクセスについての 書 面 による 請 求 が 提 出 され,
かつ, 放 棄 された 出 願 が 次 の 事 項 において 特 定 され 又 は 依 拠 されることを 条 件 として, 何 人
もその 提 供 を 受 けることができる。
(A) 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 又 は 特 許
(B) 法 定 発 明 登 録 , 又 は
(C) 国 際 出 願 であって,PCT 第 21 条 (2)に 従 って 公 開 されているもの
出 願 は,その 出 願 番 号 又 はシリーズ 番 号 , 及 び 出 願 日 , 最 初 に 記 名 されている 発 明 者 , 名 称 ,
出 願 日 又 は 他 の 出 願 に 関 する 特 定 の 情 報 が, 印 刷 された 特 許 の 本 文 において 提 供 されている
場 合 は, 特 許 等 の 文 書 において 特 定 されていると 考 えられるが, 特 定 が, 特 許 のファイル 内
容 である 紙 面 において 行 われており, 印 刷 された 特 許 に 含 まれていない 場 合 は, 特 定 されて
いるとは 考 えられない。 特 許 規 則 1.14(a)(1)(iv) 参 照 。 出 願 時 の 出 願 書 類 , 放 棄 された 出 願
のファイル 内 容 又 は 放 棄 された 出 願 のファイル 内 にある 特 定 の 文 書 の 写 しについても, 何 人
も, 書 面 による 請 求 及 び 特 許 規 則 1.19(b)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 に 基 づいて 提 供 を
受 けることができる。 特 許 規 則 1.14(a)(1)(iv) 参 照 。MPEP§103 も 参 照 のこと。 様 式 PTO/SB/68
は, 出 願 の 特 許 規 則 1.14(a)(1)(iv)に 基 づく, 放 棄 された 出 願 についての 閲 覧 請 求 のために
使 用 することができる。
711.04(a) 放 棄 出 願 の 回 収 及 び 回 送 [R-1]
放 棄 された 出 願 のファイルは, 満 6 月 の 法 定 期 間 が 満 了 1 月 後 ,2 週 間 ごとに, 回 収 されて
ファイル 保 管 庫 へ 送 付 される。ただし, 放 棄 日 は, 特 許 規 則 1.136 にいう 延 長 も 含 めて 設 定
された 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 した 日 の 真 夜 中 後 となる。
出 願 は, 適 切 な 審 査 官 が, 細 心 の 注 意 を 払 って 精 査 して, 放 棄 されたことが 確 かであるかを
確 認 しなければならない。 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 決 定 が 綴 じられているフ
ァイルは, 許 可 されたクレームが 誤 ってファイル 保 管 庫 へ 回 送 されることがないように 確 認
しなければならない。
放 棄 された 出 願 ファイルは, 特 許 規 則 1.136(a)にいう 延 長 期 間 が 満 了 してから 更 に 1 月 の 最
大 許 容 期 間 が 満 了 するまでは 回 収 されないが,ただし, 放 棄 日 は, 応 答 期 日 が 実 際 に 満 了 し
た 日 の 真 夜 中 後 である。これは, 通 常 ,3 月 の 短 縮 法 定 期 間 の 満 了 である。
711.04(b) 特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 された 出 願 ファイルの 請 求 [R-5]
出 願 を 審 査 する 際 に, 過 去 に 特 許 された 出 願 又 は 放 棄 された 出 願 の 書 類 を 査 閲 することが 必
要 となることがある。 再 発 行 出 願 を 審 査 する 際 は, 常 にこれをしなければならない。
最 近 に 特 許 され, 放 棄 された 紙 面 ファイルは,ファイル 保 管 所 に 保 存 されている。それより
古 いファイルは, 敷 地 外 にある 倉 庫 に 収 納 されている。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)
出 願 は 電 子 的 に 保 存 されており, 保 存 されるべき 紙 面 ファイル・ラッパーを 有 さない。 出 願
261

の 電 子 ファイルは, 出 願 についての 公 式 記 録 である。IFW マニュアル§3.7 参 照 。
特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 された 出 願 ファイルは,PALM ビデオディスプレーから 送 受
信 する 方 法 で 請 求 する。 審 査 官 が,そのような 請 求 をするには, 当 該 人 の PALM ロケーション・
コード, 職 員 番 号 , 並 びに 必 要 なファイルの 特 許 番 号 , 及 び/ 又 は 出 願 番 号 の 入 力 を 要 求 さ
れる。 審 査 官 が 請 求 を 送 信 した 後 に「 応 答 」 画 面 がビデオの 画 像 端 末 に 現 れ, 審 査 官 に 各 フ
ァイルの 請 求 に 対 する 状 況 を 伝 える。 審 査 官 は, 次 の 情 報 の 何 れかを 伝 達 される。
(A) 受 理 する
(B) 受 理 する,ただし,ファイルが 敷 地 外 の 倉 庫 に 保 管 されている( 配 送 時 間 が 掛 かる)
(C) 受 理 しない,ファイルが 保 管 所 又 は 倉 庫 にない
(D) 受 理 しない, 先 行 するファイル 請 求 が 未 了 になっている, 又 は
(E) 受 理 しない, 入 力 した 特 許 又 は 出 願 番 号 が 無 効 である
毎 日 定 期 的 にファイル 倉 庫 の 係 員 が,PALM から 照 会 データをプリンターで 出 力 し, 受 理 され
た 全 請 求 の 一 覧 を, 特 許 番 号 順 , 又 は 放 棄 された 出 願 ファイルの 請 求 については 出 願 番 号 順
に 作 成 する。 各 請 求 の 印 刷 記 録 は, 関 連 ファイルが 見 つかったときには, 一 覧 から 取 り 除 き,
次 いでその 関 連 ファイルにステープラーで 綴 じる。ファイルは, 日 中 , 定 期 的 に,ファイル
保 管 庫 の 係 員 が 請 求 人 の 勤 務 場 所 へ 直 送 する。 各 所 にファイルを 配 達 する 時 に,ファイル 保
管 庫 に 返 却 する 用 意 ができているファイルを 集 荷 する。IFW として 保 存 されている 出 願 に 関
しては,この 手 続 は 今 では 必 要 でない。
若 干 の 古 いファイルを 例 外 として, 特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 出 願 ファイルが 図 面 を
有 する 場 合 に, 現 時 点 で, 各 出 願 ファイルの 中 にその 図 面 が 保 管 されているときがある。フ
ァイルとその 図 面 を 別 にするのは 望 ましくないので,そのファイルが 請 求 されたときは, 双
方 一 緒 にして 配 達 する。IFW として 保 存 されている 出 願 に 関 しては,ファイルを 請 求 し 又 は
配 達 することは, 今 では 必 要 ではない。
711.04(c) 出 願 人 に 放 棄 について 通 知 すること
現 行 で, 特 許 審 査 チームは, 手 続 がなかったことによりチーム 内 で 放 棄 されたことになった
出 願 の 何 れについても, 放 棄 通 知 様 式 PTOL-1432 を 記 録 されている 通 信 宛 先 へ 郵 送 する。た
だし, 如 何 なる 場 合 にも, 単 に 放 棄 通 知 が 受 領 されないことのみでは, 放 棄 された 出 願 の 状
態 に 影 響 を 及 ぼすことはない。
この 手 続 では, 特 許 商 標 庁 からの 通 知 へ 時 宜 を 得 て 応 答 しなかったことによって 放 棄 された
ことになった 出 願 を 回 復 するために, 出 願 人 が 適 切 で 入 念 な 手 続 をとることができるように
しなければならない。 多 くの 場 合 は, 特 許 規 則 1.137 にいう 回 復 申 請 が 適 切 な 救 済 である。
庁 指 令 に 対 する 応 答 が, 郵 送 申 告 証 明 を 付 して(MPEP§512 参 照 ) 特 許 商 標 庁 に 郵 送 されたに
も 拘 らず, 特 許 商 標 庁 に 受 領 されなかった 場 合 も 考 えられる。このような 事 例 では, 放 棄 決
定 の 取 下 申 請 をすることによって 適 切 な 救 済 が 受 けられる。
何 れの 事 例 においても, 放 棄 通 知 の 受 領 後 に 手 続 が 速 やかにとられない 場 合 は, 適 切 な 救 済
は 認 められない。 庁 指 令 及 び 放 棄 通 知 の 何 れも 届 かなかった 旨 を 述 べることによって, 入 念
な 手 続 をしなかったことが 否 認 されている 場 合 は, 記 録 されている 通 信 用 宛 先 に 問 題 がある
ことが 推 測 される。 従 って, 宛 先 変 更 を 扱 う MPEP§402 及 び§601.03 に 注 意 すること。もと
より, 宛 先 変 更 を 要 する 各 出 願 に 対 して 宛 先 を 変 更 する 通 知 書 類 を 速 やかに 特 許 商 標 庁 へ 提
出 する 義 務 がある(ただし, 顧 客 番 号 実 務 に 基 づいて 定 められている 場 合 を 除 く-MPEP§403
262

参 照 )。
711.05 出 願 が 許 可 された 後 に 受 領 される 放 棄 書
出 願 が 特 許 付 与 されている 場 合 に, 放 棄 書 を 受 領 するときは, 公 報 課 が 確 認 する。
発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 到 着 する 明 示 的 放 棄 は, 特 許 規 則 1.313(c)に 述 べる 理 由 の 内 1
が 証 明 されない 場 合 , 又 はそうしないときに, 特 許 規 則 1.313 の 停 止 を 正 当 化 する 特 許 規 則
1.183 に 基 づいた 証 明 がされない 場 合 は, 受 理 されない。MPEP§711.01 も 参 照 のこと。
711.06 要 約 ,アブレビエーチュア, 及 び 防 衛 公 開 [R-2]
I. 要 約
要 約 (Abstract)は,1949 年 1 月 25 日 付 の 619 O.G. 258 の 告 示 に 従 って 作 成 され,かつ, 公
開 されていた。 各 要 約 には, 放 棄 出 願 の 開 示 の 要 約 を 含 め, 図 面 を 有 する 出 願 においては 図
面 の 番 号 を 含 める。この 要 約 の 公 開 は,1953 年 に 停 止 された。
II. アブレビエーチュア
アブレビエーチュア( 出 願 の 抜 粋 )は,1964 年 10 月 13 日 付 の 808 O.G. 1 の 告 示 に 示 した 手
続 に 従 って 作 成 され,かつ, 公 開 されていた。 各 アブレビエーチュアは, 放 棄 出 願 に 係 る 開
示 の 特 定 部 分 , 望 ましくは 詳 細 な 代 表 的 クレーム, 及 び 図 面 を 有 する 出 願 においては 図 面 中
にある 図 番 号 を 含 む。 当 該 アブレビエーチュアの 公 開 は 1965 年 に 廃 止 された。
III. 防 衛 公 開
防 衛 公 開 プログラムは, 自 己 の 実 施 可 能 な 特 許 に 対 する 権 利 を 出 願 人 が 放 棄 した 場 合 に, 係
属 中 の 出 願 の 技 術 開 示 の 要 約 を 公 開 することについて 規 定 したものであり,このプログラム
は,1968 年 4 月 から 1985 年 5 月 8 日 までの 間 に 適 用 された。このプログラムは, 法 定 発 明
登 録 を 取 得 する 出 願 人 の 能 力 を 考 慮 に 入 れて 廃 止 された。
防 衛 公 開 プログラムに 基 づいて, 出 願 は 公 衆 の 閲 覧 に 供 され, 出 願 人 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆
国 出 願 日 から 5 年 間 に 限 りインターフェアレンス 手 続 に 対 する 権 利 を 留 保 しながら, 出 願 を
仮 に 放 棄 した。
出 願 の 防 衛 公 開 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 後 30 月 以 内 に 出 願 された 継 続 する 出 願 でない
限 り, 特 許 法 第 120 条 に 基 づいて 出 願 される 継 続 する 出 願 ( 分 割 , 一 部 継 続 出 願 , 継 続 出 願 )
が 防 衛 公 開 出 願 日 を 基 礎 とした 利 益 を 受 けることを 妨 げた。 類 似 の 出 願 は,30 月 の 期 間 が 満
了 した 後 に 出 願 される 場 合 は, 審 査 されたが,ただし, 防 衛 公 開 出 願 の 最 先 の 出 願 日 を 基 礎
とした 利 益 を 主 張 する 権 利 を 有 さなかった。
防 衛 公 開 プログラムに 基 づいて 公 開 された 合 衆 国 出 願 の 最 先 の 有 効 な 出 願 日 から 30 月 以 内
に 最 初 の 継 続 する 出 願 が 出 願 された 場 合 は,その 後 の 係 属 継 続 する 出 願 ( 例 として, 最 初 の 継
続 する 出 願 の 手 続 期 間 中 に 限 定 要 求 がある 場 合 の 分 割 出 願 )は, 禁 じられず, 最 初 の 継 続 する
出 願 が 係 属 している 期 間 中 は,30 月 の 期 間 を 超 えたときでも, 防 衛 公 開 出 願 日 を 基 礎 とした
利 益 を 受 ける 権 利 を 失 うことなく 出 願 することができた。
防 衛 公 開 要 約 及 び 図 面 中 から 選 択 された 図 があるときはその 図 が, 公 報 に 公 開 された。 防 衛
公 開 要 約 及 び 適 切 な 図 面 があるときはその 図 面 を 含 む 防 衛 公 開 調 査 の 写 しは, 出 願 ファイル,
特 許 調 査 室 及 び 審 査 官 の 調 査 ファイル 中 に 備 えられた。 防 衛 公 開 は, 特 許 法 第 122 条 (b)にい
263

う 特 許 又 は 公 開 出 願 ではなく, 刊 行 物 である。 従 って, 公 開 日 付 けでのみ 先 行 技 術 となる。
MPEP§2136 参 照 。
防 衛 公 開 出 願 のファイルは,ファイル 情 報 ユニット( 記 録 室 )に 保 管 される。
防 衛 公 開 番 号
識 別 番 号 が,1969 年 12 月 16 日 から 1980 年 10 月 までに 公 開 された 全 ての 防 衛 公 開 に 付 され
ており, 例 えば,
( 参 照 数 字 省 略 )
1980 年 11 月 4 日 以 降 に 公 開 された 防 衛 公 開 については, 別 の 番 号 システムが 使 われている。
改 正 された 番 号 システムは, 次 の 通 りである。
( 参 照 数 字 省 略 )
防 衛 公 開 は,サブクラス 一 覧 及 び 有 料 注 文 に 含 まれる。 識 別 番 号 は, 全 ての 公 式 参 照 及 び 書
類 の 写 しを 求 める 要 求 において 使 用 される。
出 願 の 連 続 番 号 と 1969 年 12 月 16 日 前 に 公 開 された 全 ての 防 衛 公 開 の 識 別 番 号 の 対 照 表 は,
869 O.G. 687 に 記 載 されている。
711.06(a) 要 約 ,アブレビエーチュア 及 び 防 衛 公 開 の, 参 照 事 項 としての 引 用 及 び 使 用
[R-2]
要 約 ,アブレビエーチュア, 及 び 防 衛 公 開 ( 官 報 (O.G.) 防 衛 公 開 及 び 防 衛 公 開 調 査 の 写 し)は,
刊 行 物 として 言 及 されることが 重 要 である。
これら 印 刷 された 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 第 102 条 (b)に 基 づいて 官 報 に 公 開 された
日 から 有 効 な 先 行 技 術 として 引 用 される。Ex parte Osmond, 191 USPQ 334 (Bd. App. 1973)
及 び Ex Parte Osmond, 191 USPQ 340 (Bd. App. 1976)を 参 照 のこと。MPEP§2136 も 参 照 の
こと。
要 約 ,アブレビエーチュア, 又 は 防 衛 公 開 を 作 成 する 際 にその 元 になった 出 願 又 はその 一 部
は, 先 の 知 識 その 他 の 証 拠 とする 目 的 に 限 り, 合 衆 国 に 実 際 に 出 願 された 日 から 有 効 に 特 許
法 第 102 条 (a)にいう 参 照 事 項 として 使 用 することができる。
これらの 刊 行 物 は, 特 許 法 第 102 条 及 び 第 103 条 に 基 づいてクレームを 拒 絶 する 際 に, 単 独
で 又 は 他 の 先 行 技 術 と 組 み 合 わせて 使 用 することができる。
防 衛 刊 行 物 は,「 合 衆 国 特 許 文 書 」と 共 に 記 載 される。 要 約 及 びアブレビエーチュアは,その
引 用 において「その 他 の 参 照 事 項 」として, 次 のように 記 載 される。
(A) 要 約 及 びアブレビエーチュア
Brown,・・・・に 官 報 に 掲 載 された,・・・・ 提 出 された,・・・・シリアル 番 号 第 ・・・・
号 の( 要 約 又 アブレビエーチュア),( 区 分 を 記 載 する)
(B) 出 願 又 はその 指 定 箇 所 , 要 約 ,アブレビエーチュア 及 び 防 衛 刊 行 物
Jones, 出 願 シリアル 番 号 ......, 提 出 された......, 閲 覧 公 開 日 ......, 官 報 注 記 ( 出 願 に
依 拠 する 箇 所 を 記 載 する),( 区 分 がある 場 合 は,それを 記 載 する)
264

713 面 談
出 願 人 , 弁 護 士 又 は 代 理 人 が 審 査 官 の 元 に 直 接 出 向 くこと, 若 しくは 当 該 当 事 者 が 審 査 官 と
電 話 若 しくはビデオ 会 議 で 面 談 をすること 又 は 審 査 官 による 検 討 を 求 めて 電 子 メールで 検 討
事 項 を 提 示 することは, 面 談 とみなされる。
713.01 一 般 的 方 針 , 実 施 方 法 [R-6]
特 許 規 則 1.133 面 談
(a) (1) 特 許 商 標 庁 に 係 属 している 出 願 及 びその 他 の 事 項 に 関 して 審 査 官 と 行 われる 面 談 は,
各 審 査 官 から 指 定 された, 特 許 商 標 庁 の 就 業 時 間 内 である 時 に, 特 許 商 標 庁 の 建 物 の 中 で 行
わなければならない。 特 許 商 標 庁 長 官 の 許 可 なく 上 記 以 外 の 時 間 又 は 場 所 で 面 談 することは,
認 められない。
(2) 係 属 中 の 出 願 の 特 許 性 について 協 議 するための 面 談 は, 最 初 の 庁 指 令 の 前 には 生 じない
が,ただし,その 出 願 が 継 続 する, 若 しくは 代 替 の 出 願 である 場 合 , 又 は 審 査 官 が, 面 談 が
出 願 に 係 る 手 続 を 前 進 させると 決 定 する 場 合 は,この 限 りでない。
(3) 審 査 官 は, 面 談 予 定 を 前 もって 定 めるよう 要 求 することができる。
(b) 出 願 人 は, 審 査 官 と 面 談 した 際 に 再 検 討 を 請 求 した 何 れの 事 例 においても, 有 利 な 内 容
の 指 令 を 正 当 化 するものとして 面 談 時 に 提 示 した 理 由 を 完 全 に 記 した 陳 述 書 を 提 出 しなけれ
ばならない。§1.111 及 び§1.135 に 規 定 のとおり, 面 談 をしたことにより 庁 指 令 に 対 して 応
答 をしなくてよいことにはならない。
面 談 は, 審 査 官 事 務 所 , 会 議 室 , 又 はビデオ 会 議 センター 等 , 特 許 商 標 庁 の 建 物 内 でしなけ
ればならない。
面 談 は, 審 査 官 が 残 業 をしている 時 間 を 除 き, 月 曜 日 から 金 曜 日 までの 通 常 の 就 業 時 間 にお
いて 許 容 される。
I. インターネット 電 子 メールを 使 用 するための 特 別 手 続
インターネット 電 子 メールは, 電 話 又 は 直 接 面 談 で 行 われるやりとり 又 はコミュニケーショ
ンと 同 等 のことをするために 使 用 してはならない。ただし,インターネット 電 子 メールを 使
うことが 出 願 人 又 は 登 録 弁 護 士 / 代 理 人 から 書 面 をもって 許 可 されている 場 合 はこの 限 りで
ない。MPEP§502.03 参 照 。そのような 場 合 は,インターネット 電 子 メールの 内 容 を 紙 面 上 へ
複 写 したものを, 審 査 官 面 談 要 約 様 式 と 同 様 の 方 法 で 連 邦 記 録 法 の 要 件 に 従 って 作 成 し,か
つ, 特 許 出 願 ファイルに 入 れなければならない。
II. ビデオ 会 議 センター
利 用 者 により 良 いサービスを 提 供 する 一 環 として, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 特 許 及 び 商 標 手 続
を 迅 速 化 するためにビデオ 会 議 センター(VCC)を 設 立 した。ビデオ 会 議 センターは, 現 在 , 特
許 研 修 室 によって 管 理 されており, 通 常 の 就 業 時 間 内 に( 東 部 標 準 時 の 午 前 8 時 30 分 から 午
後 5 時 まで), 許 可 された 公 務 の 目 的 で 利 用 可 能 である。ビデオ 会 議 センター 設 備 には, 高 解
像 度 ドキュメントカメラ,ダイレクトコンピューターインプット,VCR ディスプレー, 及 び
高 速 高 解 像 度 G-4 ファクシミリ 装 置 がある。 特 許 商 標 保 管 図 書 館 プログラム 事 務 局 は,ビデ
オ 会 議 をすることができる 現 地 外 の 全 ての 場 所 を 最 新 の 一 覧 にして 維 持 する。 現 時 点 で, 利
用 できるビデオ 会 議 センターは, 特 許 商 標 庁 と 提 携 しているカリフォルニア 州 Sunnyvale の
265

特 許 商 標 保 管 図 書 館 (PTDLs) 及 びデトロイト 公 共 図 書 館 の Great Lakes Patent and Trademark
Center のみである。これら 図 書 館 は,ビデオ 設 備 を 2 台 有 する。 特 許 商 標 庁 へ 直 接 面 談 に 出
向 くのではなく, 前 記 図 書 館 (PTDLs)の 設 備 を 利 用 することを 希 望 する 者 は, 特 許 審 査 官 と 連
絡 を 取 り,ビデオ 会 議 の 日 時 を 2 通 りの 選 択 肢 を 付 けて 指 定 しなければならない。その 後 ,
特 許 審 査 官 は 特 許 研 修 室 の 職 員 に 連 絡 し, 職 員 が 全 ての 手 配 をする。 顧 客 には,ビデオ 会 議
の 日 時 について 庁 職 員 から 通 告 される。
III. 面 談 の 予 定 と 実 行
面 談 は, 通 常 , 事 前 に 手 紙 ,ファックス, 電 子 メール, 電 報 又 は 電 話 により, 手 配 をしてお
かなければならず,これは, 出 願 を 担 当 する 主 任 審 査 官 及 び/ 又 は 担 当 審 査 官 が, 確 実 に 特
許 商 標 庁 内 にいて,かつ,そのための 時 間 を 空 けておくようにするためである。 出 願 人 が 面
談 請 求 を 始 動 しようとするときは,「 出 願 人 始 動 の 面 談 」 様 式 (PTOL-413A)が 面 談 前 に 提 出 さ
れるべきものとするが,その 目 的 は, 審 査 官 が 予 め 面 談 の 準 備 をし, 討 議 されるべき 問 題 に
集 中 するのを 可 能 にすることにある。この 様 式 は, 面 談 が 対 面 , 電 話 又 はビデオによる 会 議
の 何 れであっても, 面 談 参 加 者 , 提 案 する 面 談 日 を 特 定 しなければならず,また, 討 議 され
るべき 問 題 の 簡 単 な 説 明 を 含 まなければならない。 完 成 された「 出 願 人 始 動 の 面 談 請 求 書 」
の 写 しが, 面 談 が 終 了 したとき,「 面 談 要 約 」 様 式 PTOL-413 に 添 付 されなければならず,ま
た, 写 しが 出 願 人 又 は 出 願 人 の 代 理 人 に 与 えられなければならない。 出 願 人 は 様 式 PTOL-413A
を 使 用 するよう 推 奨 されるが,しかしながら, 出 願 人 が「 出 願 人 始 動 の 面 談 請 求 書 」を 提 出
しないという 事 実 は,それ 自 体 では, 審 査 官 が 面 談 請 求 を 拒 絶 する 理 由 ではない。ビデオ 会
議 センターでの 面 談 は, 遅 くとも 3 日 前 までに 手 配 しなければならない。 第 2 技 術 単 位 が 係
る( 特 許 性 報 告 書 ) 場 合 は, 第 2 の 審 査 官 の 出 席 可 能 性 も 確 認 しなければならない。MPEP§
705.01(f) 参 照 。 一 旦 手 配 された 面 談 の 予 約 は, 守 らなければならない。 当 該 予 約 を 信 頼 して,
多 くの 出 願 人 及 び 弁 護 士 がワシントン 又 は 現 地 外 のビデオ 会 議 所 を 訪 ねて 来 る。 予 約 が 確 定
した 後 に, 避 けられない 状 況 により, 面 談 を 遂 行 するために 必 要 であった 審 査 官 又 は 複 数 の
審 査 官 が 欠 席 することになる 場 合 は, 代 替 予 約 を 手 配 することができるように, 速 やかに 関
係 人 に 通 知 しなければならない。
審 査 官 が 電 話 を 受 けたときに, 討 議 が 長 引 くこと, 又 は 審 査 官 が 状 況 を 再 検 討 するために 時
間 を 要 することが 明 らかである 場 合 は, 審 査 官 から 指 定 時 に 折 り 返 し 電 話 することに 双 方 同
意 した 上 で 通 話 を 終 了 させる。 審 査 官 からの 発 信 通 話 及 びその 他 全 ての 通 話 は, 受 信 者 払 い
通 話 が 認 められている 場 合 でも, 特 許 商 標 庁 の 電 話 システムを 通 じて 行 われなければならな
い。 補 正 書 ,その 他 送 付 通 知 書 等 の 書 類 には, 地 域 コード 及 び 内 線 番 号 まで 含 めた 完 全 な 電
話 番 号 が 記 載 されていると 便 利 であり, 記 入 者 の 署 名 の 近 くに 記 載 してあることが 望 ましい。
審 査 官 へ 事 前 に 予 告 することなく 弁 護 士 又 は 出 願 人 が 急 に 出 向 いてきた 場 合 は, 審 査 官 がそ
の 時 に 面 談 を 拒 絶 することが 十 分 に 正 当 化 される。 特 に, 込 み 入 った 事 件 ではそのようにな
る。
審 査 官 が 特 許 性 を 有 する 主 題 を 示 唆 することは, 面 談 により 特 許 性 を 有 するクレームに 関 し
て 早 期 の 合 意 を 促 進 する 可 能 性 を 示 すものであることを 正 当 化 できる。
面 談 は, 事 件 の 性 質 上 , 特 定 の 問 題 を 検 討 して 解 明 するために 面 談 をすることが 有 用 であり,
かつ, 審 査 官 と 出 願 人 の 間 に 相 互 理 解 をもたらし,それにより 出 願 手 続 の 進 捗 が 見 られる 場
合 にのみするべきである。 従 って, 弁 護 士 は, 面 談 に 出 席 する 場 合 に, 庁 指 令 から 生 じた 問
266

題 を 協 議 するために 十 分 な 準 備 をしていなければならない。 弁 護 士 がそのように 準 備 をして
いないことが 明 らかなときは, 面 談 は 許 可 されるべきではない。 弁 護 士 又 は 出 願 人 は, 書 面
で 補 正 案 を 提 出 することにより, 面 談 で, 如 何 なる 問 題 の 協 議 を 望 んでいるかを, 事 前 に 示
すことが 望 ましい。これにより, 審 査 官 は 事 前 に 面 談 準 備 ができ,また, 補 正 で 提 出 された
事 項 に 的 を 絞 ることができる。
審 査 官 は, 弁 護 士 又 は 発 明 者 との 面 談 中 での 不 必 要 な 中 断 を 回 避 しなければならない。これ
については, 審 査 官 は, 緊 急 の 性 質 のもの 以 外 は, 入 ってくる 電 話 を 取 ってはならない。 必
要 に 応 じて, 審 査 官 は, 出 願 又 は 再 審 査 手 続 における 状 態 及 び 現 存 する 問 題 を, 面 談 前 に 把
握 しておかなければならない。
審 査 官 は, 検 討 を 求 めて 面 談 時 に 提 出 されたクレームが 更 に 調 査 と 研 究 を 要 する 場 合 は,そ
のことを 躊 躇 なく 表 明 しなければならない。 審 査 官 は,また, 何 ら 見 解 が 一 致 しないことが
明 らかになるとき, 若 しくは 出 願 を 更 に 補 正 し 又 は 審 査 官 が 更 に 指 令 を 発 出 する 必 要 がある
ことが 明 らかになるときは, 面 談 を 終 了 させることを 躊 躇 してはならない。ただし, 審 査 官
は, 面 談 中 に, 可 能 な 限 り 問 題 点 を 確 認 し,かつ, 相 違 点 を 解 決 するよう 努 めるべきである。
通 常 は 30 分 以 内 である 合 理 的 な 面 談 時 間 を 超 えないように 注 意 することは, 面 談 の 当 事 者 双
方 の 責 任 である。 合 理 的 な 面 談 時 間 を 超 えないように 注 意 することは, 自 らが 面 談 に 出 席 し
ない 場 合 でも, 主 任 審 査 官 の 義 務 である。
出 願 人 自 らが 事 件 を 手 続 していて,かつ, 特 許 商 標 庁 の 手 続 に 慣 れていない 場 合 は, 審 査 官
は,その 出 願 人 との 面 談 中 に,その 事 件 の 手 続 の 進 捗 をはかることができるような 提 案 をす
ることができるが,これは 全 て 審 査 官 の 裁 量 に 委 ねられる。ただし, 面 談 に 時 間 をかけ 過 ぎ
てはならない。
審 査 官 は, 最 終 拒 絶 後 に 1 度 , 面 談 することを 認 めることができる。MPEP§713.09 参 照 。
第 1 回 目 の 完 了 した 指 令 に 対 する 応 答 に, 面 談 , 審 査 官 主 導 による 電 話 相 談 又 はビデオ 会 議
を 求 める 請 求 が 含 まれている 場 合 , 又 は 同 様 の 状 況 での 市 外 の 弁 護 士 が 次 回 ワシントンを 訪
問 するまで,その 事 件 を 対 象 にした 次 回 の 庁 指 令 発 出 を 審 査 官 が 延 期 することを(ただし 庁 指
令 が 通 常 発 出 される 日 を 超 えない 内 に, 当 該 訪 問 をする 場 合 に 限 る)その 弁 護 士 が 請 求 する 場
合 において, 審 査 官 は,その 応 答 が 与 える 影 響 を 速 やかに 検 討 した 上 で,その 面 談 又 は 相 談
によってその 事 件 の 最 終 指 令 発 出 が 早 まることが 明 らかであるときは, 当 該 請 求 を 認 める。
面 談 の 結 果 , 合 意 が 成 立 する 場 合 は, 出 願 人 の 代 理 人 に, 合 意 に 則 った 補 正 を 速 やかに 提 出
するように 勧 告 しなければならない。 補 正 によって 事 件 が 最 終 庁 指 令 の 発 出 に 向 けて 準 備 段
階 に 入 る 場 合 は, 審 査 官 はこの 事 件 を 特 別 なものとして 取 り 上 げなくてはならない。その 限
りでないときは, 事 件 は, 順 番 が 来 るまで 処 理 されないことになる。
提 出 された 補 正 書 の 審 査 は,その 補 正 書 の 副 本 で 手 交 されたものを 対 象 にすることがある。
審 査 結 果 は 速 やかに 出 願 人 に 伝 達 しなければならず, 請 求 があれば, 弁 護 士 の 写 しに 合 意 を
表 示 し, 双 方 の 写 しに 頭 文 字 と 日 付 を 記 す。
補 正 事 項 を 記 載 するには, 通 常 , 原 本 そのものがなければならないが, 審 査 官 及 び 現 場 の 技
術 支 援 職 員 は, 副 本 に 基 づいても, 実 務 上 可 能 な 限 りは 手 続 を 進 めなければならない。 処 理
する 範 囲 は, 各 補 正 による。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニ
ュアル§3.5 参 照 。
面 談 の 内 容 は, 直 接 面 談 か,ビデオ 会 議 か, 電 子 メールか, 又 は 電 話 によるかを 問 わず, 出
願 に 記 録 しなければならない。MPEP§502.03 及 び§713.04 を 参 照 のこと。
267

IV. 面 談 中 に,ビデオテープを 見 ること
特 許 商 標 庁 は, 審 査 官 との 面 談 中 に, 出 願 人 からのビデオテープを 見 るために 使 用 すること
ができるビデオテープ 機 器 を 有 している。
このビデオテープ 機 器 は,VHS 及 び UHS(3/4 インチテープ)カセットを 再 生 することができる。
審 査 官 と 面 談 する 時 間 内 にビデオテープを 見 せることを 希 望 する 弁 護 士 及 び 出 願 人 は,ビデ
オテープの 内 容 が 出 願 における 未 決 の 問 題 と 関 係 があること, 及 びそれを 見 ることにより 出
願 手 続 が 促 進 されることを 立 証 できなければならない。 面 談 中 にビデオテープを 見 ることに
ついては, 監 督 特 許 審 査 官 から 事 前 に 承 認 を 得 ていなければならない。また, 部 屋 及 び 機 器
の 使 用 は, 特 許 研 修 室 による 承 認 を 受 けなければならない。 研 修 の 主 要 施 設 は Madison West,
600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314 の 2 階 にある。
ビデオテープ 再 生 機 器 の 面 談 時 の 使 用 は, 特 許 研 修 室 の 職 員 が 部 屋 及 び 機 器 の 空 き 状 況 と 適
切 な 利 用 予 約 がされたかを 確 認 するために 十 分 な 時 間 的 余 裕 をもたせて 遅 くとも 1 週 間 前 に
は 請 求 しなければならない。
特 許 商 標 庁 のビデオテープ 機 器 を 使 用 する 面 談 は, 特 許 研 修 室 の 施 設 内 でのみ 行 われる。 弁
護 士 又 は 出 願 人 は,ビデオ 機 器 の 空 き 状 況 と 利 用 予 約 状 況 について 特 許 研 修 室 に 直 接 連 絡 照
会 してはならない。 部 屋 及 び 機 器 の 利 用 は, 面 談 をする 審 査 官 を 通 じ,かつ,その 審 査 官 が
予 定 を 組 まなければならない。ビデオテープの 内 容 の 要 約 を 含 めて, 面 談 の 内 容 は, 出 願 に
おける 記 録 とされなければならない。MPEP§713.04 参 照 。
V. 面 談 を 行 った 審 査 官 以 外 の 審 査 官 による 審 査
面 談 を 行 った 審 査 官 が 別 の 技 術 センターへ 転 勤 になり 又 は 辞 任 し, 別 の 審 査 官 が 審 査 を 続 行
することがある。 面 談 済 みであったことが 表 示 されているときは, 後 任 の 審 査 官 は, 面 談 で
何 らかの 合 意 がされたか 否 かを 確 かめなければならない。 明 らかな 誤 り 又 は 知 られた 先 行 技
術 がない 場 合 等 のように, 状 況 が 許 す 場 合 は,2 番 目 の 審 査 官 は, 先 になされた 合 意 内 容 に
沿 った 立 場 を 取 るべきである。 種 の 限 定 又 は 選 択 状 況 における 電 話 実 務 については MPEP§
812.01 を 参 照 のこと。
( 様 式 省 略 )
713.02 第 1 回 目 の 庁 指 令 より 前 での 面 談 [R-6]
最 初 の 庁 指 令 の 前 での 面 談 を 求 める 請 求 は, 通 常 , 継 続 する 又 は 代 替 の 出 願 に 関 しては 認 め
られる。それ 以 外 の 全 ての 出 願 に 関 しては, 最 初 の 庁 指 令 前 での 面 談 は, 審 査 官 が 当 該 面 談
は 出 願 に 関 する 手 続 を 前 進 させると 判 断 した 場 合 は, 奨 励 される。このような 事 情 であるの
で, 審 査 官 は, 最 初 の 庁 指 令 前 での 面 談 を 要 求 する 出 願 人 が,その 発 明 がされたときの 技 術
水 準 についての 一 般 的 陳 述 ,「 最 も 近 い 関 係 にある」と 考 えられる 3 以 下 の 参 照 事 項 , 及 び 最
も 広 い 範 囲 を 有 するクレームが 当 該 参 照 事 項 に 対 して 如 何 なる 識 別 性 を 有 しているかの 説 明
を 含 む 書 類 を 提 供 することを 要 求 することができる。 特 許 規 則 1.133(a) 参 照 。
I. 調 査 チーム
技 術 センター 技 術 単 位 における 調 査 は, 主 任 審 査 官 の 同 意 があったときにのみ 認 められるべ
きである。
268

II. 特 許 法 の 解 説
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 特 許 法 の 解 説 者 としても 個 人 に 対 する 助 言 者 としても 機 能 することは
できない。
713.03 審 査 官 に「 打 診 」するための 面 談 は 認 められない
主 弁 護 士 による 了 承 が 合 意 の 成 立 条 件 となっていることが 明 らかである 場 合 に, 市 外 の 弁 護
士 の 代 理 で 手 続 する 現 地 の 弁 護 士 となされる 面 談 のように, 審 査 官 に「 打 診 」することのみ
を 目 的 とした 面 談 は, 認 められない。
713.04 面 談 の 内 容 は 記 録 されなければならない [R-3]
出 願 の 実 体 に 関 する 直 接 面 談 ,ビデオ 会 議 , 電 子 メール 又 は 電 話 による 面 談 の 内 容 について
の 完 全 な 陳 述 書 は, 面 談 中 に 審 査 官 との 合 意 が 成 立 したか 否 かに 拘 らず, 出 願 に 関 する 記 録
とされなければならない。 特 許 規 則 1.133(b),MPEP§502.03 及 び§713.01 参 照 。
特 許 規 則 1.133。 面 談 。
*****
(b) 審 査 官 との 面 談 を 検 討 して, 再 検 討 が 請 求 される 全 ての 場 合 において, 面 談 において,
有 利 な 措 置 を 正 当 化 するものとして 提 示 された 理 由 についての 完 全 な 書 面 による 陳 述 が 出 願
人 によって 提 出 されなければならない。 面 談 は,§1.111 及 び§1.135 に 規 定 されている 庁 指
令 に 対 する 返 答 の 必 要 を 除 去 しない。
特 許 規 則 1.2。 手 続 は 書 面 をもって 行 われるべきこと
特 許 商 標 庁 に 対 する 全 ての 手 続 は, 書 面 によらなければならない。 特 許 商 標 庁 における, 出
願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 本 人 の 出 席 は 不 要 である。 特 許 商 標 庁 の 処 分 は 排 他 的 に,
庁 における 記 述 された 記 録 がその 基 礎 とされるものとする。 主 張 される 口 頭 約 束 , 合 意 又 は
了 解 であって,それに 関 して 不 一 致 又 は 疑 義 があるものについては 注 意 が 払 われない。 合 衆
国 特 許 商 標 庁 の 処 分 は, 特 許 商 標 庁 における 記 述 された 記 録 が 面 談 の 内 容 を 記 録 していない
ために 不 完 全 である 場 合 は, 排 他 的 にそれを 基 礎 とすることができない。 面 談 の 内 容 を 出 願
ファイルにおける 記 録 とすることは, 出 願 人 又 は 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 責 任 であるが,ただし,
面 談 が 審 査 官 の 提 唱 によるものであり, 審 査 官 が「 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 」 様 式 (PTOL-413B)
に, 審 査 官 が 要 約 書 を 提 供 する 旨 を 表 示 している 場 合 を 除 く。そのような 記 録 がされるよう
にし,また, 特 許 性 の 問 題 に 直 接 関 連 する 重 大 な 不 正 確 事 項 を 訂 正 することは, 審 査 官 の 責
任 である。 審 査 官 は, 面 談 中 に 実 体 事 項 が 協 議 された 個 々の 面 談 に 関 し, 面 談 要 約 様 式
PTOL-413 を, 該 当 する 欄 に 印 を 付 け,また, 空 欄 に 記 入 することによって, 完 成 させなけれ
ばならない。 出 願 人 が 面 談 を 提 唱 した 場 合 は, 面 談 が 終 了 したとき, 完 成 された「 出 願 人 提
唱 面 談 請 求 」 様 式 PTOL-413A( 利 用 可 能 な 場 合 )の 写 しが 面 談 要 約 様 式 PTOL-413 に 添 付 され,
また,その 写 しが 出 願 人 ( 又 は, 出 願 人 の 弁 護 士 若 しくは 代 理 人 )に 与 えられなければならな
い。 審 査 官 が 面 談 を 提 唱 した 場 合 は, 審 査 官 は 面 談 の 前 に, 出 願 人 との 間 で 討 議 されるべき
拒 絶 ,クレーム 及 び 先 行 技 術 文 書 を 特 定 し,「 審 査 官 提 唱 面 談 様 式 」PTOL-413B の 第 I 部 を 完
成 しなければならない。 審 査 官 は 面 談 が 終 結 したとき,「 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 」 第 II 部 及 び
第 III 部 を 完 成 しなければならない。 完 成 された PTOL-413B は 適 切 な 面 談 要 約 記 録 と 考 えら
れるので, 審 査 官 は PTOL-413 を 完 成 する 必 要 がない。 討 議 が 手 続 事 項 のみに 関 するものであ
り,その 事 項 が,MPEP§812.01 に 面 談 記 録 作 成 についての 別 段 の 定 めがある, 限 定 要 求 のみ
269

を 対 象 としているものであるか, 又 は, 庁 指 令 若 しくはそれに 類 似 するものにおける 誤 記 を
指 摘 するものであるときは, 下 記 の 面 談 記 録 作 成 手 続 から 除 外 される。 完 全 な 面 談 記 録 が 審
査 官 による 補 正 の 中 に 組 み 込 まれている 場 合 は, 審 査 官 は 面 談 要 約 様 式 を 完 成 する 必 要 がな
い。
面 談 要 約 様 式 PTOL-413 は, 適 切 な 書 類 番 号 が 与 えられ,ファイルの 右 手 の 部 分 に 置 かれ,フ
ァイル・ラッパーの「 内 容 」 一 覧 に 記 載 されなければならない。イメージ・ファイル・ラッ
パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。 直 接 面 談 に 関 しては, 面 談 の 終 了 時 に, 面
談 要 約 様 式 の 写 しが, 添 付 物 がある 場 合 は,それを 添 えて, 出 願 人 ( 又 は 弁 護 士 又 は 代 理 人 )
に 与 えられる。 電 話 , 電 子 メール 又 はビデオ 会 議 による 面 談 の 場 合 は, 写 しは 出 願 人 の 通 信
用 宛 先 に, 特 許 商 標 庁 の 次 の 通 信 に 添 えて, 又 はその 前 の 何 れかに 郵 送 される。 更 に, 様 式
の 写 しは, 面 談 の 終 了 時 に 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 弁 護 士 又 は 代 理 人 )にファックスで 送 付 する
ことができる。 審 査 官 からの 追 加 の 通 信 が 許 可 前 に 行 われそうでない 場 合 , 又 は 他 の 事 情 が
命 じる 場 合 は, 面 談 要 約 様 式 は, 次 回 の 特 許 商 標 庁 の 通 信 を 待 たずに, 電 話 , 電 子 メール 又
はビデオ 会 議 の 後 に, 速 やかに 郵 送 されるべきである。
PTOL-413 様 式 は, 次 の 情 報 を 記 録 するよう 規 定 している。
(A) 出 願 番 号
(B) 出 願 人 の 名 称
(C) 審 査 官 の 名 称
(D) 面 談 の 日 付
(E) 面 談 の 形 式 ( 直 接 , 電 話 , 電 子 メール 又 はビデオ 会 議 )
(F) 参 加 者 ( 出 願 人 , 弁 護 士 , 又 は 代 理 人 その 他 )の 名 称
(G) 証 拠 物 件 が 提 示 された, 又 は 実 演 されたか 否 かについて 確 認
(H) 討 議 されたクレームの 特 定
(I) 討 議 された 先 行 技 術 の 特 定
(J) 合 意 に 達 したか 否 かの 確 認 ,また, 達 している 場 合 は, 合 意 の 全 般 的 内 容 についての 記
述 ( 補 正 , 又 は 許 可 可 能 として 合 意 されたクレームの 写 しを 添 付 することができる)。( 許 可 可
能 性 についての 合 意 は 暫 定 的 なものあり,それに 反 する, 審 査 官 によるその 後 の 指 令 を 制 限
しない。)
(K) 面 談 を 行 った 審 査 官 の 署 名
(L) 出 席 した, 他 の 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 職 員 の 名 称
PTOL-413 様 式 は 出 願 人 に, 面 談 の 内 容 を 記 録 すべき 同 人 の 責 任 を 想 起 させる 陳 述 を 含 むこと
ができる。 審 査 官 は 全 ての 事 件 に 関 し, 出 願 人 に 対 し 口 頭 で, 面 談 内 容 を 記 録 すべき 同 人 の
責 任 を 想 起 させることが 望 ましいが,ただし, 面 談 が 審 査 官 によって 提 唱 されており, 審 査
官 が「 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 」 様 式 PTOL-413B に, 審 査 官 が 要 約 書 を 提 供 する 旨 を 表 示 してい
たときは,この 限 りでない。
出 願 人 によって 提 唱 された 面 談 が 出 願 の 許 可 を 生 じさせる 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 発 行 に 遅
延 が 生 じないようにするために 可 及 的 速 やかに, 面 談 内 容 についての 書 面 による 記 録 を 提 出
するよう 通 知 される。 審 査 官 提 唱 面 談 が 直 接 に 出 願 の 許 可 を 生 じさせる 場 合 は, 審 査 官 は「 審
査 官 提 唱 面 談 要 約 」 様 式 PTOL-413B の 該 当 する 欄 に 印 を 付 け, 審 査 官 が 許 可 可 能 通 知 に 添 え
て, 面 談 内 容 の 書 面 記 録 を 提 供 する 旨 を 示 すことができる。しかしながら, 面 談 要 約 様 式 は,
面 談 の 内 容 に 関 し, 以 下 に 要 求 される 該 当 項 目 の 全 てを 含 んでいるか, 又 はそれを 含 むよう
270

に 出 願 人 又 は 審 査 官 によって 補 充 されていない 限 り, 面 談 についての 完 全 かつ 適 切 な 記 録 と
は 考 えられないことに 留 意 されなければならない。
面 談 内 容 の 完 全 かつ 適 切 な 記 録 作 成 は, 少 なくとも 次 に 掲 げる 適 用 項 目 を 含 んでいなければ
ならない。
(A) 提 示 された 証 拠 物 件 又 は 行 われた 実 演 の 内 容 の 簡 単 な 説 明
(B) 討 議 されたクレームの 特 定
(C) 討 議 された, 特 定 の 先 行 技 術 の 特 定
(D) 討 議 された 実 体 的 性 質 に 関 する 主 たる 補 正 提 案 の 同 定 。ただし,それらが 既 に, 審 査 官
によって 作 成 され 面 談 要 約 様 式 に 記 述 されているときは,この 限 りでない。
(E) 出 願 人 及 び 審 査 官 の 主 要 な 論 議 に 関 する 一 般 的 要 点 が 特 定 されなければならず,これは
面 談 が, 審 査 官 の 提 唱 による 場 合 でも 変 らない。 論 議 の 特 定 は, 長 い, 又 は 綿 密 なものであ
る 必 要 はない。 論 議 についての 逐 語 的 又 は 高 度 に 詳 細 な 記 述 は 要 求 されない。 論 議 の 特 定 は,
主 たる 論 議 の 一 般 的 性 質 又 は 要 点 が 出 願 ファイルの 文 脈 から 理 解 できる 場 合 には, 十 分 であ
る。 勿 論 , 出 願 人 は, 審 査 官 に 対 して 説 得 力 があった, 又 は 説 得 力 を 有 するかもしれないと
感 じる 主 張 を 強 調 し, 全 面 的 に 記 述 することを 希 望 することができる。
(F) 討 議 されたその 他 の 関 連 性 のある 事 項 についての 一 般 的 表 示
(G) 適 切 な 場 合 は, 面 談 からの 全 般 的 結 果 又 は 成 り 行 き
(H) 電 子 メールによる 面 談 の 場 合 は,インターネット 電 子 メールの 内 容 についての 紙 面 コピ
ーが, 作 成 され,また, 連 邦 記 録 法 によって 要 求 されている 出 願 ファイルに, 審 査 官 面 談 要
約 様 式 が 加 えられるのと 同 一 の 方 法 で, 入 れられなければならない。
審 査 官 は, 出 願 人 による 面 談 内 容 についての 記 録 を 注 意 深 く 見 直 すことが 期 待 されている。
記 録 が 完 全 又 は 正 確 でない 場 合 において, 面 談 内 容 についての 記 録 が, 非 最 終 庁 指 令 に 対 す
る 返 答 の 中 にあるときは, 審 査 官 は 出 願 人 に, 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 返 答 を 完 全 にする
ために 1 月 の 期 間 を 与 えることができる。
7.84 補 正 は, 面 談 に 応 答 していない
[1]に 提 出 された 返 答 は, 先 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 しておらず,その 理 由 は,それが
[2] 面 談 の 内 容 についての 完 全 又 は 正 確 な 記 録 を 含 んでいないのことにある。[3]。 前 記 の 返
答 は 誠 実 なものと 思 われるので, 出 願 人 に 対 し,この 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内
の 何 れか 長 い 方 が, 放 棄 を 回 避 するために 脱 漏 又 は 訂 正 を 提 供 するための 期 間 として 与 えら
れる。この 期 間 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 延 長 を 受 けることができる。
審 査 官 ノート:
1. [2]に, 面 談 の 日 付 を 挿 入 のこと。
2. [3]において, 不 備 を 説 明 のこと。
審 査 官 は 正 確 性 を 確 認 しなければならない
面 談 において 起 きたことに 関 する 出 願 人 による 要 約 は, 面 談 の 中 での 審 査 官 に 帰 せられる 主
張 又 は 陳 述 の 正 確 性 を 決 定 するために 注 意 深 く 点 検 されなければならない。 不 正 確 があり,
かつ,それが 特 許 性 の 問 題 に 直 接 に 関 連 する 場 合 は,それは 次 の 庁 書 簡 によって 指 摘 されな
ければならない。クレームが 記 録 上 の 他 の 理 由 から 許 可 可 能 である 場 合 は, 審 査 官 は, 同 人
に 帰 される 陳 述 についての 同 人 の 見 解 を 記 載 した 書 簡 を 送 付 しなければならない。
271

記 録 が 完 全 かつ 正 確 である 場 合 は, 審 査 官 は, 面 談 内 容 を 記 録 する 書 類 上 に,「 面 談 記 録 , 了
承 」の 表 示 とともに, 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 記 入 しなければならない。イメージ・
ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
( 様 式 省 略 )
713.05 面 談 が 禁 止 される 又 は 許 可 される, 特 別 な 状 況 [R-5]
土 曜 日 の 面 談 については,MPEP§713.01 を 参 照 のこと。
異 例 の 状 況 を 除 いては, 面 談 は, 審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 された 後 又 は 出 願 が 特 許 発 行 手 続 段
階 に 入 った 後 では 認 められない。 審 査 官 が 許 可 可 能 な 主 題 が 存 在 していることを 示 唆 してい
るとき, 又 はそれ( 面 談 )が, 出 願 人 が 手 続 を 継 続 することの 適 切 性 を 決 定 する 判 断 するため
に 役 に 立 つときは, 出 願 人 の 最 初 の 返 答 の 前 の 面 談 は 適 切 なものとすることができる。
特 許 商 標 庁 職 員 は, 登 録 されていない, 又 は 停 止 されている, 又 は 除 外 されている 弁 護 士 又
は 代 理 人 と 口 頭 又 は 書 面 の 何 れかによって 出 願 に 関 して 面 談 することを 禁 止 されているが,
ただし,それが, 当 該 弁 護 士 又 は 代 理 人 が 出 願 人 である 出 願 であるときは,この 限 りでない。
MPEP§105 参 照 。
面 談 (MPEP§713)はしばしば, 人 物 であって, 特 許 規 則 1.14 に 基 く 情 報 に 対 する 権 利 を 有 す
るか 否 かについて 深 刻 な 疑 義 が 存 在 するような 非 公 式 な 性 格 の 信 任 状 を 有 するものによって
要 求 されることがある。 一 般 的 に 面 談 は, 出 願 人 又 は 弁 護 士 又 は, 出 願 ファイルに 綴 じられ
ている 紙 面 様 式 によって 記 録 されている 代 理 人 からの 適 切 な 授 権 を 有 していない 者 には 認 め
られない。 単 なる, 閲 覧 をする 権 限 は, 出 願 の 実 体 事 項 に 関 する 面 談 についての 承 認 を 受 け
るために 十 分 な 授 権 ではない。
面 談 は 一 般 に,その 出 願 に 関 する 弁 護 士 の 現 地 代 理 人 であると 知 られている, 登 録 されてい
る 個 人 に 対 しては 認 められないが, 同 人 に 対 する 委 任 状 又 は 代 理 人 資 格 において 行 動 するた
めの 授 権 書 ( 例 えば, 様 式 PTO/SB/84)がその 特 定 の 出 願 に 関 して 登 録 されているときは,こ
の 限 りでない。MPEP§408 参 照 。 特 許 規 則 0.57(c)の 規 定 により, 有 資 格 実 務 家 は, 完 全 開 示
後 は, 顧 客 の 承 諾 なしには 他 の 登 録 有 資 格 実 務 家 に 面 談 をすることを 許 可 することができな
いことに 留 意 のこと。 更 に, 有 資 格 実 務 家 は 非 有 資 格 実 務 家 に 面 談 をする 許 可 を 与 えること
ができないが,そうすることは, 特 許 規 則 10.47 に 反 するからである。
記 録 されていない 有 資 格 実 務 家 は 電 話 面 談 を 要 求 することができるが(その 有 資 格 実 務 家 が,
出 願 人 又 は 記 録 されている 弁 護 士 からそのようにすることを 許 可 されていることが 条 件 とさ
れる), 面 談 の 前 に, 委 任 状 のファクス 送 信 が 提 出 されることが 勧 告 される。そのようにされ
ない 場 合 は, 審 査 官 は 特 許 商 標 庁 のファイルを 閉 鎖 して 面 談 をし, 有 資 格 実 務 者 のファイル
を 基 にして 作 業 をするので, 電 話 で 面 談 をすることは 困 難 であるかもしれない。
面 談 は 通 常 , 請 求 当 時 者 がそれに 係 る 本 人 を 拘 束 する 権 限 を 有 している 場 合 を 除 き,
承 認 されてはならない。
出 願 人 が「 協 議 期 間 」すなわち, 出 願 人 による 最 初 の 完 全 な 返 答 の 提 出 から, 審 査 官 による,
終 結 させる 指 令 までの 期 間 において,ワシントン D.C.に 居 住 する 又 は 同 地 区 を 度 々 訪 問 する
弁 護 士 が, 直 接 面 談 することが 可 能 であることは, 明 らかである。もっと 遠 隔 の 地 にいる 他
の 者 にとっては, 電 話 , 電 子 メール, 又 はビデオ 会 議 による 面 談 が 貴 重 であるかもしれない。
ただし, 現 在 の 特 許 商 標 庁 の 方 針 は, 審 査 官 が 主 導 による, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理
人 への 電 話 面 談 を 強 く 強 調 している。に 重 点 を 置 いている。MPEP§408 参 照 。
272

審 査 官 は 電 話 連 絡 によって, 許 可 を 生 じさせる, 小 さな,おそらく 早 急 に 受 諾 されうる 変 更
を 提 案 することができる。
重 大 な 質 問 又 は 提 案 がある 場 合 には,その 電 話 連 絡 は,それらについて 簡 潔 に 述 べ,また,
出 願 人 に 生 じている 問 題 を 討 議 するまでに 一 層 多 くの 検 討 時 間 を 与 える, 事 前 に 設 定 される
その 後 の 日 時 に 電 話 , 電 子 メール, 又 は 直 接 面 談 をするよう 提 案 することができる。
交 渉 する 権 限 を 有 さない 審 査 官 との 面 談 に 関 しては,その 手 配 は 常 に,その 面 談 の 時 に, 権
威 のある 合 意 に 到 達 できるようないするために, 審 査 官 であって,そのような 権 限 を 有 して
おり,かつ,その 出 願 に 通 じている 者 を 含 まなければならない。
グループ 面 談
ワシントン,D.C.(コロンビア 特 別 区 ) 地 域 から 遠 隔 の 地 にいる 弁 護 士 ( 複 数 )であって, 直 接
又 はビデオ 会 議 による 面 談 を 望 む 者 にとっては,グループ 面 談 は 効 果 的 である。 何 れの 事 件
に 関 してであっても,その 事 件 を 終 結 させる 処 分 にできる 限 り 近 づけることのできる, 速 や
かな, 補 充 的 補 正 を 提 出 する 旨 の 合 意 をもって, 事 前 に 予 定 されている 面 談 がある 場 合 は,
補 充 的 補 正 の 速 やかな 提 出 は,その 出 願 に 特 別 な 地 位 を 与 え,また, 即 時 の 特 別 な 処 分 が 行
われるようにする。
713.06 当 事 者 系 の 疑 義 は 一 方 的 に 協 議 してはならない
審 査 官 は, 当 事 者 系 の 疑 義 を 利 害 関 係 人 の 一 方 と 討 議 をすることができない。
713.07 他 の 事 件 の 露 出
審 査 官 室 における 面 談 の 前 に, 審 査 官 はその 机 を 整 理 し, 全 てのファイル, 図 面 , 及 び 書 類
であって, 面 談 に 必 要 でないものは, 目 に 入 らないところの 置 くようにしなければならない。
MPEP§101 参 照 。
713.08 実 演 ,ひな 形 , 模 型 [R-3]
問 題 とされている 発 明 を, 面 談 中 に 模 型 又 はひな 形 によって 展 示 又 は 実 演 することができる。
模 型 又 はひな 形 は 一 般 に, 出 願 記 録 の 一 部 とは 認 められない。 特 許 規 則 1.91 参 照 。しかしな
がら, 出 願 人 によって 提 出 された 模 型 又 は 展 示 物 であって, 特 許 規 則 1.91 を 遵 守 しているも
のは, 出 願 記 録 の 一 部 とされる。MPEP§608.03 及 び§608.03(a) 参 照 。イメージ・ファイル・
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.6 参 照 。
模 型 又 はひな 形 が 面 談 の 過 程 で, 単 に 実 演 のために 使 用 された 場 合 は,それは 記 録 の 一 部 と
されない( 特 許 規 則 1.91 を 遵 守 していない)。 実 演 / 展 示 されたものについての 完 全 な 説 明 が
出 願 に 関 して 記 録 されなければならない。 特 許 規 則 1.133(b) 参 照 。 特 許 商 標 庁 に 持 ち 込 むに
は 大 き 過 ぎる 装 置 又 は 展 示 物 の 実 物 説 明 は, 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 を 得 て,(ワシントン,D.C.
地 域 にある) 特 許 商 標 庁 の 外 で, 審 査 官 が 検 査 することができる。 実 演 の 立 会 又 は 展 示 物 の 検
査 は, 出 願 に 関 する 問 題 の 展 開 又 は 解 明 において 実 際 に 必 須 であると 推 定 される。
713.09 最 終 的 に 拒 絶 される 出 願
通 常 , 最 終 拒 絶 後 に 1 の 面 談 が 許 される。しかしながら, 面 談 の 前 に, 面 談 の 目 的 及 び 内 容
を 簡 潔 に,なるべく 文 書 にして 提 出 しなければならない。 当 該 面 談 は, 審 査 官 が, 審 判 請 求
273

のための 処 置 又 は 解 明 はその 後 の 名 目 的 検 討 のみをもって 成 就 することができると 確 信 する
場 合 に, 承 認 を 受 けることができる。 面 談 であって, 単 に, 記 録 されている 見 解 を 再 述 する,
又 は 名 目 的 な 再 検 討 以 上 若 しくは 新 規 の 調 査 を 必 要 とするような 新 たな 制 限 を 討 議 するため
のものは, 否 認 されなければならない。MPEP§714.13 参 照 。
面 談 は, 短 縮 法 定 期 間 の 満 了 後 ,かつ, 期 間 延 長 を 伴 わない,6 月 の 許 容 される 最 長 法 定 期
間 の 前 にすることができる。MPEP§706.07(f) 参 照 。
最 終 拒 絶 後 の 第 2 回 目 又 はその 後 の 面 談 は, 審 査 官 が,それが 審 判 請 求 問 題 又 は 出 願 の 処 分
を 迅 速 化 すると 確 信 する 場 合 に 行 うことができる。
713.10 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 の 提 出 に 先 行 する 面 談
出 願 が 発 行 のために 送 付 された 後 は,それは 最 早 , 技 術 的 に 主 任 審 査 官 の 管 轄 下 にはない。
特 許 規 則 1.312。 審 査 官 との 面 談 であって, 登 録 されることが 求 められているクレームの 詳
細 な 検 討 を 含 み,また,おそらく,そのクレームが 許 可 可 能 であるか 否 かを 決 定 するための
先 行 技 術 つについての 討 議 を 強 いるものは, 与 えられるべきではない。 明 らかなことは, 特
許 規 則 1.312 に 基 づいて 提 出 される 補 正 についての 検 討 は, 権 利 事 項 として 要 求 することが
できないので, 出 願 人 は, 非 公 式 に 提 示 された 補 正 の 検 討 に 関 し, 公 式 に 提 出 された 補 正 に
関 し 出 願 人 に 与 えられる 検 討 より,より 大 きい 検 討 を 受 ける 権 利 を 有 さないということであ
る。
許 可 通 知 が 既 に 郵 送 されていた 事 件 に 関 する 面 談 請 求 は, 異 例 の 状 況 である 旨 の 書 面 による
証 明 に 基 づく, 技 術 センター 所 長 の 明 示 の 承 認 がある 場 合 に 限 り, 承 認 されるべきである。
274

714 補 正 , 出 願 人 の 手 続 [R-6]
特 許 規 則 1.121。 出 願 に 関 して 補 正 をする 方 法 。
(a) 再 発 行 出 願 以 外 の 出 願 に 関 する 補 正 。
再 発 行 出 願 以 外 の 出 願 に 関 する 補 正 は,§1.52 を 遵 守 し, 指 定 した 補 正 を 指 示 する 書 類 を 提
出 することによって 行 う。
(b) 明 細 書 。 明 細 書 であって,クレーム,コンピュータ 一 覧 (§1.96) 及 び 配 列 一 覧 を 除 いた
ものについての 補 正 は, 本 項 において 指 定 されている 方 式 により, 段 落 を 追 加 , 削 除 又 は 置
き 換 えることによって, 項 目 を 置 き 換 えることによって, 又 は 代 用 の 明 細 書 によって 行 われ
なければならない。
(1) 段 落 を 削 除 , 置 き 換 え 又 は 追 加 するための 補 正 。 項 目 見 出 し 又 は 発 明 の 名 称 の 補 正 を 含
め, 明 細 書 の 補 正 であって, 補 正 の 目 的 上 , 段 落 についての 補 正 と 考 えられるものは, 次 に
掲 げるものを 提 出 することによって 行 われなければならない。
(i) 指 図 書 であって,その 箇 所 を 明 確 に 特 定 しており, 明 細 書 の 1 又 は 複 数 の 段 落 を 削 除 し,
1 の 段 落 を 1 若 しくは 複 数 の 段 落 によって 取 替 , 又 は 1 若 しくは 複 数 の 段 落 を 挿 入 するため
のもの
(ii) 差 替 段 落 の 全 文 であって,その 段 落 の 旧 版 に 関 する 変 更 の 全 てを 示 すマーキングが 付 さ
れているもの。 追 加 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 追 加 される 文 言 に 下 線 を 付 すことによって 示
されなければならない。 削 除 される 事 項 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 をもって 示 されるものとする
が,ただし, 連 続 する 5 以 下 の 文 字 を 削 除 するためには, 削 除 される 文 字 の 前 後 に 置 かれた
二 重 括 弧 を 使 用 することができる。 削 除 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 が 容 易 に 認 識 され
ない 場 合 は,2 重 括 弧 に 入 れることによって 示 されなければならない。
(iii) 追 加 される 段 落 の 全 文 であって, 下 線 が 付 されいないもの, 及 び
(iv) 削 除 される 段 落 の 全 文 は, 取 消 線 の 使 用 又 は 二 重 括 弧 への 挿 入 によって 示 されてはなら
ない。 削 除 の 指 図 は, 段 落 番 号 によって 段 落 を 特 定 すること, 又 は, 段 落 特 定 のために 必 要
なときは,その 段 落 の 始 めと 終 わりの 数 語 を 含 めることができる。
(2) 代 替 項 目 による 補 正 。 明 細 書 の 項 目 が§1.77(b),§1.154(b) 又 は§1.163(c)に 定 められ
ている 項 目 見 出 しを 含 んでいる 場 合 は, 明 細 書 の 補 正 であって,クレームについてのもの 以
外 は, 次 に 掲 げるものを 提 出 することによってすることができる。
(i) 指 図 が 付 記 されている, 項 目 見 出 しへの 言 及 であって,その 場 所 を 明 確 に 特 定 しており,
明 細 書 のその 項 目 を 削 除 し, 削 除 された 当 該 項 目 を 代 替 項 目 によって 代 替 するためのもの,
及 び
(ii) 代 替 項 目 であって,その 項 目 の 旧 版 に 対 する 全 ての 変 更 を 示 すマーキングが 付 されてい
るもの。
追 加 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 追 加 される 文 言 に 下 線 を 付 すことによって 示 されなければな
らない。 削 除 される 事 項 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 をもって 示 されるものとするが,ただし, 連
続 する 5 以 下 の 文 字 を 削 除 するためには, 削 除 される 文 字 の 前 後 に 置 かれた 二 重 括 弧 を 使 用
することができる。 削 除 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 が 容 易 に 認 識 されない 場 合 は,2
重 括 弧 に 入 れることによって 示 されなければならない。
(3) 代 用 明 細 書 による 補 正 。 明 細 書 は,クレームを 除 き, 次 のものを 提 出 することによって
も 補 正 することができる。
(i) 明 細 書 を 取 り 替 えるための 指 図 書 , 及 び
275

(ii) §1.125(b) 及 び(c)を 遵 守 する 代 用 明 細 書 。
(4) 前 に 削 除 した 段 落 又 は 項 目 の 回 復 。 前 に 削 除 された 段 落 又 は 項 目 は, 前 に 削 除 された 段
落 又 は 項 目 を 追 加 する,その 後 の 補 正 によってのみ 回 復 することができる。
(5) 後 続 の 補 正 書 における 表 示 。 段 落 又 は 項 目 が 最 初 の 補 正 書 によって 補 正 される 場 合 は,
それが 再 度 補 正 されるか, 又 は 代 用 明 細 書 が 提 出 される 場 合 を 除 き, 再 表 示 されない。
(c) クレーム。クレームが 取 り 消 される 場 合 を 除 き,クレームの 補 正 は,その 全 体 のクレー
ムを, 本 項 に 記 載 するように, 変 更 ( 例 えば, 追 加 及 び 削 除 )を 加 えて 書 き 換 えることによっ
て 行 われなければならない。 現 存 のクレームについての 変 更 , 現 存 のクレームの 取 消 又 は 新
規 クレームの 追 加 を 含 む 各 補 正 書 は, 係 属 している 及 び 取 り 下 げられた 全 てのクレームの 本
文 を 含 め,その 出 願 に 関 してそれまでに 提 出 された 全 てのクレームに 関 する 一 覧 を 含 まなけ
ればならない。 補 正 書 の 中 の,それらのクレームの 本 文 を 含 むクレーム 一 覧 は,その 出 願 に
係 るクレームについての 旧 版 の 全 てに 代 るものとする。クレーム 一 覧 においては, 全 てのク
レームの 地 位 (status)が 次 の 識 別 後 ,すなわち,「 原 」,「 今 回 補 正 」,「 取 消 」,「 取 下 」,「 先 に
提 出 」,「 新 規 」 及 び「 未 記 録 」の 1 を 括 弧 に 入 れて 使 用 することにより, 個 々のクレーム 番
号 の 後 に 表 示 されなければならない。
(1) クレーム 一 覧 。クレーム 一 覧 に 表 示 されるクレームの 全 ては, 昇 順 の 数 字 によって 表 示
されなければならない。「 取 消 」 又 は「 未 記 録 」という 同 一 の 状 態 を 有 している 連 続 するクレ
ームは,1 の 記 述 ( 例 えば,クレーム 1-5「 取 消 」に 集 約 することができる。クレーム 一 覧 は,
補 正 書 の 独 立 した 用 紙 上 で 開 始 しなければならず,また,それらのクレームの 何 れかの 部 分
を 含 む 本 文 を 含 む 紙 面 は, 補 正 に 係 る 他 の 部 分 を 含 んでいてはならない。
(2) マーキングを 付 したクレーム 本 文 が 要 求 される 場 合 。 補 正 書 によって 今 回 補 正 されよう
としている 全 てのクレームは,クレーム 一 覧 に 表 示 されなければならず,「 今 回 補 正 」の 状 態
を 表 示 しなければならず,また,そのクレームに 関 する 直 前 の 文 言 ( 直 前 版 )に 関 する 変 更 を
表 示 するマーキングを 付 して 提 出 されなければならない。 追 加 される 主 題 の 本 文 は, 追 加 さ
れる 本 文 に 下 線 を 付 すことによって 示 されなければならない。 削 除 される 事 項 の 本 文 は, 取
消 線 によって 示 されなければならないが,ただし, 連 続 する 5 以 下 の 文 字 の 削 除 を 示 すため
には, 削 除 される 文 字 の 前 後 に 置 かれる 2 重 括 弧 を 使 用 することができる。 削 除 される 主 題
の 本 文 は, 取 消 線 を 容 易 に 認 識 することができない 場 合 は,2 重 括 弧 に 入 れることによって
示 されなければならない。「 今 回 補 正 」 又 は「 取 下 」( 補 正 も 行 われようとしている 場 合 )の 状
態 にあるクレームに 限 り,マーキングを 含 むものとする。 取 り 下 げられるクレームが,その
とき 補 正 される 場 合 は,クレーム 一 覧 におけるその 状 態 は,「 取 下 - 今 回 補 正 」として 表 示 す
ることができる。
(3) クリーン 版 のクレーム 本 文 が 要 求 される 場 合 。 係 属 しているクレームであって,そのと
き 補 正 されようとしていないものの 全 てに 係 る 本 文 は,クリーン 版 のクレーム 一 覧 によって,
すなわち, 本 文 の 表 示 にマーキングを 付 さずに, 表 示 されなければならない。「 原 」,「 取 下 」
又 は「 先 に 提 出 」の 状 態 を 有 するクレームに 係 るクリーン 版 の 提 出 は,「 取 下 」 又 は「 先 に 提
出 」の 状 態 を 有 するクレームに 係 る 直 前 版 にマーキングが 付 されていた 場 合 は,そのマーキ
ングを 削 除 したことを 除 き,その 直 前 版 に 対 する 変 更 が 行 われていない 旨 の 主 張 を 構 成 する。
補 正 によって 追 加 されるクレームは,「 新 規 」の 状 態 のものとして 表 示 されなければならず,
また,クレーン 版 により,すなわち, 下 線 を 付 さないで 提 出 されなければならない。
(4) クレームの 本 文 を 提 出 してはならない 場 合 :クレームの 取 消 。
276

(i) クレーム 一 覧 中 の「 取 消 」 又 は「 未 記 録 」の 状 態 を 有 するクレームに 関 しては,クレー
ム 本 文 を 提 示 してはならない。
(ii) クレームの 取 消 は, 特 定 のクレーム 番 号 を 取 り 消 す 指 図 によって 行 われる。クレーム 一
覧 においてクレームを「 取 消 」の 状 態 として 記 載 することは,そのクレームを 取 り 消 す 指 図
を 構 成 する。
(5) 前 に 取 り 消 されたクレームの 回 復 。 前 に 取 り 消 されたクレームは, 新 規 のクレーム 番 号
を 付 して,そのクレームを「 新 規 」として 追 加 する 場 合 に 限 り, 回 復 させることができる。
(d) 図 面 :1 又 は 複 数 の 出 願 図 面 の 補 正 は, 次 の 方 式 で 行 われなければならない。 出 願 図 面
についての 変 更 は,§1.84 を 遵 守 していなければならず,また,その 変 更 は, 補 正 書 の 付 属
書 とされ,その 上 端 余 白 に「 差 替 用 紙 」と 表 示 された, 図 面 の 差 替 用 紙 上 で 提 出 されなけれ
ばならない。 図 面 の 差 替 用 紙 は,1 の 図 のみが 補 正 される 場 合 であっても,その 用 紙 の 直 前
版 に 記 載 されていた 全 ての 図 を 含 んでいなければならない。 追 加 の 図 を 含 む 新 たな 図 面 用 紙
は,その 上 端 余 白 に「 新 規 用 紙 」と 表 示 されなければならない。 図 面 についての 全 ての 変 更
は, 補 正 用 紙 の 図 面 補 正 又 は 備 考 の 項 目 の 何 れかにおいて 詳 細 に 説 明 されなければならない。
(1) 変 更 がされた 旨 の 注 釈 を 含 む, 補 正 された 図 についての 加 筆 された 写 しを 含 めることが
できる。 加 筆 された 写 しは, 明 瞭 に「 注 釈 付 き 用 紙 」として 表 示 されなければならず,また,
図 面 の 変 更 を 説 明 する 補 正 又 は 備 考 の 項 目 として 提 出 されなければならない。
(2) 変 更 がされた 旨 の 注 釈 を 含 む, 補 正 された 図 についての 加 筆 された 写 しは, 審 査 官 から
要 求 されたときは, 提 出 されなければならない。
(e) 開 示 の 一 貫 性 。 開 示 は, 特 許 商 標 庁 からの 要 求 があったときは, 説 明 及 び 定 義 の 不 正 確
を 訂 正 するために,また,クレーム, 明 細 書 の 残 余 の 部 分 及 び 図 面 の 間 の 実 質 的 整 合 性 を 確
保 するために 補 正 されなければならない。
(f) 新 規 事 項 の 不 許 可 。 補 正 は, 出 願 の 開 示 内 容 に 新 規 事 項 を 導 入 することができない。
(g) 審 査 官 補 正 書 に 対 する 適 用 除 外 。 審 査 官 補 正 書 の 形 で 特 許 商 標 庁 によって 行 われる,ク
レームを 含 む 出 願 明 細 書 の 変 更 は, 挿 入 又 は 削 除 を 行 われべき 箇 所 を 正 確 に 特 定 して 審 査 官
補 正 書 に 記 載 されている 主 題 を 挿 入 又 は 削 除 する 明 示 の 指 図 によって 行 うことができる。
(b)(1),(b)(2) 又 は(c)(1)の 遵 守 は 要 求 されない。
(h) 補 正 項 目 。 補 正 書 類 の 個 々の 項 目 ( 例 えば,クレームの 補 正 , 明 細 書 の 補 正 , 代 替 図 面 及
び 備 考 )は, 独 立 した 紙 面 で 始 めなければならない。
(i) 再 発 行 出 願 に 関 する 補 正 。 再 発 行 出 願 に 関 する 説 明 及 びクレームに 対 する 補 正 は,§
1.173 を 遵 守 して 行 われなければならない。
(j) 再 審 査 手 続 に 関 する 補 正 。 再 審 査 手 続 に 含 まれている 特 許 に 係 る 説 明 及 びクレームにつ
いての 補 正 は,§1.530 を 遵 守 して 行 われなければならない。
(k) 仮 出 願 に 関 する 補 正 。 仮 出 願 に 関 する 補 正 は, 通 常 は 行 われない。ただし, 仮 出 願 に 関
して 補 正 が 行 われる 場 合 は,その 補 正 は 本 条 の 規 定 を 遵 守 しなければならない。 仮 出 願 につ
いての 補 正 書 は, 仮 出 願 ファイルに 入 れられるが, 記 録 することはできない。
I. 出 願 人 が 補 正 をすることができる 時 期
出 願 人 は, 次 のときに 補 正 することができる。
(A) 最 初 の 審 査 及 び 指 令 の 前 又 は 後 , 並 びに, 特 許 規 則 1.112 に 規 定 の 第 2 回 目 又 はその 後
の 審 査 又 は 再 検 討 の 後
277

(B) 最 終 拒 絶 の 後 。ただし, 補 正 が 特 許 規 則 1.116 の 基 準 を 満 たしていることが 条 件 とされ
る。
(C) 特 許 規 則 41.31(a)の 規 定 による, 審 判 請 求 通 知 書 の 提 出 日 の 後 。ただし, 補 正 が 特 許 規
則 1.116 の 基 準 を 満 たしていることが 条 件 とされる。 及 び
(D) 審 査 官 によって 要 求 される 場 合 , 及 び 明 示 して 要 求 されたとき
仮 出 願 に 関 する 補 正 は, 通 常 は 行 われない。ただし, 仮 出 願 に 関 して 補 正 が 行 われる 場 合 は,
その 補 正 は 特 許 規 則 1.121 の 規 定 を 遵 守 しなければならない。 仮 出 願 についての 補 正 書 は,
仮 出 願 ファイルに 入 れられるが, 記 録 することはできない。
II. 補 正 方 法
2003 年 7 月 30 日 以 後 に 提 出 される 補 正 は 全 て, 特 許 規 則 1.121 であって,2003 年 7 月 30
日 のフェデラル・レジスター( 連 邦 行 政 命 令 集 ),65 Fed. Reg. 38611 おいて 発 表 された, 最
終 規 則 作 成 通 知 において 改 正 されているものを 遵 守 しなければならない。 補 正 をする 方 法 は,
特 許 出 願 に 関 する 最 初 から 最 後 までの 電 子 的 イメージ 処 理 の 実 施 を 援 助 するために 改 正 され
ている。 特 に 変 更 が, 電 子 的 イメージ・データのキャプチャー 及 び 処 理 を 容 易 にし, 特 許 出
願 手 続 を 能 率 的 にするために 行 われた。2003 年 7 月 30 日 以 後 に 提 出 される 補 正 が 特 許 規 則
1.121 の 改 正 規 則 を 遵 守 していない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 対 し, 不 遵 守 補 正 につい
ての 通 知 をもって,その 補 正 が 受 理 されないことを 通 告 する。
改 正 された 補 正 実 務 は, 次 のように 要 約 される。
A. 補 正 項 目
補 正 書 類 の 個 々の 項 目 ( 例 えば, 明 細 書 補 正 ,クレーム 補 正 , 図 面 補 正 及 び 備 考 )は,イメー
ジ・ファイル・ラッパーに 置 かれる 補 正 書 類 の 個 々の 項 目 に 関 する 個 別 の 目 次 付 け 及 び 電 子
的 スキャンを 容 易 にするために, 独 立 したシートで 始 めなければならない。 出 願 人 は, 補 正
書 類 を 提 出 するとき, 次 の 方 式 を 使 用 することを 奨 励 される。 補 正 書 類 は, 次 に 掲 げるもの
を 次 の 順 序 で 含 んでいなければならない。
(A) 添 付 説 明 書 ,すなわち, 該 当 する 出 願 情 報 ( 例 えば, 出 願 番 号 , 出 願 人 , 出 願 日 )を 提 供
する 導 入 的 評 釈 。これは 次 に 掲 げる 各 々の 項 目 が 始 まる 補 正 書 のページを 示 すことによって,
補 正 書 の 内 容 についての 目 次 の 役 割 を 果 たす。
(B) ( 明 細 書 の 補 正 がある 場 合 は)「 明 細 書 の 補 正 」という 標 題 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始 めな
ければならない)。この 項 目 は, 開 示 の 要 約 についての 補 正 を 含 め, 明 細 書 についての 全 ての
補 正 を 含 まなければならない。
(C) (クレームの 補 正 がある 場 合 は)「クレームの 補 正 」という 標 題 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始
めなければならない)であって,その 出 願 に 関 して 提 示 されたことのある 全 てのクレームの 一
覧 を 含 んでいるもの
(D) ( 図 面 の 補 正 がある 場 合 は)「 図 面 の 補 正 」という 標 題 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始 めなけれ
ばならない)であって, 図 面 についての 変 更 の 全 てが 論 議 されているもの
(E) 備 考 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始 めなければならない)。 及 び
(F) 提 出 される 全 ての 図 面 。「 差 替 用 紙 」,「 新 規 用 紙 」 又 は「 注 釈 付 き 用 紙 」がある 場 合 は,
それを 含 む。
278

B. 明 細 書 についての 補 正
明 細 書 についての 補 正 であって,クレーム,コンピュータ 一 覧 ( 特 許 規 則 1.96) 及 び 配 列 一 覧
( 特 許 規 則 1.825) 以 外 に 対 するものは, 段 落 を 追 加 し, 削 除 し 又 は 差 し 替 えることによって,
項 目 を 差 し 替 えることによって, 又 は 代 用 明 細 書 によって, 行 われなければならない。 出 願
に 係 る 明 細 書 の 段 落 を 削 除 , 差 替 又 は 追 加 するためには, 補 正 は, 修 正 される 段 落 をその 段
落 番 号 (MPEP§608.01),ページ 及 び 行 , 又 は 他 の 明 確 な 方 法 の 何 れかによって, 明 確 に 特 定
しなければならず,また, 差 替 又 は 新 規 の 段 落 が 添 付 されていなければならない。 差 替 段 落
は, 変 更 を 示 すマーキングを 含 んでいなければならない。 差 替 段 落 に 関 する 別 途 のクリーン
( 無 加 筆 ) 版 は 要 求 されない。 新 たな 段 落 は,マーキング( 例 えば, 下 線 )を 有 さないクリーン
な 形 式 で 提 示 されなければならない。
特 許 規 則 1.52(b)(6)に 規 定 されているように, 出 願 において 段 落 番 号 が 含 まれている 場 合 は,
出 願 人 は 補 正 を 提 出 するとき, 番 号 によって 特 定 の 段 落 に 容 易 に 言 及 することができる。 番
号 が 付 された 段 落 が 単 一 の 段 落 で 差 し 替 えられる 場 合 には, 追 加 される 差 替 段 落 には 差 し 替
えられる 段 落 と 同 じ 番 号 が 付 されなければならない。2 以 上 の 段 落 が 原 初 の 単 一 段 落 を 差 し
替 える 場 合 は, 追 加 される 段 落 ( 複 数 )の 番 号 の 付 け 方 は, 最 初 の 差 替 段 落 に 原 初 の 番 号 を 使
用 し, 第 2 及 びその 後 の 追 加 される 段 落 に 対 して 増 大 する 少 数 を 続 ける 方 法 , 例 えば, 原 初
の 段 落 [0071]が[0071],[ 0071.1] 及 び[0071.2]により 差 し 替 えられる 方 法 によらなけ
ればならない。 番 号 が 付 された 段 落 が 削 除 される 場 合 は,それに 続 く 段 落 の 番 号 は 元 のまま
にしておかなければならない。
特 許 規 則 1.121(b)(1)(ii)は, 差 替 段 落 の 全 文 がその 段 落 の 前 の 版 に 対 する 変 更 の 全 てを 示
すマーキングを 付 して 提 供 されるべきことを 要 求 する。 追 加 される 主 題 の 本 文 は, 追 加 され
る 本 文 に 下 線 を 付 すことによって 示 されなければならない。 削 除 される 主 題 に 関 する 本 文 は,
取 消 線 によって 示 されなければならないが,ただし, 連 続 5 字 以 下 の 文 字 ( 例 えば,[[ eroor]]
の 削 除 を 示 すためには 2 重 括 弧 を 使 用 することができる( 例 えば,[[eroor]]。 特 許 規 則 1.121
に 記 載 されている[ 括 弧 (bracket)]という 用 語 は,スケアー・ブラケット-[ ]を 意 味 してお
り,パレンセシス-( )を 意 味 しない。 削 除 される 主 題 の 本 文 は, 取 消 線 が 容 易 には 認 識 され
ない 場 合 には,2 重 括 弧 い 入 れることによって 示 されなければならない( 例 えば, 数 字 「4」
の 削 除 は,[[4]]として 示 されなければならない。2 重 括 弧 使 用 の 代 替 的 方 法 としては,しか
しながら, 本 文 のエキストラ 部 分 を, 全 て 取 消 線 によって 取 り 消 される 本 文 の 前 及 び 後 に 含
め,その 後 に, 要 望 する 変 更 を 伴 うエキストラの 本 文 を 含 め,かつ, 下 線 を 付 すという 方 法
とすることができる( 例 えば,number 4 as nubmer 14 as)。 追 加 される 段 落 に 関 しては, 特
許 規 則 1.121(b)(1)(iii)は, 追 加 される 段 落 の 全 文 が 下 線 を 付 さないクリーンな 形 式 で 提 出
されるべきことを 要 求 している。 類 似 的 に, 特 許 規 則 1.121(B)(1)(iv)の 規 定 では, 加 筆 版
は, 削 除 される 段 落 に 関 しては 提 供 されてはならに。 削 除 される 段 落 を 指 示 する, 又 は 特 定
することのみで 十 分 である。 削 除 の 指 図 は,その 段 落 を 段 落 番 号 ,ページ 及 び 行 の 番 号 によ
って 特 定 すること, 又 は, 段 落 の 特 定 のために 必 要 なときは, 最 初 及 び 最 後 の 数 語 , 又 は,
その 段 落 を 含 めることができる。
出 願 人 はまた, 明 細 書 を 差 替 項 目 によって 補 正 することを 許 可 される( 例 えば, 特 許 規 則
1.77(b),1.154(b) 又 は 1.163(c)の 定 めるところによる)。 差 替 段 落 の 場 合 と 同 様 に, 差 替 項
目 の 補 正 後 版 であって,その 項 目 の 前 の 版 に 対 する 全 ての 変 更 を 示 すマーキングが 付 されて
いるものを 提 供 するよう 要 求 される。 追 加 される 主 題 の 本 文 は, 追 加 される 本 文 に 下 線 を 付
279

すことによって 示 されなければならない。 削 除 される 事 項 の 本 文 は 取 消 線 によって 示 されな
ければならないが,ただし, 削 除 される 文 字 の 前 後 におけ 置 かれる 2 重 括 弧 が 連 続 する 5 字
以 下 を 削 除 するために 使 用 することができる 場 合 を 除 く。 削 除 される 主 題 の 本 文 は, 取 消 線
が 容 易 に 認 識 されない 場 合 は,2 重 括 弧 に 入 れて 示 されなければならない。
出 願 人 はその 明 細 書 を, 代 用 明 細 書 を 提 出 することによって 補 正 することも 許 されているが,
ただし, 特 許 規 則 1.125(b) 及 び(c)の 要 件 が 満 たされていることが 条 件 とされる。 特 許 規 則
1.125 に 基 づき, 代 用 明 細 書 のクリーン 版 , 前 の 版 に 対 する 明 細 書 変 更 を 示 している 別 途 の
加 筆 版 , 及 び 代 用 明 細 書 は 新 規 事 項 を 含 んでいない 旨 の 陳 述 書 が 要 求 される。
前 に 削 除 された 段 落 又 は 項 目 は, 前 に 削 除 され 得 た 主 題 を 提 示 している 後 続 の 補 正 によって
のみ 回 復 することができる。 前 に 登 録 された 補 正 を 除 去 するための, 出 願 人 の 指 示 は 許 可 さ
れない。
C. クレームについて 補 正
個 々の 補 正 書 類 であって, 現 存 するクレームの 削 除 を 含 む, 現 存 クレームについての 変 更 ,
又 は, 新 規 クレームの 提 出 を 含 むものは,その 出 願 に 関 して 提 出 されたことがある 全 てのク
レーム( 前 に 取 り 消 された 及 び 登 録 されなかったクレームを 含 む)についての 完 全 な 一 覧 を 含
んでいなければならない。 個 々のクレーム 番 号 の 後 に,そのクレームの 地 位 識 別 語 (status
identifier)が 括 弧 に 入 れて 提 示 されなければならず,また, 審 査 中 の 個 々のクレーム 並 びに
取 り 消 された 全 てのクレーム( 各 々, 今 回 の 変 更 を 示 すためのマーキングがある 場 合 は,それ
を 付 したもの)の 本 文 が 提 示 されなければならない。
(A) 地 位 識 別 語 :
前 に 取 り 消 された 又 は 取 り 下 げられたクレームがある 場 合 はそれを 含 め, 出 願 に 関 する 全 て
のクレームについての 現 在 の 地 位 が 与 えられなければならない。 地 位 は, 次 に 掲 げる 識 別 語
を 括 弧 付 き 表 現 の 形 で,クレーム 番 号 の 後 に 置 くことによって 示 される:( 原 ),( 今 回 補 正 ),
( 前 に 提 出 ),( 取 消 ),( 取 下 ) 又 は( 無 登 録 )。( 取 下 - 今 回 補 正 )という 地 位 識 別 語 も, 今 回 補
正 される, 取 り 下 げられているクレームについては 受 理 可 能 である。 受 理 可 能 な 択 一 的 地 位
識 別 語 に 関 しては, 下 記 段 落 (E) 参 照 。
予 備 的 補 正 によって 追 加 されるクレームは, 地 位 識 別 語 ( 新 規 )を( 原 )の 代 わりに 有 さなけれ
ばならず, 予 備 的 補 正 がその 出 願 の 出 願 日 に 存 在 しており,かつ, 当 該 クレームが 原 開 示 の
一 部 として 処 理 される 場 合 も 同 様 である。 出 願 人 が 後 続 の 補 正 書 を 提 出 する 場 合 には, 出 願
人 はその 出 願 に 関 し,そのクレームが 補 正 されないときは 地 位 識 別 語 ( 前 回 提 出 )を,クレー
ムが 補 正 されるときは( 今 回 補 正 )を 使 用 しなければならない。クレームであって,その 出 願
の 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 書 によって 取 り 消 されるものは, 記 載 することが 要 求 さ
れ,また, 予 備 的 補 正 書 及 び, 後 続 の 補 正 書 がある 場 合 は,その 補 正 書 に 地 位 識 別 語 「 取 消 」
を 有 さなければならない。
地 位 識 別 語 ( 無 登 録 )は, 前 に 補 正 ( 例 えば, 最 終 ・ 後 )として 提 案 されたクレームであって,
登 録 を 拒 絶 されたものに 対 して 使 用 される。 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関 して 提 出 された 補 正 に
関 しては, 国 際 出 願 日 又 は PCT 規 則 91 の 規 定 によって 更 正 された 日 に 存 在 していたクレーム
は, 地 位 識 別 語 ( 原 )を 有 さなければならない;クレームであって,PCT 第 19 条 又 は 第 34 条
に 基 づいて 補 正 又 は 追 加 され, 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関 して 効 力 を 有 するものは, 地 位 識 別
語 ( 前 に 提 出 )を 有 さなければならない;また,クレームであって, 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関
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する 効 力 を 持 って,PCT 第 9 条 又 は 第 34 条 の 規 定 によって 取 り 消 されるものは, 地 位 識 別 語
( 取 消 )を 有 さなければならない。 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関 して 提 出 される 補 正 が,クレーム
の 変 更 をしようとするものである 場 合 は,そのクレームに 対 しては 地 位 識 別 語 ( 今 回 補 正 )が
使 用 されなければならない。
限 定 又 は 種 の 選 択 の 要 求 に 対 する 返 答 として 提 出 される 補 正 及 び 後 続 の 補 正 に 関 しては, 非
選 択 とされたクレームは, 地 位 識 別 語 ( 取 下 )を 有 さなければならない。 補 正 される 非 選 択 ク
レームは, 地 位 識 別 語 ( 取 下 ) 又 は( 取 下 - 今 回 補 正 )の 何 れかを 有 さなければならず,また,
非 選 択 クレームの 本 文 は, 変 更 を 示 すマーキングを 付 して 提 示 されなければならない。 取 り
消 される 非 選 択 クレームは, 地 位 識 別 語 ( 取 消 )を 有 さなければならない。
(B) 変 更 を 示 すマーキング: 今 回 補 正 されるクレームの 全 ては,その 直 前 版 に 対 してされて
いる 変 更 を 示 すためのマーキングを 付 して 提 示 されなければならない。 補 正 されるクレーム
における 変 更 は,( 削 除 事 項 に 関 して) 取 消 線 又 は( 追 加 事 項 に 関 して) 下 線 によって 示 される
ものとするが, 次 の 2 の 方 法 による 例 外 を 有 する:(1) 連 続 する 5 字 以 下 の 文 字 に 関 しては
2 重 括 弧 を 使 用 することができる( 例 えば,[[eroor]]:(2) 取 消 線 が 容 易 に 認 識 できない 場
合 には( 例 えば, 数 字 「4」 又 は 一 定 の 句 読 点 の 削 除 ),2 重 括 弧 が 使 用 されなければならない
( 例 えば,[[4]])。2 重 括 弧 使 用 の 代 替 的 方 法 としては,しかしながら, 本 文 のエキストラ 部
分 を, 全 て 取 消 線 によって 取 り 消 される 本 文 の 前 及 び 後 に 含 め,その 後 に, 要 望 する 変 更 を
伴 うエキストラの 本 文 を 含 め,かつ, 下 線 を 付 すという 方 法 とすることができる( 例 えば,
number 4 as nubmer 14 as)。 付 属 するクリーン 版 は 要 求 されず,また, 提 出 されてはならな
い。「 今 回 補 正 」 又 は「 取 下 げ」の 地 位 にあるクレームのみが,マーキングを 含 む。 補 正 によ
って 追 加 されるクレームは,「 新 規 」として 表 示 されなければならず,また,そのクレームの
本 文 には 下 線 を 付 してはならない。
(C) クレームの 本 文 : 審 査 中 の 係 属 クレーム 及 び 取 り 下 げられるクレームの 全 てに 係 る 本 文
は, 何 れかのクレームが 補 正 される 度 に 提 出 されなければならない。 取 り 下 げられるクレー
ムを 含 め, 今 回 補 正 されない 係 属 クレームの 本 文 は,クリーン 版 ,すなわち,マーキングの
ないものによって 提 出 されなければならない。クリーン 版 によって 提 出 されるクレームは,
それが,そのクレームの 直 前 版 に 存 在 していたマーキングの 省 略 を 除 き,それは,そのクレ
ームの 直 前 版 に 対 して 変 更 がされていない 旨 の 主 張 を 構 成 する。 取 り 消 されるクレームは「 取
消 」として 表 示 されなければならない;クレームの 本 文 は 提 示 されてはならない。 取 り 消 す
ための 指 図 の 提 出 は, 随 意 である。 取 り 消 され, 登 録 されないクレームは,クレームの 本 文
を 提 示 することなく,クレーム 番 号 及 び 地 位 識 別 語 のみによって 記 載 されなければならない。
出 願 人 が, 取 り 消 された 又 は 登 録 されなかったクレームの 本 文 を 補 正 の 形 で 提 出 した 場 合 は,
特 許 商 標 庁 は, 処 理 時 間 を 短 縮 するために, 不 遵 守 補 正 についての 通 知 を 送 付 する 代 わりに,
当 該 補 正 を 受 理 することができるが,ただし,その 補 正 がそれ 以 外 には 特 許 規 則 1.121 を 遵
守 していることが 条 件 とされる。
(D) クレーム 番 号 : 個 々の 補 正 書 におけるクレームの 全 ては, 昇 順 の 数 字 を 付 して 提 示 され
なければならない。 取 り 消 される 又 は 登 録 されない, 連 続 するクレームは,1 の 陳 述 に 集 約
することができる( 例 えば,クレーム 1-5( 取 消 ))。
取 り 消 されたクレームは, 後 続 の 補 正 書 であって,そのクレームを 新 たなクレーム 番 号 を 有
する 新 たなクレーとして 提 示 するものによってのみ 回 復 することができる。クレーム( 複 数 )
の 原 初 の 番 号 は, 手 続 全 体 において 保 持 されなければならない。クレームが 取 り 消 されると
281

き, 残 りのクレームの 番 号 を 付 け 替 えてはならない。 例 えば, 出 願 人 が 原 明 細 書 の 全 てのク
レームを 取 り 消 し, 新 たなクレーム 群 を 追 加 する 場 合 は,クレーム 一 覧 は 地 位 識 別 語 ( 取 消 )
が 付 された, 取 り 消 されたクレームの 全 てを 含 まなければならない( 取 り 消 された 複 数 のクレ
ームは 1 の 陳 述 に 集 約 することができる)。 新 たなクレームは, 特 許 規 則 1.126 を 遵 し, 前 に
提 示 された( 登 録 されているか 否 かを 問 わない) 最 も 大 きい 数 のクレーム 番 号 の 次 から 始 まる
連 続 番 号 が 付 されなければならない。
クレーム 一 覧 の 具 体 例 :
クレーム 1-5( 取 消 )
クレーム 6( 取 下 ):バケットを 作 る 方 法
クレーム 7( 前 に 提 出 ):ハンドル 付 きバケット
クレーム 8( 今 回 補 正 ): 緑 色 青 色 ハンドル 付 きバケット
クレーム 9( 取 下 ): 溶 融 状 態 のプラスチック 素 材 を 使 用 して,クレーム 6 のバケットを 作 る
方 法
クレーム 10( 原 ): 木 製 ハンドルを 有 する,クレーム 8 のバケット
クレーム 11( 取 消 )
クレーム 12( 前 に 提 出 ): 周 囲 の 上 部 へりを 有 するバケット
クレーム 13( 無 登 録 )
クレーム 14( 新 規 ):プラスチックの 横 部 及 び 底 部 を 有 するバケット
(E) 受 理 可 能 な 択 一 的 地 位 識 別 語 : 手 続 遅 延 を 回 避 するために, 特 許 商 標 庁 は 特 許 規 則 1.121
の 一 定 の 規 定 について 権 利 を 放 棄 し, 特 許 規 則 1.121(c)には 明 示 されていない 択 一 的 地 位 識
別 語 を 受 理 する。「 特 許 規 則 1.121(c)の 下 での 一 定 の 不 遵 守 補 正 の 受 理 」O.G.(2005 年 7 月 5
日 )を 参 照 のこと。 従 って, 下 記 の 択 一 的 地 位 識 別 語 を 含 むクレーム 一 覧 は,それに 係 る 補 正
がそれ 以 外 には 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 している 場 合 は, 受 理 されることができる。
特 許 規 則 1.121 記 載 の 地 位 識 別 語 受 理 可 能 な 代 替 用 語
1. 原 原 クレーム 及 び 原 提 出 クレーム
2. 今 回 補 正 現 行 補 正 ; 今 回 補 正 されるクレーム
3. 取 消 具 体 的 効 果 を 伴 わずに 取 り 消 す:Cancel: Caceled:
Canceled: Canceled herein; Previouly canceled;
canseled claim; and Deleted
4. 取 下 検 討 から 取 下 げ: 取 下 - 新 規 : 取 り 下 げられたクレー
ム; 及 び 取 下 - 今 回 補 正
5. 前 に 提 出 前 に 補 正 ; 前 に 追 加 : 前 に 提 出 及 び 前 に 提 出 したクレー
ム
6. 新 規 新 規 に 追 加 ; 及 び 新 規 クレーム
7. 無 登 録 無 登 録 クレーム
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.121(c)に 規 定 されている 地 位 識 別 語 の 追 加 の 変 異 形 であって, 上
記 に 記 載 されていないものも 受 理 することもできるが,ただし, 特 許 商 標 庁 職 員 がそのクレ
ームの 地 位 が 正 確 かつ 明 瞭 であると 判 断 することが 条 件 とされる。 択 一 的 地 位 識 別 語 を 受 理
するとき, 審 査 官 は, 審 査 官 補 正 を 使 用 して, 地 位 識 別 語 を 更 正 することを 要 求 されない。
出 願 人 は,それについての 通 告 を 受 けず,また, 更 正 をするために, 規 定 を 遵 守 する 補 正 書
を 提 出 することを 要 求 されない。 審 査 官 は 登 録 事 項 上 に, 択 一 的 地 位 識 別 語 が 受 理 された 旨
の 記 述 をする 必 要 はない。
282

D. 図 面 の 補 正
出 願 図 面 についての 変 更 は, 特 許 規 則 1.84 を 遵 守 しなければならず,また, 図 面 の 差 替 用 紙
によって 提 出 されなければならものとし, 出 願 人 が 実 質 的 変 更 を 伴 わない, 一 層 良 質 の 図 面
を 提 出 するのみのことになる 場 合 も 同 様 である。 追 加 の 新 規 図 面 は, 図 面 の 新 規 用 紙 によっ
て 提 出 されなければならない。 図 面 の 差 替 又 は 新 規 用 紙 は, 補 正 書 類 の 添 付 物 でなければな
らず,また, 上 部 余 白 に「 差 替 用 紙 」として 特 定 されなければならない。 新 規 図 面 用 紙 は,
上 部 余 白 に「 新 規 用 紙 」として 特 定 されなければならない。 差 替 図 面 用 紙 は,その 用 紙 の 直
前 版 に 記 載 されていた 全 ての 図 を 含 んでいなければならず,1 の 図 のみが 補 正 される 場 合 で
も 同 様 である。 補 正 図 面 の 図 又 は 図 番 号 は「 補 正 」として 標 示 されてはならない。 補 正 され
る, 図 面 の 図 についての, 変 更 がされた 旨 の 注 釈 を 含 む 加 筆 版 を 含 めることができる。 加 筆
版 は,「 注 釈 付 き 用 紙 」として 明 瞭 に 標 示 されなければならず,また, 補 正 又 は 図 面 の 変 更 を
説 明 する 備 考 項 目 として 提 出 されなければならない。 行 われた 変 更 を 指 示 する 注 釈 を 含 む,
補 正 された 図 面 ・ 図 についての 加 筆 版 は, 審 査 官 によって 要 求 された 場 合 は, 提 供 されなけ
ればならない。
行 われた 変 更 についての 説 明 は,「 図 面 の 補 正 」 又 は 補 正 書 類 の 備 考 項 目 として 提 出 されなけ
ればならない。 図 面 の 図 についての 変 更 が 審 査 官 によって 承 認 されなかった 場 合 は, 出 願 人
に 対 し, 次 の 庁 指 令 によって 通 告 される。 出 願 人 は, 明 細 書 の 図 面 の 項 の 簡 単 及 び 詳 細 な 説
明 が 図 面 の 変 更 と 一 致 していない 場 合 は,それらを 補 正 しなければならない。 例 えば, 出 願
人 が 新 規 の 図 面 用 紙 を 提 出 する 場 合 は, 新 規 図 面 に 簡 単 及 び 詳 細 な 説 明 を 追 加 するために 明
細 書 の 補 正 が 要 求 される。
図 面 訂 正 提 案 実 務 は 廃 止 された。 図 面 の 変 更 に 関 しては, 出 願 人 は 変 更 が 行 われた 図 面 の 差
替 用 紙 を 提 出 することを 要 求 される。 赤 インクによる 変 更 提 案 は 提 出 してはならない。 図 面
訂 正 提 案 は, 特 許 規 則 1.121(d)に 基 づき, 不 遵 守 のものとして 取 り 扱 われる。 図 面 への 異 論
に 対 する 返 答 においては, 出 願 人 は 図 面 変 更 を, 図 面 の 差 替 用 紙 又 は 訂 正 がされた 図 面 の 新
規 用 紙 を 提 出 することによって, 届 け 出 なければならない。 庁 の 製 図 家 に 対 する 書 簡 は, 今
では 要 求 されない。
許 可 後 の 明 細 書 , 及 びクレームの 補 正 を 伴 っていない 図 面 提 出 物 は, 特 許 公 開 局 (Office of
Patent Publication)に 発 送 されなければならない。
E. 審 査 官 の 補 正
特 許 規 則 1.121(g)は, 特 許 商 標 庁 が 手 続 の 迅 速 化 及 び 循 環 期 間 (サイクル・タイム)の 短 縮 の
ために,クレームを 含 む 明 細 書 の 補 正 を 審 査 官 の 補 正 によって, 段 落 / 項 目 /クレームの 差 替
えなしに, 行 うことを 許 可 している。クレームを 含 む 明 細 書 における 主 題 の 追 加 又 は 削 除 は,
明 細 書 又 はクレームの 正 確 な 場 所 において 変 更 をすべき 旨 の 指 示 によって 行 うことができる。
審 査 官 の 補 正 は, 特 許 規 則 1.121(b)(1),(b)(2) 又 は(c)の 条 項 を 遵 守 する 必 要 がない。MPEP
§1302.4 参 照 。
不 遵 守 の 補 正 が 他 の 点 においては 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするものである 場 合 は, 審 査 官 は
不 遵 守 の 補 正 を 登 録 し, 不 遵 守 ( 例 えば, 正 しくない 地 位 識 別 語 )を 訂 正 するための 審 査 官 補
正 を 提 供 することができる。 同 様 に, 許 可 後 の, 特 許 規 則 1.121 に 基 づく 補 正 が 特 許 規 則 1.121
に 基 づき 不 遵 守 のものであり,かつ,その 補 正 の 登 録 が 他 の 面 では 推 奨 される 場 合 は, 審 査
官 はその 補 正 を 登 録 し,また, 審 査 官 補 正 を 使 用 して, 不 遵 守 ( 例 えば, 正 しくない 地 位 識 別
283

語 )を 訂 正 することができる。 不 遵 守 の 補 正 についての 更 なる 情 報 に 関 しては,サブセクショ
ン「F. 不 遵 守 の 補 正 」 参 照 。 例 えば, 補 正 に 関 して 一 部 の 地 位 識 別 語 が 正 しくない 場 合 は,
審 査 官 はその 補 正 を 登 録 し,また, 次 のことを 行 うことができる。
(A) クレーム 一 覧 であって, 審 査 官 補 正 による 適 切 な 地 位 識 別 語 を 伴 っているクレームの 全
てを 提 示 するものを 提 供 すること
(B) 不 遵 守 補 正 に 係 るクレーム 一 覧 の 写 しを 印 刷 し, 不 適 切 な 地 位 識 別 語 を 線 を 引 いて 打 ち
消 し, 正 しい 地 位 識 別 語 を 記 入 し,それを 審 査 官 補 正 に 対 し 添 付 物 として 含 めること, 又 は
(C) 不 適 切 な 地 位 識 別 語 を 審 査 官 補 正 における 指 示 によって 訂 正 すること
審 査 官 補 正 は,その 対 象 である 補 正 が 如 何 なる 理 由 で 不 遵 守 であるか, 及 びそれがどのよう
に 訂 正 されたかということを 含 まなければならない。 出 願 人 又 は 弁 護 士 / 登 録 されている 代 理
人 からの 授 権 及 び 適 切 な 期 間 延 長 は, 変 更 が 実 質 的 でない( 例 えば, 書 式 の 誤 り 又 は 誤 記 の 訂
正 ) 場 合 は 要 求 されない。 当 該 審 査 官 補 正 は, 期 間 延 長 をすることなく, 返 答 期 間 の 後 , 又 は
短 縮 法 定 期 間 の 後 にすることができるが,ただし, 不 遵 守 の 補 正 書 が 適 時 に 提 出 されていた
ことが 条 件 とされる。
授 権 及 び 適 切 な 期 間 延 長 が, 審 査 官 補 正 によってされる 変 更 が 実 質 的 である( 例 えば, 審 査 官
補 正 がクレームの 取 消 又 はクレームの 範 囲 の 変 更 を 含 んでいる) 場 合 には, 必 要 とされる。 授
権 は, 最 終 庁 指 令 に 記 載 されている 返 答 期 間 内 に 与 えられなければならない。MPEP§1302.04
参 照 。
F. 不 遵 守 の 補 正
2003 年 7 月 30 日 以 後 に 提 出 された 補 正 書 が,(2003 年 6 月 30 日 に 改 正 された) 特 許 規 則 1.121
を 遵 守 していない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 対 し, 不 遵 守 補 正 についての 通 知 , 様 式
PTOL-324 によって,その 補 正 書 が 特 許 規 則 1.121 の 要 件 を 遵 守 していない 旨 を 通 告 し, 次 の
事 項 を 特 定 する。(1) 不 遵 守 となっている 補 正 項 目 ( 例 えば,クレーム 項 目 の 補 正 );(2) 遵
守 を 要 求 される 項 目 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.121(c)を 遵 守 するクレーム 一 覧 );(3) 補 正 項 目 が
特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していないとする 理 由 ( 例 えば, 地 位 識 別 語 が 欠 落 している)。 補 正 の
種 類 が, 規 則 を 遵 守 するための 期 間 が 与 えられるか 否 か, 及 び, 通 知 に 対 する 出 願 人 の 返 答
が, 全 体 の 訂 正 された 補 正 の 代 わりに, 訂 正 された 補 正 項 目 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.121(c)を
遵 守 する 完 全 なクレーム 一 覧 )によって 構 成 されなければならないか 否 かを 決 定 する。 不 遵 守
補 正 が,
(A) その 出 願 の 出 願 日 より 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 である 場 合 は, 技 術 支 援 スタッフ(TSS,
technical support staff)が, 返 答 のために 30 日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 の 何 れか 遅 い 方 を 設 定
する 通 知 書 を 送 付 する。 期 間 延 長 は 許 可 されない。 適 時 の 返 答 を 提 出 しないときは, 予 備 的
補 正 が 登 録 されることなく 出 願 が 審 査 されることになる。 出 願 人 の 返 答 は, 補 正 の 訂 正 項 目
を 含 むよう 要 求 される。
(B) その 出 願 の 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 である 場 合 は, 第 1 次 特 許 審 査 局 (OIPE,
Office of Initial Patent Examination)が 出 願 人 に,2 月 の 返 答 期 間 を 設 定 する 通 知 書 ( 例
えば,
訂 正 後 の 出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 書 )を 送 付 する。 期 間 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基
づいて 受 けることができる。OIPE 通 知 書 に 対 する 返 答 の 不 履 行 は,その 出 願 の 放 棄 を 生 じる。
出 願 人 の 返 答 は, 補 正 が 明 細 書 に 対 するものである 場 合 は, 特 許 規 則 1.125 に 基 づく 代 用 明
284

細 書 , 又 は, 補 正 がクレームに 対 するものである 場 合 は, 完 全 なクレーム 一 覧 の 何 れかを 含
むことが 要 求 される。
(C) 非 最 終 補 正 (RCE( 再 審 査 請 求 )に 係 る 提 出 物 として 提 出 される 補 正 を 含 む)である 場 合 は,
TSS は, 返 答 のために,30 日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 , 何 れか 遅 い 方 を 設 定 する 通 知 書 を 送 付 す
る。 期 間 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 受 けることができる。この 通 知 書 に 対 する 返
答 の 不 履 行 は,その 出 願 の 放 棄 を 生 じる。 出 願 人 の 返 答 は, 訂 正 された 補 正 項 目 を 含 むこと
が 要 求 される。
(D) 最 終 ・ 後 の 補 正 である 場 合 は, 無 登 録 の 地 位 において 審 査 官 に 発 送 される。 補 正 書 が 特
許 規 則 1.116 を 遵 守 していない( 例 えば, 提 案 された 補 正 が, 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必
要 とする 新 規 問 題 を 提 起 している) 場 合 に 不 登 録 理 由 を 提 供 することに 加 え, 審 査 官 はまた,
勧 告 的 指 令 によって, 最 終 ・ 後 の 補 正 における 不 遵 守 があるときは,それについても 指 摘 し
なければならない。 審 査 官 は 勧 告 的 指 令 に, 不 遵 守 補 正 についての 通 知 書 を 添 付 しなければ
ならない。 通 知 書 は, 不 遵 守 を 訂 正 するための 新 たな 期 間 を 提 供 しない。 返 答 期 間 は, 最 終
庁 指 令 の 郵 送 から 継 続 して 進 行 する。 出 願 人 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するためには, 最 終 庁 指
令 に 対 して 依 然 として 返 答 をする 必 要 がある。 出 願 人 が 他 の 最 終 ・ 後 の 補 正 を 提 出 しようと
思 うときは, 訂 正 された 補 正 全 体 ( 訂 正 された 補 正 項 目 のみではない)が, 最 終 庁 指 令 に 記 載
されている 期 間 内 に 提 出 されなければならない。
(E) 補 充 的 補 正 書 であって, 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づく 処 分 停 止 が 存 在 していない
ときに 提 出 されされるものである 場 合 は,その 補 正 書 は 審 査 官 に 発 送 される。 当 該 補 充 的 補
正 書 は, 権 利 事 項 としては, 登 録 されない。 特 許 規 則 1.111(a)(2)(ii) 参 照 。 審 査 官 は,そ
の 補 正 書 が 登 録 を 承 認 をされなかったときは, 出 願 人 に 通 告 する。 審 査 官 は 様 式 文 例 7.147
を 使 用 することができる。MPEP§7.14.03(a) 参 照 。
(F) 補 充 的 補 正 書 であって, 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づく 停 止 期 間 内 に 提 出 されるも
のである 場 合 は( 例 えば, 出 願 人 が RCE の 提 出 時 に 処 分 停 止 を 要 求 した),TSS は 返 答 のため
に 30 日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 , 何 れか 遅 い 方 を 設 定 する 通 知 書 を 送 付 する。 期 間 延 長 は 許 可 さ
れない。 適 時 の 返 答 の 不 履 行 は, 補 充 的 補 正 書 が 登 録 されることなく,その 出 願 が 審 査 され
ることになる。 出 願 人 の 返 答 は, 訂 正 された 補 正 項 目 を 含 むよう 要 求 される。
(G) Quayle 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 された 補 正 書 である 場 合 は,TSS は 返 答 のために 30
日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 , 何 れか 遅 い 方 を 設 定 する 通 知 書 を 送 付 する。 特 許 規 則 1.136(a)に 基
づき 期 間 延 長 を 受 けることができる。この 通 知 に 対 する 返 答 の 不 履 行 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じ
る。 出 願 人 の 返 答 は, 訂 正 された 補 正 項 目 を 含 むことを 要 求 される。
(H) 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 許 可 後 の 補 正 書 である 場 合 は, 補 正 書 は 審 査 官 に 対 して 発 送 さ
れる。 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 書 は, 権 利 事 項 としては 登 録 されない。 審 査 官 は,その
補 正 書 が 登 録 を 承 認 されなかったときは, 出 願 人 に 通 告 する。 審 査 官 は 不 遵 守 の 補 正 につい
ての 通 知 ( 特 許 規 則 1.121)を, 様 式 PTO-271, 規 則 312 通 信 に 対 する 返 答 に 添 付 することがで
きる(MPEP§714.16(d) 参 照 )。この 通 知 は, 新 たな 期 間 を 提 供 しない。 出 願 人 が, 特 許 規 則
1.312 に 基 づく 他 の 許 可 後 の 補 正 を 提 出 しようと 思 うときは, 訂 正 された 補 正 全 体 が, 発 行
手 数 料 納 付 前 に 提 出 されなければならない。
補 正 ( 最 終 ・ 後 の 補 正 を 含 む)であって, 出 願 に 関 して 前 に 納 付 されているクレームの 数 を 超
過 する 新 規 クレームを 追 加 するものには, 所 要 の 超 過 クレーム 手 数 料 が 添 付 されなければな
らない。 超 過 手 数 料 の 不 納 は, 補 正 書 の 不 登 録 を 生 じる。MPEP§607 参 照 。
285

G. 補 正 の 登 録 ,その 指 示 , 不 備
補 正 の 登 録 についての 指 示 が 不 備 である 場 合 がある。 具 体 例 としては, 段 落 番 号 及 び/ 又 は 指
定 されるページ 及 び 行 に 関 する 誤 り, 又 は, 補 正 の 挿 入 対 象 となる 段 落 若 しくは 項 目 が 生 じ
る 場 合 での,その 箇 所 についての 正 確 性 の 欠 如 をを 含 む。 正 しい 記 入 場 所 が 文 脈 から 明 らか
な 場 合 は, 補 正 用 紙 は, 技 術 センターにおいて 適 切 に 補 正 され,また,それについての 注 記
であって,その 変 更 に 対 して 全 面 的 責 任 を 負 う 審 査 官 によってイニシャルされたものが, 補
正 用 紙 の 余 白 において 行 われる。 次 の 庁 指 令 によって, 出 願 人 には, 補 正 に 関 するこの 変 更 ,
及 びそのように 補 正 された 形 での 補 正 の 登 録 について 通 知 されなければならない。 出 願 人 は
また, 不 備 のある 指 示 及 び 文 脈 が 出 願 人 の 意 図 についての 疑 問 を 残 す 場 合 は, 補 正 の 不 登 録
についても 通 知 される。
H. 補 正 書 についての 補 正
明 細 書 の 差 替 段 落 又 は 項 目 が 補 正 されるべきときには,それは 全 面 的 に 書 き 換 えられ, 最 初
の 挿 入 は 取 り 消 されなければならない。 明 細 書 に 係 る 差 替 の 段 落 又 は 項 目 についての 加 筆 版
は, 追 加 される 主 題 を 指 摘 するための 下 線 , 削 除 される 主 題 を 指 摘 するための 取 消 線 を 使 用
して, 提 出 されなければならない。 補 正 によって 取 り 消 される(その 全 体 が 削 除 される)クレ
ームは,そのクレームを 新 たなクレーム 番 号 を 有 する 新 規 のクレームとして 提 出 する 後 の 補
正 によってのみ, 回 復 させることができる。
( 様 式 省 略 )
III. 再 審 査 手 続 及 び 再 発 行 出 願 に 関 する 補 正
再 発 行 出 願 に 関 する 補 正 書 は, 特 許 規 則 1.173 に 従 って 提 出 されなければならない。 査 定 系
及 び 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する 補 正 書 は, 特 許 規 則 1.530 に 従 って 提 出 されなければなら
ない。 特 許 ・ 所 有 者 ・ 提 起 の 査 定 系 再 審 査 に 関 しては, 特 許 所 有 者 は, 査 定 系 再 審 査 請 求 の
ときに, 特 許 規 則 1.510(e)に 従 って 補 正 をすることができる。 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 しては,
再 審 査 請 求 及 び 再 審 査 命 令 の 日 の 間 では, 補 正 書 又 は 返 答 書 は 提 出 することができない。 特
許 規 則 1.530(a) 参 照 。
特 許 規 則 1.525 に 基 づく 再 審 査 命 令 の 後 ,かつ, 再 審 査 手 続 に 係 る 審 査 段 階 の 前 においては,
補 正 書 は, 特 許 規 則 1.530(b)に 基 づく, 特 許 所 有 者 の 陳 述 書 を 添 付 する 場 合 に 限 り, 提 出 す
ることができる。 査 定 系 再 審 査 手 続 に 係 る 審 査 段 階 においては, 補 正 書 は 次 に 掲 げる 時 期 に
提 出 することができる。
(A) 特 許 規 則 1.112 に 指 定 されている 最 初 の 審 査 の 後
(B) 最 終 拒 絶 又 は 審 判 請 求 が 行 われた 後 。ただし, 補 正 書 が 特 許 規 則 1.116 の 基 準 を 満 たし
ていることが 条 件 とされる。 及 び
(C) 審 査 官 によって 明 示 して 要 求 されたとき
MPEP§714.12 も 参 照 。
査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 補 正 については,MPEP§2250 及 び§2260 も 参 照 のこと。 当 事 者 系
再 審 査 手 続 に 関 する 特 許 所 有 者 による 補 正 については,MPEP§2666.01 及 び§2672 参 照 。 再
発 行 出 願 に 関 する 補 正 については,MPEP§1453 参 照 。
286

714.01 補 正 書 への 署 名
補 正 書 は, 出 願 の 手 続 をする 権 限 を 有 する 者 が 署 名 しなければならない。 署 名 のない 又 は 不
適 切 に 署 名 された 補 正 書 は, 登 録 されない。MPEP§714.01(a) 参 照 。
必 要 な 電 話 連 絡 を 容 易 にするために, 地 域 コード 及 び 内 線 番 号 を 付 した 完 全 な 電 話 番 号 が,
望 ましくは, 署 名 の 近 くに 与 えられることが 勧 告 される。
714.01(a) 署 名 されていない 又 は 不 適 切 に 署 名 されている 補 正 書 [R-3]
特 許 規 則 1.33。 特 許 出 願 , 再 審 査 手 続 及 びその 他 の 手 続 に 関 する 通 信 。
*****
(b) 補 正 書 その 他 の 書 類 。 出 願 に 関 して 提 出 される 補 正 書 その 他 の 書 類 は,§1.27(c)(2)(ii)
による 主 張 書 を 除 き, 次 の 何 れかの 者 によって 署 名 されていなければならない。
(1) §1.32(b)を 遵 守 して 指 名 されている 登 録 特 許 弁 護 士 又 は 記 録 されている 特 許 代 理 人
(2) §1.34 に 基 づく 代 理 人 の 資 格 を 有 する, 記 録 されていない 登 録 弁 護 士 又 は 代 理 人
(3) §3.71(b)に 規 定 されている 譲 受 人 , 又 は
(4) 特 許 の 出 願 人 (§1.41(b)) 全 員 。ただし, 権 利 全 体 に 関 する 譲 受 人 がおり, 当 該 譲 受 人 が
§3.71 に 従 って 出 願 に 関 する 手 続 を 行 っている 場 合 はこの 限 りでない。
*****
署 名 されていない 又 は 出 願 手 続 をする 権 限 を 有 している 者 によって 適 切 に 署 名 されていない
補 正 書 は 登 録 されない。これは, 例 えば, 補 正 書 が 2 の 出 願 人 の 内 の 1 のみによって 署 名 さ
れており, 署 名 をした 者 が 他 の 出 願 人 による 委 任 状 を 与 えられていない 場 合 に, 適 用 される。
署 名 されていない 又 は 不 適 切 に 署 名 されている 補 正 書 が 受 領 されたときは,その 補 正 書 は 出
願 ファイルの 内 容 に 記 載 されるが, 登 録 はされない。 審 査 官 は 出 願 人 に 対 し, 出 願 の 地 位 ( 状
態 )を 通 告 し,また, 適 切 に 署 名 された 補 正 書 の 副 本 を 提 出 するか, 又 は 既 に 提 出 されている
補 正 書 を 承 認 することを 求 める。 最 終 拒 絶 されていない 出 願 に 関 しては, 出 願 人 に, 先 に 提
出 した 補 正 書 を 承 認 するための 期 間 として 1 月 の 期 間 が 与 えられなければならない( 特 許 規
則 1.135(c))。
出 願 人 は, 様 式 文 例 7.84.01 の 使 用 により, 署 名 されていない 補 正 書 について 通 知 を 受 ける
ことができる。
7.84.01 書 類 が 署 名 されていない
[1]に 提 出 された, 提 案 されている 返 答 は, 署 名 がされていないので, 登 録 さなかった。 前 記
の 返 答 は 誠 実 であると 思 われるので, 出 願 人 はこの 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の
何 れか 長 い 方 を, 放 棄 を 回 避 するために 脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 するための 期 間 として 与 えられ
る。この 期 間 についての 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいてその 付 与 を 受 けることができ
る。
ときとしては, 署 名 されていない 又 は 適 切 に 署 名 されていない 補 正 書 から 生 じる 問 題 は, 記
録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 現 地 代 理 人 に 連 絡 して 処 理 できることがあるが,それは,
後 者 が 補 正 書 に 署 名 する 権 限 を 有 することがあるからである。
補 正 書 であって,その 氏 名 が 特 許 規 則 10.11 の 規 定 に 基 づいて 弁 護 士 及 び 代 理 人 の 登 録 簿 か
ら 削 除 されたことが 知 られてい 者 によって 署 名 されているものは, 登 録 されない。そのファ
イル 及 び 登 録 されない 補 正 は, 適 切 な 処 分 を 求 めて, 登 録 懲 戒 局 (Office of enrollment and
Discipline)に 提 出 される。
287

714.01(c) 記 録 されていない 弁 護 士 又 は 代 理 人 による 署 名
MPEP§405 参 照 。 特 許 規 則 1.34 に 基 づく 代 理 人 の 資 格 によって 手 続 をする 登 録 された 弁 護 士
又 は 代 理 人 は, 出 願 に 関 する 委 任 状 を 有 していない 場 合 であって, 補 正 書 に 署 名 することが
できる。MPEP§402 参 照 。
714.01(d) 出 願 人 によって 署 名 されているが, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって
は 署 名 されていない 補 正 書
正 式 に 任 命 された 弁 護 士 又 は 代 理 人 が 存 在 している 出 願 に 関 して, 出 願 人 によって 署 名 され
た 補 正 書 が 受 領 された 場 合 は,その 補 正 書 は 登 録 され,かつ, 手 続 が 取 られなければならな
い。 特 許 出 願 に 関 しては 特 許 規 則 1.33(a)に, 及 び, 再 審 査 手 続 に 関 しては 特 許 規 則 1.33(c)
に 注 意 が 払 われなければならない。 指 令 の 写 し 2 部 が 作 成 され,1 部 は 弁 護 士 に, 他 の 1 部
は 直 接 に 出 願 人 に 送 付 されなければならない。「 出 願 人 宛 写 し」の 注 記 が 原 本 及 び 双 方 の 写 し
に 記 載 されなければならない。
714.01(e) 最 初 の 庁 指 令 より 前 の 補 正 [R-5]
特 許 規 則 1.115。 予 備 的 補 正 。
(a) 予 備 的 補 正 とは,§1.104 に 基 づく 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 日 以 前 に 特 許 商 標 庁 (§1.6)にお
いて 受 領 される 補 正 のことである。 特 許 出 願 公 開 は, 予 備 的 補 正 を 含 むことができる(§
1.215(a))
(1) 出 願 時 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 に 係 る 原 開 示 の 一 部 である。
(2) 出 願 日 より 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 は,その 出 願 に 係 る 原 開 示 の 一 部 ではない。
*****
予 備 的 補 正 とは,§1.104 に 基 づく 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 日 以 前 に 特 許 商 標 庁 において 受 領 さ
れる 補 正 のことである。 特 許 規 則 1.115(a) 参 照 。2004 年 9 月 21 日 ( 特 許 規 則 1.115(a)(1)の
施 行 期 日 ) 以 後 にされる 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 の 原
開 示 の 一 部 である。2004 年 9 月 21 日 前 にされた 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予
備 的 補 正 は,その 出 願 の 原 開 示 の 一 部 であるが,ただし,その 予 備 的 補 正 が, 出 願 に 関 して
提 出 された, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく, 正 式 に 作 成 された 最 初 の 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 において 言
及 されていることが 条 件 とされる。MPEP§602 参 照 。 出 願 日 より 後 に 提 出 される 補 正 書 は,
その 出 願 に 係 る 原 開 示 の 一 部 ではない。 新 規 事 項 に 関 する MPEP§706.03(o) 参 照 。 特 許 商 標
庁 が 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づいて 出 願 を 公 開 するときは, 特 許 庁 はその 出 願 公 開 に 予 備 的 補
正 を 含 めることができる。MPEP§1121 参 照 。
予 備 的 補 正 が,その 公 開 に 含 めることができない 書 式 で 提 出 された 場 合 は, 第 一 次 特 許 審 査
局 (OIPE)は 出 願 人 に 通 知 書 を 出 し, 出 願 人 がその 補 正 を 公 開 目 的 で 使 用 することができる 書
式 によって 提 出 するよう 要 求 することができる。 特 許 規 則 1.115(a)(a)(1) 及 び 1.215 参 照 。
公 開 のために 使 用 することができる, 明 細 書 (クレームを 除 く)の 補 正 についての 唯 一 の 書 式
は, 特 許 規 則 1.121(b)(3) 及 び 1.125 を 遵 守 する 代 用 明 細 書 である。 結 果 として, 出 願 人 が
出 願 時 に 明 細 書 (クレームを 除 く)に 対 する 予 備 的 補 正 を 含 めていた 場 合 には, 特 許 商 標 庁 は,
特 許 規 則 1.121(b)(3) 及 び 1.125 を 遵 守 する 代 用 明 細 書 を 要 求 する 通 知 書 ( 例 えば,「 訂 正 後
の 出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 書 」)を 郵 送 するよう,その 手 続 を 修 正 した。 出 願 人 が, 特 許
法 第 120 条 又 は 第 119 条 (e) 及 び 特 許 規 則 1.78(a)によって 要 求 される, 先 の 出 願 に 対 する 特
288

定 言 及 をしようとするときは,その 特 定 言 及 は, 明 細 書 の 最 初 の 文 に 対 する 予 備 的 補 正 とし
てではなく, 特 許 規 則 1.76 に 基 づく 出 願 データシート(ADS)として 提 出 することができる。
特 許 規 則 1.78(a)(2)(iii) 及 び(5)(iii) 参 照 。 特 定 言 及 が 予 備 的 補 正 として 提 出 される 場 合
において,しかしながら, 予 備 的 補 正 が 先 にされた 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第 121
条 , 第 365 条 (c) 又 は 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 主 張 を 追 加 又 は 補 正 するのみであるときは,
代 用 明 細 書 は 要 求 されない。 出 願 人 が, 利 益 主 張 を 追 加 又 は 補 正 するのみの 予 備 的 補 正 書 が
提 出 されたことを 理 由 として,OIPE から, 代 用 明 細 書 を 要 求 する 通 知 書 ( 例 えば,「 訂 正 済 み
出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 書 」)を 受 領 した 場 合 は, 出 願 人 はその 通 知 に 対 し, 補 正 は 利 益
主 張 を 追 加 又 は 補 正 するためのみのものであるので, 代 用 明 細 書 は 要 求 されるべきではない
ことを 説 明 することによって 返 答 することができる。 放 棄 を 回 避 するためには, 出 願 人 は 返
答 書 を, 所 要 の 代 用 明 細 書 又 は, 説 明 書 であって, 予 備 的 補 正 は 利 益 主 張 を 追 加 若 しくは 補
正 するのみであるので, 代 用 明 細 書 は 必 要 でない 旨 ものを 添 えて, 提 出 しなければならない。
予 備 的 補 正 が 明 細 書 (クレームを 除 く)に 対 するそれ 以 外 の 補 正 を 含 んでいる 場 合 は, 代 用 明
細 書 が 要 求 され,また, 代 用 明 細 書 を 要 求 する 通 知 に 対 する 代 用 明 細 書 を 伴 わない 返 答 は,
不 完 全 な 返 答 として 取 り 扱 われ, 返 答 のための 新 たな 期 間 は 与 えられない。
代 用 明 細 書 (そこでされる 予 備 的 補 正 の 全 てを 伴 っているもの)を 要 求 することは, 出 願 人 が
特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(v)に 記 載 されている 編 集 された 公 開 に 関 する 制 限 を 回 避 しないよ
うにするためにも 重 要 である。クレームを 除 く, 明 細 書 についての 予 備 的 補 正 は 容 易 には 公
開 され 得 ないので, 出 願 が 明 細 書 についての 予 備 的 補 正 を 伴 った 提 出 されるときは, 特 許 商
標 庁 は 出 願 が,その 出 願 日 に 含 まれていた 予 備 的 補 正 の 方 法 によっ 追 加 された 新 規 事 項 を 含
んで 公 開 されるようにするために, 代 用 明 細 書 を 要 求 しなければならない。
特 許 規 則 1.121(c) 又 は 1.121(b)(2)を 遵 守 する,クレームについての 予 備 的 補 正 又 は 要 約 は
完 全 なクレーム 一 覧 又 は 差 替 要 約 を 含 んでいるので, 特 許 商 標 庁 は 予 備 的 補 正 に 関 して 提 出
された 補 正 されたクレーム 又 は 差 替 要 約 を, 代 用 明 細 書 の 提 出 を 受 けることなく, 公 開 する
ことができる。 出 願 人 はしかしながら,クレームについての 予 備 的 補 正 は 出 願 時 には 提 出 す
る 必 要 がないことを 知 っておくべきである。 新 たなクレーム 群 を 原 初 に 提 出 された 明 細 書 の
一 部 とすることによって, 出 願 人 は 出 願 サイズ 手 数 料 の 納 付 義 務 を 回 避 することができるが,
その 理 由 は, 特 許 規 則 1.16(s) 適 用 上 のページ 数 の 計 算 においては, 明 細 書 (クレームを 含 む)
及 び 予 備 的 補 正 書 の 両 方 共 が 使 用 されるからである。 提 出 されるクレーム 群 は, 審 査 される
ことが 意 図 されているクレーム 群 でなければならず,また, 出 願 時 に 提 出 されたクレームが
( 明 細 書 の 連 続 番 号 による( 特 許 規 則 1.52(b)(5) 参 照 )) 明 細 書 の 一 部 である 場 合 は, 地 位 識 別
語 及 び 変 更 を 示 すマーキングは 使 用 される 必 要 がない。
特 許 法 第 371 条 に 基 づく 国 際 出 願 の 国 内 段 階 への 移 行 のために 提 出 物 を 伴 ったされる 予 備 的
補 正 は, 特 許 規 則 1.115(a)に 基 づく 原 開 示 の 一 部 ではなく,その 理 由 はそれが,PCT 第 11
条 に 基 づいてその 出 願 に 与 えられた 国 際 出 願 日 に 存 在 していなかったことにある。 従 って,
代 用 明 細 書 を 要 求 する「 訂 正 済 み 出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 」は, 国 際 出 願 に 関 しては 通
常 は 郵 送 されないが, 国 内 段 階 提 出 物 が 予 備 的 補 正 を 含 んでいるときも 同 様 である。
継 続 審 査 請 求 (RCE)は 新 規 出 願 ではないので,RCE 提 出 後 の 最 初 の 庁 指 令 の 前 に 提 出 される 補
正 は, 予 備 的 補 正 ではない。MPEP§706.07 参 照 。 超 過 クレーム 手 数 料 を 削 減 するためにクレ
ームを 取 り 消 す 補 正 は, 超 過 クレーム 手 数 料 を 要 求 する 通 知 書 に 記 載 されている 期 間 の 満 了
前 に 提 出 されなければならない。 当 該 補 正 は, 超 過 クレーム 手 数 料 を 計 算 する 上 で 考 慮 され
289

るべきクレーム 数 を 削 減 する 効 力 を 有 する。MPEP§607 参 照 。
I. 予 備 的 補 正 は 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 しなければならない
予 備 的 補 正 は,それがいつ 提 出 されるかに 拘 らず, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 しなければならな
い, 例 えば,クレームの 全 てについての 完 全 な 一 覧 を 含 まなければならず,また, 補 正 の 個 々
の 項 目 は 独 立 した 用 紙 で 始 まらなければならない。MPEP§714 参 照 。 出 願 の 送 付 状 において
される 予 備 的 補 正 は, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していない。 例 えば, 出 願 人 は 先 にされた 出 願
への 言 及 を,その 言 及 を 送 付 状 における 予 備 的 補 正 として 提 出 するのではなく, 発 明 の 名 称
に 続 く, 明 細 書 の 最 初 のページ 又 は 特 許 規 則 1.78 を 遵 守 する 出 願 データシートに 含 めなけれ
ばならない。MPEP§201.11 参 照 。 出 願 日 後 に 提 出 された 予 備 的 補 正 が 特 許 規 則 1.121 を 遵 守
していない 場 合 は, 出 願 人 には,「 不 遵 守 の 補 正 についての 通 知 」によって 通 告 がされ,また,
その 補 正 が 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 するようにするために 延 長 不 能 の 1 月 期 間 が 与 えられる。
出 願 人 が 訂 正 措 置 をとらなかった 場 合 は, 出 願 審 査 は, 不 遵 守 の 予 備 的 補 正 によって 提 案 さ
れた 変 更 を 考 慮 することなく 開 始 される。 出 願 時 に 存 在 している 予 備 的 補 正 が 特 許 規 則
1.121 を 遵 守 していない 場 合 は, 第 1 次 特 許 審 査 局 (OIPE)は 出 願 人 にその 不 遵 守 について 通
告 し,また, 出 願 放 棄 を 回 避 するために, 不 遵 守 を 訂 正 するための 2 月 の 期 間 を 与 える。MPEP
§714 参 照 。
予 備 的 補 正 を 提 出 することは 推 奨 されないが,その 理 由 は, 予 備 的 補 正 によってされた 変 更
は 特 許 出 願 公 開 に 反 映 させることができず,たとえ, 予 備 的 補 正 が 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 におい
て 言 及 されていて 同 様 であるということにある。 出 願 公 開 のための 技 術 的 準 備 が 始 まる 前 に
予 備 的 補 正 を 特 許 商 標 庁 のファイル・ラッパーに 入 れるのに 十 分 な 時 間 がない 場 合 は,その
予 備 的 補 正 は 特 許 出 願 公 開 に 反 映 されない。 出 願 公 開 の 技 術 的 準 備 は 通 常 , 予 定 される 公 開
日 から 4 月 より 前 に 開 始 される。 出 願 公 開 についての 追 加 情 報 に 関 しては,MPEP§1121 参 照 。
出 願 人 は 希 望 する 補 正 を, 新 規 クレームを 含 む 明 細 書 の 本 文 に 組 み 込 むことによって, 予 備
的 補 正 を 回 避 することができ,これは,その 出 願 が 先 にされた 特 許 出 願 に 係 る 継 続 又 は 分 割
出 願 であるときも 同 様 である。 当 該 の 継 続 又 は 分 割 出 願 に 関 しては, 明 細 書 (すなわち, 親 出
願 に 関 してされた 補 正 を 反 映 しているもの)のクリーン 版 を, 先 にされた 出 願 に 係 る 宣 誓 書 又
は 宣 言 書 の 写 しと 共 に 提 出 することができるが,ただし,その 明 細 書 に 新 規 事 項 が 含 まれて
いないことが 条 件 とされる。 特 許 規 則 1.63(d)(1)(iii) 及 び MPEP§201.06(c) 参 照 。
II. 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正
2004 年 9 月 21 日 ( 特 許 規 則 1.115(a)(1)の 施 行 期 日 ) 以 後 にされる 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に
存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 の 原 開 示 の 一 部 である。2004 年 9 月 21 日 前 にされた
出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 の 原 開 示 の 一 部 であるが,
ただし,その 予 備 的 補 正 が, 出 願 に 関 して 提 出 された, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく, 正 式 に 作 成
された 最 初 の 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 において 言 及 されていることが 条 件 とされる。MPEP§602 及
び§608.04(b) 参 照 。 予 備 的 補 正 が 出 願 時 に 存 在 しており,かつ, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣
誓 書 又 は 宣 言 書 がその 予 備 的 補 正 に 言 及 していない 場 合 は, 通 常 の 作 業 手 続 としては, 予 備
的 補 正 が 出 願 時 の 出 願 の 明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれていない 主 題 (すなわち, 出 願
の 明 細 書 又 は 図 面 に 対 して「 新 規 事 項 」である 主 題 )を 包 含 しているか 否 かを 決 定 するために
その 予 備 的 補 正 を 検 査 はしない。 結 果 として, 予 備 的 補 正 を 検 査 し,それが 出 願 時 の 出 願 の
290

明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれていない 主 題 を 包 含 していないことを 確 かめるのは 出
願 人 の 義 務 である。 予 備 的 補 正 が, 出 願 時 の 出 願 の 明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれて
いない 主 題 を 包 含 している 場 合 は, 出 願 人 は, 当 該 予 備 的 補 正 に 言 及 する, 特 許 規 則 1.67
に 基 づく 補 充 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 供 しなければならない。 特 許 規 則 1.67 に 基 づく 補 充 的
宣 誓 書 又 は 宣 言 書 であって, 出 願 時 の 出 願 の 明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれていない
主 題 を 包 含 している 予 備 的 補 正 に 言 及 しているものを 提 出 しないことは, 宣 誓 書 又 は 宣 言 書
の 要 件 において 含 意 されている, 発 明 者 は 出 願 の 内 容 を 検 査 し, 理 解 しており,また, 特 許
規 則 1.56 に 定 義 されている 特 許 性 にとって 重 要 であると 知 られている 全 ての 情 報 を 開 示 す
る 義 務 を 承 認 している 旨 の 保 証 を 除 去 する。
出 願 人 は, 予 備 的 補 正 に 言 及 する 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 を, 予 備 的 補 正 を 提 出 する 代 わり
に, 出 願 時 に 新 たなクレーム 群 を 含 む 明 細 書 の 本 文 に 組 み 込 むことによって, 回 避 すること
ができ,これは,その 出 願 が 先 にされた 出 願 に 係 る 継 続 又 は 分 割 出 願 であるときも 同 じであ
る。 更 に 出 願 人 は, 予 備 的 補 正 の 処 理 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 負 担 を 最 小 化 し, 出 願 処 理 にお
ける 遅 延 を 短 縮 するために, 予 備 的 補 正 の 提 出 を 回 避 することを 強 く 奨 励 される。 審 査 中 に,
審 査 官 が, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 が 最 初 に 提 出 された 明 細 書 及 び 図 面 によって 他
には 裏 付 けられていない 主 題 を 含 んでおり,また, 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 がその 予 備 的 補 正 に 言
及 していないと 決 定 した 場 合 は, 審 査 官 は 出 願 人 に 対 し, 予 備 的 補 正 に 言 及 する, 特 許 規 則
1.67 に 基 づく 補 充 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するよう 要 求 することができる。
この 要 求 に 対 する 返 答 として, 出 願 人 は 次 のものを 提 出 しなければならない。(1) 予 備 的 補
正 に 言 及 する 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 ,(2) 最 初 に 提 出 された 明 細 書 及 び 図 面 によっては 裏 付 けら
れていない 主 題 を 取 り 消 す 補 正 書 , 又 は,(3) 再 検 討 請 求 書 。
2004 年 9 月 21 日 前 にされた 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は 原 開 示 の
一 部 と 考 えることができるが,ただし,それが 最 初 に 提 出 された, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣
誓 書 又 は 宣 言 書 において 言 及 されていることが 条 件 とされる。 予 備 的 補 正 が 宣 誓 書 又 は 宣 言
書 において 言 及 されていなかった 場 合 は, 出 願 人 はその 出 願 及 び 原 出 願 と 共 に 提 出 された 予
備 的 補 正 に 言 及 する, 特 許 規 則 1.67 に 基 づく 補 充 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するよう 要 求 さ
れる。 特 許 規 則 1.16(f)に 基 づく 割 増 手 数 料 も,それが 前 に 納 付 されていなかった 場 合 は,
要 求 される。
III. 予 備 的 補 正 は 適 時 でなければならない
予 備 的 補 正 は, 出 願 書 類 に 添 付 されているか, 又 は, 予 備 的 補 正 が 適 切 な 特 定 ( 例 えば, 出 願
番 号 及 び 出 願 日 )を 含 むようにするために,その 出 願 が 出 願 日 及 び 出 願 番 号 を 受 領 した 後 に 提
出 されるかの 何 れかでなければならない。MPEP§502 参 照 。 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 日 より 後 に
提 出 される 補 正 は 予 備 的 補 正 ではない。 補 正 書 の 受 領 日 ( 特 許 規 則 1.6)が 最 初 の 庁 指 令 より
後 であり,かつ, 最 初 の 庁 指 令 に 応 答 していない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 新 たな 庁 指 令 を 郵 送
せず,また, 出 願 人 に 対 し,その 補 正 が 最 初 の 庁 指 令 に 応 答 していないこと, 及 び, 放 棄 を
回 避 するためには, 指 令 に 応 答 する 返 答 が 期 限 内 に 提 出 されなければならないことのみを 通
知 する。
IV. 予 備 的 補 正 は 否 認 することができる
特 許 規 則 1.115。 予 備 的 補 正 。
291

*****
(b) 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 している 予 備 的 補 正 は, 長 官 によって 否 認 されるときを 除 き, 登
録 される。
(1) 新 規 又 は 代 用 のクレームを 提 出 することなく,クレームの 全 てを 取 り 消 そうとする 予 備
的 補 正 は, 否 認 される。
(2) 予 備 的 補 正 が, 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 となるときは,そ
の 予 備 的 補 正 を 否 認 することができる。 予 備 的 補 正 を 否 認 する 上 で 考 慮 される 要 素 には, 次
に 掲 げる 事 項 が 含 まれる。
(i) 特 許 商 標 庁 による, 予 備 的 補 正 書 の 受 領 日 ( 特 許 規 則 1.6)における, 最 初 の 庁 指 令 の 準
備 状 況 , 及 び
(ii) 予 備 的 補 正 を 登 録 することから 生 じる, 明 細 書 又 はクレームに 対 する 変 更 の 内 容
(3) 予 備 的 補 正 は,それが 次 に 掲 げる 時 期 より 遅 くないときに 提 出 される 場 合 は, 上 記 (b)(2)
によって 否 認 されることがない。
(i) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 出 願 の 提 出 日
(ii) 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 の 提 出 日 , 又 は
(iii) 国 際 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.491 に 記 載 されている 国 内 段 階 への 移 行 日 から 3 月
(4) 上 記 (b)(3)に 指 定 されている 期 間 については, 延 長 を 受 けることができない。
特 許 規 則 1.121 を 遵 守 して 提 出 された 予 備 的 補 正 は, 長 官 によって 否 認 されるときを 除 き,
登 録 される。 予 備 的 補 正 が, 新 規 又 は 代 用 のクレームを 提 出 することなく,クレームの 全 て
を 取 り 消 そうとするものである 場 合 は,その 予 備 的 補 正 は, 否 認 される。 予 備 的 補 正 が, 出
願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 となるときは, 長 官 はそれを 否 認 するこ
とができる。 特 許 規 則 1.115(b)。
A. 全 てのクレームの 取 消
出 願 人 が, 新 規 クレームを 提 示 することなく, 出 願 の 全 てのクレームを 取 り 消 すことを 求 め
る 予 備 的 補 正 を 提 出 した 場 合 は( 提 出 出 願 日 に 対 して 前 , 同 日 又 は 後 であるか 否 かは 問 題 とな
らない), 特 許 商 標 庁 は 当 該 補 正 を 登 録 しない。 次 の 事 項 参 照 。Exxpn Corp. v. Phillips
Petroleum Co., 265 F. 3d 1249, 60 USPQ 2d 1369 (Fed. Cir. 2001), 特 許 規 則 1.115(b)(1)
及 び MPEP§601.01(e)。 従 って, 出 願 は, 当 該 予 備 的 補 正 が 出 願 時 に 提 出 されたという 理 由
のみでは, 出 願 日 は 否 認 されない。 計 算 のためには, 特 許 商 標 庁 はそのような 出 願 を 1 のク
レームのみを 包 含 しているものとして 取 り 扱 う。 多 くの 場 合 は, 新 規 クレームを 提 出 するこ
となく, 出 願 の 全 てのクレームを 取 り 消 す 補 正 は, 完 全 なクレーム 一 覧 を 要 求 している 特 許
規 則 1.121(c)の 要 件 を 満 たさないことになろう。 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 対 し, 不 遵 守 の 補 正
についての 通 知 を 送 付 し,かつ, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 する 補 正 を 要 求 する。
B. 庁 指 令 の 準 備 に 対 する 不 当 な 障 害
審 査 官 が 一 旦 , 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 を 開 始 している 場 合 は, 予 備 的 補 正 の 登 録 は,その 予 備
的 補 正 が 最 初 の 庁 指 令 に 対 する 不 当 な 障 害 となるときは, 否 認 することができる。 出 願 人 は
全 ての 予 備 的 補 正 を 速 やかに 提 出 するよう 奨 励 される。 予 備 的 補 正 は,それが 次 に 掲 げる 時
期 より 遅 くないときに 提 出 される 場 合 は, 否 認 されない。
(A) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 出 願 日 から 3 月
292

(B) 国 際 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.491 に 記 載 されている 国 内 段 階 への 移 行 日 から 3 月
(C) 意 匠 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA の 提 出 日 , 又 は
(D) 特 許 規 則 1.103 に 基 づいて 出 願 人 によって 要 求 された 停 止 期 間 の 最 終 日 (MPEP§709 参
照 )
審 査 官 が 最 初 の 庁 指 令 を 準 備 するために 多 大 な 時 間 を 費 消 している 場 合 であっても, 上 記 期
間 内 に 提 出 された 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 特 許 規 則 1.15(b)(2)に 基 づいて 否 認 してはならない。
これらの 期 間 は 延 長 を 受 けることができない。 特 許 規 則 1.115(b)(4) 参 照 。
予 備 的 補 正 書 がこれらの 期 間 の 後 に 提 出 され,かつ, 下 記 の 条 件 が 満 たされている 場 合 は,
予 備 的 補 正 の 登 録 は, 監 督 特 許 審 査 官 (supervisory patent examiner)の 承 認 を 条 件 として,
否 認 することができる(MPEP§002.02(d))。
1. 否 認 が 適 切 な 場 合
特 許 規 則 1.115 に 基 づく 予 備 的 補 正 の 登 録 を 否 認 する 上 で 考 慮 されるべき 要 素 は, 次 の 事 項
を 含 む。
(A) 予 備 的 補 正 書 の 受 領 日 ( 特 許 規 則 1.6)における 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 状 態 , 及 び
(B) 予 備 的 補 正 の 登 録 から 生 じる, 明 細 書 又 はクレームについての 変 更 の 内 容
庁 指 令 の 準 備 に 対 して 不 当 な 障 害 となる 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 次 の 2 条 件 が 満 たされる 場 合
は, 否 認 することができる。
(A) 審 査 官 が, 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される(すなわち, 補 正 書 についての 特 許 規
則 1.6・ 受 領 日 ) 前 に, 庁 指 令 の 準 備 に 関 し 多 大 の 時 間 をささげていたこと, 及 び
(B) 補 正 の 登 録 が, 庁 指 令 の 準 備 として 多 大 な 時 間 を 必 要 とすることになること
例 えば, 予 備 的 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 によって 受 領 される 前 に, 審 査 官 が 先 行 技 術 調 査 をする
又 は 庁 指 令 を 起 草 するために 既 に 多 大 の 時 間 を 費 消 していた 場 合 は, 最 初 の 条 件 は 満 たされ
る。 補 正 の 登 録 は 否 認 することができるが,ただし, 補 正 が 次 の 条 件 に 該 当 する 場 合 とされ
る。
(A) クレームを 補 正 する 場 合
(B) 多 数 の 新 規 クレームを 追 加 する 場 合
(C) クレームの 範 囲 を 変 更 するために 明 細 書 を 補 正 する 場 合
(D) 明 細 書 を 補 正 し,その 結 果 , 新 規 事 項 問 題 が 提 起 されることになる 場 合
(E) 議 論 を 含 んでいる 場 合
(F) 特 許 規 則 1.131 又 は 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 含 んでいる 場 合 ,
又 は
(G) その 親 出 願 に 関 する 先 の 庁 指 令 による 拒 絶 に 反 駁 する 証 拠 を 含 んでいる 場 合
かつ,それが 審 査 官 に, 他 の 先 行 技 術 調 査 をするため 又 は 庁 指 令 を 改 訂 するために 多 大 の 追
加 時 間 を 費 消 することを 要 求 することになる(すなわち, 第 2 の 条 件 が 満 たされる)。この 一
覧 は 網 羅 的 一 覧 ではなく, 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 上 記 の 2 条 件 を 満 たしている 他 の 状 況 にお
いても 否 認 することができる。これらの 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 補 正 の 登 録 否 認 が 可
能 となる 前 に,SPE の 承 認 を 得 なければならない。
2. 否 認 が 不 適 切 な 場 合
特 許 規 則 1.115(b)(2)に 基 づく 予 備 的 補 正 の 登 録 の 否 認 は, 次 の 事 情 の 何 れかに 該 当 する 場
293

合 は 不 適 切 である。
(A) 審 査 官 は, 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される(すなわち, 補 正 書 についての 特 許 規
則 1.6・ 受 領 日 ) 前 に, 庁 指 令 の 準 備 に 関 し 多 大 の 時 間 をささげていない, 又 は
(B) 補 正 の 登 録 は, 庁 指 令 の 準 備 として 多 大 な 時 間 を 必 要 とすることにならない。
従 って, 補 正 は,それが MPEP§714.19 記 載 されている 他 の 理 由 によって 登 録 を 否 認 される 場
合 を 除 き, 登 録 される。 例 えば, 予 備 的 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される 前 に, 審 査
官 が 庁 指 令 に 関 する 作 業 を 開 始 していなかった, 又 は, 開 始 はしていたが, 書 類 をその 様 式
要 件 について 検 査 していたのみであった 場 合 は, 審 査 官 はその 予 備 的 補 正 を 登 録 し, 検 討 し
なければならない。
更 に, 予 備 的 補 正 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される 前 に, 審 査 官 が 庁 指 令 を 準 備 するために
長 大 な 時 間 をささげていた 場 合 であっても, 補 正 の 登 録 を 否 認 することは,その 補 正 が 次 の
内 容 のものであるときは, 適 切 でない。
(A) 係 属 しているクレームの 一 部 を 取 り 消 すのみであるとき
(B) 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために,クレームを 補 正 するとき
(C) 出 願 を 許 可 できる 状 態 に 置 くためにクレームを 補 正 するとき, 又 は
(D) 前 に 審 査 官 によって 示 唆 された 変 更 のみを 含 んでおり, 庁 指 令 を 改 訂 するために, 審 査
官 が 長 大 な 時 間 を 費 消 することを 要 求 しないとき
3. 様 式 文 例
様 式 文 例 7.46 は, 補 正 が 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 であるので, 予 備 的 補 正 の 登 録 が
否 認 される 旨 を 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 されるべきである。
7.46 予 備 的 補 正 は, 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 である
[1]に 提 出 された 予 備 的 補 正 は 登 録 されなかったが,その 理 由 は,その 補 正 の 登 録 が, 庁 指 令
の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 となるということにある。 特 許 規 則 1.115(b)(2)を 参 照 のこと。
審 査 官 は, 補 正 書 が 受 領 されるまでに, 庁 指 令 の 準 備 に 関 して 長 大 な 時 間 を 費 消 した。 補 正
書 を 受 領 した 日 には, 審 査 官 は[2]を 完 了 していた。
更 に, 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 庁 指 令 の 準 備 に 関 する 長 大 な 追 加 時 間 を 要 求 することになる。
特 に, 予 備 的 補 正 の 登 録 は 審 査 官 に 対 して[3]を 要 求 することになる。 放 棄 を 回 避 するために
は,この 庁 指 令 に 対 して( 特 許 規 則 1.111 又 は 特 許 規 則 1.113の 何 れか 該 当 するものに 基 づく)
応 答 する 返 答 が 適 時 に 提 出 されなければならない。
これが 最 終 庁 指 令 でない 場 合 は, 出 願 人 は 補 正 を 適 切 に 登 録 させるために 特 許 規 則 1.111 に
基 づいて 応 答 する 返 答 に 添 えてその 補 正 書 を 再 提 出 することを 希 望 することができる。
審 査 官 ノート:
1. 括 弧 1 に, 特 許 商 標 庁 が 予 備 的 補 正 書 を 受 領 した 日 ( 特 許 規 則 1.6 に 基 づく 受 領 日 , 特 許
規 則 1.8 に 基 づく 郵 送 日 の 証 明 書 に 係 る 日 付 ではない)を 提 供 のこと。
2. 括 弧 2 において, 予 備 的 補 正 書 の 受 領 日 における 庁 指 令 の 準 備 状 態 に 関 する 説 明 を 提 供 の
こと。 例 えば, 次 の 該 当 するものを 挿 入 のこと-クレーム 分 析 及 び 係 属 している 全 てのクレ
ームに 係 る 先 行 技 術 の 調 査 , 又 は 庁 指 令 の 起 草 , 及 び 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 待 ちの 状 態 であ
ったこと。
3. 括 弧 3 に, 予 備 的 補 正 の 登 録 が 如 何 なる 理 由 で, 審 査 官 に 庁 指 令 の 準 備 としての 長 大 な 追
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加 時 間 をを 要 求 することになるかの 簡 単 な 説 明 を 提 供 のこと。 例 えば, 次 の 該 当 するものを
挿 入 のこと。 他 の 区 分 領 域 における 先 行 技 術 調 査 であって, 前 には 調 査 されていなかった,
及 び 要 求 されていなかったものを 行 うこと- 又 は- 予 備 的 補 正 によって 提 起 された 新 規 問 題
及 び 追 加 された 新 規 クレームに 対 処 するための, 庁 指 令 の 大 掛 りな 改 訂 -。
714.02 十 分 に 応 答 するものでなければならない [R-3]
特 許 規 則 1.111。 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 。
(a)(1) 最 初 の 審 査 (§1.104)の 後 の 庁 指 令 が 何 らかの 点 で 出 願 人 にとって 不 利 なものである
場 合 において, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はが 特 許 出 願 又 は 再 審 査 手 続 を 持 続 するときは, 同 人
は 返 答 をし,かつ, 補 正 を 伴 って, 又 は 伴 わずに, 再 検 討 又 は 更 なる 審 査 を 請 求 しなければ
ならない。 放 棄 を 回 避 するための 返 答 期 間 については§1.135 及 び§1.136 を 参 照 のこと。
(2) 補 充 的 返 答 。(i) 返 答 であって, 特 許 規 則 1.111 を 遵 守 している 返 答 を 補 充 するものは,
(a)(2)(ii)に 定 められている 場 合 を 除 き, 権 利 事 項 として 登 録 されることはない。 特 許 商 標
庁 は, 補 充 的 返 答 が 明 らかに 次 の 事 項 に 限 定 されている 場 合 は,その 補 充 的 返 答 を 登 録 する
ことができる。
(A) クレームの 取 消
(B) 審 査 官 の 示 唆 の 採 用
(C) 出 願 を, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にすること
(D) 最 初 の 返 答 が 提 出 された 後 にされた 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 返 答
(E) 不 備 ( 例 えば, 誤 記 )の 訂 正
(F) 審 判 請 求 に 係 る 争 点 の 単 純 化
(ii) 補 充 的 返 答 は,その 補 充 的 返 答 が 特 許 商 標 庁 による 処 分 が§1.103(a) 又 は(c)に 基 づい
て 停 止 されている 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 登 録 される。
(b) 再 検 討 又 は 更 なる 審 査 を 受 ける 権 利 を 得 るためには, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は 庁 指 令 に
対 して 返 答 しなければならない。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 は, 審 査 官 の 処 分 の 中 に
存 在 していると 考 えられる 過 誤 を 明 瞭 かつ 個 別 的 に 指 摘 する 記 述 に 限 定 されなければならず,
また, 先 の 庁 指 令 における 異 論 及 び 拒 絶 の 全 ての 理 由 に 返 答 しなければならない。 返 答 は,
新 たに 提 示 されるクレームも 含 むクレームに 適 用 される 参 照 事 項 にを 考 慮 した 上 で, 特 許 性
を 与 えると 考 えられる 明 確 な 相 違 点 を 指 摘 する 主 張 を 提 出 しなければならない。 返 答 が 出 願
に 関 するものである 場 合 は,クレームについての 更 なる 検 討 にとって 必 要 でない, 方 式 につ
いての 異 論 又 は 要 求 は, 許 可 可 能 な 主 題 が 指 示 されるまでは 保 留 にするよう 要 求 することが
できる。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 はその 全 体 において, 出 願 又 は 再 診 査 手 続 を 最 終
処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 努 力 と 思 われるものでなければならない。 一 般 的 主 張 であっ
て,クレームの 文 言 がそのクレームを 参 照 事 項 からどのように 区 別 しているかを 明 示 して 指
摘 することなく,クレームは 特 許 性 を 有 する 発 明 を 明 確 に 表 示 している 旨 のものは, 本 条 の
要 件 を 遵 守 していない。
(c) 出 願 又 は 再 診 査 を 受 けている 特 許 に 関 するクレームの 拒 絶 に 対 する 返 答 によって 補 正 を
するときは, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 引 用 された 参 照 事 項 によって 開 示 されている 技 術 水
準 又 は 異 論 を 考 慮 した 上 で,そのクレームが 提 示 していると 当 該 人 が 考 える 特 許 性 のある 新
規 性 を 明 確 に 指 摘 しなければならない。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はまた,その 補 正 が 当 該 参 照
事 項 又 は 異 論 をどのように 回 避 するかを 示 さなければならない。
295

要 求 に 対 する 返 答 がクレームについての 更 なる 検 討 のために 必 要 であるとして 指 示 されてい
るか, 又 は 許 可 可 能 な 主 題 が 出 願 に 関 して 指 示 されている 全 ての 場 合 において, 完 全 な 返 答
は, 方 式 要 件 を 遵 守 するか, 又 は 遵 守 されていない 個 々のものを 明 示 して 否 認 するかの 何 れ
かでなければならない。
図 面 及 び 明 細 書 の 訂 正 , 新 たな 宣 誓 供 述 書 等 の 提 出 は, 一 般 的 に 方 式 事 項 とみなされるが,
とはいえ, 図 面 についての 異 論 に 対 する 返 答 としての 図 面 訂 正 の 提 出 は 通 常 , 停 止 しておく
ことはできない。しかしながら, 方 式 事 項 と 実 体 に 関 する 事 項 の 境 界 は 明 確 でなく, 出 願 の
実 体 事 項 に 関 する 決 定 は, 許 可 可 能 な 主 題 を 表 示 する 前 に,そのような 訂 正 , 新 たな 宣 誓 書
等 を 強 く 求 めることを 要 求 する 場 合 がある。クレームは, 特 許 規 則 1.121(c)に 示 されている
ように, 特 定 のクレームを 取 り 消 すことによって, 新 規 クレームを 提 出 することによって,
又 は, 特 定 のクレームを 書 き 直 すことによって, 補 正 することができる。 特 許 規 則 1.111(b)
の 要 件 は, 新 規 クレーム 及 び 補 正 を 支 持 する 主 張 を 提 出 し,そのクレームに 参 照 事 項 に 優 越
する 特 許 性 を 与 える 考 えられる 具 体 的 な 独 自 性 を 指 摘 することによって 遵 守 さなければなら
ない。
実 体 事 項 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 非 最 終 指 令 の 後 に 提 出 される 補 正 は,それが 他 の 点
では 応 答 しているが, 前 に 処 分 がされた 発 明 に 対 するクレームの 数 を 増 加 するものである 場
合 は,その 理 由 のみによって, 完 全 に 応 答 しているものとは 判 断 されない( 特 許 規 則 1.112,
MPEP§706 参 照 )。
明 瞭 な 論 点 の 速 やかな 展 開 は, 出 願 人 の 返 答 がクレームに 対 する 異 論 及 び 拒 絶 に 対 処 してい
ることを 必 要 とする。 出 願 人 はまた, 開 示 についてされた 補 正 の 裏 付 けを 具 体 的 に 指 摘 しな
ければならない。MPEP§2163.06 参 照 。
補 正 であって, 特 許 規 則 1.121(b),(c),(d) 及 び(h)の 規 定 を 遵 守 していないものは, 全 面
的 には 返 答 していないと 判 断 することができる。
限 定 要 求 に 対 する 返 答 は,MPEP§818 に 基 づいて 取 り 扱 われる。
714.03 補 正 は 完 全 には 応 答 していない, 取 られるべき 措 置 [R-3]
特 許 規 則 1.135 期 間 内 返 答 の 不 履 行 による 放 棄
*****
(c) 出 願 人 による 返 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり, 基 本 的 に 庁
の 非 最 終 指 令 に 対 する 完 全 な 返 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての 考 慮 又 は 一 部 の 要 求 につ
いての 遵 守 が 不 注 意 に 脱 漏 している 場 合 は, 出 願 人 はその 脱 漏 を 供 給 するために,§1.134
に 基 づく 返 答 のための 新 たな 期 間 が 与 えられる。
審 査 官 は, 非 最 終 庁 指 令 に 対 して 十 分 に 応 答 していない 補 正 書 を, 次 のように 処 理 すること
ができる。
(A) その 補 正 書 を, 放 棄 を 回 避 するための, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づく,
非 最 終 庁 指 令 に 対 する 十 分 な 返 答 として 受 理 すること
(B) 出 願 人 に 対 し, 放 棄 を 回 避 するためには, 返 答 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 して 残 存 する 返 答 期
間 内 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 期 間 があるときは,その 延 長 期 間 内 )に 完 成 させ
られなければならない 旨 を 通 告 すること, 又 は
(C) 出 願 人 に 対 し, 特 許 規 則 1.135(c)よる 返 答 を 完 成 させるための 新 たな 期 間 を 設 定 するこ
と
296

その 補 正 書 に 対 して 与 えられるべき 処 理 は, 次 の 事 項 に 依 存 する。
(A) 補 正 が 誠 実 なものであるか 否 かということ
(B) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期 間 内 に, 出 願 人 による 返 答 が 提 出 されるのに 十 分 な 時 間 が
あるか 否 かということ, 及 び
(C) 不 備 の 性 質
補 正 が 基 本 的 に, 非 最 終 庁 指 令 による 拒 絶 , 異 論 又 は 要 求 に 応 答 しており(かつ, 出 願 を 最 終
処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みである)が, 重 要 でない 不 備 ( 例 えば, 全 ての 拒 絶 , 異 論
又 は 要 求 は 処 理 していない)を 包 含 している 場 合 は, 審 査 官 は 単 純 にその 補 正 書 に 基 づいて 措
置 をとり, 新 たな( 非 最 終 又 は 最 終 ) 庁 指 令 を 発 行 することができる。 新 たな 庁 指 令 は 単 に,
その 補 正 によって 対 処 されていない 拒 絶 , 異 論 又 は 要 求 を 反 復 すること( 又 は, 当 該 拒 絶 , 異
論 又 は 要 求 は 最 早 適 用 されない 旨 を 指 示 すること)ができる。この 手 続 経 路 は, 補 正 が 重 大 な
欠 陥 ( 例 えば, 補 正 書 に 署 名 がない, 又 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 されたとは 思
われない)を 包 含 している 場 合 は, 適 切 ではない。 補 正 書 が 誠 実 ではあるが, 深 刻 な 脱 漏 を 包
含 している 場 合 は, 審 査 官 は 次 の 通 りにするべきである:(A) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期
間 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)による 期 間 延 長 があるときは,その 延 長 期 間 ) 内 に, 出 願 人 によ
る 返 答 が 提 出 されるのに 十 分 な 残 存 時 間 があるときは, 出 願 人 に 対 し, 脱 漏 は 返 答 期 間 内 に
供 給 されなければならないことを 通 告 すること; 又 は,(B) 不 十 分 な 期 間 が 残 存 している 場
合 は, 庁 指 令 を 発 行 し, 特 許 規 則 1.135(c)による 返 答 を 完 成 させるために 1 月 期 間 を 設 定 す
ること。 何 れの 場 合 においても, 脱 漏 が 適 時 に 供 給 されない 限 り, 及 び 供 給 されるまでは,
その 実 体 事 項 に 関 する 出 願 の 審 査 を 続 行 してはならない。
特 許 規 則 1.135(c)により 新 たな 返 答 期 間 が 設 定 された 場 合 は, 出 願 人 は 出 願 放 棄 を 回 避 する
ために,この 新 たな 返 答 期 間 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 期 間 がある 場 合 は,そ
の 期 間 ) 内 に 脱 漏 を 補 給 しなければならない。 出 願 人 はしかしながら,この 期 間 内 に( 脱 漏 の
補 給 に 加 え, 又 はそれとの 択 一 的 方 法 として) 継 続 する 出 願 を 提 出 することができ,また, 特
許 規 則 1.111 に 基 づいて 許 可 される 更 なる 返 答 を 提 出 することもできる。
返 答 期 間 ( 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 期 間 を 含 む)に 十 分 な 期 間 が 残 存 している 場 合 は,
出 願 人 に 対 し 単 に, 脱 漏 は 残 存 する 返 答 期 間 内 に 補 給 されるべきことを 通 告 することができ
る。この 通 告 は, 可 能 な 場 合 は, 電 話 で 行 わなければならず,また, 当 該 通 告 が 電 話 によっ
てされた 場 合 は, 面 談 要 約 記 録 (MPEP§713.04)が 完 成 され,かつ, 当 該 通 告 の 記 録 を 提 供 す
るために 出 願 ファイルに 入 れられなければならない。 電 話 による 通 告 が 可 能 でないときは,
出 願 人 に 対 し 庁 の 通 信 によって, 脱 漏 は 残 存 する 返 答 期 間 内 に 補 給 されなければならない 旨
が 通 告 されなければならない。 例 えば, 補 正 書 が 庁 指 令 が 郵 送 された 直 後 に 提 出 され,かつ,
補 正 書 が 当 該 庁 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 されたものではないことが 明 らかなときは, 審
査 官 は 出 願 人 に 対 し 単 に, 庁 指 令 に 応 答 する 返 答 が, 当 該 庁 指 令 に 対 する 残 存 返 答 期 間 内 に
補 給 されなければならない 旨 を 通 告 する( 電 話 によることが 望 ましい)ことをもって 足 りる。
特 許 規 則 1.135(c)に 記 載 されている 実 務 は, 完 全 な 返 答 の 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱
漏 がある 場 合 は, 適 用 されない;それとは 異 なり, 特 許 規 則 1.135(c)は, 欠 落 事 項 又 は 遵 守
の 欠 如 が, 審 査 官 によって「 不 注 意 に 脱 漏 している」と 考 えられる 場 合 に 限 り, 適 用 される。
例 えば, 種 の 選 択 が 要 求 されており, 出 願 人 が,その 要 求 は 不 適 切 であると 考 えて, 選 択 を
しなかった 場 合 は,その 補 正 は 表 面 上 ,「 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 み」( 特
許 規 則 1.135(c))ではなく,また, 審 査 官 は, 放 棄 についての 決 定 を 延 期 する 権 限 を 有 さな
297

い。 類 似 的 に, 補 正 であって, 出 願 におけるクレームの 全 てを 取 り 消 そうとしており, 新 規
又 は 代 用 のクレームを 提 示 しないものは,その 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試
みではない。 特 許 商 標 庁 は,そのような 補 正 を 登 録 しない。 次 の 事 項 参 照 。Exxon Corp. v.
Phillips Petroleum Co., 265 F. 3d 1249, 60 USPQ2d 1368(Fed. Cir. 2001) 。 非 最 終 庁 指
令 に 対 して 回 答 するための 期 間 が 残 存 している 場 合 は( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 によ
る 延 長 期 間 内 の 期 間 )がある 場 合 は,その 期 間 内 に), 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するために,そ
の 残 存 期 間 内 に 回 答 を 完 了 するよう 通 告 される。 同 様 に, 一 旦 , 不 注 意 による 脱 漏 が 出 願 人
に 対 して 指 摘 された 後 では, 不 注 意 の 問 題 は 存 在 しない。 従 って, 脱 漏 を 補 給 するための 他
の, 新 たな(1 月 ) 期 間 を 与 える 第 2 回 目 の 庁 指 令 は, 特 許 規 則 1.135(c)の 下 では, 適 切 では
ない。
特 許 規 則 1.135(c)は, 審 査 官 が 出 願 人 に 対 し, 脱 漏 を 補 給 するための 新 たな 期 間 を 与 えるこ
とを 許 可 してはいるが, 要 求 はしていない。 従 って, 審 査 官 の 結 論 が, 出 願 人 は 返 答 書 提 出
のための 追 加 期 間 を 取 得 するために 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 実 務 を 濫 用 しようとしてい
るというものである 場 合 は( 又 は, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期 間 内 に, 出 願 人 の 返 答 書 が 提
出 されるための 十 分 な 期 間 がある 場 合 は), 審 査 官 は 電 話 によって, 又 は( 上 述 の) 庁 の 通 信 に
よって, 放 棄 を 回 避 するためには, 返 答 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期 間 内 又 は, 特 許 規 則
1.136(a)による 延 長 期 間 がある 場 合 は,その 期 間 内 に, 完 了 されなければならない 旨 を 指 摘
することのみを 必 要 とする。
出 願 人 に 対 して, 誠 実 な 返 答 における 脱 漏 を 補 給 するための 期 間 を 与 える, 特 許 規 則
1.135(c)に 基 づく 実 務 は, 最 終 庁 指 令 後 は 適 用 されない。 最 終 後 の 補 正 は,それが 出 願 を 許
可 できる 状 態 にする, 又 は 審 判 請 求 のための 一 層 良 い 形 式 にする 場 合 に 限 り, 登 録 が 承 認 さ
れる。それ 以 外 においては,それらは 登 録 が 承 認 されない。MPEP§714.12 及 び§714.13 参 照 。
従 って 補 正 は,( 最 終 後 の) 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 にとって 必 要 な 部 分 の 一 部 が 脱 漏 し
ていた 場 合 は, 登 録 を 否 認 されなければならず,その 脱 漏 が 明 らかな 見 落 とし 又 は 不 注 意 に
よって 生 じていた 場 合 も 同 じである。 最 終 庁 指 令 後 の 提 出 物 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.116 に 基 づ
く 補 正 )が, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするものでない 場 合 は, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 期
間 は, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 (すなわち, 審 判 請 求 通 知 又 は 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にす
る 補 正 )が 提 出 されるまでその 進 行 を 継 続 する。 脱 漏 の 性 質 ( 例 えば,その 補 正 が 新 たな 問 題
を 生 じさせるか 否 か, 又 は,その 補 正 が 無 署 名 でない 又 は 特 許 規 則 1.121 の 不 遵 守 がない 場
合 は, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするか 否 か)は 重 要 でない。 審 査 官 は, 出 願 人 に 脱 漏 を 補 給 す
るために 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 期 間 を 付 与 することができない;しかしながら, 出 願 人
は 脱 漏 を 補 給 するために, 他 の 又 は 補 充 的 補 正 を 提 出 するための 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく
追 加 期 間 を 取 得 することができる。 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 が 実 質 的 に 出 願 を 許 可 可 能 な 状
態 にしている 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 ( 又 は, 代 表 者 )が 審 査 官 補 正 であって,その 脱 漏 を
訂 正 し, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするものについての 授 権 を 要 求 することができ,その 場 合
は, 返 答 日 は 当 該 授 権 の 日 である(また, 不 完 全 返 答 の 提 出 日 ではない)。 審 査 官 はまた, 返
答 を 登 録 し, 最 後 の 庁 指 令 の 最 終 性 を 撤 回 し,かつ, 新 たな 庁 指 令 を 発 行 する 権 限 を 有 する
が,それは 非 最 終 庁 指 令 , 最 終 庁 指 令 ( 適 切 な 場 合 ), 又 は, 他 の 点 では 許 可 可 能 な 出 願 の 実
体 事 項 に 関 し,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11, 435 O.G. 213 (Comm’r Pat.
1935)に 基 づいて 手 続 を 終 結 させる 指 令 とすることができる。
指 令 の 方 向 はしかしながら, 全 面 的 に 審 査 官 の 裁 量 下 にある。 最 終 庁 指 令 を 受 けた 出 願 に 関
298

し, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 完 全 な 返 答 を 提 出 するために 必 要 な 手 続 をとることは, 出 願 人
の 責 任 である。
追 加 クレームを 提 出 する, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 補 正 に 関 する 手 数 料 の 不 備 がある 場 合 は,
出 願 人 は 技 術 支 援 スタッフによって 通 告 される。MPEP§607 及 び MPEP§714.10 参 照 。
様 式 文 例 7.95 及 び 選 択 的 に 7.95.01 が, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 誠 実 な 返 答 が 完 全 には 応 答 し
ていない 場 合 に, 使 用 されなければならない。
7.95 誠 実 な, 非 応 答 的 補 正
[1]に 提 出 された 返 答 は, 先 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は:[2]。
特 許 規 則 1.111 を 参 照 のこと。 前 記 の 返 答 は, 誠 実 なものと 思 われるので, 出 願 人 は 放 棄 を
回 避 する 目 的 で, 脱 漏 又 は 訂 正 を 補 給 するために,この 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の
内 の 何 れか 長 い 方 が 与 えられる。この 期 間 の 延 長 を, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 受 けるこ
とができる。
審 査 官 ノート:
この 実 務 は, 完 全 な 返 答 に 係 る 必 要 部 分 の 一 部 についての 計 画 的 脱 漏 があった 場 合 , 又 は,
その 出 願 が 最 終 庁 指 令 の 対 象 とされている 場 合 は, 適 用 されない。そのような 事 情 の 下 では,
審 査 官 は, 返 答 期 間 が 満 了 したとき, 延 長 を 承 認 する 権 限 を 有 さない。 様 式 文 例 7.91 参 照 。
7.95.01 応 答 における 主 張 の 欠 如
出 願 人 は,「 意 見 」の 標 題 を 付 した 主 張 を 提 出 し, 審 査 官 の 論 旨 についての 不 同 意 を 指 摘 しな
ければならない。 出 願 人 はまた,クレームに 適 用 された 参 照 事 項 につい 論 議 し,クレームが
参 照 事 項 を 回 避 している, 又 は 参 照 事 項 から 区 別 される 理 由 を 説 明 しなければならない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.95 が 置 かれなければならない。
2. この 様 式 文 例 は, 主 として 本 人 出 願 に 関 して 使 用 するよう 意 図 されている。
714.03(a) 補 充 的 補 正 [R-3]
特 許 規 則 1.111。 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 。
(a)(1) 最 初 の 審 査 (§1.104)の 後 の 庁 指 令 が 何 らかの 点 で 出 願 人 にとって 不 利 なものである
場 合 において, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はが 特 許 出 願 又 は 再 審 査 手 続 を 持 続 するときは, 同 人
は 返 答 をし,かつ, 補 正 を 伴 って, 又 は 伴 わずに, 再 検 討 又 は 更 なる 審 査 を 請 求 しなければ
ならない。 放 棄 を 回 避 するための 返 答 期 間 については§1.135 及 び§1.136 を 参 照 のこと。
(2) 補 充 的 返 答 。(i) 返 答 であって, 特 許 規 則 1.111 を 遵 守 している 返 答 を 補 充 するものは,
(a)(2)(ii)に 定 められている 場 合 を 除 き, 権 利 事 項 として 登 録 されることはない。 特 許 商 標
庁 は, 補 充 的 返 答 が 明 らかに 次 の 事 項 に 限 定 されている 場 合 は,その 補 充 的 返 答 を 登 録 する
ことができる。
(A) クレームの 取 消
(B) 審 査 官 の 示 唆 の 採 用
(C) 出 願 を, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にすること
(D) 最 初 の 返 答 が 提 出 された 後 にされた 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 返 答
(E) 不 備 ( 例 えば, 誤 記 )の 訂 正
299

(F) 審 判 請 求 に 係 る 争 点 の 単 純 化
(ii) 補 充 的 返 答 は,その 補 充 的 返 答 が 特 許 商 標 庁 による 処 分 が§1.103(a) 又 は(c)に 基 づい
て 停 止 されている 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 登 録 される。
*****
出 願 人 は, 補 充 的 返 答 の 必 要 を 回 避 するために, 最 初 の 返 答 において, 未 解 決 の 庁 指 令 に 対
して, 特 許 規 則 1.111(b)を 遵 守 する, 完 全 な, 全 面 的 に 返 答 する 返 答 を 含 めることを 奨 励 さ
れる。 補 充 的 回 答 は,その 補 充 的 回 答 が 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づいて 停 止 されている
期 間 ( 例 えば,RCE 提 出 時 に 出 願 人 によって 要 求 される 処 分 停 止 )の 内 に 提 出 される 場 合 を 除 き,
権 利 事 項 としては, 登 録 されない。 処 分 停 止 に 関 してはMPEP§709 参 照 。 特 許 商 標 庁 は, 補 充
的 回 答 が 明 らかに 次 の 事 項 に 限 定 されている 場 合 は,その 補 充 的 返 答 を 登 録 することができ
る。
(A) クレームの 取 消
(B) 審 査 官 の 示 唆 の 採 用
(C) 出 願 を, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にすること
(D) 最 初 の 返 答 が 提 出 された 後 にされた 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 返 答
(E) 不 備 ( 例 えば, 誤 記 )の 訂 正
(F) 審 判 請 求 のための 問 題 の 単 純 化
補 充 的 返 答 が, 審 査 官 が 先 の 返 答 を 検 討 する 前 , 出 願 に 登 録 するのに 十 分 なときに 提 出 され
た 場 合 において, 審 査 官 が, 急 ぎの 検 査 の 後 , 補 充 的 返 答 が 上 記 の 事 由 の1に 限 定 されている
と 決 定 したときは, 補 充 的 返 答 の 登 録 を 承 認 することができる。この 一 覧 は 網 羅 的 なもので
はない。 審 査 官 は, 上 記 の 一 覧 に 記 載 されていない 補 充 的 返 答 の 登 録 を 承 認 する 裁 量 を 有 す
る。 補 充 的 返 答 が 特 許 規 則 1.121では 不 遵 守 の 補 正 である 場 合 は(MPEP7.14 参 照 ),その 補 充 的
補 正 は 登 録 されない。 補 充 的 返 答 が 登 録 を 承 認 されなかった 場 合 は, 審 査 官 は 出 願 人 に 対 し,
次 の 庁 指 令 によって 通 告 しなければならない。 出 願 人 が, 登 録 されなかった 補 充 的 返 答 が 検
討 されることを 望 むときは, 次 の 庁 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 される 返 答 に 変 更 を 含 めな
ければならない。 出 願 人 は 単 に, 次 の 返 答 によってその 登 録 を 請 求 することはできない。 補
充 的 返 答 の 提 出 は, 特 許 規 則 1.704(c)(8)に 基 づく, 累 積 された 特 許 存 続 期 間 調 整 の 減 少 を 生
じさせる。 補 充 的 返 答 が 登 録 を 承 認 された 場 合 は, 審 査 官 は, 次 の 庁 指 令 が 最 初 の 返 答 及 び
補 充 的 返 答 に 返 答 する 旨 を 明 瞭 に 示 さなければならない。
審 査 官 は 様 式 文 例 7.147を, 補 充 的 返 答 が 登 録 の 承 認 を 得 なかったことを 出 願 人 に 対 して 通 告
するために 使 用 することができる。
7.147 補 充 的 返 答 は 登 録 を 承 認 されなかった
[1]に 提 出 された 補 充 的 返 答 は 登 録 されなかったが,その 理 由 は, 補 充 的 返 答 は 特 許 規 則
1.111(a)(2)(ii)に 規 定 されている 場 合 を 除 き, 権 利 事 項 としては 登 録 されないことによる。
[2]
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 を,2004 年 10 月 21 日 以 後 に 提 出 された 補 充 的 返 答 は 登 録 を 承 認 されない
ことを 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 のこと。
2. この 様 式 文 例 は, 補 充 的 返 答 が 登 録 されている 場 合 は, 使 用 してはならない。 庁 指 令 要 約
(PTOL-326) 又 は 許 可 可 能 通 知 (PTOL-37)の 内 の 何 れか 適 切 なものを,その 庁 指 令 は, 特 許 規 則
300

1.111(b)を 遵 守 して 提 出 された 返 答 書 及 び 補 充 的 返 答 書 に 返 答 していることを 示 すために 使
用 のこと。
3. この 様 式 文 例 は, 補 充 的 返 答 が 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づいて 特 許 商 標 庁 によって
処 分 が 停 止 されていた 期 間 内 に 提 出 されていた 場 合 は, 使 用 してはならない。 当 該 補 充 的 返
答 は 登 録 されなければならない。 停 止 されていた 期 間 中 に 提 出 された 補 充 的 返 答 書 が 特 許 規
則 1.121 を 遵 守 していない 場 合 は, 不 遵 守 の 補 正 についての 通 知 (PTOL-324)が 出 願 人 に 郵 送
されるべきである。
4. 括 弧 1 において, 特 許 商 標 庁 が 補 充 的 返 答 を 受 領 した 日 を 提 供 のこと( 特 許 規 則 1.6 に 基
づく 受 領 日 を 使 用 のこと, 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 郵 送 証 明 書 の 日 付 ではない)。
5. 括 弧 2 に, 特 許 規 則 1.111(a)(2)(i)に 記 載 されている 不 登 録 理 由 を 挿 入 のこと。 例 えば,
「 補 充 的 返 答 は 明 らかに, 出 願 を 許 可 できる 状 態 にすることに 限 定 されていない。」
補 充 的 返 答 が 庁 指 令 の 郵 送 日 後 に 特 許 商 標 庁 において 受 領 され,それが 庁 指 令 に 返 答 してい
ない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 補 充 的 返 答 に 返 答 する 新 たな 庁 指 令 を 郵 送 しない。 儀 礼 として,
出 願 人 には, 補 充 的 返 答 が 郵 送 されている 庁 指 令 に 返 答 していないこと, 及 び, 放 棄 を 回 避
するためには, 郵 送 された 庁 指 令 に 返 答 する 返 答 ( 状 況 に 応 じ, 特 許 規 則 1.111 又 は 1.113
に 基 づくもの)が 適 時 に 提 出 されなければならないことが 通 告 される。 完 全 には 返 答 していな
い 返 答 については MPEP§714.03 も,また, 庁 指 令 が 補 充 的 返 答 と 郵 送 上 , 交 差 している 場 合
は,MPEP§714.05 を 参 照 のこと。
714.04 補 正 において 提 出 されたクレームであって, 特 許 性 のある 新 規 性 を 指 摘 する 試 みが
されていないもの
補 正 された 事 件 のクレームを 検 討 するばあいにおいて, 特 許 性 のある 新 規 性 を 指 摘 する 試 み
が 存 在 してないときは,そのクレームを 認 めてはならない。 特 許 規 則 1.111 及 び MPEP§714.02
参 照 。
補 正 は, 引 用 された 参 照 事 項 又 は 異 論 によって 開 示 された 技 術 水 準 を 考 慮 した 上 で,クレー
ムが 提 示 していると 出 願 人 が 考 える 特 許 性 のある 新 規 性 が 指 摘 されていない 場 合 は, 完 全 に
は 応 答 していないものと 判 断 することができ,また, 法 定 期 間 が 満 了 している, 又 は, 殆 ど
満 了 している 場 合 は(MPEP§714.03), 適 切 な 返 答 期 間 を 設 定 することができる。しかしなが
ら, 補 正 されたクレームが 記 録 されている 理 由 に 基 づき, 明 らかに 拒 絶 されうるものである
場 合 は, 一 般 的 には 最 終 拒 絶 がされなければならない。
714.05 審 査 官 は 即 座 に 査 閲 すべきである [R-3]
出 願 人 によって 手 続 がとられたものは, 返 答 期 間 の 終 了 間 際 に 提 出 されたものは 特 に, 提 出
があり 次 第 , 出 願 放 棄 を 回 避 する 程 に 前 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 に 返 答 しているか 否 かを 即 座
に 査 閲 しなければならない。 不 適 切 と 認 めるとき,かつ, 時 間 的 余 裕 があるときは, 出 願 人
に, 欠 陥 を 通 知 し, 期 間 内 に 返 答 を 完 成 させるように 警 告 しなければならない。MPEP§714.03
参 照 。 補 正 されてから 審 査 官 に 回 付 される 出 願 のすべては, 次 の 事 項 を 決 定 するために 直 ち
に 査 閲 するべきである。
(A) 補 正 が 適 切 に 署 名 されているか(MPEP§714.01(a))
(B) 補 正 が,(MPEP§710 から§710.05 までの) 法 定 期 間 内 , 短 縮 法 定 期 間 内 , 又 は 期 限 まで
に 提 出 されたか
301

(C) 補 正 が 十 分 に 返 答 しているか 否 か(MPEP§714.03 及 び§714.04) 及 び 特 許 規 則 1.121 の 規
定 を 満 たしているか
(D) 補 正 によりなされた 変 更 が 確 実 に 転 送 されたか 否 か(MPEP§903.08(d))
(E) 出 願 が 優 先 事 項 であるか(MPEP§708.01)
(F) インターフェアレンス 手 続 のために 出 願 人 に 提 案 したクレームが 書 き 写 されたか(MPEP
§2305)
(G) 限 定 要 求 の 否 認 があるか(MPEP 第 2300 章 )
(H) 「 消 し 取 りが 容 易 な」 紙 若 しくはその 他 恒 久 的 でない 方 法 で 書 類 が 作 成 され 又 は 複 製 さ
れていないか(MPEP§714.07)。
(I) 出 願 人 が 参 照 事 項 を 引 用 しているか(MPEP§707.05(b) 及 び§1302.12)
(J) ターミナルディスクレーマーが 提 出 されているか(MPEP§804.02,§804.03 及 び§1490)
(K) 機 密 事 項 が 加 えられたか(MPEP§115)
庁 指 令 が 補 正 と 行 き 違 いになる
補 正 が 正 規 の 庁 指 令 の 郵 送 日 以 前 に 提 出 され,かつ,その 郵 送 日 後 に 技 術 センターに 届 く 場
合 は, 補 充 的 通 知 が 必 要 となるかもしれない。この 補 充 的 通 知 は, 速 やかに 準 備 しなければ
ならない。これは, 以 前 の 通 知 から 引 き 続 き 適 用 される 部 分 をすべて 繰 り 返 す 必 要 はないが,
どの 部 分 が 適 用 されないかを 特 定 しなければならず, 返 答 期 間 が 補 足 的 通 知 の 郵 送 から 始 ま
ることを 指 摘 しなければならない。この 通 知 の 見 出 しは,「(ここに 日 付 を 記 入 )の 補 正 に 対 す
る 返 答 として,かつ,(ここに 日 付 を 記 入 )に 郵 送 した 通 知 への 補 足 として」とする。
714.06 間 違 った 技 術 センターへ 送 られた 補 正
MPEP§508.01 参 照 。
714.07 恒 久 インクが 使 用 されていない 補 正 書 [R-3]
特 許 規 則 1.52(a)は, 記 録 の 一 部 となる 書 類 に「 黒 色 系 の 恒 久 インク」を 使 用 することを 要
件 としており,In re Benson, 122 USPQ 279, 1959 C.D. 5, 744 O.G. 353 (Comm’r Pat. 1959)
では,いわゆる「 消 し 易 い」 紙 の 書 類 は,この 要 件 に 反 するものと 決 定 している。 特 許 規 則
1.52(a)の 規 定 を 満 たしていない 事 項 が, 補 正 が 技 術 センターに 到 着 した 直 後 に, 又 は, 後 に
出 願 の 手 続 が 始 まってから 見 つかることがある。 前 者 の 場 合 は, 出 願 人 宛 てに, 補 正 が 記 録
されておらず,また, 永 久 保 存 できる 写 しを 1 月 以 内 に 提 出 することを 要 する 旨 , 又 は, 当
該 人 が 手 数 料 を 負 担 した 上 で 特 許 商 標 庁 が 写 しを 作 成 することの 指 示 を 出 さなければならな
い 旨 を, 速 やかに 通 知 する。 補 正 の 物 理 的 な 記 録 は, 永 久 保 存 版 からされる。
1 月 の 期 限 までに 適 切 な 返 答 がない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 写 しを 作 成 して 出 願 人 へ 通 知 し,
手 数 料 を 送 金 すること 又 は 当 該 人 の 供 託 口 座 又 はクレジットカード 払 いで 決 済 する 委 任 状 を
提 出 することを 請 求 する。MPEP§509 参 照 。
後 者 の 場 合 は, 出 願 の 手 続 が 始 まってから 初 めて, 補 正 書 が 永 久 保 存 できないものであるこ
とが 判 明 した 場 合 であり, 同 様 の 手 段 を 取 るが,ただし, 出 願 に 関 する 手 続 は 停 止 せず, 補
正 の 永 久 保 存 できる 写 しを 求 める 請 求 を 庁 指 令 に 含 める。
良 質 紙 上 になされた, 複 写 機 による 複 写 若 しくはファクシミリ 送 信 等 による 状 態 の 良 い 直 接
又 は 間 接 の 写 しは, 受 理 される。ただし,In re Application Papers Filed 事 件 (Jan.20,1956,
302

官 報 (O.G.) 第 706-4 号 (Comm’r Pat.1956))を 参 照 のこと。
受 理 可 能 なる 写 しに 関 する 更 なる 議 論 ついては,MPEP§608.1 を 参 照 のこと。
714.10 追 加 されたクレームであって, 既 に 納 付 されているクレームを 超 過 するもの [R-3]
出 願 人 は 独 立 形 式 のものの 3 を 超 過 する, 又 は( 従 属 しているか 独 立 しているかに 拘 らず)20
を 超 過 する 個 々のクレームについて 超 過 クレーム 手 数 料 を 納 付 することを 要 求 される。 適 切
な 多 項 従 属 クレームについての 手 数 料 は, 多 項 従 属 クレームが 引 用 するクレームの 数 に 基 づ
いて 計 算 され,また, 適 切 な 多 項 従 属 クレームを 包 含 する 個 々の 出 願 に 関 し, 別 途 の 手 数 料
も 要 求 される。MPEP§607 も 参 照 。 出 願 人 が, 取 り 消 されたクレームを 考 慮 に 入 れた 後 , 既
に 納 付 されているクレーム 数 を 超 過 することになる 新 規 超 過 クレームを 追 加 する 場 合 は, 審
査 官 が 新 規 クレームを 検 討 する 前 に, 出 願 人 は 所 要 の 超 過 クレーム 手 数 料 を 納 付 しなければ
ならない。 例 えば, 出 願 であって,6 の 独 立 クレーム 及 び 全 体 で 30 のクレームを 含 んでおり,
それに 関 しては 既 に 手 数 料 が 納 付 されているものに 関 しては, 出 願 人 が 2 の 独 立 クレームを
含 む 10 のクレームを 取 り 消 し,3 の 独 立 クレームを 含 む 11 のクレームを 追 加 するときは,
第 7 番 目 の 独 立 クレーム 及 び 第 31 番 目 のクレームに 対 して 超 過 手 数 料 が 要 求 される。
714.11 インターフェアレンス 手 続 中 に 提 出 される 補 正 [R-3]
MPEP 第 2300 章 参 照 。
714.12 最 終 拒 絶 又 は 指 令 後 の 補 正 及 びその 他 の 返 答 [R-3]
特 許 規 則 1.116。 最 終 指 令 後 ,かつ, 審 判 請 求 前 における 補 正 及 び 宣 誓 供 述 書 その 他 の 返 答 。
(a) 最 終 指 令 後 の 補 正 及 びは§1.114 又 は 本 条 を 遵 守 しなければならない。
(b) 出 願 若 しくは§1.510 に 基 づいて 提 出 された 査 定 系 再 審 査 に 関 する 最 終 拒 絶 又 はその 他
の 最 終 処 分 (§1.113), 又 は§1.913 に 基 づいて 提 起 された 当 事 者 系 再 審 査 に 関 する 手 続 終 結
指 令 (§1.949)の 後 ,ただし, 審 判 請 求 ( 本 巻 §41.31 又 は 41.61)の 提 出 と 同 日 又 はそれより
前 においては,
(1) 補 正 であって,クレームを 取 り 消 す, 又 は 前 の 庁 指 令 に 明 記 されていた 方 式 についての
要 求 を 遵 守 させるものは,それをすることができる。
(2) 補 正 であって, 審 判 請 求 時 に, 拒 絶 されたクレームを 検 討 のために 改 善 された 形 式 で 提
出 するものは, 容 認 を 受 けることができる。 又 は
(3) 補 正 であって, 出 願 , 又 は 再 審 査 中 の 特 許 の 実 体 に 触 れる 補 正 は,その 補 正 が 必 要 であ
り,かつ, 以 前 には 提 出 されなかった 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたときは, 容 認 を 受 ける
ことができる。
(c) 最 終 拒 絶 , 最 終 処 分 , 手 続 終 結 指 令 , 又 は 関 連 手 続 の 後 の 補 正 についての 容 認 , 又 は 容
認 することの 拒 絶 は, 出 願 若 しくは 再 審 査 手 続 を 審 判 請 求 に 適 用 される 条 件 から 解 除 する,
又 はその 出 願 を§1.135 に 基 づく 放 棄 から, 又 は 再 審 査 手 続 を§1.550(d) 若 しくは§
1.957(d)に 基 づく 終 結 , 若 しくは§1.957(c)に 基 づく 手 続 続 行 についての 制 限 かる 救 う 作 用
を 有 さない。
(d)(1) (b)の 規 定 に 拘 らず, 補 正 は,その 手 続 に 係 属 している 他 のクレームがある 場 合 に,
取 消 がそのクレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼさないという 条 件 の 下 で,クレームを 取 り 消 すもの
を 除 き,§1.953 に 基 づく 審 判 請 求 権 通 知 の 後 , 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 してはすることが
303

できない。ただし,§1.953 に 規 定 されている 場 合 , 又 は 本 巻 §41.77 によって 許 容 されてい
る 場 合 は,この 限 りでない。
(2) (b)の 規 定 に 拘 らず, 補 正 であって,§1.510 に 基 づいて 提 起 され 査 定 系 再 審 査 に 関 する
最 終 拒 絶 若 しくはそれ 以 外 の 最 終 処 分 (§1.113), 又 は§1.913 に 基 づいて 提 起 され 当 事 者 系
再 審 査 に 関 する 手 続 を 終 結 させる 処 分 (§1.949)の 後 にされるものは, 取 消 がその 手 続 に 係 属
している 他 のクレームがある 場 合 に,そのクレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼすときは,クレーム
を 取 り 消 すことができない。ただし,§1.981 に 規 定 されている 場 合 , 又 は 本 巻 §41.77(b)(1)
によって 許 容 されている 場 合 は,この 限 りでない。
(e) 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 であって, 出 願 若 しくは§1.510 に 基 づいて 提 出 された 査 定 系
再 審 査 に 関 する 最 終 拒 絶 又 はその 他 の 最 終 処 分 (§1.113), 又 は§1.913 に 基 づいて 提 起 され
た 当 事 者 系 再 審 査 に 関 する 手 続 終 結 指 令 (§1.949)の 後 ,ただし, 審 判 請 求 ( 本 巻 §41.31 又
は 41.61)の 提 出 と 同 日 又 はそれより 前 に 提 出 されたものは,その 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が
必 要 であり,かつ,それより 前 には 提 出 されなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたと
きは, 容 認 を 受 けることができる。
(f) (e)の 規 定 に 拘 らず,§1.953 に 基 づく 審 判 請 求 権 通 知 の 後 では, 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に
関 して 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 を 作 成 することができない。ただし,§1.981 に 規 定 されて
いる 場 合 , 又 は 本 巻 §41.77(b)(1)によって 許 容 されている 場 合 は,この 限 りでない。
(g) 審 判 請 求 に 関 する 決 定 の 後 では, 補 正 , 宣 誓 供 述 書 及 び 他 の 証 拠 は,§1.198 及 び 1.981
の 規 定 に 従 っているか, 又 は 本 巻 41.50 に 基 づく 勧 告 を 実 行 する 目 的 に 限 り, 作 成 すること
ができる。
時 期 尚 早 でない 最 終 拒 絶 が 出 願 に 一 旦 登 録 された 上 は, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 以 後 の 手
続 を 無 制 限 にする 権 利 を 最 早 有 さない。これは, 補 正 又 は 意 見 書 が 以 後 検 討 されないことを
意 味 しない。 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にする 又 は 審 判 請 求 のためにより 良 い 方 式 にする 補 正 は,
登 録 することができる。 更 に, 補 正 であって, 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 日
以 前 に 提 出 され, 様 式 に 関 する 異 論 又 は 要 求 を 遵 守 しているものは, 最 終 拒 絶 後 , 特 許 規 則
1.116(b)に 従 って 許 容 されるべきである。 審 判 請 求 書 提 出 日 後 に 提 出 される 補 正 は,それが
特 許 規 則 41.33 を 遵 守 している 場 合 は, 登 録 を 受 けることができる。MPEP§1206 参 照 。 通 常
は, 最 終 指 令 後 に 提 出 される 補 正 は, 審 査 官 によって 承 認 される 場 合 を 除 き, 登 録 されない。
次 の 項 目 を 参 照 のこと。MPEP§706.07,§714.13 及 び§1206。
宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 であって, 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 と 同 日 又 はそ
れより 前 に 提 出 されたものは,その 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ,それより
前 に 特 許 規 則 1.116(e)を 遵 守 して 提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示
されたときは, 容 認 を 受 けることができる。 審 判 請 求 後 に 提 出 される 宣 誓 供 述 書 その 他 に 関
する 情 報 については, 特 許 規 則 41.33 及 び MPEP§1206 を 参 照 のこと。
審 査 官 に 対 する 出 願 手 続 は, 通 常 , 最 終 庁 指 令 をもって 終 結 する。ただし, 状 況 が 許 す 場 合
は, 当 該 終 結 後 に,1 度 の 直 接 面 談 が 認 められる。このように, 終 結 後 の 直 接 面 談 を 求 める
出 願 人 による 請 求 は 1 度 に 限 り 認 るべきであるが,ただし 例 外 的 な 状 況 で,2 度 目 の 直 接 面
談 が 出 願 を 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にするために 実 質 的 に 役 立 つと 審 査 官 が 判 断 する 場 合 は, 審
査 官 が 主 導 して 2 度 目 の 直 接 面 談 をする。
最 終 拒 絶 後 の 特 許 出 願 手 続 において 当 面 する 困 難 の 多 くは, 出 願 人 が, 出 願 時 又 は 第 1 回 目
の 返 答 以 前 に, 各 自 でクレームを, 権 利 を 有 すると 考 える 最 も 広 範 なものから, 当 該 人 が 許
304

容 する 最 も 詳 細 なクレームまで 多 様 に 含 めておく 場 合 は, 軽 減 される。
714.13 最 終 拒 絶 又 は 処 分 の 後 の 補 正 ,その 手 続 [R-5]
I. 最 終 拒 絶 - 返 答 期 間
出 願 人 が,3 月 の 短 縮 法 定 返 答 期 間 を 定 めた 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 第 1 回 目 の
返 答 をし, 特 許 商 標 庁 が 3 月 の 短 縮 法 定 返 答 期 間 の 終 了 後 に 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 場 合 は,
延 長 手 数 料 の 決 定 の 際 に 基 にする 返 答 期 限 は, 出 願 の 状 態 を 通 知 する 勧 告 的 指 令 が 特 許 商 標
庁 から 出 願 人 に 郵 送 される 日 であるが, 如 何 なる 事 情 でも,この 期 限 は,この 最 終 拒 絶 の 日
付 から 6 月 を 超 えて 延 長 できない。この 手 続 は, 最 終 拒 絶 に 対 する 第 1 回 目 の 返 答 にのみ 適
用 される。 審 査 官 は 次 の 文 言 を, 各 最 終 拒 絶 に 含 めなければならない。
「 本 最 終 庁 指 令 に 対 する 短 縮 法 定 返 答 期 間 は,この 指 令 の 日 付 から 3 月 で 満 了 することを 定
める。 第 1 回 目 の 返 答 が 本 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 後 の 2 月 以 内 になされ, 特 許 商 標 庁 の 勧
告 的 指 令 が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 の 終 了 後 に 郵 送 される 場 合 は, 勧 告 的 指 令 が 郵 送 される 日 に
短 縮 法 定 期 間 が 満 了 し, 特 許 規 則 1.136(a)にいう 延 長 手 数 料 は, 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計
算 される。 如 何 なる 事 情 でも, 法 定 返 答 期 間 は, 本 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 6 月 を 超 えた 後 に
満 了 することはない。」
前 記 表 現 は, 様 式 文 例 7.39,7.40,7.40.01,7.40.02,7.41,7.41.03,7.42.03 及 び 7.42.09
の 一 部 である。 様 式 文 例 7.39 は,MPEP§706.07 に 掲 載 されている。 様 式 文 例 7.40 及 び 7.40.01
は,MPEP§706.07(a)に 掲 載 されている。 様 式 文 例 7.40.02,7.41,7.41.03 及 び 7.42.09 は,
MPEP§706.07(b)に 掲 載 されている。 様 式 文 例 7.42.03 は MPEP§706.07(g)に 掲 載 されている。
例 えば, 最 終 拒 絶 の 郵 送 日 から 後 の 2 月 以 内 に 出 願 人 が 第 1 回 目 の 返 答 をし, 最 終 拒 絶 の 郵
送 日 から 後 の 3 月 が 終 了 する 前 に 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 場 合 は, 最 終 拒 絶 の 郵 送 日
から 後 の 3 月 が 終 了 したとき 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 する。このような 場 合 の 延 長 手 数 料 は,そ
の 3 月 の 期 間 が 終 了 したときから 起 算 される。しかし, 審 査 官 が,3 月 が 終 了 した 後 に 勧 告
的 指 令 を 郵 送 するときは, 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 日 に 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 し, 延 長
手 数 料 はその 日 から 起 算 される。 第 1 回 目 の 返 答 が 最 終 拒 絶 の 郵 送 日 から 後 の 2 月 以 内 に 提
出 されない 場 合 は, 特 許 規 則 1.136(a)にいう 延 長 手 数 料 は, 最 終 拒 絶 に 定 められた 返 答 期 間
の 満 了 から 起 算 される。
短 縮 法 定 期 間 中 に 返 答 を 提 出 しない 場 合 は, 結 果 として, 特 許 規 則 1.136 にいう 期 間 延 長 を
しない 限 り, 出 願 放 棄 が 生 じる。
II, 登 録 は 権 利 事 項 ではない
出 願 人 は, 権 利 上 の 事 項 として, 最 終 拒 絶 されたクレームを 補 正 し, 最 終 拒 絶 後 に 新 規 クレ
ームを 追 加 し( 特 許 規 則 1.116), 又 は 前 に 取 り 消 されたクレームを 回 復 することができない
ことに 留 意 しなければならない。 補 正 が 単 に,クレームを 取 り 消 す, 審 査 官 からの 提 案 を 取
り 入 れる, 審 判 請 求 の 争 点 事 項 を 削 除 する,その 他 , 審 査 官 によって 軽 微 な 再 検 討 がされる
ことを 請 求 するのみの 場 合 は 例 外 で, 特 許 規 則 1.116(c)にいう 証 明 要 件 を 満 たすことが, 最
終 拒 絶 後 の 全 ての 補 正 において 期 待 される。 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 であって, 最 終 拒 絶 よ
り 後 ,ただし, 審 判 請 求 ( 本 巻 §41.31 又 は 41.61)の 提 出 と 同 日 又 はそれり 前 に 提 出 されたも
のは,その 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ, 特 許 規 則 1.113 を 遵 守 して,それ
より 前 に 提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたときは, 容 認 を 受 け
305

ることができる。 審 判 請 求 後 に 提 出 される 宣 誓 供 述 書 その 他 に 関 する 情 報 については, 特 許
規 則 41.33 及 び MPEP§1206 を 参 照 のこと。
最 終 拒 絶 に 対 して 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 適 切 な 返 答 をしないことは, 結 果 として 放 棄 が 生
じる。 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 は, 次 のものに 限 る。
(A) 特 許 規 則 1.116 の 要 件 を 満 たす 補 正
(B) 審 判 請 求 通 知 ( 及 び 審 判 請 求 手 数 料 ), 又 は
(C) 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 提 出 される 継 続 審 査 請 求 (RCE)であって, 提 出 物 ( 即 ち, 特 許
規 則 1.111 の 返 答 要 件 を 満 たしている 補 正 書 ) 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料
を 伴 っているもの。 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE 実 務 は,1995 年 6 月 8 日 前 にされた 通 常 又
は 植 物 特 許 出 願 , 及 び 意 匠 出 願 には 適 用 されない。
出 願 に 関 する 更 なる 審 査 は,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づ 継
続 手 続 出 願 continued prosecution application(CPA)をすることによって, 獲 得 することが
できる。MPEP§201.06(d) 参 照 。2,003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA 実 務 は, 通 常 及 び
植 物 特 許 出 願 に 適 用 されない。
補 正 であって, 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 される 前 に 提 出 されたものは,
審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 されたとき 以 後 に 登 録 を 受 けることができるが,ただし, 補 正 の 全 体
としての 効 果 が,(A) 審 判 請 求 の 争 点 事 項 を 削 除 すること, 及 び/ 又 は(B) 審 査 官 の 提 案 を 取
り 入 れることにある 場 合 に 限 られる。MPEP§1206 及 び§1211 も 参 照 のこと。
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 最 終 庁 指 令 が 発 出 された 後 に 提 出 された 補 正 が 記 録 されていない 場 合
は, 審 判 請 求 手 数 料 を 決 済 する 権 限 を「 条 件 付 き」で 承 認 されることを 認 めない。 特 許 規 則
1.17(b)に 定 める 審 判 請 求 手 数 料 を 決 済 することが「 条 件 付 き」で 承 認 される 場 合 は, 特 許 規
則 1.17(b)に 定 める 手 数 料 が 無 条 件 に 納 付 されるものとして 取 り 扱 う。
III, 審 査 官 による 指 令
MPEP§706.07(f)も 参 照 のこと。
補 正 案 が, 審 判 請 求 のために 事 件 の 態 様 を 改 善 せず, 若 しくは, 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にしな
い 場 合 は, 法 定 期 間 内 に, 可 能 なときはいつでも, 速 やかにこの 事 実 を 出 願 人 に 伝 達 しなけ
ればならない。 補 正 案 を 記 録 することの 拒 絶 は, 恣 意 的 なものであってはならない。 補 正 案
は,クレームを 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にするものであるか 否 か, 及 び/ 又 は, 審 判 請 求 に 係 る
問 題 を 単 純 化 するものであるか 否 かを 決 定 するために, 十 分 に 検 討 しなければならない。 通
常 , 補 正 の 具 体 的 な 欠 陥 は, 論 じる 必 要 はない。しかしながら, 提 案 された 補 正 が 新 規 事 項
問 題 を 提 起 する 場 合 は, 審 査 官 は, 新 規 事 項 を 構 成 する 主 題 を 特 定 しなければならない。 提
案 された 補 正 が, 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必 要 とする 新 規 問 題 を 提 示 している 場 合 は, 如
何 なる 理 由 で, 提 案 されている 補 正 が 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必 要 とする 新 規 事 項 を 提 起
しているかについて 説 明 を 提 供 しなければならない。 新 規 事 項 が 記 録 されないことの 理 由 が
簡 潔 に 示 されなければならない。 以 下 はその 例 である。
(A) クレームが 提 案 どおり 補 正 された 場 合 も, 最 終 庁 指 令 に 示 す 拒 絶 理 由 の 何 れも 避 けられ
ず, 従 って,この 補 正 は, 本 件 の 状 態 を 許 可 可 能 にしておらず 又 は 審 判 請 求 のために 改 善 し
ていない。
(B) クレームは, 提 案 どおり 補 正 する 場 合 に, 新 規 事 項 の 問 題 が 発 生 する。
(C) 補 正 するクレームが 新 たな 問 題 を 提 示 しており, 更 なる 検 討 又 は 調 査 を 必 要 とする。
306

(D) 補 正 は, 最 終 拒 絶 されたクレームを 取 り 消 すことなく 追 加 クレームを 提 示 するので, 出
願 の 状 態 を 審 判 請 求 のために 改 善 するものとみなされない。Ex parte Wirt 事 件 (1905C.D.247,
官 報 (O.G.) 第 117-599 号 (Comm’r Pat.1905)) 参 照 。
審 査 官 は, 記 録 上 にある 又 は 補 正 案 の 中 にある 各 々のクレームの 状 態 , 及 び, 審 判 請 求 が 別
の 書 類 でなされた 場 合 に, 何 れのクレーム 補 正 案 を 審 判 請 求 時 の 記 録 対 象 とするか 表 示 しな
ければならない。 当 該 補 正 が 審 判 請 求 の 目 的 で 記 録 される 場 合 はいつでも, 審 査 官 は, 審 判
請 求 の 対 象 とされる 指 令 に 記 載 された 個 々の 拒 絶 理 由 の 内 何 れが( 例 えば, 最 終 拒 絶 ), 新 た
な 又 は 補 正 されたクレームを 拒 絶 するために 適 用 されるかを 勧 告 的 指 令 に 表 示 しなければな
らない。
補 正 のみを 含 む 別 の 書 類 が 提 出 された 場 合 に, 当 該 補 正 の 若 干 部 分 が,いくつかのクレーム
の 方 式 を 審 判 請 求 のために 改 善 するものである 場 合 , 又 は, 方 式 拒 絶 理 由 若 しくは 方 式 要 件
を 満 たすものとして 受 理 できる 場 合 は, 出 願 人 に 通 知 しなければならない。 同 様 に,いくつ
かのクレームに 対 して 提 案 された 補 正 が,それらを 許 可 可 能 にする 場 合 は, 出 願 人 にその 旨
伝 達 しなければならない。これは, 補 正 されたクレームと 整 合 性 が 取 れた 準 備 書 面 が 確 実 に
提 出 されるために 役 立 つ。 最 終 拒 絶 がされている 旨 及 び 法 定 期 間 が 最 終 拒 絶 の 日 から 起 算 さ
れる 旨 の 陳 述 書 を 発 出 することも 適 切 である。
審 判 請 求 趣 意 書 提 出 前 の 勧 告 的 指 令 の 様 式 PTOL-303 は, 出 願 人 から 最 終 拒 絶 後 になされた 返
答 が 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 に 先 立 つものであり,かつ, 出 願 を 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にしない
ものである 場 合 に,この 返 答 の 受 領 確 認 書 を 発 行 するときに 使 用 する。この 様 式 は,クレー
ムに 対 する 補 正 案 の 処 理 内 容 , 及 び, 意 見 書 , 又 は, 宣 誓 供 述 書 には 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態
にする 効 果 がないこと 又 は 電 話 による 通 話 で 些 少 な 問 題 を 解 消 しても 許 可 できる 状 態 になら
ないと 思 われることを, 出 願 人 に 勧 告 する 目 的 で 考 案 された。
最 終 拒 絶 の 後 に 適 時 に 提 出 された 補 正 は,この 補 正 が, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 又 は 審 判 請 求
のために 態 様 を 改 善 するか 否 かを 決 定 するために, 直 ちに 検 討 しなければならない。 審 査 官
は, 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 対 する 返 答 を, 審 査 官 がその 補 正 を 受 領 した 時 から 10 暦 日 以 内 に 提
出 することが 前 提 となっている。 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 対 する 返 答 は, 特 許 商 標 庁 が 補 正 を 受
領 した 日 から 後 の 30 日 以 内 に 郵 送 しなければならない。 最 終 拒 絶 の 前 後 ともに, 出 願 が 許 可
可 能 な 状 態 になる 場 合 はすべて,クレームの 特 許 付 与 可 能 性 を 許 可 可 能 性 通 知 様 式 PTOL-37
をもって 出 願 人 に 速 やかに 通 知 しなければならない。 許 可 可 能 通 知 の 処 理 における 遅 延 が 予
想 され( 例 えば, 審 査 官 による 広 範 囲 の 補 正 が 登 録 されなければならない),かつ, 返 答 のた
めの 法 定 短 縮 期 間 の 終 了 が 間 近 である 場 合 は, 審 査 官 は 面 談 をすることによって, 出 願 人 に
対 し, 出 願 が 可 能 な 状 態 になっていること 通 告 し,また, 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 PTOL-413 を 郵
送 しなければならない。 出 願 人 へ 速 やかに 通 知 することは, 不 要 な 審 判 請 求 を 回 避 し,かつ,
放 棄 決 定 に 対 する 防 止 策 としての 役 割 を 担 う 理 由 から 重 要 である。 返 答 期 間 満 了 前 に 郵 送 す
るよう 尽 力 しなければならない。
返 答 期 間 内 に 審 判 請 求 がされず,また, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にする 又 は 部 分 的 に 記 録 でき
る 補 正 が 提 出 されていない(MPEP§714.20) 場 合 は, 出 願 放 棄 の 状 態 になる。
尚 , 特 許 規 則 1.181(f)で, 特 許 規 則 1.181 にいう 申 請 は 出 願 に 対 して 経 過 中 である 庁 指 令 に
対 する 返 答 期 間 を 停 止 するものではないと 定 めている。 審 判 請 求 及 び 審 判 請 求 後 の 手 続 につ
いては MPEP§1207 を 参 照 のこと。 特 許 規 則 1.131 及 び 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述
書 又 は 宣 言 書 に 関 する 最 終 拒 絶 後 の 実 務 については,MPEP§715.09 及 び§716 を 参 照 のこと。
307

様 式 文 例 7.169 は, 出 願 人 に 対 し 勧 告 的 指 令 によって, 提 案 された 補 正 は 審 判 請 求 のときに
登 録 されること, 及 び 新 規 の 又 は 補 正 されたクレームが 拒 絶 されることになる 理 由 を 通 告 す
るために 使 用 することができる。
7.169 勧 告 的 指 令 ,クレームの 拒 絶 案 , 審 判 請 求 前
審 判 請 求 の 目 的 で, 提 案 された 補 正 は 登 録 され,また, 下 にその 詳 細 を 記 す, 提 案 される 拒
絶 は 審 査 官 の 答 弁 に 含 まれる。 完 全 であるためには, 当 該 拒 絶 は, 審 判 請 求 のときに, 趣 意
書 によって 対 処 されなければならない。
審 判 請 求 の 目 的 で 補 正 が 登 録 されたとき:
クレーム[1]は 拒 絶 されるが,その 理 由 は[2]に 記 載 されており,それは[3]に 郵 送 された 最
終 庁 指 令 にあるものである。
審 査 官 ノート:
1. [1]に, 同 一 の 拒 絶 理 由 が 適 用 される 新 規 又 は 補 正 されたクレームをすべて 表 示 する。
2. [2]には, 段 落 番 号 若 しくは, 審 判 請 求 時 にクレームが 拒 絶 されるときに 依 拠 する 最 終 庁
指 令 に 記 載 された 拒 絶 陳 述 の 何 れも 参 照 のことによって, 拒 絶 理 由 を 表 示 する( 例 えば,B を
踏 まえて A に 依 拠 した 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 )。
3. 同 一 の 拒 絶 理 由 が 適 用 されるクレームは 纏 めて,この 様 式 文 例 を 繰 り 返 して 記 す。
4. この 様 式 文 例 は, 勧 告 的 指 令 様 式 ,PTOL-303( 改 訂 ,9-04 又 はその 後 のもの)の 第 7 項 が,
この 提 案 されている 補 正 は 審 判 請 求 のときに 登 録 されることを 示 すために, 照 合 欄 に 印 が 付
されている 場 合 に, 使 用 のこと。
IV. 書 類 の 手 渡
技 術 センター Technology Centers (TCs)に 手 運 びされる 書 類 は, 次 の 場 所 にある 顧 客 窓 口 に
対 してのみ 引 渡 すことができる。
U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314
2003 年 12 月 1 日 からの 施 行 として, 特 許 担 当 長 官 (Commissioner of Patents)に 対 して 報 告
する 組 織 ( 例 えば,TCs, 特 許 公 開 局 及 び 請 願 局 )に 対 する, 特 許 出 願 関 連 の 公 式 通 信 であっ
て, 手 運 びされる( 又 は, 他 の 引 渡 サービス, 例 えば,FedEx,UPS その 他 によって 引 渡 され
る)ものの 全 ては, 少 数 の 例 外 を 除 いて, 顧 客 窓 口 に 引 渡 されなければならない。MPEP§502
参 照 。 終 拒 絶 ( 特 許 規 則 1.116) 後 の 手 運 び 補 正 書 その 他 の 返 答 書 は, 最 早 TCs では 受 け 付 け
られない。そのような 最 終 後 ・ 通 信 を TCs( 又 は, 今 では 許 可 されていない 場 所 )に 引 渡 そう
とする 運 送 人 は,その 先 を 顧 客 窓 口 に 代 えるよう 指 示 される。 特 許 出 願 関 連 コンパクトディ
スク(CDs)その 他 の 非 紙 提 出 物 であって, 手 運 びされるものは 顧 客 窓 口 に 引 渡 されなければ
ならない。
V, 最 終 拒 絶 後 , 補 正 その 他 返 答 手 続 の 迅 速 化 処 理 ( 特 許 規 則 1.116)
特 許 規 則 1.116 に 基 づく 補 正 その 他 返 答 手 続 の 時 宜 を 改 善 し,それによって,より 良 いサー
308

ビスを 公 衆 に 提 供 するために 努 力 する 中 で, 手 続 の 迅 速 化 処 理 が 確 立 されたが,これは, 公
衆 が, 特 許 規 則 1.116 に 基 づいた 最 終 拒 絶 後 に 補 正 その 他 返 答 を 提 出 する 際 に 利 用 すること
ができる。 出 願 人 が, 迅 速 化 処 理 を 利 用 するためには, 特 許 規 則 1.116 に 基 づいた 補 正 その
他 の 返 答 は, 補 正 その 他 書 類 の 右 上 部 に「 特 許 規 則 1.116 の 返 答 (- 迅 速 化 処 理 - 技 術 センタ
ー(ここに 技 術 センター 番 号 を 記 入 する))(“Reply under 37CFR 1.116-Expedited Procedure
-Technology center )」と 印 を 付 けなければならず, 封 筒 は,「Box AF」と, 左 下 部 に 印 を
付 けなければならない。この 印 は, 明 色 のフェルトペンで 記 さなければならない。 返 答 を 特
許 商 標 庁 に 郵 送 する 場 合 は, 特 許 規 則 1.116 にいう 返 答 のみを 封 筒 に 入 れるようにして,
「Mail Stop AF, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, 22313-1450」に
郵 送 するものとする。 返 答 は, 前 記 のように, 封 筒 で「Mail Stop AF」まで 郵 送 する 代 わり
に, 上 記 宛 先 にある 顧 客 窓 口 に 手 運 びすることができる。 封 筒 の 外 側 に,「 特 許 規 則 1.116
にいう 返 答 - 迅 速 化 処 理 - 技 術 センター(ここに 技 術 センター 番 号 を 記 入 する)」と 記 さなけ
ればならない。
合 衆 国 特 許 商 標 庁 が, 適 切 に「Mail Stop AF」と 印 が 付 けられた 封 筒 を 合 衆 国 郵 政 公 社 から
受 領 したときは,この 封 書 を,メールセンターによって 優 先 的 に 処 理 し,また, 非 イメージ・
ファイル・ラッパー 出 願 に 関 しては, 速 やかに 審 査 する 技 術 センターに 発 送 する。 手 数 料 を,
請 求 又 はその 他 の 処 理 をしなければならない 場 合 は, 経 理 局 経 由 とする。IFW 出 願 の 処 理 に
関 しては,IFW マニュアル 参 照 。 技 術 センターが 返 答 を 受 領 した 際 は, 指 定 された 技 術 支 援
職 員 が 速 やかに 手 続 をとり, 指 令 の 発 出 を 求 めて, 特 許 主 任 審 査 官 経 由 で, 審 査 官 に 回 付 す
る。 主 任 審 査 官 は, 審 査 官 が 返 答 に 対 して 速 やかに 指 令 を 発 出 することを 確 実 にする 責 任 を
有 する。 出 願 を 担 当 する 審 査 官 が, 不 在 であり,また, 長 期 に 亘 り 不 在 になる 予 定 の 場 合 は,
主 任 審 査 官 は, 下 記 の 特 許 商 標 庁 の 目 標 を 遵 守 するために 出 願 に 対 する 指 令 を 速 やか 発 出 す
ることを 確 実 にする。 審 査 官 が 返 答 の 検 討 を 一 旦 終 えた 上 は,この 手 続 で 提 出 された 返 答 の
処 理 を 迅 速 化 するために 指 定 された 技 術 支 援 職 員 又 は 他 の 特 許 庁 職 員 が, 速 やかに, 審 査 官
指 令 を 作 成 して 郵 送 する。 技 術 センター 管 理 職 員 , 例 えば, 主 任 特 許 審 査 官 , 出 願 主 任 審 査
官 , 及 び 技 術 センターの 長 官 は,この 処 理 の 下 で 提 出 された 返 答 に 対 して 速 やかに 指 令 発 出
を 手 続 し 郵 送 することを 確 実 にする 責 任 がある。 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 目 標 は, 合 衆 特 許 商 標
庁 が 補 正 又 は 返 答 を 受 領 した 日 から 1 月 以 内 に, 返 答 に 対 する 庁 指 令 を 郵 送 することである。
出 願 人 には, 特 許 規 則 1.116 にいう 返 答 の 特 許 商 標 庁 による 処 理 を 促 進 するためにこの 迅 速
化 処 理 を 利 用 することを 督 励 する。 出 願 人 がこの 処 理 を 封 筒 及 び 同 封 書 類 に 適 切 に 印 を 付 け
て 利 用 しない 場 合 は,そこから 受 けられる 利 益 が 享 受 できない。 面 談 が 遅 延 する, 出 願 人 が
更 に 返 答 することを 要 望 する, 又 は 返 答 に 対 して 決 定 を 要 し 及 び 指 令 発 出 を 遅 延 させる 申 請
をする 等 , 出 願 人 の 行 為 が 原 因 で 遅 滞 が 生 じる 出 願 においては,この 処 理 によって 目 標 を 達
成 することが 期 待 できない。 出 願 において,この 処 理 がされる 返 答 が 提 出 され,ここにいう
期 間 内 に, 更 には, 通 常 の 郵 送 期 間 内 に, 審 査 官 から 指 令 が 受 領 されなかったときに, 当 該
技 術 センターの 技 術 単 位 の 主 任 審 査 官 へ 電 話 照 会 することは, 主 任 審 査 官 が 遅 滞 の 原 因 を 判
断 できるようにするために 適 切 である。 主 任 審 査 官 が 不 在 であるか 又 は 満 足 のゆく 返 答 が 得
られない 場 合 は, 技 術 センターの 長 官 へ 連 絡 しなければならない。
714.14 全 てのクレームが 許 可 された 後 の 補 正 [R-3]
Ex parte Quayle, 25 USPQ 74; 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)に 基 づい
309

て, 出 願 中 にある 全 てのクレームが 許 可 された 後 は, 未 決 の 方 式 拒 絶 理 由 が 存 在 するために
手 続 を 完 全 に 終 結 させることが 阻 まれているときでも, 実 体 に 関 する 出 願 手 続 は 終 結 する。
実 体 に 触 れる 補 正 は, 最 終 拒 絶 後 の 補 正 と 同 様 の 態 様 で 取 り 扱 うが, 方 式 事 項 に 係 るものに
対 する 手 続 は 続 行 する。MPEP§714.12 及 び§714.13 を 参 照 の。
部 分 的 に 記 録 された 補 正 については MPEP§714.20 を 参 照 のこと。
追 加 手 数 料 要 件 については MPEP§607 を 参 照 のこと。
非 遵 守 の 補 正 については MPEP714 を 参 照 のこと。
クエイル 指 令 (Ex parte Quale action)を 発 出 するには 様 式 文 例 7.51 を 記 載 する。
7.51 クエイル 指 令
この 出 願 は, 次 の 方 式 事 項 を 除 き, 特 許 付 与 可 能 な 状 態 である。[1]。
実 体 に 関 する 手 続 は,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)
に 基 づく 実 務 に 従 って 終 結 する。
この 指 令 に 対 する 短 縮 法 定 返 答 期 間 は, 本 状 の 郵 送 日 から 2 月 で 満 了 することを 定 める。
審 査 官 ノート:
[1]に, 訂 正 しなければならない 方 式 事 項 を 説 明 する。
714.15 許 可 通 知 郵 送 後 に 技 術 センターで 受 領 された 補 正 [R-3]
補 正 は, 特 許 付 与 前 に 出 願 人 が 作 成 したものであっても, 許 可 通 知 が 郵 送 された 後 になって
特 許 商 標 庁 に 届 く 場 合 は, 当 該 補 正 は, 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 補 正 の 立 場 を
有 する。その 登 録 は 恩 恵 事 項 である。 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 補 正 の 詳 述 は,
MPEP§714.16 から§714.16(e)までを 参 照 のこと。
補 正 書 が, 許 可 通 知 の 郵 送 前 に 特 許 商 標 庁 に 提 出 されるが, 審 査 官 が 受 領 するのが 許 可 通 知
の 郵 送 後 である 場 合 は,その 補 正 書 もまた, 登 録 の 承 認 を 得 ることができない。その 補 正 書
が, 処 分 が 停 止 されていないときに 提 出 された 補 充 的 解 答 書 である 場 合 は, 当 該 補 正 書 は 登
録 を 承 認 されないが,その 理 由 は, 補 充 的 返 答 は 権 利 事 項 としては 登 録 されないことにある。
特 許 規 則 1.111 及 び MPEP§714.03(a) 参 照 。 補 正 が 予 備 的 補 正 である 場 合 は, 当 該 補 正 は 特
許 規 則 1.115(b)に 基 づいて 不 承 認 とすることができる。 補 正 が 登 録 を 承 認 された 場 合 は, 審
査 官 はその 補 正 を 登 録 し, 補 充 的 許 可 通 知 を 提 供 するか, 又 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げ,
庁 指 令 を 提 供 する。
許 可 通 知 の 直 前 の 庁 指 令 により, 即 ち, 全 てのクレームの 特 許 性 が 表 示 されていること, 又
は,クレームの 一 部 が 許 可 されて 残 りが 最 終 拒 絶 されていることにより, 以 後 , 出 願 への 補
正 を 受 けない 場 合 は, 手 続 を 再 開 させる 内 容 の 補 正 をする 目 的 で, 出 願 を 特 許 発 行 から 取 り
下 げることはできない。
クレームのすべてが 許 可 される 旨 が 出 願 人 に 通 知 された 後 に, 引 き 続 き 出 願 の 実 体 事 項 を 手
続 することは, 恩 恵 であり, 権 利 ではない。Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11, 453
O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)。
714.16 許 可 通 知 後 の 補 正 , 特 許 規 則 1.312 [R-3]
特 許 規 則 1.312 特 許 付 与 後 の 補 正
出 願 に 対 する 許 可 通 知 後 の 補 正 は, 権 利 としてすることはできない。 本 条 に 基 づく 補 正 は,
310

発 行 手 数 料 の 納 付 前 か 又 は 当 該 納 付 時 にしなければならず,また 特 許 商 標 庁 長 官 の 承 認 を 得
た 勧 告 が 主 任 審 査 官 から 与 えられるときは, 出 願 の 特 許 発 行 を 取 り 下 げずにすることができ
る。 特 許 付 与 後 の 出 願 人 による 出 願 の 補 正 には, 特 許 規 則 1.312 の 指 針 がある。 出 願 のこの
補 正 は, 更 に, 広 く 出 願 ファイル 記 録 の 変 更 にも 及 ぶ。 従 って, 次 の 事 項 が, 特 許 規 則 1.312
の 規 定 を 満 たさなければならない 特 許 付 与 後 の「 補 正 」の 例 である。
(A) 明 細 書 に 対 する 補 正
(B) 図 面 における 変 更
(C) クレームに 対 する 補 正
(D) 発 明 者 における 変 更
(E) 先 行 技 術 に 関 する 提 出 物
(F) 発 明 者 名 のスペルを 訂 正 するための 申 請
(G) 発 明 者 名 の 順 序 等 を 変 更 するための 申 請
最 後 に, 指 摘 しておくことは, 特 許 規 則 1.312 基 づく 補 正 は 発 行 手 数 料 の 納 付 日 以 前 に 提 出
されなければならないということであるが,ただし, 補 正 が 特 許 公 開 局 (office)によって 要
求 されるときは,この 限 りでない,MPEP§714.16(d),サブセクション III 参 照 。 特 許 規 則
1.312 に 基 づく 補 正 は, 特 許 規 則 1.121 の 規 定 を 遵 守 しなければならない。 補 正 が 特 許 規 則
1.121 の 下 で 不 遵 守 であり,かつ,その 補 正 の 登 録 がそれ 以 外 の 点 では 推 奨 されるものであ
る 場 合 は, 審 査 官 はその 補 正 を 登 録 し, 審 査 官 補 正 を 使 用 して, 不 遵 守 ( 例 えば, 間 違 った 地
位 識 別 語 )を 訂 正 することができる。MPEP§714 参 照 。
特 許 規 則 1.312 に 基 づく 勧 告 の 承 認 は 長 官 によって 主 任 審 査 官 に 委 ねられている。
再 発 行 において 提 出 された 補 足 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 例 外 として, 補 足 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書
は, 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 とみなされない。MPEP§603.01 参 照 。 補 足 的 再 発 行 宣 誓 書 又
は 宣 言 書 は, 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 として 取 り 扱 われ,その 理 由 は,これによる 特 許 へ
の 訂 正 が, 明 細 書 又 はクレームに 補 正 が 物 理 的 に 記 録 されない 場 合 でも 特 許 への 補 正 となる
からである。 従 って, 特 許 付 与 後 に 提 出 された 再 発 行 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 が 記 録 されるために
は, 特 許 規 則 1.312 の 要 件 が 再 発 行 を 求 める 出 願 人 によって, 本 条 に 定 める 方 法 で 満 たされ
なければならない。
許 可 通 知 が 郵 送 された 後 は, 出 願 は 技 術 的 に 以 後 , 主 任 審 査 官 の 管 轄 下 にない。ただし, 主
任 審 査 官 は, 審 査 官 補 正 をすることができ(MPEP§1302.04 参 照 ),また, 許 可 通 知 の 後 に 出
願 に 対 して 提 出 された 補 正 であって,その 対 象 が 単 に, 明 細 書 又 は 図 面 における 方 式 事 項 ,
若 しくは,クレームの 方 式 事 項 であり 範 囲 が 変 更 されておらず, 若 しくは, 出 願 からクレー
ムを 取 り 消 す 補 正 であるときは, 事 前 に 特 許 主 任 審 査 官 の 承 認 を 得 ることなく 記 録 する 権 限
を 有 する。
補 正 は,クレームの 範 囲 を 変 更 せずに 方 式 事 項 を 訂 正 するのみでないときは, 主 任 審 査 官 の
承 認 を 要 する。 特 許 性 に 拘 る 方 式 要 件 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼすことが 稀 である 些 細 な 不 備 を 対
象 にした 補 正 の 取 扱 に 関 する 技 術 センターの 方 針 , 即 ち,(A) 開 示 が 適 切 に 明 瞭 であること,
かつ,(B) 現 発 明 が, 強 制 力 を 有 する 契 約 を 有 効 にするような 適 切 な 基 礎 を 作 るために 十 分
に 明 瞭 に 定 義 していることを, 技 術 センターの 長 官 が 定 めている。
特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 の 検 討 は, 権 利 上 としては, 請 求 できない。 出 願 の 手 続 は 事 前 に
とられていなければならず, 従 って, 許 可 通 知 の 時 点 で, 明 細 書 とクレームの 編 集 改 訂 も 含
めて 完 了 していなければならない。ただし, 補 正 の 種 類 が,(A) 適 切 な 開 示 又 は 発 明 を 保 護 す
311

るために 必 要 なものであり,かつ,(B) 特 許 商 標 庁 が 要 する 仕 事 量 を 実 質 的 に 増 やさないも
のであることが 示 されている 場 合 は, 検 討 されることがあり, 適 切 な 場 合 は, 記 録 する 旨 が
主 任 審 査 官 から 勧 告 されることがある。
追 加 又 は 補 正 が 求 められているクレームの 許 可 可 能 な 新 規 性 を 指 摘 することに 関 する 特 許 規
則 1.111(c)の 規 定 (MPEP§714.02)は, 通 常 の 補 正 におけるときと 同 様 に, 特 許 規 則 1.312 に
いう 補 正 においても 適 用 される。 面 談 については,MPEP§713.04 及 び§713.10 を 参 照 のこと。
補 正 が 開 示 に 影 響 し,クレームの 範 囲 に 影 響 し, 又 はクレームを 追 加 するものであるときは,
補 正 に 伴 う 陳 述 は, 十 分 かつ 明 瞭 に, 根 拠 とした 次 の 事 項 を 証 明 しなければならない。
(A) なぜ 補 正 が 必 要 であるか
(B) なぜクレームの 補 正 案 又 は 新 たなクレームが 追 加 で 調 査 又 は 審 査 を 必 要 としないか
(C) なぜクレームが 許 可 可 能 か
(D) なぜクレームが 早 々に 提 出 されなかったか。
I. 継 続 手 続 をするための 手 段 にはならないこと
特 許 規 則 1.312 は, 出 願 が 発 行 手 続 段 階 に 入 った 後 に 出 願 の 継 続 手 続 に 道 を 開 くためのもの
ではない。 記 録 することに 反 対 する 勧 告 内 容 であるときに, 当 該 勧 告 を 裏 付 ける 理 由 を 詳 細
に 陳 述 する 必 要 はない。クレーム 案 が 明 らかに 許 可 できない 旨 の 陳 述 及 びその 簡 潔 な 理 由 が
通 常 は 適 切 である。 適 切 な 場 合 は, 次 の 理 由 の 1 が 十 分 であるとみなされる。
(A) 追 加 調 査 を 要 する
(B) 記 録 を 軽 度 に 再 検 討 する 以 上 のことを 要 する
(C) 補 正 によって, 特 許 商 標 庁 の 業 務 が 実 質 的 に 増 えることになる, 例 えば, 明 細 書 又 はク
レームの 中 で 確 認 するべき 編 集 上 の 変 更 箇 所 が 多 過 ぎることである。
特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 によって 追 加 されたクレームが,すべて 従 属 クレーム 方 式 になっ
ている 場 合 は, 新 規 事 項 , 開 示 の 十 分 さ, 又 はクレームの 不 当 な 多 さの 疑 義 が 生 じる 可 能 性
があるとしても, 不 記 録 とする 一 般 的 な 理 由 には, 適 用 性 が 薄 いものがある。
追 加 手 数 料 の 要 件 については,MPEP§607 及 び§714.16(c)を 参 照 のこと。
II. 発 行 手 数 料 納 付 後 に 提 出 される 補 正
発 行 手 数 料 を 納 付 した 日 の 後 に 補 正 を 提 出 してはならない。
13.10 発 行 手 数 料 納 付 後 に 提 出 された 補 正 , 記 録 されない
[1] 付 けに 提 出 された 出 願 人 の 補 正 は, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 提 出 されたとの 理 由 から
記 録 されない。 特 許 規 則 1.312 は, 発 行 手 数 料 を 納 付 した 日 の 後 に 補 正 を 提 出 することを 認
めていない。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 は, 様 式 PTOL-90 又 は PTO-90C とともに, 使 用 する。
2. [1]に, 補 正 日 を 挿 入 する。
714.16(a) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 書 き 写 された 特 許 クレーム [R-3]
特 許 から 書 き 写 された 又 は 実 質 的 に 書 き 写 された 1 又 は 複 数 のクレームが 含 まれた 補 正 を 許
可 通 知 後 に 受 領 したときにとらなければならない 手 続 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 の
312

こと。
書 き 写 された 特 許 クレームが 記 録 されることは, 権 利 上 の 事 項 ではない。MPEP§714.19 参 照 。
追 加 手 数 料 の 要 件 については,MPEP§607 及 び§714.16(c)を 参 照 。
714.16(b) 特 許 規 則 41.208 に 基 づく 申 立 とともに 提 出 された 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正
[R-3]
特 許 規 則 1.633(c)(2)に 基 づく 申 立 とともに 提 出 された 補 正 が, 特 許 発 行 中 の 出 願 を 対 象 に
している 場 合 は, 申 立 が 認 められない 限 り 補 正 を 記 録 しない。
714.16(c) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 追 加 補 正
特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 が, 先 に 納 付 済 のクレーム 数 を 超 えてクレーム( 全 体 及 び 独 立 )を
加 える 場 合 は, 追 加 手 数 料 を 納 付 しなければない。 要 件 である 手 数 料 の 全 額 納 付 が 伴 われて
いない 限 り, 審 査 官 は 補 正 を 検 討 しない。MPEP§607 及 び 特 許 法 第 41 条 参 照 。
714.16(d) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 取 扱 [R-3]
I. 補 正 であって, 明 細 書 の 開 示 に 影 響 を 及 ぼす,クレームを 追 加 する, 又 は 何 れかのクレ
ームの 範 囲 を 変 更 するもの
特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 は, 第 一 次 特 許 審 査 局 Office of Initial Patent Examination
(OIPE)によって 公 報 課 に 送 付 され, 次 に 公 報 課 が, 非 イメージ・ファイル・ラッパー 出 願 ( 非
IFW)に 関 して,その 補 正 案 , 及 び 図 面 があれば 図 面 を, 出 願 を 許 可 した 技 術 センターに 発 送
する。IFW 出 願 に 関 しては, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 は, 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)セン
トラル・スキャニングに 送 付 されなければならない。OIPE セントラル・スキャニングは,そ
の 補 正 をスキャンする。そのイメージをアップロードした 後 ,OIPE セントラル・スキャニン
グは 特 許 広 報 局 Office of Patent Publication(PUBs)にメッセージする。PUB は,そのメッ
セージを 検 閲 し,そのメッセージを, 出 願 を 許 可 した 技 術 センター(TC)に 発 送 する。TC がそ
の 手 続 を 完 了 したとき,TC は PUBS に, 発 行 処 理 が 再 開 できることをメッセージする。 特 許
規 則 1.312 に 基 づく 補 正 が TC に 直 接 提 出 された 場 合 は,その 書 類 は,OIPE セントラル・ス
キャニングに 発 送 される。
手 渡 しの, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 書 は, 今 では TC で 受 け 付 けられない。 手 渡 し 補 正 書
(PUBS によって 明 示 して 要 求 されるものを 除 く, 下 記 III. 参 照 )は, 次 の 場 所 にある 顧 客 窓 口
に 対 してのみ 引 渡 をすることができる。
U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314
出 願 が 分 類 されているクラス 及 びサブクラスが, 出 願 が 許 可 された 後 に 別 の 技 術 センターに
移 転 している 場 合 は, 補 正 案 ,ファイル, 及 び, 図 面 があるときは 図 面 を 直 接 その 別 の 技 術
センターへ 転 送 し,かつ, 公 報 課 に 連 絡 する。 出 願 を 許 可 した 審 査 官 が 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に
なお 在 職 中 であり,かつ,その 別 の 技 術 センター 内 にいるときは, 当 該 人 は, 補 正 案 の 適 性
について 相 談 に 乗 ることがあり,かつ,その 検 討 に 費 やす 時 間 は 評 価 を 受 けることができる。
313

審 査 官 は 速 やかに 補 正 を 検 討 し,その 左 上 隅 に 赤 インクで「 登 録 せよ-312」,「 登 録 するな」
又 は「 一 部 登 録 せよ」と 書 き 込 むことにより, 登 録 するか 否 かの 勧 告 を 表 示 する。IFW 処 理
に 関 しては, 審 査 官 は 補 正 書 の 最 初 のページをプリントし,その 左 上 隅 に「 登 録 せよ-312」
又 は「 登 録 するな」の 何 れかを 書 き 込 み,また,そのページを 適 切 な 文 書 コードによって IFW
にスキャンさせなければならない。
補 正 は, 有 利 に 検 討 されたときは, 記 録 され,かつ, 規 則 312 通 知 への 返 答 (Response to Rule
312 Communmication)(PTO-271)が 作 成 される。 主 任 審 査 官 が,PTO-271 上 に 押 印 して 署 名 す
ることにより, 自 己 の 勧 告 であることを 示 す。 記 録 されたことを 示 すために, 様 式 文 例 7.85
も 記 載 することができる。
7.85 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 は 登 録 された
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて[1]に 提 出 された 補 正 は, 登 録 された。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 を,クレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼさない, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 ( 主 任 審
査 官 による 署 名 を 得 ることができる), 及 びクレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼす, 特 許 規 則 1.312
に 基 づく 補 正 ( 監 督 特 許 審 査 官 の 署 名 を 必 要 とする)の 両 方 に 対 して 使 用 のこと。MPEP§
714.16 参 照 。
審 査 官 の 勧 告 内 容 が 完 全 に 不 利 なものであるときは, 記 録 しない 理 由 を 述 べる 報 告 書 を, 規
則 312 通 知 に 対 する 返 答 様 式 (PTO-271)にタイプし, 主 任 審 査 官 が 署 名 する。 記 録 しないこと
を 示 すために 様 式 文 例 7.87 も 記 載 することができる。
7.87 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 は 記 録 されない
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて[1] 付 けに 提 出 された 補 正 案 は, 記 録 されない。[2]。
審 査 官 ノート:
記 録 されなかった 理 由 を[2]に 明 示 しなければならない。
「 補 正 が,クレームの 範 囲 を 変 更 する。」, 又 は,
「 補 正 が, 再 発 行 出 願 において 提 出 され, 特 許 規 則 1.175(b)の 補 足 的 再 発 行 宣 誓 書 又 は 宣 言
書 が 一 緒 に 提 出 されていない。」
補 正 を 記 録 するか 否 かに 拘 らず,ファイル, 図 面 , 及 び 郵 送 されなかった 通 知 は, 特 許 主 任
審 査 官 へ 回 付 して 検 討 , 承 認 , 及 び 郵 送 を 依 頼 する。
部 分 的 記 録 については,MPEP§714.16(e)を 参 照 のこと。
技 術 支 援 職 員 が 適 切 な 様 式 を 記 録 した 場 合 に, 特 許 主 任 審 査 官 が 承 認 しない 限 り, 補 正 は 認
められたことにならない。
追 加 手 数 料 要 件 については,MPEP§607 及 び§714.16(c) 参 照 。
II. 明 細 書 に 対 する 方 式 事 項 の 訂 正 ,クレームする 範 囲 を 変 えない 方 式 変 更 , 又 はクレーム
を 取 り 消 すのみである 補 正
そこに, 審 査 官 は, 単 なる 方 式 事 項 に 関 する 補 正 の 承 認 を,「 方 式 事 項 のみ 記 録 (Enter Formal
Matters Only)」と 表 示 する。 当 該 補 正 は, 記 録 する 前 に 監 督 特 許 審 査 官 に 提 出 する 必 要 はな
い。MPEP§714.16 参 照 。 規 則 312 通 知 に 対 する 返 答 様 式 PTO-271(Response to Rule 312
Communication form PTO-271)は, 技 術 センターが, 日 付 印 を 押 してから 郵 送 する。 当 該 補 正
314

の 全 体 又 は 一 部 を 承 認 しない 場 合 は, 監 督 特 許 審 査 官 の 署 名 を 要 する。IFW 処 理 は, 実 質 的
に 同 一 であるが,プリントされる 補 正 書 の 最 初 のページに,「 登 録 せよ」との 審 査 官 の 書 き 込
みが 付 され,また,そのページは 該 当 する 文 書 コードを 付 して IFW にスキャンされる。
III. 特 許 公 開 局 (OFFICE OF PATENT PUBLICATION) によって 要 求 される 補 正 書
特 許 に 関 し, 特 許 付 与 としての 発 行 の 準 備 をする 段 階 において, 特 許 公 開 局 (PUBS)が, 特 許
出 願 の 本 文 又 は 図 面 について, 本 文 の 欠 落 又 は 図 面 と 出 願 書 類 間 の 不 整 合 を 含 め, 誤 りを 発
見 した 場 合 は,PUBS は 明 細 書 又 は 図 面 に 対 する 適 切 な 補 正 を 要 求 することができる。 特 許 規
則 1.312 はしかしながら, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げない, 手 数 料 納 付 後 の 補 正 を 許 可 してい
ない。 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げることなしに, 必 要 となることがあるそのような 補 正 を 受 理
できるようにするために,2004 年 2 月 24 日 からの 実 施 として,PUBS は 特 許 規 則 1.312 の 要
件 を 放 棄 し, 手 数 料 納 付 後 に 提 出 される 補 正 書 を 受 理 する 権 限 を 委 譲 した。 更 に,これらの
補 正 書 は 次 の 場 所 にある PUBS に 手 渡 しすることができる。
Office of Patent Publication
South Tower Building
2900 Crystal Drive, Room 8A24
Arlington, VA 22202
出 願 人 は,PUBS によって 要 求 されるこれらの 補 正 書 を(703) 746-4000 にファクスすることも
できる。
714.16(e) 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 , 一 部 登 録 [R-3]
補 正 はその 一 部 のみを 登 録 することも,その 一 部 のみを 拒 絶 することもできないとする 一 般
規 則 は, 緩 めることができないが,ただし, 特 許 規 則 1.312 に 基 づいて, 補 正 案 に 複 数 のク
レーム 又 はクレームに 対 する 複 数 の 補 正 が 含 まれている 場 合 に,これらの 一 部 が 登 録 可 能 で
あり 及 び 他 の 一 部 が 登 録 可 能 でないばあいにおいて, 出 願 が 紙 面 出 願 であるときは, 受 理 可
能 なクレーム 又 は 補 正 は,その 出 願 に 関 して 登 録 されなければならない。 必 要 な 場 合 は,ク
レームに 新 たな 番 号 を 付 して, 既 に 事 件 に 入 っているクレームとの 通 し 番 号 にするべきであ
る。 拒 絶 されたクレーム 又 は 補 正 は, 補 正 書 の 書 面 において 鉛 筆 で 取 り 消 されなければなら
ない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
その 上 で, 審 査 官 は, 補 正 の 受 理 可 能 な 部 分 を 記 録 することの 勧 告 , 及 び, 残 りの 部 分 を 記
録 しないことの 勧 告 並 びにその 理 由 を 記 載 した 規 則 312 通 知 に 対 する 返 答 様 式 PTO-271 を 提
出 する。 記 録 するクレームは,この 返 答 において 番 号 で 表 示 しなければならない。 出 願 人 に
は, 様 式 文 例 7.86 を 記 載 して 通 知 することができる。
7.86 一 部 記 録 される 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて[1] 付 けに 提 出 された 補 正 は, 一 部 記 録 された。[2]。
審 査 官 ノート:
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて 提 出 された 補 正 に 複 数 の 変 更 が 含 まれており,その 一 部 が 受 理 で
き, 他 が 受 理 できない 場 合 は, 受 理 することができる 変 更 を 記 録 しなければならない。 何 れ
の 変 更 が 記 録 され 何 れがされなかったかの 記 載 を, 適 切 な 説 明 とともに[2]に 続 けなければな
らない。
315

扱 いは, 特 許 規 則 1.312 補 正 の 完 全 な 記 録 に 類 似 する。
追 加 手 数 料 を 要 する 場 合 は,その 全 額 が 補 正 とともに 納 付 されない 限 り, 部 分 的 に 記 録 する
旨 を 勧 告 しない。MPEP§607 及 び§714.16(c)を 参 照 のこと。
714.17 返 答 期 間 が 満 了 した 後 に 提 出 される 補 正 [R-3]
返 答 期 間 内 に 出 願 の 手 続 がとられず,その 後 に 期 間 延 長 申 請 及 び 特 許 規 則 1.136(a)にいう 手
数 料 納 付 が 伴 われずに 補 正 が 提 出 される 場 合 は, 当 該 補 正 は 出 願 書 類 ファイルに 入 れられる
が, 公 式 には 登 録 されない。 技 術 支 援 職 員 は, 補 正 が 期 間 内 に 提 出 されなかったこと 及 び 期
間 延 長 申 請 の 提 出 及 び 適 切 な 手 数 料 の 納 付 が 適 時 にされなかった 場 合 に 出 願 放 棄 となること
を, 即 座 に 出 願 人 に 電 話 及 び 書 状 で 通 知 する。MPEP§711.02 参 照 。
特 許 規 則 1.136(a)の 要 件 の 詳 述 については MPEP§710.02(e) 参 照 。
714.18 補 正 の 登 録 [R-3]
紙 面 書 類 により 補 正 には, 技 術 センター(TC)が 受 領 した 日 を 押 印 する。 技 術 センターが 補 正
を 受 領 した 日 を 証 明 する 印 ( 技 術 センターの 日 付 印 )と 特 許 商 標 庁 が 補 正 を 受 領 した 日 の 印
( 特 許 商 標 庁 の 日 付 印 )の 使 い 分 けを 励 行 することが 重 要 である。 左 側 に 付 される 日 付 けであ
る 後 者 は, 出 願 人 の 補 正 に 関 して 当 該 人 宛 てに 書 状 を 発 出 する 際 に 常 に 引 用 しなければなら
ない。
技 術 支 援 職 員 部 門 が 受 領 した 補 正 はすべて 処 理 し, 願 書 を 添 付 して 特 許 主 任 審 査 官 へ 回 付 し,
監 督 特 許 審 査 官 が 見 直 してから 審 査 官 に 割 り 当 てるようにする。
郵 便 配 達 物 はすべて 注 意 深 く 目 を 通 して, 出 願 人 に 付 与 された 期 間 が 経 過 中 の 最 終 庁 指 令 に
対 して 返 答 しようとする 補 正 は,すべて 選 り 分 けなければならない。 当 該 補 正 は,その 後 24
時 間 以 内 に 処 理 しなければならない。
この 処 理 の 目 的 は, 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 後 の 補 正 案 に 対 する 返 答 を 待 っている 場 合 に, 審 査
官 が 全 ての 出 願 を 統 一 された 方 法 で 迅 速 に 処 理 すること 確 保 することである。これら 全 ての
出 願 は, 特 許 主 任 審 査 官 の 確 認 を 経 ることによって, 当 該 主 任 審 査 官 は, 状 況 から 正 当 な 理
由 がある 場 合 の 優 先 処 理 を 要 することに 気 付 く。 例 えば, 特 許 主 任 審 査 官 は, 各 々の 出 願 を
担 当 する 審 査 官 が 休 暇 を 延 長 していないか,その 他 要 求 された 期 限 内 に 出 願 を 移 動 させるこ
とができないかを 知 ることとなる。(MPEP§714.13 参 照 )。この 種 の 事 例 で, 出 願 が 許 可 され
ないときは, 出 願 人 が, 次 の 手 続 を 適 切 に 検 討 する 時 間 が 十 分 にあるように 特 許 商 標 庁 から
通 信 を 受 領 しなければならない。 従 って,これらの 出 願 は, 審 査 官 から 技 術 支 援 職 員 に 差 し
戻 されたときは, 技 術 支 援 職 員 が, 引 き 続 き 優 先 事 項 として 扱 う。
最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 特 許 規 則 1.121 の 遵 守 についての 評 価 は, 審 査 官 に 委 ねられなけ
ればならず, 補 正 書 を 審 査 官 に 発 送 する 前 に, 技 術 支 援 職 員 によって 処 理 されてはならない。
審 査 官 が, 提 案 されている 補 正 は 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していないと 決 定 した 場 合 は, 審 査
官 はこの 事 実 を 出 願 人 に 通 告 し, 不 遵 守 の 補 正 についての 通 知 を 勧 告 的 指 令 に 添 付 しなけれ
ばならない。MPEP§7.14 参 照 。
補 正 又 は 書 状 は,ファイルに 入 れられ, 出 願 中 の 書 類 として 番 号 が 与 えられ,その 性 質 が 赤
インクでファイル・ラッパー 上 に 裏 書 される。IFW 処 理 に 関 しては, 補 正 は 紙 面 の 場 合 と 同
じく,IFW に 登 録 される。
出 願 に 対 して 複 数 の 補 正 が, 同 日 になされた 場 合 に, 受 領 時 間 又 は 補 正 の 郵 送 時 間 のような
316

特 定 の 順 番 が 推 測 できないときは,その 出 願 を,できる 限 り, 全 ての 書 類 が 1 件 の 書 類 に 纏
められたものとして, 検 討 しなければならない。
補 正 が 記 録 された 後 に, 出 願 に 対 して 指 令 を 発 出 する 準 備 が 整 う。 出 願 は, 審 査 官 に 回 付 さ
れ, 審 査 官 は, 適 切 に 処 理 する 責 任 を 負 う。 審 査 官 は,MPEP§714.05 に 定 めるように, 直 ち
に 補 正 を 査 閲 する。 査 閲 後 , 至 急 の 又 は 特 別 な 指 令 を 発 出 する 必 要 がない 場 合 は, 正 規 の 順
番 で 出 願 の 審 査 を 待 つ。
MPEP§714 を, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していない 補 正 書 の 処 理 に 関 して, 参 照 のこと。
714.19 補 正 一 覧 , 否 認 される 記 録 [R-5]
次 の 種 類 の 補 正 は, 通 常 は, 登 録 が 否 認 される。
(A) 許 可 することができないクレーム, 又 は 新 たな 調 査 を 要 するクレームを 提 示 した 補 正 ,
その 他 , 主 任 審 査 官 との 手 続 が 次 のとおり 終 結 している 場 合 に 出 願 において 新 たな 問 題 を 提
示 する 補 正
(1) 全 てのクレームが 許 可 されていた
(2) 全 てのクレームが 最 終 拒 絶 されていた( 例 外 については,MPEP§714.12,§714.13, 及 び
§714.20(D) 参 照 )
(3) 一 部 のクレームが 許 可 され, 残 りは 最 終 拒 絶 された。MPEP§714.12 から§714.14 まで 参
照 。
(B) 特 許 規 則 1.125 の 規 定 を 満 たさない 代 用 明 細 書 。MPEP§608.01(q) 及 び§714.20 参 照 。
(C) 審 査 官 が 提 案 した 特 許 クレームであって, 定 められた 期 限 又 は 延 長 期 限 までに 提 出 され
なかったもの。ただし, 登 録 が 長 官 によって 許 可 される 場 合 を 除 く。MPEP 第 2000 章 参 照 。
(D) 書 き 写 された 特 許 クレームは, 出 願 が 最 終 拒 絶 され 又 は 審 判 請 求 中 である 場 合 に 拘 らず,
一 般 的 に 受 け 入 れられるが, 一 定 の 状 況 の 下 においては,そのクレームの 登 録 を 否 認 するこ
とができる。MPEP 第 2300 章 参 照 。
(E) 未 署 名 又 は 適 切 に 署 名 されていない 補 正 若 しくは 資 格 停 止 又 は 排 除 されている 弁 護 士 又
は 代 理 人 により 署 名 された 補 正
(F) 法 定 期 間 又 は 定 められた 返 答 期 間 及 びその 延 長 期 間 が 満 了 した 後 に 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に
提 出 された 補 正 。MPEP§714.17 参 照 。
(G) 一 定 の 正 確 性 を 保 って 登 録 することができないように 表 現 されている 補 正 。MPEP§714
サブセクション II.G 参 照 。
(H) クレームの 全 てを 取 り 消 し, 代 用 クレームを 提 示 しない 補 正 。 次 のものを 参 照 のこと。
特 許 規 則 1.115(b)(1),MPEP§711.01 及 び§714.01(e)。
(I) 発 行 の 際 の 若 干 の 例 外 を 除 いて, 最 早 , 審 査 官 の 管 轄 内 にない 出 願 に 対 する 補 正 。ただ
し, 長 官 の 承 認 がある 場 合 を 除 く。MPEP§714.16 参 照 。
(J) 新 規 事 項 を 含 むと 審 査 官 が 決 定 した 図 面 に 対 する 補 正 。これは, 新 規 事 項 の 問 題 が 解 決
されるまで 記 録 しない。ただし, 明 細 書 及 びクレームに 対 する 補 正 の 場 合 は, 新 規 事 項 の 主
張 を 理 由 として 記 録 しないことの 実 務 は 適 用 しない。MPEP§608.04 及 び§706.03(0) 参 照 。
(K) 審 査 官 の 見 解 で, 特 許 規 則 1.3 の 規 定 に 違 反 して 方 式 拒 絶 理 由 となる 表 現 を 含 む 補 正 書
類 。これは, 出 願 人 へ 返 却 することを 依 頼 して 技 術 センターの 長 官 に 提 出 する。MPEP§714.25
及 び§1003 参 照 。その 表 現 が 特 許 規 則 1.3 に 違 反 すると 技 術 センターの 長 官 が 決 定 するとき
は,その 長 官 が 出 願 人 にその 書 類 の 不 登 録 を 通 告 する。
317

(L) 恒 久 インクで 書 かれていない 補 正 。いわゆる「 高 消 去 性 用 紙 」に 記 した 補 正 。MPEP§714.07
参 照 。
(M) 先 の 納 付 済 額 を 超 えた 数 のクレーム( 全 体 及 び 独 立 )を 提 示 する 補 正 であって,クレーム
の 手 数 料 全 額 納 付 又 は, 手 数 料 の 供 託 口 座 から 又 はクレジットカード 払 いで 決 済 することを
請 求 する 権 利 の 授 権 書 を 伴 わないもの。MPEP§509 及 び§607 参 照 。
(N) 選 択 された 発 明 を 対 象 にした 全 てのクレームを 取 り 消 し, 非 選 択 発 明 を 対 象 にしたクレ
ームのみを 提 出 する 補 正 。これは 記 録 してはならない。 当 該 補 正 は, 返 答 していることにな
らない。 出 願 人 には,MPEP§714.03 及 び§714.05 に 指 示 するとおりに 通 知 しなければならな
い。MPEP§821.03 参 照 。
(O) 明 細 書 及 びクレームについての 変 更 を 含 む 補 正 であって, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 してい
ないもの, 例 えば, 差 換 段 落 又 はクレーム 一 覧 を 含 まないもの。MPEP§714 参 照 。
(P) 第 1 回 目 の 庁 指 令 の 作 成 を 不 当 に 妨 げる 予 備 的 補 正 。 予 備 的 補 正 の 記 録 を 拒 絶 する 際 に
検 討 する 要 素 は, 特 許 規 則 1.115(b)に 定 める。MPEP§714.01(e) 参 照 。
(Q) 補 充 的 回 答 は, 権 利 事 項 としては 登 録 されないが,ただし,それが 特 許 規 則 1.103(a) 又
は(c)に 基 づく 停 止 期 間 中 に 提 出 されるときは,この 限 りでない。 特 許 規 則 1.111(a)(2) 及 び
MPEP§714.03(a) 参 照 。
前 記 の 範 疇 に 入 る 補 正 は, 提 出 時 に 審 査 官 は 記 録 することができないが, 出 願 人 がその 後 に
立 証 することによって,その 補 正 が 記 録 されることがある。
714.20 部 分 的 に 登 録 される 補 正 の 一 覧 [R-2]
記 録 を 煩 雑 にしないためには, 補 正 を 部 分 的 に 記 録 するべきでないという 原 則 が 優 先 する。
ときとしては, 文 言 を 厳 密 に 遵 守 することが,それに 違 反 することより 有 害 になることがあ
る。 殊 に, 問 題 となる 補 正 が 返 答 期 限 間 近 に 受 領 された 場 合 である。 従 って:
(A) クレームに 対 する 補 正 又 は 新 たなクレームとして, 補 正 事 項 と 一 緒 に 受 理 できない 代 用
明 細 書 を 提 示 している「 補 正 」は, 全 体 的 に 記 録 を 拒 絶 するよりも, 部 分 的 に 記 録 しなけれ
ばならない。 代 用 明 細 書 は, 記 録 を 拒 絶 し,その 旨 の 印 を 付 し, 残 りの 書 類 は 記 録 しなけれ
ばならない。このように 補 正 した 出 願 は, 順 次 処 理 し, 出 願 人 に, 代 用 明 細 書 を 記 録 しなか
った 旨 通 知 する。
代 用 明 細 書 の 提 出 については, 特 許 規 則 1.125 及 び MPEP§608.01(q)を 参 照 のこと。
代 用 明 細 書 は, 現 行 では, 出 願 人 が 希 望 する 場 合 に 自 主 的 に 提 出 することができる。 適 切 な
代 用 明 細 書 は, 審 査 官 が 請 求 していないときでも, 通 常 は 特 許 商 標 庁 が 受 理 する。しかしな
がら, 許 可 通 知 が 郵 送 された 後 に 提 出 された 代 用 明 細 書 ( 特 許 規 則 1.312)の 登 録 は, 権 利 事
項 ではない。
(B) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 で,その 一 部 を 承 認 し,かつ,その 他 の 部 分 を 承 認 しないも
のは, 承 認 する 部 分 のみを 記 録 する。MPEP§714.16(e) 参 照 。
(C) 補 正 が, 実 体 に 関 する 手 続 が 終 結 した 出 願 に 対 して, 即 ち,クエイル 指 令 を 発 出 した 後
に 提 出 され,その 内 容 が, 指 摘 された 方 式 事 項 の 欠 陥 を 訂 正 し,かつ,1 以 上 のクレームを
追 加 し,そのクレームの 若 干 又 はすべてが 審 査 官 の 見 解 では 許 可 可 能 でない 又 は 更 に 調 査 を
要 するものである 場 合 に,その 補 正 は, 方 式 事 項 についてのみを 記 録 する。 出 願 人 は, 手 続
のこの 時 点 で, 新 規 クレームが 検 討 を 受 ける 権 利 を 有 さない。
(D) 一 部 のみ 認 められた 申 立 と 一 緒 に 提 出 される 補 正 は, 申 立 が 認 められた 範 囲 までのみを
318

記 録 する。
注 記 : 審 査 官 は, 記 録 することになった 部 分 の 左 側 の 余 白 に「 記 録 」と 朱 書 し, 頭 文 字 を 入
れる。イメージ・ファイル・ラッパー 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。
714.21 不 注 意 に 登 録 された 補 正 , 法 的 効 果 なし [R-2]
技 術 支 援 職 員 が, 記 録 するべきものでない 補 正 を 過 失 で 記 録 した 場 合 に, 当 該 記 録 は 法 的 効
果 を 有 さず, 法 的 なものにならない 限 りは, 実 際 に 変 更 がなかった 場 合 と 同 じく 処 理 をする。
承 認 しない 当 該 記 録 を 取 り 消 さない 場 合 は, 補 正 書 類 の 余 白 に「 正 式 には 登 録 されていない」
のように 適 切 に 注 意 書 きをしなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー 処 理 に 関 し
ては,IFW マニュアル 参 照 。
補 正 書 類 は,ファイルに 綴 じておかなければならない 場 合 , 記 録 しないときでも,「 非 公 式 記
録 」の 注 意 書 きとともに, 書 類 番 号 を 付 し, 出 願 書 類 ファイルに 見 出 しを 記 載 しなければな
らない。 登 録 を 否 認 される 書 類 の 例 については, 特 許 規 則 1.3 及 び MPEP§714.25 を 参 照 のこ
と。
714.25 出 願 人 又 は 弁 護 士 の 非 礼 [R-2]
特 許 規 則 1.3 礼 節 を 保 って 行 われる 事 務 処 理
出 願 人 及 び 弁 護 士 又 は 代 理 人 は, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 との 事 務 処 理 を 礼 節 をもってすることを
要 件 とする。この 要 件 に 違 反 して 提 示 される 書 類 は, 長 官 に 提 出 されることになり,また,
登 録 はされない。その 書 類 についての 不 登 録 についての 通 知 が 提 供 される。 審 査 官 その 他 の
職 員 に 対 する 不 服 の 訴 えは, 他 の 書 類 とは 別 の 書 状 で 行 わなければならない。
合 衆 国 特 許 商 標 庁 が 受 領 した 全 ての 書 類 は, 非 礼 な 語 句 が 含 まれていないか 否 かを 十 分 に 判
断 するために, 登 録 する 前 に, 技 術 支 援 職 員 が 簡 単 に 見 直 す。 補 正 における 用 語 又 は 意 見 に
おいて 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 非 礼 がある 場 合 は,その 非 礼 は, 全 面 的 に 無 視 するか, 又 は,そ
の 書 類 を 見 直 すために TC の 所 長 に 提 出 するかの 何 れかでなければならない。MPEP§1003 参
照 。TC の 所 長 が, 意 見 が 特 許 規 則 1.3 の 規 定 に 違 反 していると 決 定 したときは,TC の 所 長 は
出 願 人 にその 書 類 の 不 登 録 についての 通 知 を 送 付 する。
319

715 宣 誓 による 遡 及 - 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-3]
特 許 規 則 1.131 先 行 発 明 についての 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書
(a) 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 のクレームが 拒 絶 されたときには, 拒 絶 されたクレームの 主 題
の 発 明 者 , 再 審 査 中 の 特 許 所 有 者 又 は§1.42,§1.43 又 は§1.47 の 規 定 に 基 づく 資 格 を 有 す
る 者 は, 拒 絶 されたクレームの 主 題 が 当 該 拒 絶 が 依 拠 した 参 照 事 項 又 は 行 為 が 有 効 になった
日 に 先 立 って 発 明 されていたことを 立 証 した 適 切 な 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することができ
る。 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 又 は PCT 第 21 条 (2)に 基 づいた 国 際 公 開 出 願 が 有 効 に
なった 日 は,その 公 開 日 か 又 はそれが 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいた 参 照 事 項 として 有 効 にな
った 日 の 内 何 れか 先 に 到 来 する 日 とする。 先 発 明 は, 合 衆 国 ,NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加 盟 国
以 外 の 国 では 本 条 に 基 づいて 立 証 することができない。 本 条 に 基 づく 先 発 明 は, 合 衆 国 以 外
の NAFTA 加 盟 国 においては 1993 年 12 月 8 日 前 に,また NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 にお
いては 1996 年 1 月 1 日 前 には, 立 証 することができない。 先 発 明 は, 次 の 何 れかに 該 当 する
場 合 は, 本 条 に 基 づいて 立 証 することができない。
(1) 当 該 拒 絶 が, 本 巻 §41.203(a)で 定 義 される 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 をクレームしている 他
の 者 の 有 する 合 衆 国 特 許 又 は 係 属 中 の 若 しくは 特 許 付 与 された 出 願 の 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 で
ある 場 合 。この 場 合 は, 出 願 人 は 本 巻 §41.202 の 規 定 によるインターフェアレンスを 示 唆 す
ることができる, 又 は
(2) 当 該 拒 絶 が 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 に 依 拠 するものである 場 合
(b) 事 実 の 証 明 内 容 が, 参 照 事 項 の 有 効 日 の 前 に 発 明 が 実 施 されていたこと, 又 は 参 照 事 項
の 有 効 日 の 前 に 発 明 が 着 想 され 更 にその 日 より 前 に 発 明 が 実 施 され 又 は 出 願 に 向 けて 十 分 な
努 力 がされていたことを 立 証 する 質 量 を 有 するものである。 図 面 又 は 記 録 の 原 本 又 はその 写
真 写 しは, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 一 部 として 添 付 しなければならず,それらを 欠 くときは
十 分 に 説 明 しなければならない。
特 許 規 則 1.131(a)は, 公 法 第 103-182 号 , 合 衆 国 制 定 法 集 (Stat.) 第 107 巻 2057 頁 (1993 年 )( 北
米 自 由 貿 易 協 定 法 ), 公 法 第 103-465 号 , 合 衆 国 制 定 法 集 (Stat.) 第 108 巻 4809 頁 (1994)(ウ
ルグアイ・ラウンド 協 定 法 ) 及 び 公 法 第 106-113 号 , 合 衆 国 制 定 法 集 (Stat.) 第 113 巻 1501
頁 (1999)( 合 衆 国 発 明 者 保 護 法 )の 各 関 連 規 定 を 施 行 するために 補 正 されている。 修 正 され,
合 衆 国 並 びに NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 における 発 明 の 完 成 日 の 証 明 を 規 定 した 特 許 規 則
1.131(a)に 基 づいて, 出 願 人 は, 北 米 自 由 貿 易 協 定 法 , 公 法 第 103-182 号 第 331 条 の 発 効 日
である 1993 年 12 月 8 日 以 後 の NAFTA 加 盟 国 内 での 完 成 日 を 証 明 することができ,ウルグア
イ・ラウンド 協 定 法 (URAA), 公 法 第 103-465 号 第 531 条 の 発 効 日 である 1996 年 1 月 1 日 以 後
の NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 内 における 完 成 日 を 証 明 することができる。NAFTA 又 は URAA
の 発 効 日 より 前 に 発 生 した 行 為 は, 発 明 の 完 成 を 証 明 するために 依 拠 することができるが,
ただし,NAFTA 加 盟 国 においては 1993 年 12 月 8 日 前 に,NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 にお
いては 1996 年 1 月 1 日 前 に, 発 明 の 完 成 日 を 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 証 明 することはでき
ない。
1996 年 1 月 1 日 より 後 に WTO に 加 盟 した 国 の 場 合 は, 特 許 法 第 104 条 及 び 特 許 規 則 1.131 の
適 用 上 , 同 国 における 発 明 的 行 為 の 証 明 のための 効 力 発 生 日 は, 同 国 が WTO の 加 盟 国 となる
日 である。WTO 加 盟 国 (「W」の 注 記 は,1996 年 1 月 1 日 より 後 に WTO 加 盟 国 となった 国 を 示
す)を 含 む 一 覧 については,MPEP§201.13 参 照 。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 の 有 効 な 出 願 日 より
前 又 は, 先 の 出 願 日 を 有 する 国 内 特 許 の 日 付 より 前 の 印 刷 刊 行 物 又 は 行 為 であって,クレー
320

ムされた 発 明 に 係 る 開 示 の 中 にあるものは, 審 査 官 が, 出 願 中 の 又 は 再 審 査 中 のクレームを
拒 絶 するときに, 基 本 又 は 補 助 参 照 事 項 の 何 れかとして 使 用 することができる。 更 に, 審 査
中 の 出 願 よりも 前 の 有 効 な 先 行 技 術 日 を 有 する 特 許 出 願 公 開 及 び 一 定 の 国 際 出 願 句 お 買 いは,
クレームを 拒 絶 するときに 使 用 することができる。MPEP§706.02(a) 及 び§2136 から§
2136.03 までを 参 照 のこと。
当 該 拒 絶 は, 下 記 の 若 干 の 場 合 は,「 宣 誓 による 遡 及 」として 知 られた, 特 許 規 則 1.131 に 基
づいた 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することによって 克 服 することができる。
取 り 下 げるのは, 拒 絶 であって 参 照 事 項 ではないことに 留 意 すること。
I. 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 することができる 状 況
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 することができる 例 は, 次 の 場 合 である。
(A) 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づき,かつ, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づかない 先 行 技 術 とされた
参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 付 よりも 日 付 を 先 行 させるため。 例 えば,クレームを 拒 絶 するために
引 用 された 特 許 , 公 開 又 は 活 動 の 特 許 法 第 102 条 (a)にいう 先 行 技 術 の 日 付 が, 出 願 人 又 は 特
許 所 有 者 の 有 効 な 出 願 日 に 先 行 すること 1 年 未 満 である 場 合 。 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先
行 技 術 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 である 場 合 は,それが 同 一 の 許 可 可 能
発 明 をクレームしている 場 合 は,その 参 照 事 項 は 先 に 生 じたものとすることができない。
(B) 特 許 法 第 102 条 (e)にいう 先 行 技 術 として 適 格 な 参 照 事 項 が, 出 願 人 の 有 する 有 効 な 出 願
日 より 先 行 し, 特 許 法 第 102 条 (e)にいう 先 行 技 術 日 を 有 し, 及 び, 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 を
示 すが,ただしクレームしていないときに,この 参 照 事 項 よりも 日 付 を 先 行 させる 場 合 。「 特
許 性 を 有 する 発 明 」の 詳 述 については,MPEP§715.05 を 参 照 のこと。 如 何 なる 参 照 事 項 が 特
許 法 第 102 条 (e)にいう 先 行 技 術 として 適 格 であるかの 説 明 については,MPEP§706.02(a) 及
び§2136 から§2136.03 までを 参 照 のこと。
II. 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 適 切 な 状 況
特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 次 の 状 況 では 不 適 切 である。
(A) 参 照 事 項 の 刊 行 日 が, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 の 有 する 有 効 な 出 願 日 よりも 1 年 を 超 えて
先 行 している 場 合 。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 規 則 1.131(a)(2)で 参 照 した 特 許 法 第 102 条 (b)の
「 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 」である。 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(e)に 基 づいて 先 行 技 術 として 適
格 である 参 照 事 項 に 限 り,「 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 」ではない。
(B) 参 照 事 項 としての 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 が, 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 をクレ
ームする 場 合 。「 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 」の 論 議 については MPEP§715.05 及 び MPEP 第 2300
章 も 参 照 のこと。 引 用 特 許 並 びに 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 が 同 一 人 に 所 有 されており, 及 び,
出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームに 定 義 された 発 明 が, 特 許 におけるクレームによ
って 定 義 された 発 明 と 同 一 でなく,ただし, 特 許 性 に 相 違 がない 場 合 は,ターミナルディス
クレーマー 及 び 特 許 規 則 1.130 に 基 づいた 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を, 特 許 法 第 103 条 に 基 づ
いた 拒 絶 を 克 服 するために 使 用 することができる。MPEP§718 参 照 。
(C) 参 照 事 項 が 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 又 はその 法 定 代 理 人 又 は 譲 受 人 にとって, 同 一 の 発 明
を 対 象 にした 外 国 特 許 である 場 合 に,その 参 照 事 項 が, 国 内 出 願 日 に 先 立 って 発 行 されたか,
若 しくは, 国 内 出 願 日 より 12 月 を 越 えて 先 行 した 出 願 に 付 与 された 特 許 に 先 立 って, 発 行 さ
れた 特 許 であるとき。 特 許 法 第 102 条 (d) 参 照 。
321

(D) 出 願 人 の 又 は 特 許 所 有 者 の 親 出 願 の 有 効 出 願 日 , 若 しくは, 国 際 条 約 により 証 明 された
出 願 日 が, 参 照 事 項 の 有 効 日 より 先 行 している 場 合 は, 参 照 事 項 が 使 用 されるべきではなか
ったので, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は 不 要 である。MPEP§201.11 及 び§
201.15 参 照 。
(E) 参 照 事 項 が, 同 一 の 発 明 者 に 付 与 された 先 行 合 衆 国 特 許 であって, 同 一 発 明 をクレーム
する 場 合 。「 二 重 特 許 」が 問 題 になる。
(F) 参 照 事 項 が, 同 時 係 属 していない 同 一 の 当 事 者 に 付 与 された 先 行 合 衆 国 特 許 の 開 示 であ
る 場 合 。 問 題 は, 公 衆 に 対 する 貢 献 である。ただし,In re Gibbs, 437 F.2d 486, 168 USPQ
578 (CCPA 1971)に 留 意 。ここでは, 実 質 的 に, 貢 献 の 原 則 を 排 除 した。
(G) 出 願 人 が, 参 照 事 項 において 依 拠 する 主 題 が 先 行 技 術 である 旨 を 記 録 上 で 明 らかに 認 め
ている 場 合 。この 場 合 ,その 主 題 は 当 該 人 のクレームを 拒 絶 する 根 拠 として 適 用 することが
でき, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 克 服 することができない。In re
Hellsund 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 474 巻 1307 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集
第 1 集 (USPQ) 第 177 巻 170 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1973); In re Garfinkel 事 件 ( 連
邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 437 巻 1000 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第
168 巻 659 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1971); In re Blout 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例
集 第 2 集 (F.2d) 第 333 巻 928 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 142 巻 173 頁 ( 関 税 特 許
上 訴 裁 判 所 (CCPA),1964); In re Lopresti 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 333
巻 932 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 142 巻 177 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1964)。
(H) 依 拠 する 主 題 が, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づいて 先 行 技 術 である 場 合 。
(I) 参 照 事 項 において 依 拠 する 主 題 が, 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいて 先 行 技 術 である 場 合 。
特 許 規 則 1.131 の 意 図 は, 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 とはならず,ただし, 出 願 の 有 効 出 願 日 に
先 行 し,かつ, 出 願 人 の 実 際 の 発 明 日 より 後 の 日 を 有 する 参 照 事 項 又 は 活 動 を 根 拠 とする 拒
絶 を 出 願 人 が 克 服 できるようにすることである。ただし, 依 拠 する 主 題 が, 特 許 法 第 102 条
(g)の 適 用 も 受 ける 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,それを 克 服 するため
に 使 用 することはできない。In re Bass 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 474
巻 1276 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 177 巻 178 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),
1973)。これは, 特 許 法 第 102 条 (g)が 適 用 される 主 題 が, 定 義 上 , 出 願 人 が 発 明 したときよ
り 前 に 利 用 できるようになっていなければならないためである。 対 照 的 に, 特 許 法 第 102 条
(a) 及 び(e)に 基 づく 参 照 事 項 は,その 主 題 が 出 願 人 の 発 明 日 より 前 になされたことが 推 定 と
して 確 立 するのみである。 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 提 出 する 証 拠 によって 反 駁 することが
できるのはこの 推 定 である。
(J) インターフェアレンス 手 続 におけるロスト・カウントに 対 応 する 主 題 が, 特 許 法 第 102
条 (g)に 基 づいた 先 行 技 術 であるか, 若 しくは,インターフェアレンス 禁 反 言 の 原 則 により 出
願 人 に 対 して 阻 却 理 由 となる 何 れかの 場 合 。In re Bandel 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2
集 (F.2d) 第 348 巻 563 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 146 巻 389 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁
判 所 (CCPA),1965); In re Kroekel 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 803 巻 705
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 231 巻 640 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1986)。
In re Deckler 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 977 巻 1449 頁 , 合 衆 国 特 許 審
判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 24 巻 1448 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1992)( 既 判 力 及 び 二 次
的 禁 反 言 の 原 則 に 基 づいて,ロスト・カウントの 主 題 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づいた 自 明 性 拒
322

絶 の 際 に 適 用 可 能 になっていなかったといえども, 出 願 人 は,インターフェアレンス 手 続 で
敗 訴 したクレームから 特 許 性 の 上 で 相 違 がないクレームに 対 しては 権 利 を 有 さなかった)も
参 照 のこと。ただし,In re Zletz 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 893 巻 319
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 13 巻 1320 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1989)
を 参 照 のこと(インターフェアレンス 手 続 の 敗 訴 者 は, 現 在 クレームしている 発 明 がロスト・
カウントの 発 明 と「 実 質 的 に 同 一 でない」ことを 証 明 して, 抵 触 する 出 願 の 有 する 出 願 日 よ
り 先 行 させるために 特 許 規 則 1.131 の 手 続 をすることができる)。インターフェアレンス 手 続
における「ロスト・カウント」が 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいた 先 行 技 術 を 構 成 する 場 合 に 関
する 事 項 は,In re McKellin 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 529 巻 1342 頁 ,
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 188 巻 428 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1976)を 参 照
のこと( 勝 訴 者 の 外 国 優 先 日 に 依 拠 して 敗 れたカウントである 場 合 に,そのカウントは,イン
ターフェアレンス 手 続 の 敗 訴 者 に 対 する 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいた 先 行 技 術 とならない)。
同 様 に,インターフェアレンス 手 続 の 一 方 の 当 事 者 が NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 における 発 明 日
を 立 証 してカウントで 勝 訴 した 場 合 ( 特 許 法 第 104 条 参 照 )は,そのカウントの 主 題 は, 特 許
法 第 102 条 (g)の 法 定 先 行 技 術 に 適 用 されないとしても,インターフェアレンス 禁 反 言 の 原 則
により 他 方 の 当 事 者 に 特 許 されない。MPEP§2138.01 及 び§2138.02 参 照 。
III. 克 服 されるべき 参 照 事 項 の 日 付
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 克 服 される 日 とは, 参 照 事 項 の 有 効 日 ( 即 ち, 参 照 事 項 が 先 行 技 術
として 存 するようになった 日 )である。
A. 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 び 国 際 出 願 公 開
参 照 事 項 としての 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 又 は 国 際 出 願 の WIPO 公 開 の 有 効 日 の 詳 述
については,MPEP§706.02(a),§706.02(f)(1) 及 び§2136 から§236.03 までを 参 照 のこと。
合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 , 及 び 国 際 出 願 の WIPO 公 開 は, 全 ての 特 許 出 願 及 び 再 審 査
下 にある 特 許 に 対 し, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 として 利 用 することができる。
参 照 事 項 として 使 用 される 場 合 の 国 内 特 許 の 有 効 出 願 日 は,その 特 許 出 願 が, 審 査 中 に 特 許
法 第 119 条 (a)にいう 権 利 を 有 することが 可 能 になった 外 国 特 許 出 願 日 ではない。In re
Hilmer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 359 巻 859 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1
集 (USPQ) 第 149 巻 480 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966)。 従 って, 特 許 規 則 1.131 に 基
づいて 克 服 しなければならない 日 は, 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 であり, 外 国 優 先 日 ではない。 合
衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 であって, 参 照 事 項 になっているものが, 先 願 の 利 益 を 主
張 する 権 利 を 有 するときは,その 有 効 出 願 日 は 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 決 定 される。
MPEP§706.02(a),§706.02(f)(1), 及 び§2136 から§2136.03 までを 参 照 のこと。
B. 外 国 特 許
先 行 技 術 として 外 国 特 許 を 適 用 させる 日 については,MPEP§2126 から 2127 まで 参 照 。
C. 印 刷 刊 行 物
公 開 された 外 国 特 許 出 願 を 含 めて 印 刷 刊 行 物 は,その 発 行 者 による 受 領 日 ではなく 刊 行 日 付
323

けで 有 効 である。 印 刷 刊 行 物 の 有 効 日 に 関 する 更 なる 情 報 については,MPEP§2128 から§
2128.02 までを 参 照 のこと。
D. 活 動
出 願 人 は, 発 明 の 実 施 若 しくは 他 人 からの 発 明 の 知 得 を 認 めるか 若 しくはその 証 拠 書 類 を 提
出 することができ, 又 は, 発 明 の 合 衆 国 における 他 人 による 実 施 又 は 知 得 を, 審 査 官 自 身 が
知 っていることがある。MPEP§706.02(c) 及 び§2133.03 参 照 。クレームの 拒 絶 理 由 にされる
活 動 の 有 効 日 は,その 活 動 があったことが 最 初 に 知 られた 日 である。
様 式 文 例
様 式 文 例 7.57 から 7.64 までは, 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 に 対 して 返 答 するために 記 載 す
ることができる。
7.57 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 - 見 出 し
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて[2] 付 けで 提 出 された[1]を 検 討 したが,[3]の 参 照 事 項 を 克 服 す
る 目 的 では 無 効 である。
審 査 官 ノート:
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 挿 入 。
2. この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.58 から 7.63 までの 1 以 上 の 文 例 , 若 しくは, 合 衆 国 に
おいてなされた 行 為 が 立 証 されていない 等 , 不 備 とする 理 由 を 適 格 に 述 べる 文 , 若 しくは,
宣 言 書 又 は 宣 誓 供 述 書 の 範 囲 がクレームの 範 囲 と 一 致 しないとする 理 由 を 述 べる 文 を 続 けな
ければならない。
7.58 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 同 一 発 明 をクレームしているこ
と
[1]の 参 照 事 項 は, 合 衆 国 特 許 又 は 拒 絶 された 発 明 をクレームしている 係 属 中 の 若 しくは 特 許
された 出 願 の 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 である。 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 参 照 事 項 が 同 一 の 特 許
性 ある 発 明 をクレームするときは, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 不 適 切 である。MPEP 第 2300
章 参 照 。 参 照 事 項 及 びこの 出 願 を 同 一 人 が 所 有 していないときは, 参 照 事 項 は, 発 明 の 優 先 権
をインターフェアレンス 手 続 を 通 じて 立 証 することによってのみ 克 服 することができる。イ
ンターフェアレンス 手 続 開 始 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。 参 照 事 項 及 びこの 出
願 が 同 一 人 に 所 有 されているときは, 参 照 事 項 は, 特 許 規 則 1.130 に 基 づいた 宣 誓 供 述 書 又
は 宣 言 書 によって 先 行 技 術 から 除 外 される。MPEP§718 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. 特 許 規 則 1.131にいう 宣 誓 供 述 書 が 提 出 された 場 合 の 返 答 にこの 様 式 文 例 を 記 載 するとき
は, 先 に 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。
2. この 様 式 文 例 は, 宣 誓 供 述 書 が 未 提 出 だったとき,また, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述
書 が 提 出 されると 不 適 切 になる 旨 を 審 査 官 が 出 願 人 に 通 知 することを 望 むときには, 様 式 文
例 7.57 を 記 載 せずに, 記 載 することができる。
7.59 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 引 用 日 前 の 実 施 についての 証 拠
が 不 十 分 であるため
324

提 出 された 証 拠 は, 発 明 が[1]の 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 って 合 衆 国 又 は NAFTA 又 は WTO 加 盟
国 内 で 実 施 されていたことを 立 証 するには 不 十 分 である。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。
2. 主 張 された 実 施 が 立 証 されていないとしたことの 説 明 を,[2]に 記 載 しなければならない。
7.60 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 参 照 事 項 が 制 定 法 上 の 非 特 許 理
由 であるため
[1]の 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づいた 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 であり, 従 って, 特
許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 克 服 することはできない。
審 査 官 ノート:
この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。
7.61 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 着 想 の 証 拠 が 不 十 分
であるため
提 出 された 証 拠 は, 発 明 が[1]の 参 照 事 項 の 有 効 日 前 に 着 想 されていたことを 立 証 するために
は 不 十 分 である。 着 想 は, 発 明 行 為 の 精 神 的 部 分 であるが, 実 演 による 証 明 又 は 他 人 に 対 す
る 完 全 な 開 示 等 によって 立 証 できるものでなければならない。 着 想 とは, 問 題 の 解 決 方 法 につ
いての 漠 然 とした 考 えより 更 に 具 体 的 なものである。 必 要 手 段 自 体 及 びその 相 互 作 用 を 理 解
していなければならない。Mergenthaler v. Scudder 事 件 (1897C.D.724, 官 報 (O.G.) 第 81-1417
号 (コロンビア 特 別 区 巡 回 上 訴 裁 判 所 (D.C.Cir.),1897)。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。
2. 着 想 の 立 証 が 不 完 全 であるとしたことの 説 明 を,[2]に 述 べなければならない。
3. 宣 誓 供 述 書 において, 継 続 的 努 力 又 は 事 後 の 実 施 の 何 れもまた 立 証 されていない 場 合 は,
この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.62 及 び/ 又 は 7.63 を 続 けなければならない。 継 続 的 努 力
又 は 実 施 の 何 れかが, 立 証 される 場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 に 続 けなければなら
ない。
7.62 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 継 続 的 努 力 がされていなかった
ため
提 出 された 証 拠 は, 参 照 事 項 [1]の 実 施 日 に 先 立 つ 日 から 推 定 実 施 日 又 は 事 実 上 の 実 施 日 の 何
れかまでに 継 続 的 努 力 がされたことを 立 証 するには, 不 十 分 である。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。
2. 着 想 されていたこともまた 宣 誓 供 述 書 に 立 証 されていない 場 合 は,この 様 式 文 例 の 前 に,
様 式 文 例 7.61 も 記 載 しなければならない。 宣 誓 供 述 書 において 継 続 的 努 力 が 立 証 されている
場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 に 加 えなければならない。
3. 出 願 日 に 先 立 って 実 施 していたことの 主 張 もまた 宣 誓 供 述 書 に 立 証 されていない 場 合 は,
この 様 式 文 例 の 後 に 様 式 文 例 7.63 を 続 けなければならない。 当 該 主 張 がされた 実 施 が 立 証 さ
325

れる 場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 に 加 えなければならない。
4. 継 続 的 努 力 がされていなかった 旨 の 決 定 理 由 を[2]において 説 明 しなければならない。
5. MPEP§715.07(a),Ex parte Merz 事 件 ( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 75 巻 296 頁 ( 審
判 部 (Bd. App.)1947)を 参 照 のこと。これは, 実 施 後 は 継 続 的 努 力 を 要 しないことを 示 してい
る。
7.63 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 実 施 の 事 実 についての 証 拠 が 不
十 分 であるため
提 出 された 証 拠 は, 参 照 事 項 [1]の 有 効 日 後 に 合 衆 国 若 しくは NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 において
発 明 を 事 実 上 実 施 していた 旨 の 出 願 人 の 主 張 を 立 証 するためには 不 十 分 である。[2]。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。
2. 主 張 される 実 施 が, 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 つ 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 しないこと。
様 式 文 例 7.59 参 照 。
3. 着 想 又 は 継 続 的 努 力 の 何 れもまた 宣 誓 供 述 書 において 立 証 されていない 場 合 は,この 様 式
文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.61 及 び/ 又 は 7.62 を 記 載 しなければならない。 着 想 又 は 継 続 的 努
力 の 何 れかが 立 証 される 場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 の 後 に 加 えなければならない。
4. 主 張 された 実 施 が 立 証 されていないとする 説 明 を,[2]に 述 べなければなければならない。
7.64 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 参 照 事 項 を 克 服 するには 有 効 である
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて[2] 付 けに 提 出 された[1]は, 参 照 事 項 [3]を 克 服 するには 十 分 で
ある。
審 査 官 ノート:
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 記 入 する。
2. [2]に, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 日 を 記 入 する。
3. [3]に, 参 照 事 項 の 名 称 を 記 入 する。
715.01 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 対 特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 目 的 は, 出 願 人 からクレームされた 主 題 が, 拒 絶
で 依 拠 された 参 照 事 項 又 は 活 動 の 有 効 日 に 先 立 って 発 明 されていたことを 立 証 することによ
り, 先 行 技 術 に 依 拠 した 拒 絶 を 克 服 することである。
別 途 , 若 干 の 状 況 においては, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づいた 先 行 技 術 になる 参 照 事 項 若 しく
は 活 動 , 又 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいた 先 行 技 術 になる 参 照 事 項 に 依 拠 した 先 行 技 術 拒
絶 理 由 は,これら 参 照 事 項 若 しくは 活 動 に 依 拠 した 主 題 を 自 身 が 発 明 した 旨 を 出 願 人 が 立 証
することによって 克 服 することができる。
同 様 に, 特 許 法 第 103 条 による 拒 絶 で 依 拠 された 参 照 事 項 が, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に
基 づいてのみ, 若 しくは,1999 年 11 月 29 日 以 後 なされた 出 願 では 特 許 法 第 102 条 (e)に 基
づいてのみ 先 行 技 術 として 適 格 である 場 合 に, 出 願 人 は, 依 拠 された 主 題 及 びクレームした
発 明 とが, 後 の 発 明 がされたときに 同 一 人 に 所 有 されてい 又 は 同 一 人 へ 譲 渡 されることにな
っていた 旨 を 立 証 することにより,この 拒 絶 を 克 服 することができる。MPEP§706.02(l)(1)
から§706.02(l)(3)までを 参 照 のこと。
326

715.01(a) 参 照 事 項 が, 出 願 人 及 び 他 の 者 にとって 共 同 の 特 許 又 は 公 開 された 出 願 である
[R-2]
S 及 び 他 の 者 によって 共 同 で 出 願 された 特 許 又 は 出 願 公 開 において, 開 示 され,かつ,クレ
ームされていない 主 題 が,S が 出 願 する 後 の 出 願 においてクレームされるときは,その 共 同
特 許 又 は 公 開 出 願 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(e)に 基 づく 有 効 な 参 照 事 項 であるが,ただし,
特 許 又 は 公 開 出 願 において 開 示 され,かつ, 拒 絶 において 依 拠 された 主 題 を 着 想 又 は 発 明 し
たものが S である 旨 を 述 べた 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって, 若 しく
は, 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた 当 該 人 による 明 白 な 宣 言 書 によって 克 服 する 場 合 はこの 限 り
でない。In re Debaun 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 687 巻 459 頁 , 合 衆 国
特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 214 巻 933 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1982)。 特 許 規 則 1.132
の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 して, 特 許 又 は 公 開 出 願 で 依 拠 された 主 題 が 出 願 人 による 発
明 であった 旨 を, 立 証 することによって 拒 絶 を 克 服 することについての 詳 述 は MPEP§716.10
を 参 照 のこと。 他 方 の 特 許 所 有 者 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 が 権 利 を 部 分 放 棄 する 必 要 はないが,
その 申 請 があった 場 合 は, 審 査 官 はこれを 受 理 することができる。
参 照 事 項 が 出 願 人 による 発 明 を 開 示 している 旨 を 立 証 するために 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は
宣 言 書 が, 特 許 規 則 1.131 でなく, 特 許 規 則 1.132 に 対 して 適 正 に 提 出 されている 場 合 に,
当 該 宣 誓 供 述 書 が, 特 許 規 則 1.131 に 対 して 不 適 正 に 提 出 されたものであるときは, 拒 絶 理
由 を 否 認 する 目 的 で 特 許 規 則 1.132 に 従 って 提 出 されたものとして 検 討 される。In re Facius
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 408 巻 1396 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集
(USPQ) 第 161 巻 294 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1969)。
715.01(b) 参 照 事 項 と 出 願 が 共 通 の 譲 受 人 を 有 する
拒 絶 で 依 拠 された 主 題 がその 特 許 所 有 者 が 出 願 人 に 由 来 するものである 旨 の 特 許 規 則 1.132
に 基 づく 立 証 がない 場 合 において, 参 照 事 項 である 特 許 又 は 出 願 公 開 であって,ある 主 題 を
示 しているが,クレームしていないもの, 及 びそれがクレームされた 出 願 とが 同 一 の 譲 受 人
に 所 有 されている 旨 の 単 なる 事 実 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出
を 回 避 するものではない。 同 一 の 所 有 者 でない 場 合 に, 同 一 の 所 有 者 であることから 得 られ
る 権 利 は 有 さず,これに 係 る 如 何 なる 権 利 も 同 一 の 譲 受 人 が 得 ることはない。In re Frilette
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 412 巻 269 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ)
第 162 巻 163 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1969); Pierce v. Watson 事 件 , 連 邦 上 訴 審 裁
判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 275 巻 890 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 124 巻 356 頁 (コ
ロンビア 特 別 区 巡 回 上 訴 裁 判 所 (D.C.Cir.),1960); In re Beck 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例
集 第 2 集 (F.2d)155 巻 398 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 69 巻 520 頁 ( 関 税 特 許 上
訴 裁 判 所 (CCPA)1946)。ただし, 拒 絶 が, 参 照 事 項 を 使 用 して, 特 許 法 第 102 条 (f)/ 第 103
条 若 しくは 特 許 法 第 102 条 (g)/ 第 103 条 , 又 は,1999 年 11 月 29 日 以 後 にされた 出 願 に 関
しては, 特 許 法 第 102(e)/ 第 103 条 に 基 づいて, 適 用 される 場 合 は, 後 の 発 明 がされたとき
に 発 明 を 同 一 人 が 所 有 していた 旨 , 又 は, 同 一 者 へ 譲 渡 義 務 を 負 っていた 旨 の 立 証 は, 当 該
拒 絶 を 妨 ぐ 又 は 当 該 拒 絶 を 十 分 に 克 服 すると 思 われる。MPEP§706.02(l) 及 び§706.(1)(1)
を 参 照 のこと。
327

715.01(c) 参 照 事 項 は, 出 願 人 による 自 己 の 発 明 についての 公 表 である [R-2]
制 定 法 上 の 法 定 阻 却 事 由 が 存 在 していない 限 り, 刊 行 物 を 根 拠 とする 拒 絶 は,その 刊 行 物 が
出 願 人 本 人 又 は 本 人 の 代 理 人 の 何 れかにより 発 行 されたことを 立 証 することにより, 克 服 す
ることができる。 当 該 立 証 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 出 願 人 による 発 明 日 が 参 照 事 項 の
日 付 けよりも 先 行 していることを 証 明 させるためのものではないので, 発 明 日 を 立 証 するた
めに 依 拠 できるのは 合 衆 国 又 は NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加 盟 国 において 発 生 した 行 為 のみであ
る 旨 の 特 許 法 第 104 条 及 び 特 許 規 則 1.131(a)(1)における 制 限 は, 適 用 されない。Ex parte
Lemieux 事 件 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 115 巻 148 頁 ,1957C.D.47, 官 報 (O.G.)
第 725-4 号 ( 審 判 部 (Bd. App.),1957); Ex parte Powell 事 件 (1938C.D.15, 官 報 (O.G.) 第
489-231 号 ( 審 判 部 (Bd. App.),1938)。 参 照 事 項 が 出 願 人 本 人 による 発 明 である 旨 を 立 証 する
ために 提 出 する 特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書 に 関 しては,MPEP§716.10 参 照 。
I. 共 同 著 作 者
出 願 人 が, 本 人 の 出 願 に 対 抗 して 引 用 された 刊 行 物 の 共 同 著 作 者 の 1 人 である 場 合 は,その
出 願 人 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することによって, 拒 絶 を 克
服 することができる。これをする 代 わりに, 出 願 人 は, 出 願 人 自 身 の 労 作 であることを 記 事
が 説 明 している 旨 を 立 証 する 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 具 体 的 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出
することによって, 法 定 阻 却 でない 拒 絶 を 克 服 することができる。 出 願 人 のみが 発 明 者 である
旨 及 び 他 の 者 が 単 に 出 願 人 の 指 示 に 基 づいて 働 いていた 旨 を 示 す 出 願 人 のみによる 宣 誓 供 述
書 又 は 宣 言 書 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 参 照 事 項 としての 刊 行 物 を 排 除 するのに 十 分 で
ある。In re Katz 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d)687 巻 450 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判
例 集 第 1 集 (USPQ) 第 215 巻 14 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1982)。
II. 由 来
特 許 , 公 開 出 願 , 又 は 他 の 刊 行 物 において,クレームされていない 主 題 が 出 願 人 本 人 の 発 明
である 場 合 は, 当 該 主 題 の 知 識 を 出 願 人 から 特 許 所 有 者 , 公 開 された 出 願 の 出 願 人 又 は 著 作
者 が 入 手 した 旨 の 事 実 を 立 証 する 証 拠 を 提 出 することにより,その 発 明 又 は 公 開 に 対 してさ
れた 法 定 棄 却 でない 拒 絶 を 解 除 することができる。 更 に, 出 願 人 は, 特 許 , 公 開 出 願 , 又 は
他 の 公 開 における 当 該 開 示 が 依 拠 した 発 明 を 自 らした 旨 を 立 証 しなければならない。In re
Mathews 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 408 巻 1393 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集
第 1 集 (USPQ) 第 161 巻 276 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)); In re Facius 事 件 ( 連 邦 上 訴 審
裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d)408 巻 1396 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 161 巻 294 頁
( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA))。
715.01(d) クレームに 対 して 適 用 される 活 動
制 定 法 上 の 阻 却 でない 限 り,クレームされた 発 明 が 出 願 日 に 先 行 して 使 用 された 又 は 知 られ
ていた 旨 を 立 証 した 活 動 に 依 拠 する 拒 絶 は, 活 動 日 に 先 行 した 発 明 日 を 立 証 する 特 許 規 則
1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 克 服 することができる。 出 願 人 は,これをする
代 わりに,その 活 動 をしたのが 出 願 人 であった 旨 を 立 証 する 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた 具 体
的 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することにより 拒 絶 を 克 服 することができる。
328

715.02 クレームした 発 明 をどの 程 度 まで 立 証 しなければならないか, 属 クレームについて
の 一 般 原 則 [R-6]
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,クレームされた 発 明 全 体 又 は(クレームされた 属
の 種 のように)クレームの 範 囲 に 何 らか 該 当 するものの 何 れかを 所 有 することを,クレーム 全
体 から 読 み 取 れる 程 度 まで 証 明 しなければならない。In re Tanczyn 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所
判 例 集 第 2 集 (F.2d)347 巻 830 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 146 巻 298 頁 ( 関 税 特
許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1965)( 出 願 人 が,ニトロゲンとモリブデンの 双 方 を 成 分 とする 合 金 を
クレームする 場 合 に,ニトロゲンから 成 り,かつ,モリブデンから 成 らない 合 金 が 出 願 人 に
よって 作 られたことを 立 証 する 宣 誓 供 述 書 は,ニトロゲンから 成 り,かつ,モリブデンから
成 らない 合 金 を 開 示 する 第 1 の 参 照 事 項 , 及 び,モリブデンから 成 り,かつ,ニトロゲンか
ら 成 らない 合 金 を 開 示 する 第 2 の 参 照 事 項 を 組 み 合 わせることによって 示 唆 される 事 柄 に 依
拠 した 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するには, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいては 十 分 では
ない)。ただし,クレームされた 発 明 及 び 参 照 事 項 における 開 示 が,クレームが 参 照 事 項 を 克
服 して 自 明 にするのに 僅 かな 相 違 しかない 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣
言 書 は, 参 照 事 項 によってされた 証 明 を 越 えない 程 度 まで 証 明 することを 要 する。In re
Stryker 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 435 巻 1340 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集
第 1 集 (USPQ) 第 168 巻 372 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1971)。 言 いかえれば, 審 査 官 が,
特 許 法 第 103 条 に 基 づいてクレームを 拒 絶 する 際 に, 依 拠 した 参 照 事 項 の 開 示 の 自 明 の 特 徴
又 はそれの 改 良 であることを 示 唆 した 参 照 事 項 を 提 示 せずに,クレームの 限 定 を 当 該 特 徴 又
は 当 該 改 良 として 扱 った 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 当 該 特 徴
又 は 改 良 を 立 証 しないときでも, 拒 絶 を 克 服 するには 十 分 である。
更 に, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 参 照 事 項 と 同 一 の 開 示 であること 又 は 依 拠 する 活 動
を 伴 った 同 一 の 主 題 であることを 証 明 しないという 理 由 のみで 不 十 分 とはならない。 宣 誓 供
述 書 に,クレームされた 発 明 の 程 度 と 一 致 する 発 明 を 成 し 遂 げたことを 証 明 した 事 実 が 含 ま
れる 場 合 は,その 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 がその 参 照 事 項 と 同 一 の 開 示 であること 又 はその 活
動 を 伴 った 同 一 の 主 題 であることの 証 明 になっているか 否 かを 問 わず, 十 分 である。In re
Wakefield 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 422 巻 897 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集
第 1 集 (USPQ) 第 164 巻 636 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)) 参 照 。
出 願 人 による 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 拒 絶 されたクレームと 完 全 に 一 致 しないとき
でも, 出 願 人 の 有 する 特 許 規 則 1.131 の 証 拠 を 考 慮 した 場 合 にクレームされた 発 明 と 特 許 規
則 1.131 に 基 づいた 証 明 事 項 とが 相 違 していることが, 参 照 事 項 又 は 活 動 の 有 効 日 よりも 前
に 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 に 自 明 であった 旨 を 出 願 人 が 立 証 することによって,なおも 拒 絶
を 克 服 することができる。 当 該 証 拠 は, 出 願 人 が 証 拠 物 件 を 有 しているときは, 通 常 の 熟 練
者 に 同 時 に 自 明 であったと 思 われる 変 更 事 項 及 び 適 用 事 項 も 一 緒 に 有 しているとの 理 由 から,
十 分 である。しかし,その 参 照 事 項 自 体 が 発 明 の 基 本 的 着 想 を 伝 えない 場 合 は, 宣 誓 供 述 書
又 は 宣 言 書 による 証 明 は,( 適 用 された 参 照 事 項 の 1 の 組 み 合 わせの 中 の)1 参 照 事 項 が 偶 発
的 に 示 すものを 所 有 していた 旨 を 立 証 するのみではなく, 発 明 ( 即 ち, 発 明 の 基 本 的 着 想 )を
所 有 していたことを, 依 然 として 立 証 しなければならない。In re Spiller 事 件 ( 連 邦 上 訴 審
裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 500 巻 1170 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 182 巻 614
頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA))(クレームされた 発 明 は, 捗 紙 機 の 長 網 ワイヤの 湿 った 紙 匹 に
乾 燥 澱 粉 粒 子 を 粘 着 させるための 静 電 気 力 の 使 用 であった。 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は,
329

適 用 される 参 照 事 項 日 に 先 立 って, 液 化 澱 粉 粒 流 動 層 上 を 移 動 していく 湿 った 吸 取 紙 に 澱 粉
粒 子 を 粘 着 させるために 静 電 気 力 を 使 用 していたことを 立 証 した。 宣 誓 供 述 書 は, 捗 紙 機 の
長 網 ワイヤ 上 にある 湿 った 紙 匹 に 対 して 直 接 に,ドライ 塗 工 する 措 置 は, 適 用 された 参 照 事
項 日 に 先 行 して 周 知 の 技 術 であった 旨 の 先 行 技 術 証 明 を 考 慮 に 入 れると, 十 分 であった。 宣
誓 供 述 書 は, 基 本 的 発 明 の 所 有 , 即 ち, 澱 粉 を 湿 紙 へ 粘 着 させるための 静 電 気 力 の 使 用 を 立
証 した)。
I. 複 数 の 組 合 わされた 参 照 事 項 の 1 を 背 景 とする 宣 誓
組 み 合 せた 参 照 事 項 を 根 拠 とした 特 許 法 第 103 条 による 拒 絶 は, 何 れの 参 照 事 項 の 有 効 日 に
も 先 立 って 出 願 人 が 発 明 を 完 成 させていたことを,その 出 願 人 が 立 証 することによって 克 服
することができる。 出 願 人 は, 最 先 日 付 を 有 する 参 照 事 項 よりも 日 付 を 先 行 させなくてよい。
ただし, 上 述 の 如 く, 出 願 人 による 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 日 付 を 先 行 させて 克 服
しようとしている 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 って,クレームされたのと 等 しく 発 明 の 全 体 を 又
はそのクレームの 範 囲 内 に 該 当 する 何 らかの 事 項 を 所 有 していたことを 立 証 しなければなら
ない。 参 照 事 項 が 発 明 の 基 本 的 着 想 を 伝 えない 場 合 は, 参 照 事 項 が 偶 発 的 に 示 す 事 項 を 所 有
していた 旨 を 証 明 するのみでは, 十 分 ではない。
第 1 の 参 照 事 項 A の 有 効 日 より 早 い 第 2 の 参 照 事 項 B の 有 効 日 があるときに, 参 照 事 項 B の
見 地 からみた 参 照 事 項 A に 依 拠 して,クレームが 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 をされた 場 合
は, 出 願 人 は, 当 該 人 の 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 示 された 事 項 が 相 違 する
こと, 及 び,クレームされた 発 明 が, 参 照 事 項 A の 日 より 先 行 して 通 常 の 熟 練 者 に 明 白 であ
ったと 思 われることを,この 参 照 事 項 B から 示 唆 される 内 容 に 依 拠 して 立 証 することができ
る。ただし, 参 照 事 項 A が 基 本 的 発 明 概 念 を 伝 えない 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書
又 は 宣 言 書 は, 参 照 事 項 A が 証 明 する 事 項 のみでなく, 依 然 として,クレームした 発 明 を 所
有 している 旨 を 立 証 しなければならない。
II. 属 クレームについての 一 般 規 則
属 クレームは, 参 照 事 項 又 は 活 動 の 有 効 日 に 先 立 って 属 中 の 単 一 の 種 の 発 明 を 完 成 していた
ことを 立 証 した 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって, 当 該 クレームに 対 抗
して 適 用 された 参 照 事 項 又 は 活 動 よりも(ほとんどの 場 合 に), 先 行 させることができる( 当 然
のことながら,これは, 参 照 事 項 又 は 活 動 が, 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 , 又 は, 同 一 発 明 をク
レームしている 特 許 若 しくは 公 開 出 願 でないことを 前 提 とする)。Ex parte Biesecker 事 件
( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 144 巻 129 頁 ( 審 判 部 (Bd. App.),1964) 参 照 。In re Fong
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 288 巻 932 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ)
第 129 巻 264 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1961); In re Dafano 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判
例 集 第 2 集 (F.2d) 第 392 巻 280 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 157 巻 192 頁 ( 関 税 特
許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1968)( 単 一 発 明 の 実 施 例 から 属 合 成 物 の 化 学 種 を 識 別 する)も 参 照 のこ
と。ただし, 予 測 できない 技 術 であるときの 事 例 に 関 する 実 務 については MPEP§715.03 を 参
照 のこと。
715.03 属 - 種 , 予 測 性 に 疑 義 を 有 する 場 合 に 関 する 実 務 [R-2]
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 先 行 されていない 種 を 開 示 した 参 照 事 項 又 は 活 動 に 依 拠 して,
330

属 クレームが 拒 絶 された 場 合 は, 出 願 人 が, 下 記 の 規 則 に 従 うことを 条 件 として, 参 照 事 項
又 は 活 動 の 有 効 日 に 先 立 って 属 発 明 を 所 有 していたことを 立 証 しない 限 り, 通 常 ,その 拒 絶
は 撤 回 されない。 言 いかえれば, 属 クレームを 裏 付 けるには, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供
述 書 又 は 宣 言 書 は, 特 許 明 細 書 が 要 する 開 示 の 最 小 限 までを 立 証 しなければならない。
I. 参 照 事 項 又 は 活 動 が 種 を 開 示 する
A. 種 クレーム
拒 絶 されたクレームが 種 を 引 用 し,また, 参 照 事 項 又 は 活 動 がそのクレームされた 種 を 開 示
する 場 合 は, 出 願 人 が, 直 接 的 には,クレームされた 種 を 先 に 完 成 させていたことを 立 証 す
ることにより, 又 は, 間 接 的 には, 先 行 して 異 なる 種 を 完 成 させていたことを 立 証 し,それ
とともに,そのクレームされた 種 が, 出 願 人 が 完 成 させていた 種 の 自 明 な 改 良 物 となってい
たと 思 われることを 立 証 することにより,その 拒 絶 を 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 克 服 するこ
とができる。In re Spiller 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 500 巻 1170 頁 ,
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 182 巻 614 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1974)。
B. 属 クレーム
参 照 事 項 における 種 の 開 示 は, 後 の 出 願 人 が「 属 クレーム」を 取 得 することを 妨 げるには 十
分 である 旨 の 原 則 が 十 分 確 立 されている。In re Gosteli 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2
集 (F.2d) 第 872 巻 1008 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 10 巻 1614 頁 ( 連 邦 巡 回 控
訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1989); In re Slayer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 276
巻 408 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 125 巻 345 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1960)。
参 照 事 項 又 は 活 動 に 唯 一 係 りのある 開 示 が,クレームされた 属 の 単 一 種 である 場 合 は,その
参 照 事 項 又 は 活 動 において 開 示 された 種 を 先 行 して 所 有 していたことを 出 願 人 が 立 証 するこ
とによって 直 接 的 に 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 拒 絶 を 克 服 することができる。 一 方 ,クレー
ムされた 属 の 複 数 の 種 を 開 示 した 参 照 事 項 又 は 活 動 は, 参 照 事 項 に 示 された 種 のすべてをそ
の 参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 に 先 立 って 出 願 人 が 完 成 させていたことを 立 証 することによっての
み, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 直 接 的 に 克 服 することができる。In re Stempel 事 件 ( 連 邦 上
訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 241 巻 755 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 113 巻
77 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1957)。
参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 された 種 とは 相 異 なる 種 を 先 に 完 成 させていたことの 立 証 は, 出 願 人
が 作 っていたことが 示 されている 種 と 照 らし 合 わせて, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 された 種 が 自
明 となっていた 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 参 照 事 項 を 間 接 的 に 克 服 するには 十 分 で
ある。In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 356 巻 987 頁 , 合 衆 国 特
許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻 665 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966); In re Plumb
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 470 巻 1403 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集
(USPQ) 第 176 巻 323 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1973); In re Hostettler 事 件 ( 連 邦 上
訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 356 巻 562 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻
514 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966)。 出 願 人 が 参 照 事 項 又 は 活 動 における 種 を 所 有 し
ていたことを,このような 方 法 で 立 証 できない 場 合 は, 出 願 人 は,この 立 証 をする 代 わりに,
参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 付 よりも 間 接 的 に 先 行 させることが 可 能 であり,その 例 えばは,1 以
上 の 種 であって, 参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 よりも 先 行 してクレームされた 属 を 当 該 人 が 所 有 し
331

ていたことになるものを, 先 行 して 完 成 させていた 旨 を 立 証 することによって 可 能 である。
基 準 は, 参 照 事 項 日 又 は 活 動 日 に 先 立 って 出 願 人 が 完 成 させていた 種 が, 発 明 に 属 が 適 用 さ
れることを 推 論 させる 適 切 な 根 拠 が 備 わったものか 否 かである。In re Plumb 事 件 ( 連 邦 上 訴
審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 470 巻 1403 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 176 巻
323 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1973); In re Rainer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2
集 (F.2d) 第 390 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 156 巻 334 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁
判 所 (CCPA),1968); In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 356 巻 987
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻 665 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966); In
re Shokal 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 242 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集
第 1 集 (USPQ) 第 113 巻 283 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1957)。
宣 誓 供 述 書 の 証 拠 では, 実 際 に 出 願 人 が 完 成 させた 種 よりも 更 に 広 範 に 包 括 した 発 明 をする
つもりであったかは, 立 証 する 必 要 がない。 基 準 は, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 すのと 等 しく 出
願 人 が 発 明 を 所 有 していたことを 宣 誓 供 述 書 に 述 べた 事 実 が 当 該 技 術 の 熟 練 者 に 納 得 させる
か 否 かである。In re Schaub 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 537 巻 509 頁 ,
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 190 巻 324 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1976)。
C. 種 対 実 施 例
クレームされた 属 内 の 種 に 対 立 するものとして, 単 一 クレームの 発 明 の 1 以 上 の 実 施 例 を 開
示 する 参 照 事 項 又 は 活 動 は, 参 照 事 項 若 しくは 活 動 において 開 示 されたものと 同 一 のものか
又 は 相 異 なるものかを 問 わず, 発 明 の 単 一 の 実 施 例 を 先 行 して 完 成 させていたことを 立 証 す
る 宣 誓 供 述 書 を 提 出 することにより 克 服 することができる。In re Fong 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁
判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 288 巻 932 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 129 巻 264 頁 ( 関
税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1961)( 出 願 人 が,ある 洗 剤 とポリビニルピロリドン(PVP)を 成 分 とす
る 洗 剤 液 を, 開 示 し 及 びクレームし, 使 用 した 特 定 の 洗 剤 の 臨 界 性 を 主 張 しておらず, 除 去
した 汚 れが 再 付 着 しないようにするための 泥 沈 殿 防 止 剤 として PVP が 使 用 されている 場 合 に,
その 発 明 は, 洗 剤 を 使 用 して 洗 濯 する 際 の 泥 沈 殿 防 止 剤 としての PVP の 使 用 として 見 られた。
出 願 人 の 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 に 示 したものとは 異 なる 2 種 の 洗 剤 及 び, 参 照 事 項 に
おける PVP の 使 用 についての 開 示 は,クレームされた 属 内 の 種 としてでなく, 単 一 の 発 明 の
相 異 なる 実 施 例 の 開 示 としてみなされた);In re Defano 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2
集 (F.2d) 第 392 巻 280 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 157 巻 192 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁
判 所 (CCPA),1968)。
II. 参 照 事 項 又 は 活 動 がクレームされている 属 を 開 示 している
参 照 事 項 又 は 活 動 にクレームした 属 が 開 示 されている 場 合 は 通 常 , 属 内 の 単 一 種 を 完 成 させ
たことの 立 証 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 よりも 先 行 させるには 十
分 である。Ex parte Biesecker 事 件 ( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 144 巻 129 頁 ( 審 判
部 (Bd. App.),1964)。
一 方 , 予 測 性 に 疑 義 を 有 する 場 合 は, 開 示 された 属 内 の 1 以 上 の 種 が 先 行 して 完 成 されてい
たことの 立 証 は, 参 照 事 項 又 は 活 動 を 克 服 するには 通 常 不 十 分 である。In re Shokal 事 件 ( 連
邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 242 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 113
巻 283 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1957)。 基 準 は, 発 明 に 属 が 適 用 されることを 推 論 させ
332

る 適 切 な 根 拠 が, 参 照 事 項 日 又 は 活 動 日 に 先 行 して 出 願 人 が 完 成 させていた 種 に 備 わってい
るか 否 かである。In re Mantell 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 454 巻 1398
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 172 巻 530 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1973); In re
Rainer, 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 390 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集
(USPQ) 第 156 巻 334 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1968); In re DeFano 事 件 ( 連 邦 上 訴 審
裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 392 巻 280 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 157 巻 192
頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1968); In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集
(F.2d) 第 356 巻 987 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻 665 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判
所 (CCPA)1965)。4 つの 種 から 成 るハロゲンのような 小 さな 属 の 場 合 は,3 つ, 又 は 2 つであ
っても 種 が 実 施 された 場 合 は, 属 発 明 の 所 有 を 立 証 するが, 他 方 数 百 の 種 から 成 る 属 の 場 合
は, 相 当 多 数 の 種 を 実 施 している 必 要 がある。In re Shokal 事 件 ( 上 掲 判 例 集 )。
宣 誓 供 述 書 の 証 拠 は, 出 願 人 が 実 際 に 発 明 した 種 より 更 に 広 範 に 包 括 した 発 明 をするつもり
であったかを 立 証 する 必 要 はない。 基 準 は, 出 願 人 が 発 明 を, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 された
のと 等 しく 所 有 していたことを 当 該 技 術 の 熟 練 者 が 納 得 できるように 宣 誓 供 述 書 に 事 実 が 述
べられているか 否 かである。In re Schaub 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 537
巻 509 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 190 巻 324 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1976)。
715.04 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる 者 ; 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 方 式 要
件 [R-6]
I. 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる 者
次 の 者 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる。
(A) クレームした 主 題 の 全 ての 発 明 者
(B) 出 願 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 の 全 員 に 満 たない 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,そ
の 出 願 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 の 全 員 に 満 たないこれらの 者 が, 拒 絶 されているクレーム
の 主 題 を 発 明 したことを 立 証 する 場 合 は, 受 理 される。 例 えば,2 人 の 共 同 発 明 者 の 内 1 人
が,その 共 同 発 明 者 の 内 1 人 が 拒 絶 されたクレームの 唯 一 の 発 明 者 であることを 立 証 する 場
合 は, 受 理 される。
(C) 特 許 規 則 1.47 に 基 づく 申 請 書 が 承 認 された, 又 は 出 願 が 特 許 規 則 1.42 若 しくは 1.43
に 基 づいて 受 理 された 場 合 は, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 には, 特 許 規 則 1.47・ 出 願 人 又 は, 該
当 する 場 合 は, 法 定 代 理 人 が 署 名 することができる。
(D) 発 明 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができないときは, 譲 受 人 その 他 の
権 利 当 事 者 。Ex parte Foster 事 件 (1903C.D.213 , 官 報 (O.G.) 第 105-261 号 (Comm’r
Pat.1903))。
拒 絶 を 克 服 するための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 されたクレームの 主 題 の 発 明 者 , 特 許
規 則 1.42,1.43 又 は 1.47 に 基 づいて 適 格 な 当 事 者 が, 又 は, 発 明 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は
宣 言 書 を 作 成 することができないときは, 譲 受 人 その 他 の 権 利 当 事 者 が 作 成 しなければなら
ない。 従 って, 係 属 中 の 出 願 に 名 称 を 表 示 された 発 明 者 の 全 員 が,その 出 願 の 全 クレームの
発 明 者 であるとは 限 らない 場 合 , 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 は, 拒 絶 されたクレーム
の 主 題 の 発 明 者 のみが 署 名 することができる。
( 特 許 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 に 最 初 に 署 名 した 者 であって)
拒 絶 されたクレームの 主 題 に 関 して 記 名 されている 発 明 者 の 1 又 は 複 数 が 現 在 では 不 在 であ
333

り, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 署 名 させることができない 場 合 は, 特
許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 には, 残 りの 共 同 発 明 者 が 署 名 することができるが,
ただし, 不 在 の 発 明 者 による 署 名 についての 権 利 放 棄 を 要 求 する, 特 許 規 則 1.183 に 基 づく
申 請 書 が 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 添 えて 提 出 されることが 条 件 とさ
れる。 非 署 名 発 明 者 が 不 在 である, 又 は 連 絡 が 取 れない 旨 の 証 明 であって, 特 許 規 則 1.47
に 基 づく 申 請 書 に 対 して 要 求 される 証 明 書 に 類 似 するものが, 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請
書 に 添 付 して 提 出 されなければならない(MPEP§409.03(d) 参 照 )。 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申
請 書 に 関 しては, 請 願 局 によって 決 定 される。
II. 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 方 式 要 件
宣 誓 供 述 書 は, 公 証 人 , 行 政 長 官 , 又 は 宣 誓 を 取 り 仕 切 る 権 限 を 有 する 官 吏 の 面 前 で 宣 誓 し
た 上 で 書 面 により 作 成 した 陳 述 書 である。 宣 誓 供 述 書 の 方 式 要 件 についての 更 なる 情 報 につ
いては MPEP§604 から§604.06 までを 参 照 のこと。
特 許 規 則 1.68 は, 宣 誓 供 述 書 の 代 わりに 宣 言 書 を 使 用 することを 認 める。 宣 言 書 には, 意 図
的 な 虚 偽 の 陳 述 等 が 罰 金 又 は 禁 錮 若 しくはその 両 方 (18U.S.C. 1001)により 罰 せられ,かつ,
出 願 又 はその 出 願 に 発 行 された 特 許 の 有 効 性 を 阻 害 することがあることを 出 願 人 が 確 認 した
旨 が 含 まれていなければならない。 宣 言 者 は, 宣 言 書 本 文 内 で, 宣 言 者 本 人 が 認 識 するとこ
ろから 成 る 全 ての 陳 述 が 真 実 である 旨 , 及 び, 情 報 及 び 信 念 に 対 してする 全 ての 陳 述 が 真 実
であると 信 じる 旨 を 述 べなければならない。
715.05 同 一 発 明 をクレームする 合 衆 国 特 許 又 は 出 願 公 開 [R-5]
問 題 となっている 参 照 事 項 が 出 願 人 と 同 一 人 でない 者 に 所 有 されており,その 出 願 人 と 同 一
の 発 明 をクレームした 合 衆 国 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 である 場 合 に,その 公 開 日 がその 発 明 に
対 するクレームを 審 査 中 の 出 願 で 提 示 したときに 先 立 つ 1 年 未 満 の 日 であるときは, 出 願 人
の 救 済 は, 特 許 規 則 1.131 の 代 わりに 特 許 規 則 41.202 によらなければならない。 参 照 事 項 に
出 願 人 と 同 一 の 発 明 がクレームされ,その 公 開 日 が, 出 願 中 であるその 発 明 に 対 するクレー
ムを 提 出 したときに 先 立 つ 1 年 未 満 の 日 である 場 合 は,この 事 実 は 庁 指 令 に 注 記 しなければ
ならない。その 場 合 は, 参 照 事 項 は,インターフェアレンス 手 続 によってのみ 克 服 すること
ができる。MPEP 第 2300 章 参 照 。 参 照 事 項 が, 出 願 と 同 一 発 明 をクレームする 合 衆 国 特 許 で
あり,かつ,その 発 行 日 が 出 願 におけるその 発 明 についてのクレームの 提 示 から 1 年 より 前
である 場 合 は, 特 許 法 第 135 条 (b)(1)に 基 づく 出 願 のクレームについての 拒 絶 がされなけれ
ばならない。 次 の 事 項 参 照 。In re McGrew 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 3 集 (F.3d) 第 120
巻 1236 頁 ,1238 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 43 巻 1632 頁 ,1635 頁 ( 連 邦 巡 回
控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1997)( 裁 判 所 の 判 決 により, 特 許 法 第 135 条 (b)は, 当 事 者 系 インター
フェアレンス 手 続 に 限 らず, 査 定 系 拒 絶 の 根 拠 として 適 用 することができる)。 特 許 法 第 135
条 にある 表 現 「 特 許 が 付 与 された 日 から 1 年 より 前 」は, 特 許 発 行 についての 1 周 年 日 を 含
む。 次 の 事 項 参 照 。Switzer v. Sockman, 333 F.2d 935, 142 USPQ 226 (CCPA 1964) 。
参 照 事 項 が, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づく 合 衆 国 出 願 公 開 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 以 後 にさ
れた 国 際 出 願 に 関 する WIPO 公 開 であり,それらが 審 査 を 受 けている 出 願 と 同 一 出 願 をクレー
ムしており,その 公 開 日 が 審 査 を 受 けている 出 願 における 発 明 についてのクレームの 提 示 か
ら 1 年 より 前 である 場 合 は,( 審 査 を 受 けている) 出 願 のクレームについての 特 許 法 第 135 条
334

(b)(2)に 基 づく 拒 絶 は, 審 査 を 受 けている 出 願 が 参 照 事 項 の 公 開 日 より 後 にされる 場 合 に 限
り, 行 われるべきである。
様 式 文 例 23.14 又 は 23.14.01 は, 特 許 法 第 135 条 (b)に 基 づく 拒 絶 をするときに 使 用 する
ことができる。
23.14 クレームは 特 許 発 効 日 から 1 年 以 内 にコピー( 同 一 物 の 提 示 )されていない
クレーム[1]は, 合 衆 国 特 許 番 号 [2]が 付 与 された 日 に 先 行 する 1 年 の 期 間 内 にコピーされな
かったものとして, 特 許 法 第 135 条 (b)(1)に 基 づいて 拒 絶 する。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。In re
McGrew 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 3 集 (F.3d) 第 120 巻 1236 頁 ,1238 頁 , 合 衆 国 特 許 審
判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 43 巻 1632 頁 ,1635 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1997)。その
事 件 において 裁 判 所 は, 特 許 法 第 135 条 (b)は 査 定 系 拒 絶 の 基 礎 として 使 用 できる 旨 の 判 決 を
下 した。
23.14.01 クレームは 出 願 公 開 日 から 1 年 以 内 にコピーされていない
クレーム[1]は, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づいて[2]が 公 開 された 日 に 先 立 つ 1 年 の 期 間 内 に
なされなかったものとして, 特 許 法 第 135 条 (b)(2)に 基 づいて 拒 絶 する。 次 の 事 件 を 参 照 の
こと。In re McGrew 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 3 集 (F.3d) 第 120 巻 ,1236 頁 ,1238 頁 ,
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 43 巻 1632 頁 ,1635 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所
(Fed.Cir.)1997)。その 事 件 において 裁 判 所 は, 特 許 法 第 135 条 (b)は 査 定 系 拒 絶 の 基 礎 とし
て 使 用 できる 旨 の 判 決 を 下 した。
審 査 官 ノート:
1. [2]に, 公 開 出 願 の 公 開 番 号 を 挿 入 する。
2. この 様 式 文 例 は, 審 査 中 の 出 願 が, 公 開 された 出 願 の 公 開 日 より 後 にされた 場 合 に 限 り 使
用 されるべきである。
参 照 事 項 及 び 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 を 同 一 人 が 所 有 しているものであり, 出 願 中 の 又 は 再
審 査 中 の 特 許 におけるクレームによって 限 定 された 発 明 及 び 参 照 事 項 中 のクレームによって
限 定 された 発 明 が 同 一 ではなく,かつ, 特 許 性 があるほど 区 別 できない 場 合 は, 特 許 法 第 103
条 に 基 づいた 拒 絶 を 克 服 するために,ターミナルディスクレーマー 及 び 特 許 規 則 1.130 に 基
づいた 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 することができる。MPEP§718 参 照 。
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 出 願 のクレーム 及 び 特 許 のクレームとの 間 に 逐 語 的 な 対 応
性 がある 場 合 のみならず, 各 々のクレームの 間 に 特 許 性 を 有 するほどの 区 別 がない 場 合 にも,
合 衆 国 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 を 克 服 するためには 有 効 でない。In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴
審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 457 巻 1004 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 173 巻
359 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1972); In re Hidy 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集
(F.2d) 第 303 巻 954 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 133 巻 650 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判
所 (CCPA)1962); In re Teague 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 254 巻 145 頁 ,
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 117 巻 284 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1958); In re
Ward 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 236 巻 428 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1
集 (USPQ) 第 111 巻 101 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1956); In re Wagenhorst 事 件 ( 連 邦
上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 62 巻 831 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 16 巻
126 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1933)。
出 願 ( 又 は 再 審 査 中 の 特 許 ) 及 び 国 内 参 照 事 項 に, 同 一 の 又 は 特 許 性 の 点 から 区 別 できないク
335

レームが 含 まれている 場 合 は, 出 願 と 特 許 は,「 同 一 の 特 許 性 を 有 する 発 明 」をクレームして
いる。
特 許 規 則 41.203(a)に 規 定 されているように,インターフェアレンスは,1 の 当 事 者 のクレー
ムの 主 題 が, 先 行 技 術 である 場 合 , 相 手 方 当 事 者 のクレームの 主 題 を 予 測 していた 又 は 自 明
としていた 場 合 及 びその 逆 の 場 合 に, 存 在 する。 国 内 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 にクレームされ
た 発 明 と 同 一 の 又 はその 発 明 から 見 て 自 明 の 発 明 をクレームする 出 願 人 は, 参 照 事 項 とのイ
ンターフェアレンス 手 続 を 回 避 する 手 段 として 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 を 使 用 する
ことができない。 出 願 人 にそれを 認 めることは, 同 一 の 発 明 に 対 して 2 つの 特 許 を 発 行 する
ことになる。
特 許 規 則 1.131 が「 特 許 性 を 有 する 同 一 の 発 明 」をインターフェアレンス 手 続 規 則 ( 特 許 規 則
41.203(a))と 同 様 に 定 義 するので, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 参 照 事 項 が 出 願 人 の 発 明 をクレー
ムしていることに 依 拠 した 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 出 願 人 が 参 照 事
項 を 克 服 することを 妨 げることはできず,また, 同 時 に, 出 願 にあるクレームと 参 照 事 項 の
クレームが 実 質 的 に 同 一 の 発 明 を 対 象 にしたものではないことに 依 拠 したインターフェアレ
ンス 手 続 を 出 願 人 に 拒 絶 する。In re Eickmyer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d)
第 602 巻 974 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 202 巻 655 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所
(CCPA)1979)。インターフェアレンス 手 続 の 際 に 広 いカウントに 差 し 替 える 目 的 でなされた 出
願 人 からの 申 立 を 拒 絶 する 場 合 に, 削 除 しようとする 限 定 が 相 手 方 特 許 権 者 にとって 重 要 な
ものであるとの 決 定 がされが,これは, 参 照 事 項 にクレームされた「 特 許 性 を 有 する 同 一 の
発 明 」でない 発 明 を, 提 案 されたカウントが 対 象 にしていたとの 結 論 を 構 成 する。 従 って,
出 願 人 は, 参 照 事 項 に 依 拠 した 先 行 技 術 による 拒 絶 を 克 服 するために 特 許 規 則 1.131 にいう
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することができる。Adler v. Kluver 事 件 ( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集
第 1 集 (USPQ) 第 159 巻 511 頁 (Bd.Pat.Int. 1968)。
文 例 7.58(MPEP§715 に 再 録 )は,このような 状 況 に 留 意 させるために 記 載 することができる。
715.07 事 実 及 び 文 書 証 拠 [R-3]
I. 一 般 的 要 件
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 証 明 する 重 要 事 項 は, 発 明 の 優 先 権 であり,これは, 事 実 の 納 得
することができる 証 拠 によって 証 明 することができる。 結 論 ではなく, 事 実 を 主 張 しなけれ
ばならない。 証 拠 物 件 の 形 式 で 証 拠 を, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 添 付 することができる。 依
拠 する 各 証 拠 物 件 については,それに 依 拠 することによって 何 について 証 明 するかを, 宣 誓
供 述 書 又 は 宣 言 書 において 明 確 に 言 及 しなければならない。 例 えば, 事 実 の 主 張 は, 証 拠 と
して 次 の 1 又 は 複 数 を 添 付 して 提 出 することによって 裏 付 けることができる。
(A) スケッチ
(B) 青 焼 き
(C) 写 真
(D) ノートの 記 入 事 項 の 複 製
(E) 模 型
(F) 依 拠 する 証 拠 が 口 頭 による 開 示 である 場 合 は, 証 人 による 裏 付 け 陳 述 。Ex parte
Ovshinsky, 10 USPQ2d 1075 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)
(G) インターフェアレンス 手 続 時 の 証 言 。インターフェアレンス 手 続 時 の 証 言 を 使 用 する 場
336

合 は, 出 願 人 は, 証 言 の 何 れの 部 分 に 依 拠 するかを 指 摘 しなければならない。これは, 審 査
官 がインターフェアレンス 手 続 時 の 記 録 の 全 体 に 目 を 通 して 証 拠 である 箇 所 を 探 すことが 前
提 となっていないためである。Ex parte Homan, 1905 C.D. 288 (Comm’r Pat. 1905)。
(H) 開 示 書 類 (MPEP§1706)は 着 想 の 証 拠 書 類 として 使 用 することができる。
ひな 形 及 び 模 型 が 出 願 ファイルに 採 用 されるには, 特 許 規 則 1.91 の 要 件 を 遵 守 しなければな
らない。MPEP§715.07(d)も 参 照 のこと。
発 明 が 参 照 事 項 の 日 付 より 先 に 完 成 された 旨 の 一 般 論 的 な 主 張 は 十 分 でない。Ex parte
Saunders, 1883 C.D.23,23 O.G. 1224 (Comm’r Pat. 1883)。 同 様 に, 発 明 者 よる 発 明 が 参
照 事 項 日 に 先 立 って 着 想 された 又 は 実 施 された 旨 の 当 該 人 による 宣 言 書 であって,この 結 論
の 正 しさを 実 証 する 事 実 が 陳 述 されていないものは, 特 許 規 則 1.131 を 満 たすには 不 十 分 で
ある。
特 許 規 則 1.131(b)では, 図 面 若 しくは 記 録 の 原 証 拠 物 件 , 又 はその 写 真 を, 宣 誓 供 述 書 又 は
宣 言 書 に 添 付 してその 一 部 とするか, 又 は,それが 無 い 場 合 に 十 分 な 説 明 が 述 べられている
ことを 要 件 としている。Ex parte Donovan, 1890 C.D. 109, 52 O.G. 309 (Comm’r Pat. 1890)
において, 裁 判 所 は 次 のとおり 述 べた。
出 願 人 がスケッチを 作 成 した 場 合 は,その 旨 を 述 べ,それを 提 出 して 説 明 しなければならな
い。そのスケッチを 作 成 してから 紛 失 し,かつ,その 内 容 を 記 憶 している 場 合 は,そこから
復 元 したものを 原 スケッチの 代 わりに 提 出 しなければならない。 開 示 手 段 が 模 型 である 場 合
も, 同 じ 手 続 をとらなければならない。 証 人 は, 発 明 の 明 確 な 着 想 を 表 した 旨 をスケッチに
も 模 型 にも 依 拠 せずに 口 頭 開 示 によって 主 張 する 場 合 は, 発 明 を 他 人 に 知 得 させたときに 用
いた 言 葉 に 可 能 な 限 り 近 似 した 言 葉 で 陳 述 することによって 十 分 明 瞭 にしなければならない。
ただし, 審 査 官 は, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 検 討 する 際 に, 宣 誓 供 述 書 又
は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 , 記 録 並 びに「 注 記 」の 全 添 付 物 も 含 めて 証 拠 として 提 出 されたもの
をすべて 勘 案 しなければならない。 欠 落 している 限 定 事 項 が 宣 言 書 自 体 によって 裏 付 けられ
ている 限 りは,クレームされた 限 定 事 項 のすべてを 添 付 証 拠 物 件 によって 裏 付 ける 必 要 はな
い。Ex parte Ovshinsky, 10 USPQ2d 1075 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)。
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 は, 特 定 日 より 先 にその 者 が 発 明 を 完 成 させていたこと
を 証 明 するために, 何 れの 事 実 又 は 情 報 に 出 願 人 が 依 拠 しているかを 明 瞭 に 説 明 していなけ
ればならない。 陳 述 は, 証 拠 物 件 によって 説 明 する 事 柄 を 広 義 の 用 語 を 用 いて 曖 昧 かつ 一 般
論 的 な 陳 述 をすると 同 時 に, 実 施 があったことがその 証 拠 物 件 によって 説 明 がつく 旨 を 一 般
論 的 に 主 張 したものである 場 合 は,「 実 質 的 には 単 なる 訴 えに 過 ぎず, 事 実 の 証 拠 又 は 証 明 に
より 裏 付 けられたものではない」ので, 従 って, 特 許 規 則 1.131(b)の 要 件 を 満 たさないもの
である。In re Borkowski, 505 F.2d 713, 184 USPQ 29 (CCPA 1974)。 出 願 人 は, 何 れの 事
実 を 立 証 し,かつ, 何 れの 事 実 に 依 拠 しているかを 正 確 に 指 摘 して 明 白 に 証 拠 物 件 を 説 明 し
なければならない。505 F.2d at 718-719 184 USPQ at 33。In re Harry, 333 F.2d 920, 142
USPQ 164 (CCPA 1964)( 宣 誓 供 述 書 は「 事 実 が 存 在 することを 主 張 するものであるが,その 事
実 が 何 であるか 又 は 何 時 発 生 したかを 述 べるものではない。」)も 参 照 のこと。
II. 日 付 の 立 証
証 拠 物 件 から 日 付 の 記 載 が 削 除 されていたり, 見 えなくなっている 場 合 は, 日 付 に 関 する 事
項 を 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 本 文 の 中 で 扱 うことができる。
337

着 想 又 は 実 施 が 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 って 発 生 していた 旨 を 主 張 する 場 合 は, 宣 誓 供 述 書
又 は 宣 言 書 中 の 日 付 は, 実 際 の 日 付 を 記 載 することが 可 能 であり, 若 しくは, 出 願 人 又 は 特
許 所 有 者 が 当 該 人 の 実 際 の 日 付 を 開 示 することを 望 まない 場 合 は, 引 用 された 事 実 が, 特 定
の 日 に 先 立 って 発 生 していた 旨 を 単 に 主 張 することができる。ただし, 継 続 的 努 力 を 立 証 す
るために 依 拠 した 行 為 が 実 際 にあったときの 日 付 は, 記 載 しなければならない。 継 続 的 努 力
の 要 件 については MPEP§715.07(a)を 参 照 のこと。
III. 先 行 発 明 を 立 証 する 3 方 法
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 事 実 を 述 べなければならず, 合 衆 国 又 は NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加
盟 国 における 発 明 の 着 想 及 び 完 成 を 立 証 するために 適 用 できる 証 拠 書 類 及 び 証 拠 物 件 を 提 出
しなければならず(MPEP§715.07(c)), 少 なくとも, 着 想 は, 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 つ 日 に
されていなければならない。 参 照 事 項 日 に 先 立 って 実 施 されていなかった 場 合 は, 出 願 人 又
は 特 許 所 有 者 は, 参 照 事 項 日 にまさに 先 立 つ 時 から 実 際 に 実 施 する 日 まで 又 は, 出 願 する 日
( 出 願 は 擬 制 的 実 施 を 構 成 する, 特 許 規 則 1.131)までに 当 該 人 が 発 明 を 完 成 させるために 継
続 的 努 力 をしていたことを 立 証 しなければならない。
上 述 の 如 く, 特 許 規 則 1.131(b)は,クレームされた 主 題 が 先 行 発 明 であることを 出 願 人 が 立
証 できる 3 方 法 を 規 定 する。 事 実 の 証 明 は, 次 の 事 項 を 十 分 に 立 証 するものでなければなら
ない。
(A) 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 つ,その 発 明 の( 現 実 の) 実 施
(B) 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 った 発 明 の 着 想 並 びに 参 照 事 項 日 に 先 立 つ 時 からその 後 に( 実
際 の) 実 施 するまでになされたていた 適 切 な 継 続 的 努 力
(C) 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 った 発 明 の 着 想 並 びに 参 照 事 項 日 に 先 立 つ 時 から 出 願 ( 擬 制 的
実 施 )するまでになされていた 適 切 な 継 続 的 努 力
発 明 の 着 想 は, 開 示 , 図 面 , 及 び 模 型 によって 証 拠 付 けられている 場 合 であっても,それは
特 許 法 に 基 づく 完 全 な 発 明 ではなく, 発 明 者 がその 着 想 をした 後 に, 事 実 上 の 実 施 又 は 特 許
出 願 等 その 他 の 行 為 をすることによって 相 応 の 継 続 的 努 力 をしない 限 り, 発 明 者 に 何 ら 権 利
を 付 与 するものではなく,かつ, 後 に 他 人 に 付 与 された 特 許 に 対 して 影 響 力 を 有 さない。
Automatic Weighting Mach. Co. v. Pneumatic Scale Corp., 166 F.2d 288, 1909 C.D. 498,
139 O.G. 991 (1st Cir.1909)。
着 想 は, 発 明 行 為 の 精 神 的 なものであるが, 図 面 , 他 人 に 対 する 完 全 な 開 示 等 によって 証 明
することが 可 能 でなければならない。Mergenthaler v. Scudder, 1897 C.D. 724, 81 O.G. 1417
(D.C. Cir. 1897)において, 着 想 は, 問 題 の 解 決 方 法 の 単 なる 漠 然 とした 思 い 付 きを 上 回 る
ものであることが 確 立 されており,ゆえに, 手 段 自 体 とその 相 互 作 用 を 併 せて 理 解 していな
ければならない。
一 般 的 に, 事 実 上 実 施 されていたことの 立 証 は, 器 具 が 実 際 に 存 在 したこと 及 びその 目 的 の
ために 機 能 したことの 証 明 を 要 件 とする。ただし,「 仕 組 みが 簡 単 であるために,その 構 造 の
みが, 実 施 を 構 成 するための 全 要 件 となる 装 置 がある。」In re Asahi/America Inc.,68 F.3d
442, 37 USPQ2d 1204, 1206 (Fed. Cir. 1995) (Newkirk v. Lulejian, 825 F.2d 1581, 3 USPQ2d
1793 (Fed. Cir. 1987) 及 び Sachs v. Wadsworth, 48 F.2d 928, 929, 9 USPQ 252, 253 (CCPA
1931) 引 用 。クレームされた 制 御 継 手 は 実 施 を 構 成 するにはその 構 造 のみで 十 分 な 程 に 単 純 な
仕 組 みのものである。 物 品 との 連 結 の 写 真 及 び 継 手 を 詳 細 に 説 明 する 技 術 的 報 告 が, 実 施 を
338

証 明 するのに 十 分 であった)。
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 証 明 しなければならない 事 実 は,インターフェアレンス 手 続 で 証
明 しなければならない 事 実 と 類 似 している。 相 違 点 は, 証 拠 を 提 出 する 方 法 である。 拒 絶 を
克 服 するには 不 十 分 な 事 実 である 旨 の 決 定 に 出 願 人 が 同 意 しない 場 合 は, 当 該 人 の 救 済 は,
継 続 された 拒 絶 理 由 に 対 する 審 判 請 求 による。
着 想 , 相 応 の 継 続 的 努 力 , 及 び 実 施 の 概 念 についての 詳 論 は MPEP§2138.04 から§2138.06
までを 参 照 のこと。
殆 どの 場 合 に, 特 許 規 則 1.131 における「 着 想 」,「 相 応 の 継 続 的 努 力 」, 及 び「 実 施 」の 用 語
の 有 する 意 味 は,インターフェアレンス 手 続 においてこれらが 有 するのものと 同 義 である。
ただし,In re Eickmeyer, 602 F.2d 974, 202 USPQ 655 (CCPA 1979)において, 裁 判 所 は 次
のとおり 述 べた。
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 を 提 出 する 目 的 は, 先 行 発 明 を 実 証 すること 自 体 ではなく, 単
に 参 照 事 項 の 有 効 日 よりも 日 付 を 先 行 させることである。In re Moore, 58 CCPA 1340, 444
F.2d 572, 170 USPQ 260 (1971) 参 照 。 規 則 131(b)に 基 づく 宣 誓 供 述 書 が 十 分 なものである
ことの 基 準 は, 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づくインターフェアレンス 手 続 において 発 明 の 優 先 権
を 決 定 するための 基 準 と 対 等 視 されるが, 規 則 131 の 実 務 がインターフェアレンス 手 続 法 に
よる 制 限 を 必 ずしも 受 けるものではない。むしろ 反 対 に,「 規 則 131(b)に 見 られるインター
フェアレンス 手 続 実 務 に 対 する 対 等 性 は, 必 要 上 というよりも 便 宜 上 対 等 であると 認 識 する
べきである。」Id. at 1353, 444 F.2d at 580, 170 USPQ at 267。 従 って,『 規 則 に 基 づいて
立 証 しなければならない「 着 想 」 及 び「 実 施 」は,「インターフェアレンス 手 続 」のときにこ
れらの 用 語 が 要 件 とする 内 容 と 同 一 のものである 必 要 はない 。』 同 ; 同 調 ,In re Borkowski,
505 F.2d 713, 718-19, 184 USPQ 29, 33 (CCPA 1974)。
相 違 する 点 の 1 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいた 実 務 では, 参 照 事 項 に 有 用 性 が 開 示 されてい
る 場 合 にのみ 有 用 性 を 立 証 しなければならないのに 対 し,インターフェアレンス 手 続 実 務 で
は, 有 用 性 が 知 られていたことを 立 証 することが 実 施 の 要 件 となっている 点 である。In re
Wilkinson, 304 F.2d 673, 134 USPQ 171 (CCPA 1962); In re Moore, 444 F.2d 572, 170 USPQ
260 (CCPA 1971)。 有 用 性 の 立 証 を 要 する 場 合 は, 問 題 となっている 主 題 の 有 用 性 を 立 証 する
ために 試 験 結 果 を 要 するか 否 かは, 各 事 件 の 事 実 次 第 である。 最 終 的 に 問 題 となるのは, 参
照 事 項 の 日 付 よりも 先 立 っていなければならない 主 題 が 主 張 された 有 用 性 を 有 していたこと
を, 証 拠 が 通 常 の 技 術 熟 練 者 に 相 応 の 確 かさで 納 得 させるものであるか 否 かである。In re
Blake, 358 F.2d 750, 149 USPQ 217 (CCPA 1966)。また,インターフェアレンス 手 続 実 務 に
おいては, 着 想 , 相 応 の 継 続 的 努 力 , 及 び 実 施 は, 補 強 証 拠 を 要 するが, 特 許 規 則 1.131 の
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 による 証 言 は, 補 強 証 拠 を 要 さない。ゆえに, 出 願 人 は, 当 該 人 自 身
の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 拠 り 所 とすることが, 選 択 肢 として 可 能 である。Ex parte Hook,
102 USPQ 130 (Bd. App. 1953)。
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 に 不 十 分 な 証 拠 が 含 まれていた 場 合 は, 様 式 文 例 7.59 又 は
7.63(ともに,MPEP§715 に 再 録 )を 使 用 することができる。
715.07(a) 継 続 的 努 力
参 照 事 項 日 に 先 立 って 着 想 したが,ただし, 実 施 がその 後 であった 場 合 は, 出 願 人 又 は 特 許
所 有 者 が 継 続 的 努 力 をしたことを 主 張 するのみでは 十 分 でない。Ex parte Hunter, 1889
339

C.D.218, 49 O.G. 733 (Comm’r Pat. 1889)。むしろ, 出 願 人 は, 継 続 的 努 力 を 成 立 させる
事 実 証 拠 を 示 さなければならない。
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 十 分 であることを 決 定 する 場 合 に, 有 効 日 に 先 立
って 発 明 が 着 想 されていたことが 明 白 に 立 証 されていない 限 りは, 継 続 的 努 力 を 勘 案 する 必
要 はない。その 理 由 は, 継 続 的 努 力 は, 先 行 した 着 想 であることが 立 証 された 後 になって 初
めて 問 われるからである。Ex parte Kantor, 177 USPQ 455 (Bd. App. 1958)。
継 続 的 努 力 が 意 味 するものは,Christie v. Seybold, 1893 C.D. 515,64 O.G. 1650 (6th Cir.
1893)に 取 り 上 げられている。 特 許 法 においては, 発 明 者 は, 所 与 の 期 間 中 に 継 続 的 努 力 をし
ているか 又 は 継 続 的 努 力 をしていないかの 何 れかであり,ゆえに, 努 力 の 程 度 というものは
ない。 出 願 人 が 行 為 をしなかったことに 説 明 が 付 く 場 合 は, 特 許 法 の 意 味 する 範 囲 内 では,
当 該 人 が 何 もなしていないときに 継 続 的 努 力 をしていることになる。ただし, 注 意 する 点 と
して, 行 為 をしなかったことの 説 明 又 は 理 由 は, 記 録 に 記 載 されていなければならず,それ
ゆえ, 特 許 商 標 庁 又 は 裁 判 所 は, 遅 延 又 は 行 為 をしなかったことに 対 して 有 り 得 る 説 明 を 推
定 しない。In re Nelson, 420 F.2d 1079, 164 USPQ 458 (CCPA 1970) 参 照 。 継 続 的 努 力 は,
各 事 件 の 特 定 の 事 実 を 根 拠 として 判 定 しなければならない。 先 行 発 明 を 立 証 するための 継 続
的 努 力 要 件 の 詳 論 については MPEP§2138.06 を 参 照 のこと。
特 許 規 則 1.131 では, 継 続 的 努 力 をしなければならない 要 継 続 期 間 は, 参 照 事 項 又 は 活 動 の
有 効 日 にまさに 先 立 って 始 まり, 実 際 の 又 は 擬 制 ( 即 ち, 合 衆 国 特 許 の 出 願 )の 実 施 がされた
日 に 終 わる。 従 って, 実 施 前 になされた 継 続 的 努 力 のみが 実 質 的 検 討 内 容 である 点 に 注 意 し
なければならない。「 発 明 を 完 成 又 は 実 施 してからその 出 願 をするまでの 時 間 の 経 過 」は, 特
許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 には 無 関 係 である。Ex parte Merz, 75 USPQ 296 (Bd.
App. 1947) 参 照 。
継 続 的 努 力 がされていない 場 合 は, 様 式 文 例 7.62(MPEP§715 に 再 録 )を 用 いて, 特 許 規 則
1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 対 して 応 答 することができる。
715.07(b) インターフェアレンス 手 続 での 証 言 を 使 用 するとき
参 照 事 項 よりも 先 行 させる 目 的 で,インターフェアレンス 手 続 の 際 の 出 願 人 の 証 言 を 特 許 規
則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 代 わりに 使 用 するときがある。
証 言 の 内 で, 参 照 事 項 を 克 服 する 優 先 権 の 基 礎 を 形 成 する 部 分 が 指 摘 されていなければなら
ない。Ex parte Bowyer, 1939 C.D. 5, 42 USPQ 526 (Comm’r Pat. 1939)。
715.07(c) 依 拠 する 行 為 は 合 衆 国 又 は NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 でなされたものでなければな
らない。
特 許 法 第 104 条 外 国 でなされた 発 明
(a) 概 要
(1) 手 続
特 許 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 第 119 条 及 び 第 365 条 に 規 定 する 場 合 を 除 き, 特 許 商 標 庁 ,
裁 判 所 及 びその 他 権 限 のある 官 庁 での 手 続 の 際 に,NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加 盟 国 以 外 の 外 国
内 での 当 該 発 明 に 関 する 知 識 , 当 該 発 明 の 実 施 又 は 当 該 発 明 に 関 する 他 の 活 動 に 言 及 するこ
とによって, 発 明 日 を 立 証 することができない。
(2) 権 利
340

民 間 人 であるか 軍 人 であるかに 拘 らず,ある 個 人 によって 発 明 がされた 場 合 であって,
(A) その 者 が, 合 衆 国 内 に 居 所 を 有 し,かつ, 合 衆 国 による 活 動 , 若 しくは, 合 衆 国 のため
にされる 活 動 に 携 わり 他 国 内 で 従 事 していた 場 合 ,
(B) その 者 が,NAFTA 加 盟 国 内 に 居 所 を 有 し,かつ,NAFTA 加 盟 国 による 活 動 , 若 しくは NAFTA
加 盟 国 のための 活 動 に 携 わり,NAFTA 加 盟 国 とは 異 なる 他 の 国 内 で 従 事 していた 場 合 , 又 は
(C) その 者 が,WTO 加 盟 国 内 に 居 所 を 有 し,かつ,WTO 加 盟 国 による 活 動 , 若 しくは WTO 加 盟
国 のための 活 動 に 携 わり,WTO 加 盟 国 とは 異 なる 他 の 国 において 従 事 していた 場 合 は,その
者 は, 当 該 発 明 が( 場 合 に 応 じて) 合 衆 国 内 でされたか,NAFTA 加 盟 国 内 でされたか 又 は WTO
加 盟 国 内 でされたときと 同 様 に, 当 該 発 明 に 関 して 合 衆 国 内 での 優 先 権 と 同 一 の 資 格 が 付 与
される。
(3) 情 報 の 利 用
特 許 商 標 庁 , 裁 判 所 又 はその 他 の 管 轄 当 局 における 手 続 に 際 して, 当 該 発 明 の 日 の 証 明 若 し
くは 反 証 が 関 連 してくる 知 識 , 実 施 又 はその 他 の 活 動 に 関 連 する 情 報 が, 合 衆 国 内 で 入 手 で
きるのと 同 程 度 まで NAFTA 加 盟 国 内 又 は WTO 加 盟 国 内 で 入 手 できない 限 りは, 合 衆 国 特 許 商
標 庁 , 裁 判 所 又 は 当 該 他 の 当 局 は, 当 該 手 続 に 際 して, 当 該 情 報 を 請 求 した 当 事 者 に 有 利 に
なるように, 適 切 な 推 定 を 引 き 出 すか 又 は 法 律 , 規 則 若 しくは 細 則 によって 認 められた 他 の
措 置 を 取 ることができる。
(b) 定 義
本 条 で 使 用 するものとして,
(1) 「NAFTA 加 盟 国 」という 語 は, 北 米 自 由 貿 易 協 定 施 行 法 第 2 条 (4)において 当 該 の 語 に 与
えられた 意 味 を 有 し,
(2) 「WTO 加 盟 国 」という 語 は,ウルグアイ・ラウンド 協 定 法 第 2 条 (10)において 当 該 の 語
に 与 えられた 意 味 を 有 する。
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 には, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 先 立 った 日 付 を 立 証 する
ために 依 拠 する 行 為 が 合 衆 国 内 又 は NAFTA 加 盟 国 内 又 は WTO 加 盟 国 内 でされた 旨 の 主 張 を 含
めなければならない。 特 許 法 第 104 条 参 照 。
NAFTA 加 盟 国 内 又 は WTO 加 盟 国 内 , 並 びに, 合 衆 国 内 での 発 明 の 完 成 日 を 立 証 することにつ
いて 規 定 する 特 許 規 則 1.131(a)に 基 づいて, 出 願 人 は, 北 米 自 由 貿 易 協 定 法 , 公 法 第 103-182
号 第 331 条 の 施 行 日 である 1993 年 12 月 8 日 以 後 の NAFTA 加 盟 国 内 での 完 成 日 を 立 証 するこ
とができ,ウルグアイ・ラウンド 協 定 法 , 公 法 103-465 第 531 条 の 施 行 日 である 1996 年 1
月 1 日 以 後 の NAFTA 加 盟 国 以 外 である WTO 加 盟 国 内 での 完 成 日 を 立 証 することができる。
NAFTA 又 は URAA の 有 効 日 よりも 先 行 して 発 生 した 行 為 には, 発 明 の 完 成 を 証 明 するために 依
拠 することができる。しかし,NAFTA 加 盟 国 内 で 1993 年 12 月 8 日 前 に, 又 は,NAFTA 加 盟 国
以 外 の WTO 加 盟 国 内 で 1996 年 1 月 1 日 前 に 発 明 の 完 成 日 を 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 立 証 す
ることはできない。
715.07(d) 証 拠 物 件 の 処 理
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 一 部 として 提 出 されたもの 等 , 証 拠 物 件 が 出 願 フ
ァイルに 採 用 されるには, 特 許 規 則 1.91 の 要 件 を 遵 守 しなければならない。 特 許 規 則 1.91
の 要 件 を 遵 守 しない 証 拠 物 件 は, 特 許 商 標 庁 の 裁 量 で, 処 分 するか 又 は 出 願 人 に 返 却 される。
MPEP§608.03(a)も 参 照 のこと。
341

715.08 主 任 審 査 官 によって 判 断 される [R-6]
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 十 分 なものであることに 対 する 疑 義 は, 主 任 審 査
官 が 検 討 して 判 断 しなければならない。
方 式 を 満 足 し 及 び 適 正 であることに 対 する 疑 義 の 再 審 理 は, 特 許 規 則 1.181 に 基 づいて 提 出
される 申 請 による。 当 該 申 請 には, 技 術 センターの 長 官 が 応 答 する(MPEP§1002.02(c))。
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 実 体 に 関 する 再 審 理 は, 特 許 審 判 インターフェア
レンス 部 への 審 判 請 求 による。
715.09 適 時 の 提 出 [R-3]
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 受 領 されるには, 適 時 に 提 出 しなければならな
い。 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 拒 絶 理 由 を 否 認 する 他
の 証 拠 は, 次 の 何 れかのときに 提 出 すれば, 時 宜 を 得 たものとみなされる。
(A) 最 終 拒 絶 の 前
(B) 最 終 拒 絶 を 受 けていない 出 願 に 関 する 審 判 請 求 の 前
(C) 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 と 同 日 又 はそれより 前 ,これについては,そ
の 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ,それより 前 に 特 許 規 則 1.116(e)を 遵 守 して
提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されることが 条 件 とされる。 又 は
(D) 手 続 が 終 結 した 後 ( 例 えば, 最 終 拒 絶 後 , 審 判 請 求 後 又 は 許 可 後 ),ただし, 出 願 人 が 宣
誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 を,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 に 関 する 特 許 規 則
1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE), 又 は 意 匠 出 願 に 関 する 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手
続 出 願 (CPA)に 添 えて 提 出 することを 条 件 とされる。
受 領 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 のすべては, 次 回 の 庁 指 令 において 審 査 官 により, 受 領 確
認 及 び 解 説 をされる。
審 判 請 求 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 については, 特 許 規 則
41.33(d) 並 びに MPEP§1206 及 び§1211.03 を 参 照 。
時 宜 を 得 ないものとして 宣 誓 供 述 書 の 採 用 を 審 査 官 に 拒 絶 された 場 合 に,その 拒 絶 の 再 審 理
は, 申 請 によるものとし, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 によっては 行 わな
い。In re Deters, 515 F.2d 1152, 185 USPQ 644 (CCPA 1975); Ex parte Hale, 49 USPQ 209
(Bd. App. 1941)。 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 適 正 であることに 対 する 疑 義 の
再 審 理 については MPEP§715.08 を 参 照 のこと。
715.10 先 行 公 然 実 施 若 しくは 販 売 又 はベストモード 開 示 欠 如 の 証 拠 についての 宣 誓 供 述
書 又 は 宣 言 書 の 再 審 理
審 査 官 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 添 付 証 拠 をより
注 意 深 く 検 討 して, 出 願 の 有 効 出 願 日 よりも 1 年 を 超 えて 先 行 したときにクレームされた 発
明 が 合 衆 国 において「 公 然 実 施 」されていた 又 は「 販 売 」されていたことが 証 明 されたか 否
かを 決 定 しなければならない。これらの 行 為 は 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づいた 制 定 法 上 の 非 特
許 理 由 である。 参 照 事 項 又 は 活 動 であって,これよりも 日 付 を 先 行 させようとしているもの
に 依 拠 した 拒 絶 は, 実 際 には, 当 該 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 により 克 服 することができるが,
出 願 人 による 先 行 「 公 然 実 施 」 又 は「 販 売 」 活 動 の 効 果 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 克 服
することができない。 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 となるときの「 公 然 実 施 」 又 は「 販 売 」に 依 拠
342

した 拒 絶 については MPEP§2133.03 を 参 照 のこと。
特 許 規 則 1.131 の 証 拠 が, 出 願 に 開 示 されていない 発 明 の 実 施 に 依 拠 する 場 合 は, 出 願 が「ベ
ストモード」を 含 むか 否 かの 問 題 を 検 討 しなければならない。しかし, 発 明 者 の 考 える 発 明
実 施 のベストモードが 出 願 人 の 明 細 書 に 記 載 されていない 旨 を 全 体 としてとらえる 記 録 が 証
拠 の 優 越 性 によって 成 立 しない 限 りは,「ベストモード」による 拒 絶 をしてはならない。 特 許
法 第 112 条 第 1 段 落 のベストモード 要 件 については MPEP§2165 から§2165.04 までを 参 照 の
こと。
343

716 拒 絶 理 由 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 , 特 許 規 則 1.132
特 許 規 則 1.132 拒 絶 又 は 異 論 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書
出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームが 拒 絶 又 は 異 論 申 立 された 場 合 は, 別 段 規 定 のな
い 理 由 に 依 拠 した 当 該 の 拒 絶 又 は 異 論 申 立 を 否 認 するために 提 出 される 証 拠 は, 本 条 に 基 づ
く 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によるものでなければならない。
拒 絶 理 由 を 否 認 するために 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 自
ら 検 討 して,これが 拒 絶 に 対 する 応 答 となっているか,かつ, 拒 絶 を 克 服 するために 十 分 な
事 実 を 提 示 しているものであるか 否 かを 決 定 することは, 主 任 審 査 官 の 責 任 である。
この 原 則 は, 拒 絶 又 は 異 論 申 立 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 証 拠 を 受 領 する 際 に 長 期 にわたり 一 貫
して 守 られてきた 特 許 商 標 庁 の 一 般 的 方 針 を 規 定 しているものである。 提 出 された 宣 誓 供 述
書 又 は 宣 言 書 はすべて, 他 の 特 定 の 原 則 に 該 当 するもの 又 は 制 約 を 受 けるものを 除 いて,こ
の 原 則 が 制 約 するものとして 扱 い 又 は 適 用 されるものとみなす。
特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 関 して 解 説 するためには, 様 式 文 例 7.65 又 は 7.66
及 び 7.66.01 から 7.66.05 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いるべきである。
7.65 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 拒 絶 の 撤 回 に 有 効 であること
[2]に 提 出 された 特 許 規 則 1.132 に 基 づく[1]は,クレーム[3]に 対 する[4]に 依 拠 した 拒 絶 を
克 服 するために 十 分 である。
審 査 官 ノート:
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 挿 入 する。
2. [2]に, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 日 を 挿 入 する。
3. [3]に, 影 響 を 受 けるクレームを 挿 入 する。
4. [4]に, 克 服 された 拒 絶 理 由 を 表 示 。これには 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 を 含 める。 例 えば,
特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいた 開 示 が 不 十 分 であること, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいた 有
用 性 が 欠 如 していること, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいた 実 施 が 不 能 であること, 特 許 法 第 103
条 に 基 づいて 適 用 する 具 体 的 な 参 照 事 項 等 がある。MPEP§716 参 照 。
7.66 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 不 十 分 なものであること
[2]に 提 出 された 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた[1]は,クレーム[3]に 対 する 最 終 庁 指 令 に 述 べ
た[4]に 依 拠 した 拒 絶 を 克 服 するためには, 次 の 理 由 から 不 十 分 である。
審 査 官 ノート:
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 挿 入 する。
2. [2]に, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 日 を 挿 入 する。
3. [3]に, 影 響 を 受 けるクレームを 挿 入 する。
4. [4]に, 克 服 されなかった 拒 絶 理 由 を 表 示 する。これには 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 を 含 める。
即 ち, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいた 開 示 が 不 十 分 なこと, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいた
有 用 性 が 欠 如 していること 及 び/ 又 は 実 施 が 不 能 であること, 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 適
用 する 具 体 的 な 参 照 事 項 等 がある。MPEP§716 参 照 。
5. この 様 式 文 例 に 続 けて, 不 十 分 とする 理 由 を 述 べる。この 範 疇 となる 項 目 としては「 時 宜
を 得 ない」,「 事 実 を 述 べていない」,「 提 出 された 事 実 は 争 点 となっている 拒 絶 に 対 して 適 切
なものでない」,「 立 証 内 容 とクレームは 範 囲 が 整 合 していない」 等 である。MPEP§716 参 照 。
344

宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 の 詳 しい 説 明 も 含 める。 様 式 文 例 7.66.01 から
7.66.05 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いることができる。
7.66.01 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 宣 誓 供 述 人
が 発 明 を 過 去 に 見 たことがないため
これには, 宣 誓 供 述 人 がクレームされた 主 題 を 過 去 に 1 度 も 見 たことがない 旨 を 肯 定 するこ
とになる 陳 述 が 含 まれている。このことは,クレームされた 主 題 の 非 自 明 性 の 争 点 とは 関 係
がなく,かつ,その 客 観 的 証 拠 を 提 供 するものではない。MPEP§716 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。
7.66.02 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 発 明 が 意 図
したとおりに 機 能 する
これには,クレームした 主 題 が 意 図 された 機 能 のとおりに 機 能 する 旨 が 証 言 された 内 容 の 陳
述 が 含 まれている。このことは,クレームされた 主 題 の 非 自 明 性 の 争 点 とは 関 係 がなく,か
つ,その 客 観 的 証 拠 を 提 供 するものではない。MPEP§716 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。
7.66.03 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 発 明 にのみ
言 及 して,クレームに 言 及 していない。
これは, 出 願 の 各 クレームについてではなく, 上 述 の 出 願 において 説 明 する 体 系 について 言
及 するのみである。 宣 言 書 がこのようなものであるために, 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 とクレー
ムの 範 囲 に 整 合 性 があることが 立 証 されていない。MPEP§716 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。
7.66.04 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 長 らく 待 望
されていたことの 証 拠 の 欠 如
これには,クレームされた 主 題 が 技 術 における 長 期 課 題 を 解 決 した 旨 を 陳 述 している。しか
し, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 である 他 の 者 がその 課 題 解 決 に 取 り 組 んでいたことが 証 明 され
ておらず,そのようなことがあったとしても,それが 如 何 なる 期 間 においてなのかが 証 明 さ
れていない。 更 に,その 課 題 の 解 決 に 当 っていたと 推 測 される 当 該 技 術 の 熟 練 者 たちが, 上
記 に 引 いた 参 照 事 項 の 教 示 を 知 っていた 場 合 に,これらの 者 がなおも 課 題 を 解 決 していない
とする 証 拠 がない。MPEP§716.04 参 照 。
審 査 官 ノート:
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。
345

7.66.05 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 結 論 の 点 か
ら
上 記 の 点 で, 全 ての 証 拠 を 検 討 した 場 合 に, 非 自 明 性 への 反 証 が 自 明 性 の 証 拠 よりも 総 体 的
に 弱 い。
審 査 官 ノート:
特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 であることの 理 由 の 説 明 の 結 論 とし
て,この 様 式 文 例 を 記 載 しなければならず,この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 し
なければならない。
716.01 一 般 的 に 適 用 される 基 準 [R-3]
次 の 基 準 は, 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 含 めて, 出 願 人
によって 提 出 された 拒 絶 理 由 を 否 認 する 全 ての 証 拠 に 適 用 される。
(A) 適 時 性
拒 絶 理 由 を 否 認 する 証 拠 は, 採 用 かつ 検 討 されるようになるには, 適 時 に 提 出 しなければな
らない。In re Rothermel, 276 F.2d 393, 125 USPQ 328 (CCPA 1960)。
特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 拒 絶 理 由 を 否 認 するその 他
の 証 拠 は, 次 の 何 れかのときに 提 出 された 場 合 は, 時 宜 を 得 たとみなされる。
(1) 最 終 拒 絶 の 前
(2) 最 終 拒 絶 を 受 けていない 出 願 に 関 する 審 判 請 求 の 前
(3) 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 と 同 日 又 はそれより 前 ,これについては,そ
の 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ,それより 前 に 特 許 規 則 1.116(e)を 遵 守 して
提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたることが 条 件 とされる, 又 は
(4) 手 続 が 終 結 した 後 ( 例 えば, 最 終 拒 絶 後 , 審 判 請 求 後 又 は 許 可 後 ),ただし, 出 願 人 が 宣
誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 を,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 に 関 する 特 許 規 則
1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE), 又 は 意 匠 出 願 に 関 する 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手
続 出 願 (CPA)に 添 えて 提 出 することが 条 件 とされる。
審 判 請 求 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 については, 特 許 規
則 41.33(d) 並 びに MPEP§1206 及 び§1211.03 参 照 。
(B) 証 拠 の 検 討
拒 絶 理 由 を 否 認 する 証 拠 は, 適 時 に 提 出 される 場 合 は, 提 示 されたときに 何 時 でも, 審 査 官
が 検 討 しなければならない。 審 査 官 は, 宣 誓 供 述 書 , 宣 言 書 及 び 拒 絶 理 由 を 否 認 するその 他
証 拠 であって, 採 用 したものはすべて, 次 回 の 庁 指 令 において 受 領 確 認 及 び 解 説 をする。 解
説 する 程 度 は, 審 査 官 がとる 手 続 による。 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 克 服 するのに 十 分 な 証 拠
であると 審 査 官 が 決 定 する 場 合 は, 解 説 は, 許 可 理 由 の 陳 述 の 指 針 と 整 合 性 が 取 れていなけ
ればならない。MPEP§1302.14 参 照 。 証 拠 が 拒 絶 を 克 服 するために 不 十 分 である 場 合 は, 審 査
官 は, 証 拠 が 不 十 分 である 理 由 を 具 体 的 に 説 明 しなければならない。「 宣 言 書 は 技 術 的 に 検 証
されていない」 又 は「 証 拠 はクレームの 範 囲 と 整 合 していない」のような 一 般 的 な 陳 述 であ
って, 当 該 意 見 を 裏 付 ける 説 明 がないものは, 不 十 分 である。
346

716.01(a) 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 [R-2]
客 観 的 証 拠 は, 適 時 に 提 出 されたときは 検 討 しなければならない
臨 界 性 又 は 予 測 せざる 結 果 , 商 業 的 成 功 , 未 解 決 の 長 らく 待 望 されている 事 項 , 他 人 がまだ
成 功 していないこと, 専 門 家 が 懐 疑 的 とする 事 項 等 を 含 んだ 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,それ
が 適 時 に 提 出 されたときは, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 を 対 象 としたクレームの 自 明 性
の 問 題 を 決 定 する 際 に, 審 査 官 が 検 討 しなければならない。 合 衆 国 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 は,
Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538, 218 USPQ 871, 879 (Fed. Cir.
1983)において,「いわゆる『 二 次 的 考 察 事 項 』から 生 じる 証 拠 は,それが 提 示 されたときは
いつでも, 自 明 性 の 決 定 に 至 る 途 上 で 検 討 しなければならない。」と 述 べている。 当 該 の 証 拠
から, 特 許 が 求 められている 主 題 の 出 所 の 周 辺 状 況 が 判 明 する 可 能 性 がある。 自 明 性 と 非 自
明 性 の 状 況 証 拠 として, 当 該 の 証 拠 が 関 連 していることがある。Graham v. John Deere Co.,
383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966); In re Palmer, 451 F.2d 1100, 172 USPQ 126 (CCPA 1971);
In re Fielder, 471 F.2d 640, 176 USPQ 300 (CCPA 1973)。 自 明 性 の 判 断 には 商 業 的 成 功 等
が 関 連 するとの Graham v. John Deere 判 決 は,A&P Tea Co. v. Supermarket Corp., 340 U.S.
147, 87 USPQ 303 (1950)に 依 拠 した Sakraida v. Ag Pro, 425 U.S. 273, 189 USPQ 449 (1979)
又 は Anderson’s-Black Rock Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57, 163 USPQ 673
(1969)において 否 定 されなかった。Dann v. Johnston, 425 U.S. 219, 226 n.4, 189 USPQ 257,
261 n.4 (1976) 参 照 。
審 査 官 は,クレームの 自 明 性 についての 結 論 に 達 する 際 に,クレームされた 発 明 を 説 明 する
よう 意 図 された 明 細 書 中 にある 比 較 データを 検 討 しなければならない。In re Morgolis, 785
F.2d 1029, 228 USPQ 940 (Fed. Cir. 1986)。 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 が 欠 落 していることに
よって, 自 明 性 は 有 利 にならない。Miles Labs. Inc. v. Shandon Inc., 997 F.2d 870, 878,
27 USPQ2d 1123, 1129 (Fed. Cir. 1993), 裁 量 上 告 認 めず,127 L.Ed.232 (1994)。しかし
ながら, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 であることが 証 明 された 場 合 は, 反 証 を 提 出 しない
ことは, 決 定 的 なものとなる。
716.01(b) 非 自 明 性 の 関 連 性 要 件 及 び 証 拠
二 次 的 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するためには,クレームされた 発 明 に 関 連 していなければなら
ない( 関 連 性 要 件 )
審 査 官 による 二 次 的 考 察 事 項 の 証 拠 の 重 要 性 は, 自 明 性 の 問 題 に 対 する 関 連 性 及 び 証 拠 の 量
並 びに 質 による。United States v. Adams, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479 (1966)においては
特 許 を 支 持 する 際 に, 実 際 に 最 高 裁 判 所 がこの 種 の 証 拠 に 大 幅 に 依 拠 したことに 留 意 するこ
と。
二 次 的 考 察 事 項 の 証 拠 は, 自 明 性 又 は 非 自 明 性 の 決 定 の 際 に 実 質 的 に 重 要 視 されるには,ク
レームされた 主 題 に 関 連 するものでなければならず, 従 って, 審 査 官 は,クレームされた 発
明 の 実 体 及 び 二 次 的 考 察 事 項 の 証 拠 との 間 に 関 連 性 があるか 否 かを 決 定 しなければならない。
Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 305 n.42, 227
USPQ 657, 673-674 n.42 (Fed. Cir. 1985), 裁 量 上 告 認 めず,475 U.S. 1017 (1986)。「 関
連 性 」の 語 は, 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 及 びクレームされた 発 明 との 事 実 上 及 び 法 律 上 十 分 な
関 連 性 であって, 非 自 明 性 を 決 定 する 際 に 証 拠 が 証 拠 価 値 を 有 する 程 のものを 指 す。Demaco
Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir.),
347

裁 量 上 告 認 めず,488 U.S. 956 (1988)。
716.01(c) 客 観 的 証 拠 の 証 拠 価 値 [R-2]
I. 客 観 的 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するためには, 事 実 上 の 証 拠 で 裏 付 けられていなければな
らない
客 観 的 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するために 適 切 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 により 事 実 に 基 づいて
裏 付 されていなければならず, 予 測 せざる 結 果 , 商 業 的 成 功 , 長 らく 待 望 されていた 事 項 の
解 決 , 先 行 技 術 の 実 施 不 能 性 , 参 照 事 項 の 日 付 に 先 行 した 発 明 , 及 び, 主 張 であって 先 行 技
術 の 著 者 は 出 願 人 から 開 示 された 主 題 に 由 来 していた 旨 のものの 証 拠 を 含 む。 例 えば,In re
De Blauwe, 736 F.2d 699, 705, 222 USPQ 191, 196, (Fed. Cir. 1984)(「 予 測 せざる 結 果
を 事 実 の 証 拠 で 立 証 しなければならないことが 定 められている。」「 審 判 請 求 人 が, 先 行 の 熱
収 縮 物 体 が 破 裂 した 旨 を 証 明 する 実 験 データを 提 供 しなかった。 審 判 請 求 人 の 熱 収 縮 物 体 と
直 近 の 先 行 技 術 とを 比 較 する 試 験 成 績 が 欠 如 しているため, 我 々は, 予 測 せざる 結 果 との 審
判 請 求 人 による 主 張 は, 単 なる 意 見 書 を 構 成 するものと 結 論 する。」) 参 照 。In re Lindner, 457
F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA 1972); Ex parte George, 21 USPQ2d 1058 (Bd. Pat.
App. & Inter. 1991)も 参 照 のこと。
II. 弁 護 士 による 意 見 書 は 証 拠 に 代 わるものとならない
弁 護 士 による 意 見 書 は, 記 録 証 拠 に 代 わるものとならない。In re Schulze, 346 F.2d 600, 602,
145 USPQ 716, 718 (CCPA 1965)。 証 拠 ではなく,かつ, 適 切 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によっ
て 裏 付 けられていなければならない 弁 護 士 による 陳 述 書 の 例 には, 予 測 せざる 結 果 , 商 業 的
成 功 , 長 らく 待 望 されていた 事 項 の 解 決 , 先 行 技 術 の 実 施 不 能 , 参 照 事 項 日 に 先 行 した 発 明
に 関 する 陳 述 書 , 及 び 先 行 技 術 の 著 者 は 出 願 人 から 開 示 された 主 題 に 由 来 していた 旨 の 主 張
書 が 挙 げられる。
出 願 人 による 反 論 意 見 に 対 する 検 討 に 関 する 判 例 法 については 通 常 は MPEP§2145 を 参 照 の
こと。
III. 意 見 証 拠
事 実 上 の 証 拠 が 意 見 証 言 よりも 望 ましいとはいえ,その 意 見 が 係 争 の 最 終 的 な 法 的 結 論 に 係
るものでない 限 り, 当 該 証 言 は, 検 討 され,かつ, 何 らかの 重 要 なものになる。 法 的 結 論 に
関 する 意 見 は, 重 視 されることはないが,その 意 見 の 下 地 となった 根 拠 が 説 得 力 を 有 するこ
とがある。In re Chilowsky, 306 F.2d 908, 134 USPQ 515 (CCPA 1962)( 出 願 が 特 許 法 第 112
条 の 要 件 を 満 たす 旨 の 専 門 家 による 意 見 は, 何 ら 重 要 にならない。ただし, 明 細 書 が 特 許 法
第 112 条 の 規 定 を 遵 守 すると 決 定 した 根 拠 を 裏 付 けた 事 実 は, 何 らかの 重 要 なものになる):
In re Lindell, 385 F.2d 453, 155 USPQ 521 (CCPA 1967)( 最 終 的 法 律 問 題 に 関 する 宣 誓 供
述 者 又 は 宣 言 者 の 意 見 は 事 件 の 証 拠 ではないが,「 当 該 技 術 の 熟 練 者 によってなされる 自 己
に 自 明 でない 事 項 の 陳 述 が, 説 得 力 をもって 裏 付 けられているときは,その 陳 述 を 何 らかの
重 要 なものにするべきである。」385 F.2d at 456, 155 USPQ 524( 原 文 強 調 箇 所 )。
専 門 家 の 意 見 の 証 拠 価 値 を 評 価 する 際 に, 審 査 官 は, 立 証 することが 求 められている 事 項 の
性 質 , 反 証 力 , 事 件 の 結 果 における 専 門 家 の 利 害 , 及 び, 専 門 家 の 意 見 に 対 する 事 実 上 の 裏
付 けの 有 無 を 検 討 しなければならない。Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories,
348

Inc., 776 F.2d 281, 227 USPQ 657 (Fed. Cir. 1985), 裁 量 上 告 認 めず,475 U.S. 1017 (1986)。
In re Oelrich, 579 F.2d 86, 198 USPQ 210 (CCPA 1978)( 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 水 準 に 関 す
る 事 実 を 根 拠 とする 専 門 家 の 意 見 は, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 論 するのに 十 分 で
あった); Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)( 先 行 技 術 におけ
る「 人 間 の b-NGF 状 分 子 の 仮 確 認 」が 破 棄 されている 刊 行 物 における 陳 述 は, 専 門 家 の 意 見
とみなされるとしても,その 陳 述 を 裏 付 ける 事 実 上 の 証 拠 がなかったという 理 由 で,その 先
行 技 術 に 依 拠 した 拒 絶 理 由 を 克 服 するためには 不 適 切 であった); In re Carroll, 601 F.2d
1184, 202 USPQ 571 (CCPA 1979)( 先 行 技 術 が 教 示 するものに 関 する 専 門 家 の 意 見 は, 証 拠 書
類 で 裏 付 けられており,かつ,クレームされた 発 明 よりも 先 行 して 構 成 され, 相 当 に 考 慮 さ
れた); In re Beattie, 974 F.2d 1309, 24 USPQ 1040 (Fed. Cir. 1992)(クレームされた 発
明 の 実 体 を 高 く 評 価 する 意 見 証 拠 を 呈 した 宣 言 書 であって, 当 該 技 術 の 熟 練 者 7 人 によるも
のは, 事 実 上 の 裏 付 けを 欠 く 理 由 から,それほどの 価 値 を 有 さないものであることが 判 明 し
た); Ex parte George, 21 USPQ2d 1058 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991)( 結 果 が「 予 測 せざ
るものであった」 旨 の 結 論 的 陳 述 であって, 客 観 的 事 実 上 の 証 拠 により 裏 付 けられないもの
は, 検 討 されたが, 実 質 的 な 証 拠 価 値 を 有 さないことが 判 明 した)。
結 論 のみを 述 べる 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 何 らかの 証 拠 価 値 を 有 するとしても, 当 該 の 宣
誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 出 願 中 に 記 録 されている 証 拠 を 総 体 的 に 照 らし 合 わせて 検 討 した 場
合 に, 殆 ど 重 要 なものにならない。In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 179 USPQ 286 (CCPA
1973)。
自 己 がクレームした 発 明 の 効 果 等 に 対 する 出 願 人 による 宣 誓 供 述 書 は, 利 害 のない 者 による
宣 誓 供 述 書 よりも 説 得 力 が 弱 い 場 合 でも,その 理 由 のみでは 無 視 できるものではない。Ex
parte Keyes, 214 USPQ 579 (Bd. App. 1982); In re McKenna, 203 F.2d 717, 97 USPQ 348
(CCPA 1953)。
716.01(d) 客 観 的 証 拠 の 考 量 [R-6]
特 許 性 の 最 終 決 定 を 確 定 する 際 に, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 裏 付 ける 証 拠 に 対 して 特 許 性 を
裏 付 ける 証 拠 の 重 要 度 を 考 量 しなければならないこと
出 願 人 が 拒 絶 理 由 を 否 認 する 証 拠 を 適 時 に 提 出 する 場 合 は, 審 査 官 は,クレームされた 発 明
の 特 許 性 を 再 検 討 しなければならない。 特 許 性 の 最 終 決 定 は, 意 見 書 及 び 二 次 的 証 拠 の 説 得
力 を 適 切 に 検 討 するとともに, 証 拠 の 優 越 性 を 用 いた, 記 録 全 体 の 考 察 に 基 づかなければな
らない。In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 24 USPQ2d 1443 (Fed. Cir. 1992)。 特 許 性 の 客 観
的 証 拠 の 提 出 は,それにおける 及 びそのものについて 特 許 性 の 結 論 を 委 ねるものではない。
In re Chupp, 816 F.2d 643, 2 USPQ2d 1437 (Fed. Cir. 1987)。 反 証 により 立 証 された 事 実
は, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 であることの 結 論 自 体 に 対 抗 させるのではなく,その 決 論 を 導 き
出 した 事 実 に 沿 って 評 価 しなければならない。In re Eli Lilly, 902 F.2d 943, 14 USPQ2d 1741
(Fed. Cir. 1990)。 言 いかえれば, 各 個 の 反 証 は, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 撃 するための
能 力 があるという 理 由 で 評 価 するべきでない。 証 拠 力 を 有 する 反 証 は 総 体 的 に, 一 応 の 証 拠
がある 事 件 を 裏 付 ける 証 拠 に 対 抗 する 重 要 度 を 考 量 しなければならない。In re Piasecki,
745 F.2d 1468, 1472, 223 USPQ 788 (Fed. Cir. 1984)。 記 録 が, 非 自 明 性 の 目 安 である 二
次 的 考 察 事 項 としての 証 拠 を 成 立 させることがあっても,その 記 録 は, 自 明 性 の 強 い 事 件 で
あって, 非 自 明 の 客 観 的 証 拠 が 自 明 性 の 証 拠 を 克 服 する 程 には 有 力 でない 自 明 性 の 強 い 事 件
349

を 成 立 させることができる。Newell Cos. v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 769, 9 USPQ2d
1417, 1427 (Fed. Cir. 1988), 裁 量 上 告 認 めず,493 U.S. 814 (1989); Richardson-Vicks,
Inc., v. The Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1484, 44 USPQ2d 1181, 1187 (Fed. Cir. 1997)(イ
ブプロフェンとプソイドエフェドリンの 単 一 錠 剤 形 式 における 組 合 せの 予 測 せざる 結 果 及 び
商 業 的 成 功 の 証 明 は, 実 質 的 な 証 拠 に 裏 付 けられているが, 自 明 性 が 強 い 一 応 の 証 拠 がある
事 件 を 克 服 する 程 には 優 勢 でなかった)。 自 明 性 を 最 終 決 定 する 際 の, 審 査 官 の 一 応 の 証 拠 が
ある 事 件 及 び 出 願 人 の 反 証 についての 適 切 な 役 割 の 詳 論 については In re Piasecki, 745
F.2d 1468, 223 USPQ 785 (Fed. Cir. 1984) 参 照 。
証 拠 を 評 価 した 後 , 審 査 官 がなお,クレームされた 発 明 に 特 許 性 がある 旨 に 納 得 しない 場 合
は, 次 回 の 庁 指 令 にその 旨 の 陳 述 を 含 めなければならず,その 理 由 を 表 示 しなければならな
い( 例 えば, 商 業 的 成 功 が 説 得 力 を 有 さない, 商 業 的 成 功 が 当 該 技 術 に 関 係 しない 等 )。Damaco
Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir.),
裁 量 上 告 認 めず,488 U.S 956 (1988)を 参 照 のこと。MPEP§716.01 も 参 照 のこと。 自 明 性 の
一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 克 服 するために 反 証 が 十 分 であるか 否 かの 決 定 における 指 針 につい
ては MPEP§2145 参 照 。
( 様 式 省 略 )
716.02 予 測 せざる 結 果 の 主 張
クレームされた 発 明 と 先 行 技 術 とが 相 違 しているときは,それらの 特 性 が 何 らか 相 違 してい
ることが 予 測 される。 争 点 は, 特 性 が, 実 際 に 予 測 できない 程 度 まで 相 違 するか 否 かである。
In re Merck & Co., 800 F.2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986)( 先 行 技 術 とクレーム
された 抗 うつ 剤 とが, 鎮 静 及 び 抗 コリン 効 果 において 相 違 していることは 予 測 されていなか
った)。In re Waymouth, 499 F.2d 1273, 1276, 182 USPQ 290, 293 (CCPA 1974)において,
裁 判 所 は, 先 行 技 術 に 開 示 された 範 囲 と 比 較 してクレームされた 範 囲 に 対 して 予 測 せざる 結
果 が「 他 の 比 率 によって 達 成 された 結 果 を 上 回 る 顕 著 な 改 良 であることが 実 証 されたことに
よって, 程 度 の 1 つではなく, 本 質 における 相 違 として 分 類 されるものとして 証 明 された。」
旨 を 支 持 した。In re Wagner, 371 F.2d 877, 884, 152 USPQ 552, 560 (CCPA 1967)( 物 質 の
相 違 は, 本 質 における 相 違 ではなく 程 度 における 相 違 であることを 理 由 に 無 視 することはで
きない); Ex parte Gelles, 22 USPQ2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. Inter. 1992)(「 我 々は,
一 般 的 に,『 本 質 の 相 違 』と 比 べた『 程 度 の 相 違 』の 点 から 結 果 を 論 議 することは…… 関 連 す
る 法 的 意 味 がそれほどないとみなしている」)を 比 較 すること。
716.02(a) 証 拠 は 予 測 せざる 結 果 を 証 明 しなければならない [R-2]
I. 予 測 を 上 回 る 結 果 は 非 自 明 性 の 証 拠 である
「 予 測 を 上 回 る 結 果 は, 争 点 となっているクレームの... 自 明 性 の 法 的 結 論 に 関 連 する 証 拠
要 因 である。」In re Corkill, 711 F.2d 1496, 226 USPQ 1005 (Fed. Cir. 1985)。Corkhill
において,クレームされた 組 合 せが, 縮 小 結 果 が 予 測 される 筈 のときに 追 加 結 果 を 証 明 した。
この 結 果 は,その 結 果 が 1 構 成 要 素 の 結 果 に 等 しいのみであったといえども, 非 自 明 性 の 説
得 力 を 有 した。 予 測 を 上 回 る 結 果 の 証 拠 は, 個 別 にもたらされた 各 々の 効 果 の 総 和 よりも 大
きい 効 果 を 証 明 することによっても 示 すことができる。( 即 ち,「 相 乗 効 果 」の 実 証 )。Merck &
Co. Inc. v. Biocraft Laboratories Inc., 874 F.2d 804, 10 USPQ2d 1843 (Fed. Cir.),
350

裁 量 上 告 認 めず,493 U.S. 975 (1989)。ただし, 追 加 効 果 を 上 回 る 効 果 は, 自 明 性 の 一 応 の
証 拠 がある 事 件 を 克 服 するためには 必 ずしも 十 分 ではなく,その 理 由 は, 当 該 の 効 果 は 予 測
をされることも, 予 測 されないこともあるからである。 出 願 人 は, 結 果 が 先 行 技 術 から 予 測
された 筈 のものよりも 非 自 明 になる 程 度 まで 上 回 った 旨 , 及 び, 結 果 が 顕 著 かつ 実 用 的 な 有
益 性 を 有 する 旨 を, 更 に 証 明 しなければならない。Ex parte The NutraSweet Co., 19 USPQ 1586
(Bd. Pat. App. & Inter. 1991)(サッカリンと L-アスパルチル-L-フェニルアラニンのクレ
ームされた 混 合 物 から 生 じる 追 加 甘 味 効 果 よりも 強 い 効 果 が 出 たことの 証 明 は, 自 明 性 の 証
拠 を 克 服 するには 十 分 ではなく,その 理 由 は, 合 成 甘 味 料 の 混 合 物 を 使 用 する 場 合 に 追 加 甘
味 効 果 よりも 甘 味 効 果 が 強 くなることは, 先 行 技 術 から 教 示 される 内 容 によって 一 般 的 に 予
測 されるからである)。
II. 先 行 技 術 と 共 有 される 特 性 の 優 越 性 は 非 自 明 性 の 証 拠 である
クレームされた 化 合 物 がその 先 行 技 術 と 共 有 する 特 性 において 優 れていることのように, 非
自 明 性 又 は 予 測 せざる 優 れた 特 性 の 証 拠 は, 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 を 反 証 することができ
る。「 化 合 物 が, 共 有 する 特 性 におけるスペクトルの 1 において 有 した, 予 測 を 超 えた 優 越 性
の 証 拠 は……, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 するには 十 分 なものである。」 優 越 性 の 一 定 数 の
例 が 求 められる 訳 ではない。In re Chupp, 816 F.2d 643, 646, 2 USPQ 1437, 1439 (Fed. Cir.
1987)(クレームされた 除 草 剤 化 合 物 は,クレームされた 化 合 物 がとうもろこし 及 び 大 豆 以 外
の 作 物 に 対 しては 平 均 的 な 効 能 を 有 することが 明 細 書 に 表 示 されていた 場 合 でも,とうもろ
こし 及 び 大 豆 作 物 における 雑 草 (quackgrass 及 び yellow nutsege)を 抑 制 する 効 果 が, 直 近 の
先 行 技 術 化 合 物 による 効 果 よりも 大 きかった 旨 を 示 す 証 拠 は, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶
理 由 を 克 服 するために 十 分 であった)。Ex parte A, 17 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter.
1990)(クレームされた 化 合 物 が 嫌 気 性 バクテリアに 対 抗 して 予 測 せざる 優 越 性 ある 治 癒 作 用
をなしたことは,その 化 合 物 が 全 てのバクテリアに 対 して 有 効 であっとことの 証 拠 がなかっ
たとしても, 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 を 反 証 するには 十 分 であった)も 参 照 のこと。
III. 予 測 せざる 特 性 の 存 在 は 非 自 明 性 の 証 拠 である
先 行 技 術 が 有 さない 特 性 が 存 在 することは, 非 自 明 性 の 証 拠 である。In re Papesch, 315 F.2d
381,137 USPQ 43 (CCPA 1963)( 先 行 技 術 の 化 合 物 に 構 造 的 に 類 似 する 化 合 物 のクレームに 対
する 拒 絶 は,クレームされた 化 合 物 が, 先 行 技 術 化 合 物 が 有 しておらず,かつ, 予 測 せざる
抗 炎 症 性 を 有 したとの 理 由 で 撤 回 された); Ex parte Thumm, 132 USPQ 66 (Bd. App. 1961)(「こ
の 化 合 物 は『 実 際 上 何 ら 効 果 を 有 さない』」ことが 先 行 技 術 により 喚 起 されたといえども, 審
判 請 求 人 は,クレームされた 範 囲 のエチレンジアミンが,「『 実 質 的 に 全 体 として 皮 膚 を 成 分
とする 再 生 セルロース』を 生 産 する 用 途 に 効 果 を 有 した 旨 を 証 明 した」) 新 製 品 が 予 測 せざる
特 性 を 有 する 旨 の 証 拠 の 提 出 は, 必 ずしも,クレームされた 発 明 が 非 自 明 性 を 有 する 旨 の 結
論 を 必 要 としない。In re Payne, 606 F.2d 303, 203 USPQ 245 (CCPA 1979)。MPEP§2145
における 潜 在 的 特 性 と 追 加 の 有 益 性 の 詳 述 を 参 照 のこと。
IV. 予 測 されていた 特 性 が 存 在 しないことは 非 自 明 性 の 証 拠 である
先 行 技 術 から 教 示 された 内 容 に 基 づいて 有 するものと 予 測 されていた 特 性 がクレームされた
発 明 に 存 在 しないことは, 非 自 明 性 の 証 拠 である。Ex parte Mead Johnson & Co., 227 USPQ
351

78 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985)(クレームされた 化 合 物 は,ベータ 遮 断 反 応 を 有 すること
が 先 行 技 術 の 開 示 に 基 づいて 予 測 されていたものであるので,クレームされた 化 合 物 が 当 該
反 応 を 起 こさなかった 事 実 は, 予 測 せざる 結 果 であり, 特 許 法 第 103 条 の 範 囲 内 での 非 自 明
性 を 立 証 するには 十 分 であった)。
716.02(b) 出 願 人 の 責 任 [R-2]
I. 結 果 が 予 測 せざる 顕 著 なものであることの 出 願 人 の 立 証 責 任
依 拠 する 証 拠 は,「 結 果 に 出 た 相 違 が 事 実 上 , 予 測 せざる 非 自 明 のものであり,かつ, 統 計 的
にも 実 際 にも 意 義 があるものであること」を 立 証 しなければならない。Ex parte Gelles, 22
USPQ2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)( 審 判 請 求 趣 意 書 において,クレームさ
れたポリマーは 予 測 せざる 増 加 した 衝 撃 強 度 を 有 した 旨 の 単 なる 結 論 を 述 べるのみでは,
「 明 細 書 若 しくは 宣 言 書 の 何 れにおいても, 証 拠 に 伴 う 結 論 は, 重 要 とするに 価 しない。」);
Ex parte C, 27 USPQ2d 1492 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)( 出 願 人 がクレームされた 大 豆
植 物 に 関 する 予 測 せざる 結 果 を 主 張 したが, 成 熟 日 , 開 花 日 , 花 の 色 , 又 は 植 物 丈 に 関 する
データの 実 際 的 な 重 要 性 を 判 断 する 根 拠 がなかった)。MPEP§716.02 で 論 じられる In re
Nolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977) 及 び In re Eli Lilly, 902 F.2d
943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990)も 参 照 のこと。
II. 出 願 人 には, 提 出 されたデータを 説 明 する 責 任 がある
「 審 判 請 求 人 は, 当 該 人 が 非 自 明 性 の 証 拠 として 提 出 する 宣 言 書 においてデータを 説 明 する
責 任 を 有 する。」Ex parte Ishizaka, 24 USPQ2d 1621, 1624 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。
III. 直 接 及 び 間 接 の 比 較 試 験 は 非 自 明 性 を 立 証 する
予 測 せざる 特 性 の 証 拠 は,クレームされた 発 明 , 及 び,そのクレームと 範 囲 が 一 致 する 直 近
の 先 行 技 術 との 直 接 的 又 は 間 接 的 比 較 試 験 の 様 式 をとることができる。In re Boesch, 617
F.2d 272, 205 USPQ 215 (CCPA 1980) 及 び MPEP§716.02(d)から§716.02(e)まで 参 照 。 間 接
的 比 較 試 験 が 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 するために 十 分 であると 判 明 した 事 件 の
例 については In re Blondel, 499 F.2d 1311, 1317, 182 USPQ 294, 298 (CCPA 1974) 及 び
In re Fouche, 439 F.2d 1237, 1241-42, 169 USPQ 429, 433 (CCPA 1971)を 参 照 のこと。
中 間 物 の 特 許 性 は,「 当 該 の 予 測 せざる 優 越 した 作 用 又 は 特 性 への『 寄 与 要 因 』がクレームさ
れた 中 間 化 合 物 であることを, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が, 合 理 的 に 因 果 付 けたときは」 最
終 製 品 の 予 測 せざる 特 性 によって 立 証 することができる。In re Magerlein, 602 F.2d 366, 373,
202 USPQ 473, 479 (CCPA 1979)。「クレームされた 中 間 物 が, 最 終 製 品 の 予 測 せざる 優 越 し
た 作 用 又 は 特 性 の「 寄 与 要 因 」である 旨 を 立 証 するためには, 出 願 人 は,( 先 行 技 術 と 比 較 し
た) 最 終 製 品 の 予 測 せざる 優 越 する 作 用 又 は 特 性 をもたらす 原 因 を 特 定 し,その 原 因 を 対 象 と
した 中 間 物 及 び 最 終 製 品 との 間 の 関 連 性 を 立 証 しなければならない。」 同 479 頁 。
716.02(c) 予 測 された 及 び 予 測 せざる 結 果 の 証 拠 の 考 量 [R-2]
I. 予 測 せざる 及 び 予 測 されていた 特 性 の 証 拠 は 考 量 されなければならない
予 測 せざる 結 果 の 証 拠 は,クレームされた 発 明 の 自 明 性 を 最 終 決 定 する 際 に, 一 応 の 証 拠 が
ある 自 明 性 を 裏 付 ける 証 拠 に 対 抗 して, 重 要 性 を 考 量 しなければならない。In re May, 574
352

F.2d 1082, 197 USPQ 601 (CCPA 1978)(ある 化 学 構 造 を 有 する 化 合 物 の 左 旋 性 異 性 体 の 投 薬
によって 身 体 依 存 を 生 じさせない 痛 感 消 失 効 果 を 与 える 方 法 を 対 象 としたクレームは, 先 行
技 術 に 対 して 自 明 であるとして 拒 絶 された。 化 合 物 が 常 習 性 を 有 さないという, 予 測 せざる
結 果 を 出 した 旨 の 証 拠 は, 自 明 性 による 拒 絶 を 克 服 するために 十 分 であった。 化 合 物 は, 痛
感 消 失 という 予 測 されていた 結 果 も 有 したが,この 分 野 における 研 究 目 標 は, 常 習 性 を 有 さ
ない 鎮 痛 化 合 物 を 生 産 することであった 旨 を 示 す 記 録 証 拠 があった。これは, 非 自 明 性 の 基
準 としての 非 常 習 性 の 証 明 の 証 拠 価 値 を 高 めるものであった)。 拒 絶 を 否 認 するために 提 出 さ
れた 証 拠 の 重 要 性 を 考 量 することに 関 する 指 針 については MPEP§716.01(d)を 参 照 のこと。
クレームされた 発 明 が 有 する 予 測 せざる 特 性 が, 予 測 されていた 特 性 と 同 程 度 に 又 はそれよ
りも 重 要 であることが 証 明 されない 場 合 は, 予 測 せざる 特 性 の 証 拠 は, 自 明 性 の 証 拠 を 反 証
するには 十 分 でない。In re Nolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977)(ク
レームは, 先 行 技 術 に 勝 って 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 となるディスプレー/メモリ 装 置 を 対
象 としていた。 裁 判 所 は, 最 大 メモリマージンと 最 低 動 作 電 圧 が,クレームされた 装 置 の 予
測 されていた 特 性 であって, 及 び, 最 大 メモリマージンはメモリ 装 置 についての 最 も 重 要 な
改 良 であると 判 断 した。 出 願 人 は, 最 低 ピーク 放 出 電 流 及 び 最 高 光 源 効 率 に 関 する 予 測 せざ
る 特 性 の 証 拠 を 提 出 したが,これらの 特 性 は, 予 測 された 従 来 の 最 大 メモリマージン 及 び 最
低 動 作 電 圧 と 同 程 度 に 又 はそれよりも 重 要 であることが 証 明 されなかった。 裁 判 所 は, 非 自
明 性 の 証 拠 が 自 明 性 の 証 拠 を 反 証 するのに 十 分 ではないと 決 定 した); In re Eli Lilly, 902
F.2d 943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990)( 去 勢 牛 の 場 合 の 改 良 された 飼 料 効 率 の 証 拠 は,
動 物 の 体 重 増 加 を 促 進 するための 化 合 物 X537A の 使 用 が 具 体 的 に 教 示 された 先 行 技 術 に 依 拠
した 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 の 事 件 を 反 証 するには 十 分 でなかったが,その 理 由 は,クレー
ムされた 発 明 の 重 要 な 局 面 が 予 測 せざるものであることが,その 証 拠 によって 証 明 されなか
ったためである)。
II. 予 測 されていた 有 益 な 結 果 は 自 明 性 の 証 明 である
「 予 測 せざる 結 果 が,クレームされた 発 明 が 有 する 非 自 明 性 の 証 拠 であるのと 同 じく, 予 測
されていた 有 益 な 結 果 は,クレームされた 発 明 が 有 する 自 明 性 の 証 拠 である。」In re Gershon,
372 F.2d 535, 538, 152 USPQ 602, 604 (CCPA 1967)(フッ 化 物 を 含 む 歯 磨 き 剤 に 酸 性 の 緩 衝
剤 を 加 えた 結 果 得 られた 歯 のエナメル 質 の 溶 解 性 減 少 は, 先 行 技 術 から 教 示 された 事 柄 を 基
に 予 測 されていた); Ex parte Blanc, 13 USPQ2d 1383 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)( 問
題 のクレームは, 抗 酸 化 剤 を 含 むポリオレフィン 組 成 物 の 高 線 量 放 射 線 照 射 を 用 いた 殺 菌 工
程 を 対 象 としていた。 特 定 の 抗 酸 化 剤 が 効 力 を 有 する 旨 を 証 明 した 証 拠 が 出 願 人 による 明 細
書 に 示 されているが, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 は,この 有 益 な 結 果 が 予 測 されてい
たものであると 結 論 を 出 した。 何 故 なら,クレームされた 抗 酸 化 剤 は 効 力 が 高 く, 他 の 先 行
技 術 の 抗 酸 化 剤 よりも 良 い 結 果 をもたらすことが 参 照 事 項 の 1 つに 教 示 されていたからであ
る)。
716.02(d) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 する 予 測 せざる 結 果 [R-2]
予 測 せざる 結 果 が, 予 測 せざるより 良 い 結 果 としての 結 果 か 又 は 先 行 技 術 に 教 示 されていな
かった 特 性 としての 結 果 であるかに 拘 らず,「 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 は, 裏 付 けるための 証 拠
が 提 出 されているクレームと 範 囲 が 一 致 しなければならない。」 言 いかえれば, 予 測 せざる 結
353

果 であることの 証 明 は, 検 討 して,クレームされた 範 囲 全 体 に 対 してその 結 果 が 生 じるか 否
かを 調 べなければならない。In re Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, 206 USPQ 289, 296 (CCPA
1980)(クレームは,あるイオン 交 換 樹 脂 を「 高 温 」で 使 用 しながら 腐 食 を 除 く 工 程 を 対 象 と
していた(( 摂 氏 )100 度 を 超 える 温 度 を 引 用 したクレーム 8 を 除 く)。 審 判 請 求 人 は,110 度 及
び 130 度 の 場 合 で, 先 行 技 術 のイオン 交 換 樹 脂 との 比 較 試 験 をすることによって 予 測 せざる
結 果 を 実 証 した。 裁 判 所 は,「 高 温 」という 語 は, 先 行 技 術 のイオン 交 換 樹 脂 の 性 能 が 良 くな
ることが 知 られていた 60 度 の 低 い 温 度 を 含 むとの 理 由 で,クレーム 1 から 7 まで 及 び 9 から
10 までの 拒 絶 が 肯 定 された。100 度 を 超 える 温 度 を 対 象 としたクレーム8の 拒 絶 は 覆 された)。
In re Peterson, 315 F.3d 1325, 1329-31, 65 USPQ2d 1379, 1382-85 (Fed. Cir. 2003)(レ
ニューム 2%の 添 加 によって 改 良 された 合 金 強 度 を 示 すデータは, 主 張 されているレニュー
ム 約 1-3%の 全 範 囲 に 対 する 予 期 されていなかった 結 果 を 証 拠 立 てるものではない); In re
Grasselli, 713 F.2d 731, 741, 218 USPQ 769, 777 (Fed. Cir. 1983)(クレームは,アルカ
リ 金 属 を 含 む 若 干 の 触 媒 を 対 象 としていた。 自 明 性 による 拒 絶 を 反 証 するために 提 出 された
証 拠 は,ナトリウムを 含 む 触 媒 を 先 行 技 術 と 比 較 した。 裁 判 所 は,ナトリウムに 限 定 された
実 験 はクレームの 範 囲 と 一 致 しないとの 理 由 で,この 証 拠 を, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証
するには 不 十 分 とした)も 参 照 のこと。
I. 属 又 はクレームされた 範 囲 の 非 自 明 性 が, 若 干 の 状 況 下 で, 種 又 はより 狭 い 範 囲 の 予 測
せざる 結 果 を 証 明 するデータによって 裏 付 けられることもある
広 くクレームされた 範 囲 の 非 自 明 性 は, 狭 い 範 囲 における 試 験 から 生 じた 予 測 せざる 結 果 に
現 れる 傾 向 を 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が 判 断 でき,その 例 示 データによって 熟 練 者 が 証 拠 価
値 を 相 応 に 拡 大 することができる 場 合 は,その 結 果 に 依 拠 した 証 拠 によって 裏 付 けることが
できる。In re Kollman, 595 F.2d 48, 201 USPQ 193 (CCPA 1979)(「FENAC」として 知 られ
る 除 草 剤 及 びジフェニルエーテル 除 草 剤 のある 割 合 での 混 合 剤 を 対 象 とするクレームは, 一
見 したところ 自 明 であるとして 拒 絶 された。 出 願 人 は, 限 定 された 関 係 する 割 合 範 囲 に 亘 る
3 種 のジフェニルエーテル 除 草 剤 の 予 測 せざる 試 験 結 果 を 主 張 した 証 拠 を 提 出 した。 裁 判 所
は, 限 定 された 数 例 の 種 は, 属 クレームの 範 囲 内 の 他 のジフェニルエーテル 除 草 剤 について
も 類 似 の 結 果 が 得 られるであろう 旨 の 結 論 に 至 る 適 切 な 根 拠 になっていない,と 判 断 した。
クレーム 6 から 8 までは, 試 験 された 特 定 の 3 エーテルについて FENAC:ジフェニルエーテ
ル 比 1:1 から 4:1 までを 引 用 した。クレームされたエーテルの 2 については, 予 測 せざる
結 果 が 比 16:1 から 2:1 までに 亘 って 実 証 され, 未 試 験 の 範 囲 に 比 が 近 くなるにつれて 効 果
が 上 がった。 裁 判 所 は,これらの 試 験 は,クレームと 範 囲 が 一 致 すると 決 定 し,その 非 自 明
性 を 支 持 した。しかし,3 つ 目 のエーテルについては,データは,1:1 から 2:1 までの 範 囲
に 亘 ってのみ 提 供 されており,そこでは, 効 果 は, 未 試 験 の 範 囲 に 近 づくにつれて「 予 測 さ
れる 水 準 」にまで 下 がった。この 証 拠 は, 自 明 性 の 拒 絶 を 克 服 するには 十 分 でなかった); In
re Lindner, 457 F.2d 506, 509, 173 USPQ 356, 359 (CCPA 1972)( 非 自 明 性 の 証 拠 が,クレ
ームの 広 い 範 囲 における 単 一 の 構 成 要 素 及 び 先 行 技 術 との 比 較 で 構 成 された。 裁 判 所 は,「 試
験 された 構 成 要 素 とクレームに 含 まれた 多 種 多 様 な 構 成 要 素 が 同 じ 様 式 で 振 舞 う 筈 である 旨
を 相 応 に 結 論 する 適 切 な 根 拠 がなかった」との 理 由 で, 証 拠 を, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある
事 件 を 反 証 するために 十 分 なものとみなさなかった)。
354

II. クレームした 範 囲 の 臨 界 性 の 実 証
出 願 人 は,クレームした 範 囲 にわたる 予 測 せざる 結 果 を 証 明 するために,クレームした 範 囲
内 外 の 双 方 において 十 分 な 数 の 試 験 内 容 を 比 較 するべきである。In re Hill, 284 F.2d 955,
128 USPQ 197 (CCPA 1960)。
716.02(e) 直 近 の 先 行 技 術 との 比 較 [R-2]
特 許 規 則 1.132 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 覆 す 有 効 な 反
証 となるには,クレームした 主 題 と 直 近 の 先 行 技 術 が 比 較 されていなければならない。In re
Burckel, 592 F.2d 1175, 201 USPQ 67 (CCPA 1979)。「 個 々の 参 照 事 項 と 共 通 するクレーム
の 限 定 が 幾 つあるか 決 定 するための,クレームした 発 明 及 び 各 個 に 引 用 された 参 照 事 項 の 開
示 との 比 較 は, 特 定 の 限 定 の 相 対 的 重 要 性 を 勘 案 しつつ, 通 常 , 直 近 の 単 一 先 行 技 術 の 参 照
事 項 に 譲 る。」In re Merchant, 575, F.2d 865, 868, 197 USPQ 785, 787 (CCPA 1978)( 原 文
強 調 箇 所 )。 比 較 が 参 照 事 項 の 開 示 と 同 一 でない 場 合 は,その 逸 脱 に 対 する 説 明 がなければな
らない。In re Finley, 174 F.2d 130, 81 USPQ 383 (CCPA 1949)。 説 明 がない 場 合 は, 註 を
付 してから 評 価 し, 重 要 ならば, 説 明 を 請 求 する。In re Armstrong, 280 F.2d 132, 126 USPQ
281 (CCPA 1960)( 例 示 からの 逸 脱 は, 取 るに 足 らないものであった)。
I. クレームした 発 明 は, 審 査 官 が 適 用 したものよりも 密 接 な 先 行 技 術 と 比 較 することがで
きる
出 願 人 は,クレームした 発 明 を, 審 査 官 が 依 拠 した 先 行 技 術 よりも 密 接 な 関 係 にある 先 行 技
術 と 比 較 することができる。In re Holladay, 584 F.2d 384, 199 USPQ 516 (CCPA 1978); Ex
parte Humber, 217 USPQ 265 (Bd. App. 1961)(13-クロロ 置 換 化 合 物 に 対 するクレームが,
クレームした 化 合 物 の 非 塩 素 系 類 似 物 よりも 自 明 であるとして 拒 絶 された。クレームした 化
合 物 の 9-,12-,14- 塩 素 誘 導 体 と 比 較 した 場 合 にそのクレームした 化 合 物 が 予 測 せざる 結 果
を 示 したことの 証 拠 は, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 したが,その 理 由 は, 依 拠 さ
れた 先 行 技 術 よりもその 対 抗 比 較 された 化 合 物 のほうがクレームした 発 明 に 密 接 であるから
である)。
II. 2 の 均 等 に 密 接 した 先 行 技 術 参 照 事 項 があるときの 比 較
相 互 に 同 程 度 に 密 接 した 2 の 先 行 技 術 の 参 照 事 項 の 1 に 勝 る 予 測 せざる 結 果 の 証 明 は, 先 行
技 術 のこれらの 参 照 事 項 に 教 示 される 内 容 が 相 互 に 十 分 に 類 似 していて, 予 測 せざる 結 果 を
証 明 する 一 方 の 試 験 が 他 方 のものと 同 一 の 情 報 を 提 供 するような 内 容 でない 限 り, 一 応 の 証
拠 がある 自 明 性 を 反 証 しない。In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1461, 223 USPQ 1260, 1264
(Fed. Cir. 1984)(クレームした 化 合 物 は, 塩 基 の 代 わりのトリフルオロメチル 基 又 は, 飽 和
酸 基 の 代 わりの 不 飽 和 酸 基 の 何 れの 先 行 技 術 とも, 異 なった。 出 願 人 がクレームした 発 明 を
先 行 技 術 の 塩 基 含 有 化 合 物 と 比 較 したとしても, 証 拠 が 直 近 の 全 ての 化 合 物 に 対 する 相 対 有
効 性 を 証 明 しなかったとの 理 由 から, 裁 判 所 は,この 証 拠 は 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件
を 反 証 するには 不 十 分 であると 判 断 した。 出 願 人 は, 各 々の 参 照 事 項 が 教 示 する 全 ての 化 合
物 を 試 験 する 必 要 はないが,「ただし, 引 用 された 化 合 物 のすべてに 満 たないものを 出 願 人 が
試 験 する 場 合 は,その 試 験 が, 出 願 人 によってクレームされた 化 合 物 と 直 近 の 先 行 技 術 との
相 対 有 効 性 に 関 する 結 論 を 認 めるのに 十 分 なものでなければならない。」 同 。(In re Payne,
355

606 F.2d 303, 316, 203 USPQ 245, 256 (CCPA 1979) 引 用 )( 原 文 強 調 箇 所 ))。
III. クレームした 発 明 は 先 行 技 術 に 存 在 する 最 も 近 い 主 題 と 比 較 することができる
予 測 せざる 結 果 の 証 拠 は,クレームした 発 明 を 直 近 の 先 行 技 術 と 比 較 していなければならな
いが, 出 願 人 がクレームした 発 明 を 先 行 技 術 に 存 在 しない 主 題 と 比 較 することは 要 件 ではな
い。In re Geiger, 815 F.2d 686, 689, 2 USPQ2d 1276, 1279 (Fed. Cir. 1987)(Newman, J.,
補 足 )(クレームした 発 明 をそれが 最 も 関 連 する 先 行 技 術 と 比 較 することによって, 証 拠 は 一
応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 した。なお, 特 許 商 標 庁 が 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 立 証
しなかった 旨 の 大 多 数 による 判 断 があった); In re Chapman, 357 F.2d 418, 148 USPQ 711
(CCPA 1966)(クレームした 発 明 と,そのクレームした 発 明 を 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶
する 際 に 依 拠 された 複 数 の 参 照 事 項 の 組 合 せによって 示 唆 されるポリマーとの 比 較 を 出 願 人
に 対 して 請 求 することは,「 当 該 発 明 の 結 果 と, 当 該 発 明 の 結 果 との 比 較 を 請 求 することにな
る 。」 357 F.2d at 422, USPQ at 714)。
716.02(f) 開 示 された 又 は 内 在 する 有 益 性
クレームされた 発 明 が,その 発 明 がされたときに, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 にとって 自 明 で
あったか 否 かを 決 定 するときは, 記 録 全 体 を 検 討 しなければならない。 従 って, 明 細 書 に 開
示 されていない 有 益 性 を 対 象 とした 証 拠 及 び 意 見 書 を 無 視 することはできない。In re Chu,
66 F.3d) 292, 298-99, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)( 排 気 制 御 装 置 のバッグ
保 持 部 において 選 択 的 触 媒 還 元 方 式 触 媒 を 装 着 する 意 図 となる 有 益 性 が 明 細 書 に 開 示 されて
いなかった 場 合 でも,この 装 着 が「 意 匠 上 の 選 択 」 事 項 である 旨 の 結 論 を 反 証 する 証 拠 及 び
意 見 を, 記 録 全 体 の 一 部 として 検 討 するべきであった。「 我 々は,§103 拒 絶 に 反 証 する 特 許
出 願 人 からの 証 拠 又 は 意 見 書 が 明 細 書 内 に 含 まれていなければならない 旨 の 見 解 を 裏 付 ける
事 例 を 発 見 しなかった。 自 明 性 は, 査 定 系 特 許 手 続 のやりとり 中 に 提 出 された 証 拠 及 び 意 見
書 を( 若 干 の 事 例 では 特 に 顕 著 に) 含 めた 記 録 の 全 体 によって 判 断 される 旨 の 命 題 に 対 しても
同 様 に, 論 理 的 裏 付 けがない。」66 F.3d at 299, 36 USPQ2d at 1095)。In re Zenitz, 333 F.2d
924, 928, 142 USPQ 158, 161 (CCPA 1964)(クレームされた 化 合 物 が 副 作 用 である 降 圧 作 用
を 最 小 化 した 旨 の 証 拠 は, 検 討 しなければならなず,その 理 由 は,この 開 示 されなかった 特
性 が,トランキライザーとして 開 示 された 実 施 から 内 在 的 に 表 出 することが 考 えられるから
である); Ex parte Sasajima, 212 USPQ 103, 104-05 (Bd. App. 1981)(クレームされた 医 薬
化 合 物 の 当 初 開 示 されていなかった 相 対 的 毒 性 に 関 する 証 拠 は 検 討 しなければならない)も
参 照 のこと。
明 細 書 では, 基 準 とするべき 比 又 は 値 を 証 明 する 証 拠 を 提 示 するために, 出 願 人 にとっての
基 準 としての 比 又 は 値 を 開 示 する 必 要 はない。In re Saunders, 444 F.2d 599, 607, 170 USPQ
213, 220 (CCPA 1971)。
716.02(g) 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 様 式
「 宣 言 書 又 は 宣 誓 供 述 書 の 様 式 が 証 拠 であることを 要 件 とする 理 由 は, 陳 述 又 は 表 示 が, 特
許 法 第 25 条 及 び 18U.S.C. 1001 に 規 定 のとおり, 正 しいものである 旨 の 保 証 を 得 ることであ
る。」 専 門 家 の 証 言 を 刊 行 物 に 代 えることを 認 めることは, 制 定 法 に 立 脚 する 保 証 を 迂 回 する
ことになる。Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922, 1928 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)。しか
356

し, 刊 行 物 は 争 点 となっている 事 実 の 証 拠 となることがあり, 証 拠 価 値 を 有 する 限 りは 検 討
しなければならない。
716.03 商 業 的 成 功 [R-2]
I. クレームされた 発 明 及 び 商 業 的 成 功 の 証 拠 との 関 連 性 が 要 求 される
非 自 明 性 の 言 分 を 裏 付 けるために 商 業 的 成 功 を 主 張 する 出 願 人 は,クレームされた 発 明 及 び
商 業 的 成 功 の 証 拠 との 関 連 性 を 証 明 する 立 証 責 任 を 負 う。
連 邦 巡 回 裁 判 所 は, 出 願 人 が 関 連 性 を 立 証 する 責 任 を 負 う 旨 を 確 認 し, 次 のとおり 述 べた。
しかし, 特 許 出 願 審 査 の 査 定 系 手 続 において, 特 許 商 標 庁 は, 販 売 が 商 業 的 成 功 を 構 成 する
旨 の 出 願 人 の 主 張 を 裏 付 ける 又 は 反 証 する 証 拠 を 収 集 するための 手 段 又 は 供 給 源 を 欠 く。Ex
parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1503 (Bd. Pat. App. & Int. 1990)( 民 事 訴 訟 で 通 常 なされ
る 立 証 責 任 の 移 転 は, 審 査 官 が 証 拠 を 挙 げる 手 段 を 有 していないとの 理 由 から 査 定 系 手 続 で
は 不 適 切 である)と 比 較 参 照 のこと。 従 って, 特 許 商 標 庁 は, 商 業 的 成 功 の 具 体 的 証 拠 を 提 出
することを 出 願 人 に 依 存 しなければならない。
In re Huang, 100 F.3d 135, 139-40, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996)。In re GPAC,
57 F.3d 1573, 1580, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); In re Paulsen, 30 F.3d 1475,
1482, 31 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1994)( 特 許 法 第 103 条 の 拒 絶 を 受 けるクレームの
範 囲 内 に 該 当 しない 物 品 の 商 業 的 成 功 の 証 拠 は, 非 自 明 性 の 証 拠 価 値 を 有 さなかった)も 参 照
のこと。
「 関 連 性 」の 語 は, 商 業 的 成 功 の 証 拠 とクレームされた 発 明 との 因 果 関 係 であって, 非 自 明
性 を 決 定 させる 程 に 事 実 上 及 び 法 律 上 十 分 な 証 拠 価 値 を 有 するものを 指 す。Demaco Corp. v.
F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)。
II. 外 国 における 商 業 的 成 功 が 関 連 する
外 国 における 商 業 的 成 功 は, 合 衆 国 における 商 業 的 成 功 と 同 様 に, 非 自 明 性 の 問 題 を 解 決 す
る 際 に 関 連 がある。Lindemann Maschinnenfabrik GMBH v. American Hoist & Derrick Co., 730
F.2d 1452, 221 USPQ 481 (Fed. Cir. 1984)。
716.03(a) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 した 商 業 的 成 功 [R-2]
I. 商 業 的 成 功 の 証 拠 は,クレームと 範 囲 が 一 致 していなければならない
商 業 的 成 功 を 含 む 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 は,クレームと 範 囲 が 一 致 していなければならない。
In re Tiffin, 448 F.2d 791, 171 USPQ 294 (CCPA 1971)( 販 売 機 に 使 用 される 可 塑 性 発 泡 材
質 の「カップ」)の 商 業 的 成 功 を 証 明 する 証 拠 は, 熱 可 塑 性 発 泡 材 質 の「 容 器 」を 広 範 に 対 象
としたクレームと 範 囲 が 一 致 しなかった)。クレームと 範 囲 を 一 致 させるためには, 商 業 的 成
功 は,クレームされた 特 徴 が 寄 与 したものでなければならず,クレームされていない 特 徴 が
寄 与 したものであってはならない。Joy Technologies Inc. v. Manbeck, 751 F.Supp. 225, 229,
17 USPQ2d 1257, 1260 (DDC 1990), 判 決 支 持 ,959 F.2d 226, 228, 22 USPQ2d 1153, 1156 (Fed.
Cir. 1992)( 商 業 的 成 功 の 要 因 となる 特 徴 は, 許 可 された 従 属 クレームにおいてのみ 引 用 され
たもので, 従 って, 商 業 的 成 功 の 証 拠 は, 問 題 となっている 広 いクレームと 範 囲 が 一 致 しな
かった)。
「 特 許 出 願 の 開 示 及 びクレームに 従 って 構 成 された」 製 品 又 は 工 程 その 他 同 等 の 言 葉 に 商 業
357

的 成 功 を 由 来 させる 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,クレームされた 発 明 と 商 業 的 成 功 との 関 連 性
を 証 明 しておらず,その 理 由 は, 販 売 されていたその 製 品 又 は 工 程 がクレームされた 発 明 に
該 当 していることの 証 拠 がない, 又 は, 如 何 に 商 業 的 に 成 功 していたとしても,それがクレ
ームに 定 義 された 製 品 又 は 工 程 に 由 来 していることの 証 拠 がないためである。Ex parte
Standish, 10 USPQ2d 1454, 1458 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988)。
II. クレームされた 発 明 が 商 業 製 品 又 は 工 程 と 同 一 範 囲 のものでないときの 要 件
特 定 の 範 囲 がクレームされている 場 合 は, 出 願 人 は,その 範 囲 内 の 全 ての 事 項 を 対 象 にして
商 業 的 成 功 を 証 明 する 必 要 はない。「ここにおけると 同 様 に, 先 行 技 術 により 示 されていない
範 囲 及 び 工 程 手 順 の 組 合 せをクレームが 対 象 としている 場 合 で,かつ, 実 質 的 な 商 業 的 成 功
がその 範 囲 内 で 明 らかに 典 型 的 な 事 項 において 達 成 される 場 合 であって,クレームされた 範
囲 での 運 用 が 全 般 的 に, 商 業 的 な 運 用 の 範 疇 である 特 定 の 事 項 と 近 似 する 旨 を 宣 誓 供 述 書 が
明 示 する 場 合 は, 我 々は, 証 拠 が 説 得 力 を 有 すると 考 える。」In re Hollingsworth, 253 F.2d
238, 240, 117 USPQ 182, 184 (CCPA 1958)。Damaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing
Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)( 商 業 的 に 成 功 した 製 品 又 は 工 程 が
クレームされた 発 明 と 範 囲 が 同 じでない 場 合 に, 出 願 人 は,クレームされた 特 徴 と 商 業 製 品
又 は 工 程 との 間 にある 法 律 的 に 十 分 な 関 係 を 証 明 しなければならない)も 参 照 のこと。
716.03(b) クレームされた 発 明 がもたらす 商 業 的 成 功 [R-2]
I. 商 業 的 成 功 はクレームされた 発 明 がもたらしたものでなければならない
商 業 的 成 功 の 証 拠 を 検 討 する 際 に, 主 張 された 商 業 的 成 功 が, 客 観 的 原 則 に 基 づいて 消 費 者
が 自 由 に 選 択 することができる 市 場 において,クレームされた 発 明 から 直 接 的 に 発 生 した 旨 ,
及 び, 当 該 成 功 が, 強 力 な 販 促 活 動 又 は 広 告 ,シフト・イン 広 告 , 出 願 人 又 は 譲 受 人 と 常 時
提 携 している 購 買 者 による 消 費 その 他 クレームされた 発 明 の 実 体 と 無 関 係 の 営 業 上 の 既 成 事
実 によってもたらされたのではない 旨 を 判 断 するには, 熟 慮 しなければならない。In re
Mageli, 470 F.2d 1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973)( 販 売 の 増 加 が 発 明 の 実 体 によってもた
らされたものである 旨 の 結 果 を 裏 付 けもなく 述 べた 陳 述 又 は 意 見 は,それほど 重 要 視 されな
い); In re Noznick, 478 F.2d 1260, 178 USPQ 43 (CCPA 1973)。
特 許 商 標 庁 に 対 する 査 定 系 手 続 において, 非 自 明 性 の 証 拠 に 実 質 的 な 重 要 性 を 与 えるために
は, 出 願 人 は,クレームされた 特 徴 が 物 品 の 商 業 的 成 功 をもたらす 要 因 となった 旨 を 証 明 し
なければならない。In re Huang, 100 F.3d 135, 140, 40 USPQ2d 1685, 1690 (Fed. Cir.
1996)( 販 売 とクレームされた 発 明 との 間 の 関 連 性 を 実 証 するには, 購 買 者 が 製 品 を 購 入 する
理 由 に 対 してされた 発 明 者 の 見 解 は, 不 十 分 である) 参 照 。 発 明 を 具 現 化 した 物 品 が 商 業 的 に
成 功 した 旨 を 証 明 するのみでは, 十 分 でない。Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1502-02 (Bd.
Pat. App. & Inter. 1990)。Damaco Corp. v. F.Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d
1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)( 民 事 訴 訟 において, 特 許 所 有 者 は, 商 業 的 成 功 が 他
の 要 因 によるものでない 旨 を 証 明 する 必 要 はない。「 考 え 得 る 貢 献 要 因 のすべてを 否 定 する
証 拠 を 要 件 とすることは, 不 当 な 責 任 を 負 わせることであり, 証 拠 の 一 般 原 則 に 反 する。」)
と 比 較 のこと。
Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 227 USPQ 766 (Fed. Cir. 1985)( 商
業 的 成 功 は, 特 許 製 品 導 入 前 の 大 規 模 な 広 告 及 びマーケットリーダーとしての 立 場 に 由 来 し
358

ていた 可 能 性 がある); In re Fielder, 471 F.2d 690, 176 USPQ 300 (CCPA 1973)( 発 明 の 成
功 は, 関 連 技 術 又 は 消 費 需 要 における 最 近 の 変 動 を 要 因 とするものであろうから,この 場 合
は,クレームされた 投 票 用 紙 の 成 功 には, 自 動 データ 処 理 技 術 の 使 用 が 拡 大 化 している 最 近
の 動 向 が 貢 献 しているであろう);EWP Corp. v. Reliance Universal, Inc., 755 F.2d 898,
225 USPQ 20 (Fed. Cir. 1985)(ライセンス 契 約 があることの 証 拠 は, 二 次 的 検 討 事 項 であり,
その 証 拠 価 値 を 注 意 深 く 調 べなければならなず,その 理 由 は,ライセンス 事 業 が, 製 品 又 は
工 程 の 非 自 明 性 とは 無 関 係 の 理 由 で 成 功 する 場 合 があるためである。 例 えば,ライセンスが,
相 互 に 有 益 であるか, 又 は, 侵 害 訴 訟 を 防 御 するよりも 割 安 である);Hybritecch Inc. v.
Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 231 USPQ 81 (Fed. Cir. 1986)( 商 業 的 成 功
の 証 拠 が,「 単 クローン 抗 体 を 利 用 したイムノメトリック『サンドイッチ』アッセイ」に 対 す
るクレームの 非 自 明 性 の 結 論 を 裏 付 けた。 特 許 所 有 者 のアッセイが, 数 年 内 に 市 場 の 25%を
占 めるマーケットリーダーとなった。 広 告 の 証 拠 は, 商 業 的 成 功 とクレームされた 発 明 の 実
体 との 関 連 性 が 不 在 であることを 示 さなかったが,その 理 由 は, 売 上 の 25 から 35%までを
マーケティングに 支 出 することが, 高 額 の 例 に 入 らず( 既 成 企 業 はこの 業 界 の 売 上 の 17 から
32%を 費 やしていた),かつ, 華 美 な 広 告 をすることによってこの 商 品 が 売 れるようなもので
はないことから 広 告 は 第 一 義 的 に 業 界 に 製 品 を 認 知 させるためのものであったことである)
も 参 照 のこと。
II. 商 業 的 成 功 は, 明 細 書 の 説 明 に 開 示 された 又 は 内 在 する 機 能 性 と 有 益 性 から 生 じたもの
でなければならない
特 許 クレームの 範 疇 に 入 る 発 明 の 商 業 的 成 功 は, 非 自 明 性 の 問 題 に 関 連 性 を 有 するには, 明
細 書 の 説 明 に 開 示 された 又 は 内 在 した 機 能 性 と 有 益 性 から 生 じたものでなければならない。
更 に,クレーム 範 囲 内 における 実 施 の 成 功 は, 他 人 によってなされた 改 良 又 は 修 正 に 由 来 で
きない。In re Vamco Machine & Tool, Inc., 752 F.2d 1564, 224 USPQ 617 (Fed. Cir. 1985)。
III. 意 匠 事 件 においては, 関 連 性 の 証 明 が 特 に 難 しい
商 業 的 成 功 とクレームされた 発 明 との 間 の 関 連 性 の 証 明 は, 意 匠 事 件 においては, 特 に 難 し
い。 商 業 的 成 功 の 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するには,その 発 明 に 明 白 に 由 来 するものでなけれ
ばならず,かつ,ブランドの 名 称 の 認 知 , 改 良 された 動 作 , 若 しくはその 他 の 要 因 に 由 来 す
るものであってはならない。Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 221
USPQ 97 (Fed. Cir. 1984)( 商 業 的 成 功 の 証 明 には,Litton 電 子 レンジの 商 業 的 成 功 に 貢 献
したのはその 意 匠 であったとする 証 拠 が 添 付 されていなかった)。
IV. 売 上 高 は, 適 切 に 定 義 されなければならない
総 売 上 高 は, 市 場 占 有 率 (Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015,
226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985)), 又 は, 製 品 が 販 売 された 期 間 , 又 は,その 市 場 で 通 常 予
測 される 売 上 高 (Ex parte Standish, 10 USPQ2d 1454 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988)の,
証 拠 がない 場 合 は, 商 業 的 成 功 を 示 さない。
359

716.04 長 らく 待 望 されていた 他 人 が 未 解 決 の 事 項 [R-2]
I. クレームされた 発 明 は, 認 識 され, 長 く 存 在 し,かつ, 他 人 によって 解 決 されていない
長 らく 待 望 されていた 事 項 を 満 たさなければならない
長 らく 待 望 されていた 事 項 を 証 明 することは,その 技 術 に 長 期 間 にわたり 未 解 決 の 問 題 が 存
在 していたことが 認 識 されていた 旨 の 客 観 的 証 拠 を 要 する。 長 らく 待 望 されていた 他 人 が 未
解 決 の 事 項 と 自 明 性 とが 関 連 性 を 有 するかは, 複 数 の 要 因 による。 第 1 に,その 要 望 事 項 が,
当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 により 認 識 されていた 長 く 存 在 した 事 項 でなければならない。In re
Gershon, 372 F.2d 535, 539, 152 USPQ 602, 605 (CCPA 1967)(「この 事 件 で 主 張 された 問
題 は,その 問 題 の 存 在 を 審 判 請 求 人 が 最 初 に 認 識 し,かつ, 明 らかに 他 人 が 気 付 いていなか
ったので, 存 在 を 疑 問 視 されている 問 題 の 解 決 に 関 する 当 該 …… 技 術 分 野 における 長 らく 待
望 されていた 事 項 であることか 又 は, 当 該 技 術 分 野 における 通 常 の 熟 練 者 である 他 人 が 気 付
いていなかった 問 題 を 解 決 しようとして 失 敗 したことの 如 何 なる 証 拠 も 有 り 得 ないことは 言
うまでもない。」);Orthopedic Equipment Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc.,
707 F.2d 1376, 217 USPQ 1281 (Fed. Cir. 1983)(クレームされた 発 明 は, 在 庫 を 減 らすと
いう 望 ましい 結 果 をもたらしたが, 過 去 に 同 様 の 試 みをして 不 成 功 だったことの 証 拠 がなか
った)。
第 2 に, 長 らく 待 望 されていた 事 項 は, 出 願 人 が 発 明 するより 前 に 他 人 が 満 たしていてはな
らない。Newell Companies v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 768, 9 USPQ2d 1417, 1426
(Fed. Cir. 1988)( 一 時 期 , 利 用 者 自 身 が 取 り 付 ける 形 式 のブラインド 材 料 であって, 道 具 を
使 用 しないで 調 節 することができるものという 長 らく 待 望 されていた 事 項 があったが, 先 行
技 術 製 品 が, 引 き 離 し 可 能 な 切 れ 目 付 きのプラスティックを 使 用 することによって,この 要
望 を 満 たした。「 一 旦 他 人 が, 解 決 の 鍵 となる 要 素 を 提 供 したので, 長 らく 待 望 されていた 事
項 , 延 いては, 未 解 決 の 問 題 は 存 在 しなかった。」)
第 3 に, 発 明 は, 実 際 に 長 らく 待 望 されていた 事 項 を 満 たさなければならない。In re Cavanagh,
435 F.2d 491, 168 USPQ 466 (CCPA 1971)。
II. 長 らく 待 望 されていた 事 項 は, 問 題 が 確 認 されてからそれを 解 決 するために 努 力 がされ
る 日 から 推 測 される
長 らく 待 望 されていた 事 項 とは, 問 題 が 確 認 され,かつ, 表 明 されてから,またその 問 題 を
解 決 する 努 力 がされたことの 証 拠 がある 日 付 であり, 最 も 関 連 のある 先 行 技 術 参 照 事 項 の 日
付 ではない。Texas Instruments Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 988 F.2d 1165, 1179, 26
USPQ2d 1018, 1029 (Fed. Cir. 1993)。
III. 長 らく 待 望 されていた 要 望 事 項 の 存 在 に 寄 与 する 他 の 要 素 を 検 討 しなければならない
長 らく 待 望 されていた 事 項 の 未 解 決 は, 技 術 的 方 策 の 欠 如 というよりもむしろ, 関 心 の 欠 如 ,
若 しくは, 発 明 の 潜 在 力 又 は 市 場 性 の 評 価 の 欠 如 等 の 要 因 によることがある。Scully Signal
Co. v. Electronics Corp. of America, 570 F.2d 355, 196 USPQ 657 (1st. Cir. 1977)。
Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865,
869 (Fed. Cir. 1983)( 二 酸 化 硫 黄 排 気 物 規 制 の 法 規 の 存 在 は, 大 気 中 の 硫 黄 含 有 量 を 削 減 す
るための 長 らく 待 望 されていた 事 項 が 存 在 することを 妨 げなかった)も 参 照 ;In re Tiffin,
443 F.2d 344, 170 USPQ 88 (CCPA 1971)( 長 らく 待 望 されていた 事 項 を 満 たしたことの 主 張
360

を 裏 付 ける 宣 誓 供 述 書 に 対 して 実 施 権 者 による 宣 誓 があったことは, 対 等 な 当 事 者 間 で 締 結
されたライセンス 契 約 がある 限 り, 宣 誓 供 述 書 が 有 するべき 重 要 性 を 更 に 高 める。
716.05 専 門 家 がとる 懐 疑 的 立 場
「 専 門 家 が 表 明 する 不 信 の 念 は, 非 自 明 性 の 強 い 証 拠 になる。」Environmental Designs, Ltd.
v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983)(United
States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 148 USPQ 479, 483-484 (1966) 引 用 )( 特 許 された 工 程
は,ある 放 出 ガス 流 の 中 で 全 ての 硫 黄 化 合 物 を 硫 化 水 素 に 転 換 し,その 後 , 硫 化 水 素 を 除 去
するために 発 生 したガス 流 を 処 理 した。 特 許 された 工 程 を 知 る 前 は, 化 学 専 門 家 は, 放 出 ガ
ス 流 中 の 硫 黄 含 有 量 削 減 を 過 去 に 試 みて 成 功 しなかったことを 知 っていたので, 硫 黄 化 合 物
を 硫 化 水 素 に 還 元 することは 適 切 に 問 題 を 解 決 するものではないという 意 見 であった)。
「 専 門 家 が 懐 疑 的 立 場 をとる 事 柄 は,その 専 門 家 が 間 違 っていることがこれら 発 明 者 によっ
て 証 明 されるよりも 前 に 表 明 された 場 合 に, 公 平 な 証 拠 として 重 要 性 を 有 し,...これは,ク
レームされた 発 明 に5 年 から 6 年 先 立 つ 研 究 と 同 様 である。」In re Dow Chemical Co., 837 F.2d
469, 5 USPQ2d 1529 (Fed. Cir. 1988); Burlington Industries Inc. v. Quigg, 822 F.2d 1581,
3 USPQ2d 1436 (Fed. Cir. 1987)( 発 明 が, 専 門 家 によって 当 初 信 憑 性 がなく 懐 疑 的 とされて
いたものを 満 たす 内 容 のものである 旨 の 証 言 は, 先 行 技 術 に 依 拠 した 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 が
ある 事 件 を 反 証 するために 十 分 であった)。
716.06 模 倣 [R-6]
別 の 様 式 をとる 二 次 的 証 拠 は, 訴 訟 中 に 提 出 されることが 多 いが, 出 願 人 によって 出 願 の 手
続 期 間 中 に 提 出 されることもあり,この 二 次 的 証 拠 とは, 市 場 の 競 争 相 手 が 先 行 技 術 を 実 施
する 代 わりに 発 明 を 模 倣 している 旨 の 証 拠 である。しかし, 模 倣 は, 特 許 所 有 権 に 対 して 配
慮 しないこと 又 は 特 許 所 有 者 の 特 許 実 施 能 力 を 軽 視 することのように 他 の 要 因 に 起 因 するこ
ともあるので,それが 重 大 な 行 為 になるには, 模 倣 であることの 単 なる 事 実 以 上 のものが 必
要 である。Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881
(Fed. Cir. 1985)。 模 倣 の 証 拠 は, 侵 害 者 と 主 張 された 者 が 相 当 の 長 期 間 に 亘 りクレームさ
れた 発 明 と 類 似 の 製 品 又 は 工 程 を 実 現 しようと 試 みて 失 敗 した 後 に, 代 わりに,クレームさ
れた 発 明 を 模 倣 したときに, 非 自 明 性 を 納 得 させることができる。Dow Chemical Co. v.
American Cyanamid Co., 816 F.2d 617, 2 USPQ2d 1350 (Fed. Cir. 1987)。 模 倣 と 主 張 され
るものは, 模 倣 品 がクレームされた 製 品 と 同 一 でなく,かつ, 他 方 の 製 造 業 者 が 自 らの 解 決
法 を 開 発 するために 多 大 な 努 力 を 費 やしていなかったときは, 非 自 明 性 を 納 得 させることが
できない。Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 227 USPQ 766 (Fed. Cir.
1985)。Vandenberg v. Dairy Equipment Co., 740 F.2d 1560, 1568, 224 USPQ 195, 199 (Fed.
Cir. 1984)( 模 倣 の 証 拠 が 非 自 明 性 を 納 得 させるものであることは, 判 明 しなかった) 及 び
Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co., 774 F.2d 1082, 1098-99, 227 USPQ 337, 348,
349 (Fed. Cir. 1985), 他 の 理 由 により 無 効 ,475 U.S. 809, 229 USPQ 478 (1986), 差 戻 し,
810 F.2d 1561, 1 USPQ2d 1593 (Fed. Cir. 1987)も 参 照 のこと。( 侵 害 者 と 認 められた 者 が
10 年 間 努 力 し,かつ, 費 用 を 費 やした 後 に 解 決 策 が 出 せなかった 場 合 に, 模 倣 の 証 拠 が 非 自
明 性 を 納 得 させるものであることが 判 明 した)。
361

716.07 参 照 事 項 の 実 施 不 能 性
全 ての 特 許 は, 有 効 である( 特 許 法 第 282 条 )ことを 前 提 とし,その 前 提 は, 実 施 可 能 性 を 有
することの 前 提 を 含 む(Metropolitan Eng. Co. v. Coe, 78 F.2d 199, 25 USPQ 216 (D.C. Cir.
1935))ので, 審 査 官 は, 特 許 の 実 施 可 能 性 について 意 見 を 表 明 するべきでない。 参 照 事 項 と
して 引 用 された 特 許 の 実 施 可 能 性 を 攻 撃 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,その 実 施 可 能 性 の 前
提 を 証 拠 の 優 越 性 で 反 証 しなければならない。In re Sasse, 629 F.2d 675, 207 USPQ 107 (CCPA
1980)。
更 に, 工 程 は, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 によって 実 施 される 場 合 に,その 特 許 に 説 明 される
製 品 又 は 結 果 をもたらす 旨 が 特 許 の 前 提 に 入 っているので, 開 示 範 囲 内 の 実 施 が 可 能 である
ことの 単 なる 証 明 であって, 主 張 された 製 品 が 入 手 されていないものは, 当 該 の 前 提 を 克 服
しない。In re Weber, 405 F.2d 1403, 160 USPQ 549 (CCPA 1969)。また, 熟 練 技 能 者 は,
即 座 に 望 まれる 結 果 を 得 られないにしても, 当 然 ながら, 適 任 である 技 能 者 が,その 能 力 の
範 囲 内 で, 実 験 と 適 用 性 を 検 証 する 筈 であることも 前 提 となる。 成 功 に 関 心 を 有 さない 実 験
者 が 失 敗 することは, 多 大 に 重 要 視 するべきでない。In re Michalek, 162 F.2d 229, 74 USPQ
107 (CCPA 1947); In re Reid, 179 F.2d 998, 84 USPQ 478 (CCPA 1950)。
提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が, 依 拠 されていない 参 照 事 項 の 特 徴 における 実 施 不 可 能
性 を 主 張 する 場 合 は,この 参 照 事 項 は, 実 施 可 能 性 を 有 する 他 の 特 徴 に 対 しては,なおも 有
効 である。In re Shepherd, 172 F.2d 560, 80 USPQ 495 (CCPA 1949)。
提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 において, 依 拠 された 参 照 事 項 が 実 施 不 能 である 旨 の 主 張
がされている 場 合 は, 出 願 人 から 提 示 されたクレームが, 実 施 不 能 が 主 張 された 参 照 事 項 開
示 から 区 別 されるものでなければならない。In re Crosby, 157 F.2d 198, 71 USPQ 73 (CCPA
1946)。In re Epstein, 32 F.3d 1559, 31 USPQ2d 1817 (Fed. Cir. 1994)( 先 行 技 術 参 照 事
項 に 図 表 , 工 程 表 その 他 詳 細 情 報 がなかったことは, 出 願 人 自 身 の 明 細 書 に 当 該 の 詳 細 情 報
が 欠 如 している 旨 の 事 実 及 び 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が 参 照 事 項 の 特 徴 の 実 施 方 法 を 知 って
いたと 思 われる 旨 の 事 実 から 見 て,これら 参 照 事 項 が 実 施 不 能 であることにはならなかった)
も 参 照 のこと。
ある 特 許 がクレームされた 発 明 を 教 示 又 は 示 唆 する 場 合 は, 特 許 所 有 者 は 開 示 した 発 明 を 出
願 人 がクレームしたようには 実 施 を 意 図 していない 旨 の 特 許 所 有 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣
言 書 は, 重 要 である。In re Pio, 217 F.2d 956, 104 USPQ 177 (CCPA 1954)。In re Yale, 434
F.2d 66, 168 USPQ 46 (CCPA 1970)( 誤 表 記 により 誤 った 化 合 物 が 文 献 の 記 事 に 特 定 されてお
り,このことは 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 に 自 明 であると 思 われる 旨 を 文 献 の 共 著 者 から 確 認
してきた 通 信 文 は, 誤 表 記 された 化 合 物 が 一 般 の 者 が 所 有 しているものでなかった 旨 に 説 得
力 を 有 する 証 拠 であった)と 比 較 のこと。
716.08 出 願 人 の 開 示 の 有 用 性 と 実 施 可 能 性
有 用 性 と 実 施 可 能 性 の 証 拠 を 請 求 する 適 切 な 時 期 について, 及 び, 有 用 性 の 欠 如 が 理 由 の 特
許 法 第 101 条 に 基 づいた 拒 絶 を 克 服 するために 提 出 された 証 拠 の 評 価 方 法 についての 指 針 に
ついては,MPEP§2107.02 を 参 照 のこと。 有 用 性 の 審 査 指 針 及 び 特 許 法 第 101 条 の 実 用 性 要 件
に 関 連 した 法 的 条 件 の 概 観 については MPEP§2107 から§2107.03 までを 参 照 のこと。
362

716.09 開 示 の 十 分 さ
明 細 書 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 規 定 を 満 たす 実 施 可 能 な 開 示 を 提 示 しているか 否 かにつ
いての 決 定 の 指 針 については,MPEP§2164 から§2164.08(c)までを 参 照 のこと。
一 旦 , 審 査 官 が, 実 施 可 能 性 欠 如 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 証 明 した 場 合 は, 出 願 人 は, 当
該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が 開 示 を 説 明 書 として 使 用 してクレームされた 発 明 を 製 作 及 び 実 施 で
きたと 思 われる 旨 の 説 得 力 のある 意 見 書 を, 必 要 な 場 合 は 適 切 な 証 拠 によって 裏 付 けして 提
出 する 責 任 を 負 う。In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 179 USPQ 286 (CCPA 1973)。 特 許
法 第 112 条 に 基 づいて 紙 面 上 に 欠 落 事 項 が 存 する 明 細 書 を 補 充 する 証 拠 は, 明 細 書 を 完 全 な
ものするためにその 明 細 書 に 盛 り 込 まれていなければならない 情 報 が 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練
者 に 知 られていたと 思 われる 旨 を 証 明 しなければならない。In re Howarth, 654 F.2d 103, 210
USPQ 689 (CCPA 1981)( 合 衆 国 出 願 日 に 先 立 ってローデシア,パナマ 及 びルクセンブルグで 閲
覧 のために 公 開 された 出 願 人 の 特 許 明 細 書 の 写 しは, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいた 実
施 可 能 性 の 欠 如 による 拒 絶 を 克 服 するには 十 分 でなかった。 出 願 の 開 示 が 当 該 技 術 の 通 常 の
熟 練 者 にとって 十 分 なものである 旨 を 証 明 するために 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,
明 細 書 自 体 に 引 用 されているべき 事 実 を 立 証 する 目 的 では 受 理 されない。In re Buchner, 929
F.2d 660, 18 USPQ2d 1331 (Fed. Cir. 1991)( 専 門 家 は,クレームされた 発 明 に 必 要 不 可 欠
な 要 素 を 自 己 が 如 何 にして 組 み 立 てるかを 説 明 したが,この 組 立 て 方 法 が,この 出 願 又 はこ
の 先 行 技 術 において 説 明 されていない。 故 に,これは, 当 該 組 立 てが 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練
者 によく 知 られていた 旨 を 実 証 するには 十 分 でなかった); In re Smyth, 189 F.2d 982, 90
USPQ 106 (CCPA 1951)。
開 示 を 説 明 すること 又 は 係 属 中 の 出 願 の 開 示 を 解 釈 することを 目 的 とする 宣 誓 供 述 書 又 は 宣
言 書 は, 通 常 は, 検 討 されない。In re Oppenauer, 143 F.2d 974, 62 USPQ 297 (CCPA 1944)。
ただし,In re Oppenauer 事 件 が 根 拠 とした 基 準 を 連 邦 証 拠 規 則 に 照 らして 再 審 査 する
Glasser v. Strickland, 220 USPQ 446 (Bd. Pat. Int. 1983)を 参 照 のこと。 特 許 審 判 イン
ターフェアレンス 部 が 一 般 的 な 提 案 として 述 べたところでは,「クレーム 又 はカウントがイ
ンターフェアレンス 手 続 に 係 っている 出 願 において「 開 示 」されている 旨 を 述 べることのみ
が 目 的 である 意 見 証 言 は... 重 視 してはならない。クレーム 又 はカウントの 特 定 の 特 徴 又 は 限
定 がインターフェアレンス 手 続 に 係 っている 出 願 において 開 示 されている 旨 を 述 べることが
目 的 である 意 見 証 言 , 及 び,その 意 見 が 依 拠 した 事 実 に 基 づいた 基 礎 を 説 明 する 意 見 証 言 は,
役 立 つことがあり,かつ, 認 めることができる。 後 者 の 証 言 の 重 要 性 は,その 重 要 性 を 状 況
に 応 じて 厳 密 に 評 価 しなければならない。
716.10 由 来
若 干 の 状 況 においては, 活 動 , 参 照 事 項 又 は 参 照 事 項 の 一 部 を 出 願 人 に 由 来 させようと 試 み
る 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 提 出 されることがある。この 試 みが 成 功 した 場 合 は,その 活 動 又
は 参 照 事 項 はそれ 以 上 は 適 用 することができない。S と 他 の 者 が 共 同 で 出 願 した 特 許 出 願 に
おいて 開 示 し,かつ,クレームしていない 主 題 を,S が 後 の 出 願 においてクレームする 場 合
は, 共 同 特 許 又 は 共 同 特 許 公 開 出 願 は, 特 許 法 第 102 条 (a),(e) 又 は(f)に 基 づいて 先 行 技 術
として 適 用 される 有 効 な 参 照 事 項 であるが,ただし, 先 行 発 明 (MPEP§715)を 証 明 する 特 許 規
則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 , 又 は, 特 許 又 は 公 開 出 願 において 開 示 された 主 題 を
自 己 が 着 想 し 若 しくは 発 明 した 旨 の S による 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた 曖 昧 さのない 宣 言 書
363

によって 克 服 される 場 合 はこの 限 りではない。 他 の 特 許 所 有 者 又 は 他 の 公 開 出 願 の 出 願 人 に
よる 権 利 の 部 分 放 棄 は, 請 求 してはならないが,これが 提 出 されたときは, 審 査 官 が 受 理 す
ることがある。
著 者 を 特 定 する 刊 行 記 事 (MPEP§715.01(c)), 又 は, 発 明 者 を 特 定 する 公 開 出 願 (MPEP§
715.01(a))が 存 在 し,その 中 に 審 査 係 属 中 の 出 願 にクレームされている 主 題 が 開 示 されてい
るときは, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶 を 正 当 化 させるために,その 文 中 に 開 示 された 主
題 に 関 する, 若 しくは, 特 許 又 は 公 開 出 願 に 開 示 され,かつ,クレームされていない 主 題 に
関 する 発 明 者 を,その 著 者 又 はその 発 明 者 の 名 称 から 推 定 しない。
しかし, 出 願 において 名 称 が 挙 げられた 発 明 者 は, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 適 正 な 発 明 者
についての 身 分 照 会 に 応 答 して, 又 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 反 証 するために,
記 事 の 著 者 , 若 しくは, 特 許 又 は 公 開 出 願 の 発 明 者 がいるに 拘 らず, 参 照 事 項 は,その 著 者 ,
特 許 権 者 , 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 によって 発 明 されたのではなく 出 願 人 に 由 来 した 主 題 を 開
示 したものであるという 内 容 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 によって, 出 願 の 発 明 者
となっていることは 正 しい 旨 を 納 得 させる 証 明 をする 責 任 を 負 う。In re Katz, 687 F.2d 450,
455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982)( 身 分 照 会 は, 発 明 者 に 関 して 記 事 が 曖 昧 にしている 点 を
明 確 にするために 適 正 であり,その 上 で,「[ 出 願 人 ]が, 記 事 に 開 示 され,かつ, 出 願 にお
いてクレームされた 主 題 の,…… 発 明 者 である 旨 の 合 理 的 結 論 に 至 りこれを 納 得 させること
のできる 証 明 」を 提 供 することは, 出 願 人 の 責 任 である)。
記 事 , 特 許 , 又 は 公 開 出 願 に 開 示 された 主 題 に 関 する 出 願 人 による 矛 盾 のない「 曖 昧 さのな
い 陳 述 」は, 発 明 者 であることを 立 証 するものとして 受 理 される。In re DeBaun, 687 F.2d 459,
463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982)。しかし, 記 事 , 特 許 , 又 は 公 開 出 願 に 照 らした 上 で
の 発 明 者 であることに 関 する 出 願 人 による 陳 述 は,それに 対 する 反 証 がある 場 合 は, 十 分 で
ない。Ex parte Kroger, 218 USPQ 370 (Bd. App. 1982)( 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶 は,
主 張 された 現 在 の 発 明 者 による, 発 明 者 であることに 関 する 宣 言 書 に 拘 らず, 自 己 が 発 明 者
であることを 出 願 人 でない 著 者 が 宣 言 していることを 考 慮 して 認 められた; In re Carreira,
532 F.2d 1356, 189 USPQ 461 (CCPA 1976)( 権 利 を 部 分 放 棄 している 旨 の 特 許 権 者 による 宣
言 は, 属 発 明 を 対 象 とし,クレームされた 種 を 対 象 としていなかった。その 理 由 で, 主 題 の
由 来 を 検 討 する 必 要 はなかった)。 特 許 規 則 1.132 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 第 1
参 照 事 項 の 著 者 , 特 許 所 有 者 , 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 によって 由 来 されたことを 証 明 するこ
とによって 拒 絶 が 解 消 できたものは, 公 開 日 に 関 して 後 の 第 2 参 照 事 項 を 敗 退 させる 目 的 で
これら 元 権 利 者 であった 著 者 , 特 許 所 有 者 , 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 に 出 願 人 が 成 り 代 わるこ
とを 可 能 にしない。In re Costello, 717 F.2d 1346, 1350, 219 USPQ 389, 392 (Fed. Cir.
1983)。
例
次 に, 由 来 元 とさせるための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 適 用 例 を 示 する。
例 1
調 査 中 に, 審 査 官 は,クレームされた 発 明 を 完 全 に 説 明 する 参 照 事 項 を 発 見 する。 出 願 人 は,
著 者 又 は 特 許 権 者 であり,かつ, 公 開 又 は 特 許 されたのが 出 願 日 に 先 立 つこと 1 年 未 満 であ
った。 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (b)の 1 年 の 期 間 要 件 を 満 たさないとの 理 由 で 出 願 人 に 対
抗 して 適 用 することはできない。
例 2
364

事 実 は, 前 記 と 同 じであるが, 著 者 又 は 特 許 権 者 が 出 願 人 とは 異 なる 者 である。 異 なる 者 な
ので, 参 照 事 項 は 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(e)に 基 づいて 先 行 技 術 である。
例 2 に 説 明 された 状 況 で, 参 照 事 項 の 関 連 部 分 が 出 願 人 に 由 来 した 又 は 出 願 人 から 取 得 され
たものである 旨 を 証 明 するために 特 許 規 則 1.132 にいう 宣 誓 供 述 書 を 提 出 することができる。
従 って, 宣 誓 供 述 書 によって, 事 実 状 況 を 例 2 に 述 べるものから 例 1 に 述 べるものへ 転 換 す
ることを 試 みる。
365

718 同 一 人 が 所 有 する 特 許 を 先 行 技 術 から 除 外 するための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-6]
特 許 規 則 1.130 同 一 人 が 所 有 する 特 許 又 は 公 開 出 願 を 先 行 技 術 から 除 外 するための 宣 誓 供
述 書 又 は 宣 言 書
(a) 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームが, 特 許 法 第 102 条 (b)の 先 行 技 術 に 該 当 しな
い 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 に 依 拠 して 特 許 法 第 103 条 に 基 づき 拒 絶 された 場 合 で
あって,かつ, 当 該 出 願 若 しくは 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームによって 定 義 された 発 明
と 特 許 若 しくは 公 開 出 願 のクレームによって 定 義 された 発 明 とが, 同 一 でないが, 特 許 性 か
ら 区 別 可 能 ではなく,また, 当 該 の 2 発 明 を 同 一 の 当 事 者 が 所 有 している 場 合 は,その 出 願
人 又 は 再 審 査 中 の 特 許 の 所 有 者 は, 当 該 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 を 先 行 技 術 から
除 外 することができる。 当 該 の 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 は, 次 の 全 ての 書 類 が 提 出 される 場 合
に 先 行 技 術 から 除 外 される。
(1) §1.321(c)の 規 定 を 満 たしたターミナルディスクレーマー
(2) 当 該 の 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 及 び 特 許 又 は 公 開 出 願 を 同 一 の 当 事 者 が 所 有 しているこ
と, 及 び 当 該 再 審 査 中 の 出 願 又 は 特 許 に 発 明 者 として 記 載 されている 者 が 特 許 法 第 104 条 に
基 づく 先 行 発 明 者 であることを 記 載 した 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書
(b) [ 保 留 ]
主 題 とクレームされた 発 明 が, 発 明 されたときに 同 一 の 者 により 所 有 されたか 又 は 同 一 の 者
への 譲 渡 義 務 があった 場 合 に, 特 許 法 第 103 条 (c)にいう 先 行 技 術 から 除 外 される 主 題 につい
ては,MPEP§804.03 及 び§706.02(l)から§706.02(l)(3)までを 参 照 のこと。
特 許 規 則 1.130(a)に 状 況 が 述 べられており,その 状 況 での 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 克 服 する
べき 拒 絶 とは, 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 であってこれよりも 日 付 を 先 行 させなけ
ればならないものが 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 と 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 ( 特 許 規 則 41.203(a)
に 定 義 される)をクレームしないとする 施 行 規 則 §1.131 にある 要 件 を 考 慮 して 出 願 中 又 は
再 審 査 中 に 対 してされた 克 服 するべき 拒 絶 である。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はまた,インター
フェアレンスは 通 常 , 共 通 して 所 有 されている 複 数 の 出 願 の 間 , 又 は, 出 願 及 び, 共 通 して
所 有 されており, 未 経 過 である 特 許 との 間 では 宣 言 されない, 又 は 継 続 されないという 特 許
規 則 41.206 の 規 定 により,インターフェアレンスの 手 続 をとることを 阻 止 されている。
特 許 規 則 1.130(a)は, 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームにより 定 義 される 発 明 , 及
び, 合 衆 国 特 許 又 は 特 許 出 願 公 告 におけるクレームにより 定 義 される 発 明 とが, 特 許 性 の 点
から 区 別 されないときの 状 況 を 述 べるものなので, 特 許 規 則 1.130(a)(1)は, 特 許 規 則
1.132(c)の 規 定 を 満 たしたターミナルディスクレーマーを 要 件 とし,また, 特 許 規 則
1.130(a)(2)は, 特 に, 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 が 特 許 法 第 104
条 に 基 づいた 先 行 発 明 者 である 旨 を 記 載 した 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 要 件 とする。 出 願 又 は
再 審 査 中 の 特 許 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 は, 参 照 事 項 におけるクレームの 主 題 が 実 際 に 発
明 された 日 よりも 前 に,クレームした 主 題 を 発 明 していなければならない。 宣 誓 供 述 書 又 は
宣 言 書 には, 発 明 者 , 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 , 若 しくは 全 体 の 権 利 の 譲 受 人 が 署
名 することができる。
「 特 許 法 第 104 条 に 基 づいた 先 行 発 明 者 」の 語 句 は, 出 願 又 は 特 許 に 名 称 を 挙 げられた 発 明
者 が, 特 許 法 第 104 条 の 規 定 の 範 囲 内 の 発 明 者 であることを 要 件 とし,その 規 定 の 範 囲 内 に
おいては, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は 次 の 何 れもしてはならない。
(A) NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 以 外 の 外 国 での 発 明 日 を 確 定 させること
366

(B) 1996 年 1 月 1 日 前 に,NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 での 発 明 日 を 確 定 させること
(C) 1993 年 12 月 8 日 前 に, 合 衆 国 以 外 の NAFTA 加 盟 国 での 発 明 日 を 確 定 させること
クレームされる 主 題 を 予 測 する 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 は, 特 許 法 第 103 条 (c)
又 は 特 許 規 則 1.130 に 基 づいて 先 行 技 術 として 不 適 格 とすることができない。
367

719 ファイル・ラッパー
特 許 商 標 庁 が 出 願 書 類 を 保 管 する 書 類 入 れは,ファイル・ラッパーとして 言 及 する。
719.01 ファイル・ラッパー 内 の 書 類 [R-2]
記 録 の 永 久 部 分 にならない 書 類 は, 出 願 書 類 ファイルの「 目 次 」に 記 録 してはならない。 出
願 書 類 ファイルの「 目 次 」に 法 的 に 記 録 された 全 ての 書 類 には, 書 類 番 号 を 付 す。「 目 次 」に
法 的 に 記 録 された 書 類 , 特 に 出 願 の 原 開 示 の 一 部 は, 長 官 から 特 別 に 許 可 を 得 ずに, 出 願 フ
ァイルから 取 下 げ 又 は 削 除 してはならない。しかしながら, 特 許 規 則 1.59 は, 若 干 の 書 類 は,
それらを 提 出 する 意 図 がないものであったか, 又 は, 未 公 開 で 特 許 性 の 決 定 に 重 要 でない 占
有 情 報 を 含 んでいる 場 合 は, 削 除 できる 旨 を 定 めている。
MPEP§724 参 照 。 外 国 でなされた 一 定 の 宣 誓 書 は 返 却 することができるが,その 写 しをこのフ
ァイルに 保 存 する。MPEP§604.04(a) 参 照 。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 して
は,IFW マニュアル・§3.3 及 び 3.4 参 照 。
様 式 文 例 7.214 は, 出 願 日 を 通 常 に 付 与 された 出 願 書 類 が 返 却 されない 旨 を 出 願 人 に 通 知 す
るために 記 載 する。
7.214 本 人 に 返 却 されない 書 類
特 許 規 則 1.53 に 従 って 出 願 日 が 通 常 に 付 与 された 出 願 書 類 は, 返 却 されない。 出 願 人 が 書 類
の 写 しを 取 っておかなかった 場 合 は, 出 願 人 による 手 数 料 負 担 で 特 許 商 標 庁 が 写 しを 提 供 す
る。 現 行 手 数 料 一 覧 については 特 許 規 則 1.19 を 参 照 のこと。 情 報 削 除 を 求 める 申 請 に 関 する
情 報 は MPEP§724.05 を 参 照 のこと。
719.01(a) ファイル・ラッパー 中 での 書 類 の 配 置 [R-2]
特 許 付 与 するために 修 正 されるまでは, 明 細 書 , 補 正 書 その 他 出 願 人 からの 全 ての 通 信 は,
ファイル・ラッパーの 左 側 ( 見 開 き)に 綴 じる。これは, 逆 時 系 列 による。 即 ち, 最 新 のメー
ルセンター「 特 許 商 標 庁 日 付 」を 有 する 通 信 が 上 に 来 る。 同 様 の 整 理 方 法 に 右 側 も 従 う。こ
ちらには, 庁 指 令 その 他 特 許 商 標 庁 からの 通 信 を 綴 じる。ただし, 印 刷 出 力 した 図 面 は, 審
査 官 の 便 宜 のために 常 に 上 面 にくるように 綴 じる。
補 正 書 が 正 副 で 提 出 される 場 合 は, 写 しを 破 棄 するが,ただし, 応 答 期 間 内 に 副 本 を 受 領 し,
かつ 正 本 の 提 出 が 遅 れている 場 合 を 除 く。この 後 者 の 場 合 の 状 況 では, 正 副 双 方 をファイル
に 綴 じる。 写 しへの 言 及 を 付 し,「 正 本 」をそこに 入 れる。
許 可 時 には, 印 刷 する 者 によって 要 求 される 書 類 のみが,ファイル・ラッパーの 左 側 ( 中 央 の
領 域 )に 入 れられる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル
§3.3 及 び 3.4 参 照 。
719.01(b) 印 刷 出 力 した 書 類 [R-2]
印 刷 出 力 した 図 面 は, 第 一 次 特 許 審 査 部 (OIPE)が 出 願 書 類 ファイルに 綴 じる。
白 紙 印 刷 出 力 した 書 類 は, 常 に, 出 願 書 類 ファイルの 右 側 に 綴 じた 書 類 の 最 上 面 に 綴 じる。
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.3 参 照 。
記 録 の 一 部 として 後 に 提 出 される 全 ての 印 刷 出 力 書 類 及 びインクスケッチには, 対 応 する 出
願 番 号 を 裏 書 しなければならない。MPEP§608.02(m)に 注 意 すること。
368

719.02 ファイル・ラッパーに 入 れられる 資 料 [R-2]
時 によっては,ファイル・ラッパーのラベル 上 の 資 料 , 又 は,09/シリーズ 出 願 の 場 合 は,フ
ァイル・ラッパーに 入 れられている PALM bib-data sheet を 訂 正 することが 必 要 である。
審 査 官 が,ファイル・ラッパーに 最 初 に 入 れられた 資 料 , 又 は,PALM bib-data sheet に 記
録 された 資 料 の 誤 りに 気 付 いたときは, 審 査 官 は 次 のことをしなければならない。
- 08/シリーズ 以 前 の 出 願 に 関 して:ファイル・ラッパー 上 に 赤 インクで 訂 正 行 い,その 出
願 書 類 を PALM データベースの 訂 正 のために TC 技 術 支 援 職 員 宛 に 発 送 すること
- 09/シリーズ 出 願 に 関 して:PALM データベース 上 に 赤 インクで 訂 正 を 行 い, 出 願 書 類 を,
PALM データベースの 訂 正 及 び,ファイル・ラッパーに 入 れるための 新 たな PALM bib-data 用
紙 の 印 刷 のために,TC 技 術 支 援 職 員 宛 に 発 送 すること
- 10 以 上 のシリーズ 出 願 に 関 して:PALM データベース 上 に 赤 インクで 訂 正 を 行 い, 出 願 書
類 を,PALM データベースの 訂 正 及 び,ファイル・ラッパーに 入 れるための 新 たな 粘 着 性 の,
ファイル・ラッパー・ラベルの 印 刷 のために,TC 技 術 支 援 職 員 宛 に 発 送 すること。
訂 正 を 必 要 とする 事 情 は, 次 のものを 含 む。
(A) 発 明 者 の 訂 正 , 例 えば, 氏 名 順 の 並 び 替 え 又 は 発 明 者 の 氏 名 の 変 更 であって, 申 請 によ
り 認 められたもの, 及 び, 特 許 規 則 1.48 に 基 づく 発 明 者 の 追 加 又 は 取 消 。MPEP§605.04(g)
参 照
(B) 出 願 日 の 訂 正
(C) 出 願 番 号 に 誤 りがある 先 行 合 衆 国 出 願 に 関 する 訂 正 。MPEP§202.02 参 照 。
(D) 特 許 法 第 120, 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 の 主 張 の 訂 正 。MPEP§201.11 及 び
§1302.09 参 照 。
譲 受 人 の 名 称 又 は 連 絡 先 に 誤 りが 見 つかった 場 合 は, 譲 渡 課 が 訂 正 しなければならない。
MPEP§707.10 及 び§719.01 を 併 せて 参 照 のこと。
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.3 及 び§3.7 参 照 。
719.02(b) 発 明 者 の 名 称 又 は 居 所 若 しくは 肩 書 の 変 更 [R-2]
「 居 所 」 及 び 郵 便 宛 先 の 区 別 は, 見 落 とされてはならない。MPEP§605.02 及 び§605.03 参 照 。
MPEP§605.04(c)は, 出 願 人 が 氏 名 を 変 更 する 場 合 に 取 るべき 手 続 を 説 明 している。
出 願 人 から 明 示 して 要 求 される 場 合 を 除 き,ファイルに 記 載 された 居 所 は, 変 更 されない。
例 えば, 新 たな 宣 誓 供 述 書 に 元 の 居 所 と 異 なる 居 所 が 記 されている 場 合 ,ファイルには 変 更
を 施 さない。
新 たな 居 所 を 付 して 公 開 される 特 許 出 願 公 開 に 関 しては,その 情 報 は, 少 なくともその 出 願
の 公 開 日 より 6 週 間 前 に 特 許 商 標 庁 の 電 子 記 録 に 登 録 されなければならない。 新 たな 居 所 を
付 して 発 行 される 特 許 に 関 しては, 出 願 人 は, 新 たな 居 所 情 報 を 示 す 出 願 データシート( 特 許
規 則 1.76)を 提 出 することを 強 く 奨 励 される。 特 許 は, 出 願 ファイル 中 の 書 類 から 印 刷 され,
また, 特 許 商 標 庁 電 子 記 録 に 示 されているデータであって,ファイル 中 の 書 類 の 映 像 ではな
いものは, 必 ずしも 依 拠 されるとは 限 らない。
719.03 審 査 中 の 分 類 [R-3]
新 たな 出 願 を 技 術 センターが 受 領 するときは, 出 願 の 分 類 及 びその 出 願 を 審 査 する 審 査 官 の
イニシャル 若 しくは 名 称 , 又 はその 他 の 割 り 当 てられた 文 書 名 称 がその 出 願 ファイルに 記 さ
369

れる。MPEP§903.08(b)も 併 せて 参 照 のこと。
719.04 クレーム 目 次 [R-3]
紙 面 で 維 持 されている 全 ての 出 願 に 関 するファイル・ラッパーの 内 側 にある「クレーム 目 次 」
が 恒 常 的 に 参 照 される。これは, 常 に 最 新 のものに 更 新 して, 出 願 の 中 の 全 てのクレームの,
及 び,クレームを 有 する 補 正 の 信 頼 することができる 目 次 としなければならない。
出 願 書 類 ファイルに 表 示 されたクレームの 通 し 番 号 であって, 仮 印 刷 するものは,ファイル
されたときの 原 クレーム 番 号 を 参 照 し, 隣 の 欄 は, 許 可 されたクレームに 最 終 的 に 振 られた
番 号 を 記 録 するために 使 用 しなければならない。
クレーム 目 次 中 にある 独 立 クレーム 番 号 は, 朱 書 きで 丸 く 囲 んで 指 摘 しておかなければなら
ない。
最 初 に 提 出 されたときに 付 されたクレーム 番 号 に 該 当 する 番 号 には, 朱 書 きで 下 線 を 引 いて
おかなければならない。
その 後 , 各 補 正 ごとに, 加 えられたクレーム 番 号 の 内 最 も 大 きな 数 字 に 該 当 する 番 号 に, 朱
書 きで 下 線 を 引 かれなければならない。クレーム 目 次 様 式 の 紙 面 で, 各 補 正 の 一 番 目 にくる
クレーム 番 号 の 真 横 の 余 白 に, 補 正 があったことを 示 す 文 字 を 付 さなければならない。
クレームを 特 許 規 則 1.121(c)に 基 づく 書 き 直 した 様 式 で 補 正 する 場 合 は, 元 のクレーム 番 号
を,クレーム 目 次 から 削 除 するべきでなく, 元 のクレーム 番 号 の 左 側 余 白 に 朱 書 きで 注 記 を
記 さなければならなず, 即 ち「 補 正 1」と 記 し,クレームを 再 度 書 き 直 したときは,「 補 正 1」
は ,「 1」を 取 り 消 して,その 上 側 に「2」を 記 して 変 更 しなければならない。
クレームが 取 り 消 される 場 合 は, 朱 書 きでその 番 号 の 上 から 線 を 引 かれなければならない。
審 査 官 が 記 入 するための 空 欄 が 設 けてあり, 個 々の 庁 指 令 の 日 付 及 び 種 類 を 各 々のクレーム
に 生 じた 状 況 とともに 表 示 するようになっている。 各 種 類 の 庁 指 令 を 識 別 するためのコード
一 覧 が, 目 次 の 下 に 表 示 されている。 特 許 を 付 与 するときに, 審 査 官 は,「 最 終 」と 記 された
欄 に 最 終 的 な 特 許 クレーム 番 号 を 記 入 する。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 し
ては,IFW マニュアル 参 照 。
719.05 調 査 分 野 [R-6]
出 願 の 実 体 事 項 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 において, 審 査 官 は OACS「 調 査 注 記 」ページの 該 当 す
る 項 目 に 先 行 技 術 調 査 が 行 われた 領 域 を 記 録 しなければならない。 審 査 官 はまた, 調 査 が 行
われた 日 付 を 表 示 し,かつ,そのイニシャルを 付 さなければならない。 調 査 がアップデート
された( 最 新 のものとなるよう 改 訂 された) 場 合 , 及 び/ 又 は 更 なる 調 査 が 行 われた 場 合 での 後
続 の 指 令 においては, 審 査 官 は, 調 査 がアップデートされたことを 表 示 し, 及 び/ 又 は 追 加 の
調 査 範 囲 を 特 定 し,かつ,OACS「 調 査 注 記 」ページの 該 当 する 項 目 にその 日 付 及 び 審 査 官 の
イニシャルを 含 めなければならない。サーチ・アップデートは, 最 初 の 調 査 において 使 用 さ
れた 該 当 するデータベース 及 び 調 査 質 問 項 目 及 び 分 類 を 含 まなければならない。MPEP§904
参 照 。 調 査 された 場 所 及 び 調 査 が 行 われた 及 び/ 又 はアップデートされた 日 付 を 明 瞭 に 示 すた
めに, 最 大 の 注 意 が 払 われなければならない。 個 々の 出 願 について, 審 査 官 が 調 査 し 及 び 検
討 した 内 容 の 完 全 , 正 確 かつ 一 貫 した 記 録 を 作 成 するために, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 ファイル
に 調 査 情 報 を 記 録 する 手 続 を 定 めている。 当 該 記 録 は, 特 許 の 強 度 及 び 有 効 性 を 評 価 する 人
にとって, 特 に 特 許 が 訴 訟 に 係 わっている 場 合 に 重 要 である。この 手 続 の 下 では, 調 査 は,2
370

種 類 に 分 離 され, 該 当 する 事 情 に 応 じ,OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 済 み」 欄 又 は「 調
査 注 記 」 欄 の 何 れかに 記 載 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW
マニュアル§3.7 参 照 。
I. 「 調 査 済 」 欄 への 記 載
下 記 の 調 査 は 次 に 掲 げる 指 針 に 従 って, 審 査 官 によって,OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査
済 」 欄 にその 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して 記 録 される。
(A) 分 類 調 査 。 分 類 調 査 は, 合 衆 国 又 は IPC( 国 際 特 許 協 力 条 約 ) 分 類 の 何 れによって 提 出 さ
れているかに 拘 わらす, 特 定 のサブクラスに 関 する 完 全 な 調 査 として 定 義 されており,また,
本 文 (テキスト)の 疑 問 又 はその 他 の 手 段 によっては 限 定 されない。
分 類 調 査 が 行 われた 場 合 は,クラス 及 びサブクラスが OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 済 」
欄 に, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して 記 録
されなければならない。 定 義 されている 分 類 調 査 が 行 われていない 限 り, 限 定 された 調 査 が
行 われた 旨 の 表 示 をすることなく,「 調 査 済 」 欄 に 単 にクラス 及 びサブクラスを 記 録 すること
は 不 適 切 である。
例
424/270, 272, 273
224/42.1 F
414/DIG. 4
166/55 – 55.8
D3/32 R
A61K 9/22
(B) 親 出 願 で 行 った 分 類 調 査 を, 継 続 する 出 願 の 審 査 期 間 中 に 更 新 するときには,これら 更
新 した 調 査 は,「(updated from parent S.N( 親 S.N...から 最 新 化 ))」を 続 けて 記 録 する。 親
出 願 に 特 許 が 付 与 されている 場 合 は, 上 記 の 文 言 中 にある 出 願 番 号 を, 特 許 番 号 「(Pat.
N. ...)」へ 置 き 代 えて 記 録 する。 審 査 官 はその 出 願 から, 更 新 された 調 査 全 体 を, 継 続 する
出 願 に 関 係 のある 範 囲 で, 継 続 する 出 願 のファイルに 再 複 写 しなければならない。
例
273/29 BC (updated from 343/114.5 parent S.N. 08/495, 123)
116/DIG.47 (updated from D7/73, 74 parent Pat. N. 4,998,999)
IFW 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
II. 「 調 査 注 記 」 欄 の 記 載
「 調 査 注 記 」 欄 になされた 記 載 事 項 は,「 調 査 済 」 欄 になされた 記 載 事 項 と 同 程 度 に 重 要 であ
る。この 記 載 は, 審 査 官 が 調 査 する 際 に 検 討 した 分 野 及 び/ 又 は 文 献 をその 審 査 官 が 完 全 に
記 録 しておく 目 的 のものである。 審 査 官 は, 指 示 される 方 法 で 次 の 調 査 をこの 欄 に 記 載 する
とともに, 調 査 ごとに 日 付 とイニシャルを 付 さなければならない。
(A) 限 定 された 分 類 調 査 ( 以 下 , 限 定 分 類 調 査 )と 表 記 する)。 限 定 分 類 調 査 は, 本 文 の 疑 問 又
は 一 連 の 本 文 の 疑 問 又 はその 他 の 手 段 によって 限 定 される, 特 許 文 献 分 類 データベースにつ
いての 調 査 として 定 義 されている。 分 類 調 査 が 行 われた 場 合 は,クラス 及 びサブクラスが,
OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄 に, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日
371

付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して 記 録 されなければならない。
例
414/1( 合 衆 国 のみ)
238/6(1954 年 から 現 在 まで)
250/13( 急 ぎの,ひととおりの)
705/14( 本 文 調 査 のみ – 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 )
4C083 AC10(F-term, 要 約 のみ)
A61B/00N4P(ECLA, 全 文 書 の 本 文 調 査 - 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 )
G06F1/2( 本 文 調 査 のみ,- 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 )
(B) 本 文 (テキスト) 調 査 のみが 特 定 のデータベースに 関 して 行 われた( 分 類 調 査 又 は 限 定 分
類 調 査 は 行 われなかった)。 本 文 調 査 が 特 定 のデータベースに 関 して 行 われたが, 分 類 調 査 又
は 限 定 分 類 調 査 が 行 われなかった 場 合 は, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及
び 審 査 官 のイニシャルを 付 して, 次 の 記 載 事 項 が OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄
に 記 録 されなければならない:「 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 のこと」。 調 査 履 歴 プリントア
ウトを 出 願 ファイルに 入 れなければならない。
科 学 技 術 情 報 センター Scientific and Technical Information Center(STIC)の 職 員 は, 審
査 官 に 対 して 非 特 許 文 献 (non-patent literature) 調 査 を 提 供 するが,ただし, 個 々の 技 術 セ
ンターにある 電 子 情 報 センター Electronic Information Center (EIC) 経 由 の 請 求 を 基 にす
る。STIC 職 員 は 商 業 的 に 利 用 できるデータベースを 使 用 して,テキスト, 化 学 構 造 , 訴 訟 ,
発 明 者 及 びその 他 の 種 類 の 調 査 を 提 供 する。 調 査 を 請 求 するためには, 審 査 官 は 調 査 請 求 様
式 に 記 入 し, それを 提 出 しなければならない。この 様 式 は NPL ウエブサイト
(http://uspto-a-pattr-2/siraapps/stic/nplsearch-form.cfm) 又 は EIC において 入 手 する
ことができる。 関 連 する 情 報 をできる 限 り 多 く 提 供 し,その 調 査 が 審 査 官 の 必 要 に 答 えるこ
とができるようにすることが 重 要 である。 審 査 官 は, 請 求 様 式 に 完 全 に 記 入 すること 及 び/
又 は EIC 職 員 とその 調 査 に 係 る 必 要 物 について 打 ち 合 せをすることを 奨 励 される。その 調 査
に 含 まれていた 引 用 文 の 全 文 は, 審 査 官 からの 請 求 があったときは, 提 供 される。EIC 職 員
は,NPL データベースに 関 する,その 職 員 自 身 の 調 査 をすることによって, 審 査 官 を 援 助 す
ることもできる。EIC によって 行 われる 調 査 は, 完 全 な 調 査 履 歴 を 含 む。プリントアウト 形
式 による 完 全 な 調 査 履 歴 は, 出 願 ファイルに 入 れておかなければならない。 次 の 記 載 事 項 が,
調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して,OACS「 調
査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄 に 記 録 されなければならない:「 調 査 履 歴 プリントアウト 参
照 のこと」。
(C) 関 連 する 調 査 分 野 が, 他 の 審 査 官 の 専 門 分 野 に 存 在 するか 否 かを 決 定 するための 他 の 審 査
官 との 相 談 。
サブクラスを 調 査 しない 場 合 は, 討 議 したクラス 及 びサブクラスを 記 録 し,「(consulted( 相
談 済 )」の 語 を 続 ける。この 記 録 には, 相 談 相 手 の 審 査 官 の 氏 名 及 びアートユニットも 含 める
ことができる。
例
24/fastners (consulted)
24/fasteners (consulted J. Doe A.U. 3501)
24/201 R-230 AV (consulted)
372

(D) 過 去 には 手 作 業 で 調 査 していた 多 くの 刊 行 物 を 現 在 は 電 子 的 に 調 査 することができる。
審 査 官 は 電 子 雑 誌 及 び 電 子 書 籍 を そ の デ ス ク ト ッ プ 上 で ,
(http://uspto-a-pattr-2/siraapps/stic/nplsearch-form.cfm)を 使 用 して 閲 覧 することが
できる。 審 査 官 は,これらのツールを 使 用 する 援 助 を 必 要 とする 場 合 は,EIC に 連 絡 を 取 ら
なければならない。
手 作 業 調 査 ( 非 電 子 調 査 )によって 探 し 出 される 紙 面 形 式 の 刊 行 物 の 調 査 , 例 えば, 収 集 図 書
調 査 ,テキストブック 調 査 , 化 学 要 覧 調 査 等 。 文 献 調 査 の 個 々の 種 類 に 応 じて, 次 の 方 法 で
記 録 する。
(1) 刊 行 物 の 要 約 , 例 えば, 化 学 要 覧 。 刊 行 物 名 を 記 録 し, 目 次 で 引 いた 用 語 を 記 載 し,
かつ, 対 象 期 間 を 表 示 する。
例
化 学 要 覧 ,パラダイム・ハイドリッド,1975 年 1 月 -6 月 刊
英 語 , 目 次 ,アナログからデジタルへのデータ 変 換 ,1975 年
(2) 定 期 刊 行 物 - 題 名 , 巻 , 号 ,ページ 及 び 日 付 の 該 当 するものを 記 載 する。
例
ポピュラー・メカニックス 1974 年 6 月 -12 月 刊
リュブリケーション・エンジニアリング 20 巻 -24 巻
(3) 書 籍 - 書 名 及 び 著 者 , 版 又 は 日 付 ,ページを, 適 宜 , 記 載 する。
例
流 体 工 学 序 論 , Roger E. Hatton, 1962
(4) その 他 ,ここに 明 示 されていない 文 献 ( 即 ち,カタログ, 製 造 業 者 の 資 料 , 個 人 の 収 集 物 ,
等 )。
調 査 した 資 料 を 個 別 に 特 定 するために 必 要 なデータを 記 録 する。
例
Sears Roebuck catalog, Spring - Summer, 1973.
重 要 な 関 連 性 を 有 するとは 見 られない 複 数 の 資 料 の 走 査 的 な 又 は 略 式 の 調 査 は,「Browsed
STIC shelves under QA 76.5」 又 は「Browsed text books in STIC relating to ......」の
ように, 集 合 的 な 方 法 で 表 示 することができる。しかし, 書 籍 又 は 刊 行 物 を 通 じた 更 に 詳 し
い 考 察 , 又 は, 調 査 若 しくは 要 約 刊 行 物 における 用 語 の 調 査 は, 具 体 的 に 記 録 しなければな
らない。
(E) 技 術 についての 検 討 であって,その 技 術 が 親 出 願 又 は 原 出 願 において 引 用 されており,
全 ての 継 続 及 び 一 部 継 続 出 願 , 分 割 出 願 , 再 発 行 出 願 , 並 びに 再 審 手 続 について 要 求 されて
いるものに 関 するもの, 又 は 関 連 出 願 において 引 用 されている 技 術 の 検 討 。
まだ 係 属 している 又 は 放 棄 された 親 出 願 の 出 願 番 号 を 記 録 し,その 後 に,「 参 照 事 項 照 合
(check) 済 」 又 は「 参 照 事 項 承 認 (ok) 済 」の 語 を 続 ける。 参 照 事 項 の 中 に 利 用 できないものが
ある 又 は 明 らかに 無 関 係 のものがあるという 理 由 から 参 照 事 項 の 照 合 がすべてには 至 らない
場 合 は, 当 該 の 例 外 を 注 記 しなければならない。
例
S.N. 495,123 refs. checked
S.N. 495,000 refs. checked
S.N. 480,111 refs. checked, except for Greek patent to Kam(Kam へのギリシャ 特 許 を 除
373

く)
S.N. 410,113 refs. not chekced since the file was not available(ファイル 利 用 できず
未 確 認 )
特 許 番 号 であって, 現 在 では 特 許 されている 親 出 願 又 は 関 連 出 願 に 係 るもの, 又 は 今 回 再 発
行 される 原 特 許 に 係 るものを,「 参 照 事 項 照 合 済 )」 又 は「 参 照 事 項 承 認 済 )」を 付 して 記 録 す
る。
例
Pat. 3,900,000 refs. checked
Pat. 3,911,111 refs. ck’ed
A. 調 査 履 歴 プリントアウト
電 子 調 査 (すなわち, 限 定 分 類 調 査 又 はテキスト 調 査 )が 行 われたときは 常 に, 審 査 官 はプリ
ントアウトの 形 式 での 完 全 な 調 査 履 歴 を 出 願 ファイル(IFW にスキャンされる) 入 れなければ
ならない。プリントアウトは 次 の 事 項 を 最 低 限 の 情 報 として 含 んでいなければならない。
(1) データベースへの 質 問 に 使 用 された 全 てのサーチ・ロジック 又 は 化 学 構 造 又 は 配 列
(2) 調 査 された 全 てのファイル 及 びデータベース・サービスの 名 称
(3) 調 査 が 行 われた, 又 はアップデートされたの 日 付 , 及 び
(4) 審 査 官 のイニシャル。
ツール/データベース, 例 えば「EAST」のみを 記 載 すること, 又 は OACS「 調 査 注 記 」ページ
に「 調 査 注 記 」 欄 に 調 査 ・ 質 問 を 特 定 することは 不 適 切 である。 調 査 履 歴 プリントアウトは,
「 大 量 プリントアウト」を 制 限 する 結 果 のプリントアウトではないものでなければならない。
ヌクレオチド 及 びペプチド 配 列 調 査 に 関 しては,その 調 査 は, 永 久 ファイル・ラッパーの 一
部 であり, 全 米 公 文 書 電 子 記 録 管 理 (National Archives Electronic Records Management)
の 要 件 を 満 たす SCORE( 審 査 官 のための 補 充 的 複 合 体 集 積 所 , Supplemental Complex
Repository for Examiners)に 貯 蔵 される。
次 の 記 載 事 項 が, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを
付 して,OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄 に 記 録 されなければならない:「SCORE の
配 列 調 査 結 果 を 参 照 のこと」。
出 願 調 査 の 際 にアクセスするデータベース・サービスの 殆 どは,データベース 調 査 内 容 を 文
献 化 するために 要 する 最 低 限 の 情 報 の 内 ,そのすべてでなくても, 大 部 分 のものが 含 まれた
調 査 履 歴 (ヒストリー)を 画 面 表 示 又 は 印 刷 出 力 するためのコマンドを 提 供 する。 下 記 表 1 は,
個 々のデータベース・サービスのヒストリー・コマンド 及 び,ヒストリー・コマンドがエン
ターされたときに 欠 ける 最 低 限 必 要 な 文 献 化 要 素 を 一 覧 にしたものである。 欠 如 要 素 は, 印
刷 出 力 した 調 査 ヒストリー 上 に, 筆 記 により, 又 は, 調 査 内 容 で 欠 如 した 部 分 を 付 け 足 すこ
とにより, 文 献 化 することができる。データベース・サービスの 若 干 例 の 場 合 は,ログオフ・
コマンドによって, 欠 如 データ 要 素 が 提 供 される。これは STN と Questel-Orbit による 調 査
の 場 合 であるが,データベース・サービスの 名 称 は,ヒストリー・コマンドをエンターして
も 作 成 されず,かつ,ログオフ・コマンドを 含 めることによって 作 成 しなければならない。
別 の 例 は,West で,Freedom Search の 頁 及 び Show S Numbers の 頁 の 何 れにも, 調 査 の 日 付
が 出 力 されず, 従 って,WEST で 調 査 をした 日 付 は 筆 記 して 文 献 化 しなければならない。IFW
処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。
374

履 歴 に 調 査 記 述 が 複 数 ある 場 合 に, 再 検 討 した 結 果 の 記 述 を, 黒 インクで 囲 んで 表 示 しなけ
ればならない。
表 1
データベース・サービスごとのヒストリー・コマンド 及 び 欠 如 要 素
データベー ヒストリー・コマン データベ サーチ・ロ 調 査 したファ 調 査 日
ス・サービス ド
ースの 名
称
ジック イルの 名 称
Dialog via Ds, show files 2 no yes yes missing 3
Dialogink
( 欠 落 )
DialogWeb
STN
STN on the
Web
Questel-Orb
it
Questel-Orb
it QWEB
Click on the print
butoon in the
toolbar before
changing files or
logging off
yes in
lower left
corner of
document
as part of
http
address
yes Only first
file in a
multi-file
search; to
List files
searched
use show files
command and
press the
print button
in the toolbar
not part of
the
DialogWeb
printout
statement
however
the lower
right hand
corner of a
web page
printout
does list a
date; and
logoff
command
does give a
timestanmp
his full or d his no yes yes yes
nofile
transcript option yes (in yYes (in yes (in the yes (in the
is on by default the the transcript) transcript
and saves results transcrip transcrip
)
in the transcript t) t)
files for 4 days
after logoff;
result can be
viewed in various
formats including
pdf and rtf
hi 2 or his 2 no 5 yes yes missing 3
his yes at
upper left
hand
corner and
web
address at
lower left
yes yes Lower
right hand
corner as
default
date stamp
when
printing
375

Lexia
Nexsis TM
the Web
via
click on the View
Printable History
button and click on
the Print icon
button in the
toolbar
hand
corner
yes
press the
history
hyperlink
button in
the upper
right
hand
corner of
the
screen to
view the
search
history
on the results
page click the
“i” button
next to the
combined
source set
number to view
and print
files;
searched; use
the 〈control〉
〈 p 〉 command
to print the
screen
web pages;
date stamp
on screen
printout
of logoff
command
page
yes
ABSS System none yes 3 Yes 4 yes yes
EAST View-Search yes yes yes yes
All... 8
History-print
WEST In Search History yes yes yes missing 11
on the Freeform,
Structured, or
Classification
search page,
select Printable
copy. Use print
command or icon to
print search
history
IEEE Explore under Search tab in yes yes yes yes
toolbar use the
dropdown menu,
click session
history; print
page
Knovel print out search
results page
yes yes yes date
stamp 10
EBSCO HOST print out search
results page
yes yes yes date
stamp 10
Proquest Print out search yes yes, on yes, if single date
results page or
last page file, if stamp 10
click on My
multiple
376

Ip. com
Scirus
ACM Digital
Library
INSPEC
SPIE Digital
Library
Research
Disclosure
research and print
list of all
searches with
dates
print out search
results page
print out search
results page
print out search
results page
print out search
resluts page
print out search
results page
download search
results as text
files will
only state
multiple
databases
yes yes, on yes
yes
last page
yes yes yes date
stamp 10
yes yes yes date
stamp 10
yes yes yes date
stamp 10
yes yes yes date
stamp 10
yes yes yes date
stamp 10
2 ファイルの 変 更 又 はログオフ 前 に 調 査 された 個 々のファイルについてヒストリー・コマン
ドをエンターすることが 必 要 である。
3 各 請 求 に 対 する 調 査 結 果 ファイルの 一 部 として 提 供 される 情 報 。
4 各 請 求 に 対 して 調 査 結 果 ファイルの 一 部 として 提 供 されるサーチ・クエリー・シークエン
ス。
5 ログオフ・コマンドによりディスプレーされる。
8 Active, Saved and Favorites files が 選 択 されるようにする。
9 現 在 行 っているサーチ 内 容 を 文 献 化 するためには Free form Search page を 印 刷 出 力 する。
保 存 された 調 査 内 容 を 文 献 化 するためには Show S Numbers page を 印 刷 出 力 する。
10 そのサイトがアクセスされた 日 付 は,プリントアウト 自 体 に 記 載 されているか,プリン
トアウトの 末 尾 にある URL の 中 かの 何 れかにある。これは 殆 ど 常 に,サーチが 行 われた 日 付
である。そうでない 場 合 は,サーチの 日 付 を 黒 インクで 記 入 すること。
11 WEST は,サーチの 日 付 ではなく,サーチヒストリーが 印 刷 された 日 付 を 示 す。サーチが,
サーチヒストリーが 印 刷 された 日 と 同 日 に 行 われているときを 除 き,サーチの 日 付 を 黒 イン
クで 記 載 すること
B. 表 の 用 語 についての 説 明
ヒストリー・コマンド- 一 般 的 には, 利 用 者 がサーチ・ソフトウエアに 実 行 を 要 求 した 内 容
の 表 示 である。 利 用 者 がエンターしたサーチ・ロジックを 表 示 する。 他 のヒストリー( 履 歴 )
がサイン・オン 以 後 アクセスされた 全 てのファイル 及 び 全 てのサーチの 完 全 な 記 録 を 提 供 す
るのとは 異 なり, 若 干 のヒストリーでは, 表 示 されるサーチが, 現 在 実 行 中 のファイルにお
いてなされたものに 限 定 されている。Dialog,Questel,Orbit 及 び Lexis-Nexia(TM)TM は,
調 査 の 表 示 が 現 在 実 行 中 のファイルでなされたものに 限 定 されている。
データベース・サービス 名 -サービスの 多 くは,この 情 報 をサーチ・トランスクリプトの 一
部 として 表 示 しない。 表 中 のサービスの 何 れも,EAST 及 び WEST 以 外 は,この 情 報 をヒスト
リーの 一 部 として 一 覧 しない。ただし,Questel-Orbit, 及 び STN は,ログオフ 時 にデータベ
ース・サービス 名 を 提 供 する。
サーチ・ロジック- 一 般 的 には,サーチ・ソフトウエアが 実 行 したサーチ・コマンドのディ
377

スプレー。 構 造 又 は 配 列 サーチとしては,これが,システムへの 問 い 合 わせに 利 用 される 構
造 又 は 配 列 サーチの 印 刷 出 力 物 となることがある。
サーチ・ファイル 名 -アクセスしたデータ 集 合 の 名 称 。サービスによっては,ファイル 名 が
表 示 されるのは,ヒストリーディスプレー・コマンドに 応 答 があったときではなく,ファイ
ル 選 択 がされたときのみとなる 場 合 があり,Dialog 及 び Questel-Orbit 等 はこれに 該 当 する
サービスである。 例 えば,Dialog は,ログオフをコマンドするとファイル 番 号 のみを 提 供 す
る。ファイル 番 号 のみでは, 調 査 を 適 切 に 文 献 化 したことにならない。ファイル 名 が 必 要 で
ある。
サーチ 日 -WEST,Dialog,Orbit 及 び Questel-Orbit は,ヒストリーコマンドの 一 部 として
サーチ 日 を 表 示 しない。Dialog 及 び Questel-Orbit は,ログオフ 中 にサーチ 日 を 提 供 する。
WEST は,サーチ 日 ではなく,サーチヒストリー・コマンドが 実 行 された 日 付 のみを 示 す。 従
って,WEST のサーチ 日 は,サーチヒストリーが 実 行 されたのと 同 日 にサーチが 行 われた 場 合
を 除 き, 調 査 報 告 書 に 記 入 しなければならない。
C. インターネット・サーチエンジン
インターネット・サーチエンジン, 例 えば,Google(R), Alta Vista(R) 及 び Jux2(R) 等 に 関
しては, 最 初 のページ, 及 びサーチ 中 に 検 査 したウェブページの 名 称 を 含 んでいる,それに
続 くページをプリントのこと。Microsoft Internet Explorer(R)ツールバー 上 のプリント・
アイコン 又 は file-print コマンドを 使 用 のこと。プリントアウトを 検 査 し,インターネッ
ト・サーチエンジン・ネーム, 例 えば Google(R),サーチロジック, 及 びサーチ 日 が 存 在 し
ているか 否 かを 決 定 のこと。その 何 れかが 欠 落 している 場 合 は,プリントアウト 上 に 欠 落 し
ている 方 法 を 書 き 込 むこと。 検 査 した 全 てのウェブページを 黒 インクで 囲 むこと。
D. その 他 のデータベース
その 他 の 公 共 的 にアクセスすることができるコンピューター・アクセス・データベース( 例 え
ば,CD-ROM データベース, 専 門 データベース 等 )では, 調 査 した 資 料 を 識 別 するために 必 要
である 情 報 の 記 録 物 , 及 び, 調 査 を 更 新 できるようなサーチ・クエリー 又 はリクエストのよ
うな 十 分 な 情 報 がある。この 記 録 はまた,データベースが 存 在 する 場 所 及 びその 形 式 (CD-ROM
他 )も 文 書 化 しなければならない。
例 : 生 命 工 学 CD-ROM データベース
Entrez:Sequences, National Center for Biotechnology Information Version 7.19.91b
(CD-ROM, TC1600)Searched HIV and vaccin; neighbored Galloway article dated 6/5/91 on
April 1, 1990.
例 : 非 生 命 工 学 CD-ROM データベースを 引 用
Computer Select,(November, 1991),Ziff Davis Communications Co.,(CD-ROM, STIC),
Searched Unix and emulation on December 1, 1991.
III. 出 願 ファイルに 記 録 されない 情 報
出 願 人 によって 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 ( 特 許 規 則 1.97 及 び§1.89)に 存 する 先 行 技 術 の
引 用 を 検 討 又 は 非 検 討 したことの 表 示 については MPEP§609 以 下 を 参 照 のこと。
( 様 式 省 略 )
378

719.06 外 国 出 願 日
MPEP§201.14(c),§202.03 及 び§201.14(d) 参 照 。
719.07 関 連 出 願 [R-3]
出 願 書 類 ファイル 又 は(09/シリーズ 出 願 については)PALM bib-data sheet は, 先 にされた 関
連 出 願 ( 例 えば, 特 許 法 第 120 条 の 利 益 のために 依 拠 される 出 願 )を 特 定 しなければならない。
MPEP§202.02 及 び§202.03 参 照 。
出 願 書 類 がイメージ・ファイル・ラッパー(IFW)として 維 持 される 場 合 は,bib-data シート
がプリントされなければならず,また, 審 査 官 はシート 上 の 情 報 を 確 認 しなければならず( 例
えば, 継 続 性 ・データ 及 び 外 国 優 先 権 情 報 ,それらのデータがない 場 合 は「なし」と 記 載 す
る),また,イニシャルを 付 した bib データシートの 書 面 をスキャンするために 提 出 しなけれ
ばならない。
379

720 公 然 実 施 手 続 [R-3]
特 許 規 則 1.292。 公 然 実 施 手 続
(a) 公 然 実 施 手 続 を 開 始 するための 申 請 書 が, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 裏 付 けられて
おり, 出 願 の 中 でクレームされ 出 願 中 と 思 われる 発 明 が,その 出 願 日 に 先 立 つこと 1 年 を 超
えて 既 に 公 然 実 施 され 若 しくは 販 売 されていたことを 一 応 立 証 していると 判 明 したときは,
公 然 実 施 手 続 を 開 始 するべきか 否 かを 決 定 するために 特 許 商 標 庁 長 官 は 審 理 することができ
る。 公 然 実 施 手 続 を 開 始 する 場 合 は, 特 許 商 標 庁 長 官 が 適 切 な 職 員 を 指 名 してその 手 続 を 担
当 させる。この 手 続 には, 本 巻 第 41 部 副 部 D の 規 定 に 基 づいて 証 言 録 取 する 期 間 を 決 定 する
ことも 含 まれる。 申 請 人 の 主 張 は,この 手 続 の 際 に, 審 問 されるが,その 決 定 が 出 た 後 は,
特 許 出 願 の 手 続 の 際 に 審 問 されない。
(b) 申 請 書 及 び 添 付 書 類 又 はそのような 申 請 がされた 旨 の 通 知 は, 次 の 全 ての 条 件 を 満 たし
ている 場 合 に 出 願 ファイルに 記 録 する。
(1) 申 請 書 とともに 特 許 規 則 1.17(j)の 手 数 料 が 納 付 されている
(2) 申 請 書 が§1.248 に 従 って 出 願 人 に 送 達 される 又 は 送 達 できない 場 合 に 特 許 商 標 庁 に 2
部 提 出 される
(3) 申 請 書 が, 出 願 の 公 開 日 又 は§1.311 にいう 許 可 通 知 の 郵 送 日 の 内 何 れか 先 に 到 来 する
日 より 前 に 提 出 される
(c) インターフェアレンス 手 続 の 一 方 の 当 事 者 は,インターフェアレンス 手 続 に 係 属 してい
る 出 願 に 対 して 公 然 実 施 手 続 の 開 始 を 求 める 申 請 をしてはならない。インターフェアレンス
手 続 における 公 然 実 施 又 は 販 売 の 問 題 は, 本 巻 41.121(a)(1)の 規 定 に 基 づく 申 立 によって 提
起 されるものとする。
公 然 実 施 手 続 は, 特 許 規 則 1.192 に 規 定 する。 公 然 実 施 手 続 の 開 始 は, 長 官 の 裁 量 による。
本 条 は, 公 然 実 施 手 続 に 関 する 疑 問 が 生 じるときの 指 針 を 提 供 するためのものである。
出 願 人 を 除 く 個 人 , 法 人 , 及 び 政 府 機 関 を 含 めた 公 衆 の 何 人 も, 特 許 規 則 1.292 にいう 申 請
をすることができる。 特 許 規 則 1.292 では, 本 人 であるか 確 認 することを 要 件 にしていなの
で, 申 請 は, 不 特 定 の 本 人 の 代 わりに 弁 護 士 その 他 の 代 理 人 がすることができる。 公 然 実 施
手 続 を 開 始 するか 否 かが 検 討 されるようにするには, 申 請 し,かつ, 手 数 料 ( 特 許 規 則
1.17(j))を 納 付 することが 要 件 である。 通 常 , 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 の 有 効 な 合 衆 国 出 願
日 ( 特 許 法 第 119 条 及 び 第 120 条 参 照 )から 1 年 余 り 先 行 して 合 衆 国 内 で「 公 然 実 施 」されて
いた 又 は「 販 売 中 」であったと 自 己 が 主 張 する 主 題 の 全 体 又 は 一 部 がクレームされたその 係
属 中 の 出 願 に 関 して 情 報 を 有 する。 従 って,この 申 請 人 は, 出 願 の 主 題 が 許 可 されることを
妨 げる( 特 許 法 第 102 条 (b)のみ 又 は 特 許 法 第 103 条 との 組 合 せでの) 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 が
存 在 することを 主 張 する。
公 然 実 施 手 続 申 請 書 及 び 添 付 書 類 が 提 出 された 場 合 に,その 申 請 が 次 のすべてを 満 たすとき
は,その 申 請 及 び 書 類 又 はその 代 わりに 通 知 が, 出 願 ファイルに 記 録 される。
(A) 特 許 規 則 1.17(j)の 手 数 料 納 付 が 伴 われていること。
(B) 申 請 書 が, 特 許 規 則 1.248 の 規 定 に 従 って 出 願 人 に 送 達 されたか, 又 は 当 該 の 送 達 が 不
可 能 であった 場 合 に 特 許 商 標 庁 に 2 部 提 出 されていること。
(C) 出 願 が 公 開 される 日 , 又 は 特 許 規 則 1.311(j)に 基 づく 許 可 通 知 の 郵 送 の 内 の, 最 初 に 生
じるものより 前 に 提 出 されていること。
申 請 書 を 2 部 提 出 するのは, 申 請 人 が 申 請 書 1 部 を 出 願 人 若 しくはその 弁 護 士 又 は 代 理 人 に
380

特 許 規 則 1.248 の 要 件 に 従 って 送 達 する 努 力 を 継 続 的 にした 後 に, 送 達 できなかった 場 合 の
みである。この 場 合 は, 特 許 審 査 政 策 担 当 副 コミッショナー・オフィスの 特 許 法 制 管 理 オフ
ィスが 副 本 を 出 願 人 若 しくはその 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 届 けることを 試 みる。
申 請 書 及 び 添 付 書 類 は,ファイルに 入 れる 量 が 多 過 ぎるときは, 公 然 実 施 手 続 の 申 請 通 知 書
を, 申 請 書 そのものの 代 わりにファイルに 入 れる。ファイルに 物 理 的 に 入 らなかった 公 然 実
施 手 続 書 類 は 何 れも, 出 願 書 類 ファイルが 利 用 可 能 なときはいつでも, 公 衆 の 利 用 に 供 され
る。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.3 参 照 。
2 種 類 の 公 然 実 施 手 続 があり,これらは, 査 定 系 手 続 及 び 当 事 者 系 手 続 である。これらの 違
いを 理 解 することは 重 要 である。 査 定 系 の 状 況 においては, 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 を 権 利
として 閲 覧 する 資 格 を 有 さない。 従 って, 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 に 対 する 開 示 に 関 して,
公 衆 の 他 の 者 よりも 有 利 な 立 場 に 立 つことにはならない。 当 事 者 系 手 続 のときは, 係 属 中 の
出 願 とは 再 発 行 出 願 である。 当 事 者 系 手 続 のときは, 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 の 内 容 に 通 じ
ている( 特 許 規 則 1.109)。 従 って, 下 記 に 指 摘 のとおり, 当 事 者 系 手 続 のときは, 申 請 人 は,
査 定 系 のときよりも 大 幅 に 公 然 実 施 手 続 に 参 加 する。 係 属 中 の 出 願 とのインターフェアレン
ス 手 続 であって, 終 結 したものに 係 っていた 申 請 人 は,その 後 は 出 願 内 容 に 通 じておらず,
従 って, 査 定 系 の 申 請 人 として 取 り 扱 われる。1985 年 2 月 11 日 以 後 に 提 出 された 申 請 は,
特 許 規 則 1.292(c)の 規 定 により 認 められないことに 注 意 しなければならないが,ただし, 申
請 が,1985 年 2 月 11 日 前 に 開 始 を 宣 言 のこと。インターフェアレンス 手 続 から 発 生 する 場
合 , 又 は,そのインターフェアレンス 手 続 が 1985 年 2 月 11 日 より 後 に 開 始 を 宣 言 されたが,
申 立 が 発 生 したのは,インターフェアレンス 手 続 の 開 始 が 宣 言 される 前 だった 場 合 はこの 限
りでない。
1985 年 2 月 11 日 以 後 , 公 然 実 施 手 続 開 始 の 申 請 は,インターフェアレンス 手 続 に 係 属 中 の
出 願 については,インターフェアレンス 手 続 の 当 事 者 が 申 請 することはできない。 公 然 実 施
問 題 は, 特 許 規 則 41.121 にいう 申 立 によってのみ 提 起 する。しかし, 公 然 実 施 の 問 題 が,1985
年 2 月 11 日 前 に 宣 言 のこと。インターフェアレンス 手 続 から 発 生 する 場 合 は, 申 請 は,イン
ターフェアレンス 手 続 に 係 る 出 願 についてのインターフェアレンス 手 続 の 当 事 者 がすること
ができる。
既 に 限 定 された 又 は 適 切 な 限 定 要 件 に 従 うことが 条 件 とされている 出 願 において 公 然 実 施 手
続 の 申 請 がされている 場 合 がある。 選 択 クレームと 非 選 択 クレームの 双 方 を 範 囲 とする 主 題
が 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 である 旨 を 申 請 が 主 張 する 場 合 は, 選 択 クレームの 主 題 に 対 して 申
請 された 部 分 のみが 検 討 される。しかし, 公 然 実 施 手 続 が 最 終 的 に 開 始 される 場 合 は, 必 ず
しも,その 手 続 を 選 択 クレームの 主 題 に 制 限 されるものではなく, 非 選 択 クレームが 含 まれ
ることがある。 非 選 択 主 題 に 基 づいた 証 拠 は, 新 たな 手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17(j))の 納 付 を 要
することなく 主 題 をクレームして 後 からなされる 出 願 において 使 用 することができる。 限 定
要 件 の 適 正 さについて 申 請 人 が 審 問 されることはない。
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 は, 書 面 で 行 わなければならず,また, 申 請 の 対 象 となる 出 願
を 出 願 番 号 又 はシリアルナンバー 及 び 出 願 日 によって 具 体 的 に 特 定 しなければならず,かつ,
依 拠 した, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 の 全 ての 一 覧 も 含 めなければならない。 申 請
には, 申 請 人 が「 公 然 実 施 」されていた 又 は「 販 売 」されていた 旨 を 主 張 する 主 題 の 十 分 な
説 明 を 含 めなければならず,これには, 必 要 な 写 真 , 図 面 , 図 表 , 展 示 物 又 はフローチャー
トを 含 めておき,「 公 然 実 施 」されていた 又 は「 販 売 」されていたと 主 張 された 主 題 に 対 して
381

クレームされた 主 題 を 審 査 官 が 比 較 対 照 することができるようにしなければならない。 更 に,
申 請 書 及 び 添 付 書 類 は, 次 の 何 れかでなければならない。
(A) その 文 書 の 写 しが 出 願 人 若 しくはその 記 録 された 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 送 達 された 旨 が 表
明 されている。
(B) その 送 達 が 可 能 でない 場 合 に,2 部 が 特 許 商 標 庁 に 提 出 される。
係 属 中 の 出 願 における 申 請 は, 申 請 が 対 象 とする 出 願 を, 可 能 な 限 り 完 全 な 識 別 表 示 で, 具
体 的 に 特 定 することが 重 要 である。 次 の 情 報 が, 判 明 しているときは, 申 請 書 に 示 さなけれ
ばならない。
(A) 出 願 人 の 名 称
(B) 出 願 番 号
(C) 確 認 番 号
(D) 出 願 日
(E) 発 明 の 名 称
(F) 技 術 センター(TC)アートユニット 番 号
(G) その 出 願 を 担 当 する 審 査 官 の 名 称
(H) 出 願 のステータス 及 び 所 在 場 所
(I)「ATTENTION( 気 付 ):」の 語 と,これに 続 けて, 申 請 先 となる 特 許 商 標 庁 の 部 局 (area of the
Office)で 下 記 に 説 明 するもの
更 に, 上 記 の 情 報 に 加 えて, 申 請 書 自 体 を「 特 許 規 則 1.292 にいう 申 請 書 」(「PETITION UNDER
37 CFR 1.292」)として, 明 確 に 識 別 できるようにするべきである。 申 請 書 に 証 拠 物 件 その 他
の 添 付 物 が 付 帯 している 場 合 は,これらもまた, 不 注 意 で 分 離 したり 紛 失 することがないよ
うに 識 別 情 報 をその 上 に 有 していなければならない。
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 は, 特 許 担 当 ナーコミッショナー(Commissioner for Patents,
P.O.Box 1450, Alexsandria, VA 22313-1450 宛 に 郵 送 によって,することができ,かつ, 出
願 が 係 属 する 所 定 の 技 術 センター(TC) 長 を 気 付 にしなければならない。 申 請 人 が, 申 請 の 対
象 である 係 属 中 の 出 願 を 具 体 的 に 特 定 できないが,しかし, 当 該 出 願 が 係 属 中 であると 信 じ
る 場 合 は, 申 請 書 は, 出 願 を 特 定 するための 情 報 を 可 能 な 限 り 添 付 して, 特 許 審 査 政 策 コミ
ッショナー 代 理 オフィスの 特 許 法 制 管 理 オフィス 気 付 , 又 は「Mail Stop Petision」 気 付 に
しなければならない。
申 請 が, 訴 訟 に 係 争 中 である 特 許 の 再 発 行 出 願 を 対 象 とする 場 合 は, 外 側 封 筒 及 び 申 請 書 の
右 上 部 分 に「 再 発 行 訴 訟 」の 文 言 を 記 さなければならない。この 注 記 は, 明 色 のマーカーフ
ェルトペンで 書 くことが 望 ましい。 特 許 商 標 庁 に 郵 送 する「 再 発 行 訴 訟 」 申 請 は,その 旨 の
印 を 表 示 した 上 で,「Mail Stop Petition」に 郵 送 しなければならない。しかし, 殆 どの「 再
発 行 訴 訟 」 申 請 が 緊 急 を 要 する 性 格 のものであることを 考 慮 して, 申 請 人 は, 申 請 が 速 やか
に 受 理 されることを 確 実 にし,かつ, 不 要 な 遅 滞 を 回 避 するために,その 申 請 書 を 手 運 びし
で 提 出 することを 希 望 することができる。これらの 手 運 びされる 申 請 書 及 び 応 答 書 は, 次 の
場 所 にある 顧 客 窓 口 対 してのみ 引 渡 すことができる。
U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window
Randolf Building
401 Dulany Street
382

Alexandria, VA 22314
訴 訟 型 の 事 件 の 場 合 は, 全 ての 応 答 を 特 許 商 標 庁 の 担 当 部 局 へ 手 渡 しするべきである。
申 請 人 は, 申 請 書 を, 記 録 されている 弁 護 士 若 しくは 代 理 人 へ, 又 は, 弁 護 士 又 は 代 理 人 を
介 さない 場 合 は, 出 願 人 へ 送 達 するために,あらゆる 努 力 をしなければならない。 勿 論 , 出
願 人 又 は 出 願 人 の 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 送 達 する 写 しは, 個 々の 写 真 , 図 面 , 図 表 ,ひな 形 ,
フローチャートその 他 依 拠 する 文 献 の 写 しも 含 めて 完 全 なものにしなければならない。 特 許
商 標 庁 に 提 出 する 申 請 書 には, 適 切 な「 送 達 証 明 」をもって, 特 許 規 則 1.248 に 規 定 の 通 り
送 達 した 旨 を 表 示 する。 送 達 が 不 可 能 な 場 合 に 限 り, 申 請 書 は 2 部 提 出 して, 特 許 商 標 庁 が
送 達 を 試 みることができるようにする。 更 に, 申 請 書 又 はその 後 の 公 然 実 施 手 続 に 関 して 申
請 人 が 提 出 する 全 ての 書 類 は, 特 許 規 則 1.248 に 従 って 送 達 しなければならない。
720.01 予 備 的 取 扱 [R-3]
特 許 規 則 1.292 に 基 づいて 提 出 された 申 請 書 は, 特 許 審 査 政 策 担 当 コミッショナー 代 理 のオ
フィス(Office of the Deputy Commissioner for the Patent Examination Policy の 特 許 法
務 管 理 オフィス(Office of Patent Legal Administration)(OPLA)に 発 送 されなければならな
い。OPLA 職 員 は, 特 許 規 則 1.292 の 方 式 要 件 が 守 られているか 否 かを 確 認 する。 申 請 書 は 特
に 次 の 事 項 について,すなわち, 主 張 されている 実 施 又 は 販 売 がその 出 願 の 有 効 出 願 日 から
1 年 より 前 に 合 衆 国 において 生 じていた 場 合 は, 申 請 書 がその 出 願 の 公 開 日 又 は 特 許 規 則
1.311 に 基 づく 許 可 通 知 の 郵 送 の 内 の 最 先 のものより 前 に 提 出 されているか 否 か, 申 請 にお
いて 主 張 された 事 実 を 立 証 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 含 まれているか 否 か, 書 類 が 2 部 提
出 されたか 又 は 1 部 が 出 願 人 に 送 達 されたか 否 か, 及 び, 所 要 の 手 数 料 が 納 付 されているか
否 かが 検 査 される。 適 切 に 処 理 することができるようにするために, 出 願 ファイルを 取 り 寄
せて,かつ,その 地 位 を 確 認 する。
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 書 は,「その 出 願 の 公 開 された 日 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 許
可 通 知 の 内 の 最 初 に 生 じるものより 前 に 提 出 され」なければならない。 実 務 事 項 として, 如
何 なる 申 請 も,その 申 請 人 がその 申 請 の 対 象 とするべき 出 願 の 存 在 に 気 付 いた 後 は,できる
限 り 速 やかに 行 わなければならない。 審 査 過 程 の 早 い 時 期 に, 即 ち,できれば 特 許 商 標 庁 が
出 願 を 手 続 処 理 する 前 に 申 請 を 提 出 することによって, 出 願 人 は, 申 請 が 確 実 に 最 大 限 に 検
討 を 受 け, 及 び, 出 願 審 査 の 際 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 便 益 がもたらされるようにする。
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 は, 特 許 として 出 願 に 登 録 証 が 発 行 され 又 は 出 願 放 棄 となった
後 に 検 討 が 受 けられない 理 由 から, 特 許 法 制 管 理 局 職 員 が 申 請 と 出 願 を 入 手 したときに 出 願
が 係 属 中 でない 場 合 は,その 申 請 は, 検 討 を 受 けない( 即 ち, 申 請 した 時 点 で 出 願 が 係 属 中 だ
ったことは,この 最 終 的 な 検 討 に 対 して 無 関 係 である)。 申 請 書 であって,その 出 願 が 公 開 さ
れた 日 又 は 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 許 可 通 知 の 内 の 最 初 に 生 じるものより 前 に 提 出 され
たが, 出 願 に 係 る 許 可 又 は 放 棄 の 前 に, 出 願 ファイルと 共 に OPLA 職 員 に 提 供 されなかったも
のは, 出 願 ファイルには 入 れられるが, 実 際 的 価 値 のないものとして 退 けられる。 最 終 拒 絶
後 にされた 申 請 は, 申 請 及 び 出 願 が OPLA 職 員 に 提 供 されたときに,その 出 願 が 公 開 されてお
らず,かつ,まだ 係 属 中 である 場 合 は, 検 討 される。ただし, 申 請 において「 公 然 実 施 」 又
は「 販 売 」であったと 主 張 された 主 題 が, 最 終 拒 絶 において 引 用 された 先 行 技 術 を 集 めたに
すぎないものである 場 合 は, 通 常 , 最 終 拒 絶 後 に 手 続 が 再 開 されることはない。 申 請 が, 出
願 が 公 開 された 日 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 通 知 書 が 郵 送 された 後 に 提 出 された 場 合 は,
383

不 適 時 であるとして 却 下 される。
再 発 行 出 願 に 関 する 申 請 は, 公 報 に 再 発 行 出 願 公 告 がされてから 後 の 2 月 の 期 間 内 に 行 わな
ければならない。 申 請 は, 何 らかの 理 由 で, 特 許 規 則 1.716 に 規 定 する 2 月 の 期 間 内 にする
ことができない 場 合 は,その 満 了 後 にすることができるが,ただし, 申 請 人 は, 再 発 行 出 願
が「 優 先 の」ものであり,かつ,その 満 了 後 になされる 申 請 が, 審 査 官 が 庁 指 令 を 発 出 した
後 に 受 理 される 虞 がある 点 に 留 意 しなければならない。 公 報 公 告 された 後 に 再 発 行 出 願 の 申
請 人 からなされる 2 月 の 期 間 延 長 申 請 は 何 れも, 特 許 規 則 1.182 にいう 申 請 様 式 で 申 請 し,
かつ,それとともに 特 許 規 則 1.17(f)に 定 める 申 請 手 数 料 を 納 付 した 場 合 に 限 り, 検 討 され
る。 申 請 には, 追 加 期 間 を 要 する 理 由 及 び 申 請 で 主 張 する 内 容 の 性 質 を 説 明 しなければなら
ない。 当 該 の 申 請 書 の 写 しは, 特 許 規 則 1.248 の 規 定 に 従 って, 出 願 人 に 送 達 しなければな
らない。 申 請 は, 適 切 な 技 術 センター(TC)に 宛 てなければならない。 当 該 の 申 請 は, 他 の 当
事 者 の 再 発 行 出 願 の 審 査 を 延 期 することを 請 求 しようとするものであり,この 申 請 を 認 める
前 に,その 主 張 された 必 要 性 が 厳 しく 検 討 されるものとする。 従 って,この 申 請 は, 必 要 最
小 限 の 期 間 内 に, 必 要 な 場 合 に 限 ってするものであり,その 延 長 の 必 要 性 が 正 当 に 成 り 立 つ
こともまた 証 明 するものとする。
申 請 が,「 再 発 行 訴 訟 」 申 請 である 場 合 に, 申 請 人 が, 出 願 に 対 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 が 発 出
される 前 に 検 討 されることを 望 む 場 合 は, 当 該 申 請 を 速 やかに 提 出 することが 特 に 重 要 であ
る。 特 許 規 則 1.176 の 2 月 の 保 留 期 間 が 適 用 されないようにするための 特 許 規 則 1.183 にい
う 申 請 は,それとともに 特 許 規 則 1.17(f)に 定 める 手 数 料 が 納 付 されているときに, 適 切 な
状 況 において 特 許 商 標 庁 が 受 け 付 けることに, 申 請 人 は 留 意 しなければならない。 従 って,
再 発 行 出 願 を 対 象 とした 申 請 人 は, 特 許 規 則 1.176 の 満 2 月 の 保 留 期 間 が 常 に 適 用 されるこ
と 自 動 的 に 考 えることはできない。
係 属 中 の 出 願 を 出 願 番 号 により 申 請 人 が 特 定 できない 査 定 系 の 状 況 では, 申 請 書 類 は, 適 切
な 技 術 センター(TC) 長 に 転 送 して 確 認 調 査 を 依 頼 し, 出 願 ファイルの 在 る 場 所 が 判 明 したら,
特 許 法 制 管 理 局 に 転 送 しなければならない。
特 許 商 標 庁 に 提 出 された 申 請 は, 出 願 人 若 しくは 出 願 人 の 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 対 して 送 達 し
た 旨 が 記 されておらず,また, 正 副 2 通 が 提 出 されていない 場 合 は, 送 達 されたか 否 かを 確
認 するために 特 許 商 標 庁 が, 電 話 又 は 書 面 で 出 願 人 若 しくは 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 連 絡 して,
その 送 達 の 有 無 を 確 定 する 役 目 を 負 う。 送 達 がされておらず,かつ, 正 副 2 通 が 提 出 されな
かった 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 申 請 書 を 審 査 官 に 付 託 する 前 に, 当 該 の 正 副 2 通 を 提 出 する
ことを 申 請 人 に 請 求 することができる。 申 請 書 が 僅 かな 頁 数 のものである 場 合 は, 特 許 商 標
庁 は, 申 請 書 を 審 査 官 へ 付 託 することを 遅 らせるのではなく, 独 自 の 裁 量 で, 代 替 措 置 とし
て 申 請 書 を 複 製 してもよい。 特 許 商 標 庁 が 申 請 書 類 の 副 本 を 出 願 人 若 しくは 弁 護 士 又 は 代 理
人 に 郵 送 する 場 合 は, 申 請 書 の 送 付 状 を 用 いて 若 しくは, 送 付 状 を 用 いない 場 合 は, 出 願 書
類 ファイルの「 目 次 」の 欄 へ 適 切 に 注 記 のみをして,その 事 実 を 出 願 ファイルに 示 さなけれ
ばならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.4 参
照 。
申 請 書 が,その 出 願 が 公 開 された 日 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 許 可 通 知 を 発 出 する 前 に 提
出 されない 場 合 は, 出 願 ファイルに 記 録 してはならない。 出 願 人 には, 申 請 が 時 宜 を 得 ない
ものである 旨 及 び 出 願 ファイルに 記 録 されない 旨 を 通 知 しなければならない。この 申 請 書 の
取 扱 は, 次 の 個 々の 状 況 に 応 じて 異 なる。
384

(A) 写 しを 送 達 した 旨 の 表 示 が 含 まれている
出 願 人 へ 写 しが 送 達 されたことが 申 請 書 に 表 示 されている 場 合 は, 原 申 請 書 は 破 棄 する。
(B) 写 しを 送 達 したとの 表 示 がない
送 達 されたことが 申 請 書 に 表 示 されておらず,かつ, 申 請 の 副 本 が 提 出 されている 若 しくは
されていない 場 合 があるが, 副 本 が 提 出 されている 場 合 は, 副 本 を 破 棄 し,また, 原 申 請 を,
記 録 されないことを 注 記 した 上 で, 出 願 人 に 送 付 しなければならない。
720.02 一 応 の 証 拠 がある 証 明 の 審 査 官 による 決 定 [R-2]
特 許 法 制 管 理 局 (OPLA)の 職 員 が, 申 請 が 特 許 規 則 1.292 の 方 式 要 件 を 満 たしており,かつ,
出 願 の 地 位 が 申 請 の 検 討 を 正 当 化 するものであると 決 定 したときは, 同 人 はクレームされた
主 題 が 合 衆 国 において 公 然 実 施 又 は 販 売 されたことの 一 応 の 証 拠 がある 証 明 が 申 請 により 立
証 されているか 否 かの 判 断 を 依 頼 するために, 申 請 書 及 び 出 願 ファイルを 審 査 官 に 発 送 する
書 状 を 作 成 する。 出 願 人 による 応 答 又 は 申 請 人 による 追 加 書 類 等 , 関 係 当 事 者 から 提 出 され
たその 他 の 書 類 も 審 査 官 宛 に 発 送 される。 追 加 書 類 を 受 理 するか 否 かは, 特 許 法 制 管 理 局 職
員 の 裁 量 の 範 囲 内 である。しかし, 当 事 者 は, 努 力 してできる 限 り 早 い 時 期 に, 一 応 の 証 拠
がある 証 明 に 対 して 最 善 の 事 例 を 提 示 しなければならず, 書 類 提 出 を 長 引 かせることは, 好
ましくない。この 段 階 では, 口 頭 審 理 又 は 面 談 は 認 められず, 審 査 官 は, 申 請 人 又 は 出 願 人
の 照 会 に 応 答 しないように 警 告 を 受 けている。
一 応 の 証 拠 がある 証 明 は, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 において 主 張 される 事 実 が, 証 拠 物 件 で 裏
付 けられた 通 りのものであり, 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 における 証 言 録 取 によって 後 に 真
実 であることが 証 明 された 場 合 に, 特 許 法 第 102 条 (b)のみに 基 づく 又 は 特 許 法 第 103 条 との
組 合 せに 基 づくクレームが 適 用 対 象 になる 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 となるであろうことを 審 査
官 が 認 めるときは, 申 請 により 立 証 される。MPEP§2133.03 以 下 参 照 。
この 決 定 をするために, 審 査 官 は, 何 が 公 然 実 施 又 は 販 売 されていたか,それが 合 衆 国 にお
いて 実 施 又 は 販 売 された 時 期 が 有 効 出 願 日 に 1 年 を 越 えて 先 立 ったときであったか 否 か, 及
び, 公 然 実 施 又 は 販 売 されているものに 勝 って 係 属 中 のクレームが「 通 念 的 」 又 は 自 明 であ
るか 否 かを, 審 査 官 は, 具 体 的 に 特 定 しなければならない。この 最 後 に 挙 げた 事 項 について
は, 審 査 官 は, 申 請 人 が 特 定 するクレームのみでなく, 係 属 中 の 全 てのクレームを, 実 施 又
は 販 売 された 旨 が 主 張 されているものに 対 して 比 較 しなければならない。
公 然 実 施 又 は 販 売 された 旨 が 主 張 された 主 題 よりもクレームが 自 明 である 旨 を 主 張 するのみ
の 申 請 である 場 合 は,その 申 請 に,それが 依 拠 する 先 行 技 術 又 は 他 の 情 報 が 含 まれていなけ
ればならず,また, 先 行 技 術 又 は 他 の 情 報 を 公 然 実 施 又 は 販 売 された 旨 を 主 張 した 主 題 と 対
比 させると 如 何 にクレームが 自 明 になるかを 説 明 しなければならない。 申 請 を 評 価 する 際 に
審 査 官 が 先 行 技 術 を 調 査 することは, 前 提 となっていない。ただし, 審 査 官 が, 決 定 により,
特 許 法 第 102 条 (b)にいう 予 測 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 が 立 証 されていなかったが,ただし,
申 請 を 評 価 する 際 にその 審 査 官 自 らが 気 付 いた 先 行 技 術 又 は 他 の 情 報 があって,それが,そ
の 審 査 官 の 見 解 では, 公 然 実 施 又 は 販 売 されたことが 主 張 された 主 題 に 対 してクレームを 自
明 にするものであるとしている 場 合 は,クレームに 特 許 法 第 102 条 (b)にいう 予 測 性 があった
ことが 主 張 されるのみであっても,その 審 査 官 は, 申 請 が 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 証 明 して
いる 旨 の 決 定 をすることができる。
審 査 官 は, 決 定 した 後 ,OPLA 職 員 に 覚 書 を 送 り,その 文 中 に, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 が 確 立
385

しているか 否 かについての 自 己 による 事 実 認 定 事 項 及 び 判 断 事 項 を 述 べる。この 事 実 認 定 事
項 には, 主 張 された 事 実 の 要 約 , 少 なくとも 1 クレームと 公 然 実 施 又 は 販 売 された 旨 を 主 張
されたものとの 比 較 , 及 び,OPLA 職 員 が 予 備 的 審 理 をする 際 に 役 立 つその 他 関 係 事 実 を 含 め
なければならない。 報 告 書 は,3 部 作 成 し,OPLA 職 員 宛 にしなければならない。
720.03 予 備 的 審 理 [R-2]
審 査 官 が, 一 応 の 証 拠 がある 証 明 が 立 証 されなかった 旨 の 結 論 を 出 す 場 合 は, 特 許 審 査 政 策
副 長 官 局 が 出 願 人 と 申 請 人 の 双 方 にその 旨 通 知 し, 審 査 官 の 決 定 の 正 しさについて 審 理 を 受
ける 機 会 を 当 事 者 に 与 えることなく, 出 願 手 続 を 再 開 する。 審 査 官 が, 一 応 の 証 拠 がある 証
明 が 立 証 された 旨 の 結 論 を 出 した 場 合 は,USPTO 長 官 は, 予 備 的 審 理 をすることができる。
このような 場 合 は, 審 査 官 の 結 論 及 び 審 理 の 日 時 が 当 事 者 に 文 書 で 通 知 される。 査 定 系 の 事
件 においては, 一 応 の 証 拠 がある 立 場 が 立 証 された 旨 の 結 論 を 審 査 官 が 出 したか 否 かに 拘 ら
ず, 特 許 法 務 管 理 オフィス(OPLA) 職 員 宛 の 審 査 官 の 覚 書 の 写 しは, 申 請 人 に 送 付 しない。た
だし, 申 請 が 限 定 可 能 な 主 題 を 対 象 にしており,かつ, 申 請 人 が 既 に 限 定 要 求 をされていた
か 若 しくはされる 虞 があることに 気 付 いていないことが 明 らかである 場 合 は, 審 査 官 の 結 論
を 選 択 された 主 題 に 限 定 する 旨 を, 申 請 人 に 伝 達 する。この 審 理 の 通 知 は, 公 然 実 施 の 証 拠
調 申 請 手 続 がされるべきでない 理 由 を 示 すことを 求 める 命 令 書 になるが,ただし,そのよう
に 具 体 的 に 表 題 をつけない。この 審 理 をするときは, 新 たな 証 拠 が 提 出 されたり 又 は 論 議 さ
れたりしないものとする。 審 理 様 式 は,OPLA の 担 当 職 員 が 定 める。 審 査 官 は,オブザーバー
としてのみ 出 席 することができる。
査 定 系 の 状 況 において 審 理 する 場 合 は, 出 願 ファイルにある 事 項 の 内 , 申 請 人 にとって 既 知
でない 事 項 を 論 議 しないように, 細 心 の 注 意 を 払 われなければならない。 勿 論 , 出 願 人 は,
自 ら 又 は 自 らの 同 意 により, 自 己 のクレームその 他 関 連 事 項 の 性 質 を 申 請 人 に 通 知 すること
ができる。
審 理 が 結 審 した 後 に,OPLA の 担 当 職 員 は, 公 然 実 施 手 続 が 開 始 されるべきか 否 かを 決 定 し,
適 切 な 通 知 を 当 事 者 に 送 付 する。
720.04 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 証 言 [R-3]
特 許 法 務 管 理 オフィス(OPLA)の 職 員 が, 公 然 実 施 手 続 を 開 始 することを 決 定 するときは, 出
願 は,その 後 の 手 続 をすべてすることになる 審 査 官 に 付 託 される。 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手
続 の 開 始 を 求 める 申 請 とともに 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 により 一 応 の
証 拠 がある 事 件 に 解 される 旨 が 決 定 されたことの 事 実 は, 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 が 結 論 とし
て 立 証 されたことを 意 味 しない。 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 は, 反 対 尋 問 の 権 利 を 含 めた 証 拠 の
通 常 規 則 に 従 った 証 言 録 取 によってのみ 立 証 される。 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 証 言 の 一 部
とはみなされず, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 申 請 人 の 証 言 の 一 部 として 提 出 される 場 合 を 除 き,
如 何 なる 場 合 も,それを 提 出 した 当 事 者 を 代 弁 する 証 拠 として 使 用 してはならない。
公 然 実 施 手 続 において 証 言 を 取 る 手 続 は,インターフェアレンス 手 続 において 証 言 を 取 る 手
続 と 類 似 している。 通 常 ,USPTO 長 官 の 代 理 人 は 証 言 を 取 るときに 出 席 する 必 要 がない。 特
許 規 則 41.157(a)は, 強 制 されない 直 接 証 言 を 宣 誓 供 述 書 に 限 定 していることに 留 意 のこと。
審 査 官 は, 次 に 基 づいて, 証 言 録 取 及 び 記 録 並 びに 準 備 書 面 を 提 出 する 予 定 期 間 を 定 める。
386

I. 証 言 予 定
(A) 申 請 人 証 言 の 期 日 ......
[ 日 付 を 指 定 , 例 えば,1997 年 1 月 10 日 ,これは 通 達 から 約 60 日 後 にあたる]
(B) 出 願 人 が 申 請 人 の 証 拠 認 定 に 対 する 異 議 申 立 を 提 出 する 期 日 ......
[(A)の 日 付 から 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
(C) 申 請 人 が 拒 絶 を 克 服 するための 補 助 的 証 拠 を 提 出 する 期 間 は, 前 記 の 日 付 から 20 日 後 が
期 日 である, 即 ち,......
[(B)の 日 付 から 正 確 に 20 日 後 の 日 ,ただし,その 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 公 休 日 となる 場
合 は,その 翌 就 業 日 の 日 付 を 指 定 ]
(D) 申 請 人 側 の 宣 誓 供 述 人 に 対 する 反 対 尋 問 を 出 願 人 が 請 求 する 期 日 ......
[(C)の 日 付 から, 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
(E) 申 請 人 による 宣 誓 供 述 人 に 対 する 反 対 尋 問 をする 期 日 ......
[(D)の 日 付 から, 約 30 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
(F) 出 願 人 による 反 証 証 言 の 期 日 ......
[(E)の 日 付 から, 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
II. 記 録 及 び 準 備 書 面 の 提 出 及 び 送 達 の 予 定
申 請 人 及 び 出 願 人 の 各 々の 記 録 と 証 拠 物 件 の 各 1 部 ( 特 許 規 則 41.154 及 び 41.157 参 照 )を 提
出 す る 期 日 ......
[(F)の 日 付 から, 約 30 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
申 請 人 による 準 備 書 面 の 期 日 ......
[ 先 の 日 付 から, 約 30 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
出 願 人 からの 準 備 書 面 の 期 日 ......
[ 先 の 日 付 から, 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]
出 願 人 と 申 請 人 とは, 証 言 , 記 録 , 及 び 準 備 書 面 の 提 出 を 別 の 予 定 にすることに 同 意 するこ
とができる。ただし, 最 後 の 準 備 書 面 は 上 記 に 定 める 日 以 前 を 期 限 とし,かつ, 新 たな 予 定
の 写 しが, 出 願 人 又 は 申 請 人 の 何 れかによって 提 出 される 場 合 に 限 る。 特 許 規 則 1.136(a)に
いう 期 間 の 延 長 は 認 められない。 最 終 準 備 書 面 を 提 出 する 期 間 の 延 長 を 求 める 申 請 は, 特 許
規 則 1.136(b)に 基 づいて 行 わなければならない。
証 言 録 取 の 認 証 転 写 は, 証 言 録 取 後 1 月 以 内 に 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 提 出 しなければならない。
特 許 規 則 41.157。
公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 の 際 の 全 ての 書 類 は, 特 許 規 則 1.248 に 従 って 送 達 しなければな
らない。
上 記 の 緒 期 間 の 予 定 の 前 提 として, 所 定 の 期 間 は 先 の 期 間 が 終 結 するとともに 開 始 され, 及
び, 対 応 する 期 間 が 終 結 する 前 に 証 言 若 しくは 記 録 又 は 準 備 書 面 を 提 出 することを 完 了 した
場 合 も,その 期 日 は 変 わらない。 混 乱 を 避 けるために, 審 査 官 は, 各 々の 期 日 として 具 体 的
な 日 付 を 表 示 しなければならない。
査 定 系 の 事 件 , 及 び, 係 属 中 の 出 願 が 再 発 行 である 当 事 者 系 の 事 件 では, 口 頭 審 理 を, 通 常
行 わない。
全 ての 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 では, 最 終 的 な 争 点 が, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 予 測 性
であるか 若 しくは 特 許 法 第 103 条 に 拘 る 自 明 性 の 何 れであるかを 問 わず, 証 言 は, 公 然 実 施
387

又 は 販 売 の 争 点 に 係 るものに 限 る。 公 然 実 施 又 は 販 売 されたと 主 張 された 主 題 よりもクレー
ムされた 主 題 が 自 明 であったか 否 かを 述 べた 証 言 は, 認 められない。
720.05 最 終 決 定 [R-2]
審 査 官 による 最 終 決 定 は,「インターフェアレンス 手 続 の 際 に[ 特 許 審 判 インターフェアレン
ス 部 ]によりなされるものと 類 似 」していなければならず, 証 言 を 分 析 し,かつ, 結 論 を 述
べるものでなければならない。In re Townsend, 1913 C.D. 55, 188 O.G. 513 (Comm’r Pat.
1913)。 審 査 官 は, 帰 結 するときに, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 が 証 明 された 旨 の 先 行 してなされ
た 事 実 認 定 に 拘 束 されない。
審 査 官 は, 公 然 実 施 又 は 販 売 による 非 特 許 理 由 が 存 在 すると 帰 結 する 場 合 は, 出 願 ファイル
に 拒 絶 をその 趣 旨 で 記 録 し, 証 拠 を 検 討 した 上 で 及 び 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 の 際 の 事 実
認 定 並 びに 決 定 に 基 づいた 拒 絶 であると 述 べる。 拒 絶 しない 場 合 も, 審 査 官 が 書 面 で 作 成 す
る 庁 指 令 には, 特 許 法 第 102 条 (b)の 証 拠 行 為 を 実 際 に 検 討 した 旨 を 述 べなければならない。
同 様 に, 一 応 の 証 拠 がある 立 場 が,(A) 立 証 されなかった, 又 は(B) 立 証 されたが, 反 証 され
た(MPEP§2133.03(e) 以 降 ) 場 合 は, 審 査 官 が 書 面 で 作 成 する 指 令 にその 旨 を 表 示 しなければ
ならない。この 形 式 を 厳 守 することによって, 審 査 官 が 採 用 する 基 準 は 指 令 の 文 面 から 明 ら
かになる。この 点 で, 特 許 規 則 1.104(e)に 従 った 特 許 理 由 を 適 用 することもまた 適 切 になる
ことがある。MPEP§1302.14 参 照 。 申 請 人 がファイルを 閲 覧 できない 査 定 系 事 件 においては,
特 許 商 標 庁 は, 審 査 官 による 指 令 の 写 しを 申 請 人 に 郵 送 しない。 公 然 実 施 手 続 の 審 査 官 によ
る 最 終 決 定 は, 再 審 理 しない。
USPTO 長 官 が 管 轄 権 を 行 使 して 審 査 官 の 決 定 を 破 棄 することを 求 める 特 許 規 則 1.181 に 基 づ
く 申 請 は, 明 白 な 誤 りが 証 明 される 場 合 を 除 き, 受 け 付 けない。Ex parte Hartley, 1908 C.D.
224, 136 O.G. 1767(Comm’r Pat. 1908) 参 照 。 出 願 が 査 定 系 の 状 態 に 戻 ってからは, 公 然 実
施 又 は 販 売 等 を 審 査 官 が 帰 結 してクレームが 拒 絶 される 不 利 な 決 定 がされた 場 合 は, 特 許 法
第 134 条 及 び 第 141 条 から 第 145 条 までに 基 づく 再 審 請 求 をすることができる。
388

724 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料
特 許 商 標 庁 における 手 続 の 当 事 者 が 係 属 中 の 特 許 出 願 又 は 再 審 査 手 続 に 関 連 して, 特 許 商 標
庁 へ,トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料 を 提 出 することが 必 要 となる
又 は 望 ましい 状 況 が 生 じる。 当 該 情 報 資 料 は, 裁 判 所 により 又 は 国 際 貿 易 委 員 会 (ITC)により
発 令 された 秘 密 保 持 命 令 又 はトレードシークレット 命 令 に 従 うことを 条 件 とするものが 含 ま
れる 可 能 性 がある。 係 属 中 の 特 許 出 願 又 は 再 審 手 続 に 関 して 特 許 商 標 庁 に 情 報 資 料 を 提 出 す
る 者 は, 当 該 情 報 資 料 がファイルに 記 録 されるものとなり,かつ, 公 開 されるものとなるこ
とを 通 常 は 想 定 しておかなければならないが, 特 許 商 標 庁 は,このことにより 時 に 困 難 がも
たらされることを 念 頭 においていないわけではない。 特 許 商 標 庁 はまた,In re Sarkar, 575
F.2d 870, 872, 197 USPQ 788, 791 (CCPA 1978)において 裁 判 所 により 表 明 された 主 観 も 認
識 している。その 表 明 は 次 のとおりであった。
可 能 な 限 り,トレードシークレット 法 及 び 特 許 法 は,その 運 用 方 法 として, 前 者 が, 発 明 者
が 後 者 の 利 益 を 求 めることを 妨 げないようにしなければならない。その 理 由 は, 特 許 付 与 の
対 価 として, 発 明 が 早 期 開 示 されることより, 公 衆 が 最 も 利 益 を 受 けるためである。 特 許 出
願 人 が, 若 干 のトレードシークレットが 保 護 されなくなる 虞 があって, 特 許 に 対 する 権 利 を
追 求 しない 意 向 のときは,2 つの 制 度 が 矛 盾 し, 公 衆 は, 多 くの 場 合 において 発 明 の 知 識 を
奪 われ,また, 発 明 者 は, 実 際 に 顕 著 な 利 益 である 未 解 決 の 法 律 問 題 に... 解 決 をもたらす
ことを 躊 躇 することになる。
出 願 の 審 査 及 び 再 審 査 する 際 に 利 用 されることを 目 的 とした 情 報 を, 特 許 商 標 庁 に 着 目 させ
る 当 事 者 は, 適 法 なトレードシークレット, 専 有 情 報 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 が 公 衆 に 開 示 さ
れる 可 能 性 の 出 てくる 状 況 におかれることが 多 い。
特 許 規 則 1.56(c) 及 び 1.555 により 保 護 される 発 明 者 その 他 は, 特 許 性 に 係 る 重 要 な 情 報 で
あると 気 付 いたものを, 特 許 商 標 庁 に 開 示 する 義 務 を 有 する。 特 許 規 則 1.56(b)の 規 定 では,
情 報 は,その 情 報 が, 出 願 中 に 既 に 記 録 されているか 又 は 記 録 されつつある 情 報 に 重 複 する
ものではないときに, 特 許 性 にとって 重 要 であり,また,
(1) 情 報 は,それ 自 体 又 は 他 の 情 報 との 組 合 せで,クレームの 非 特 許 性 の 一 応 の 証 拠 がある
事 件 を 立 証 する, 又 は,
(2) 情 報 は, 次 の 何 れかのときに 出 願 人 が 取 る 立 場 に, 反 駁 する 又 は 一 致 しない。
(i) 特 許 商 標 庁 により 依 拠 された 非 特 許 性 の 意 見 書 に 対 抗 するとき
(ii) 特 許 性 の 意 見 書 を 肯 定 するとき
非 特 許 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 は, 情 報 が, 証 拠 の 優 越 性 , 立 証 責 任 基 準 に 基 づいて,ク
レーム 中 の 個 々の 用 語 に 対 して 明 細 書 と 整 合 した 最 も 広 範 に 相 応 な 解 釈 を 与 えており, 特 許
性 を 有 する 旨 の 対 抗 する 結 論 の 立 証 を 試 みて 提 出 されることのある 証 拠 の 検 討 の 前 に,その
クレームに 対 して 特 許 が 付 与 できない 旨 の 結 論 に 至 らせるものであるときに, 確 立 される。
従 って,「 重 大 な 影 響 を 与 える」 情 報 を 特 許 商 標 庁 へ 着 目 させることが 特 許 出 願 人 の 義 務 であ
る。「 重 大 な 影 響 を 与 える」 情 報 がトレードシークレットとしてか 若 しくは 専 有 情 報 として 分
類 されるか 否 か, 又 は 秘 密 保 持 命 令 に 服 するものか 否 かは, 問 題 ではない。 義 務 は 同 じであ
り, 特 許 規 則 1.56(b)に 定 義 するように「 特 許 性 へ 重 大 な 影 響 を 与 える」 場 合 は, 開 示 しな
ければならない。 特 許 規 則 1.555 に 基 づいて, 特 許 再 審 査 中 である 特 許 所 有 者 も 同 じ 義 務 が
ある。
同 じ 問 題 は, 出 願 審 査 中 にトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料 を 特 許 商
389

標 庁 が 検 討 しなければならないと 信 じる 特 許 規 則 1.291(a)に 基 づく 異 議 申 立 人 にも 幾 分 及
ぶ。
若 干 の 状 況 では, 関 係 のない 情 報 を 適 切 に 取 り 消 すことにより, 適 法 なトレードシークレッ
ト 等 の 情 報 が 開 示 されないような 方 法 で, 情 報 を 提 出 することが 可 能 である。これは, 特 許
性 へ 重 大 な 影 響 を 与 える 特 許 規 則 1.56 又 は§1.555 に 基 づいた 情 報 に 損 失 が 生 じない 場 合 に
のみするべきである。
本 条 の 規 定 は, 特 許 出 願 の 説 明 に 出 てくる 資 料 には 関 係 がない。
724.01 特 許 出 願 書 類 ファイルの 完 全 性
特 許 出 願 書 類 ファイルは,それが「 重 大 な 影 響 を 与 える」 情 報 である 限 りできる 限 り 完 全 な
ものになっていることが 特 許 商 標 庁 の 意 図 である。 特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.56 にいう「 重
大 な 影 響 を 与 える」 情 報 を 完 全 に 開 示 すること 及 びトレードシークレット, 専 有 情 報 並 びに
秘 密 保 持 命 令 資 料 を 保 護 することが 相 容 れないものとなる 可 能 性 をできる 限 り 最 小 限 にする
ために 努 力 する。
下 記 の 条 に 規 定 する 手 続 は, 特 許 商 標 庁 が 可 能 な 限 り 出 願 書 類 ファイルを 確 実 に 完 全 なもの
にし,その 一 方 でトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料 を 不 要 に 一 般 に 開
示 することを 防 ぐためのものである。
724.02 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 の 提 出 方 法 [R-6]
情 報 は,それを 提 出 する 当 事 者 が,トレードシークレット 資 料 又 は 専 有 資 料 の 何 れかである
とみなすものである 場 合 , 及 び, 秘 密 保 持 命 令 に 服 することになっているものである 場 合 は,
そのようなものとして 明 瞭 にラベル 表 示 しなければならず, 封 印 し,かつ, 明 確 にラベル 表
示 した 封 筒 又 は 容 器 に 入 れて 提 出 しなければならない。 個 々の 文 献 又 は 品 目 は,「トレードシ
ークレット」 文 書 若 しくは 品 目 ,「 専 有 (Proprietary)」 文 書 又 は 品 目 として, 又 は,「 秘 密 保
持 命 令 にの 適 用 を 受 ける」 項 目 若 しくは 文 書 として, 明 瞭 にラベル 表 示 しなければならない。
これらの 文 献 又 はものに 印 を 付 ける 場 合 に,「 極 秘 (Confidential)」,「 秘 密 (Secret)」 及 び
「 制 限 (Restricted)」 又 は「 制 限 情 報 (Restricted Data)」の 用 語 は, 国 家 安 全 保 証 情 報 に 印
として 使 われているので, 国 家 安 全 保 証 の 情 報 文 献 との 混 乱 を 避 けるために 決 して 使 用 しな
いようにする(MPEP§121 も 参 照 のこと)。 品 目 又 は 文 書 が「 秘 密 保 持 命 令 の 適 用 対 象 である」
場 合 は, 何 処 の 裁 判 所 かも 含 めて 事 件 名 を 個 々の 文 書 又 は 品 目 に 記 載 しておかなかればなら
ない。 当 然 のことながら, 封 筒 又 は 容 器 には, 各 文 書 又 は 品 目 と 同 じく,その 封 筒 又 は 容 器
の 宛 先 となる 部 局 若 しくは 課 が 含 まれた 提 出 先 の 識 別 できる 完 全 な 情 報 を,ラベル 表 示 しな
ければならない。
出 願 書 類 を 対 象 とする 封 筒 又 は 容 器 に 関 する 適 切 なラベルの 例 は 次 のとおりである。( 再 審 査
ファイルに 綴 じられる 書 類 に 対 しては, 適 切 な 変 更 がされる)
A. 「 非 公 開 トレードシークレット 資 料 。 開 封 は, 審 査 官 又 は 権 限 のある 他 の 特 許 商 標 庁 職 員
に 限 る。
スキャンしてはならない
出 願 ・・・に 関 する 事 件
出 願 番 号
390

提 出 される:
対 象 :( 発 明 の 名 称 )
TC 技 術 単 位 :
審 査 官 :
B. 「 非 公 開 , 専 有 情 報 。 開 封 は, 審 査 官 又 は 権 限 のある 他 の 特 許 商 標 庁 職 員 に 限 る。
スキャンしてはならない
出 願 ・・・に 関 する 事 件
出 願 番 号
提 出 される:
対 象 :( 発 明 の 名 称 )
TC 技 術 単 位 :
審 査 官 :
C. 「 保 護 命 令 の 適 用 を 受 ける 資 料 - 非 公 開 。 開 封 は, 審 査 官 又 は 権 限 のある 他 の 特 許 商 標 庁
職 員 に 限 る。
スキャンしてはならない
裁 判 所 発 行 保 護 命 令 :
民 事 訴 訟 その 他 の 特 定 化 番 号 :
発 行 日 :
手 続 の 現 状 :( 係 属 , 停 止 その 他 ):
出 願 ・・・に 関 する 事 件
出 願 番 号
提 出 される:
対 象 :( 発 明 の 名 称 )
TC 技 術 単 位 :
審 査 官 :
封 筒 又 は 容 器 には, 封 筒 又 は 容 器 と 同 一 の 識 別 情 報 が 含 まれた 送 付 状 が 添 付 されていなけれ
ばならない。 送 付 状 には,また, 封 筒 又 は 容 器 に 入 れた 資 料 が,トレードシークレット 若 し
くは 専 有 情 報 である, 又 は, 秘 密 保 持 命 令 に 服 するものであるとみなされており,かつ,MPEP
§724 に 基 づいて 検 討 を 受 けるために 提 出 される 旨 も 述 べられていなければならない。
特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場 合 の 情 報 の 削 除 を 求 める 特 許 規 則 1.59 に 基 づく
申 請 書 及 びそのための 手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17(h))が,その 封 筒 又 は 容 器 に 添 付 されなければ
ならない。
当 該 封 筒 又 は 容 器 が, 特 許 商 標 庁 に 到 着 する 前 に, 又 は 特 許 商 標 庁 内 の 何 れかにおいて, 誤
って 取 り 扱 われないようにするために,その 封 筒 又 は 容 器 は, 次 の 場 所 にある 顧 客 窓 口 に 手
運 びされるべきである。
U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window
Randolf Building
401 Dulany Street
391

Alexandria, VA 22314
封 筒 又 は 容 器 は, 特 許 担 当 ナーコミッショナー(Commissioner for Patents,P.O.Box 1450,
Alexsandria, VA 22313-1450 宛 に 郵 送 することもできる。
特 許 商 標 庁 は 封 筒 又 は 容 器 を 受 領 したときに,その 出 願 がイメージ・ファイル・ラッパー (IFW)
である 場 合 は,その 封 筒 又 は 容 器 をアーティファクト・フォールダーに 入 れる。 出 願 が 紙 面
によって 維 持 されている 場 合 は, 秘 密 又 は 占 有 の 情 報 は 封 筒 又 は 容 器 の 中 に 保 持 される。
724.03 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 されるトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘
密 保 持 命 令 資 料 の 種 類
MPEP§724.02 に 基 づく 提 出 とみなされる 種 類 の 資 料 又 は 情 報 には,「 特 許 性 に 重 大 な 影 響 を
与 える」 情 報 が 含 まれるが, 特 許 性 に 有 利 な 情 報 は 含 まれない。 従 って, 特 許 規 則 1.56 に 基
づいて 特 許 出 願 人 のために 又 は 特 許 規 則 1.555 に 基 づいて 特 許 所 有 者 のために 提 出 すること
が 請 求 されるトレードシークレット, 専 有 情 報 , 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 は,
MPEP§724.02 の 規 定 を 満 たすものとして 提 出 することができる。 特 許 規 則 1.56 又 は 1.555
の 何 れも, 発 明 の 商 業 的 成 功 の 証 拠 (42 Fed. Reg. 5590 参 照 ) 等 の 特 許 性 に 有 利 な 情 報 を 開
示 することを 要 件 としていない。 当 該 情 報 は,MPEP§724.02 の 規 定 を 満 たすものとして 提 出
してはならない。トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 は, 補 正 ,
特 許 性 に 有 利 な 意 見 書 又 は 特 許 規 則 1.131 又 は§1.132 の 宣 誓 供 述 書 に 含 めて 提 出 する 場 合
は,ファイル 中 に 記 録 され,かつ, 優 先 の 状 態 を 付 与 されない。
特 許 規 則 1.291(a)にいう 申 立 人 に 関 する 限 り, 申 立 人 又 は 申 請 人 が 当 該 出 願 を 閲 覧 していた
場 合 は, 特 許 出 願 が 公 開 される 前 に MPEP§724.02 に 従 って, 申 請 書 を 提 出 することができる。
特 許 出 願 が 特 許 法 第 122 条 (b)に 従 って 公 開 された 後 は, 出 願 人 の 明 白 な 同 意 がなければ 申 立
をすることができない。 申 立 人 による 提 出 は, 送 達 の 要 件 に 従 わなければならない。 特 許 商
標 庁 は, 送 達 された 当 事 者 が 情 報 を 秘 密 保 持 することを 保 証 することはできない。 送 達 をさ
れた 当 事 者 が,MPEP§724 に 基 づいて 提 出 された 資 料 が,「 特 許 性 にとって 重 大 な 影 響 を 与 え
る」と 判 明 する 前 か, 又 は,それが「 特 許 性 にとって 重 大 な 影 響 を 与 える」と 判 明 すること
なくして,その 資 料 に 対 して 所 見 を 述 べることが 必 要 又 は 望 ましいと 判 断 する 場 合 は, 当 該
所 見 は,(A) 資 料 の 詳 細 を 開 示 しないか, 又 は,(B) MPEP§724.02 に 基 づいて 別 紙 で 提 出 す
る 何 れかとする。
724.04 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 の 特 許 商 標 庁 による 処 理 及 び 取 扱 [R-6]
MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 の 適 格 な 処 理 方 法 及 び 取 扱 方 法 は, 提 出 した 対 象 が
特 許 法 第 122 条 の 要 件 に 従 った 原 出 願 か, 又 は, 特 許 規 則 1.11(b) 若 しくは(d)に 基 づいて 公
衆 に 公 開 されている 再 発 行 出 願 若 しくは 再 審 査 ファイルかに 応 じて, 僅 かに 異 なる。 公 開 前
には, 原 出 願 は, 特 許 法 第 122 条 (a)に 基 づいて 公 衆 に 対 して 公 開 はされない。 特 許 法 第 122
条 (b)(1)に 基 づいて 出 願 が 公 開 された 後 は, 係 属 中 の 出 願 のファイル・ラッパーの 書 面 は,
特 許 規 則 1.14(a)(1)(ii) 又 は(a)(1)(iii)に 基 づいて 請 求 をした 如 何 なる 公 衆 に 対 しても,
その 閲 覧 に 供 される。MPEP§103 参 照 。
出 願 ファイル 及 び 内 容 が 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 によって 公 衆 の 閲 覧 に 付 される 場 合
は,MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 は 他 の 出 願 書 類 と 共 に 公 衆 に 開 放 されるものと
するが,ただし, 削 除 申 請 ( 特 許 規 則 1.59)が 許 可 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 の 前 に 提 出 されて
392

いなかった 場 合 , 又 は 削 除 申 請 が 提 出 されたが,その 申 請 が 否 認 されていた 場 合 に 限 られる。
許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検 査 し, 削 除 申 請 が 出
願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 出 願 が 許 可 される 場 合 ,
又 は MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 される 場
合 は, 削 除 申 請 は 承 認 され,その 資 料 は 削 除 される。その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 である
と 認 定 される 場 合 は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 資 料 は 出 願 記 録 の 一 部 となり,その 出 願 に
ついての 特 許 が 発 行 されるとき, 公 衆 の 閲 覧 に 付 される。 放 棄 通 知 の 郵 送 により, 削 除 申 請
が 提 出 されている 場 合 は,その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 されるか 否 かに 拘 ら
ず, 削 除 申 請 は 承 認 され,かつ,その 資 料 は 削 除 される。
提 出 物 を 受 領 した 後 は, 送 達 書 及 び 封 筒 又 は 容 器 に 日 付 印 を 押 し,その 提 出 物 を 評 価 する 責
務 を 負 う 審 査 官 その 他 担 当 の 特 許 商 標 庁 職 員 へ 渡 す。 送 達 書 及 び 封 筒 又 は 容 器 の 受 領 は, 出
願 又 は 再 審 ファイルの「 目 次 」に 注 記 する。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 し
ては,IFW マニュアル§3.6 参 照 。 更 に, 出 願 又 は 再 審 ファイルの 表 面 には,トレードシーク
レット, 専 有 情 報 , 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 がファイルされている 旨 の 注 記 をする。イメージ・
ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.6 参 照 。 資 料 の 所 在 場 所 も 特
定 する。ファイル 表 面 の 文 言 「 公 衆 に 非 公 開 のトレードシークレット 提 出 資 料 は,トレード
シークレット 資 料 の 存 在 を 表 示 するために 十 分 である。 同 様 の 注 記 が, 専 有 情 報 又 は 秘 密 保
持 命 令 資 料 の 何 れに 対 してもされる。
724.04(a) 特 許 法 第 122 条 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 対 して 提 出 される 資 料 [R-6]
特 許 法 第 122 条 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 関 して MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される 資 料 は, 次
の 方 法 で 取 り 扱 われる。
(A) 提 出 される 資 料 は,(「 公 衆 に 非 公 開 」と 明 瞭 に 印 を 付 けて,) 元 の 封 筒 又 は 容 器 内 に 保
持 され,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かについて 決 定 されるまでは, 公 衆 の 利
用 に 供 されない。 公 開 の 前 は, 元 の 願 書 は 特 許 法 第 122 条 (b)(1)に 基 づき, 公 衆 の 利 用 には
供 されない。 特 許 法 第 122 条 (b)(1)に 基 づく 出 願 公 開 の 後 においては, 出 願 ファイル 及 び 内
容 が 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 により 公 衆 の 利 用 に 供 される 場 合 は,MPEP§724.02 に 基
づいて 提 出 された 資 料 は 他 の 出 願 書 類 と 共 に, 公 衆 に 開 放 されるが,ただし, 許 可 可 能 通 知
又 は 放 棄 通 知 の 前 に 削 除 申 請 が 提 出 されていなかった, 又 は 削 除 申 請 が 提 出 されたが,その
申 請 が 否 認 されていた 場 合 に 限 られる。
(B) 出 願 が 放 棄 される 場 合 は, 放 棄 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検 査 し,
削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 削 除 申 請
が 提 出 されている 場 合 は,その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 されるか 否 かに 拘 ら
ず, 削 除 申 請 は 承 認 され,かつ,その 資 料 は 削 除 される。 削 除 申 請 が 提 出 されていなかった
場 合 は,その 資 料 は 特 許 規 則 1.14(a)(1)(ii) 又 は(a)(1)(iv)に 基 づいて 公 衆 の 利 用 に 供 され
る。
(C) 出 願 が 許 可 される 場 合 は, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検 査
し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 審 査
官 又 はその 情 報 を 検 討 する 責 任 を 負 う, 特 許 商 標 庁 の 他 の 該 当 する 職 員 は, 提 出 された 情 報
の 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かを 決 定 する。
(D) 提 出 された 情 報 の 何 れかの 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 された 場 合
393

は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 情 報 はファイル 履 歴 の 一 部 となり(また,その 出 願 がイメージ・
ファイル・ラッパー(IFW) 出 願 である 場 合 は,スキャンされ),その 出 願 から 特 許 が 発 行 され
たときは, 公 衆 の 利 用 に 供 されることになる。
(E) 提 出 された 情 報 の 何 れの 一 部 も, 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場
合 は, 削 除 申 請 は 承 認 され,その 情 報 は 削 除 される。
(F) 削 除 申 請 が, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に 提 出 されなかった 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づい
て 提 出 された 資 料 は,その 出 願 から 特 許 が 発 行 されること, 並 びに 請 求 及 び 該 当 する 手 数 料
( 特 許 規 則 1.14)の 提 出 を 条 件 として, 公 衆 に 開 放 される。
(G) 提 出 した 情 報 又 はその 一 部 を 削 除 するための, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 は,MPEP
§724.05 に 従 って 処 理 される。
724.04(b) 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 発 行 出 願 に 関 して 提 出 される
資 料 [R-6]
再 発 行 出 願 に 関 して MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 され, 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 に
公 開 される 資 料 は, 次 の 方 法 で 取 り 扱 われる。
(A) MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 は 他 の 出 願 書 類 と 共 に, 公 衆 に 開 放 されるが,
ただし, 許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 前 に 削 除 申 請 が 提 出 されていなかった, 又 は 削 除 申 請
が 提 出 されたが,その 申 請 が 否 認 されていた 場 合 に 限 られる。 提 出 された 情 報 は, 再 発 行 出
願 ファイルとは 別 途 に 維 持 され,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かについての 決
定 がされるまでは, 公 衆 の 利 用 に 供 されない。
(B) 再 発 行 出 願 が 放 棄 される 場 合 は, 放 棄 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検
査 し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 削
除 申 請 が 提 出 されている 場 合 は,その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 されるか 否 か
に 拘 らず, 削 除 申 請 は 承 認 され,かつ,その 資 料 は 削 除 される。 削 除 申 請 が 提 出 されていな
かった 場 合 は,その 資 料 は 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 の 利 用 に 供 される。
(C) 再 発 行 出 願 が 許 可 される 場 合 は, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 再 発 行 出 願 ファイ
ルを 検 査 し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 す
る。 審 査 官 又 はその 情 報 を 検 討 する 責 任 を 負 う, 特 許 商 標 庁 の 他 の 該 当 する 職 員 は, 提 出 さ
れた 情 報 の 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かを 決 定 する。
(D) 提 出 された 情 報 の 何 れかの 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 された 場 合
は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 情 報 はその 後 , 再 発 行 出 願 の 恒 久 的 部 分 とされ, 公 衆 に 開 放
される。 保 護 されている 資 料 を 包 含 している 提 出 物 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 され
た 場 合 ,それはなお,その 重 要 な 資 料 を 保 持 しつつ( 例 えば,シリーズ 番 号 , 社 会 的 安 全 確 保
番 号 が 含 まれている 場 合 ,それはその 提 出 物 の 文 脈 上 , 必 要 なものではない), 保 護 されてい
る 資 料 を 消 滅 させるために 編 集 することが 可 能 である。その 場 合 は, 特 許 商 標 庁 に 対 して 編
集 後 の 版 を 特 許 規 則 1.182 に 基 づく 申 請 書 を 添 えて 提 出 し, 無 編 集 版 に 封 をし, 編 集 版 と 取
替 えるよう 要 求 することができる。
(E) 提 出 された 情 報 の 何 れの 一 部 も 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場 合
は, 削 除 申 請 は 承 認 され,その 情 報 は 削 除 される。
(F) 削 除 申 請 が, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に 提 出 されなかった 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づい
て 提 出 された 資 料 は, 再 発 行 出 願 ファイルの 恒 久 的 部 分 とされ, 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づい
394

て 公 衆 に 公 開 される。
(G) 提 出 した 情 報 又 はその 一 部 を 削 除 するための 申 請 は,MPEP§724.05 に 従 って 処 理 される。
724.04(c) 特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 審 査 ファイルに 関 して 提 出 さ
れる 資 料 [R-6]
特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 審 査 ファイルに 関 して,MPEP§724.02 に 基
づいて 提 出 される 資 料 ,すなわち, 情 報 は, 次 の 方 法 で 取 り 扱 われる。
(A) 資 料 ,すなわち, 情 報 であって, 再 審 査 手 続 に 関 し,MPEP§724.02 に 基 づいて 適 式 に 提
出 されたものについては, 公 衆 の 閲 覧 が 封 じられる。 提 出 された 資 料 は, 再 審 査 ファイルと
は 別 に 保 持 され,また,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かが 決 定 されるまでは,
公 衆 の 利 用 に 供 さない。 削 除 申 請 ( 特 許 規 則 1.59)が, 占 有 資 料 の 提 出 に 添 付 されていなけれ
ばならず,また,その 申 請 は 如 何 なる 場 合 にも,「 再 審 査 証 明 書 を 発 行 する 意 図 の 通 知 Notice
of Intent to Issue Reexamination Certificate」((NIRC)の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ 後 (す
なわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 されなけれ
ばならない。 削 除 申 請 が, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるように
提 出 されない, 又 は, 申 請 が 提 出 されたが 否 認 又 は 却 下 された 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づ
いて 提 出 された 資 料 は, 再 審 査 ファイルの 他 の 書 類 と 共 に, 公 衆 に 開 放 される。
(B) NIRC の 郵 送 の 前 に, 審 査 官 は 再 審 査 ファイルを 検 査 し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあ
って,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 審 査 官 , 又 はその 情 報 を 検 討 する 責 任 を
負 う, 特 許 商 標 庁 の 他 の 該 当 する 職 員 は, 提 出 された 情 報 の 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって
重 要 であるか 否 かを 決 定 する。
(C) 提 出 された 情 報 の 何 れかの 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 された 場 合
は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 情 報 はその 後 , 再 発 行 出 願 の 恒 久 的 一 部 とされ, 公 衆 に 開 放
される。 保 護 されている 資 料 を 包 含 している 提 出 物 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 され
た 場 合 ,それはなお,その 重 要 な 資 料 を 保 持 しつつ( 例 えば,シリーズ 番 号 , 社 会 的 安 全 確 保
番 号 が 含 まれている 場 合 ,それはその 提 出 物 の 文 脈 上 , 必 要 なものではない), 保 護 されてい
る 資 料 を 消 滅 させるために 編 集 することが 可 能 である。その 場 合 は, 特 許 商 標 庁 に 対 して 編
集 後 の 版 を 特 許 規 則 1.182 に 基 づく 申 請 書 を 添 えて 提 出 し, 無 編 集 版 に 封 をし, 編 集 版 と 取
替 えるよう 要 求 することができる。
(D) 提 出 された 情 報 の 全 てが 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場 合 は, 削 除 申 請 は 承
認 され,その 情 報 は 削 除 される。 提 出 された 情 報 の 一 部 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定
され,かつ, 一 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 される 場 合 は, 削 除 申 請 は 却 下 され,
また, 特 許 所 有 者 ( 又 は, 該 当 する 限 定 された 状 況 における 請 求 人 )は, 非 重 要 資 料 を 削 除 で
きるようにするために, 重 要 及 び 非 重 要 資 料 を 分 離 する 機 会 が 与 えられる。 上 記 (C) 参 照 。
(E) 削 除 申 請 が,NIRC の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ 後 (すなわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明
書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 されない 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づいて
提 出 された 資 料 は, 再 審 査 ファイルの 恒 久 的 一 部 となり, 特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆
に 開 放 される。 資 料 が 既 に 当 事 者 によって 登 録 されており,その 後 ,その 資 料 が 保 護 される
と 決 定 された 場 合 は, 提 出 すべき 適 切 な 申 請 は, 所 要 の 手 数 料 を 添 えて 行 う, 特 許 規 則 1.182
に 基 づき,その 保 護 されている 資 料 を 封 ずるための 申 請 である。
(F) 提 出 した 情 報 又 はその 一 部 を 削 除 するための, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 は,MPEP
395

§724.05 に 従 って 処 理 される。
724.05 情 報 又 は 出 願 書 類 の 削 除 を 求 める 申 請 [R-6]
I. MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される 情 報
特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて 提 出 される 申 請 であって,MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される
情 報 , 又 は MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 されるべきである 情 報 ( 例 えば, 専 有 的 情 報 が 情 報
開 示 陳 述 書 の 形 で 提 出 されるが, 不 注 意 に,MPEP§724.02 において 論 議 されている 封 緘 され
た 封 筒 によって 提 出 されない 場 合 )を 削 除 するためのものは, 申 請 手 数 料 (1.17(g)が 提 出 され,
かつ,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 される 場 合 に 限 り, 対 応 される。その 情
報 が 特 許 性 にとって 重 要 出 ると 認 定 される 場 合 は,その 情 報 を 削 除 するための 申 請 は 否 認 さ
れる。MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される 情 報 を 削 除 するためのそのような 申 請 は,MPEP§
724.02 に 基 づく 情 報 の 提 出 時 に 提 出 されなければならず,また,その 出 願 を 担 当 する 技 術 セ
ンター(TC)に 宛 てなければならない。 当 該 申 請 書 は 次 の 事 項 を 含 まなければならない。
(A) 詳 細 を 開 示 することなく, 削 除 されるべき 情 報 の 明 瞭 な 特 定
(B) 削 除 するべき 情 報 がトレードシークレット 資 料 , 専 有 情 報 資 料 , 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命
令 に 服 するものである 旨 , 及 び, 情 報 が 他 に 公 開 されていなかった 旨 の 明 白 な 陳 述
(C) 当 該 情 報 を 提 出 した 対 象 である 何 れの 特 許 の 存 続 期 間 中 も, 当 該 情 報 を 保 持 することの,
申 請 人 側 による 約 束
(D) 削 除 を 求 める 申 請 を, 原 情 報 を 提 出 した 利 害 当 事 者 により, 又 はその 者 を 代 理 して 提 出
する 旨 の 陳 述
(E) 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 の 特 許 規 則 1.17(g)に 定 める 手 数 料 納 付
当 該 削 除 申 請 は, 情 報 の 提 出 に 添 付 されなければならず,かつ, 如 何 なる 場 合 にも, 原 及 び
再 発 行 出 願 に 関 する 許 可 可 能 通 知 若 しくは 放 棄 通 知 の 前 に 処 置 をするのに 十 分 な 時 間 がある
ときに, 又 は「 再 審 査 証 明 書 を 発 行 する 意 図 の 通 知 」 ((NIRC)の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ
後 (すなわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 され
なければならない。 従 って, 申 請 書 を 適 時 に 提 出 することは,きわめて 重 要 である。 申 請 書
が, 情 報 が 最 初 に 提 出 されるときに,その 情 報 に 添 付 されていない 場 合 は, 申 請 書 は 出 願 又
は 再 審 査 が 技 術 センター(TC)に 継 続 している 間 に,かつ,それが 公 開 部 に 転 送 される 前 に,
提 出 されなければならない。 削 除 申 請 が 原 及 び 再 発 行 出 願 に 関 する 許 可 可 能 通 知 若 しくは 放
棄 通 知 の 前 に 処 置 をするのに 十 分 な 時 間 があるときに, 又 は「 再 審 査 証 明 書 を 発 行 する 意 図
の 通 知 」 ((NIRC)の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ 後 (すなわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷
過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 されない 場 合 は,そのときファイルにある 資 料 は,
そこに 残 され, 特 許 規 則 1.14 に 従 って 公 衆 に 公 開 される。 従 って,MPEP§724.02 に 基 づく
資 料 の 提 出 及 び 削 除 申 請 の 提 出 の 双 方 が, 審 査 過 程 のできる 限 り 早 い 時 期 に 生 じることが 重
要 である。それについての 決 定 は, 一 時 的 に 停 止 され, 実 体 に 関 する 手 続 が 終 結 するときに
決 定 される。
II. 出 願 に 関 して 意 図 せずに 提 出 された 情 報
出 願 に 対 して 意 図 なく 提 出 された 情 報 ( 原 開 示 の 一 部 を 構 成 する 情 報 以 外 )の 削 除 を 求 める 申
請 書 は, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて 提 出 することができる。ただし, 次 の 全 ての 条 件 を 満
たす 場 合 に 限 る。
396

(A) 特 許 商 標 庁 が, 問 題 の 出 願 に 特 許 が 発 行 される 前 に,それを 返 却 することができること
(B) 提 出 した 情 報 が 意 図 なく 提 出 されたものである 旨 , 及 び,それが 返 却 されないことによ
って,その 情 報 を 提 出 した 当 事 者 , 又 は, 情 報 が 代 理 提 出 された 利 害 当 事 者 に, 修 復 するこ
とができない 被 害 を 及 ぼす 旨 を 陳 述 していること
(C) 情 報 を 他 では 公 開 していないこと
(D) 当 該 情 報 を 提 出 した 特 許 の 存 続 期 間 中 に 当 該 情 報 を 保 持 することを 申 請 人 の 立 場 から 約
束 すること
(E) 返 却 される 情 報 が 特 許 規 則 1.56に 基 づく 重 要 な 情 報 でないことを 長 官 に 納 得 できるよう
に 立 証 すること
(F) 特 許 規 則 1.17(g)に 定 める 申 請 手 数 料 の 納 付 を 含 めること
情 報 の 削 除 を 求 める 請 求 は,その 情 報 が 後 に 当 該 請 求 の 対 象 とする 可 能 性 があるものとして
別 封 筒 に 封 入 又 は 別 容 器 へ 密 閉 することによって 明 瞭 に 識 別 表 示 がされていなかった 場 合 は,
ケース・バイ・ケースで 処 理 される。トレードシークレット, 専 有 情 報 , 又 は 秘 密 保 持 命 令
に 服 する 情 報 である 旨 が 識 別 表 示 されていない 情 報 であって, 情 報 開 示 陳 述 書 において 提 出
されるものは, 当 該 の 識 別 表 示 がされていなかったことが 原 因 となって, 審 査 官 によって 特
許 商 標 庁 の 先 行 技 術 ファイルに 偶 発 的 に 入 れられる 可 能 性 があり,かつ, 取 り 戻 せない 可 能
性 がああることに 出 願 人 は, 注 意 しなければならない。
III. 正 しくない 出 願 に 関 して 提 出 される 情 報
特 許 規 則 1.59(b)はまた, 書 類 の 先 頭 に 意 図 しない 見 出 が 付 けてあった 結 果 , 誤 った 出 願 フ
ァイルの 中 に 存 することになった 状 況 をも 対 象 としている。そのような 状 況 においては, 申
請 は,その 書 類 が 正 しい 出 願 ファイルに 移 転 されるのではなく, 削 除 されることを 要 求 すべ
きである。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。 当 該
申 請 を 承 認 するか 否 かは, 情 報 の 意 図 しない 提 出 に 関 する 本 条 段 落 II に 列 挙 した 項 目 が 決 定
の 基 準 となる。 特 許 商 標 庁 が, 書 類 中 の 見 出 しにおける 識 別 情 報 ( 例 えば, 出 願 番 号 , 出 願 日 ,
発 明 の 名 称 , 及 び 発 明 者 の 氏 名 )に 基 づいて, 書 類 が 実 際 に 意 図 された 対 象 である 正 しい 出 願
ファイルを 決 定 することができる 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 申 請 されなくても, 書 類 を 意 図 さ
れた 対 象 である 正 しい 出 願 ファイルに 移 動 させる。
IV. 原 開 示 の 一 部 をなす 情 報
原 開 示 の 一 部 の 削 除 を 求 める 申 請 は, 当 該 申 請 が 特 許 規 則 1.59(a)の 要 件 が 適 用 されないこ
とを 求 めるものなので, 特 許 規 則 1.183 に 基 づいて 提 出 しなければならない。 特 許 規 則 1.183
に 基 づく 申 請 は, 申 請 部 へ 宛 てなければならない。 申 請 では, 要 件 を 適 用 せずに 請 求 された
資 料 の 削 除 を 許 可 することを 求 める 理 由 を 説 明 しなければならない。 尚 , 明 細 書 及 び 図 面 等
の 原 開 示 の 一 部 となっている 情 報 の 削 除 を 求 める 申 請 は, 通 常 , 積 極 的 には 受 け 付 けられな
い。 出 願 の 原 開 示 は, 記 録 維 持 の 目 的 で 走 査 処 理 される。 従 って, 原 開 示 の 一 部 となってい
る 情 報 の 削 除 を 求 める 申 請 の 許 可 は, 原 初 にファイルされた 出 願 の 特 許 商 標 庁 記 録 の 変 更 を
要 することになり, 不 可 能 になることがある。
724.06 出 願 ファイルの 中 の 情 報 又 は 書 面 にを 削 除 するための 申 請 の 取 扱 [R-6]
特 許 規 則 1.59 出 願 ファイルに 入 れられた 情 報 又 は 書 類 の 削 除
397

(a)(1) 出 願 に 関 する 情 報 は,(b)に 定 められている 場 合 を 除 き 削 除 されない。
(2) 原 開 示 の 一 部 を 構 成 する 情 報 (すなわち,§1.63 及 び 特 許 規 則 1.175 に 基 づいて 宣 誓 供
述 書 又 は 宣 言 書 で 特 に 引 用 される,クレームを 含 めた 明 細 書 , 図 面 及 び 予 備 的 補 正 )は 出 願 フ
ァイルから 削 除 されない。
(b) 出 願 人 は, 本 項 に 基 づく 申 請 書 を 提 出 することによって, 特 許 商 標 庁 に 対 し,(a)(2)に
よって 除 外 されている 情 報 以 外 の 情 報 を 削 除 するよう 請 求 することができる。 出 願 からの 情
報 を 削 除 するための 申 請 は, 特 許 規 則 1.17(h)の 手 数 料 を 含 んでおり,また,その 情 報 を 削
除 することが 適 切 であることを 長 官 が 納 得 できるように 立 証 しなければならないず,その 場
合 には, 削 除 申 請 を 認 める 通 知 書 が 提 供 される。
(c) 出 願 人 による 請 求 及 び§1.19(b)に 定 める 手 数 料 の 納 付 があったときは, 特 許 商 標 庁 は,
その 出 願 が 処 分 されている 場 合 を 除 き(§1.53(e),(f) 及 び(g) 参 照 ), 出 願 書 類 を 与 える。 特
許 商 標 庁 は 処 分 された 出 願 書 類 を 提 供 すること, 又 は 証 明 することができない。
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特 許 規 則 1.59 は, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 削 除 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 特 許 規 則 1.17(h)
の 手 数 料 が 納 付 され, 更 に, 申 請 人 が, 当 該 情 報 の 返 却 が 適 切 である 旨 を 長 官 が 納 得 する 程
度 まで 立 証 した 場 合 は, 出 願 の 原 開 示 以 外 の 情 報 を 出 願 書 類 ファイルから 削 除 することがで
きる 旨 を 規 定 している。 情 報 の 削 除 であって,その 情 報 が MPEP§724.02 に 基 づいて 特 許 商 標
庁 に 当 初 に 提 出 されたものであるか, 又 は MPEP§724.02 において 論 じているように, 封 緘 さ
れた 封 筒 に 入 れて 提 出 されるべきものである 場 合 においては, 申 請 人 が MPEP§724.05 段 落 I
に 記 載 されている 項 目 (A)-(E)を 遵 守 しており,かつ,その 情 報 を 検 討 する 責 任 を 負 う 審 査
官 , 又 はそれ 以 外 の 適 切 な 特 許 商 標 庁 職 員 が,その 情 報 は 特 許 性 にとって 重 要 でないと 決 定
するときは, 適 切 である。 不 注 意 に 特 許 商 標 庁 に 提 出 された 情 報 の 削 除 は,MPEP§724.05 段
落 III に 記 載 されている 項 目 (A)-(F)が 満 たされている 場 合 は, 適 切 である。MPEP§724 も
参 照 のこと。
削 除 されるべき 情 報 が MPEP§724.02 に 従 って 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 一 部 として 提 出 された
ものでない 場 合 は, 申 請 を 申 請 部 へ 送 付 して 判 断 を 依 頼 しなければならない。
削 除 を 求 める 申 請 に 対 する 決 定 は, 出 願 が 特 許 付 与 されるか 若 しくはクエイル 指 令 又 は 放 棄
通 知 が 郵 送 される 時 点 になるまで 未 決 状 態 を 維 持 し,その 時 点 になってから 当 該 申 請 を 判 断
する。しかし, 情 報 が 間 違 った 出 願 を 対 象 にして 提 出 されたことが 明 らかな 場 合 は, 申 請 の
判 断 は, 未 決 状 態 を 維 持 してはならない。MPEP§724.05 段 落 III 参 照 。 許 可 されていないか
又 はクエイル 指 令 が 郵 送 されていない 係 属 中 の 出 願 に 対 しては, 審 査 官 は,クレームの 特 許
性 の 決 定 に 対 して 何 が 重 大 な 影 響 を 与 えるか 検 討 を 終 えていないことがある。 申 請 人 には,
出 願 に 対 する 情 報 の 削 除 を 求 める 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 が 未 定 状 態 に 維 持 し, 出 願
の 特 許 付 与 若 しくはクエイル 指 令 又 放 棄 通 知 を 郵 送 するときになってから 判 断 する 旨 を, 様
式 文 例 7.204 を 使 用 して 通 知 することができる。
7.204 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 情 報 を 削 除 すること, 決 定 は 未 定 状 態 に 維 持 する。
[1]の 出 願 に 関 する 件 :
出 願 番 号 :[2]:
提 出 日 :[3]:
理 由 :[4]:
特 許 規 則 1.59に 基 づく 申 請 に 対 する 応 答
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これは, 上 記 に 示 す 出 願 から 情 報 を 削 除 することを 求 めて, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて[5]
に 提 出 された 申 請 に 対 する 応 答 である。
申 請 に 関 する 決 定 は, 出 願 についての 許 可 , 又 はクエイル 指 令 若 しくは 放 棄 通 知 のときまで
停 止 され,その 時 点 において 申 請 についての 決 定 がされる。
申 請 人 は,[6]に 提 出 された[7]の 名 称 の 文 献 を 記 録 から 削 除 することを 請 求 する。 申 請 人 は,
(A) 情 報 が, 公 開 されていないトレードシークレット 資 料 , 専 有 情 報 資 料 及 び/ 又 は 秘 密 保
持 命 令 に 服 する 資 料 を 含 む 旨 , 若 しくは,(B) 提 出 された 情 報 が, 意 図 なく 提 出 されたもの
であり,それが 返 却 されないことが, 情 報 を 提 出 した 当 事 者 又 は 代 理 によって 情 報 が 提 出 さ
れた 利 害 関 係 人 に 対 して, 修 復 できない 被 害 を 及 ぼすことになる 旨 ,かつ, 情 報 は 他 に 公 開
されていない 旨 を 陳 述 する。 特 許 規 則 1.17(g)に 定 められる 申 請 手 数 料 が 納 付 されている。
申 請 に 対 する 判 断 は, 実 体 に 関 する 手 続 が 終 結 していないとの 理 由 で 未 定 状 態 に 維 持 する。
従 って,クレームの 特 許 性 を 決 定 するために 重 要 であると 審 査 官 がみなす 情 報 として 定 義 さ
れた「 重 要 性 」という 点 から, 削 除 が 請 求 されているその 資 料 が「 重 大 な 影 響 を 与 える」か
否 か 最 終 的 な 判 断 をすることは 適 切 でない。 従 って, 削 除 を 求 める 申 請 は, 現 時 点 では, 未
決 状 態 に 維 持 しなければならない。
実 体 に 関 する 手 続 期 間 中 に, 審 査 官 は, 表 示 された 文 献 が「 重 大 な 影 響 を 与 える」とみなす
か 否 かを 判 断 する。 情 報 は, 重 大 な 影 響 を 与 えると 審 査 官 がみなさない 場 合 は, 正 式 ファイ
ルから 除 去 される。
審 査 官 ノート:
1. 情 報 が MPEP§724.02 に 従 って, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 としての 何 れかによって 提 出 された
場 合 に 限 り, 技 術 センター 長 がこの 申 請 に 対 して 判 断 する。
2. 申 請 は, 次 の 何 れかの 場 合 は, 請 願 局 (オフィス)に 送 付 して 判 断 を 依 頼 しなければならな
い。
(a) 情 報 が MPEP§724.02 に 従 って, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 としての 何 れかによって 提 出 されな
かった。
原 開 示 の 一 部 である 情 報 (クレームを 含 む 明 細 書 , 図 面 及 び 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 引 用 され
た 予 備 的 補 正 )は, 特 許 規 則 1.59 に 基 づいて 削 除 することができない。 出 願 ファイルに 記 録
された 書 類 , 例 えば, 補 正 における 意 見 書 は, 適 切 な 状 況 では 削 除 することができるが, 申
請 は, 請 願 局 へ 送 付 して 判 断 を 依 頼 しなければならない。
(b) 申 請 が, 特 許 規 則 1.59 に 明 示 的 に 定 められている 要 件 の 内 1 が 適 用 されないことを 請 求
する 特 許 規 則 1.183 に 基 づいた 申 請 も 伴 っている( 例 えば, 原 出 願 の 一 部 の 削 除 を 求 める 請
求 )。
3. この 決 定 は, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 のレターヘッドで 印 刷 する。
4. [6]には, 申 請 人 が 削 除 を 請 求 する 文 書 を 明 瞭 に 特 定 する。 例 えば,その 文 書 の 著 者 及 び
題 名 に 言 及 のこと。
5. PTO-90C 送 付 状 を 使 って 郵 送 のこと。
出 願 が 許 可 されたとき,クエイル 指 令 が 発 出 された, 又 は 出 願 が 放 棄 されたときに, 削 除 を
求 める 申 請 は, 技 術 センター 長 が 判 断 しなければならない(MPEP§1002.02(c) 参 照 )。この 時
点 で, 資 料 の 情 報 が 重 大 な 影 響 を 与 えるか 否 かを 判 断 しなければならない。 文 例 7.205 を 記
載 するのは 削 除 申 請 を 承 認 するときである。 一 方 , 文 例 7.206 から 7.213 までを 記 載 するの
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は, 当 該 申 請 を 却 下 するときである。
7.205 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 情 報 削 除 が 承 認 される
当 事 者 系 出 願 事 件 :[1]
出 願 番 号 :[2]:
特 許 規 則 1.59に 基 づく 申 請 に 対 する 決 定
出 願 日 :[3]:
理 由 :[4]:
これは, 上 記 に 示 す 出 願 から 情 報 を 削 除 することを 求 めて, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて[5]
に 提 出 された 申 請 に 対 する 判 断 である。
申 請 を, 承 認 する。
申 請 人 は,[7]に 提 出 された[6]の 名 称 の 文 献 を 記 録 から 削 除 することを 請 求 する。 申 請 人 は,
(A) 情 報 が, 公 開 されていないトレードシークレット 資 料 , 専 有 情 報 資 料 及 び/ 又 は 秘 密 保
持 命 令 に 服 する 資 料 を 含 む 旨 , 若 しくは,(B) 提 出 された 情 報 が, 提 出 の 意 図 なく 提 出 され
たものであり,それが 返 却 されないことが, 情 報 を 提 出 した 当 事 者 又 は 代 理 によって 情 報 が
提 出 された 利 害 関 係 人 に 対 して, 修 復 できない 被 害 を 及 ぼすことになる 旨 ,かつ, 情 報 は 他
に 公 開 されていない 旨 を 陳 述 する。 特 許 規 則 1.17(h)に 定 められる 申 請 手 数 料 が 納 付 されて
いる。
問 題 となっている 情 報 は, 下 記 に 署 名 の 者 により,この 出 願 の 審 査 にとって 重 大 な 影 響 を 与
えるものではないと 判 断 した。
出 願 人 は, 上 記 表 示 の 出 願 に 対 して 発 行 される 特 許 の 存 続 期 間 中 , 削 除 された 資 料 を 維 持 す
ることを 要 求 される。
削 除 された 資 料 は, 正 式 ファイルから 除 去 された。
同 封 物 :[8]
審 査 官 ノート:
1. 技 術 センター 所 長 はこの 申 請 についての 決 定 を,その 情 報 が MPEP§724.02 の 規 定 による
か, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 によるかの 何 れかによって 提 出 されている 場 合 に 限 り 行 う。 更 に,
削 除 申 請 は, 出 願 が 許 可 されているか 又 は 放 棄 されるか 若 しくはクエイル 指 令 が 郵 送 されて
いるときを 除 き, 認 められない。
2. 申 請 書 は, 次 の 何 れかの 場 合 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 求 めなければならない。
(a) 情 報 が,MPEP§724.02 の 規 定 によるか, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れかによっては 提 出 さ
れなかった。 原 開 示 の 一 部 である 情 報 (クレームを 含 む 明 細 書 , 図 面 及 び 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言
書 に 引 用 された 予 備 的 補 正 )は, 特 許 規 則 1.59 に 基 づいて 削 除 することができない。 出 願 フ
ァイルに 入 れられている 書 類 の 一 部 , 例 えば, 補 正 に 関 してされた 主 張 は, 適 切 な 状 況 では
削 除 することができるが, 申 請 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 依 頼 しなければならない。 又 は
(b) 申 請 に, 特 許 規 則 1.59 に 明 示 して 記 載 されている 要 件 の 1 についての 権 利 主 張 の 放 棄 を
請 求 する( 例 えば, 原 出 願 の 一 部 の 削 除 を 要 求 する) 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請 も 添 付 され
ている。
3. この 決 定 は,USPTO のレターヘッドに 印 刷 される。
4. [6] 及 び[8]には, 削 除 された 文 書 を 明 確 に 特 定 のこと。 例 えば, 文 書 の 著 者 及 び 書 名 に
言 及 のこと。
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5. PTO-90C 送 付 状 を 付 して 郵 送 のこと。
7.206 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 情 報 削 除 申 請 , 却 下 される
[1]の 出 願 に 関 する 件 :
出 願 番 号 :[2]:
特 許 規 則 1.59に 基 づく 申 請 に 関 する 決 定
提 出 日 :[3]:
理 由 :[4]:
これは, 上 記 に 示 す 出 願 から 情 報 を 削 除 することを 求 めて, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて[6]
に 提 出 された 申 請 に 関 する 決 定 である。
この 申 請 は, 却 下 する。
申 請 人 は,[7]に 提 出 れた[6]の 名 称 の 文 献 を 記 録 から 削 除 することを 要 求 する。
「 重 要 性 」は, 審 査 官 がクレームの 特 許 性 を 決 定 する 際 に 重 要 とみなす 情 報 として 定 義 され
ている。
この 申 請 には 不 備 があり,その 理 由 は:[8]
審 査 官 ノート:
1. 技 術 センター 所 長 はこの 申 請 についての 決 定 を,その 情 報 が MPEP§724.02 の 規 定 による
か, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 によるかの 何 れかによって 提 出 されている 場 合 に 限 り 行 う。しかし
ながら, 削 除 申 請 は, 出 願 が 許 可 されるか 又 は 放 棄 されるか 若 しくはクエイル 指 令 が 郵 送 さ
れるまでは, 認 められない。
2. 申 請 書 は, 次 の 何 れかの 場 合 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 求 めなければならない。
(a) 情 報 が,MPEP§724.02 の 規 定 によるか, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れかによっては 提 出 さ
れなかった。 原 開 示 の 一 部 である 情 報 (クレームを 含 む 明 細 書 , 図 面 及 び 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言
書 に 引 用 された 予 備 的 補 正 )は, 特 許 規 則 1.59 に 基 づいて 削 除 することができない。 出 願 フ
ァイルに 入 れられている 書 類 の 一 部 , 例 えば, 補 正 に 関 してされた 主 張 は, 適 切 な 状 況 では
削 除 することができるが, 申 請 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 依 頼 しなければならない。 又 は
(b) 申 請 に, 特 許 規 則 1.59 に 明 示 して 記 載 されている 要 件 の 1 についての 権 利 主 張 の 放 棄 を
請 求 する( 例 えば, 原 出 願 の 一 部 の 削 除 を 要 求 する) 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請 も 添 付 され
ている。
3. この 決 定 は,USPTO のレターヘッドに 印 刷 される。
4. [6]に, 申 請 人 が 削 除 を 要 求 している 文 書 を 明 確 に 特 定 のこと。 例 えば,その 文 書 の 著 者
及 び 書 名 に 言 及 のこと。
5. この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.207 から 7.213 までの 1 又 は 複 数 を 続 けなければならな
い。
7.207 削 除 申 請 , 結 論 , 手 数 料 未 納
申 請 は, 特 許 規 則 1.17(g)に 基 づいて 要 件 とされる 手 数 料 の 納 付 が 伴 われていなかった。
7.208 削 除 申 請 , 結 論 , 特 許 性 の 決 定 に 重 大 な 影 響 を 与 える
申 請 人 から 削 除 が 請 求 された 情 報 が, 次 の 理 由 により, 特 許 性 の 決 定 にとって 重 大 な 影 響 を
与 えるとみす[1]。
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審 査 官 ノート:
[1]には, 情 報 が 特 許 性 の 決 定 にとって 重 大 な 影 響 を 与 える 旨 の 結 論 に 至 った 根 拠 を 記 載 する。
7.209 削 除 申 請 , 結 論 , 既 に 情 報 が 公 開 されていた
既 に 情 報 が 公 開 されていた。[1]。
審 査 官 ノート:
[1]には, 情 報 が 公 開 されていた 旨 の 結 論 に 至 った 根 拠 を 記 載 する。
7.210 削 除 申 請 , 結 論 , 情 報 維 持 することを 約 束 していない
申 請 は, 削 除 される 情 報 を,その 情 報 提 出 に 係 る 特 許 の 存 続 期 間 にわたり 維 持 する 旨 の 申 請
人 側 からの 約 束 が 含 まれていない。
7.211 削 除 申 請 , 結 論 , 情 報 が 取 引 上 のトレードシークレット, 専 有 情 報 , 及 び/ 又 は 秘
密 保 持 命 令 に 服 する 旨 , 又 は, 提 出 が 提 出 の 意 図 のないものであった 旨 の 明 瞭 な 陳 述 がない
申 請 に, 削 除 が 請 求 される 情 報 が 次 の 何 れであるかの 明 瞭 な 陳 述 書 が 入 っていない。(1) ト
レードシークレット, 専 有 情 報 であり, 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 に 服 する; 若 しくは,(2) 提
出 の 意 図 なく 提 出 されたものであり,かつ,それが 返 却 されないことは,その 情 報 を 提 出 し
た 当 事 者 又 はその 情 報 が 代 理 提 出 された 利 害 関 係 人 に, 修 復 できない 被 害 を 及 ぼすことにな
る。[1]。
審 査 官 ノート:
[1]に, 当 該 陳 述 書 が 提 出 されているか 否 かを 表 示 し, 提 出 されている 場 合 は, 何 故 その 陳 述
書 が 明 瞭 でないかを 説 明 する。
7.212 削 除 申 請 , 結 論 , 削 除 するべき 情 報 が 何 れかを 明 瞭 に 特 定 していない
申 請 は, 削 除 が 請 求 するべき 情 報 が 何 れかを 明 瞭 に 特 定 していない。[1]。
審 査 官 ノート:
[1]に, 削 除 が 請 求 するべき 情 報 が 何 れかの 特 定 が 明 瞭 でないとする 理 由 を 説 明 する。
7.213 削 除 申 請 , 結 論 , 情 報 を 原 初 に 提 出 した 当 事 者 により 又 はその 者 の 代 理 で 申 請 が 提
出 された 旨 の 陳 述 がない
申 請 には, 原 初 に 情 報 を 提 出 した 利 害 当 事 者 により, 又 はその 者 の 代 理 で 当 該 申 請 が 提 出 さ
れている 旨 の 陳 述 が 含 まれていない。
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