Manual Básico de Acordos de Parceria de PD&I - Fortec

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.)
O legislador separou os contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento. Cabendo indicar que no âmbito dos países-membros da União
Europeia 24 a transferência de tecnologia é um gênero, que tem entre as suas
espécies cessão, licenças e saber fazer. 25
A Lei n° 9.279/1996 estabeleceu que
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Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência
de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em
relação a terceiros. [...]
No Ato Normativo do INPI nº 135, de 15/04/1997, que normaliza a
averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia,
ficou regulado administrativamente no item “I, 2” que
O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que im-
pliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de
direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição
de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de
serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia. [Grifo
nosso.]
Fornecimento de tecnologia:
Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não
amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de
bens industriais e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação
perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a
tecnologia. 26
24 Sobre o assunto ver: ASSAFIM, 2005, e REYNARD, 2004.
25 União Europeia: Regulamento (CE) n° 772/2004 da Comissão, de 27/4/2004, sobre acordos de
transferência de tecnologia, entre um licenciante e um licenciado, Artigo 1°, 1. Para efeitos do
presente regulamento, entende-se por: [...] b) “Acordo de transferência de tecnologia”, um acordo
de concessão de licenças de patentes, um acordo de concessão de licença de saber-fazer [know-how],
um acordo de concessão de licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou um acordo
misto de concessão de licenças de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas
informáticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposições respeitantes à venda e
compra de produtos ou à concessão de licenças relativas a outros direitos de propriedade intelectual
ou à cessão de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposições não constituam
o objeto principal do acordo e estejam diretamente relacionadas com o fabrico dos produtos
contratuais. É igualmente equiparada a acordos de transferência de tecnologia a cessão de patentes,
saber-fazer, direitos de autor sobre programas informáticos ou uma conjugação dos mesmos, sempre
que parte do risco associado à exploração da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando
o montante a desembolsar pela referida cessão depender do volume de negócios realizado pelo
cessionário relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade
de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da
tecnologia. [...] i) “Saber-fazer”, um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes
da experiência e de ensaios, que é: i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil
obtenção, ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e iii)
identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir
que o saber-fazer preenche os critérios de caráter secreto e substancial.
26 Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/fornecimentode-tecnologia-ft,
acesso em 15 mar. 2010.