revista_mensual_febrero

ASESORÍA DERECHO COMERCIAL
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INFORME
CONTRATO DE KNOW HOW
Enver Damián de la Cruz
Contador Público y Abogado egresado de la UNMSM, con Especialización en Derecho Corporativo. Miembro del staff del Informativo Vera Paredes
I. INTRODUCCIÓN
El estudio del Know How ha recibido un tratamiento
especializado en los últimos años en el marco internacional,
debido al vertiginoso desarrollo tecnológico, registro de nuevas
patentes e invenciones, lo cual ha obligado a las empresas que
han mejorado y perfeccionado sus conocimientos y técnicas a
proteger su información.
II. DEFINICIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW
El contrato de know how — literalmente su significado en
español es “saber hacer”, se define como un acuerdo de
relevancia contractual autónoma, por el que un contratista
comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos
a la solución de problemas técnicos, los mismos que no
se hallan cubiertos por patentes, a fin de que este último
pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial. Estos
contratos están relacionados más que todo a nivel “de secreto
de empresas”
Su fin es otorgar conocimientos, experiencias y secretos sobre
un determinado negocio dirigido en el ámbito industrial o
comercial.
Sin embargo a diferencia del contrato de Franquicia, no cede
la marca o la razón social de un negocio, sino el conocimiento
para desarrollarlo.
Asimismo, este negocio jurídico, que es la base del contrato
de know how, une al menos dos declaraciones de voluntad,
configuradas con la misma causa, originando efectos y valor
jurídico. Sin embargo, este negocio jurídico configura un
negocio contractual, por lo que requiere del cumplimiento
de los cuatro elementos esenciales de todo contrato:
consentimiento, objeto, causa y forma, los cuales se definen de
la siguiente manera:
a) Consentimiento: Rigen las mismas reglas de formación y
vicios de los contratos en general; así, en la formación se
presenta el cruce de voluntades, es decir, la existencia de
una oferta y una aceptación; sin embargo, antes de este
cruce, es decir, en la etapa de la negociación, puede darse
la regla general de la comunicación de las características del
objeto del contrato, esto es, el know how.
b) Objeto del contrato de know how: El mismo consiste en
una obligación de dar, esto es, entregar los conocimientos
técnicos a cambio de una contraprestación.
c) La Causa: La misma radica en el fin lícito que preceptúa el
artículo 140, inciso 3 del Código Civil peruano, el cual se
traduce en el contrato de know how como la integración
de los intereses concretos de las partes con la razonabilidad
social y función económica, en donde el ordenamiento
jurídico reconoce efectos legales.
d) La forma: Al ser un contrato atípico, la misma está sujeta
a la libre decisión de los contratantes; sin embargo,
por cuestiones de prueba se recomienda que sea por
escrito y sobre todo con fecha cierta para los efectos
correspondientes.
III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW
La naturaleza jurídica del contrato de KNOW HOW al no ser tan
exacta causa divergencia; sin embargo, hay una vertiente que
indica que la naturaleza jurídica del contrato de Know How está
dada por la similitud de otros contratos: compraventa, locación
de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por la falta
de regulación legal, permite la aplicación por analogía de las
normas que respectivamente regulan a estos contratos.
Para abundar con mayor certeza sobre semejanzas y diferencias
del contrato de Know How vamos a diferenciar con otros
contratos indicados que a continuación señalamos:
a) Con el contrato de compraventa. La similitud se basa en que
el Know How como "bien" puede ser vendido, es decir, darse
una transferencia de propiedad, a cambio de un precio;
sin embargo, esta semejanza no permite la absorción del
contrato de transmisión del Know How con la compraventa.
b) Con el contrato de locación de servicios. La semejanza
radica en que el objeto del contrato de locación es la
prestación de servicios materiales e intelectuales.
c) Con el contrato de sociedad. La similitud radica en que
la transmisión del Know How puede inferir un vínculo
societario del mismo.
d) Con el contrato de arrendamiento. La similitud radica en
el tracto sucesivo de la ejecución de la prestación y en la
cesión del bien objeto del arrendamiento.
IV. LEY GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU RELACIÓN
CON EL KNOW HOW
En el artículo 122 del D. Leg. 823, Ley General de Propiedad
Industrial hace referencia el término know How, las
características de éste cuando señala: “Quien guarde un
secreto industrial podrá transmitirlo y/o autorizar su uso a un
tercero”.
El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el
secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario
con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios
en que se transmita los conocimientos técnicos, asistencia
técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrá
establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los
secretos industriales allí cometidos. Dicha cláusula deberá
precisar los aspectos que se consideran confidenciales.
V. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW
Se desprende seis elementos que configuran el contrato de
know How, los cuales, por un lado, pueden ser susceptibles de
regulación normativa, y por otro lado, en la base de una serie
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