Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

2. avd. sak nr. 7714 12
I den grad det bærende og dominerende element DELUCA skulle gi opphav til noen
forestillingsbilder, vil dette bare knytte merkene sterkere til hverandre pga. av den identitet som
foreligger.
De avgjørelser fra EF-domstolen som søkerens fullmektig har trukket frem i tilsvaret
(PICASSO/PICARO og STENINGE KERAMIKK/STENINGE SLOTT ), er derfor ikke
relevante for vurderingen i denne foreliggende sak. Det er ingen slik betydningsmessig forskjell
mellom merkene her.
Det syn på forvekselbarhetsspørsmålet som det her er gitt uttrykk for, støttes efter innsigerens
oppfatning av flere avgjørelser av EF-domstolen og Førsteinstansretten. På innsigerens vegne vil
det her vises til to avgjørelser fra Førsteinstansretten hvor avgjørelsene er bygget på og hvor det
er gjort en rekke henvisninger til avgjørelser av EF-domstolen. De to avgjørelser er T-169/02
CerveceriaModelo, SA de CV v. Modelo Continente Hipermer-cados, SA av 15. februar 2005 og
T-185/3 Vincenzo Fusco v. Antonio Fusco International SA Lussemburgo av 1. mars 2005.
I den sistnevnte saken vedrørende den mulige forvekselbarhet mellom merkene ENZO FUSCO
og ANTONIO FUSCO tar Førsteinstansretten utgangspunkt i at det skal skje en vurdering basert
på merkenes helhetsinntrykk. Se premiss 46 som har en bred henvisning til tidligere avgjørelser
av EF-domstolen.. Videre finner Førsteinstansretten at de to merker er forvekselbare som følge
av det felles element FUSCO som i merket fremtrer som et etternavn, på tross av at de to
foregående elementer i merkene (ENZO/ANTONIO) ikke oppviser noen likhetstrekk. Dette
felles, avsluttende element vil bli tillagt størst vekt av omsetningskretsen. Se premiss 55 og 67. I
denne sak trekker retten det forhold at hvis omsetningskretsen for de aktuelle varer vil være
utpreget merkebevisst, vil dette kunne medføre at faren for forvekselbarhet minskes. Se premiss
58 med henvisning til en tidligere avgjørelse av EF-domstolen, dog uten at dette fikk avgjørende
betydning for den sak Førsteinstansretten behandlet.
I sak T-169/02 baserer Førsteinstansretten seg på de samme vurderinger og legger avgjørende
vekt på det forhold at det felles element (MODELO) er det sterke element i de to merker. Se
premissene 35 – 38. På tross av de forskjeller som forelå mellom merkene, ville identiteten med
hensyn til det felles element dominere helhetsinntrykket, og merkene måtte derfor anses
forvekselbare. Se premiss 39 og 40. Det blir også lagt vesentlig vekt på at saken dreier seg om
identiske varer. Se premiss 41 og 43. Retten fremhever også at det forhold at medlemmene av
omsetningskretsen som regel ikke har anledning til å sammenligne merke, får betydning, idet
disse medlemmer må stole og basere seg på et ”imperfect picture” av merkene. Se premiss 45
med henvisning tidligere praksis fra EF-domstolen.
Uttalelsene i disse to avgjørelser og den tidligere praksis fra EF-domstolen som de støtter seg på,
underbygger efter innsigerens syn hans påstand om forvekselbarhet i denne sak. Vi står overfor
identiske varer og tjenester. Vi står i den foreliggende sak til dels overfor varer hvor
merkebevisstheten ikke er særlig skjerpet, idet det dreier seg om vanlige konsumvarer. Det
dominerende element vil være det felles DELUCA som også vil kunne fremstå som et efternavn,
og i en situasjon hvor omsetingskretsen ikke har anledning til sammenligne merkene, vil den
forestilling oppstå at varemerkene ”are from the same undertaking or, at least, from
economically-linked undertakings”. Se premiss 44 i avgjørelsen i T-169/02.