Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

2. avd. sak nr. 7714 3
Merkene ligner på hverandre ved at de avsluttende elementene i begge merkene består av de
samme bokstavene, DE LUCA og DELUCA. Fonetisk vil denne delen av merkene være like.
Det foreligger derimot en viss visuell forskjell på grunn av oppdelingen i søkers merke, som
medfører at LUCA fremstår som et mer selvstendig merkeelement. Merkene skiller seg fra
hverandre ved at det søkte merket har som første merkeelement, DELI, mens innsigers merke har
DEAN som første merkeelement. Disse elementene fremstår som fonetisk og visuelt forskjellig,
ved at det antas at de vil bli uttalt "deli" og "din". Den største forskjellen mellom disse
merkeelementene består i at DELI vil bli oppfattet som "delikatesse" i kortform, mens DEAN vil
bli oppfattet som et egennavn. Inntrykket av innsigers merke som to egennavn styrkes ved at det
står "&" mellom navnene. Helhetsinntrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers
merke, ved at det søkte merket vil bli oppfattet som "delikatesse fra Luca", mens innsigers merke
vil bli oppfattet som to etternavn, "Dean og Deluca".
Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er
egnet til å forveksles med innsigers merke DEAN & DELUCA.
***
Patentstyret har i denne saken kommet til at et av vilkårene ikke er oppfylt og innsigers merke
vil av denne grunn ikke være registreringshindrende etter varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7.
Av hensyn til god saksbehandling finner vi det likevel hensiktsmessig å vurdere de resterende
vilkårene i bestemmelsen. Da det antas at innsigers merke var tatt i bruk før søknaden ble
innlevert, blir spørsmålet om søker var vitende om denne bruken ved søknadens innlevering.
Innsigers fullmektig baserer sin påstand om ond tro på en artikkel i Aftenposten av 2003.08.27,
der det opplyses om at "mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den
amerikanske kjeden "Dean &Deluca"".
Søker anfører at han ikke var i ond tro ved søknadens inngivelse. Deluca er et svært vanlig
personnavn i søkers hjemland, Italia og hele merket betyr "delikat mat fra Luca". Personene som
det ble henvist til i artikkelen var ikke ansatt i selskapet da søknaden ble innlevert, for så vidt var
selskapet ikke etablert.
Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. Rekkevidden av
varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7 begrenses ganske kraftig ved at det kreves at søker var
vitende om den annens tidligere bruk, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 141. I
Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr. 6711, ENVIRO-CLEAN 2000, ble det lagt til grunn at
det kreves "sikkerhet for viten, sannsynlighet for viten er ikke nok".
I denne saken har innsiger tatt merket i bruk i utlandet og da særlig i USA. Da DEAN &
DELUCA ikke synes å ha vært tatt i bruk i Europa, reduserer dette sannsynligheten for at søker
kjente til bruken av merket. DEAN & DELUCA antas heller ikke på dette tidspunktet å være så
velkjent at aktører i Europa måtte ha kjent til merket. Patentstyret har under tvil kommet til at vi
ikke kan legge avgjørende vekt på artikkelen fra Aftenposten. I artikkelen henvises det til
personer som ikke selv innleverte søknaden og som først senere ble ansatt i selskapet. Søknaden
ble innlevert av en privatperson før selskapet ble opprettet. Søker har på sin side redegjort for
bakgrunnen for valget av merket, der ønsket var at ordet "deli" skulle gi assosiasjoner til
delikatesse og Luca skulle gi assosiasjoner til søkers hjemland Italia.
Videre anfører innsigers fullmektig at det er sannsynlig at gründerne viste om DEAN &
DELUCA da de hadde gått igjennom 40 konsepter i fem land. Som svar på denne anførselen
hevder søker at dette forarbeidet ble gjennomført etter at selskapet ble opprettet, og da etter