Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

2. avd. sak nr. 7714 2
"For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven § 14 første ledd
nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige
omsetningskretsen, jf. varemerkeloven §§ 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk
før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved
innleveringen av sin søknad.
Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der
både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første ledd
nr. 6, § 6 første ledd og § 1 tredje ledd.
Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de
varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at
det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens
avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999
s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573,
Nostalgie Istanbul Orient Express.
Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer;
salater; kylling; snacks; supper" i klasse 29, "bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe;
snacks; sauser; sjokolade, drops, pastiller, tyggegummi, konfekt" i klasse 30, "mineralvann,
juice, energidrikker" i klasse 32 og "salg av … næringsmidler" i klasse 35. Innsigers merke antas
brukt for "salg av lekre varer, restaurant og kafétjenester". Det kan i denne sammenheng ikke
legges vekt på hva som er konseptet bak partenes virksomhet. Det avgjørende er hva innsigers
merke antas brukt for og hvilke varer det søkte merket er registrert for, jf. varefortegnelsen. Det
foreligger således varelikartethet, jf. varemerkeloven § 6 første ledd. Faren for forveksling må
vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som
helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den
oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er
"dagligvarer", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren".
Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig
oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.
Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet,
og eventuelt graden av denne.
Innsigers fullmektig anfører at merkene er visuelt og fonetisk forvekselbare ved at DEAN og
DELI er 50% like, og at DE LUCA og DELUCA er identiske.
Søker anfører at merkene er visuelt og fonetisk forskjellige og viser til merkene slik de er brukt
med logo.
Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til merkelikheten. Det søkte merket kan ikke
vurderes slik det brukes med logo, men slik det er søkt registrert, som et ordmerke. Verken søker
eller innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon som gir et godt grunnlag for å vurdere
hvordan innsigers merke er brukt. Søker har innlevert en gjengivelse av innsiger merke, der
ordelementet er det mest fremtredende i merket. Innsiger anfører at merket i mange
sammenhenger er brukt som et rent ordmerke, uten at dette er dokumentert. Patentstyret legger
til grunn at det er to ordmerker som skal vurderes, DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA.