Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

2. avd. sak nr. 7714 30
Dette siste innlegg fra søkersiden inneholder intet nytt på dette punkt og fra innsigerens side vil
det derfor bare fastholdes det som tidligere er sagt om dette spørsmål. Særlig vises det til
innlegget på innsigerens vegne av 21. desember 2007 hvor spørsmålene knyttet til varelikhet og
kjennetegnslikhet er nærmere gjennomgått.
Det konstateres bare at søkeren ikke lenger søker på bestride at en vare- og tjenesteidentitet og –
likhet foreligger. Når det gjelder kjennetegnslikheten, vil innsigeren bare på ny understreke at
det skal skje en helhetsvurdering hvor det må legges betydelig vekt på de sterke og dominerende
elementer i merkene, og dette vil være elementet ”DI LUCA”/ ”DELUCA”. ”DELI” vil – i den
grad medlemmene i omsetningskretsen reflekterer over det – bli oppfattet som en beskrivende
betegnelse – ”delikatesse”
4. KJENNSKAP TIL MERKET
Det vil fra innsigeren side fastholdes at innsigerens virksomhet og varemerke vil være kjent i
Norge i en slik grad at innsigeren har slike etablerte rettigheter og en legitim interesse i å
motsette seg at et slikt forvekselbart merke blir registrert i Norge. Hoved-tyngden i
bestemmelsen varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7 ligger på den ”onde tro”. Har en søker
kjent til og søkt å snylte på den eldre rettighetshavers kjennetegn, må dette få avgjørende
betydning når den eldre rettighetshaver sannsynliggjør at det foreligger et legitimt grunnlag for å
motsette seg at registrering skjer.
Jeg viser i denne sammenheng til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER
NORSK VAREMERKERETT (Annen utgave – Revidert versjon) (2003) side 139 – 142, særlig
side 140 petitavsnittet hvor det bl.a. uttales i første avsnitt, annen setning:
”Man bør derfor ta denne bestemmelse på ordet, og ikke tolke inn i den begrensninger som hverken den
selv eller forarbeidene antyder noe om, som f.eks. at bruk bare på svært fjerntliggende markeder ikke
teller.”
Den nærmere praksis rundt dette spørsmål blir deretter gjennomgått og blant avgjørelsene
trekker forfatterne frem ”BUDWEISER”-avgjørelsen, både Borgarting lagmannsretts avgjørelse
(NIR 1999 side 572) og Høyesteretts avgjørelse (Rt. 1998 side 1814, NIR 1999 side 571.
Borgarting uttaler bl.a. at den ”heller ikke [kunne] se at loven kan tolkes begrensende, slik at
registreringshindringens anvendelse må begrenses til tilfelle hvor Norge må anses som et
naturlig ekspansjonsområde for førstebrukers virksomhet. Lovens forarbeider gir ikke
holdepunkter for en slik innskrenkende tolkning … Lovens naturlige begrensning ligger i kravet
om at registreringssøkeren må ha kjent til den annens tidligere bruk.”
Som Stuevold Lassen/Stenvik påpeker i det følgende, tar heller ikke Høyesterett noe definitivt
standpunkt til spørsmålet, men de uttalelser som foreligger ”er likevel avklarende” påpeker de to
forfatterne. Høyesterett uttaler: ”Om loven må tolkes innskrenkende i helt spesielle tilfelle, som
når den tidligere bruk er skjedd i et fjerntliggende land, og en registrering i Norge åpenbart vil
være uten interesse for brukeren, tar jeg ikke standpunkt til. Det må antas at en eventuell slik
reservasjon ville ha en svært begrenset praktisk betydning.” (Uthevelser som hos Stuevold
Lassen/Stenvik)
Hvis således Annen Avdeling kommer til at innsigerens tilstedeværelse i Norge foreløpig er av
svært begrenset omfang, fordi innsigeren ikke har en virksomhet i Norge og her bare direkte kan